Vous êtes sur la page 1sur 310

Manual didctico sobre patentes

Academia Europea de Patentes

Manual didctico sobre patentes

ndice

Acerca del manual didctico sobre patentes Introduccin Condiciones de uso

4 5 5

Mdulo principal 1 Proteja sus ideas Una introduccin a las patentes dirigida a estudiantes de ciencias naturales, ingeniera, medicina y administracin de empresas 7

Mdulo principal 2 Cmo funcionan las patentes Una introduccin dirigida a estudiantes de Derecho 97

Submdulo A Bsqueda de patentes Cmo utilizar la base de datos esp@cenet 173

Submdulo B La utilizacin de patentes por las empresas spin-off surgidas de la Universidad 191

Submdulo C Comprensin de las reivindicaciones de las patentes (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) Pelota de juguete Elemento calentador para una lavadora Material para csped sinttico Tubera doble Convertidor elctrico Frmaco para el tratamiento del cncer Interruptor automtico para un audfono 233 237 247 257 267 279 289 299

Acerca del manual didctico sobre patentes


El manual didctico sobre patentes se compone de dos mdulos principales y de tres submdulos. Mientras que los mdulos principales ofrecen una introduccin al mundo de las patentes, los submdulos permiten profundizar en cuestiones especficas en materia de patentes en funcin de las necesidades formativas de los alumnos. El modulo principal 1 est diseado para estudiantes de ciencias naturales, ingeniera, medicina y administracin de empresas, mientras que el mdulo principal 2 est dirigido a estudiantes de derecho. Ambos mdulos contienen informacin adicional de apoyo para impartir los cursos. Por cada diapositiva, se incluye aproximadamente una pgina de informacin adicional. Las notas que figuran al pie de las diapositivas del archivo PowerPoint constituyen una herramienta til para las clases. Para poder impartir un curso con xito no es imprescindible leer la informacin adicional. Dicha informacin es optativa y se incluye para su conocimiento, por ejemplo, en caso de que desee obtener datos adicionales o prepararse para aquellas preguntas ms complicadas que los alumnos puedan formularle. No est previsto que incluya esta informacin en la sesiones pues resultara excesivo. Los submdulos tratan sobre las siguientes materias: comprensin de las reivindicaciones de las patentes, bsqueda de patentes y la utilizacin de patentes por las empresas spin-off surgidas de la universidad. Resultan particularmente tiles para formar a licenciados o estudiantes de doctorado que estn especialmente interesados en las patentes. La capacidad de buscar documentos de patentes constituye una habilidad muy importante para cualquier cientfico o ingeniero. Por ello recomendamos que realicen una breve sesin sobre cmo efectuar bsquedas de patentes empleando el material facilitado. Los submdulos contienen menos informacin de apoyo y notas menos elaboradas. La mayor parte del material optativo tambin puede ser utilizado por profesores que no tengan un conocimiento previo muy profundo en materia de patentes. No obstante, a nuestro entender los profesores que utilicen el submdulo C titulado Comprensin de las reivindicaciones de las patentes deberan contar con slidos conocimientos previos del procedimiento de concesin de patentes para 4

poder impartir con xito la sesin y responder a las preguntas de los alumnos. El manual didctico sobre patentes incluye en la mayor parte de los mdulos diapositivas optativas para aquellos profesores que tengan la intencin de personalizar las sesiones, entrar en ms detalle o abordar otras cuestiones. Al trmino del curso, sus alumnos habrn adquirido conocimientos bsicos indispensables y estarn motivados para aprender ms sobre esta materia. La pgina web de la Oficina Europea de Patentes (OEP) incluye ms informacin sobre oportunidades de formacin adicional.

Introduccin
Las patentes desempean un papel muy importante en la actual economa del conocimiento. Las grandes corporaciones, los pequeos negocios y las empresas de nueva creacin utilizan las patentes para evitar que se copien sus ideas y activos y para defender su ventaja competitiva. Las universidades hacen cada vez ms uso de las patentes para proteger y explotar los resultados de sus investigaciones y para facilitar la transferencia de tecnologa a sus socios industriales. Los estudiantes de hoy sern los ingenieros, investigadores, abogados, polticos y directivos del maana. Saber en qu consiste la propiedad intelectual e industrial y cmo protegerla les resultar muy til para su carrera futura. Por este motivo es importante tener acceso a informacin sobre el sistema de patentes. La Academia Europea de Patentes ha elaborado este manual didctico sobre patentes para contribuir a la difusin del conocimiento en materia de propiedad intelectual e industrial. Este manual proporciona a los profesionales de la enseanza universitaria las herramientas e informacin que necesitan para impartir una sesin de una duracin de entre una y dos horas sobre el papel de las patentes. Incluye material para realizar exposiciones, casos prcticos y ejemplos relevantes del mundo real. Adems, las amplias notas para el profesor incluyen informacin de apoyo y trucos didcticos tiles para el orador. Este manual ha sido diseado para ser utilizado con estudiantes de cualquier nivel y facultad y no presupone la posesin de conocimientos previos sobre la materia. Resulta particularmente til para estudiantes de ciencias naturales, ingeniera, derecho, medicina y administracin de empresas, pues les proporciona conocimientos bsicos sobre el sistema de patentes.

Condiciones de uso
Este manual didctico sobre patentes ha sido elaborado por la Oficina Europea de Patentes (OEP). El manual didctico sobre patentes y sus partes podrn ser modificados o traducidos, atribuyendo en todo caso a la OEP la autora del original e indicando claramente que se han efectuado cambios al documento original, que la versin modificada o traducida no ha sido autorizada por la OEP y que la OEP no responde de la exactitud de versiones modificadas o traducidas. Cualquier otra mencin a la OEP y, en particular, su logotipo oficial, habr de ser suprimida de tales versiones. Slo se podr utilizar el manual didctico sobre patentes y cualquiera de sus partes, as como cualquier modificacin o traduccin del mismo, con fines no comerciales.

Organizacin Europea de Patentes 2009. Todos los derechos reservados.

Mdulo principal 1 Proteja sus ideas


Una introduccin a las patentes dirigida a estudiantes de ciencias naturales, ingeniera, medicina y administracin de empresas

ndice Mdulo principal 1


Introduccin a los derechos de la propiedad intelectual e industrial Por qu existen las patentes? Tasas de solicitud de patentes en el mundo Hechos bsicos sobre patentes Patentar o no patentar? El valor econmico de las patentes Las patentes una inestimable fuente de informacin Diapositiva 34 43 82 Diapositiva13 Diapositiva15 Diapositiva 27 Diapositiva 30 14 38 20 42 26 54 29 66 33 74 Diapositiva1- 7 Diapositiva8- 12 11 28

Aspectos esenciales de la solicitud de patentes Diapositiva21 -

Visin general
Diapositiva 2 Diapositiva 3 Diapositiva 4
Contenido de la sesin

Diapositiva 21 Diapositiva 22 Diapositiva 23 (optativa) Diapositiva 24 (optativa) Diapositiva 25 Diapositiva 26 Diapositiva 27

Diapositiva 5 Diapositiva 6 (optativa) Diapositiva 7 (optional9 Diapositiva 8 (optativa) Diapositiva 9 Diapositiva 10 (optativa) Diapositiva 11 (optativa) Diapositiva 12 (optativa) Diapositiva 13 (optativa) Diapositiva 14 (optativa) Diapositiva 15 Diapositiva 16 Diapositiva 17 Diapositiva 18 Diapositiva 19 Diapositiva 20

Visin general de distintos tipos de propiedad intelectual e industrial Algunos derechos de la propiedad intelectual e industrial presentes en un telfono mvil Importancia de la propiedad intelectual e industrial Algunos ejemplos de propiedad intelectual e industrial de gran valor Estamos rodeados de patentes por todas partes La primera referencia a un sistema de patentes El sistema de patentes concedida en 1617

Qu hay que evitar mientras se estudia la posibilidad de solicitar una patente Dnde se puede solicitar una patente? El procedimiento de concesin de patentes ante la OEP

El procedimiento PCT Coste de una solicitud de patente nacional: Alemania Coste de una patente europea hasta su concesin Ventajas e inconvenientes de patentar Alternativas a las patentes Para qu se utilizan las patentes? Ingresos de las universidades estadounidenses procedentes de las licencias El valor de las patentes europeas Distribucin del valor total de una cartera por categoras de patentes segn su valor Gestin de patentes

Diapositiva 28 Una temprana patente inglesa Diapositiva 29


Patente Britnica No. 1769913: la mquina de vapor mejorada de Watt La evolucin de las patentes sobre mquinas de vapor

Diapositiva 30 (optativa)

Diapositiva 31 (optativa) Nmero de solicitudes Diapositiva 32 anuales de patente en todo el (optativa)


mundo Tasas de presentacin de solicitudes en determinadas oficinas de patentes El contrato social implcito en el sistema de patentes Derechos conferidos por una patente Qu informacin contiene una patente? Patente de muestra Estructura de la descripcin Qu puede patentarse ante la Oficina Europea de Patentes?

Diapositiva 33 (optativa) Diapositiva 34 Diapositiva 35 (optativa) Diapositiva 36: Diapositiva 37 Diapositiva 38 Diapositivas 3943

El 25% de todos los esfuerzos en I+D se desperdician Literalmente, reinventando la rueda Mucha informacin solo est disponible en las patentes Soluciones halladas en documentos de patentes Buscar patentes puede resultar muy fcil... pero se necesitan algunos conocimientos bsicos

Proteja sus ideas


Una introduccin a las patentes dirigida a estudiantes de ciencias, ingeniera, medicina y administracin de empresas

10

Diapositiva 2 Contenido de la sesin


Esta diapositiva indica a los alumnos lo que pueden esperar de la presentacin.

11

12

Diapositiva 3 Visin general de distintos tipos de propiedad intelectual e industrial


Las patentes se conceden exclusivamente para proteger invenciones tcnicas. Deben solicitarse ante una oficina de patentes. Las solicitudes de patente se examinan en el marco de un procedimiento que puede finalizar con la concesin o denegacin de una patente. Con carcter general, las patentes se conceden por un plazo mximo de 20 aos a contar desde la fecha de presentacin de la solicitud. Segn el pas, la patente pertenece bien al primer inventor que presente una solicitud (en Europa y en la mayor parte de los dems pases, "primer solicitante"), o bien a la primera persona que haya realizado la invencin (en EE.UU., primer inventor"). En algunos pases existe un tipo de patente de menor entidad denominada modelo de utilidad (o certificado de modelo de utilidad). Normalmente, los modelos de utilidad ofrecen una proteccin menos amplia durante un plazo ms corto. En la mayor parte de los pases se exige que las invenciones sean novedosas para poder gozar de la proteccin de un modelo de utilidad. Otros pases, como Alemania, tambin requieren que la invencin suponga actividad inventiva. No obstante, la mayor parte de los pases no examinan ni el carcter novedoso ni la actividad inventiva y registrarn cualquier modelo de utilidad que cumpla los requisitos formales (es decir, que sern los tribunales los que determinen, en caso de controversia en un momento posterior, si el modelo de utilidad cumple o no los requisitos legales). Los derechos de autor no precisan ser registrados necesariamente. Dichos derechos existen automticamente por el mero hecho de la creacin de la obra. Cualquier expresin original, creativa, intelectual o artstica est protegida por derechos de autor. A ttulo de ejemplo, tales expresiones incluyen novelas, literatura cientfica, obras de teatro, programas informticos, fotografas y pinturas, msica, esculturas, retransmisiones televisivas, etc. Incluso el olor de un perfume puede estar (indirectamente) protegido por derechos de autor: algunos tribunales nacionales han resuelto que la mezcla de los ingredientes que componen un perfume puede constituir una obra original sujeta a derechos de autor y, en consecuencia, estar protegida por tales derechos.

Dicho sea de paso, las expresiones todos los derechos reservados o Copyright de..." no son imprescindibles para que se generen derechos de autor. nicamente se utilizan porque son susceptibles de mejorar la posicin del titular del derecho en el marco de un procedimiento por violacin de derechos de autor en Estados Unidos (el infractor no podr alegar que se trata de una violacin inocente). No obstante, tanto en Europa como en EE.UU. la proteccin conferida por los derechos de autor existe al margen de que se haga expresa mencin de los mismos. Los derechos de autor duran, aproximadamente, toda la vida del autor y 70 aos despus de su muerte, pero la duracin efectiva depende del caso concreto y del pas de que se trate. Las marcas son signos distintivos que identifican y distinguen el origen comercial de los bienes o servicios. Tales signos pueden consistir en palabras, logotipos, nombres y colores y cualquier otro modo de identificar el origen comercial como la forma o el embalaje de los productos e incluso, posiblemente, sonidos y olores. Por ejemplo la mayor parte de los personajes de Disney han sido registrados como marcas! Las marcas pueden crearse simplemente mediante su uso (como, por ejemplo, hizo Google) o a travs de su registro expreso, por ejemplo en la oficina nacional de patentes y marcas, opcin preferida por la mayor parte de las empresas. Es ms fcil impedir que los competidores copien o daen sus marcas cuando stas estn registradas. El principal requisito para el registro de marcas en la Unin Europea es que stas no carezcan de carcter distintivo (artculo 7 del Reglamento (CE) N 40/94 del Consejo, 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria): http://oami.europa.eu/EN/mark/aspects/pdf/4094e nCV. pdf. En Europa, la marca debe ser objeto de una representacin grfica para poder ser registrada, lo que constituye un reto en lo que respecta a las marcas basadas en olores. Las marcas estn vigentes mientras dure su uso y pueden registrarse en la oficina nacional de patentes y marcas o ante organismos internacionales (por ejemplo, la UE.). Mediando oposicin del titular de una marca anterior, se denegar el registro de la marca solicitada cuando sta sea idntica o similar a la marca anterior y cuando los productos o los servicios para los que se solicita la marca sean idnticos a los productos o servicios para los

13

cuales est protegida la marca anterior. Se denegar en todo caso el registro cuando exista riesgo de confusin por parte del pblico en el territorio en que est protegida la marca anterior (artculo 8 del Reglamento del Consejo (CE) N 40/94): http://oami.europa.eu/EN/ mark/aspects/pdf/4094enCV.pdf. En la Unin Europea, las marcas gozan de proteccin a nivel nacional en virtud de leyes de marcas armonizadas en el marco de la Directiva de Marcas (Directiva 89/104/CEE, cuya versin consolidada ha sido publicada con el nmero 2008/95/ CE). Adems, el Reglamento sobre la Marca Comunitaria ha establecido un rgimen uniforme de proteccin a nivel comunitario.

14

Patentes: slo pueden patentarse invenciones que posteriormente se darn a conocer al pblico. La oficina de patentes examinar la solicitud de patente para establecer si se cumplen los exigentes requisitos para la concesin de una patente. Derechos de autor: entre los elementos susceptibles de ser protegidos por derechos de autor se incluyen, por ejemplo, la literatura, el arte, el teatro, la msica, las fotografas, las grabaciones, emisiones, etc. Marcas: las marcas son signos distintivos o indicadores del origen de un producto o servicio, como por ejemplo los nombres, logotipos, o colores que figuran en los productos o servicios de su titular, y que los distinguen de otros productos o servicios ofrecidos por la competencia. Diseos registrados: los diseos registrados protegen la apariencia externa de un producto. No protegen sus aspectos tcnicos. Incluyen nuevos patrones, ornamentos y formas. Para poder ser registrados de forma oficial, deben ser originales y distintivos. Los aspectos artsticos de un diseo tambin pueden estar protegidos por derechos de autor. Los diseos no registrados tambin gozan de cierta proteccin. Los diseos no registrados generan un derecho gratuito y automtico tan pronto como se presentan al pblico. Dicho derecho permite impedir que alguien copie su diseo si bien con carcter general la proteccin de la que disfruta un diseo no

registrado es de menor duracin que la de un diseo registrado. Secretos comerciales: constituyen una alternativa a las patentes. Los secretos comerciales cubren informacin no conocida por el pblico. Si el posesor de dicha informacin se cuida de mantenerla confidencial (por ejemplo, mediante la firma de contratos de confidencialidad con sus trabajadores / socios) podr demandar a cualquier persona que se la sustraiga. No obstante, los secretos comerciales no gozan de proteccin frente a la ingeniera inversa o frente a competidores que efecten la misma invencin de forma independiente.

15

Existir vulneracin de marca si se utiliza una marca idntica para productos o servicios idnticos o anlogos; cuando una marca idntica o anloga utilizada para productos o servicios idnticos o similares pueda generar confusin; o cuando, por el uso no justificado de una marca de reputacin, se obtenga una ventaja injusta o se menoscabe la reputacin o el carcter distintivo de la marca vulnerada. El propietario de la marca anterior tendr derecho a oponerse a cualquier solicitud de registro de una marca infractora o a instar su cancelacin registral. Los diseos registrados (en EE.UU., patentes de diseo) protegen el diseo, la forma, apariencia o el estilo ornamental de los objetos. Los diseos registrados protegen exclusivamente el aspecto esttico y no estn destinados a salvaguardar ningn aspecto funcional del producto. Los diseos pueden registrarse ante las oficinas nacionales, ante la Oficina de Armonizacin del Mercado Interior de la UE (OAMI) para obtener proteccin en toda la UE o mediante el sistema de registro internacional de diseos industriales de La Haya, gestionado por la Organizacin Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). El registro de un diseo se practica con su mero depsito (sin examen sustantivo previo) ante la OAMI. Los diseos deben cumplir los requisitos de novedad absoluta y carcter singular. La proteccin de los diseos comunitarios registrados tiene una duracin mxima de 25 aos a partir de la fecha de solicitud de registro. Dicha proteccin se otorga por perodos de cinco aos renovables. Los diseos no registrados tambin gozan de proteccin en determinadas condiciones. Los diseos no registrados generan un derecho gratuito y automtico tan pronto como se presentan al pblico. Dicho derecho faculta a su titular para impedir que se copie su diseo si bien con carcter general la proteccin de la que disfruta un diseo no registrado es de menor duracin que la de un diseo registrado. Los diseos comunitarios no registrados no estn sujetos a ningn tipo de formalidad para seguir existiendo. Al igual que el diseo comunitario registrado, deben cumplir los requisitos de novedad absoluta y carcter singular. La proteccin de los diseos comunitarios no registrados tiene una duracin mxima de tres aos a contar desde la publicacin del mismo en la Unin Europea.

Otros tipos de derechos de la propiedad intelectual e industrial no reflejados en esta diapositiva son la proteccin de variedades vegetales (en EE.UU., patentes vegetales), las topografas de productos semiconductores y los secretos comerciales. Los secretos comerciales no constituyen un derecho en s mismo. Se trata de una informacin concreta protegida por la ley en determinadas condiciones. Por secreto comercial se entiende toda informacin (a) no conocida por el pblico, (b) que tiene mayor valor por el hecho de no ser de dominio pblico y (c) que est sujeta a medidas razonables para mantener su confidencialidad. Tales medidas razonables incluyen, por ejemplo, la firma de contratos de confidencialidad (NDAs, siglas en ingls de non-disclosure agreements) con trabajadores y socios empresariales y actuaciones para evitar el espionaje industrial. Los concretos elementos fundamentales de los secretos comerciales y la proteccin de la que gocen dependern de la legislacin nacional. Los secretos comerciales confieren una proteccin limitada. nicamente se prohbe el descubrimiento de secretos comerciales a travs de medios indebidos. Los competidores pueden desarrollar y utilizar la misma tecnologa de forma independiente o aplicando ingeniera inversa. Todos estos derechos de la propiedad intelectual e industrial se refieren a distintos aspectos de los activos intangibles y potencialmente podran ayudar al inventor a proteger su innovacin simultneamente. Por ejemplo, el inventor puede recurrir a la patente para reservarse el derecho a ser el nico en ofrecer una determinada caracterstica, y utilizar una marca o diseo para transmitir las caractersticas especficas de su producto a los consumidores. Tambin puede optar por mantener en secreto alguno de los aspectos de su procedimiento de produccin y, si se esfuerza verdaderamente por mantener la confidencialidad, podr beneficiarse de la proteccin otorgada por la legislacin sobre secretos comerciales.

16

17

Diapositiva 4 Algunos derechos de propiedad intelectual e industrial presentes en un telfono mvil


Cabe que muchos alumnos no sean conscientes de la gran cantidad de derechos de propiedad intelectual e industrial que se necesitan para fabricar y comercializar hoy en da un telfono mvil. En esta diapositiva se incluyen algunos ejemplos de los distintos tipos de derechos de PI expuestos en la diapositiva anterior, que forman parte de un telfono mvil. Con ello se pretende ayudar a los alumnos a comprender cmo deben proteger los distintos aspectos de sus propias creaciones intelectuales. En este caso no se mencionan los secretos comerciales simplemente porque desconocemos de qu secretos comerciales disponen las empresas de telefona mvil y sus proveedores.

18

19

Diapositiva 5 Importancia de la propiedad intelectual e industrial


En la actual economa del conocimiento, la propiedad intelectual e industrial es esencial. Las empresas de nueva creacin utilizan la PI para impedir que grandes empresas competidoras del sector copien sus productos (ejemplos: Dolby y Gore, vase a continuacin). Las grandes empresas tambin emplean la PI para cosechar los beneficios de sus inversiones. Incluso en sectores aparentemente tradicionales, como el sector del acero, se utiliza la PI para proteger activos intangibles tales como formulaciones de acero de nuevo desarrollo (ejemplo: Sandvik, vase a continuacin). La mayor parte de las invenciones tcnicas requieren importantes inversiones antes de poder ser producidas y utilizadas. Para poder captar financiacin, es preciso que las invenciones sean potencialmente susceptibles de generar ingresos. Esta perspectiva mejora considerablemente cuando se dispone de proteccin de PI. (De no existir proteccin para la PI, los competidores podran ofrecer el mismo producto o servicio a un precio inferior al no haber tenido que invertir en investigacin y desarrollo). La legislacin en materia de propiedad intelectual e industrial permite al titular ceder el derecho a utilizar la propiedad intelectual e industrial a un tercero, por ejemplo, mediante la concesin de una licencia. Ser el titular de la PI quien establezca las condiciones de concesin de las licencias. Por este motivo, comprar una pelcula en DVD casi nunca supone de hecho adquirir la propiedad intelectual sino que normalmente significa que el titular de la pelcula comercializa una licencia de uso de la pelcula bajo determinadas condiciones, por ejemplo, excluyendo el derecho de alquilar el DVD a terceros o a copiarlo. La concesin de licencias es muy habitual. Dado que el licenciante (el titular de la PI que concede las licencias) est facultado para convenir los trminos de la licencia, la PI puede utilizarse de hecho para exigir que determinada propiedad intelectual o industrial sea de titularidad pblica. Por ejemplo, los programadores de software de cdigo fuente abierto se amparan en la proteccin que se concede a la propiedad intelectual (derechos de autor) para asegurarse de que cualquier persona

que desarrolle su trabajo se adhiera a determinadas normas. En su calidad de titulares de los derechos de autor, los programadores Linux estn facultados para exigir que cualquier mejora que se efecte en el cdigo Linux (que ellos facilitan gratuitamente) deber ser asimismo de uso gratuito. No se puede desarrollar o adaptar el cdigo Linux si no se acatan estas reglas. De este modo, los programadores Linux se aseguran de que nadie explota su PI para establecer nuevos derechos reservados. Es el propio sistema de propiedad intelectual e industrial el que permite a los programadores de Linux llegar a nuevos descubrimientos que seguirn siendo gratuitos. Esta situacin es comparable a aquella en la que una familia rica compra un bosque natural para asegurarse de que nadie va a apoderarse de la tierra y cortar los rboles para obtener un beneficio personal. Si no existieran los derechos de propiedad, la familia no podra proteger el bosque de aquellos que pretenden talar los rboles. Otro ejemplo (bastante avanzado) es la licencia de Bienes Creativos Comunes (Creative Commons; vase www.creativecommons.org) que permite a cualquier autor facultar a cualquiera para que utilice su trabajo, con arreglo a determinadas condiciones, como por ejemplo que indiquen su nombre y que la obra no se utilice con fines comerciales. Si los destinatarios del curso no estn familiarizados con el sistema de licencias, le recomendamos que no utilice este ejemplo. Otros ejemplos de uso del sistema de la PI a favor del pblico en general en lugar de para obtener beneficios son determinadas organizaciones, como TransFair (Caf de comercio justo) y Forest Stewardship Council (Madera obtenida sin devastar bosques naturales). Tales organizaciones conceden licencias sobre sus marcas (FAIRTRADE; FSC) a aquellas empresas que estn dispuestas a regirse por determinados principios morales y en materia de proteccin del medio ambiente. El sistema de PI garantiza que se pueda impedir el uso de determinadas marcas cuando no se disponga de la correspondiente licencia. De este modo, los consumidores tienen la certeza de que los productos que incorporan la marca cumplen realmente los estndares prometidos. Ejemplos empresariales Sandvik es fabricante de productos del acero especiales. Su valor en bolsa asciende a 10.000 millones de euros. Una filial, recientemente constituida para ser titular de toda la propiedad

20

intelectual e industrial del grupo, tiene un valor contable de unos 1.800 millones de euros (la filial cuenta con unos 12 trabajadores). Dolby Laboratories fue pionera en la tecnologa de reduccin de ruidos en la dcada de 1960. Utilizaron una combinacin de patentes para proteger la tecnologa y marcas para transmitir a los consumidores que Dolby constitua un indicador de calidad. As fue como una pequea empresa en fase inicial logr hacer negocios con grandes empresas ya establecidas y se convirti en una empresa de alta tecnologa, con un xito cada vez mayor. W.L. Gore fue fundada por la familia Gore en el stano de su casa en 1958. W.L. Gore desarroll y patent nuevos productos basados en politetrafluoretileno (Teflon). Al beneficiarse de la proteccin de patentes para la mayor parte de sus productos y al ser capaces de crear marcas slidas como Gore-Tex, hoy da la empresa cuenta con 8.000 trabajadores.

21

Nota
La filial de Sandvik, que posee la PI, nicamente cuenta con 12 empleados y registra un valor contable de 1.800 millones de euros (en 2007).

Fundada en 1990, hoy en da es lder del mercado de microprocesadores para telfonos mviles.

El fundador de ARM, Hermann Hauser, afirm: Les di (al equipo de diseo) dos cosas que National, Intel y Motorola nunca haban dado a sus

Dolby Laboratories
Inventaron la tecnologa de reduccin de ruidos en la dcada de 1960. Utilizaron una combinacin de patentes para proteger la tecnologa y marcas. Se convirtieron en una exitosa empresa de alta tecnologa.

propios equipos de diseo: en primer lugar nada de dinero, y en segundo lugar nada de personal. La nica forma en que podan hacerlo (disear un microprocesador) era de forma muy sencilla."

LINUX:
El sistema operativo Linux y otros software de fuente abierta son de uso gratuito pero los usuarios deben aceptar la licencia pblica general (GPL, siglas en ingls de general public licence), que incluye el compromiso de someter tambin cualquier mejora a dicha licencia pblica general.

W.L. Gore
Fundada por la familia Gore en el stano de su casa en 1958. Productos de alta tecnologa basados en politetrafluoretileno (Teflon). Proteccin de patentes y marcas slidas (Gore-Tex). Hoy en da cuenta con 8.000 trabajadores. Otros ejemplos para un pblico familiarizado con el concepto de licencia de tecnologa:

Bienes Comunes Creativos (Creative Commons):


Una amplia gama de licencias de muestra relativas a libros, software, fotos, etc. Los autores pueden autorizar su uso libre pero exigen, por ejemplo, que se cite su nombre o que dicho uso no sea con fines comerciales.

ARM Ltd.
Desarrolla microprocesadores energticamente eficientes pero no los fabrica (cobra cnones por licencia).

22

ARM Ltd. se constituy en 1990 para desarrollar microprocesadores energticamente eficientes. La empresa desarrolla la tecnologa y luego concede licencias sobre su propiedad intelectual e industrial a terceros que son quienes realmente fabrican los productos. Desde entonces se han fabricado ms de 10.000 millones de microprocesadores ARM bajo licencia de ARM. La sociedad ha crecido hasta alcanzar ms de 1.800 trabajadores y es lder mundial en microprocesadores para telfonos mviles. (Una graciosa ancdota ilustra cmo empez ARM: el fundador de ARM, Hermann Hauser recuerda los inicios de cmo empezaron a desarrollar procesadores en ARM y sobre cul fue el factor de xito: Les di (al equipo de diseo) dos cosas que National, Intel y Motorola nunca haban dado a sus equipos de diseo: en primer lugar nada de dinero y en segundo lugar nada de personal. La nica forma en que podan hacerlo (disear un microprocesador) era de forma muy sencilla. Si su pblico no est familiarizado con el concepto de licencia de tecnologa, no es preciso que mencione a ARM o la licencia de Bienes Creativos Comunes en este punto.

23

24

Diapositiva 6 (optativa) Algunos ejemplos de propiedad intelectual e industrial de gran valor


Para motivar al pblico estudiantil puede ser til mostrar el valor que puede generarse mediante la propiedad intelectual e industrial. Esta diapositiva ofrece algunos ejemplos del valor de varios activos de propiedad intelectual e industrial. Coca-Cola (marca registrada): se estima que el valor de la marca (entendiendo por marca en este caso el conjunto de sus marcas registradas y la experiencia global de los consumidores de Coca-Cola) es de unos 27.000 millones de euros (estimacin publicada por Millward Brown Optimor, http://www.brandz.com/upload/BrandZ_2007_Ran king_ Report.pdf, e interbrand, http://www.interbrand.com/ best_brands_2007.asp). Apple iPod (marcas registradas, diseos registrados y tambin algunas patentes): la ventaja competitiva del iPod, de inmenso xito, reside no tanto en la innovacin tecnolgica cuanto en la experiencia del cliente y en un diseo singular. Apple ha presentado diversas solicitudes de patente de diseo en Estados Unidos (denominados diseos registrados en Europa) con respecto al diseo del iPod. Apple tambin ha solicitado patentes referidas a interfaces de usuario para el iPod. Harry Potter (marcas registradas y derechos de autor): la autora del libro original de Harry Potter, J.K. Rowling, era titular de todos los derechos de PI vinculados al mismo. Esto significa que era la nica persona autorizada para escribir la segunda parte del libro. Segn los datos disponibles, ha ganado 750 millones de euros con los derechos de propiedad intelectual e industrial derivados de la historia de Harry Potter. Cmara instantnea (patentes): Antes de la llegada de las cmaras digitales, la tecnologa de las cmaras instantneas era muy valiosa. En 1991 los tribunales estimaron que Kodak haba vulnerado patentes titularidad de Polaroid, y condenaron a Kodak a indemnizar a Polaroid con 550 millones de euros. Proceso de reproduccin del ADN (patentes): La invencin de la polimerasa, galardonada con el premio Nobel y patentada, se vendi por 190 millones de euros en 1991.

A efectos comparativos: el "Diamante Hope", uno de los mayores y ms valiosos diamantes azules del mundo, est valorado en 125 millones de euros. A precios de 2008, el precio del kilo de oro ascenda a 18.000 euros. Esto supone que J.K. Rowling convirti su imaginacin en el equivalente a 42.000 kilos de oro autntica magia de la propiedad intelectual.

Optional

Algunos ejemplos de propiedad intelectual e industrial de gran valor

Harry Potter Coca-Cola Apple iPod

Cmara instantnea
Core module 1 Protect your ideas

Proceso de reproduccin del ADN

6/43

25

Coca-Cola
Marca con un valor de 27.000 millones de euros segn afirman varias empresas dedicadas a estudios de mercado. MARCA COMERCIAL.

Apple iPod
Ms de 100 millones de unidades vendidas. MARCA COMERCIAL, DISEOS REGISTRADOS, PATENTES (interfaz de usuario).

Harry Potter
La autora J.K. Rowling convirti su imaginacin en el equivalente a 42.000 kilos de oro autntica magia de la propiedad intelectual. (Ha ganado unos 750 millones de euros en concepto de DERECHOS DE AUTOR).

Cmara instantnea
Kodak tuvo que indemnizar a Polaroid con 550 millones de euros por utilizar ilcitamente las invenciones patentadas de esta ltima.

Proceso de reproduccin del ADN


Esta tecnologa, galardonada con el premio Nobel, fue patentada y la PATENTE se vendi por 190 millones de euros.

Compare el valor de la PI con el del Diamante Hope (un famoso diamante azul
de grandes dimensiones):125 millones de euros.

26

Diapositiva 7 (optativa) Estamos rodeados de patentes por todas partes


El objetivo de la diapositiva es concienciar a los estudiantes de que las patentes son importantes para casi todas las empresas no slo las de alta tecnologa. Existe un gran nmero de patentes que abarcan casi cualquier producto, de modo que las patentes resultan de inters para todo el mundo. Esta diapositiva recoge una grfica y fotografas que ilustran patentes en tres mbitos tcnicos diferenciados. Debern exponerse en el orden siguiente: 1. Superconductores Se solicitan patentes para innovaciones rompedoras (haga clic con el ratn para que aparezca el primer grfico). Este grfico, por ejemplo, muestra las solicitudes presentadas en relacin con superconductores, un tipo de material que transmite la corriente elctrica sin prdidas de energa. En 1986, los investigadores descubrieron los llamados superconductores de alta temperatura que abran posibilidades de aplicacin real de los superconductores. Un ao ms tarde, dichos investigadores obtuvieron el Premio Nobel de Fsica por su invencin. Se les concedi una patente en un plazo rcord, 18 meses. Como pueden ver, tras esta invencin se produjo un inmenso incremento en el nmero de solicitudes de patentes en este campo. Su invencin abri una fase de mucha actividad inventiva. No obstante, an a da de hoy, los superconductores no son un producto de masas y la mayor parte de estas patentes result carecer de todo valor. No es de sorprender, por tanto, que el inters de los investigadores haya decado y que el nmero de solicitudes de patentes de superconductores se haya reducido casi hasta el nivel que exista antes de producirse el descubrimiento de los superconductores de alta temperatura. 2. Bicicletas Muchas de las patentes solicitadas se refieren de hecho a invenciones simples sobre cosas que utilizamos todos los das. Podra pensarse que la tecnologa de las bicicletas es bastante antigua y que hoy da no existen muchas patentes sobre estos objetos, pero ocurre exactamente lo contrario. De hecho, durante la ltima dcada, se han solicitado ms patentes relacionadas con bicicletas que con la tecnologa de los

superconductores. Dicho sea de paso, se fabrican ms de 100 millones de bicicletas al ao en todo el mundo. No resulta pues sorprendente que exista un gran nmero de empresas en competencia brutal en este mercado. A ttulo comparativo, el nmero de coches que se fabrica al ao en todo el mundo es de unos 40 millones (segn la misma fuente). Siemens estim que la produccin global de superconductores en 2005 equivaldra a 800 Km. de cable (mientras que las cadenas de las bicicletas fabricadas representaran ms de 100.000 Km.). 3. Cepillos de dientes Incluso las cosas ms ordinarias, tales como la apertura de un tetra brick, una cuchilla de afeitar, o un cepillo de dientes, pueden estar amparadas por patentes. En 2005, se publicaron ms de 1.000 documentos de patentes sobre cepillos de dientes (por cierto, uno de los mayores fabricantes de cepillos de dientes, Colgate, inform de que una sola de sus fbricas fabrica 900 millones de cepillos de dientes al ao.) Es importante sealar que a pesar del gran nmero de patentes, ninguna empresa tiene el monopolio de la fabricacin de bicicletas o de cepillos de dientes y, ni siquiera de los superconductores. Por el contrario, muchas empresas son titulares de pequeas tecnologas reservadas que hacen que sus bicicletas, cepillos de dientes o superconductores sean un poco mejores que los de la competencia, lo que les permite seguir siendo competitivos.

Optional

Estamos rodeados de patentes por todas partes

Descubrimiento importante

Core module 1

Protect your ideas

7/43

27

Superconductores
1987: Premio Nobel de Fsica para los superconductores de alta temperatura inventados en 1986. Hasta hoy en da no se ha desarrollado ningn mercado importante.

Bicicletas
Cada ao se venden 100 millones de bicicletas!

Cepillos de dientes
Cada ao se venden muchos ms de mil millones (segn los datos existentes, una planta puede fabricar 900 millones de unidades al ao).

Fuente de los datos


La grfica muestra el nmero de documentos de patente encontrados en la base de datos gratuita sobre patentes mundial en www.espacenet.com. Se efectu una bsqueda con las palabras clave 'bicycle o bike o bicyclette o Fahrrad', 'toothbrush o Zahnbrste' y 'superconduct*'. Las cifras de produccin de bicicletas y coches se han extrado de informes elaborados por el Instituto Earth Policy, la Asociacin Nacional Estadounidense de Vendedores de Bicicletas y la Organizacin Internacional de Fabricantes de Vehculos a Motor.

28

Diapositiva 8 (optativa) La primera referencia a un sistema de patentes


Historia del sistema de patentes: la primera referencia de derechos comparables a las patentes puede hallarse en As es: en la Antigua Grecia! El escritor griego Ateneo relat que este decreto estuvo presuntamente en vigor en la ciudad de Sybaris. Tngase en cuenta que a pesar de que la norma se refiere exclusivamente a recetas de platos, el escritor griego haca mencin a los beneficios econmicos que el cocinero podra obtener de una receta registrada. Supuestamente el objeto de esta patente sobre recetas de platos suculentos era alentar a los cocineros a trabajar duro y a competir entre ellos por la innovacin culinaria. Este objetivo es muy parecido al principal objetivo del actual sistema de patentes. Nota: Una meta adicional importante del actual sistema de patentes es la divulgacin de informacin sobre invenciones para que otros puedan trabajar a partir de ellas.

29

Objetivo
Motivar a las personas para que innoven, exactamente el mismo objetivo principal que tiene el sistema de patentes actual.

30

Diapositiva 9 El sistema de patentes


A partir de esta diapositiva, la presentacin se centra en las patentes. La primera referencia que tenemos de una ley de patentes formal se remonta al ao 1474 DC, fecha en la que el Senado de Venecia promulg una ley de patentes. Los objetivos de dicha ley de patentes eran promover la innovacin y proteger el honor de los inventores. Se calcula que en Venecia se expidieron unas 600 patentes (unas 5 al ao) entre 1474 y 1594, ao en que se concedi una patente a Galileo. Galileo obtuvo una patente sobre una bomba de agua que haba inventado. No facilit los datos de su invencin hasta que esta estuvo patentada. Se limit a indicar el uso y rendimiento previstos. Se le concedi el privilegio a utilizar la invencin en exclusiva, siempre que fabricara el artilugio en el plazo de un ao. El requisito de fabricar de forma efectiva el objeto para no perder la patente era bastante habitual en el sistema veneciano de patentes. La patente de Galileo reza: "Que por la autoridad de este Consejo se resuelve a favor del seor Galileo Galilei prohibir durante los veinte aos siguientes a cualquiera que no sea l mismo o una persona en su nombre, fabricar, Hacer fabricar o, si se fabrica en otro lugar, utilizar en esta ciudad o en cualquier lugar de nuestro Estado, el artefacto que ha inventado para extraer agua y regar los campos y en el que, en virtud del movimiento de un nico caballo, veinte cubos de agua contenidos en el mismo, surgen constantemente, so pena de perder el citado artilugio, que pasar a manos del solicitante, y del pago de 300 ducados, de los cuales un tercio se abonar a quin formule la acusacin, otro tercio al magistrado que instruya el procedimiento y el resto se destinar a nuestro arsenal, quedando el solicitante no obstante obligado a dar a conocer este nuevo tipo de artilugio en el plazo de un ao y a demostrar que no ha sido inventado o registrado por otros y que no se ha concedido una patente [sobre el mismo artilugio] a otras personas; en caso contrario la presente patente ser nula." Los objetivos principales del actual sistema de patentes son promover la innovacin (ofreciendo proteccin a los resultados del trabajo inventivo) e incentivar que se comparta el conocimiento (exigiendo que se publiquen los datos sobre la

invencin cuando se solicita una patente) de modo que las personas puedan aprender las unas de las otras. A veces se hace referencia a esta doble naturaleza del sistema de patentes como a un contrato entre la sociedad (que obtiene el conocimiento) y el inventor (que obtiene los derechos exclusivos).

El sistema de patentes
Senado de Venecia, 1474: Cualquier persona de esta ciudad que fabrique un artilugio nuevo e ingenioso, que hasta la fecha nadie haya realizado en nuestros dominios, deber, tan pronto como dicho artilugio est suficientemente perfeccionado como para poder ser usado y experimentado, notificrselo a nuestra Oficina Judicial Estatal, y quedar prohibido durante 10 aos para cualquier persona hacer artilugios anlogos o semejantes, en cualquiera de nuestros territorios ". En la actualidad: Nuevo en el mundo (Europa); hasta 20 aos de proteccin. Incentivo para innovar (otorgar proteccin) Incentivo para compartir el conocimiento (publicar los detalles de la invencin)

Core module 1

Protect your ideas

9/43

31

Ley de patentes de Venecia


La invencin debe ser nueva para una determinada regin. 10 aos. No se publican sus detalles. Galileo: patente de la bomba de agua en 1594.

En la actualidad
Nuevo en el mundo (legislacin europea). 20 aos. S se publican los detalles.

Objetivos principales del sistema de patentes actual


(a) Incentivar la innovacin (proteger el resultado para que el inventor pueda cosechar los beneficios -> resulta ms fcil captar inversin). (b) Incentivar que se compartan los conocimientos (para obtener proteccin, el inventor debe publicar los detalles de su invencin; las bases de datos sobre patentes fomentan la transferencia de tecnologa). A veces se hace referencia a esta doble naturaleza del sistema de patentes como a un contrato entre la sociedad (que obtiene el conocimiento) y el inventor (que obtiene los derechos exclusivos).

32

Diapositiva 10 (optativa) Una temprana patente inglesa concedida en 1617


Un poderoso motivo para establecer un sistema de patentes era fomentar la inversin en tecnologa e innovacin. Algunos de los sistemas de patentes ms antiguos no exigan que la inversin fuera nueva para el mundo. nicamente era preciso que fuera novedosa para el pas que conceda la patente. A la primera persona o sociedad que introduca una invencin en el pas y que llevaba a cabo las inversiones necesarias se le conceda un monopolio temporal que le permita recuperar su inversin antes de que sus competidores entraran en el mercado. En Inglaterra, la Corona (es decir, el Rey o la Reina) tenan histricamente potestad para conceder monopolios de diversa ndole, no slo con respecto a invenciones, sino tambin en relacin con la sal, los juegos de cartas, etc. Las tasas cobradas constituan un ingreso para la Corona. En 1624 el Parlamento ingls promulg la Ley de Monopolios mediante la cual anul todos los monopolios concedidos por la Corona excepto aquellos relacionados con patentes por invenciones, basndose en que los amplios monopolios concedidos que no estaban relacionados con invenciones eran contrarios al inters pblico. En esta diapositiva se muestra una temprana patente de invencin concedida en Inglaterra. Se otorg en 1617. Esta patente conceda a sus titulares un monopolio para elaborar y distribuir mapas precisos de las principales ciudades Inglesas. En el documento de patente se explica cmo, en otros pases, la elaboracin de mapas precisos de ciudades se efectuaba mediante tcnicas de impresin pero que, hasta ese momento, en Inglaterra no exista ese tipo de mapas. Ello se deba al elevado coste de elaborar los mapas y grabados y a que no exista un monopolio para su elaboracin. Dado que caba que los competidores copiaran los mapas, despojando as de todo valor a la inversin inicial, nadie tena inters en elaborarlos a menos que el Rey concediera un monopolio a tal efecto. Se consideraba que Inglaterra se estaba quedando atrs en las novedades de la Europa continental

porque an no haba concedido un monopolio para la elaboracin de tales mapas. Para superar esa deficiencia, el Rey concedi un derecho de patente. En ese momento, se concedan muy pocas patentes. Entre 1617 y 1769, nicamente se haban otorgado 912 patentes un promedio de seis al ao. La patente nmero 913 se refera a la famosa invencin de James Watt de una mquina de vapor mucho ms eficiente. No obstante, antes de 1617 llevaban concedindose patentes ms de 150 aos. La patente publicada que se muestra en esta diapositiva "Nmero 1" es la primera concedida al amparo del sistema ms formal que sustituy el anterior sistema ad hoc y arbitrario. La mayor parte de los historiadores estn de acuerdo en que la primera patente inglesa fue concedida en 1449 a John de Utynam, un fabricante de vidrio, para que pudiera compartir sus secretos tecnolgicos con sus aprendices sin temor a que compitieran con l. De este modo, la patente contribuy a la transferencia de conocimientos a la par que protega al inventor durante un perodo de tiempo establecido. Para ms informacin, visiten http://www.myoutbox.net/popch01.htm. Las patentes concedidas en Inglaterra antes de 1624 no siempre se otorgaban para invenciones. Algunas veces se referan a derechos comerciales exclusivos (por ejemplo, el derecho a importar vino espaol a Londres) concedidos por el monarca a sus favoritos. Como tal, el sistema tenda a la corrupcin, lo que llev a la promulgacin de la Ley de 1624 que estipul formalmente los motivos por los que se podan conceder tales monopolios (por ejemplo, para nuevas invenciones).
Optional

Una patente inglesa concedida en 1617

Core module 1

Protect your ideas

10/43

33

El principal objetivo de la temprana ley de patentes era alentar a que se invirtiera en tecnologa en el pas afectado. El requisito principal era por tanto que la invencin fuera nueva para el pas, no para el mundo. En Inglaterra, la Corona (es decir, el Rey o la Reina) tenan histricamente potestad para conceder monopolios de diversa ndole, no slo con respecto a invenciones, sino tambin en relacin con la sal, los juegos de cartas, etc. En 1624 el Parlamento ingls anul todos los monopolios concedidos por la Corona excepto aquellos relacionados con patentes por invenciones. La primera patente concedida en Inglaterra otorg a sus titulares un monopolio para elaborar y distribuir mapas precisos de las principales ciudades inglesas. El documento de patente establece expresamente que, de no existir la patente, nadie estara dispuesto a efectuar la enorme inversin necesaria para dibujar e imprimir dichos mapas detallados.

34

Diapositiva 11 (optativa) Patente Britnica No. 1769-913: la mquina de vapor mejorada de Watt
La patente sobre la revolucionaria mquina de vapor concedida a Watt se refera a un nuevo mtodo para disminuir el consumo de vapor y combustible en las mquinas trmicas. La utilizacin de un condensador independiente para condensar el vapor fuera del cilindro constituy una mejora fundamental. Esta inversin redujo el consumo de combustible en un 60%. Tambin increment la potencia disponible de un cilindro de un determinado tamao. En ese momento las patentes tenan una vigencia de entre seis y doce aos. La patente estaba a punto de extinguirse cuando el magnate empresarial Matthew Boulton fund una sociedad con Watt para empezar a comercializar la invencin. Boulton hizo uso de sus contactos polticos para lograr que el Parlamento adoptara una resolucin por la que se prorrog la vigencia de la patente hasta finales del siglo XVIII. Hoy en da, la mayor parte de las oficinas de patentes conceden muchas ms de seis patentes al ao. Tras la revolucionaria invencin de James Watt y a medida que la tecnologa de la mquina de vapor se propag en todo el mundo, se concedieron, exclusivamente en relacin con mquinas de vapor, cientos de patentes.

35

La patente sobre la revolucionaria mquina de vapor concedida a Watt, relativa a un nuevo mtodo para disminuir el consumo de vapor y combustible en las mquinas trmicas: contena un condensador independiente para condensar el vapor fuera del cilindro; redujo el consumo de combustible en un 60%; increment la potencia disponible de un cilindro de un determinado tamao Tngase en cuenta que se trata de la 913 patente del ao 1769. No la 913 patente desde 1617. Las patentes se concedan bajo la misma numeracin cada ao, con lo cual exista una patente nmero 913 en 1769, 1770, 1771 y as sucesivamente.

36

Diapositiva 12 (optativa) La evolucin de las patentes sobre mquinas de vapor


Este grfico muestra la evolucin en el tiempo del nmero de patentes sobre mquinas de vapor. Si bien en los albores de la tecnologa de la mquina de vapor se solicitaron muy pocas patentes (entre ellas, algunas del propio James Watt), a partir de finales del siglo XIX se produjo un acusado incremento. Desde 1930, otras tecnologas como las turbinas de vapor o los motores diesel empezaron a sustituir la tecnologa de la mquina de vapor. Por ejemplo, en Estados Unidos, a mediados de 1950 ya se haban retirado todas las locomotoras de vapor. La evolucin del nmero de patentes sobre mquinas de vapor refleja la evolucin del propio sistema de patentes. Con el actual ingente acervo de conocimientos tecnolgicos, cada ao se desarrollan y patentan numerosas invenciones, la mayor parte de ellas referidas a pequeas mejoras y no, al contrario de lo que suceda a comienzos del desarrollo tecnolgico, a importantes saltos tecnolgicos. En el siglo XVIII era fcil conocer todas las patentes importantes de una industria determinada, pues su nmero era limitado. Hoy en da, la situacin ha cambiado radicalmente y no slo en lo que atae a la tecnologa de la mquina de vapor. Ello constituye un importante desafo para las empresas que se esfuerzan por evitar vulnerar las patentes de otras empresas.

37

A partir de 1930, otras tecnologas como las turbinas de vapor o los motores diesel empezaron a sustituir la tecnologa de la mquina de vapor. En Estados Unidos, a mediados de 1950 ya se haban retirado todas las locomotoras de vapor.

Fuente de los datos


Los datos han sido extrados de la base de datos de internet esp@cenet. La informacin que contiene esp@cenet sobre patentes concedidas en los siglos XVIII y XIX es incompleta, motivo por el cual el nmero de patentes referidas a mquinas de vapor antes de 1893 que figura en la grfica es cero.

38

Diapositiva 13 (optativa) Nmero de solicitudes anuales de patente en todo el mundo


Este grfico muestra el nmero de invenciones para las que se solicita la proteccin de una patente anualmente en todo el mundo. Las solicitudes internacionales mltiples de patente que se refieren a la misma invencin se computan como una sola. El nmero total real de solicitudes de patente individuales en todo el mundo es mucho mayor, dado se suelen solicitar patentes para una misma invencin en ms de un pas (por un mismo solicitante de patentes). Los datos reflejados en esta diapositiva incluyen las solicitudes de patente sobre invenciones presentadas en ms de 80 oficinas de patentes en todo el mundo, incluida la Oficina Europea de Patentes, la Oficina Estadounidense de Patentes y Marcas y la Oficina Japonesa de Patentes. Actualmente, tanto personas fsicas como empresas solicitan patentes en relacin con aproximadamente 1 milln de invenciones al ao. Las oficinas de patentes correspondientes deniegan algunas de ellas, pero en su mayor parte, las solicitudes desembocan en la concesin de una patente. La existencia de un gran nmero de solicitudes de patente no es un fenmeno completamente nuevo: ya en 1980 se solicitaba proteccin para ms de 600.000 invenciones al ao y, desde entonces, pases como Corea y China se han sumado a la carrera por la innovacin tecnolgica. La tendencia a largo plazo, que puede remontarse a ciencia cierta al final de la Segunda Guerra Mundial, es que haya cada vez mayor nmero de invenciones. Fuente de los datos: PATSTAT, Base de Datos Estadstica de la Oficina Europea de Patentes, edicin de octubre de 2007.

39

Esta grfica muestra el nmero de invenciones (familias de patentes) para las que se han presentado solicitudes de patente en unas 80 oficinas de patentes de todo el mundo. El nmero total real de solicitudes de patente individuales en todo el mundo es mucho mayor, dado que las sociedades solicitan patentes para una misma invencin en ms de un pas. Las tendencias con respecto a las solicitudes de patentes reflejan el desarrollo tecnolgico y econmico. En la prxima diapositiva se identifican los pases que han encabezado el crecimiento desde mediados de la dcada de 1990. Fuente: Base de datos PATSTAT de la OEP.

40

Diapositiva 14 (optativa) Tasas de presentacin de solicitudes en determinadas oficinas de patentes


Como puede apreciarse en este grfico, el nmero de solicitudes de patente a nivel mundial se ha incrementado radicalmente desde finales de la Segunda Guerra Mundial, circunstancia que refleja el efecto sin precedentes de la innovacin tcnica sobre el crecimiento econmico registrado desde entonces. Durante los ltimos 25 aos, el nmero de solicitudes de patentes en Corea ha crecido a un ritmo extraordinario, hecho que pone de manifiesto el crecimiento econmico del pas. En China, las solicitudes de patente se han disparado en los ltimos diez aos. No obstante, a pesar de que hoy en da las oficinas de patentes coreana y china reciben ms solicitudes de patente que las oficinas alemana, francesa y britnica juntas, ello no significa necesariamente que China y Corea sean ms innovadoras que esos pases europeos. La mayor parte de las empresas occidentales solicitan patentes en China y Corea pero han dejado de hacerlo a nivel nacional en Europa. Ello se debe a que, desde 1977, es posible obtener patentes europeas a travs de la Oficina Europea de Patentes. Es interesente sealar el acusado retroceso en el nmero de solicitudes de patente presentadas en Rusia tras la cada de la Unin Sovitica. En las tres dcadas de la posguerra (en los aos 60, 70 y 80) se solicitaron ms patentes en la Unin Sovitica que en Estados Unidos, hecho que resulta sorprendente dado el sistema econmico imperante en aqul perodo. Es evidente que las patentes tenan una finalidad distinta en los sistemas comunistas. Si bien exista la posibilidad de obtener una patente para evitar que terceros utilizaran la invencin, la mayor parte de las patentes no tenan por objetivo impedir que otras empresas hicieran uso de ella (dado que su titular era el Estado). Por el contrario, el sistema de patentes pretenda motivar a los inventores, creando un mecanismo de reconocimiento pblico y compensacin econmica por la utilizacin de la invencin. Dado que la mayor parte de los inventores son trabajadores de una sociedad u organizacin, en nuestra actual economa de libre mercado dichos sujetos nicamente reciben reconocimiento

pblico y una pequea compensacin econmica (en funcin de la ley nacional del trabajador inventor). As, desde el punto de vista del trabajador inventor, los sistemas de patentes comunista y capitalista no difieren mucho. En consecuencia, no es de sorprender que ambos sistemas generen un nmero de invenciones similar. Fuente de los datos: OMPI, http://www.wipo.int/ipstats/en/ statistics/patents/index.html

Optional

Presentacin de solicitudes en determinadas oficinas de patentes

Core module 1

Protect your ideas

14/43

41

Este grfico muestra las solicitudes de patente por oficina (es posible que una misma invencin figure ms de una vez si se ha patentado en varios pases). La alta tasa de incremento desde el fin de la Segunda Guerra Mundial refleja la prosperidad tecnolgica y econmica del perodo de la posguerra. En las dos ltimas dcadas: La elevada tasa de incremento en Corea (desde 1983) y China (desde 1998) pone de manifiesto la creciente importancia econmica de estos dos pases (muchas de las solicitudes de patente en estos pases son presentadas por extranjeros es decir empresas europeas o establecidas en Estados Unidos.) Destaca el gran nmero de solicitudes de patente que se registra en la Unin Sovitica. Desde el punto de vista del trabajadorinventor (quin, segn nuestro actual sistema, en la mayora de los casos no es dueo de su propia invencin), ambos sistemas de patentes (el comunista y el capitalista) no difieren mucho: ambos sistemas otorgan al trabajador inventor el reconocimiento pblico y una pequea recompensa econmica. Ms datos estadsticos disponibles en: http://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/patent s/index.html

42

Diapositiva 15 El contrato social implcito en el sistema de patentes


A veces se ha considerado que las patentes constituyen un contrato entre el inventor y la sociedad. El inventor est interesado en obtener un beneficio (personal) de su invencin. Por su parte, la sociedad est interesada en... fomentar la innovacin para que se fabriquen productos mejores y se empleen mtodos de produccin mejorados en beneficio de todos; proteger a las nuevas empresas innovadoras para que puedan competir con grandes empresas establecidas en orden a mantener competitiva la economa; conocer los datos sobre nuevas invenciones para que otros ingenieros y cientficos puedan mejorarlas an ms; promover la transferencia de tecnologas (por ejemplo, desde las universidades hacia la industria). Ambas partes estn pues interesadas en un contrato que, por un lado concede proteccin a los innovadores (incrementando en consecuencia la motivacin para crear) a cambio de divulgar la invencin. Este contrato social se ha institucionalizado a travs de las leyes de patentes. En tal contexto, surgen casi de forma natural, dos requisitos para que pueda concederse la proteccin de patente: en primer lugar, si la invencin no es nueva en el mundo, el inventor no tiene nada que divulgar y por tanto la sociedad no tiene ningn motivo para concluir el citado contrato con l; en segundo lugar, si la invencin es nueva pero evidente para un experto sobre la materia, el inventor no posee nada que el pblico desee conocer y por tanto tampoco hay razn alguna para conceder exclusividad a cambio de la publicacin de la invencin. El inventor se beneficia del sistema de patentes porque se le conceden derechos exclusivos para explotar la invencin. Dichos derechos son transmisibles. En particular, el titular de una patente puede conceder licencias a terceros para que stos utilicen la invencin objeto de la misma en determinadas circunstancias.

43

Nota general
Para gozar de proteccin (en Europa) es preciso que las invenciones resulten nuevas para el mundo: si una invencin ya ha sido divulgada al pblico, no existe contraprestacin que entregar a cambio de la exclusividad, y por lo tanto no habr contrato social. Los titulares de patentes pueden prohibir a terceros que utilicen su invencin durante un determinado plazo. Tambin pueden optar por conceder a terceros licencias sobre su invencin o por permitir que sta se utilice a ttulo gratuito. De este modo, que una invencin patentada sea utilizada por una empresa depende exclusivamente de la decisin del titular de la patente. Muchas tecnologas importantes como los CDs, DVDs, la tecnologa de telefona mvil y la TV digital, estn amparadas por numerosas patentes individuales que las empresas se licencian unas a otras (cross-licensing o licencias cruzadas).

El contrato social implcito en el sistema de patentes

Revele su invencin

obtenga exclusividad

para que otros puedan aprender de ella y mejorar a partir de ella.

Core module 1

Protect your ideas

15/43

44

Diapositiva 16 Derechos conferidos por una patente


El titular de la patente tiene derecho a evitar, durante un perodo limitado, que terceros fabriquen, utilicen, ofrezcan en venta, vendan o importen productos que vulneren su patente. Si es usted titular de una patente, puede impedir a todo el mundo que explote su invencin con fines comerciales incluso a aquellos inventores que hubieran desarrollado la misma invencin de forma independiente. No obstante, existen algunas excepciones. Por ejemplo, si otra empresa desarrolla la misma invencin de forma independiente y comienza a utilizarla antes de que el titular solicite una patente sobre la misma, en la mayor parte de las jurisdicciones se permitir a la primera sociedad que siga utilizndola. Los derechos legales concedidos al amparo de una patente TAMPOCO se extienden a actuaciones llevadas a cabo en el mbito privado y con fines no comerciales ni a actuaciones llevadas a cabo con fines experimentales relacionadas con el objeto de la invencin patentada. Los derechos de patente son susceptibles de transmisin, por ejemplo a travs de su venta, mediante la concesin de licencias o en virtud de donacin. La patente no concede el derecho a utilizar la invencin. Por ejemplo, antes de vender un nuevo frmaco a los consumidores, se necesita obtener una autorizacin formal de los organismos pblicos competentes. Si para explotar su invencin, usted necesita utilizar la propiedad intelectual o industrial de otros, debe obtener antes su consentimiento. Por ejemplo, si su invencin biotecnolgica requiere que se replique ADN, deber obtener la autorizacin de la sociedad propietaria de la correspondiente propiedad intelectual e industrial (Roche). Dado que la titularidad de una patente no confiere el derecho a utilizar la invencin, es importante saber qu otros derechos de la propiedad industrial e intelectual pueden interferir en el uso de la invencin. Para cerciorarse de que puede utilizar libremente su invencin, es imprescindible que lleve a cabo una bsqueda de patentes. Lo mejor para no desperdiciar tiempo y esfuerzo en repetir lo que otros ya han hecho es efectuar la bsqueda de patentes antes de empezar a desarrollar una invencin. En caso de duda, recurra a un profesional sobre patentes o a un abogado de patentes.

Dado el ingente nmero de patentes que existe en la actualidad, a muchas empresas les resulta muy difcil asegurarse de que sus productos no infringen involuntariamente otra patente. No obstante, a pesar de las dificultades, las empresas no tienen ms alternativa que llevar a cabo una bsqueda y un anlisis minucioso de patentes. Los supuestos de vulneracin de patente pueden generar importantes costes, en particular en Estados Unidos. Adems de exigir el pago de cnones por licencia y de una indemnizacin por violacin de patente, el titular de la patente puede prohibir la fabricacin y distribucin de todos los productos amparados por la patente. Algunos datos sobre el nmero de procedimientos judiciales sobre violacin de patentes (en cifras aproximadas): EE.UU.: >1000/ao; Alemania: 600/ao; Francia: 300/ao; Reino Unido: 70/ao; Pases Bajos: 50/ao. El coste medio de un procedimiento judicial por violacin de patente (excluidos los correspondientes cnones por licencia y la indemnizacin al titular de la patente) asciende a unos 125.000 euros en el Reino Unido y a unos 25.000 euros en Alemania. El importe final ir en gran medida en funcin del valor del elemento controvertido. Algunas compaas aseguradoras ofrecen seguros para cubrir las costas de tales procedimientos pero nicamente en el caso de que el cliente tenga establecido un procedimiento de seguimiento de patentes razonable. Para ms informacin sobre litigios en materia de patentes y los costes asociados a los mismos, vase la presentacin de Walter Holzer, disponible en http://www.ip4inno.eu/ El uso de algunos derechos de patente puede entrar potencialmente en conflicto con la legislacin de defensa de la competencia, como por ejemplo cuando las grandes empresas utilizan su PI para crear un monopolio. Para ms informacin jurdica sobre esta materia, remtase a http://eur-lex.europa.eu/ LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2004:101:00 02:0042:EN:PDF. Titularidad de los derechos de patente Con carcter general, cuando quien realiza la invencin es un ingeniero que trabaja para una empresa u otra institucin, est obligado por ley o en virtud de su contrato de trabajo a ceder sus derechos a su empleador. Esta circunstancia depender de la legislacin nacional. El artculo 60 del Convenio sobre Concesin de Patentes Europeas establece lo siguiente:

45

1. El derecho a la patente europea pertenece al inventor o a sus causahabientes. Si el inventor es un empleado, el derecho a la patente europea se determinar de acuerdo con la legislacin del Estado en cuyo territorio el empleado ejerza su actividad principal; si no puede determinarse el Estado en cuyo territorio ejerce esa actividad principal, la legislacin aplicable ser la del Estado en cuyo territorio se encuentra el establecimiento del empresario del que el empleado dependa. 2. Cuando una misma invencin hubiere sido realizada por distintas personas de forma independiente, el derecho a la patente europea pertenecer a aqul cuya solicitud tenga la fecha de presentacin anterior; sin embargo, esta disposicin slo ser aplicable si la primera solicitud ha sido publicada de acuerdo con lo previsto en el Artculo 93, y slo surtir efectos en los Estados contratantes designados en esa primera solicitud tal como haya sido publicada. El texto completo del Convenio sobre Concesin de Patentes Europeas figura en www.epo.org/epc.

46

Los derechos legales concedidos por las patentes no se extienden a: las actuaciones llevadas a cabo en el mbito privado y con fines no comerciales; las actuaciones llevadas a cabo con fines experimentales relacionadas con el objeto de la invencin patentada. Si para explotar su invencin, usted necesita utilizar la propiedad intelectual o industrial de otros, debe obtener antes su consentimiento. Para asegurarse de que su invencin es realmente suya, es imprescindible que lleve a cabo una bsqueda de patentes. Si usted no es un experto en patentes, solicite la ayuda de un profesional, por ejemplo de un abogado de patentes. Lo mejor para no desperdiciar tiempo y esfuerzo es efectuar la bsqueda de patentes antes de empezar a desarrollar una invencin. Las solicitudes de patente pueden ser presentadas tanto el inventor como por su empleador. Con carcter general, la invencin ser propiedad de la empresa que tiene contratado al inventor. Lo mismo sucede con los investigadores universitarios en la mayor parte de los pases (aunque no en todos).

47

Diapositiva 17 Qu informacin contiene una patente?


Ms datos sobre informacin bibliogrfica Las solicitudes de patente suelen mencionar el nombre de los inventores y de la persona u organizacin que solicita la patente. Cabe que la patente identifique al titular de la patente en el momento de su concesin en lugar de al solicitante original. Los datos bibliogrficos incluidos en los documentos de patente incluyen la fecha de presentacin de la solicitud y la de concesin de la patente, el nmero de patente y la clase tecnolgica. La fecha de presentacin es muy importante porque sirve para determinar la fecha de caducidad de la patente (20 aos desde la fecha de presentacin de la solicitud, si bien existen algunas excepciones) y para establecer el estado de la tcnica (el estado de la tcnica est constituido por todo lo que antes de la fecha de presentacin de la solicitud de patente se ha hecho accesible al pblico). La clase tecnolgica es importante porque facilita la bsqueda de patentes en un determinado mbito tecnolgico. Esta cuestin se expone con ms detalle en el submdulo A sobre cmo realizar bsquedas de patentes. El resto de la informacin bibliogrfica tambin resulta til para localizar patentes relevantes. Por ejemplo, para encontrar las patentes solicitadas por determinadas empresas o inventores en un campo concreto, se puede llevar a cabo una bsqueda por su nombre. No obstante, procede tener en cuenta que cabe que el solicitante designado en la solicitud de patente ya no sea su titular. Cuando se vende o transmite una patente, por ejemplo en caso de adquisicin de una sociedad, el nuevo titular no est obligado a comunicrselo a la oficina de patentes, y sta no efectuar una nueva publicacin -incluso aun cuando tuviera conocimiento del cambio de titularidad (las cesiones de patentes de que tengan conocimiento las oficinas de patentes slo figuran en algunas bases de datos especiales). Ms informacin sobre las reivindicaciones Desde el punto de vista jurdico, la parte ms importante del documento de patente son las reivindicaciones, puesto que definen el alcance de la tecnologa patentada. Si el producto o los procesos de una empresa estn incluidos en el mbito de las reivindicaciones de una patente es posible que vulneren dicha patente y, en consecuencia, su titular podr poner fin a las

actividades de la sociedad infractora interponiendo una demanda ante un tribunal. Si se determina que se ha producido una violacin de patente, los tribunales la condenarn al pago de una indemnizacin por daos y perjuicios e impondrn otras medidas de reparacin. A menudo las reivindicaciones son modificadas a lo largo del procedimiento de solicitud. Es comn que se acoten de forma ms estricta al determinarse que alguna parte de la invencin reivindicada en la solicitud no es novedosa (es decir, ya existe en el estado de la tcnica) o porque la oficina de patentes considera que lo que el solicitante de la patente reivindica es mucho ms amplio que lo descrito en su explicacin de cmo repetir el proceso inventivo. Esto se denomina insuficiencia de la descripcin. Las reivindicaciones de patente resultan con frecuencia difciles de leer. La interpretacin jurdica de las reivindicaciones es una tarea que deben realizar los abogados de patentes u otros profesionales del sector. No obstante, a los ingenieros, cientficos y directivos puede resultarles provechoso ser capaces de comprender de forma bsica las reivindicaciones de patentes para evaluar rpidamente si una determinada patente puede incluir o no a sus productos. En el submdulo C: Comprensin de las reivindicaciones de patentes, encontrar presentaciones diseadas para que los alumnos alcancen un grado bsico de comprensin de las reivindicaciones de patentes. Dicha sesin se fundamenta en ejemplos prcticos de distintos campos tcnicos.

Qu informacin contiene una patente?


Informacin bibliogrfica Inventor, propietario, fecha de presentacin, clase tecnolgica, etc. Resumen Unas 150 palabras de ayuda a la bsqueda para otras solicitudes de patente. Descripcin Resumen del estado de la tcnica (es decir, la tecnologa existente de la que se tenga conocimiento). El problema que la invencin presuntamente resuelve. Explicacin y al menos una forma de realizar la invencin. Reivindicaciones Definen el mbito de proteccin de la patente. Dibujos Ilustran las reivindicaciones y la descripcin.

Core module 1

Protect your ideas

17/43

48

Informacin bibliogrfica
Quin ha solicitado la patente, quin ha efectuado la invencin, etc., la clase tecnolgica resulta muy til a la hora de efectuar bsquedas (tal y como se comentar ms adelante).

Resumen
til para efectuar bsquedas de patentes y examinar rpidamente los resultados obtenidos.

Descripcin
Contiene una descripcin completa y detallada de la invencin para que otros puedan comprenderla y reproducirla.

Reivindicaciones
Definen el mbito de proteccin de la patente.

Dibujos
Ayudan a comprender e interpretar las reivindicaciones y la descripcin.

49

Diapositiva 18 Patente de muestra


Esta diapositiva exhibe la primera pgina de una patente de muestra. La solicitud se present ante la Oficina Europea de Patentes en 1986 despus de haberse presentado una solicitud de patente sobre la misma invencin en 1985 ante la Oficina Estadounidense de Patentes y Marcas. La patente se concedi en 1992, seis aos despus de haberse presentado la solicitud y un ao antes de que el inventor fuera galardonado con el Premio Nobel por dicha invencin. La reivindicacin principal de esta patente (que no figura en la diapositiva) se refiere a: Un proceso para amplificar al menos una secuencia de cido nucleico contenida en un cido nucleico o en una mezcla de cidos nucleicos, la cual est compuesta de dos cadenas complementarias separadas, de igual o desigual longitud, el cual comprende: (a) el tratamiento de cada una de las dos cadenas de cada secuencia de cido nucleico especfica diferente para ser amplificadas con un cebador en condiciones tales que para cada una de las secuencias diferentes que sern amplificadas, se sintetiza un producto de extensin de cada cebador que es complementario a una cadena del cido nucleico, en el cual dichos cebadores son seleccionados para ser sustancialmente complementarios a las diferentes cadenas de cada secuencia especfica, de tal forma que el producto de extensin sintetizado a partir de un cebador, cuando es separado de su complementario, sirve de molde para la sntesis de un producto de extensin del otro cebador; (b) la separacin del producto de extensin del cebador de los moldes en los que fueron sintetizados para producir molculas de cadena sencilla; y (c) el tratamiento de las molculas de cadena sencilla generadas en el paso (b) con los cebadores del paso (a) en condiciones tales que el producto extensin del cebador es sintetizado utilizando cada una de las cadenas sencillas producidas en el paso (b) como molde. (Solicitud de patente europea nmero EP0502588A2)

50

En esta diapositiva se ensea como muestra la primera pgina de una patente tal como fue publicada. La patente fue solicitada por Cetus Corporation, empresa empleadora del inventor Kary Mullis, que invent la cadena de reaccin de la Polimerasa, una herramienta bsica en biotecnologa. Antes de que se concediera la patente europea, Cetus Corporation vendi la invencin junto con otras patentes relacionadas a Hoffmann-La Roche AG (segn los datos disponibles, por unos 300 millones de dlares). Esa es la razn por la cual Hoffmann-La Roche figura como titular de la patente. El inventor fue galardonado con el Premio Nobel de Qumica en 1993.

51

Diapositiva 19 Estructura de la descripcin


Los elementos reflejados en la diapositiva estn comprendidos en la mayor parte de documentos de patente, formando parte de la descripcin. Ofrecen una visin general aproximada de lo que cabe encontrar en esta parte del documento de patente. Para facilitar la consulta, se expone a continuacin el contenido de la Regla 42 CPE, que estipula los requisitos que deben cumplir las descripciones de patentes europeas: (1) La descripcin deber: (a) especificar el campo tcnico al que se refiera la invencin; (b) indicar los antecedentes del estado de la tcnica que, en la medida en que el solicitante lo conozca, puedan considerarse tiles para la comprensin de la invencin, para la elaboracin del informe de bsqueda europea y para el examen de la solicitud de patente europea, y deber citar, preferentemente, los documentos que puedan reflejar este estado de la tcnica; (c) divulgar la invencin, en la forma caracterizada en las reivindicaciones, en trminos que permitan comprender el problema tcnico aunque no est formulado expresamente, y la solucin a ese problema, e indicar, las ventajas o efectos tcnicos de la invencin en relacin con la tcnica anterior; (d) describir brevemente las figuras de los dibujos, en su caso; (e) describir detalladamente al menos un modo de realizacin de la invencin reivindicada, utilizando ejemplos cuando sea necesario y referencias a los dibujos, en su caso; (f) indicar explcitamente, cuando no resulte evidente de la descripcin o de la naturaleza de la invencin, de qu manera sta es susceptible de aplicacin industrial. (2) La descripcin deber presentarse de la forma y en el orden que se indican en el

prrafo 1, a no ser que, por el carcter de la invencin, una presentacin diferente sea ms concisa y permita una mejor comprensin.

52

En esta diapositiva puede verse la clsica estructura de una descripcin en una patente. La descripcin se refiere a los dibujos. A menudo, una imagen vale ms que mil palabras. La invencin mostrada en el ejemplo procede del Reino Unido. Puede examinarse en la solicitud de patente GB360253, presentada en 1930.

53

Diapositiva 20 Qu puede patentarse ante la Oficina Europea de Patentes?


Con arreglo al Convenio sobre Concesin de Patentes Europeas Las patentes europeas sern concedidas para las invenciones nuevas que supongan una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicacin industrial." Para que una invencin pueda optar a la concesin de una patente europea es preciso que sea nueva para el mundo. En la fecha de presentacin de la solicitud no puede haberse efectuado una divulgacin pblica previa de la invencin, ya sea mediante la publicacin de un artculo, una charla en una conferencia, la presentacin de un prototipo o en un blog de internet. Tambin debe suponer una actividad inventiva lo cual resulta difcil de determinar puesto que la OEP debe comparar la invencin con lo que habra sido evidente para un hipottico experto en la materia. Informacin de apoyo La Oficina Europea de Patentes aplica el llamado mtodo problema solucin para evaluar la actividad inventiva. Este mtodo se divide en tres etapas: (i) determinar el estado de la tcnica ms cercano, (ii) establecer el problema tcnico objetivo que se resuelve y (iii) valorar si la invencin reivindicada, partiendo del estado de la tcnica ms cercano y del problema tcnico objetivo, habra resultado obvia para un experto en la materia. (Fuente: http://www.europeanpatent-office.org/legal/ gui_lines/e/c_iv_9_8.htm). Los requisitos de patentabilidad difieren de un pas a otro. En particular, EE.UU. cuenta con un sistema de patentes muy distinto del europeo en muchos aspectos importantes. En el presente manual didctico sobre patentes, nicamente se hace referencia a aquellas diferencias que pueden ser de mayor inters para los alumnos. Por ejemplo, pases como EE.UU. o Japn disponen del denominado perodo de gracia. Tras divulgar la invencin (de cualquier modo, ver supra), el inventor dispone de un perodo de gracia en el que an puede solicitar la patente nacional (un ao en EE.UU.). De modo que si algn alumno ya hubiera divulgado su invencin, an podra obtener algn tipo de proteccin de patente.

No pueden concederse patentes sobre ideas, conceptos, descubrimientos, programas informticos, mtodos empresariales, educativos o de diagnstico, terapias mdicas, etc. No obstante, s son patentables los algoritmos informticos que arrojen resultados tcnicos, por ejemplo, en un dispositivo electrnico de control. El efecto tcnico del algoritmo informtico debe ir ms all de la interaccin fsica normal derivada de la ejecucin de un programa (es decir, de las corrientes elctricas que se producen en el ordenador en el momento de realizar los clculos). Para ms informacin sobre esta cuestin, remtase a las Directrices de Examen de la OEP (Apartado C.IV.2.3.6) (http://www.epo.org/ guidelines). Cada jurisdiccin establece sus propias exclusiones a la patentabilidad. Por ejemplo, en EE.UU. durante algn tiempo era posible patentar software y mtodos empresariales. No obstante, esta prctica ha quedado limitada por la reciente jurisprudencia. Tambin deben cumplirse otras condiciones: la invencin debe ser susceptible de aplicacin industrial y no ser contraria al orden pblico o a las buenas costumbres, etc. (vase el artculo 53 CPE). Por ejemplo, el requisito de aplicacin industrial puede constituir un obstculo en el mbito de la biotecnologa. Los artculos 52 y 53 del CPE recogen una lista exhaustiva de elementos no patentables en Europa. El artculo 52 establece una lista de todo aquello que no constituye invencin, y el artculo 53 estipula qu invenciones no son susceptibles de patente. El texto del Convenio sobre Concesin de Patentes Europeas est disponible en la pgina: www.epo.org/epc.

54

En esta diapositiva se hace referencia a las solicitudes de patente presentadas ante la Oficina Europea de Patentes (al amparo del Convenio sobre Concesin de Patentes Europeas, o CPE). La patente cubrir nicamente aquellos aspectos de su invencin que resulten novedosos e inventivos.

Nota
En Estados Unidos se concede un perodo de gracia de un ao se puede solicitar una patente estadounidense en el plazo de un ao desde que se hubiera divulgado la invencin al pblico. Para ser patentables, las invenciones deben ser susceptibles de aplicacin industrial. No obstante, la oficina de patentes no examina si la invencin tiene un valor econmico. Este requisito slo en muy contadas ocasiones constituye una dificultad prctica para solicitar patentes (existen, por ejemplo, excepciones en algunos campos de la biotecnologa).
Qu puede patentarse ante la Oficina Europea de Patentes?
( o en Espaa ante la Oficina Espaola de Patentes y Marcas) Invenciones nuevas en el mundo (de las que no exista una comunicacin pblica previa); que impliquen una actividad inventiva (es decir, que no se trate de una solucin obvia); y susceptibles de aplicacin industrial. NO PUEDEN PATENTARSE: Simples ideas sin aplicacin prctica; El Software como tal (s pueden patentarse algoritmos que arrojen resultados tcnicos); Mtodos de negocio Terapias mdicas, variedades vegetales, etc.


Vanse los artculos 52 y 53 CPE en http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/epc.html
Core module 1 Protect your ideas 20/43

55

Diapositiva 21 Qu hay que evitar cuando se estudia la posibilidad de solicitar una patente
Esta diapositiva desarrolla el requisito de novedad anteriormente mencionado. Para que una invencin resulte novedosa es imprescindible que no se haya efectuado su divulgacin pblica antes de presentar la solicitud de patente (a continuacin figuran algunas excepciones). nicamente los aspectos novedosos de una invencin pueden gozar de la proteccin de una patente. Cualquier divulgacin pblica de la invencin antes de la presentacin de la solicitud desvirtuar su novedad. Por divulgacin pblica puede entenderse comentar la invencin en un curso, seminario o exposicin, publicar un artculo o mencionarla en un blog. Adems, tambin se considerar que constituye divulgacin pblica comercializar un producto que incorpore la invencin (vase el Repertorio de Jurisprudencia de la Cmara de Recursos de la Oficina Europea, 5 edicin, 2006, I.C.2. pginas 67 y ss., disponible en http://www.epo.org/ case-law). Es por tanto crucial no comentar con nadie su invencin (sobre todo por escrito) antes de solicitar una patente. No obstante, podr hablar con abogados habilitados (registrados) o con agentes de patentes, porque todo lo que les diga o muestre estar protegido por el secreto profesional. Esto significa que se trata de informacin confidencial y que no se la trasladarn a nadie. Si necesita comentar con alguien su invencin antes de solicitar una patente, es conveniente celebrar un contrato de confidencialidad. Si es posible, consulte con un agente de patentes o abogado habilitado si est pensando en comunicar su invencin a otra persona. La Oficina Britnica de Propiedad Intelectual e Industrial ha elaborado informacin adicional sobre los contratos de confidencialidad (http://www.ipo.gov.uk/ patent/p-applying/pshould/ p-should-otherprotect/p-shouldotherprotect-cda.htm).

Nota Existen algunas pocas excepciones al requisito de que la invencin no haya sido objeto de divulgacin antes de la fecha de presentacin de la solicitud de patente. Una de ellas es que su publicacin se deba a un abuso evidente frente al solicitante. Vase el artculo 55 CPE para ms informacin: www.epo.org/epc. Nota para alumnos que ya hayan publicado / divulgado su invencin En determinados pases se puede seguir solicitando una patente nacional tras haber efectuado una primera publicacin siempre y cuando se haga en un determinado plazo ("perodo de gracia", 1 ao en EE.UU.). En Europa no existe dicho perodo de gracia y cualquier publicacin o divulgacin anterior a la presentacin de la primera solicitud de patente desvirtuar la novedad.

56

Recuerdan el contrato social? Si usted ya ha revelado su invencin al pblico, no tendr nada con lo que negociar, as que no obtendr una patente. No importa si fue usted quien hizo pblica la invencin! No hay problema alguno en presentar / publicar / vender su invencin DESPES de presentar la solicitud de patente. Si necesita hablar con clientes o inversores potenciales antes de presentar una solicitud de patente, firme antes con ellos un contrato de confidencialidad!

57

Diapositiva 22 Dnde se puede solicitar una patente?


Es necesario obtener una patente en cada pas en el que se solicita proteccin. No existen las patentes internacionales. No obstante, surgen varias posibilidades a la hora de presentar una solicitud de patente: presentar una solicitud de patente nacional en el pas de residencia o en cualquier otro; presentar una solicitud de patente ante la OEP; o presentar una solicitud internacional de patente al amparo del Tratado de Cooperacin en materia de Patentes (Patent Cooperation Treaty; en adelante PCT). Todas estas opciones tienen sus ventajas, inconvenientes y consecuencias en cuanto a costes y plazos. La patente europea equivale a las patentes nacionales en los pases en los que se concede. Ser el solicitante el que designe los Estados miembros de la OEP, y dicha eleccin tendr consecuencias en los costes que se generen. Las patentes europeas son concedidas por el OEP. Sin embargo, una vez concedida la patente europea, sus efectos jurdicos son similares a los de un conjunto de patentes en todos los pases en los que el solicitante ha decidido proteger su invencin. El coste de la patente europea ir en funcin del nmero de pases que el titular haya designado. De media, los titulares de patentes suelen designar unos seis pases en los que solicitan proteccin. Tras la concesin de la patente europea, sern los tribunales nacionales del correspondiente pas (o pases), y no la OEP, quienes conozcan de los eventuales procedimientos judiciales que surjan. Una patente nacional o europea puede servir de base para una posterior solicitud de esa misma patente en otros pases. Durante un perodo de 12 meses desde la fecha de presentacin de la solicitud de una patente nacional o europea, el solicitante puede presentar solicitudes de patente sobre la misma invencin en cualquier otra oficina de patentes, alegando como fecha de prioridad la fecha de presentacin de la primera solicitud. Esto significa que se entender que su solicitud de patente en dicho otro pas ha sido presentada en dicha fecha de prioridad. Ello puede resultar primordial si, mientras tanto, otro inventor ha solicitado la misma patente en ese pas o si otra persona ha divulgado la misma invencin. La expresin fecha de prioridad refleja la idea de que, en caso de que dos personas soliciten una patente sobre la misma invencin, la persona que

la hubiera solicitado antes (o inventado antes, en EE.UU.) obtiene prioridad, es decir, la persona que pueda invocar la fecha de prioridad anterior tiene derecho a que se le conceda la patente en la mayor parte de los pases. Si transcurre ms de un ao antes de que se presente otra solicitud internacional o europea de patente, no se considerar que esta segunda solicitud se ha presentado en la fecha de presentacin de la primera. Esto puede suponer que la invencin divulgada en esta segunda solicitud de patente ya no sea novedosa (vase el artculo 54.3 CPE). Asimismo, cualquier divulgacin que se efecte entre tanto pasar a formar parte del estado de la tcnica. Si transcurren ms de 18 meses desde la presentacin de la solicitud de patente inicial, normalmente sta se habr publicado y no podrn solicitarse patentes en el mbito internacional sobre la misma invencin dado que ya no ser nueva para el mundo y no cabr invocar una prioridad anterior. Puesto que patentar en muchos pases puede resultar costoso y a menudo se desconocen las posibilidades que ofrece una invencin, 12 meses es un perodo de tiempo extremadamente corto para la mayor parte de solicitantes de patentes. No obstante, dicho perodo de reflexin puede ampliarse hasta los 31 meses en el marco del procedimiento de solicitud PCT. Si bien el PCT ofrece una nica va para solicitar una patente a nivel internacional, el proceso de solicitud PCT desembocar eventualmente en mltiples procedimientos de examen de patente nacionales uno por cada pas en el que se solicita proteccin (mediante una solicitud de patente PCT tambin pueden solicitarse patentes europeas).

Dnde se puede solicitar una patente?


Oficinas nacionales de patentes (En Espaa: Oficina Espaola de Patentes y Marcas OEPM) Las patentes nacionales slo son vlidas en el pas de concesin. Los no residentes tambin pueden solicitar patentes. Derecho de prioridad de un ao para solicitudes posteriores. Oficina Europea de Patentes La patente europea equivale a las patentes nacionales en los pases en los que se conceda (el solicitante elige los pases). Al amparo del Tratado de Cooperacin en materia de Patentes (Patent Cooperation Treaty (PCT)) Una nica solicitud sirve para hasta 141 pases. Tras la fase de solicitud inicial, la solicitud internacional da lugar a mltiples procedimientos de examen de patentes nacionales. Las decisiones que entraen costes pueden demorarse hasta 30-31 meses tras la presentacin de la solicitud (por ejemplo, la eleccin de los pases donde presentar la solicitud). No existen las patentes internacionales!
Core module 1 Protect your ideas 22/43

58

Los solicitantes disponen de un ao desde que presentaron una solicitud de patente para presentar en otras oficinas de patentes solicitudes referidas a la misma invencin. Se considerar que dichas solicitudes han sido presentadas en la fecha en la que se present la primera de ellas (a efectos de examinar el carcter novedoso y la actividad inventiva). Las solicitudes PCT pueden presentarse en las oficinas nacionales, en la OEP o directamente en la Organizacin Mundial de la Propiedad Intelectual. El procedimiento PCT permite presentar una nica solicitud que posteriormente se dividir en diversas solicitudes de patentes nacionales. La OEP acepta solicitudes de patente presentadas al amparo del PCT en su calidad de oficina receptora, administracin de bsqueda internacional, administracin de examen preliminar internacional y/o oficina designada o elegida. No obstante, es importante destacar que no existen las patentes internacionales. No existen las patentes internacionales como tales, pero s que existe un procedimiento internacional de solicitud de patente!
Core module 1 Protect your ideas

Optional

El procedimiento de concesin de patentes ante la OEPM


Peticin Solicitud del IET Procedimiento general de Publicacin de la solicitud y del IET concesin Concesin

18 meses

Procedimiento concesin con examen previo

Concesin Denegacin total Denegacin parcial

26-36 meses

23/43

59

Diapositiva 23 (optativa) El procedimiento de concesin de patentes ante la OEP


Una vez recibida una solicitud de patente europea, el examinador de patentes prepara un informe de bsqueda a efectos de evaluar la novedad y la actividad inventiva de la invencin. En el informe de bsqueda, el examinador de patentes informa sobre el estado de la tcnica relacionado con la invencin, y emite una opinin sobre si su contenido entra de algn modo en conflicto con las reivindicaciones de la solicitud. El informe de bsqueda suele ser emitido y enviado al solicitante antes de la publicacin de solicitud de patente (aunque no en todos los casos, pues no existe obligacin legal de hacerlo). Se puede desistir de una solicitud de patente en cualquier momento. Un motivo habitual por el que se retiran solicitudes de patente es que en el informe de bsqueda de la OEP figure que existen elementos en la tcnica anterior que entran sustancialmente en conflicto con la invencin. Si el solicitante retira su solicitud lo suficientemente pronto, puede evitar su publicacin. Normalmente las solicitudes de patente se publican 18 meses despus de su presentacin. El solicitante puede pedir que esta publicacin se produzca en un plazo menor (en EE.UU., si no desea solicitar patentes en ningn otro pas, el solicitante puede reclamar que no se publique su patente. En consecuencia, en EE.UU. se conceden muchas patentes sin que se haya publicado la solicitud con carcter previo). En promedio, la OEP conceder la patente despus de transcurridos 4 o 5 aos tras la presentacin de la primera solicitud (datos de 2007). Esto se debe fundamentalmente a que los solicitantes disponen de un plazo muy largo para contestar a las comunicaciones de la OEP (por ejemplo, 4 meses) y para efectuar solicitudes (por ejemplo, peticiones de examen), y a la gran carga atrasada de solicitudes pendientes de tramitacin. Una vez que la OEP ha concedido una patente, cualquier tercero podr formular oposicin a la misma en el plazo de nueve meses a contar desde su concesin, aportando pruebas de que la patente no debera haber sido concedida (por ejemplo, porque la invencin ya haba sido divulgada). Al trmino del procedimiento de oposicin, que slo tiene lugar si se formula alguna oposicin, la patente podr mantenerse ntegramente o ser objeto de modificacin o

revocacin. Por lo general, el nmero de patentes que son objeto de oposicin es bastante reducido.

Optional

El procedimiento de concesin de patentes ante la OEP


Informe de bsqueda 18 meses Desistimiento? Aprox. 4-5 aos 9 meses Publicacin de la concesin Extincin del plazo de oposicin

Solicitud

Publicacin de la solicitud

Core module 1

Protect your ideas

24/43

60

Generalmente, el informe de bsqueda suele elaborarse antes de la publicacin de la solicitud de patente. Los solicitantes pueden desistir de su solicitud en cualquier momento, por ejemplo si se detecta que su invencin entra en conflicto con el estado de la tcnica anterior. Si las solicitudes se retiran lo suficientemente pronto, stas no se publican. Durante el plazo de oposicin, cualquier tercero puede oponerse a la concesin de la patente, alegando los motivos (tasados) por los cuales estiman que la patente no debi concederse. Las razones de lo dilatado del proceso de concesin de patentes (no slo ante la OEP, sino tambin ante la mayor parte de las oficinas de patentes) radican en lo siguiente: los solicitantes disponen de un plazo muy largo para contestar a las comunicaciones de la oficina de patentes; y hay una gran retraso en la gestin de solicitudes, debido a una gran oleada de actividad patentadora y de solicitud de patentes a escala internacional. La publicacin de una solicitud de patente concede cierta proteccin limitada incluso antes de la concesin de la patente (vase el artculo 67 CPE).

61

Diapositiva 24 (optativa) El procedimiento PCT


El Tratado de Cooperacin en materia de Patentes (Patent Cooperation Treaty; en adelante PCT) permite a los solicitantes obtener patentes en muchos pases presentando una nica solicitud que, tras una primera fase internacional, se divide en varias solicitudes de patente nacionales. La OEP acepta solicitudes de patente presentadas al amparo del PCT en su calidad de oficina receptora, administracin de bsqueda internacional, administracin de examen preliminar internacional y/o oficina designada o elegida. Las solicitudes PCT no dan lugar a una patente internacional sino que se dividen en patentes nacionales individuales, de modo que, tras la fase inicial del PCT, el coste de una patente PCT ser igual a la suma del coste de todas las patentes individuales en todos aquellos pases en los que se hayan solicitado. El coste total para obtener proteccin en todo el mundo puede ser tan elevado como 100.000 euros (Gassmann y otros (2007), Patentmanagement, p. 44). A menudo se dice que la ventaja de presentar una solicitud PCT radica en que la efectiva presentacin de la correspondiente solicitud en cada uno de los pases en los que se solicita proteccin puede aplazarse hasta la conclusin del proceso PCT. La solicitud PCT concede al solicitante hasta 30 meses (en lugar de 12) para decidir si merece la pena solicitar una patente para la invencin a nivel internacional y en qu pases se requiere su proteccin. Dado el elevado coste de solicitar patentes en la mayor parte de los pases, ganar esos 18 meses (o 19 en el caso de las patentes europeas) puede resultar primordial. Slo la presentacin de una solicitud PCT ya cuesta unos 2.600 euros en tasas de oficinas de patentes (ms los honorarios habituales del abogado). No obstante, el coste total diferir mucho en funcin, por ejemplo, del nmero de pginas y de los pases designados en los que se pretenda obtener la proteccin. Para una introduccin al procedimiento EuroPCT, vase la Gua para Solicitantes de la OEP, Parte 2: Cmo obtener una patente europea (Parte 2) Procedimiento PCT ante la OEP ("Euro-PCT"): http://www.epo.org/ guide-forapplicants-pct. El procedimiento PCT tambin incluye un informe de bsqueda. Dicho informe suele remitirse al solicitante unos 4 5 meses despus de la 62

presentacin de la solicitud internacional (en algunos casos, el plazo es mayor). Pueden presentarse solicitudes PCT ante las oficinas de patentes nacionales, la Oficina Europea de Patentes, o directamente ante la OMPI. En la pgina web de la OMPI figura una lista de preguntas frecuentes (y sus respuestas) en http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/basic _facts/faqs_about_the_ pct.pdf.

Principales ventajas
Una nica solicitud de patente para unos 141 estados. El pago de tasas nacionales y de traduccin se aplaza; nicamente se generan cuando se inicia la fase nacional. El inicio de la fase nacional puede retrasarse hasta 30 meses (OEP: 31 meses) tras presentar la solicitud. En comparacin con la prioridad de 12 meses: aplazamiento de decisiones y de costes hasta 18 meses! Fecha de prioridad = la fecha de presentacin de la primera solicitud de patente para una determinada invencin.

Optional

El procedimiento PCT
Eventual solicitud de patente anterior (prioridad) Solicitud de patente PCT Publicacin 18 meses tras la fecha de prioridad El solicitante decide: examen previo? 22 meses tras la fecha de prioridad No Si Inicio directo de la fase nacional/regional Examen previo

Fase nacional: 30-31 meses tras presentar la primera solicitud

Core module 1

Protect your ideas

25/43

63

Diapositiva 25 Coste de una solicitud de patente nacional: Alemania


La forma ms barata de obtener una patente en un determinado pas es presentar una nica solicitud de patente nacional. El coste final vara de un pas a otro. Esta diapositiva ilustra el coste de obtener una patente nacional en la mayor economa europea, Alemania, cuando la solicitud se presenta directamente ante la Oficina Alemana de Patentes y Marcas. Si bien, en teora, cualquiera puede presentar una solicitud personalmente, es aconsejable recabar el asesoramiento de un abogado de patentes experimentado. No obstante, antes de hacerlo, es posible que desee comprobar qu patentes existen ya. Ms adelante, le indicaremos cmo hacerlo. En funcin de la complejidad del caso, un abogado de patentes puede cobrar entre 1.000 y 4.000 euros por elaborar y presentar una solicitud de patente (nacional) y por gestionar las comunicaciones con la oficina de patentes. La Oficina Alemana de Patentes cobra 60 euros por la presentacin de una solicitud de patente y 350 euros cuando el solicitante pide que se lleve a cabo el examen de la misma. (La peticin de examen debe presentarse en los 7 aos siguientes a la fecha de presentacin de la solicitud). Adems, es preciso abonar las tasas de renovacin a lo largo de la vida de la patente (incluso antes de su concesin). De no pagarse tales tasas, la patente deviene nula. El importe de las tasas es de 70 euros para el tercer ao y se incrementan hasta alcanzar los 350 euros para el dcimo ao, los 1.060 euros para el decimoquinto ao y casi los 2.000 euros para el vigsimo ao (vigencia mxima de una patente). La estimacin de costes reflejada en la diapositiva incluye las tasas de renovacin hasta el momento de la concesin de la patente. Los costes indicados en esta diapositiva se refieren a una nica solicitud de patente. No obstante, muchos solicitantes optan por solicitar varias patentes sobre lo que parece ser una nica invencin. Su intencin es incrementar la efectividad de una eventual proteccin de patente. Si se adopta esta estrategia, es evidente que el coste de patentar se incrementar de forma significativa.

Normalmente el coste de la solicitud de patente corre a cargo de la sociedad para la que el inventor trabaja puesto que, con carcter general, ser ella la titular de la patente.

64

El coste estimado que figura en la diapositiva es el coste total hasta la concesin de la patente. Normalmente la Oficina Alemana de Patentes suele tardar entre tres y cinco aos en conceder una patente. La mayor parte de las oficinas de patentes exigen el pago de las tasas de renovacin de patentes para mantener en vigor la solicitud / patente. El objetivo de dichas tasas es eliminar las patentes intiles antes del plazo mximo de 20 aos.

Nota
Es frecuente que una nica patente no sea suficiente para proteger de forma eficaz una tecnologa completamente nueva. En consecuencia, el coste total para obtener la proteccin concedida por las patentes puede elevarse sustancialmente.

65

Diapositiva 26 Coste de una patente europea hasta su concesin


Las patentes europeas otorgan prcticamente los mismos derechos que las patentes nacionales en sus pases de concesin (vase el artculo 64 CPE). Tales derechos pueden variar ligeramente de un pas a otro. Una vez concedida, la patente europea puede equipararse a un conjunto de patentes nacionales. No existe an una autntica patente europea. Hasta mayo de 2008, era preciso traducir las solicitudes de patente al idioma de cada Estado en el que se solicitaba la proteccin de una patente. En virtud del Acuerdo de Londres, celebrado en mayo de 2008, algunos Estados miembros aceptaron dispensar el requisito de traduccin, total o parcialmente, en funcin del idioma de redaccin de la solicitud de patente europea (vase http://www.epo.org/ londonagreement). No obstante, en la mayora de los casos siguen generndose costes de traduccin (que dependern de la complejidad de las reivindicaciones de la patente). Asimismo, los honorarios del abogado de patentes y las tasas de la Oficina Europea de Patentes y de renovacin posteriores a la concesin variarn en funcin de los pases en los que la patente sea vlida. Por ende, el coste de una patente europea depender de los pases concretos en los que se solicite tal proteccin. Este ejemplo refleja el caso de una patente europea vlida en seis pases. Conviene sealar que parte de los costes (por ejemplo, las traducciones y algunos honorarios de abogados) slo se devengan despus de que la Oficina Europea de Patentes haya concedido la patente (lo que puede llevar entre tres y cinco aos). La estimacin de los costes para patentes europeas se ha efectuado basndose en un estudio encargado por la OEP (http://www.europeanpatentoffice.org/epo/new/cost_analysis_2005_en.pdf). Los resultados de dicho estudio se han actualizado para reflejar los cambios en los requisitos de traduccin adoptados en 2008. Los costes de traduccin han pasado de los 3.600 euros ms 3.000 euros de honorarios de abogados por presentar las traducciones, hasta un total de 3.000 euros. El coste real de traduccin depender de los pases que el solicitante de la patente elija. En el caso reflejado en la diapositiva, Italia y Espaa son los nicos

pases que an (mayo de 2009) no han ratificado el Acuerdo de Londres con lo que el coste probablemente sea menor de los 3.000 euros reflejados como ejemplo. Las tasas de renovacin para mantener la patente en los seis pases entre cinco y diez aos (es decir, unos cinco aos tras su concesin) ascienden a 4.700 euros. A la hora de que escoger los pases en los que solicitar una patente y decidir por qu va hacerlo, conviene contratar los servicios de un abogado de patentes que le ayudar a disear una estrategia de patentes eficaz que encaje en su presupuesto. El coste de las patentes estadounidenses Segn http://www.ipwatchdog.com/patent/ patentcost/, suele ascender a unos 1.000 euros en tasas de oficina de patentes y a entre 3.000 y 18.000 euros en honorarios de abogados en funcin de la complejidad de la solicitud.

66

Coste de una patente europea frente a una patente alemana: Mayores honorarios del abogado de patentes.

Tasas superiores de la Oficina Europea de Patentes.

Necesidad de traducciones (en

funcin de los pases elegidos). Nota


Los costes indicados se refieren a los costes generados hasta la fecha de concesin de la patente. No incluyen las tasas de renovacin devengadas a partir de dicho momento.

67

Diapositiva 27 Ventajas e inconvenientes de patentar


Los titulares de patentes pueden impedir que otros utilicen sus invenciones. Cuando la invencin se refiere a un producto o a las caractersticas de un proceso, los competidores no podrn fabricar productos de las mismas caractersticas sin obtener antes una licencia del titular de la patente. En consecuencia, el titular de la patente disfrutar de una ventaja competitiva de la que podr extraer beneficios. Dado que las patentes europeas son sometidas a examen por la Oficina Europea de Patentes y que no son registradas sin ms, los derechos de patente son mucho ms fiables que otras muchas formas de proteccin disponibles para las invenciones. Una vez que se les concede una patente vlida, los innovadores gozan de una proteccin jurdica slida. Por ejemplo, si se vulnera una patente, su titular puede interponer una demanda por violacin de patente o instar a las administraciones de aduanas a que intercepten las importaciones de productos patentados. No obstante, es preciso sealar que los costes que supone exigir el respeto a los derechos derivados de una patente pueden ser importantes; vanse las notas didcticas ampliadas referidas a la diapositiva 16, "Derechos conferidos por una patente para ms informacin. Cabe que una patente sea anulada despus de haber sido concedida, bien porque un competidor la impugne con xito inmediatamente despus de su concesin en el marco de un procedimiento de oposicin, o mediante un procedimiento judicial de anulacin o revocacin incoado en cualquier otro momento. Otra gran ventaja de las patentes es que la invencin pasa a ser negociable. A raz de la proteccin que ofrece la patente, el vendedor puede divulgar a potenciales compradores los datos sobre la invencin sin correr el riesgo de que se la roben. Pero patentar tambin presenta algunos inconvenientes. En primer lugar, las solicitudes de patente se publican transcurridos 18 meses. Eso significa que todo el mundo (incluidos sus competidores) pueden obtener un esquema de su invencin 18 meses despus de la fecha de presentacin de la solicitud. Adems, tal y como ha quedado reflejado en las diapositivas anteriores, las patentes pueden resultar muy

caras cuando se solicita una proteccin internacional amplia. En algunas ocasiones el largo perodo de tiempo de unos 4 5 aos que transcurre entre la solicitud de la patente y su concesin puede derivar en que, cuando sta se concede, la invencin haya quedado obsoleta. No obstante, la publicacin de la solicitud de patente ofrece cierta proteccin, tanto desde el punto de vista fctico (los competidores temern que, si se acaba concediendo la patente, las inversiones que hubieran efectuado, perdern todo valor) y jurdico. Para ms informacin sobre este asunto, remtase al artculo 67 CPE (www.epo.org/epc).

Ventajas e inconvenientes de patentar


Ventajas La exclusividad permite realizar inversiones y obtener mayor rentabilidad sobre la inversin efectuada. Derecho legal exigible y slido. Permite comercializar la invencin (concesin de licencias). Inconvenientes

Revela la invencin a los competidores (al cabo de 18 meses). Puede resultar caro. La patente nicamente es oponible tras su concesin (puede llevar entre 4 y 5 aos).

Core module 1

Protect your ideas

28/43

68

Las solicitudes de patente se publican siempre 18 meses despus de su presentacin y, a partir de entonces, pasan a estar disponibles en las bases de datos gratuitas a travs de internet. Las solicitudes de patentes tambin ofrecen un cierto grado de proteccin pues los competidores pueden presuponer acertadamente que la patente se va a conceder y eso les disuadir de invertir en la comercializacin de un producto potencialmente infractor. Adems, tambin conceden proteccin legal (ver notas complementarias).

Notas
A pesar de que con carcter general se considera que las patentes constituyen un derecho muy slido y exigible, es posible que incluso una patente que ya ha sido concedida sea declarada nula en el marco de un procedimiento judicial (es decir, que a pesar de que la oficina de patentes haya concedido la patente inicialmente, es posible que los jueces consideren que no debera haberlo hecho). Exigir los derechos derivados de una patente puede implicar ir a juicio, lo que puede resultar costoso.

69

Diapositiva 28 Alternativas a las patentes


En lugar de patentar su invencin, algunos inventores optan por mantenerla en secreto o simplemente por divulgarla mientas que otros, que no muestran gran inters por los derechos de la propiedad intelectual e industrial, no emprenden ninguna de estas actuaciones. La razn ms frecuente para divulgar una invencin intencionadamente sin patentarla antes es que publicar cuesta muy poco en comparacin con lo que cuesta patentar. La ventaja de publicar la invencin es que otras personas ya no podrn solicitar una patente sobre ella. Para poder ser patentadas, las invenciones deben ser nuevas y si ya han sido divulgadas, el "segundo inventor" ya no puede obtener una patente. De este modo, el primer inventor " se asegura de que ningn tercero le podr impedir utilizar la invencin. El inconveniente de divulgar la invencin es que ya no puede ser patentada por el inventor originario. Adems, mediante la publicacin se revela la invencin a los competidores. Es posible que un tercero patente alguna mejora sobre la invencin, lo que podra bloquear la posibilidad de ulterior desarrollo de la invencin inicial. Otra posibilidad es mantener la invencin en secreto para evitar incurrir en el coste que supone patentar y que los competidores la conozcan. Esto es particularmente til en procesos de fabricacin difciles de observar, o en los que resulta complicado aplicar ingeniera inversa a partir del producto final. En tales casos resulta muy difcil descubrir y demostrar que un competidor ha incurrido en una violacin de patente. En este sentido, el secreto comercial ofrece la ventaja de evitar divulgar informacin sin sacrificar gran parte de la proteccin (efectiva) de una patente. Normalmente mantener una invencin en secreto supone costes, al menos el inherente a la firma de contratos de confidencialidad con trabajadores y socios. A pesar de que la legislacin en materia de secretos comerciales otorga alguna proteccin, es muy difcil invocarla. Necesitar demostrar que sus competidores han empleado medios ilcitos para hacerse con su secreto comercial. Mantener en secreto una invencin puede resultar arriesgado pues los competidores pueden aplicar ingeniera inversa a la invencin o desarrollar la misma invencin de forma independiente. Es posible incluso que presenten una solicitud de patente sobre la invencin, y, en tal caso, estarn facultados para impedirle al inventor original que 70

siga desarrollndola (si bien no podrn impedir al inventor original que utilice la invencin exactamente igual que antes). Otra desventaja de mantener la invencin en secreto es que a menudo es difcil mantener algo realmente en secreto. En 1985, incluso antes de que se aprovecharan las deficiencias de seguridad informtica para efectuar espionaje industrial a gran escala, una encuesta demostr que, de media, la informacin sobre nuevos productos y procesos pasaba a disposicin de los competidores al cabo de un ao (Mansfield, 1985: How rapidly does new industrial knowledge leak out?, Journal of Industrial Economics, diciembre de 1985). La ltima opcin no hacer nada en relacin con la PI, es evidentemente la forma ms barata de gestionar la invencin. No obstante, no ofrece ningn otro beneficio y presenta muchas desventajas: cabe que otras personas patenten su invencin, impidindole usarla a menos que pueda demostrar que usted la utiliz antes. No se beneficiar de exclusividad, todo el mundo podr copiar la invencin. Adems, segn el estudio arriba indicado, es muy posible que no pase mucho tiempo antes de que otros descubran su invencin. Otras alternativas a patentar incluyen las ventajas de anticipacin temporal (ser el primero en lanzar el producto al mercado), los efectos de la curva de aprendizaje (conocer antes la tecnologa y mantener por tanto una ventaja tcnica), los efectos de red (ser el primero en crear una base de usuarios o un estndar tcnico) y las relaciones con los consumidores. De los estudios realizados se desprende que estas opciones son al menos tan importantes como la proteccin de una patente y otros instrumentos jurdicos. Sin embargo, estas medidas no slo se aplican con carcter alternativo a las patentes, sino como complemento a las mismas.

Divulgacin de informacin
La invencin puede publicarse en un peridico, revista, diario, libro o base de datos pblica sobre el estado de la tcnica. La publicacin evita que otros soliciten una patente sobre la misma invencin y la convierte en una invencin libre de patentes (patentfree) (no obstante, puede ocurrir que otras patentes anteriores impidan su uso efectivo).

estas opciones son al menos tan importantes como la proteccin de una patente y otros instrumentos jurdicos.

Alternativas a las patentes


Divulgacin de informacin (publicacin) Es barato. Se evita que otros patenten la misma invencin. Secreto (crear un secreto industrial) Barato (pero existe el coste de mantener la confidencialidad). No se revela la invencin.
No existe proteccin contra la ingeniera inversa o reproduccin de la invencin. Es difcil exigir mantenerlo. Los secretos" suelen filtrarse bastante rpido.

No otorga exclusividad. Se revela la invencin a los competidores.

No hacer nada No requiere ningn esfuerzo. No otorga exclusividad. A menudo los competidores se enteran de los detalles.
29/43

Secretos comerciales
Se utilizan a menudo, sobre todo para invenciones que no cumplen los requisitos para obtener la proteccin de una patente y para procesos de fabricacin que no pueden ser objeto de ingeniera inversa mediante el anlisis del producto final. En tal caso, la vulneracin de patentes sera muy difcil de demostrar y, en consecuencia, las patentes resultaran ineficaces. En promedio, la informacin tecnolgica detallada suele filtrarse al cabo de un ao. Por otra parte, existen otros medios complementarios para proteger las invenciones: las ventajas de anticipacin temporal (el plazo de lanzamiento al mercado (time-to-market), los efectos de la curva de aprendizaje, los efectos de red (es decir, crear una base de usuarios), las relaciones con los clientes, etc. A travs de la realizacin de estudios se desprende que

Core module 1

Protect your ideas

71

Diapositiva 29 Para qu se utilizan las patentes?


Las patentes pueden utilizarse para muchos fines. El ms frecuente es proteger los productos o procesos de una empresa frente a las imitaciones. Esto es fundamental para los beneficios de la sociedad. En particular, en las empresas de nueva creacin dedicadas a la alta tecnologa, a menudo el xito econmico esperado de la sociedad depende primordialmente de los derechos de PI de los que sea titular, porque en muchos casos, ya existen grandes competidores que, de no existir tales derechos, simplemente podran copiar la invencin y venderla ms barata. Es habitual que los inversores sean reacios a invertir en una nueva empresa de alta tecnologa que no cuente con patentes slidas que protejan su tecnologa. En consecuencia, las patentes tambin resultan cruciales para captar financiacin para una nueva empresa. Este hecho ha quedado confirmado en estudios empricos efectuados sobre empresas de alta tecnologa. Adems de para proteger los productos de una empresa, las patentes pueden responder a otros fines. Por ejemplo, los titulares de las patentes pueden otorgar licencias sobre sus patentes a favor de otras empresas, o utilizarlas para bloquear la actividad de investigacin de sus competidores (cuando tales actividades puedan poner en peligro su propia ventaja tecnolgica). Desde luego, hay patentes que simplemente no se usan. En el marco de un estudio emprico a gran escala financiado por la Comisin Europea, se recab informacin sobre los inventores de ms de 7.000 patentes europeas en una amplia gama de sectores. Los resultados de este estudio ofrecen una perspectiva del modo en que los titulares de patentes las utilizan: por "uso interno" se entiende que la patente
Uso de patentes Uso interno (%) 49,2 47,5 37,9 54,6 56,5 Licencia (%) 3,9 9,1 6,5 7,4 5,8 Licencias cruzadas (%) 6,1 4,9 2,6 2,0 1,8

se emplea para proteger determinados aspectos de los productos que la empresa fabrica o del propio proceso de fabricacin. Por licencia se entiende que el titular de la patente autoriza a otra empresa a utilizar su invencin a cambio del pago de un canon. Por "licencias cruzadas" se entiende que dos o ms empresas se intercambian licencias sobre sus respectivas patentes. Por "evitar la competencia" se entiende que las patentes no se utilizan para proteger productos o procesos propios, sino simplemente para dificultar que los competidores utilicen la invencin. Por "patentes durmientes" se entiende aquellas que no se utilizan para ningn fin. Existen grandes diferencias en cuanto a la utilizacin de patentes de un pas a otro, de un sector a otro y en funcin del tamao de la empresa. Por ejemplo, el porcentaje de patentes objeto de licencia es mucho ms elevado en el sector de la biotecnologa. Las licencias pueden ser una forma de extraer un beneficio de la invencin, sin tener que fabricar efectivamente los productos, o constituir una empresa. No obstante, segn estudios empricos recientes, cobrar cnones no es el nico fin que se persigue con la concesin de licencias (vase lo indicado a continuacin). En particular, conceder licencias menudo constituye una va para obtener acceso a las patentes y al conocimiento de otras empresas. Tener acceso a las patentes de terceros puede resultar crucial. En aquellos sectores en los que las invenciones se basan las unas sobre las otras y en los que se requieren muchas patentes para poder fabricar un producto (como en el mbito de los semiconductores o de las telecomunicaciones), lo comn es que se concedan licencias cruzadas. Estaremos en presencia de licencias cruzadas cuando dos empresas se otorguen licencias recprocas sobre (algunas) de sus patentes.

Licencia y uso (%) 3,6 4,3 2,5 4,9 4,2

Ingeniera elctrica Instrumentos Qumica y farmacia Ingeniera de procesos Ingeniera mecnica

Evitar la competencia (no utilizadas) (%) 18,3 14,4 28,2 15,4 17,4 18,7

Patentes durmientes (no utilizadas) (%) 18,9 19,8 22,3 15,7 14,3 17,4

Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Total 50,5 6,4 3,0 4,0 Distribucin por clase tecnolgica. Nmero de casos estudiados = 7711.

72

Fuente: Giuri y otros (2007): Inventors and invention processes in Europe: Results from the PatVal-EU survey, Research Policy, No. 36, pp. 1107-1127.

73

La mayora de las patentes tienen un valor inferior a 300.000 euros, pero el valor de 1 de cada 100 supera los 100 millones de euros (Estudio europeo PATVAL). Las universidades estadounidenses ingresan aproximadamente 1.500 millones de dlares (casi un 3% de su presupuesto anual destinado a la investigacin) por cnones correspondientes a licencias de patentes (Encuesta sobre licencias en Estados Unidos de 2004 de la AUTM).

autorizarse mutuamente a utilizar sus respectivas patentes.

Resultados de un estudio realizado sobre ms de 7.000 patentes


% de todas las patentes Proteccin de productos o procesos propios nicamente para conceder licencias Para conceder licencias y tambin para ser usadas Para intercambio de licencias (crosslicensing) Para evitar la competencia Para no ser usadas (por el momento) 50% 6% 4% 3% 19% 17%

(Existen diferencias significativas en funcin de los pases, de los sectores industriales y del tamao de las empresas). Fuente: Giuri y otros, 2007. Las licencias cruzadas son muy importantes en algunos sectores. Recordemos el ejemplo del telfono mvil: un telfono mvil comn emplea tecnologa protegida por tal nmero de patentes que la mayor parte de las empresas de telefona mvil han celebrado acuerdos de intercambio de licencias para

74

Otra importante funcin de las licencias de patentes es fijar estndares (entre los estndares acuados mediante licencias de patente se encuentran los CDs, DVDs, MP3, etc.). Adems, cabe que sea preciso conceder licencias a los competidores porque es posible que los clientes exijan una segunda fuente de productos (por ejemplo, en la industria automovilstica). El siguiente grfico muestra la importancia relativa de las distintas razones por las que las empresas conceden licencias a terceros.

pases. En segundo lugar, en EE.UU. los titulares de patentes a menudo pueden impedir la distribucin de productos presuntamente infractores incluso antes de que se dicte sentencia firme y, en consecuencia, antes de que el demandado haya tenido la oportunidad de demostrar que la patente es, de hecho, nula (esta circunstancia tambin se da en otros pases como, por ejemplo, Alemania). En tercer lugar, EE.UU. concede patentes sobre ms elementos que otros pases (en particular, software y mtodos empresariales), y en dichos mbitos resulta particularmente problemtico valorar el estado de la tcnica. Por ende, la Oficina Estadounidense de Patentes y Marcas ha otorgado un nmero indeterminado de patentes nulas y de las que algunas se emplean para presionar a las empresas innovadoras. Por ultimo, defenderse frente a una acusacin de violacin de patente resulta muy costoso en EE.UU., donde el coste puede superar, a menudo, el milln de dlares estadounidenses incluso aunque el demandado logre probar que no ha infringido la patente. Este tipo de comportamiento no slo se observa en el mbito de las patentes, sino tambin en relacin con otros derechos de PI como, por ejemplo, los derechos de autor (vase el famoso caso del Grupo SCO y el sistema operativo LINUX en http://en.wikipedia.org/ wiki/SCOLinux_controversies).

Fuente: Lichtenthaler, U. (2006): Leveraging knowledge assets, DUV. En los ltimos aos, un nuevo tipo de utilizacin de las patentes ha generado controversias: el aprovechamiento (indebido) de las deficiencias del sistema de patentes, no para proteger las propias innovaciones, sino para obtener elevadas cantidades de dinero de innovadores de xito. Esta prctica controvertida se observa sobre todo (pero no exclusivamente) en EE.UU. y suele consistir en interponer un procedimiento por violacin de patentes y exigir la suspensin de las entregas de productos afectados, no para proteger la exclusividad de los propios productos, sino simplemente para obtener una gran cantidad de dinero en transacciones extrajudiciales o en virtud de una sentencia. A las empresa que proceden as, que no llevan a cabo actividades de I+D propias, y cuyo nica actividad consiste en obtener cnones por licencias e indemnizaciones por violacin de patentes, se las conoce como "patent trolls". La proliferacin de tales actividades en EE.UU. se ha atribuido a las particulares del sistema jurdico de dicho pas. En primer lugar, las indemnizaciones por violacin de patentes que deben pagar las empresas infractoras suelen ser mucho ms elevadas en EE.UU. que en otros

75

76

Diapositiva 30 (optativa) Ingresos de las universidades estadounidenses procedentes de las licencias


Las patentes son un instrumento muy importante para proteger inventos, no slo para las empresas y las personas fsicas, sino tambin para las universidades. Este grfico muestra los ingresos totales de las universidades estadounidenses procedentes de licencias de 1991 a 2004 (no existen datos comparables con respecto a Europa). No todas las universidades participaron en el estudio, con lo que la cifra real es mayor que la que se indica en el grfico. En 2004, las universidades estadounidenses obtuvieron aproximadamente 1.400 millones de dlares estadounidenses en concepto de cnones por licencia. Al patentar sus invenciones, las universidades obtuvieron financiacin adicional, las empresas tuvieron conocimiento de estas nuevas tecnologas al examinar las patentes, y se fundaron empresas de nueva creacin para comercializar las tecnologas patentadas. Procede sealar que patentar una invencin llevada a cabo en una universidad no implica necesariamente prohibir su uso a otros cientficos. Por el contrario, significa que la universidad puede elegir libremente a quin y cunto cobrar por utilizar la invencin. Por ejemplo, a menudo las universidades optan por permitir que otras universidades utilicen la invencin gratuitamente y cobran a las empresas un pequeo canon. Tales cnones se destinan a financiar nuevas actividades de investigacin. Una crtica que a menudo recibe la actividad patentadora de las universidades es que determinadas actividades cientficas financiadas con fondos pblicos, en particular, proyectos de universidades estadounidenses respaldados por el Instituto Nacional de Sanidad (National Institute of Health), en algunos casos han acabado generando derechos de propiedad intelectual e industrial asociados de titularidad privada, propiedad de empresas farmacuticas y biotecnolgicas. Esto ha sido un efecto no deseado de la Ley estadounidense Bayh-Dole, podra decirse que en perjuicio del inters publico en EE.UU.

Informacin adicional Segn un estudio realizado por Milken Institute, las universidades estadounidenses ingresan en promedio, por cada 1.000.000 dlares estadounidenses de gasto en investigacin, 27.825 dlares estadounidenses por cnones de licencia. En las universidades europeas, este importe es de 11.988. Es de suponer que dicha diferencia no responde a que la actividad investigadora en EE.UU. sea superior, sino a que las universidades estadounidenses hacen un uso ms extensivo y profesional de las patentes. Segn datos del Departamento de Educacin estadounidense, en 2004 haba 3 millones de estudiantes universitarios. En consecuencia, los ingresos procedentes de licencias ascendieron a 470 dlares estadounidenses por estudiante.

77

En promedio, el 3% del presupuesto de las universidades estadounidenses destinado a la investigacin procede de cnones por licencias (frente al 1,1% en Europa).

78

Diapositiva 31 (optativa) El valor de las patentes europeas


Este grfico muestra los resultados de un estudio emprico a gran escala efectuado en 2004. En el grfico se puede ver la distribucin del valor privado de las patentes solicitadas ante la Oficina Europea de Patentes (tenga en cuenta la escala de logaritmos aproximados del eje horizontal que indica el valor). Segn estas estimaciones, aproximadamente el 50% de estas patentes tiene un valor de 300.000 euros, el 20% tienen un valor comprendido entre los 300.000 euros, y el 1.000.000 euros y un 3% tiene un valor superior al milln de euros. La distribucin est sesgada: muchas patentes tienen poco valor y unas pocas de ellas tienen mucho valor. Por tanto, no es oportuno considerar que el promedio (aproximadamente 6 millones de euros segn este estudio) representa el valor de una patente tpica. Ms bien, el valor de una patente tpica queda reflejado por la mediana de la distribucin, es decir 300.000 euros. Antecedentes Se envi un cuestionario a los inventores de una muestra aleatoria de patentes solicitadas ante la Oficina Europea de Patentes entre 1993 y 1997. Dicho cuestionario fue devuelto por 9.600 inventores de los 27.000 a los que fue enviado. En una de las preguntas, se peda a los inventores que, basndose en la informacin que haban obtenido hasta ese momento, valoraran el importe por el que el titular de la patente podra habrsela vendido a su competidor ms directo en la fecha de su concesin. Los inventores deban responder escogiendo una de las diez categoras de valor indicadas en el grfico. Fuente de los datos Ceccagnoli y otros (2005), Study on evaluating the knowledge economy What are patents actually worth?; Informe Definitivo para la Comisin Europea, concurso No. MARKT/2004/09/E disponible en internet en http://ec.europa. eu/internal_market/indprop/docs/patent/studies/ patentstudy-report_en.pdf, p. 27.

79

Estas cifras reflejan las respuestas obtenidas en una encuesta realizada a ms de 9.000 inventores que solicitaron patentes ante la Oficina Europea de Patentes en la dcada de 1990. Las respuestas de los inventores datan de 2004, mucho tiempo despus de que se hubieran solicitado las patentes. Valor promedio: aproximadamente 6 millones de euros. Mediana (50% de valor inferior / superior): 300.000 euros = valor tpico. Fuente: Ceccagnoli y otros, 2005.

80

Diapositiva 32 (optativa) Distribucin del valor total de una cartera por categoras de patentes segn su valor
Para elaborar este grfico se han empleado los mismos datos que en el grfico anterior pero en l se ofrece una perspectiva de la distribucin aproximada de cada clase de patentes (clase de valor) en el valor total de todas las patentes objeto de estudio. Representa pues la distribucin de valor esperada en una gran cartera de patentes europeas. Resulta evidente a primera vista que todas las patentes con valor inferior a 300.000 euros no contribuyen de forma significativa en el valor total de la cartera. No obstante, ms del 50% de todas las patentes pertenecen a dicha categora de patentes, de escasa relevancia para el valor total. Ms del 50% del valor total de esta amplia cartera de patentes procede de las patentes de elevado valor que representan un 3%. Ms del 80% del valor proviene de menos del 10% de todas las patentes.

81

Ms del 50% del valor global proviene de tan slo el 3% de todas las patentes. Ms del 80% del valor global proviene de tan slo el 10% de todas las patentes. En consecuencia, en las grandes carteras de patentes, la atencin se debera centrar en el reducido nmero de patentes de alto valor. Fuente: Ceccagnoli y otros, 2005.

82

Diapositiva 33 (optativa) Gestin de patentes


Para poder beneficiarse del sistema de patentes, tanto las empresas ya establecidas como las de nueva creacin deben disear una estrategia en materia de patentes para adoptar decisiones en este mbito. Dicha estrategia en materia de patentes estar subordinada a la estrategia general de la sociedad. La estrategia debera reflejar las principales razones que inducen a la sociedad a patentar: se trata de impedir que los competidores fabriquen los mismos productos? Pretende la empresa centrarse en actividades de investigacin y desarrollo y conceder licencias sobre la tecnologa a los fabricantes? o, por el contrario, se busca lograr libertad para operar (evitando quedar excluido del uso de tecnologa esencial)? Es evidente que muchas empresas perseguirn varios de estos fines de forma simultnea. Sin embargo, tener claro el enfoque a adoptar y el motivo de hacerlo ser de gran ayuda en el proceso de toma de decisiones en la gestin diaria. La estrategia en materia de patentes deber establecer adems si el mtodo para lograr tales objetivos ser ofensivo (es decir, buscar activamente a quin vulnere las patentes e interponer demandas contra ellos) o defensivo (por ejemplo, publicar algunas invenciones en lugar de patentarlas). Por ultimo, el tipo de actividad de la empresa, sus recursos financieros y su modelo de negocio sern determinantes a la hora de disear su estrategia internacional en materia de patentes (recuerden que los derechos de patente son de naturaleza territorial no existen las patentes internacionales). La informacin sobre patentes es primordial para la gestin de las patentes. Resulta esencial para mantenerse al da desde el punto de vista cientfico y tecnolgico (vanse las diapositivas 36 y ss.). Por otra parte, las empresas nicamente pueden evitar vulnerar patentes de otras sociedades efectuando una bsqueda activa de las mismas. En el actual complejo entorno tecnolgico (y de patentes), esta tarea resulta difcil pero esencial. El no detectar patentes que cubran los propios productos (en otras palabras, patentes vulneradoras) puede acarrear elevados costes. Tengan en cuenta el famoso caso RIM contra NTP, en el que el fabricante RIM pag ms de 600 millones de dlares estadounidenses a la sociedad NTP, titular de la correspondiente patente (vase http://en.wikipedia.org/wiki/NTP,_Inc.).

La informacin sobre patentes tambin permite a los innovadores saber quines son los principales actores de un determinado mbito tecnolgico y conocer su posicin y estrategia en materia de patentes. Por tanto constituye una incalculable fuente de informacin, muy til en orden a desarrollar una slida estrategia tecnolgica. Dado que las patentes constituyen una importante fuente de valor para muchas empresas de alta tecnologa, pueden servir para convencer a los inversores y a las entidades bancarias para conceder fondos o crdito. Las empresas de capital riesgo que invierten en empresas de nueva creacin del sector de la alta tecnologa suelen exigir, como requisito previo para plantearse realizar la inversin, que dispongan de una posicin firme en materia de patentes. Algunas patentes constituyen importantes herramientas competitivas. stas pueden fortalecerse con el asesoramiento de profesionales de las patentes, por ejemplo, complementndolas con otras patentes o con PI. En la mayor parte de los pases las patentes caducan si el titular no paga regularmente las tasas de renovacin, as que es crucial efectuar un seguimiento de los plazos (servicio que, a menudo, prestan los abogados de patentes). No todas las patentes tienen valor. De hecho, muchas solicitudes de patentes que aparentemente valan la pena en el momento de realizarse la invencin acabaron siendo insignificantes o simplemente quedaron obsoletas. Si en el marco de una revisin de una cartera de patentes se detectan patentes o solicitudes de este tipo, puede optarse por dejarlas caducar o retirarlas para ahorrar costes.

83

La estrategia en materia de patentes debera respaldar la estrategia general de la sociedad.

Ofensiva
Por ejemplo, identificando de forma activa a las empresas que vulneran las patentes.

Defensiva
Por ejemplo, publicar en lugar de patentar.

Internacionalizacin
Las patentes son derechos territoriales. Es posible que en pases en los que la empresa no lleve a cabo operaciones existan sin embargo oportunidades de conceder licencias.

Entorno competitivo
La informacin sobre patentes incluye datos detallados sobre la tecnologa de la mayor parte de los competidores en todo el mundo. Si se analiza correctamente, puede ofrecer una visin muy importante del sector en general y de la estrategia de los competidores en particular.
Optional

Gestin de patentes
Estrategia en materia de patentes Ofensiva / defensiva. Internacionalizacin. Forma de explotacin : concesin de licencias o utilizacin propia. Informacin sobre patentes Mantenerse al da con respecto a la tecnologa. Evitar patentes infractoras. Comprender el entorno competitivo. Comunicacin Reunir pruebas convincentes de que sus patentes son valiosas. Informar a inversores y bancos, clientes y potenciales trabajadores. Mantenimiento Abonar las tasas de renovacin y respetar los plazos. Fortalecer las patentes importantes y deshacerse de las que carecen de valor.
Core module 1 Protect your ideas 34/43

84

Diapositiva 34 Entre el 15% y el 25% de todos los esfuerzos en I+D resultan intiles
Muchos investigadores, cientficos e ingenieros no examinan lo que ya est inventado antes de emprender un nuevo proyecto. En consecuencia, gran parte de los proyectos de investigacin arrojan resultados que no solo otros ya han publicado, sino que puede que incluso hayan patentado. En muchos casos, los inventores no descubren que su invencin ya ha sido patentada hasta que la oficina de patentes que examina su solicitud se lo comunica. Se desconoce el alcance preciso de los esfuerzos en I+D que se duplican dado que no se dispone de datos estadsticos. Pero puesto que las oficinas de patentes efectan una bsqueda de las invenciones previas respecto de todas y cada una de las solicitudes de patente que reciben, tienen una ligera idea de la trascendencia de este fenmeno. La Oficina austriaca de Patentes estima que en Europa se desperdician 60.000 millones de euros al ao en inventar cosas que ya han sido inventadas. (http://www.patentamt.at/ geschaeftsbericht2006/de/srvverschenken.html). En 2005, el presidente de la Asociacin de Inventores Austriacos consider que la duplicacin de resultados de actividades de I+D supone que unos 10.000 de los 30.000 inventores que estn en activo en Austria trabajan en vano. (Vase Mario Wally (2005): "Doppelt gemoppelt", profil extra, febrero 2005, p. 24-25). La agencia de transferencia de tecnologa de diversas universidades alemanas ProVendis calcula que el importe de las inversiones que se desperdician en duplicar I+D en Alemania asciende a 12.000 millones de euros al ao, es decir, un 25% del total de los gastos en I+D (http://www.lifesciencepatentenrw.de/fileadmin/provendis/downloads/Mickeln% 20Innovationsschutz%2007.09.2005.pdf). Lecciones a extraer Efecte bsquedas en publicaciones especializadas y patentes (y otras fuentes de informacin) antes de emprender un proyecto. Repita la bsqueda cuando el proyecto alcance determinados hitos: es posible que el objetivo de su proyecto haya variado y que otros inventores tambin hayan investigado en el mismo mbito.

85

Slo en Europa se gastan anualmente unos 60.000 millones de euros en duplicar resultados de I+D ya obtenidos previamente. La Oficina de Patentes austriaca estima que se desperdician 60.000 millones de euros al ao en Europa, incluyendo 1.000 millones de euros en Austria. El presidente de la Asociacin de Inventores Austriacos estima (en 2005) que unos 10.000 de los 30.000 inventores que estn en activo en Austria trabajan en vano. La agencia de transferencia de tecnologa ProVendis calcula que el 25% de la inversin alemana en I+D se desperdicia en duplicar I+D ya realizada. - Revise las publicaciones (incluyendo artculos y patentes) antes de emprender su proyecto. - Repita la bsqueda cuando el proyecto alcance determinados hitos: es posible que su proyecto inicial haya variado y que otros inventores tambin hayan investigado en el mismo mbito.

El 25% de todos los esfuerzos en I+D


se desperdician cada ao en invenciones que ya han sido inventadas. No emprenda actividades de I+D antes de realizar una bsqueda!

Core module 1

Protect your ideas

35/43

86

Diapositiva 35 (optativa) Literalmente, reinventando la rueda


Reinventando las ruedas de las aeronaves La diapositiva 34 ilustra la incidencia de la duplicacin de los esfuerzos de I+D. Esta diapositiva recoge un ejemplo prctico en el que alguien literalmente reinvent la rueda. En 2000, se present una solicitud de patente sobre una invencin que resolva el problema del excesivo desgaste (o incluso la posibilidad de reventn) de las ruedas de las aeronaves a causa de la fuerte aceleracin al tocar tierra. Empleaba unos pequeos bolsillos a los lados de las ruedas para hacer que la rueda girara con el viento sin necesidad de motor elctrico adicional. Lo que el inventor no saba era que esta invencin ya haba sido descubierta en los albores de la tecnologa aeronutica: en 1929, se present (y prcticamente olvid) una solicitud de patente estadounidense que describa la misma invencin. Este caso presenta dos importantes puntos de inters: Merece la pena examinar la literatura sobre patentes. Muchas personas han hallado soluciones inteligentes (a menudo hace mucho tiempo). El problema que usted pretende resolver puede haber sido ya resuelto y cabe que la solucin pueda incluso utilizarse de forma gratuita (la patente de 1929 haba caducado haca tiempo).

87

Literalmente, reinventando la rueda.

Problema
El desgaste excesivo (o incluso la posibilidad de reventn) de las ruedas de las aeronaves a causa de la fuerte aceleracin al tocar tierra.

Solucin propuesta
Unos pequeos bolsillos a los lados de las ruedas para hacer que la rueda gire con el viento sin necesidad de motor elctrico adicional. Esta patente ya haba sido solicitada en 1929!

88

Diapositiva 36 Mucha informacin slo est disponible en las patentes


Las patentes constituyen una fuente de informacin nica. Estudios empricos han demostrado que un 80% de toda la informacin contenida en los documentos de patentes no puede encontrarse en ningn otro lugar (ver infra las referencias). El porcentaje concreto depende del mbito tcnico y del valor del conocimiento. Cuanto ms valioso es un conocimiento cientfico o tecnolgico, ms probable es que figure publicado en una patente. En un reciente estudio a gran escala efectuado en el sector qumico (Bregonje, 2005, vase a continuacin), se localiz un total de 34.000 nuevos compuestos qumicos con diversas aplicaciones como polmeros, aleaciones, etc. en publicaciones cientficas y en documentos de patentes. Se descubri que, dependiendo del sector, hasta un 77% de los nuevos compuestos nicamente figuraban publicados en patentes y no en publicaciones cientficas. En total, 10.300 compuestos (30%) slo podran encontrarse en patentes. nicamente 1.200 compuestos documentados en patentes (un 11% de la informacin contenida en los documentos de patentes) tambin figuraban en publicaciones cientficas. Adems de que en las publicaciones cientficas no figuran muchos de los resultados de las actividades de I+D, existe otra diferencia importante entre ambas fuentes de informacin: las comunicaciones de investigacin se centran en los hallazgos cientficos (contribuyen a la ciencia) mientras que las patentes se concentran en cmo hacer que una invencin funcione. Si slo se examinan las publicaciones cientficas puede que se pase por alto una gran cantidad de informacin valiosa. Adems, las empresas no suelen querer divulgar sus actividades de desarrollo de nuevos productos y no hacen pblica esta informacin. Sin embargo, algunas empresas renuncian intencionadamente a la proteccin que conceden las patentes para sorprender a sus competidores con nuevos productos. Dado que todas las solicitudes de patente se publican transcurridos 18 meses desde la fecha de prioridad, los datos

de las patentes contienen informacin nueva sobre la actividad de desarrollo de nuevos productos de una empresa que no puede hallarse en ningn otro lugar. El factor tiempo Las solicitudes de patente se publican al cabo de 18 meses. Este plazo puede parecer muy largo. Sin embargo, la publicacin en revistas con revisin cientfica externa tambin lleva su tiempo. En la mayor parte de los casos, es posible que la publicacin de la solicitud de patente se efecte antes que la del correspondiente artculo acadmico. Esta cuestin ha sido objeto de investigacin emprica en el estudio antes citado sobre compuestos qumicos (Bregonje, 2005). Los autores han llegado a la conclusin de que en aproximadamente el 50% de los casos en los que la descripcin del compuesto qumico figuraba tanto en publicaciones cientficas como en patentes, la patente se public antes. Ventajas adicionales de la informacin de las patentes Las patentes tienen una estructura uniforme en todo el mundo. Casi todas las patentes pueden examinarse de forma gratuita. El acceso a las mismas no depender del presupuesto financiero de su biblioteca. Referencias Demidowicz, B. K., Oppenheim, C. (1981), The overlap of patent and journal literature on animal feedstuffs. World Patent Information, 3: 82-83. Eisenschlitz, T. S., Lazard, A. M., Willey, C. J. (1986), Patent groups and their relationship with journal literature. Journal of Information Science, 12: 53-58. Walker, R. D. (1995), Patents as Scientific and Technical Literature, Metuchen, N.J.: The Scarecrow Press. Bregonje, M. (2005): Patents: A unique source for scientific information in the chemical industry?, WPI, No. 27, pp. 309-315.

89

Aproximadamente el 80% de la informacin que puede obtenerse de patentes no est disponible en ningn otro sitio con un grado de detalle similar.

Las patentes se centran en cmo hacer que las cosas funcionen, mientras que los artculos cientficos se fijan en la aportacin cientfica. -> Lea patentes como complemento a la literatura cientfica! Tenga tambin en cuenta que sus competidores anunciarn sus nuevos productos a travs de las patentes cuando deseen obtener la proteccin que estas otorgan! Fuente: Estudios empricos (ver referencias en la informacin de apoyo).

90

Diapositiva 37 Soluciones halladas en documentos de patentes


La mayor parte de los documentos incluidos en bases de datos de patentes se refieren a invenciones que todo el mundo puede utilizar de forma gratuita. En funcin de la oficina de patentes, el porcentaje puede llegar a alcanzar hasta el 90%. Esto responde a distintos motivos: Un nmero significativo de todas las solicitudes de patentes publicadas son retiradas por los solicitantes o denegadas por la oficina de patentes. Dichas solicitudes de patentes nunca llegaron a ser patentes. An cuando se haya retirado la solicitud, se puede seguir accediendo al documento de solicitud publicado (salvo cuando la solicitud se haya retirado antes de la publicacin). Adems, algunas patentes son anuladas en el marco de un procedimiento de oposicin o judicial. Para mantener una patente, el solicitante o titular debe abonar las tasas de renovacin. Cuando la patente ya no resulte atractiva desde el punto de vista econmico, el propietario dejar de pagar dichas tasas y la patente caducar. A partir de ese momento, cualquiera puede utilizar la patente de forma gratuita. Esto no solo sucede con invenciones carentes de valor. Cabe que los titulares de una patente no se hayan percatado del autntico potencial de una patente, o que simplemente la hayan abandonado por no estar vinculada con su actividad principal. Incluso auque se abonen las tasas de renovacin, las patentes caducan al cabo de un mximo de 20 aos desde la fecha de presentacin de la solicitud (aunque existen algunas excepciones). As, la mayor parte de todas las patentes solicitadas hace ms de 20 aos son de uso libre. Existen muchos ejemplos de viejas invenciones que no estn forzosamente anticuadas, como algunos frmacos, los superconductores, o Internet (que se invent en 1973). Las cifras que figuran en la diapositiva reflejan una estimacin conservadora basada en un estudio llevado a cabo por el profesor Helge B. Cohausz en 2004. Descubri que el 94% de todos los documentos de patentes se referan a patentes o solicitudes de patente que haban sido retiradas o denegadas o que haban caducado o no estaban vigentes por otras razones. Segn

este estudio, el 2% de los documentos hacan referencia a patentes en vigor, nulas desde el punto de vista jurdico, y el 4% restante, a patentes vigentes y vlidas. La situacin jurdica de las patentes y la violacin de patentes Normalmente puede comprobarse la situacin jurdica de una patente con la ayuda de las bases de datos de patentes gratuitas de la OEP (vase la siguiente dispositiva). No obstante, para estar absolutamente seguros, conviene consultar a la oficina de patentes o a un abogado de patentes u otro profesional en este campo. En primer lugar, cabe que la patente u otra patente similar sigan siendo vlidas en otro pas. En segundo lugar, incluso cuando la patente sea vlida, puede no ser tan fcil como parece saber si la est violando o no (ello depender de las reivindicaciones de las patentes, de difcil interpretacin). Adems, puede que no encuentre todas las patentes pertinentes (solicite la ayuda de un profesional en bsquedas). Por otro lado, es posible que otras patentes vlidas le impidan utilizar la tecnologa contenida en una patente nula. En consecuencia, el hecho de que la patente en cuestin sea nula no significa que pueda utilizar la tecnologa contenida en la misma. Debera encomendarse a abogados de patentes u otros profesionales en este campo la tarea de comprobar si existe una violacin de patente.

91

Motivos por los cuales la mayor parte de los documentos de patentes describen invenciones de uso libre: La solicitud fue rechazada/retirada o la patente fue anulada. Se dejaron de pagar las tasas de renovacin (el titular consider que la patente haba dejado de tener valor). La patente ha caducado (normalmente despus de transcurridos 20 aos). Las viejas" soluciones no tienen por que estar anticuadas". Ejemplos: los antibiticos, los superconductores, Internet (Internet se invent en 1973).

92

Diapositiva 38 Buscar patentes puede resultar muy fcil...


La Oficina Europea de Patentes y muchas otras oficinas de patentes facilitan acceso gratuito a bases de datos de patentes. La particularidad de la base de datos gratuita de la OEP esp@cenet es que recoge la mayor parte de las patentes de todo el mundo en una nica base de datos. En www.espacenet.com o ep.espacenet.com podr encontrar no slo las interfaces de bsqueda, sino tambin ayuda en lnea y muchas herramientas que le facilitarn la tarea de buscar patentes. esp@cenet ofrece una opcin de bsqueda rpida (quick search) y otras opciones de bsqueda ms avanzadas. Para empezar, utilice la funcin de bsqueda rpida de esp@cenet para localizar el nombre de un investigador muy conocido (seleccione la casilla persons or organizations - personas o empresas que figura a la derecha de la casilla select what to search seleccione lo que desea buscar -). Cuando examine una patente en esp@cenet, podr acceder a travs de los vnculos facilitados a otras patentes mencionadas en el informe sobre el estado de la tcnica y a las patentes en las que se cita la que est examinando. Adems, tambin podr obtener informacin sobre los pases en los que se ha solicitado proteccin (familias de patentes) y acceder a la informacin sobre la situacin jurdica de la patente. Puede tener acceso a la cobertura mundial de esp@cenet (incluye documentos de ms de 80 oficinas de patentes) a travs de Internet en http://patentinfo. europeanpatentoffice.org/_resources/data/ pdf/global_patent_data_ coverage.pdf

93

Fcil de usar. Global (ms de 80 pases, ms de 60 millones de documentos). Ayuda online. Gratuito.

Consejo
Busque el nombre de un investigador muy conocido

94

Diapositivas 39 43 pero se necesitan algunos conocimientos bsicos!


Los autores de las publicaciones cientficas suelen emplear un lenguaje preciso y de fcil comprensin. Pero la intencin principal de los autores de patentes es obtener un mbito de proteccin de patente lo ms amplio posible. Por ello, el lenguaje que se emplea en las patentes se caracteriza por describir conceptos de forma muy general. En lugar de emplear trminos comunes para definir el concepto, el inventor lo describe en muchas palabras para permitir una interpretacin ms amplia. Adems, en ocasiones los solicitantes de patentes no quieren que otros encuentren sus solicitudes de patentes y evitan emplear vocablos intuitivos. Por ejemplo, un inventor puede reivindicar que su invencin se refiere a un instrumento de escritura en lugar de decir que ha mejorado una pluma. De este modo se asegura de que otros no puedan eludir la patente referida a la pluma y vender otro tipo de instrumentos de escritura que utilicen la invencin, y reduce al mismo tiempo la probabilidad de que un competidor tenga conocimiento de esa patente. Por ello, las bsquedas simples basadas en palabras clave tienen una eficacia limitada. Pueden ser tiles en un primer momento pero cabe que con ellas no se encuentren todas las patentes de inters. No obstante, hay modos de superar estas dificultades. Una forma de encontrar patentes al margen de las palabras que sus autores hayan utilizado es efectuar bsquedas por clase tecnolgica. Los documentos de patente son clasificados en clases tecnolgicas concretas por expertos en el campo tcnico. Si bien existen distintos esquemas de clasificacin, casi todas las patentes tambin figuran clasificadas segn un sistema de clasificacin comn,la Clasificacin Internacional de Patentes (IPC, por sus siglas en ingls). La Oficina Europea de Patentes utiliza la Clasificacin Europea de Patentes (ECLA, por sus siglas en ingls). La ECLA es muy similar a la IPC. Tanto la ECLA como la IPC son sistemas jerrquicos de clases tecnolgicas que tienen en el vrtice de su jerarqua campos tecnolgicos amplios: fsica, qumica, etc. Cada siguiente nivel de la IPC delimita la tecnologa contenida en dicha clase hasta llegar a clases tecnolgicas muy especializadas. Puede explorar la IPC en

http://www.wipo.int/ classifications/ipc/ ipc8/?lang=en y la ECLA en http://ep.espacenet.com. En principio slo es preciso que conozca las clases tecnolgicas que le interesan para poder acceder fcilmente a la mayora de las correspondientes patentes. No obstante, no espere encontrar todas las patentes que responden a su pregunta en una nica clase tecnolgica, pues puede que la definicin de dicha clase tecnolgica no encaje perfectamente con su definicin personal de lo que considera de su inters. Otra razn por la que se pueden obtener resultados de bsqueda incompletos radica en que los examinadores no siempre conocen todas las posibles aplicaciones de una invencin, y pueden olvidar incluirla en una determinada clase. Al margen de sus otras deficiencias, la clasificacin de documentos de patentes mediante la IPC o la ECLA constituye una ventaja clave para recabar informacin sobre patentes. Los artculos de publicaciones cientficas no estn clasificados de modo similar. As que cabe que sea mucho ms fcil localizar las patentes pertinentes que la mayor parte de los artculos de publicaciones cientficas de inters. Nota En el submdulo A Bsqueda de patentes, que contiene una introduccin a la realizacin de bsquedas de patentes empleando la Clasificacin Europea de Patentes y el servicio gratuito de la OEP esp@cenet, se incluyen ms ejemplos sobre el argot de las patentes en diferentes campos.

95

Las bsquedas efectuadas a partir de palabras clave simples e ingenuas tienen una eficacia muy limitada. Los solicitantes suelen utilizar conceptos amplios en lugar de palabras clave intuitivas para describir sus invenciones, bien para ampliar el mbito de la patente o para lograr deliberadamente que sean ms difciles de encontrar.

Este y los siguientes ejemplos de jerga de patentes tienen por objetivo concluir el curso con un toque de humor. Puede introducirlas con un comentario gracioso como A nosotros, los ingenieros, nos gusta llamar al muelle, muelle. Pero los abogados de patentes no son de esa opinin. Veamos a continuacin el tipo de lenguaje que emplean ellos."

pero se necesitan algunos conocimientos bsicos!


Desconfe de bsquedas con palabras clave ingenuas como ...

Muelle

Medios de almacenamiento de energa

Core module 1

Protect your ideas

40/43

Este tipo de argot se suele usar para ampliar el mbito de la patente ...

Transistor

Dispositivo de permutacin semiconductor con electrodo de control"

Core module 1

Protect your ideas

41/43

96

A veces, el solicitante simplemente no quiere que nadie encuentre su patente

Pelota de juguete

Objeto esfrico con filamentos blandos"

Core module 1

Protect your ideas

42/43

A veces, el solicitante simplemente no quiere que nadie encuentre su patente

Cojinete de bolas

Conjunto de bolas"

Core module 1

Protect your ideas

43/43

97

Una forma de soslayar los problemas derivados de las palabras clave es utilizar la Clasificacin Europea de Patentes (ECLA, por sus siglas en ingls) o en su lugar, la Clasificacin Internacional de Patentes (IPC, por sus siglas en ingls). Los examinadores de patentes clasifican cada documento de patente en una o varias clases tecnolgicas, que pueden buscarse en las bases de datos. El ECLA es un sistema jerrquico que permite realizar bsquedas muy amplias y tambin muy detalladas. Para saber ms sobre bsquedas con ECLA y otros mtodos eficaces de bsqueda de patentes, visite estas pginas web. Contienen mdulos de formacin a distancia diseados para todos, desde el principiante hasta el buscador experto. El Tour sobre Informacin de Patentes es un buen comienzo.

98

99

100

Mdulo principal 2 Cmo funcionan las patentes


Una introduccin dirigida a estudiantes de Derecho

101

ndice Mdulo principal 2


Introduccin a los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial Diapositiva 1 - 5 Requisitos de patentabilidad Cuestiones relacionadas con la titularidad Requisitos de divulgacin Secretos comerciales El procedimiento de solicitud de patentes Violacin y procedimientos judiciales Comercializacin de patentes Resumen Diapositiva 6 -12 Diapositiva 13- 15 Diapositiva 16 Diapositiva 17 Diapositiva18 - 23 Diapositiva 24 - 29 Diapositiva 30 Diapositiva 31 101 112 130 136 138 140 156 168 170

102

Visin general
Diapositiva 2 Diapositiva 3 Diapositiva 4
Objetivos formativos

Diapositiva 17 Diapositiva 18 Diapositiva 19

Qu son los derechos de propiedad intelectual e industrial? Algunos derechos de propiedad intelectual e industrial presentes en un telfono mvil Qu funcin desempea el sistema de patentes? Qu se puede patentar?

Los secretos comerciales pueden constituir una alternativa a las patentes? Dnde puede presentarse una solicitud de patente? Cmo es una solicitud de patente?

Diapositiva 5 Diapositiva 6

Diapositiva 20 (optativa) Diapositiva 21

Primera pgina de una solicitud de patente europea publicada. Personas clave en el procedimiento de solicitud de patentes El procedimiento de concesin de una patente Qu puede suceder tras la concesin de una patente? Cmo determinar si se ha vulnerado una patente? (1) Cmo determinar si se ha vulnerado una patente? (2) Qu jurisdiccin ser competente en caso de controversia sobre una patente? Qu medios de defensa existen? Qu se consideran amenazas injustificadas? Qu acciones pueden ejercitarse? De qu manera pueden utilizarse las patentes como herramienta comercial? Resumen del curso

Diapositiva 7 Diapositiva 8 Diapositiva 9 Diapositiva 10 Diapositiva 11 (optativa) Diapositiva 12 Diapositiva 13 Diapositiva 14 Diapositiva 15 Diapositiva 16

Qu es una invencin nueva? Mantngala en secreto! Qu no se puede patentar? (1) Qu no se puede patentar? (2) Programas de ordenador

Diapositiva 22 Diapositiva 23 Diapositiva 24 Diapositiva 25 Diapositiva 26 (optativa) Diapositiva 27 Diapositiva 28 (optativa) Diapositiva 29 (optativa) Diapositiva 30 Diapositiva 31

Qu no se puede patentar? (3) Qu derechos otorga una patente? Quin puede solicitar y obtener una patente? (1) Quin puede solicitar y obtener una patente? (2) Qu debe incluir una solicitud de patente?

103

104

105

Diapositiva 2 Objetivos formativos


Esta diapositiva pretende servir de orientacin a los estudiantes para que sepan lo que pueden esperar de esta sesin. De este modo pueden tener una visin en perspectiva de cada una de las diapositivas que se les van a presentar, con respecto al conjunto de la sesin. Es importante insistir en que este mdulo pretende nicamente ofrecer una visin global inicial de los conceptos bsicos de la propiedad intelectual e industrial en general, y de las patentes en particular.

106

Las diapositivas y las notas complementarias para este curso se han estructurado en torno a una serie de objetivos formativos que se enumeran en esta diapositiva. Se trata de resultados de formacin pretendidos, es decir, que al final del curso, los estudiantes deberan haber adquirido los conocimientos bsicos necesarios para comprender los principales conceptos de la propiedad intelectual e industrial, con especial hincapi en las patentes. Comience la sesin introduciendo estos objetivos a los estudiantes, explicndoles que a continuacin se tratarn por orden cada uno de los puntos en las diapositivas siguientes. Explique a los estudiantes que, al abordar cada una de estas cuestiones por orden, la finalidad del curso es ayudarles a obtener un slido conocimiento bsico de los distintos tipos de derechos de propiedad intelectual e industrial, y una preparacin algo ms detallada en materia de patentes en particular. No obstante, tranquilice a los estudiantes indicndoles que el objetivo del curso no es convertirles en expertos en propiedad intelectual e industrial. El curso introductorio slo pretende ofrecer una visin global y un nivel bsico de comprensin que les ayudar en otras materias jurdicas en las que determinadas cuestiones relacionadas con la propiedad intelectual e industrial pueden resultar importantes, por ejemplo a la hora de efectuar una revisin legal (due diligence) para sus clientes en el marco de operaciones de fusin y adquisicin.

107

Diapositiva 3 Qu son los derechos de propiedad intelectual e industrial?


Empleando la informacin contenida en esta diapositiva y las notas que figuran infra, exponga a los estudiantes una introduccin sobre los distintos tipos de derechos de propiedad intelectual e industrial disponibles. La expresin derechos de propiedad intelectual e industrial se refiere a los derechos legales especficos que los inventores, creadores y otros titulares de derechos que pueden disfrutar y ejercitar. Los derechos de propiedad intelectual e industrial incluyen las patentes, los derechos de autor, las marcas, los derechos sobre diseos y los secretos comerciales. Las patentes son derechos exclusivos que se conceden para proteger una invencin que ofrece una nueva solucin tcnica inventiva o una forma de hacer algo. Ms adelante se explicarn los pormenores del procedimiento de solicitud y concesin de patentes, y cmo se pueden obtener, comercializar y exigir los derechos derivados de las patentes. No obstante, en trminos generales, cabe anticipar que las patentes deben ser solicitadas, para posteriormente ser sometidas a un examen por parte de los examinadores de las oficinas de patentes. Tras un largo proceso de examen de la patente, es posible que la solicitud sea rechazada o bien, como sucede la mayor parte de las veces, que se conceda la patente. Sin embargo, es preciso tener en cuenta que a veces las patentes no son la mejor opcin para proteger una invencin. Los secretos comerciales ofrecen un enfoque alternativo que se estudiar con mayor detalle ms adelante. En determinados pases existe un tipo de patente de menor entidad denominada modelo de utilidad (o certificado de modelo de utilidad). Normalmente, los modelos de utilidad ofrecen una proteccin menos amplia durante un plazo ms corto. En la mayor parte de los pases se exige que las invenciones sean novedosas para poder gozar de la proteccin de un modelo de utilidad. Otros pases, como Alemania, tambin requieren que la invencin suponga actividad inventiva. No obstante, la mayor parte de los pases no examinan ni el carcter novedoso ni la actividad inventiva, y registrarn cualquier modelo de utilidad que cumpla los requisitos formales (es decir, que sern los tribunales los que

determinen, en caso de controversia en un momento posterior, si el modelo de utilidad cumple o no los requisitos legales). Para una lista de los pases que ofrecen proteccin para modelos de utilidad, vase: http://www.iprheldesk.org/ documentos/docsPublicacion/html_xml/8_invencio nesTecnicasBP%5B0000001055_ 00%5D.html. Las marcas son signos distintivos que identifican y distinguen el origen comercial de los bienes o servicios. Tales signos pueden consistir en palabras, logotipos, nombres y colores y cualquier otro modo de identificar el origen comercial como la forma o el embalaje. En la Unin Europea, las marcas gozan de proteccin a nivel nacional en virtud de leyes de marcas armonizadas en el marco de la Directiva de Marcas (Directiva 89/104/CEE, cuya versin consolidada ha sido publicada con el nmero 2008/95/ CE). Adems, el Reglamento del Consejo (CE) N 40/94 sobre la Marca Comunitaria ha establecido un rgimen uniforme de proteccin a nivel de la comunidad. El principal requisito para el registro de marcas en la Unin Europea es que stas no carezcan de carcter distintivo (artculo 7 del Reglamento (CE) N 40/94 del Consejo, 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria): http://oami.europa.eu/EN/mark/aspects/pdf/4094e nCV. pdf. Mediando oposicin del titular de una marca anterior, se denegar el registro de la marca solicitada cuando sta sea idntica o similar a la marca anterior, y cuando los productos o los servicios para los que se solicita la marca sean idnticos a los productos o servicios para los cuales est protegida la marca anterior. Se denegar en todo caso el registro cuando exista riesgo de confusin por parte del pblico en el territorio en que est protegida la marca anterior (artculo 8 del Reglamento del Consejo (CE) N 40/94): http://oami.europa.eu/EN/ mark/aspects/pdf/4094enCV.pdf. Existir vulneracin de marca si se utiliza una marca idntica para productos o servicios idnticos o anlogos; cuando una marca idntica o anloga utilizada para productos o servicios idnticos o similares pueda generar confusin; o cuando, por el uso no justificado de una marca de reputacin, se obtenga una ventaja injusta o se menoscabe la reputacin del carcter distintivo de la marca vulnerada. El propietario de la marca anterior tendr derecho a oponerse a cualquier

108

solicitud de registro de una marca infractora o a instar su cancelacin registral. Las obras sujetas a derechos de autor son distintas de las invenciones patentadas. No requieren de registro y existen automticamente por el mero hecho de la creacin de la obra. Cualquier expresin original, creativa, intelectual o artstica est protegida por derechos de autor. A ttulo de ejemplo, tales expresiones incluyen novelas, literatura cientfica, obras de teatro, programas informticos, fotografas y pinturas, msica, esculturas y retransmisiones televisivas.

109

Utilizando la informacin que figura en la diapositiva y las notas indicadas a continuacin, exponga a los estudiantes una introduccin sobre los distintos tipos de derechos de propiedad intelectual e industrial existentes. La expresin derechos de propiedad intelectual e industrial hace referencia a aquellos derechos legales especficos que los inventores, creadores y otros titulares de derechos pueden disfrutar y ejercitar. Dichos derechos de propiedad intelectual e industrial incluyen las patentes, los derechos de autor, las marcas y los diseos.

Derechos de autor
Protegen obras literarias o artsticas, incluyendo la literatura, el arte, el teatro, la msica, la fotografa, las grabaciones y las emisiones. Se generan automticamente, no requieren de registro.

Diseos
Los diseos registrados protegen la apariencia externa y el efecto visual de los diseos originales siempre que estos sean nuevos y de carcter individual, por ejemplo, nuevos patrones, ornamentos y formas aplicados a objetos que pueden ser fabricados para su comercializacin. Los diseos no registrados no requieren ningn trmite para que exista proteccin.

Patentes
Protegen invenciones tcnicas. Deben ser solicitadas ante las oficinas de patentes, que las examinan y conceden o deniegan.

Marcas
Protegen los productos o servicios del titular, distinguindolos de aquellos ofrecidos por sus competidores, incluyendo signos distintivos, logotipos, colores y cualquier otra forma adecuada de identificar la procedencia de un producto o servicio. No necesitan ser registradas de forma oficial pero su registro permite evitar ms fcilmente que los competidores copien o daen la reputacin de la marca.

110

Los diseos pueden protegerse de diversas maneras: (1) en virtud de un diseo comunitario (registrado o no); (2) mediante derechos de diseo nacionales (registrados o no); o (3) por derechos de autor sobre obras artsticas. Dado que este manual didctico tiene vocacin europea, en los siguientes apartados nicamente se har referencia a los diseos comunitarios registrados. No obstante, hay que tener en cuenta que existen mltiples derechos que se solapan, y que presentan importantes diferencias en cuanto a su mbito y plazo de proteccin, en funcin de que se trate de derechos sobre diseos europeos, derechos sobre diseos nacionales o derechos de autor sobre obras artsticas. Los diseos comunitarios (registrados o no) estn regulados en el Reglamento (CE) n 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios: http://oami.europa.eu/ EN/design/pdf/6-02-CVen.pdf. El registro de un diseo comunitario se practica con su mero depsito (sin examen sustantivo previo) ante la OAMI, la Oficina de Registro de Marcas, Dibujos y Modelos de la UE. Los diseos deben cumplir los requisitos de novedad absoluta y carcter singular. La proteccin de los diseos comunitarios registrados tiene una duracin mxima de 25 aos a partir de la fecha de solicitud de registro. Dicha proteccin se otorga por perodos de cinco aos renovables. Los diseos comunitarios no registrados no estn sujetos a ningn tipo de formalidad para existir. Al igual que el diseo comunitario registrado, deben cumplir los requisitos de novedad absoluta y carcter singular. La proteccin de los diseos comunitarios no registrados tiene una duracin mxima de tres aos a contar desde su publicacin en la Unin Europea. Los secretos comerciales consisten en ideas o informacin no pblica que una persona intenta impedir que otros utilicen o divulguen. Si bien la legislacin nacional en materia de secretos comerciales difiere de un pas a otro, algunos criterios mnimos son de aplicacin general. Dichos mnimos estn recogidos en el artculo 39.2 del Acuerdo de la Organizacin Mundial del Comercio (OMC) sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (el acuerdo de los

ADPIC): Las personas fsicas y jurdicas tendrn la posibilidad de impedir que la informacin que est legtimamente bajo su control se divulgue a terceros o sea adquirida o utilizada por terceros sin su consentimiento de manera contraria a los usos comerciales honestos, en la medida en que dicha informacin: sea secreta en el sentido de que no sea, como cuerpo o en la configuracin y reunin precisas de sus componentes, generalmente conocida ni fcilmente accesible para personas introducidas en los crculos en que normalmente se utiliza el tipo de informacin en cuestin; tenga un valor comercial por ser secreta; y haya sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias, para mantenerla secreta, tomadas por la persona que legtimamente la controla.

A los efectos de la presente disposicin, la expresin de manera contraria a los usos comerciales honestos significar por lo menos las prcticas tales como el incumplimiento de contratos, el abuso de confianza, la instigacin a la infraccin, e incluye la adquisicin de informacin no divulgada por terceros que supieran, o que no supieran por negligencia grave, que la adquisicin implicaba tales prcticas. " (Nota 10.) Nota Existen otros tipos de derechos de propiedad intelectual e industrial que no figuran en esta diapositiva, como por ejemplo, los derechos sobre variedades vegetales, o los derechos sobre bases de datos, pero no se abordarn en esta sesin introductoria. Todos estos derechos de propiedad intelectual e industrial pueden ayudar al inventor o creador a proteger su idea. Por ejemplo, es posible que el inventor utilice una patente con el fin de ser el nico fabricante de un equipo que ofrece una determinada caracterstica, y que se sirva de una marca para transmitir las caractersticas especficas de su producto a los consumidores.

111

Secretos comerciales
Constituyen ideas o informacin no pblica que una persona fsica o jurdica pretende proteger de su comunicacin, adquisicin o uso por parte de terceros sin su consentimiento, en contravencin de prcticas comerciales honestas, siempre que dicha informacin: (a) sea secreta en el sentido de que no es de dominio pblico; (b) tenga un valor comercial por ser secreta; y (c) haya sido sometida a medidas razonables adoptadas por la persona que legalmente la controle para mantenerla en secreto (por ejemplo, entre dichas medidas puede incluirse la firma de contratos de confidencialidad con trabajadores, contratistas y socios). Puede ser una alternativa viable a las patentes (las patentes se otorgan por un plazo temporal limitado mientras que los secretos comerciales pueden seguir subsistiendo durante un perodo ms largo). No obstante, los secretos comerciales no gozan de proteccin alguna frente a la eventual aplicacin por terceros de ingeniera inversa a la invencin, ni frente al desarrollo por terceros de la misma idea o informacin, ni frente a la realizacin por terceros de la misma invencin de forma independiente.

Nota
En la diapositiva 17 se estudia con mayor grado de detalle si los secretos comerciales pueden constituir una alternativa a las patentes, as que volveremos sobre esta cuestin ms adelante.

112

Diapositiva 4 Algunos derechos de propiedad intelectual e industrial presentes en un telfono mvil


Utilice esta diapositiva para hacer ver a los estudiantes los distintos tipos de derechos de propiedad intelectual e industrial que pueden hallarse en un artculo comn en este caso, un telfono mvil. El resto de la sesin se centra en un tipo de derecho de la propiedad intelectual e industrial concreto, la patente europea, pero si necesita ms informacin sobre marcas, derechos de autor, diseos registrados y no registrados (o sobre modelos de utilidad y derechos sobre variedades vegetales) dirjase a las oficinas de la PI nacionales de los Estados miembros de la OEP. Adems, puede recabar ms informacin sobre marcas y diseos en la Unin Europea de la Oficina para la Armonizacin del Mercado Interno (OAMI): www.oami.europa.eu Puede hallar una explicacin interactiva sobre los derechos de propiedad intelectual e industrial presentes en un telfono mvil en: http://www.ipo.gov.uk/whatis.htm.

113

Diapositiva 5 Qu funcin desempea el sistema de patentes?


La funcin del sistema de patentes es fomentar la innovacin tecnolgica premiando la creatividad intelectual. Como otorgan al titular de la patente una proteccin para su invencin, las patentes ofrecen a las personas el incentivo del reconocimiento a su creatividad y la posibilidad de obtener una recompensa econmica si comercializan o explotan sus invenciones. Al trmino de este curso se expondrn las distintas opciones a disposicin del titular de una patente para extraer de ella un beneficio econmico. El sistema de patentes tambin es una forma importante de promover la competencia dinmica, pues fomenta la inversin en el desarrollo de productos o procedimientos nuevos o mejorados, y alienta la investigacin y el desarrollo. Hay ms probabilidades de que los inversores confieran respaldo financiero cuando existe la posibilidad de obtener un rendimiento a partir de su inversin a cuenta de invenciones patentables susceptibles de comercializacin y de explotacin posterior. El sistema de patentes tambin estimula la divulgacin de informacin sobre nuevas invenciones, y esto beneficia a la sociedad, porque la informacin comunicada en las patentes se publica. La invencin que se divulga en el documento de una patente acabar estando, en ltima instancia, a disposicin de quien desee utilizarla tras la caducidad de la patente. Las patentes constituyen una buena fuente de informacin sobre nuevas tecnologas y, tal y como quedar reflejado en la ltima diapositiva de la sesin, es posible incluso efectuar bsquedas en bases de datos gratuitas en lnea para descubrir qu invenciones han sido patentadas. De esta forma, las bases de datos sobre patentes tambin promueven la transferencia de tecnologa, porque cualquiera puede hallar tecnologas patentadas a las que quiera tener acceso y utilizarlas para s, por ejemplo, mediante la negociacin de un contrato de licencia con el titular de la patente.

Qu funcin desempea el sistema de patentes?


Fomentar la innovacin tecnolgica. Promover la competencia y las inversiones. Estimular la divulgacin de informacin. Alentar la transferencia de tecnologa.

Core module 2

How patents work

5/31

114

La funcin del sistema de patentes puede resumirse del siguiente modo: Puede fomentar la innovacin tecnolgica premiando la creatividad intelectual. Como otorgan al titular de la patente proteccin para su invencin, ofrecen a las personas el incentivo del reconocimiento a su creatividad y la posibilidad de obtener una recompensa econmica si comercializan o explotan sus invenciones. Puede promover la competencia y las inversiones para el desarrollo de nuevos productos o procesos, o de productos o procesos mejorados, alentando la investigacin y el desarrollo. Resulta ms probable que los inversores confieran respaldo financiero cuando existe la posibilidad de obtener un rendimiento a su inversin a cuenta de invenciones patentables. Puede estimular la divulgacin de informacin que puede resultar beneficiosa para la sociedad, porque la informacin comunicada en las patentes se publica. Puede alentar la transferencia de tecnologa a travs de la informacin de dominio pblico contenida en bases de datos de patentes, porque cualquiera puede hallar tecnologas patentadas a las que quiera tener acceso y utilizar para s.

115

Diapositiva 6 Qu se puede patentar?


No existe una norma internacional uniforme en materia de patentes, as que las circunstancias de cada caso variarn en funcin de la legislacin que resulte de aplicacin en el pas de que se trate. El Derecho estadounidense de patentes, por ejemplo, adopta una perspectiva diferente a la que rige el Convenio sobre Concesin de Patentes Europeas (CPE) en muchos aspectos, pero no disponemos de tiempo suficiente en esta sesin introductoria para cubrir todas estas materias. Por el contrario, explique a los alumnos que la sesin se centrar exclusivamente en la regulacin del CPE, aunque debern tener en cuenta que la legislacin de patentes contempla enfoques distintos en funcin del pas afectado. En la pgina web de la Oficina Europea de Patentes (OEP) figura una lista de los Estados contratantes del CPE: http://www.epo.org/aboutus/epo/member-states.html. El texto completo del Convenio sobre Concesin de Patentes Europeas (CPE) figura en la pgina web de la OEP http://www.epo.org/ patents/law/legal-texts/html/epc/1973/e/ma1.html. El artculo 52.1 CPE estipula que se concedern patentes a invenciones en cualquier mbito tecnolgico y, si bien el CPE no define expresamente el trmino invencin, conforme a la tradicin jurdica europea la proteccin de una patente se reserva a las creaciones tcnicas. Los artculos 54 (novedad), 56 (actividad inventiva) y 57 (aplicacin industrial) del CPE establecen los requisitos de patentabilidad. Lo que se considera una invencin nueva (es decir, novedosa) se desarrolla con mayor grado de detalle en la siguiente diapositiva. Antes de examinar ms detenidamente lo que se considera nuevo, en esta pgina se facilita ms informacin sobre los requisitos de actividad inventiva y "aplicacin industrial". En la siguiente diapositiva se estudiar con ms atencin el requisito de novedad (es decir, qu es una invencin nueva?) con arreglo al artculo 54 CPE. Con carcter previo, los siguientes apartados ofrecen ms informacin sobre los dems criterios de patentabilidad: actividad inventiva y aplicacin industrial. Se considera que una invencin entraa una actividad inventiva si aqulla no resulta del estado de la tcnica de una manera evidente para un experto en la materia (artculo 56, primera frase, 116

CPE). Pueden consultar la jurisprudencia en materia de actividad inventiva (artculo 56 CPE) en el Repertorio de Jurisprudencia de la Cmara de Recursos de la Oficina Europea de Patentes, seccin I.D. 1 a 9, pginas 120-168: http://documents.epo.org/projects/ babylon/eponet.nsf/0/F7944E5E0AD5958DC1257 2BC004B2CB6/$File/ clr_2006_en.pdf. Para ms informacin sobre actividad inventiva, remtase a las Directrices de Examen de la OEP, Parte C, Captulo IV, 11.1-11.13: www.epo.org > Quick access > Law > Guidelines for Examination: http://www.epo.org/patents/ law/legal-texts/html/ guiex/e/c_iv_11.htm. El artculo 57 CPE dispone que se considera que una invencin es susceptible de aplicacin industrial cuando su objeto puede ser fabricado o utilizado en cualquier clase de industria, incluida la agrcola". Pueden consultar la jurisprudencia en materia de aplicacin industrial en el Repertorio de Jurisprudencia de la Cmara de Recursos de la Oficina Europea de Patentes, seccin I.E. 2, pginas 168-172: http://documents.epo.org/projects/ babylon/eponet.nsf/0/F7944E5E0AD5958DC1257 2BC004B2CB6/ $File/clr_2006_en.pdf. Para ms informacin sobre aplicacin industrial, remtase a las Directrices de Examen de la OEP, Parte C, Captulo IV, 5: www.epo.org > Quick access > Law > Guidelines for Examination: http://www.epo.org/patents/ law/legal-texts/html/ guiex/e/c_iv_5.htm. En consideracin sobre la procedencia o no de conceder una patente, los examinadores de la OEP deben evaluar si se cumplen los requisitos de patentabilidad establecidos en el artculo 52.1 CPE. Adems, una vez concedida la patente, los requisitos de patentabilidad siguen siendo relevantes pues tambin cabe que un tribunal nacional resuelva que una patente europea (o nacional) es nula cuando existan pruebas suficientes de que los requisitos de patentabilidad no se cumplieron, de hecho, en el momento en que la patente fue originariamente concedida. Volveremos sobre la cuestin de lo que puede pasar despus de que se haya concedido una patente y sobre la posibilidad de que una patente sea declarada nula, ms adelante. Para ms informacin sobre cmo aplican los examinadores de la OEP los requisitos de

patentabilidad, remtase a las Directrices de Examen de la Oficina Europea de Patentes, C-IV y a la Gua del Solicitante de la OEP, Parte 1: Cmo obtener una patente europea: Patentabilidad. Vase www.epo.org > Quick access > Law > Guidelines for Examination: http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/html/ guiapp1/e/ga_b.htm.

117

El curso se centrar en las cuestiones relacionadas con la actividad patentadora al amparo del Convenio sobre Concesin de Patentes Europeas (CPE). En el resto del curso se citan varios artculos del CPE. El texto ntegro del CPE est disponible de forma gratuita en internet en la pgina de la Oficina Europea de Patentes (OEP). Introduzca esta diapositiva explicando a los estudiantes que el CPE establece lo que se puede y no se puede patentar. Las patentes se conceden para cualquier invencin (ya sea sta un producto o un proceso, como por ejemplo, el proceso de fabricacin de un objeto) en cualquier mbito tecnolgico (artculo 52.1 CPE). Siempre que cumplan los requisitos de patentabilidad, es decir, que la invencin: sea nueva (o sea, que no est comprendida en el estado de la tcnica este concepto se explica con mayor grado de detalle en la siguiente diapositiva); suponga una actividad inventiva (es decir, que no resulte obvia para un experto en la tecnologa concreta de la invencin a la luz de toda la informacin de dominio pblico conocida antes de la fecha en que se presente la solicitud de patente); y sea susceptible de aplicacin industrial (que sea til de alguna forma).

118

Diapositiva 7 Qu es una invencin nueva?


Slo puede patentarse una invencin que sea nueva. Se considera que una invencin es novedosa cuando no forma parte del estado de la tcnica. La finalidad del artculo 54.1 CPE es evitar que vuelva a patentarse lo que ya forma parte del estado de la tcnica. Lo primero que hay que hacer para determinar si una invencin es novedosa, es definir el estado de la tcnica, la parte pertinente de dicha tcnica y el contenido de dicha tcnica. El siguiente paso consiste en comparar la invencin con la tcnica anterior de tal modo definida, para valorar si existen diferencias. Si las hay, la invencin es nueva. Pueden consultar la jurisprudencia que se refiere a la definicin de la novedad y al estado de la tcnica en el Repertorio de Jurisprudencia de la Cmara de Recursos de la Oficina Europea de Patentes, I.C., pginas 46-120: http://documents.epo.org/ projects/babylon/eponet.nsf/0/F7944E5E0AD5958 DC12572BC004B2CB6/$File/ clr_2006_en.pdf. El concepto de novedad y el estado de la tcnica se explican en las Directrices de Examen de la Oficina Europea de Patentes, Parte C, Captulo IV, secciones 6 a 9: www.epo.org > Quick access > Law > Guidelines for Examination: http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/html/ guiex/e/c_iv.htm. Nota El artculo 55 del CPE recoge algunos supuestos excepcionales, muy limitados, que suponen una divulgacin inocua. Existen dos supuestos en los que una invencin previamente divulgada no se considera parte del estado de la tcnica a efectos de la aplicacin del Artculo 54, a saber: cuando la divulgacin (a) sea consecuencia de un abuso evidente frente al solicitante o su causante, o (b) resulte del hecho de que el solicitante o su causante hubieren exhibido la invencin en exposiciones oficiales u oficialmente reconocidas en el sentido del Convenio relativo a Exposiciones Internacionales firmado en Pars el 22 de noviembre de 1928 y revisado por ltima vez el 30 de noviembre de 1972. Pueden consultar la jurisprudencia sobre divulgaciones inocuas en el Repertorio de Jurisprudencia de la Cmara de Recursos de la Oficina Europea de Patentes, I.C.1.7, pginas 50-51: http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.

nsf/0/F7944E5E0AD5958DC12572BC004B2CB6/ $File/ clr_2006_en.pdf.

Qu es una invencin nueva?


Debe ser nueva en la fecha de presentacin de la solicitud de patente. Una invencin es nueva cuando no est comprendida en el estado de la tcnica (artculo 54.1 CPE). El estado de la tcnica" est constituido por todo lo que antes de la fecha de presentacin de la solicitud de patente europea se ha hecho accesible al pblico (artculo 54.2 CPE). No deber haberse divulgado pblicamente la invencin antes de la fecha de presentacin de la solicitud de patente.

Core module 2

How patents work

7/31

119

Para que la OEP conceda una patente europea, la invencin debe ser nueva en la fecha de presentacin de la solicitud de patente. En virtud del CPE, se considera que una invencin es nueva cuando no est comprendida en el estado de la tcnica (este principio est recogido en el artculo 54.1 CPE). El estado de la tcnica" incluye todo lo que antes de la fecha de presentacin de la solicitud de patente europea se ha hecho accesible al pblico por una descripcin escrita u oral, por una utilizacin o por cualquier otro medio" (este principio est recogido en el artculo 54.2 CPE). En conclusin, una invencin ser nueva" si no se ha divulgado al pblico antes de la fecha de presentacin de la solicitud de patente.

Nota
El mensaje clave que los estudiantes deben extraer de esta diapositiva es que es importante mantener confidencial la invencin antes de presentar una solicitud de patente, porque cualquier comunicacin pblica anterior a dicho momento puede resultar fatal. En la siguiente diapositiva se insiste sobre este mensaje.

120

Diapositiva 8 Mantngala en secreto!


Si antes de solicitar una patente, un inventor necesita comentar su invencin con alguien, por ejemplo un cliente o contratista potencial, puede ser conveniente celebrar un contrato de confidencialidad. Si es posible, consulte con un agente de patentes o abogado habilitado si est usted pensando en comunicar su invencin a otra persona. La Oficina Britnica de Propiedad Intelectual e Industrial ha elaborado informacin adicional til sobre los contratos de confidencialidad: http://www.ipo.gov.uk/ patent/papplying/p-should/ p-should-otherprotect/pshould-otherprotect-cda.htm. Hay que tener en cuenta que el principio de primer solicitante rige en la mayor parte de los sistemas de patentes en todo el mundo. No obstante, Estados Unidos aplica un criterio distinto, el de primer inventor. Estados Unidos es uno de los pocos pases que atribuyen la autora de una invencin a la primera persona que la haya descubierto, en lugar de a la primera persona que haya solicitado la patente. Mientras que en virtud del principio de primer solicitante, la invencin obtiene la prioridad de la fecha de presentacin de la primera solicitud, la Oficina Estadounidense de Patentes y Marcas (USPTO, por sus siglas en ingls) actualmente concede la prioridad al primer inventor. Para determinar la identidad del primer inventor de la invencin se toman en consideracin las pruebas que acreditan que la invencin reivindicada se concibi antes de la fecha de presentacin de la solicitud. Para ms informacin remtase a la pgina web de la USPTO: http://www.uspto.gov/ web/offices/com/iip/transcriptsf_m.htm.

Mantngala en secreto!
Al amparo del CPE, el primero en presentar una solicitud de patente es el que tendr derecho a su concesin. La divulgacin: realizada antes de la presentacin invalidar la solicitud de patente (porque la invencin ya habr sido divulgada previamente); no slo por escrito, sino de cualquier forma; puede ser en cualquier parte del mundo (novedad absoluta). Mantngala en secreto, incluso, si es necesario, mediante la firma de contratos de confidencialidad.

Core module 2

How patents work

8/31

121

A travs de esta diapositiva se explica a los estudiantes que cualquier divulgacin de su invencin antes de presentar la solicitud de patente puede invalidarla. El principio general contenido en el CPE es que el primero en presentar una solicitud de patente tiene derecho a su concesin con respecto a una determinada invencin, pero es preciso que no se haya efectuado comunicacin pblica alguna de la invencin antes de la fecha de presentacin de la solicitud de patente.

mundo puede desvirtuar la novedad de la invencin. As que el mensaje clave es este: no comuniquen la invencin a nadie, ni siquiera verbalmente, antes de presentar la solicitud de patente. Mantngala en secreto, firmando incluso, si fuera necesario, un contrato de confidencialidad para garantizar la confidencialidad, en particular si entablan contacto con potenciales clientes antes de patentar la invencin.

La divulgacin:
hecha antes de la presentacin invalidar la solicitud de patente. Porque la invencin ya habr sido divulgada previamente, es decir, que ya no ser considerada como nueva; no slo por escrito, sino de cualquier forma, incluyendo de forma escrita (incluso en una publicacin que es posible que nadie haya ledo), comunicacin verbal (como en una presentacin o en una conferencia), utilizacin efectiva o venta; y puede ser en cualquier parte del mundo (novedad absoluta). Este principio se aplica con arreglo al CPE y entraa que todo el material que haya sido hecho accesible al pblico en cualquier parte del mundo forma parte del estado de la tcnica y cualquier divulgacin de cualquier forma y en cualquier lugar del

122

Diapositiva 9 Qu no se puede patentar? (1)


El artculo 52.2 CPE facilita una lista de los elementos que no se consideran invenciones a efectos de la concesin de patentes europeas. Dichos elementos se relacionan a continuacin. Artculo 52.2 a) CPE Los descubrimientos: cuando se descubre una nueva propiedad de un material o artculo conocido, nos encontramos ante un descubrimiento que no puede patentarse porque carece de efecto tcnico y, por tanto, no se trata de una invencin en el sentido del artculo 52.1 CPE. No obstante, si se hace un uso prctico de dicha propiedad, tal descubrimiento constituir una invencin y entonces s ser patentable. Por ejemplo, el descubrimiento de que un determinado material conocido puede soportar vibraciones mecnicas no es patentable, si bien una traviesa de lnea frrea fabricada con dicho material podra ser patentable: Directrices de Examen de la Oficina Europea de Patentes, Parte C, Captulo IV, 2.2 (Prctica del examen), 2.3 (Lista de exclusiones), 2.3.1 (Descubrimientos): www.epo.org > Quick access > Law > Guidelines for Examination: http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/html/ guiex/e/c_iv_2.htm. Las teoras cientficas: se trata de una forma de descubrimiento ms general a la que resulta de aplicacin el mismo principio indicado para los descubrimientos. Por ejemplo, la teora fsica de la semiconductividad no es patentable. No obstante, podran ser patentables nuevos dispositivos semiconductores y los procesos para su fabricacin: Directrices de Examen de la Oficina Europea de Patentes, Parte C, Captulo IV, 2.3 (Lista de exclusiones) y 2.3.2 (Teoras cientficas): www.epo.org > Quick access > Law > Guidelines for Examination: http://www.epo.org/patents/ law/legal-texts/html/ guiex/e/c_iv_2_3.htm. Los mtodos matemticos: constituyen un ejemplo concreto del principio que establece que los mtodos puramente abstractos o intelectuales no son patentables. Por ejemplo, un mtodo abreviado de divisin no sera patentable, pero una calculadora fabricada para operar con arreglo a dicho mtodo s podra patentarse: Directrices de Examen de la Oficina Europea de Patentes, Parte C, Captulo IV, 2.3 (Lista de exclusiones) y 2.3.3 (Mtodos matemticos): www.epo.org > Quick access > Law > Guidelines for Examination:

http://www.epo.org/ patents/law/legal-texts/html/ guiex/e/c_iv_2_3.htm. Artculo 52.2 b) CPE Las creaciones estticas: por definicin, una creacin esttica hace referencia a elementos (por ejemplo, una pintura o una escultura) que responden a aspectos no tcnicos y cuya apreciacin es fundamentalmente subjetiva. Si, no obstante, el elemento dispone de caractersticas tcnicas, entonces s puede ser patentado, como sucede por ejemplo con la banda de rodadura de un neumtico: Directrices de Examen de la Oficina Europea de Patentes, Parte C, Captulo IV, 2.3 (Lista de exclusiones) y 2.3.4 (Creaciones estticas): www.epo.org > Quick access > Law > Guidelines for Examination: http://www.epo.org/ patents/law/legal-texts/html/ guiex/e/c_iv_2_3.htm. Artculo 52.2 c) CPE Los planes, principios y mtodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades econmicas: se trata de ejemplos adicionales de elementos de carcter abstracto o intelectual. En particular, un sistema para el aprendizaje de un idioma, un mtodo para resolver crucigramas, un juego (como entidad abstracta definida por sus reglas) o un plan para organizar una explotacin comercial no se pueden patentar. No obstante, si el elemento reivindicado menciona un aparato o proceso tcnico para ejecutar al menos una parte del plan, dicho plan y el aparato o proceso se examinarn conjuntamente: Directrices de Examen de la Oficina Europea de Patentes, Parte C, Captulo IV, 2.2 (Prctica del examen) y 2.3.5 (Planes, principios y mtodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades econmicas). Vase: www.epo.org > Quick access > Law > Guidelines for Examination: http://www.epo.org/patents/ law/legal-texts/html/ guiex/e/c_iv_2.htm. Los programas de ordenador se abordarn por separado en la siguiente diapositiva, que es optativa para la presente charla introductoria. Artculo 52.2 d) CPE Las formas de presentar informaciones: una forma de presentar informaciones exclusivamente definida por el contenido de la informacin no es patentable. Esto es as al margen de que la reivindicacin se refiera a la presentacin de informacin en s misma (por ejemplo, mediante

123

seales acsticas, palabras, anuncios visuales, libros definidos por su contenido, grabaciones gramofnicas definidas por la pieza musical contenida en las mismas, seales de trfico definidas por la advertencia que reflejan), o a los procesos y aparatos para presentar la informacin (por ejemplo, indicadores y grabadores definidos exclusivamente por la informacin indicada o registrada). Si, no obstante, la presentacin de informacin rene nuevas caractersticas tcnicas, entonces el soporte de la informacin, o el proceso o aparato para presentarla, s podran constituir un elemento patentable: Directrices de Examen de la Oficina Europea de Patentes, Parte C, Captulo IV, 2.2 (Prctica del examen) y 2.3.7 (Formas de presentar informaciones). Vase: www.epo.org > Quick access > Law > Guidelines for Examination: http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/html/ guiex/e/c_iv_2.htm. Los elementos contenidos en esta lista se caracterizan, bien por ser abstractos (por ejemplo, descubrimientos, teoras cientficas), bien por carecer de carcter tcnico (por ejemplo, creaciones estticas o formas de presentar informaciones). Por contra, una invencin, en el sentido del artculo 52.1 CPE, debe ser concreta y de carcter tcnico. Pueden hallar ms informacin sobre las exclusiones a la patentabilidad con arreglo al CPE en las Directrices de Examen de la Oficina Europea de Patentes, Captulo IV, 2.1 (Exclusiones). Vase: www.epo.org > Quick access > Law > Guidelines for Examination: http://www.epo.org/patents/law/ legal-texts/html/guiex/e/c_iv_2_1.htm.

Qu no se puede patentar? (1)


Los siguientes elementos no se consideran invenciones a efectos de la concesin de patentes europeas: los descubrimientos, las teoras cientficas y los mtodos matemticos (artculo 52.2 (a) CPE); las creaciones estticas (artculo 52.2 (b) CPE); los planes, principios y mtodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades econmicas, as como los programas de ordenador (artculo 52.2 (c) CPE); y las formas de presentar informaciones (artculo 52.2 (d) CPE).

Core module 2

How patents work

9/31

124

El CPE no establece una definicin del trmino "invencin", pero s que facilita una lista no exhaustiva de elementos y actividades que no se consideran invenciones a efectos del otorgamiento de patentes europeas, es decir, que los elementos enumerados en esta diapositiva quedan expresamente excluidos de la posibilidad de ser patentados. No obstante, en la prctica, tal y como demuestra la diapositiva siguiente, la lista de elementos que no son susceptibles de ser patentados no es tan restrictiva como puede parecer a primera vista. En la informacin de apoyo se facilitan ejemplos de elementos y actividades que no se consideran invenciones.

125

Diapositiva 10 Qu no se puede patentar? (2)


Recuerden que en las notas sobre la diapositiva 6 de este documento, se comentaba que segn la tradicin jurdica europea, la proteccin de las patentes se reserva a las creaciones tcnicas. Este principio es el que informa el criterio de la OEP a la hora de examinar los elementos patentables. De tal modo, nicamente se conceden patentes para invenciones de carcter tcnico, que conlleven una actividad inventiva o de las que pueda decirse que ofrecen una solucin tcnica a un problema tcnico. Pueden hallar jurisprudencia sobre la naturaleza tcnica de las invenciones en el Repertorio de Jurisprudencia de la Cmara de Recursos de la Oficina Europea de Patentes, I.A.1, pginas 1-20: http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet. nsf/0/F7944E5E0AD5958DC12572BC004B2CB6/ $File/ clr_2006_en.pdf. Pueden hallar jurisprudencia sobre los elementos no susceptibles de ser patentados en el Repertorio de Jurisprudencia de la Cmara de Recursos de la Oficina Europea de Patentes, I-A1.1 a1.5, pginas 1-19: http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet. nsf/0/F7944E5E0AD5958DC12572BC004B2CB6/ $File/ clr_2006_en.pdf. Para ms informacin, remtanse a: Directrices de Examen de la Oficina Europea de Patentes, Parte C, Captulo IV, 2 (Invenciones). Vase: www.epo.org > Quick access > Law > Guidelines for Examination: http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/html/ guiex/e/c_iv_2.htm.

Qu no se puede patentar? (2)


Una reivindicacin de patente referida nicamente a uno de los elementos enumerados en el artculo 52.2 CPE no ser considerada una invencin y por tanto no ser patentable, pero este principio slo se aplica cuando la reivindicacin de la patente no se refiera ms que a uno de esos elementos o actividades considerados como tales (artculo 52.3 CPE). Una solicitud de patente que incluya una mezcla de elementos tcnicos patentables y no tcnicos excluidos puede considerarse una invencin y ser, despus de todo, patentable.

Core module 2

How patents work

10/31

126

La lista de elementos que no son patentables es menos restrictiva de lo que parece a primera vista porque: una reivindicacin de patente referida nicamente a un elemento de los enumerados en el artculo 52.2 CPE no ser considerada una invencin y por tanto no ser patentable, pero las exclusiones a la patentabilidad de los elementos arriba indicados nicamente resulta aplicable cuando la reivindicacin de la patente no se refiere ms que a uno de esos elementos considerados como tales (vase el artculo 52.3 CPE), lo que significa que ... una reivindicacin de una patente que incluya una mezcla de elementos tcnicos patentables y no tcnicos excluidos puede considerarse una invencin y ser, despus de todo, patentable. Cualquier exclusin a la patentabilidad establecida en virtud del artculo 52.2 CPE ser nicamente aplicable en la medida en que la reivindicacin se refiera a los elementos excluidos como tales.

diapositiva. Se trata de una diapositiva opcional para este curso introductorio.

Nota
Un buen ejemplo de cmo se aplica este filtro para determinar si una invencin contenida en una solicitud de patente es, despus de todo, patentable, lo constituyen los programas de ordenador. Este ejemplo se expone con mayor detalle en la siguiente

127

Diapositiva 11 (optativa) Programas de ordenador


En las dispositivas del curso ya se ha expuesto que los programas de ordenador no se consideran invenciones con arreglo al CPE si se reivindican como tales en una solicitud de patente. No obstante, esta exclusin no es tan restrictiva como parece a primera vista, porque no estarn excluidos de la patentabilidad en virtud del artculo 52 CPE si, en el momento en que estn funcionando en un ordenador, provocan un efecto tcnico adicional que vaya ms all de la interaccin fsica normal entre el programa (software) y el ordenador (hardware). Un ejemplo de efecto tcnico adicional es cuando el programa sirve para controlar un proceso tcnico o rige el funcionamiento de un dispositivo tcnico. El funcionamiento interno del propio ordenador bajo la influencia del programa tambin podra llevar aparejado un efecto de estas caractersticas. Si el propio programa de ordenador no est excluido, carece de importancia que se reivindique el programa en s mismo, como un soporte de datos donde se almacena el programa, como un mtodo o como parte de un sistema informtico. En consecuencia, los programas de ordenador no quedan automticamente excluidos de patentabilidad. Pueden hallar ms informacin sobre la patentabilidad de invenciones aplicadas a travs de un ordenador en la Gua del Solicitante de la OEP, Parte 1: Cmo obtener una patente europea: Patentabilidad, Invencin: http://www.epo.org/ patents/law/legaltexts/html/guiapp1/e/ ga_b_i.htm y en las Directrices de Examen de la Oficina Europea de Patentes, Parte C, Captulo IV, 2.3.6 (Programas de ordenador): www.epo.org > Quick access > Law > Guidelines for Examination: http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/html/ guiex/e/c_iv_2_3_6.htm. Nota El 22 de octubre de 2008, el Presidente de la OEP plante a la Alta Cmara de Recursos (Asunto G 3/08) varias preguntas sobre aspectos fundamentales relacionados con la posibilidad de patentar programas de ordenador. Se espera que con esta medida se aclaren los lmites a la posibilidad de patentar en este mbito, facilitando la aplicacin de la legislacin por parte de los examinadores y permitiendo a los solicitantes y al pblico en general comprender las normas en materia de patentabilidad de programas de ordenador con arreglo al CPE. El texto completo

de las preguntas puede consultarse en la pgina web de la OEP: http://documents.epo.org/projects/ babylon/eponet.nsf/0/B89D95BB305AAA8DC125 74EC002C7CF6/ $File/G308_en.pdf.

128

Aplicando los principios contenidos en la diapositiva anterior, explique a los estudiantes que: los programas de ordenador como tales quedan excluidos de la patentabilidad (artculo 52.2 (c) CPE), pero

Nota 2
La patentabilidad de programas de ordenador se explica con ms detalle en la informacin de apoyo.

Optional

Programas de ordenador

un programa de ordenador no estar excluido de la patentabilidad si, en el momento en que est funcionando en un ordenador, provoca un efecto tcnico adicional que va ms all de la interaccin fsica normal entre el programa (software) y el ordenador (hardware).

Los programas de ordenador como tales quedan excluidos de la patentabilidad (artculo 52.2 (c) CPE), pero no estarn excluidos de la patentabilidad si, en el momento en que estn funcionando en un ordenador, provocan un efecto tcnico adicional que vaya ms all de la interaccin fsica normal entre el programa (software) y el ordenador (hardware). En consecuencia, los programas de ordenador no quedan automticamente excluidos de la patentabilidad.

Core module 2

How patents work

11/31

Nota 1
Un ejemplo de efecto tcnico adicional es cuando el programa sirve para controlar un proceso tcnico o rige el funcionamiento de un dispositivo tcnico. El funcionamiento interno del propio ordenador bajo la influencia del programa tambin podra llevar aparejado un efecto de estas caractersticas si el propio programa de ordenador no est excluido, carece de importancia que se reivindique el programa en s mismo, como un soporte de datos donde se almacena el programa, como un mtodo o como parte de un sistema informtico. En consecuencia, los programas de ordenador no quedan automticamente excluidos de la patentabilidad

129

Diapositiva 12 Qu no se puede patentar? (3)


Las invenciones que no pueden patentarse por ser su explotacin comercial contraria al orden pblico o a las buenas costumbres son particularmente importantes en el mbito de la biotecnologa, dado que no se conceden patentes para procedimientos de clonacin de seres humanos, procedimientos de modificacin de la identidad gentica germinal del ser humano, la utilizacin de embriones humanos con fines industriales o comerciales, o los procedimientos de modificacin de la identidad gentica de los animales que puedan causar sufrimientos a stos sin una utilidad mdica sustancial para el hombre o para los animales, as como los animales que puedan resultar de dichos procedimientos. Vase: Gua del Solicitante de la OEP, Parte 1, Cmo obtener una patente europea: Patentabilidad, Invencin: http://www.epo.org/ patents/law/legaltexts/html/guiapp1/e/ga_b_i.htm. Vanse tambin Directrices de Examen de la Oficina Europea de Patentes, Parte C, Captulo IV, 4.8: www.epo.org > Quick access > Law > Guidelines for Examination: http://www.epo.org/patents/ law/legal-texts/html/ guiex/e/c_iv_4_8.htm. La jurisprudencia sobre estas excepciones est recogida en el Repertorio de Jurisprudencia de la Cmara de Recursos de la Oficina Europea de Patentes, I-B-1 a 6, pginas 37-45: http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet. nsf/0/F7944E5E0AD5958DC12572BC004B2CB6/ $File/ clr_2006_en.pdf. Nota La Regla 28 (anteriormente, Regla 23d) del Reglamento de Ejecucin del CPE dispone que: de conformidad con el artculo 53a, no se concedern patentes europeas relativas a invenciones biotecnolgicas que en particular tengan por objeto: (a) procedimientos de clonacin de seres humanos; (b) procedimientos de modificacin de la identidad gentica germinal del ser humano; (c) la utilizacin de embriones humanos con fines industriales o comerciales; (d) procedimientos de modificacin de la identidad gentica de los animales que puedan causar sufrimientos a stos sin una utilidad mdica sustancial para el hombre o para los animales, as como los animales que puedan resultar de dichos procedimientos. El contenido ntegro de la Regla 28 puede consultarse en lnea en la pgina web de la OEP:

http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/html/ epc/2000/e/r28.html. La cuestin de si la Regla 28 prohbe o no patentar reivindicaciones sobre productos que, en la fecha de presentacin de la solicitud, nicamente puedan obtenerse a travs de un mtodo que implique necesariamente la destruccin de embriones humanos, en particular, para la investigacin con clulas madre, se someti a la consideracin de la Alta Cmara de Recursos de la OEP en el marco del asunto G2/06. La resolucin de la Alta Cmara de Recursos de 25 de noviembre de 2008 sobre este asunto confirm que la legislacin europea en materia de patentes prohbe patentar cultivos de clulas madre humanas para cuya elaboracin deban destruirse forzosamente embriones humanos: http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet. nsf/0/428862B3DA9649A9C125750E002E8E94/$ FILE/ G0002_06_en.pdf. Las variedades vegetales o las razas animales, as como los procedimientos esencialmente biolgicos para la produccin de vegetales o animales, quedan expresamente excluidos de las patentes (artculo 53 b) CPE). Las variedades vegetales gozan de proteccin independiente en la mayor parte de los Estados contratantes y al amparo de la normativa comunitaria. Un procedimiento para la produccin de plantas y animales ser esencialmente biolgico si consiste ntegramente en fenmenos naturales, como el cruce o la seleccin. Esta exclusin no resulta aplicable a procedimientos microbiolgicos ni a los productos obtenidos por dichos procedimientos. Con carcter general, las invenciones biotecnolgicas sern patentables cuando se refieran a material biolgico que haya sido aislado de su entorno natural o fabricado mediante procesos tcnicos, aunque el resultado de estos procesos tambin se hubiera producido con anterioridad en la naturaleza. Vase: Gua del Solicitante de la OEP, Parte 1, Cmo obtener una patente europea: Patentabilidad, Invencin: http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/html/ guiapp1/e/ga_b_i.htm. Para ms informacin, remtase a las Directrices de Examen de la Oficina Europea de Patentes, Parte C, Captulo IV, 4.6: www.epo.org > Quick access > Law > Guidelines for Examination: http://www.epo.org/patents/law/ legaltexts/html/guiex/e/c_iv_4_6.htm.

130

Nota Es importante distinguir entre plantas y animales que se consideran susceptibles de patente y variedades vegetales y razas animales que no pueden ser patentadas. En el asunto T 315/03, la Cmara Tcnica de Recursos de la OEP confirm el principio de que las excepciones a la patentabilidad deben interpretarse de forma restrictiva y de que la exclusin de razas animales no excluye la posibilidad de patentar animales en general.

131

Adems de los elementos y actividades que como tales no se consideran invenciones a efectos de la concesin de patentes europeas al amparo del artculo 52 CPE, cualquier invencin que recaiga dentro de las siguientes categoras queda excluida de patentabilidad: las invenciones cuya explotacin comercial sea contraria al orden pblico o a las buenas costumbres (incluyendo, por ejemplo, procesos de clonacin de seres humanos o la utilizacin de embriones humanos para fines comerciales o industriales de la Regla 28 CPE) (dicho principio figura en el artculo 53(a) CPE); las variedades vegetales o las razas animales, as como los procedimientos esencialmente biolgicos de vegetales o animales (si bien no se excluyen los procedimientos microbiolgicos ni los productos obtenidos por dichos procedimientos) (dicho principio figura en el artculo 53(b) CPE); y los mtodos de tratamiento quirrgico o teraputico del cuerpo humano o animal, y los mtodos de diagnstico aplicados al cuerpo humano o animal (los productos, especialmente las sustancias o composiciones, para la aplicacin de uno de esos mtodos, no estn excluidos) (esta norma esta recogida en el artculo 53(c) y en los artculos 54.4-5 CPE).

132

El texto ntegro de la resolucin puede consultarse en lnea: http://legal.european-patentoffice.org/ dg3/biblio/t030315ex1.htm. Nota En el marco del asunto G1/08 (octubre de 2008), pendiente de resolucin, la Alta Cmara de Recursos de la OEP est llamada a pronunciarse sobre el alcance de la excepcin a la patentabilidad de los procesos esencialmente biolgicos: http://www.epo.org/patents/appeals/ebadecisions/referrals/pending.html. Los mtodos de tratamiento quirrgico o teraputico del cuerpo humano o animal, y los mtodos de diagnstico aplicados al cuerpo humano o animal, no son susceptibles de patente, si bien esta exclusin no se aplica a los productos, sustancias o composiciones empleadas en la aplicacin de uno de esos mtodos, por ejemplo, frmacos o instrumental quirrgico. De hecho, el CPE aplica un tratamiento diferenciado a las sustancias y composiciones en lo que al requisito de novedad se refiere: una sustancia o composicin conocida podr ser objeto de patente para usos mdicos o veterinarios distintos, siempre que tal uso sea novedoso y suponga una actividad inventiva. Vase: Gua del Solicitante de la OEP, Parte 1, Cmo obtener una patente europea: Patentabilidad, Invencin: http://www.epo.org/ patents/law/legal-texts/html/guiapp1/e/ga_b_i.htm. Nota En el marco del asunto G1/07, pendiente de resolucin en el momento en que se escriben estas lneas (octubre de 2008), la Alta Cmara de Recursos de la OEP est llamada a pronunciarse sobre el alcance de la excepcin a la patentabilidad de los mtodos de tratamiento quirrgico. La cuestin de si la excepcin a la patentabilidad se aplica al rgimen de dosificacin tambin ha sido sometida a la consideracin de la Alta Cmara de Recursos de la OEP en el marco del asunto G2/08: http://www.epo.org/patents/ appeals/eba-decisions/ referrals/pending.html.

133

Diapositiva 13 Qu derechos otorga una patente?


Para ms informacin sobre los derechos que otorga una patente remtase a: http://www.epo.org/patents/Grant-procedure/ About-patents.html. La patente europea tiene una duracin de veinte aos a partir de la fecha de presentacin de la solicitud (artculo 63.1 CPE). No obstante, lo dispuesto en el artculo 63.1 CPE no podr limitar el derecho de un Estado Contratante a prolongar la duracin de una patente europea, o a conceder una proteccin correspondiente al expirar la vida legal de la patente, en las mismas condiciones que las aplicables a las patentes nacionales: a) en casos de guerra o estado de crisis similar que afecten a dicho Estado, b) si el objeto de la patente europea es un producto o un procedimiento para la fabricacin de un producto o una utilizacin de un producto que, antes de comercializarse en dicho Estado, requiere una autorizacin administrativa instituida por ley (artculo 63.2 CPE). El texto ntegro del artculo 63 CPE puede consultarse en la pgina web de la OEP: http://www.epo.org/ patents/law/ legaltexts/html/epc/1973/e/ar63.html. El texto ntegro del artculo 64 CPE puede consultarse en la pgina web de la OEP: http://www.epo.org/patents/ law/legal-texts/ html/epc/1973/e/ar64.html. En lo que respecta a los medicamentos y a los productos fitosanitarios, cabe la posibilidad de ampliar la duracin de la proteccin de la invencin ms all de los 20 aos, por un plazo mximo adicional de 5 aos, con el fin de tener en cuenta el tiempo que las autoridades reguladoras han tardado en autorizar un producto, cuando el titular de la patente est obligado a someterse a un largo proceso de autorizacin que garantice que el producto es seguro antes de ser puesto en el mercado. Dicho plazo de proteccin adicional se articula mediante un certificado complementario de proteccin que se expide al amparo de los reglamentos comunitarios y que puede solicitarse ante las oficinas nacionales de PI de los Estados contratantes del CPE en los que existe proteccin de patente. Reglamento (CEE) n 1768/92 del Consejo, de 18 de junio de 1992, relativo a la creacin de un certificado complementario de proteccin para los medicamentos: http://eur134

lex.europa.eu/LexUriServ/ LexUriServ.do?uri=CELEX:31992R1768:EN:NOT Reglamento (CE) n 1610/96 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de julio de 1996 por el que se crea un certificado complementario de proteccin para los productos fitosanitarios: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/ LexUriServ.do?uri=CELEX:31996R1610:EN:NOT

Qu derechos otorga una patente?


Derecho a evitar que terceros exploten comercialmente una invencin sin autorizacin.
No es un derecho de uso. La patente protege la invencin otorgando a su titular el derecho a impedir que cualquiera reproduzca o utilice la invencin sin su consentimiento.

Los derechos que confiere una patente europea son los mismos que confieren las patentes nacionales concedidas en cada Estado contratante para el que haya sido concedida (artculo 64 CPE). Derecho a ceder o transmitir la titularidad de una patente y a concluir contratos de licencia (artculos 71-73 CPE). El plazo mximo de proteccin es de 20 aos (artculo 63 CPE).

Core module 2

How patents work

13/31

Una patente es un derecho legal que confiere a su titular la facultad de impedir que terceros exploten comercialmente una invencin sin autorizacin. As que la patente no es un derecho de uso, sino que protege una invencin concediendo a su titular el derecho a impedir que un tercero reproduzca o utilice la invencin sin el consentimiento de su propietario. El titular de una patente dispone de derechos exclusivos para evitar que aquellos que no hayan recabado su consentimiento hagan determinadas cosas (por ejemplo, fabricar el producto patentado, utilizar un proceso patentado, ofrecerlo en venta, venderlo o importarlo). Los derechos conferidos por la patente europea estn recogidos en el artculo 64 CPE, que dispone: "1. [] la patente europea confiere a su titular, a partir del da de la publicacin de la nota de concesin y en cada uno de los Estados contratantes para los que haya sido concedida, los mismos derechos que le conferira una patente nacional concedida en ese Estado; y 3. Cualquier vulneracin de una patente europea se juzgar de acuerdo con lo dispuesto en la legislacin nacional.

recompensan al inventor y, en consecuencia, constituyen un incentivo que fomenta la innovacin. Estos derechos estn contemplados en los artculos 71-73 CPE. La proteccin que otorga una patente tiene una duracin limitada. El plazo mximo de proteccin de una patente es de 20 aos desde la fecha de presentacin de la solicitud de patente y a partir de entonces cualquiera puede copiar la invencin divulgada en la patente. El plazo de vigencia de la patente europea est recogido en el artculo 63 CPE.

Nota
La vulneracin prevista en el apartado 3 ser objeto de discusin al trmino de la sesin. El titular de una patente tambin tiene derecho a ceder o transmitir la titularidad sobre la misma o a celebrar contratos de licencia. Como veremos en este curso, estos derechos son importantes por que

135

Diapositiva 14 Quin puede solicitar y obtener una patente? (1)


Para ms informacin sobre quin est facultado para solicitar y obtener una patente europea (artculos 58 a 61 CPE), vase la Gua del Solicitante de la OEP, Parte 1, Cmo obtener una patente europea: Quin puede presentar una solicitud de patente europea: http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/ html/guiapp1/e/ga_c_i_1.htm. Vanse tambin las Directrices de Examen de la Oficina Europea de Patentes, Parte A, Captulo II, 2 (Personas facultadas para presentar una solicitud): www.epo.org > Quick access > Law > Guidelines for Examination: http://www.epo.org/patents/ law/legaltexts/html/guiex/e/a_ii_2.htm. Si varias personas presentan una solicitud de patente (artculo 59 CPE) y la peticin no designa a un representante comn, la Regla 151, apartado 1, del Reglamento de Ejecucin del CPE establece que el solicitante nombrado en primer lugar en la peticin ser considerado como el representante comn. No obstante, si uno de los solicitantes est sometido a la obligacin de designar un agente autorizado, este agente ser considerado el representante comn, a menos que el solicitante citado en primer lugar haya designado l mismo a un agente autorizado. Estas disposiciones sern aplicables a los terceros que intervengan conjuntamente para formular una oposicin o una declaracin de intervencin, as como a los cotitulares de una patente europea Vase la Regla 151 del Reglamento de Ejecucin del CPE: http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/ html/epc/2000/e/r151.html. La jurisprudencia sobre el derecho a obtener una patente europea est recogida en el Repertorio de Jurisprudencia de la Cmara de Recursos de la Oficina Europea de Patentes, V, pgina 309: http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet. nsf/0/F7944E5E0AD5958DC12572BC004B2CB6/ $File/ clr_2006_en.pdf.

136

Cualquier persona fsica o jurdica y cualquier entidad asimilada a una persona jurdica pueden presentar una solicitud de patente europea, al margen de su nacionalidad y lugar de residencia o actividad. Este principio est recogido en el artculo 58 CPE. Una solicitud de patente europea podr ser igualmente presentada por varios solicitantes conjuntamente, o por diversos solicitantes que designen Estados contratantes diferentes. Esta norma figura en el artculo 59 CPE. Nota: Cuando existan diversos solicitantes en distintos Estados contratantes, estos se considerarn co-solicitantes a efectos del procedimiento ante la OEP. As lo dispone el artculo 118 CPE. La solicitud de patente europea deber comprender la designacin del inventor (incluso cuando sea el empleador del inventor quien est solicitando realmente la patente). Esta norma est recogida en el artculo 81 CPE. En la siguiente diapositiva se expone con mayor detalle lo que sucede, de conformidad con el CPE, cuando el inventor es un trabajador.
Core module 2 How patents work 14/31

Quin puede solicitar y obtener una patente? (1)


Cualquier persona fsica o jurdica y cualquier sociedad asimilada a una persona jurdica puede presentar una solicitud (artculo 58 CPE). Una solicitud podr ser igualmente presentada por varios solicitantes conjuntamente (artculo 59 CPE). La solicitud deber comprender la designacin del inventor (artculo 81 CPE).

137

Diapositiva 15 Quin puede solicitar y obtener una patente? (2)


Nota El Protocolo sobre Jurisdiccin y Reconocimiento de las Decisiones con respecto al Derecho de Otorgar una Patente Europea (Protocolo sobre Reconocimiento) establece dnde puede incoarse el correspondiente procedimiento cuando una solicitud de patente europea haya sido supuestamente presentada por una persona que no est facultada para ello: http://www.epo.org/ patents/law/ legal-texts/html/epc/2000/e/ma4.html.

138

Que el inventor sea el solicitante y, en caso de concesin, el titular de la patente depende de los siguientes factores: El derecho a la patente europea pertenece al inventor y a sus causahabientes. Este principio est recogido en el artculo 60.1 CPE. Pero la situacin se complica cuando el inventor es un trabajador... Si el inventor es un empleado, el derecho a la patente europea se determinar de acuerdo con la legislacin del Estado contratante del CPE en cuyo territorio el empleado ejerza su actividad principal. Si no puede determinarse el Estado en cuyo territorio ejerce esa actividad principal, la legislacin aplicable ser la del Estado en cuyo territorio se encuentra el establecimiento del empresario del que el empleado dependa. Este principio tambin est recogido en el artculo 60.1 CPE. Con carcter general, cualquier invencin referida al mbito laboral habitual de un trabajador ser propiedad de su empleador, si bien el trabajador puede percibir una gratificacin econmica adicional (en funcin de la legislacin del Estado contratante del CPE afectado). Pero incluso cuando no sea el solicitante o el propietario de la patente europea, el inventor conserva el derecho a que se le mencione como tal ante la OEP. Este

principio est recogido en el artculo 62 CPE.

139

Diapositiva 16 Qu debe incluir una solicitud de patente?


Los requisitos que debe cumplir la descripcin de la invencin se regulan en la Regla 42 del Reglamento de Ejecucin del CPE: Regla 42 Contenido de la descripcin (1) La descripcin deber: (a) (b) especificar el campo tcnico al que se refiera la invencin; indicar el estado de la tcnica anterior que, en la medida en que el solicitante lo conozca, pueda considerarse til para la comprensin de la invencin, para la elaboracin del informe de bsqueda europea y para el examen de la solicitud de patente europea, y deber citar, preferentemente, los documentos que puedan reflejar este estado de la tcnica; describir la invencin, en la forma caracterizada en las reivindicaciones, en trminos que permitan comprender el problema tcnico aunque no est expresamente formulado, y la solucin a ese problema, e indicar, en su caso, las ventajas o efectos tcnicos de la invencin en relacin con el estado de la tcnica anterior; describir brevemente las figuras de los dibujos, en su caso; indicar detalladamente al menos un modo de realizacin de la invencin reivindicada, utilizando ejemplos cuando sea necesario y referencias a los dibujos, en su caso; indicar explcitamente, cuando no resulte evidente de la descripcin o de la naturaleza de la invencin, de qu manera sta es susceptible de aplicacin industrial.

Para ms informacin, vanse las Directrices de Examen de la Oficina Europea de Patentes, Parte C, Captulo II, 4.9: www.epo.org > Quick access > Law > Guidelines for Examination: http://www.epo.org/patents/law/ legaltexts/html/guiex/e/c_ii_4_9.htm. La jurisprudencia sobre suficiencia de la descripcin est recogida en la Jurisprudencia de la Cmara de Recursos de la OEP, II.A.1 a 7, pginas 173-185: http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet. nsf/0/F7944E5E0AD5958DC12572BC004B2CB6/ $File/ clr_2006_en.pdf.

Qu debe incluir una solicitud de patente?


Una descripcin detallada de al menos una forma de llevar a cabo la invencin. La informacin facilitada debe ser suficientemente clara y completa para que un experto sobre la materia pueda llevarla a cabo (artculo 83 CPE) (requisito de suficiencia). La informacin facilitada se publica en un documento de patente para que todo el mundo pueda aprovecharla. La divulgacin de la invencin a cambio de la proteccin que confiere la patente tambin se conoce como pacto sobre patentes.

(c)

Core module 2

How patents work

16/31

(d) (e)

(f)

(2) La descripcin deber presentarse de la forma y en el orden que se indican en el prrafo 1, a no ser que, por el carcter de la invencin, una presentacin diferente sea ms concisa y permita una mejor comprensin. Fuente: http://www.epo.org/patents/law/legaltexts/html/epc/ 2000/e/r42.html.

140

Debe incluirse una descripcin detallada de, al menos, una forma de aplicar la invencin.
La informacin facilitada en la solicitud de patente debe describir la invencin de manera suficientemente clara para que una persona experta en la materia (artculo 83 CPE), es decir, una persona con pericia en ese determinado mbito tecnolgico, pueda ejecutar los pasos indicados, de modo que el concepto inventivo pueda ser ampliamente divulgado y repetido por otros una vez que la patente haya caducado. El examinador de patentes deber por tanto estudiar detenidamente si la informacin facilitada en la solicitud es suficientemente clara a este respecto. Este requisito se denomina suficiencia. A cambio de la proteccin de una patente, el titular debe divulgar los datos de la invencin de modo que el concepto inventivo pueda ser ampliamente divulgado y repetido una vez que la patente haya caducado.

la comunicacin de cierta informacin hasta entonces desconocida.

La informacin facilitada se publica en el documento de patente para que todo el mundo pueda aprovecharla.
La finalidad de dicha comunicacin de informacin se suele expresar en los siguientes trminos: La divulgacin de la invencin a cambio de la proteccin de una patente tambin se conoce como pacto sobre patentes, es decir, que existe un pacto entre el solicitante de la patente, que se convertir en su titular si sta se concede, y la sociedad en general que se beneficiar de

141

Diapositiva 17 Los secretos comerciales pueden constituir una alternativa a las patentes?
En lugar de patentar su invencin, algunos inventores optan por mantenerla en secreto. Una posibilidad para evitar el coste de patentar y tener que divulgar una invencin a los competidores es mantenerla en secreto. Esto es particularmente til en procesos de fabricacin difciles de observar, o en los que resulta complicado aplicar ingeniera inversa a partir del producto final. En este sentido, el secreto comercial ofrece la ventaja de evitar divulgar informacin o el plazo limitado de proteccin que concede una patente. Ser preciso adoptar medidas oportunas para poder beneficiarse de la proteccin jurdica que conceden los secretos comerciales, con lo que mantener una invencin en secreto normalmente supondr costes, al menos el inherente a la firma de contratos de confidencialidad con trabajadores y socios. A pesar de que la legislacin en materia de secretos comerciales otorga alguna proteccin, es muy difcil invocarla. Necesitar demostrar que sus competidores han empleado medios ilcitos para hacerse con su secreto comercial. Mantener en secreto una invencin puede resultar arriesgado, pues los competidores pueden aplicar ingeniera inversa a la invencin, o desarrollar la misma invencin de forma independiente. Es posible incluso que presenten una solicitud de patente sobre la invencin, y en tal caso estarn facultados para impedir al inventor que haya confiado en la proteccin del secreto comercial que siga desarrollndola. Otra desventaja importante de mantener la invencin en secreto es que a menudo es difcil mantener algo realmente en secreto. En 1985, antes de que Internet permitiera la rpida propagacin de la informacin y de que se aprovecharan las deficiencias de seguridad informtica para efectuar espionaje industrial, un estudio demostr que, de media, la informacin sobre nuevos productos o procesos pasaba a disposicin de los competidores al cabo de un ao (Mansfield, 1985: How rapidly does new industrial knowledge leak out?, Journal of Industrial Economics, diciembre de 1985).

142

Cuando la invencin sea un producto, es posible que no haya ms alternativa que patentarla porque cualquiera podra aplicar ingeniera inversa al producto y descubrir la invencin. Sin embargo Si la invencin consiste en un procedimiento (por ejemplo, un procedimiento de fabricacin), es posible que los secretos comerciales constituyan una alternativa viable. Y ello porque el inventor puede decidir mantenerla en secreto en lugar de patentarla pues cabe que no sea posible que nadie descubra el proceso de fabricacin simplemente examinando el producto final vendido. Pero existe un riesgo inherente a los secretos comerciales: los secretos comerciales pueden filtrarse y, si esto sucede, la ley no establece ninguna medida de proteccin. Adems, una vez que la invencin ha sido divulgada no puede ser patentada. Ser demasiado tarde para patentar la invencin porque sta ya habr sido divulgada. Como alternativa a los secretos comerciales, en otros casos puede ser preferible simplemente confiar en la velocidad del proceso de innovacin para mantenerse por delante de los competidores, es decir que cabe que sea preferible seguir inventando sin patentar, mantenindose por delante de los competidores introduciendo nuevos productos en el mercado ms rpido que ellos.

Los secretos industriales pueden constituir una alternativa a las patentes?


Cuando la invencin consista en un procedimiento (por ejemplo, un procedimiento de fabricacin) es posible que los secretos industriales constituyan un alternativa viable. Pero los secretos industriales pueden filtrarse y, si esto sucede, no existe proteccin alguna. Una vez que la invencin ha sido divulgada no puede ser patentada. En otros casos puede ser preferible seguir inventando sin patentar, simplemente mantenerse por delante de los competidores introduciendo nuevos productos en el mercado ms rpido que ellos.

Core module 2

How patents work

17/31

143

Diapositiva 18 Dnde puede presentarse una solicitud de patente?


Es necesario obtener una patente en cada pas en el que se desea tener proteccin. Durante un plazo de 12 meses tras presentar la primera solicitud de patente nacional, el solicitante goza de un derecho de prioridad que le permite presentar solicitudes de patente para la misma invencin en cualquier otra oficina de patentes del mundo. No obstante, si ya ha transcurrido ms de un ao, su propia solicitud inicial de patente habr pasado a formar parte del estado de la tcnica y desvirtuar la novedad de su invencin. Es preciso valorar una serie de factores a la hora de decidir dnde solicitar una patente. Cuando se enfrentan a esta decisin, los solicitantes normalmente suelen querer obtener proteccin en: (1) los pases en los que tienen previsto llevar a cabo la produccin; (2) los pases en los que pretenden vender su producto; y (3) los pases donde estn establecidas las personas que fabrican productos infractores. Se pueden presentar solicitudes de patente en: Las oficinas nacionales de patentes Si nicamente se busca la proteccin de una patente en unos pocos pases de Europa, es posible optar por la va nacional y presentar solicitudes en las oficinas de PI de estos pases. La Gua del Solicitante relaciona los factores clave que pueden influir en la decisin del solicitante para optar por el procedimiento europeo o por el nacional: Gua del Solicitante de la OEP, Parte 1, Cmo obtener una patente europea: A-IV (Optar por una va: nacional, europea o internacional). Vase: www.epo.org > Quick access > Law > Guidelines for Examination: http://www.epo.org/patents/ law/legal-texts/html/ guiapp1/e/ga_a_iv.htm.htm. La legislacin en materia de patentes de los Estados contratantes de la OEP ha sido ampliamente armonizada mediante el CPE en lo que respecta a requisitos de patentabilidad. No obstante, la va nacional abocar, con carcter general, en la concesin de derechos de proteccin de distinto alcance. Vase: www.epo.org > Patents> Grant procedure> National applications: http://www.epo.org/patents/ Grant-procedure/ Filing-an-application/nationalapplications.html.

El Convenio de Pars para la Proteccin de la Propiedad Industrial recoge el principio de trato nacional (artculo 2), en virtud del cual, los nonacionales del pas en el que se solicita la proteccin de una patente podrn solicitar una patente siempre y cuando sean nacionales de un Estado contratante de la Unin de Pars. El Convenio de Pars tambin establece un plazo de prioridad de 12 meses para solicitar patentes (artculo 4.C.1)) a contar desde la fecha del depsito de la primera solicitud (artculo 4.C.2)): http://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/ trtdocs_wo020.html#P77_5133UU. 173 pases han suscrito el Convenio de Pars (a 8 de febrero de 2009): http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults. jsp?country_id=ALL&start_year=ANY&end_ year=ANY&search_what=C&treaty_id=2. La Oficina Europea de Patentes Se pueden conceder patentes europeas para los 36 Estados contratantes del CPE y, a peticin del solicitante, ampliar la proteccin a Albania, Bosnia y Herzegovina y Serbia (Julio de 2009). Vase: www.epo.org > Patents> Grant procedure> European applications: http://www.epo.org/patents/Grant-procedure/ Filing-an-application/European-applications.html. El CPE ha establecido un procedimiento europeo nico para la concesin de patentes, basado en una nica solicitud, y ha creado un nico cuerpo normativo de legislacin sustantiva en materia de patentes para facilitar una proteccin ms slida y barata para las invenciones en los Estados contratantes. Pueden hallar ms informacin sobre la naturaleza y objeto del CPE en la Gua del Solicitante de la OEP, Parte 1, Cmo obtener una patente europea, A-II (Naturaleza y objeto del Convenio sobre Concesin de Patentes Europeas): http://www.epo.org/patents/law/legaltexts/html/ guiapp1/e/ga_a_ii.htm. Para obtener una lista completa de los Estados contratantes del CPE visite: http://www.epo.org/about-us/epo/memberstates.html. Las patentes europeas son concedidas por la OEP. Sin embargo, una vez concedida la patente europea, sta se convierte en un conjunto de patentes europeas con designacin nacional en cada uno de los pases en los que su titular ha decidido proteger su invencin. El coste ir en funcin del nmero de pases que el titular haya designado. Los titulares de la patente indicarn

144

los pases en los que desean obtener la proteccin de una patente europea. Cabe que, tras la concesin de la patente europea, se formulen oposiciones a su concesin y que el titular de una patente solicite su limitacin o revocacin. Los procedimientos de oposicin y de limitacin/ revocacin se estudiarn ms adelante. Los procedimientos de violacin o nulidad no se ventilan ante la OEP, sino ante los tribunales nacionales del pas (o pases) en el que se ejercite la correspondiente accin. Estos dos procedimientos tambin se examinarn ms adelante.

145

Existen diversas vas para obtener la proteccin de una patente y la mejor opcin depender de la invencin y de los mercados en los que sta vaya a comercializarse. Las opciones disponibles son las siguientes:

Tratado de Cooperacin en materia de Patentes (Patent Cooperation Treaty (PCT)):


El procedimiento PCT permite presentar una nica solicitud que, tras la fase inicial, se divide en diversas solicitudes de patentes nacionales. Una ventaja de la va PCT es que las costosas decisiones que lleva consigo el proceso de patentar pueden demorarse en la mayor parte de los pases: al cabo de 30 meses tras la fecha de presentacin de la solicitud internacional o, si se invoca prioridad, desde la primera fecha de prioridad de la solicitud concluye la fase internacional y la solicitud internacional pasa a la fase nacional y regional.

Oficinas Nacionales de PI:


Si nicamente se busca la proteccin de una patente en unos pocos pases de Europa, es posible que lo mejor sea optar por la va nacional y presentar directamente una solicitud en cada una de las oficinas de PI de los pases donde se solicita proteccin. El derecho de los extranjeros a solicitar una patente figura recogido en el artculo 2 del Convenio de Pars para la Proteccin de la Propiedad Industrial. El derecho de prioridad de 12 meses aplicable a las solicitudes internacionales est estipulado en el artculo 4 C del Convenio de Pars para la Proteccin de la Propiedad Industrial.

Oficina Europea de Patentes (OEP):


La OEP acepta solicitudes de patentes europeas que pueden concederse para los 36 Estados contratantes del CPE y, a solicitud del solicitante, pueden ampliarse a Albania, Bosnia y Herzegovina y Serbia (a partir de julio de 2009).

146

El Tratado de Cooperacin en materia de Patentes (Patent Cooperation Treaty; en adelante PCT) permite presentar una nica solicitud que posteriormente se divide en mltiples solicitudes de patente nacionales. 141 pases han suscrito el PCT (a 22 de mayo de 2009): http://www.wipo.int/treaties/en/ ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=6. La OEP acepta solicitudes de patente presentadas al amparo del PCT en su calidad de oficina receptora, administracin de bsqueda internacional, administracin de examen preliminar internacional, u oficina designada o elegida. Las solicitudes PCT no dan lugar a una patente internacional, sino que se dividen en patentes nacionales individuales. De este modo, tras la fase inicial del PCT, el coste de una patente PCT ser simplemente igual a la suma del coste de todas las patentes individuales en todos aquellos pases en los que se hayan solicitado. El coste total para obtener proteccin en todo el mundo puede ser tan elevado como 100.000 euros. A menudo se dice que la ventaja de presentar una solicitud PCT radica en que la efectiva presentacin de la correspondiente solicitud en cada uno de los pases en los que se solicita proteccin puede aplazarse hasta la conclusin del proceso PCT. La presentacin de una solicitud PCT cuesta unos 2.600 euros en tasas de oficinas de patentes (ms los honorarios habituales del abogado). No obstante, el coste total diferir mucho en funcin, por ejemplo, del nmero de pginas y de los pases designados en los que se pretenda obtener proteccin. La Organizacin Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) ha confeccionado un documento que recoge las preguntas frecuentes sobre el PCT (y sus respuestas), al que puede accederse a travs de: http://www.wipo.int/ export/sites/www/pct/en/basic_facts/faqs_about_ the_pct.pdf. Para una introduccin al procedimiento EuroPCT, vase la Gua del Solicitante de la OEP, Parte 2: Cmo obtener una patente europea (Parte 2) Procedimiento PCT ante la OEP ("Euro-PCT"): http://www.epo.org/patents/Grantprocedure/ Filing-an-application/ internationalapplications/ guide-for-applicants.html. Nota Es importante que los alumnos comprendan que las patentes deben obtenerse en cada pas en el que se solicita proteccin. No existen las patentes internacionales.

147

No obstante, cualquier legislacin nacional puede establecer plazos temporales ms amplios. Por ejemplo, es posible que la fase regional europea se inicie 31 meses despus de la fecha de presentacin de la solicitud internacional o, si se invoca prioridad, desde la primera fecha de prioridad de la solicitud. La fases nacional y regional tambin pueden comenzar antes si as lo solicita expresamente el solicitante. Es importante insistir en que no existen las patentes internacionales. Sin embargo, s que existe un procedimiento internacional de solicitud de patentes (el PCT). Las solicitudes PCT pueden presentarse en las oficinas de patentes nacionales, en la OEP o directamente ante la Organizacin Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). La OEP acepta solicitudes de patente presentadas al amparo del PCT en su calidad de oficina receptora, administracin de bsqueda internacional, administracin de examen preliminar internacional y/o oficina designada o elegida (regla 19 PCT).

148

Diapositiva 19 Cmo es una solicitud de patente?


Para ms informacin sobre los requisitos de las solicitudes de patente europeas remtase a: Gua del Solicitante, Parte 1, Cmo obtener una patente europea: Contenido de una solicitud de patente europea: http://www.epo.org/ patents/law/legaltexts/html/guiapp1/e/ga_c_i_5.htm. Las solicitudes de patente ante la OEP pueden presentarse en cualquier idioma. No obstante, los idiomas oficiales de la OEP son el ingls, el francs y el alemn. Si la solicitud se presenta en otro idioma, deber ir acompaada de una traduccin. A pesar de que los servicios de un agente autorizado slo son obligatorios cuando el solicitante no tiene su domicilio o sede en el territorio de uno de los Estados contratantes del CPE, la OEP recomienda a todos los solicitantes que pidan asesoramiento jurdico. Fuente: www.epo.org > Patents> How to apply for a European patent, A step-by-step guide to the grant procedure, 2 Application: http://www.epo.org/patents/One-Stop-Page.html. Nota Sin duda la parte ms importante del documento de patente son las reivindicaciones, puesto que en stas se define el alcance de la tecnologa patentada. As que, aparte de los aspectos mencionados en esta diapositiva, a lo largo del curso se profundizar ms sobre las reivindicaciones. Si el producto o el procedimiento de un competidor estn incluidos en el mbito de las reivindicaciones de una patente, es posible que vulneren dicha patente y, en consecuencia, su titular podr poner fin a las actividades del competidor interponiendo una demanda ante un tribunal. Si se determina que se ha producido una violacin de patente, los tribunales le condenarn al pago de una indemnizacin por daos y perjuicios e impondrn otras medidas de reparacin. A menudo las reivindicaciones sufren modificaciones durante el proceso de examen por la oficina de patentes. Es comn que se acoten de forma ms estricta al determinarse que parte de la invencin reivindicada en la solicitud no es novedosa (es decir, ya existe en el estado de la tcnica) o porque el examinador considera que lo que el solicitante de la patente reivindica excede de lo descrito en su explicacin de cmo repetir el proceso inventivo. Esto se denomina insuficiencia de la descripcin. Se incluye ms informacin sobre el contenido de una solicitud de patente europea en las

Directrices de Examen de la Oficina Europea de Patentes, Parte C, Captulo II, 1-7: www.epo.org > Quick access > Law > Guidelines for Examination: http://www.epo.org/patents/ law/legaltexts/html/guiex/e/c_ii.htm.

149

El artculo 78.1 CPE enumera los elementos bsicos de una solicitud de patente europea. Estos son: una peticin de concesin de patente; una descripcin de la invencin (resumen del estado de la tcnica (es decir, la tecnologa de la que se tenga conocimiento), una explicacin (divulgacin) de la invencin y el problema que pretende resolver; una o varias reivindicaciones: stas definen el objeto para el que se solicita la proteccin de la patente europea (Se describen en el artculo 69 CPE: http://www.epo.org/patents/law/legaltexts/html/CPE/2000/e/ar69.html); cualquier dibujo referido a la descripcin o las reivindicaciones (la descripcin y los dibujos se utilizan para interpretar las reivindicaciones); y un resumen (unas 150 palabras que pueden utilizarse como herramienta de bsqueda para otras solicitudes de patente).
Cmo es una solicitud de patente?
La solicitud de patente europea deber contener (artculo 78.1 CPE): una peticin de concesin; una descripcin de la invencin (regla 42 CPE) (resumen del estado de la tcnica, descripcin de la invencin y el problema que pretende resolver); una o varias reivindicaciones (artculo 69 y 84 CPE y regla 43 CPE) (determinan el alcance de la proteccin de la patente europea); los dibujos (en su caso) a los que se refieran la descripcin o las reivindicaciones (la descripcin y los dibujos se utilizan para interpretar las reivindicaciones); y un resumen (artculo 85 CPE, regla 47 CPE) (unas 150 palabras que pueden utilizarse como herramienta de bsqueda para otras solicitudes de patente).

Core module 2

How patents work

19/31

150

Diapositiva 20 (optativa) Primera pgina de una solicitud de patente europea publicada.


Esta diapositiva exhibe la primera pgina de una patente de muestra. La patente fue solicitada en 1987 por IBM, empleador de los inventores Bednorz y otros, que inventaron un superconductor de alta temperatura y el correspondiente mtodo de fabricacin. Los inventores fueron galardonados con el Premio Nobel de Fsica en 1987 por descubrir este tipo de superconductores. La reivindicacin principal de esta patente (que no figura en la diapositiva) dice as: "Compuesto superconductor de tipo RE2TM.O4 que presenta una temperatura de transicin superior a 26 K, en el que la tierra rara (TR) se sustituye parcialmente por uno o ms miembros del grupo de elementos de tierras alcalinas (TA), y en el que el contenido de oxgeno se ajusta de modo que la estructura cristalina resultante se distorsiona y comprende una fase de composicin general RE2xAExMT.O4-y , en la que MT representa un metal de transicin, y x < 0.3 e y < 0.5."

151

En esta diapositiva se exhibe la primera pgina de una solicitud de patente publicada. La patente fue solicitada por IBM, empleador de los inventores Bednorz y otros, que inventaron un superconductor de alta temperatura y el correspondiente mtodo de fabricacin. Los inventores fueron galardonados con el Premio Nobel de Fsica en 1987 por descubrir este tipo de superconductores.

152

Diapositiva 21 Personas clave en el procedimiento de solicitud de patentes


Cuando el solicitante de una patente tenga su domicilio o sede en el territorio de un Estado contratante del CPE, no estar obligado a actuar representado por un agente autorizado (por ejemplo, un abogado de patentes europeo). Si el solicitante no cumple este requisito, podr presentar una solicitud de patente europea por s mismo pero deber designar a un agente autorizado y actuar por mediacin suya a partir de ese momento (artculo 133 CPE). Este requisito no se aplica al pago de tasas, ya que stas pueden ser abonadas por cualquier persona. No obstante, los procedimientos de concesin de patentes pueden resultar extremadamente complejos, y por ello la OEP recomienda a aquellos solicitantes que carezcan de experiencia, que obtengan el asesoramiento de un agente autorizado ante la OEP. En la prctica, la labor de redactar una solicitud de patente y de mantener las comunicaciones con el examinador de patentes en nombre del cliente suelen llevarla a cabo agentes profesionales (artculo 134.1 CPE), pero los solicitantes tambin pueden hacerse representar por cualquier abogado habilitado para ejercer en el territorio de uno de los Estados contratantes que tenga en l su domicilio profesional, en la medida en que pueda actuar en dicho Estado en calidad de agente en materia de patentes de invencin (artculo 134.8 CPE). Vanse las preguntas frecuentes a la OEP: http://www.epo.org/help/faq.html. En la pgina web de la OEP se incluye ms informacin sobre cmo localizar un abogado de patentes habilitado: www.epo.org > Grant procedure > find a professional representative: http://www.epo.org/ patents/ Grant-procedure/ representatives.html.

153

Adems del solicitante de la patente, otras personas clave en el procedimiento de solicitud de patentes son: Los examinadores de patentes: son licenciados en ciencias, ingeniera y otros mbitos tcnicos, que actan como examinadores y tambin tienen formacin sobre el Derecho de patentes aplicable a la fase previa a la concesin. nicamente tales especialistas tcnicos son capaces de comprender el objeto de las solicitudes que se presentan, respecto de las que es preciso realizar una bsqueda y examinar con arreglo a la legislacin sobre patentes nacional y europea. Los examinadores trabajan para las oficinas de patentes gestionadas por los gobiernos nacionales o para la Oficina Europea de Patentes, rgano ejecutivo de la Organizacin Europea de Patentes que cuenta en la actualidad con 36 Estados miembros (desde el 1 de julio de 2009) (http://www.epo.org/about-us/epo.html); y Los representantes: en la prctica, la tarea de redactar una solicitud de patente y de mantener contactos con el examinador de patentes en representacin del cliente suele ser llevada a cabo por agentes profesionales cuyos nombres figuran en una lista de agentes autorizados (artculo 134.1 CPE). No obstante, un solicitante de patentes tambin puede estar representado por un abogado habilitado para ejercer en el territorio de uno de los

Estados contratantes y que tenga en l su domicilio profesional, en la medida en que pueda actuar en dicho Estado en calidad de agente en materia de patentes de invencin (artculo 134.8 CPE).
Personas clave en el procedimiento de solicitud de patentes
El examinador de patentes. El solicitante. El representante: un agente autorizado inscrito en una lista llevada a tal efecto por la OEP (artculo134.1 CPE), o un abogado habilitado para actuar en calidad de agente en materia de patentes de invencin (artculo134.8 CPE).

Core module 2

How patents work

21/31

154

Diapositiva 22 El procedimiento de concesin de una patente europea


El primer paso del procedimiento de concesin de una patente europea es el examen de la presentacin. El examen de la presentacin consiste en comprobar si se ha facilitado toda la informacin y documentacin necesaria para poder asignar a la solicitud una fecha de presentacin. Para que se asigne una fecha de presentacin (artculo 80, Regla 40 CPE) es necesario presentar: una instancia de solicitud de una patente europea; datos identificativos del solicitante o ponerse en contacto con ste; una descripcin de la invencin; o una referencia a una solicitud presentada con anterioridad. Si no se presentan las reivindicaciones, el solicitante deber aportarlas en el plazo de dos meses desde que hubiera sido instado a ello conforme a lo dispuesto en la Regla 58 CPE. A esta fase le sigue el examen formal, que se centra en determinados aspectos formales de la solicitud, como la forma y el contenido de la instancia, los dibujos y el resumen, la designacin del inventor, el nombramiento de un agente autorizado, las traducciones necesarias y las tasas aplicables. Fuente: www. epo.org > Patents> How to apply for a European patent, A step-by-step guide to the grant procedure, 3 Filing and formalities examination: http://www.epo.org/patents/One-Stop-Page.html. El informe de bsqueda se concentra en las reivindicaciones de patente pero tambin tiene en cuenta la descripcin y los eventuales dibujos. Inmediatamente despus de su redaccin, se enva al solicitante junto con una copia de todos los documentos citados y un dictamen inicial en el que se manifiesta si la invencin reivindicada y la solicitud cumplen los requisitos establecidos en el Convenio sobre Concesin de Patentes Europeas. Fuente: www.epo.org > Patents > How to apply for a European patent, A step-by-step guide to the grant procedure, 4 Search: http://www.epo.org/ patents/ One-Stop-Page.html. El informe de bsqueda suele redactarse y remitirse al solicitante antes de la publicacin de

la solicitud de patente. Cabe desistir de una solicitud de patente en todo momento. Un motivo habitual por el que se retiran solicitudes de patente es que en el informe de bsqueda de la OEP figure que existen elementos en la tcnica anterior que entran sustancialmente en conflicto con la invencin. Si el solicitante retira su solicitud lo suficientemente pronto, puede evitar su publicacin. En la prctica, hay mayor nmero de solicitudes de patente retiradas por sus solicitantes, que solicitudes denegadas por la oficina de patentes. La tasa de bsqueda asciende a 1.050 euros (cifras de 2008). Vanse las preguntas frecuentes a la OEP: http://www.epo.org/help/ faq.html. Una vez publicada la solicitud, los solicitantes disponen de seis meses para decidir si siguen adelante y para solicitar un examen de fondo de su solicitud. Si el solicitante ya hubiera pedido que se realizara un examen de fondo, se le invitar a que confirme si desea seguir adelante con la solicitud. En ese mismo plazo, el solicitante deber decidir los pases en los que precisa de proteccin y confirmarlo mediante el pago de la correspondiente tasa de designacin y, en su caso, de extensin. A partir de la fecha de su publicacin, la solicitud de patente europea otorga una proteccin provisional a la invencin en los Estados designados en la misma. No obstante, en funcin de la legislacin nacional aplicable, puede que sea necesario presentar una traduccin de las reivindicaciones ante la oficina de patentes correspondiente y disponer su publicacin. Fuente: www.epo.org > Patents> How to apply for a European patent, A step-by-step guide to the grant procedure, 5 Publication of the application: http://www.epo.org/patents/One-Stop-Page.html. En lo que respecta al coste de las traducciones, las reivindicaciones de la patente deben traducirse a la lengua oficial del pas correspondiente. Hasta mayo de 2008, era preciso traducir toda la solicitud de patente al idioma de cada Estado en el que se solicitaba proteccin. Desde la entrada en vigor del Acuerdo de Londres, la situacin ha cambiado. Vase http://www.epo.org/topics/issues/londonagreement.html. En consecuencia, se generarn costes de traduccin (que dependern de la complejidad de las reivindicaciones de la patente). Adems, tambin es preciso pagar los honorarios del abogado de patentes y las tasas de la Oficina Europea de Patentes (y las tasas de renovacin, a las que se har referencia en la siguiente diapositiva) que irn en funcin del nmero de

155

pases en los que la patente est en vigor. Tras la publicacin de la solicitud de patente europea, cualquier persona puede presentar observaciones por escrito a la Oficina Europea de Patentes, para poner de manifiesto aquellos hechos que considere de particular importancia para dilucidar si la patente debe ser concedida o no. No existe un formulario especfico de la OEP al efecto, y tampoco es preciso abonar tasa alguna. Dichas observaciones sern comunicadas al solicitante de la patente, quien podr manifestar lo que considere oportuno. El examinador de patentes decidir cmo debe valorar estas observaciones. Vanse las preguntas frecuentes a la OEP: http://www.epo.org/help/faq.html

156

El procedimiento de solicitud de patentes ante la OEP consta de las siguientes etapas: Examen de presentacin y examen sobre los requisitos formales: el primer paso del procedimiento de concesin de patentes europeas es el examen de la presentacin. El examen de la presentacin consiste en comprobar si se ha facilitado toda la informacin y documentacin necesaria para poder asignar a la solicitud una fecha de presentacin (artculo 80 CPE, regla 40 CPE). Informe de bsqueda: lo elabora la Divisin de Bsqueda. Mientras se lleva a cabo el examen sobre los requisitos formales, se emite un informe de bsqueda europea en el que se enumeran todos los documentos a disposicin de la oficina que pueden ser pertinentes para evaluar la novedad y la actividad inventiva. Publicacin de la solicitud y del informe de bsqueda: la solicitud de patente, normalmente junto con el informe de bsqueda, se publica 18 meses despus de la primera fecha de presentacin o, si se invoca prioridad, despus de la primera fecha de prioridad. Examen de fondo: previa presentacin de la correspondiente solicitud escrita de examen, la Oficina Europea de Patentes examina si la solicitud de patente -

europea y la invencin cumplen los requisitos del Convenio sobre Concesin de Patentes Europeas y si procede conceder la patente. Concesin de la patente: si la Divisin de Examen considera que procede conceder la patente, emite una resolucin en tal sentido. Validacin de la patente: una vez publicada la concesin de la patente, sta debe ser validada en cada uno de los pases designados en un plazo determinado para conservar sus efectos de proteccin y resultar oponible frente a los infractores.

157

El examen de fondo lo lleva a cabo una Divisin de Examen, que suele estar compuesta por tres examinadores, de los que uno acta como enlace con el solicitante o su representante. La divisin de examen adopta sus decisiones sobre las solicitudes de patente de forma conjunta para garantizar la mxima objetividad. Fuente: www.epo.org > Patents> How to apply for a European patent, A step-by-step guide to the grant procedure, 6 Substantive examination: http://www.epo.org/patents/ One-Stop-Page.html. La nota de concesin de una patente se publica en el Boletn Europeo de Patentes una vez presentadas las traducciones de las reivindicaciones y abonada las tasas de concesin y de impresin del documento (Regla 71.3 CPE). La decisin de concesin de la patente surtir efectos a partir del da de su publicacin. La patente europea concedida equivale a un conjunto de patentes nacionales individuales. Vase: www.epo.org > Patents> How to apply for a European patent, A step-bystep guide to the grant procedure, 7 The grant of a patent: http://www.epo.org/patents/One-StopPage.html. En promedio, la Oficina Europea de Patentes conceder la patente despus de transcurridos 4 o 5 aos tras la presentacin de la primera solicitud (datos de 2007). En varios Estados contratantes, es posible que el titular de la patente deba depositar una traduccin del documento al idioma de la correspondiente oficina de patentes. En funcin de la normativa nacional aplicable, es posible que tambin deba pagar tasas antes de una determinada fecha (artculo 65 CPE). Vase: www.epo.org > Patents> How to apply for a European patent, A step-by-step guide to the grant procedure, 8 Validation: http://www.epo.org/patents/One-Stop-Page.html. Para ms informacin sobre el procedimiento de concesin de patentes europeas, remtase a www.epo.org > Patents> How to apply for a European patent, A step-by-step guide to the grant procedure, 3 Filing and formalities examination: http://www.epo.org/patents/OneStop-Page.html. La tasa de presentacin asciende a 180 euros (cifras de 2008). Vanse las preguntas frecuentes a la OEP: http://www.epo.org/help/faq.html. Nota A partir del 1 de abril de 2009, la tasa de presentacin ir en funcin del nmero de pginas.

158

Diapositiva 23 Qu puede suceder tras la concesin de una patente?


Con arreglo a los artculos 99 y 100 CPE, en el plazo de nueve meses desde la publicacin de la nota de concesin de un patente europea en el Boletn Europeo de Patentes, cualquier persona puede oponerse a la patente europea concedida ante la Oficina Europea de Patentes, alegando falta de cumplimiento de los requisitos de obtencin de una patente, es decir, falta de novedad o de actividad inventiva (artculos 52-57 CPE), o insuficiencia o falta de claridad y exhaustividad de la descripcin de la invencin (artculo 83 CPE), o que el objeto de la patente concedida excede del contenido de la solicitud tal como se present (artculo 123.2 CPE). Vase: Glosario de la OEP: http://www.epo.org/help/glossary.html. El procedimiento de oposicin se suele sustanciar ante las Divisiones de Oposicin, normalmente compuestas por tres examinadores. Vase www.epo. org > Patents> How to apply for a European patent, A step-by-step guide to the grant procedure, 9 Opposition: http://www.epo. org/patents/One-Stop-Page.html. Conviene utilizar el formulario de oposicin oficial de la OEP disponible de forma gratuita en la OEP y en las oficinas de PI de los Estados contratantes. El escrito de oposicin no se entender presentado hasta que se haya abonado la correspondiente tasa de oposicin de 670 euros (cifras de 2008). Vanse las preguntas frecuentes a la OEP: http://www.epo.org/help/faq.html. En la prctica, se entablan pocos procedimientos de oposicin ante la OEP y procedimientos judiciales ante los tribunales nacionales. La decisin de limitar o revocar una patente europea surte efectos a partir de la fecha de su publicacin en el Boletn Europeo de Patentes, y se aplicar con carcter retroactivo en todos aquellos Estados contratantes en los que se hubiera concedido la patente (artculo 105b CPE). Vase www.epo.org > Patents> How to apply for a European patent, A step-by-step guide to the grant procedure, 10 Limitation/revocation: http://www.epo.org/patents/One-Stop-Page.html. Las tasas de renovacin pueden ser elevadas, pero su importe variar en funcin de los distintos Estados contratantes: http://www.epo.org/patents/ law/legal-texts/html/natlaw/index.html Si no se abonan puntualmente las tasas de renovacin anual, o si el titular de la patente la

revoca o sta es revocada, cabe que la patente caduque antes. Interponer procedimientos de nulidad en cada pas en el que una patente europea est en vigor puede resultar muy gravoso. El hecho de que una patente haya sido examinada y concedida por una oficina de patentes no garantiza que sea vlida, y los tribunales nacionales pueden determinar que una patente es nula a pesar de que la oficina de patentes hubiera considerado que era vlida en el momento en que examin el contenido de la solicitud y concedi la patente. Los procedimientos por violacin de patentes pueden ser largos, costosos y su resultado puede ser incierto. De hecho, un motivo de defensa que habitualmente invocan los competidores acusados de vulnerar una patente es alegar que la patente es nula y que nunca debi ser concedida. Al igual que sucede con los procedimientos de nulidad, los procedimientos por violacin de patentes deben interponerse ante los tribunales nacionales de cada pas en los que la patente europea est en vigor.

Qu puede suceder tras la concesin de una patente?


Oposicin (artculos 99 a 105 CPE). Limitacin / revocacin (artculos 105a a 105c CPE). Tasa de renovacin (artculo 141 CPE). Procedimiento de nulidad (con arreglo a la legislacin nacional). Procedimiento por violacin (con arreglo al derecho nacional vase el artculo 64.3 CPE).

Core module 2

How patents work

23/31

159

Oposicin: una vez concedida la patente europea, cualquier tercero (normalmente los competidores comerciales del solicitante) podr oponerse a ella si considera que no debera haber sido concedida. La oposicin deber formularse en el plazo de nueve meses desde la publicacin de la nota de concesin de la patente europea en el Boletn Europeo de Patentes. Limitacin / Revocacin: en esta fase el propio titular de la patente tambin puede iniciar un procedimiento de limitacin o revocacin. En cualquier momento tras la concesin de la patente, su titular puede solicitar su revocacin o limitacin. Tasas de renovacin: una vez concedida la patente es preciso abonar las tasas de renovacin ante las oficinas de patentes nacionales para evitar su caducidad. Dichas tasas se pagan ante las oficinas de patentes nacionales en lugar de abonar una nica tasa de renovacin a la OEP. Procedimiento de nulidad: despus de transcurridos nueve meses, no es posible incoar un procedimiento de oposicin ante la OEP y, para que se revoque una patente, cualquier interesado en impugnarla (basndose en que no cumple los requisitos necesarios para su concesin) deber interponer una accin de nulidad independiente ante los tribunales de cada pas en el que la patente europea est en vigor. Procedimientos por violacin de patente: los procedimientos que el titular de una patente
160

puede iniciar contra terceros para hacer valer sus derechos derivados de la patente se denominan procedimientos por violacin de patente. Recuerde que en un momento anterior del curso se estudi que uno de los derechos que la patente confiere a su titular es el derecho exclusivo a impedir que terceros no autorizados hagan determinadas cosas (por ejemplo fabricar, utilizar, ofrecer en venta, vender o importar un producto). Para hacer valer estos derechos pueden incoarse procedimientos por violacin para evitar que terceros lleven a cabo estas actividades. De igual modo que en el caso de los procedimientos de nulidad, los procedimientos por violacin de patente deben iniciarse ante los tribunales nacionales de cada pas en el que la patente europea est en vigor. En las dos siguientes diapositivas se estudiar con mayor detalle cmo determinar si se ha cometido una violacin de patente.

Diapositiva 24 Cmo determinar si se ha vulnerado una patente? (1)


Sern los tribunales de cada jurisdiccin en la que la patente est en vigor los que determinen, con arreglo a la legislacin nacional aplicable, lo que se considera una violacin de patente. No obstante, el principio general es que una persona que no cuente con la autorizacin del titular de la patente, no podr llevar a cabo determinados actos, y el incumplimiento de dicha prohibicin constituir una violacin de la patente. A pesar de que los derechos que confiere una patente no son homogneos en las distintas jurisdicciones, el artculo 28.1 del Acuerdo de los ADPIC establece los estndares internacionales mnimos que deben aplicarse en las distintas jurisdicciones, e indica: Una patente conferir a su titular los siguientes derechos exclusivos: (a) cuando la patente se refiera a un producto, el derecho a impedir que terceros, sin su consentimiento, realicen actos de: fabricacin, uso, oferta para la venta, venta o importacin para estos fines del producto objeto de la patente; (b) cuando la patente se refiera a un procedimiento, el derecho a impedir que terceros, sin su consentimiento, realicen el acto de utilizacin del procedimiento y los actos de: uso, oferta para la venta, venta o importacin para estos fines de, por lo menos, el producto obtenido directamente por medio de dicho procedimiento. Fuente: http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27trips.pdf. Adems de los estndares internacionales mnimos recogidos en el Acuerdo de los ADPIC, en muchos pases europeos se han adoptado definiciones de vulneracin directa y por cooperacin (o indirecta) a partir del Convenio sobre la Patente Comunitaria (CPC) que, a pesar de haber sido firmado en 1975, nunca entr en vigor al no ser ratificado por un nmero suficiente de Estados miembros y que, en su versin de 1989, recoge la prohibicin de uso directo o indirecto de una invencin patentada (artculos 25 y 26 CPC). Catorce aos despus, el "Acuerdo sobre Patentes Comunitarias", celebrado en Luxemburgo el 15 de diciembre de 1989, constituy un intento de reavivar el proyecto. Este acuerdo era una versin modificada del Convenio

sobre la Patente Comunitaria original, pero fracas. Doce Estados suscribieron el acuerdo: Blgica, Dinamarca, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Pases Bajos, Portugal, Espaa y el Reino Unido. No obstante, slo siete de ellos lo ratificaron: Dinamarca, Francia, Alemania, Grecia, Luxemburgo, Pases Bajos y el Reino Unido. Para que hubiera entrado en vigor, todos los Estados contratantes deberan haberlo ratificado. No obstante, muchos de los Estado miembros de la CEE introdujeron en ese momento normas para armonizar su legislacin en materia de patentes, anticipndose a la entrada en vigor del CPC. Pueden consultar el texto completo del CPC en http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri= CELEX:41989A0695(01):EN:HTML.

Cmo determinar si se ha vulnerado una patente? (1)


Precisamente, el concepto de vulneracin de una patente puede diferir segn la jurisdiccin y sern los tribunales quienes determinen si ha habido infraccin con arreglo a la legislacin nacional aplicable. Con carcter general, los tribunales de los pases europeos han considerado que existe violacin de una patente cuando se producen actos que socavan el derecho del titular de la patente a evitar la utilizacin directa de la invencin por parte de terceros, y en particular: la fabricacin, el ofrecimiento, la introduccin en el mercado o la utilizacin de un producto objeto de la patente, o la importacin o posesin del mismo para alguno de los fines mencionados; la utilizacin de un procedimiento objeto de la patente o, cuando el tercero tenga conocimiento o resulte evidente de las circunstancias, que la utilizacin del procedimiento est prohibida sin el consentimiento del titular de la patente el ofrecimiento, la introduccin en el mercado, la utilizacin, la importacin o el almacenamiento de productos obtenidos directamente mediante el procedimiento objeto de una patente, para alguno de los fines mencionados Adems, los tribunales de los pases europeos han definido los actos de cooperacin a la violacin de patente (contributory infringement) que socavan el derecho del titular de la patente a evitar la utilizacin indirecta de su invencin por parte de terceros, en particular: el suministro o el ofrecimiento de suministrar a un persona no autorizada a explotar una invencin patentada, de los medios que constituyan un elemento esencial de la invencin, para aplicarlos a la reproduccin de la invencin, cuando dicho tercero tenga conocimiento, o de las circunstancias resulte evidente, que dichos medios sirven y tienen por finalidad llevar a efecto la invencin.

Core module 2

How patents work

24/31

161

Esta diapositiva y la siguiente explican qu tipo de actos constituyen una vulneracin de una patente. Recuerde que en las notas a la diapositiva 6 se indicaba que las patentes se conceden con respecto a invenciones (ya sean productos o procedimientos, como procedimientos para fabricar algo, por ejemplo) efectuadas en cualquier mbito tecnolgico (artculo 52.1 CPE). El principio general por tanto es que un producto que se corresponda con el objeto de una reivindicacin de patente vulnerar dicha patente. De igual modo, un procedimiento que se corresponda con el descrito en una reivindicacin de procedimiento vulnerar dicha patente. Sern los tribunales de cada jurisdiccin los que determinen, con arreglo a la legislacin nacional aplicable, lo que se considera una violacin de patente (vase el artculo 64.3 CPE). El principio general es que una persona que no cuente con la autorizacin del titular de la patente no puede llevar a cabo determinados actos. El incumplimiento de dicha prohibicin constituye una violacin de patente. En muchos pases europeos se han adoptado definiciones de vulneracin directa y por cooperacin (o indirecta) a partir del Convenio sobre la Patente Comunitaria (CPC) que, a pesar de haber sido firmado en 1975, nunca entr en vigor al no ser ratificado por un nmero suficiente de Estado s miembros.
162

Las disposiciones clsicas adoptadas por los pases europeos en materia de vulneracin que se exponen en esta diapositiva tienen su origen en el artculo 25 CPC (prohibicin de utilizacin directa de la invencin) y en el artculo 26 CPC (prohibicin de utilizacin indirecta de la invencin) respectivamente.

Diapositiva 25 Cmo determinar si se ha vulnerado una patente? (2)


Adems de servir para determinar si un acto llevado a cabo sin la autorizacin del titular de la patente est prohibido, que exista violacin o no depender de que del anlisis de las caractersticas del artculo presuntamente infractor se desprenda que estas se corresponden con las descritas en las reivindicaciones de la patente. A pesar de que el CPE no aborda de forma principal el tema de las infracciones, asunto que deja en manos de los tribunales nacionales, s que recoge el principio de que las reivindicaciones de las patentes sern las que determinen el alcance de la proteccin concedida en los Estados CPE. Las reivindicaciones se interpretarn basndose en la descripcin y en los dibujos. Artculo 69.1 CPE "El alcance de la proteccin que otorga la patente europea o la solicitud de patente europea, estar determinado por el tenor de las reivindicaciones. No obstante, la descripcin y los dibujos servirn para interpretar stas. Fuente: http://www.epo.org/patents/law/legaltexts/ html/epc/2000/e/ar69.html. Adems, el Protocolo interpretativo del artculo 69 del CPE ofrece orientacin adicional y forma parte integrante del Convenio. Artculo 1 del Protocolo interpretativo del artculo 69 CPE El artculo 69 no deber interpretarse en el sentido de que el alcance de la proteccin que otorga la patente europea haya de entenderse segn el significado estricto y literal del texto de las reivindicaciones, y que la descripcin y los dibujos sirven nicamente para disipar las ambigedades que pudieran contener las reivindicaciones. Tampoco debe interpretarse en el sentido de que las reivindicaciones sirven nicamente de lnea directriz y que la proteccin se extiende tambin a lo que, segn opinin de un experto en la materia que haya examinado la descripcin y los dibujos, el titular de la patente haya querido proteger. El artculo 69 debe, en cambio, interpretarse en el sentido de que define, entre esos extremos, una posicin que asegura a

la vez una proteccin equitativa al solicitante y un grado razonable de certidumbre a terceros. Artculo 2 del Protocolo interpretativo del artculo 69 CPE "A efectos de determinar el alcance de la proteccin que otorga la patente europea, debern tenerse debidamente en cuenta aquellos elementos equivalentes a los especificados en las reivindicaciones." Fuente: www.epo.org > Patents > Legal texts > European Patent Convention (CPE) > Protocol on the Interpretation of Article 69 CPE: http://www.epo.org/patents/law/ legaltexts/html/epc/2000/e/ma2a.html.

Cmo determinar si se ha vulnerado una patente? (2)


La conclusin de que se ha cometido una vulneracin depender de si las caractersticas del dispositivo presuntamente infractor estn incluidas en las reivindicaciones de la correspondiente patente. Los tribunales de cada pas en el que la patente sea vlida y haya sido supuestamente vulnerada sern competentes para determinar si ha existido vulneracin con arreglo a la legislacin nacional aplicable. No obstante, el CPE (en su artculo 69 y en el Protocolo sobre interpretacin del artculo 69) ofrece a los tribunales de cada pas orientacin sobre el alcance de la proteccin que confiere una patente europea o una solicitud de patente europea. Es posible que el alcance de la proteccin sea ms amplio de lo que literalmente se desprenda de las reivindicaciones, segn la interpretacin y exgesis del tribunal, y que englobe tambin otros elementos equivalentes a la invencin cubiertos por las reivindicaciones.

Core module 2

How patents work

25/31

163

El titular de la patente puede interponer acciones legales y solicitar una indemnizacin por daos y perjuicios a aquellas personas que se considere que han vulnerado su patente. Esta diapositiva aborda la a menudo compleja cuestin de si los actos llevados a cabo por el demandado caen dentro del mbito de las reivindicaciones de una patente. Conviene traer a colacin lo indicado en la diapositiva 23 que dispone que los procedimientos por violacin deben interponerse ante los tribunales nacionales de cada pas europeo en el que la patente est en vigor. En el Reino Unido, Alemania y otros pases europeos, la jurisprudencia es muy dispar en sus enfoques. A pesar de que el CPE no aborda de forma principal el tema de las infracciones, su artculo 69 y el Protocolo interpretativo del artculo 69, establecen el principio de que el alcance de la proteccin conferida por las patentes europeas en los Estados contratantes del CPE puede ir ms all de lo que literalmente se desprenda de las reivindicaciones, segn la interpretacin y exgesis de los tribunales, y englobar tambin otros elementos equivalentes a la invencin cubiertos por las reivindicaciones.

164

Diapositiva 26 (optativa) Qu jurisdiccin ser competente en caso de controversia sobre una patente?
Con arreglo al Derecho de la Unin Europea, el articulo 2 del Reglamento de Bruselas relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecucin de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, establece que las personas domiciliadas en un Estado miembro estarn sometidas, sea cual fuere su nacionalidad, a los rganos jurisdiccionales de dicho Estado. No obstante, como excepcin a lo anterior, el artculo 22 del Reglamento de Bruselas establece lo siguiente: "Son exclusivamente competentes, sin consideracin del domicilio: [] 4) en materia de inscripciones o validez de patentes, marcas, diseos o dibujos y modelos, y dems derechos anlogos sometidos a depsito o registro, los tribunales del Estado miembro en que se hubiere solicitado, efectuado o tenido por efectuado el depsito o registro en virtud de lo dispuesto en algn instrumento comunitario o en algn convenio internacional. Por tanto cualquier persona, sea cual fuere su nacionalidad, estar sometida a los tribunales que conozcan del procedimiento sobre validez de la patente. Fuente: Reglamento (CE) n 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecucin de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil: http://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/l33054.htm.

165

En la informacin de apoyo figura el texto ntegro del artculo 22.4 del Reglamento de Bruselas que se resume en esta diapositiva.

166

Diapositiva 27 Qu medios de defensa existen?


A pesar de que no existe una normativa homognea sobre los argumentos de defensa disponibles, en muchos pases europeos se han establecido excepciones a los actos que constituyen violacin de patente, partiendo del artculo 27 CPC (Limitacin de los efectos de la patente comunitaria): "Los derechos conferidos por la patente comunitaria no se extendern: (a) a los actos realizados en la esfera privada y con fines no comerciales; (b) a los actos realizados con carcter experimental que se refieran al objeto de la invencin patentada; (c) a la preparacin extempornea de medicamentos para casos individuales efectuada en una farmacia y con receta mdica, ni a los actos relativos a los medicamentos as preparados; (d) al empleo de la invencin patentada a bordo de buques de los pases de la Unin de Pars para la proteccin de la propiedad industrial distintos de los Estados contratantes, en el casco, mquinas, pertrechos, aparejos y otros accesorios, cuando estos navos entren temporal o accidentalmente en las aguas de los Estados contratantes, siempre que la invencin patentada se utilice exclusivamente para las necesidades del buque; (e) al empleo de la invencin patentada en la construccin o funcionamiento de aparatos de locomocin area o terrestre de los pases de la Unin de Pars para la proteccin de la propiedad industrial distintos de los Estados contratantes, o de accesorios de estos aparatos, cuando penetren temporal o accidentalmente en el territorio de los Estados contratantes; (f) a los actos previstos por el artculo 27 del Convenio relativo a la aviacin civil internacional, de 7 de diciembre de 1944, cuando estos actos afecten a aeronaves de un Estado, distinto de los Estados contratantes, que se beneficie de las disposiciones de este artculo. De igual modo, el artculo 28 CPC se refiere al agotamiento de los derechos conferidos por la patente comunitaria: Los derechos conferidos por la patente comunitaria no se extendern a los actos relativos

al producto cubierto por esta patente realizados en territorio de los Estados contratantes, despus de que este producto haya sido comercializado en uno de estos Estados por el titular de la patente o con su consentimiento expreso a menos que existan motivos que justifiquen, segn las normas jurdicas de la Comunidad, la extensin de los derechos conferidos por la patente comunitaria a tales actos. Pueden consultar el texto completo del CPC en http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri= CELEX:41989A0695(01):EN:HTML.

167

Aunque determinados actos recaigan dentro del mbito de las reivindicaciones de una patente vlida, puede que no constituyan una vulneracin. Si bien los medios de defensa concretos a disposicin de una persona acusada de violacin de una patente dependern de la legislacin nacional aplicable de cada pas afectado, los argumentos de defensa enumerados en esta diapositiva describen actos que normalmente no se consideran infractores. Los actos descritos en el segundo punto de esta diapositiva se han extrado de los artculos 27 y 28 CPC. El texto completo de dichas normas figura en la informacin de apoyo.

168

Diapositiva 28 (optativa) Qu se consideran amenazas injustificadas?


No existe una normativa homognea sobre lo que constituye una amenaza injustificada de la intencin de interponer una demanda contra una persona por vulneracin de patente. El contenido de la diapositiva 28 resulta til exclusivamente a efectos ilustrativos. Las personas que la utilicen debern consultar la legislacin nacional a efectos aclaratorios.

169

Cualquier parte que alegue que sus derechos de patente han sido vulnerados debe cuidarse de no formular amenazas sobre su intencin de interponer una accin por vulneracin porque, si dichas amenazas resultan injustificadas, la persona agraviada puede tener derecho a diversas medidas de reparacin, entre otras: (1) una declaracin de que las amenazas eran injustificadas; (2) una orden conminatoria para que cesen las amenazas; o (3) una indemnizacin por los daos y perjuicios sufridos como consecuencia de dichas amenazas. Lo que constituye una amenaza injustificada lo establece la legislacin nacional aplicable pero, con carcter general, no se considerar que una persona haya amenazado a otra con interponer un procedimiento por violacin de patentes por facilitar informacin del modo indicado en los tres ltimos puntos de esta diapositiva.

170

Diapositiva 29 (optativa) Qu acciones pueden ejercitarse?


A pesar de que no existe una normativa homognea en lo que respecta a las acciones que se pueden interponer en caso de violacin de patente, los artculos 44 a 46 del Acuerdo de los ADPIC exigen que se permita el recurso a las medidas cautelares, a las indemnizaciones por daos y perjuicios, y a la eliminacin de los productos infractores fuera de los circuitos comerciales. A continuacin se reproducen en su integridad los artculos 44 a 46 del Acuerdo de los ADPIC. Artculo 44 (Mandamientos judiciales) 1. Las autoridades judiciales estarn facultadas para ordenar a una parte que desista de una infraccin, entre otras cosas para impedir que los productos importados que infrinjan un derecho de propiedad intelectual entren en los circuitos comerciales de su jurisdiccin, inmediatamente despus del despacho de aduana de los mismos. Los Miembros no tienen la obligacin de conceder esa facultad en relacin con una materia protegida que haya sido adquirida o pedida por una persona antes de saber o tener motivos razonables para saber que operar con esa materia comportara infraccin de un derecho de propiedad intelectual. 2. A pesar de las dems disposiciones de esta Parte, y siempre que se respeten las disposiciones de la Parte II especficamente referidas a la utilizacin por el gobierno, o por terceros autorizados por el gobierno, sin el consentimiento del titular de los derechos, los Miembros podrn limitar los recursos disponibles contra tal utilizacin al pago de una compensacin de conformidad con lo dispuesto en el apartado h) del artculo 31. En los dems casos se aplicarn los recursos previstos en la presente Parte o, cuando stos sean incompatibles con la legislacin de un Miembro, podrn obtenerse sentencias declarativas y una compensacin adecuada. Artculo 45 (Perjuicios) 1. Las autoridades judiciales estarn facultadas para ordenar al infractor que pague al titular del derecho un resarcimiento

adecuado para compensar el dao que ste haya sufrido debido a una infraccin de su derecho de propiedad intelectual, causada por un infractor que, sabindolo o teniendo motivos razonables para saberlo, haya desarrollado una actividad infractora. 2. Las autoridades judiciales estarn asimismo facultadas para ordenar al infractor que pague los gastos del titular del derecho, que pueden incluir los honorarios de los abogados que sean procedentes. Cuando as proceda, los Miembros podrn facultar a las autoridades judiciales para que concedan reparacin por concepto de beneficios y/o resarcimiento por perjuicios reconocidos previamente, aun cuando el infractor, no sabindolo o no teniendo motivos razonables para saberlo, haya desarrollado una actividad infractora. Artculo 46 (Otros recursos) Para establecer un medio eficaz de disuasin de las infracciones, las autoridades judiciales estarn facultadas para ordenar que las mercancas que se haya determinado que son mercancas infractoras sean, sin indemnizacin alguna, apartadas de los circuitos comerciales de forma que se evite causar daos al titular del derecho, o que sean destruidas, siempre que ello no sea incompatible con disposiciones constitucionales vigentes. Las autoridades judiciales estarn adems facultadas para ordenar que los materiales e instrumentos que se hayan utilizado predominantemente para la produccin de los bienes infractores, sean, sin indemnizacin alguna, apartados de los circuitos comerciales de forma que se reduzcan al mnimo los riesgos de nuevas infracciones. Se tendrn en cuenta, al dar curso a las correspondientes solicitudes, tanto la necesidad de que haya proporcin entre la gravedad de la infraccin y las medidas ordenadas como los intereses de terceros. En cuanto a las mercancas de marca de fbrica o de comercio falsificadas, la simple retirada de la marca de fbrica o de comercio apuesta ilcitamente no bastar, salvo en casos excepcionales, para que se permita la colocacin de los bienes en los circuitos comerciales". Pueden consultar el texto ntegro del Acuerdo de los ADPIC en

171

http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/ 27trips_01_e.htm.

172

Los derechos de patente slo son eficaces en la medida en que tambin lo sean los procedimientos y acciones a travs de los cuales se hacen valer. No obstante, en lo que respecta a las incidencias que pueden surgir tras la concesin, las acciones ejercitables dependern de las distintas legislaciones nacionales aplicables, y pueden diferir en gran medida segn el pas de que se trate. Los artculos 44 a 46 del Acuerdo de la Organizacin Mundial del Comercio (OMC) sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (el acuerdo ADPIC) exigen que se permita el recurso a las medidas cautelares, a indemnizaciones por daos y perjuicios y a la eliminacin de los productos infractores fuera de los circuitos comerciales. El texto ntegro de este convenio figura en la informacin de apoyo. Adems de las medidas cautelares o provisionales, la modalidad ms comn de requerimiento judicial definitivo o permanente son las rdenes de cesacin, que obligan a cesar en la vulneracin de la patente. Los requerimientos de entrega o destruccin tienen por objetivo garantizar que la persona que haya vulnerado la patente no tenga la tentacin de poner en circulacin los productos infractores incumpliendo la orden judicial. La entrega puede efectuarse directamente al titular de la patente o a cualquier otra persona para que destruya los productos infractores.

El titular de una patente que gane un juicio por vulneracin de la misma, suele poder solicitar una indemnizacin por daos y perjuicios o que se le rindan cuentas de los beneficios obtenidos por el demandado, si bien la disponibilidad de estos mecanismos depender de la legislacin nacional aplicable del pas de que se trate. La finalidad de la indemnizacin por daos y perjuicios es calcular las prdidas sufridas por el titular de la patente para que el demandado se la compense.

173

Diapositiva 30 De qu manera pueden utilizarse las patentes como herramienta comercial?


Una invencin patentada nicamente ser valiosa si se comercializa y explota. Por ejemplo, el titular de una patente puede decidir vender un producto que contenga la invencin patentada, o emplear un procedimiento patentado para fabricar productos destinados a la venta. Como alternativa, el titular de la patente puede intentar encontrar a otra persona que desee comprar la invencin patentada u obtener una licencia, y que est dispuesto a pagar a cambio un canon al titular de la patente. Adems del valor comercial de las patentes por su posibilidad de comercializacin y explotacin, existen bases de datos online, como http://www.espacenet.com de acceso libre, que pueden constituir herramientas comerciales valiosas a travs de las cuales se puede acceder a la informacin publicada sobre patentes sin cargo alguno, de modo que cualquiera puede examinar las novedades de cualquier mbito tecnolgico concreto. esp@cenet ofrece acceso gratuito a ms de 60 millones de documentos de patentes de todo el mundo que se remontan al ao 1863. En el sub-mdulo A se ofrece ms informacin sobre la bsqueda de patentes. Por encima de todo, la sesin debe terminarse haciendo hincapi sobre la importancia de obtener asesoramiento profesional de un agente de patentes autorizado, o de un abogado habilitado, para actuar como agente en material de patentes de invencin.

De qu manera pueden utilizarse las patentes como herramienta comercial?


Para la comercializacin y explotacin de la invencin. Para bloquear otras patentes. Concesin e intercambio de licencias (cross-licensing) Bases de datos online: Suelen ser de acceso libre y constituyen herramientas comerciales valiosas. Porqu no conectarse e intentar hacer una bsqueda?

www.espacenet.com

Core module 2

How patents work

30/31

174

Esta es la ltima diapositiva del curso. En ella se explica que las patentes se pueden utilizar como herramientas comerciales del siguiente modo: Comercializacin y explotacin: la concesin de una patente no es garanta de que tenga valor comercial. nicamente tendr valor comercial si existe un mercado para ella. Bloquear patentes: en algunos sectores como en el de los semiconductores y en el de las telecomunicaciones, los operadores se bloquean recprocamente las patentes respectivas para que nadie pueda vender un producto sin obtener previamente licencias de sus competidores. Conceder licencias y celebrar acuerdos de intercambio de licencias (crosslicensing): en los sectores en los que se producen bloqueos de patentes, la celebracin de contratos de licencia e incluso de intercambio de licencias son muy habituales y, en virtud de ellos, los competidores se aseguran de que no se estn vulnerando recprocamente sus patentes y pueden acceder y utilizar sus respectivas invenciones. Bases de datos online: las bases de datos online como http://www.espacenet.com son de acceso libre y pueden constituir herramientas comerciales valiosas a travs de las cuales se puede acceder a la informacin publicada sobre patentes

sin cargo alguno, de modo que cualquiera puede examinar las novedades de cualquier mbito tecnolgico concreto. En el sub-mdulo A se ofrece ms informacin sobre la bsqueda de patentes. Nota Por qu no concluye el curso utilizando el ltimo epgrafe como una actividad sugerida para los estudiantes? Solicteles que se conecten a la red y busquen invenciones muy conocidas en www.espacenet.com y le informen de los resultados obtenidos en la siguiente clase.

175

Diapositiva 31 Resumen del curso


Esta diapositiva deber emplearse para resumir el contenido de la sesin y constituye un aviso para recordar al pblico que el curso nicamente pretende ofrecer una visin global introductoria para alcanzar un nivel bsico de conocimiento y generar concienciacin acerca de los derechos de propiedad intelectual e industrial y sobre las patentes en particular.

176

Submdulo A Bsqueda de patentes


Cmo utilizar la base de datos esp@cenet

177

Visin general
Diapositiva 2 Diapositiva 3 Diapositiva 4 Diapositiva 5 (optativa) Diapositiva 6 (optativa) Diapositiva 7 (optativa) Diapositiva 8 (optativa) Diapositiva 9 (optativa) Diapositiva 10 (optativa) Diapositiva 11 (optativa) Diapositiva 12 (optativa) Diapositiva 13 (optativa) Diapositiva 14 (optativa) Diapositiva 15 (optativa) Diapositiva 16 Diapositiva 17 Diapositiva 18 Diapositiva 19 Diapositiva 20 Diapositiva 21 Diapositiva 22 Diapositiva 23 Diapositiva 24 Diapositiva 25 Diapositiva 26
esp@cenet es ... (1) esp@cenet es ... (2) Bsqueda por palabra clave, o bsqueda por clase tecnolgica? El argot de las patentes Argot de patentes en electrnica (1) Argot de patentes en electrnica (2) Argot de patentes en tecnologa general (1) Argot de patentes en tecnologa general (2) Argot de patentes en tecnologa general (3) Argot de patentes en qumica (1) Argot de patentes en qumica (2) Argot de patentes en qumica / industria farmacutica Argot de patentes en industria farmacutica (1) Argot de patentes en industria farmacutica (2) Bsqueda por clasificacin Buscar: tecnologa de aire acondicionado para autobuses Resultados de nuestra bsqueda: las clases ECLA pertinentes Visin detallada de una clase tecnolgica Buscar patentes en una clase Aadir ms criterios a su bsqueda Lista de resultados de esp@cenet (1) Lista de resultados de esp@cenet (2) Ver lista de los documentos que citan la patente Ver o imprimir documentos originales Motor de traduccin automtica para

Diapositiva 27 Diapositiva 28 Diapositiva 29

descripciones y reivindicaciones Situacin jurdica en INPADOC Informacin detallada sobre solicitudes europeas de patentes Ayuda segn el contexto y asistente interactivo

178

El mdulo principal 1 termina con algunos ejemplos que ilustran las dificultades derivadas de efectuar bsquedas de patentes empleando palabras claves. Otra dificultad adicional no mencionada en el mdulo principal 1 consiste en que un gran nmero de las patentes contenidas en las bases de datos gratuitas no contienen ningn texto en ingls para efectuar bsquedas. Por tanto, las bsquedas de informacin sobre patentes por palabra clave tienen sus limitaciones. El submdulo A presenta una posible alternativa para resolver este problema, que consiste en utilizar la clasificacin de patentes oficial para localizar las patentes de inters. La clasificacin de patentes que mejor funciona en esp@cenet es la ECLA, o Sistema de Clasificacin Europeo de Patentes. La presentacin tambin contiene, en varias diapositivas optativas, algunos ejemplos interesantes sobre el argot de las patentes. Estos ejemplos se han extrado de los campos de la electrnica, de la tecnologa en general, de la ingeniera mecnica y de la industria qumica y farmacutica, y explican porqu las bsquedas por palabra clave resultan problemticas. El resto de las diapositivas se centran en una bsqueda de muestra, por ejemplo referida a patentes de aire acondicionado para autobuses. Tras explicar cmo obtener una lista con los resultados de las correspondientes patentes, la presentacin esboza qu informacin sobre los documentos de patentes est disponible en esp@cenet. Las diapositivas contienen notas sobre esp@cenet en general y sobre los pantallazos en particular. Para ms informacin sobre cmo utilizar la informacin de patentes, vase la pgina web de la Oficina Europea de Patentes, que ofrece formacin complementaria en lnea y presencial: http://www.epo.org/patents/learingn/pitraining.html Operadores booleanos: utilice "AND", "OR" o "NOT" en los campos de bsqueda. Truncamiento: *(cualquier nmero de dgitos),? (0 1 caracteres)m # (exactamente 1 carcter). Bsqueda por frase: "palabra1palabra2" Parntesis anidadas: por ejemplo ((diode OR excimer) AND laser). Cuatro trminos de bsqueda mximo por campo.

21 trminos de bsqueda y 20 operadores mximo en total. Los distintos campos de bsqueda estn siempre combinados mediante el booleano "AND". Tengan en cuenta que una bsqueda como la reflejada en esta presentacin no puede sustituir a una bsqueda de patentes profesional.

179

Bsqueda de patentes
Cmo utilizar la base de datos esp@cenet

esp@cenet es ...
una base de datos con 60 millones de documentos que contiene datos sobre patentes con cobertura prcticamente mundial; una fuente de informacin tcnica; ha sido diseada para cientficos e ingenieros; y tambin es utilizada por los expertos en patentes

www.espacenet.com

Submdulo A

Bsqueda de patentes

2/29

180

esp@cenet ofrece las siguientes opciones de bsqueda: Quick search (bsqueda rpida) bsquedas por palabras que figuren en el ttulo o en el resumen, o para buscar personas o empresas. Advanced search (bsqueda avanzada) bsquedas complejas con varios campos de consulta y con operadores BOOLEANOS (vase la documentacin de apoyo para ms informacin). Number search (Bsquedas por nmeros) bsquedas de documentos utilizando un nmero de patente oficial conocido. Classification search (bsqueda por clasificacin)- bsqueda a travs de clases tecnolgicas: Cuando se efectan bsquedas por clasificacin no es preciso conocer la terminologa utilizada en las patentes con lo que se evitan la dificultades inherentes a la misma. Adems, muchos documentos que figuran en bases de datos de acceso libre no tienen un ttulo o resumen en ingls que permita efectuar una bsqueda mediante palabras clave. Existe ms informacin sobre cmo buscar en esp@cenet disponible en el foro de ayuda y online, as como en los documentos publicados por la OEP (vase la ltima diapositiva).

CIP = Clasificacin Internacional de Patentes. Dado que los principiantes normalmente obtienen mejores resultados efectuando bsquedas por clase tecnolgica que por palabras clave, esta presentacin se centrar las primeras. En las siguientes diapositivas opcionales se ilustran algunas de las dificultades relacionadas con las bsquedas por palabra clave.

Submdulo A

Bsqueda de patentes

3/29

Bsqueda por palabra clave, o bsqueda por clase tecnolgica?


Bsqueda por palabra clave
Los solicitantes de patentes no utilizan un lenguaje comn implicaciones jurdicas alcance de la proteccin ocultarse a los competidores. Es difcil encontrar las palabras clave adecuadas. Para obtener buenos resultados es necesaria experiencia profesional en bsqueda de patentes.

Bsqueda por clase tecnolgica


Cada patente es clasificada por profesionales de patentes. La CIP es jerrquica y muy detallada: permite afinar gradualmente la bsqueda. Las descripciones de las clases estn redactadas para ser fcilmente encontradas y comprendidas. Se necesita poca experiencia. PERO: las clases CIP no cubrirn sus necesidades al 100%.

Submdulo A

Bsqueda de patentes

4/29

181

Aqu se presentan varios ejemplos interesantes de argot de patentes. Proporcionan una idea de lo que se puede esperar cuando se buscan y se leen patentes. Asimismo, ayudan a ilustrar el tipo de dificultades que puede encontrar cuando realice bsquedas por palabra clave. Esta diapositiva y las siguientes (opcionales) proporcionan ejemplos en los campos de: electrnica tecnologa general ingeniera mecnica qumica productos farmacuticos
Opcional

El argot de las patentes


instrumento de escritura = pluma

conjunto de bolas

= cojinete de bolas

objeto esfrico con filamentos blandos que faciliten su captura segura

= pelota de juguete

Submdulo A

Bsqueda de patentes

5/29

Opcional

Argot de patentes en electrnica


fuente de alimentacin elctrica = pila para circuitos electrnicos

semiconductor que conmuta el dispositivo con un electrodo de control

= transistor

medio de acoplamiento elctrico = transformador aislado galvnicamente

Submdulo A

Bsqueda de patentes

6/29

182

Opcional

Opcional

Argot de patentes en electrnica


dispositivo fototransmisor = LED (diodo emisor de luz)

Argot de patentes en tecnologa general


elemento flexible = membrana o diafragma

configuracin para extraer potencia de un cable elctrico

= colector de corriente

dispositivo de bloqueo

= retn en U, etc.

Submdulo A

Bsqueda de patentes

1/29

Submdulo A

Bsqueda de patentes

10/29

Opcional

Argot de patentes en tecnologa general


elemento elongado = tubera, tubo vertical, cable o fibra ptica

hoja

= puerta o ventana

Submdulo A

Bsqueda de patentes

8/29

Opcional

Argot de patentes en tecnologa general


medios de almacenamiento de energa = muelle

medios de fijacin

= clavo, tornillo o remache, etc.

Submdulo A

Bsqueda de patentes

9/29

183

Opcional

Opcional

Argot de patentes en qumica


superficie repelente al agua y al aceite Teflon polmero soluble en agua o dispersable (sal de) cido poliacrlico o alcohol en agua polivinlico superabsorbente (co)polmero estirnico expandido poliisopreno ionmero copolmero injertado de monmeros aromticos de vinilo sobre goma de butadieno polister aromtico gel de (sal de) cido poliacrlico espuma de poliestireno; Styrofoam goma natural copolmero de etileno y sales de cido acrlico ABS (el plstico con el que estn hechos los ladrillos de LEGO) PET (tereftalato de polietileno)

Argot de patentes en industria farmacutica


solucin oftlmica = solucin adecuada para su aplicacin a los ojos (por ejemplo, NO es una solucin de hidrxido de sodio con un pH de 13)

Portador aceptable farmacuticamente

= cualquier sustancia que un experto en el campo tecnolgico (= persona con capacidad en la tecnologa) usara para preparar un medicamento (ejemplos: celulosa, glicerol, fcula)

dispositivo para = cualquier equipo o mezclador adecuado para mezclar ingredientes esta finalidad. No es necesario que pertenezca al farmacuticos campo farmacutico, y puede utilizarse habitualmente para una finalidad diferente (por ejemplo, una batidora domstica)

Submdulo A

Bsqueda de patentes

11/29

Submdulo A

Bsqueda de patentes

14/29

Opcional

Estos son los trminos que se utilizan para determinar si los ingredientes pueden estar o no presentes en la composicin. Es esencial que se utilicen correctamente.

Argot de patentes en qumica


Una composicin que incluye A, B y C = una mezcla de al menos A, B y C, y posiblemente otros componentes Ejemplo: Una composicin que incluye una solucin de cido lctico en alcohol/agua Vino! Una composicin formada por A, B y C = una mezcla en la que slo estn presentes A, B y C Ejemplo: Una composicin formada por una solucin de cido lctico en alcohol/agua Ahora se excluye al vino, ya que incluye muchos ms productos que el cido lctico, el alcohol y el agua. Una composicin formada esencialmente por A, B y C = una mezcla de A, B y C que puede incluir componentes adicionales siempre que no afecte negativamente al propsito de la invencin Ejemplo: Una composicin formada esencialmente por una solucin de cido lctico en alcohol/agua Puede estar incluido el vino, si el resto de los componentes del vino no impiden el propsito de la invencin que se pretende obtener.

Submdulo A

Bsqueda de patentes

12/29

Opcional

Argot de patentes en qumica/industria farmacutica


Una composicin que incluye agua y glicerol que incluye" que contiene" formada por" = = = pueden estar tambin presentes ingredientes adicionales pueden estar tambin presentes ingredientes adicionales slo estn presentes los ingredientes que se enumeran

Submdulo A

Bsqueda de patentes

13/29

184

El Sistema de Clasificacin Europeo ECLA es un sistema jerrquico de clases tecnolgicas. Est estructurado en forma de rbol, con nueve ramas. Esta diapositiva muestra el nivel jerrquico superior del sistema ECLA. La bsqueda en la clasificacin permite dos opciones: Ascender y descender por la clasificacin haciendo clic con el ratn, para encontrar la clase correspondiente. Buscar las clasificaciones mediante palabras clave: buscar palabras en la descripcin de clase tecnolgica. Una bsqueda por palabras clave en las descripciones de clase de tecnologa es muy diferente de una bsqueda por palabras clave en las propias patentes. En lugar de buscar en el texto nico de cada patente, se busca en las descripciones de las clases de tecnologas que han sido redactadas por los expertos de la oficina de patentes. En las diapositivas siguientes utilizaremos como ejemplo una bsqueda para sistemas de aire acondicionado en autobuses.

185

Bsqueda por clasificacin

Submdulo A

Bsqueda de patentes

16/29

Buscar: tecnologa de aire acondicionado para autobuses

Submdulo A

Bsqueda de patentes

17/29

Resultados de nuestra bsqueda: las clases ECLA pertinentes

Submdulo A

Bsqueda de patentes

18/29

186

En nuestro ejemplo, nos interesan los sistemas de aire acondicionado para autobuses. Otra palabra para autobs es autocar (coche). Por ello buscaremos en una clase de tecnologa que incluya las palabras siguientes en su descripcin: (bus* o coach*) air condition* (autobs* o coche*) aire acondicionado*) La bsqueda acepta un mximo de cuatro trminos. Una vez que haya introducido los trminos de bsqueda, se mostrarn los grupos correspondientes.

La lista de clases se ordena en funcin del grado de correspondencia. El grado de correspondencia queda reflejado por los cuadrados negros situados a la izquierda del nombre de la clase. Aqu vemos que la clase ECLA que ms se corresponde con la tecnologa de aire acondicionado en autobuses es B60H1: Dispositivos de calefaccin, aire acondicionado o ventilacin. Para ver una descripcin completa de una clase tecnolgica y de sus clases superiores y subclases, haga clic en el nombre de la clase.

Nota
Compruebe la opcin "show notes (mostrar notas) situada en la parte inferior de la pantalla para obtener informacin acerca de las categoras a las que se ha cambiado el nombre, se han actualizado, etc.

Visin detallada de una clase tecnolgica

9
Submdulo A Bsqueda de patentes 19/29

Buscar patentes en una clase

Submdulo A

Bsqueda de patentes

20/29

187

Esta diapositiva ilustra el carcter jerrquico del sistema de clasificacin ECLA. La clase que nos interesa, B60H1, es una clase que est incluida en el campo REALIZACIN DE OPERACIONES, TRANSPORTE VEHCULOS EN GENERAL" ARREGLOS O ADAPTACIONES DE CALEFACCIN, AIRE ACONDICIONADO,... La clase B60H1 cuenta con subclases adicionales que ofrecen an mayor grado de detalle. Cada subclase contiene menos patentes que la clase superior. Si nicamente estamos interesados en sistemas de aire acondicionado que funcionen al margen del vehculo y puedan ser transportados (es decir, que no estn instalados de forma permanente en el autobs) slo podemos seleccionar la subclase /00B2. Seleccione la casilla que figura a la derecha del nombre para copiar los smbolos en el recuadro denominado "Copy to search form (copiar en el formulario de bsqueda).

Seleccione "Copy (copiar) para copiar las clases ECLA seleccionadas en la pantalla "Advanced Search" (bsqueda avanzada).

Aadir ms criterios a su bsqueda

Slo solicitudes publicadas en un ao determinado? Slo solicitudes publicadas de un determinado inventor?

Submdulo A

Bsqueda de patentes

21/29

188

En la pantalla "Advanced Search" (bsqueda avanzada), puede restringir el mbito de su bsqueda an ms. Por ejemplo, puede optar por que se muestren nicamente las solicitudes de patente de un determinado solicitante o inventor. Haga clic en "Search" (buscar) para mostrar todos los documentos clasificados bajo B60H1/00B2.

Nuestra bsqueda ha arrojado 143 documentos de patente. Haga clic en Compact (reducir) para ver slo los ttulos y las fechas de las patentes y permitir una lectura ms rpida. Seleccione un ttulo para abrir una pgina con informacin ms detalladla. Observe la casilla "in my patents list" (en mi lista de patentes). Como se observa, la bsqueda ha arrojado documentos tanto en alemn como en ingls. Una ventaja importante de las bsquedas por clasificacin es que permiten hallar documentos de patente redactados en cualquier idioma ms fcilmente.

Lista de resultados de esp@cenet

Submdulo A

Bsqueda de patentes

22/29

Submdulo A

Bsqueda de patentes

23/29

189

Este es un ejemplo de la primera pgina que aparece al seleccionar el ttulo de un documento. Obsrvese que en este ejemplo el dibujo no refleja un autobs sino un camin. Sin embargo, es probable que esta tecnologa tambin sea aplicable a autobuses. En "Also published as" (tambin publicado como) se enumeran otras patentes sobre la misma invencin. En "Cited documents" (documentos citados) se enumeran patentes anteriores que estn relacionadas o son idnticas a la reflejada. En "Citing documents" (citado en los documentos) se enumeran patentes posteriores referidas a la reflejada.

Las invenciones importantes como, por ejemplo, la cadena de reaccin de polimerasa galardonada con el Premio Nobel que se utiliza para copiar ADN, suelen citarse en patentes posteriores que han utilizado y adaptado la correspondiente tecnologa. Estas citas pueden ser muy tiles para rastrear la evolucin de una determinada tecnologa.

View list of citing documents


Documentos que citan la patente EP0200362 (CRP, inventada por el Ganador del Nobel Kary Mullis)

Con mucha influencia!

Submdulo A

Bsqueda de patentes

24/29

190

esp@cenet permite examinar o imprimir el documento en su formato original. No todas las patentes estn disponibles en todos los idiomas. De hecho, muchas de ellas ni siquiera estn disponibles en ingls.

esp@cenet dispone de un motor de traduccin automtica gratuito online que traduce los idiomas europeos ms frecuentes: ingls alemn francs espaol italiano.

Ver o imprimir documentos originales

Submdulo A

Bsqueda de patentes

25/29

Motor de traduccin automtica para descripciones y reivindicaciones

Submdulo A

Bsqueda de patentes

26/29

191

La pgina INPADOC legal status (situacin jurdica en INPADOC) ofrece informacin sobre el historial de la solicitud de patente y sobre si sta est o no (an) en vigor. La OEP no garantiza la exactitud de ninguno de los datos contenidos en esp@cenet. Para obtener informacin definitiva debern consultar con un agente de patentes o con la correspondiente oficina de patentes.

La pgina inicial de esp@cenet (pgina de datos bibliogrficos) de documentos de patentes europeas incluye un vnculo al Registro Europeo de Patentes ("View document in the European Register(ver el documento en el Registro Europeo). En l podr encontrar informacin detallada, jurdica y de otra ndole, sobre la patente o solicitud de patente de su inters.

Situacin jurdica en INPADOC

Submdulo A

Bsqueda de patentes

27/29

Informacin detallada sobre solicitudes europeas de patentes

Submdulo A

Bsqueda de patentes

28/29

192

esp@cenet ofrece varias formas de ayuda: ayuda online segn el contexto; ndice de ayuda online; foro online en http://forum.espacenet.com/ esp@cenet assistant, programa interactivo bsico de formacin; servicio de atencin al usuario en espacenet@epo.org; y documentos (solictelos en infowien@epo.org o descrguelos desde http://www.epo.org/aboutus/publications/user-guides.html) Cuando emprenda un nuevo proyecto o inicie su tesis, asegrese de examinar antes la documentacin sobre patentes.

Ayuda segn el contexto y asistente interactivo


Por ejemplo, al navegar por ECLA Inicia el asistente esp@cenet

Ms ayuda en : http://forum.espacenet.com Servicio de atencin al usuario: espacenet@epo.org www.epo.org/patents/learning/pi-training.html

Submdulo A

Bsqueda de patentes

29/29

193

194

Submdulo B La utilizacin de patentes por las empresas spin-off surgidas de la Universidad

195

Visin general
Diapositiva 2 Diapositiva 3 Diapositiva 4 Diapositiva 5 (optativa) Diapositiva 6 Diapositiva 7 Diapositiva 8 Diapositiva 9 Diapositiva 10 Diapositiva 11 Diapositiva 12 Diapositiva 13 Diapositiva 14 Diapositiva 15 Diapositiva 16 Diapositiva 17 Diapositiva 18 Diapositiva 19 Diapositiva 20 Diapositiva 21
Estructura del caso prctico Las oficinas de transferencia de tecnologa La investigacin Qu es un catalizador? La invencin Contribuyendo a reducir las emisiones de CO2 Poda presentarse una solicitud de patente? Tena sentido presentar una solicitud de patente? Presentacin de la solicitud de patente prioritaria Decisin de pasar a la fase PCT Los costes continan incrementndose Las patentes en la fase europea y nacional Algunas decisiones clave sobre patentes Comercializar propiedad intelectual e industrial Cmo llegar al mercado: licencia o spin-off? Constitucin de una empresa spin-off Utilizar las patentes para captar fondos Oxford Catalysts hoy Las patentes han sido un activo clave para la sociedad Ms informacin Este caso prctico est basado en la experiencia de Oxford Catalysts, una empresa spin-off de la Universidad de Oxford. En cada diapositiva se describe una etapa del proceso de comercializacin, empleando ejemplos de la vida real para ilustrar los puntos clave. Se exponen algunas de las decisiones adoptadas, centrndose en particular en las relacionadas con las patentes. Se facilita informacin de apoyo y ejemplos de otros proyectos cuando resulta de utilidad. Esta presentacin debera durar entre 20 y 30 minutos. Est fundamentalmente dirigida a estudiantes de doctorado. Esta presentacin hace particular hincapi en los aspectos del caso que guardan relacin con la PI. Para obtener informacin de contexto sobre los aspectos relacionados con el proceso de concesin de patentes y la PI, se remite al mdulo principal 1. Una cuestin importante que conviene tener presente es que el objetivo principal de la operacin de transferencia de tecnologa llevada a cabo en la Universidad de Oxford era sacar las ideas del laboratorio para que fueran utilizadas en la industria y as beneficiaran a la sociedad. Isis Innovation tambin pretende generar ingresos para la Universidad, pero la prioridad principal es la transmisin de conocimientos y nuevas ideas.

196

En esta diapositiva se relacionan los temas principales que se abordarn en esta presentacin.

La utilizacin de patentes por las empresas spin-off surgidas de la Universidad

197

Diapositiva 3 Las oficinas de transferencia de tecnologa


Para obtener asesoramiento sobre lo que debe hacer en primer lugar, consulte con su organizacin de apoyo a la transferencia de tecnologa (u otro profesional, por ejemplo, un agente de patentes). Recuerde que una vez que haya divulgado su idea mediante una comunicacin cientfica, ya no podr patentarla (salvo en EE.UU., pero con carcter general no conviene confiar en ello y lo mejor es presentar una solicitud cuanto antes). Recuerde: no se lo diga a todos sus amigos. Es posible que, de hacerlo, despus no pueda solicitar una patente. Remtase al mdulo principal 1, diapositiva 21. Se habr efectuado una divulgacin de la invencin cuando sta haya sido comunicada al pblico. Tal divulgacin puede consistir en una publicacin cientfica, una presentacin o incluso una conversacin con un amigo en el tren que alguien ha escuchado. Incluso aunque no sea el inventor quien comunique la idea, sta ya habr sido divulgada. Si va a comentar su idea a alguna empresa, conviene celebrar un contrato de confidencialidad. Las negociaciones de dichos contratos pueden llevar algo de tiempo pero el esfuerzo merecer la pena si necesita comentar su idea con cierto grado de detalle. Otra cuestin importante que se debe aclarar desde el principio del proceso es si todos los inventores estn dispuestos a seguir adelante con la comercializacin de la idea. Todo el mundo deber dedicar algo de tiempo a este proceso, incluso aunque la tecnologa se venda rpidamente a una empresa, pues sta necesitar asesoramiento sobre cmo aplicar la invencin. Si se opta por constituir una nueva sociedad, es probable que todo el mundo deba dedicar mucho tiempo a este proceso.

Las oficinas de transferencia de tecnologa


La Universidad de Oxford es titular de toda la propiedad intelectual e industrial (PI) que se genere en sus laboratorios. Los fundadores acadmicos participan en los rendimientos econmicos. Isis Innovation es la empresa de transferencia de tecnologa de la Universidad. Empresa spin-off licencia

Divulgacin de la invencin

Comercializacin y gestin de patentes

Sub-module B

The use of patents by a university spin-off

3/21

198

La Universidad de Oxford es titular de toda la propiedad intelectual e industrial (PI) que se genere en sus laboratorios (este principio est recogido en los Estatutos de la Universidad). Como contraprestacin, la Universidad constituy Isis Innovation Ltd., una sociedad que cuenta con los fondos necesarios para presentar solicitudes de patente y cuenta con directores de proyecto expertos en la comercializacin de nuevas tecnologas. Isis Innovation se constituy en 1987. Procede sealar que Isis nicamente trabaja con el personal acadmico que desea comercializar su investigacin. Los fundadores acadmicos participan en los rendimientos econmicos generados por la comercializacin de nuevas ideas (las reglas de reparto de los rendimientos econmicos estn establecidas en los Estatutos de la Universidad). Dichos resultados pueden consistir en: la percepcin de pagos cuando las sociedades vendan productos basados en dichas ideas (dichos pago se denominan cnones, y se abonan cuando una sociedad utiliza una tecnologa objeto de una licencia); la participacin en nuevas sociedades (es decir, obtener una participacin accionarial);y la obtencin de ingresos por asesoramiento personal (ya sea a empresas existentes o a empresas spin

off. A menudo se solicita al personal acadmico que ofrezca asesoramiento en calidad de consultor). El diagrama de flujos ilustra algunos de los pasos bsicos: divulgacin de la invencin (la primera vez que la idea se expresa por escrito); la actividad de patentado y comercializacin; y la negociacin de: licencias de tecnologa (venta del derecho de utilizacin) a una empresa existente que generar ingresos (es decir, una participacin en los beneficios futuros obtenidos con base en dicha tecnologa); o la constitucin de una nueva sociedad (denominada empresa spin-off), obteniendo una participacin accionarial en la misma (y percibiendo adems ingresos por cnones, pues la tecnologa ser objeto de una licencia concedida a la nueva sociedad).

199

Diapositiva 4 La investigacin
En la actualidad, las ideas expuestas en el estudio de Malcolm de 1990 se utilizan en muchas reas de la industria petroqumica. Si se hubiera solicitado una patente en 1990, est habra resultado de gran valor. Resulta muy provechoso examinar patentes en la fase inicial del proceso de investigacin: nadie quiere inventar algo que ya es conocido. Muchos catalizadores se han descubierto mediante la mezcla de distintos materiales en mltiples combinaciones para, posteriormente, estudiar los resultados obtenidos. Este enfoque se denomina qumica combinatoria. Malcolm y Tiancun se centraron inicialmente en intentar comprender mejor la teora de los catalizadores por qu algunos funcionan mejor que otros para, en una segunda etapa, establecer como objetivo de su actividad de desarrollo de catalizadores la investigacin de determinadas reas.

200

En realidad la historia se remonta al ao 1963, cuando el Profesor Malcolm Green se traslad a Oxford (en 1989, Malcolm ya era profesor de qumica inorgnica y Jefe del Laboratorio de Inorgnica en Oxford). En 1990 Malcolm public un estudio sobre avances fundamentales en la catlisis de oxidacin parcial en Nature. Por desgracia, dicha publicacin se efectu antes de que la Universidad empezara a presentar numerosas solicitudes de patente. Una patente podra haber resultado muy valiosa. En 1999, el Dr. Tiancun Xiao se uni a Malcolm. Tiancun viaj a Oxford desde China, donde adquiri experiencia en catlisis industrial. Ambos trabajaron en aplicar la teora de Malcolm sobre el funcionamiento de catalizadores de carburo metlico para desarrollar una gama de nuevos catalizadores mejorados. Gracias a una investigacin financiada por el sector, pudieron centrar su trabajo en las necesidades industriales. Un catalizador es un material que permite que se produzca una reaccin qumica con menor consumo de energa (de modo que ahorra costes) y que, al cabo de esta, permanece inalterado y puede volver a ser utilizado. Algunas reacciones slo se producen en presencia de un catalizador (de modo que los

catalizadores son los que permiten que se fabriquen nuevos productos valiosos). En la mayor parte de los procesos de fabricacin qumica se emplean catalizadores, y hay grandes empresas que estn ganando mucho dinero con la venta de catalizadores.

201

Diapositiva 5 (optativa) Qu es un catalizador?


A menudo no se conoce en profundidad cmo funcionan los catalizadores o los mtodos para producir mejores catalizadores. Es un poco como cocinar: incluso aunque disponga de todos los ingredientes necesarios, se requiere habilidad y experiencia para elaborar un producto de alta calidad, y si comete un solo fallo durante la preparacin, puede arruinar el plato. Esta situacin puede extrapolarse al desarrollo y a la fabricacin de los catalizadores industriales. Los "catalizadores inorgnicos heterogneos desarrollados por Oxford Catalysts permiten que las reacciones qumicas se produzcan en su superficie. Por ello a menudo se emplean polvos finos (y materiales con una gran rea de superficie conocidos como sustratos), pues maximizan la superficie disponible. Pueden hallar una buena introduccin a los catalizadores en: http://www.chemguide.co.uk/ physical/catalysis/ introduction.html. Los catalizadores que desarrolla Oxford Catalysts se encuentran en fase slida y son heterogneos (es decir, los catalizadores slidos se emplean para facilitar la reaccin de lquidos o gases) Ver que en la pgina web se indica que el platino es un buen catalizador. El problema es que el platino es caro. Oxford Catalysts es capaz de adquirir metales menos costosos, como el cobalto y, para determinadas aplicaciones, conseguir niveles de rendimiento similares. Esta es una de las principales ventajas del enfoque patentado.
Optional

Qu es un catalizador?
Un catalizador es un material que permite que se produzca una reaccin qumica pero que permanece inalterado tras la misma. Algunas reacciones slo se producen en presencia de un catalizador. En la mayor parte de los procesos de fabricacin qumica se utilizan catalizadores.

Polvo catalizador

Sub-module B

The use of patents by a university spin-off

5/21

202

Un catalizador es un material que permite que se produzca una reaccin qumica con menor consumo de energa (de modo que ahorra costes) al cabo de la cual permanece inalterado y puede volver a ser utilizado. Algunas reacciones slo se producen en presencia de un catalizador (de modo que permiten que se fabriquen nuevos productos valiosos). En la mayor parte de los procesos de fabricacin qumica se emplean catalizadores y hay grandes empresas que estn ganando mucho dinero con la venta de catalizadores.

203

Diapositiva 6 La invencin
El mensaje clave es este: cuando haga una invencin, tenga cuidado de con quin habla de ella. Tengan en cuenta de que la primera invencin que desencaden todo el proceso, y que eventualmente dio pie a la constitucin de una nueva sociedad, se concibi en un laboratorio bsico del departamento de qumica inorgnica de la Universidad de Oxford.

204

Fue hacia finales del ao 2000, cuando Tiancun fabric catalizadores utilizando un nuevo mtodo. Dichos catalizadores: eran ms baratos que los catalizadores existentes (empleaban cobalto en lugar de rutenio); y ofrecan el mismo alto nivel de rendimiento (en comparacin con los mejores catalizadores segn la literatura cientfica, para un determinado proceso). Una cita de Tiancun sobre de dnde surgi la invencin. Fue entonces cuando Malcolm y Tiancun se pusieron en contacto con la empresa de transferencia de tecnologa de la Universidad de Oxford.

205

Diapositiva 7 Contribuyendo a reducir las emisiones de CO2


La mejora de la eficiencia de los procesos qumicos ahorra costes. Este ha sido siempre el objetivo principal de la industria qumica. No obstante, otra ventaja es que se necesita menos energa, con lo que se reducen las emisiones de CO2 y se ayuda a luchar contra el calentamiento global. Tambin gran parte de productos, como los combustibles de bajo contenido en azufre, se fabrican para dar respuesta a las obligaciones impuestas por la legislacin medioambiental, y ofrecen adems ventajas desde el punto de vista del medio ambiente. Los biocombustibles generados a partir de residuos (ya sea bioamasa o gases de combustin) no presentan los inconvenientes de los biocombustibles generados a partir de cultivos de alimentos conocidos como biocombustibles de segunda generacin pues no tienen el mismo efecto no deseado sobre los precios o la disponibilidad de alimentos y adems permiten reducir an ms la emisin de CO2. Este asunto es muy controvertido por lo que conviene revisar algunos de los artculos recientemente publicados en prensa para ver cul es la opinin que actualmente se tiene acerca de los biocombustibles.

206

Lo primero que hay que plantearse es por qu esta invencin es importante o emocionante. La tecnologa de esta empresa se utiliza en procesos destinados a: fabricar combustibles de bajo contenido en azufre (eliminando el azufre del petrleo y permitiendo la fabricacin de combustibles con nivel de azufre cero a partir del gas natural); fabricar biocombustibles de la prxima generacin a partir de residuos (combustibles que pueden fabricarse tanto a partir de residuos con contenido de carbono como de biomasa); y mejorar la eficiencia de los sistemas de pila de combustible (el procesado de combustible constituye una parte primordial del proceso cuando se utilizan pilas de combustible. Si se dispone de una pila de combustible, de dnde proviene el hidrgeno? El hidrgeno en s es difcil de transportar y a veces puede tener ms sentido utilizar metano o hidrocarburos lquidos como combustible para posteriormente transformarlos en hidrgeno en un procesador de combustible cuando la pila de combustible los necesite. Cuanto mejores sean los catalizadores del procesador de combustible, ms barato ser el

proceso y, en consecuencia, esto contribuir a agilizar la disponibilidad de la tecnologa basada en pilas de combustible). Todos estos productos ofrecen beneficios medioambientales y constituyen mercados en crecimiento atractivos desde el punto de vista financiero. La empresa se cre a partir de la investigacin del Departamento de Qumica de Oxford (la foto muestra el nuevo edificio del Departamento de Qumica de Oxford).

207

Diapositiva 8 Poda presentarse una solicitud de patente?


Una de las primeras prioridades es intentar hallar algn motivo para no presentar una solicitud de patente. Lo mejor es descubrir, antes de haber dedicado tiempo y dinero a su idea, si ese mismo trabajo ya se ha realizado con anterioridad, o si la invencin no cumple los requisitos bsicos de patentabilidad. Remtase al mdulo principal 1, diapositiva 20, para ms informacin sobre los requisitos de patentabilidad. Remtase al mdulo principal 1, diapositivas 38 a 43, y al submdulo A, para obtener informacin sobre cmo efectuar bsquedas en las bases de datos de patentes. Realizar bsquedas de patentes y de solicitudes de patente publicadas es sencillo (una vez que haya destinado algo de tiempo a familiarizarse en el uso de las distintas pginas web disponibles). Adems de las bsquedas por palabra clave, resulta til examinar la clasificacin de las patentes, para localizar aquellas que se han encubierto a propsito. Las empresas pueden hacer que resulte difcil localizar sus patentes, en un intento por ocultar sus ideas a sus competidores, pero tambin para revelar la patente una vez que usted ya haya empezado a vender un producto, con el propsito de exigirle un canon sobre sus ventas. En ocasiones, comprobar que su idea ya est cubierta por una patente existente, aun cuando la idea principal de sta no coincida. Los agentes de patentes redactan las reivindicaciones de las patentes de modo a abarcar el mayor alcance posible.

Poda presentarse una solicitud de patente?


Cumpla la invencin los requisitos bsicos para ser patentada? nueva (investigacin del estado del la tcnica) supone actividad inventiva posibilidad de aplicacin industrial permitida Tena la Universidad derecho a ser titular de la invencin?

Sub-module B

The use of patents by a university spin-off

8/21

208

La siguiente pregunta que hay que plantearse es si la invencin cumple los requisitos bsicos para ser patentada. Es novedosa (nueva para el mundo)? Implica la invencin una actividad inventiva (es decir, que no resulta obvia para un experto en la materia)? Es la invencin susceptible de aplicacin industrial? Est permitida la invencin? (En algunos pases existen excepciones, por ello, cabe preguntarse si recae la invencin en las exclusiones a la patentabilidad establecidas, por ejemplo, en el artculo 53 CPE?) Otra cuestin a la que Isis tena que encontrar respuesta era si la Universidad tena derecho a ser titular de la invencin. Si el trabajo fue patrocinado por el sector industrial, otras personas podran tener derechos sobre la PI. Es importante comprobar los contratos de investigacin. Tambin es importante llevar a cabo una bsqueda intensiva sobre el estado de la tcnica, tanto en las publicaciones acadmicas, como en la literatura de patentes. La pgina web esp@cenet constituye un buen punto de partida. Efecte una bsqueda utilizando palabras clave (como en Google) y a travs del sistema de clasificacin.

209

Diapositiva 9 Tena sentido presentar una solicitud de patente?


Si bien Isis poda solicitar una patente, estaba por ver si era buena idea. En la mayora de los casos, la cuestin radica en determinar si la potencial patente ofrecer un beneficio econmico, habida cuenta de las posibilidades de xito futuras. (Si una patente tiene pocas probabilidades de llegar al mercado, y los potenciales ingresos son pequeos, es probable que no merezca la pena seguir adelante con ella. Si la patente tiene pocas posibilidades de xito pero los potenciales ingresos que puede arrojar son muy elevados, es posible que merezca la pena correr el riesgo. Si se descubre que la idea no funciona segn lo esperado, se puede desistir de la solicitud en un momento posterior.) Vase el mdulo principal 1, diapositivas 27 y 28, para ms informacin sobre las ventajas e inconvenientes de presentar solicitudes de patente. Vase el mdulo principal 1, diapositiva 33, para ms informacin sobre la libertad de funcionamiento. La libertad de funcionamiento es una cuestin importante que a menudo se pasa por alto. El hecho de ser titular de una patente no significa que se pueda utilizar sin necesidad de obtener licencias sobre otra PI. Las patentes le facultan para adoptar medidas legales en orden a impedir que otros utilicen su idea, pero eso es todo. Tambin hay que tener en cuenta en todo caso que emprender medidas legales resulta costoso. Otra ventaja de examinar la tcnica anterior e identificar quin est presentando solicitudes de patente en el mismo mbito, es que con ello se identifica a las empresas que podran estar interesadas en obtener licencias sobre su propia tecnologa. Adems de los motivos puramente econmicos, existen otras razones para presentar solicitudes de patente. Cuando una invencin sea susceptible de proporcionar beneficios a la sociedad, una universidad puede optar por presentar una solicitud de patente para poder controlarla y asegurarse de que se utiliza con responsabilidad. Otro ejemplo que puede resultar esclarecedor sobre por qu es importante solicitar una patente: en el campo de las ciencias biolgicas, la

Universidad de Oxford ha concedido recientemente licencias sobre una patente de una nueva vacuna para la tuberculosis (TB) a una empresa conjunta. Como hay una patente, la empresa farmacutica est dispuesta a invertir las grandes sumas de dinero necesarias para que este frmaco pase a la siguiente fase de ensayos clnicos. Pueden invertir sabiendo que otras empresas no podrn copiar las patentes mientras estn en vigor. La Universidad tambin puede opinar sobre cmo debe desarrollarse el frmaco, y asegurarse de que determinadas entidades benficas participen en el proceso para garantizar que el tratamiento llegue a los pases en desarrollo. http://www.isis-innovation.com/news/news/Isis Innovationlicensestuberculosisvaccine.html.

Tena sentido presentar una solicitud de patente??


Exista una necesidad de dicha tecnologa? Pensaba el equipo que podra ser ventajosa? Era ese el momento adecuado para solicitar una patente? Qu pasaba con la libertad de funcionamiento"? Se decidi presentar una solicitud de patente inicial en el Reino Unido

Sub-module B

The use of patents by a university spin-off

9/21

210

La invencin de Malcolm y Tiancun pas todas las pruebas para poder solicitar una patente pero tena sentido hacerlo desde el punto de vista econmico? La siguiente etapa consisti en efectuar un estudio inicial del mercado: Exista una necesidad de dicha tecnologa? Las empresas de la industria qumica conceden licencias sobre nuevas tecnologas? (cmo est estructurado el mercado?). Creemos que podemos obtener un beneficio, habida cuenta del coste de obtencin de una patente frente a los eventuales ingresos procedentes de las licencias concedidas a otras empresas? Tambin, se trata del momento adecuado para presentar una solicitud de patente? Deberamos esperar ms hasta haber investigado algo ms sobre la materia? Si bien la bsqueda sobre el estado de la tcnica demostr que la invencin era nueva, tendran los posibles licenciatarios libertad de funcionamiento? En otras palabras, Cunta ms IP sera necesaria para que el licenciatario pudiera utilizar esta patente? Uno de los retos era que, en esta fase inicial, no era posible conocer la respuesta a todas estas preguntas. En esta etapa Isis se forj una opinin inicial y fue adquiriendo un mejor conocimiento de la situacin a medida que transcurra el tiempo.

Se decidi que tena sentido desde el punto de vista comercial presentar una solicitud inicial de patente. Recuerden que la situacin puede ser objeto de examen en cada fase del proceso de concesin de patente y que cabe retirar la solicitud si la situacin cambia.

211

Diapositiva 10 Presentacin de la solicitud de patente prioritaria (28 de junio de 2001)


Contratar los servicios de un agente de patentes puede parecer una opcin costosa, pero si una patente va a ser valiosa a largo plazo, debe estar adecuadamente redactada desde el principio. Presentar una solicitud de patente prioritaria (en este caso, en el Reino Unido) es una alternativa relativamente barata. Si transcurridos 12 meses, la invencin ya no parece tan buena como se pens en un principio, se puede desistir de la solicitud antes de que se publique (de modo que la idea no se divulga). Por este motivo, conviene mantener confidencial la idea durante los primeros 12 meses. Cabe la posibilidad de desistir y volver a presentar la solicitud, y conseguir ms tiempo para profundizar en el estudio de la tecnologa, pero existe el riesgo de que otra persona haya presentado una solicitud relacionada con la misma idea durante los ltimos 12 meses, y que usted no conocer hasta que se publique. Aunque usted haya tenido antes la idea, en la mayor parte de los pases (salvo en EE.UU.) el primero que solicite la patente ser quien tendr derecho sobre la invencin. El primer informe de bsqueda es muy importante, pues contiene informacin sobre patentes que usted puede haber pasado por alto durante su examen de la tcnica anterior. Estas patentes pueden incidir en el modo de redactar su solicitud de patente, o influir en su decisin de seguir adelante con la solicitud de patente. El agente de patentes redactar la solicitud para conseguir un alcance ms amplio que la invencin estrictamente considerada. Por esta razn, es posible que aparezcan otras patentes similares (marcadas con una X en el informe de bsqueda). Usted deber evaluar si dicha tcnica anterior est realmente relacionada con la invencin que usted desea proteger.

Presentacin de la solicitud de patente prioritaria (28 de junio de 2001)


Con la colaboracin de: los inventores; el director de transferencia de tecnologa; y el agente de patentes. Presentada por Isis Innovation Ltd. Al cabo de tres meses: informe de bsqueda en el Reino Unido.

Sub-module B

The use of patents by a university spin-off

10/21

212

Solicitud de patente presentada el 28 de junio de 2001: Solicitud No. GB0115850; Solicitante: Isis Innovation Ltd; Inventores: Malcolm Green, Tiancun Xiao. Se decidi presentar una solicitud de patente provisional en el Reino Unido. El director del proyecto de transferencia de tecnologa trabaj con Malcolm y Tiancun para facilitar al agente de patentes la informacin necesaria para redactar la solicitud. El agente de patentes redact las reivindicaciones de la solicitud para permitirles incluir todo lo posible, habida cuenta de los resultados de la bsqueda. Una vez presentada la solicitud (en el Reino Unido) se abre un plazo de 12 meses en el que se pueden incorporar nuevos datos experimentales para respaldar las reivindicaciones de la patente. Transcurridos tres meses, la Oficina de Patentes emiti el informe de bsqueda en el Reino Unido. El informe de bsqueda resulta til, pero no es necesario que usted modifique su patente a la vista del mismo hasta ms adelante. En esta fase, dicho informe sirve para asegurarse de que no existen problemas evidentes, como que exista otra patente con exactamente la misma idea que no hubiera sido detecta en la bsqueda del estado de la tcnica. La primera solicitud de patente para la proteccin de este trabajo se present en 2001.

Cunto cuesta realmente una patente, incluyendo los honorarios del agente de patentes, etc.? Con carcter general, los costes totales para una nica patente hasta este momento ascienden a 3.000 libras esterlinas (unos 3.800 euros).

213

Diapositiva 11 Decisin de pasar a la fase PCT


Por regla general, un 75% de las patentes de la Universidad de Oxford continan adelante transcurridos los 12 meses, y la mayora de ellas pasan a la fase PCT. El resto son abandonadas. Este proceder responde a un planteamiento bien estudiado, ya que siempre resulta interesante presentar una solicitud de patente en una fase inicial y ganar as 12 meses ms para seguir investigando, cuando existe la posibilidad de que otros se anticipen a usted y presenten una solicitud de patente antes si usted demora demasiado la decisin. Remtase al mdulo principal 1, diapositiva 24, para ms informacin sobre el proceso de solicitud de patente a travs de la va PCT. Uno de los objetivos que se persigue al optar por la va PCT, es posponer el devengo de los costes de patentar, lo que le concede ms tiempo para encontrar una empresa que asuma la carga financiera correspondiente. En total, los costes sern ligeramente ms elevados puesto que el PCT constituye una fase adicional. Por otro lado, el plazo de concesin de la patente es ms largo, y puede que existan motivos comerciales que recomienden conseguir que la patente sea concedida antes (puede ser ms fcil vender algo una vez concedida la patente). Por este motivo, en ocasiones Isis contina con el proceso de solicitud de patente inicial en el Reino Unido y, en paralelo, presenta solicitudes de patentes PCT, de modo que la patente britnica se conceda antes. La va PCT tambin permite la opcin de solicitar la patente en muchos pases. Se puede posponer la decisin de elegir los pases para la fase nacional hasta un momento posterior. Si bien esta va incluye, en 2009, a 141 Estados, si se desea obtener la proteccin de una patente en otros pases, deber presentar una solicitud en dichos Estados en este momento. Entre los pases que no han suscrito el PCT se incluyen Arabia Saudita, Corea y Taiwn. Con carcter general, el informe de bsqueda internacional se recibe seis meses despus de presentar la solicitud PCT. En el informe de bsqueda se ponen de manifiesto muchas patentes que pueden constituir potencial tcnica anterior. No obstante, por el modo en que las patentes estn redactadas, stas suelen reivindicar ms de lo que 214

estrictamente constituye la invencin principal, as que es de esperar que esto suceda. A veces dos patentes contienen las mismas palabras clave o pertenecen a la misma clase, pero realmente la invencin a la que se refieren es bastante distinta. Procede sealar que es muy inhabitual que una solicitud de patente no requiera que se practique algn tipo de modificacin en sus reivindicaciones antes de su concesin. (Tengan en cuenta que las dos primeras solicitudes presentadas para proteger esta tecnologa han acabado con la concesin de una patente en distintos territorios, incluida Europa y EE.UU.)

Decisin de pasar a la fase PCT


21 de junio de 2002 12 meses despus de presentar la solicitud inicial. Se retir la solicitud presentada en el Reino Unido. Se present una solicitud internacional de patente (procedimiento PCT).

Sub-module B

The use of patents by a university spin-off

11/21

Despus de transcurridos 12 meses desde la presentacin de la solicitud inicial es preciso decidir si se contina con el procedimiento o si se desiste del mismo. En este caso, se retir la solicitud de patente presentada en el Reino Unido y se present una solicitud internacional de patente (procede sealar que esta nueva solicitud conserva la fecha de presentacin / prioridad inicial: es bastante comn retirar la solicitud prioritaria en esta fase). Este enfoque permite que los costes derivados de la concesin de patente se pospongan hasta un momento posterior. Con carcter general, los costes totales para una nica patente hasta este punto ascienden a 8.500 libras esterlinas (unos 10.500 euros).

215

Diapositiva 12 Los costes continan incrementndose


Presentar solicitudes de patente y comercializar tecnologa puede resultar gravoso tanto en trminos econmicos como temporales. Deber evaluarse la relacin riesgo/beneficio regularmente, en particular cuando se tenga que decidir si desea gastar importantes sumas en la siguiente fase del proceso de patentado. Tenga en cuenta que, adems de los costes de patentar, se generarn otros costes derivados del desarrollo de la tecnologa, como los de encomendar a diseadores la tarea de fabricar prototipos, o los gastos de asistencia a conferencias sectoriales para identificar a potenciales licenciatarios. A menudo esta fase constituye un reto, pues las empresas y los inversores desean ver algo que se parezca a un producto, y no solo una investigacin en fase inicial. Disponer de los fondos necesarios para llevar a cabo las oportunas pruebas tcnicas del concepto es de gran ayuda para ilustrar los conceptos comerciales.

216

Una vez que se ha presentado una solicitud de patente, en cada fase del proceso de patentado se devengan tasas de las Oficinas de Patentes y honorarios de los agentes de patentes.

En este caso, Tiancun tambin necesitaba fondos porque en ese momento se hallaba inmerso en el desarrollo de esta tecnologa, y ya no tanto en la investigacin acadmica. Por fortuna, el equipo tuvo acceso a la prueba del concepto y logr recabar fondos para financiar el trabajo de Tiancun y desarrollar an ms la tecnologa. En 2003 ya se haban presentado cuatro solicitudes de patente que se encontraban en distintas fases del procedimiento de concesin. La solicitud de patente inicial estaba aproximndose a la fase nacional, que es cuando el proceso de patentado se vuelve cada vez ms costoso. La Universidad segua financiando todos los costes derivados del procedimiento de obtencin de las patentes.

217

Diapositiva 13 Las patentes en la fase europea y nacional


En este momento an no estbamos seguros de tener xito con la concesin de licencias sobre la patente, y los costes de patentar seguan incrementndose. Llegados a este punto, era preciso adoptar una decisin comercial mientras Isis segua sufragando los costes generados. En esta fase es cuando hay que sopesar los comentarios emitidos en el informe de bsqueda internacional (y en el dictamen escrito correspondiente). No existen las patentes internacionales con lo que, tras la fase PCT, los contactos pasan a mantenerse con las oficinas de patentes de cada pas designado para la fase nacional (o con la OEP en lo que respecta a los Estados miembros de la OEP) antes de que se conceda la patente. Si los contactos se multiplican, se generan muchos costes, e incluso puede ser preciso que se desplace a los distintos pases para exponer su caso. Los costes derivados de la intervencin de los agentes de patentes tambin pueden resultar elevados. Las patentes europeas permiten obtener derechos de patente en Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, Espaa y Suiza, entre otros. Tenga en cuenta que a veces es necesario traducir una patente europea concedida al idioma de cada pas, lo que genera costes adicionales. Vase el documento de la OEP "Legislacin nacional relacionada con el CPE" en http://www.epo.org para ms informacin. En el mdulo principal 1, diapositiva 20, se incluye mucha ms informacin sobre las patentes europeas.

Las patentes en la fase europea y nacional


De diciembre de 2003 en adelante: Se continu adelante con la fase nacional del procedimiento de concesin de la Patente Europea. Por esta fecha, no se haba concedido ninguna licencia sobre las patentes (por lo tanto, no se perciba ningn ingreso). Se presentaron solicitudes de patente en China, Sudfrica, Europa y EE.UU.

Sub-module B

The use of patents by a university spin-off

13/21

218

Durante este perodo, varias de las patentes alcanzaron la fase nacional. Una solicitud de patente entra en la fase nacional 30 meses despus de su presentacin (si se utiliza la va del PCT). A dicha fecha, no se haba concedido ninguna licencia sobre ninguna de las patentes. No se haba generado ningn ingreso. Normalmente se espera que, llegado este punto, con los ingresos generados por la concesin de una licencia, se cubran los costes del proceso de obtencin de la patente. Se tom la decisin comercial de seguir adelante con las patentes cuando alcanzaran esta fase. Se presentaron solicitudes de patente en pases como China y Sudfrica, porque constituan amplios mercados de catalizadores o por la presencia de empresas fabricantes de catalizadores en dichos territorios. Y ello, adems de en Europa y EE.UU., que era lo esperado. Con carcter general, los costes totales para una nica patente hasta este momento ascienden a 16.000 libras esterlinas (unos 20.000 euros) (presentando solicitudes en una seleccin de pases)

219

Diapositiva 14 Algunas decisiones clave sobre patentes


En esta diapositiva se enumeran las decisiones clave en materia de patentes. En el marco de esta presentacin, pueden comprobar en qu momento del proceso de comercializacin global surgen estas cuestiones. Siempre lleva tiempo comercializar una nueva tecnologa, as que a menudo las decisiones en materia de patentes deben adoptarse mucho antes de disponer de informacin suficiente, y antes de que las patentes hayan sido objeto de licencia y quepa esperar que una empresa se haga cargo de las facturas. En cada fase del proceso de patentado, la situacin se somete a una nueva evaluacin, y habr que estar dispuesto a abandonar la solicitud cuando la situacin tcnica o las exigencias econmicas resulten menos favorables de lo que caba esperar en un principio. Con frecuencia hay que alcanzar un equilibrio al decidir cundo debe presentarse una solicitud. En el mbito acadmico, la necesidad de presentar publicaciones cientficas hace que las solicitudes se presenten antes de lo que lo habra hecho una empresa, capaz de mantener los resultados en secreto durante ms tiempo.

Algunas decisiones clave sobre patentes


Podemos presentar una solicitud de patente (se cumplen los requisitos legales)? Queremos presentar una solicitud de patente? Existen otras opciones, como los derechos de autor sobre el software? Deseamos tomar en consideracin otras vas para la transferencia de tecnologa, como una licencia de software gratuita no exclusiva? En qu pases debemos patentar? Seguimos adelante con la fase PCT? Seguimos adelante con la fase nacional de la Patente Europea? Cmo debemos reaccionar frente a los informes de bsqueda?

Sub-module B

The use of patents by a university spin-off

14/21

220

En resumen, las decisiones clave sobre patentes giran en torno a las siguientes cuestiones: Podemos presentar una solicitud de patente? Queremos presentar una solicitud de patente? Existen otras opciones, como los derechos de autor sobre el software? Deseamos tomar en consideracin otras vas para la transferencia de tecnologa, como una licencia de software gratuita no exclusiva? Continuamos con la fase PCT? Continuamos con la fase nacional de la Patente Europea? En qu pases debemos patentar? Cmo debemos reaccionar frente a los informes de bsqueda? (Con carcter general, esta duda surge ms adelante, durante el examen previo a la concesin de una patente). Cabe concluir que las patentes pueden tener un efecto significativo sobre el xito del proyecto de comercializacin de esta tecnologa, y una estrategia bien planeada de gestin de patentes es crucial para tener xito.

221

Diapositiva 15 Comercializar propiedad intelectual e industrial


En algunos sectores en los que las empresas realizan una intensa actividad de investigacin, el reto consiste en enfrentarse al obstculo de no lo hemos inventado nosotros. Convencer a una empresa de que el trabajo llevado a cabo en su universidad ha arrojado mejores resultados que los que ellos mismos han conseguido puede resultar difcil, y persuadirles de que desven sus propios recursos de investigacin para estudiar su idea puede constituir un reto an mayor. Conviene tener esto en cuenta cuando valore el xito que puede tener a la hora de conceder licencias sobre su tecnologa a una empresa existente.

Comercializar propiedad intelectual e industrial


Conozca el mercado. Hable con potenciales socios y clientes. Establezca contratos de confidencialidad cuando sea necesario. Publicite su tecnologa ampliamente. Publicaciones. Pginas web. Eventos sectoriales. Es muy til contar con un ponente que explique la nueva tecnologa.

Sub-module B

The use of patents by a university spin-off

15/21

222

Una vez que la idea ya est protegida, se puede empezar a hablar de ella: En primer lugar, usted necesita comprender el mercado. El director del proyecto de transferencia de tecnologa trabaj junto con el personal acadmico para comprender el mercado, manteniendo conversaciones con potenciales socios y clientes. Las conversaciones se desarrollaron bajo contratos de confidencialidad en el momento que pasaron a ser abordados los detalles sobre la patente. Intentar vender tecnologa en fase de desarrollo no es fcil. Intente aprovechar cuando sea posible las oportunidades de comercializacin gratuitas. Los artculos seleccionados por la prensa y colgados en pginas web pueden ser muy tiles para detectar potenciales posibilidades de venta. Las publicaciones de las empresas tambin pueden ser un instrumento para dar a conocer a mucha gente que su tecnologa est disponible para ser licenciada. Es muy til contar con un ponente que explique la nueva tecnologa.

223

Diapositiva 16 Cmo llegar al mercado: licencia o spin-off?


La opcin menos arriesgada consiste frecuentemente en conceder licencias sobre la tecnologa a una empresa existente, pues, con suerte, dicha empresa dispondr ya de un equipo de gestin operativo y de los recursos para desarrollar la tecnologa. Potencialmente se obtendrn mayores beneficios si se constituye una nueva sociedad y esta tiene xito, pues probablemente obtendr una participacin en la sociedad. Conceder licencias sobre una tecnologa a una sociedad existente es una opcin bastante popular en el mbito farmacutico y biotecnolgico. Las licencias de tecnologa son ms comunes en el campo de las ciencias biolgicas y, de hecho, muchas grandes empresas obtienen una parte importante de sus ideas al margen de sus propios laboratorios de investigacin. Otra forma de acceder al mercado es a travs de una licencia gratuita. Este tipo de licencias se utilizan a menudo en la industria del software. Otro ejemplo: tecnologa de diagnstico mdico por imagen desarrollada por un departamento de ingeniera. Esta tecnologa fue licenciada a una empresa spin-off en la fase inicial para que desarrollase un producto. La empresa fue posteriormente enajenada (en el marco de lo que se conoce como venta comercial) y actualmente es Siemens quien utiliza dicha tecnologa. Este software creado en Oxford se suele utilizar para detectar los sntomas iniciales del cncer, utilizando un software de anlisis de imagen. Tengan en cuenta que lo que se licenci a la empresa spin-off fue una combinacin de patentes y software (ambos son mtodos destinados a proteger la propiedad intelectual e industrial (PI)). En este caso, las empresas ms grandes no empezaron a mostrar inters hasta que la investigacin original evolucion hasta la concepcin de un producto. El personal acadmico principal participante es ahora testigo de la diferencia que esta tecnologa supone para la salud de los pacientes.

Es importante preguntarse si esta tecnologa hubiera podido ser licenciada antes a una empresa existente. En el estadio en el que se encontraba, necesitaba un mayor desarrollo por parte de la empresa spin-off antes de que las empresas ms grandes estuvieran dispuestas a intervenir. Esto es bastante corriente: las empresas ms grandes con un perfil de bajo riesgo prefieren que una empresa en fase inicial desarrolle la nueva tecnologa hasta que se superen las arriesgadas fases iniciales, incluso aun cuando esto signifique que deban pagar ms por esa tecnologa en el futuro. El trabajo se sigue desarrollando en la Universidad y el grupo de investigacin participante mantiene estrechos vnculos con varias empresas que desarrollan nuevas tecnologas en la misma rea. Siguen mejorando la exactitud de la tecnologa de diagnstico mdico por imagen.

Cmo llegar al mercado: licencia o spin-off?


Se necesitaba una inversin significativa. Las patentes estaban relacionadas con: la industria petroqumica (se requera experiencia en el sector), y el sector emergente de las pilas de combustible (emprendedores). Dividir las patentes, o mantenerlas juntas? Tiancun estaba deseando poder seguir trabajando l mismo en la tecnologa. Se decidi constituir una nueva sociedad spin-off.

Sub-module B

The use of patents by a university spin-off

16/21

224

A principios de 2004 era preciso adoptar una decisin sobre el mejor mecanismo para lanzar la tecnologa al mercado. Las opciones eran: o bien continuar intentando licenciar la tecnologa a una empresa ya existente, o bien constituir una empresa spinoff. Dos de las patentes estaban relacionadas con la industria petroqumica, pero las otras dos tenan relacin con el sector emergente de las pilas de combustible. Para comercializar estas tecnologas se necesitaba una inversin importante. Con respecto al sector de las pilas de combustible, se precisaba un enfoque emprendedor. Para el sector petroqumico, se requera experiencia en la industria qumica. Exista la posibilidad de que la PI perdiera valor por ser dividida, pero tambin el riesgo de perder el enfoque si se mantena unida. Tiancun tambin estaba deseando poder seguir trabajando en la tecnologa. Se decidi crear una nueva sociedad.

225

Diapositiva 17 Constitucin de una empresa spin-off


Constitua un reto encontrar a una persona con experiencia tanto en el sector qumico como en el desarrollo y venta de empresas en fase inicial. La sociedad solucion esta cuestin contratando a dos profesionales experimentados para que trabajaran codo con codo con el personal acadmico para constituir la sociedad. Una de las prioridades a la hora de constituir una sociedad es dotarse de un buen equipo de asesores. El Comit de Asesoramiento Cientfico se encarga de prestar ayuda en el mbito tcnico, pero tambin es primordial contar con personal empresarial experimentado. Encontrar a alguien con la experiencia necesaria para desempear las funciones de presidente de la sociedad es esencial, pues su tarea consiste en ayudar al Consejero Delegado a mantener la visin estratgica de la sociedad y asegurarse de que se protegen los intereses de los accionistas. En este caso, Oxford Catalysts contrat los servicios del Dr. Pierre Jungels, CBE, quin anteriormente desempe el cargo de Director Ejecutivo de Exploracin y Produccin de British Gas y el de Consejero Delegado de Enterprise Oil plc (por aqul entonces, el mayor grupo independiente europeo de exploracin y produccin). Tambin ocup en dos ocasiones el cargo de Presidente del Instituto del Petrleo (Institute of Petroleum).

Constitucin de una empresa spin-off (octubre de 2004)


El equipo directivo. El plan de negocio se perfila continuamente. Los inversores hacen muchas preguntas sobre las patentes. El personal acadmico explica los aspectos cientficos a los inversores y contribuye a describir su visin para el futuro.

Will, Roy y Tiancun


Sub-module B The use of patents by a university spin-off 17/21

226

Hay que enfrentarse a muchos retos a la hora de constituir una nueva empresa. En primer lugar es preciso reunir un equipo directivo. En este caso, a Tiancun y Malcolm se unieron en primer lugar Will Barton (ms de 30 aos de experiencia en la industria qumica) en calidad de Director de Operaciones, y posteriormente Roy Lipski (un emprendedor de xito) como Consejero Delegado. Es preciso perfilar constantemente el plan de negocio con base en la informacin recibida de potenciales inversores y de expertos en el sector. Surgen muchas preguntas sobre las patentes, el estado de la tcnica, etc. Los investigadores deben trabajar al alimn con el equipo directivo para ayudar a responderlas. El personal acadmico debe encargarse de explicar los aspectos cientficos a los inversores y de contribuir a describir su visin para el futuro (lo que supone asistir a muchas reuniones). Desde que se embarcaron en el proyecto, los inventores acadmicos, Isis y el equipo directivo se pasaron muchos meses hablando con inversores y perfilando el plan de negocio.

227

Diapositiva 18 Utilizar las patentes para captar fondos


Sin duda, sin la existencia de las patentes, esta empresa jams habra llegado a existir. Tengan en cuenta que aunque la sociedad capt fondos antes de que las patentes se hubieran concedido (a da de hoy, ya se han concedido en muchos pases), el proceso de solicitud estaba muy avanzado y los inversores haban llevado a cabo un exhaustivo examen de due diligence de las patentes y del plan de negocio de la sociedad. En ese momento, ya se haban concedido licencias sobre las patentes a la sociedad. Estas, junto con el plan de negocio que expona las expectativas comerciales futuras, y con el equipo humano participante, constituan un todo que justificaba la buena valoracin de la sociedad.

Utilizar las patentes para captar fondos


Diciembre de 2005 Las patentes se licenciaron a la nueva sociedad. En diciembre de 2005, Oxford Catalysts capt 640.000 euros. Las patentes fueron esenciales. Abril de 2006 Se captaron 20 millones de euros en el Mercado de Inversin Alternativa de la Bolsa de Londres.

Sub-module B

The use of patents by a university spin-off

18/21

228

La propiedad intelectual e industrial protegida por las solicitudes de patente presentadas por la Universidad constituy un activo de la sociedad. En diciembre de 2005, Oxford Catalysts logr recabar con xito unos 640.000 euros de financiacin en una primera fase. La sociedad no hubiera logrado captar esta inversin si no hubieran existido las patentes que daban respaldo a la tecnologa. A menudo, el proceso de captacin de financiacin para una nueva sociedad es largo. No obstante, slo cuatro meses despus, en abril de 2006, Oxford Catalysts logr captar financiacin por un valor aproximado de 20 millones de euros al pasar a cotizar en el MIA de la Bolsa de Londres. Con carcter general, los costes totales para una nica patente hasta este momento ascienden a 21.000 libras esterlinas (unos 26.500 euros). La sociedad utiliz las patentes como parte importante de su estrategia para obtener financiacin.

229

Diapositiva 19 Oxford Catalysts hoy


Para informacin actualizada sobre Oxford Catalysts, visiten su pgina web http://www.oxfordcatalysts.com Una vez concluido el proceso, los investigadores acadmicos y la universidad son propietarios de una participacin en la sociedad, cotizada en el MIA. Tambin obtendrn beneficios de las ventas futuras, cuando la sociedad pague a Isis parte de los cnones que reciba, a cambio del uso de las patentes. La sociedad ya ha cubierto todos los costes pasados del procedimiento de solicitud de patente, y ahora es la responsable de gestionar las patentes a futuro. Esto permite a la Universidad reinvertir en patentes futuras.

Oxford Catalysts hoy


Es una empresa cotizada con un valor de 90 millones de euros (en octubre de 2008). Ha logrado captar financiacin por importe de 25 millones de euros.

Sub-module B

The use of patents by a university spin-off

19/21

230

Hoy Oxford Catalysts Plc es una sociedad cotizada con un valor (en octubre de 2008) de 90 millones de euros. La sociedad ha logrado captar financiacin por importe de 25 millones de euros. La empresa sigue creciendo. Tiancun es su Director Cientfico. En octubre de 2008, su plantilla constaba de 25 personas de 7 nacionalidades diferentes y la sociedad acababa de duplicar su espacio de laboratorio y oficinas para hacer sitio a los ms avanzados reactores de prueba multicanal para el desarrollo de catalizadores. Los inventores y la Universidad son accionistas, los costes de obtencin de las patentes ya han sido reembolsados a la Universidad, y la sociedad est creando su cartera de patentes con visin de futuro. Para informacin actualizada, visite su pgina web: www.oxfordcatalysts.com

231

Diapositiva 20 Las patentes han sido un activo clave para la sociedad


En la diapositiva 6 del mdulo principal 1, se pone de manifiesto el valor de las patentes. Lo ideal es financiar los costes de las patentes con cargo a los ingresos procedentes de la venta de los productos que se basan en ellas. Una patente no es suficiente. Las empresas solicitarn una patente principal (para proteger la idea central) como las solicitadas por una universidad, y presentar otras solicitudes de patente relacionadas con la primera para generar un grupo de derechos de la PI, y as proteger su posicin. Las empresas pueden adoptar esta estrategia de solicitud de registro de derechos de la PI gracias a los recursos de los que disponen, pero las instituciones acadmicas que tienen limitados sus recursos destinados a patentes difcilmente podrn hacerlo.
Las patentes han sido un activo clave para la sociedad
Para una empresa tecnolgica como Oxford Catalysts, la propiedad industrial e intelectual protegida por las patentes ha sido un activo clave para crear el negocio " Tiancun
Costes: Agentes de patentes y traductores. Tasas de las Oficinas de Patentes, incluidas las tasas de renovacin. Honorarios de abogados, si debe hacer valer su patente ante un tribunal. Beneficios: Esencial para atraer inversores Crear instalaciones con la ltima tecnologa, Contratar a los mejores cientficos, y Cubrir costes de desarrollo. Permite conceder licencias sobre la tecnologa a cambio de un canon.

Sub-module B

The use of patents by a university spin-off

20/21

232

A futuro, para una empresa tecnolgica como Oxford Catalysts, la gestin de la propiedad intelectual e industrial es esencial. Contratar a las personas adecuadas y disponer de los fondos necesarios para invertir en nuevos equipos es bsico en un sector tan competitivo. La sociedad seguir desarrollando su PI y trabajando con socios industriales para fabricar catalizadores en cantidades comerciales. La sociedad ha adoptado un modelo de licencia con arreglo al cual autoriza a otras empresas que disponen de instalaciones para la fabricacin de catalizadores a fabricar y vender sus catalizadores a cambio de un porcentaje sobre las ventas (canon). Procede sealar que las patentes siguen generando costes durante los 20 aos que permanecen en vigor, otro motivo por el que es preciso que generen rentabilidad financiera. Dichos costes consisten en: Costes de examen (conversaciones con el examinador de patentes que decide si se le puede conceder una patente); Tasas de renovacin tras la concesin de la patente; y Honorarios de abogados, si necesita hacer valer su patente ante un tribunal (si bien, es posible que, si tiene xito, obtenga ingresos).

233

Diapositiva 21 Ms informacin
Con esta diapositiva se pone fin a la presentacin. Si desea ms informacin sobre el modelo de comercializacin de Oxford, puede descargar una presentacin de la pgina web de Isis Innovation, o ponerse en contacto con su autor, Terry Pollard, a travs de correo electrnico. Por favor, no se pongan directamente en contacto con Oxford Catalysts.

Ms informacin
Para ms informacin remtanse a: http://www.isis-innovation.com http://www.oxfordcatalysts.com o pnganse en contacto con Terry Pollard: terry.pollard@isis.ox.ac.uk

Sub-module B

The use of patents by a university spin-off

21/21

234

Nota para los ponentes: por favor no se pongan directamente en contacto con Oxford Catalysts.

235

236

Submdulo C Comprensin de las reivindicaciones de las patentes

237

Visin general
(a) Pelota de juguete Diapositiva 1 Comprensin de las reivindicaciones de las patentes pelota de juguete Diapositiva 2 La invencin

Diapositiva 3 Cmo patentar esta invencin: Diapositiva 4 Diapositiva 5 Diapositiva 6

Diapositiva 7 Diapositiva 8 Solicitud presentada ante la OEP Diapositiva 9 Tcnica anterior adicional hallada Diapositiva 10 Diapositiva 11 Diapositiva 12 Diapositiva 13 Diapositiva 14 Diapositiva 15
por la OEP Opinin de la OEP Anlisis adicional Comparacin de la invencin con la tcnica anterior Resultado del anlisis

Reivindquela! Resultado de la bsqueda sobre el estado de la tcnica Comparacin de las dos invenciones Reivindicacin para proteger la invencin Reivindicaciones de patente

Diapositiva 10 Diapositiva 11 Diapositiva 12 Diapositiva 13 Diapositiva 14 Diapositiva 15 Diapositiva 16 Diapositiva 17 Diapositiva 18

dependientes para mejorar la proteccin Solicitud presentada ante la OEP Tcnica anterior adicional hallada por la OEP Opinin de la OEP Anlisis adicional Comparacin de la invencin con la tcnica anterior Resultado del anlisis Nueva reivindicacin La descripcin original presentada ante la OEP respalda las modificaciones a las reivindicaciones Finalmente se concede la patente

La descripcin original presentada ante la OEP apoya las modificaciones a las reivindicaciones Finalmente se concede la patente

(b) Elemento calentador para una lavadora Diapositiva 1 Comprensin de las reivindicaciones de las patentes Elemento calentador para una lavadora Diapositiva 2 La invencin (1)

Diapositiva 3 La invencin (2) Diapositiva 4 Cmo patentar esta invencin: Diapositiva 5 Diapositiva 6 Diapositiva 7 Diapositiva 8 Diapositiva 9

Reivindquela! (1) Cmo patentar esta invencin: Reivindquela! (2) Resultado de la bsqueda sobre el estado de la tcnica Comparacin de las dos invenciones Reivindicacin para proteger la invencin Utilizacin de reivindicaciones

238

(c) Material para el csped sinttico

Diapositiva 1 Comprensin de las

Diapositiva 9 Reivindicaciones presentadas ante Diapositiva 10 Diapositiva 11 Diapositiva 12 Diapositiva 13 Diapositiva 14 Diapositiva 15 Diapositiva 16 Diapositiva 17 Diapositiva 18 Diapositiva 19 Diapositiva 20

reivindicaciones de las patentes Material para el csped sinttico Diapositiva 2 Material de compactacin para csped sinttico

la Oficina Europea de Patentes (OEP) Parte introductoria de la descripcin tal como se present Tcnica anterior adicional hallada por la OEP (1) Tcnica anterior adicional hallada por la OEP (2) Opinin de la OEP Anlisis adicional Comparacin de la invencin con la tcnica anterior Resultado del anlisis (1) Resultado del anlisis (2) Resultado del anlisis (3) La descripcin original presentada ante la OEP respalda las modificaciones a las reivindicaciones Finalmente se concede la patente sobre la base de la reivindicacin modificada

Diapositiva 3 La invencin Diapositiva 4 Cmo patentar esta invencin: Diapositiva 5 Diapositiva 6 Diapositiva 7 Diapositiva 8 Diapositiva 9 Diapositiva 10 Diapositiva 11 Diapositiva 12 Diapositiva 13 Diapositiva 14 Diapositiva 15 Diapositiva 16
Reivindquela! Resultado de la bsqueda sobre el estado de la tcnica Comparacin de las dos invenciones Reivindicacin para proteger la invencin Utilizacin de reivindicaciones dependientes para mejorar la proteccin Solicitud presentada ante la OEP Tcnica anterior adicional hallada por la OEP Opinin de la OEP Anlisis adicional Comparacin de la invencin con la tcnica anterior Resultado del anlisis La descripcin original presentada ante la OEP respalda las modificaciones a las reivindicaciones Finalmente se concede la patente

(d) Tubera doble Diapositiva 1 Comprensin de las reivindicaciones de las patentes Tubera doble Diapositiva 2 La invencin (1)

Diapositiva 3 La invencin (2) Diapositiva 4 La invencin (3) Diapositiva 5 Cmo patentar esta invencin:

Reivindquela! Diapositiva 6 Resultado de la bsqueda sobre el estado de la tcnica Diapositiva 7 Comparacin de las dos invenciones Diapositiva 8 Delimitar la invencin frente a la tcnica anterior

239

(e) Convertidor elctrico Diapositiva 1 Comprensin de las reivindicaciones de las patentes Convertidor elctrico Diapositiva 2 La invencin

Diapositiva 3 Cmo patentar esta invencin: Diapositiva 4 Diapositiva 5 Diapositiva 6 Diapositiva 7

Diapositiva 8 Diapositiva 9 Tcnica anterior adicional hallada Diapositiva 10 Diapositiva 11 Diapositiva 12 Diapositiva 13 Diapositiva 14 Diapositiva 15
por la OEP Opinin de la OEP Anlisis adicional Comparacin de la invencin con la tcnica anterior Resultado del anlisis

Reivindquela! Resultado de la bsqueda sobre el estado de la tcnica Comparacin de las dos invenciones Reivindicacin para proteger la invencin Utilizacin de reivindicaciones dependientes para mejorar la proteccin Solicitud presentada ante la OEP

Diapositiva 10 Diapositiva 11 Diapositiva 12 Diapositiva 13 Diapositiva 14 Diapositiva 15 Diapositiva 16 Diapositiva 17

Tcnica anterior adicional hallada por la OEP Opinin de la OEP Anlisis adicional Comparacin de la invencin con la tcnica anterior Resultado del anlisis (1) Resultado del anlisis (2) La descripcin original presentada ante la OEP respalda las modificaciones a las reivindicaciones Finalmente se concede la patente

La descripcin original presentada ante la OEP respalda las modificaciones a las reivindicaciones Finalmente se concede la patente

(f) Frmaco para el tratamiento del cncer Diapositiva 1 Comprensin de las reivindicaciones de las patentes Frmaco para el tratamiento del cncer Diapositiva 2 Tratamiento del cncer

Diapositiva 3 La invencin Diapositiva 4 Cmo patentar esta invencin: Diapositiva 5 Diapositiva 6 Diapositiva 7 Diapositiva 8 Diapositiva 9

Reivindquela! Resultado de la bsqueda sobre el estado de la tcnica Comparacin de las dos invenciones Reivindicacin para proteger la invencin Utilizacin de reivindicaciones dependientes para mejorar la proteccin Solicitud presentada ante la OEP

240

(g) Interruptor automtico para un audfono

Diapositiva 1 Comprensin de las

reivindicaciones de las patentes Interruptor automtico para un audfono Diapositiva 2 Audfono Diapositiva 3 La invencin

Diapositiva 4 Cmo patentar esta invencin: Diapositiva 5 Diapositiva 6 Diapositiva 7

Diapositiva 8 Diapositiva 9 Resultado de la bsqueda sobre el Diapositiva 10 Diapositiva 11 Diapositiva 12 Diapositiva 13 Diapositiva 14 Diapositiva 15 Diapositiva 16 Diapositiva 17
estado de la tcnica (1) Resultado de la bsqueda sobre el estado de la tcnica (2) Comparacin de las dos invenciones (1) Anlisis adicional Comparacin de las dos invenciones (2) Resultado del anlisis Modificacin de la reivindicacin La descripcin original presentada ante la OEP respalda las modificaciones a las reivindicaciones Finalmente se concede la patente

Reivindquela! (1) Cmo patentar esta invencin: Reivindquela! (2) Cmo patentar esta invencin: Reivindquela! (3) Utilizacin de reivindicaciones dependientes para mejorar la proteccin Solicitud presentada ante la OEP

241

Comprensin de las reivindicaciones de las patentes


Las reivindicaciones de las patentes aquellas partes en las que se define lo que queda efectivamente protegido por la patente pueden llegar a ser muy complejas y difciles de comprender. Esto responde al intento de los abogados de patentes por obtener la mxima proteccin para sus clientes, tomando en consideracin no slo el estado de la tcnica existente, sino tambin cualquier elemento potencial del estado de la tcnica del que ni ellos mismos ni el propio inventor tenan conocimiento en el momento de redactar las reivindicaciones. A pesar de las dificultades que se plantean, es importante contar con conocimientos bsicos en materia de reivindicaciones de patentes, para estar en disposicin de: entender cmo se crean las patentes y cmo funciona el sistema de patentes. Hacer pleno uso de la informacin resultante de las bsquedas de patentes, incluyendo la capacidad de predecir con fundamento si una determinada tecnologa podra vulnerar alguna patente. Tambin es mucho ms fcil evitar utilizar una invencin patentada si se es capaz de entender qu es exactamente lo que est patentado. Relacionarse con los profesionales en materia de patentes a lo largo del procedimiento de solicitud de una patente. Los casos prcticos del submdulo C han sido diseados con el propsito de que los alumnos comprendan las reivindicaciones de las patentes. Dada la complejidad de la materia, no deben utilizarse como mdulos introductorios, y recomendamos que el profesor o conferenciante tenga conocimientos previos sobre patentes. Los casos estn basados en patentes reales, y cada uno de ellos describe cmo funcionan las reivindicaciones, ilustrndose paso a paso el modo en que han sido redactadas. Los ejemplos utilizados provienen de campos tcnicos diversos, de manera que se podr elegir entre ellos aqul que mejor se adapte a los intereses de los alumnos: Pelota de juguete Elemento calentador para una lavadora Material para csped sinttico Tubera doble Convertidor elctrico Frmaco para el tratamiento del cncer 242

Interruptor automtico para un audfono

Submdulo C Comprensin de las reivindicaciones de las patentes


(a) Pelota de juguete

Comprensin de las reivindicaciones de las patentes (a) Pelota de juguete

243

Si bien en este caso prctico se han utilizado patentes reales, los diferentes pasos del procedimiento que sigue el solicitante / abogado se han adaptado a los efectos de esta presentacin.

1. 1.

Un primer enfoque, ingenuo,

sera redactar una reivindicacin por una pelota que es fcil de capturar. No obstante, esta reivindicacin es extremadamente genrica (es realmente la primera pelota que es fcil de capturar?) y, lo que es ms

En esta presentacin la invencin que estamos utilizando como ejemplo es una pelota de juguete. Imagine que ha inventado esta pelota y que es novedosa. Consiste en numerosos filamentos de plstico agrupados para formar la pelota. Eso hace que sea divertida de utilizar, y usted piensa que se vender bien en el mercado. Con el fin de proteger sus inversiones futuras, debe proteger primero la invencin. Qu hara para ello?

importante, trata de proteger el resultado de la invencin, no la propia invencin. Los patentes se conceden por nuevas soluciones tcnicas los problemas propiamente dichos no pueden patentarse. 2. En la diapositiva se muestra una descripcin sencilla de la solucin tcnica. Esta reivindicacin describe CMO se obtiene el objetivo, es decir, qu es exactamente novedoso en su solucin tcnica. No obstante, nombrar explcitamente la pelota en la patente es peligroso: qu sucedera si alguien le diera la forma, por ejemplo, de un coche, de una manzana o de un telfono? Esto permitira eludir la patente, pero podra perfectamente proporcionar al consumidor una funcin exactamente igual: un objeto que puede arrojarse, es fcil de capturar y tiene un aspecto agradable. Por ello, interesa sustituir la palabra pelota por algo ms general.

Para empezar debera preguntarse cules son las caractersticas diferenciadoras de su invencin. Puede encontrar que es divertida de utilizar, tiene un aspecto agradable y es fcil de capturar. La apariencia de un producto puede protegerse mediante un diseo registrado (EE.UU.: patente de diseo). Slo pueden patentarse funciones tcnicas como fcil de capturar (EE.UU.: patente de utilidad). Como sabe, para obtener una patente debe reivindicar la invencin. Veamos cmo funciona este proceso.

244

3Por ejemplo, podra sustituirla por el concepto muy general de dispositivo para juego. Recuerda los ejemplos del argot de patentes? Acaba de incorporarse a las filas de las personas que llaman a sus invenciones conjunto de bolas o instrumento de escritura".

Resultado de la bsqueda sobre el Estado de la Tcnica


Su Agente de patentes ha encontrado la patente US 3,759,518, Juguete impulsado por el pie", que revela una invencin similar.

" dicho juguete cuenta con un conjunto de hebras flexibles "

Submdulo C

Comprender las reivindicaciones de patente - (a) Pelota de juguete

4/15

Para asegurarse de que realmente sabe lo que es novedoso de su invencin (slo lo que es novedoso puede ser protegido por una patente) debe llevar a cabo lo que se denomina como una bsqueda sobre el estado de la tcnica".

La invencin
Una pelota divertida de utilizar, fcil de capturar y tiene un aspecto agradable.

Cmo se puede proteger frente a imitaciones? Divertida de utilizar" no puede protegerse Tiene un aspecto agradable" diseo registrado Fcil de capturar" = funcin tcnica patente

Submdulo C

Comprender las reivindicaciones de patente - (a) Pelota de juguete

2/15

Cmo patentar esta invencin: Reivindquela!


Reivindicacin de la patente: Una pelota que es fcil de capturar." Fabricar una pelota que sea fcil de capturar" es un problema tcnico. Los problemas no pueden patentarse pero s que pueden patentarse las soluciones especficas. Cul es la caracterstica tcnica que hace que esta pelota sea fcil de capturar? Reivindicacin de la patente: Una pelota compuesta por una regin central y un conjunto de filamentos elastomricos que radian desde la regin central." No le interesa que alguien eluda la patente sustituyendo la forma de la pelota por otra cosa. Reivindicacin de la patente: Un dispositivo de juego que incluye un regin central y un conjunto de filamentos elastomricos que radian desde la regin central." Una bsqueda sobre el estado de la tcnica demostrar si la invencin tal como se reivindica es realmente nueva.

Submdulo C

Comprender las reivindicaciones de patente - (a) Pelota de juguete

3/15

245

En nuestro ejemplo, en el marco de la bsqueda sobre el estado de la tcnica realizada por un abogado de patentes, se hall una patente anterior similar. Tambin est relacionada con un juguete y cuenta con numerosas hebras flexibles fijadas a un ncleo. Ahora debe analizar cuidadosamente el contenido de esta patente para poder determinar qu es lo nuevo de su invencin.

Comparacin de las dos invenciones


La invencin tal y como se reivindica US 3759518
Un juguete con un cuerpo en forma de disco que incluye un conjunto de hebras flexibles que radian hacia el exterior desde dicho centro con suficiente rigidez inherente para retener el patrn de un plano circular."

Un dispositivo de juego que incluye una regin central y un conjunto de hebras elastomricas que radian desde la regin central."

" que radian en planos orientados en mltiples ngulos desde la regin central."
Submdulo C

Nuevo! Actividad inventiva (la modificacin aporta una nueva funcin de hacerlo fcil de capturar)
5/15

Comprender las reivindicaciones de patente - (a) Pelota de juguete

Reivindicacin para proteger la invencin


Reivindicacin a presentar: Un dispositivo para juego que incluye una regin central y mltiples filamentos elastomricos que radian en planos orientados en mltiples ngulos desde la regin central."

Submdulo C

Comprender las reivindicaciones de patente - (a) Pelota de juguete

6/15

246

Puede ver que la patente anterior realmente describe slo una forma de disco, es decir, se indica especficamente que las fibras radian en un plano circular en torno al ncleo. La patente anterior revela tambin que la funcin de estas hebras es hacer que el juguete vuele mejor y sea ms fcil de golpear con el pie. La funcin (el problema resuelto) NO es que pueda capturarse fcilmente. Por ello, la configuracin explcitamente diferente de las hebras flexibles en la patente obtiene una funcin diferente declarada. En otras palabras: Su invencin es novedosa porque ha cambiado la orientacin de las fibras de un plano bidimensional a un globo tridimensional, y ha obtenido una nueva funcin con ello: es ms fcil de capturar. Asimismo, no era obvio para una persona cualificada modificar la tcnica anterior previa ms prxima del modo que lo hace su invencin para obtener este resultado. De ese modo, si modifica sus reivindicaciones en consecuencia, podr obtener la patente.

sta es la reivindicacin que finalmente puede utilizar en su solicitud de patente.

Para obtener la mxima proteccin frente a posibles competidores que traten de eludir su patente, generalmente presentar ms de una reivindicacin (ver diapositiva siguiente).

Reivindicaciones de la patente
El inventor desea la proteccin ms amplia posible. Reivindicaciones: 1. Una rueda 2. El dispositivo de la reivindicacin 1, que incluye un bobinado anular de fibra sobre una hendidura. Estado de la Tcnica anterior identificada por el examinador de la patente o el competidor
Submdulo C Comprender las reivindicaciones de patente - (a) Pelota de juguete 7/15

Los requisitos legales limitan el alcance de la patente. Reivindicacin independiente (una rueda") Reivindicacin dependiente "compuesta por un bobinado anular de fibra sobre una hendidura"

247

Los inventores desean que sus invenciones se patenten de modo que las patentes resultantes sean difciles de eludir. No obstante, formular reivindicaciones de patente muy generales es arriesgado, ya que puede existir tcnica anterior relacionada desconocida para el inventor. Si una patente cuenta nicamente con una reivindicacin general y dicha reivindicacin se ve desvirtuada por tcnica previa existente, no queda proteccin alguna para la patente. Por consiguiente, en la prctica, la mayora de las solicitudes de patente cuentan con una o ms reivindicaciones independientes ms generales, y mltiples reivindicaciones dependientes con un alcance ms acotado. Generalmente, la reivindicacin independiente describe la invencin en trminos muy generales para permitir una interpretacin amplia en caso de eventuales procedimientos de violacin de patente. Las reivindicaciones dependientes generalmente describen modos especficos de poner en prctica la invencin que el inventor considerado econmicamente atractivos. Las reivindicaciones dependientes hacen referencia a la reivindicacin independiente y especifican una serie de parmetros adicionales restringen el alcance de la reivindicacin.

Si posteriormente se determina que una reivindicacin independiente general no es vlida, por ejemplo debido a que existe tcnica anterior, las reivindicaciones dependientes ms acotadas pueden continuar siendo vlidas. Por ejemplo, un inventor puede reivindicar: 1. Una batera fabricada con hierro y azufre", y a continuacin "2. La batera de la reivindicacin 1 en la que el azufre se deposita en pequeas partculas sobre un electrodo de grafito. Incluso si el examinador de la patente o posteriormente los tribunales determinan que la batera fabricada de hierro y azufre ya se ha publicado anteriormente (es decir, que la reivindicacin 1 no es vlida), el inventor puede seguir siendo el primero en haber utilizado pequeas partculas de azufre sobre grafito en una batera de ese tipo.

Solicitud presentada ante la OEP


Reivindicacin 1: Un dispositivo de juego que incluye una regin central y un conjunto de filamentos elastomricos que radian en planos orientados en mltiples ngulos desde la regin central." Reivindicacin 2: Un dispositivo con arreglo a la reivindicacin 1, caracterizado por que presenta una configuracin sustancialmente esfrica." Reivindicacin 3: Un dispositivo con arreglo a la reivindicacin 1, caracterizado por que los extremos exteriores de al menos algunos de los filamentos incluyen ensanchamientos." La OEP realizar su propia bsqueda sobre el estado de la tcnica y, a continuacin, considerar si la invencin TAL COMO SE REIVINDICA es nueva y no evidente.
Submdulo C Comprender las reivindicaciones de patente - (a) Pelota de juguete

8/15

248

Esto es un ejemplo de las reivindicaciones finales que puede utilizar en su solicitud de patente. La reivindicacin principal cubre su invencin en trminos generales. Las reivindicaciones dependientes describen cmo piensa que se materializar especficamente la invencin: como una pelota y posiblemente con unos ensanchamientos en los extremos exteriores de los filamentos. Los ensanchamientos mejoran el agarre de la pelota cuando se desliza por la mano de la persona al tratar de atraparla. Nota: Si bien los ensanchamientos forman parte de la invencin original, no se describen en la reivindicacin independiente, sino solamente como uno de los numerosos modos protegidos de poner la invencin en prctica. Como inventor, usted sabe que la invencin tambin funciona sin dichos ensanchamientos, y no desea que los competidores eludan su patente simplemente omitindola. Por ello, la protege en una reivindicacin dependiente.
DE 3121758: Elementos moldeados autoadhesivos que estn equipados con varillas o cerdas con forma de clavo ... Caracterizados por varillas que estn fijadas a un ncleo y estn fabricadas de un material elastomrico ..."
Submdulo C Comprender las reivindicaciones de patente - (a) Pelota de juguete 9/15

Tcnica anterior adicional hallada por la OEP


Elementos moldeados autoadhesivos"

Aparte de las reivindicaciones, tambin debe presentar informacin bibliogrfica (informacin personal, etc.), un ttulo, un resumen, una descripcin y dibujos. A continuacin examinaremos qu sucede cuando la oficina de patentes examina la solicitud de patente y sus reivindicaciones.

249

Los examinadores de patentes cuentan con formacin para encontrar la tcnica anterior relevante, y acumulan una amplia experiencia en su campo tcnico. Por ello, frecuentemente encontrarn tcnica anterior que el inventor o su abogado de patentes no hayan tenido en cuenta.

Recuerde que su invencin se ha reivindicado como que incluye una regin central y un conjunto de filamentos elastomricos que radian en mltiples planos con desviacin angular desde la regin central." Esto ya se muestra en la patente anterior presentada en 1982.

En nuestro ejemplo, el examinador encontr la solicitud de patente que se muestra en esta diapositiva. Las reivindicaciones estn relacionadas con un ncleo con hebras o varillas elsticas fijadas al mismo. Los planos muestran una forma tridimensional con forma de globo (ver diapositiva siguiente). As, la OEP le enviar una carta, le enviar el informe de bsqueda y le informar de que su solicitud de patente tal como se ha presentado ha sido rechazada. Ello no significa que su solicitud haya sido realmente rechazada, sino que si no modifica la solicitud o proporciona argumentos
Opinin de la OEP
DE 3121758 Su reivindicacin: "Un dispositivo de juego que incluye una regin central y un conjunto de filamentos elastomricos que radian en planos orientados en mltiples ngulos desde la regin central."." Esto ya se ha mostrado y reivindicado en la patente DE 3121758 Respuesta de la OEP: Le rogamos modifique sus reivindicaciones si desea que se proteja su invencin. Varillas con forma de punta que estn fijadas a un ncleo y estn fabricadas de un material elastomrico

convincentes, es muy probable que lo sea.

Anlisis adicional
Ha pasado por alto la OEP alguna caracterstica importante de la invencin? Respuesta del solicitante: Modificaciones a la solicitud, explicacin de la relacin entre la invencin y la tcnica anterior.

Submdulo C

Comprender las reivindicaciones de patente - (a) Pelota de juguete

10/15

Cmo pueden modificarse la reivindicaciones para reflejar la invencin de modo que sea novedosa (considerando el Estado de la Tcnica anterior)?

Submdulo C

Comprender las reivindicaciones de patente - (a) Pelota de juguete

11/15

250

Las reivindicaciones de patentes, tal como las ha entendido la OEP, no constituyen una nueva invencin. As, o bien demuestra que las reivindicaciones deben interpretarse de modo diferente o bien las modifica. No se le permite cambiar la invencin objeto de su solicitud, si bien se le permite modificar el texto de las reivindicaciones para que se adapte con mayor precisin a su invencin. Su invencin es lo que ha descrito en la descripcin y en los dibujos. Compruebe los documentos hallados en las bsquedas sobre el estado de la tcnica: - Cuenta su invencin con alguna caracterstica NO revelada en la tcnica anterior? - Cules son las ventajas de su invencin en comparacin con la tcnica anterior?
Comparacin de la invencin con la tcnica anterior
US 3759518 Caractersticas tcnicas de la invencin Ncleo + filamentos flexibles Mltiples planos angulares Filamentos blandos No No DE 31211758

Un anlisis estructurado de su invencin en comparacin con los dos documentos que se han identificado como tcnica anterior relevante podra tener este aspecto.

Para realizar este anlisis debe examinar las caractersticas de las invenciones (cmo se resuelve el problema) y los resultados tcnicos, es decir, qu problemas se resuelven.

El texto que se muestra a continuacin est escrito tambin en la diapositiva siguiente: Si bien los elementos individuales de la invencin son conocidos, su combinacin no lo es. La nueva combinacin de las caractersticas tcnicas produce un beneficio nuevo y nico. Dado nuestro conocimiento de la tcnica anterior, no resulta evidente combinar los elementos de los diferentes documentos para obtener estos nuevos efectos -> se cumple el requisito de actividad inventiva!

Ventajas / resultado tcnico Ms fcil de capturar Vuela menos lejos + no rompe cosas

(movimiento flotante)

(autoadhesivo)

No No

No No

Submdulo C

Comprender las reivindicaciones de patente - (a) Pelota de juguete

12/15

251

Resultado del anlisis


Si bien los elementos individuales de la invencin son conocidos, la combinacin no lo es y produce un beneficio novedoso y nico. Dado nuestro conocimiento del estado de la tcnica anterior, no es obvio combinar los elementos para obtener estos nuevos efectos se cumple el requisito de actividad inventiva. La reivindicacin debe modificarse para diferenciarla de la de DE 31211758: Un dispositivo de juego que incluye una regin central y mltiples filamentos elastomricos alargados y flexibles, cada uno de los cuales tiene dimensiones en seccin transversal sustancialmente menores que su longitud, que radian en planos orientados en mltiples ngulos desde la regin central."

Submdulo C

Comprender las reivindicaciones de patente - (a) Pelota de juguete

13/15

252

Basndonos en nuestro anlisis de la relacin entre la invencin y la tcnica anterior, podemos reformular nuestra reivindicacin de modo que la invencin, tal como se reivindica, sea novedosa y pueda concederse una patente. Observe lo complicada que se ha hecho la reivindicacin para esta invencin sencilla. Ahora ya sabe por qu las reivindicaciones de patente en la prctica son muy complicadas. Y ha aprendido como comprenderlas mucho mejor. A menudo es til considerar la reivindicacin como una serie de caractersticas que, en conjunto, representan la invencin tal como se protege. Ahora ha modificado sustancialmente su reivindicacin respecto a la que present inicialmente. Evidentemente, una vez que ha presentado una solicitud de patente no puede simplemente cambiarla como desee. Por ejemplo, no puede introducir elementos completamente nuevos. Por el contrario, cada cambio debe estar respaldado por la documentacin inicialmente presentada. En nuestro caso, describimos nuestra invencin muy bien en la seccin de descripcin. Nuestro texto describa todas las caractersticas que se han aadido ahora a las reivindicaciones. Una funcin importante de la descripcin y de los dibujos durante el proceso de solicitud de patente es apoyar posibles modificaciones de las reivindicaciones de patente (ver diapositiva siguiente).
La descripcin original presentada ante la OEP apoya las modificaciones a las reivindicaciones
Esta invencin est relacionada con un dispositivo de juego y, de modo ms concreto, un dispositivo para lanzar y capturar que es especialmente sencillo de capturar. Uno de los problemas que presentan los numerosos dispositivos convencionales existentes en su lanzamiento y captura es que habitualmente rebotan, escapndose de la mano en ocasiones hacen dao al capturarlos. Un elemento general de la presente invencin evitar cualquier tendencia a rebotar al agarrarlo impide lanzarlo o golpear con l a mucha distancia romper algo al entrar en contacto con ello. Segn la realizacin preferida de la invencin, Descripcin detallada El dispositivo 10 est formado por un gran nmero de filamentos elastomricos alargados y flexibles 12, cada uno de los cuales, como se aprecia claramente en la Fig. 1, presenta dimensiones en seccin transversal que son extremadamente reducidas en comparacin con la longitud del filamento. Como se explicar con mayor detalle ms adelante, dichos filamentos se unen en una regin central de modo que radian hacia fuera de modo relativamente uniforme, denso y espeso, en planos orientados en mltiples ngulos, para formar una configuracin sustancialmente esfrica.
Submdulo C Comprender las reivindicaciones de patente - (a) Pelota de juguete

Respalda la actividad inventiva: diferente resultado tcnico

Diferente de la patente DE312 Diferente de la patente US375


14/15

253

Se han destacado las partes de la descripcin (la descripcin original que se present con la solicitud de patente original) que respalda los cambios en las reivindicaciones.
Finalmente se concede la patente
Respuesta de la OEP: Concedida!

En rojo: Esto es lo que distingue la invencin de la tcnica anterior encontrada por el examinador. Se nos permite introducir este elemento (flexible) en las reivindicaciones debido a que habamos descrito esta caracterstica en la descripcin original.
Submdulo C Comprender las reivindicaciones de patente - (a) Pelota de juguete 15/15

En gris: Esto es lo que distingue nuestra invencin de la tcnica anterior que haba encontrado el abogado de patentes. Tuvimos en cuenta esto en las reivindicaciones presentadas inicialmente.

En verde: Estas partes del texto pueden utilizarse para avalar nuestro argumento de que mediante la combinacin de dos funciones que son conocidas individualmente con anterioridad ("flexible" y "configuracin de globo tridimensional") obtenemos una nueva funcin tcnica no obtenida por la tcnica anterior.

254

Esta patente fue concedida realmente con las reivindicaciones que acabamos de exponer. Puede consultarla en esp@cenet introduciendo el nmero de publicacin de patente EP0295114.

255

Submdulo C Comprensin de las reivindicaciones de las patentes


(b) Elemento calentador para una lavadora

Comprensin de las reivindicaciones de las patentes (b) Elemento calentador para una lavadora

256

Nota
Si bien en este caso prctico se han utilizado patentes reales, los diferentes pasos del procedimiento emprendidos por el solicitante / abogado se han adaptado a los efectos de esta presentacin.

interior de la lavadora. El tambor (4) gira dentro de la cuba en torno a un eje, que en este ejemplo est ligeramente inclinado. El elemento calentador de chapa (2) est fijado (p. ej., mediante adhesivo) o integrado a la parte inferior de la cuba. De ese modo, el elemento calentador de chapa es tambin adaptado en su forma" a la parte inferior de la cuba. Pueden utilizarse bandas de aislamiento (3) para dividir el elemento calentador de chapa en diferentes secciones.

El ejemplo utilizado en este caso prctico procede del campo de "Mecnica Manipulacin y proceso Tratamiento de lavandera" y est relacionado con una lavadora con un elemento calentador particular.

La invencin
Un elemento calentador para una lavadora que es econmico y compacto y ayuda a reducir el consumo de agua. El elemento calentador es un elemento calentador de chapa situado en la parte inferior del tambor de una lavadora.

Est basado en la solicitud de patente europea EP 03 005 120, si bien se trata de una versin simplificada traducida del idioma original (alemn). Debido a ello, existen algunas diferencias entre las reivindicaciones que se muestran aqu y las reivindicaciones reales.
Submdulo C Comprender las reivindicaciones de patente - (b) Elemento calentador para una lavadora 2/18

La clasificacin ECLA y CIP correspondiente es D06F39/04 (detalles de lavadoras: configuraciones de calentadores) del campo D06F (tratamiento de lavado de ropa domstico).

La figura muestra una seccin transversal de la cuba y del tambor de una lavadora. La cuba (1) es el receptculo que contiene el agua y el detergente en polvo o lquido en el

257

El objetivo es encontrar un modo de describir la invencin en trminos tcnicos (ver tambin la diapositiva siguiente). Por consiguiente, deben evitarse las caractersticas subjetivas, vagas o estticas.

Es importante sealar que la reivindicacin est relacionada con una lavadora con un elemento calentador" y no slo con un elemento calentador para una lavadora".

La razn es que el elemento calentador se Evidentemente, la invencin puede muy bien contar con caractersticas tcnicas que hacen que la lavadora requiera menos piezas o contenga piezas que pueden perfectamente ser menos complejas que las que ya se conocen, en cuyo caso la lavadora podra realmente ser ms econmica". define por su relacin con la lavadora y su cuba ("... dispuesto en el interior y adaptado en su forma..."). Por consiguiente, la lavadora es una parte integral de la definicin del elemento objeto de la reivindicacin. No obstante, una reivindicacin relacionada con un "elemento calentador para una lavadora" (o en una lavadora"), reivindica nicamente el elemento calentador per se. Por
La invencin
Un elemento calentador para una lavadora que es econmico y compacto y ayuda a reducir el consumo de agua. Cmo se puede proteger frente a imitaciones? "econmico", "ayuda a reducir ..." demasiado vago y subjetivo "compacto" = funcin tcnica patente

consiguiente, la reivindicacin debe estar relacionada con la lavadora dotada de un elemento calentador con el fin de satisfacer los requisitos del Convenio sobre Concesin de Patentes Europeas (CPE), que establece que una reivindicacin debe definir claramente el objeto para el que se solicita la proteccin (Artculo 84 CPE).

Submdulo C

Comprender las reivindicaciones de patente - (b) Elemento calentador para una lavadora

3/18

La invencin
Un elemento calentador para una lavadora que es econmico y compacto y ayuda a reducir el consumo de agua. Cmo se puede proteger frente a imitaciones? "econmico", "ayuda a reducir ..." demasiado vago y subjetivo "compacto" = funcin tcnica patente

Nota: Sera posible una reivindicacin relativa a una cuba con un elemento calentador".

Submdulo C

Comprender las reivindicaciones de patente - (b) Elemento calentador para una lavadora

3/18

258

El objetivo es impedir que nadie pueda eludir la patente calentando algn otro medio que no sea agua o disponiendo el elemento calentador en un punto diferente, no exactamente en la parte inferior de la cuba. Por consiguiente, el trmino "agua" se sustituye por el trmino mucho ms general "medio", que comprende cosas" diferentes del agua (p. ej., aire, agua con jabn, productos qumicos lquidos). Asimismo, si bien la parte inferior de la cuba es la ubicacin ms lgica y beneficiosa, el elemento calentador de chapa puede estar situado en otros puntos.

La figura 2 del documento de la tcnica anterior muestra el "tambor de lavado (15) de una lavadora" (es decir, la cuba) y la pared inferior (16) de la cuba. Asimismo, muestra las partes (9, 12, 14, 17, 19) necesarias para montar el elemento calentador. Para obtener informacin adicional, consulte EP 0 352 499 A2 (reivindicacin 1, Figura 2 y columna 3, lneas 5-12).

Cmo patentar esta invencin: Reivindquela!


Reivindicacin: Una lavadora con un elemento calentador para calentar un medio en el interior de la cuba de la lavadora, en el que el elemento calentador est dispuesto en el interior y adaptado en su forma a la cuba." Una bsqueda sobre el estado de la tcnica demostrar si la invencin tal como se reivindica es realmente nueva.

En consecuencia, el alcance de la proteccin de esta reivindicacin es ms amplio que el de la reivindicacin original. Ello har ms difcil eludir la patente.
Submdulo C Comprender las reivindicaciones de patente - (b) Elemento calentador para una lavadora 5/18

Resultado de la bsqueda sobre el estado de la tcnica


La bsqueda de tcnica anterior arroj un documento que muestra un elemento calentador similar para una lavadora.

" placa curvada de material elctricamente aislante con material elctricamente conductor aplicado al menos a una superficie de la misma "

Submdulo C

Comprender las reivindicaciones de patente - (b) Elemento calentador para una lavadora

6/18

259

Actividad inventiva (efecto tcnico: es posible un menor nivel de agua en la cuba): Debe evaluarse el efecto tcnico de la diferencia entre la invencin tal como se ha reivindicado y la tcnica anterior. En el documento de la tcnica anterior EP0352499, el dispositivo calentador est montado convenientemente separado" de la pared inferior de la cuba. De ese modo, con el fin de calentar el agua en el interior de esa cuba, el nivel del agua debe alcanzar al menos el elemento calentador. La invencin tal como se ha reivindicado permite un nivel de agua mnimo muy inferior al de la lavadora que se muestra en EP0352499, debido a que el elemento calentador de chapa est fijado directamente a la pared de la cuba. Una ventaja y efecto tcnico adicional de la invencin tal como se ha reivindicado radica en el hecho de que, en caso de lavadoras de tambor, el dimetro del tambor del interior de la cuba puede ser superior (debido a que no existe un elemento calentador que tenga que estar a cierta distancia de la cuba).
Submdulo C Comprender las reivindicaciones de patente - (b) Elemento calentador para una lavadora 8/18

Reivindicacin para proteger la invencin


Reivindicacin a presentar: Una lavadora con un elemento calentador de chapa para calentar un medio en el interior de la cuba de la lavadora, en el que el elemento calentador est fijado y adaptado en su forma a la cuba."

Comparacin de las dos invenciones


La invencin tal como se ha reivindicado Una lavadora con un elemento calentador para calentar un medio en el interior de la cuba de la lavadora en el que el elemento calentador est dispuesto en el interior y adaptado en su forma a la cuba." " un elemento calentador de chapa ... Que se fija y se adapta en su forma a la cuba ..."
Submdulo C

EP 0 352 499 A2 El dispositivo calentador ... est montado de modo que se corresponde con la pared inferior ... de la cuba, y convenientemente separado de la misma." Nuevo ("elemento calentador de chapa" y fijado a la cuba" no se revelan en EP...). Actividad inventiva (efecto tcnico: es posible un menor nivel de agua en la cuba)
7/18

Comprender las reivindicaciones de patente - (b) Elemento calentador para una lavadora

260

Generalmente, las reivindicaciones se dividen en reivindicaciones dependientes ms genricas y reivindicaciones dependientes ms acotadas. Habitualmente, la reivindicacin independiente describe la invencin en trminos muy generales para permitir una interpretacin ms amplia en caso de procedimiento por violacin de patente. Generalmente, las reivindicaciones dependientes describen modos especficos de realizar la invencin que el inventor considera econmicamente atractivos. Las reivindicaciones dependientes a menudo se adaptan para que encajen exactamente en el modo en que esperara que los competidores realizaran el producto.

Las reivindicaciones dependientes indican modos alternativos en los que el elemento calentador de chapa puede fijarse a la cuba.

En la reivindicacin 3, el elemento calentador de chapa se integra de modo efectivo en la pared de la cuba. Las caractersticas de esta reivindicacin limitan el alcance de la proteccin de modo muy significativo, ya que se refieren al mtodo de produccin de la cuba y la integracin del elemento calentador de chapa en la misma.
Utilizacin de reivindicaciones dependientes para mejorar la proteccin
Una reivindicacin independiente (ms genrica) impide que la patente sea eludida.
Las reivindicaciones dependientes (ms especficas) se adaptan para que encajen exactamente en los productos potencialmente infractores.

Por ejemplo, una reivindicacin independiente podra redactarse del modo siguiente: Un instrumento de escritura compuesto por las unidades a y b. Una reivindicacin dependiente podra redactarse del siguiente modo: El instrumento de escritura de la reivindicacin 1, caracterizado por que su longitud es de entre 10 y 15 centmetros."
Submdulo C

Reivindicacin principal Reivindicacin especfica A Reivindicacin especfica B

Comprender las reivindicaciones de patente - (b) Elemento calentador para una lavadora

9/18

Solicitud presentada ante la OEP


Reivindicacin 1: Una lavadora con un elemento calentador de chapa para calentar un medio en el interior de la cuba de la lavadora, en el que el elemento calentador est fijado y adaptado en su forma a la cuba. Reivindicacin 2: La lavadora de la reivindicacin 1, caracterizada por que el elemento calentador de chapa est pegado al interior de la cuba. Reivindicacin 3: La lavadora de la reivindicacin 1, caracterizada por que el elemento calentador de chapa es un componente integral de la cuba y ha sido conformado en la cuba durante el moldeo por inyeccin de la misma. La OEP realizar su propia bsqueda sobre el estado de la tcnica y, a continuacin, considerar si la invencin TAL COMO SE REIVINDICA es nueva y no evidente.

Submdulo C

Comprender las reivindicaciones de patente - (b) Elemento calentador para una lavadora

10/18

261

En la Fig. 4 puede ver que el "elemento calentador de chapa" revelado en este documento de la tcnica anterior comprende una chapa calentadora (1) con su capa de polmero de soporte (3) y material conductor del calor (6). Tambin se muestra la cuba (7) y un material aislante adicional (4).
DE 100 25 539 A1: Dispositivo calentador... Compuesto por un elemento calentador de chapa (1) ... Adaptado y fijado a la cuba (7) de una lavadora ..."

Tcnica anterior adicional hallada por la OEP


Dispositivo calentador para un electrodomstico"

Submdulo C

Comprender las reivindicaciones de patente - (b) Elemento calentador para una lavadora

11/18

Evidentemente, podra discutirse si el "elemento calentador de chapa" es la chapa calentadora (1) nicamente y si esta chapa calentadora est "fijada a la cuba". No obstante, existe al menos una interpretacin de la tcnica anterior que es concluyente y lgica, que muestra que todas las caractersticas de la reivindicacin de nuestra invencin, es decir, un elemento calentador de chapa para calentar un medio en el interior de la cuba de la lavadora, en el que el elemento calentador est fijado y adaptado en su forma a la cuba".
Opinin de la OEP
DE 100 25 539 A1 Reivindicacin del solicitante: Una lavadora con un elemento calentador de chapa para calentar un medio en el interior de la cuba de la lavadora, en el que el elemento calentador est fijado y adaptado en su forma a la cuba." Esto ya se muestra en DE 100 25 539 A1 Respuesta de la OEP: Le rogamos modifique sus reivindicaciones si desea que se proteja su invencin.
Submdulo C Comprender las reivindicaciones de patente - (b) Elemento calentador para una lavadora 12/18

Dispositivo calentador ... Compuesto por un elemento calentador de chapa (1) ... Adaptado y fijado a una cuba (7) de una lavadora ...

Observe que el "elemento calentador de chapa" de DE10025539 est pegado a la cuba. Este documento muestra por tanto tambin todas las caractersticas adicionales de la reivindicacin 2 de nuestra invencin.

262

Compruebe el material revelado en la bsqueda sobre el estado de la tcnica: - Cuenta la invencin con alguna caracterstica NO revelada en la tcnica anterior? - Cules son las ventajas de la invencin en comparacin con la tcnica anterior?

Anlisis adicional
Ha pasado por alto la OEP alguna caracterstica importante de la invencin? Respuesta del solicitante: Modificaciones a la solicitud, explicacin de la relacin entre la invencin y la tcnica anterior.

Cmo pueden modificarse las reivindicaciones para reflejar la invencin de modo que sea novedosa (considerando toda la tcnica anterior)?

Submdulo C

Comprender las reivindicaciones de patente - (b) Elemento calentador para una lavadora

13/18

Comparacin de la invencin con la tcnica anterior


EP 0 352 499 A2 Caractersticas tcnicas de la invencin Adaptado en su forma a la cuba Elemento calentador de chapa Pegado a la parte exterior de la cuba Durante el moldeo por inyeccin No No No No DE 100 25 539 A1

Ventajas / resultado tcnico Compacto + excelente transferencia de calor + fcil montaje con menor nmero de piezas
Submdulo C

No

No

Comprender las reivindicaciones de patente - (b) Elemento calentador para una lavadora

14/18

263

Esta reivindicacin es una combinacin de las reivindicaciones 1 y 3 de nuestro ejemplo tal como se present.

Resultado del anlisis


La tcnica de ajustar y adaptar un elemento calentador de chapa a la parte inferior de la cuba de una lavadora es conocida y forma parte del estado de la tcnica. No obstante, la presente invencin sugiere que el elemento calentador de chapa puede formarse en la cuba durante el moldeo por inyeccin de la misma. Este mtodo concreto de fijar el elemento calentador de chapa a la cuba no es conocido y produce beneficios novedosos y nicos. No existen indicios en la tcnica anterior para tomar un elemento calentador de chapa y formarlo en una cuba durante el proceso de moldeo por inyeccin de la misma. Se cumple el requisito de actividad inventiva. La reivindicacin debe modificarse para diferenciarla de DE 100 25 539 A1.
Submdulo C Comprender las reivindicaciones de patente - (b) Elemento calentador para una lavadora 15/18

Nueva reivindicacin
Una lavadora con un elemento calentador de chapa para calentar un medio en el interior de la cuba de la lavadora, en el que el elemento calentador est fijado y adaptado en su forma a la cuba, caracterizado por que el elemento calentador de chapa es un componente integral de la cuba y se ha formado en la cuba durante el proceso de moldeo por inyeccin de la misma."

Submdulo C

Comprender las reivindicaciones de patente - (b) Elemento calentador para una lavadora

16/18

264

Finalmente se concede la patente


Respuesta de la OEP: Concedida!

Esta diapositiva muestra la descripcin y las reivindicaciones originales. Las modificaciones introducidas en las reivindicaciones deben estar respaldadas por la descripcin original. El Artculo 123(2) CPE estipula que "Una solicitud de patente europea no podr modificarse de manera que su objeto exceda del contenido de la solicitud tal como se haya presentado. Por consiguiente, es importante que la descripcin y las reivindicaciones originales revelen y apoyen ciertas posiciones alternativas".
Submdulo C Comprender las reivindicaciones de patente - (b) Elemento calentador para una lavadora 18/18

Una vez que se han modificado las reivindicaciones, debe modificarse tambin la descripcin, de modo que las reivindicaciones y la descripcin coincidan de nuevo.

La descripcin original presentada ante la OEP respalda las modificaciones a las reivindicaciones
El objeto de la invencin es proporcionar un dispositivo calentador elctrico para un electrodomstico... econmico ... fcil de montar ... que requiera menos espacio ... que ofrece la posibilidad de reducir el consumo de energa y de agua. ... el elemento calentador de chapa permite una configuracin muy compacta ... al mismo tiempo ... una transferencia ptima del calor ... ... el elemento calentador de chapa se integra durante la produccin de la cuba, por ejemplo, durante el moldeo por inyeccin ... requiere nicamente un nmero reducido de pasos de produccin; no requiere herramientas complejas, tampoco ... Reivindicacin 3: La lavadora de la reivindicacin 1, caracterizada por que el elemento calentador de chapa es un componente integral de la cuba y se ha formado en la cuba durante el proceso de moldeo por inyeccin de la misma.
Submdulo C

Respalda la actividad inventiva: Diferente resultado tcnico

Diferencia con la tcnica anterior


17/18

Comprender las reivindicaciones de patente - (b) Elemento calentador para una lavadora

265

Submdulo C Comprensin de las reivindicaciones de las patentes


(c) Material para el csped sinttico

Comprensin de las reivindicaciones de las patentes (c) Material para csped sinttico

266

Nota
Si bien en este caso prctico se han utilizado patentes reales, los diferentes pasos del procedimiento emprendidos por el solicitante / abogado se han adaptado a los efectos de esta presentacin.

El csped sinttico de los campos de deporte normalmente est fabricado a partir de una base textil, sobre la que se monta un conjunto de fibras de plstico (generalmente polipropileno) para simular la hierba. Las fibras se compactan con una capa de arena y caucho. El caucho puede estar mezclado con la arena o aadirse como capa separada sobre una capa de arena. El caucho ms comnmente utilizado est fabricado a partir de neumticos reciclados.
1. Csped sinttico con arena de cuarzo y partculas de caucho 2. Capa de soporte 3. Sustrato base

Este nuevo csped sinttico es un material altamente duradero y est diseado con arreglo a las especificaciones de la FIFA. Sustituye al csped natural del mejor modo posible, ya que resiste todas las condiciones meteorolgicas y mantiene su color durante aos. Es resistente a impactos y tiene capacidades drenantes, por lo que es ideal para su utilizacin durante o incluso despus de la lluvia. Es suave y de ese modo protege las articulaciones de las piernas de los jugadores y, debido a su elevada capacidad de absorcin de impactos atena y reduce los daos que pueden sufrir dichos jugadores cuando caen durante la prctica de las actividades deportivas. A diferencia del csped real, no necesita mantenimiento alguno, por lo que puede utilizarse de modo constante. Asimismo, es ideal para campos de miniftbol (5x5), hockey o golf, as como para actividades recreativas y parques infantiles.
Submdulo C

Material de compactacin para csped sinttico

La invencin est relacionada con el uso de una nueva goma como material de
2/16

Comprender las reivindicaciones de patente - (c) Material para un csped sinttico

compactacin para el csped sinttico, siendo el resto de los elementos del csped sinttico (base, fibras y arena) convencionales.

La invencin
La invencin consiste en un nuevo material de compactacin para csped sinttico que presenta abrasin reducida para la piel y es resistente al agua, resistente al ozono y estable frente a los rayos UV, con el fin de garantizar la larga duracin del suelo deportivo. Es resistente a los impactos y cuenta con capacidades de drenaje. Es ecolgico, es decir, puede reciclarse, y es ecolgicamente responsable y antialergnico. Cmo se puede proteger frente a imitaciones? Abrasin reducida, resistencia al agua, resistencia al ozono, estabilidad frente a los rayos UV, resistencia a los impactos y responsabilidad ecolgica son caractersticas tcnicas que pueden dar lugar a una patente. Puede buscarse proteccin para el producto final (el csped) o para sus componentes innovadores (el material de compactacin). Una patente para los componentes los protegera tambin de usos diferentes proteccin ms general.
Submdulo C Comprender las reivindicaciones de patente - (c) Material para un csped sinttico 3/16

267

Todas estas caractersticas tcnicas se consiguen sustituyendo el caucho reciclado convencional procedente de neumticos usados, por elastmero de termoplstico en bloque basado en estireno y en un dieno.

La patente US 4735825 no menciona especficamente la goma termoplstica. Esto se ha aadido al contenido del documento sobre el estado de la tcnica exclusivamente a efectos de este caso prctico.
Resultado de la bsqueda sobre el estado de la tcnica

Es concebible que tambin funcionen para esta aplicacin otros elastmeros termoplsticos, no slo los copolmeros de bloque de estireno-dieno. Las reivindicaciones deben dejar abierta tambin la posibilidad de aadir ciertos componentes adicionales al material de compactacin. En una reivindicacin de patente, el verbo es" debe interpretarse de forma restrictiva para que signifique que el material de compactacin est fabricado nicamente con este copolmero. Es preferible utilizar un trmino como "comprende".

En el marco de la bsqueda del estado de la tcnica se hall la patente US 4.735.825, Mtodo para aplicar y pegar un material antipelmazante a csped artificial", que revela una invencin similar. Asimismo, varios materiales a granel antiapelmazantes como: corcho, material de caucho granulado incluyendo caucho termoplstico, materiales plsticos granulados de aspecto similar al corcho, material de goma fibroso o en polvo incluyendo goma termoplstica o elementos de fibras textiles, pueden utilizarse para csped o hierba con relleno de arena con arreglo a la invencin, adems de o en lugar de arena, en particular arena seca." (c. 2, l. 45-50)
Submdulo C Comprender las reivindicaciones de patente - (c) Material para un csped sinttico 5/16

Cmo patentar esta invencin: Reivindquela!


Reivindicacin : material de compactacin para csped sinttico que da como resultado que el csped tenga abrasin reducida para la piel, que sea resistente al agua, resistente al ozono y estable frente a los rayos UV para garantizar que el terreno de juego tengamuna prolongada vida til. Hacer que un material sea resistente al agua, resistente al ozono y menos abrasivo es un problema tcnico. Los problemas no pueden patentarse solamente las soluciones. Cules son las caractersticas tcnicas que proporcionan esas propiedades al csped? Reivindicacin de patente: U n material de compactacin para csped sinttico caracterizado por que el material es un elastmero termoplstico de estireno." No desea que nadie eluda la patente sustituyendo el material recomendado por algo similar. Reivindicacin: Material de compactacin para csped sinttico, caracterizado por que dicho material comprende al menos un elastmero termoplstico."

Una bsqueda sobre el estado de la tcnica demostrar si la invencin tal como se reivindica es realmente nueva.

Submdulo C

Comprender las reivindicaciones de patente - (c) Material para un csped sinttico

4/16

268

La seleccin de un tipo particular de material entre una clase genrica de materiales constituye una materia novedosa si la tecnologa anterior no la menciona especficamente en esa realizacin concreta.

Tambin cabe estimar que los efectos particulares asociados a la seleccin de este nuevo material implican una actividad inventiva. Esta cuestin se estudiar en las diapositivas siguientes.

Comparacin de las dos invenciones


La invencin tal y como se reivindica US 4735825
Reivindicacin 1: Un mtodo para producir ... csped artificial incluyendo los pasos de: (a) mezclar un material a granel antiapelmazante con un agente de unin, (b) distribuir la mezcla resultante entre las hebras de pelo que se proyectan hacia arriba y una base... y (c) someter a dicho agente de unin curable, la base y el relleno a una condicin de curado ..." C. 2, l. 45-50: Asimismo, varios materiales antiapelmazantes a granel , como ... Material de caucho granulado, incluyendo caucho termoplstico..."

Material de compactacin para csped sinttico caracterizado por que dicho material comprende al menos un elastmero termoplstico."

elegido entre elastmeros de estireno de bloque."

Nuevo (los elastmeros de estireno de bloque no se mencionan en la patente US 4735825 y constituyen un tipo particular de "elastmero termoplstico") Posiblemente tambin sea inventivo (el inventor ha mostrado que dichos materiales no son alergnicos y mejoran el drenaje en comparacin con otras gomas)
6/16

Submdulo C

Comprender las reivindicaciones de patente - (c) Material para un csped sinttico

Reivindicacin para proteger la invencin


Reivindicacin a presentar: Material de compactacin para csped sinttico, caracterizado por que dicho material comprende al menos un elastmero termoplstico elegido entre elastmeros de estireno de bloque."

Submdulo C

Comprender las reivindicaciones de patente - (c) Material para un csped sinttico

7/16

269

Generalmente, las reivindicaciones se dividen en reivindicaciones dependientes ms genricas, y reivindicaciones dependientes ms acotadas. Habitualmente, la reivindicacin independiente describe la invencin en trminos muy generales para permitir una interpretacin ms amplia en caso de procedimiento por violacin de patente. Generalmente, las reivindicaciones dependientes describen modos especficos de realizar la invencin que el inventor considera econmicamente atractivos. Las reivindicaciones dependientes a menudo se adaptan para que encajen exactamente en el modo en que esperara que los competidores realizaran el producto.

Asimismo, debe incluirse una reivindicacin independiente adicional para csped sinttico como tal. Dicha reivindicacin podra redactarse del modo siguiente: Superficie para actividades deportivas compuesta por un csped sinttico, caracterizada por que dicha superficie comprende entre las fibras que constituyen el csped sinttico un material de compactacin con arreglo a una o ms de las reivindicaciones 1 a 3, para formar una capa."

Asimismo, es posible reivindicar el uso del material de compactacin en la fabricacin de csped sinttico y/o un mtodo para mejorar las caractersticas de un csped sinttico que comprende el uso de un material de compactacin especfico: "Utilizacin de un material de compactacin con arreglo a una o ms de las reivindicaciones 1 a 3 para la compactacin de un csped sinttico." Mtodo para proporcionar elasticidad a una superficie destinada a actividades deportivas compuesta por un csped sinttico, caracterizado por que dicho mtodo permite la introduccin entre las fibras que constituyen el csped sinttico de un material de compactacin con arreglo a una o ms de las reivindicaciones 1 a 3, para formar una capa."

Por ejemplo, una reivindicacin independiente podra redactarse del modo siguiente: Un instrumento de escritura compuesto por las unidades a y b. Una reivindicacin dependiente podra redactarse del siguiente modo: El instrumento de escritura de la reivindicacin 1, caracterizado por que su longitud es de entre 10 y 15 centmetros.
Utilizacin de reivindicaciones dependientes para mejorar la proteccin
Las patentes deben incluir reivindicaciones tanto genricas como especficas. Una reivindicacin genrica impide que la patente sea eludida. Las reivindicaciones especficas se adaptan para que encajen exactamente en los productos potencialmente infractores.

Reivindicacin genrica Reivindicacin especfica 1 Reivindicacin especfica 2

Submdulo C

Comprender las reivindicaciones de patente - (c) Material para un csped sinttico

8/16

270

La reivindicacin de la solicitud se orienta a


Solicitud presentada ante la OEP
Reivindicacin 1: Material de compactacin para csped sinttico, caracterizado por que dicho material comprende al menos un elastmero termoplstico elegido entre elastmeros de estireno de bloque." Reivindicacin 2: Material con arreglo a la reivindicacin 1, caracterizado por que dichos elastmeros de estireno de bloque son hidrogenados."
Reivindicacin 3: Material con arreglo a la reivindicacin 2, caracterizado por que dicho elastmero de estireno de bloque se elige del grupo: Estireno-Etileno-Butileno-Estireno, (SEBS); Estireno-Etileno-Propileno-Estireno, (SEPS); Estireno-Etileno-Etileno-Estireno, (SEEPS)."

un "material". Como tal, hace referencia a cualquier composicin que comprenda un copolmero de estireno de bloque termoplstico. La indicacin de uso "para csped sinttico" es nicamente limitadora en tanto en cuanto el material reivindicado debe ser adecuado para su uso como
9/16

La OEP realizar su propia bsqueda sobre el estado de la tcnica y, a continuacin, considerar si la invencin TAL COMO SE REIVINDICA es nueva y no evidente.
Submdulo C Comprender las reivindicaciones de patente - (c) Material para un csped sinttico

material de compactacin para csped sinttico. El material de la EP 0845498 parece adecuado para dicha finalidad.

Tcnica anterior adicional hallada por la OEP


Reivindicacin 6 de EP 0845498: Una composicin de resina elastomrica termoplstica compuesta por (a) 100 partes en peso de un copolmero en bloque consistente en al menos dos bloques polimricos (A) formados principalmente por un compuesto vinlico aromtico y al menos un bloque polimrico (B) formado fundamentalmente por un compuesto de dieno conjugado y/o un copolmero de bloque hidrogenado obtenido mediante hidrogenacin de dicho copolmero de bloque, (c) de 5 a 150 partes en peso de polietileno o un copolmero formado principalmente por etileno, y (d) de 5 a 80 partes en peso de polipropileno o un copolmero formado fundamentalmente por propileno ..."

Submdulo C

Comprender las reivindicaciones de patente - (c) Material para un csped sinttico

10/16

Opinin de la OEP
EP 0845498 Reivindicacin del solicitante: Material de compactacin para csped sinttico, caracterizado por que dicho material comprende al menos un elastmero termoplstico elegido entre elastmeros de estireno de bloque." Esto ya se ha revelado en EP 0845498
... copolmero de bloque consistente en al menos dos bloques polimricos (A) formados fundamentalmente por un compuesto vinlico aromtico y al menos un bloque polimrico (B) formado fundamentalmente por un compuesto de dieno conjugado y/o un copolmero de bloque hidrogenado obtenido por hidrogenacin de dicho copolmero de bloque ..."

Respuesta de la OEP: Le rogamos modifique sus reivindicaciones si desea que se proteja su invencin.
Submdulo C Comprender las reivindicaciones de patente - (c) Material para un csped sinttico 11/16

271

La invencin debe compararse en detalle con toda la tecnologa anterior disponible (US 4735825 y EP 0845498) para identificar las eventuales diferencias. Son responsables esas diferencias de un efecto tcnico concreto? Dicho efecto tcnico indicara entonces el problema tcnico que la invencin pretende resolver. El problema tcnico debe haberse mencionado en la solicitud original tal como se present o, al menos, estar relacionado con los efectos mencionados en la solicitud original tal como se present. Existen indicaciones en la tcnica anterior de que el problema tcnico poda resolverse implantando las diferencias? En caso contrario podra considerarse que una reivindicacin que incluya dichas diferencias es nueva y que implica una actividad inventiva. Ahora puede redactarse una nueva reivindicacin que incluya las diferencias respecto a la tcnica anterior identificadas como responsables de un efecto tcnico concreto no previsible. Todas las caractersticas de dicha nueva reivindicacin deben revelarse en la solicitud tal y como se present inicialmente.

Las ventajas se mencionaron en la diapositiva 4. Se han vuelto a mencionar en la descripcin. Pueden utilizarse para presentar argumentos que avalen la actividad inventiva.

Anlisis adicional
Comprobacin del material revelado en las bsquedas de tecnologa anterior: Cuenta la invencin con cualquier caracterstica NO revelada en la tcnica anterior? Cules son las ventajas de la invencin en comparacin con la tcnica anterior? Cmo pueden modificarse las reivindicaciones para reflejar la invencin de modo que sea novedosa (considerando toda la tcnica anterior)? Ha pasado por alto la OEP alguna caracterstica importante de la invencin? Respuesta del solicitante: modificaciones a la solicitud, explicacin de la relacin entre la invencin y la tecnologa anterior.
Submdulo C Comprender las reivindicaciones de patente - (c) Material para un csped sinttico 12/16

Comparacin de la invencin con la tcnica anterior


US 4735825 Caractersticas tcnicas de la invencin Material elastomrico de compactacin Copolmero de estireno de bloque Csped sinttico No No EP 0845498

Ventajas / resultado tcnico No alergnico Drenaje rpido No No No No

Submdulo C

Comprender las reivindicaciones de patente - (c) Material para un csped sinttico

13/16

272

Resultado del anlisis


Si bien los elementos individuales de la invencin son conocidos, su combinacin no lo es y produce un efecto novedoso e inesperado. No resulta evidente combinar los elementos conocidos a partir de la tcnica anterior para obtener estos nuevos efectos se cumple el requisito actividad inventiva. La reivindicacin debe modificarse para diferenciarla de la EP 0845498: Superficie para actividades deportivas que comprende un csped sinttico, caracterizado por que dicha superficie contiene entre las fibras que constituyen el csped sinttico, un material de compactacin que comprende al menos un elastmero termoplstico elegido entre elastmeros de estireno de bloque con el fin de formar una capa."

Submdulo C

Comprender las reivindicaciones de patente - (c) Material para un csped sinttico

14/16

La descripcin original presentada ante la OEP respalda las modificaciones a las reivindicaciones
En la prctica, ...el solicitante ha mejorado un mtodo para proporcionar elasticidad a los cspedes sintticos que comprende un material inorgnico, como por ejemplo arena de slice o arena de cuarzo ..., incluyendo una etapa en la que se introducen directamente entre las fibras que constituyen la hierba sinttica del csped el elastmero termoplstico [copolmero de estireno de bloque] con arreglo a la presente invencin. ... El material elastomrico con arreglo a la presente invencin cuenta con las caractersticas peculiares de un material elstico que justifica su uso para la compactacin de cspedes sintticos: deformabilidad, recuperacin de las manchas, capacidad de absorcin de impactos, propiedades de rebote, propiedades de drenaje y sujecin mediante friccin de la superficie. Asimismo, el material elastomrico con arreglo a la presente invencin cuenta con un elevado nivel de elasticidad y capacidad de absorcin de impactos, con el fin de no ser perjudicial para la piel o no irritar en modo alguno en caso de contacto con la piel tambin violento y analergnico.
Submdulo C Comprender las reivindicaciones de patente - (c) Material para un csped sinttico 15/16

Respalda la actividad inventiva : Diferente resultado tcnico Diferente de la patente EP 0845498 Diferente de la patente US 4735825

Finalmente se concede la patente


Respuesta de la OEP: Concedida!

Submdulo C

Comprender las reivindicaciones de patente - (c) Material para un csped sinttico

16/16

273

274

275

Submdulo C Comprensin de las reivindicaciones de las patentes


(d) Tubera doble

Comprensin de las reivindicaciones de las patentes (d) Tubera doble

276

Nota
Si bien en este caso prctico se han utilizado patentes reales, los diferentes pasos del procedimiento emprendidos por el solicitante / abogado se han adaptado a efectos de esta presentacin.

La utilizacin de la tubera doble hace que la configuracin de tubos sea ms sencilla y ms compacta, lo que es particularmente importante debido a razones de integracin en la estructura del vehculo.

La invencin
La invencin est relacionada con una tubera doble y un mtodo para fabricarla. La tubera doble se emplea preferiblemente en el sistema de aire acondicionado de un vehculo para hacer circular el refrigerante en conductos dobles. Segn la invencin, una tubera interior 2 est formada en una configuracin espiral u ondulada, y se fija de modo seguro mediante una cara circunferencial interior a una tubera exterior 1. Los efectos tcnicos de la invencin son dobles: facilidad de fabricacin de la tubera doble; y supresin del ruido de traqueteo debido a las vibraciones.

Submdulo C

Comprensin de las reivindicaciones de las patentes - (d) Tubera doble

2/20

La invencin
Un primer mtodo de fabricacin de la tubera doble 10 comprende los pasos siguientes: 1. Formacin en espiral de una tubera interior independiente 2, siendo el dimetro exterior de la espiral igual o ligeramente inferior al dimetro interior de una tubera exterior 1. 2. Insertar la tubera interior espiral 2 en la tubera exterior 1. 3. Curvar la tubera exterior 1 segn una forma predeterminada con arreglo a la configuracin del tubo como se muestra en la Fig. 1B, de modo que cada parte curvada de la tubera exterior 1 presione la tubera interior 2 contra la pared interior de la tubera exterior.

Submdulo C

Comprensin de las reivindicaciones de las patentes - (d) Tubera doble

3/20

277

La invencin
Un segundo mtodo de fabricacin de la tubera doble 10 comprende los pasos siguientes: 1. Formacin en espiral de una tubera interior independiente 2, siendo el dimetro exterior de la espiral igual o ligeramente inferior al dimetro interior de la tubera exterior 1. 2. Insertar la tubera interior espiral 2 en la tubera exterior 1. 3. Aplastar una parte de la pared de la tubera exterior 1 para formar una seccin transversal aplanada 5, fijando de ese modo la tubera exterior 1 y la tubera interior 2 entre s.

Comparacin de las dos invenciones


La invencin tal y como se reivindica Una tubera doble que comprende una tubera exterior y una tubera interior, estando fijada slidamente la tubera interior dentro de la tubera exterior." EP 1 138 997 A como tcnica anterior Una tubera doble 10 ... [con] una tubera exterior 11, una tubera interior 12 y largueros de conexin 13 para conectar entre s las tuberas exterior e interior 11 y 12."

Debido a que todas las caractersticas reivindicadas ya estn comprendidas en el estado de la tcnica, la materia reivindicada no es novedosa.
Submdulo C Comprensin de las reivindicaciones de las patentes - (d) Tubera doble 4/20 Submdulo C Comprensin de las reivindicaciones de las patentes - (d) Tubera doble 7/20

Cmo patentar esta invencin: Reivindquela!


1. Probar: Una tubera doble que sea fcil de fabricar." Hacer que una tubera doble sea fcil de fabricar" es un problema tcnico. Los problemas no pueden patentarse slo las soluciones. 2. Probar: Una tubera doble para el sistema de aire acondicionado que comprende una tubera exterior y una tubera interior dispuesta dentro de la tubera exterior." No le interesa que alguien eluda la patente empleando una tubera doble en un campo tcnico diferente al de sistemas de aire acondicionado. 3. Probar: Una tubera doble compuesta por una tubera exterior y una tubera interior, estando la tubera interior fijada slidamente en el interior de la tubera exterior." Esta reivindicacin de patente es lo ms amplia posible y define adecuadamente la invencin de momento. Una bsqueda sobre el estado de la tcnica demostrar si la invencin tal como se reivindica es realmente nueva.
Submdulo C Comprensin de las reivindicaciones de las patentes - (d) Tubera doble 5/20

Delimitar la invencin frente a la tcnica anterior


Con el fin de delimitar la invencin frente a la tcnica anterior, debe aadir caractersticas adicionales que restrinjan el alcance de la proteccin. Por ejemplo, el texto de la reivindicacin podra modificarse del modo siguiente: Una tubera doble que comprende: una tubera exterior; y una tubera interior que presenta una forma espiral u ondulada, configurada para mantenerse en su posicin mediante la cara circunferencial interior de la tubera exterior." Esta reivindicacin es sin duda novedosa respecto a la EP 1 139 997 A debido a que el tubo interior revelado en la misma es recto y no presenta forma espiral u ondulada. El efecto tcnico del tubo interior espiral u ondulado puede verse en que la tubera interior puede fijarse de modo seguro dentro del tubo exterior, sin necesidad de proporcionar largueros que se extienden radialmente. Ello facilita el proceso de fabricacin de la tubera doble.
Submdulo C Comprensin de las reivindicaciones de las patentes - (d) Tubera doble 8/20

Resultado de la bsqueda sobre el estado de la tcnica


La bsqueda sobre el estado de la tcnica arroj la solicitud de patente europea nm. 1 138 997 A, que revela una invencin similar.

Reivindicaciones presentadas ante la Oficina Europea de Patentes (OEP)


Reivindicacin 1: Una tubera doble que comprende: una tubera exterior; y una tubera interior que presenta forma espiral u ondulada configurada para mantenerse en su posicin mediante la cara circunferencial interior de la tubera exterior." Reivindicacin 2: Una tubera doble con arreglo a la reivindicacin 1, caracterizada por que el dimetro de la espiral o la amplitud de la forma ondulada de la tubera interior es igual o inferior a un dimetro interior de la tubera exterior no deformada; y la tubera exterior se curva para sujetar la tubera interior en cada parte curva." Reivindicacin 3: Una tubera doble con arreglo a la reivindicacin 1, caracterizada por que el dimetro de la espiral o la amplitud de la forma ondulada de la tubera interior es igual o inferior a un dimetro interior de la tubera exterior no deformada; y la tubera exterior cuenta con partes aplastadas localmente que se extienden hacia el interior en direccin diametral para mantener la tubera interior en cada parte aplastada."
Submdulo C Comprensin de las reivindicaciones de las patentes - (d) Tubera doble 9/20

Fig. 1

Como se muestra en la Fig. 1, una tubera doble 10 a utilizar como pieza a trabajar se forma de modo que una tubera exterior 11, una tubera interior 12 y unos largueros de conexin 13 para conectar entre s las tuberas exterior e interior 11 y 12 se moldean utilizando material de aluminio mediante trabajo de extrusin o trefilado en un cuerpo integrado. Preferiblemente, la tubera doble 10 se utiliza como tubera refrigerante en el ciclo de refrigeracin de un sistema de aire acondicionado para automviles.
Submdulo C Comprensin de las reivindicaciones de las patentes - (d) Tubera doble 6/20

Las reivindicaciones dependientes estn basadas en las dos realizaciones de la tubera doble, y representan posiciones alternativas en el procedimiento de concesin.

278

Parte introductoria de la descripcin tal como se present


La presente invencin est relacionada con una tubera doble y un mtodo para fabricarla. Preferiblemente, la tubera doble se utiliza como tubera de refrigerante en un ciclo de refrigeracin del sistema de aire acondicionado de un automvil. En la EP 1 138 997 A, por ejemplo, se revela una tubera doble convencional que se consigue conectando largueros entre una tubera exterior y una tubera interior de la tubera doble. La tubera doble con los largueros de conexin generalmente se produce por extrusin o trefilado un material de aluminio a travs de una matriz. El proceso de extrusin o trefilado para formar la tubera doble con los largueros de conexin requiere matrices metlicas complicadas. Asimismo, la tubera doble con los largueros de conexin incluye un proceso de corte de los largueros de conexin cuando finalizan los extremos de la tubera doble. Esas necesidades incrementan los costes de fabricacin de la tubera doble. Uno de los objetivos de la presente invencin es proporcionar una tubera doble de bajo coste que sea fcil de fabricar. Para lograrlo, la presente invencin proporciona una tubera doble que incluye una tubera exterior y una tubera interior con forma espiral u ondulada y que se mantiene en su posicin por la cara circunferencial interior de la tubera exterior.
Submdulo C Comprensin de las reivindicaciones de las patentes - (d) Tubera doble

Campo tcnico de la invencin

Comentario acerca de la tcnica anterior Problema derivado de la tcnica anterior Problema tcnico objetivo Solucin al problema
10/20

Tcnica anterior hallada por la OEP


La OEP encontr un elemento muy relevante de tcnica anterior.

"Rohr mit einer durch seinen Innenraum gefhrten, an der Rohrwandung gehalterten Rohrleitung" Tubera con un tubo guiado dentro de la tubera, mantenida en la pared de la tubera interior"

Submdulo C

Comprensin de las reivindicaciones de las patentes - (d) Tubera doble

11/20

Todas las solicitudes de patente europea deben incluir un conjunto de reivindicaciones y una descripcin. Tambin puede incluirse un juego de dibujos.

279

Tcnica anterior hallada por la OEP


La reivindicacin 1 de DE 2 311 688 traducida al ingls es la siguiente: Tubera 2 con un tubo 5 guiado dentro de la tubera 2, mantenida en la pared de la tubera interior..., caracterizada por que el tubo 5 cuenta con codos peridicos a lo largo al menos de una parte de su longitud, cuya amplitud A es mayor que el dimetro interior L de la tubera 2, de modo que el tubo 5 se deforma cuando se introduce en la tubera 2 y se pone en contacto con la pared de la tubera 2 bajo presin debido a la fuerza de restablecimiento del tubo."

Submdulo C

Comprensin de las reivindicaciones de las patentes - (d) Tubera doble

12/20

Opinin de la OEP
Reivindicacin del solicitante: Una tubera doble que comprende: una tubera exterior; y una tubera interior que presenta forma espiral u ondulada configurada para mantenerse en su posicin mediante la cara circunferencial interior de la tubera exterior."
REIVINDICACIN de DE 2 311 688: "Tubera 2 con un tubo 5 guiado dentro de la tubera 2 y mantenida en la pared de la tubera interior ..., caracterizada por que el tubo 5 cuenta con codos peridicos a lo largo al menos de una parte de su longitud ..."

Todas las caractersticas de la reivindicacin del solicitante figuran previstas en la descripcin de DE 2 311 688.
Respuesta de la OEP: Le rogamos modifique sus reivindicaciones si desea que se proteja su invencin.
Submdulo C Comprensin de las reivindicaciones de las patentes - (d) Tubera doble 13/20

280

La nueva combinacin de caractersticas


Anlisis adicional
En el presente caso, el solicitante estaba especialmente interesado en la realizacin con arreglo a la reivindicacin 3, y decidi centrarse en ella.

tcnicas produce un beneficio nuevo y nico. Dado nuestro conocimiento de la tcnica anterior, no resulta evidente combinar los elementos de los diferentes documentos para obtener estos nuevos efectos -> se cumple el requisito de actividad inventiva.

Submdulo C

Comprensin de las reivindicaciones de las patentes - (d) Tubera doble

14/20

Comparacin de la invencin con la tcnica anterior


EP 1 138 997 A DE 2 311 688

Caractersticas tcnicas de la invencin Reivindi cacin 1 Tubera doble con tubera interior y exterior Tubera interior que presenta forma espiral u ondulada
El dimetro de la espiral o amplitud de la ondulacin de la tubera interior es igual o inferior al dimetro interior de la tubera exterior no deformada, teniendo la tubera exterior partes aplastadas localmente que se extienden hacia el interior en direccin diametral para mantener la tubera interior en cada parte aplastada

No

No

No

Reivindi cacin 3

Submdulo C

Comprensin de las reivindicaciones de las patentes - (d) Tubera doble

15/20

Un anlisis estructurado de su invencin comparado con los dos documentos que se han identificado como tcnica anterior relevante podra tener este aspecto.

Para realizar este anlisis, debe examinar las caractersticas de las invenciones (cmo se resuelve el problema) y los resultados tcnicos, es decir, qu problemas se resuelven. El texto que se muestra a continuacin tambin figura en la diapositiva siguiente: Si bien los elementos individuales de la invencin son conocidos, su combinacin no lo es.

281

caractersticas para las que se solicite la


Resultado del anlisis
El documento DE 2 311 688 no muestra las caractersticas de la reivindicacin 3 tal como se present. En particular, el tubo exterior que se revela en DE 2 311 688 no cuenta con piezas aplastadas. Asimismo, antes de que la tubera interior se introduzca en la tubera exterior, la amplitud de la forma ondulada de la tubera interior es superior al dimetro interior de la tubera exterior no deformada. El efecto tcnico de estas caractersticas diferenciadoras es doble: 1. Supresin del ruido de traqueteo debido a las vibraciones, gracias a la fijacin slida de la tubera interior dentro de la tubera exterior mediante las piezas aplastadas. 2. Facilidad de insercin de la tubera interior en espiral u ondulada en la tubera exterior, debido al menor dimetro de la espiral o a la menor amplitud de la onda, respectivamente.
Submdulo C Comprensin de las reivindicaciones de las patentes - (d) Tubera doble 16/20

proteccin (Regla 43(1) CPE).

La descripcin original presentada ante la OEP respalda las modificaciones a las reivindicaciones
Por consiguiente, a diferencia de una tubera doble convencional que utiliza largueros de conexin, la tubera doble 10 no necesita matrices de extrusin complicadas. Al carecer de largueros de conexin, la tubera doble 10 implica un proceso de terminacin sencillo, reduciendo con ello los costes de fabricacin." [0016] Al insertar la tubera interior en espiral 2 en la tubera exterior 1, existe una holgura entre la tubera exterior 1 y la tubera interior 2 y, por consiguiente, no es necesario realizar una fuerza excesiva para introducir la tubera interior." [0018] Por otro lado, cualquiera de las realizaciones fija firmemente las tuberas exterior e interior de la tubera doble entre s para suprimir el ruido de traqueteo sin restringir la forma de cada acodamiento de la tubera doble." [0043]
Submdulo C Comprensin de las reivindicaciones de las patentes - (d) Tubera doble 19/20

Resultado del anlisis


El documento DE 2 311 688 no muestra las caractersticas de la reivindicacin 3 tal como se present. En particular, el tubo exterior que se revela en DE 2 311 688 no cuenta con piezas aplastadas. Asimismo, antes de que la tubera interior se introduzca en la tubera exterior, la amplitud de la forma ondulada de la tubera interior es superior al dimetro interior de la tubera exterior no deformada. El efecto tcnico de estas caractersticas diferenciadoras es doble: 1. Supresin del ruido de traqueteo debido a las vibraciones, gracias a la fijacin slida de la tubera interior dentro de la tubera exterior mediante las piezas aplastadas. 2. Facilidad de insercin de la tubera interior en espiral u ondulada en la tubera exterior, debido al menor dimetro de la espiral o a la menor amplitud de la onda, respectivamente.
Submdulo C Comprensin de las reivindicaciones de las patentes - (d) Tubera doble 16/20

La solicitud tal como fue presentada se public como EP 1 447 606 A1. Los prrafos citados se extrajeron de dicha publicacin.

Resultado del anlisis


Como resultado, el solicitante present una reivindicacin modificada basada en la combinacin de las reivindicaciones 1 y 3 tal como fueron presentadas:

Una tubera doble que comprende: una tubera exterior; y una tubera interior que presenta forma espiral u ondulada configurada para mantenerse en su posicin mediante la cara circunferencial interior de la tubera exterior, caracterizada por que el dimetro de la espiral o la amplitud de la forma ondulada de la tubera interior es igual o inferior a un dimetro interior de la tubera exterior no deformada; y la tubera exterior cuenta con partes aplastadas localmente que se extienden hacia el interior en direccin diametral para mantener la tubera interior en cada parte aplastada." Asimismo, el solicitante present una reivindicacin independiente orientada a un mtodo para fabricar una tubera doble correspondiente a la reivindicacin de este producto.
Submdulo C Comprensin de las reivindicaciones de las patentes - (d) Tubera doble 18/20

Finalmente se concede la patente sobre la base de la reivindicacin modificada

Submdulo C

Comprensin de las reivindicaciones de las patentes - (d) Tubera doble

20/20

Cuando resulte apropiado, las reivindicaciones contendrn un prembulo que incluir las caractersticas conocidas de la tcnica anterior, as como una parte de caracterizacin, precedida de la expresin caracterizada por", que especificar las

282

Submdulo C

Comprensin de las reivindicaciones de las patentes


(e) Convertidor elctrico

Comprensin de las reivindicaciones de las patentes (e) Convertidor elctrico

283

Nota
Si bien en este caso prctico se han utilizado patentes reales, los diferentes pasos del procedimiento emprendidos por el solicitante / abogado se han adaptado a efectos de esta presentacin. La invencin se basa en una fuente de alimentacin de modo conmutado como la representada. Este tipo de fuente de alimentacin se utiliza en concreto como transformador de retorno en equipos electrnicos domsticos, como en televisores y grabadores de video, para proporcionar un voltaje de salida CC regulado. Obsrvese que en la imagen no se representa el circuito secundario. Descripcin del problema abordado por la invencin: En el momento en que el transistor se bloquea, la interrupcin de la corriente causa un di/dt elevado que, debido a la inductancia del transformador, produce picos de alto voltaje. Por ejemplo, si la fuente de alimentacin se opera desde un sistema de 230V CA, pueden producirse picos de voltaje de hasta 1 000 V, lo que representa un riesgo para el transistor conmutado o dificultades en su diseo. Por consiguiente, la invencin tiene por objeto proporcionar una red de amortiguacin eficiente con menos componentes y menores prdidas.
Submdulo C Comprensin de las reivindicaciones de las patentes - (e) Transformador elctrico 2/15

La invencin
Un convertidor aislado con una red de amortiguacin para proteger el interruptor principal frente a picos de alto voltaje creados en el momento del bloqueo.

284

Los conversores de retorno y frontal son topologas diferentes de los conversores CCCC aislados (es decir, transformadores acoplados. Comparten una configuracin similar en el lado primario de sus transformadores, si bien tienen circuitos secundarios diferentes. Si se restringe el alcance de la reivindicacin a la topologa de retorno, ste sera demasiado limitado, ya que ello privara al solicitante de una recompensa bien merecida por la revelacin de su invencin. Como generalizacin justa, dada la aportacin a la tecnologa, una redaccin ms amplia podra ser "fuente de alimentacin de modo conmutado", que cubra ambas alternativas.

Cmo patentar esta invencin: Reivindquela!


Reivindicacin : Un transformador de retorno que protege el interruptor." La proteccin frente a picos de voltaje es un problema tcnico. Los problemas no pueden patentarse slo las soluciones. Cul es la caracterstica tcnica que consigue esta proteccin? Reivindicacin : Un transformador de retorno con al menos un condensador en paralelo con la bobina principal." No le interesa que alguien eluda la patente empleando su configuracin de amortiguamiento primario con un circuito secundario diferente, por ejemplo, en un convertidor frontal. Reivindicacin : Una fuente de alimentacin de modo conmutado con al menos un condensador en paralelo con la bobina principal." Una bsqueda sobre el estado de la tcnica demostrar si la invencin tal como se reivindica es realmente nueva.

Submdulo C

Comprensin de las reivindicaciones de las patentes - (e) Transformador elctrico

3/15

Resultado de la bsqueda sobre el estado de la tcnica


La bsqueda sobre el estado de la tcnica arroj la patente DE 40 29 221, Fuente de alimentacin de modo conmutado", que revela una invencin similar. " contando dicha fuente de alimentacin con conexin en serie de una resistencia y un condensador en paralelo con la bobina principal "

Submdulo C

Comprensin de las reivindicaciones de las patentes - (e) Transformador elctrico

4/15

285

Una conexin en paralelo puede interpretarse en un sentido amplio como que tambin cubre casos en los que los elementos se combinan con otros (como R6), mientras que los elementos que se denominan en paralelo" estn en ramas paralelas. La rama R+C, es decir, C, se encuentra en paralelo con la bobina principal.

Comparacin de las dos invenciones


La invencin tal y como se reivindica Una fuente de alimentacin de modo conmutado con al menos un condensador en paralelo con la bobina principal." DE4029221 Una fuente de alimentacin de modo conmutado que cuenta con una conexin serie de una resistencia y un condensador en paralelo con la bobina principal." Nuevo Actividad inventiva (la modificacin proporciona una mejora del amortiguamiento de los picos de alto voltaje en el interruptor principal)

" donde la bobina principal se subdivide en sub-bobinas con al menos una derivacin, y un condensador est conectado en cada caso en paralelo con las dos sub-bobinas."
Submdulo C

Comprensin de las reivindicaciones de las patentes - (e) Transformador elctrico

5/15

Reivindicacin para proteger la invencin


Reivindicacin a presentar: Una fuente de alimentacin de modo conmutado con un condensador de almacenamiento, un transformador con una bobina principal y una bobina secundaria, y con un transistor de conmutacin conectado en serie con la bobina principal, caracterizado por que la bobina principal se subdivide en sub-bobinas con al menos una derivacin, y un condensador est conectado en cada caso en paralelo con al menos dos sub-bobinas."

Submdulo C

Comprensin de las reivindicaciones de las patentes - (e) Transformador elctrico

6/15

286

Utilizacin de reivindicaciones dependientes para mejorar la proteccin


Una reivindicacin independiente (ms genrica) impide que la patente sea eludida.
Las reivindicaciones dependientes (ms especficas) se adaptan para que encajen exactamente en los productos potencialmente infractores.

Reivindicacin principal Reivindicacin especfica A Reivindicacin especfica B

Submdulo C

Comprensin de las reivindicaciones de las patentes - (e) Transformador elctrico

7/15

Solicitud presentada ante la OEP


Reivindicacin 1: Una fuente de alimentacin de modo conmutado ... con un primario subdividido con al menos una derivacin, y un condensador en cada caso en paralelo con las dos sub-bobinas." Reivindicacin 2: Un dispositivo con arreglo a la reivindicacin 1, caracterizado por que se seleccionan las capacidades y los nmeros de bobinas para que las oscilaciones derivadas de la desactivacin del interruptor tengan diferentes frecuencias de resonancia." Reivindicacin 3: Un dispositivo con arreglo a la reivindicacin 1, caracterizado por que el condensador que est conectado al transistor de conmutacin es ms pequeo que el segundo condensador." La OEP realizar su propia bsqueda sobre el estado de la tcnica y, a continuacin, considerar si la invencin TAL COMO SE REIVINDICA es nueva y no evidente.
Submdulo C Comprensin de las reivindicaciones de las patentes - (e) Transformador elctrico 8/15

287

Amortiguamiento" es sinnimo de circuito de amortiguacin" o circuito de fijacin de voltaje".

La patente US6061253 muestra todas las caractersticas de la reivindicacin 1 (si bien slo por accidente). Por consiguiente, el objeto de la reivindicacin del solicitante no cumple los requisitos de novedad del Convenio sobre Concesin de Patentes Europeas. Para obtener una patente, el solicitante debe modificar la redaccin de la reivindicacin, describir la invencin de modo ms preciso y diferenciarla de la tcnica anterior.

Tcnica anterior adicional hallada por la OEP

Fuente de alimentacin de conmutacin por software con reduccin del ruido"

US6061253: Una fuente de alimentacin de conmutacin con un circuito de amortiguamiento activo que comprende un conmutador auxiliar (Q2) para obtener una conmutacin de corriente cero y voltaje cero."
Submdulo C Comprensin de las reivindicaciones de las patentes - (e) Transformador elctrico 9/15

Opinin de la OEP
Reivindicacin del solicitante: Una fuente de alimentacin de modo conmutado con un condensador de almacenamiento, un transformador con una bobina principal y una bobina secundaria, y con un transistor de conmutacin conectado en serie con la bobina principal, caracterizado por que la bobina principal se subdivide en sub-bobinas con al menos una derivacin, y un condensador est conectado en cada caso en paralelo con al menos dos sub-bobinas." Esto ya se muestra en US6061253 Respuesta de la OEP: Le rogamos modifique sus reivindicaciones si desea que se proteja su invencin.
Submdulo C Comprensin de las reivindicaciones de las patentes - (e) Transformador elctrico 10/15

US6061253 C1 en paralelo con N1, C2 en paralelo con N3

288

Compruebe el material revelado en la bsqueda del estado de la tcnica:

Debido a las bobinas subdivididas y a los condensadores en paralelo, las subbobinas del principal se amortiguan individualmente, y no el primario en su conjunto.

- Cuenta la invencin con alguna caracterstica NO revelada en la tcnica anterior? - Cules son las ventajas de la invencin en comparacin con la tcnica anterior?

Como resultado del dimensionado especfico de la invencin, las oscilaciones producidas cuando se desactiva el interruptor tienen diferentes frecuencias resonantes y se cancelan parcialmente entre s. Esto da lugar a un amortiguamiento ms efectivo y al mismo tiempo mantiene una baja capacitancia total (condensadores en serie), lo que da como resultado que la corriente de descarga sea ms reducida en el momento de activar el interruptor.
Comparacin de la invencin con la tcnica anterior
DE4029221 Caractersticas tcnicas de la invencin Condensador en paralelo con el primario Dos sub-bobinas, dos condensadores Dimensionado para cancelar las oscilaciones No No No US6061253

Resulta evidente, por ejemplo, que la funcionalidad real del circuito del documento estadounidense (basado en un conmutador auxiliar y un amortiguamiento activo) es diferente de la que ofrece la invencin. Ello sugiere que debe tener cabida una modificacin para restablecer la novedad. El objeto de las reivindicaciones dependientes y el contenido de la descripcin deben evaluarse a la luz de ese hecho.

Ventajas / resultado tcnico Amortiguar cada bobina individualmente

(amortig. pasivo)

(amortig. activo)

No No

No No

Anlisis adicional
Ha pasado por alto la OEP alguna caracterstica importante de la invencin? Respuesta del solicitante: Modificaciones a la solicitud, explicacin de la relacin entre la invencin y la tcnica anterior.

Amortiguamiento efectivo / capacitancia reducida

Submdulo C

Comprensin de las reivindicaciones de las patentes - (e) Transformador elctrico

12/15

Cmo pueden modificarse las reivindicaciones para reflejar la invencin de modo que sea novedosa (considerando toda la tcnica anterior)?

Submdulo C

Comprensin de las reivindicaciones de las patentes - (e) Transformador elctrico

11/15

289

Resultado del anlisis


Algunos de los elementos individuales de la invencin no son conocidos y no resultan evidentes a la luz de los documentos hallados, por lo que la combinacin de caractersticas no se conoce y produce beneficios novedosos y nicos. Dado el conocimiento de la tcnica anterior, no resulta evidente combinar los elementos para obtener estos nuevos efectos se cumple el requisitos de actividad inventiva. Debe modificarse la reivindicacin para distinguirse de US6061253: Una fuente de alimentacin de modo conmutado con un condensador de almacenamiento, un transformador con una bobina principal y una bobina secundaria, y con un transistor de conmutacin conectado en serie con la bobina principal, donde la bobina principal se subdivide en sub-bobinas con al menos una derivacin, y un condensador est conectado en cada caso en paralelo con al menos dos sub-bobinas, caracterizado por que se seleccionan la capacidades y el nmeros de bobinas para que las oscilaciones derivadas de la desactivacin del interruptor tengan diferentes frecuencias resonantes y, con ello, se cancelen al menos parcialmente entre s."

Submdulo C

Comprensin de las reivindicaciones de las patentes - (e) Transformador elctrico

13/15

La descripcin original presentada ante la OEP respalda las modificaciones a las reivindicaciones
A tal efecto, se conoce como red de amortiguacin, tambin denominada red de amortiguamiento, que debe suministrarse, que al menos suprime parcialmente los picos de voltaje. Una red de amortiguacin de este tipo que se utiliza con frecuencia Respalda se encuentra, por ejemplo, en DE4029221. En US6061253 se revela una fuente de la alimentacin de modo conmutado con arreglo al prembulo de la reivindicacin 1. La objecin de la invencin es indicar una red de amortiguacin para una fuente de alimentacin de modo conmutado del tipo mencionado al comienzo, que slo cuenta diferente con un nmero reducido de componentes y produce prdidas reducidas en la fuente resultado tcnico de alimentacin de modo conmutado. La fuente de alimentacin de modo conmutado con arreglo a la invencin ... La bobina principal se subdivide aqu en sub-bobinas con al menos una derivacin y, como red de amortiguacin, se monta un condensador en cada caso dispuesto en paralelo con una sub-bobina. Mediante esta medicin, las sub-bobinas de una bobina principal se amortiguan individualmente, y no la bobina principal como tal. las oscilaciones producidas cuando el transistor de conmutacin se desactiva tienen diferentes frecuencias de resonancia y con ello se cancelan al menos parcialmente entre s. Ello da lugar a un amortiguamiento efectivo del voltaje de desactivacin en el transistor de conmutacin.

actividad inventiva:

Diferente de la patente DE40 Diferente de la patente US60


14/15

Submdulo C

Comprensin de las reivindicaciones de las patentes - (e) Transformador elctrico

Finalmente se concede la patente


Respuesta de la OEP: Concedida!

Submdulo C

Comprensin de las reivindicaciones de las patentes - (e) Transformador elctrico

15/15

290

Submdulo C

Comprensin de las reivindicaciones de las patentes


(f) Frmaco para el tratamiento del cncer

Comprensin de las reivindicaciones de las patentes (f) Frmaco para el tratamiento del cncer

291

Definicin de los trminos que se utilizan en el ejemplo.

Tienen dos opciones para definir su invencin: 1. Solo un compuesto de coordinacin de Pt = frmaco quimioterpico normal 2. Combinacin de un compuesto de coordinacin de Pt con un inhibidor de la HSP 90.

Nota
Aunque en este estudio de casos se han utilizado patentes reales, los diversos pasos en el proceso que siguen el solicitante/agente se han adaptado para los fines de esta presentacin.

Cmo puede protegerse de los imitadores?


Tres formas de definir las reivindicaciones, con una explicacin de por qu estas formas son adecuadas/inadecuadas. - Excepciones a la patentabilidad: No se concedern las patentes europeas para los
= alquilamino

Tratamiento del cncer


Explicacin de los trminos Protena de choque trmico 90 (HSP 90) Pertenece a una clase de protenas que protegen a las clulas cuando se ven sometidas a estrs por temperaturas elevadas; contribuye a la represin del tumor. Inhibidor de la protena de choque trmico 90 (HSP 90) Compuestos que bloquean el funcionamiento de la HSP 90. Ejemplos: geldanamicina o 17-alquilamino-17desmetoxigeldanamicina (17-AAG). 17-AAG, R Compuestos de coordinacin de platino Compuestos de platino con ligandos. Estos compuestos se usan como quimioterpicos. Ejemplos: cisplatino, carboplatino, oxaliplatino.
Oxaliplatino Sub-mdulo C Comprensin de las reivindicaciones de las patentes - (f) Frmaco para el tratamiento del cncer 2/17

17

mtodos de tratamiento quirrgico o teraputico del cuerpo humano o animal y los mtodos de diagnstico aplicados al cuerpo humano o animal (Artculo 53(c) CPE).
La invencin
Una forma mejorada de tratar a los pacientes con cncer de mama es inyectndoles un compuesto de coordinacin de platino y opcionalmente tambin un inhibidor de la HSP 90. La invencin muestra mejores resultados al combinar ambos compuestos. La combinacin especfica de oxaliplatino y 17-AAG tiene un efecto sinrgico. Cmo se puede proteger de los imitadores? "Una forma mejorada" En comparacin con qu? (este trmino no est claro) "Forma de tratar a las personas" Mtodo de tratamiento teraputico del cuerpo humano o animal = excluido de la patentabilidad "Un compuesto de coordinacin de platino" No un "mtodo de tratamiento"; tiene una "funcin tcnica" posible patente
Comprensin de las reivindicaciones de las patentes - (f) Frmaco para el tratamiento del cncer 3/17

Sub-mdulo C

292

Nota
El producto se formula como segundo uso mdico (CPE 2000), pero este aspecto no se va a abarcar en esta presentacin.

Cisplatino se utiliza como frmaco quimioterpico, por consiguiente este documento elimina la novedad.

Resultado de la bsqueda sobre la tcnica anterior


La bsqueda sobre la tcnica anterior hall un artculo en una revista que divulga la invencin.

Debern llevar a cabo una bsqueda sobre la tcnica anterior ANTES de comenzar a investigar o a preparar un borrador de sus reivindicaciones.
Cmo patentar esta invencin: haciendo una reivindicacin!
Reivindicacin de patente: "Un compuesto de coordinacin de platino" La reivindicacin de un compuesto de coordinacin de platino en general significa intentar conseguir una proteccin muy amplia. Ya saben que estos compuestos han sido descritos con anterioridad. Reivindicacin de patente: "Un compuesto de coordinacin de platino para su uso en el tratamiento de personas que padecen". Este enunciado tampoco describe lo que han inventado. Reivindicacin de patente: "Un compuesto de coordinacin de platino para su uso en el tratamiento del cncer de mama". Una bsqueda de la tcnica anterior demostrar si la invencin tal y como se reivindica es realmente nueva.

Cancer Treatment Reports 67(3) 235-238, 1983


"... 2 [pacientes] con adrenocarcinomas en la mama... fueron tratadas con cisplatino a una dosis de 60 mg/m2..." En el artculo de esta publicacin ya se conoce un compuesto de coordinacin de platino (cisplatino) para su uso en el tratamiento del cncer!

Sub-mdulo C

Comprensin de las reivindicaciones de las patentes - (f) Frmaco para el tratamiento del cncer

5/17

Sub-mdulo C

Comprensin de las reivindicaciones de las patentes - (f) Frmaco para el tratamiento del cncer

4/17

293

Anlisis de caractersticas y comparacin con la tcnica anterior: la combinacin de un compuesto de coordinacin de Pt y de un inhibidor de la HSP 90 no se haba descrito en Cancer Treatment Reports.

Este es el primer borrador de una reivindicacin independiente referente a la invencin.

Reivindicacin para proteger la invencin Comparacin de las dos invenciones


La invencin tal y como se reivindica Reivindicacin a presentar: Cancer Treatment Reports "Una combinacin de un compuesto de coordinacin de platino y un inhibidor de la HSP 90 para su uso en el tratamiento del cncer de mama".

"Un compuesto de coordinacin de platino para su uso en el tratamiento del cncer de mama"

"... 2 [pacientes] con adrenocarcinomas en la mama... fueron tratadas con cisplatino a una dosis de 60 mg/m2..."

"Una combinacin de un compuesto de coordinacin de platino y un inhibidor de la HSP 90 para su uso..."

Nuevo Paso inventivo (el uso combinado revela efectos mejores)


Sub-mdulo C Comprensin de las reivindicaciones de las patentes - (f) Frmaco para el tratamiento del cncer 7/17

Sub-mdulo C

Comprensin de las reivindicaciones de las patentes - (f) Frmaco para el tratamiento del cncer

6/17

294

Normalmente las solicitudes se estructuran para incluir reivindicaciones tanto independientes como dependientes.

Esta diapositiva se fija con ms detalle en los dos tipos de reivindicacin a los que se refiere la diapositiva anterior (Regla 43(3) CPE):

Una reivindicacin independiente describe su invencin en trminos muy generales, para permitir una interpretacin amplia en un pleito por violacin de la patente.

Reivindicacin 1 = reivindicacin independiente


Una reivindicacin independiente declara las caractersticas esenciales de la invencin. En nuestro ejemplo esto quiere decir: una combinacin de un primer compuesto (= compuesto de coordinacin de platino) con un segundo compuesto (= inhibidor de la HSP 90) y el uso de este medicamento (= tratamiento del cncer de mama)

Las reivindicaciones dependientes describen formas especficas de poner en prctica la invencin. A menudo describen las incorporaciones ms exitosas de la invencin desde el punto de vista comercial.

Por ejemplo una reivindicacin independiente 1 podra decir: "Un instrumento de escritura que comprende dos cmaras que estn unidas por un agujero". Una reivindicacin dependiente podra decir: "El instrumento de escritura de la reivindicacin 1, que se caracteriza porque su longitud oscila entre 10 y 15 centmetros."
Uso de reivindicaciones dependientes para mejorar la proteccin
La patente deber incluir reivindicaciones tanto amplias como especficas.
Amplia: Una reivindicacin independiente (es decir, una reivindicacin que declare las caractersticas esenciales de la invencin) ayuda a evitar que la patente sea sorteada. Especfica: Las reivindicaciones dependientes se refieren a una reivindicacin independiente y adems definen las incorporaciones preferidas de la invencin.

Reivindicaciones 2-4 = reivindicaciones dependientes


Las reivindicaciones dependientes definen realizaciones concretas de la invencin, es decir, puesto que se refieren a otras reivindicaciones, se relacionan con una combinacin de las caractersticas esenciales de la invencin (de la reivindicacin independiente) junto con una o ms caractersticas adicionales.
Solicitud presentada a la Oficina Europea de Patentes (OEP)
REIVINDICACIN 1: "Una combinacin de un compuesto de coordinacin de platino y un inhibidor de la HSP 90 para su uso en el tratamiento del cncer de mama".
Reivindicacin 2: "Una combinacin de acuerdo con la reivindicacin 1, que se caracteriza porque el inhibidor de la HSP 90 es 17-AAG". Reivindicacin 3: "Una combinacin de acuerdo con la reivindicacin 1, que se caracteriza porque el compuesto de coordinacin de platino es oxaliplatino". Reivindicacin 4: "Una combinacin de acuerdo con la reivindicacin 2, que se caracteriza porque el compuesto de coordinacin de platino es oxaliplatino".

Reivindicacin independiente Reivindicacin dependiente 1 Reivindicacin dependiente 2

Sub-mdulo C

Comprensin de las reivindicaciones de las patentes - (f) Frmaco para el tratamiento del cncer

8/17

La oficina de patentes llevar a cabo su propia bsqueda sobre la tcnica anterior y a continuacin considerar si la invencin TAL Y COMO SE REIVINDICA es nueva y no evidente.
Sub-mdulo C Comprensin de las reivindicaciones de las patentes - (f) Frmaco para el tratamiento del cncer 9/17

295

Por ejemplo, la reivindicacin 2 se refiere a la reivindicacin 1 y por lo tanto se relaciona con las caractersticas de la reivindicacin 1 en combinacin con una caracterstica adicional, que es que el inhibidor de la HSP 90 es 17-AAG. Esto mismo sirve para la reivindicacin 3, puesto que esta reivindicacin se refiere tambin a la reivindicacin 1. Se relaciona por lo tanto con una combinacin de las caractersticas de la reivindicacin 1 con una caracterstica adicional, que es que el compuesto de coordinacin de platino es oxaliplatino.

La tcnica anterior que ha encontrado la OEP est en chino. Es esto importante? No, porque el estado de la tcnica comprende todo lo que est disponible para el pblico por medio de una descripcin escrita u oral, mediante el uso o cualquier otra forma antes de la fecha de presentacin de la solicitud de patente europea (Art. 54(2) CPE). El idioma por s mismo no es relevante. Ejemplos de divulgacin de la tcnica anterior (siempre que estn disponibles para el pblico antes de la fecha de presentacin de la solicitud de patente europea): un artculo en una revista escrito en hindi una conferencia para estudiantes en una universidad una presentacin en un congreso la comercializacin de un producto una divulgacin a travs de internet (siempre que se pueda demostrar con certeza absoluta la fecha de publicacin) un libro

Nota
La reivindicacin 4 tiene el mismo enunciado que la reivindicacin 3, pero se refiere a la reivindicacin 2! Esto quiere decir que la reivindicacin 4 se relaciona con una combinacin de las caractersticas de las reivindicaciones 1 y 2 y adems declara que el compuesto de coordinacin de platino es oxaliplatin.

Tcnica anterior adicional encontrada por la OEP


"Mtodos para aumentar la eficacia de los frmacos citotxicos mediante el uso de inhibidores de la HSP90"

"Combinacin de un inhibidor de la HSP 90 ... con frmacos antineoplsicos como carboplatino o cisplatino ... para inhibir ... el crecimiento de las clulas del cncer de mama".

Sub-mdulo C

Comprensin de las reivindicaciones de las patentes - (f) Frmaco para el tratamiento del cncer

10/17

296

Ejemplos que no constituyen una divulgacin de la tcnica anterior: una presentacin entregada a un grupo bajo acuerdo de confidencialidad (no es informacin pblica!) un artculo en una revista publicado cuatro aos despus de la fecha de presentacin de la solicitud de patente europea (no se ha publicado antes de la fecha de presentacin de la solicitud)

Comparacin del documento de divulgacin de la tcnica anterior con la reivindicacin o reivindicaciones propuestas.

Opinin de la OEP
Reivindicacin del solicitante: "Una combinacin de un compuesto de coordinacin de platino y un inhibidor de la HSP 90 para su uso en el tratamiento del cncer de mama". La invencin de acuerdo con la reivindicacin 1 ya se ha mostrado y reivindicado en WO 02/15925. Respuesta de la OEP: Enmienden por favor sus reivindicaciones si desean que su invencin sea patentada! En WO 02/15925 se utilizaron un compuesto de coordinacin de platino (p. ej; cisplatino) y un inhibidor de la HSP 90 para tratar el cncer de mama.

Sub-mdulo C

Comprensin de las reivindicaciones de las patentes - (f) Frmaco para el tratamiento del cncer

11/17

297

Preguntas que debe hacer el solicitante antes de presentar un conjunto de reivindicaciones enmendadas.

Aunque el objeto de las reivindicaciones 2-4 es nuevo, en las reivindicaciones 2 y 3 no se puede hallar ninguna actividad inventiva.

Otros anlisis
Comprobar el material revelado en las bsquedas sobre la tcnica anterior: Tiene la invencin alguna caracterstica que NO se describa en la tcnica anterior? Cules son las ventajas de la invencin en comparacin con la tcnica anterior? Cmo se pueden enmendar las reivindicaciones para reflejar la invencin en una forma que sea nueva (considerando toda la tcnica anterior)? Ha interpretado la OEP cualquier caracterstica importante de la invencin de una forma distinta a como lo hace el inventor? Respuesta del solicitante: enmiendas a la solicitud, explicacin de la relacin entre la invencin y la tcnica anterior
Sub-mdulo C Comprensin de las reivindicaciones de las patentes - (f) Frmaco para el tratamiento del cncer 12/17

Comparacin de la invencin con la tcnica anterior


Cancer Treatment Reports

WO 02/15925

Caractersticas tcnicas de la invencin


Reivindicacin 1: Combinacin de un inhibidor de la HSP 90 y de un compuesto de coordinacin de platino Reivindicacin 2: Caractersticas de la reivindicacin 1 + inhibidor de la HSP90 = 17-AAG Reivindicacin 3: Caractersticas de la reivindicacin 1 + compuesto de coordinacin de Pt = oxaliplatino Reivindicacin 4: Caractersticas de las reivindicaciones 1 + 2 + compuesto de coordinacin de Pt = oxaliplatino

No No No No No No No

Ventajas/resultado tcnico Efecto mejorado (aditivo) Sinergia (ms que aditivo)


Sub-mdulo C

No No No
13/17

Comprensin de las reivindicaciones de las patentes - (f) Frmaco para el tratamiento del cncer

298

Comparacin de los efectos conseguidos por el objeto reivindicado con los de la tcnica anterior disponible.

Explicacin de la actividad inventiva.

Resultado del anlisis Resultado del anlisis


Aunque los elementos individuales de la invencin son conocidos, la combinacin de compuestos especficos no lo es y produce un beneficio nuevo y nico. Pero hay que tener en cuenta que: La reivindicacin 2 se refiere al uso de 17-AAG. Usar este inhibidor concreto de la HSP 90 se considera trivial, porque WO 02/15925 recomienda el uso de cualquier inhibidor de la HSP 90 en combinacin con un frmaco antineoplsico. La reivindicacin 3 ensea cul es el uso de oxaliplatino. De nuevo, puesto que WO 02/15925 sugiere el uso de cualquier frmaco anticanceroso, el uso de oxaliplatino se considera tambin evidente. La reivindicacin 4 describe el uso de la combinacin de oxaliplatino y 17AAG. En la solicitud de la patente se demuestra que la combinacin produce un efecto sinrgico (= ms que aditivo). Esto no se describe en WO 02/15925.
Sub-mdulo C Comprensin de las reivindicaciones de las patentes - (f) Frmaco para el tratamiento del cncer 14/17

Si un compuesto es simplemente sustituido por otro sin mostrar ningn efecto imprevisto o sorprendente, dicha sustitucin por lo general se considera que constituye una rutina para un experto. Si se puede demostrar un efecto imprevisto o sorprendente, entonces la invencin se considera a menudo inventiva (es decir, la invencin no es evidente para un experto que trabaje en el rea tcnica). El uso de 17-AAG y oxaliplatino, que da lugar a una combinacin sinrgica imprevista, es por lo tanto inventivo.

Invencin (nueva + inventiva)


R17 = alquilamino

Sub-mdulo C

Comprensin de las reivindicaciones de las patentes - (f) Frmaco para el tratamiento del cncer

15/17

299

Verde: La solicitud de patente europea no se debe enmendar de forma que contenga un objeto que se extienda ms all del contenido de la solicitud como ha sido presentada (Artculo 123(2) CPE). En otras palabras, todas las enmiendas se deben basar en el contenido conforme a lo que se describe desde la misma presentacin de la solicitud de la patente. Ejemplo: Si una solicitud de patente se refiere en la fecha de presentacin exclusivamente a una composicin para su uso en el tratamiento del cncer de mama, no ser posible durante el proceso de examen de esta solicitud reivindicar la composicin para su uso en el tratamiento del dolor de cabeza. Rojo: Diferencias entre el documento de la tcnica anterior y la solicitud de patente actual halladas por el abogado de patentes. Amarillo: Diferencias entre el documento de la tcnica anterior y la solicitud de patente actual halladas por la OEP.

Versin definitiva de la reivindicacin 1.

Finalmente se concede la patente


Respuesta de la OEP: concedida!

La reivindicacin 1 tal y como se concede, dice: "Medicamento que comprende 17-alquilamino-17desmetoxigeldanamicina (17-AAG) y oxaliplatino para su uso en el tratamiento del cncer de mama en un paciente".

Sub-mdulo C

Comprensin de las reivindicaciones de las patentes - (f) Frmaco para el tratamiento del cncer

17/17

La descripcin original presentada a la OEP apoya las enmiendas a las reivindicaciones


La presente invencin proporciona un mtodo para tratar el cncer. El mtodo implica la administracin de un inhibidor de la HSP90 y de un compuesto de coordinacin de platino, donde la administracin combinada proporciona un efecto sinrgico. El inhibidor de la HSP90 en este sentido es por lo general 17-AAG, mientras que el compuesto de coordinacin de platino es oxaliplatino. Combinacin de 17-AAG en clulas SKBr-3 [0093]. La siguiente tabla recoge los valores del ndice de combinacin (IC) para las combinaciones de 17-AAG y los compuestos de platino oxaliplatino y cisplatino en un ensayo con clulas SKBr-3 ...
Apoya la actividad inventiva: diferente resultado tcnico Diferente de Cancer Treatment "

Diferente de la patente WO02/

Sub-mdulo C

Comprensin de las reivindicaciones de las patentes - (f) Frmaco para el tratamiento del cncer

16/17

300

Submdulo C Comprensin de las reivindicaciones de las patentes


(g) (h) Interruptor automtico para un audfono

Comprensin de las reivindicaciones de las patentes (g) Interruptor automtico para un audfono

301

Nota
Si bien en este caso prctico se han utilizado patentes, los diferentes pasos del procedimiento emprendidos por el solicitante / abogado se han adaptado a los efectos de esta presentacin.

Audfono
Configuracin bsica de los audfonos: Fuente de alimentacin: pila Circuito de audio: micrfono - DSP - altavoz

Reloj

Odo externo

Gestin de alimentacin Pila

Submdulo C

Isabelle Brandt - OEP - (g) Interruptor automtico para un audfono Comprensin de las reivindicaciones de las patentes

2/17

La invencin
Los audfonos disponen de un segundo micrfono para determinar el nivel de presin sonora dentro del odo. La presin sonora se compara con un nivel de referencia para determinar si el audfono est colocado o ha salido del canal auditivo. Si est colocado, se aumenta la ganancia; si se ha extrado, se reduce la ganancia para conservar la pila.

Odo externo

Cmo se puede proteger frente a imitaciones? prctico" no puede protegerse conservar la capacidad de la pila" = funcin tcnica patente
Submdulo C

Isabelle Brandt - OEP - (g) Interruptor automtico para un audfono Comprensin de las reivindicaciones de las patentes

3/17

302

Cmo patentar esta invencin: Reivindquela!


Reivindicacin de patente: Un audfono que gasta menos pila." Fabricar un audfono que gaste menos pila" es un problema tcnico. Los problemas no pueden patentarse slo las soluciones. Cul es la caracterstica tcnica que hace que el audfono gaste menos pila?

Submdulo C

Isabelle Brandt - OEP - (g) Interruptor automtico para un audfono Comprensin de las reivindicaciones de las patentes

4/17

Cmo patentar esta invencin: Reivindquela!

Reivindicacin de patente: Un audfono que detecta la introduccin o extraccin del audfono del odo, que comprende: - un altavoz; - una circuitera de deteccin de nivel que consta de un filtro pasabanda y un detector de nivel que recibe la seal elctrica de entrada en el altavoz y genera una seal de intensidad; - un micrfono; - otra circuitera de deteccin de nivel que consta de un filtro pasabanda y un detector de nivel que recibe la seal elctrica de salida del micrfono y genera otra seal de intensidad; y - una circuitera de procesamiento de seal digital acoplada a ambas circuiteras de deteccin de nivel y operable para recibir las dos intensidades de seal y compararlas y determinar si el dispositivo auditivo est colocado o no en el odo." Ventaja: La reivindicacin es precisa y fcil de entender. Desventaja: La reivindicacin es tan precisa que la patente sera fcil de eludir, por ejemplo, sustituyendo el filtro pasabanda y el detector de nivel por algn otro medio de deteccin de nivel.

Submdulo C

Isabelle Brandt - OEP - (g) Interruptor automtico para un audfono Comprensin de las reivindicaciones de las patentes

5/17

303

En lugar de definir el altavoz, el micrfono y los circuitos correspondientes como tales, a menudo el argot de la patente define caractersticas dndoles un nmero: primer transductor acstico, primera seal, segundo circuito de deteccin. Se trata de un modo genrico, pero claro, de describir las caractersticas, ya que puede aludirse fcilmente a ellas sin tener que nombrarlas una a una con precisin.

Generalmente, las reivindicaciones se estructuran en reivindicaciones ms amplias, dependientes, y reivindicaciones especficas, dependientes. Habitualmente, la reivindicacin independiente describe la invencin en trminos muy generales para permitir una interpretacin ms ampla en caso de procedimiento por violacin de patente. Generalmente, las reivindicaciones dependientes describen modos especficos de realizar la invencin que el inventor considera econmicamente atractivos. Las reivindicaciones dependientes a menudo se adaptan para que encajen exactamente en el modo en que esperara que los competidores realizaran el producto.

Cmo patentar esta invencin: Reivindquela!


Reivindicacin : Un dispositivo para instrumento auditivo que permite detectar la introduccin o extraccin de un instrumento auditivo en un espacio, que comprende: - un primer transductor acstico configurado para recibir una primera seal elctrica y en respuesta irradia energa acstica (=>altavoz); - primera circuitera de deteccin de nivel acoplada al primer transductor acstico y operable para recibir la primera seal elctrica y generar una primera seal de intensidad; - un segundo transductor acstico configurado para recibir energa acstica irradiada y en respuesta generar una segunda seal elctrica (=>micrfono); -segunda circuitera de deteccin de nivel acoplada al segundo transductor acstico y operable para recibir la segunda seal elctrica y generar una segunda seal de intensidad; y -circuitera de procesamiento de seal acoplada a la primera y segunda circuiteras de deteccin de nivel y operable para recibir la primera y segunda intensidades de seal y comparar la primera y segunda intensidades de seal y determinar si el instrumento auditivo est colocado en el espacio o se ha extrado del espacio basndose en la comparacin."

Nota: No se menciona el hecho de que el micrfono est colocado en el interior del odo, o qu sucede cuando se detecta la extraccin. Una bsqueda sobre el estado de la tcnica demostrar si la invencin tal como se reivindica es realmente nueva.
Submdulo C

Por ejemplo, una reivindicacin


6/17

Isabelle Brandt - OEP - (g) Interruptor automtico para un audfono Comprensin de las reivindicaciones de las patentes

independiente podra redactarse del modo siguiente: Un instrumento de escritura compuesto por las unidades a y b. Una reivindicacin dependiente podra redactarse del siguiente modo: El instrumento de escritura de la reivindicacin 1, caracterizado por que su longitud es de entre 10 y 15 centmetros."
Utilizacin de reivindicaciones dependientes para mejorar la proteccin
La patente debe incluir tanto reivindicaciones GENRICAS como ESPECFICAS. Una reivindicacin independiente (ms genrica) impide que la patente sea eludida.
Las reivindicaciones dependientes (ms especficas) se adaptan para que encajen exactamente en los productos potencialmente infractores.

Reivindicacin amplia Reivindicacin especfica 1 Reivindicacin especfica 2

Submdulo C

Isabelle Brandt - OEP - (g) Interruptor automtico para un audfono Comprensin de las reivindicaciones de las patentes

7/17

304

Solicitud presentada ante la OEP


REIVINDICACIN 1: Como se ha indicado anteriormente. REIVINDICACIN 2: El sistema de instrumento auditivo de la reivindicacin 1, en el que la circuitera de procesamiento de seal es operable tambin para reducir una ganancia asociada al primer transductor acstico en el momento en que se detecta que el instrumento auditivo se extrae del espacio." REIVINDICACIN 3: El sistema de instrumento auditivo de la reivindicacin 2, en el que la circuitera de procesamiento de seal es operable tambin para incrementar la ganancia asociada al primer transductor acstico en el momento en que el instrumento auditivo se introduce en el espacio." La OEP realizar su propia bsqueda sobre el estado de la tcnica y, a continuacin, considerar si la invencin TAL COMO SE REIVINDICA es nueva y no evidente.
Submdulo C

Isabelle Brandt - OEP - (g) Interruptor automtico para un audfono Comprensin de las reivindicaciones de las patentes

8/17

Resultado de la bsqueda sobre el estado dela tcnica


La bsqueda arroj la patente US 4955729, Audfono que se conecta / desconecta cuando se coloca y extrae por el usuario", que revela una invencin similar. El interruptor responde al criterio de conmutacin definido mediante un cambio de estado."

2: micrfono; 5: auricular; 9: interruptor; 3: amplificador Isabelle Brandt - OEP - (g) Interruptor automtico para un audfono Comprensin de las reivindicaciones de las patentes

Submdulo C

9/17

305

Resultado de la bsqueda sobre el estado de la tcnica


En la descripcin: "... La disposicin contigua del micrfono y el auricular ... crea fcilmente retroalimentaciones acsticas que se generan por el sonido transmitido por el aire propagndose desde el auricular hasta el micrfono o por vibraciones transmitidas desde el alojamiento del micrfono. La retroalimentacin acstica ... puede producir un pitido del audfono cuando la totalidad del circuito no est debidamente atenuado." "... Proporcionar un interruptor 9 que responde a la seal de retroalimentacin generada mediante la retroalimentacin acstica entre el micrfono 2 y el auricular 5 despus de extraer el audfono." El interruptor 9 del audfono se define mediante un elemento de control que responde al incremento del nivel de sonido creado por la retroalimentacin y convierte la presin sonora en una seal de voltaje para desconectar el audfono."

Submdulo C

Isabelle Brandt - OEP - (g) Interruptor automtico para un audfono Comprensin de las reivindicaciones de las patentes

10/17

Comparacin de las dos invenciones


Caractersticas de la reivindicacin Caractersticas de la tcnica anterior

audfono capaz de detectar su introduccin altavoz circuito de deteccin de nivel para la seal del altavoz micrfono circuito de deteccin de nivel para la seal del micrfono circuito DSP : - compara 2 seales - determina si el audfono est colocado o no

9 9 9 9 9 9 9 9

Respuesta de la OEP: Todas las caractersticas estn presentes en la tcnica anterior. La patente tal como se ha reivindicado NO es nueva. Le rogamos modifique sus reivindicaciones si desea que se proteja su invencin.
Submdulo C

Isabelle Brandt - OEP - (g) Interruptor automtico para un audfono Comprensin de las reivindicaciones de las patentes

11/17

306

Obsrvese que el nuevo problema (deteccin


Anlisis adicional
Compruebe el material revelado en las bsquedas sobre el estado de la tcnica : Cuenta la invencin con alguna caracterstica NO revelada en la tcnica anterior? Cules son las ventajas de la invencin en comparacin con la tcnica anterior? Cmo pueden modificarse las reivindicaciones para reflejar la invencin de modo que sea novedosa? Algunas caractersticas importantes de la invencin no se han incluido en las reivindicaciones? Respuesta del solicitante: modificaciones en la solicitud, explicacin de la relacin entre la invencin y la tcnica anterior.
Submdulo C

de la extraccin del audfono del odo sin la produccin desagradable de retroalimentacin) es diferente del problema inicial que desebamos solucionar (gastar menos pila").

Isabelle Brandt - OEP - (g) Interruptor automtico para un audfono Comprensin de las reivindicaciones de las patentes

12/17

El problema inicial ya haba sido solucionado por el documento de tcnica anterior US4955729.

Ahora, la evaluacin de la ausencia de obviedad (=actividad inventiva) de la solicitud se basa en resolver el nuevo problema arriba mencionado (extraccin detectada sin depender de la retroalimentacin).

Comparacin de las dos invenciones


Caractersticas de la reivindicacin Caractersticas de la tcnica anterior

9 audfono capaz de detectar su introduccin 9 altavoz 9 circuito de deteccin de seal para la seal del altavoz 9 micrfono 9 circuito de deteccin de seal para la seal del micrfono 9 circuito DSP: - compara 2 seales 9 - determina si el audfono est 9 colocado o no segundo micrfono dentro del odo NO! NUEVO
Se detecta la extraccin del audfono del odo incluso si no se produce retroalimentacin.
13/17

Ventajas / resultado tcnico

Submdulo C

Isabelle Brandt - OEP - (g) Interruptor automtico para un audfono Comprensin de las reivindicaciones de las patentes

307

Obsrvese que no se menciona qu ocurre


Resultado del anlisis
El segundo documento de la tcnica anterior, US 2002076057, revela la introduccin temporal de un segundo micrfono dentro del odo con el fin de evaluar el sellado acstico (entre el odo y el audfono) midiendo la diferencia en la presin sonora la nueva caracterstica (micrfono en el interior del odo) es conocida. No obstante, si bien los elementos individuales de la invencin son conocidos, la combinacin no lo es y produce un beneficio novedoso y nico. Dado el conocimiento de la tcnica anterior, no resulta obvio combinar los elementos para obtener estos nuevos efectos se cumple el requisito de actividad inventiva. Debe modificarse la reivindicacin para diferenciarla de US 4955729 (deteccin de la insercin mediante la deteccin de retroalimentacin) y de US 2002076057 (micrfono en el interior del odo).
Submdulo C

cuando se detecta la introduccin o extraccin, excepto en las reivindicaciones dependientes. La invencin tal como se ha reivindicado ahora es novedosa respecto a la tcnica anterior, y no resulta evidente frente a la tcnica anterior, en tanto en cuanto resuelve
14/17

Isabelle Brandt - OEP - (g) Interruptor automtico para un audfono Comprensin de las reivindicaciones de las patentes

el nuevo problema (detecta la extraccin sin depender de la retroalimentacin) de un modo que no resulta evidente. La incorporacin de la caracterstica de reducir la ganancia cuando se detecta la extraccin restringira demasiado la reivindicacin, y el inventor no contara con proteccin para todos los aspectos de su invencin.

Un sistema de instrumento para la deteccin de la introduccin o extraccin de un instrumento auditivo en un canal auditivo de un usuario del instrumento auditivo, estando configurado el instrumento auditivo para cerrar el canal auditivo, que comprende: un primer transductor acstico configurado para recibir una primera seal elctrica y que en respuesta irradia energa acstica; primera circuitera de deteccin de nivel acoplada al primer transductor acstico y operable para recibir la primera seal elctrica y generar una primera seal de intensidad; un segundo transductor acstico configurado para recibir energa acstica irradiada y en respuesta generar una segunda seal elctrica, siendo el segundo transductor acstico un micrfono que est colocado para recibir la energa acstica irradiada desde el interior del canal auditivo cerrado del usuario del instrumento auditivo; segunda circuitera de deteccin de nivel acoplada al segundo transductor acstico y operable para recibir la segunda seal elctrica y generar una segunda seal de intensidad; y circuitera de procesamiento de seal acoplada a la primera y segunda circuiteras de deteccin de nivel y operable para recibir la primera y segunda intensidades de seal y comparar la primera y segunda intensidades de seal y determinar si el instrumento auditivo est colocado en el canal auditivo o se ha extrado del canal auditivo basndose en la comparacin."

Modificacin de la reivindicacin

Nuevo Actividad inventiva (nueva funcin de no tener que depender de la produccin de retroalimentacin para que se detecte la extraccin)
Submdulo C

Isabelle Brandt - OEP - (g) Interruptor automtico para un audfono Comprensin de las reivindicaciones de las patentes

15/17

308

La descripcin original tal como se ha presentado ante la OEP respalda las modificaciones a las reivindicaciones
Antecedentes Por consiguiente, saber que el dispositivo ha sido extrado puede utilizarse para reducir la ganancia acstica con el fin de evitar la retroalimentacin y/o reducir el consumo elctrico desconectando la unidad o accediendo a un modo de reposo de menor energa. [0004] En cambio, cuando la unidad vuelve a introducirse, saber que el dispositivo se ha introducido puede utilizarse para restablecer la ganancia y la alimentacin automticamente. Descripcin detallada Al colocar un micrfono sensible a la presin en el interior de la cavidad acstica sellada, puede medirse la respuesta de frecuencia, ya que el altavoz est funcionando. ... Se comparan los niveles de intensidad ID e IO para determinar si el altavoz 20 se encuentra en una cavidad acstica sellada. ... La proporcin de esos niveles se utiliza para decidir si el altavoz 20 est en una cavidad acstica sellada. ... La proporcin prevista de los niveles de seal ID e IO en condiciones de sellado y de no sellado se deriva de conocer la funcin de transferencia electroacstica del altavoz 20 al micrfono 30 en las diversas condiciones de funcionamiento.
Submdulo C

Respalda la actividad inventiva: Diferente Resultado tcnico Diferente de la patente US4955. Diferente de la patente US2002.

Isabelle Brandt - OEP - (g) Interruptor automtico para un audfono Comprensin de las reivindicaciones de las patentes

16/17

Finalmente se concede la patente


Respuesta de la OEP: Concedida!

Submdulo C

Isabelle Brandt - OEP - (g) Interruptor automtico para un audfono Comprensin de las reivindicaciones de las patentes

17/17

309

Informacin legal de autora y derechos propietarios (Impressum)


Publicado y editado por Oficina Europea de Patentes (European Patent Office) Munich OEP 2009 Responsable del contenido Academia Europea de Patentes (European Patent Academy) Unidad Acadmica y de Investigacin de la Propiedad Intelectual e Industrial (Academia & IP Research unit) Autores externos: Duncan Matthews (Mdulo principal 2) Nils Omland (Mdulo principal 1, Submdulo A, Submdulo C/a) Terry Pollard (Submdulo B) Autores de la OEP: Ernst Bendl (Submdulo C/f) Isabelle Brandt (Submdulo C/g) Roland Feinugle (Submdulo A) Lisa Imbernon (Submdulo C/e) Luis Rodrguez (Submdulo C/c) Nils Untermann (Submdulo C/d) Ekkehard Weinberg (Submdulo C/b) Idea y coordinacin Academia Europea de Patentes (European Patent Academy) Unidad Acadmica y de Investigacin de la Propiedad Intelectual e Industrial (Academia & IP Research unit) Diseo OEP Graphic Design Munich Fotos Portada: Getty Images Todas las dems: OEP o Getty Images Impresin Mediahaus Biering GmbH - Munich Produccin CD CMS Compact Media Service GmbH - Bamberg El Manual Didctico sobre Patentes es un producto de la Academia Europea de Patentes (European Patent Academy). Para obtener un ejemplar del manual, puede optar entre descargarlo en ingls desde la pgina web de la Oficina Europea de Patentes, www.epo.org/teaching-kit, o - descargarlo en espaol de la pgina web de la Oficina Espaola de Patentes y Marcas

solicitar un ejemplar impreso a ProTon Europe la asociacin europea de transferencia de conocimientos con sede en 44 rue des Palais 1030 Bruselas Blgica Tel. +32 (0) 2211 34 32 sg@protoneurope.org www.protoneurope.org

310