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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 78-IP-2009 Interpretacin prejudicial, a solicitud de la Consultante, del artculo 165 de la Decisin 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisin de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artculos 154, 155, literal d), 190, 191, 192, 193, 238, 243 y 244 de la misma normativa, as como los artculos 122 y 123 de la Decisin 500 de 22 de junio de 2001, expedida por el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, con fundamento en la consulta formulada por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la Repblica de Bolivia. Expediente Interno N 452/2008. Actor: Sociedad HARD ROCK CAF S.R.L. Caso: INFRACCIN DE DERECHOS MARCARIOS. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA , en Quito, a los treinta das del mes de septiembre del ao dos mil nueve, procede a resolver la solicitud de Interpretacin Prejudicial formulada por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la Repblica de Bolivia. VISTOS: El auto emitido por el Tribunal el 28 de agosto de 2009, mediante el cual se admite a trmite la consulta de interpretacin prejudicial formulada. I. ANTECEDENTES.

El Tribunal, con fundamento en la documentacin allegada, estim procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: II. LAS PARTES. SOCIEDAD HARD ROCK CAF S.R.L. SERVICIO NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL SENAPI, DE LA REPBLICA DE BOLIVIA. SOCIEDAD HARD ROCK CAF LIMITED.

Demandante: Demandado: Tercera Interesada: III. A.

DATOS RELEVANTES. Hechos.

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Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretacin prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

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1. La sociedad HARD ROCK CAF LIMITED, es titular de las siguientes marcas en Bolivia: Marca mixta HARD ROCK BEER, registrada bajo el certificado No. 50804-C y para amparar productos comprendidos en la clase 32 de la Clasificacin Internacional de Niza. Marca mixta HARD ROCK, registrada bajo el certificado No. 50894-C y para amparar servicios de la clase 42 de la Clasificacin Internacional de Niza. Marca denominativa HARD ROCK BEER, registrada bajo el certificado No. 89633-C y para amparar productos de la clase 32 de la Clasificacin Internacional de Niza. Marca mixta HARD ROCK CAF, registrada bajo el certificado No. 50893-C y para amparar productos de la clase 25 de la Clasificacin Internacional de Niza.

2. La sociedad HARD ROCK CAF S.R.L., el 14 de febrero de 2007 en la ciudad de La Paz, Bolivia, inaugur un bar restaurante llamado HARD ROCK CAF BOLIVIA. 3. La sociedad HARD ROCK CAF LIMITED, ante el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, present denuncia por infraccin de derechos de propiedad industrial contra la sociedad HARD ROCK CAF S.R.L. 4. La Direccin Jurdica del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, mediante Resolucin Administrativa No. 004/2007 de 29 de agosto de 2007, resolvi declarar probada la denuncia por infraccin de derechos de propiedad industrial. 5. La sociedad HARD ROCK CAF S.R.L., present recurso de revocatoria contra el anterior acto administrativo. 6. La Direccin Jurdica del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, mediante Resolucin Administrativa No. R-005/2007 de 19 de octubre de 2007, resolvi rechazar el recurso presentado y confirmar el acto impugnado. 7. La sociedad HARD ROCK CAF S.R.L., present recurso jerrquico contra el anterior acto administrativo. 8. La Direccin General Ejecutiva del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, mediante Resolucin Administrativa No. J-015/2008 de 2 de abril de 2008, resolvi rechazar el recurso presentado y confirmar el acto impugnado. 9. La sociedad HARD ROCK CAF S.R.L., interpuso ante la Corte Suprema de la Repblica de Bolivia, demanda contencioso administrativa en relacin con los tres actos administrativos mencionados. B. Fundamentos de derecho contenidos en la demanda.

La sociedad demandante soporta su demanda en los siguientes argumentos:

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1. Sostiene, que se estn tramitando dos procesos de cancelacin por no uso de la marca HARD ROCK CAF. Agrega, que primero se debieron evacuar dichos procesos y, posteriormente, resolver el de infraccin de derechos marcarios, ya que si prosperan los primeros, este ltimo no tendra sustento. 2. Aduce, que la cancelacin de una marca por no uso es un medio de defensa en todo tipo de procesos, incluyendo en los de infraccin de propiedad industrial. 3. Manifiesta, que la sociedad HARD ROCK CAF S.R.L., es propietaria del nombre comercial HARD ROCK CAF y, por lo tanto, no se estn vulnerando derechos marcarios. 4. Agrega, que las marcas de HARD ROCK CAF no se usan en el mercado Boliviano y, por lo tanto, se est protegiendo a una empresa que no tiene inters en dicho mercado. C. La contestacin de la demanda. 1. Por parte del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual. a. Argumenta, que la cancelacin de una marca por no uso, de conformidad con el artculo 165 de la Decisin 486, slo se puede utilizar como defensa en un procedimiento de oposicin con base en la marca no usada. Por lo tanto, no es posible plantearla como defensa en un proceso de infraccin de derechos marcarios. b. Sostiene, que la sociedad HARD ROCK CAF LIMITED , de conformidad con el artculo 238 de la Decisin 486, tiene legitimacin para entablar un procedimiento de infraccin de derechos de propiedad industrial, ya que es titular de las marcas HARD ROCK CAF y HARD ROCK BEER. c. Aduce, que mientras una marca registrada no sea cancelada mediante una resolucin en firme, es protegible por el derecho de propiedad industrial. d. Manifiesta, que no puede haber litispendencia entre el procedimiento de cancelacin por no uso y el de infraccin de derechos de propiedad industrial. 2. Por parte de la Tercera Interesada en las resultas del proceso. De los documentos remitidos por el juez consultante, no se puede establecer si la sociedad HARD ROCK CAF LIMITED compareci al proceso como tercero interesado en las resultas del proceso. IV. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la va prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurdico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicacin uniforme en el territorio de los Pases Miembros.

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V.

NORMAS A SER INTERPRETADAS.

La norma cuya interpretacin se solicita y que ser objeto de interpretacin es el artculo 165 de la Decisin 486 de la Comisin de la Comunidad Andina. No obstante lo anterior, el Tribunal interpretar, de oficio, las siguientes normas: artculos 154, 155, literal d), 190, 191, 192, 193, 238, 243 y 244, de la misma normativa. Asimismo, se interpretarn los artculos 122 y 123 de la Decisin 500 (Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina). A continuacin, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: DECISIN 500. Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Artculo 122 Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurdico de la Comunidad Andina, podrn solicitar, directamente y mediante simple oficio, la interpretacin del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretacin del Tribunal, el juez deber decidir el proceso. Artculo 123 De oficio o a peticin de parte, el juez nacional que conozca de un proceso en el cual la sentencia fuera de nica o ltima instancia, que no fuere susceptible de recursos en derecho interno, en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurdico de la Comunidad Andina, deber suspender el procedimiento y solicitar directamente y mediante simple oficio, la interpretacin del Tribunal. () DECISIN 486 () Artculo 154 El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirir por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente. Artculo 155 El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:

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() d) usar en el comercio un signo idntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusin o un riesgo de asociacin con el titular del registro. Tratndose del uso de un signo idntico para productos o servicios idnticos se presumir que existe riesgo de confusin; () Artculo 165 a oficina nacional competente cancelar el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Pases Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres aos consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la accin de cancelacin. La cancelacin de un registro por falta de uso de la marca tambin podr solicitarse como defensa en un procedimiento de oposicin interpuestos con base en la marca no usada. No obstante lo previsto en el prrafo anterior, no podr iniciarse la accin de cancelacin antes de transcurridos tres aos contados a partir de la fecha de notificacin de la resolucin que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la va administrativa. Cuando la falta de uso de una marca slo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenar una reduccin o limitacin de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aqullos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomar en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios. El registro no podr cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debi, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito. () Artculo 190 Se entender por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad econmica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil. Una empresa o establecimiento podr tener ms de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominacin social, razn social u otra designacin inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles. Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurdicas, pudiendo ambas coexistir.

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Artculo 191 El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa. Artculo 192 El titular de un nombre comercial podr impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idntico o similar, cuando ello pudiere causar confusin o un riesgo de asociacin con la empresa del titular o con sus productos o servicios. En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un dao econmico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular. Ser aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artculos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda. Artculo 193 Conforme a la legislacin interna de cada Pas Miembro, el titular de un nombre comercial podr registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente. El registro o depsito tendr carcter declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirir en los trminos previstos en el artculo 191. Artculo 238 El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisin podr entablar accin ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. Tambin podr actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infraccin. Si la legislacin interna del Pas Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podr iniciar de oficio, las acciones por infraccin previstas en dicha legislacin. En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podr entablar la accin contra una infraccin sin, que sea necesario el consentimiento de los dems, salvo acuerdo en contrario entre los cotitulares. () Artculo 243 Para efectos de calcular la indemnizacin de daos y perjuicios se tomar en cuenta, entre otros, los criterios siguientes: a) el dao emergente y el lucro cesante sufrido por el titular del derecho como consecuencia de la infraccin;

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b) el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infraccin; o, c) el precio que el infractor habra pagado por concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido. Artculo 244 La accin por infraccin prescribir a los dos aos contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infraccin o en todo caso, a los cinco aos contados desde que se cometi la infraccin por ltima vez. () VI. CONSIDERACIONES:

Procede el Tribunal a realizar la interpretacin prejudicial solicitada, para lo cual se analizarn los siguientes aspectos: A. B. C. D. E. F. El principio de cooperacin judicial. La interpretacin prejudicial facultativa y obligatoria. La prevalencia del ordenamiento jurdico comunitario andino. Derecho al uso exclusivo de la marca. El uso no consentido de la marca. La accin por infraccin de derechos de propiedad industrial. Las medidas cautelares. mbito de proteccin del nombre comercial. Los derechos que confiere y las prohibiciones para su registro y uso. Procedencia de la cancelacin por no uso como medio de defensa en el procedimiento de infraccin de Derechos de Propiedad Industrial, en el marco de la Decisin 486. EL PRINCIPIO DE COOPERACIN JUDICIAL. PREJUDICIAL FACULTATIVA Y OBLIGATORIA. LA INTERPRETACIN

A.

Como quiera que la presente consulta prejudicial fuera remitida por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la Repblica de Bolivia, se hace necesario tratar, de una manera ilustrativa e introductoria, cmo opera el principio de cooperacin judicial y, en especial, la incidencia de la figura de la interpretacin prejudicial. Igualmente, el Tribunal hace propicia la oportunidad para resaltar y valorar que mediante la presente consulta, se activ el mecanismo de colaboracin judicial entre la rama judicial boliviana y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Sin duda, esto es un paso adelante en el camino de la integracin subregional andina. El ordenamiento jurdico comunitario andino, por regla general y en virtud de los principios de aplicacin inmediata y efecto directo, entra a formar parte y a tener efecto

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automtico en el sistema jurdico interno de los Pases Miembros. En tal sentido, los operadores jurdicos internos deben aplicar el ordenamiento jurdico comunitario andino vigente. La norma comunitaria andina, tal y como sucede con las dems normas jurdicas, son susceptibles de interpretacin por parte del operador jurdico. Si dicha labor fuera libre y sin condicionantes, podra haber tantas interpretaciones como operadores jurdicos existieran en el territorio Comunitario Andino. Para evitar este quiebre del sistema normativo, y con el fin de garantizar la validez del ordenamiento jurdico comunitario, se cre e instituy la figura de la Interpretacin Prejudicial. El artculo 32 del Tratado de Creacin del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, consagra en cabeza de este organismo la funcin de interpretar la normativa comunitaria andina y, en consecuencia, lograr su aplicacin de una manera uniforme en todo el territorio comunitario. El esquema se plantea como un sistema de colaboracin o cooperacin entre el juez nacional1 y el comunitario, de conformidad con los siguientes supuestos: Consulta facultativa (artculo 122 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina). El Juez nacional que no sea de nica o ltima instancia puede elevar consulta prejudicial al Tribunal. En este caso no suspende el proceso. Consulta obligatoria (artculo 123 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina). El juez nacional de nica o ltima instancia tiene la obligacin de elevar consulta prejudicial al Tribunal. En este caso debe suspender el proceso hasta que se reciba la consulta prejudicial. Esta figura no significa que se atente contra la independencia de los jueces nacionales, ya que stos actan como verdaderos jueces comunitarios, es decir, como garantes de la eficacia del ordenamiento jurdico comunitario andino; por lo tanto, tienen la misin de procurar una interpretacin y aplicacin uniforme de la norma comunitaria. Si no se cumpliere con la consulta obligatoria, se configurara una evidente violacin al derecho del debido proceso, generando as una causal de nulidad. En este sentido, la sentencia podra ser objeto de recurso de amparo o tutela, o de cualquier recurso extraordinario contemplado en la legislacin nacional. 2
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Dentro del concepto de juez nacional se incluye a organismos administrativos que cumplan funciones jurisdiccionales, cuando en el ejercicio de dichas funciones conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controviertan algunas de las normas que integran el Derecho Comunitario Andino. Sobre esto se puede ver la Interpretacin Prejudicial de 21 de marzo de 2007, expedida en el proceso 14-IP-2007. Vigil Toledo, Ricardo. REFLEXIONES EN TORNO A LA CONSTRUCCIN DE LA COMUNIDAD SUDAMERICANA DE NACIONES. Quito, octubre 2006. Pgs. 26-29. As, por ejemplo en la Sentencia de Casacin de la Corte Suprema del Ecuador, Expediente 256-2001 del 31 de Agosto de 2001, declararon la nulidad de la sentencia y repusieron la causa al estado en que se debi dar cumplimiento a la solicitud de interpretacin al Tribunal Andino por cuanto el asunto versaba sobre la aplicacin de las normas contenidas en los artculo 81, 83 lit. a) y 102 de la Decisin 344 de la Comisin del Acuerdo de Cartagena. En otro caso, en la Sentencia de la Corte Suprema del Ecuador, Tercera Sala de lo Civil y Mercantil del 5 de Octubre de 1999, claramente estableci en sus considerandos que era obligacin de la Corte Superior de Guayaquil, por ser la ltima instancia de grado, de solicitar la consulta al Tribunal de justicia de la Comunidad Andina, y que dicha obligacin no se extenda a los Recursos de casacin por ser stos extraordinarios a diferencia de los ordinarios y, en tal situacin son las Cortes que absuelven el grado en ltima instancia los obligados a formular la consulta. En el caso de Espaa, mediante sentencia STC 58/2004 del Tribunal Constitucional, se ha declarado fundado un Recurso de Amparo por

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Por otro lado, la omisin del juez sera una clara violacin de la normativa comunitaria andina y, por lo tanto, podra iniciarse una accin de incumplimiento al Pas Miembro respectivo, de conformidad con lo prescrito en los artculos 23 y siguientes del Tratado de Creacin de este Tribunal. Sobre este sistema de cooperacin, el Tribunal ha manifestado: Esta relacin de colaboracin se realiza con la finalidad de interpretar la norma comunitaria desde el punto de vista jurdico y que consiste en explicar el significado de la norma para poder determinar su alcance y sentido jurdico; tiene como propsito, mantener la unidad de criterio sobre la legislacin comunitaria en los Pases Andinos, evitando que se produzcan tantas y diferentes interpretaciones que impidan la aplicacin uniforme de la Norma Jurdica Andina. (Sentencia del 18 de febrero de 2004, expedida en el proceso 142-IP-2003. Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N 1050, de 6 de abril de 2004). Una vez expedida la Interpretacin Prejudicial por parte del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se generan los siguientes efectos: nicamente tiene consecuencias para el caso particular. Lo que quiere decir que el Juez Nacional deber enviar tantas consultas como procesos se presenten; por lo tanto, no puede abstenerse de enviar la solicitud argumentando que ya existe una interpretacin para un caso similar. Lo anterior no quiere decir que la interpretacin sea antojadiza o cambiante sin razn, ya que la jurisprudencia del Tribunal es un precedente claro para su propia labor jurisdiccional y, adems, la idea es ir generando una doctrina jurisprudencial uniforme en la subregin. El Tribunal sobre este punto ha manifestado lo siguiente: Conviene observar que el pronunciamiento del Tribunal cuando atiende una solicitud de interpretacin prejudicial, tiene la finalidad de asegurar la aplicacin uniforme en el territorio de los Pases Miembros de las normas que conforman el Ordenamiento Jurdico del Acuerdo de Cartagena, por lo que la jurisprudencia del Tribunal, como cuerpo de doctrina armnica y estable que debe servir al proceso de integracin andina, es de aplicacin general en los Pases Miembros. Sin embargo los dictmenes del Tribunal son actos judiciales, que por su propia naturaleza, se refieren al asunto sub-judice en cada caso. De all se desprende que la existencia de un pronunciamiento anterior del Tribunal, as se refiera a la misma materia debatida en un proceso ulterior, no exime al juez nacional de esta ltima causa de su obligacin de elevar la correspondiente solicitud de interpretacin. Asimismo, bien podra el Tribunal variar y aun cambiar su opinin, cuando encuentre razones justificadas para hacerlo. (Sentencia del 24 de noviembre de 1989, expedida en el proceso 7-IP-89. Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N 53, de 18 de diciembre de 1989).
incumplimiento de la obligacin. El Tribunal al anular la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Catalua ha actuado, lo mismo que los jueces del Tribunal Supremo de Ecuador, como verdaderos jueces comunitarios al restablecer las reglas del debido proceso y aplicar el Derecho comunitario en los casos en que la consulta a los Tribunales de Justicia de las respectivas Comunidades es obligatoria.

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El Juez Nacional deber aplicar adecuadamente la interpretacin prejudicial. (Artculo 27 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina). Por lo tanto, no slo debe remitirse a la interpretacin prejudicial en su sentencia, sino que debe acatarla de manera integral y de conformidad con el sentido de la misma. Si el Juez Nacional incumple dicha obligacin, los sujetos legitimados para el efecto podrn acudir al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, mediante la accin de incumplimiento. (128 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, segundo prrafo).

Obligacin de vigilancia por parte de los Pases Miembros y la Secretara General. Como es tan importante la aplicacin uniforme de la normativa comunitaria, se impone, en cabeza de los Pases Miembros y la Secretara General, una carga especfica de vigilancia de la labor jurisdiccional nacional en el campo de la Interpretacin Prejudicial. (Artculo 128 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, primer prrafo). Obligacin de enviar las sentencias dictadas en el proceso interno. El Juez Nacional que solicit una interpretacin prejudicial, deber enviar al Tribunal una copia de la decisin proferida en el proceso interno, a efectos que pueda realizarse el control mencionado anteriormente.

B.

LA PREVALENCIA DEL ORDENAMIENTO JURDICO COMUNITARIO ANDINO.

El Ordenamiento Jurdico Comunitario Andino tiene como principio fundamental el de Preeminencia del Derecho Comunitario Andino. Dicho principio se encuentra soportado en otros tres principios: el de Eficacia Directa del Ordenamiento Jurdico Andino, el de Aplicacin Inmediata del Ordenamiento Jurdico Andino, y el de Autonoma del Ordenamiento Jurdico Andino. Haciendo un anlisis de la posicin o jerarqua del Ordenamiento Jurdico Comunitario Andino, el Tribunal ha manifestado que este ordenamiento goza de prevalencia respecto de los ordenamientos jurdicos de los Pases Miembros y respecto de las Normas de Derecho Internacional, teniendo en cuenta las materias transferidas para la regulacin por el legislador comunitario. En este marco, ha establecido que en caso de presentarse antinomias entre el Derecho Comunitario Andino y el derecho interno de los Pases Miembros, prevalece el primero, al igual que se configurara entre el Derecho Comunitario y las normas de derecho internacional. No significa esto que la normativa interna sea derogada por la normativa comunitaria andina, sino que para el caso concreto la primera se convierte en inaplicable por el operador jurdico nacional. Este Tribunal ha reiterado esta jurisprudencia: Proceso 118-AI-2003. Sentencia de 14 de abril de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N 1206, de 13 de junio de 2005; Proceso 117-AI-2003. Sentencia de 14 de abril de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N 1156, de 10 de mayo de 2005; Proceso 43AI-2000. Sentencia de 10 de marzo de 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N 1079, de 7 de junio de 2004; Proceso 34-AI-2001. Sentencia de 21 de agosto de 2002, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N 839, de 25 de septiembre de 2002; Proceso 7-AI-98. Sentencia de 21 de julio de 1999, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N 490, de 4 de octubre de 1999; Proceso 2-IP-90. Interpretacin Prejudicial de 20 de septiembre de 1990, publicada en Gaceta

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Oficial del Acuerdo de Cartagena N 69, de 11 de octubre de 1990; Proceso 2-IP-88. Interpretacin Prejudicial de 25 de mayo de 1988, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N 33, de 26 de junio de 1998; Proceso 02-AN-86. Sentencia de 16 de abril de 1986, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N 21, de 15 de julio de 1987, entre otras. Un punto fundamental al analizar el tema de la Supremaca del Derecho Comunitario Andino, como se dijo anteriormente, es el principio de Autonoma del Ordenamiento Jurdico Andino. Este principio consagra como un verdadero sistema jurdico al Ordenamiento Jurdico Comunitario Andino, es decir, lo presenta como un todo coherente dotado de unidad, soportado en un conjunto de principios y reglas estructurales que se derivan de l mismo, sin que necesite de ningn otro ordenamiento jurdico. El Tribunal, acerca del principio de Autonoma del Ordenamiento Jurdico Andino, ha manifestado lo siguiente: En este contexto, cabe reiterar que el ordenamiento comunitario no deriva del ordenamiento de los Pases Miembros, sea ste de origen interno o internacional, sino del Tratado Constitutivo de la Comunidad. As, y por virtud de su autonoma, se ratifica que el ordenamiento jurdico de la Comunidad tanto el primario como el derivado- no depende ni se halla subordinado al ordenamiento interno, de origen internacional, de dichos Pases. En consecuencia, los tratados internacionales que celebren los Pases Miembros por propia iniciativa, como el del Acuerdo sobre los ADPIC, no vinculan a la Comunidad, ni surten efecto directo en ella, sin perjuicio de la fuerza vinculante que tales instrumentos posean en las relaciones entre los citados Pases Miembros y terceros pases u organizaciones internacionales. (Proceso 01-AI-2001. Sentencia de 27 de junio de 2002, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N 818, de 23 de julio de 2002). Lo anterior, sin perjuicio de que los Pases Miembros habilitados por la norma comunitaria, regulen determinados aspectos donde no existe regulacin comunitaria, o expidan normas necesarias para su correcta aplicacin. (Principio de complemento indispensable). C. DERECHO AL USO EXCLUSIVO DE LA MARCA. EL USO NO CONSENTIDO DE LA MARCA.

En el proceso interno se argument que la sociedad HARD ROCK CAF LIMITED, tiene legitimacin para entablar un procedimiento de infraccin de derechos de propiedad industrial. Por tal motivo, es pertinente referirse al uso exclusivo de la marca, en especial en lo relacionado con su uso no consentido para distinguir productos y servicios en el mercado. El artculo 154 de la Decisin 486, establece el principio registral en el campo del derecho marcario. Bajo dicho principio bsico se soporta el sistema atributivo del registro marcario, mediante el cual el derecho exclusivo sobre las marcas nace del acto de registro.

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Se habla de derecho exclusivo, ya que una vez registrada la marca su titular tiene la facultad de explotarla e impedir, como regla general, que terceros realicen determinados actos sin su consentimiento. De conformidad con lo anterior, se dice que el titular de la marca tiene dos tipos de facultades: Positiva: es la facultad de explotar la marca y, por lo tanto, de ejercer actos de disposicin sobre la misma, tales como usarla, licenciarla o cederla. Negativa (ius prohibendi): esta facultad tiene dos vertientes de acuerdo a si se est en el campo registral o en el campo del mercado. En relacin con la primera, el titular de la marca tiene la facultad de impedir que terceros registren una marca idntica o similarmente confundible y, en relacin con la segunda, tiene la facultad de impedir que terceros sin consentimiento realicen determinados actos con su marca. Sobre esta facultad, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: La finalidad que persiguen las acciones derivadas del ius prohibendi est dirigida a evitar que el doble uso de una marca idntica o similar introduzca confusin en el mercado, lo que presupone la existencia de actos demostrativos del uso confundible del signo. La exigencia de este uso viene dada de una parte, por la necesidad de defender a los consumidores quienes ante la presencia de dos marcas idnticas o similares en el mercado ven afectada su capacidad de seleccin como demandantes de bienes y servicios, y de otra, por la posibilidad de confusin fundada en la defensa de los empresarios quienes como primeros oferentes del producto estn interesados en que se establezca la identidad de este producto con el fabricante, a fin de informar sobre la calidad del mismo, su origen y las caractersticas especiales que posee (). La presencia efectiva de por lo menos dos marcas que se comercializan en un mismo mercado, es elemento fundamental para que se produzca la confusin. () all donde no hay posibilidad de comparacin entre dos objetos, tampoco habr posibilidad de confusin. (Sentencia dictada en el expediente N 11IP-96, del 29 de agosto de 1997, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N 299, del 17 de octubre del mismo ao, caso BELMONT). El artculo 155 de la Decisin 486, determina los actos que no pueden realizar los terceros sin consentimiento del titular de la marca. Para el caso particular, y de conformidad con la conducta investigada en el procedimiento administrativo de infraccin de derechos marcarios, es de especial inters el comportamiento determinado en el literal d) del mencionado artculo, ya que all se prev que el titular de una marca podr impedir que cualquier tercero no consentido para ello, utilice en el comercio un signo idntico o similar en relacin con cualquier producto o servicio, bajo la condicin de que tal uso pudiese generar riesgo de confusin o asociacin en el pblico consumidor. La norma aclara que si el signo utilizado es idntico a la marca registrada, el riesgo de confusin se presumir. La disposicin extiende la causal a cualquier producto o servicio, generndose, en consecuencia, una proteccin ms all del principio de especialidad; por lo tanto, se

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proteger la marca aunque el signo utilizado en el comercio pretenda distinguir productos o servicios diferentes a los amparados por la marca registrada. El Tribunal advierte, que para que se configure la conducta del tercero no consentido, el uso referido debe posibilitar el riesgo de confusin o de asociacin en el pblico consumidor. No es necesario que efectivamente se de la confusin o la asociacin, sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado. Sobre el riesgo de confusin y asociacin, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: El riesgo de confusin es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que est adquiriendo otro (confusin directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusin indirecta). El riesgo de asociacin es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relacin o vinculacin econmica. (Interpretacin Prejudicial de 2 de julio de 2008, expedida dentro del trmite 70-IP-2008). El Juez Consultante, para determinar la confusin o asociacin de los signos en conflicto, debera realizar la comparacin entre el signo registrado como marca y el supuestamente infractor, tendiendo en cuenta la naturaleza de los mismos. Para lo anterior, deber aplicar los siguientes parmetros para la comparacin de signos distintivos: La comparacin debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visin de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortogrfica, auditiva e ideolgica. En la comparacin se debe emplear el mtodo del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y despus el otro. No es procedente realizar un anlisis simultneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino lo hace en diferentes momentos. Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas ltimas es donde se percibe el riesgo de confusin o asociacin. Al realizar la comparacin es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, ya que un elemento importante para el examinador es determinar cmo el producto o servicio es captado por el pblico consumidor.

Los anteriores parmetros han sido adoptados por el Tribunal en numerosas Interpretaciones Prejudiciales. Podemos destacar las siguientes: Proceso 58-IP-2006. Interpretacin Prejudicial de 24 de mayo de 2006. Marca: GUDUPOP, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N 1370, de 14 de julio de 2006. Y Proceso 62-IP-2006. Interpretacin Prejudicial de 31 de mayo de 2006. Marca: DK, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N 1370, de 14 de julio de 2006.

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Asimismo, la Sala Consultante deber aplicar los siguientes criterios para efectuar la comparacin entre signos denominativos y mixtos: Deber determinar el elemento caracterstico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo entre signos deber realizarse siguiendo las reglas de la comparacin entre signos denominativos: Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fontica. Sin embargo, es importante tener en cuenta las slabas o letras que poseen una funcin diferenciadora en el conjunto, lo cual, ayudara a entender cmo el signo es percibido en el mercado. Se debe tener en cuenta la slaba tnica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posicin, es idntica o muy difcil de distinguir, la semejanza entre los signos podra ser evidente. Se debe observar el orden de las vocales, esto indicara la sonoridad de la denominacin. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera ms fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostrara cmo es captada la marca en el mercado.

Pero, si resultare que el elemento caracterstico del signo mixto es el grfico, en principio, no existir riesgo de confusin con el signo denominativo. D. LA ACCIN POR INFRACCIN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. LAS MEDIDAS CAUTELARES.

La sociedad HARD ROCK CAF LIMITED , present ante el SENAPI una denuncia por infraccin de derechos de propiedad industrial contra la sociedad HARD ROCK CAF S.R.L. Por tal motivo, es conveniente que el Tribunal entre a determinar las caractersticas generales de dicha accin. La accin por infraccin de derechos de propiedad industrial, se encuentra regulada en el ttulo XV de la Decisin 486, y cuenta con las siguientes caractersticas: 1. Sujetos activos. Pueden entablar los siguientes sujetos: a. El titular del derecho protegido . El titular puede ser una persona natural o jurdica. Igualmente, la facultad de ejercer la accin pasar en cabeza de los causahabientes del titular. Si existen varios titulares, salvo pacto en contrario, cualquiera de ellos puede iniciar la accin sin el consentimiento de los dems. (prrafo 3 del artculo 238). b. El Estado. Si la legislacin interna lo permite, las autoridades competentes de los Pases Miembros pueden iniciar de oficio la accin por infraccin de derechos de propiedad industrial. (prrafo 2 del artculo 238).

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2.

Sujetos pasivos. Son sujetos pasivos de la accin: a. Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad industrial. b. Cualquier persona que con sus actos pueda de manera inminente infringir los derechos. Esta es una disposicin preventiva, ya que no es necesario que la infraccin se d efectivamente, sino que exista la posibilidad inminente de una infraccin a los derechos de propiedad industrial.

Sobre los sujetos activos y pasivos de la accin por infraccin de derechos de propiedad industrial, el Tribunal se ha manifestado en varias oportunidades, de las cuales se destaca la Interpretacin Prejudicial de 13 de enero de 2005, emitida en el proceso N 116-IP-2004. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N 1172, de 7 de marzo de 2005. 3. Medidas cautelares: Los artculos 245 a 249, regulan las medidas cautelares en el trmite de infraccin de derechos de propiedad industrial. El titular de los derechos infringidos puede solicitar antes, en el momento, o despus de iniciar la accin, medidas cautelares. Las cuales tienen como objeto lo siguiente: Impedir la comisin de la infraccin. Evitar las consecuencias que esta infraccin pueda generar. Obtener y conservar las pruebas, para adelantar el trmite por infraccin de derechos de propiedad industrial. Asegurar que la accin sea efectiva para proteger los derechos de propiedad industrial. Asegurar el resarcimiento de daos y perjuicios.

El artculo 246 de la Decisin 486, consagra una lista no taxativa de medidas cautelares que van desde el cese inmediato de los actos que constituyen la infraccin, hasta el cierre del establecimiento de comercio vinculado con la infraccin. La autoridad nacional competente puede requerir una garanta antes de ordenar las mencionadas medidas. (Artculo 247) Tambin, si la norma interna lo permite, puede, de oficio, decretar las medidas cautelares que considere necesarias para salvaguardar los derechos de propiedad industrial supuestamente infringidos. (ltimo prrafo del artculo 246). 4. Medidas de frontera. El rgimen de medidas de frontera se encuentra regulado en los artculos 250 a 256 de la Decisin 486. Estas medidas estn instituidas para evitar que se importen o exporten productos que infrinjan los derechos marcarios y, en consecuencia, se busca con ellas suspender la respectiva operacin aduanera. El titular de un registro de marca, esgrimiendo motivos justificados y dando la informacin necesaria y suficiente, puede solicitarlas antes de iniciar la accin por infraccin de derechos y, de esta manera, precautelar sus derechos mientras se adelanta la respectiva accin.

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5.

Objeto de la accin. El objeto de la accin es precautelar los derechos de propiedad industrial y, como efecto, obtener de la autoridad nacional competente un pronunciamiento en este sentido, as como la adopcin de ciertas medidas para el efecto. El artculo 241 estableci una lista no taxativa de medidas, que el denunciante puede solicitar a la autoridad nacional competente; incluyen el cese de las acciones infractoras, la indemnizacin de daos y perjuicios, el retiro de los elementos que configuraron la infraccin, entre otras. Indemnizacin de daos y perjuicios. Adems del cese de las acciones infractoras, el titular del derecho infringido podr solicitar que se le indemnice por los daos y prejuicios sufridos. El artculo 243, estableci ciertos parmetros que debe tener en cuenta la autoridad nacional competente para tasar la indemnizacin. Estos criterios no excluyen otros que pueden utilizarse para establecer la cuanta de la indemnizacin. Sobre este tema el Tribunal ha manifestado lo siguiente: El artculo 243 de la Decisin enuncia, en forma no exhaustiva, los criterios que debern tomarse en cuenta para el clculo de la indemnizacin de los daos y perjuicios sufridos, cuya existencia haya sido oportunamente probada en el curso del proceso por el actor. ste deber aportar, igualmente, la cuanta de los daos y perjuicios en referencia o, al menos, las bases para fijarla. Se entiende que ser indemnizable el dao que, sufrido por el titular, se encuentre causalmente enlazado con la conducta del infractor. En este marco, ser indemnizable el dao emergente, es decir, la prdida patrimonial sufrida efectivamente por el titular como consecuencia de la vulneracin del derecho al uso exclusivo de su marca. La prdida en referencia deber ser estimada tomando en cuenta, en lo principal, el grado de comercializacin de los productos amparados por el signo que no ha respetado la exclusividad de la marca. Sin embargo, si el actor ha demandado tambin la adjudicacin en propiedad de los productos resultantes de la infraccin, as como de los medios y materiales que hubiesen sido utilizados predominantemente para cometerla, deber imputarse el valor de tales bienes al monto de la indemnizacin que se acuerde (artculo 241, literal e). Ser igualmente indemnizable el lucro cesante, es decir, las ganancias que el titular de la marca protegida habra obtenido mediante la comercializacin normal de sus productos, de no haber tenido lugar la competencia desleal del infractor. En este caso, las ganancias a considerar sern las que habran sido obtenidas en el perodo que medie entre la ocurrencia efectiva del dao y el pago de la indemnizacin. La norma autoriza, adems, que se adopten, como criterios de clculo del dao indemnizable, el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de sus actos de infraccin, y el precio que habra tenido que pagar por la concesin a su favor de una licencia contractual de explotacin de la marca, tomando en cuenta para ello el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales ya concedidas. En este marco, habra que tomar en cuenta el perodo de vigencia del derecho de explotacin de la marca, el momento de inicio de la infraccin y el nmero

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y clase de las licencias concedidas. (Interpretacin Prejudicial del 4 de diciembre de 2007, expedida en el Proceso 128-IP-2007). 7. Prescripcin. La accin estudiada, tiene un trmino de prescripcin de dos aos desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infraccin o, en todo caso, de cinco aos desde que se cometi la infraccin por ltima vez. (artculo 244 de la Decisin 486). De lo anterior, se desprende lo siguiente: Si el trmino de prescripcin depende del conocimiento del titular del derecho, en el trmite adelantado se puede debatir o demostrar tal circunstancia para acreditar la prescripcin de la accin. El trmino de prescripcin no puede sobrepasar de 5 aos desde que se cometi la infraccin por ltima vez, aun en el caso de que el titular hubiere tenido conocimiento un ao o seis meses antes de que se venciera dicho trmino.

E.

EL MBITO DE PROTECCIN DEL NOMBRE COMERCIAL. LOS DERECHOS QUE CONFIERE Y LAS PROHIBICIONES PARA SU REGISTRO Y USO.

El artculo 136, literal b), junto con las disposiciones contenidas en el ttulo X de la Decisin 486 de la Comisin de la Comunidad Andina, conforman el conjunto normativo que regula el depsito y la proteccin del nombre comercial. El artculo 190 de la Decisin 486 define el nombre comercial y delimita su concepto, de manera que se pueden extraer las siguientes conclusiones: El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado. Si bien la norma hace referencia a los establecimientos de comercio, esto se debe a un problema conceptual. El signo distintivo que identifica los establecimientos de comercio es la ensea comercial, cuyo tratamiento se da en el ttulo XI de la Decisin 486. En consecuencia, la norma incurre en una imprecisin que ser tratada en el literal F de la presente Interpretacin Prejudicial. Un comerciante puede utilizar ms de un nombre comercial, es decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales. El nombre comercial, es independiente de la razn social de la persona jurdica, pudiendo coincidir con ella; es decir, un comerciante puede tener una razn social y un nombre comercial idntico a sta, o tener una razn social y uno o muchos nombres comerciales diferentes de ella. El nombre comercial puede ser mltiple, mientras que la razn o denominacin social es nica; es decir, un comerciante puede tener muchos nombres comerciales, pero slo una razn social.

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1.

Momento a partir del cual se genera la proteccin del nombre comercial.

Los artculos 191 a 193 de la Decisin 486 establecen el sistema de proteccin del nombre comercial. De conformidad con estas normas, la proteccin del nombre comercial goza de las siguientes caractersticas: a. El derecho sobre el nombre comercial, se genera con su uso. Lo anterior quiere decir, que el depsito del nombre comercial no es constitutivo de derechos sobre el mismo. El registro de un nombre comercial puede ser simplemente un indicio del uso, pero no acta como una prueba total del mismo. b. De conformidad con lo anterior, quien alegue derechos sobre un nombre comercial deber probar su uso real, efectivo y constante. El Tribunal ha determinado qu se entiende por el uso real y efectivo de un nombre comercial, as como los parmetros de su prueba, de la siguiente manera: El Tribunal se ha pronunciado, sobre la proteccin del nombre comercial que cabe derivar de su uso previo, en los trminos siguientes: Por tanto, la obligacin de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de proteccin del nombre en algn hecho concreto, sin el cual no existira ninguna seguridad jurdica para los competidores () de manera que la proteccin otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relacin al establecimiento o a la actividad econmica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva. Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia () las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificacin efectiva de dicho nombre con las actividades econmicas para las cuales se pretende el registro . (Proceso 45-IP-98. Interpretacin Prejudicial de 31 de mayo de 2000, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N 581, de 12 de julio de 2000). c. Quien alegue y pruebe el uso real, efectivo y constante de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idntico o similar, podr oponerse a la misma si dicho signo puede causar riesgo de confusin y/o de asociacin en el pblico consumidor. d. Quien alegue y pruebe el uso real y efectivo de un nombre comercial con anterioridad al uso de un signo idntico o similar, podr oponerse a su uso si ste puede causar riesgo de confusin o de asociacin. A diferencia de lo que sucede con el sistema atributivo del registro marcario, donde el derecho surge del registro, el de proteccin del nombre comercial se basa en un sistema declarativo de derechos. Es decir, el derecho sobre el nombre comercial no se adquiere por la inscripcin o depsito, sino con su primer uso. Adems, para que subsista el derecho, dicho uso debe ser real, efectivo y constante.

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Un nombre comercial registrado de una manera y usado de otra, no generara ninguna clase de derecho. Es decir, el nombre comercial registrado debe ser el mismo real y efectivamente usado en el mercado, ya que de lo contrario no cabra ningn derecho sobre el primero. Lo anterior, por cuanto este signo, aunque registrado, no tendra relacin con el pblico consumidor. La funcin de un sistema de registro de nombres comerciales es, por un lado, informativo en relacin con el pblico consumidor y, por otro, una herramienta para que la Oficina de Registro Marcario haga su anlisis de registrabilidad de oficio e integral. Lo anterior quiere decir, que de existir un sistema de registro de nombres comerciales, la Oficina de Registro Marcario al realizar el respectivo anlisis de registrabilidad, deber tener en cuenta los nombres comerciales registrados. En tal sentido, el uso del nombre comercial podr demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditora que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercializacin de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros. Asimismo, constituirn uso de un signo en el comercio, los siguientes actos entre otros: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicacin empleado y sin perjuicio de las normas que sobre publicidad fuesen aplicables. 2. Derechos que confiere el uso de un nombre comercial. El uso de un nombre comercial genera los siguientes derechos a su titular: Al igual que en el caso de las marcas, los titulares de los nombres comerciales tiene dos tipos de facultades: Positiva: es la facultad de explotar el nombre comercial en su actividad empresarial. Negativa: Se divide en dos: 1) impedir que terceros registren un signo como marca o depositen un nombre comercial idntico o similar y, que dadas las circunstancias, puedan causar riesgo de confusin 3 o de asociacin4 (artculo 136, literal b). Y 2) impedir que un tercero use en el comercio un signo idntico o similar, cuando esto pueda causar riesgo de confusin y/o de asociacin. Si se trata de un nombre comercial notoriamente conocido, la proteccin se

El riesgo de confusin es cuando el consumidor al adquirir un producto piense que est adquiriendo otro (confusin directa), o que en su defecto crea que este producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusin indirecta). El riesgo de asociacin es cuando el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relacin o vinculacin econmica.

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extiende, adems, contra los riesgos de dilucin 5 y uso parasitario6, de conformidad con lo previsto en el artculo 192 de la Decisin 486.

El riesgo de dilucin es la circunstancia de que el uso de otros signos idnticos o similares cause el debilitamiento de la altsima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningn grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. El riesgo de uso parasitario es la posibilidad que un competidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la accin se realice sobre productos o servicios que no tengan ningn grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

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Si la legislacin interna lo permite, el titular del nombre comercial, podr depositarlo o registrarlo ante la Oficina Nacional Competente (artculo 193). La pregunta obligada es: Existe alguna prohibicin para el uso y el registro de ciertos nombres comerciales? El artculo 194 determina las prohibiciones para el registro, pero para lograr coherencia en la normativa comunitaria, estas prohibiciones tambin son predicables en relacin con el uso de los signos distintivos. Estas son: Cuando se trate de un signo, total o parcialmente, contrario a la moral o al orden pblico. Cuando sea susceptible de causar confusin en el pblico consumidor o en los medios comerciales sobre la identidad, naturaleza, actividades, el giro comercial o cualquier otro aspecto de la actividad empresarial designada con dicho signo. Cuando sea susceptible de causar confusin en el pblico consumidor o en los medios comerciales sobre la procedencia empresarial, el origen u otras caractersticas de los productos o servicios amparados con el signo distintivo. Cuando ya exista una solicitud o un registro de un nombre comercial idntico o similar. La norma no lo determina, pero esta prohibicin debe aplicarse cuando se llegare a causar riesgo de confusin o asociacin con el signo solicitado o registrado.

Realizando un anlisis sistemtico de la normativa de la Decisin 486, se deben agregar las siguientes: Cuando exista el uso anterior de un nombre comercial idntico o similar, siempre que se llegare a causar riesgo de confusin o de asociacin. Cuando ya exista solicitud o el registro marcario de un signo idntico o similar al nombre comercial, siempre que se llegare a causar riesgo de confusin o de asociacin. De conformidad con el Ttulo XIII de la Decisin 486, cuando exista un signo notoriamente conocido, siempre que se llegare a cuasar riesgo de confusin, de asociacin, de dilucin y de uso parasitario.

De conformidad con lo anterior, el juez consultante deber determinar si el nombre comercial HARD ROCK CAF de la sociedad HARD ROCK CAF S.R.L., se encuentra incurso en alguna de las prohibiciones anteriormente especificadas y, de esta manera, determinar los derechos que la mencionada sociedad posee sobre el citado nombre comercial.

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F.

PROCEDENCIA DE LA CANCELACIN POR NO USO COMO MEDIO DE DEFENSA EN EL PROCEDIMIENTO DE INFRACCIN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, EN EL MARCO DE LA DECISIN 486.

La sociedad demandante, sostuvo que la cancelacin de una marca por no uso es un medio de defensa en todo tipo de procesos, incluyendo el de infraccin de propiedad industrial. Por tal razn, es necesario que el Tribunal determine si la cancelacin por no uso es procedente en dicho procedimiento. Los artculos 165 a 170, salvo el 169 7 de la Decisin 486, establecen las caractersticas, los presupuestos procesales y probatorios de la figura de la cancelacin por no uso de la marca. Uno de los evidentes cambios introducidos mediante la Decisin 486 de la Comisin de la Comunidad Andina, fue respecto de la cancelacin por no uso como defensa en cierto tipo de procedimientos. En efecto, mientras el artculo 108 de la Decisin 344 estableca que la figura poda utilizarse como defensa en un procedimiento de infraccin, de observacin o de nulidad interpuestos con base en la marca no usada, el artculo 165 de la Decisin 486 la limit nicamente respecto del procedimiento de oposicin. En el siguiente cuadro se comparan las dos normas: Decisin 344 Artculo 108.-La oficina nacional competente cancelar el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Pases Miembros, por su titular o por el licenciatario de ste, durante los tres aos consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la accin de cancelacin. La cancelacin de un registro por falta de uso de la marca tambin podr solicitarse como defensa en un procedimiento de infraccin, de observacin o de nulidad interpuestos con base en la marca no usada. () Surayado por fuera del texto Decisin 486 Artculo 165.- La oficina nacional competente cancelar el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Pases Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres aos consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la accin de cancelacin. La cancelacin de un registro por falta de uso de la marca tambin podr solicitarse como defensa en un procedimiento de oposicin interpuestos con base en la marca no usada. () Subrayado por fuera del texto.

Es claro que la norma comunitaria, limit el tipo de trmites donde tena cabida la solicitud de cancelacin como medio de defensa. Por lo tanto, en la actual normativa comunitaria no es procedente respecto de los procedimientos de infraccin y de nulidad interpuestos con base en la marca no usada. La medida tendra soporte en el propio sistema atributivo del registro marcario y, adems, en el principio de legalidad. Esto es as, porque el derecho exclusivo se adquiere con el registro y ste, a su vez, se encuentra respaldado en un acto
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El artculo 169 establece una figura de cancelacin del registro marcario soportada en la prdida de distintividad del signo que se ha tornado en comn o genrico en relacin con un o varios de los productos que ampara.

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administrativo que se presume vlido mientras no sea declarado nulo. Entonces, nadie podra desconocer el derecho exclusivo del titular marcario y, en consecuencia, proceder a registrar un signo idntico o similar, o simplemente usarlo en el mercado, so pretexto de la falta de uso del signo registrado. La lgica indicara, que primero se debe obtener la cancelacin por no uso y, de esta manera, adquirir el registro y utilizar el signo en el mercado. Es decir, mientras exista el signo registrado y soportado en un acto vlido y vigente, los terceros deben respetar dicha situacin y abstenerse de violar el derecho exclusivo de su titular, aunque no est siendo usado en el mercado. Es claro, que el legislador comunitario slo quiso mantener como excepcin la procedencia de la figura en el trmite de oposicin. Si bien, podra ser aplicable el mismo argumento mencionado anteriormente, tambin es claro, que permitirlo en estos casos sera una herramienta gil para depurar el registro marcario, ya que bajo el esquema de la marca real y efectivamente usada en el mercado, no es posible admitir que marcas ociosas se conviertan en un obstculo de registro para otras que s cumpliran su funcin en el mercado. Adems, es importante resaltar que el trmite de oposicin y el de cancelacin por no uso se siguen ante la misma autoridad administrativa. Por lo tanto, es muy lgico que por una elemental economa administrativa, el registrador marcario tenga inters en determinar primero la cancelacin de una marca y, posteriormente, el registro de una marca idntica o similar. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E: PRIMERO: La figura de la Interpretacin Prejudicial tiene como objetivo fundamental y bsico, la aplicacin uniforme de la normativa comunitaria andina en todos los Estados miembros de la Comunidad Andina, de conformidad con lo expresado en la presente providencia. El juez nacional de nica o ltima instancia tiene la obligacin de elevar consulta prejudicial al Tribunal. En este caso debe suspender el proceso hasta que se reciba la consulta prejudicial. Si no se cumpliere con la consulta obligatoria, se configurara una evidente violacin al derecho del debido proceso, generando as una causal de nulidad. En este sentido, la sentencia podra ser objeto de recurso de amparo o tutela, o de cualquier recurso extraordinario contemplado en la legislacin nacional. Por otro lado, la omisin del juez sera una clara violacin de la normativa comunitaria andina y, por lo tanto, podra iniciarse una accin de incumplimiento al Pas Miembro respectivo, de conformidad con lo prescrito en los artculos 23 y siguientes del Tratado de Creacin de este Tribunal. El Juez Nacional deber aplicar adecuadamente la interpretacin prejudicial. (Artculo 27 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina). Por lo tanto, no slo debe remitirse a la

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interpretacin prejudicial en su sentencia, sino que debe acatarla de manera integral y de conformidad con el sentido de la misma.

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Si el Juez Nacional incumpliere dicha obligacin, los sujetos legitimados para el efecto podrn acudir al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, mediante la accin de incumplimiento. (128 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, segundo prrafo). SEGUNDO: En caso de presentarse antinomias entre el Derecho Comunitario Andino y el Derecho Interno de los Pases Miembros, prevalece el primero, al igual que se configurara entre el Derecho Comunitario y las dems normas de Derecho Internacional; lo anterior, tiene como efecto inmediato la inaplicabilidad de la norma contraria al Derecho Comunitario Andino. El titular de una marca podr impedir que cualquier tercero no consentido para ello, utilice en el comercio un signo idntico o similar, en relacin a cualquier producto o servicio, bajo la condicin de que tal uso pudiese generar riesgo de confusin o de asociacin en el pblico consumidor. De conformidad con lo anterior, la Sala Consultante deber establecer cul es el signo utilizado en el comercio para perpetrar el supuesto acto de infraccin de derechos marcarios. Posteriormente, deber comparar el signo registrado con el supuestamente infractor, para luego determinar si es factible que se genere riesgo de confusin o de asociacin en el pblico consumidor, aplicando los criterios establecidos por el Tribunal en esta providencia. CUARTO: La accin por infraccin de derechos de propiedad industrial se encuentra regulada en el ttulo XV de la Decisin 486, artculos 238 a 257. En el marco de dicha accin, el sujeto activo puede solicitar que la autoridad competente tome ciertas medidas para salvaguardar sus derechos de propiedad industrial; estas medidas incluyen el cese de las acciones infractoras, la indemnizacin de daos y perjuicios, el retiro de los elementos que configuraron la infraccin, entre otras. Adems de lo anterior, el denunciante puede solicitar antes, en el momento, o despus de iniciar la accin, medidas cautelares, que tienen como objeto, proteger los derechos de la propiedad industrial, mientras se da trmite a la accin. Van desde, el cese inmediato de los actos que constituyen la infraccin, hasta el cierre del establecimiento de comercio vinculado con la infraccin. El titular del derecho infringido, podr solicitar que se le indemnice por los daos y perjuicios sufridos, de conformidad con lo expresado en la presente providencia. Es importante advertir que la accin estudiada tiene un trmino de prescripcin de dos aos desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infraccin o, en todo caso, de cinco aos desde que se cometi la infraccin por ltima vez. QUINTO: El Juez Consultante deber determinar, si el nombre comercial HARD ROCK CAF de la sociedad HARD ROCK CAF S.R.L., se encuentra

TERCERO:

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incurso en alguna de las prohibiciones anteriormente especificadas y, de esta manera, determinar los derechos que la sociedad posee sobre el citado nombre comercial. SEXTO: En el marco de la Decisin 486 de la Comisin de la Comunidad Andina, no es procedente la cancelacin por no uso como defensa en un procedimiento de infraccin de derechos de propiedad industrial.

De conformidad con el artculo 35 del Tratado de Creacin del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno N 452/2008-2008, deber adoptar la presente interpretacin y dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el prrafo tercero del artculo 128 del Estatuto vigente. Notifquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remtase copia a la Secretara General de la Comunidad Andina, para su publicacin en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Remtase al Juez Consultante copia de la Decisin 623 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la cual se adopt el Reglamento de la Fase Prejudicial de la Accin de Incumplimiento. Carlos Jaime Villarroel Ferrer PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Isabel Palacios Leguizamn SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretara. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA