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1. INTRODUCCION

A lo largo de la historia los hombres han creado diferentes herramientas con el fin de satisfacer sus necesidades a travs de su trabajo, su actividad fsica y su ingenio. Particularmente en los ltimos aos, se ha visto una tendencia mundial a dar mayor valoracin a lo que tiene que ver con la capacidad intelectual del hombre, de tal manera que el intelecto se ha constituido como una fuente cada vez ms importante dentro del desarrollo econmico de los pases, lo cual se evidencia en un mayor contenido cientfico en la produccin de bienes y servicios y una parte fundamental del capital de las empresas. Hoy en da la ciencia y la tecnologa se complementan, respondiendo a nuevas necesidades, lo cual se manifiesta en el aumento del nmero de invenciones e innovaciones.

A medida que le hombre se va desarrollando, se hace cada vez ms necesaria y evidente una adecuada proteccin de sus creaciones. De esta forma, es innegable la importancia de otorgar proteccin no slo a las creaciones mismas, sino tambin a la actividad que les da origen.

La actividad innovadora tiene una profunda significacin econmica, toda vez que al recaer sobre las cosas y transformarlas, al utilizar la tcnica existente para mejorarlas y crear novedosos productos se da a estos un valor agregado, as como tambin a la tcnica misma a partir de la cual se desarrollaron, lo cual se traduce en una mayor demanda para los productos y una mejor comercializacin de los mismos. Es as como se hace absolutamente necesaria una adecuada regulacin y

proteccin de este campo con el fin de canalizar todos estos intereses en una misma direccin que resulte en un mejor aprovechamiento para la sociedad.

Hoy en da es innegable que a nivel mundial un pas que no cuente con un rgimen adecuado de proteccin de la propiedad industrial, particularmente de patentes, es un pas en desventaja toda vez que la capacidad intelectual y el conocimiento se han posicionado como una de las principales fuentes de riqueza de los pases.

Los pases de la Comunidad Andina se han concientizado de esta importancia y por esa razn han unido sus esfuerzos para lograr una regulacin que este al mismo nivel de las regulaciones sobre propiedad industrial de mayor solidez en el mundo, plasmada en la expedicin de la Nueva Decisin 486.

Tal es la importancia de este tema a nivel internacional que en la actualidad se presenta un debate en pases como Brasil y Surfrica, e inclusive en Colombia, en donde la lucha de los pases de ms bajos recursos, donde el acceso a la salud es tan limitado por el elevado costo que representa, se dirige en contra de los titulares de las patentes, quienes a su vez defienden este sistema principalmente por las sumas que se invierten en investigacin y aos de estudio y por el hecho de que se cree que la proteccin a la propiedad intelectual favorece tambin a los pases mas pobres dado que motiva la industria nacional, impulsa la inversin extranjera y mejora el acceso a nuevas tecnologas.

Con el objeto de ilustrar an ms la importancia y actualidad de este tema, nos referiremos ms adelante a algunos escenarios en al mbito internacional, en los cuales se discuten an los beneficios de las patentes y se dan diferentes opiniones

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en lo que tiene que ver con su utilidad o desventaja para los diferentes pases y para las economas mundiales. Por las razones anteriormente expuestas hemos querido hacer nuestro trabajo de grado sobre este tema, teniendo en cuenta la importancia que el mismo reviste en la actualidad y el hecho de que en nuestro pas recientemente se ha evidenciado un inters cada vez mayor en este campo, debido a la seguridad y confianza que esta nueva normatividad ofrece.

El propsito de este trabajo es hacer un anlisis detallado del alcance jurdico y econmico que tiene la nueva regulacin andina en materia de propiedad industrial, con el fin de lograr que este estudio se constituya en una gua o instrumento de consulta para orientar a quienes de una u otra forma se interesen en este tema y a quienes en un futuro les corresponda fallar los casos que eventualmente se presenten en esta materia.

Para desarrollar lo anterior, el presente trabajo se referir en primera instancia a las nociones de propiedad industrial donde se analizar su concepto y naturaleza jurdica, as como sus caractersticas y los principios que la rigen. Seguidamente, se tratar el tema de la importancia de la propiedad industrial no slo en el mbito nacional, sino tambin en el mbito internacional, donde se analizar tambin el tema de la globalizacin.

Para continuar con nuestro anlisis, nos referiremos a los antecedentes de la Decisin 486 tales como el Convenio de Pars, el Acuerdo de Cartagena, los ADPC, y las Decisin 344 de la Comunidad Andina. Dentro de este tema se analizar la supranacionalidad y la aplicacin de estas normas.

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En el siguiente captulo estudiaremos el proceso de construccin de la posicin colombiana en las negociaciones para la expedicin de la nueva Decisin, tema en el cual incluimos por la importancia que reviste, el documento del Consejo Superior de Comercio Exterior, y los principales puntos de la reforma a la Decisin 344. Finalmente, se har un anlisis profundo y detallado de las disposiciones contenidas en la Decisin 486 de la Comunidad Andina que representan los cambios ms significativos que se dieron con respecto a la anterior normatividad.

Dentro de los anexos que contiene este trabajo, hemos elaborado un cuadro comparativo de todas las disposiciones de la Decisin 486 frente a las de la Decisin 344, el cual permite una ilustracin grfica de los cambios literales que se dan entre la norma anterior y la nueva.

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CAPTULO I NOCIONES DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

1.1 CONCEPTO Y ANALISIS DE LA NATURALEZA JURIDICA El derecho de propiedad puede entenderse como el derecho a gozar y a disponer con exclusividad de un bien. Este derecho ha sido uno de los ms controvertidos dentro del campo jurdico y se ha desplazado de los bienes materiales a los bienes inmateriales. De esta forma aparece el concepto de propiedad intelectual, el cual se refiere a bienes intangibles, desarrollados a partir del conocimiento y las creaciones intelectuales.

Cada da adquiere mayor importancia la capacidad intelectual y es por eso que el conocimiento se ha posicionado como un recurso significativo en el desarrollo de los pases, siendo una de las principales fuentes de riqueza de los mismos. Debido a esto, las economas mundiales se han preocupado por aumentar y proteger la creacin de bienes y servicios que empleen este tipo de conocimiento, a travs de las regulaciones sobre el derecho de propiedad intelectual. Las creaciones de la mente humana abarcan dos grandes categoras: la primera de ellas se refiere a las manifestaciones intelectuales que aparecen en las ciencias y las artes, la otra se ocupa de las aplicables especialmente a la industria y el intercambio comercial. Estas ltimas incluyen la creacin de signos para diferenciar los productos de la industria o el comercio o sus modificaciones, como tambin la creacin de nuevos productos como invenciones y descubrimientos.

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Los derechos intelectuales versan sobre las creaciones del espritu y se proponen la comunicacin de ideas, los industriales sobre las producciones de la inteligencia con el fin de materializarlos en realizaciones concretas para lograr una transformacin de la materia.

Es as como dentro de la denominacin genrica de Propiedad Intelectual, la cual abarca gran variedad de productos del intelecto humano, existen como especies dos grandes campos: los Derechos de Autor y la Propiedad Industrial.

La Propiedad Intelectual tiene por objeto bienes intangibles o inmateriales, los cuales para gozar de proteccin deben expresarse en forma material. En el caso de los derechos de autor, no se protegen las ideas por el hecho de existir, sino cuando son plasmadas de tal forma que los dems puedan percibirlas. Por su parte, las invenciones tienen condicionada su proteccin a la demostracin de la originalidad, el nivel inventivo y la posibilidad de explotacin comercial entre otros. Es importante diferenciar la proteccin que surge mediante estas dos categoras. Los derechos sobre una obra se otorgan sin que sta necesariamente deba servir para un fin ajeno a ella, es decir que sta se protege slo por el hecho de existir. En el caso de las invenciones y semejantes el inventor goza del amparo legal si la obra adems de existir, esta destinada a tener un uso prctico y comercial.

Teniendo en cuenta estas dos categoras de la Propiedad Intelectual, se hace necesario en este punto explicar un poco ms cada una de ellas y establecer algunas de sus caractersticas ms importantes. Sin embargo, para los efectos de este trabajo, nos concentraremos principalmente en lo que tiene que ver con los derechos de propiedad industrial, dejando a un lado los derechos de autor.

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Los Derechos de Autor como lo expresa la Decisin 351 de la Comunidad Andina sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos en su artculo 1, se establecen para la "proteccin a los autores y dems titulares de derechos, sobre las obras del ingenio, en el campo literario, artstico o cientfico, cualquiera que sea el gnero o forma de expresin y sin importar el mrito literario o artstico ni su destino".

Con el fin de dar una mayor claridad acerca de cules son los objetos susceptibles de proteccin a travs de los Derechos de Autor, podemos acudir al artculo 4 de la Decisin 351, el cual expresa lo siguiente: "La proteccin reconocida por la presente Decisin recae sobre todas las obras literarias, artsticas y cientficas que puedan reproducirse o divulgarse por cualquier forma o medio conocido o por conocer, y que incluye, entre otras, las siguientes:

a) Las obras expresadas por escrito es decir, los libros, folletos y cualquier tipo de obra expresada mediante letras, signos o marcas convencionales;

b) Las conferencias, alocuciones, sermones y otras obras de la misma naturaleza;

c) Las composiciones musicales con letra o sin ella;

d) Las obras dramticas y dramtico-musicales;

e) Las obras coreogrficas y las pantomimas;

f) Las obras cinematogrficas y dems obras audiovisuales expresadas por cualquier procedimiento;

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g) Las obras de bellas artes, incluidos los dibujos, pinturas, esculturas, grabados y litografas;

h) Las obras de arquitectura;

i) Las obras fotogrficas y las expresadas por procedimiento anlogo a la fotografa;

j) Las obras de arte aplicado;

k) Las ilustraciones, mapas, croquis, planos, bosquejos y las obras plsticas relativas a la geografa, la topografa, la arquitectura o las ciencias;

l) Los programas de ordenador;

m) Las antologas o compilaciones de obras diversas y las bases de datos, que por la seleccin o disposicin de las materias constituyan creaciones personales.

Los derechos que surgen para los titulares de los Derechos de Autor pueden ser morales o patrimoniales. Los derechos morales implican que el autor tiene derecho a que su nombre sea indicado en las reproducciones de su obra y a oponerse a las modificaciones de la misma, tal como lo expresa el artculo 11 de la Decisin 351 de la Comisin del Acuerdo de Cartagena:

"El autor tiene el derecho inalienable, inembargable, imprescriptible e irrenunciable de:

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a) Conservar la obra indita o divulgarla;

b) Reivindicar la paternidad de la obra en cualquier momento; y,

c) Oponerse a toda deformacin, mutilacin o modificacin que atente contra el decoro de la obra o la reputacin del autor.

A la muerte del autor, el ejercicio de los derechos morales corresponder a sus derechohabientes, por el plazo a que se refiere el Captulo VI de la presente Decisin. Una vez extinguido el derecho patrimonial, el Estado u otras instituciones designadas, asumirn la defensa de la paternidad del autor y de la integridad de su obra".

Por otra parte los derechos de autor se concretan tambin en derechos de tipo patrimonial es decir, aquellos que conceden el aprovechamiento econmico del producto, como la participacin en los beneficios del mismo y se refieren al lapso de duracin de dichos derechos. Con respecto a estos derechos la Decisin 351 de la Comunidad Andina expresa lo siguiente:

Artculo 13: "El autor o, en su caso, sus derechohabientes, tienen el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir:

a) La reproduccin de la obra por cualquier forma o procedimiento;

b) La comunicacin pblica de la obra por cualquier medio que sirva para difundir las palabras, los signos, los sonidos o las imgenes;

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c) La distribucin pblica de ejemplares o copias de la obra mediante la venta, arrendamiento o alquiler;

d) La importacin al territorio de cualquier Pas Miembro de copias hechas sin autorizacin del titular del derecho; e) La traduccin, adaptacin, arreglo u otra transformacin de la obra."

Artculo 16: "Los autores de obras de arte y, a su muerte, sus derechohabientes, tienen el derecho inalienable de obtener una participacin en las sucesivas ventas que se realicen sobre la obra, en subasta pblica o por intermedio de un negociante profesional en obras de arte. Los Pases Miembros reglamentarn este derecho".

Como dijimos anteriormente al lado de los Derechos de Autor aparecen los Derechos de Propiedad Industrial, como otra de las grandes especies de la Propiedad Intelectual. En este punto de nuestro trabajo es importante hacer nfasis en que ser este tema especficamente del que nos ocuparemos de aqu en adelante, dejando de lado lo concerniente al tema de Derechos de Autor. Debe tenerse en cuenta entonces que el objeto de esta tesis se ubica en lo que tiene que ver con la Propiedad Industrial y sus diferentes regulaciones, particularmente la Nueva Decisin de la Comunidad Andina sobre este tema, la Decisin 486.

1.2 LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

La acepcin Propiedad Industrial es una especie de la Propiedad Intelectual que regula la actividad creadora del hombre, utilizada particularmente para designar una serie de derechos inmateriales que se relacionan con la proteccin legal de

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productos o procesos que tengan una aplicacin industrial o comercial, creados por una persona o una empresa.

El derecho de Propiedad Industrial lo adquiere por una parte, el inventor o descubridor con la creacin o descubrimiento de cualquier invencin que est relacionada con la industria, y el productor o comerciante, con la utilizacin de signos con los que pretende distinguir de los semejantes, los resultados de su trabajo.

Dentro de este concepto, encontramos algunas caractersticas que nos ayudan a determinar su contenido y su alcance:

1.2.1 CARACTERISTICAS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL De acuerdo con lo que la generalidad de la Doctrina establece acerca de este tema, las principales caractersticas de la propiedad industrial son:

1. Contenido peculiar de sus normas: la Propiedad Industrial es la nica que regula la actividad creadora del hombre. Por este hecho sus normas contienen situaciones peculiares que no se encuentran consagradas en otros sistemas normativos que regulan otros tipos de propiedad. Esta particularidad de las normas de Propiedad Industrial se manifiesta tambin en la forma como estas regulan la materia, pues abordan la actividad creadora con miras al inters pblico.

2. Es una institucin especial: la especialidad consiste en que centra su estudio en la actividad creadora e inventiva del hombre y para este propsito recoge conceptos jurdicos, cientficos y econmicos ampliamente estudiados en la

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ciencia del derecho y los rene con el fin de adaptarlos para la regulacin y sistematizacin de esta actividad humana. La Propiedad Industrial es especial, tanto por la materia que pretende regular, como por la integracin de conocimientos tan diversos.

3. Objeto inmaterial: lo que se protege a travs de estos derechos es algo no material, una idea referida a algo real. Su objeto no es la cosa o producto en s mismo considerado, sino la idea que permite la explotacin til de la cosa.

4. Uniformidad: la existencia de un gran nmero de acuerdos entre pases, hace evidente la tendencia de las normas de Propiedad Industrial a la integracin para formar un solo conjunto aplicable a todos los pases. Esto se evidencia en el hecho de que existen varios organismos internacionales que tiene por finalidad la integracin y proteccin universal de la Propiedad Industrial a nivel mundial.

5. Es Progresiva: esto se debe a que su regulacin va evolucionando a medida que avanzan las leyes fsicas y qumicas que fundamentan la materia, puesto que con su aplicacin se obtienen nuevos descubrimientos e invenciones. El desarrollo cientfico y cultural debe ir acompaado de la armonizacin de las normas que lo regulen. Esto demuestra el carcter dinmico de la Propiedad Industrial.

6. Es de Contenido Econmico: es obvio que la inventiva es el motor del progreso y las innovaciones tecnolgicas se consideran como un elemento esencial en el desarrollo de un pas. La Propiedad Industrial se constituye como un factor econmico de gran importancia para el crecimiento de los Estados.

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1.2.2 PRINCIPIOS QUE RIGEN LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Despus de estudiar lo que establecen los ms importantes doctrinantes acerca este tema, hemos podido concluir que la propiedad industrial se encuentra regida principalmente por los siguientes principios:

Principio de la Integracin: las normas de Propiedad Industrial no son un conjunto independiente, puesto que junto a ellas se encuentran una serie de conocimientos tcnicos y cientficos que deben tenerse en cuenta para su aplicacin. De esta forma se integran las ciencias como la fsica y la qumica a la ciencia jurdica, dando nacimiento a la institucin de la Propiedad Industrial.

Principio de la Irretroactividad: una ley que se aplique de manera retroactiva no puede desconocer las consecuencias jurdicas que se dieron bajo la vigencia de la norma anterior. En materia de Propiedad Industrial, una ley posterior no puede desconocer los derechos elementales derivados de este tipo de propiedad otorgados a su titular, ni las prerrogativas que stos le conceden. Sin embargo, pueden ser modificados por normas posteriores algunas condiciones para el ejercicio de este derecho, sin modificar su titularidad. Es as como un titular puede ser obligado eventualmente a permitir la explotacin por parte de terceras personas sobre un derecho que bajo la ley anterior nicamente l poda explotar.

Principio del Intervencionismo Estatal: debe verse el aparato estatal como una herramienta de proteccin de los derechos derivados de la Propiedad Industrial. En razn de esta intervencin, el Estado controla el derecho que se reconoce a quienes han aportado su actividad creadora para el desarrollo econmico y tcnico de la sociedad, procurando que ste se refleje en beneficio de la comunidad.

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Principio de la Funcin Social: los derechos que reconoce la Propiedad Industrial deben desarrollarse teniendo en cuenta el inters comunitario, puesto que quien reciba el reconocimiento legal por su creacin no puede explotarlo buscando exclusivamente su utilidad personal. La funcin social de la Propiedad Industrial consiste en una serie de deberes para con la sociedad que se imponen a quien goza de un derecho de esta especie. Estos deberes se concretan en la obligacin de permitir que otros se beneficien con el invento y de procurar que sobre el mismo se den nuevos estudios que favorezcan a la sociedad. Una clara manifestacin de este principio lo constituye la figura de la licencia obligatoria, la cual explicaremos ms adelante.

Principio de la Aplicacin Industrial: las normas de Propiedad Industrial han sido reiterativas en establecer que quien se beneficie de la titularidad de uno de estos derechos se obligue as mismo a explotarlos, buscando de esta forma que los productos del ingenio trasciendan al campo de la realidad. De ah que un invento no explotable no pueda recibir el amparo legal correspondiente. Una creacin debe ser susceptible de recibir una aplicacin tcnica con el fin de permitir que terceras personas la aprovechen. La aplicacin industrial no es ms que la efectiva realizacin de la idea amparada. La no aplicacin de este principio puede generar la nulidad del derecho que se haya otorgado o del derecho para terceras personas para explotar la invencin.

Principio de la Exclusividad: el titular de un derecho de Propiedad Industrial tiene el privilegio de explotar su creacin prescindiendo de cualquier otra persona, pudiendo oponerse a quienes atenten contra su derecho. La exclusividad se presenta como una contraprestacin a la actividad del creador para que se beneficie por un tiempo de lo que sta le representa y pueda excluir a quienes de cualquier manera pretendan vulnerar esta exclusividad. Esta exclusividad tiene una limitante puesto que se otorga por un tiempo determinado. No obstante lo

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anterior, el titular tiene la facultad de autorizar a terceras personas la explotacin de su invento o creacin.

Principio de la Publicidad: este punto solo es aplicable en materia de patentes. Una patente no puede ser conocida exclusivamente por el inventor debido a que sta slo existir si el interesado acude a solicitarla ante la administracin. Por otra parte, el Estado no puede impedir que las patentes sean conocidas por otras personas ya que los inventos tiles deben favorecer a la sociedad y no al patrimonio de una sola persona. Si bien el Estado debe proteger la exclusividad que l otorga, esto no debe confundirse con que va a mantener en secreto una patente.

Principio de la Novedad: este principio es fundamental en este tema y ser analizado en el captulo correspondiente a los requisitos de patentabilidad. Se considera que algo es novedoso cuando no ha sido conocido por las dems personas que de alguna manera se relacionan con el mismo. Principio de la Temporalidad: los derechos que otorga la Propiedad Industrial se encuentran limitados en el tiempo porque esta materia es de gran importancia para la sociedad y debe evitarse que los beneficios de una invencin se perpeten en cabeza de una sola persona en vez de beneficiar a toda la comunidad. Esta temporalidad se predica solamente en lo relativo a las patentes, pues en materia de signos distintivos los derechos se otorgan por un tiempo determinado pero pueden ser renovados indefinidamente. Al finalizar el tiempo durante el cual se otorga el privilegio, el objeto pasa a ser de dominio pblico, terminndose la exclusividad que sobre l exista.

Principio de la Territorialidad: Uno de los factores por los cuales se encuentran delimitados los derechos de propiedad industrial, es el factor territorial segn el

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cual, las facultades o privilegios provenientes de los derechos de exclusiva que se derivan de la titularidad sobre un derecho de propiedad industrial, se circunscriben nicamente al territorio en el cual se reconocen los mismos.

1.2.3 RAMAS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Para abarcar de manera ntegra el estudio, es importante aclarar las divisiones que tiene la Propiedad Industrial:

La Propiedad Industrial representa para los empresarios un conjunto de derechos que siendo intangibles, constituyen en la gran mayora de los casos, el ms valioso activo con el que pueden contar.1 La Propiedad Industrial, est conformada por dos grandes ramas, a saber: Las Nuevas Creaciones: estn compuestas por las patentes de invencin, modelos de utilidad, dibujos y diseos industriales y secretos industriales;

Los Signos Distintivos: incluyen las marcas comerciales, lemas comerciales, nombres comerciales, enseas comerciales y denominaciones de origen.

Teniendo en cuenta esta divisin es importante a continuacin definir cada uno de los aspectos que incluye la Propiedad Industrial, con el objeto de tener una mayor claridad conceptual sobre el tema. Sin embargo, en nuestro anlisis profundizaremos y estudiaremos con ms detenimiento algunos temas que consideramos novedosos y de mayor relevancia en la nueva regulacin de la Comunidad Andina. Esto ltimo se har en el Captulo correspondiente a la "Nueva Decisin 486".

CARROZA, Baylos, Hermenegildo. Tratado de Derecho Industrial, Editorial Civiles S.A Madrid, 1978.

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1.3 PATENTES DE INVENCION

La patente puede entenderse como un documento, certificado o ttulo que el Estado otorga a favor de las personas que empleando su capacidad intelectual, han creado productos o procedimientos que se consideren un valioso aporte a la industria. Estas nuevas creaciones se denominan invenciones y deben cumplir determinados requisitos para hacer efectiva su proteccin a travs del otorgamiento de una patente. Es as como se ha dicho que para que una invencin sea patentada debe ser novedosa, tener altura inventiva y aplicacin industrial, requisitos que sern analizados ms adelante cuando nos refiramos de una forma ms amplia a las normas que rigen esta materia.

Del otorgamiento de una patente se derivan tanto derechos como deberes para su titular. La patente reconoce a favor de su titular el derecho exclusivo de emplear y utilizar en la industria por un determinado de tiempo la invencin objeto de la proteccin. As mismo, su titular tiene la obligacin de explotarla por s mismo o por medio de alguna persona autorizada por l.

Para la mayora, la patente es la concesin de un monopolio debido a que confiere a su titular el derecho exclusivo para su explotacin. Este monopolio implica un privilegio que se concede teniendo en cuenta que las patentes son un incentivo necesario para la actividad inventiva y este monopolio surge como compensacin de la misma. El beneficio econmico que proporciona la patente a su titular, es directamente proporcional al valor econmico de la invencin. Este monopolio es considerado por algunos como una restriccin a la competencia, sin embargo, debe resaltarse que el mismo se estructura de forma tal que se orienta precisamente a estimular de la competencia innovadora.

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Con el objeto de tener un adecuado entendimiento sobre este concepto, se pueden emplear las siguientes definiciones, las cuales se complementan y contienen elementos vlidos que deben tomarse en consideracin:

La patente de invencin y de modelo de utilidad es un certificado que otorga el gobierno, donde se reconoce que se ha realizado una invencin y que pertenece al titular de la patente, dndole por un tiempo limitado el derecho exclusivo de impedir que sin su consentimiento terceras personas utilicen o exploten su invencin."2

El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (de ahora en adelante ADPIC), establece en su artculo 27 que: Las patentes podrn obtenerse por todas las invenciones, sean de productos o procedimientos, en todos los campos de la tecnologa siempre que sean nuevas, entraen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicacin industrial.

1.4 MODELOS DE UTILIDAD

Como est establecido en la Decisin 486 de la Comunidad Andina y segn la Superintendencia de Industria y Comercio, se considera Modelo de Utilidad a toda nueva forma, configuracin o disposicin de elementos, de algn artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilizacin o fabricacin del objeto que le incorpore o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto tcnico que antes no tena. Los Modelos de Utilidad se protegen a travs de patentes.
2

Superintendencia de Industria y Comercio, Manual del Inventor, Santaf de Bogot, Agosto 1997.

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La patente de modelo de utilidad se diferencia de la patente de invencin en que el nivel inventivo de la primera no es evaluado. La evaluacin tecnolgica se basa en la novedad y la aplicacin industrial. Por consiguiente, los requisitos de patentabilidad son los mismos que se exigen para la patente de invencin, salvo en lo que tiene que ver con la altura inventiva.

Se trata una modalidad de invencin con proyeccin tcnica que recae sobre instrumentos, aparatos, herramientas, dispositivos y objetos o partes de los mismos en los que la forma sea susceptible de ser cambiada tanto en su aspecto externo, como en su funcionamiento. El modelo de utilidad debe producir un beneficio o mejoramiento al producto al que se destina.

Segn la Decisin 486 de la Comunidad Andina, no se consideran modelos de utilidad las obras plsticas, de arquitectura, ni los objetos que tengan un carcter nicamente esttico. Tampoco pueden patentarse como modelos de utilidad los procedimientos, sino nicamente los productos y se excluyen de esta proteccin aquellas materias excluidas por la patente de invencin. El plazo de duracin de la patente de modelo de utilidad es de diez aos contados desde la presentacin de la solicitud. Se aplican a los modelos de utilidad las disposiciones correspondientes a las patentes de invencin en lo que sean compatibles, salvo lo que se refiere a los plazos de tramitacin de la patente.

En pases en vas de desarrollo como Colombia es usual que los inventores o productores concentren su actividad en desarrollar invenciones protegibles por modelos de utilidad y no por patentes. Esto puede explicarse porque las invenciones que se protegen por patentes de invencin requieren para su desarrollo de inversiones mucho ms costosas que las que se requieren para ser titular de un modelo de utilidad.

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Las cifras indican que las naciones industrializadas son los innovadores ms importantes, puesto que son dueas del noventa por ciento (90%) de las patentes otorgadas en Colombia. En general, los pases en desarrollo se consideran importadores de innovaciones patentadas y slo tienen el diez por ciento (10%) de las patentes otorgadas. Esto demuestra que Colombia se considera ms mejorador que innovador. Un estudio realizado por el Departamento Nacional de Planeacin3 demuestra que en el perodo comprendido entre 1994 y 1998, de las 1906 patentes concedidas en Colombia, nicamente 113 pertenecieron a inventores colombianos. Por otra parte, de los 166 modelos de utilidad concedidos en este mismo perodo, el ochenta y cinco por ciento (85%) fueron otorgados a colombianos.

1.5 ESQUEMAS DE TRAZADOS DE CIRCUITOS INTEGRADOS

Segn la Decisin 486 de la Comunidad Andina, se entiende por Circuito Integrado: un producto, en su forma final o intermedia, cuyos elementos, de los cuales al menos uno es un elemento activo y alguna o todas las interconexiones, forman parte integrante del cuerpo o de la superficie de una pieza material, y que est destinado a realizar una funcin electrnica.

Establece la misma Decisin que se denomina Esquema de Trazado: la disposicin tridimensional, expresada de cualquier forma, de los elementos, que siendo al menos uno de stos activo, e interconexiones de un circuito integrado, as como esa disposicin tridimensional preparada para un circuito integrado destinado a ser fabricado.4

Prieto Crdenas Cesar Augusto. Impacto del Sistema de Patentes, Departamento Nacional de Planeacin, Imprenta Nacional de Colombia, Bogot, Abril de 2000. 4 Decisin 486 de la Comunidad Andina, Ttulo IV, Captulo I, Articulo 86

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Esta es una novedad que trae la Decisin 486, la cual hasta el momento no era contemplada y que hace referencia a la proteccin de los esquemas de trazados de circuitos integrados, conocidos comnmente como microchips y que han adquirido gran importancia en el mercado y gran valor econmico. Un circuito puede ser entendido como cualquier producto en el que hay un activo y varias interconexiones que tienen funcin elctrica, y el esquema de trazados puede entenderse como las disposiciones tridimensionales de ste. La proteccin a la que se refiere la Decisin es para cuando ya estn terminados y utilizados o cuando van a ser utilizados; en cualquiera de los dos casos. Se protegen siempre y cuando sean originales: esto se mide desde el punto de vista tcnico. Es importante sealar que en este caso se consagra una excepcin consistente en que la solicitud se puede hacer dos aos despus del uso comercial, o en todo caso no puede hacerse despus de quince aos despus de su creacin.

La proteccin de los diseos de circuitos integrados o de la topografa de circuitos impresos se refiere a la proteccin que se exige para el circuito electrnico completo, compuesto por diodos y transistores interconectados y fabricados sobre un solo sustrato semiconductor, usualmente silicona, pues se considera que su diseo, composicin y disposicin son la base de productos de alta tecnologa y prev que su copiado o imitacin afecta comercialmente a su desarrollador
5

Para que sea viable la proteccin de este tipo de propiedad, el esquema de trazado debe ser original. El sistema de proteccin de los circuitos tiene caractersticas particulares, ya que el requerimiento de originalidad es ms exigente que el de creatividad exigido para los Derechos de Autor, pero menos exigente que el requerido para las patentes. La originalidad hace referencia al esfuerzo intelectual

CHAPARRO Beltrn Fabio, Manual sobre la propiedad intelectual de productos derivados de la actividad acadmica en universidades y centros de investigacin. Universidad Nacional, Ed EUN, Bogot, 1997, pg 59.

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propio del creador y a que el esquema de trazado no se considere corriente en el sector de esta industria.

1.6 DISEOS INDUSTRIALES

Cuando se tiene una apariencia particular que puede ser dada por lneas, colores, combinaciones o por texturas, sin que cambie la finalidad o el destino y sin que se produzca una utilidad tcnica, se est en presencia de un diseo industrial. Esto es protegible y tambin necesita como en el caso de las patentes, que haya novedad. Es decir, que no se pueden tener simplemente diferencias secundarias en donde no haya ninguna innovacin y tampoco se trata de un diseo industrial cuando se use un elemento propio de un producto y se aplique a otro.

La apariencia que se incluye como novedosa en un producto no puede ser una apariencia que sea necesaria por orden tcnico. Igualmente no puede ser una reproduccin necesaria para el funcionamiento mecnico del producto.

Se considera diseo industrial: la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunin de lneas o combinacin de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, lnea, contorno, configuracin, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto.6

Anteriormente, se diferenciaba entre modelos y dibujos industriales. Se atribua al dibujo industrial la caracterstica de constituirse como una reunin de lneas o combinaciones de colores incorporados a un producto industrial o de artesana con el objeto de darle una apariencia especfica, sin que se cambiara el destino de dicho producto. Por su parte, el modelo industrial se constitua como una forma
6

Decisin 486 de la comunidad andina, ttulo V, Captulo I, artculo 113.

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plstica que serva de modelo para la fabricacin de productos industriales o de artesanas que dieran una determinada apariencia, sin que tuvieran una implicacin tcnica. Es de anotar que ambas definiciones tienen como elemento comn que no se puede alterar el destino o finalidad del producto en el cual se aplican. Los dibujos y modelos industriales se han caracterizado por ser obras que no presentan una solucin a un problema tcnico ( condiciones que si tiene la invencin), sino que se refieren al aspecto externo del producto y son creaciones novedosas con aplicacin industrial. Actualmente, la principal diferencia radica en que el modelo se considera como un objeto tridimensional, mientras que el dibujo es siempre bidimensional.

1.7 MARCAS O SIGNOS DISTINTIVOS

Por medio de la distincin de los productos en el mercado se logra el reconocimiento que buscan los empresarios de su actividad. La marca puede entenderse como el efecto que buscan generar los comerciantes sobre los consumidores para lograr un mejor aprovechamiento econmico y que adicionalmente proteja al consumidor de engaos o confusiones.

Es importante anotar que los signos distintivos, adems de ser un canal que le permite al comerciante promocionar, publicitar un producto, hacerlo conocer y venderlo, son activos de la empresa y cada da adquieren mayor valor patrimonial. Por eso es tan importante crear una conciencia empresarial de proteccin de los signos distintivos.

La marca es un signo visible, perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representacin grfica que se relaciona con un producto o servicio y tiene por objeto distinguir los productos o servicios de un empresario de los de otros.

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La marca representa para los empresarios un activo que puede llegar a tener un significativo valor econmico para su empresa o incluso ser el factor ms importante para el desarrollo de sus negocios y para lograr la aceptacin del pblico en el mercado. La nueva Decisin es muy amplia en cuanto a la definicin de marca y establece que se trata de un signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado y que pueda representarse grficamente, sin establecer ms requisitos. Sin embargo, se establece que no podr registrarse como marca un signo que carezca de distintividad. Este concepto de distintividad en marcas no es un concepto general, sino que depende del producto o servicio del que estemos hablando. El concepto depende mucho de la relacin de la marca que se tenga con el producto o servicio que se esta tratando de distinguir. Es as como la marca puede componerse de una palabra o una combinacin de palabras, por imgenes etiquetas o monogramas, por un simple smbolo, nmero o letra, o por cualquier imagen evocativa.

Llama la atencin la inclusin dentro de la Decisin 486 de la Comunidad Andina de los sonidos y los olores como constitutivos de marca, siempre que estos puedan ser representados grficamente, as como tambin la de los colores que se delimiten de cualquier manera por una forma y la de las formas de productos o envases. El registro de una marca otorga a su titular un derecho exclusivo que le permite impedir que terceras personas sin su consentimiento hagan uso durante el curso de las operaciones comerciales de signos iguales o similares para bienes o servicios iguales o similares a aquellos para los cuales ha sido registrada la marca. Existe una presuncin segn la cual al usar un signo idntico para bienes o servicios idnticos, existir probabilidad de confusin.

El derecho sobre una marca se otorga por un periodo de diez (10) aos desde la fecha de su concesin y se puede renovar indefinidamente.

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1.8 LEMAS COMERCIALES

En muchas ocasiones la marca va acompaada de un lema comercial el cual se encuentra siempre referido a la marca que acompaa y constituye una palabra o frase que la complementa. Los lemas comerciales se rigen por las mismas normas de las marcas y son siempre accesorios a ellas. Una marca tiene un nmero limitado de lemas que puede utilizar.

Los lemas comerciales son los que comnmente se conocen como slogans. Son las palabras, frases o leyendas que complementan una marca y en todo son accesorios a ella; son anexos a la marca en su utilizacin, pero el procedimiento para la solicitud del lema es aparte. No se puede solicitar un lema comercial antes de solicitar una marca. Los lemas tienen proteccin como tales.

1.9 MARCAS COLECTIVAS

Las marcas colectivas hacen referencia a todo signo que sirva para distinguir el origen o cualquier otra caracterstica comn de productos o servicios que pertenecen a empresas diversas y que lo utilizan bajo el control de un titular. Las asociaciones de productores, fabricantes, prestadores de servicios, organizaciones o grupos de personas, legalmente establecidos, pueden solicitar el registro de marca colectiva para distinguir en el mercado los productos o servicios de sus integrantes.

Las marcas colectivas no diferencian productos o servicios de un empresario de los de otro, sino que se emplean para distinguir productos o servicios de diferentes empresarios que tengan caractersticas comunes.

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Las marcas colectivas pertenecen a todos y al defender la marca cualquiera puede defenderla; esa es su principal ventaja.

1.10 MARCAS DE CERTIFICACION

Son aquellas marcas en las cuales adems del signo, se registra un modo de empleo y control del mismo. Se da una marca de certificacin para que otros en el comercio con esa marca identifiquen al productor y para que el comprador sepa que ese producto esta avalado por quien otorga la marca de certificacin y produce el bien. En este caso siempre hay un reglamento de uso el cual dice cmo se utiliza y la forma como se controla la calidad de la marca. Lo que hay detrs de la marca de certificacin es un aval por parte del titular de la marca.

Segn lo establece la Decisin 486 de la Comunidad Andina en su artculo 185, se entiende por marca de certificacin: un signo destinado a ser aplicado a productos o servicios cuya calidad u otras caractersticas han sido certificadas por el titular de la marca. Al momento de presentarse una solicitud de registro de una marca de este tipo, debe presentarse conjuntamente el reglamento de uso de la marca que indique los productos o servicios que se van a certificar por su titular, con las caractersticas correspondientes y la forma como se llevara a cabo el control de las mismas.

1.11 NOMBRE COMERCIAL

Segn la Decisin 486, el nombre comercial es el signo que distingue la actividad econmica, la empresa o el establecimiento de comercio. Es el nombre adoptado por los comerciantes para distinguir el conjunto de sus negocios o el local donde trabajan. Se dice tambin que el nombre comercial es un canalizador de la

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clientela y en esto se evidencia su valor patrimonial dentro de la industria, ya que constituye uno de los tres bienes mercantiles a los que se refiere el Cdigo de Comercio. A diferencia de la marca, el nombre comercial se adquiere por el primer uso, sin necesidad de registro. No se requiere la intervencin de la administracin para adquirir el derecho sobre un nombre. Sin embargo los interesados pueden solicitar su depsito. El depsito significa la entrega de ciertos documentos a una oficina y la constancia expedida por sta sobre este hecho.

El nombre comercial es independiente de la denominacin social y as claramente lo plantea la Decisin: no son lo mismo y pueden coexistir una cosa y la otra. Es importante sealar que ahora el depsito del nombre comercial tiene una duracin de 10 aos (antes no tena vigencia, era perpetuo) y cada pas dependiendo de lo que diga cada legislacin, puede exigir uno. La nueva Decisin 486 trae importantes novedades en este tema que sern analizadas en el captulo correspondiente.

El titular de un nombre comercial tiene derecho a impedir el uso de un nombre similar para la misma clase de negocios cuando pueda presentarse un riesgo de confusin o asociacin con la empresa del titular o con sus productos o servicios.

El derecho sobre el nombre termina cuando el titular se retira del comercio, se detiene la explotacin del negocio para el cual se destina o se adopta otro nombre para realizar la misma actividad.

1.12 ROTULOS O ENSEAS

Se denomina ensea al signo utilizado por el empresario para identificar su establecimiento, consistente en una designacin emblemtica o nominal, que

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puede ser la abreviatura de la razn social o del nombre presentado de manera particular y diferente. Todo lo aplicable al nombre comercial respecto a su proteccin y depsito resulta tambin aplicable a los rtulos o enseas. Un ejemplo de un rtulo o ensea es el utilizado en un establecimiento de comercio para ser identificado por los consumidores. Es as como la denominacin La Tienda de Don Pedro sirve para identificar un establecimiento de comercio y diferenciarlo de los dems. En este punto es importante aclarar que la ensea puede coincidir con una marca y la misma denominacin puede tener simultneamente el registro como marca y el depsito como ensea. Tal como podra ser el caso de Carulla, usado como nombre del establecimiento de comercio y como marca que identifica algunos de sus productos.

1.13 INDICACIONES GEOGRAFICAS

Las indicaciones comprenden las denominaciones de origen y a las indicaciones de procedencia. Este gnero hace referencia a: aquellas indicaciones que identifican un producto como originario del territorio de un miembro o de una regin o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputacin u otra caracterstica del producto sea imputable fundamentalmente a ese origen geogrfico.7 Son cualquier signo, emblema o imagen que evoque un lugar determinado.

Ser negada una marca que consista en una indicacin geogrfica para productos no originarios del territorio que se indica, si su uso induce a error, y tambin cuando la indicacin geogrfica sea verdadera respecto al territorio de origen, pero induzca al pblico a creer que los productos se fabrican en otro territorio.

CHAPARRO BELTRAN Fabio, Manual sobre la propiedad Intelectual de productos derivados de la actividad acadmica en universidades y centros de investigacin. Universidad Nacional, Ed. ENU, Bogot, 1997, pg 32.

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1.13.1 DENOMINACIONES DE ORIGEN

Se consideran denominaciones de origen las implicaciones geogrficas que distinguen un producto originario de un determinado pas cuyas caractersticas particulares y fundamentales se deben exclusivamente a esa rea. Pueden tambin entenderse como los productos que al ser nombrados, se da una indicacin del pas o la regin de la que son originarios como caracterstica fundamental de su calidad. El uso no autorizado de una denominacin de origen se considera como una prctica desleal.

La proteccin de las denominaciones de origen puede ser solicitada por personas naturales que tengan un inters legtimo, las autoridades estatales, departamentales, o municipales cuando se trate de denominaciones de origen de ese determinado territorio.

1.13.2 INDICACIONES DE PROCEDENCIA

La indicacin de procedencia es aquella que se refiere al lugar donde se ha expedido un determinado producto. Para identificar ese lugar se usan nombres, expresiones, imgenes o signos que se refieran a un pas, regin o lugar determinado. Cuando se dan alteraciones sobre esta identificacin, por ser sta falsa o engaosa respecto al origen o cualquier otra caracterstica del producto o servicio, la indicacin de procedencia no podr ser usada.

1.14 SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS El signo notoriamente conocido hace referencia a aquel signo que es reconocido como famoso o es entendido como notorio dentro de un territorio. Cuando se tiene

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un signo notorio, no se puede registrar una marca similar, ni siquiera para productos diferentes. Adicionalmente, cuando un signo es notorio se entiende que por las caractersticas de fama que ha adquirido, puede incluso impedir al titular una utilizacin as sea con una intencin no comercial.

La proteccin de estos signos sobrepasa la especialidad de los productos y llega hasta la proteccin para productos diferentes. En la prctica, lograr una declaracin de notoriedad es muy difcil. El mayor problema ha sido probar la notoriedad en s.

La nueva Decisin logr un avance significativo al establecer los criterios orientativos para los titulares de la marca que ayudan a establecer la notoriedad de un signo. Dentro de estos criterios el ms importante es el grado de conocimiento dentro del sector determinado de la marca. Los sectores son: el consumidor, el canal de distribucin, y el crculo tecnolgico. El grado de conocimiento se puede dar en cualquiera de los tres y no necesariamente en los tres al tiempo. Lo relativo a estos signos notoriamente conocidos ser tratado ms adelante.

1.15 COMPETENCIA DESLEAL VINCULADA A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Es competencia desleal cualquier acto que vaya contra las prcticas y los usos y costumbres honestos y produzca engao, error, descrdito o desprestigio de un competidor. La Decisin 486 en este punto se aplicar e interpretar de conformidad con la Ley que reglamenta la materia en Colombia, la Ley 256 de 1996. Lo cierto es que la competencia desleal esta siendo legalmente admitida y protegida tanto desde el punto de vista de Propiedad Industrial por medio de la

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Decisin, como desde el punto de vista de competencia desleal en s misma considerada.

La Decisin 486 representa un avance frente a las disposiciones anteriores, respecto del tema de la competencia desleal ligada a las normas de Propiedad Intelectual. Sobre este tema establece que se considera desleal todo acto que se relacione con la Propiedad Industrial, llevado a cabo en el mbito empresarial que sea contrario a los usos y prcticas honestos. A su vez, trae una numeracin de carcter enunciativo de actos que se consideran de este tipo y establece entre otros: cualquier acto que pueda crear confusin respecto del establecimiento, productos o actividad desarrollada por un competidor, las afirmaciones falsas para desacreditar el establecimiento, producto o actividad de un competidor o las aseveraciones que puedan inducir al pblico a error sobre aspectos importantes del producto. Todos los actos de competencia y los participantes en los mercados deben respetar el principio de buena fe comercial.

1.16 SECRETOS INDUSTRIALES

En la industria existen ciertos elementos que no es conveniente patentar, puesto que las empresas en el ejercicio de su actividad comercial generan ciertos conocimientos y habilidades que se constituyen como experiencia y que no es conveniente revelar debido a que en muchas ocasiones representan para esa empresa la base para el mejoramiento de sus productos o para nuevas invenciones o una ventaja competitiva frente a las dems. Tambin pueden darse cuando la innovacin de la que se trata sea muy fcil de reproducir o muy difcil de controlar y por eso debe ser secreta. Puede no haber patentes tambin en los casos en que la solicitud represente un costo muy elevado o cuando quien realiza una invencin no quiere estar obligado a la explotacin correspondiente.

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Frente a estas situaciones debe buscarse un medio de amparo, tomando medidas que mantengan este tipo de informacin en reserva. Los secretos industriales son una figura legal que sirve para este tipo de proteccin y pueden definirse como el conjunto de conocimientos que tiene el empresario o alguna persona que integre su empresa referidos a esa misma empresa, constituyendo un elemento que voluntariamente se quiere tener en reserva, con el fin de promover el desarrollo de la actividad empresarial.

Por su parte, la Decisin 486 de la Comunidad Andina anota que: se considerar como secreto empresarial cualquier informacin no divulgada que una persona natural o jurdica legtimamente posea, que pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial o comercial, y que sea susceptible de transmitirse a un tercero". Dicha informacin debe ser secreta, tener un valor comercial por el hecho de ser secreta y haber sido objeto de medidas razonables tomadas por su legtimo poseedor para mantenerla en secreto.

1.17 MEDIDAS DE OBSERVANCIA

Los sistemas de propiedad intelectual deben ser eficaces en cuanto a la proteccin de los derechos. Es por eso que los diferentes pases deben establecer en sus legislaciones procedimientos que se orienten a la observancia de los derechos de Propiedad Intelectual, los cuales permitan evitar violaciones de los mismos, siempre y cuando estos procedimientos no se conviertan en un obstculo para la actividad comercial.

Dentro de las medidas que establece nuestra legislacin para proteger a los titulares de derechos de Propiedad Industrial se encuentran las medidas provisionales y las medidas en frontera.

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Las medidas provisionales son medidas cautelares que ordena un juez de manera rpida y eficaz con el fin de evitar una violacin de estos derechos o la destruccin de pruebas que se relacionen con la correspondiente infraccin. Estas medidas junto con determinadas acciones civiles, contribuyen a la tutela apropiada de la posicin jurdica del titular.

Las medidas en frontera son tambin una forma de amparo de los derechos de Propiedad Intelectual a travs de las cuales el titular de un derecho, que teniendo motivos vlidos, sospecha que se va a realizar la importacin o exportacin de mercancas de marcas falsificadas, puede solicitar a la autoridad competente que suspenda la operacin aduanera, siempre que se trate de una cantidad significativa de productos. Estas medidas tienen por objeto evitar los efectos negativos que pueden darse por la infraccin de derechos de Propiedad Intelectual cuando las mercancas no han sido puestas en libre circulacin en el pas de importacin o cuando se hallan en el pas de exportacin.

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CAPITULO II

IMPORTANCIA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL PARA EL DESARROLLO COLOMBIANO.

2.1 JUSTIFICACION DE LA EXISTENCIA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y DE SU PROTECCION

A lo largo de su existencia los hombres han usado diferentes herramientas buscando satisfacer sus necesidades a travs de su trabajo, su ingenio y su actividad fsica. Sin embargo, ha sido una constante en los ltimos aos la tendencia mundial de dar una mayor valoracin a lo que tiene que ver con la capacidad intelectual. Es as como el conocimiento se constituye como un recurso importante dentro del desarrollo econmico de los pases, lo cual se manifiesta en un mayor contenido cientfico en la produccin de bienes y servicios y al mismo tiempo se consolida como una parte importante del capital de las empresas.

Esta nueva realidad ha generado un gran cambio en los sistemas productivos, debido a que ningn empresario que desee mantener su capacidad competitiva puede ignorar los avances tecnolgicos que se usan en la fabricacin, comercializacin y distribucin de productos. Es un hecho que hoy en da la ciencia y la tecnologa van de la mano y se complementan buscando responder a nuevas necesidades, lo cual se ha manifestado en el aumento del nmero de invenciones e innovaciones. Las empresas han demostrado un gran inters en relacionarse con

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la ciencia y la tecnologa y con quienes se ocupan de estos temas, lo cual ha representado para todos un gran beneficio econmico y cultural.

Lo anterior hace evidente la existencia de dos importantes ideas que son la base del estudio de la Propiedad Intelectual: por un lado surge la importancia del conocimiento como generador de poder para aquellos que se dedican a su explotacin; y por otro la postura de los inversionistas y empresarios que propugnan por una proteccin adecuada para sus creaciones e inventos a travs de estos derechos.

A medida que el hombre se desarrolla, se hace cada vez ms necesaria y evidente la adecuada proteccin de sus creaciones. De esta forma se protegen no slo las creaciones como tales, sino tambin la actividad misma que les da origen. En esta actividad de creacin, el hombre se desempea en funcin y para beneficio propio y de los dems y por esta razn la sociedad interviene regulando, protegiendo y organizando lo creado por sus propios miembros.

Esta actividad innovadora tiene una profunda significacin econmica pues al recaer sobre las cosas y transformarlas, al utilizar la tcnica existente para mejorarlas y crear nuevos y novedosos productos, da un mayor valor a stos e inclusive a la tcnica misma. De esta manera, se hace absolutamente necesaria la regulacin y proteccin de este campo con el fin de canalizar todos estos intereses en una misma direccin que resulte en un mejor aprovechamiento para la sociedad.

Lo que justifica la existencia de la Propiedad Intelectual y su correspondiente proteccin es el hecho de que el conocimiento novedoso adquirido por medio de amplias investigaciones, aplicado a un determinado producto, aporta un valor

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agregado que se traduce en una mayor demanda para el producto y por lo tanto una mejor comercializacin del mismo. Esto pone de presente que la tecnologa, como cualquier otro producto, se somete a las condiciones de oferta y demanda de un mercado.

En la actualidad ya no se discute la necesidad de un rgimen de Propiedad Intelectual, sin embargo la institucin an encuentra algunos opositores que afirman que la implantacin del mismo genera incrementos en el precio de los productos, prdida de bienestar de la sociedad, mayores costos fiscales y una reduccin de la competencia. As mismo, algunos afirman que el sistema de Propiedad Intelectual y la manera como esta regulado, se dirige a una minora que por contar con los recursos econmicos y culturales necesarios, tiene acceso a este sistema y reportan grandes beneficios personales que generan una desigualdad econmica y social entre los que participan y los que no.

No obstante, es innegable que a nivel mundial un pas donde no exista un rgimen de proteccin de Propiedad Industrial, es un pas en desventaja. Los pases sin un rgimen adecuado de patentes no estn preparados para recibir las innovaciones externas, que explican gran parte del crecimiento econmico. El costo ms importante que enfrenta un pas al no contar con un rgimen de este tipo, es el que se refiere a la inversin extranjera, puesto que las compaas multinacionales prefieren implantar sus programas de investigacin en pases con polticas definidas de proteccin a la Propiedad Industrial.

2.2 LA GLOBALIZACION Y LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

La dinmica integradora de las economas se ha producido universalmente y a travs de la historia, hasta llegar a la etapa actual de globalizacin. A lo anterior se

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suma la articulacin de los procesos globales y regionales, que han dejado de ser conflictivos entre s, especialmente en el campo de la nueva normatividad multilateral y la existencia del denominado regionalismo abierto.

Tomando en cuenta este estado de cosas, los diferentes pases empezaron conjuntamente a modificar sus relaciones, creando as estructuras ms fuertes, a partir de intereses polticos convergentes. De esta manera, se cre la Comunidad Econmica Europea y proyectos similares en Africa, Asia y Amrica Latina.

El objetivo de esta nueva tendencia ha sido lograr la mayor participacin de los diferentes pases en la economa mundial, mediante el mejoramiento del nivel de competitividad, la elevacin de los intercambios comerciales, la estructuracin de condiciones para el crecimiento econmico y la profundizacin de las democracias. La liberalizacin del comercio internacional ha jugado un papel primordial para la consolidacin de la globalizacin, sirviendo como motor de la economa mundial y fomentando el intercambio comercial de bienes y servicios.

La situacin econmica de los Estados no puede analizarse de forma aislada, por s misma, ni se limita a relaciones exclusivamente comerciales, pues se manifiesta necesariamente a travs de procesos y estructuras polticas.

En su visin poltica la integracin regional favorece el fortalecimiento de la confianza, ayuda a los gobiernos a enfrentar efectivamente los problemas internacionales, siguiendo parmetros de accin comunes para la conservacin de regmenes democrticos y la promocin del desarrollo sostenible, entre otros. Todo esto hace necesario un ordenamiento jurdico en el que la integracin se evidencie abiertamente, estableciendo un marco legal e institucional comn para el grupo de naciones que buscan un proyecto nico de desarrollo y solidaridad.

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El impacto de la globalizacin en relacin con el tema de la propiedad industrial, ha sido enorme. Como hemos visto, la produccin y el intercambio comercial de bienes y servicios ha crecido bastante y ese crecimiento se ha concentrado especialmente en la produccin y comercializacin de bienes con mayor intensidad en conocimiento8

El crecimiento econmico de un pas depende ahora de la capacidad que se tenga para generar nuevas tecnologas o comprarlas. Esto explica que el establecimiento de una regulacin slida referida a la inversin y el comercio de ideas sea una prioridad en el mbito internacional. Las nuevas concepciones tecnolgicas e institucionales que han influido en la internacionalizacin de las polticas econmicas no deben ser dentro del desarrollo econmico un obstculo, sino la base para un constante desarrollo. De esta forma, se hace necesaria la creacin de nuevos elementos que induzcan a nuestra economa a participar en el sistema de produccin internacional con el fin de lograr un mejor aprovechamiento de las ventajas que ofrece una economa global y la creacin de una atmsfera competitiva y estable que promueva la iniciativa privada como motor de la actividad productiva.

La propiedad intelectual se encuentra ntimamente relacionada con las polticas de internacionalizacin econmica en la medida en que la capacidad competitiva en el mbito internacional depende en gran parte de la rapidez y eficiencia con la que la empresa nacional adopte los avances cientficos y tecnolgicos a sus sistemas de produccin interna con el fin de que se vea reflejado en una reduccin de costos, aumento de la eficiencia y mejoramiento de la calidad de sus productos en general.

Discurso de la Dra. Martha Luca Ramrez de Rincn, Ministra de Comercio Exterior en el Seminario Globalizacin de la Propiedad Industrial e Intelectual

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2.3 PROPIEDAD INDUSTRIAL EN EL AMBITO INTERNACIONAL

Como se dijo anteriormente, la adecuada proteccin de los derechos de Propiedad Industrial adquiere cada vez mayor importancia en el mbito mundial debido al avance de los procesos de integracin e internacionalizacin de las economas y la globalizacin de los mercados, pues una adecuada proteccin de esos derechos constituye un punto fundamental para consolidar un marco adecuado para el comercio internacional y la adquisicin de nuevas tecnologas que contribuyan al desarrollo de los pases.

Es as como en esta materia la globalizacin de las economas implica el desarrollo de las marcas universales y de signos distintivos tan importantes para el comercio como el tamao de los mercados que pretenden alcanzar.

En la medida en que bienes y servicios circulan mas libre y rpidamente en la economa global integrada, los productores y distribuidores necesitan asegurarse de que los elementos creativos e innovadores de esos bienes y servicios y los que le dan a estos su carcter nico y por consiguiente su ventaja competitiva, estn protegidos en contra de la apropiacin inadecuada.

La ausencia de medidas de proteccin de las creaciones intelectuales acrecienta las barreras comerciales entre los pases. Los privilegios que pueden derivarse de los acuerdos comerciales entre pases tendrn efecto limitado si al mismo tiempo los productos objeto de dichos acuerdos pueden ser libremente copiados y reproducidos a menores costos debido a la falta de proteccin adecuada.

Conforme a lo anterior, la exigencia de altos niveles de proteccin de los derechos de propiedad intelectual se enfatiza en los ochenta y como consecuencia de esto

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surgen las negociaciones en esta materia para lograr un acuerdo macro de proteccin, dando como resultado el Acuerdo de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC) de la OMC y otros acuerdos que sern tratados en el siguiente captulo.

Internacionalizar la economa implica adoptar oportunamente instrumentos comerciales que han demostrado tener gran xito en el exterior. Es necesario que Colombia adopte medidas similares a las de los pases desarrollados y las emplee en su regulacin sobre esta materia, puesto que esto genera una mejora en cuanto a la competitividad de sus productos. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que no se trata de una copia exacta y desarticulada, sino por el contrario de tomar los elementos que puedan implantarse en nuestro pas y resulten provechosos, o de crear unos nuevos que sean acordes con nuestras condiciones.

Los pases ms poderosos en el comercio internacional son de hecho los lderes del comercio de ideas. Estados Unidos acumul 12 billones de dlares en excedentes generados por sus transacciones en patentes y licencias. Las compaas americanas tienen el mayor nmero de solicitudes para la proteccin industrial presentadas en otros pases. Por su parte Japn es el pas del mundo donde ms se solicitan patentes de origen nacional y el primer comprador mundial de patentes extranjeras. Este pas pag en 1990, 6 billones de dlares por patentes y licencias y factur 2.5 billones por el mismo concepto, representndole un dficit de 3.5 billones de dlares. Los pases del tercer mundo en su conjunto son considerados como importadores de bienes intangibles. Solo un 1% de las patentes existentes son originarias de los pases en va de desarrollo. Estos pases invierten en investigacin un promedio de 0.5% de su producto interno bruto, mientras que en los pases desarrollados esta cifra es superior al 2%. En Corea y Taiwan el inicio de las exportaciones de productos altamente sofisticados coincidi con una

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transformacin estructural de aumento considerable de sus inversiones en investigacin.

Con el objeto de ilustrar an ms la importancia y actualidad de este tema, hemos querido referirnos a algunos escenarios en al mbito internacional, en los cuales se discuten an los beneficios de las patentes y se dan diferentes opiniones en lo que tiene que ver con su utilidad o desventaja para los diferentes pases y para las economas mundiales.

Para tal efecto, hemos querido referirnos a un artculo en el que la Revista The Economist en su edicin de Junio de 2001, da una amplia ilustracin de esta la situacin en el campo internacional, mostrando posiciones encontradas con relacin a este tema:

Establece el mencionado artculo que en Sudfrica los defensores de enfermos de SIDA, consideraban a las patentes como causantes de la muerte de muchas de estas personas. En este punto se dieron enfrentamientos entre gobiernos y compaas multinacionales de medicamentos respecto de la flexibilizacin de las restricciones a las patentes, la cual se esperaba que diera como resultado el mejoramiento de las condiciones de mercado de los medicamentos de alto costo para los pases con alto ndice de enfermos de SIDA.

Siguiendo este ejemplo algunos opinan que las patentes son perjudiciales para los pases de ms bajos recursos, puesto que favorecen a las multinacionales occidentales, permitindoles establecer monopolios, eliminando la competencia local y desviando la investigacin y el desarrollo lejos de las necesidades de los pases pobres e incrementando el precio de los productos en general.

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Las patentes impiden a personas de bajos recursos acceder a estos productos y permite a los extranjeros apropiarse de recursos locales, tales como plantas medicinales, sin contar con autorizacin alguna ni compensar de ninguna manera a los pases de los cuales los obtienen.

Opiniones contrarias a la anterior sostienen que la proteccin a la propiedad intelectual favorece a los pases ms pobres si se tiene en cuenta que motiva a la industria nacional, impulsa la inversin extranjera y mejora el acceso a nuevas tecnologas. Para aquellos que siguen esta orientacin a la cual nos adherimos, la proteccin a la propiedad industrial es parte vital del moderno crecimiento econmico, el libre comercio y la democracia.

Segn el mismo artculo, estas dos ideas confrontadas han situado a los derechos de Propiedad Intelectual en un punto neurlgico dentro del desarrollo internacional. El debate se ha centrado en dos ideas fundamentales. La primera es el elevado inters en las economas del conocimiento, en las cuales el objetivo de las compaas se centra ya no en el capital fsico, sino en el intelectual, respecto del cual, los derechos de propiedad industrial otorgan el control para la explotacin y le da a la compaa una ventaja competitiva muy significativa. Algunos avances como la manipulacin gentica de organismos vivos, plantean la discusin tica acerca de esta forma de explotacin.

La segunda idea se refiere a la globalizacin. Los derechos de Propiedad Industrial solan ser asuntos domsticos, sobre los cuales los pases decidan basados en sus propios ordenamientos jurdicos. La Organizacin Mundial del Comercio abri la posibilidad de una nueva orientacin en esta materia con la creacin del acuerdo ADPIC, firmado por los pases miembros de esta organizacin, el cual establece las pautas mnimas para la proteccin legal de la Propiedad Industrial a nivel internacional.

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El artculo contina diciendo que muchos de los pases subdesarrollados creen que este acuerdo es perjudicial para sus intereses porque los compromete a llevar sus protecciones legales acorde con los niveles occidentales sin obtener mayores beneficios por esto. De esta manera, as como con las otras medidas adoptadas por la OMC, TRIPS se ha convertido en un campo de batalla entre los que estn a favor y los que estn en contra del esparcimiento global del capitalismo.

Contrario a la opinin popular, los ADPIC de la OMC no crean un nico y universal sistema de patentes. As no lo quieran, las compaas multinacionales an dependen de las oficinas de patentes de cada pas para la garanta de sus derechos. Sin embargo, algunos pases europeos y latinoamericanos se han unido para ofrecer el sistema de patentes internacionales. Los ADPIC de la OMC plantean una larga lista de reglas bsicas, describiendo la proteccin que estos sistemas deben proveer. Esto incluye extender los derechos de Propiedad Industrial a los programas de computadores, circuitos integrados, variedades de plantas y productos farmacuticos que antes estaban desprotegidos en la mayora de los pases en desarrollo hasta la firma de este acuerdo. En este punto, cada pas vara su posicin con respecto a qu tan acorde es su legislacin con los ADPIC de la OMC, coincidiendo en gran medida con el desarrollo econmico que lleven. Las desigualdades en los tipos de proteccin que se otorgan surgen del hecho de que los pases buscan obtener un sistema ms slido de proteccin cuando cuentan con una industria tan desarrollada que amerita tal proteccin. Un caso que ilustra esta posicin es Suiza que durante todo el siglo XIX no tuvo ningn sistema de proteccin de patentes. Una vez su base industrial empez a crecer y madurar lo suficiente como para generar innovaciones locales, la implementacin de un sistema de proteccin de patentes se convirti en un aspecto de importante inters estatal y evidente necesidad.

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Para The Economist, con el nuevo acuerdo los pases en desarrollo perdieron la posibilidad de moverse a su propio ritmo, puesto que segn lo que se estableci en el mismo, casi todos los pases subdesarrollados tenan que nivelar sus sistemas legales de proteccin conforme a los ADPIC. A los pases menos desarrollados se les di esta posibilidad hasta el ao 2005. Sin embargo, esta nivelacin tiene un alto costo para ellos. A uno de estos pases le puede costar hasta 2 millones de dlares construir una bsica infraestructura para llevar a cabo la implementacin de los ADPIC de la OMC. La OMPI (Organizacin Mundial de la Propiedad Industrial) da asistencia tcnica para quienes tratan de acoger esta legislacin o establecer oficinas de patentes. Por esto, no resulta sorprendente que pases que enfrentan guerras civiles o graves crisis sanitarias, prefieran orientar todos sus esfuerzos a combatir stas y no a conformar un sistema de patentes que implica tan altos costos.

Los ADPIC, segn el referido artculo, en teora se crearon para beneficiar tanto a los pases industrializados, como a los que estn en va de desarrollo. Sin embrago, se considera que es evidente que es un conjunto de disposiciones implementadas por los pases ms ricos que incluye muy pocas concesiones para los ms pobres. Fue impulsado dentro del mbito del comercio internacional por Amrica, Europa y Japn, quienes cuentan con las compaas cuyas patentes son las ms significativas a escala mundial. Los pases en desarrollo hicieron este acuerdo en busca de la consecucin de beneficios comerciales en reas como la textil. Estas ganancias indirectas no se han materializado. Algunos pases en desarrollo, explica el artculo, quisieran ver a los ADPIC por fuera de la OMC, pero la mayora ven como una ventaja tenerlo bajo la mayor autoridad en comercio mundial y as tener un puente de comunicacin entre pases subdesarrollados e industrializados. Mientras tanto, los pases en desarrollo todava estn esperando los beneficios prometidos de una fuerte proteccin local. Pero la inversin extranjera directa, la

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transferencia de tecnologa y la innovacin local tambin dependen de otras cosas como el tamao del mercado y las polticas de competencia.

Los pases con niveles de desarrollo un poco ms altos, como India, pueden ver estas recompensas eventualmente. Sin embargo, en el corto plazo, un rgimen ms fuerte de patentes slo se traduce en precios ms altos para los bienes y productos y un nivel ms elevado de desempleo una vez que las marcas son sacadas del mercado.

Para los pases en vas de desarrollo, contina el artculo, la importancia de los ADPIC de la OMC se centra principalmente en dos aspectos: el acceso a las medicinas y la proteccin de los recursos tradicionales. Se considera que las patentes tienen gran influencia al momento de considerar un pas con alto o bajo nivel de desarrollo, particularmente basndose en el suministro o provisin de medicinas de alta tecnologa. En el transcurso de este ao, organizaciones internacionales de caridad han desarrollado campaas tendientes a mejorar el acceso de los pases ms pobres a estas drogas a travs de un llamado a la comunidad internacional para reformar los ADPIC. Sin embargo, algunos pases en vas de desarrollo como Brasil, consideran que el acuerdo es lo suficientemente flexible en teora, dndoles un amplio campo de accin para adecuar su legislacin domstica de patentes de forma que tambin se proteja la salud pblica. Lo que quieren estos pases es que el mundo industrializado interprete estas provisiones de una manera generosa.

Muchas de las medicinas ms efectivas para el tratamiento de enfermedades tales como el SIDA o la malaria, estn cobijadas por patentes en los pases industrializados. Esto permite a quienes las desarrollaron recuperar lo invertido en la investigacin, pero elevando los costos de las medicinas a precios a los cuales los pases subdesarrollados, no pueden acceder. En muchos de los pases menos

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desarrollados sin embargo, estas patentes no se aplican. En teora estos pases pueden importar copias genricas de otros pases pobres que no estn todava obligados a cumplir con los ADPIC, pero tienen la capacidad para producirlas, como India. En la prctica no lo hacen, puesto que les falta el dinero para comprar los medicamentos, inclusive a los precios ms bajos, as como un sistema adecuado en salud para distribuirlos.

Sin embargo, segn The Economist, hay un grupo de pases en vas de desarrollo tales como Sudfrica, que se espera que cumplan el acuerdo y adquieran estas patentes sobre medicinas, pero encuentran gran dificultad en pagar los precios que las compaas farmacuticas han establecido hasta hace muy poco. Es por eso que los ADPIC han establecido dos opciones, en orden a flexibilizar esta circunstancia: la primera de ellas hace referencia a las licencias obligatorias, por medio de las cuales se permite a los pases crear o importar copias de una droga sin la aprobacin del titular de la patente, en determinadas circunstancias, como por ejemplo una emergencia nacional, siempre y cuando cumplan determinadas condiciones como pagar al titular una compensacin. La segunda posibilidad, son las importaciones paralelas, las cuales permiten a los pases encontrar drogas patentadas menos costosas provenientes del extranjero. Las compaas fabricantes de medicinas estn en contra de esta prctica, aunque los ADPIC la avalan.

Tanto los pases ms desarrollados, como los menos desarrollados, estn preocupados por el efecto de las patentes sobre los precios de las medicinas. Estn igualmente concentrados en el efecto de las patentes sobre plantas, animales y genes. Parte de esta problemtica es la objecin moral a la explotacin de los seres vivos. Los pases en desarrollo poseen una mayor riqueza en plantas, animales y microorganismos y por eso se consideran un tesoro potencial de materia prima para nuevos medicamentos y cultivos que los beneficiaran

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significativamente, pero muy pocas personas en estos pases cuentan con el dinero necesario para obtener una patente sobre estos.

Sin embargo, muchos empresarios de otros pases ms avanzados no tienen ningn impedimento para apoderarse de esas riquezas y proceder a patentarlas en sus pases. Estas patentes son garantizadas siempre y cuando el solicitante haya mejorado la naturaleza con algn nivel inventivo. No obstante, en la prctica se otorgan patentes sin que se d ese mejoramiento y se olvida dar algn reconocimiento o compensacin a las personas de estos pases que las pudieron haber descubierto primero. Esta piratera biolgica, segn la publicacin, ha generado que un grupo cada vez mayor de pases en vas de desarrollo propugnen por su detencin. Costa rica por ejemplo, ha expedido leyes en las que prohibe la patentabilidad de los genes. Otros pases han introducido en sus legislaciones, regulaciones que buscan que quienes pretendan derechos de Propiedad Industrial por ejemplo sobre una variedad de planta, declaren que tienen el consentimiento de quienes las utilizan localmente y que tambin han acordado con estos arreglos econmicos para su eventual comercializacin. Brasil principalmente, junto con algunos otros pases, buscan que esto se especifique en los ADPIC. Sin embargo Estados Unidos, se opone firmemente a cualquier modificacin en este punto.

Es importante aclarar que acerca de esta controversia, no es que los pases pobres se opongan a un rgimen de patentes, sino que buscan que este rgimen est acorde a sus circunstancias y necesidades.

En la actualidad, hay un proyecto interesante que busca ayudar a aquellas culturas que han desarrollado actividades inventivas, pero que se encuentran desprotegidas. Es as como en Venezuela, existe en asociacin con la Policy

Sciences Centre of New Haven, Connecticut, un acuerdo en el cual trabajan conjuntamente para ayudar a los indgenas de la tribu Dhekuana, a recopilar sus

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mitos tradicionales, msica, conocimiento en plantas medicinales y folclore en un escrito. Un rcord escrito de esta naturaleza es una valiosa precaucin contra cualquier prdida de esta incalculable herencia y adems representa una forma de proteccin contra la piratera extranjera.

Estados Unidos por ejemplo, no otorga una patente a una invencin si existe alguna evidencia previa de conocimiento pblico sobre su materia, siempre que esta sea escrita. Sin embargo, el hecho de recopilar estos conocimientos, no implica para estas tribus una recompensa material, puesto que no estn en capacidad de patentar estos conocimientos. El Banco Mundial ha intervenido en esta situacin, patrocinando un grupo de abogados especialistas en patentes que estn tratando de encontrar la forma de registrar estos conocimientos tradicionales, posiblemente bajo la modalidad de secretos empresariales, con el objetivo de proteger los intereses de esta tribu. Pero segn algunas opiniones, esta proteccin no encuadra dentro del rgimen convencional de proteccin a la Propiedad Industrial.

Los sistemas de patentes en pases desarrollados se han ido estructurando dentro de un modelo particular de innovacin en un determinado momento de la historia. Asignan los derechos a individuos o entidades para desarrollos especficos dentro de un momento dado, puesto que estos significan un avance dentro de ese contexto particular. Este tipo de proteccin no cubre la propiedad colectiva que tienen los Dhekuana sobre sus invenciones, puesto que estas se consideran vagas y sus orgenes estn perdidos en la historia. Muy probablemente se necesitarn nuevos modelos para proteger estos conocimientos tradicionales. Esto implica una tarea difcil, pero necesaria en un futuro cercano.

2.4 EL CASO COLOMBIANO

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La apertura econmica en Colombia coincidi con el fortalecimiento del comercio de los bienes intangibles del intelecto. Las balanzas comerciales empezaron a depender de la riqueza que se tuviera en innovaciones y no en los recursos naturales. Durante los ltimos aos el tema ha sido importante dentro de la poltica de ciencia y tecnologa y se ha incluido dentro de los planes de desarrollo de los ltimos gobiernos.

En la Constitucin de 1991 se le asigna al Congreso de la Repblica la funcin de regular el rgimen de Propiedad Industrial. Sin embargo, no debe entenderse que este tema en Colombia es regulado a travs de leyes expedidas por el Congreso, sino que en virtud de la supranacionalidad, este traslad su competencia en este tema a la Comunidad Andina, la cual lo regula especficamente a travs de la Decisin 486. Inclusive podemos afirmar que la legislacin interna es inferior a la legislacin acordada por la Comunidad Andina es decir, que la primera no puede ser contraria a las normas comunitarias.9

A pesar de que la proteccin de la Propiedad Intelectual est establecida como una de las normas fundamentales que dirigen el desempeo econmico de la nacin, en nuestro pas este tema hasta ahora empieza a cobrar la importancia que merece.

Para analizar el impacto econmico que tiene la Propiedad Industrial en Colombia nos referiremos principalmente a las patentes, las cuales son las que mayor relevancia tienen en este campo por tener una de las mayores aplicaciones prcticas. Es importante anotar que al referirnos a patentes en Colombia, en realidad estamos hablando de patentes que pertenecen casi en su totalidad a compaas extranjeras. Las cifras indican que las naciones industrializadas son los
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Sobre este tema se puede ver la pgina 70, punto 3.3 sobre la Supranacionalidad.

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innovadores ms importantes, puesto que son dueas del noventa por ciento (90%) de las patentes otorgadas en Colombia. En general, los pases en desarrollo se consideran importadores de innovaciones patentadas y slo tienen el diez por ciento (10%) de las patentes otorgadas. Esto demuestra que, como lo mencionamos innovador. anteriormente, Colombia se considera ms mejorador que

No obstante lo anterior, estas innovaciones hechas por extranjeros proveen al pas ventajas que no llegaran de otra forma. Esto resalta la conveniencia que implica el hecho de que nuestro pas cuenta con un sistema de proteccin adecuado para los productos provenientes del exterior.

Un estudio realizado por el Departamento Nacional de Planeacin10 indica que el treinta y siete por ciento (37%) de las patentes concedidas en Colombia, son propiedad de diez grandes compaas extranjeras, las cuales son propietarias de entre 20 y 300 patentes cada una. Para algunos esta concentracin desigual de patentes en manos de unas pocas compaas extranjeras demuestra que la funcin principal de las patentes concedidas en Colombia se dirige a la maximizacin de las ganancias de estas empresas. Sin embargo, debe atribuirse a este hecho que estas mismas cifras demuestran, que si las compaas extranjeras estn invirtiendo en tal volumen en Colombia, es porque encuentran un slido sistema de proteccin para sus productos y adicionalmente se est permitiendo a nuestro pas acceder a tecnologas importantes para nuestro desarrollo.

Es necesario admitir que las patentes que se otorgan en la gran mayora de pases en desarrollo como Colombia, no son explotadas en el pas otorgante. En Colombia de 2072 patentes concedidas durante 1994 1998, segn la
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Prieto Crdenas Cesar Augusto. Impacto del Sistema de Patentes, Departamento Nacional de Planeacin, Imprenta Nacional de Colombia, Bogot, Abril de 2000.

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Superintendencia de Industria y Comercio slo 14 han otorgado licencia de explotacin, es decir, el 0,68% del total y de stas, 7 pertenecen a colombianos es decir, el 0,34%
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Si bien es cierto que el sistema de proteccin de derechos de propiedad en Colombia no ha sido un medio muy eficaz para conseguir la innovacin e inversin que este pretende, estamos frente a una til herramienta que permite avanzar en este propsito, la cual se manifiesta en la nueva Decisin 486 de la Comunidad Andina. Sin embargo, su eficacia se har posible siempre y cuando sea objeto de constantes actualizaciones de acuerdo con las tendencias mundiales que generen para nuestro pas cada vez una mayor participacin en las creaciones a escala mundial.

Con respecto a la innovacin, con base en el estudio presentado por el Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnologa, Colciencias y el Departamento Nacional de Planeacin denominado La Innovacin Tecnolgica en Colombia, presentado en Julio de 2000, haremos un anlisis basado en el desempeo de los sectores industriales colombianos y de las regiones geogrficas del pas para establecer cuales son los principales actores en materia de Propiedad Intelectual.

De conformidad con el estudio anteriormente referido, en primer lugar podemos decir que los sectores que poseen un mayor nmero de establecimientos innovadores en sentido estricto son los alimentos para animales y diversos, las sustancias qumicas, los productos qumicos, las refineras de petrleo y los objetos de barro, loza y porcelana. Por otra parte, los sectores que ms establecimientos innovadores en sentido amplio tienen son las imprentas editoriales, el plstico, el

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Prieto Crdenas Cesar Augusto. Impacto del Sistema de Patentes, Departamento Nacional de Planeacin, Imprenta Nacional de Colombia, Bogot, Abril de 2000.

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vidrio y el transporte. Esta tendencia innovadora en el sentido amplio se realiza principalmente con la mejora de procesos. En Colombia los diferentes sectores se preocupan por la innovacin buscando los siguientes objetivos: la mayora de los sectores innova buscando mantener o aumentar la participacin en el mercado, disminuir costos de produccin, mejorar la calidad y mejorar los mrgenes de utilidad. Sin embargo, existen otros sectores en los que los objetivos de innovacin son diferentes, entre ellos acceder a un mercado de rpido crecimiento o aumentar la seguridad industrial.

Las ideas de innovacin pueden tener diversos orgenes, ya sea internos o externos. Los internos se refieren a la forma como quienes hacen parte de un sector se encargan de las actividades de innovacin y desarrollo tecnolgico. Los externos hacen referencia a la forma como quienes integran el sector se acogen a mecanismos externos para la innovacin y el desarrollo tecnolgico. En nuestro pas es un hecho que predominan las fuentes internas sobre las externas.

Las actividades de innovacin que ms frecuentemente se ejecutan en Colombia son la adquisicin de tecnologas incorporadas al capital (maquinaria y equipo), el diseo de productos y procesos, la capacitacin tecnolgica y la modernizacin organizacional de la administracin del negocio y del proceso productivo. Las tecnologas no incorporadas al capital se constituyen por las patentes, las invenciones sin patentar, las marcas comerciales, los diseos, la divulgacin de conocimientos prcticos y los servicios con contenido tecnolgico. La adquisicin de tecnologas no incorporadas al capital no son actividades comunes en la industria colombiana, mientras que son bastante frecuentes los proyectos de inversin y de desarrollo. Esto demuestra que en Colombia no se tiene una cultura de patentes generalizada dentro de la poblacin.

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Estudios indican que los establecimientos que crean innovaciones de procesos son ms que aquellos que realizan estas innovaciones sobre productos, lo cual seala a la innovacin de proceso como un perfil caracterstico de la industria colombiana. Por otra parte, el referido estudio seala que los sectores que cuentan con mayor participacin en todas las regiones son el de alimentos y el de confecciones. Las regiones del Valle del Cauca, Cauca, Zona Cafetera y Antioquia son las ms innovadoras del pas debido a que cuentan con el mayor nmero de establecimientos comparado con las dems regiones. Por otra parte, Huila, Tolima y Bogot, Cundinamarca y Boyac se caracterizan por una gran ausencia de establecimientos innovadores.

La Zona Cafetera, Valle del Cauca, Cauca, la Costa Atlntica y Antioquia son las regiones que mayor dinamismo tecnolgico tienen, mientras que Norte de Santander y Santander estn en el promedio nacional, seguidas por Bogot, Cundinamarca, Boyac, Huila y Tolima que son las que menor dinamismo tecnolgico representan.

Debe tenerse presente que segn algunos estudiosos del tema, en pases subdesarrollados las cifras presentadas en la mayora de estudios resultan irrelevantes en la medida en que normalmente son hechos por grupos o entidades que tiene inters en manifestar una determinada postura. Frente a esta carencia creemos que es necesario un estudio objetivo y equilibrado sobre el tema, como se encuentra en algunos pases industrializados.

Hoy en da no es un tema de discusin si debe existir o no una proteccin a los derechos de propiedad intelectual, ya que adems de ser conveniente, se presenta como una obligacin de carcter internacional. La discusin actualmente se centra en establecer hasta qu punto debe llegar esta proteccin, ya que la proteccin excesiva tambin puede resultar nociva.

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En Colombia es claro que si hay innovacin, pero el problema es que la poblacin no cuenta con los recursos econmicos necesarios para explotarla. Es por eso que creemos que no puede medirse la capacidad innovadora de un pas de acuerdo a la cantidad de solicitudes que se presenten para la proteccin de nuevas creaciones. En un pas con las caractersticas de Colombia, representa un costo demasiado alto presentar una solicitud para este tipo de proteccin y debido a esto la gente no toma ese riesgo, lo que demuestra que no se ha creado una cultura de patentabilidad en nuestro pas.

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CAPITULO III

ANTECEDENTES DE LA DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA

A continuacin nos vamos a referir a los antecedentes de la Decisin 486 de la Comunidad Andina, los cuales incluyen el Convenio de Paris que fue la primera normatividad internacional que busc proteger las invenciones y que existi sobre este tema, algunas de las Decisiones Andinas sobre el tema, los Acuerdos Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio de la OMC y por ltimo la Decisin 344 de la Comunidad Andina que fue reemplazada en su totalidad por la Decisin 486 de la Comunidad Andina.

3.1 CONVENIO DE PARIS

Como se dijo anteriormente, es importante tener en cuenta que el Convenio de Paris fue el primer acuerdo multilateral que existi en el tema de proteccin de derechos de Propiedad Intelectual y se interes por la proteccin de este tipo de creaciones. El Convenio de Pars fue firmado inicialmente por once (11) Estados en 1883 durante la Conferencia Diplomtica de Pars, con el nombre de: Convenio de Pars para la Proteccin de la Propiedad Industrial. Fue revisado en Bruselas en 1900, en Washington en 1911, en La Haya en 1925, en Londres en 1934, en

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Lisboa en 1958 y en Estocolmo en 1967. En nuestro pas el Convenio (en su versin de Estocolmo de 1967), fue aprobado por la ley 178 de 1994 y el gobierno deposit sin reservas el instrumento de adhesin el 3 de Junio de 1996.

Este Convenio constituye el marco jurdico que rige la Propiedad Industrial en el mbito de los pases participantes en l y contiene disposiciones de derecho sustantivo que se encargan de la proteccin de estos derechos, as como tambin disposiciones de carcter administrativo referentes al funcionamiento de la Unin como ente jurdico internacional. Por otra parte, sus regulaciones se dividen en dos partes: una que contiene disposiciones generales aplicables a todos los derechos de Propiedad Industrial, y otra referida a disposiciones especficas en determinados temas.

Dentro de las disposiciones generales encontramos:

El principio de Trato Nacional (artculos 2 y 3) el cual establece que cada uno de los pases miembros debe otorgarle a los nacionales de los dems pases miembros la misma proteccin que otorga a los nacionales.

La Asimilacin a la condicin de nacionales (artculo 3) la cual permite que el principio de Trato Nacional se aplique a pases no miembros siempre y cuando tengan domicilio en un pas miembro o un establecimiento industrial o comercial efectivo y serio en el territorio de alguno de los pases de la Unin.

El Derecho de Prioridad (artculo 4), el cual significa que frente a la presentacin de una solicitud de patente, dibujo o modelo industrial o de un registro de marca en uno de los pases miembros, el solicitante o su

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causahabiente podr durante un plazo determinado, solicitar la proteccin en cualquiera de los dems pases miembros. Las disposiciones especficas contienen la regulacin expresa sobre patentes, marcas, nombres comerciales, diseos industriales y medidas contra la importacin de productos que lleven ilcitamente signos distintivos.

3.2 EL ACUERDO DE CARTAGENA

El Acuerdo de Integracin Subregional Pacto Andino, denominado Acuerdo de Cartagena fue creado en Bogot el 26 de Mayo de 1969 entre Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Per, con el propsito de establecer una agrupacin econmica que contara con herramientas suficientes para negociar en condiciones semejantes a las de los pases con mayor desarrollo en Amrica Latina. Este acuerdo, considerado como un movimiento subregional, a su vez persigue el desarrollo equitativo de los pases miembros y su crecimiento a travs de la integracin econmica, buscando la consolidacin de una verdadera unin entre ellos. Dicho acuerdo fue aprobado por Colombia por medio del Decreto 1245 de 1969.

Con la creacin y aprobacin por parte de Colombia y cada uno de los pases miembros de este Acuerdo, surge para la Comunidad Andina la facultad de regular como suprema autoridad ciertos temas. Cada uno de ellos cede la competencia que tiene para legislar en esos temas a rganos supranacionales que sern la suprema autoridad en los mismos. El Congreso de Colombia por su parte es quien tiene la facultad de legislar sobre los temas de Propiedad Industrial, sin embargo como anteriormente se dijo, esta facultad fue depositada en la Comunidad Andina. Es as como la Comunidad Andina se encarga de legislar los temas de su competencia a travs de sus Decisiones, las cuales se aplican en cada uno de los pases miembros con preferencia sobre sus propias normas internas.

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En su artculo 27, el Acuerdo de Cartagena establece la obligacin de adoptar un rgimen comn sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalas. Dando cumplimiento a esta obligacin se aprob por parte de la Comisin Andina el Rgimen Comn sobre Capitales Extranjeros, mediante la Decisin 24. En esta decisin se regularon los principios fundamentales sobre la adquisicin y negociacin de tecnologa externa, normas sobre propiedad industrial referidas a las patentes y las marcas, incluyndose algunos aspectos relacionados con este tema como los contratos de licencia de uso de patente y de marcas de origen extranjero.

En su artculo 6 correspondiente a disposiciones transitorias los pases miembros se obligan a adoptar un Reglamento para la aplicacin de las normas sobre propiedad industrial. Con el fin de expedir este reglamento, los pases miembros analizaban la situacin que se presentaba en ese momento en materia de Propiedad Industrial buscando crear una regulacin armnica que corrigiera las deficiencias que se presentaban. En este estudio se encontr que la mayora de las patentes concedidas en la subregin eran de origen extranjero y que adems eran explotadas en el exterior. Lo anterior encontraba explicacin en el hecho de que las legislaciones sobre esta materia de los pases miembros provenan de copias exactas de las leyes existentes en los pases desarrollados, los cuales concentran las patentes en pequeos grupos empresariales. Se evidenci tambin que las oficinas nacionales encargadas de los asuntos de Propiedad Industrial no desempeaban una funcin que contribuyera a la divulgacin de los conocimientos tecnolgicos y cientficos en beneficio de la industrializacin.

Como resultado de lo anterior, el 6 de Junio de 1974 en Lima, Per, la Comisin del Pacto Andino aprob la Decisin 85 la cual contiene el Reglamento para la Aplicacin de las Normas sobre Propiedad Industrial. Con esta Decisin se inicia

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formalmente la regulacin de la propiedad industrial para los pases miembros del Pacto Andino. La intencin del Pacto Andino tendiente a unificar las legislaciones de los diferentes pases miembros sobre propiedad industrial, se vio disminuida con esta Decisin, puesto que en su articulo 84 establece que los asuntos no regulados por ella, se regirn por la legislacin interna de cada pas miembro. Debido a que esta Decisin no abarca todos los aspectos relacionados con la Propiedad Industrial, en cada pas aparecen tres clases de normas aplicables:

1. Las normas previstas en las Decisiones 24 y 85.

2. La legislacin nacional en los asuntos no regulados por el Reglamento.

3. La legislacin nacional en los aspectos en que el Reglamento remita expresamente a su aplicacin.

De lo anterior se concluye que en cada pas miembro la ley interna se aplicara en todo lo que no est regulado por la Decisin 85. En Colombia la Decisin 85 se vincul a nuestro ordenamiento jurdico a travs del Decreto 1190 de 1978, el cual derog cualquier norma que fuera incompatible con esta Decisin.

Esta Decisin se compone de cuatro captulos. El Captulo 1 se refiere a las patentes, los requisitos de patentabilidad, los titulares, las solicitudes y su trmite, los derechos que otorga la patente y las obligaciones para su titular, las licencias, la proteccin legal y la nulidad de las patentes. El Captulo 2 se refiere a los dibujos y los modelos industriales, los cuales en gran parte se rigen por lo establecido para las patentes. El Captulo 3 establece lo referente a las marcas,

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los requisitos para su registro y los derechos que confiere. Por ltimo, el Captulo 4 contiene disposiciones varias que indican la forma como opera la Decisin.

Aunque no abarc totalmente el tema de la Propiedad Industrial y sus regulaciones no fueron muy claras, la Decisin 85 regul este tema por ms de ocho (8) aos en los pases miembros del Pacto Andino. Posteriormente, surgi la necesidad de dar una proteccin ms amplia y eficaz a los derechos derivados de este tipo de propiedad, as como tambin la de crear una nueva herramienta que contribuyera a la expansin de mercados de los pases integrantes para lograr una armonizacin de las posiciones que la Jurisprudencia y la Doctrina de los distintos pases venan sentando en este sentido.

Ante esta situacin, la Decisin 85 fue sustituida por la Decisin 311 la cual se expidi el 8 de Noviembre de 1991, y en la que se estableci expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior. La Decisin 311 se denomin Rgimen Comn de Propiedad Industrial para la Subregin Andina. Con posterioridad a la entrada en vigencia de la Decisin 311, en Diciembre de 1991 se estableci la necesidad de reformar dicha Decisin en su artculo 119 y en su disposicin transitoria tercera. Como consecuencia de esto, se dict en Febrero de 1992 la Decisin 313 que introdujo dichas reformas y adicion otras enmiendas a la Decisin 311, reemplazndola en su totalidad.

La Decisin 313 no solucion los problemas y vacos que se observaban por parte de la Doctrina y en al mbito internacional, por lo que nuevamente surgieron crticas e inconvenientes que hicieron necesaria la preparacin de una nueva propuesta, lo cual trajo como resultado la Decisin 344. El 29 de Octubre de 1993 se expide la Decisin 344 y se denomina Rgimen Comn sobre Propiedad Industrial, la cual empieza a regir a partir del 1 de Enero de 1994. En Colombia

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esta Decisin fue reglamentada por medio del Decreto 11 del 14 de Enero de 1994.

En resumen, la Decisin 85 no proporcion a los titulares de los derechos de Propiedad Intelectual una proteccin adecuada. Las decisiones 311 y 313 trataron de corregir las restricciones que existan sobre los derechos de Propiedad Industrial, dictando normas de proteccin para sus titulares y teniendo en cuenta las tendencias mundiales en materia de Propiedad Industrial. Dichas Decisiones eliminaron la defectuosa regulacin que exista para definir los derechos otorgados por las patentes y las marcas, dejando en claro que se trata de derechos que excluyen a terceros del goce del bien inmaterial.

La Decisin 344 tuvo como fin perfeccionar las correcciones de las anteriores Decisiones, dejando a un lado las limitaciones existentes desde la Decisin 85. Es as como la Decisin 344 ampli el campo de patentabilidad, otorg al titular de la patente el monopolio de importacin que anteriormente se negaba y elimin la licencia obligatoria por cinco aos a partir del otorgamiento de la patente.

La Decisin 344 es un conjunto normativo que establece los derechos mnimos que deben existir para los pases del Pacto Andino, los cuales pueden ser ampliados o fortalecidos por medio de sus leyes internas o por otros acuerdos multilaterales. Esto significa que los Estados miembros pueden extender los derechos que otorga la Decisin 344, pero no disminuirlos o limitarlos. En esta Decisin se mantiene la triloga de normas sobre propiedad industrial que regulan la materia en cada uno de los pases miembros. De esta forma, se tiene: la normatividad de la Decisin 344, la legislacin interna de cada pas cuando la norma comunitaria nos remite a ella, y por ltimo, la legislacin interna en los casos en los que cubre un determinado hecho. la Decisin no

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Fue una opinin generalizada que esta Decisin no constituy un cambio significativo y determinante frente a las regulaciones de la Decisin 313, puesto que los defectos que presentaba esta ltima no fueron subsanados en su totalidad por la nueva norma. Como lo anota el Profesor Peruano Baldo Kresalja, la derogatoria de la Decisin 313 por la Decisin 344, no constituye un paso decisivo para la formulacin de una poltica tecnolgica y comercial de los pases del Grupo Andino, siendo entonces el reemplazo innecesario, por la inestabilidad jurdica creada y, adems, porque los cambio introducidos, con excepcin de dos o tres puntos especficos, son adjetivos.12

La Decisin 344 esta compuesta por ocho captulos, a saber

1. Patentes, el cual trata sobre los requisitos de patentabilidad, los titulares, la solicitud y su trmite, los derechos que confiere la patente, las obligaciones para el titular de la patente, las licencias, la proteccin legal de la patente y la nulidad y caducidad de la patente. 2. Los Modelos de Utilidad

3. Los Diseos Industriales

4. Los Secretos Industriales

5. Las Marcas, el cual de divide en requisitos para el registro, procedimiento de registro, derechos conferidos por la marca, cancelacin, nulidad y caducidad del registro, licencias y transferencias de marcas, lemas comerciales y marcas colectivas.
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PACHON Manuel, SANCHEZ Zoraida, El Rgimen Andino de la Propiedad Industrial. Ediciones Jurdicas Gustavo Ibez,1995

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6. Nombre Comercial

7. Denominaciones de Origen

8. Disposiciones complementarias.

La Decisin 344 de la Comunidad Andina fue remplazada en su totalidad por la nueva Decisin 486 de la Comunidad Andina, la cual busc adaptar las normas de Propiedad Industrial a los Acuerdos sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC) de la OMC. Son precisamente estos cambios y estas adaptaciones, las que sern objeto de un profundo anlisis en este trabajo de grado.

3.3 SUPRANACIONALIDAD

Teniendo en cuenta que las normas de Propiedad Industrial son andinas, hemos querido referirnos a este tema con el fin de dar una mayor claridad sobre el "status" que tienen las mismas frente a las normas internas de cada pas y su funcionamiento. Adems se busca explicar la importancia de la creacin de organismos que tengan una existencia a nivel internacional, de los cuales participen diferentes pases, as como sus implicaciones.

Dentro del proceso de integracin econmica que se ha venido instaurando en el mundo moderno ha surgido un nuevo derecho que se denomina Derecho Comunitario, el cual integra como uno de sus elementos ms importantes el concepto de supranacionalidad. La supranacionalidad se define como un traslado de la competencia de los rganos nacionales a nuevos organismos internacionales de carcter comunitario.

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El Derecho Comunitario, segn el Dr. Enrique Low Murtra,13 surge a partir del derecho internacional pblico y se diferencia de ste en los siguientes aspectos:

1. El derecho comunitario no slo rige relaciones entre pases, sino tambin se encarga de regular los derechos y obligaciones de otras entidades, organismos internacionales y otros entes de carcter semisoberano.

2. El derecho comunitario no se limita a regular las relaciones de carcter poltico o comercial. Su esfera se extiende a materias reservadas a la competencia interna de cada pas, lo cual hace surgir una nueva especie de relaciones internacionales. En el caso concreto del Grupo Andino se ha visto como los pases miembros han cedido porciones de su legislacin econmica a una legislacin comunitaria, as como tambin cierto grado de su soberana con el propsito de lograr la expresin de una voluntad comunitaria.

3. En el derecho internacional se busca coordinar la voluntad de los diferentes Estados, sin que necesariamente se trate de regular su conducta a travs de principios que ellos mismos no consientan. El derecho comunitario, adems de coordinar dichas voluntades, tambin busca regirlas. De esta forma aparecen dos tipos de normas: las que surgen del acuerdo de voluntades por un lado, y por el otro, las que rigen independientemente de las decisiones de cada pas.

4. El derecho comunitario esta marcado por el desarrollo de instituciones de carcter supranacional con capacidad de crear derecho. En el Grupo Andino, estos rganos son la Comisin, la Junta del Acuerdo de Cartagena y el Tribunal Andino de Justicia. Dichas instituciones gozan de la facultad de expedir determinadas reglas que tienen la particularidad de constituirse en la ms clara
13

Low Murtra, Enrique, Incorporacin de las Normas Supranacionales del Acuerdo de Cartagena al Derecho Interno de cada Pas

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expresin del concepto de supranacionalidad. Como lo seal en una ocasin la Corte Suprema de Justicia Tales reglas expedidas por la entidad andina rigen la conducta de los pases comprometidos y sus habitantes en asuntos fundamentales de la actividad econmica, de manera directa, sin necesidad de someterse a procedimientos previos de admisin en cada uno de los Estados que componen el rea territorial del Pacto, y solo cuando ste lo establece o la naturaleza de las materias lo exige, requieren el desarrollo de trmites nacionales.

Para la adecuada realizacin del Derecho Comunitario, es necesario que tenga prioridad frente al derecho nacional, es decir que ste no puede derogar una norma de derecho comunitario anterior. En el Grupo Andino se acepta esta posicin pero sujeta a que las normas del derecho comunitario respeten las competencias propias del tratado marco y a que se respeten las rdenes constitucionales internas de cada pas. Es tambin indispensable que exista una uniformidad interpretativa respecto a las normas propias del derecho comunitario, labor cumplida por el organismo jurisdiccional comunitario.

3.3.1

EVOLUCIN

DE

LA

INCORPORACIN

DE

LAS

NORMAS

SUPRANACIONALES EN COLOMBIA

La Corte Suprema de Justicia ha tenido tres importantes pronunciamientos respecto a este punto. En la primera decisin de Julio de 1971 se desconoci la existencia del Derecho comunitario equiparndolo al derecho internacional y tratndolo como una parte del derecho internacional pblico. Estableci la Corte: ni se diga que existe un derecho de las comunidades internacionales, conforme al cual ciertas estipulaciones de tipo econmico consagradas en pactos multilaterales, por elsticas, dan vida, as como as, a organizaciones diferentes y les confieren

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poderes superiores a los que son anejos de ordinario a los Estados, aisladamente considerados, en el manejo de sus asuntos exteriores. No; ese derecho no existe, ni por semejas.

En una segunda sentencia de Enero de 1972, la Corte afirm la superioridad del derecho nacional interno sobre el derecho comunitario. En 1971 el Gobierno expidi el Decreto 1299 por medio del cual pona en vigencia dentro del territorio colombiano la Decisin 24 del Acuerdo de Cartagena. Dicha norma fue demandada ante la Corte, la cual declar su inexequibilidad argumentando lo siguiente: 1. Que la Corte si tiene competencia para pronunciarse sobre las normas del derecho supranacional. 2. Que no existe el derecho comunitario. 3. Que las disposiciones de la Decisin 24 son contrarias a la constitucin porque derogan normas internas expedidas por el Congreso. Dijo la Corte, que la incorporacin del derecho comunitario slo puede hacerse por el Congreso. En contra de esta decisin se dijo que la obligatoriedad del rgimen comn se da porque el Acuerdo mismo as lo prev.

La misma Corte, en una tercera oportunidad reconoci la existencia tanto del derecho comunitario como de la supranacionalidad. El Gobierno nacional, en el ao de 1973 expidi la Ley 8 por la que se reiter la aprobacin del Acuerdo de Cartagena y se establecieron algunos mecanismos para la recepcin del derecho supranacional en Colombia. Esta ley fue demandada y en su providencia seal la Corte que: el mrito constitucional de los Tratados, superior al de leyes y decretos, hace que las normas legislativas posteriores a la ley aprobatoria, no puedan oponerse al Pacto Andino.

Adicionalmente, a travs de la reforma de 1968 se modific el numeral 18 del artculo 16 de la Constitucin del 86 estableciendo que por medio de tratados o convenios aprobados por el Congreso, podr obligarse al Estado, sobre bases de

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igualdad internacional para que sean establecidas instituciones supranacionales que tengan por objeto promocionar o consolidar la integracin econmica con otros Estados.

Por su parte, el Consejo de Estado ha tenido varios pronunciamientos significativos en esta materia, a saber: En 1971 dict dos sentencias en las cuales expres la falta de competencia para pronunciarse sobre el asunto debido a la consideracin de la naturaleza del problema. El 2 de Marzo de 1971, la sala unitaria del Consejo de Estado estableci respecto del Decreto 1245 del 8 de Agosto de 1969, aprobatorio del acuerdo de integracin subregional, que este no poda ser objeto de conocimiento de las jurisdicciones nacionales, entre otros motivos porque el tratado, acuerdo o convencin es un acto jurdico complejo entre miembros de la comunidad internacional, que por sus rganos y su contenido se diferencian esencialmente del derecho pblico interno Tal es tambin la doctrina internacional prevaleciente, que considera al tratado, acuerdo o convenio, salvo estipulacin en contrario o prctica internacional que lo simplifique, como acto complejo que se perfecciona despus de haber sido objeto de un procedimiento complejo o de un procedimiento compuesto que culmina con el cambio, depsito o comunicacin de la aprobacin o ratificacin que perfecciona el acuerdo de voluntades y que queda formando parte del Tratado mismo. Debido a lo anterior, se afirma que el Decreto 1245 contiene normas jurdicas propias del derecho internacional producto de un acuerdo entre varios estados y por lo tanto el conocimiento de estas debe incumbir a todas las partes conforme a las normas del derecho internacional y a los procedimientos especiales designados para estas. Establece la sala que, siguiendo el pensamiento de la Corte Suprema de Justicia y del propio Consejo de Estado, el control administrativo no es viable para actos como el decreto 1245 que se refiere a convenios del gobierno colombiano con otros Estados, puesto que estn sujetos a procedimientos especiales y a tribunales internacionales que conocen de los conflictos de esta ndole en forma privativa.

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En una segunda oportunidad, en el ao 1978, el Consejo de Estado se abstuvo de hacer pronunciamiento de fondo y aplic la denominada cosa juzgada implcita, pues consider que la providencia del 27 de Febrero de 1975 de la Corte Suprema de Justicia poda ser considerada una decisin definitiva e intocable, que consagraba ya la supranacionalidad.

El 6 de Septiembre de 1979 el Consejo de Estado hace un reconocimiento expreso de la supranacionalidad como la competencia de un rgano internacional o comunitario para tomar decisiones directamente obligatorias en el territorio de los estados miembros sin la necesidad de una incorporacin en el ordenamiento jurdico nacional. Se ha afirmado que el fundamento de la competencia supranacional es el tratado negociado, firmado, aprobado y ratificado por los Estados. Es importante sealar en este punto que el concepto moderno de soberana consiste en que las competencias que ejerce un Estado independiente de manera exclusiva dentro de su territorio estn sujetas a las obligaciones nacidas de sus compromisos contrados con otros Estados u organizaciones internacionales. La Corte y los doctrinantes sealan la distincin entre normas supranacionales indirectas, osea aquellas que requieren incorporacin en el ordenamiento jurdico interno para que puedan surtir efectos jurdicos obligatorios, y normas supranacionales directas es decir, las decisiones que puede expedir la Comisin que no implican para los pases miembros obligaciones conexas o relacionadas con la adopcin de actos de derecho interno y cuya entrada en vigor se determina por la fecha de aprobacin del acta final de la reunin respectiva.

Finalmente, en una sentencia de 1981, el Consejo analiza la compatibilidad de las normas internas con las normas supranacionales y otorga de esta forma el reconocimiento expreso y claro de la vigencia de estas normas y les reconoce de pleno derecho la proteccin a los rganos supranacionales.

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El Tribunal Andino de Justicia en el proceso No. 14-AN-2001 por el cual se decidi la Accin de Nulidad interpuesta contra los artculos 1, 2 y 279 de la Decisin 486 en Febrero del ao 2002, estableci que el Derecho Comunitario tiene como caractersticas su obligatoriedad, su aplicacin directa y su supremaca. Esta ltima, hace referencia a la superioridad de la norma comunitaria sobre el derecho interno de los pases miembros.

De igual manera, el Tribunal en la sentencia emitida dentro del proceso No. 1-IP87 estableci entre otras cosas que: el ordenamiento jurdico de la integracin andina prevalece en su aplicacin sobre las normas internas o nacionales, por ser caracterstica esencial del Derecho Comunitario, como requisito bsico para la construccin integracionista. 3.4 LOS ADPIC, ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO.

El acuerdo ADPIC constituye el punto de partida de este estudio, debido a que la modificacin de la Decisin 344 se debe precisamente a la adecuacin de la normatividad andina al mismo. De esta forma, es importante analizar este Acuerdo puesto que Colombia asumi el compromiso, durante la Ronda Uruguay, de cumplir con las obligaciones establecidas en el mismo. Por esto, se va a presentar a continuacin una breve resea de lo que es el Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, con una explicacin de lo que fue el GATT (Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio), acuerdo que se convirti en 1995 en lo que hoy en da es la OMC.

El GATT (Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio) desde sus orgenes se concibi como un compromiso institucionalizado, el cual se articula con base en el Protocolo sobre Aplicacin Provisional del Acuerdo General sobre

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Aranceles y Comercio, firmado el 30 de Octubre de 1947 por los veintitrs pases promotores de la Carta de la Organizacin Internacional del Comercio, en vigor desde 1948. A partir de esta fecha el Acuerdo qued abierto a la adhesin de otros Estados. El GATT se establece como un cdigo multilateral que agrup todo el dispositivo tcnico que regulaba el comercio internacional de bienes y productos. Se trata entonces de un acuerdo multilateral y no de una organizacin internacional.

Inicialmente se delimit su mbito de aplicacin al comercio internacional de mercancas y a los derechos aduaneros. El GATT se ha basado en dos principios fundamentales: en primer lugar, el principio de no discriminacin, el cual reconoce que todas las ventajas que beneficien a una parte deben beneficiar sin discriminacin a todas las partes contratantes. Este principio inspira el principio de Nacin ms Favorecida, establecido en el artculo primero del GATT de 1947, el cual reza: toda ventaja otorgada por una parte contratante a cualquier otro pas es inmediata e incondicionalmente extendida a todas las dems partes contratantes.

Por otra parte, el principio de Trato Nacional, establecido en el artculo tercero del GATT de 1947 indica que: los productos del territorio de toda parte contratante importados en el territorio de cualquier otra parte contratante, no debern recibir un trato menos favorable que el concedido a los productos similares de origen nacional.

Estos dos pilares bsicos de la proteccin de la Propiedad Industrial en el sistema GATT se introducen en los artculos 3 y 4 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC) de la OMC, tambin llamado TRIPS (en ingls) y su aplicacin garantiza la eficacia del marco normativo constituido por las disposiciones del Acuerdo relativas a la

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proteccin de los derechos de Propiedad Industrial. Dentro de este contexto, el concepto de proteccin comprende las normas relativas a la existencia, ejercicio, mantenimiento, alcance y observancia de los derechos de Propiedad Industrial consagrados en el Acuerdo. Como consecuencia de esto, se entiende que los principios de Trato Nacional y de Nacin mas Favorecida se aplican no slo a las obligaciones que se derivan directamente del Acuerdo, sino tambin a las otras ventajas que las legislaciones nacionales establezcan al regular la proteccin de los derechos de Propiedad Intelectual consagrados en el Acuerdo.

Sin embargo, las obligaciones que se derivan de estos dos principios no se aplican a los procedimientos para la adquisicin y mantenimiento de los derechos de Propiedad Industrial establecidos en acuerdos internacionales celebrados dentro de la OMPI, segn lo estipulado en el artculo 5 de los ADPIC de la OMC. La consagracin de estos dos principios en el Acuerdo ser analizada mas adelante.

La funcin principal del GATT consiste en establecer normas para regular el comercio internacional con el fin de suprimir las barreras comerciales y solucionar los conflictos internacionales. Se trata de un catlogo de normas apoyado en una estructura estable, y a la vez de un foro de discusin multilateral de los problemas comerciales que pretende impulsar el crecimiento econmico y el desarrollo a travs del comercio internacional de productos, y de un rgano para la conciliacin y solucin de las controversias entre las partes. Mundialmente se reconoce la incidencia del GATT sobre el crecimiento del comercio internacional.

Los pases miembros del GATT se comprometieron a realizar acuerdos para establecer ventajas recprocas y mutuas dirigidas a conseguir una reduccin significativa de aranceles y de otras barreras del comercio y a la eliminacin del tratamiento discriminatorio en el comercio internacional.

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Desde su inicio el GATT ha celebrado peridicamente Rondas de Negociacin comerciales multilaterales. Las seis primeras Rondas se centraron en la disminucin de los niveles de proteccin arancelaria. Posteriormente, en la Ronda de Tokio (1973-1979), se present el fenmeno del neoproteccionismo en sus mltiples formas y se estableci la necesidad de profundizar en una liberalizacin comercial referida a las barreras no arancelarias. El resultado ms importante de esta Ronda fue la elaboracin de un conjunto de cdigos o acuerdos que desarrollan artculos del Acuerdo General en materia de

antidumping,
Los

subvenciones, medidas compensatorias y otras medidas proteccionistas.

resultados obtenidos en esta Ronda no fueron suficientes y se hizo evidente la necesidad de iniciar una nueva Ronda de negociaciones para enfrentar las nuevas prcticas comerciales. Como resultado de esto, el 20 de Septiembre de 1986 en Punta del Este, Uruguay, se inici la octava ronda negociadora.

La Ronda Uruguay es un proceso de negociacin comercial multilateral cuyo fin primordial es adecuar las normas del GATT de 1947 y sus instituciones jurdicas conexas a la difcil y dinmica realidad del comercio internacional. La Ronda Uruguay ha sido la ms ambiciosa de todas las rondas, en la que han participado mayor nmero de pases (ciento siete) y varias organizaciones como la Unin Europea, y la que ha desplegado la ms extensa cobertura sectorial de todas las negociaciones del GATT. La caracterstica ms relevante de la Ronda Uruguay ha sido su globalidad. Las negociaciones se centraron sobre dos puntos fundamentales: por una parte, la creacin de un acuerdo marco que incluyera todos los acuerdos sectoriales y abriera la posibilidad para la creacin de una organizacin unitaria. De otra parte, la elaboracin de acuerdos sectoriales que sealaran las reglas bsicas de comportamiento en cada uno de los sectores negociadores.

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Esta tendencia modernizadora y globalizadora no fue aceptada pacficamente por todos los pases miembros. Por el contrario desde el principio se manifestaron profundas negativas por parte de muchos a la idea de celebrar una nueva Ronda y a su contenido especialmente se cuestionaron los denominados nuevos temas (aspectos de la propiedad intelectual relacionados con el comercio, medidas en materia de inversiones relacionadas con el comercio y servicios), cuya inclusin dentro de los temas de negociacin tuvo gran oposicin por parte de los pases en vas de desarrollo. Por el contrario, los pases desarrollados se mostraron a favor de la inclusin de estos temas.

En sus inicios, en la Ronda Uruguay, en Punta del Este, se limit la discusin a regular el comercio de bienes piratas exclusivamente. Posteriormente, debido a que pases como Brasil e India obtuvieron prebendas en otros lugares se ampli el mbito de discusin y uno de los puntos ms importantes en esta etapa de la Ronda Uruguay fue el reconocimiento del papel preponderante que la Propiedad Industrial juega en el comercio internacional y por lo tanto, la aceptacin por parte de todos los pases impulsores, de que la Ronda deba tener como objetivo primordial, la elaboracin de un marco multilateral de normas, disciplinas y principios que redujera las dificultades del comercio internacional, y el establecimiento de una proteccin adecuada de los derechos de Propiedad Intelectual. Es importante mencionar que estas negociaciones se entendan sin perjuicio de otra iniciativas complementarias que pudieran tomarse en la Organizacin Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) o en cualquier otro foro que discutiera tales cuestiones.

El papel de la Organizacin Mundial de la Propiedad Industrial (OMPI) dentro de estas negociaciones fue el primer problema de fondo que se present. Por un lado, los pases en desarrollo defendan a la OMPI y consideraban que deba asumir la competencia en esta materia por ser la Agencia de la Naciones Unidas

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especializada en los temas de Propiedad Intelectual. Por el contrario, los pases desarrollados sostuvieron que en el GATT deban discutirse determinados aspectos de la proteccin de los derechos de Propiedad Intelectual. Sin embargo, en este punto los pases industrializados manifestaron tener dos tendencias distintas pues por un lado, los pases europeos queran que la OMPI siguiera ejerciendo un papel activo en el campo de la proteccin de los derechos de propiedad intelectual; y por otro, Estados Unidos y otros pases del pacfico, preferan que la OMPI no tuviera competencia alguna y que sus actividades y funciones fueran desempeadas por el GATT debido a la poca confianza que le tenan a aquella.

Debe tenerse en cuenta que el inters principal de los pases desarrollados en incluir el tema de la propiedad industrial dentro de las regulaciones del GATT, era el de garantizar que para este tema se aplicara el Sistema de Solucin de Diferencias del GATT, en el cual se asegura que si un pas pierde un fallo, tiene la obligacin de cumplirlo por medio de la imposicin de sanciones comerciales y el pas que resulte afectado tiene derecho a compensar su prdidas.

Los pases en desarrollo tenan una posicin restrictiva de los derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio fundamentada en que su proteccin deba ser ejercida por parte de la OMPI. Los pases desarrollados tenan una visin de los derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio mucho ms amplia y lo que pretendan era que en estas negociaciones se establecieran normas orientadas a fortalecer estos derechos en el marco del GATT. De esta forma, sostuvieron una postura coincidente sobre qu normas deban elaborarse y stas fueron las que constituyeron lo que se conoce como el Acuerdo TRIPs ( Trade Related Intellectual Property Rights) o ADPIC.

Finalmente, el Prembulo del Acuerdo no desconoce la existencia de la OMPI. Por el contrario, establece la voluntad de los miembros de sostener una relacin de

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mutuo apoyo entre la OMC y la OMPI, as como con otras organizaciones internacionales competentes. De esta forma, se sientan las bases para coordinar las actuaciones de la OMPI y el GATT, como foros multilaterales de discusin en materia de Propiedad Industrial.

En general puede afirmarse que los resultados de las negociaciones fueron positivos. El contenido de los ADPIC es el instrumento ms importante de cambio a nivel mundial del sistema de proteccin de los derechos de Propiedad Industrial. Finalmente, la concepcin amplia de los derechos de Propiedad Intelectual que tenan los pases desarrollados fue la que se adopt en general dentro del acuerdo. Por lo tanto, dentro de las normas del GATT quedan incluidas prcticamente todas las modalidades de propiedad intelectual e industrial. Asimismo se incluyen normas relativas a los procedimientos de reconocimiento y proteccin de los derechos de Propiedad Intelectual, que comprenden las medidas de proteccin de stos en frontera y mecanismos de consulta y de solucin de conflictos entre las partes. Tambin se incluye dentro del Acuerdo, mecanismos de informacin y medidas transitorias que favorecen a los pases menos desarrollados.

Uno de los puntos ms importantes de la Ronda Uruguay fue la creacin de la Organizacin Mundial del Comercio (OMC) con lo cual se consolida el proceso de institucionalizacin de las organizaciones creadas alrededor del GATT y se refuerza el multilateralismo que se buscaba. De esta forma, la OMC se consolida como un foro de debate, discusin y solucin a los problemas que surjan de los distintos acuerdos que administre.

3.4.1 GENERALIDADES DE LOS ACUERDOS SOBRE LOS ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO (ADPIC)

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Como resultado de las reuniones del Grupo de Negociacin ADPIC, se present a finales de 1991 un documento apoyado por todos los pases miembros del GATT, denominado el Documento Dunkel, el cual constaba de setenta y tres artculos y se constituy en la base para la adopcin definitiva del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, incluido el Comercio de Mercancas Falsificadas (Acuerdo ADPIC. El texto de los ADPIC se encuentra dividido en siete partes de la siguiente manera:

La parte I contiene las disposiciones generales y los principios bsicos. La partes II hace referencia a las normas sobre existencia, ejercicio y alcance de los derechos de propiedad intelectual, especficamente regulando lo relativo a derechos de autor y derechos conexos, marcas de fbrica o de comercio, incluidas las de servicios; indicaciones geogrficas, dibujos y modelos industriales, patentes, incluida la proteccin a las obtenciones vegetales; esquemas de trazado de circuitos integrados, proteccin de informacin no divulgada, control de prcticas anticompetitivas en las licencias contractuales.

La parte III establece las disposiciones relativas a la observancia de los derechos de propiedad intelectual, las obligaciones generales, procedimientos y recursos frontera. civiles y administrativos, procedimientos penales, medidas provisionales y prescripciones especiales relacionadas con las medidas en

La parte IV contiene las normas sobre adquisicin y mantenimiento de los derechos de propiedad intelectual y procedimientos contradictorios relacionados.

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La parte V se refiere a las disposiciones relativas a la prevencin y solucin de diferencias.

La parte VI establece las disposiciones transitorias del Acuerdo ADPIC.

La parte VII hace referencia a las disposiciones institucionales y finales del Acuerdo.

Los ADPIC entraron en vigor el 1 de enero de 1995, (para los pases en desarrollo como Colombia, entraron en vigor el 1 de enero de dos mil (2000)), y se consideraron como el acuerdo multilateral ms completo sobre Propiedad Intelectual. Uno de los logros ms importantes de este acuerdo es que como resultado de ste, la proteccin de Propiedad Intelectual ha pasado a ser parte integrante del sistema de comercio multilateral establecido en la OMC. De la misma forma como anteriores convenios internacionales sobre Propiedad Intelectual lo haban hecho, el Acuerdo ADPIC es un acuerdo de normas mnimas en el que se permite a los miembros discrecionalidad para dar una proteccin ms amplia a la Propiedad Intelectual si as lo quieren, por motivos internos o por que tienen para este efecto acuerdos internacionales bilaterales, regionales o multilaterales que lo permitan. As lo establece claramente el articulo 1 al estipular que los miembros pueden prever en su legislacin, una proteccin ms amplia a la exigida por el Acuerdo, siempre y cuando no infrinja las disposiciones del mismo. Se deduce de lo anterior que el Acuerdo ADPIC no busca estrictamente una armonizacin de las legislaciones nacionales de los Estados miembros, sino el establecimiento de unos parmetros mnimos de proteccin de los derechos de Propiedad Intelectual, que en ningn caso pueden ser rebajados por las partes.

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Como lo establece el Prembulo del Acuerdo, los objetivos que han explicado la necesidad de adoptar esta nueva regulacin han sido principalmente que, por una parte, la adopcin del Acuerdo es una respuesta a la intencin de los miembros de disminuir las distorsiones del comercio internacional y por otra, corresponde a una necesidad de fomentar la proteccin eficaz y adecuada de los derechos de Propiedad Intelectual.

As mismo, en lo referente a los objetivos, el Acuerdo se caracteriza por: establecer un conjunto de normas sustantivas mnimas que deben ser respetadas por los miembros, prever los principales procedimientos y recursos que deben verse reflejados en las normas internas de cada pas como medios administrativos y judiciales de tutela de los derechos de Propiedad Intelectual, permitir la aplicacin del mecanismo general de solucin de diferencias y asegurar la implementacin de los principios y reglas bsicas establecidos en los tratados vigentes sobre propiedad industrial.

Para lograr la ms amplia participacin de Estados en el Acuerdo, los miembros han reconocido en el Prembulo del Acuerdo la necesidad de respetar una aplicacin flexible de la nueva regulacin en los pases menos desarrollados. Con el fin de lograr este objetivo, el Acuerdo contiene varias disposiciones transitorias que permiten la incorporacin gradual de estos pases a los parmetros de proteccin establecidos en l. De esta forma, los miembros tienen un periodo de un ao para llevar a cabo la aplicacin de este Acuerdo, dndose un plazo adicional de cuatro (4) aos para los pases en desarrollo y para los que estn en proceso de transformacin hacia una economa de mercado, y un plazo adicional de diez (10) aos para los pases menos adelantados, con algunas excepciones relativas a los productos farmacuticos y qumicos.

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Para asegurar la aplicacin del Acuerdo y su debido cumplimiento, se cre un Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, cuya funcin consiste en supervisar la aplicacin de los ADPIC. Por otro lado, es importante sealar que las obligaciones contenidas en el Acuerdo son obligaciones de resultado, debido a que los Estados miembros tienen libertad para adoptar los instrumentos nacionales que tengan a su alcance para la adecuada aplicacin del Acuerdo en el marco de su propio sistema y prctica jurdicos, tal como lo establece el artculo 1.1.

Resulta interesante sealar que dentro de las categoras de derechos contenidas en el Acuerdo y que integran el concepto genrico de propiedad intelectual, no se incluyen los modelos de utilidad, los cuales brindan proteccin jurdica a las denominadas pequeas invenciones. Internacionalmente, en ese momento no se contaba con una texto normativo que regulara ni siquiera de una manera general, la proteccin de los modelos de utilidad. Sin embargo, la no inclusin de los modelos de utilidad dentro del Acuerdo, no significa que stos no gocen de proteccin, ya que el Acuerdo no tiene ninguna incidencia sobre el sistema que cada Estado miembro adopte para la proteccin de dichos modelos.

La relacin que guarda el Acuerdo ADPIC con otros Convenios Internacionales en materia de propiedad industrial se encuentra consagrada en el artculo 2 del mismo, el cual recoge en forma generalizada la compatibilidad que guarda el texto del Acuerdo ADPIC con otros Tratados de propiedad industrial celebrados por las partes. Expresamente se manifiesta que ninguna disposicin de las partes I a IV del Acuerdo puede ir en detrimento de las obligaciones que los miembros hayan contrado entre s derivadas de los Convenios de Pars, Berna, Roma y Washington. Adicionalmente, el Acuerdo garantiza la efectividad de algunas de las disposiciones contenidas en el Convenio de Pars (CUP, Acta de 1967) y las cuales deben ser aplicadas por los miembros. Concretamente se refiere a los artculos 1 a 12 y al

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artculo 19 CUP, los cuales establecen los principios aplicables a la proteccin de algunas modalidades de propiedad industrial, proteccin contra la competencia desleal, y el establecimiento de un servicio especial de propiedad industrial en los pases miembros; consagrando de esta manera la proteccin unionista otorgada por el Convenio de Pars reflejada en principios tales como el principio de prioridad unionista, el principio de trato nacional, la proteccin de la marca notoria, las medidas para asegurar la explotacin de la patente, entre otros.

3.4.2 Principios de Trato Nacional y Nacin ms Favorecida en el Acuerdo ADPIC

Como se seal anteriormente, estos dos principios no se aplican nicamente a las obligaciones derivadas directamente del Acuerdo ADPIC, sino tambin a las ventajas que se desprenden de las legislaciones nacionales al regular el tema de la proteccin de los derechos de propiedad intelectual consagrados en el Acuerdo. Sin embargo, las obligaciones derivadas de estos dos principios no se aplican a los procedimientos para la adquisicin y mantenimiento de los derechos de propiedad industrial establecidos en acuerdos internacionales celebrados dentro de la OMPI.

El principio de trato nacional est consagrado en el artculo III del Acuerdo ADPIC y conforme a l, cada miembro conceder a los nacionales de los dems miembros un trato no menos favorable que el que otorgue a sus propios nacionales en relacin con la proteccin de la propiedad industrial. Es un principio fundamental dentro de la regulacin internacional de la propiedad industrial y se encuentra consagrado desde el Convenio de Pars de 1883 en su artculo segundo.

Se han establecido en diferentes Convenios internacionales algunas excepciones a este principio consistentes en la no aplicacin del mismo a las disposiciones

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nacionales que se refieran al procedimiento judicial y administrativo, a la competencia, a la eleccin de domicilio o a la constitucin de un mandatario. El Acuerdo ADPIC por su parte, tambin establece dichas excepciones, y adicionalmente establece que stas deben ser necesarias para lograr el cumplimiento de leyes y reglamentos que no sean incompatibles con las disposiciones del Acuerdo, y cuando su aplicacin no resulte en una restriccin encubierta del comercio.

Por otra parte, el principio de nacin ms favorecida se encuentra consagrado en el artculo 4 del Acuerdo ADPIC. Conforme a este principio, toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad que conceda un miembro a los nacionales de cualquier otro pas referido a la proteccin de la propiedad industrial, se otorga inmediatamente y sin condiciones a los nacionales de los dems pases miembros. este principio en determinados eventos. En el mismo artculo se establece la posibilidad de que los miembros excepten la aplicacin de

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CAPITULO IV

CONSTRUCCIN DE LA POSICIN COLOMBIANA EN LAS NEGOCIACIONES PARA ACTUALIZAR LA DECISIN 344 A LOS ADPIC

Establecer la posicin que llev Colombia a Lima fue una tarea ardua y dispendiosa toda vez que dentro del mbito nacional haba demasiados intereses y opiniones encontradas respecto a lo que como pas deba presentar Colombia como propuesta para las negociaciones de la nueva Decisin. De conformidad con lo anterior, la posicin que llev Colombia fue consolidada a travs del Consejo Superior de Comercio Exterior.

El Consejo Superior de Comercio Exterior fue creado a travs de la Ley 7 de 1991 como un organismo asesor del Gobierno en todos aquellos aspectos que se relacionen con el comercio exterior del pas y con la definicin de los aspectos relevantes de la poltica comercial.

Por ley, los miembros con voz y voto del Consejo Superior son: El Presidente de la Repblica, quin lo preside; el Ministro de Relaciones Exteriores; el Ministro de Hacienda y Crdito Pblico; el Ministro de Comercio Exterior, el Ministro de Desarrollo Econmico; el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural; el Ministro de Minas; el Ministro de Transporte; el Ministro del Medio Ambiente; el Director del Departamento Nacional de Planeacin, y el Gerente del Banco de la Repblica.

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Con voz pero sin voto asisten: el Director de Proexport, el Director de la DIAN y el Presidente de Bancoldex.

Entre las funciones del Consejo Superior de Comercio Exterior sobresalen:

1. Recomendar al Gobierno Nacional la poltica general y sectorial de comercio.

2. Emitir concepto sobre la celebracin de acuerdos internacionales de comercio. Instruir a las delegaciones que representen a Colombia en las negociaciones comerciales internacionales.

3. Proponer al Gobierno los tratamientos preferenciales acordados en forma bilateral o multilateral.

4. Sugerir al Gobierno el manejo de los instrumentos de promocin y fomento de las exportaciones acordes con la poltica de zonas francas, los fondos de estabilizacin de productos bsicos y la orientacin de las oficinas comerciales en el exterior.

5. Recomendar al Gobierno, para su fijacin, los niveles del Cert por producto y mercado de destino.

6. Examinar y recomendar al Gobierno proteger la produccin nacional contra prcticas desleales y restrictivas del comercio internacional.

7. Expedir las normas relativas a la organizacin y manejo de los registros que sea necesario establecer en materia de comercio exterior, con inclusin de los

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requisitos que deben cumplir, el valor de los derechos a que hayan lugar y las sanciones que sean imponibles por la violacin de tales normas.

8. Reglamentar las actividades de comercio exterior que realicen las sociedades de comercializacin internacional.

4.1 DOCUMENTO DEL CONSEJO SUPERIOR DE COMERCIO EXTERIOR

Colombia, con el fin de llevar a cabo las negociaciones de lo que sera la nueva Decisin Andina de Propiedad Industrial, fij su posicin en el documento expedido por dicho rgano que ser analizado a continuacin, teniendo en cuenta las diferentes opiniones de los sectores ms importantes del pas tanto en al mbito pblico, como en el privado. Es as como surgieron diversos conceptos por parte de entidades tan importantes como la Superintendencia de Industria y Comercio, el Ministerio de Comercio Exterior, el Ministerio de Medio Ambiente y representantes del sector privado como ASINFAR y AFIDRO, entre otros.

En nuestro pas se empez a hablar de Propiedad Industrial en el Cdigo Penal de 1837, cuando se tipificaron algunos delitos relacionados con marcas y patentes. En 1925, se unific la legislacin referente a este tema y se expidi la Ley 31 sobre proteccin de la Propiedad Industrial. Con la creacin del Acuerdo de Cartagena, se establece que la normatividad aplicable a la Propiedad Industrial en Colombia se determinar a travs de Decisiones de la Comisin del Acuerdo de Cartagena, las cuales tendrn carcter supranacional. Es as como, en 1978 se expidi la Decisin 85 que regul el tema de manera integral. En 1991, es reemplazada por la decisin 311, la cual a su vez es relevada por la Decisin 313 de 1992. Por ltimo, en Enero de 1994, entra a regir la Decisin 344, vigente hasta la expedicin de la Decisin 486 que viene aplicando desde el ao 2000.

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A comienzos de los 90s se empez a negociar dentro del marco de la OMC el Acuerdo de los Derechos de Propiedad Industrial Relacionados con el Comercio ADPIC, en virtud del cual los pases de la Comunidad Andina adoptan una serie de compromisos internacionales que entran a regir a partir del 1 de Enero de 2000. La Decisin 486 surgi por la necesidad de adaptar las regulaciones de Propiedad Industrial a dicho acuerdo. Sin embargo, se encontr que esta tarea ya haba sido adelantada en gran medida por la Decisin 344, la cual se negoci durante esta misma poca. El ADPIC fue aprobado en el ao 1995 y estableca que los pases en desarrollo deban aplicarlo a partir del ao 2000. En 1997, se decide revisar la Decisin 344 con el objeto de adecuarla a ADPIC y en ese momento se vio que la Decisin 344 estaba en gran parte de acuerdo con ste, debido a que fue elaborada con base en las negociaciones que se estaban llevando a cabo durante la Ronda Uruguay sobre la materia.

Es as como la Decisin 486, adems de buscar la adecuacin total a ADPIC, quiso aprovechar la oportunidad para unificar algunos procedimientos que se aplicaban de forma diferencial en los pases andinos, con el objeto de lograr un verdadero rgimen comn de Propiedad Industrial. Por otra parte, algunos sectores plantearon la necesidad de incrementar los niveles de proteccin existentes, sobretodo en el tema de patentes. Por esto, las negociaciones de la Decisin 486 se aprovecharon para resolver algunos debates sobre el nivel de proteccin deseado por los diferentes pases.

Las discusiones se centraron principalmente en los temas relacionados con el impacto econmico que puede surgir por la proteccin que se otorga a travs de las patentes y los efectos que esto pueda tener con respecto a la inversin extranjera. Dentro de este tema, el sector ms importante es el farmacutico, puesto que la mayora de las patentes se otorgan para el mismo y es en este punto donde surgen las mayores diferencias. Las compaas innovadoras,

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generalmente las multinacionales, propugnan por un aumento en los niveles de proteccin mientras que las dems consideran que la proteccin otorgada es ms que suficiente, asegurando de esta forma el retorno de la inversin realizada en la investigacin para llegar al producto.

Segn el estudio Incidencia del Rgimen de Patentes de la Industria Farmacutica sobre la Economa Colombiana, realizado por Fedesarrollo, se dice que el consumidor paga un mayor precio y destina una mayor parte de sus ingresos a la compra de medicamentos, en vez de destinarlos a aquello que sus preferencias le indicaran. Adicionalmente, el Estado tiene que dedicar ms recursos a la salud pblica, percibiendo menos ingresos.

Esta posicin es cuestionada por la Asociacin de Laboratorios Farmacuticos de Investigacin AFIDRO, la cual sostiene que dicho estudio parte de la premisa equivocada de que la industria farmacutica en Colombia, se concentra en pocos oferentes, mientras que en la realidad, el mercado colombiano es altamente competido. Por otra parte, asegura que Fedesarrollo desconoce los costos que implicara para el pas la eliminacin del sistema de patentes.

Con el fin de fundamentar esta posicin, AFIDRO hizo referencia a algunos estudios internacionales sobre la materia, los cuales consideramos conveniente sealar en la medida en que demuestran importantes posiciones acerca de este controversial tema.

El primero seala que uno de los efectos positivos de las patentes farmacuticas es que contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida para el futuro. Por otra parte, se ha afirmado que una competencia perfecta conlleva a la eliminacin de incentivos para la investigacin y el desarrollo. Por esto se aconseja a los pases en

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desarrollo acogerse al sistema de patentes, el cual permite que se introduzcan productos recientes y de alta calidad.

Un estudio realizado a finales de los aos noventa demostr que en pases como Argentina, donde no se otorgan patentes a los productos farmacuticos los precios de los medicamentos son superiores, en relacin con pases como Colombia, Per y Venezuela, donde si se otorga dicha proteccin.

Contrario a esto, el Departamento Nacional de Planeacin realiz un estudio sobre la Evaluacin del Impacto del Sistema de Patentes en Colombia, en el cual se plantea que el sistema de patentes existente en nuestro pas no implica un incentivo para la actividad inventiva nacional, sino que favorece a la inversin extranjera, concedindole el privilegio monoplico de una patente. Sin embargo, considera que tendra peores consecuencias la eliminacin del sistema de patentes establecido y sera una irresponsabilidad pretender acabar con ste.

Con respecto a la inversin extranjera se dice que si bien la proteccin a la propiedad industrial no es el factor determinante de la misma, si es tenido en cuenta en una medida considerable. Sin embargo si se da el caso de una ausencia de proteccin, este hecho podra posicionarse como causa de la no inversin extranjera, especialmente en sectores como el farmacutico o como el software.

4.1.1 PRINCIPALES PUNTOS DE LA REFORMA A LA DECISIN 344

Para poner en consideracin del Consejo Superior de Comercio Exterior se presentaron como los puntos ms importantes dentro de esta reforma los siguientes:

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1. Patentes: Uno de los puntos de mayor discusin dentro de este tema fue el referido a los usos y segundos usos. Las compaas multinacionales pretendan que a nivel andino se garantizara que se pudiera patentar un uso con independencia del producto y que se pudiera dar una nueva patente a un producto si se le descubra un nuevo uso. Bajo la Decisin 344, no se conceda patente a los usos ni a los nuevos usos. En su artculo 1 se estableca que: "Los pases miembros otorgarn patentes para las invenciones sean de productos o procedimientos en todos los campos de la tecnologa, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicacin industrial". En otras palabras estableca que las patentes son para productos y procedimientos y no para un uso. Por su parte el artculo 16 de la misma norma estableca que: "Los productos o procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado de la tcnica, de conformidad con el artculo 2do de la presente Decisin, no sern objeto de nueva patente por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial". Es decir que la patente no se otorgaba ni siquiera cuando se descubra un uso nuevo para ese producto o procedimiento. Estos artculos determinaban el alcance que otorgaba la Decisin 344 a las patentes, el cual corroboraba lo que decan los ADPIC sobre el tema.

Sobre este punto Venezuela quiso abrir el debate sobre la eliminacin del artculo16 de la Decisin 344. A este respecto se presentaron diferentes opiniones por parte de las industrias farmacuticas, las cuales sern analizadas en el captulo correspondiente.

El Consejo Superior de Comercio Exterior (CSCE) expres en su documento que los ADPIC no protegan los segundos usos, porque slo haca referencia a la proteccin de productos o procedimientos, dejando por fuera los usos. Y se dijo

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tambin que los segundos usos no pueden verse como invenciones, sino como descubrimientos, los cuales no tienen ninguna altura inventiva.

Por lo anterior, opin el CSCE que para Colombia era mejor mantener el rgimen de la Decisin 344, asegurndose de que los segundos usos no fueran patentables.

Otro de los temas de mayor relevancia con respecto a las patentes, es el que tiene que ver con el campo de patentabilidad. La discusin en este tema se centr en si se deba eliminar o no la prohibicin de patentar los productos farmacuticos que figuren en la lista de medicamentos esenciales de la OMS. Este tema va de la mano con el de segundos usos, puesto que si se decida que estos no se protegeran, entonces podra eliminarse la excepcin de patentabilidad de estos medicamentos esenciales. Esto se explica porque si se hubiera otorgado patentabilidad para segundos usos, hubiera surgido la obligacin de reconocer derechos en relacin con medicamentos que aparecan como genricos por encontrar en ellos un segundo uso.

Debido a lo anterior, el CSCE propuso que se eliminara la excepcin de patentabilidad de estos medicamentos esenciales, siempre que se mantuviera la prohibicin de los segundos usos.

Otro punto relevante en el tema de las patentes fue el de las importaciones paralelas. El artculo 35 literal a) de la Decisin 344 estableca que la patente confiere a su titular el derecho de impedir que terceros, sin su consentimiento, exploten la invencin patentada, salvo cuando "se trate de la importacin del producto patentado que hubiere sido puesto en el comercio en cualquier pas,

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con el consentimiento del titular, de un licenciatario o de cualquier otra persona autorizada para ello".

1.1 AGOTAMIENTO UNIVERSAL DEL DERECHO

A este respecto es necesario hacer referencia al agotamiento de los derechos, segn el cual, al poner un bien protegido por derechos de propiedad industrial en el comercio, su titular agota su derecho y no podr oponerse a la realizacin de actos de comercio por parte de terceros respecto de tales productos. Sobre el particular la OMC establece que lo relacionado con el agotamiento del derecho y las importaciones paralelas es una decisin de cada uno de los pases. En Colombia se ha establecido que un producto patentado y puesto en el comercio en cualquier pas del mundo, se puede importar legalmente al pas.

Sobre este tema AFIDRO manifest lo siguiente14:

La teora del agotamiento del derecho establece que cuando el titular o alguien con su consentimiento, pone un producto patentado en el comercio de un determinado pas, este agota su derecho, de oponerse a la importacin del producto por un tercero en cualquier pas. Segn AFIDRO las importaciones paralelas deben prohibirse porque limiten el derecho del titular, que hizo grandes inversiones y se ve obligado a pedir patentes en todos los pases, sin obtener a cambio la exclusividad en la produccin y comercializacin del producto patentado en cada lugar. "As, al paso de que no existe una patente global que cubra el territorio de ms de un pas, tampoco se permite la exclusividad de la comercializacin y distribucin del producto en el pas de que se trate."15
14 15

Documento CSCE Posicin de AFIDRO, Documento del Consejo Superior de Comercio Exterior

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A lo anterior se suma que, debido a las diferencias que existen entre los pases con respecto a los subsidios, controles de precios, los costos de mano de obra y las condiciones de produccin, el titular de la patente se ve obligado a competir con su propio producto en condiciones desventajosas porque puede resultar ms costoso producir el producto en el pas que importarlo de otro, lo cual desestimula la produccin nacional.

La Misin ADPIC se pronunci sobre este tema de la siguiente manera:

El artculo 35 de la Decisin 344 estaba acorde con los ADPIC, por lo tanto consideraba que era innecesaria la derogatoria del principio del agotamiento universal del derecho sobre patentes y el aumento de la proteccin con la que ya contaban las multinacionales del sector farmacutico.

Adicionalmente seal la Misin ADPIC, que el principio del agotamiento universal del derecho sobre las patentes y por ende la posibilidad de realizar las importaciones paralelas, generaba un equilibrio entre la proteccin de los derechos del titular y el libre comercio de productos, y que por eso no poda afirmarse que la legislacin vigente en ese momento desamparara al titular de la patente. Por otra parte, estableca que eran legtimas las importaciones paralelas por el agotamiento internacional de los derechos de patentes y que esto se constitua como un elemento esencial para lograr un mercado comn, ya que los bienes puestos en el comercio por cada uno de los pases pueden circular sin trabas en los dems pases miembros.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, el documento del CSCE explica que Colombia propuso mantener el texto de la Decisin 344 tal y como estaba, porque era coherente con la tendencia mundial sobre el tema y adems porque

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la proteccin que se daba a los titulares de una patente era suficiente. Todo esto se afianza porque la Decisin 344 era acorde con los ADPIC.

2. Diseos Industriales: en este tema se discuti en primera medida lo referente al requisito de la novedad. La norma andina y la de la OMC establecan que los diseos deban ser nuevos, sin embargo la discusin que se present era acerca de si se deba exigir el estudio de novedad para cada diseo o si por el contrario se deja en manos de los interesados oponerse al registro y ah si hacer el estudio. Se crea que era mejor as, puesto que estos anlisis son muy complejos y as lo estableci el CSCE como posicin de Colombia.

Con respecto a la proteccin a la indumentaria, es decir, los diseos de modas, la Decisin 344 los exclua de proteccin, mientras que la OMC estableca que se deban proteger bien fuera por medio de derechos de autor o como diseos industriales. Sobre este punto la posicin de Colombia segn el CSCE deba ser que se les d proteccin a travs de los diseos industriales.

3. Signos Distintivos: En este tema fue de importante discusin la coexistencia marcaria. A este respecto el Documento del Consejo Superior de Comercio Exterior dijo lo siguiente: "Toda vez que las disposiciones sealadas permiten los acuerdos con fines de comercializacin, pero no para efectos de coexistencia de los registros, consideramos que el artculo 107 de la actual Decisin 344 podra ser modificado con el fin de vincular a la Autoridad Nacional Competente. Esto le permitira a la Oficina Nacional Competente entrar a decidir sobre la viabilidad de la coexistencia, sobre la base de una solicitud de registro anterior en alguno de los pases de la subregin teniendo en cuenta la existencia de un derecho en otro pas de la subregin".

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Es as como la Oficina Nacional Competente entrara a verificar que no hubiera confundibilidad entre los signos y que los acuerdos de coexistencia, cuando los haya, no infringiran las normas sobre prcticas comerciales y promocin de la competencia.

Dice el documento que la posicin ms generalizada era la de eliminar el ltimo prrafo del artculo 107 de la Decisin 344 sobre coexistencia marcaria sin previo acuerdo. Sin embargo, la posicin de Colombia era la explicada anteriormente y se reforzaba porque la coexistencia marcaria es una herramienta integracionista que si se cambia, "convalidara la exclusividad de los derechos y el carcter territorial de los mismos sobre el principio de la libre circulacin de mercancas."

4. Secretos

Industriales

relacionados

con

medicamentos

agroqumicos: la Decisin 344 estableca la confidencialidad de la informacin suministrada para obtener la aprobacin de comercializacin de productos farmoqumicos o agroqumicos. Sin embargo, algunas compaas se quejaban porque deca que por interpretaciones erradas, ha habido casos en que los competidores han tenido acceso a la informacin confidencial sin el consentimiento del solicitante.

El artculo 79 de la Decisin 344 dispona que: "ninguna persona distinta a la que haya presentado los datos podr sin autorizacin de esta ltima, contar con tales datos en apoyo a una solicitud para la aprobacin de un producto durante un perodo no menor de 5 aos. Lo dispuesto en el prrafo anterior no impide que un pas miembro lleve a cabo procedimientos sumarios de aprobacin para tales productos, sobre la base de estudios de bioequivalencia o biodisponibilidad".

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Sobre este artculo los gremios expresaron lo siguiente:

AFIDRO, el gremio de las multinacionales farmacuticas, opin que la proteccin de la informacin que se da a las autoridades sanitarias para obtener un registro, as como la garanta de su uso exclusivo, son la mnima garanta que se debe otorgar. Este derecho no puede desconocerse para cumplir con la obligacin de entregar al Estado informacin para que considere una solicitud de un permiso para la comercializacin de un producto. Para AFIDRO esto no resulta ni equitativo ni legal y desestimulara la actividad de la industria farmacutica de investigacin en el pas, porque para conseguir estos datos las empresas invierten mucho dinero que no debe perderse por falta de una garanta legal.

La Misin ADPIC manifest que la legislacin vigente en ese momento se extenda ms all de los parmetros establecidos por los ADPIC, lo cual genera que se den monopolios insanos en los pases puesto que se abre la posibilidad para extender de forma indebida la proteccin de datos que no cumplen con los requisitos del secreto, como si lo fueran. Por otra parte opinaron que la Decisin 344 abra la posibilidad para una doble proteccin: a travs de patentes y por secretos.

Sobre este mismo tema la Cmara de Agroqumicos de la ANDI expres que la prohibicin de contar con la informacin confidencial incluye a la Autoridad Nacional Competente. Adems crean que el plazo de cinco (5) aos era totalmente arbitrario y no tena fundamento en el ADPIC. La proteccin de esta informacin deba mantenerse intacta y no deba estar sujeta a ningn lmite de tiempo. Sin embargo, la ANDI aceptaba que se diera un punto intermedio en el que se pusiera un plazo de diez (10) aos, y que al terminarse surgiera la obligacin para el tercero que se apoya en esa informacin de negociar con el

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titular de la informacin una compensacin adecuada. Tambin dijo la ANDI que se deba suprimir el segundo prrafo del artculo 79 de la Decisin 344 "para que quede claro que los procesos de aprobacin sumarios deben respetar la exclusividad establecida en el primer prrafo de este artculo o al menos limitarlo estrictamente a declaraciones de emergencia sanitaria"16

De todo esto vemos que el punto de discusin ms delicado fue acerca de qu debe ser protegido a travs de esta modalidad de propiedad industrial y el trmino de proteccin para las informaciones que sean secreto industrial.

Expres el Consejo Superior de Comercio Exterior que Colombia deba buscar la definicin de los parmetros que determinaran qu tipo de informacin deba ser protegida como secreto industrial. Este tema tiene mucha importancia para el pas y lo que el CSCE propuso fue que se deba aclarar el artculo 79 en el sentido de que la "autoridad" no puede utilizar la informacin que tenga el carcter de secreto industrial para otorgar un registro de comercializacin o venta. Tambin se propuso mantener el trmino de proteccin que traa la Decisin 344, aunque se aclara que la informacin que sea secreto industrial est protegida indefinidamente en el tiempo y se prohibe su utilizacin.

5. Aspectos de Procedimiento: las negociaciones para adecuar la Decisin 344 a los ADPIC buscaron que se llegara a procedimientos giles que evitaran dilaciones injustificadas de los trminos, con mecanismos de notificacin igualmente eficientes.

16

CSCE opinion ANDI

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CAPITULO V

NUEVA DECISIN 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA

En este captulo vamos a analizar la nueva Decisin 486 de la Comunidad Andina, a la cual se lleg despus de las negociaciones y discusiones planteadas anteriormente al interior de los cinco pases de la Comunidad Andina de Naciones. En esta nueva regulacin se busco como objetivo principal adecuar las normas comunitarias a las obligaciones internacionales y ms concretamente al Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC) de la OMC. Esta Decisin rige actualmente el tema de la Propiedad Industrial en nuestro pas y en los dems pases de dicha comunidad econmica. Su vigencia empez el 1 de Diciembre del ao 2000.

Despus de estudiar la nueva Decisin hemos encontrado que la misma no representa grandes cambios frente a lo que tiene que ver con la parte sustancial de los derechos de Propiedad Industrial. De las negociaciones realizadas por los pases andinos se pudo concluir que los temas que generaron ms discusin, se quisieron dejar como estaban en la anterior Decisin 344 de la Comunidad Andina.

No obstante, fue un esfuerzo de armonizacin de ms de tres (3) aos que culmina con esta nueva Decisin, de la cual puede asegurarse que es bastante amplia, conteniendo 280 artculos, nmero muy superior al de la anterior Decisin que slo contaba con 147 artculos, lo cual refleja que para evitar discrepancias y

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en busca de una mayor claridad sobre las normas de Propiedad Industrial se quiso regular con mayor detenimiento cada uno de los temas para evitar duplicidad en las interpretaciones y una mayor unificacin de los procedimientos.

Tambin veremos que se incorporaron aspectos novedosos como los principios de Trato Nacional y Nacin Ms Favorecida, se regul de forma ms coherente el tema de recursos biolgicos y genticos, teniendo en cuenta lo establecido por la Decisin 391 de la Comunidad Andina, se adecuaron los aspectos que deban adecuarse a los ADPIC, etc. Sin embargo, lo ms importante es que se trabaj mucho en la parte procedimental y de claridad en las normas ms que la parte sustancial como tal.

Nuestro trabajo se centra en los cambios que trae la Decisin 486 frente a la Decisin 344. Sobre estos cambios hemos realizado un cuadro comparativo, que muestra en cada uno de los artculos de la nueva Decisin qu cambios se presentaron o que aspectos permanecieron iguales, as como tambin aquellos temas que son novedosos en la Decisin 486. Este cuadro se encuentra en el Anexo No. 1 de nuestra tesis.

Sin embargo, en este captulo lo que nos interesa es analizar los aspectos ms relevantes y las razones de los cambios que se presentaron en la nueva Decisin, con respecto a la anterior, con el objeto de lograr que este trabajo sea una fuente de consulta para quienes estudian el tema o trabajan con el mismo.

A continuacin, analizaremos a profundidad dichos cambios, para lo cual se va a seguir el orden de la Decisin 486, de la siguiente manera:

5.1 TRATO NACIONAL Y NACIN MS FAVORECIDA

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La primera innovacin que tiene la Decisin 486, es la incorporacin de forma expresa de los principios de Trato Nacional y Nacin Ms Favorecida, en sus artsculos1 y 2 correspondientemente. Estos principios estn consagrados en los artculos 3 y 4 de los ADPIC, siguiendo la tendencia mundial de no reconocer ventajas, salvo un catlogo de excepciones que contiene ADPIC y que deben ser interpretadas de manera restrictiva. De manera general lo que se busc con la inclusin de estos principios fue remover y evitar todos los obstculos al comercio mundial, as como lograr un trato igualitario entre nacionales de un pas y las dems personas en ese pas y que cualquier ventaja o privilegio otorgado a otro pas o a los nacionales de otro estado sea inmediatamente, salvo las excepciones ADPIC, extendido a los dems pases. Se busca que sea un tratado que sea generalizador y que aplique reglas equivalentes para todos.

Siendo ADPIC un conjunto de derechos mnimos en materia de propiedad industrial, ningn pas validamente puede reconocer derechos inferiores a los que en l se establecen. An si no se hubiera reconocido expresamente en la nueva Decisin, es una obligacin la aplicacin de estos principios debido a su regulacin en los ADPIC.

Puede decirse que estos principios aparecen como un avance frente a la Decisin 344 tomando en consideracin principalmente el hecho de que al momento de su expedicin no exista la obligacin derivada de los ADPIC de adaptar la materia referente a Propiedad Industrial a sus disposiciones. Sin embargo, no puede afirmarse que la Decisin 344 desconociera estos principios, aunque no los regulara de forma expresa, puesto que la Decisin 344 era un acuerdo subregional que buscaba involucrar a los pases de la comunidad andina, el cual excepcionalmente permita otorgar algunos privilegios siempre y cuando fueran para pases de la Comunidad Andina, existiendo la prohibicin de otorgar privilegios generalizados a otros pases. Es decir, que la Decisin 486 en este

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punto slo es un avance en la medida en que regula de forma expresa estos principios que eran tambin respetados bajo la Decisin 344.

En este tema es necesario anotar que el artculo 2 de la Decisin 486, al referirse al Principio de Nacin Ms Favorecida, reconoce expresamente las excepciones consagradas en los artculos 4 y 5 de los ADPIC. Sobre estas excepciones los pases de la Comunidad Andina hicieron una notificacin a la OMC el 31 de enero del ao 2000. (Ver anexo 2)

Lo anterior quiere decir que los pases andinos se blindaron en el sentido de que si una norma andina futura da una preferencia a pases andinos entre s, esa preferencia debe primar y se entiende que es compatible con la OMC. La realizacin de esta notificacin se explica porque en ese momento exista el caso del derecho de prioridad andino, el cual significaba que cuando un andino presentaba una solicitud en uno de los pases andinos, tena un plazo para acudir a los dems pases andinos, con prioridad, para que le fuera otorgado ese derecho que se le haba concedido en el primero de los pases. Como este derecho slo se aplicaba entre los pases andinos, se pens hacer dicha notificacin, buscando que en el futuro esa norma no debiera limitarse por la OMC.

Actualmente por lo tanto la notificacin a la que nos referimos es una norma general que permite tener esas excepciones. La Decisin 486 no contiene ninguna disposicin expresa para los andinos frente a terceros, salvo la oposicin andina, tema que ser explicado cuando se estudie el tema de las marcas.

El tema de los principios de Trato Nacional y Nacin Ms Favorecida consagrados en los artculos 1 y 2, as como el artculo 279 de la Decisin 486, que hace referencia a los acuerdos de cooperacin entre pases en materia de propiedad

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industrial, fueron objeto de un pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina mediante el proceso 14-AN-2001, por medio del cual se resolvi la accin de nulidad interpuesta por el abogado Csar Moyano Bonilla contra los mencionados artculos, el 25 de enero del 2001. A continuacin procederemos a realizar un breve recuento de los aspectos ms importantes contenidos en dicho pronunciamiento.

Los principios de Trato Nacional y Nacin Ms Favorecida se encuentran regulados dentro de la normativa del GATT y de la OMC, las cuales permiten a los mismos establecer excepciones, como la de que los pases que forman parte de un acuerdo subregional o regional pueden establecer acuerdos de libre comercio que establezcan la no aplicacin de estos principios para las importaciones provenientes de terceros pases.

El Acuerdo de Cartagena es un acuerdo subregional que incluye expresamente la regulacin de los mencionados principios en sus artculos 74 y 155. Esta regulacin implica que el contenido y el alcance de los mismos no puede ser modificado ni para ampliarlo ni para restringirlo, sino mediante una reforma al Acuerdo de Cartagena.

Para el Tribunal, el artculo 1 de la Decisin 486 est ampliando el contenido del principio de Trato Nacional consagrado en el artculo 74 del Acuerdo de Cartagena, puesto que se concede por parte de un Pas Miembro a los nacionales de los dems Pases Miembros de la Comunidad Andina, de la Organizacin Mundial del Comercio y del Convenio de Pars un trato no menos favorable que el que se otorga a sus propios nacionales. Por otra parte, considera el Tribunal que adems de estar ampliando el contenido del principio, tambin se est modificando a travs de un organismo incompetente, como es la Comisin, as como a travs de un instrumento legal no idneo, es decir, por medio de la Decisin 486.

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Todo esto encuentra su explicacin en que el Tribunal considera que la Comisin de la Comunidad Andina al ampliar la aplicacin del principio de Trato Nacional en materia de propiedad intelectual a pases no miembros de la misma, modifica de manera sustancial las normas del Acuerdo de Cartagena sobre este tema, lo cual hace que el articulo primero se declare nulo en todo lo que exceda las regulaciones del articulo 74 del Acuerdo de Cartagena.

Sobre este punto decidi el Tribunal: Declarar parcialmente nulo el artculo 1 de la Decisin 486 de la Comisin de la Comunidad Andina, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N 600, de 19 de septiembre del ao 2000; disposicin que luego de eliminadas las expresiones cuya nulidad se declara, tendr, a partir de esta sentencia, el siguiente texto:

ARTICULO 1.- Con respecto a la proteccin de la propiedad industrial, cada Pas Miembro conceder a los nacionales de los dems Miembros de la Comunidad Andina, un trato no menos favorable que el que otorgue a sus propios nacionales

Igualmente considera nulo el Tribunal el articulo 2 de la Decisin, puesto que modifica el articulo 155 del acuerdo de Cartagena, al hacerlo aplicable a situaciones y a sujetos que no se prevn en la regulacin contenida en el Acuerdo de Cartagena, como son los pases que hacen parte de la OMC y del Convenio de Pars.

Sobre el articulo 2 el Tribunal decidi Declarar la nulidad total del artculo 2 de la Decisin El Tribunal tambin declar la nulidad del articulo 279, argumentando que no es competencia de la Comisin expedir normas de carcter general, a travs de las

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cuales se exonere anticipadamente a los Pases Miembros por posibles por eventuales incumplimientos por celebrar con terceros pases tratados que estn en contra del ordenamiento jurdico establecido por la Comunidad Andina. La razn de esto se encuentra en que es funcin exclusiva del Tribunal de Justicia la de valorar de cada caso particular y concreto. Es as como corresponde al Tribunal expresar si el Tratado de Cooperacin en materia de Patentes es o no contrario a la Decisin 486 y no es competencia de esta Decisin declarar lo anterior.

Con respecto al articulo 279 de la Decisin el Tribunal estableci que se declara la nulidad de la ltima frase del artculo 279 de la Decisin 486; norma cuyo texto en lo sucesivo se limitar a decir:

ARTICULO 279.- Los Pases Miembros podrn suscribir acuerdos de cooperacin en materia de propiedad industrial que no vulneren la presente Decisin.

5.2

PATRIMONIO

BIOLGICO

GENTICO

CONOCIMIENTOS

TRADICIONALES

Otro de los temas de mayor relevancia dentro de la Decisin 486 fue el del patrimonio biolgico y los conocimientos tradicionales, por el cual se busc vincular lo referente a la Propiedad Industrial con la Decisin 391 de la Comunidad Andina. Al respecto la Decisin 486 en su artculo 3ro establece:

"Las disposiciones de la presente Decisin se aplicarn e interpretarn de manera que no contravengan a las establecidas por la Decisin 391, con sus modificaciones vigentes." Colombia y los dems miembros de la Comunidad Andina de Naciones poseen una riqueza tan amplia en materia de biodiversidad, que merece especial atencin y

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proteccin. En estos pases habitan comunidades indgenas, afroamericanas y locales que cumplen un papel muy importante en la conservacin y preservacin de los recursos de la biodiversidad, entre otras razones, por ser poseedores de conocimientos referidos al componente intangible asociado a los recursos genticos y biolgicos.

Colombia forma parte del Convenio de Diversidad Biolgica, suscrito el 5 de Julio de 1992 en la Ciudad de Ro de Janeiro, el cual fue ratificado mediante la Ley 165 de 1994.

Su importancia se deriva del hecho de que nuestro pas se ha destacado por su alta biodiversidad y por ser un pas megadiverso. La mayor riqueza de nuestros pases se presenta en materia de recursos genticos y biolgicos, por lo que resulta de vital importancia lograr un adecuado marco de proteccin de los mismos. Adicionalmente, la existencia de diversas culturas que han desarrollado un extenso conocimiento sobre los usos de la biodiversidad, le otorga al pas una ventaja comparativa respecto a la integracin de estos recursos a la cultura productiva nacional y a los mercados internacionales.

Los conocimientos tradicionales asociados a la biodiversidad pueden ser considerados como una fuente significativa y valiosa de informacin que reduce sustancialmente los costos de prospeccin gentica, especialmente para los productos farmacuticos, al dar informacin comprobada sobre bioactividad de determinadas plantas y sus componentes.

El Convenio sobre la Diversidad Biolgica afirma en su prembulo que la conservacin de la diversidad biolgica es inters comn de toda la humanidad y reafirma que los Estados tiene derechos absolutos sobre sus propios recursos

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biolgicos y determina que son los responsables de la conservacin de su diversidad biolgica y de la utilizacin sostenible de estos recursos. Uno de los principales compromisos que adquiri Colombia mediante la ratificacin de este Convenio es el establecido en el artculo 8, el cual indica que: Cada parte contratante, en la medida de lo posible y con arreglo a su legislacin nacional, respetar, preservar, y mantendr los conocimientos, las innovaciones y las prcticas de las comunidades indgenas que entraen estilos de vida pertinentes para la conservacin y utilizacin sostenible de la diversidad biolgica y promover su aplicacin ms amplia, con la aprobacin y la participacin de quienes posean estos conocimientos, innovaciones y prcticas, y comentar que los beneficios derivados de la utilizacin de esos conocimientos, innovaciones y prcticas se compartan equitativamente.

Por su parte, la Decisin 391 de la Comunidad Andina, norma que prevalece sobre la legislacin interna e incluso la desplaza en caso de conflicto, y que constituye la norma de mayor jerarqua que se ha pronunciado sobre este tema, establece un rgimen comn de Acceso a los Recursos Genticos. La Decisin indica la forma como los pases que integran la Comunidad Andina pueden dar acceso a los recursos genticos. Aparte de regular la manera como se puede tener acceso a estos recursos, esta Decisin comprende dos Disposiciones Complementarias que hacen referencia a los derechos de propiedad Intelectual sobre recursos genticos o productos derivados o sintetizados a partir de stos.

Uno de los puntos ms importantes de esta Decisin consiste en el establecimiento de un Contrato de Acceso entre el Estado y el solicitante del acceso. Se consagra igualmente la obligacin de incorporar al contrato un anexo, en el caso en el que el solicitante quiera acceder al componente intangible, el cual se entiende como todo conocimiento, innovacin o prctica individual o colectiva, con valor real o

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potencial, asociado al recurso gentico, o sus productos derivados o al recurso biolgico que lo contiene, protegido o no por regmenes de propiedad intelectual.

Adicionalmente, esta regulacin establece que el contrato de acceso debe tomar en consideracin los derechos e intereses de los poseedores de los recursos genticos y de sus productos derivados, de los recursos biolgicos que los contengan y del componente intangible si hay lugar a ste; an en los casos en que el solicitante no pretenda acceder al conocimiento tradicional.

La Decisin 391 establece dos obligaciones determinadas relacionadas con el conocimiento tradicional. En la disposicin transitoria octava se establece que: La junta elaborar una propuesta para establecer un rgimen especial o una norma de armonizacin, segn corresponda, que est orientado a la proteccin de los conocimientos, innovaciones y prcticas tradicionales de las comunidades indgenas, afroamericanas y locales, de conformidad con lo establecido en el artculo 7 de la presente decisin, el Convenio 169 de la OIT y el Convenio de la Diversidad Biolgica. Para tal efecto, los pases miembros debern presentar estudios nacionales respectivos. Por su parte, la Disposicin Transitoria Novena establece que los pases miembros disearn un programa de capacitacin dirigido a las comunidades indgenas, afroamericanas y locales con el objetivo de fortalecer su capacidad de negociacin sobre el componente intangible, en relacin con el acceso a los recursos genticos.

Por otra parte, la Poltica Nacional de Biodiversidad, la cual establece las estrategias y lneas de accin a largo plazo sobre la conservacin, la utilizacin y el estudio de la biodiversidad, indica que el Ministerio del Medio Ambiente establecer la reglamentacin necesaria para proteger los derechos de propiedad intelectual, individual y colectiva de los conocimientos tangibles e intangibles relacionados con la diversidad biolgica. As mismo, resalta la necesidad de crear

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los mecanismos para proteger el conocimiento, prcticas e innovaciones tradicionales.

La Constitucin Poltica, por su parte, define el medio ambiente como patrimonio comn de los colombianos, y la obligacin del Estado de protegerlo y conservarlo. Tambin establece que el Estado planificar el aprovechamiento de los recursos naturales con el fin de garantizar el desarrollo sostenible y su conservacin. La utilizacin de los recursos genticos se regular de acuerdo con el inters nacional. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano y se debe garantizar la participacin de la comunidad en la toma de las decisiones que puedan afectarlo. As mismo, la Constitucin tambin dispone que la explotacin de los recursos naturales realizada en territorios indgenas, se lleve a cabo sin afectar la integridad cultural, social y econmica de las comunidades indgenas.

5.2.1 PROPIEDAD DE LOS RECURSOS GENTICOS

Los recursos genticos han sido definidos en el Convenio de Diversidad Biolgica Ley 165 de 1994- como el material gentico de valor real o potencial, y se entiende por material gentico todo material de origen vegetal, animal o microbiano o de otro tipo que contenga unidades funcionales de la herencia. Respecto de stos, la Constitucin Poltica indica que el Estado tiene la funcin de regular el ingreso y salida del pas de stos, as como su utilizacin de acuerdo con el inters nacional. La Decisin Andina 391 de 1996, especficamente respecto a este tema estableci dos tipos de contratos. Por un lado, un primer contrato denominado principal que se suscribe entre la autoridad nacional competente el Ministerio del Medio Ambiente y el solicitante del acceso; y por toro lado, un segundo contrato que se denomina accesorio que se firma entre el solicitante del acceso y el propietario del predio que contiene el recurso gentico. En los eventos en los que se solicite

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acceso a los recursos genticos o sus productos derivados con componente intangible, el contrato de acceso debe incorporar un anexo como parte integrante del contrato principal en el que se debe establecer la distribucin justa y equitativa de los beneficios resultantes de la utilizacin de dicho componente. El incumplimiento de esta obligacin constituye una causal de resolucin y nulidad del contrato principal de acceso.

El Consejo de Estado, en sentencia C 977 de agosto de 1997 se pronunci respecto de este tema y estableci que los recursos genticos y productos derivados son bienes de dominio pblico y pertenecen a la Nacin, son inalienables, imprescriptibles e inembargables, sin perjuicio de los regmenes de propiedad aplicables a los recursos biolgicos que los contienen, el predio en el que se encuentran o el componente intangible asociado. Por esto pueden existir dos tipos de propiedades, una sobre el recurso biolgico que puede ser pblica o privada y otra sobre el recurso gentico, que ser nicamente pblica. Esta corporacin considera a los recursos genticos como una especie nueva de bien, como un punto intermedio entre el recurso biolgico que los contiene y la propiedad intelectual que recae sobre el descubrimiento de la informacin gentica. Hasta antes de la expedicin de la Decisin 391, los recursos genticos no tenan un reconocimiento jurdico sobre su propiedad.

Segn lo manifest el Consejo de Estado en la citada sentencia, a los recursos genticos se les puede dar un tratamiento jurdico de propiedad independiente del que se le otorgue al recurso biolgico. Mientras conformen una unidad o se encuentren integrados, la funcin ecolgica de la propiedad privada y el inters nacional garantizan la propiedad pblica de la Nacin, pero una vez estn separados, se les aplica el rgimen jurdico propio de cada uno. 5.2.2 DIFERENCIAS ENTRE UTILIZAR LOS RECURSOS BIOLGICOS Y ACCEDER A LOS RECURSOS GENTICOS

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Acceder a un recurso biolgico implica ejercer una accin fsica como cultivar, atrapar, colectar o cazar. Estos recursos pueden ser utilizados y aprovechados en conjunto como una unidad. A diferencia de esto, para tener acceso a un recurso gentico, el recurso biolgico necesita pasar por un proceso de transformacin que permita seleccionar y separa los recursos genticos o productos derivados de ste, mediante los procedimientos desarrollados para ese fin. De esta forma, para acceder al recurso gentico, se requiere acceder previamente al recurso biolgico; pero el acceso al recurso biolgico no implica necesariamente el acceso a los recursos genticos. El objeto de acceso es totalmente diferente.

Por otra parte, el acceso a los recursos biolgicos ha sido materia de diferentes regulaciones, las cuales establecen diversos mecanismos legales tales como las autorizaciones, las concesiones, los permisos de aprovechamiento entre otros. Por el contrario, los recursos genticos y su acceso, se encuentran reglamentados en la citada Decisin. El acceso a los recursos genticos generalmente involucra un proceso de investigacin tecnolgica y su objetivo no es la comercializacin del producto, sino lograr desarrollar un producto nuevo distinto a ese.

5.2.3 PROTECCIN JURDICA DE LAS INVENCIONES BIOTECNOLGICAS

La biotecnologa ha hecho posible logros altamente beneficiosos para el hombre y el medio ambiente, como la obtencin por primera vez de protenas humanas en cantidades suficientes para ser aplicada mdicamente, o el desarrollo de semillas modificadas genticamente que reducen sustancialmente la aplicacin de txicos a los cultivos. Por eso, debe adoptarse una adecuada proteccin para tales inventos en cumplimiento de las obligaciones contradas en el ADPIC, y que sirva de

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estmulo a la industria biotecnolgica nacional y extranjera y el desarrollo competitivo empresarial.

Es importante sealar que la biotecnologa est revolucionando la vida del hombre debido a sus logros en el campo de la salud, la alimentacin y el medio ambiente. Es por esto que las patentes sobre invenciones biotecnolgicas, provistas de una adecuada proteccin jurdica segn los compromisos contrados en el ADPIC, son un instrumento definitivo para el desarrollo de nuevas soluciones tcnicas que pueden ser ampliamente aprovechadas por el hombre.

Es conveniente aclarar en este punto que, la objecin tica generalizada que existe en contra de las patentes de biotecnologa en general o en contra de una categora entera de las mismas, como por ejemplo, aquellas que utilizan material biolgico humano, resulta imprecisa e inadecuada. Se debe tener en cuenta que la patente nicamente se otorga previa evaluacin objetiva y valoracin tica de la invencin, bajo las causales expresas de exclusin establecidas en la legislacin. Por consiguiente, estas invenciones nunca quedan eximidas del juicio tico. Este se hace siempre de acuerdo al uso normal e intencionado del invento, y de manera previa y especfica para cada caso.

El argumento de que la patente sobre una invencin que se basa en un producto natural instaura derechos sobre la naturaleza, es totalmente equivocado. El juicio de patentabilidad de la invencin biotecnolgica debe partir de la necesaria confrontacin de la misma con las condiciones generales de patentabilidad. Respecto al requisito de la novedad, el descubrimiento de una materia tal como se encuentra en la naturaleza no es considerado una invencin, sino un hallazgo no patentable. La consideracin de los productos o procesos en el rea de la biotecnologa como una invencin patentable la determina la intervencin del hombre, en un grado tal que no sean considerados como un producto natural o un

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proceso esencialmente biolgico, es decir, que la naturaleza no pudo haber obtenido el mismo resultado por sus propios medios.

En el campo de la biologa, muchos compuestos se encuentran siempre asociados en un entorno que obstaculiza su uso directo, por lo que en materia de investigacin, el mrito consiste en ser el primero en aislar la forma o compuesto que interese, identificarlo, indicar su aplicacin industrial y ponerlo a disposicin del pblico, lo cual era una posibilidad que no permita la naturaleza. La intervencin del hombre lo convierte en algo no encontrado en la naturaleza y por consiguiente, patentable. De esta forma se han introducido al mercado sustancias de enorme valor teraputico en beneficio del hombre.

En el campo de la agroindustria, se han aislado genes de plantas que al ser transferidos a otras, mejoran su capacidad de producir sustancias de gran importancia alimenticia para el hombre. Igualmente se han determinado y aislado genes que hacen a ciertas plantas resistibles a las plagas, que utilizados en cultivos modificados producen excelentes resultados de produccin y una significativa reduccin en la aplicacin de txicos a stos. Las aplicaciones de biotecnologa en cultivos ms productivos y menos contaminantes son muy amplia, y bajo esta consideracin Colombia ya adopt un protocolo de biodiversidad para vegetales alterados deliberadamente por la introduccin de material gentico o la manipulacin de su genoma. ( Artculo 2 Resolucin 3492 de Diciembre de 1998 del ICA Por el cual se reglamenta y se establece el procedimiento para la introduccin, produccin, liberacin, y comercializacin de Organismos Modificados Genticamente (OMG)).

Para quienes siguen la misma posicin anteriormente expuesta, la distincin moral ente el patentamiento de inventos biotecnolgicos que se valgan de material biolgico humano o de cualquier otra fuente (vegetal o animal). Desde el punto de

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vista cientfico no tiene sentido distinguir los genes segn su fuente. En este sentido, un informe presentado por la Cmara de la Industria para la Proteccin de Cultivos denominado Proteccin Jurdica de las invenciones biotecnolgicas seala que, la patente de invencin que se basa en genes humanos no supone que pueda patentarse la vida humana. El ADN no es vida, sino una sustancia qumica que lleva informacin til y que tiene gran significado en el desarrollo de la humanidad sobre todo en el campo de la medicina. Sostiene este documento que, la patente sobre un invento que involucre sustancias que provengan del hombre, no confiere a su propietario ningn derecho sobre ningn ser humano. Ningn hombre es afectado de ninguna manera por la patente, ya que en la mayora de los casos la sustancia humana es producida tcnicamente mediante la utilizacin de organismos unicelulares, por ejemplo.

5.2.4

REVISIN

DEL

TEMA

EN

LAS

NEGOCIACIONES

PARA

LA

EXPEDICION DE LA DECISIN 486 Y TRATAMIENTO DEL TEMA EN LA NUEVA NORMA

Tomando como marco de referencia las negociaciones que se llevaron a cabo para el cambio de la Decisin 344 y su adecuacin a ADPIC, es importante tener en cuenta que el tema del patrimonio biolgico y gentico y los conocimientos tradicionales era uno de los temas ms importantes a tratar y que mereca especial atencin para efectos de su inclusin en la nueva Decisin. Uno de los temas que necesariamente haba que meter dentro de esta revisin era el de la diversidad biolgica y todos sus conjuntos asociados. La base para comenzar esta tarea era el reconocimiento de la soberana de los Estados sobre sus recursos genticos y biolgicos, es decir que solamente los pases son los que pueden decidir cmo manejar estos recursos.

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Otro punto neurlgico para incluir dentro de esa revisin era lo relativo a los conocimientos tradicionales, pues a raz de la Decisin 391 del Acuerdo de Cartagena sobre acceso a los recursos genticos, se especific que las comunidades tenan unos derechos determinados, que cuando hubiera acceso a los recursos genticos y hubiera conocimiento tradicional asociado a ese acceso, las comunidades eran las que deban otorgar el permiso a este acceso.

Se empezaron a desarrollar una serie de derechos de las comunidades en torno a los componentes biolgicos y genticos que se deban tener muy en cuenta. Adicionalmente, haba una discusin muy grande sobre el tema de los microorganismos por que ADPIC, en su artculo 27 3 B no dejaba muy claro si los microorganismos eran patentables o no y todo el mundo estaba diciendo que si lo eran. Colombia sostena la posicin de que no eran patentables, a menos que tuvieran novedad, altura inventiva y aplicacin industrial, que son los requisitos de las patentes. Hubo muchas discusiones respecto a este punto.

La discusin general de cmo era el contexto y la situacin entre el comercio, el medio ambiente y la propiedad industrial a nivel internacional, llev a los participantes de este proceso a hacerse la pregunta de qu era patentable y qu no, y eso fue lo que qued plasmado en la Decisin 486.

Bsicamente, la Decisin 486, despus de muchos esfuerzos, establece que no se considera patentable la materia viva existente en la naturaleza, es decir, todos los recursos genticos, biolgicos, los microorganismos etc., que existan como tales en la naturaleza. Si tienen una modificacin sustancial de novedad, altura inventiva y aplicacin industrial, podran llegar a ser patentables. Hay algunas excepciones como el caso de las variedades vegetales. En Colombia no se pueden patentar nuevas variedades vegetales por que ya tenemos una Decisin Andina que tiene un rgimen especial de proteccin a las variedades vegetales, que es la Decisin

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345. Tambin, somos miembros de la Unin Internacional de Proteccin a los Obtentores de Variedades Vegetales, entonces, la proteccin que se refiera a este tema determinado, ya cuenta con un rgimen propio y especial que define sus lineamientos y campo de accin.

Uno de los temas ms difciles de manejar fue determinar en qu radica un cambio sustancial a una materia viva para que se considere que tiene altura inventiva. Esta es una discusin que an no se ha terminado. Bsicamente, se les permite a los sistemas de patentes de cada pas que determinen cual es el lmite del cambio sustancial. Esto lo determina la Oficina Nacional de Patentes, que en el caso de Colombia, es la Superintendencia de Industria y Comercio. Para desarrollar esta labor, los examinadores de patentes generalmente, para patentes relacionadas con diversidad biolgica o patentes de genes, trabajan muy estrechamente con el Ministerios de medio Ambiente al cual acuden para pedir informacin o conceptos relacionados con estas materias. Sin embargo, el trabajo se hace mucho ms a nivel del Instituto Humboldt, que es la entidad encargada del manejo tcnico del tema de la biodiversidad. El Ministerio lo que hace es tomar decisiones polticas respecto a esas relaciones de propiedad industrial y biodiversidad.

Respecto al tema de la no patentabilidad, cuando se empez a discutir sobre lo que podra llegar a ser objeto de una patente, se estableci que era necesario determinar lo que definitivamente no era patentable porque se consideraba que bajo ningn punto de vista podra llegar a llenar los requisitos de una patente, y respecto a esto se estableci lo siguiente: las plantas como tales, no son patentables (y adicionalmente, porque como se dijo anteriormente, se tiene el rgimen especial de obtentores para esta materia). Los animales como tales, tampoco son patentables, ni las diferentes razas animales, ni los procedimientos esencialmente biolgicos.

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El tema de los procedimientos biolgicos y esencialmente biolgicos es muy complicado. El literal c) del artculo 20 de la Decisin 486 es una disposicin que contiene algunas inconsistencias de orden tcnico referidas a este tema, que se derivan de su redaccin en la cual se dice que no sern patentables las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente biolgicos para la produccin de plantas o animales que no sean procedimientos no biolgicos o microbiolgicos. Desde el punto de vista tcnico resulta absurda su redaccin ya que cualquier procedimiento biolgico es biolgico o esencialmente biolgico, no hay ninguna diferenciacin. La diferencia que aparentemente se desprende de este literal obedece a la intencin de dejar abierta una posibilidad de que puede llegar a ser patentado un procedimiento de esta naturaleza. Tcnicamente hablando, esto no tiene ningn sentido ya que todos los procedimientos biolgicos son esencialmente biolgicos y no puede ser de otra manera.

Para encontrar una salida a esta discusin, se debe entender que los procedimientos esencialmente biolgicos son aquellos procedimientos en los que el hombre no tiene ni la ms remota posibilidad de intervenir, como es el caso de los ciclos de los microorganismos o la fotosntesis, que son esencialmente biolgicos por naturaleza. Ah el hombre no se puede meter. El resto de procedimientos que son biolgicos pueden llegar a ser objeto de patentabilidad en la medida en que en cualquiera de las etapas del procedimiento, llegue el hombre y lo modifique, es decir, lo frene o lo ample o la haga cualquier modificacin. Bsicamente, esa es la diferencia, donde el hombre puede intervenir y donde no.

Pero entonces, la norma referida establece que no ser patentable la produccin de plantas o animales que no sean procedimientos no biolgicos: es la negacin de la negacin. Es decir, la produccin netamente biolgica de animales o plantas no ser objeto de patente. Por ejemplo, la obtencin normal de razas animales por medio de procesos de procreacin natural en los cuales de dos razas animales

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diferentes se crea una tercera nueva, eso no es patentable. Pero es diferente el caso en el cual la creacin de una raza nueva se hace por medio de un procedimiento in vitro en un laboratorio, por medio de inseminacin artificial. Esto s puede llegar a ser patentable, el mtodo mismo, pero en este caso se debe tener en cuenta que los mtodos tienen otro rgimen diferente y por consiguiente, no es que sea patentable, sino que tiene otro mecanismo de proteccin por medio de los derechos de autor, bsicamente por que se consideran investigaciones cientficas y les es aplicable la normatividad establecida para este tipo de proteccin por medio de los derechos de autor.

Respecto de la produccin microbiolgica, tambin este tema reviste alguna dificultad porque con los microorganismos se lleva a cabo un procedimiento conocido como cultivo de tejidos y a travs de estos cultivos es que se hacen los cambios especficos para inacular microorganismos en otros organismos diferentes para conseguir algn tipo de variacin gentica o fitoqumica etc. Esos procedimientos de produccin microbiana que son biolgicos, no son patentables tampoco, porque no cambian la esencia del microorganismo como tal.

Entonces, lo que no tenga intervencin humana no es patentable, ese es el principio fundamental. Pero entonces, todo lo que tenga intervencin humana puede ser patentable?. Se tiene que definir muy cuidadosamente cual es la novedad, cual es la altura inventiva y cual es la aplicacin industrial para cada caso en particular.

Respecto de la novedad, es conveniente hacer una precisin relacionada con su alcance. La novedad en otros pases se maneja como la novedad comercial o relativa. Eso significa que cuando yo presento una patente, el requisito que me exigen es que no se haya conocido con algn tiempo de anticipacin, en algunos casos es un ao, en otros pueden ser cuatro o hasta ms para variedades

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vegetales. Es decir, que si ya exista haca seis aos, pero nadie lo conoca, no importa, la persona puede obtener la patente.

En Colombia el caso es diferente: la novedad que se maneja ac es la novedad absoluta, es decir, que no se haya conocido nunca, que sea realmente una cosa nueva, no que haya existido anteriormente y de repente es descubierta y se pretenda patentar. Por eso se establece que los descubrimientos no son patentables, pues la novedad es absoluta.

En el caso de la biodiversidad, constantemente llegan muchos botnicos a las selvas y descubren una planta que no est clasificada todava pero que ha existido por miles de aos, y respecto de sta, dicen que es nueva y que la quieren patentar, tanto la planta, como sus usos. Frente a este evento la determinacin que se toma es que esa planta ya exista y por consiguiente no tiene ninguna novedad y por lo tanto no puede ser patentada. El simple hecho de descubrirla, no da derecho a apropiarse de ella. En este punto se presenta otra dificultad con el tema de los microorganismos pues respecto de las plantas y los animales, se conoce cuntos y cules existen y los datos que se tienen son bastante precisos. Aunque no se han terminado los inventarios se tiene un amplio conocimiento de lo que hay, pero con los microorganismos no pasa lo mismo. En esta materia no se conoce casi nada, entonces bsicamente todos los das se estn descubriendo microorganismos, mucho de los cuales son bsicos para procedimientos tales como el ciclo de nutrientes, el mantenimiento de follaje de suelos y una gran cantidad de funciones del ecosistema que son de vital importancia y se estn empezando a utilizar. Respecto a stos, no se conocan, no estn clasificados y por eso actualmente se estn tratando de patentar.

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Cuando se presenta una solicitud para obtener una patente sobre un material biolgico o gentico, en general sobre materia viva, ya sea para patentar la materia viva en s misma o informacin basada en ella, se requiere un depsito de la muestra con el fin de que los examinadores de patentes puedan hacer la prospeccin y determinen si efectivamente hubo algn cambio, y si se encuentra o no en el estado de la tcnica y si realmente es nuevo o no. Para llevar a cabo este depsito la idea es que se cuente con un centro regional y unos centros nacionales, pero como el mantenimiento de estas muestras es tan costoso, la Decisin 486 consagra una figura que Colombia propuso, ante la dificultad que existe para montar un laboratorio que cumpla con todas las especificaciones requeridas y los costos tan altos que esto implica, que consiste en la posibilidad de hacer el depsito a travs de entidades internacionales reconocidas que ya cumplan con esa funcin. Por consiguiente, el solicitante de la patente efecta el depsito por ejemplo, en el Smithsonian Enviromental Research Center (SERC) en Estados Unidos y la entidad manda una comunicacin manifestando que efectivamente se encuentra all y con la informacin detallada de sus caractersticas. De esta forma, se considera un logro muy interesante que evita a los pases que no cuentan con los recursos suficientes, sufragar la cantidad de gastos que implica el mantenimiento de las muestras y de las condiciones. Establece expresamente la norma que: sern vlidos los depsitos efectuados ante una autoridad internacional reconocida conforme al Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depsito de Microorganismos a los Fines del Procedimiento en Materia de Patentes, de 1977, o ante otra institucin reconocida por la oficina nacional competente para estos efectos.17

A la pregunta muy comn sobre el por qu de la inclusin de todo el tema de la Biodiversidad dentro del tema de patentes, la respuesta es muy clara y sencilla. Se ha considerado que todos los niveles de la diversidad biolgica, ya sea el nivel
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Artculo 29, Decisin 486, Rgimen Comn de Propiedad Industrial, Comunidad Andina.

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gentico, los ecosistemas o los paisajes, es en primer lugar un bien de la Nacin, es decir, le pertenece a todo el mundo y no a una sola persona individualmente. El concepto de apropiacin de la biodiversidad es muy diferente al concepto de apropiacin de un bien o servicio comercial corriente. Los regmenes de propiedad industrial, especialmente el rgimen de patentes, estn dirigidos a bienes que pueden llegar a ser individualizados y apropiados por una persona; bienes privados, no colectivos, es decir que solamente se da un ttulo para que una persona o un representante legal de una entidad pero que de todas formas viene siendo un individuo, sea el que detente los derechos exclusivos de la patente a su nombre y sea quien reclame las regalas y aproveche los beneficios de la misma.

En el caso de la biodiversidad y de los conocimientos tradicionales, es absurdo que una persona patente una especie y despus pretenda cobrarle al resto de la humanidad por su utilizacin. Respecto de los conocimientos tradicionales, stos pertenecen a las comunidades y pueden beneficiar a las comunidades y a nosotros en un futuro y realmente no podemos decir que una comunidad que tiene un conocimiento tradicional especfico sea la nica que tenga ese conocimiento, pues ste puede existir el mismo conocimiento en otro lugar geogrfico totalmente diferente. Entonces el conocimiento tradicional no necesariamente pertenece slo a un grupo tradicional.

La disposicin transitoria segunda de la Decisin 486 contiene una frase que caus grandes disgustos y fue motivo de largas discusiones, pero que se tena que incluir. Establece dicha disposicin que los microorganismos sern patentables, hasta tanto se adopten las medidas distintas resultantes del examen previsto en el apartado B del artculo 23, numeral 3 del ADPIC; es decir, que el tema de los microorganismos sera definido, una vez se estableciera qu iba a pasar con stos en el marco de la OMC. De manera general se consideraba que los microorganismos no eran patentables, pero en caso de que tuvieran los requisitos

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de patentabilidad, podran llegar a ser objeto de una patente. Lo mismo se deca respecto de los procedimientos para la produccin de resultados de una investigacin microbiolgica.

ADPIC no fue muy claro en este punto pues dice que las partes podrn definir si quieren patentar o no microorganismos, est en un lenguaje muy ambiguo. En las negociaciones hubo algunas posiciones bastante restrictivas, especialmente por parte de Venezuela en contra de aplicar un lenguaje tajante y ms definitivo frente al tema de los microorganismos; entonces, confiados en que vamos a realizar una excelente labor en las negociaciones de la OMC respecto de este controversial tema, se dej de esta forma esta disposicin, dejando en stand by el tema de los microorganismos.

Sin embargo, es importante aclarar que el tema de los microorganismos debe leerse en concordancia con el artculo 15 de la Decisin 486, el cual establece lo que no se considera como invencin. Por consiguiente, cuando se dice que no se considera como invencin los descubrimientos, se entiende que los microorganismos que se encuentren en el suelo, no son patentables, y que todo o parte de los seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza no son invenciones, entonces esos microorganismos que se encuentran como tal en la naturaleza, no son patentables.

5.2.5 LOS CONOCIMIENTOS TRADICIONALES

Otro punto para analizar dentro del tema del patrimonio biolgico y gentico y los conocimientos tradicionales es el relacionado con la descripcin de los procedimientos de solicitud de una patente. Establece el literal H del artculo 25 de la Decisin 486 que la solicitud para obtener una patente de invencin debe

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contener, entre otros requisitos, la copia del contrato de acceso, cuando los productos o procedimientos cuya patente se solicita, han sido obtenidos o desarrollados a partir de recursos genticos o de sus productos derivados de los que cualquiera de los Pases Miembros es pas de origen. Frente a la anterior decisin, sta consagra unos nuevos requisitos que hace referencia al tema del acceso lcito a los recursos genticos.

Este punto puede considerarse como un aporte netamente colombiano, porque Colombia cuenta con legislacin nacional que protege a las comunidades indgenas y adems existe la Decisin 391 de la Comunidad Andina, la cual establece en una Disposicin Transitoria que cuando las oficinas nacionales de patentes reciban una solicitud de patente que est basada en un recurso gentico de cualquiera de los pases de la subregin andina, se debe solicitar el nmero del contrato de acceso al recurso gentico, con el fin de asegurarse de que si se accedi lcitamente a ese recurso, que el Estado si tuvo conocimiento de tal acceso y que si va a efectuarse una distribucin de beneficios equitativa.

Este artculo transitorio de la Decisin 391 se introdujo en la Decisin 486 y adicionalmente al requisito de presentacin de una copia del contrato de acceso, se incluy el requisito de presentacin del consentimiento fundamentado previo de las comunidades tradicionales, en el caso de haberse accedido a los conocimientos tradicionales, como se desprende del literal i) del artculo 25 de la Decisin, el cual dispone que la solicitud para obtener una patente debe contener: de ser el caso, la copia del documento que acredite la licencia o autorizacin del uso de los conocimientos tradicionales de las comunidades indgenas, afroamericanas o locales de los Pases Miembros, cuando los productos o procedimientos cuya proteccin se solicita han sido obtenidos o desarrollados a partir de dichos conocimientos de los que cualquiera de los Pases Miembros es pas de origen, de

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acuerdo

lo

establecido

en

la

Decisin

391

sus

modificaciones

reglamentaciones vigentes.

Para llegar a este acuerdo con las comunidades indgenas, existe en Colombia el Decreto 1320 del 13 de Julio de 1998, que establece los mtodos de consulta con las comunidades indgenas. De esta forma, se acude a la comunidad, se desarrolla un mecanismo de consulta con ellos en el cual se les explica qu es lo que se pretende hacer y la comunidad, dependiendo de sus caractersticas y funciones sociales, lleva a cabo una junta al final de la cual toda la comunidad toma la decisin de otorgar el permiso o negarlo. En algunas ocasiones las comunidades manifiestan algo de resistencia a este tipo de procesos, pero el xito del proceso depende de la forma cmo se haga el acercamiento y la comunicacin que se logre establecer con ellos. Uno de los puntos ms discutidos en el desarrollo de esta labor es la distribucin de beneficios entre las comunidades tradicionales y quienes buscan utilizar sus conocimientos. Se busca que esta distribucin sea equitativa y justa, puede ser monetaria o no dependiendo del tipo de acceso, y constituye uno de los requisitos exigidos dentro de este contrato.

La distribucin justa y equitativa de los beneficios derivados del uso de la biodiversidad es uno de los principales mandatos del Convenio de Diversidad Biolgica. En el contexto de acceso a los recursos genticos, este tema cobra gran importancia debido a los beneficios directos e indirectos que esta actividad puede generar, e involucra a la sociedad colombiana en su conjunto y no slo a las comunidades indgenas, negras y locales.

Existen muchos libros de Meobotnica que describen detalladamente las comunidades indgenas y sus caractersticas, sus ritos y los usos que conocen de cada planta. Esta es informacin que se considera que ya est en el Estado de la Tcnica, es decir, que no es patentable. Esta informacin se ha logrado recolectar

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por la confianza que antes tenan las comunidades indgenas en los socilogos o las personas que acudan a ellas en busca de informacin, pero actualmente esta confianza se ha debilitado porque han visto cmo, todo lo que han enseado ha sido mal utilizado y desviado para lucros propios de quienes se aprovechan de esto.

El tema de la base de datos ha sido una herramienta que ha funcionado muy bien, y tiene como ejemplar a la India, donde se tiene bases de datos excelentes para tener en el conocimiento pblico a los conocimientos tradicionales; inclusive alguno de stos que no se quieren mantener como pblicos se han clasificado como secretos industriales. Actualmente, est abierta la posibilidad de que se elaboren nuevas bases de datos, pero como se dijo anteriormente, los investigadores han encontrado mucha resistencia por parte de las comunidades indgenas para transmitir sus conocimientos.

No obstante lo anterior, este tema de la base de datos encuentra algunos opositores quienes consideran que mediante este instrumento, puede que los conocimientos tradicionales se pongan en conocimiento pblico y ya no sean patentables por parte de terceros, pero tambin les sustrae la posibilidad a las comunidades de explotarlos comercialmente hablando y de que las regalas recibidas por sus conocimientos sean exclusivamente de ellos. Por esta razn se considera por parte de algunos, como un arma de doble filo.

La idea entonces, es crear un sistema sui gneris especfico para la proteccin de los conocimientos tradicionales y ese es un prximo paso que se seguir en la Comunidad Andina. Ya se estn empezando a analizar cules seran los mecanismos para cumplir esta labor, y en el orden nacional, ya se han puesto en movimiento los mecanismos de concertacin para lograr este objetivo.

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ASPECTOS DE PROCEDIMIENTO

Una de las intenciones ms marcadas de los negociadores de esta nueva normativa andina, fue la de unificar los procedimientos y facilitar los trmites. Dentro de los intereses fundamentales que present Colombia, siguiendo lo requerido por la Superintendencia de Industria y Comercio, estaba el de lograr simplificar los trmites y dar una mayor agilidad, as como tambin eliminar actuaciones inoficiosas por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, todo esto teniendo en cuenta el retraso que se presentaba en nuestro pas en los trmites que tienen que ver con los derechos de Propiedad Industrial.

Siguiendo este planteamiento expresado por Colombia en las negociaciones, se introdujeron en la nueva Decisin varios artculos sobre trmites que buscaron cumplir con los objetivos fijados. En este sentido se tuvieron en cuenta tambin las Recomendaciones de la OMPI para adecuar los trmites existentes a las disposiciones de los ltimos acuerdos internacionales en materia de Propiedad Industrial. La propuesta en general busc reducir al mximo los trminos y evitar las prrrogas. Se prefera extender los trminos, de manera que fueran suficientes para los solicitantes y para la autoridad competente, puesto que era un hecho que cada vez que exista la posibilidad de una prrroga, sta era utilizada, aumentndose as el trabajo de la administracin. Despus de las negociaciones quedaron unos trminos ms amplios, pero sin prrroga y otros prorrogables, pero por una sola vez.

Respecto de las notificaciones, el artculo 6 de la Decisin 486 estableci un cambio importante a nivel nacional, puesto que abri la posibilidad para que la Superintendencia de Industria y Comercio estableciera su propio sistema de notificaciones. El artculo 6 dice lo siguiente: "La oficina nacional competente

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podr

establecer

un

sistema

de

notificacin

que

permita

comunicar

adecuadamente sus decisiones a los interesados." A este artculo se lleg despus de una propuesta hecha por Colombia durante la reunin de expertos de la Comunidad Andina realizada en Caracas en 1999, en la cual se explic que en Colombia por el hecho de usar la palabra "notificacin", deba realizarse todo un trabajo donde deba intervenir la administracin conforme a lo establecido en los cdigos de Procedimiento Civil y Contencioso Administrativo.

5.3 IDIOMAS

Este tema es regulado en la Decisin 486 en los artculos. 7 y 8, en los cuales se establece que el idioma oficial para la presentacin de documentos y solicitudes ante la oficina nacional competente es el castellano. Si se presentan documentos en otro idioma, bastar una traduccin simple y la Superintendencia de Industria y Comercio en Colombia o la respectiva oficina nacional competente en los dems pases, tiene la facultad de decidir cundo un determinado documento no requiere traduccin. Esta regulacin significa un avance en tanto que sigue con el lineamiento general de la Decisin que busca simplificar los trmites.

5.4 REIVINDICACION DE PRIORIDAD

Se regula en el artculo 9 de la Decisin 486 el cual establece que: "La primera solicitud de patente de invencin o de modelo de utilidad, o de registro de diseo industrial o de marca, vlidamente presentada en otro Pas Miembro o ante una autoridad nacional, regional o internacional con la cual el Pas Miembro estuviese vinculado por algn tratado que establezca un derecho de prioridad anlogo al que establece la presente Decisin, conferir al solicitante o a su causahabiente un derecho de prioridad para solicitar en el Pas Miembro una patente o un registro

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respecto de la misma materia. El alcance y los efectos del derecho de prioridad sern los previstos en el Convenio de Pars para la proteccin de la Propiedad Industrial".

El efecto que tiene un derecho de prioridad es que cuando este se invoca, la oficina nacional revisar los requisitos para otorgar un derecho de propiedad industrial no desde la fecha de la nueva solicitud, sino desde la fecha en que se present la primera solicitud en uno de los pases miembros.

La mencin que se hace en este artculo de los compromisos internacionales de Colombia y los pases andinos, concernientes al otorgamiento del derecho de prioridad a quienes tuviesen algn acuerdo internacional con ellos, podra calificarse como una excepcin a los principios de Trato Nacional y Nacin Ms Favorecida. Esta excepcin viene desde el Convenio de Pars y fue posteriormente aceptada por la OMC, de tal forma que prcticamente cobija a todos los pases, puesto que involucra a todos los pases del Convenio de Pars. En el momento en que se deban hacer las correspondientes notificaciones sobre las excepciones a estos principios (como lo establece la Decisin 486), la OMC expres que el Convenio de Pars no tena que ser objeto de notificacin porque se sobreentenda que todos los pases de la OMC aceptaban el Convenio de Pars, por lo tanto el derecho de prioridad regulado en dicho convenio se deba aplicar en ADPIC sin considerar esto una excepcin.

5.5 DESISITIMIENTO Y ABANDONO

El tema del desistimiento es regulado en el artculo 12 de la Decisin 486 de la Comunidad Andina al expresar que: "El solicitante podr desistir de su solicitud en cualquier momento del trmite. El desistimiento de una solicitud de patente o de

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registro da por terminada la instancia administrativa a partir de la declaracin de la oficina nacional competente, perdindose la fecha de presentacin atribuida."

En el artculo 13 se hace referencia al abandono del trmite de la solicitud, diciendo: "Lo dispuesto en el artculo precedente ser de aplicacin a los casos de abandono del trmite de la solicitud, en lo que fuere pertinente". En este tema se present una discusin, porque la Superintendencia de Industria y Comercio busc introducir una figura en la que si una persona le hace una solicitud para que le otorgue uno de los derechos de propiedad industrial y la Superintendencia se lo devolva porque le faltaba alguno de los requisitos, la persona poda volver a presentar la solicitud y la Superintendencia deba revisarla nuevamente. Si consideraba que no haba cumplido con el requisito nuevamente, poda declarar el abandono de la solicitud.

Esta peticin no fue aceptada por los pases andinos, porque consideraban que con ella se dara demasiada discrecionalidad a la Oficina Nacional Competente para decidir cuando una solicitud corregida no se aceptaba, porque declarar el abandono tena como efecto que se entenda que nunca se haba presentado la solicitud. Por esta razn la propuesta no fue aceptada y el tema se regul en el artculo 39, inciso 2 de la Decisin 486 de la siguiente manera:

"Si a la expiracin del trmino sealado, el solicitante no completa los requisitos indicados, la solicitud se considerar abandonada y perder su prelacin. Sin perjuicio de ello, la oficina nacional competente guardar la confidencialidad de la solicitud."

5.6 PATENTES DE INVENCION

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Este fue el tema de mayor controversia durante las negociaciones que culminaron con la Decisin 486, porque en el mismo se involucran muchos intereses de diferente tipo y sobre todo econmicos. Cuando se otorga una patente, de alguna manera se est consolidando para su titular una situacin monoplica en la cual se le confieren derechos exclusivos.

Al hablar de patentes la discusin necesariamente se centra en las patentes de productos farmacuticos, puesto que es sobre estos productos que recaen la mayora de estos monopolios. Las empresas a nivel mundial invierten gran cantidad de dinero en la consecucin de estas patentes, a travs de sus investigaciones. Frente a esta realidad aparecen en el escenario dos grupos de presin con posiciones contrarias con respecto a este tema que son, por una parte las empresas nacionales y por otra las multinacionales.

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante desarrollar el tema de patentes, as como los cambios introducidos en la nueva Decisin de la Comunidad Andina, lo cual se har siguiendo el orden de sus artculos de la siguiente forma:

5.6.1 Requisitos de Patentabilidad:

El artculo 14 de la Decisin 486 establece, siguiendo los lineamientos del ADPIC en su artculo 27 y acorde con el artculo 1 de la Decisin 344, que se otorgarn patentes para las invenciones "que sean de producto o procedimiento". Bajo esta regulacin se hace evidente que la proteccin que se deriva de las patentes no se otorga para un uso que se le d a algo, sino que se otorgar para nuevos productos o procedimientos, surgidos en cualquier campo de la tecnologa, siempre que estos cumplan con los requisitos regulados en este artculo que son

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que la invencin debe ser nueva, tener nivel inventivo y ser susceptible de aplicacin industrial. Estos requisitos sern explicados mas adelante.

El artculo 15 de la Decisin 486 regula en los literales a) al f), aquellas cosas que no se consideran invenciones. Estos literales representan los casos en que algo no es patentable por el hecho de no ser una invencin, a diferencia de aquellas cosas que no son patentables por la simple razn de que as lo establece la Decisin, como se ver ms adelante. En este orden de ideas, no se consideran invenciones:

El literal a) se refiere a "los descubrimientos, las teoras cientficas y los mtodos matemticos." Viene igual desde el artculo 6 literal a) de la Decisin 344.

El literal b) habla de "el todo o parte de seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los procesos biolgicos naturales, el material biolgico existente en la naturaleza o aquel que pueda ser aislado, inclusive genoma o germoplasma de cualquier ser vivo natural;" Este literal se encontraba regulado en la Decisin. 344 en el artculo 6, literal b), pero all se refera al tema de una manera ms general, diciendo que no es invencin lo que tiene por objeto materias que ya existen en la naturaleza o una rplica de las mismas. Es evidente que en la Decisin anterior cuando se deca materias, se incluye lo que hoy en la Decisin.486 dice seres vivos, procesos biolgicos, material biolgico y genoma o germoplasma. Es as como en la nueva Decisin se quiso especificar un poco ms esta expresin para hacerla ms concreta.

Por otra parte al incluirse bajo la regulacin anterior las rplicas de elementos que existan en la naturaleza, como materias que no se consideran invencin, se poda entender que una rplica artificial de un producto natural no poda ser patentable,

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es decir, que por ejemplo la sangre artificial no poda ser objeto de patente porque era una rplica de la sangre. Luego para aclarar este punto se decidi suprimir la palabra rplica y se estableci la actual regulacin del literal b), con lo cual queda claro que los productos objeto de amplia tecnologa, s son patentables en la Comunidad Andina. Es decir que por ejemplo es claro que el pncreas o la insulina como tal no son patentables, pero si alguien se inventa un procedimiento para hacer que un pncreas produzca insulina, ese procedimiento si es patentable. Si se extrae una enzima del pncreas y se asla, esa enzima igualmente no es patentable (lo que s es patentable en Estados Unidos, tal como lo es el genoma humano. Cuando los cientficos aslan una lnea del genoma humano eso es patentable en Estados unidos, pero no en Colombia). Si alguien inventa una insulina artificial, esa insulina si es patentable.

Es importante tener en cuenta que en las dos Decisiones se aclara que estos elementos tienen que ser "existentes en la naturaleza". Esto se explica en el hecho de que en la Comunidad Andina se ha constituido en orientacin general el hecho de que no se puedan patentar las cosas que se encuentran en la naturaleza, as como tampoco los seres vivos en todo, ni en parte.

En el literal c) se incluyen como cosas que no se consideran invenciones, "las obras literarias y artsticas o cualquiera protegida por derechos de autor". El mismo tema es tratado en el literal c) del artculo 6 de la Decisin 344, en la que adems se agregaba: "o cualquier otra creacin esttica". Esta ltima parte se suprimi en la nueva Decisin por razones tcnicas, con el objeto de poner una referencia ms adecuada a los trminos que se usan en otras disposiciones respecto a los derechos de autor.

El literal d) excluye de patentabilidad, por no considerarlos invenciones "los planes, reglas y mtodos para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos o

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actividades econmico-comerciales", lo cual se estableca de la misma manera en la Decisin 344, artculo 6 literal d).

El literal e) expresa que no son invenciones: "los programas de ordenadores o el soporte lgico, como tales". Esta misma exclusin se encontraba en la Decisin 344 en el artculo 6 literal d), sin embargo, en la nueva Decisin se agrega la parte que dice "como tales". En sentido estricto esta exclusin estara contenida en el literal c) del artculo. 15 de la Decisin 486, la cual hace referencia a derechos de autor. En este literal se quiso hacer una mencin especial porque el software eventualmente puede ser protegido por patente cuando su naturaleza sea inescindible con otra invencin, pero si no es este el caso, sino que se trata de programas o soporte lgico separados o en si mismos ("como tales"), no se consideran invenciones y no sern protegidas por patentes.

El literal f) dice que no se consideran como invenciones las formas de presentar informacin. Es igual al literal e) del artculo 6 de la Decisin 344.

El artculo 16 de la Decisin 486 explica que una invencin se considera nueva cuando no est comprendida en el estado de la tcnica; el estado de la tcnica comprender: -todo lo que haya sido accesible al pblico, - por una descripcin escrita u oral, - utilizacin, - comercializacin o - cualquier otro medio, - antes de la fecha de presentacin de la solicitud o en su caso de la prioridad reconocida".

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Lo que esta estableciendo este artculo es que una invencin es nueva cuando no ha sido accesible al pblico (porque ah ya esta dentro del estado de la tcnica). Uno de los mayores problemas de las compaas en estos temas es que lanzan productos para ver como responde el mercado, se comercializa y al darse cuenta de que era un producto creativo, de alto nivel inventivo, ya ha perdido la novedad porque se hizo accesible al pblico.

Sin embargo, frente a este tema hay una excepcin que consiste en que un haya salido al mercado a travs de una feria, exposicin o reunin del gremio (este tema lo analizaremos ms adelante), en este caso la invencin tendr proteccin a travs de una patente y se considerar como fecha de presentacin de la solicitud la de la feria o exposicin.

Por su parte el inciso 2 del artculo 16 de la Decisin 486 aclara que cuando se hace referencia al punto de la novedad tambin se considera que algo est en el estado de la tcnica cuando hay una solicitud de la patente en trmite cuya fecha de presentacin o prioridad es anterior a la fecha de presentacin o prioridad de la solicitud que se esta examinando. Lo que se mira especficamente es el contenido de la solicitud, eso es lo que est en el estado de la tcnica o no. En este punto hay una diferencia con la Decisin 344 en su artculo 2 porque dice que se mira el contenido de la solicitud cuya fecha de presentacin o prioridad fuese anterior a la "fecha de prioridad" de la que se est examinando. Ac no se est poniendo la "fecha de presentacin de la segunda. Lo que est diciendo es que la invencin es nueva cuando no est en el estado de la tcnica, es decir, que no ha sido accesible al pblico. Luego, cuando se est determinando especficamente la novedad, se mira que no haya existido otra solicitud que se est examinando con el mismo contenido y que haya sido presentada antes de la fecha de presentacin de esta o de prioridad.

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Podemos concluir entonces que en general, algo est en el estado de la tcnica cuando ha sido accesible al pblico, pero en lo que tiene que ver con la determinacin de la novedad, se debe adems mirar si hay otra solicitud cuyo contenido haga que la invencin de la que se trata ya este en el estado de la tcnica.

Respecto al derecho de prioridad, podemos decir que, el efecto que tiene la reivindicacin de una fecha de prioridad es que ya no se mira el estado de la tcnica desde la fecha de la solicitud, sino desde la fecha desde la que se reivindic prioridad. Esto constituye un beneficio para el solicitante, puesto que no se tiene en cuenta el estado de la tcnica entre la fecha que se alega la reivindicacin de prioridad y la fecha en que se present la primera solicitud. El artculo 17 de la Decisin 486 dice que para efectos de determinar la patentabilidad, no se toma en cuenta la divulgacin dentro del ao anterior a la fecha de solicitud o prioridad si esta se invoc, siempre que la divulgacin provenga de... Este artculo hace referencia a excepciones al artculo anterior, en tanto que son casos en que, as haya sido accesible al pblico, eso no se tendr en cuenta para determinar la patentabilidad.

Se presentan algunos cambios en relacin con la Decisin 344, debido a que en ella se deca que la divulgacin deba referirse al contenido de la patente. Esto se suprime porque se hace obvio por el contenido del artculo que la divulgacin ser de aquello que esta contenido en la patente. Por otra parte antes se hablaba de que la prioridad fuera reivindicada y ahora se refiera a la prioridad invocada. Este tipo de cambios se dan por razones tcnicas. La palabra "reivindicacin" tiene una connotacin especfica; se trata de pedir proteccin sobre algo. Cuando se habla de prioridad se usa la palabra "invocar" porque esta no se reivindica, sino que se invoca, puesto que se trata de pedir el derecho que le asiste a una persona. Este

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derecho en este caso se concreta en que la solicitud presentada en el ao siguiente a la primera solicitud presentada en alguno de los pases se beneficie con la primera fecha de presentacin, es decir, que los requisitos de patentabilidad se miran desde ese momento.

Las excepciones contenidas en este artculo se concretan en los casos en que la divulgacin proviene de:

Literal a) el inventor o su causahabiente.

Literal b) la Oficina Nacional Competente que contraviniendo la norma que rige la materia publique el contenido de solicitud de la patente.

Literal c) un tercero que hubiese obtenido la informacin directa o indirectamente del inventor o su causahabiente.

En la anterior Decisin en el artculo 3 se incluan los literales d) y e), pero hoy se entienden incluidos en los literales c) y a) del artculo 17 de la Decisin 486, respectivamente.

El artculo 18 de la Decisin 486 se refiere al segundo de los requisitos de patentabilidad que es el nivel inventivo, estableciendo que se considera que lo hay si para una persona del oficio normalmente versada en la materia tcnica correspondiente, esa invencin no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente de estado de la tcnica. Este artculo corresponde al artculo 4 de la Decisin 344 y se tratan de manera igual.

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El artculo 19 de la Decisin 486 se refiere al tercer requisito que establece la misma para que una invencin sea patentable, es decir, la aplicacin industrial. Este requisito se concreta en que el objeto de la invencin pueda ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria. Se entiende por industria la referida a cualquier actividad productiva, incluidos los servicios. Este artculo viene igual desde la Decisin 344 en su artculo 5.

El artculo 20 de la Decisin 486 se refiere a aquellas materias que no son patentables. Corresponde al artculo 7 de la Decisin 344. Los literales del artculo 20 incluyen:

a) las invenciones cuya explotacin comercial debe impedirse para proteger el orden pblico o la moral. El literal a) del artculo 7 de la Decisin 344, que regulaba el mismo evento, inclua tambin las buenas costumbres. La razn para excluir las buenas costumbres en la nueva Decisin es que con ella se est buscando una adaptacin formal a los trminos exactos que tiene el ADPIC, el cual slo se refiere al orden pblico y la moralidad en su artculo 27. Lo que se est queriendo decir es que no puede excluirse algo de patentabilidad solamente por una prohibicin que provenga de la legislacin interna. Si bien la produccin de un arma de fuego puede ser contraria al orden pblico, no slo porque exista una ley que la prohiba, puede considerarse que esta fuera de patentabilidad. Un ejemplo de lo que se dice en este literal, puede ser la prohibicin de patentar un aparato que sea novedoso y ayude al suicidio, puesto que este realmente esta en contra de la moral.

En este literal se aclara qu ser considerado como contrario al orden pblico o la moral, cuando establece lo que no se considera contrario a los mismos.

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b) las invenciones cuya explotacin comercial deba impedirse para proteger la salud o la vida de personas o animales o para preservar vegetales o el medio ambiente. Al igual que en el inciso anterior, en este caso la prohibicin se ajusta a los trminos exactos del ADPIC y no puede ampliarse por prohibiciones que surjan de disposiciones de la legislacin interna de los pases.

c) las plantas, animales y procedimientos esencialmente biolgicos para la produccin de plantas o animales que no sean procedimientos no biolgicos o microbiolgicos. Este literal presenta un cambio fundamental en dos aspectos: En primera medida se agregaron expresamente las plantas, puesto que bajo la Decisin 344 se hablaba de "especies y razas animales y procedimientos esencialmente biolgicos para su obtencin". El hecho de agregar las plantas cre una importante discusin, puesto que se hizo necesario aclarar cul sera el sistema de proteccin de las mismas. Cabe decir que la redaccin de este literal no es clara, puesto que se trata de una negacin de la negacin, que termina prohibiendo la patentabilidad de todo aquello que no tenga intervencin humana. Un ejemplo de esto puede ser la prohibicin de patentar la fotosntesis, la cual se trata de un procedimiento esencialmente biolgico en el que el hombre no interviene.

Cuando se hacen exclusiones a la patentabilidad, estas no necesariamente implican cosas que no ampara el derecho por cualquier otra modalidad de proteccin. Es as como el software por ejemplo, se excluye de patentabilidad, pero se protege por derechos de autor. En el caso de las plantas pasa lo mismo, los pases para proteger las plantas podan acoger el mecanismo de patentes u otro diferente, sui generis. Esta posibilidad se encuentra planteada en el artculo 27, numeral 3, literal b) de ADPIC, al decir que los miembros podrn excluir de patentabilidad "las plantas y los animales excepto los microorganismos, y los

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procedimientos esencialmente biolgicos para la produccin de plantas o animales, que no sean procedimientos no biolgicos o microbiolgicos. Sin embargo, los miembros otorgarn proteccin a todas las obtenciones vegetales mediante patentes, mediante un sistema eficaz sui generis o mediante una combinacin de aquellas y ste".

En el caso colombiano, existe un sistema independiente que se refiere a la modalidad de proteccin de variedades vegetales bajo la figura de "derechos de obtentor", luego, cuando las plantas se protegen de alguna forma se har a travs de derechos de obtentor, los cuales se encuentran regulados en la Decisin 345 de la Comunidad Andina, como anteriormente se explic. Con la expedicin de la Decisin 486 qued claro entonces, que ya no existe la posibilidad de escoger el sistema de proteccin, puesto que las plantas no sern patentables, siempre se protegen por derechos de obtentor.

d) los mtodos teraputicos o quirrgicos. En la Decisin 344 estos se excluyen de patentabilidad, pero porque no se consideran invenciones, como lo dice el artculo 6. La nueva Decisin cambi la ubicacin de este literal, puesto que estos mtodos pueden protegerse por otros mecanismos diferentes al de patentes, luego ya no estn dentro de aquellas cosas que no se consideran invenciones, sino dentro de las que no se pueden patentar. As est establecido en el artculo. 27, numeral 3, literal a) de ADPIC, el cual se refiere a la posibilidad que tienen los miembros de excluir de patentabilidad "los mtodos de diagnstico, teraputicos y quirrgicos para el tratamiento de personas o animales".

Con respecto a las cosas que no son patentables la Decisin 486 representa un avance en lo que tiene que ver con los medicamentos esenciales de la OMS (Organizacin Mundial de la Salud). La Decisin 344 en su artculo 7 inclua, en su literal e), como no patentables estos medicamentos. Esta prohibicin fue levantada

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por la Decisin 486, porque se consider que estos medicamentos por su naturaleza ya no eran patentables por llevar mucho tiempo en el mercado, as que la prohibicin sobraba, adems porque se poda prestar para confusiones cuando deca "las invenciones relativas a productos farmacuticos que figuren en la lista de medicamentos esenciales de la OMS". Se quit porque eso podra significar que una invencin relativa a uno de esos medicamentos, no podra ser patentable. Por ejemplo, la Aspirina no es una invencin patentable, pero si se hiciera una invencin relativa a la Aspirina, as fuera algo novedoso, se exclua de patentabilidad porque era relativo a uno de esos medicamentos. Sin embargo, la eliminacin de esta prohibicin no implic que fueran patentables los nuevos usos que se les encontraran a esos medicamentos. Por eso, para eliminar esa prohibicin se tuvo en cuenta que se mantuviera la prohibicin del patentamiento a segundos usos.

5.6.2 Segundos usos Durante las negociaciones de los pases de la Comunidad Andina para adaptar la nueva Decisin sobre derechos de Propiedad Industrial, este fue uno de los temas de mayor importancia y discusin, por su significado y relevancia internacional. Cuando se habla de segundos usos se hace referencia al evento en que sobre un producto ya patentado, poda otorgarse una nueva patente por encontrrsele un nuevo uso.

El artculo 21 de la Decisin 486 se refiere al tema de los segundos usos. De igual forma la Decisin 344 en su artculo 16 expresaba, que "los productos o procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado de la tcnica, no sern objeto de nueva patente, por el simple hecho de atribuirse un uso diferente al originalmente comprendido por la patente inicial."

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A esto se le llama prohibicin de patente de segundo uso, sin embargo, las patentes se refieren a productos o procedimientos. En la Comunidad Andina no existen patentes de uso, el uso no es objeto de patentes, es simplemente un elemento para el anlisis de patentabilidad.

Este fue uno de los temas en los que los diferentes pases no lograron un acuerdo para hacer la modificacin al artculo y se presentaron varias discusiones dentro de las cuales se presentaron bsicamente dos posiciones encontradas. Frente al tema de los segundos usos dentro de las discusiones al interior de la Comunidad Andina, las industrias farmacuticas multinacionales, que estaban a favor del patentamiento de segundos usos, plantearon lo siguiente:

Es segundo uso, "un uso o la aplicacin encontrada a una molcula o a una substancia ya conocida o ya patentada, diferente al uso conocido de la misma"18. El hecho de encontrar este nuevo uso supone un proceso investigativo y una contribucin a la tcnica que se concreta en una solucin nueva hasta ese momento desconocida.

Por otra parte aseguraban que la patentabilidad de estos segundos usos era un problema de interpretacin, puesto que en desarrollo de la Decisin 344, pases como Venezuela y Per otorgaron patentes de segundos usos, cuando se cumplan los requisitos de patentabilidad.

Adems argumentaban que los ADPIC no establecan los segundos usos como una excepcin de patentabilidad, por lo tanto entendan que la Decisin 344 estaba violando los principios de ese acuerdo al excluir de patentabilidad los segundos usos.
18

Consejo Superior de Comercio Exterior, Actualizacin de la Decisin 344 a los ADPIC

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Por ltimo, expresaban las industrias multinacionales, que los segundos usos no son un tema que preocupe exclusivamente al sector farmacutico. Ellas opinaron que en cualquier campo, si se cumplen los requisitos de patentabilidad, se deberan otorgar patentes de segundos usos.

Contrario a esta posicin aparece la opinin de las industrias farmacuticas nacionales, en contra del patentamiento de segundos usos, quienes manifestaron lo siguiente:

Los segundos usos no son invenciones, sino descubrimientos, los cuales por su naturaleza carecen totalmente de altura inventiva y por lo tanto no son patentables. Por otra parte opinaban que los segundos usos por lo general no son susceptibles de aplicacin industrial, puesto que se restringen a dar instrucciones a mdicos o pacientes sobre la forma como deben usar un producto ya conocido para tratar una patologa diferente a la que originalmente usa el producto.

Tambin afirmaban los nacionales que los costos sociales por otorgar patentes de segundos usos seran incalculables y que adems se negara la aspiracin de quienes buscan explotar el producto una vez se termine el monopolio que otorga el Estado al titular de una patente.

Adems segn esta corriente, la prohibicin que estableca la Decisin 344 en su artculo 16, era coherente con otras disposiciones de la misma, lo que implicara que si se omite, se debera cambiar la Decisin en varios puntos.

Con respecto a este tema es importante analizar lo planteado por el Tribunal Andino de Justicia.

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5.6.2.1 Posicin del Tribunal Andino de Justicia sobre el Patentamiento de Segundos Usos

El Tribunal Andino de Justicia defini su posicin respecto del tema de segundos usos en una sentencia dictada el veintiocho (28) de septiembre de dos mil uno (2001) en el PROCESO 89 AI 2000, por medio de la cual resuelve una accin de incumplimiento interpuesta por la Secretara General de la Comunidad Andina contra la Repblica de Per, alegando incumplimiento de los artculos 4 del Tratado de Creacin del Tribunal y 16 de la Decisin 344 de la Comisin, as como de la Resolucin 406 de la Secretara General.

Como antecedentes ms importantes dentro del referido proceso se tienen los siguientes:

El escrito presentado por la Asociacin de Industrias Farmacuticas de Origen y Capital Nacionales del Per (ADIFAN) el 3 de noviembre de 1999 a la Secretara General por medio del cual se informa que la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologas del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Proteccin de la Propiedad Industrial (INDECOPI) haba otorgado una patente de invencin al producto PIRAZOLOPIRIMIDINONAS PARA EL TRATAMIENTO DE LA IMPOTENCIA, a favor de PFIZER, vulnerando lo establecido en el artculo 16 de la Decisin 344, puesto que el producto mencionado ya haba sido patentado previamente.

La Nota de Observaciones SG-F/2.1/02978-1999 remitida por la Secretara General el 17 de diciembre de 1999 al Ministerio de Industria, Turismo, Integracin y Negociaciones Comerciales Internacionales del Per (MITINCI)en la cual manifiesta que el Gobierno de Per, al otorgar la patente de segundo uso, estara incurriendo

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en un incumplimiento de las obligaciones contenidas en las normas de la Comunidad Andina que rigen la materia.

La Resolucin 358 expedida por la Secretara General el 11 de febrero de 2000 la cual contiene el dictamen 09-2000 de Incumplimiento por parte del Gobierno de Per en la aplicacin de la Decisin 344.

La Resolucin 406 del 22 de junio de 2000 mediante la cual la Secretara General dio respuesta a los memoriales presentados por PFIZER, MITINCI Y ALAFARVE revocando la Resolucin 358 debido a que adoleca de vicios procesales, los cuales eran causal de anulabilidad del acto y as mismo dictamin el incumplimiento por parte del mencionado Gobierno del artculo 16 de la norma comunitaria. El Decreto Supremo No. 010-97-ITINCI por medio del cual el Gobierno de Per aclara e interpreta varios artculos de la Decisin 344. El artculo 4 del referido Decreto establece que De conformidad con el artculo 43 del Decreto Legislativo No. 823 un uso distinto al comprendido en el estado de la tcnica ser objeto de una nueva patente si cumple con los requisitos establecidos en el artculo 22 del Decreto Legislativo No. 823.

La demanda presentada por la Secretara General de la Comunidad Andina contra la Repblica del Per por la actuacin de la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologas del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Proteccin de la Propiedad Industrial INDECOPI por haber concedido una patente de segundo uso al producto PIRAZOLOPIRIMIDINONAS PARA EL TRATAMIENTO DE LA IMPOTENCIA, incumpliendo de esta forma el artculo 4 del tratado de Creacin del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el artculo 16 de la Decisin 344 y la Resolucin 406 de la Secretara General. La demandante deja en claro que tras revisar la totalidad del expediente administrativo nacional pudo comprobar que la patente objeto de este pronunciamiento estaba referida a un segundo uso de un

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producto ya patentado y no, como afirmaron equivocadamente ADIFAN y el Gobierno Peruano, a una patente de producto. El motivo concreto de esta demanda es la aplicacin indebida del artculo 16 de la Decisin 344, que impide que en los Pases Miembros de la Comunidad Andina se pueda conceder una patente de invencin a usos distintos o segundos usos de productos o procedimientos ya patentados.

La contestacin de la demanda presentada por la Repblica de Per en la cual establece entre otros argumentos, que la patente estaba correctamente concedida por cuanto cumpla con los requisitos que seala el artculo 1 de la Decisin 344, novedad, nivel inventivo y aplicacin industrial.

Como coadyuvancias dentro del proceso en cuestin se tiene en primer lugar, el Memorial presentado por La Asociacin de Industrias Farmacuticas de Origen y Capital Nacionales (ADIFAN) del Per como coadyuvante de la Secretara General en el cual argumenta principalmente que en cuanto a la patente otorgada, sta se refiere al uso de la Pirazolopirimidinona que es un compuesto con la denominacin qumica SILDENAFIL, comercializado por PFIZER bajo la marca VIAGRA utilizada en el tratamiento de la disfuncin erctil, por lo cual la patente cuestionada, no protege un producto ni un procedimiento, sino un segundo uso del SILDENAFIL, diferente al uso original que era el tratamiento de afecciones cardiovasculares. Adicionalmente seala que comparte la opinin de la Secretara General en el sentido de que dentro del ADPIC no existe mencin alguna referida a los segundos usos, y por lo tanto, los Pases Miembros no estn obligados a conceder patentes de segundo uso sino a respetar lo sealado en el ADPIC, que solamente se refiere a las patentes de productos y procedimientos.

Por otra parte, se tiene el Memorial presentado por PFIZER como coadyuvante de la Repblica del Per en el cual seala entre otros argumentos, que el proceso

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debe culminar con una sentencia que declare la inaplicabilidad de la Resolucin No. 406 de la Secretara General, puesto que dicho rgano se encontraba impedido para formular la Accin de Incumplimiento por no haber cumplido con los presupuestos procesales indispensables para su ejercicio. De esta misma manera seala que el Tribunal debe tener en cuenta que lo que cuestiona es que en mrito de una interpretacin novedosa, no conocida previamente ni divulgada efectuada sobre la patente en cuestin, la Secretara pueda concluir que esa interpretacin bajo la cual se concedi anteriormente la patente, ya no fuera vlida y por lo tanto pretenda imponer a la Repblica del Per la obligacin de cancelar al titula el derecho de la patente.

Se tiene adicionalmente el memorial presentado por la Asociacin Nacional de Laboratorios Farmacuticos ALAFARPE- como coadyuvante de la Repblica del Per en el cual en el cual manifiesta entre otros puntos, que los argumentos presentados por la Secretara son inconsistentes y conducen a una interpretacin equivocada de los artculos 1 y 16 de la Decisin 344 al hacer una interpretacin gramatical o literal, sin tener en cuenta el contexto de la norma andina. Por lo tanto, la patente de segundo uso otorgada a PFIZER por el Gobierno del Per, fue vlidamente concedida, tras haber realizado un examen de fondo que determin el cumplimiento de los tres requisitos de patentabilidad exigidos por la Decisin 344 y el Decreto Legislativo No. 823. Seala adicionalmente, que en este caso se trata de una patente de procedimiento, dentro de las cuales se entienden incluidas las de uso y utilizacin.

Asimismo, obra dentro del expediente del referido proceso, el Memorial presentado por la Asociacin de Industrial Farmacuticas Colombianas (ASINFAR) como coadyuvante de la Secretara General mediante el cual afirma que el artculo 16 de la Decisin 344 establece una prohibicin absoluta de otorgar patentes de segundos usos.

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Otra de las coadyuvancias presentadas dentro del referido proceso, es el Memorial presentado por AFIDRO como coadyuvante de la Repblica del Per en el cual comparte la posicin adoptada por el mencionado Pas, en cuanto considera que la Normatividad Andina permite las patentes de segundos usos, siempre que stos cumplan con los tres requisitos de patentabilidad y manifiesta que la OMPI se ha manifestado de manera categrica en contra de la exclusin ciega de los segundos usos, los cuales considera que son inventos de suma importancia en el desarrollo y continuo avance tecnolgico de la industria farmacutica.

Por ltimo, se tiene la intervencin especial de la Repblica del Ecuador por medio de la cual el Procurador General del Estado de la Repblica del Ecuador en la cual manifiesta que la Secretara General no tena la facultad para interpretar por va prejudicial las normas comunitarias como lo hizo en la Resolucin No. 406 y por consiguiente, sta no tendra valor alguno. Acerca de la patentabilidad de segundos usos establece que el artculo 16 de la Decisin 344 no contiene una prohibicin para conceder patentes de segundo uso y que tan cierto es esto, que la Decisin 486 no logr incluir una norma para prohibir la patentabilidad de nuevos usos y por lo tanto se entiende que stos s son patentables cuando renen los requisitos que establece la norma andina.

Posteriormente, dentro de la sentencia que resuelve el referido proceso se pasa a exponer los alegatos de conclusiones presentados por los actuantes en el proceso dentro de los cuales se encuentran las conclusiones de la parte actora, la Secretara General; las conclusiones de la parte demandada, la Repblica del Per; las conclusiones de ADIFAN; de la empresa PFIZER; y por ltimo las de la Asociacin Nacional de Laboratorios Farmacuticos ALAFARPE, para pasar finalmente a presentar los considerandos del Tribunal.

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En primer lugar, dentro de la parte considerativa de la sentencia que resuelve el proceso en cuestin, se analiza la competencia, y especficamente en relacin con la actuacin surtida ante la Secretara General manifiesta el Tribunal que con relacin al cumplimiento de la etapa pre-procesal, que segn el Tratado de Creacin del Tribunal, debe adelantarse ante la Secretara General y se considera un presupuesto indispensable para que pueda presentase la Accin de Incumplimiento ante el Juez Comunitario.

Teniendo en cuenta lo anterior, se procede a determinar la conducta constitutiva del supuesto incumplimiento imputable al Pas Miembro demandado estableciendo que la conducta asumida por la Repblica de Per, que constituye la base de la acusacin de incumplimiento del ordenamiento jurdico de la Comunidad Andina, se concreta en la expedicin de la Resolucin 0050 del 29 de enero de 1999, por medio de la cual se otorg patente al producto PIRAZOLOPIRIMIDINONAS PARA EL TRATAMIENTO DE LA IMPOTENCIA. Destaca el Tribunal que este acto administrativo se motiva en que el otorgamiento de la patente se fundamenta en que la solicitud cumple con los requisitos establecidos en las normas comunitarias y peruanas que rigen la materia, es decir, la Decisin 344 de la Comisin del Acuerdo de Cartagena, la Ley de Propiedad Industrial aprobada por el Decreto Legislativo No. 823 y por lo que disponen los artculos 4 del Decreto Supremo No. 10 ITINCI y 23, 25, 27, 28 y 43 del Decreto Legislativo No. 823 de la Repblica de Per.

Tomando en consideracin los criterios de orden legal, jurisprudencial y doctrinario mencionados anteriormente, el tribunal considera que la actuacin de la Secretara General relativa a la expedicin del dictamen contenido en la Resolucin 406 es completamente valida para constituirse en el presupuesto procesal exigido por el artculo 23 del Tratado de Creacin del Tribunal, toda vez que cumple con las exigencias previstas en el ordenamiento andino sobre la materia.

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Seguidamente, procede el Tribunal a analizar la conducta sealada como constitutiva del incumplimiento, los justificativos aducidos por el Pas Miembro demandado, la normativa comunitaria aplicable y las patentes de segundo uso, sealando en primer lugar que, al momento de producirse esta controversia, la Propiedad Industrial dentro de la Comunidad Andina de Naciones se encontraba regulada por el Rgimen Comn establecido en la Decisin 344 de la Comisin del Acuerdo de Cartagena. Esta norma, vigente en la fecha de la presentacin de la demanda, consagra en su Captulo I lo relacionado con las patentes de invencin, los requisitos de patentabilidad, los titulares de las patentes y las solicitudes de las mismas.

Con relacin al anlisis del artculo 1 de la Decisin, el Tribunal concluye que: en los Pases Andinos, con intervencin de sus respectivas Autoridades Nacionales, podrn ser otorgadas patentes de invencin sean stas para productos o para procedimientos en todos los campos de la tecnologa. No puede desprenderse del texto de este artculo, la posibilidad de patentamiento de otra clase o naturaleza de creaciones distintas a las invenciones, como por ejemplo los usos o, concretamente, los segundos usos.19

Afirma el Tribunal que, de los principios, condiciones y requisitos establecidos en la normatividad andina, puede de manera objetiva concluirse que, el legislador andino no incluy en ese contexto la posibilidad de proteger por medio de una patente, los segundos usos por no considerarlos invenciones. Igualmente, seala que el Rgimen Comn Andino es muy claro al especificar en lo relacionado con el campo de patentabilidad, lo que es susceptible de obtener una patente y lo que no lo es.

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Sentencia del Tribunal Andino de Justicia del 28 de septiembre de 2001 por la cual se resuelve el proceso No. 89-AI-2000.

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Con relacin al artculo 16 de la Decisin 344, se establece que: Para este Tribunal resulta claro a partir de esta disposicin, que el legislador andino determina con la misma, una condicin adicional a los requisitos fijados en los primeros artculos de la Decisin 344, al excluir de la posibilidad de patentamiento, a los productos o a los procedimientos que gocen ya de la proteccin que confiere la patente, por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial. Consecuentemente, concluye que slo aquello que es nuevo puede ser protegido por una patente.

Por otra parte, se pronuncia el Tribunal acerca del Decreto Supremo No. 010-97ITINCI del 6 de junio de 1997, y especficamente sobre el artculo 4 de esta norma el cual establece que: Aclarase que de conformidad con el artculo 46 del Decreto 823, un uso distinto al comprendido en el estado de la tcnica ser objeto de nueva patente si cumple con los requisitos establecidos en el artculo 22 del Decreto Legislativo No. 823; y al respecto afirma que esta norma modifica de manera sustantiva el artculo 16 de la decisin 344, por cuanto, convierte repentinamente en permisiva, una norma comunitaria concebida como de naturaleza prohibitiva, y de esta forma, desnaturalizando y alterando los propsitos de la norma comunitaria.

Se reitera en esta oportunidad que el ordenamiento jurdico andino no necesita, por regla general, de ninguna norma interna para entrar en vigencia en los Pases Miembros, razn por la cual considera innecesario, impertinente y contraproducente cualquier actuacin legislativa, ejecutiva o judicial de derecho interno que se interponga entre las disposiciones comunitarias y las nacionales.

Asimismo, el rgano Comunitario concluye que el otorgamiento de la patente para el segundo uso contenido en la Resolucin No. 000050-1999/OIN-INDECOPI, de 29 de enero de 1999 se considera una contradiccin abierta y evidente del

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principio de no patentabilidad de los productos y de los procedimientos ya patentados, por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido dentro de la patente inicial, consagrado en el artculo 16 de la Decisin 344, lo cual sirve de base para que la referida conducta se entienda como constitutiva del incumplimiento y se exija al Pas Miembro demandado que subsane o elimine dicha falta.

Con relacin a la preeminencia del ordenamiento jurdico andino respecto de las normas internas de los Pases Miembros, manifiesta el Tribunal que ste es autnomo y la aplicacin de las normas que lo integran no depende de las de otros ordenamientos internacionales, ni debe condicionarse a que guarden compatibilidad o conformidad con ellas. De igual manera establece que El derecho Comunitario Andino, fuera de constituir un ordenamiento jurdico autnomo, independiente, con su propio sistema de produccin, ejecucin y aplicacin normativa, posee los atributos, derivados de su propia naturaleza, conocidos como de aplicabilidad inmediata, efecto directo y primaca. Este tercer elemento dice relacin con la capacidad que tiene sus normas de prevalecer sobre las de derecho interno, cualquiera que sea el rango de stas20

En consecuencia, se afirma que en aplicacin a este principio, se da por entendido que una norma interna no puede introducir modificaciones o alteraciones de ningn orden a la norma comunitaria con el pretexto de que es obscura o confusa debido a que al pas Miembro se le prohibe operar sobre la estructura de las disposiciones comunitarias, y hacerlo equivale a violarlas.

Las consideraciones realizadas y expuestas anteriormente, llevan al Tribunal a desestimar los argumentos presentados por la parte demandada y sus
20

Sentencia del Tribunal Andino de Justicia del 28 de septiembre de 2001 por medio de la cual se resuelve el proceso No. 89-AI-2000.

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coadyuvantes en este proceso y en consecuencia resuelve declarar que la Repblica de Per incurri en incumplimiento de los artculos 4 del Tratado de Creacin de la Comunidad Andina y 16 de la Decisin 344 de la Comisin del Acuerdo de Cartagena, al haber concedido la patente de invencin para el producto PIRAZOLOPIRIMIDINONAS PARA EL TRATAMIENTO DE LA IMPOTENCIA por medio de la Resolucin No. 000050-1999/OIN-INDECOPI, del 29 de enero de 1999.

5.6.3 De los Titulares de la Patente

El artculo 22 de la Decisin 486 expresa que el derecho a la patente pertenece al inventor o su causahabiente y que puede ser transmitido por acto entre vivos o por va sucesoria. En el artculo 8 de la Decisin 344, no se hace referencia a la cesin de este derecho, pero se ha entendido que esa posibilidad exista en la Decisin anterior.

5.6.4 Solicitudes de la Patente Desde la Decisin 344 en su artculo 15 se establece que la patente slo podr comprender una invencin o grupo de invenciones que conformen un nico concepto inventivo. Esto se recoge de igual forma en el artculo 25 de la Decisin 486.

El artculo 26 de la Decisin 486 regula los requisitos que deber contener la solicitud:

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En el literal h) se habla de los "contratos de acceso". Se refiere a los contratos usados para acceder a los recursos genticos o contratos que se relacionen con conocimientos tradicionales. Corresponde a una obligacin especfica adicional de los pases de la Comunidad Andina, derivada tanto de la existencia de una Decisin Andina en materia de conocimientos tradicionales y biodiversidad, como del hecho de que formamos parte del Convenio de Biodiversidad (Decisin 391). Siguiendo estas regulaciones, podemos decir que los recursos y la biodiversidad en general son patrimonio de los Estados y ellos pueden disponer la proteccin de estos y la existencia de contratos de acceso a los mismos. En Colombia es el Ministerio de Medio Ambiente el que se encarga de regir los contratos de acceso. Este tema ya fue analizado en el captulo correspondiente al Patrimonio Biolgico y los Conocimientos Tradicionales.

Si se llega a presentar una solicitud de patente que se d con base en conocimientos tradicionales o recursos de la biodiversidad colombiana, se debe acreditar la titularidad o legitimidad del derecho al uso de ese recurso a travs de un contrato de acceso previamente celebrado con la autoridad colombiana correspondiente. Realizar este contrato es una obligacin.

Los conocimientos indgenas, corresponden a los conocimientos tradicionales y no es fcil delimitar la proteccin que a ellos se da, puesto que los pases de la comunidad andina han acogido posiciones variadas con respecto al alcance que le quieren dar a la misma. Este es uno de los puntos neurlgicos dentro de las negociaciones de la OMPI en lo que se refiere a la reglamentacin de patentes, puesto que el folclor y los conocimientos tradicionales son mucho ms ricos en pases en desarrollo, lo cual genera intereses contrapuestos a los de los pases con alto nivel de desarrollo.

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Se pone como ejemplo que una persona va al Amazonas y descubre que los chamanes llevan aos usando una planta para un fin determinado. Es fcil coger todo ese conocimiento y aprovecharlo, pero se requiere de un mecanismo para compartir los beneficios de esta, entre esa persona (un laboratorio puede ser) y aquel que tena la informacin correspondiente. Ese mecanismo es el contrato de acceso.

El artculo 29 de la Decisin 486 dice que si la invencin se refiere a un producto o procedimiento relativo a un material biolgico y no puede describirse de manera que pueda comprenderse y ejecutarse por una persona capacitada en la materia, deber complementarse con un depsito. Este artculo corresponde al artculo 13 de la Decisin 344, la cual regula esto de igual forma. Lo que hace la 486 es establecer un trmino en su inciso 2 para realizar el depsito: "Cuando la invencin se refiera a un producto o a un procedimiento relativo a un material biolgico y la invencin no pueda describirse de manera que pueda ser comprendida y ejecutada por una persona capacitada en la materia tcnica, la descripcin deber complementarse con un depsito de dicho material.

El depsito deber efectuarse, a ms tardar en la fecha de presentacin de la solicitud en el Pas Miembro o, cuando fuese el caso, en la fecha de presentacin de la solicitud cuya prioridad se invoque"

Los artculos 30, 31, 32 y 33 de la Decisin 486, corresponden a la estandarizacin general que se busc para lograr la mayor claridad en los trminos que se usan en la misma. El artculo 30 dice que las reivindicaciones son aquellas que definirn la materia que se desea proteger mediante la patente. Podemos decir entonces que reivindicar en trminos generales es pedir que se proteja un derecho. Las reivindicaciones sern dependientes, cuando se refieren a una reivindicacin anterior para definir la materia que se desea proteger. Sern

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independientes, cuando no se refieren a una reivindicacin anterior. El artculo 31 se refiere al resumen que debe contener la solicitud de una patente. El artculo 32 establece que ningn pas podr ampliar los requisitos formales que exige la Decisin 486 para la solicitud. Por su parte, el artculo 33 pone como fecha de presentacin de la solicitud, la de su recepcin por la oficina nacional competente, siempre que contenga los requisitos que se establecen en los literales a) al e). Si hace falta alguno de estos requisitos se tomar como no admitida la patente a trmite y no se le asignar fecha de presentacin.

El artculo 34 de la Decisin 486 se refiere a las "modificaciones". El solicitante puede pedir que se modifique en cualquier momento del trmite su solicitud. Pero esta modificacin no puede implicar una ampliacin de la proteccin que correspondera a la divulgacin contenida en la solicitud inicial. Dentro de este artculo tambin se da la posibilidad de pedir la correccin de errores materiales. Este mismo punto se encuentra regulado en el artculo 34 de la Decisin 344; aunque lo dice de forma diferente el alcance es el mismo. Lo que se est diciendo en conclusin, es que no se puede ampliar el objeto inicialmente presentado para la proteccin. La modificacin se solicita a la Oficina Nacional Competente y esta determina si la acepta o no.

El artculo 35 de la Decisin 486 se refiere a la solicitud de conversin, es decir, cuando lo que se busca es que una patente de invencin, se convierta en modelo de utilidad. Esto est permitido siempre que la naturaleza de la invencin lo permita y adems slo puede hacerse una vez. Corresponde al artculo 17 de la Decisin 344, el cual estableca que la conversin poda hacerse a "otra modalidad de la propiedad industrial".

Las nuevas creaciones se clasifican en patentes de invencin, modelos de utilidad y diseos industriales. A su vez, las nuevas creaciones son una especie de los bienes

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de propiedad industrial. Las patentes de invencin se conceden frente a una solicitud para la proteccin sobre productos o procedimientos. Los modelos de utilidad protegen productos, pero en ellos lo que se analiza es especficamente la novedad. La altura inventiva no se tiene en cuenta, porque se trata del mejoramiento de algo que ya exista. Los diseos industriales se refieren a aspectos puramente estticos y formales de apariencias especficas.

Entonces, en este caso lo que pasara es que se presenta una solicitud y la oficina o el solicitante se dan cuenta que puede corresponder ms a otra modalidad y procede a convertir la solicitud para que tenga ms vocacin de xito la proteccin de su derecho.

El artculo 19 de la Decisin 344 aclara que en caso de transformacin o cambio de solicitud se consignarn los documentos y se aplicar el procedimiento que corresponda a la nueva modalidad. Esto no est en la nueva Decisin, pero el hecho de suprimirlo no implica que no se haga as hoy en da, porque resulta obvio que este debe ser el procedimiento.

El artculo 36 de la Decisin 486 regula lo que tiene que ver con la "divisin" de la solicitud. Se puede pedir que se divida en dos o ms, pero ninguna podr implicar una ampliacin de la proteccin que corresponda a la divulgacin contenida en la solicitud inicial. Lo mismo estipula el artculo 20 de la Decisin 344.

El inciso 2 dice que cada solicitud fraccionaria se beneficiar de la fecha de presentacin o prioridad de la solicitud inicial.

Con respecto a esto podemos decir que la divisin est permitida si esta no implica una ampliacin del objeto. As, podemos dividir una solicitud generalmente porque

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pueden subsistir de manera diferente al no existir unidad de invencin, es decir, que no haba una relacin tan inescindible y expresa dentro de los objetos que pretendan protegerse, sino que cada uno puede tener vida propia.

La transformacin, conversin, divisin, modificacin, en esta Decisin se han regulado de tal forma que se estandaricen con las disposiciones de ADPIC sobre esto.

La fusin se regula en el artculo 37 de la Decisin 486 y aparece como nueva. Sin embargo, frente a la Decisin anterior nada obstaba para que se pudiera aplicar. En este punto surge un problema cuando se trata de patentes otorgadas. Colombia present algunas reservas al momento de la negociacin sobre este tema, debido a que no estaba muy de acuerdo con la negociacin de ttulos ya concedidos, como por ejemplo la fusin.

El artculo 39 de la Decisin 486 establece que si la solicitud no contiene los requisitos que establece la oficina nacional competente, notificar al solicitante para que corrija en determinado plazo, e cual es prorrogable. Si expira ese plazo y no lo hace se considera abandonada la solicitud. Este artculo corresponde al artculo 22 de la Decisin 344 y dicen bsicamente lo mismo.

En el artculo 45 de la Decisin 486 si la Oficina no considera que la invencin es patentable o no cumple con los requisitos que la Decisin establece, lo notifican al solicitante, quien tiene un plazo para responder. Este plazo es prorrogable. Si durante ese plazo el solicitante no responde o responde y subsiste el impedimento para la concesin, la patente ser "denegada". La Decisin 344, trata este punto en su artculo 27, estipulando que si la oficina ve que hay una posible vulneracin de derechos adquiridos o que se necesitan datos o documentos complementarios,

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hace lo mismo y si el solicitante no cumple con el requerimiento su solicitud se considera "abandonada". Entre estos dos artculos se presentan algunas diferencias. La Superintendencia de Industria y Comercio bajo la Decisin 344 corra traslado al solicitante cuando hubiese una posible vulneracin de derechos de terceros, es decir, cuando encontraba que exista una patente o una solicitud de un tercero que poda comprender materias que ya haban sido solicitadas. Esto haca que la proteccin fuera diferencial al seno de la subregin y diferencial en relacin con otros pases. Como la tcnica de patentes sobre esto en particular es muy universal y estandarizada, el artculo 45 de la Decisin 486 lo que hizo fue un reconocimiento expreso a que el traslado que se le corre al solicitante es por cualquier circunstancia que pueda conllevar la negacin de la solicitud correspondiente. Entonces no es ya de manera exclusiva porque pueda vulnerarse derechos de terceros, pues esa no era la manera de tratarlo. Ahora es mucho ms amplia porque se da por cualquier circunstancia.

Por otra parte este artculo abri la posibilidad de que las oficinas se adjuntaran documentos de unas a otras para llevar a cabo el examen de patentabilidad.

En este artculo cuando se refiere a que la patente se "denegar", esto corresponde como en algunos artculos anteriores a una estandarizacin internacional. Cuando la oficina ya hizo la notificacin y no responde, se niega la solicitud, basndose en que ya se hizo un examen de fondo. No puede decirse que la solicitud fue "abandonada" porque en realidad no hay un abandono del trmite por parte del solicitante. Lo que se da es un reconocimiento tcito a que los argumentos de la administracin cuando se dio el traslado tienen fundamento.

El artculo 46 de la Decisin 486 establece la posibilidad de pedir a expertos sus opiniones sobre la patentabilidad de una invencin. Esta facultad viene desde la Decisin 344 en su artculo 28.

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El inciso 2 del artculo 46 es nuevo frente a la Decisin 344 y se refiere a las "solicitudes extranjeras". Es as como cada Pas Miembro decide sobre las solicitudes que se le presenten. Para obtener en Colombia el derecho que se otorg en otro pas, se debe presentar la solicitud en Colombia. Cuando se presenta una solicitud idntica a la presentada en otro pas miembro, la oficina nacional competente puede acudir para su anlisis a la oficina internacional que otorg la patente y pedir la respectiva documentacin.

El artculo 47 de la Decisin 486 establece que a peticin del solicitante, la Oficina Nacional Competente podr suspender el trmite cuando falte un documento de una solicitud extranjera.

El artculo 48 de la Decisin 486 que es igual al 29 de la Decisin 344, dice que el examen puede ser favorable y en este caso se otorga la patente. Cuando es parcialmente desfavorable se otorga la patente slo para las reivindicaciones aceptadas. En el evento en que el mismo sea desfavorable la patente se denegar.

El artculo 49 de la Decisin 486 se refiere a la existencia de la "Clasificacin Internacional de Patentes de Invencin". Es igual que el artculo 31 de la Decisin 344.

5.6.5 Derechos que confiere la Patente

El artculo 50 de la Decisin 486, siguiendo lo regulado en la Decisin 344 en su artculo 30, establece que la duracin de la patente es de 20 aos, contados a partir de la presentacin de la solicitud en el Pas Miembro.

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El artculo 51 de la Decisin 486 aclara que el alcance de la proteccin de la patente se determina por las reivindicaciones, al igual que lo haca la Decisin 344 en su artculo 34. Como se dijo anteriormente las reivindicaciones se constituyen por aquello que el solicitante esta pidiendo que se le proteja.

El artculo 52 de la Decisin 486 habla de que al titular de una patente se le confiere el derecho a impedir a terceros sin su consentimiento realizar determinados actos, dependiendo de si las reivindicaciones se refieren a un producto o un procedimiento. Cuando se trata de productos el derecho se concreta en impedir su fabricacin, oferta, venta o importacin. Si se refiere a un procedimiento el titular puede impedir su uso; y si se obtiene un producto de ese procedimiento, se establecen las mismas facultades para el titular de la patente como si se tratara de una patente de producto.

Este artculo corresponde al artculo 35 de la Decisin 344, pero ste se limita a decir que el titular de la patente tiene el derecho de impedir a terceros sin su consentimiento la explotacin de la invencin patentada. Este cambio corresponde a la misma orientacin de la que hemos hablado sobre tcnica normativa y estandarizacin, pero no se trata de ninguna novedad sobre el alcance del derecho.

El artculo 53 de la Decisin 486 en sus literales a) al e) habla de ciertos actos respecto de los cuales el derecho que se establece en el artculo anterior no se puede ejercer: a)los realizados en el mbito privado y con fines no comerciales, b)los de experimentacin, c)actos para enseanza o investigacin d)actos a los que se refiere el artculo 5ter del Convenio de Pars, e)"cuando la patente proteja un material biolgico excepto plantas, capaz de reproducirse, usarlo como base inicial para obtener un nuevo materia viable, salvo que tal obtencin requiera el uso repetido de la entidad patentada" Esta regulacin exista en el artculo 35,

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inciso 2 de la Decisin 344, sin embargo, los literales c y d son nuevos. Se ponen en la nueva Decisin como una adaptacin de la misma a las disposiciones de los ADPIC.

En el artculo 54 la Decisin 486 expresa que no puede impedirse a un tercero realizar actos de comercio respecto de un producto protegido despus de que el producto se haya introducido en el comercio en cualquier pas por el titular o por otra persona con su consentimiento o econmicamente vinculada a l. Este artculo corresponde al literal a) del artculo 35 de la Decisin 344.

En este artculo se est haciendo referencia al "agotamiento del derecho", el cual puede ser nacional o universal. Los ADPIC no obligan a acoger ninguno de estos sistemas, sin embargo, la Comunidad Andina acogi el sistema de agotamiento universal, lo que quiere decir que si el titular de una patente en cualquier pas pone en el mercado productos amparados en el derecho de patente, pierde el derecho a oponerse a que estos circulen libremente en cualquier pas del mundo. Cuando hablamos de agotamiento nacional, se dice que se pierde la posibilidad mencionada slo en ese pas. Este tema tiene que ver con las importaciones paralelas, las cuales se permiten por acoger este sistema de agotamiento universal por parte de la Comunidad Andina. Este tema ser desarrollado con mayor claridad cuando hagamos referencia al tema de la coexistencia marcaria.

El artculo 55 de la Decisin 486 estipula que los derechos que confiere la patente no pueden hacerse valer contra los terceros que de buena fe y antes de la fecha de prioridad o solicitud ya se encontraban utilizando o explotando la invencin o hubieren realizado preparativos efectivos o serios para realizarlos. Esto se da, sin perjuicio de las disposiciones sobre nulidad de la Decisin. El artculo 36 de la Decisin 344 establece lo mismo, pero sin la parte que se refiere a las disposiciones sobre nulidad. Se est refiriendo a condiciones de simultaneidad.

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Cuando una persona ya se encontraba explotando una determinada empresa que inclua determinado procedimiento, nada obsta para que otra persona presente una solicitud sobre la misma materia. En este caso quien estaba explotando la empresa encuentra protegido o amparado en derecho el desarrollo que ha logrado. Quien presenta la solicitud, eventualmente puede terminar siendo titular de un derecho de patente. Estos dos procesos se dan de forma independiente, de esta forma, no se afecta la novedad para quien present la solicitud y por el otro lado, el solicitante no podr oponerse a quien estaba explotando la empresa porque no se benefici del derecho de patente del primero.

El artculo 56 de la Decisin 486 expresa que una patente concedida o en trmite puede ser transferida por acto entre vivos o por causa de muerte. Cuando nos referimos a la transferencia de una patente concedida, esta deber registrarse ante la Oficina Nacional Competente o si no, la transferencia no tendr efectos frente a terceros.

En la Decisin 344, el artculo 39 obliga a registrar todo contrato que implique cesin, licencia u otra forma de utilizacin de la patente por terceros a cualquier ttulo.

El artculo 57 de la Decisin 486 regula la facultad que tiene el titular de una patente concedida o en trmite para dar licencia a uno o ms terceros para explotar la invencin respectiva. Esta operacin tambin necesita registro. Esta facultad esta incluida en el artculo 39 de la Decisin 344.

5.6.6 Obligaciones del Titular de la Patente

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El artculo 59 de la Decisin 486, al igual que el artculo 37 de la Decisin 344, establece la obligacin del titular de la patente de explotar la invencin directamente o a travs de otra persona autorizada por l.

El artculo 60 de la Decisin 486 define explotacin para los efectos de la misma, diciendo que lo ser la produccin industrial del producto objeto de la patente o el uso integral del procedimiento patentado junto con la distribucin y comercializacin de los resultados obtenidos de forma suficiente para satisfacer las necesidades del mercado. Tambin lo ser la importacin junto con la distribucin y comercializacin del producto patentado. Este artculo corresponde al 38 de la Decisin 344

Este tema se presenta como uno de los grandes cambios desde la Decisin 344 y que se mantiene en la Decisin 486, el cual gener inquietud y fue objeto de un gran debate durante las negociaciones toda vez que el significado de la palabra explotar incluye tanto producir como importar productos y en consecuencia algunos no estaban de acuerdo con que se otorgara proteccin a las empresas que nicamente importan productos y no estn generando empleo ni produccin en el pas. Sin embargo, dicha proteccin si qued consagrada en este artculo.

5.6.7 Licencias Obligatorias

Aunque no hubo cambios importantes en este aspecto, frente al mismo basta considerar lo siguiente:

El artculo 61 de la Decisin 486, correspondiente al 42 de la Decisin 344, se refiere al tema de las "licencias obligatorias" y expresa que en tres aos despus de la concesin o cuatro aos desde la solicitud, el que sea mayor, la oficina

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nacional competente a solicitud de parte, podr otorgar una licencia obligatoria principalmente para produccin industrial del producto objeto de la patente o el uso integral del procedimiento patentado, solo si al momento de su peticin la patente no se hubiere explotado en los trminos que establecen los artculos 59 y 60.

Slo se otorgar si el que lo solicita hubiere intentado previamente obtener una licencia contractual del titular en trminos y condiciones comerciales razonables y este intento no hubiere tenido efectos. El titular puede justificar su inaccin por razones de caso fortuito o fuerza mayor u otras razones.

Este artculo surge como una adaptacin a los trminos que sobre la materia establecen los ADPIC. Este es uno de los puntos en que surgen discusiones entre proteccin a los derechos particulares y el derecho pblico subyacente, el cual se ampara en problemas de desabastecimiento pblico de los mercados, abusos de competencia, necesidades sanitarias o salud pblica. Estos eventos se ven como excepciones a ese derecho de exclusividad que le otorga la patente a su titular, para que terceros puedan explotar la invencin patentada.

Aparece tambin el fenmeno de las "licencias cruzadas", el cual se refiere al caso en que alguien tiene una patente, pero necesita usar la de otro porque su avance fue por ejemplo un perfeccionamiento de la patente o algo semejante. Estos casos se regulan a travs de la Circular Unica de la Superintendencia de Industria y Comercio que establece procedimientos claros, los lmites para otorgar esos derechos excepcionalsimos, las facultades de oficio de los diferentes estados para declarar las condiciones que ameritan el otorgamiento de licencias obligatorias. Algunas se dan slo a peticin de parte.

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El artculo 62 de la Decisin 486 establece que la concesin se da previa notificacin al titular para que en 60 das siguientes haga valer sus argumentaciones si lo estima conveniente. Decisin 344. Corresponde al artculo 43 de la

El inciso 2 estipula que la oficina determinar el alcance o extensin de la licencia, especificando el perodo por el cual se concede, el objeto, monto y las condiciones de la "compensacin econmica" Es igual al artculo 43 de la Decisin 344, pero en ella se refieren al pago de regalas. Simplemente se cambi el trmino. La compensacin debe determinarse para que sea adecuada segn las circunstancias de cada caso, especialmente por el valor econmico de la autorizacin. Como se trata de un derecho particular, la compensacin econmica no puede desconocerse porque la explotacin por un tercero involucra perjuicios econmicos al titular de la patente. Por ser obligatoria no deja de ser una licencia, un permiso para que un tercero explote el derecho de otra persona, por eso igual debe haber una remuneracin, concretada en esa compensacin que establece la Decisin. Para cuantificarla se busca que las partes se pongan de acuerdo, pero si esto no se logra la Superintendencia fija de manera razonable la compensacin.

El inciso 3 que corresponde al artculo 43, inciso 3 de la Decisin 344 dice que la impugnacin de la licencia obligatoria no impedir la explotacin, ni ejercer ninguna influencia en los plazos que estuvieran corriendo. Su interposicin no impedir al titular percibir la compensacin en la parte no reclamada. En Colombia, esta impugnacin se hace a travs de la accin de nulidad y restablecimiento del derecho, contemplada en el artculo 85 del Cdigo Contencioso Administrativo. Lo que se hace a travs de ella es impugnar la validez jurdica del acto por el que se concede la licencia obligatoria o se fija su remuneracin.

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El artculo 63 de la Decisin 486 estipula que las condiciones de la licencia obligatoria pueden ser modificadas. Corresponde al artculo 45 de la Decisin 344.

El artculo 64 de la Decisin 486 expresa que el licenciatario tiene la obligacin de explotar la patente en 2 aos desde su concesin, salvo que justifique su inaccin por caso fortuito o fuerza mayor. Si no cumple con esto, la Oficina Nacional, a solicitud del titular, revocar la licencia obligatoria. Corresponde al artculo 45 de la Decisin 344.

El artculo 65 de la Decisin 486 se refiere al caso de licencias obligatorias por razones de inters pblico, emergencia o seguridad nacional. Se da slo mientras subsistan estos eventos. Se notifica al titular, se determina el alcance y la compensacin. La concesin por inters pblico no menoscaba el derecho del titular de la patente a seguir explotndola. Se acude a la legislacin interna porque es necesario que previamente se de la declaracin por autoridad competente de la existencia de las razones del inters pblico, la emergencia o seguridad nacional de acuerdo a la Constitucin y la ley.

El artculo 66 de la Decisin 486, al igual que el 44 de la Decisin 344, dice que cuando se den prcticas que afecten la libre competencia, en particular, cuando constituyan abuso de la posicin dominante por parte del titular de la patente, tambin se otorgarn licencias obligatorias.

El artculo 67 de la Decisin 486, as como el 48 de la Decisin 344, (referente al tema de las licencias cruzadas) estipula que se otorgar licencia para el titular de una patente, cuya explotacin requiera necesariamente de otra, siempre que ese titular no haya podido obtener licencia contractual en condiciones comerciales

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razonables, es decir, por un acuerdo con el titular de la otra patente. Esta licencia se sujeta a unas condiciones:

La invencin de la segunda patente debe suponer un avance tcnico importante, de importancia econmica considerable con respecto a la invencin reivindicada en la primera patente.

El titular de la primera patente tiene derecho a una "licencia cruzada" en condiciones razonables para explotar la invencin reivindicada en la segunda patente.

c.

No puede cederse la licencia de la primera patente, sin la cesin de la segunda patente.

El artculo 68 de la Decisin 486 dice que si no se cumplen estas disposiciones la licencia obligatoria no surtir efecto legal alguno, igual que el artculo 50 de la Decisin 344.

5.6.8 Actos Posteriores a la Concesin

El artculo 70 de la Decisin 486 da la posibilidad de pedir que la patente se modifique por nombre, direccin, domicilio, etc. o limitar el alcance. Tambin se puede dar la correccin de cualquier error material. En este punto sern aplicables las disposiciones relativas a modificacin o correccin de una solicitud. Este artculo no exista en la Decisin 344.

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El artculo 71 de la Decisin 486 establece la facultad de renunciar a una o ms reivindicaciones o la patente en su totalidad. Surte efectos desde la fecha de recepcin de la declaracin respectiva.

El artculo 72 de la Decisin 486 se refiere a la divisin de la patente.

El artculo 73 de la Decisin 486 se refiere a la fusin de la patente.

El artculo 74 de la Decisin 486 se refiere a las tasas.

Todos estos temas se repiten en el tema de patentes porque antes se refera a la solicitud, ahora se refiere a la patente como tal.

5.6.9 Nulidad de la Patente

Es decretada por la autoridad nacional competente de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, como lo establece la Decisin 486 en su artculo 75, el cual se refiere slo a la nulidad absoluta y establece unas causales de los literales a) al i).

La Decisin 344 estableca que la nulidad poda decretarse de oficio. En el rgimen colombiano la nulidad de la patente por ser nulidad de un acto administrativo, no puede ser de oficio, tiene que darse por presentacin de una accin de nulidad simple o una accin de nulidad y restablecimiento del derecho. Es el Consejo de Estado el que debe determinar la nulidad o no de ese acto administrativo en caso de patentes. Hoy la Decisin 486 establece la posibilidad de que sea de oficio, pero

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esto debe interpretarse de conformidad con las normas nacionales donde se restringe a la presentacin de esas acciones y no puede hacerse de oficio.

Es importante aclarar que el sistema de nulidades anteriormente referido se trata de un rgimen dual en el que hay nulidad absoluta y relativa, establecido en los siguientes artculos:

El artculo 76 de la Decisin 486 dice que los vicios de los actos administrativos que no generen nulidad absoluta, producirn nulidad relativa. La autoridad nacional podr declararla en los 5 aos siguientes a la concesin de conformidad con legislacin nacional. Esto no estaba regulado en la Decisin 344, es nuevo.

El artculo 77 de la Decisin 486 establece que la autoridad nacional puede anular la patente cuando se hubiere concedido a quien no tena derecho a obtenerla. La accin slo podr iniciarla a quien corresponda ese derecho. Tiene una prescripcin de 5 aos desde la concesin o 2 aos desde que la persona tuvo conocimiento de la explotacin de la invencin en el pas. Se aplicar el plazo que venza primero. El artculo 78 de la Decisin 486 habla de que se debe notificar al titular para que haga valer sus argumentos y presente pruebas.

El artculo 79 de la Decisin 486 dice que cuando lo necesite, la Autoridad Nacional Competente podr pedir al titular de la patente que presente documentos del artculo 46.

5.6.10 Caducidad

El artculo 80 de la Decisin 486 establece que la falta de pago de la tasa a la que se refiere este artculo produce caducidad de pleno derecho. Se refiere a la

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tasa anual para mantener vigente la patente. Esto implica que no se requiere la declaracin de la administracin, sino que simplemente caduca, por si mismo. La Superintendencia de Industria y Comercio procede a asumirla, pero es slo un reconocimiento, su actuacin no es constitutiva de la caducidad porque esta se constituye por la ocurrencia del hecho.

5.7 MODELOS DE UTILIDAD

La creacin de la figura del modelo de utilidad se debi a la necesidad de otorgar algn tipo de proteccin a las invenciones de menor rango, que por ser mejoras introducidas en objetos de uso comn, no cumplan con los requisitos de registrabilidad impuestos en el sistema de patentes.

Este concepto ha ido progresando extendindose a todo tipo de invenciones industriales que sean plasmadas o no espacialmente, con el fin de atender a la necesidad de proteccin de los productos o procedimientos de las empresas, especialmente en pequeas y medianas empresas afectadas por las presiones del mercado, cada vez ms competitivo, de tal manera que se vieron en la necesidad de acoplar sus procesos productivos y estrategias comerciales a la realidad del mercado, mediante un mecanismo de proteccin alternativo que les otorgue una proteccin ms rpida y que involucre trmites menos costosos que en el sistema de patentes.

El modelo de utilidad constituye una autntica pequea patente, que confiere proteccin a todas las invenciones tcnicas de producto o de procedimiento.

Segn el artculo 81 de la Decisin 486 de la Comunidad Andina Se considera modelo de utilidad, a toda nueva forma, configuracin o disposicin de elementos

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de algn artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilizacin o fabricacin del objeto que le incorpore o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto tcnico que antes no tena.

El artculo 82 establece que No se considerarn modelos de utilidad: las obras plsticas, las de arquitectura, ni los objetos que tuvieran nicamente carcter esttico.

No podrn ser objeto de una patente de modelo de utilidad, los procedimientos y las materias excluidas de la proteccin por patente de invencin.

La Decisin 486 consagra en su artculo 83 la posibilidad de que el solicitante de una patente de modelo de utilidad pida que su solicitud se convierta en una solicitud de patente de invencin o de registro de diseo industrial, siempre que la materia objeto de la solicitud inicial lo permita.

El plazo que establece la Decisin 486 en su artculo 84 para la proteccin a travs de esta figura es de 10 aos, contados desde la fecha de presentacin de la solicitud en el pas miembro.

La novedad que presenta la Decisin 486, en su artculo 85, frente a la anterior Decisin en este punto se concreta en que todos los trminos de tramitacin se reducen a la mitad y se hace claridad sobre que se aplican las disposiciones de patentes.

5.8 ESQUEMAS DE TRAZADO DE CIRCUITOS INTEGRADOS

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Es un tema nuevo y corresponde a una transcripcin absoluta de esa nueva materia protegible, tal cual como est en los ADPIC.

El artculo 86 de la Decisin 486 define los circuitos integrados y los esquemas de trazado de manera concreta y clara. El artculo 87 por su parte, establece como requisito para dar proteccin a los esquemas de trazado que stos sean originales, es decir que sean producto del esfuerzo intelectual de su creador y no fueran corrientes en el sector de la industria de los circuitos integrados.

El artculo 88 aclara que el titular del registro de un esquema de trazado de circuito integrado, ser su diseador. El artculo 89 establece los requisitos para la solicitud del registro, los cuales son explicados de manera detallada en los artculos posteriores.

En general, la nueva norma dispone como requisito que el diseo sea original y establece que si un esquema de trazado de circuitos integrados ha sido utilizado en cualquier pas del mundo, la solicitud de registro del mismo debe ser presentada dentro de los dos aos siguientes a su primer uso comercial.

Se consagra en el artculo 93 que la Oficina Nacional Competente slo revisar la originalidad del esquema de trazado si se presentara una oposicin fundamentada. El derecho exclusivo sobre un esquema de trazado registrado, tendr una duracin de 10 aos, teniendo en cuenta las especificaciones que al respecto hace el artculo 98 de la Decisin 486.

Conforme al artculo 100 de la Decisin 486, el derecho conferido por el registro del esquema de trazado, slo podr hacerse valer contra actos realizados con fines industriales o comerciales, es decir en el evento en que el mismo sea introducido

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al mercado por una persona diferente a su titular y en el evento en que el titular no lo haya hecho con anterioridad.

Con el artculo 106 se abre la posibilidad para que el titular pueda otorgar una licencia a uno o ms terceros para la explotacin del esquema de trazado respectivo. Tambin se consagra la posibilidad de que por falta de explotacin o por razn de inters pblico, de emergencia nacional, salud pblica o seguridad nacional, o para remediar alguna prctica anticompetitiva, el esquema de trazado sea usado o explotado por una entidad estatal o a travs de una licencia obligatoria.

5.9 DISEOS INDUSTRIALES

Conforme al artculo 113 de la Decisin 486 de la Comunidad Andina, los diseos industriales se definen como: la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunin de lneas o combinacin de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, lnea, contorno, configuracin, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto.

El artculo 25, numeral 2 de los ADPIC establece que: Cada miembro se asegurar de que las prescripciones que hayan de cumplirse para cumplir la proteccin de los dibujos o modelos textiles particularmente en lo que se refiere a costo, examen y publicacin- no dificulten injustificablemente las posibilidades de bsqueda y obtencin de esa proteccin. Los miembros tendrn libertad para cumplir esta obligacin, mediante la legislacin sobre dibujos o modelos industriales o mediante la legislacin sobre derechos de autor

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Por su parte el artculo 58 de la Decisin 344, establece que no sern registrables los diseos industriales referentes a indumentaria, ni aquellos que sean contrarios a la moral, el orden pblico o las buenas costumbres.

La nueva Decisin en el artculo 113 elimina de las excepciones a la registrabilidad de los diseos, la relativa a la indumentaria, que prevea la anterior Decisin.

La diferencia que se present entre estas tres posiciones fue marcada por una discusin referente a si deba o no otorgarse proteccin a los diseos textiles (indumentaria). Anteriormente, la Decisin 344 estableca que al presentarse una solicitud de registro la Oficina Nacional Competente es decir, la Superintendencia de Industria y Comercio, deba realizar un examen de novedad del diseo. Este requisito presentaba problemas en la prctica porque ese estudio retrasaba la vigencia de la proteccin y muchas veces cuando el registro era otorgado, ya no era til para el titular o no se presentaba como novedoso para el mercado. Es el caso de los diseos textiles, los cuales son usados por temporadas como el verano o el invierno, y si el titular debe esperar a que se realice el referido estudio, al otorgarse el registro, ya habr pasado la temporada y habr perdido el inters en el registro de su diseo.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Decisin 486 cambi este procedimiento estableciendo por una parte, que los diseos textiles s son registrables como diseos industriales. Por otra parte, se dijo en el artculo 124 que La Oficina Nacional Competente no realizar de oficio ningn examen de novedad de la solicitud, salvo que se presentara una oposicin sustentada en un derecho anterior vigente o en la falta de novedad del diseo industrial.

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Sin perjuicio de ello, cuando el diseo industrial carezca manifiestamente de novedad, la Oficina Nacional Competente podr denegar de oficio la solicitud

Con respecto a la legislacin anterior, no hubo modificaciones sustanciales importantes en este tema, la discusin radic en el punto anteriormente analizado. Sin embargo, la proteccin se aument de 8 a 10 aos, lo cual implica, como lo establece la Disposicin Transitoria primera, que los derechos otorgados bajo la anterior Decisin, se regirn conforme a la nueva Decisin en lo que tiene que ver con los plazos de vigencia establecidos en la misma.

5.10 SIGNOS DISTINTIVOS - MARCAS

La Decisin 486 en su artculo 134 estipula que constituir marca cualquier signo apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Adems establece que se podrn registrar como marcas los signos susceptibles de representacin grfica. Al compararlo con el artculo 81, inciso. 1 de la Decisin 344 se puede ver que en ella se establece que ser marca todo signo perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representacin grfica. Lo que se refiere a "perceptible" se suprime, puesto que era redundante, ya que por el hecho de ser suceptible de representacin grfica ser tambin perceptible. Es as como se entiende que debe tratarse de un signo apto para distinguir los productos o servicios y susceptibles de representacin grfica.

En este punto la Decisin 344 resaltaba que la marca deba distinguir productos o servicios "producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idnticos o similares de otra persona". En la Decisin 486 no se establece expresamente que la comparacin deba referirse a los mismos productos o servicios, sin embargo, en el concepto mismo de marca esta incluido este

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requisito. La distintividad debe verificarse en su aspecto intrnseco y extrnseco. Es as como lo intrnseco se refiere a que una marca no puede ser genrica o descriptiva, etc., mientras que lo extrnseco se refiere a la comparacin que se hace con otros signos. Es elemental que la funcin de las marcas es distinguir un producto de un empresario del de otro. Por esto dentro de las causales de irregistrabilidad se incluyen aquellas marcas que se confundan con las de otro empresario.

En el mismo inciso se establece que la naturaleza del producto o servicio, no ser obstculo para el registro de la marca. Esto se incluye en la nueva Decisin de forma expresa, sin embargo, ya se aplicaba as desde antes. Lo que quiere decir es que dentro de los requisitos que hay para dar una marca no est dicho que el producto o servicio no pueda tener determinada naturaleza, es as como por ejemplo se puede otorgar una marca para productos que tengan prohibicin de producirse en un pas como la marihuana o las armas. En este caso no se analiza su naturaleza, lo que se analiza es si cumple con lo que se necesita para que se constituya en marca o no.

El inciso 2 del artculo 134 de la Decisin 486 representa una novedad frente a la Decisin 344, puesto que busca a travs de un listado de ejemplos y especificaciones, extrados de la ley peruana, dar una mayor claridad sobre los signos que tienen la aptitud para considerarse como marcas. Se hace para dar una mayor claridad frente a la anterior Decisin, pero no representa ninguna restriccin frente a ella. Es una forma de concretar tambin las causales de irregistrabilidad, las cuales no son taxativas, como si lo eran en ADPIC, sino ejemplificativas. El artculo establece:

"A efectos de este rgimen constituir como marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrn registrarse como

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marcas los signos susceptibles de representacin grfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningn caso ser obstculo para su registro.

Podrn constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a. las palabras o combinacin de palabras;

b las imgenes, figuras, smbolos, grficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

los sonidos y los olores;

las letras y los nmeros;

un color delimitado por una forma, o una combinacin de colores; f. la forma de los productos, sus envases o envolturas;

g. cualquier combinacin de los signos o medios indicados en los apartados anteriores"

La referencia que se hace a los sonidos y los olores no implica que se trate de una nueva posibilidad de marca. La antigua Decisin tambin los inclua porque se trata simplemente de signos perceptibles. Es decir que bajo la anterior Decisin, exista la posibilidad de usar sonidos u olores como marcas, puesto que se entenda que los sonidos podan representarse grficamente a travs de pentagramas y los olores, a travs de frmulas qumicas.

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El artculo 135 de la Decisin 486 regula las causales de irregistrabilidad, es decir, las que determinan qu signos no pueden registrarse como marcas. Este artculo corresponde al 82 de la Decisin 344.

En ambas decisiones se encuentran dos tipos de causales, las absolutas y las relativas. Este artculo en particular se refiere a las causales absolutas, mientras que el artculo 136 de la Decisin 486 y el 83 de la Decisin 344 se refieren a las causales relativas. As mismo, aparece como novedosa la inclusin en la nueva Decisin de las nulidades absolutas y relativas, como consecuencia de la violacin de estos artculos.

El literal a) establece que no podrn registrarse los signos que "no puedan constituir marca conforme al primer prrafo del artculo anterior;"

El literal b) del artculo 135 establece como irregistrables aquellos signos que carezcan de distintividad. En la Decisin 344 se entenda en el artculo 81 que la marca deba ser suficientemente distintiva. Esto no se constituye como una diferencia, la distintividad siempre ha sido un requisito esencial de la marca. Lo que pasa es que en la nueva Decisin se quiso poner expresamente como causal de irregistrabilidad la carencia de distintividad.

En este artculo se establecen varios eventos en los no sern registrables como marca los signos que "consistan exclusivamente":

- en formas usuales de los productos o sus envases... - en formas u otros elementos que den una ventaja funcional al producto o servicio

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- en un signo que pueda servir en el comercio para describir la calidad, cantidad, destino, valor, procedencia geogrfica, poca de produccin, caractersticas o informaciones de los productos o servicios, incluidas las expresiones laudatorias. - en un signo o expresin que sea el nombre genrico o tcnico del producto o servicio que se trate. - en una designacin comn o usual del producto de que se trate

Estos literales existan en el artculo 82 de la Decisin 344, pero sin la expresin "exclusivamente". En todos estos casos, se usa la expresin "exclusivamente" para denotar que no ser registrable un signo cuando todo el conjunto que conforme la marca cumpla con lo que se establece en estos literales. Es decir, que por ejemplo todo lo que conforma la marca debe constituirse como un nombre genrico para que esta no sea registrable, porque pueden haber dentro de la marca elementos o palabras acompaadas de otras expresiones o figuras que les den distintividad y eso hace que no quepan dentro de "exclusivamente" y sean registrables.

Se ve como nuevo lo que se refiere a las expresiones laudatorias (literal e) que son aquellas que realzan la calidad del producto, lo engrandecen, enaltecen o resaltan. Como una innovacin, la Decisin 486 establece que este tipo de expresiones son irregistrables como marcas porque se estara afirmando que un producto es mejor que otro, como por ejemplo cuando se dice "superior" o "mejor", etc.

El "nombre genrico" (literal f) se considera irregistrable a menos que como lo establece el inciso final del artculo 135 se constituya en un genrico descriptivo, lo que ocurre si se prueba que la expresin o palabra tiene un segundo significado, abriendo as la posibilidad para registrar ese nombre genrico como marca. No se podr por ejemplo usar manzana como marca de la fruta porque eso es un nombre genrico, pero si podr usarse como marca de esferos.

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El literal g) corresponde al literal e) del artculo 82 de la Decisin 344.

El literal h) que corresponde al literal f) del artculo. 82 de la Decisin 344 establece que no ser registrable un signo que consista en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma especfica. Se refiere al color en el aspecto figurativo, no a la palabra "azul" por ejemplo, sino a una mancha y la razn es que esta carece de distintividad a menos que este delimitada por alguna forma. Adicionalmente se establece esta causal porque otorgar el registro de una marca as, sera dar a alguien el monopolio de un color y los colores son de uso de todos en sus marcas. Generalmente las marcas se otorgan sobre combinaciones de colores, pero nunca sobre colores no delimitados por una forma.

El literal i) se refiere al mismo evento regulado en el artculo 82 de la Decisin 344 en su literal h. Ambos establecen el evento en que un signo pueda "engaar a los medios comerciales o al pblico, en particular sobre la procedencia geogrfica, la naturaleza, el modo de fabricacin, las caractersticas, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate"

El literal j) que se relaciona con el literal j del artculo 82 de la Decisin 344, se refiere a las "denominaciones de origen". Con respecto a este tema podemos decir que una denominacin de origen no se puede registrar si se demuestra que est protegida en otro pas o en Colombia. Esta prueba la debe aportar quien se oponga al registro de la marca y lo hace con un certificado expedido por la Oficina Nacional Competente. La denominacin de origen para serlo debe estar reconocida como tal por el respectivo Estado. Un ejemplo es el Queso Cabrales que es una denominacin protegida en Espaa. Si se prueba esta proteccin, se debe negar el registro de la marca en Colombia.

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En Colombia no hay ninguna denominacin de origen reconocida hasta el momento. Cuando hablamos de Caf de Colombia esto es una denominacin de origen, una descripcin del lugar de origen de ese caf. El literal e) dice que no se pueden registrar marcas que consistan exclusivamente en una procedencia geogrfica, sin embargo, si se acompaan de otros elementos que le den distintividad si se puede registrar, como por ejemplo con el signo Juan Valdez.

El artculo 201 de la Decisin 486 aclara los conceptos de "indicacin geogrfica" y "denominacin de origen". Es as como la primera aparece como el gnero y esto se explica que se diferencia de la denominacin de origen en que esta se refiere a una calidad que surge de las caractersticas de una zona geogrfica, mientras que la indicacin geogrfica no necesariamente tiene que ver con la calidad del producto.

El literal k) hace una especial referencia a las denominaciones de origen cuando se trata de "vinos y bebidas espirituosas". Esto se incluy por la influencia de pases europeos que son los que tienen tradicin en este tema.

El literal n) se refiere a la irregistrabilidad de los "signos de conformidad con normas tcnicas". Es igual al literal k) del artculo 82 de la Decisin 344. Se est refiriendo a acreditaciones que da el Estado sobre la calidad e idoneidad de un producto. Por ejemplo el sello ICONTEC no puede ponerse a un producto como marca porque es una forma de acreditar una calidad que si se pone como marca creara un engao al pblico que pensara que ese producto tiene determinada calidad y realmente no es as. Ese uso se reserva slo a los organismos competentes.

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El literal o) habla de las "variedades vegetales", como se haca en el literal m) del artculo 82 de la Decisin 344. Lo que se puede concluir es que no pueden registrarse variedades vegetales como marcas si tienen que ver con los productos a los que se aplica. Es decir, se podr usar por ejemplo La Catleya, que es una variedad vegetal, para registrarlo como marca de ropa, pero no para semillas.

En el inciso final del artculo 135 de la Decisin 486 se dice que "No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podr ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el pas miembro y por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica"

Algunos creen que quienes redactaron la Decisin se excedieron en este punto, puesto que esto se toma de la Doctrina espaola, la cual se refiere en este punto exclusivamente a palabras descriptivas y ac lo extiende a formas usuales, colores, genricos, etc. En la prctica esta regulacin presenta problemas en el mercado porque permite que se otorgue monopolio sobre esos signos. Realmente proviene de una norma del Convenio de Paris en la que se estableca la posibilidad de dar ese monopolio porque las palabras tienen un segundo significado. El artculo 6 quinquines # 3 literal c) establece que para apreciar si la marca es susceptible de proteccin se deber tener en cuenta todas las circunstancias de hecho, principalmente la duracin del uso de la marca. Aunque no es muy evidente en este artculo se encuentra el fundamento de este tema. Cuando se dice que el uso de la marca es relevante, esto abre paso a la regulacin que encontramos en la Decisin 486.

El artculo 136 de la Decisin 486 regula en consonancia con el artculo 83 de la Decisin 344 a aquellos casos en que no se registra un signo cuyo uso afecte el derecho de un tercero:

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El literal a se refiere al caso en que sean idnticos o se asemejen a una marca ya solicitada o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios o para productos o servicios que puedan causar "riesgo de confusin o asociacin". Es igual al literal a del artculo 83 de la Decisin 344. En la mayora de los literales se habla del riesgo de confusin o asociacin. Lo que se busca es que el consumidor no confunda el origen empresarial del producto o servicio o un producto con otro producto. Existe en el mercado la "confundibilidad directa" o "indirecta". Es la regla general evitar que el tercero se engae, buscar que el consumidor no este en error, evitar el dao a la empresa y la dilacin del signo distintivo.

El literal b habla de la semejanza con el nombre comercial protegido o un rtulo o ensea, siempre que su uso pueda crear el riesgo de confusin o asociacin. El literal b del artculo 83 de la Decisin 344 establece lo mismo.

El literal c establece lo mismo para el caso de los lemas comerciales solicitados o registrados. Corresponde al literal c del artculo 83 de la Decisin 344.

El literal d del artculo 136 de la Decisin 486 es nuevo y habla del caso en que los signos sean idnticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que su uso cree el riesgo de confusin o asociacin, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el pas miembro o en el extranjero. Este literal tiene su origen en el Convenio de Paris. Es una de las pocas causales de irregistrabilidad que se regulan en ese convenio. Se est refiriendo al caso en que un distribuidor, por ejemplo una agencia comercial, solicita la marca que ha estado distribuyendo de forma arbitraria. Es decir, si por ejemplo se otorga la agencia a alguien para explotar un negocio en Colombia y de forma abusiva adems de explotarlo, esa persona registra la marca a su nombre. En ese caso, esa marca no es registrable.

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El literal e establece la irregistrabilidad para signos que afecten la identidad o prestigio de personas jurdicas o naturales, en especial, en lo que se refiere al nombre, apellido, imagen, retrato o caricatura de una persona diferente del solicitante o identificada por el sector pertinente del pblico como una persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o sus herederos. Este literal tiene semejanza con el literal f del artculo 83 de la Decisin 344, pero en este no se incluan las personas jurdicas. Realmente no se han visto casos de este tipo en los que se involucren personas jurdicas.

El literal f habla de los signos que infrinjan los derechos de propiedad industrial o derechos de autor. Corresponde al literal g del artculo. 83 de la Decisin 344.

El literal g habla de los signos que consistan en el nombre de las comunidades indgenas, palabras, letras, caracteres o signos utilizados para distinguir sus productos, servicios o la forma de procesarlos, o que constituyan la expresin de su cultura o prctica, salvo que la solicitud sea presentada por la propia comunidad o con su consentimiento expreso. Este es un tema nuevo que ha tomado mucho auge. Se han dado pronunciamientos que han optado por la proteccin del nombre de la comunidad indgena. No se puede usar este nombre porque es parte del patrimonio de esos grupos y por lo tanto slo ellos los pueden usar. Se hace tambin porque se busca sacar del comercio a las comunidades, puesto que su cultura no es objeto de comercializacin, a menos que ellos mismos decidan que se quieren lucrar de eso.

El literal h del artculo 136 de la Decisin 486 regula, al igual que lo hace el artculo 83 de la Decisin 344 en su literal d, el tema de los signos distintivos notoriamente conocidos. En ambos artculos se dice que no se registraran cuando constituyan una reproduccin, imitacin, traduccin, transliteracin o transcripcin, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido de un tercero. Sin

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embargo en la Decisin 344 se haca referencia a que deba serlo en el pas en el que se solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados. En la nueva Decisin se regula en un captulo aparte lo que tiene que ver con los signos notoriamente conocidos, luego en este artculo se busco que hubiera concordancia con esa regulacin y se suprime esa parte especfica.

La Decisin 486 regula en su artculo 137 la posibilidad de denegar una marca en el evento en que la Oficina Nacional Competente "tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal". Esta posibilidad aparece como innovadora frente a la Decisin 344, la cual no se refera a este tema. La Resolucin 210 de 2001 en su artculo 21, la cual se refiere al Decreto 2591 de 2000 que reglament la Decisin y establece cundo se configura un acto de competencia desleal para poder aplicar la causal. Esto limita un poco el concepto de competencia desleal. Por otra parte se establecen acciones de competencia desleal en la parte final de la Decisin, lo cual implica que se le da concordancia al tema.

5.10.1 Del Procedimiento del Registro

Los artculos 138, 139 y 140 de la Decisin 486 aclaran lo que deca la Decisin 344 en su artculo 88 sobre los requisitos de forma que debe cumplir la solicitud del registro de una marca, as como tambin las consecuencias que se dan cuando la solicitud no cumple con esos requisitos de forma o con algunos requisitos mnimos, caso en el cual no ser una solicitud. En la Decisin anterior se establecan una serie de requisitos, pero no se deca claramente a los pases cmo deban presentar esos requisitos. Es por eso que se busca unificar el lenguaje y los trminos.

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El artculo 139 de la Decisin 486 se encarga de ampliar lo que tiene que ver con el petitorio de la solicitud. En el proceso de unificacin se lleg a entender el petitorio como la solicitud del registro de la marca, que debe contener en un formulario las cosas que se establecen en los literales a) al h).

El artculo 140 de la Decisin 486 dice que "se considerar como fecha de presentacin de la solicitud, la de su recepcin por la Oficina Nacional Competente, siempre que al momento de la recepcin hubiera contenido por lo menos lo siguiente: "y establece unos requisitos en los literales a) al e). Es este artculo el que se refiere a los requisitos mnimos sin los que la solicitud no se considera como tal.

Este es el aspecto ms novedoso en la parte del estudio de forma de la solicitud con respecto a la Decisin 344, puesto que bajo sus normas lo que se aplicaba era el Cdigo Contencioso Administrativo en su artculo 12, el cual estableca que si la solicitud no cumpla con los requisitos mnimos, esta igualmente se reciba. Se consideraba ms que una solicitud un derecho de peticin y se le daba a la persona un trmino para que la completara y cuando lo haca, ah si, se le llamaba solicitud de registro. Tena la particularidad de que era en esa fecha que adquira la envergadura de solicitud y esa era entonces la fecha de presentacin. El artculo 140 es el resultado de una propuesta de Colombia en las negociaciones de la Comunidad Andina para la Decisin 486 que busc obviar los problemas que se tenan de documentos que se presentaban a ttulo de solicitud, pero que nunca lo haban sido por no cumplir requisitos como por ejemplo "el comprobante de pago de la tasa". Hoy, el solicitante lo que tiene que hacer es llenar como mnimo esos requisitos para que lo que viene a radicar sea llamado solicitud de registro y se gane la fecha de presentacin que es la fecha de la reivindicacin de prioridad.

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El artculo 141 de la Decisin 486, as como el artculo 97 de la Decisin 344 se refieren al caso en que se puede invocar como fecha de presentacin de una solicitud aquella en la que la respectiva marca haya distinguido productos o servicios en una exposicin reconocida oficialmente y realizada en cualquier pas. Este caso se conoce como "reivindicacin de prioridad por exposicin". Se establece esta posibilidad desde el Convenio de Pars. Lo que se hace es reconocerle la prioridad, es decir, la posibilidad al expositor de presentar su solicitud de registro dentro de los seis meses siguientes a la exposicin y se le tendr en cuenta como fecha de presentacin no el da en que presenta la solicitud, sino el da de la exposicin.

El artculo 142 de la Decisin 486 es sacado del Convenio de Pars y establece la figura que se ha llamado la "marca tal cual es". Esta figura consiste en que si en un pas miembro del Convenio de Pars una persona obtiene el registro de una marca, tendr derecho a que en otro miembro del Convenio se la registren tal cual como la ha obtenido en ese pas, es decir, con la misma cobertura, el mismo signo, etc. Es una obligacin para la oficina conceder ese tipo de marcas, aunque no sean en principio registrables. En esta situacin pueden presentarse problemas por marcas que existan en el ltimo pas, pero es precisamente esto lo que est permitiendo el artculo. 142 porque esta dando una ventaja al titular que sabe que por medios normales la marca sera negada, es precisamente en eso en lo que consiste la prerrogativa.

El artculo 143 de la Decisin 486 trae algunos cambios con respecto al artculo 89 de la Decisin 344. En ambos se hace referencia al tema de la modificacin que puede pedir el solicitante de un registro de marca de su solicitud. En la anterior Decisin se deca que esa modificacin slo poda referirse a "aspectos secundarios", lo cual creaba mucha confusin, ya que realmente no se entenda qu significaba esa expresin. En la Decisin 486 se busc ser ms

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especfico en cuanto a qu modificaciones son posibles y se suprime lo de los aspectos secundarios. Por otra parte el solicitante puede pedir la correccin de cualquier error material. Es as como se habla por un lado de modificacin y por otro de correccin. La modificacin es algo nuevo que se va a presentar dentro de una solicitud ya presentada, por ejemplo, cambiar el solicitante y la correccin se refiere a un error que se tuvo en la solicitud.

El inciso 3 aclara que las modificaciones en ningn caso podrn implicar "el cambio de aspectos sustantivos del signo o la ampliacin de los productos o servicios sealados inicialmente en la solicitud". En este inciso se est aclarando el alcance que puede tener una modificacin, lo que antes se entenda como aspectos secundarios. Es decir, que la modificacin puede darse sobre cualquier cosa, excepto sobre aspectos sustantivos del signo o la ampliacin de los productos. Esto implica que se pueden reducir o limitar los productos o servicios.

El artculo 144 de la Decisin 486 corresponde al artculo 90 de la Decisin 344. En la nueva Decisin se establece que la oficina nacional competente examinar los requisitos dentro de los 15 das siguientes a la fecha de presentacin de la solicitud. Si encuentra que no se cumplen los requisitos se lo notifica al solicitante para que complete los requisitos y si no lo hace, la solicitud se considerar abandonada y perder su prelacin. En la Decisin 344 para el mismo caso se deca que la consecuencia era que la solicitud era rechazada. La nueva Decisin ha buscado unificar el lenguaje y hacerlo ms tcnico. Si se analizan estos trminos se ve que como consecuencia jurdica el rechazo o el abandono implican lo mismo, es decir, que se pierde la prioridad y se archiva la solicitud. Sin embargo, tcnicamente en este caso lo que se est dando no es un rechazo de la solicitud, sino un abandono, porque el solicitante no present las correcciones. Es por esto que se cambi la palabra "rechazada" por "abandonada".

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El artculo 145 de la Decisin 486 corresponde al artculo 92 de la Decisin 344. En este ltimo se estableca que si la solicitud cumpla los requisitos la Oficina Nacional Competente ordenar la publicacin por una sola vez. La nueva Decisin suprimi la parte que deca por una sola vez, porque eso resultaba como una limitacin si la publicacin quedaba mal hecha. Lo que se haca antes es que se recurra a la legislacin nacional para revocar y ordenar publicar otra vez. Lo que se hizo fue quitar esa limitante para que si es necesario volver a publicar, simplemente se verifiquen los requisitos formales y se hace otra vez.

5.10.2 Oposiciones Este fue uno de los temas ms discutidos dentro de las negociaciones, toda vez que se encontraban dos posiciones extremas. La primera, por parte de la Secretara General de la Comunidad Andina, la cual quera que se creara la marca comunitaria y as al ser concedido un registro sobre una marca en algn pas de la Comunidad Andina, se extenda a todos los dems pases miembros; y la posicin de los pases miembros como Per, los cuales queran defender la territorialidad. Para la mejor comprensin de este tema, analizaremos los siguientes artculos:

El artculo 146 de la Decisin 486 as como el artculo 93 de la Decisin 344 se refieren a la posibilidad que se le da a quien tenga legtimo inters para presentar oposiciones al registro de la marca solicitada.

El inciso 2 del artculo 146 se refiere a un plazo adicional que se otorga para presentar las pruebas que sustenten la oposicin. Esta posibilidad no se daba bajo la Decisin 344. La nueva Decisin busc en este artculo perfeccionar el procedimiento y una de las falencias que mayor inconformidad generaba era que no exista un plazo extra para presentar pruebas y en el 70% de los casos, por su naturaleza o por ser de empresas extranjeras, ese plazo es necesario.

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El inciso 3 del artculo 146 se refiere a las "oposiciones temerarias". Esta es una nueva regulacin frente a la Decisin 344. Las oposiciones se presentan, se les hace el estudio de forma y se da el traslado correspondiente. Hay unos casos en que realmente la oposicin es infundada, es decir, no tiene razn de ser. Sin embargo, definir lo que es temeridad no es fcil, puesto que es un concepto muy amplio. Es por eso que este tema necesita ser reglamentado para as saber en que caso se est frente a una oposicin temeraria.

El inciso 4 hace referencia a una figura que se regulaba en la anterior Decisin en su artculo 100. En la nueva Decisin se quiso ubicar de una forma mejor. El efecto que se busca con este artculo es que en el evento en que un titular de una marca la pierda y dentro de los trminos que se le otorgan en el artculo 153 la vuelve a solicitar, no prosperen las oposiciones contra su solicitud.

El artculo 147 de la Decisin 486, as como el inciso 2 del artculo 93 de la Decisin 344 se refiere a otras personas que se considerarn con legtimo inters para los efectos del artculo anterior, es decir, para presentar oposiciones.

El inciso 1 por su parte establece que se entiende que tienen legtimo inters para oponerse en los otros pases miembros, por una parte, el titular de una marca idntica o similar para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al pblico a error, y por otra parte, quien primero solicit el registro de esa marca en cualquiera de los pases miembros. El artculo establece que en ambos casos se debe acreditar su inters real en el mercado del pas donde interponga su oposicin debiendo solicitar el registro de la marca al momento de interponerla.

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Ante la discusin entre la Secretara General y los pases miembros, se opt por un punto intermedio donde se neg la marca comunitaria, pero se estableci la "oposicin andina", la cual exige diferentes condiciones:

1. Quien presente la oposicin debe provenir de otro pas miembro de la comunidad andina. Esto implica que esta persona ya solicit la marca o ya la tiene registrada en otro pas miembro de la comunidad andina. Es importante anotar que slo se est cobijando a titulares o solicitantes de marcas en otros pases miembros. Por esta razn hay quienes opinan que se est dando un trato diferencial que viola los acuerdos de Trato nacional y Nacin Ms Favorecida. Sin embargo, este artculo debe aplicarse tal y como est segn los lineamientos de la OMC.

Debe tratarse por una parte de una marca idntica o similar y por otra parte de una marca que se use para productos respecto de los cuales ese uso pueda inducir al pblico a error.

El ltimo es un requisito muy importante que es presentar una solicitud de registro en el pas donde se quiere hacer valer la oposicin. Se trata de una figura muy importante que exista tambin en la Decisin 344, pero de una forma ms general. En la nueva Decisin se busc profundizar y aclarar este tema. A este respecto se dijo que surgen para el opositor dos obligaciones que son primero, solicitar el registro de la marca y segundo, acreditar el inters real. De hecho se entiende que la mejor prueba de ese inters es presentar la solicitud del registro de la marca. Adems el empresario debe demostrar la intencin de comercializarla, porque si slo la presenta para obstaculizar el registro del solicitante, la oposicin no puede declararse fundada.

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El inciso 2, establece que la interposicin de la oposicin con base en la marca registrada antes en cualquier pas miembro, faculta a la Oficina Nacional Competente a denegar el registro de la segunda marca. Lo que esto significa es que efectivamente si la persona alega que ya tiene la marca registrada tiene una ventaja muy grande que consiste en que se niega el registro al solicitante, siempre y cuando el opositor cumpla con los requisitos establecidos en el primer inciso, es decir, que debe probar el inters real y por lo menos haber solicitado el registro de marca en el pas en el que se est oponiendo. Lo que se est fijando en la nueva Decisin son unos parmetros mayores de viabilidad y se podra afirmar que tener la marca registrada en otro pas miembro genera una probabilidad muy elevada de que se niegue la solicitud en el respectivo pas.

El inciso 3 regula la suspensin del registro de la segunda solicitud "hasta tanto el registro de la primera sea conferido". En este punto la Superintendencia de Industria y Comercio est tratando de fijar una posicin porque la regulacin no es muy clara y este es un tema de suma importancia. Lo que quiere decir es que se dar la suspensin del registro de esa solicitud que se est tramitando en el pas en el que se present la oposicin y quien se opone es una persona que tiene esa marca registrada o la ha solicitado en otro pas. La confusin se crea porque algunos han interpretado que el registro que debe suspenderse es el que solicita el opositor. En nuestra opinin el artculo al decir la "segunda marca" se est refiriendo a la que trae el opositor porque para la otra no tendra razn de ser.

El artculo 148 de la Decisin 486 en su inciso 1 establece en consonancia con el artculo 95 de la Decisin 344 inciso 1, que se debe notificar al solicitante de la oposicin para que este pueda presentar sus argumentaciones y pruebas para defenderse. Aparece como una novedad frente a la Decisin 344, en el inciso 2 del artculo 148 de la Decisin 486, un plazo adicional que se otorga al solicitante para

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que pueda presentar las pruebas que considere necesarias. Esta posibilidad no exista bajo la anterior Decisin.

El artculo 149 de la Decisin 486, correspondiente al artculo 94 de la Decisin 344, contempla algunos casos en los que no se admiten las oposiciones para su trmite:

El literal a) se refiere a las que se presenten sin indicar los datos esenciales sobre el opositor y la solicitud a la que se opone. Este literal es nuevo, no se encontraba en la anterior Decisin.

El literal b) habla de la presentada extemporneamente, tal como lo haca el literal a) del artculo 94 de la Decisin 344.

El literal c) incluye las oposiciones que no hayan pagado las tasas correspondientes, as como lo haca el literal d) del artculo 94 de la Decisin 344.

La nueva Decisin suprimi dos literales que se incluan anteriormente. El literal b) del artculo 94 de la anterior Decisin, que deca que no prosperaba la oposicin "que se fundamente en una solicitud de fecha posterior a la peticin de registro de marca a la cual se observa", se quit porque en muchas ocasiones la solicitud es posterior a la del opositor, pero por alguna razn tiene mejor derecho. Por ejemplo puede tratarse de figuras como la reivindicacin de prioridad o reivindicacin de la marca notoria, en las cuales la solicitud es posterior como establece la causal, pero sin embargo, tiene mejor derecho a obtener el registro.

El artculo 150 de la Decisin 486, as como el inciso 2 del artculo. 95 de la Decisin 344 establece el procedimiento que se debe seguir. Es as como, al

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vencerse el plazo de notificacin al solicitante o si no hay oposiciones, la oficina proceder a hacer el examen de registrabilidad o a resolver las oposiciones mediante una Resolucin.

5.10.3 Derechos y Limitaciones Conferidos por la Marca

El artculo 152 de la Decisin 486, al igual que el artculo. 98 de la Decisin 344 establece que la duracin del registro ser de diez aos desde su concesin y se podr renovar por perodos sucesivos de diez aos.

El artculo 153 de la Decisin 486, siguiendo el artculo 99 de la Decisin 344, se refiere a un plazo de gracia que se explica as: existe una fecha de vencimiento de la marca (20 de Noviembre de 1999 por ejemplo), normalmente el perodo para pedir la renovacin del registro es dentro de los seis meses anteriores al vencimiento del registro (20 den Mayo de 1999), pero si al vencimiento la persona no present la renovacin, se le extiende el plazo a seis meses de gracia posteriores (20 Mayo de 2000). Si no lo presenta en esos seis meses el derecho caduca.

El artculo 154 de la Decisin 486, al igual que el artculo 102 de la Decisin 344 dice que "el derecho al uso exclusivo de una marca se adquirir por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente"

El artculo 155 de la Decisin 486 establece que el registro de la marca da el derecho a impedir a un tercero lo siguiente:

Literal a), usar la marca o signo sobre productos para los que se registro, sobre productos que se relacionen con los servicios para los que se registr o envases

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envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos. Esta prohibicin se encontraba regulada en el artculo 104 literal a) de la Decisin 344, aunque la nueva Decisin es ms especfica en cuanto a las conductas. Anteriormente deca simplemente que se poda impedir el uso para los mismos productos y cuando creara confusin, ac se est aclarando un poco ms esa idea.

Literal b) cambiar la marca para fines comerciales despus de estar aplicada o colocada sobre los productos para los cuales se registro.

Literal c) se refiere a fabricar etiquetas, envases, envolturas, etc. que contengan la marca o comercializarlos. Corresponde al literal b) del artculo 104 de la Decisin 344,

Literal d) habla de usar en el comercio un signo idntico o similar a la marca para productos diferentes, si esto puede causar confusin al pblico. Se dice en este literal que si se usa para productos similares, el riesgo de confusin se presumir.

El literal e) se refiere a usar en el comercio una marca o signo similar a una marca notoriamente conocida, cuando se pueda causar al titular un dao econmico o comercial injusto por la dilucin de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca o por un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o su titular.

El literal f) permite al titular impedir que un tercero use pblicamente un signo o marca idntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando pueda causar una dilucin de la fuerza distintiva o valor comercial o publicitario o un aprovechamiento injusto de su prestigio.

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El artculo 104 de la Decisin 344 estableca los mismos derechos para el titular de impedir estas conductas a los terceros. Lo que busc la Decisin 486 fue hacer una mayor claridad y especificar con verbos menos generales la situacin de la marca en el mercado para quien no es su titular.

El artculo 156 de la Decisin 486, plantea lo que se constituye como uso, para efectos de los literales e) y f) del artculo 155, y contiene una nueva acomodacin de los literales que obedece simplemente a tcnica legislativa puesto que los artculos 155 y 156 regulan los actos que un tercero no puede hacer sin el consentimiento del titular de la marca. Lo que hace el artculo 156 es que en relacin con los dos ltimos literales del artculo 155, que es el caso de Signos Notoriamente Conocidos, fija unas situaciones o conductas que especficamente se pueden presentar cuando se trata de stos, el artculo especifica el uso de un signo o marca notoriamente conocida, de manera que esto no se aplica a los otros literales del artculo 155.

El artculo 157 de la Decisin 486 inciso 1, establece que los terceros pueden, sin el consentimiento del titular de la marca, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudnimo, un nombre geogrfico o cualquier otra indicacin cierta, relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor etc., de sus productos o de la prestacin de sus servicios, siempre que se haga de buena fe, no constituya uso a ttulo de marca y tal uso se limite a propsito de identificacin o informacin, y no induzca al pblico a confusin. Esta disposicin corresponde al artculo 105 del la Decisin 344 y consagra un evento de extraa ocurrencia. Hasta el momento, la Superintendencia de Industria y Comercio no ha conocido ningn caso. A manera de ejemplo, podra presentase un caso en el cual un nombre geogrfico hubiera sido registrado como marca, como por ejemplo en muchas solicitudes de registro se incluye la palabra Pars por que se asocia a perfumes, a ropa, etc; y en algunos casos ha sido registrado as. Por ende, si un tercero

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necesita registrar la palabra Pars para indicar de donde viene el producto que est comercializando, la Superintendencia de Industria y Comercio no le puede impedir a ese tercero que use esa palabra. Esta disposicin consagra una situacin de ese estilo, pero es muy raro que se presente.

El segundo inciso de este artculo si es de frecuente aplicacin. Por una parte, establece que el registro de una marca no confiere a su titular el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, inclusive en publicidad comparativa, ofrecer en venta o indicar la disponibilidad de productos o servicios legtimamente marcados. En este punto se tiene una novedad respecto de la anterior Decisin y es en lo referente a la Publicidad Comparativa. Lo que se quiso hacer con esta inclusin fue lograr una interaccin entre las normas de propiedad industrial y las normas de proteccin dadas por promocin a la competencia. En este caso se incluye la publicidad comparativa porque obedece a la realidad y a la experiencia que muestran que se ha dado mucho este tipo de situacin. Sin embargo, no en todos los casos se est violando el derecho del tercero por que hay cierta publicidad comparativa que es aceptable, pero para determinar esto, toca acudir a la norma de publicidad comparativa y competencia, para aclarar especficamente esta situacin.

De la lectura del artculo 158 de la Decisin 486 se desprende la nueva nocin introducida dentro de esta Decisin referente al concepto de Persona Econmicamente Vinculada al Titular, pues esto no se consagraba en la Decisin anterior. El artculo 106 de la Decisin 344 hablaba solamente de licenciatario o persona autorizada para ello, pero sin embargo, es evidente que puede haber personas que no tengan en s una autorizacin o que no sean licenciatarios, pero que s estn vinculadas econmicamente al titular de la marca, por ejemplo, el caso de un distribuidor exclusivo o de las sociedades filiales que econmicamente estn vinculadas a las matrices. La persona econmicamente vinculada no tiene

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permiso de uso de por medio, sino que por la dependencia econmica que tiene con el titular, se entiende que puede hacer el tipo de uso que consagra este artculo.

5.10.4 Coexistencia Marcaria

El artculo 159 de la Decisin 486 es una disposicin que caus muchos problemas y requiri de por lo menos dos sesiones de negociacin dentro de la Comunidad Andina. Establece este artculo que: Cuando en la Subregin existan registros sobre una marca idntica o similar a nombre de titulares diferentes, para distinguir los mismos productos o servicios, se prohibe la comercializacin de las mercancas o servicios identificados con esa marca en el territorio del respectivo Pas Miembro, salvo que los titulares de dichas marcas suscriban acuerdos que permitan dicha comercializacin. Este es el fenmeno conocido como coexistencia marcaria.

La coexistencia marcaria se da en el evento en el cual una persona tiene una marca registrada en un determinado pas, y otra persona registra la misma marca para los mismos productos en otro pas miembro de la Comunidad Andina. La discusin radica en saber si son permitidas las importaciones de ese producto de uno de los pases en el que esta registrada la marca al otro en el que tambin sta est registrada.

El articulo anteriormente mencionado se refiere al tema al establecer en su inciso 3 que: No se prohibir la importacin de un producto o servicio que se encuentre en la situacin descrita en el primer prrafo de este artculo, cuando la marca no este siendo utilizada en el territorio del pas importador.

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Frente al tema de la coexistencia marcaria, surgi una discusin importante en lo que tiene que ver con las importaciones paralelas. Es as como se cuestion si al existir una marca registrada en los pases de la subregin es posible importar el producto del que se trate, de uno de estos pases al otro. Como respuesta a este interrogante, la Decisin 486 establece que, en principio estas importaciones no son permitidas, salvo que exista un acuerdo entre las partes y se indique el pas de origen del producto. La otra posibilidad para realizar estas importaciones se da cuando en el pas importador no se haya explotado la marca.

En este ltimo caso, el de no utilizacin de la marca, aparece el tema de la coexistencia marcaria. Lo que ocurre es que cuando en el pas que pretende hacer la importacin, la marca no ha sido explotada, el Gobierno puede decretar la coexistencia marcaria y abrir as la posibilidad a la importacin, la cual sin esta declaracin no es posible de realizarse.

Se hizo una aclaracin al decir que la persona interesada tiene que demostrar el no uso de la marca ante la Oficina Nacional Competente, pero se mantiene la duda de cmo lo va a hacer, si es un procedimiento especial o por la cancelacin por no uso como mecanismo legal que establece la Decisin. Este punto an queda por aclarar.

Durante las negociaciones desarrolladas para expedir la Decisin 486 se presentaron posiciones encontradas, toda vez que determinados pases queran eliminar la coexistencia marcaria debido a que opinaban que el hecho de permitir que un producto con una marca idntica a otra para productos similares se introdujera a un pas donde dicha marca tambin se encontrara registrada, constitua una violacin a los derechos de propiedad industrial.

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Por otra parte, los pases quisieron aclarar que la no explotacin de la marca como condicin para que pudiera darse la coexistencia marcaria deba ser limitada en el tiempo, es decir, estableciendo un plazo en el cual de no ser explotada la marca, pudiera procederse a la declaracin de la coexistencia marcaria.

En realidad, lo que ocurri con este artculo fue que hubo tanta discusin y se presentaron tantos proyectos de artculo que no se lleg nunca a ningn acuerdo. Como se puede ver de la lectura de ambos artculos, prcticamente es lo mismo debido a que fue una cuestin ms que todo poltica y poco jurdica. Por lo tanto, no se quiso entrar a modificar nada. nicamente se hicieron algunos cambios de redaccin, pero el sentido es el mismo.

Frente a estas propuestas, la decisin final fue mantener el artculo 107 de la Decisin 344 tal y como estaba. Sobre este particular, opin el Tribunal Andino de Justicia en interpretacin prejudicial que: La importacin de mercancas, incluidos los productos con marcas idnticas o similares, provenientes de terceros pases, como acto de comercio que cumple con el supuesto del inciso 3 del artculo 107 de la Decisin 344 - en cuanto a que se introdujo al pas cuando la marca registrada no ha sido utilizada - est amparada por la libertad de comercio a que se han comprometido los pases integrantes de la Comunidad Andina, y genera, no propiamente el derecho de exclusividad de uso para quien no es titular del registro en el Ecuador, sino que crea derechos a favor de los importadores que se introduzcan legtimamente en el mercado.

Sobre el mismo tema aclara el Tribunal que: Vale la pena a este respecto tratar de establecer la relacin existente entre el uso de la marca y la proteccin debida al consumidor, para determinar el papel que en esta relacin juega el uso de la marca. Porque como se dijo atrs, en la medida en que el titular de una marca no la use, el riesgo de confusin en el mercado no puede darse. Del mero uso

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calificado de la marca, surge el elemento de legitimacin de su derecho a oponerse o no a la importacin de productos idnticos o similares que ostenten la misma marca. Ese, a juicio de este Tribunal, constituye el sustento jurdico del artculo 107, prrafo 3ro del la Decisin 344.

5.10.5 Licencias y Transferencias de las Marcas

Respecto a las Licencias y Transferencias de las Marcas, los ADPIC en su artculo 21 establece que Los Miembros podrn establecer las condiciones para las licencias y la cesin de las marcas de fbrica o de comercio, quedando entendido que no se permitirn las licencias obligatorias de marcas de fbrica o de comercio y que el titular de una marca de fbrica o de comercio registrada tendr derecho a cederla con o sin la transferencia de la empresa a que pertenezca la marca. Por su parte, la Decisin 486 regula este tema en sus artculos 161 a 164.

El artculo 161 de la Decisin 486 establece que el registro de una marca concedido o en trmite puede ser transferido por acto entre vivos o por va sucesoria con o sin la empresa a la cual pertenece. Adicionalmente dice que debe registrarse toda transferencia y que debe constar por escrito. As mismo establece que cualquier persona interesada puede solicitar el registro de una transferencia, pero la Oficina Nacional Competente puede denegar el registro si la transferencia acarrea riesgo de confusin.

La inclusin de este artculo se debe a la adecuacin que se hizo a los ADPIC y adicionalmente porque en Colombia, como es sabido, todo lo que implique cesin del establecimiento de comercio es en bloque, entonces se entiende que si se cede la marca, se hace conjuntamente con el establecimiento de comercio ya que se considera un activo de ste. Por consiguiente, es una aclaracin de que puede ser

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con o sin el establecimiento de comercio, con miras a adaptarse a lo establecido en los ADPIC.

El artculo 162 por su parte, establece que el titular de una marca registrada o en trmite puede dar licencia a uno a ms terceros para la explotacin de la marca, y en el inciso segundo encontramos una precisin nueva que establece que debe registrarse ante la Oficina Nacional Competente toda licencia de uso de la marca, y que la falta de registro ocasiona que la licencia no surta efectos frente a terceros. Ac encontramos una novedad que es conveniente analizar.

El tema no es muy claro en ADPIC, pues no se establece una limitante con respecto a ese tema. Por consiguiente, se quiso aclarar que se puede transferir y tambin se puede licenciar, como lo establece el artculo 162, una marca que est en trmite y tambin una marca que ya est registrada. Bajo la Decisin 344 eso no era posible, pues la marca deba estar registrada. Sin embargo, consideramos que esto no es muy adecuado jurdicamente puesto que creemos que no es conveniente licenciar marcas que no se han convertido verdaderamente en marcas pues no se ha otorgado el registro, por lo tanto se estara licenciando una mera expectativa y frente a esta circunstancia, la Oficina Nacional Competente puede negar la marca afectando gravemente los contratos y la seguridad jurdica de stos.

Actualmente, la Superintendencia est haciendo simplemente una anotacin. Una solucin a esto podra ser la celebracin de un contrato condicionado a la existencia de la marca como tal, como cuando se explota una patente sin haberla obtenido todava, esta condicionado a que exista dicha marca.

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En el artculo 163 de la Decisin 486 no hubo ninguna modificacin respecto de lo que se tena establecido en la Decisin anterior. Se adicion lo referente a las practicas comerciales restrictivas de la libre competencia, en este punto insisti mucho Colombia, para que se analizaran este tipo de disposiciones debido a que hay muchos contratos de este tipo que lo que quieren es, amparados por este registro, efectuar actos de competencia desleal o realizar una prctica comercial restrictiva, como una integracin o una fusin que produzca monopolio en el mercado, el cual no es aceptado. Esta norma es poco aplicada por que la Superintendencia de Industria y Comercio se limita a funciones de registro, muy mecnicas, y no entra a analizar el fondo de los contratos, pues eso corresponde a las partes contratantes.

El artculo 164 es una disposicin nueva. Establece que en caso de que exista algn cambio respecto al nombre o direccin del titular del registro de una marca durante el plazo de vigencia de la licencia, el titular del registro deber informarlo a la Oficina Nacional Competente. En caso contrario, cualquier notificacin que se haga conforme a los datos que aparecen en el registro, se reputar vlida. Lo que pasa con este artculo es que se presentaban muchos casos en los que no era simplemente una cesin ni una licencia de uso, sino que el titular cambiaba de nombre, entonces, por aplicacin de normas de carcter local, se haca la inscripcin del cambio de nombre. Ahora lo que se hizo fue dejarlo explcito y en la Superintendencia de Industria y Comercio se tratan como situaciones en las que se modifica la inscripcin del registro.

5.10.6 Cancelacin del Registro

El artculo 165 de la Decisin 486 establece que la Oficina Nacional Competente cancelar el registro de una marca a solicitud de persona interesada cuando, sin ningn motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado al menos

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en uno de los pases miembros, por su titular o licenciatario o persona autorizada, durante los 3 aos consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la accin de cancelacin. La cancelacin de registro por falta de uso de la marca tambin podr solicitarse como defensa en un procedimiento de oposicin interpuesto con base en la marca no usada.

Cuando en este artculo se hace referencia a persona autorizada, es una denominacin nueva que va en el mismo sentido de la persona econmicamente vinculada explicado anteriormente. Puede haber una persona que no sea licenciatario, porque no existe una licencia de uso de por medio, pero que est autorizada, por ejemplo, el caso de un distribuidor exclusivo que tiene una carta de representacin y distribucin exclusiva, y por eso est autorizado. La persona econmicamente vinculada no tiene permiso de uso de por medio, sino que por la dependencia econmica que tiene con el titular, se entiende que puede hacer este tipo de uso. En este caso del artculo 165, si no media una licencia, tiene que mediar una autorizacin.

El inciso 2 establece: "No obstante lo previsto en el prrafo anterior, no podr iniciarse la accin de cancelacin antes de transcurridos tres aos contados a partir de la fecha de notificacin de la resolucin que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la va administrativa." Este inciso no exista en la Decisin anterior. En este punto exista una preocupacin de los pases en la que se deca que si pasaban tres aos sin explotacin de la marca, se podr cancelar el registro. Pero qu pasara si alguien no la utilizaba porque por ejemplo haba una discusin con el Estado en la que este tena que dar una respuesta.? Entonces este inciso busc aclarar que esos tres aos para interponer la accin de cancelacin se contaban desde que el Estado se pronunciara sobre el tema.

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El inciso tercero de este mismo artculo, corresponde al artculo 112 de la Decisin 344, el cual contempla lo relativo a las renuncias parciales. Aparentemente, bajo la Decisin 344, del artculo 108 al 112, no estableca explcitamente que cuando la oficina cancelara, lo hiciera parcialmente, sino que cuando el titular, a motu propio renunciara, s lo poda hacer parcialmente. Entonces en la Decisin 486 lo que se hizo fue ampliar la figura para que tambin se d dentro del trmite de la cancelacin,

En el inciso cuarto, se elimin lo relativo a las restricciones a las importaciones u otros requisitos oficiales impuestos porque esto se entiende incluido dentro de la fuerza mayor, pues son conceptos que abarcan las situaciones que se salen de las manos de quien puede alegarlos, por consiguiente, se entiende incluido y por esta razn se elimin.

Cabe sealar en este punto, que el inciso quinto del artculo 108 de la Decisin 344 se pas al artculo 235 de la Decisin 486 puesto que se consagr un captulo entero especficamente dedicado a todo lo relacionado con signos notoriamente conocidos, correspondiente al ttulo 13, puesto que la notoriedad se consider un tema demasiado importante y se le quiso trabajar y tratar por aparte.

En conclusin, en la nueva reglamentacin se prev la posibilidad de cancelar un registro de marca por no uso en los mismos trminos del ADPIC (3 aos ininterrumpidos de falta de uso). Tambin acorde con ADPIC se admiten como excusas vlidas para no haber usado la marca, razones de fuerza mayor o caso fortuito, entre otras razones, y se considera que el uso de la misma por parte de licenciatarios o terceros, controlados por el titular, constituye uso de la misma. En la nueva Decisin solamente se cambia el nombre de la accin: en vez de anulacin se refieren a cancelacin.

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El artculo 166 de la nueva Decisin establece que se entiende que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio, o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, mirando la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades de comercializacin. Esta disposicin es igual al artculo 110 de la Decisin anterior y respecto de sta no hay ninguna modificacin importante ni comentario adicional.

Por su parte, el siguiente artculo, el 167, establece que la carga de la prueba del uso de la marca corresponde a su titular. El inciso 2 dice que el uso de la marca puede demostrarse mediante facturas, documentos contables o certificaciones de auditora que demuestren la regularidad y cantidad de comercializacin de las mercancas. En este artculo encontramos un cambio de redaccin respecto del artculo 108 de la Decisin 344, pero esto obedece nicamente a la intencin de aclarar cmo puede demostrarse el uso, de dejar una explicacin ms detallada en este punto.

El artculo 168 es una disposicin que reviste gran importancia por cuanto consagra el evento en el cual, una persona que tenga una resolucin favorable, tendr derecho preferente al registro. Dicho derecho, podr invocarse a partir de la presentacin de la solicitud de cancelacin, y hasta tres meses siguientes a la fecha en la que la resolucin de cancelacin queda en firme en la va gubernativa. Encontramos ac la consagracin de Derecho Preferente y vemos que en la Decisin 486 tiene un trmino ms amplio porque, en la Decisin 344 era desde que la persona obtena la resolucin favorable, hasta que se cumplieran tres meses, eran tres meses y nada ms, y la condicin para ejercer ese derecho preferente era que la persona solicitara ese registro dentro de los tres meses. Si no haba solicitud, pues no haba derecho preferente y no pasaba nada.

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En la nueva Decisin se ampla el plazo porque la persona tiene la posibilidad de ejercerlo desde el da en que se presenta la cancelacin hasta el ltimo da de los tres meses siguientes a la resolucin que ordena la cancelacin, es mucho ms amplio, el alcance es mucho mayor. La condicin sigue siendo que efectivamente se ejerza, porque se puede obtener la cancelacin, pero no ejercer el derecho preferente. El derecho preferente se materializa cuando se presenta una solicitud de registro y se dice expresamente que se invoca ese derecho.

El artculo 169 de la Decisin 486 es una disposicin nueva que consagra la cancelacin del registro de una marca cuando su titular provoque o tolere que la marca se convierta en un signo comn o genrico para identificar o designar uno o varios productos o servicios para los cuales est registrada. Comnmente se conoce como el caso de los signos vulgarizados y de la cancelacin por vulgarizacin, es decir, cuando la palabra ha llegado a un punto dentro del lenguaje corriente, que ya se convierte en usual, perdi toda distintividad y muy seguramente por culpa o tolerancia del mismo titular pues incide mucho el tipo de publicidad que se haga sobre la marca. Un ejemplo de esto es la marca Kleenex, es una marca que ha perdido su distintividad y se ha vulgarizado dentro del lenguaje corriente. Sin embargo, ellos han hecho campaas agresivas para no perder la distintividad. Otro ejemplo es la marca Teflon que en un momento tambin estuvo peligrando con caer en esta vulgarizacin.

Esta cancelacin puede ser de oficio, pues la Superintendencia de Industria y Comercio est facultada para hacerlo; o a solicitud de cualquier persona. Vale la pena sealar en este punto, que esto no pasa en la cancelacin por no uso, donde siempre tiene que haber una solicitud de persona interesada, la Superintendencia no lo puede hacer de oficio. En el caso del artculo que estamos analizando s se puede hacer de oficio, pues la palabra ya adquiri tal significado dentro del mercado, dentro del lenguaje corriente, que ya no puede dejarse de usar, ya no se

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encuentra en el mercado otra palabra que sirva para designar ese producto, esa es la principal consecuencia.

El artculo 170 establece que recibida una solicitud de cancelacin, la Oficina Nacional Competente notifica al titular de la marca para que dentro de sesenta das haga valer sus alegatos y pruebas. Esta disposicin corresponde al artculo 109 de la Decisin 344, pero la diferencia es que la Decisin 486 ampli el plazo, pues antes eran 30 das y ahora son 60. En general en esta nueva Decisin se amplan los trminos pues se trabaja mucho con pruebas documentales que tiene que surtirse en el exterior.

5.10.7 Renuncia al Registro

El artculo 171 de la actual Decisin establece que el titular de un registro de marca puede renunciar en cualquier momento a sus derechos y todo lo relativo al evento de la renuncia. Es cuando la persona decide voluntariamente renunciar a su derecho. Esta disposicin es igual al artculo 112 de la Decisin anterior. En el inciso tercero se incluy una aclaracin porque se considera importante que la marca no est sujeta a ningn gravamen, embargo etc., puesto que no se puede pasar por encima de los derechos de los terceros. Los gravmenes y en general las medidas cautelares, sacan del comercio al bien sobre el cual recaen, ac simplemente se quiso aclarar eso.

5.10.8 Nulidad

El artculo 172 de la Decisin 486 hace referencia a la nulidad del registro, estableciendo que la autoridad nacional competente puede decretar de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un

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registro de marca cuando se hubiese concedido en contravencin con lo dispuesto en los artculos 134 primer prrafo y 135. El inciso segundo se refiere a la nulidad relativa y establece que la autoridad nacional competente la puede decretar de oficio o a solicitud de cualquier persona, cuando el registro de la marca se hubiese concedido en contravencin con lo dispuesto en el artculo 136, o se hubiese efectuado de mala fe. Se establece un trmino de prescripcin de 5 aos para esta accin, contados a partir de la fecha de concesin del registro impugnado.

Lo que pasa con las demandas de nulidad del primer inciso es que se refieren a causales absolutas y stas son las que estn consagradas en el artculo 135, y cualquiera las puede ejercer, son las relativas a la definicin de marca. Es casi como una accin popular pues cualquier persona la puede instaurar, como por ejemplo, si constituyo una marca contraria a la moral y a las buenas costumbres.

No sucede lo mismo con las causales relativas debido a que en stas, se est defendiendo los derechos de un tercero. Puede entenderse que se incluye prcticamente dentro de las causales relativas el haber actuado de mala fe, puesto que la mala fe esta perjudicando a una persona en particular.

En el primer inciso se estn defendiendo intereses generales de los consumidores o de los usuarios del sistema de propiedad industrial. Mientras que en el segundo inciso se estn defendiendo los derechos muy particulares de una persona que tiene ya un privilegio o monopolio o un derecho anterior al que se est pidiendo que sea anulado. Las diferencias bsicas entre una y otra es quien puede ejercerlas, cundo puede ejercerlas (porque en el caso de las causales absolutas no hay limite de tiempo, mientras que las causales relativas tiene un trmino de prescripcin de 5 aos), y las causales mismas. En este punto se da aplicacin a la materia contencioso administrativa pues el Consejo de Estado, sin contrariar la

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Decisin, sigue el procedimiento contenciosos administrativo, se presentan las respectivas audiencias, se agotan los procedimientos de conciliacin, se cumplen las directrices generales del Cdigo Contencioso Administrativo.

El artculo 173 de la Decisin 486 establece que tienen aplicacin en este captulo, las disposiciones del artculo 78, el cual hace referencia a aspectos relativos a la nulidad y especficamente a los argumentos y pruebas, los plazos y las prrrogas.

5.10.9 Caducidad

Por su parte, el artculo 174 consagra la caducidad del registro y dice que el registro de una marca puede caducar de pleno derecho si el titular o quien tenga legtimo inters no solicita la renovacin dentro del trmino legal, incluido el periodo de gracia. En este sentido, es importante sealar que la caducidad es una figura que empez a aplicarse con la Decisin 311 y se implement porque anteriormente, cuando se presentaba una solicitud de registro de una marca, se pagaban los derechos administrativos por el trmite de dicha solicitud y si el registro de la marca era concedido, se pagaba el derecho para retirar el ttulo correspondiente que otorgaba el Estado. En ese momento se justificaba que hubiera caducidad porque muchas personas obtenan el registro, pero nunca retiraban los ttulos. En ese momento era una figura perfectamente aplicable para que esto no sucediera puesto que en las oficinas se convirti en un problema operativo de gran magnitud.

En este momento la caducidad, para efecto de las tasas, slo opera para esos casos viejos que estuvieran tramitndose todava, pero para los casos nuevos, del

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ao 95 para ac, ya se cuenta con una tasa unificada, es decir que ya no hay caducidad en este evento.

La caducidad realmente se presenta cuando la marca no se solicita dentro del periodo de gracia. La caducidad significa que muri el derecho, que ya no hay nada que hacer, la persona no puede volver a reivindicar su anterioridad en el tiempo, si la persona tena su marca registrada hace 50 aos, la perdi puesto que muere el derecho con todos sus vicios y virtudes. Solamente cuando se cumple ese periodo de gracia, se puede hablar realmente de que la marca ha caducado.

5.11 LEMAS COMERCIALES

Tal como lo establece la Decisin 486 en su artculo 175, los lemas comerciales hacen referencia a una palabra, frase, o leyenda que es utilizada como complemento a una frase. El artculo 176 por su parte, establece que la solicitud de registro de un lema comercial debe ser acompaada de una especificacin de la marca solicitada o registrada con la cual va a ser utilizado. Adicionalmente, la Decisin trae la prohibicin de registrar lemas comerciales que contengan alusiones a productos o marcas similares, o expresiones que puedan de alguna forma afectar a dichos productos o marcas.

Durante las negociaciones llevadas a cabo en la Comunidad Andina con el fin de expedir la Decisin 486, fue objeto de discusin entre los pases participantes si la figura de los lemas comerciales deba ser eliminada o no. Por una parte, Per opinaba que no deba ser as, argumentando que los lemas comerciales deban ser registrados como si se tratara de una marca, e incluso se dijo que los lemas podran ser enajenados de manera independiente de la marca. Por el contrario, Colombia manifest que esta figura deba continuar teniendo una existencia

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propia, debido a que un lema comercial separado de la marca, en muchas oportunidades, podra carecer de los requisitos necesarios para ser registrado.

Finalmente se decidi que los lemas comerciales, siempre se refieren y acompaan a una marca, ya que los lemas como tales no son registrables y adems su separacin de la marca implicara un riesgo de confusin para el consumidor. Por ejemplo si maana Coca-Cola decidiera vender el lema la chispa de la vida a Pepsi, el consumidor confundira los dos productos. Es por eso que siempre que se enajene un lema comercial, debe hacerse junto con la marca correspondiente.

Los lemas comerciales se usan para distinguir productos o servicios. Para obtener su proteccin se requiere que el lema comercial sea distintivo, que sea original en el sentido de que no contenga alusiones a productos o marcas de la competencia o que pueda perjudicar al competidor; y que sea lcito y veraz. El titular de un lema comercial puede ser una persona natural o jurdica.

Cabe anotar que el derecho que adquiere una persona sobre un lema comercial surge con el registro del mismo ante la Divisin de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio y para poder ser transferido, el lema debe cederse conjuntamente con el signo marcario al cual se asocia y su vigencia est sujeta a la vigencia del mismo, pues se encuentra condicionado a la vigencia de la marca principal. Es decir, el lema comercial es accesorio en todos estos aspectos, a la marca a la cual acompaa.

Por ltimo, establece el artculo 179 de la Decisin 486, que para este tema son aplicables en lo pertinente, las disposiciones relativas al captulo de Marcas de la misma norma andina.

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5.12 MARCAS COLECTIVAS

El artculo 180 de la Decisin 486 establece que Se entender por marca colectiva todo signo que sirva para distinguir el origen o cualquier otra caracterstica comn de productos o servicios pertenecientes a empresas diferentes y que lo utilicen bajo el control de un titular.

Los titulares de estas marcas son: las asociaciones de productores, fabricantes, prestadores de servicios, organizaciones o grupos de personas legalmente establecidos. nicamente a estos corresponde el uso de este tipo de marcas, pero pueden autorizar, contando con el consentimiento de la Oficina Nacional Competente, la transmisin a terceras personas. Si bien la marca puede ser transmitida, se debe tener en cuenta que el otorgamiento est restringido en la medida en que no puede otorgarse a personas distintas de las autorizadas para usarla. Es decir que su uso est reservado a los integrantes de la asociacin, organizacin o grupo y no es objeto de licencia a terceros.

El objeto que distinguen este tipo de marcas son los productos y servicios y el origen o la caracterstica comn de los mismos y los requisitos para su proteccin son los mismos que para las marcas en general, es decir, que el signo sea distintivo, perceptible susceptible de representacin grfica, lcito y veraz.

El derecho sobre una marca colectiva se origina en el registro de la misma y tiene una duracin de diez aos, renovables por perodos iguales y sucesivos.

Establece el artculo 182 de la Decisin 486 algunos requisitos adicionales para obtener el registro de una marca colectiva en tanto que la solicitud del mismo debe indicar que se trata de una marca de esta naturaleza y debe ir acompaada

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de una copia de los estatutos de la asociacin, organizacin o grupo de personas que soliciten el registro, una lista de los integrantes y la indicacin de las condiciones y la forma como la marca colectiva debe utilizarse en los productos o servicios.

Por ltimo, establece el artculo 184 de la Decisin 486, que para este tema son aplicables en lo pertinente, las disposiciones relativas al captulo de Marcas de la misma norma andina.

5.13 MARCAS DE CERTIFICACION

La inclusin de este tema es una novedad frente a la anterior Decisin. Segn el artculo 185 de la Decisin 486, es marca de certificacin aquel signo que se aplica a productos o servicios que tiene su calidad u otras caractersticas certificadas por el titular de la marca. La proteccin otorgada por este tipo de marcas cubre todo tipo de signos.

Una particularidad de este tipo de marcas es que sus titulares deben ser empresas o instituciones de carcter privado o pblico, o un organismo estatal regional o internacional. Se establece como requisito para otorgar la proteccin a travs de estas marcas, que el signo sea adems de distintivo, lcito y veraz. Adicionalmente, el origen de la proteccin que se otorga a travs de una marca de certificacin es el registro de la misma.

La transferencia de una marca de certificacin se rige por lo establecido en ttulo de marcas de la Decisin 486, as como las dems disposiciones pertinentes de la misma en esta materia, tales como la duracin del derecho.

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Por otra parte, establece el artculo 187 de esta misma norma, que la solicitud de registro de una marca de certificacin debe ir acompaada de un reglamento de uso en el cual se indiquen los productos o servicios que pueden ser objeto de certificacin por el titular, entre otros. A su vez, el artculo 188, abre la posibilidad de que el titular autorice el uso de este tipo de marcas a un tercero cuyo producto o servicios cumpla los requisitos establecidos en el reglamento de uso.

Es importante resaltar, como lo establece el segundo inciso del artculo 188 que La marca de certificacin no podr usarse en relacin con productos o servicios producidos, prestados o comercializados por el propio titular de la marca.

5.14 NOMBRE COMERCIAL

Siguiendo el artculo 190 de la Decisin 486 se entiende por Nombre Comercial cualquier signo que identifique a una actividad econmica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil. Es claro que el nombre comercial puede estar en cabeza de una persona natural o jurdica.

En la normatividad andina deben distinguirse regmenes diferentes para el tema del nombre comercial. Es as como el artculo 191 de la Decisin 486 estableci que el derecho al uso exclusivo de un nombre comercial surge por su primer uso en el comercio, es decir que es este primer uso la fuente del derecho que surge para su titular. El artculo 193 estipula que el titular de un nombre comercial podr depositarlo o registrarlo ante la oficina nacional competente y ese depsito o registro tendr un carcter declarativo, es decir, que no es constitutivo. Establece el mismo artculo que este depsito o registro se har conforme a la legislacin interna de cada pas, sin embargo, la Decisin 486 regula en algunos

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aspectos lo referente al registro, lo que quiere decir, que cuando se trata de depsito se aplica la legislacin propia de cada pas, pero tratndose de registro se debe atender a las regulaciones que trae la nueva Decisin.

Es importante decir que en Colombia lo referente al nombre comercial es regulado en el Cdigo de Comercio, en el cual se dice que el mismo es vlido por el slo uso y no debe registrarse, sino depositarse, es decir, que no se aplica la Decisin 486 en lo que se dice con respecto al registro.

De acuerdo con la Decisin 486 el nombre comercial distingue una actividad econmica, una empresa o un establecimiento mercantil. Por su parte el Cdigo de Comercio de Colombia se refiere a la distincin de un empresario. Para que se otorgue esta proteccin se requiere que el signo sea distintivo, lcito y veraz.

La proteccin que surge por el derecho al nombre comercial es indefinida y slo termina cuando cesa el uso o cesan las actividades de la empresa o el establecimiento. En el evento en que la marca deba ser registrada, la duracin del registro es de diez aos y ser renovable por perodos iguales. Para otorgar la renovacin la oficina nacional competente podr pedir prueba de uso del nombre comercial.

La regulacin contenida en la anterior Decisin 344 acerca del tema del nombre comercial era bastante general y el tratamiento especfico de este tema y su cumplimiento, deba ser especificado por cada Pas Miembro. La Decisin 486 dispone de manera detallada el tema y modifica la anterior regulacin al dar una definicin expresa de lo que se entiende por nombre comercial, aclarando que el derecho sobre el mismo se adquiere por su primer uso y se termina junto con las

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actividades de la empresa y planteando la posibilidad de licenciar los nombres comerciales.

5.15 ROTULOS O ENSEAS

El artculo 200 de la Decisin 486 establece que La proteccin y depsito de los rtulos o enseas se regir por las disposiciones relativas al nombre comercial, conforme a las normas nacionales de cada Pas Miembro.

Este tema fue incluido por peticin de Colombia que es el nico pas de la Comunidad Andina que lo tiene regulado en su Cdigo de Comercio. Durante las negociaciones de la Comunidad Andina para la expedicin de la nueva Decisin se discuti si este tema deba excluirse, pero se decidi mantenerlo y que se regulara por las disposiciones internas de cada pas, es decir, que el referido artculo slo tendr aplicacin en los pases que en su legislacin tengan regulado el tema de los rtulos o enseas.

5.16 INDICACIONES GEOGRAFICAS

5.16.1 DENOMINACIONES DE ORIGEN

La Decisin 486 establece en su artculo 201 que "Se entender por denominacin de origen, una indicacin geogrfica constituida por la denominacin de un pas, de una regin o de un lugar determinado, o constituida por una denominacin que sin ser la de un pas, una regin o un lugar determinado se refiere a una zona geogrfica determinada, utilizada para designar un producto originario de ellos y cuya calidad, reputacin u otras caractersticas se deban

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exclusiva o esencialmente al medio geogrfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos."

Se dice que sern denominaciones de origen las indicaciones geogrficas, aclarando as que es para este tipo de signos que ellas se aplican y no para los dems a los que nos hemos referido. Adems ellas sern usadas para distinguir productos originarios de un lugar, ese en concreto es su objeto de proteccin.

Para que se de la proteccin a travs de una denominacin de origen se requiere en primera medida que exista una conexin entre el producto del que se trate y el lugar que se nombra en el signo. Por otra parte establece la nueva Decisin que la oficina nacional competente dar una autorizacin de uso a quienes quieran usar la denominacin de origen21. Tambin establece esta Decisin aquellas denominaciones que no pueden considerarse denominaciones de origen22.

Es particular en las denominaciones de origen que la fuente del derecho que se otorga est en la declaracin que hace la Oficina Nacional Competente de oficio o despus de recibir la solicitud correspondiente de parte del interesado23. Para
Artculo 207.- La autorizacin de uso de una denominacin de origen protegida deber ser solicitada por las personas que: a) directamente se dediquen a la extraccin, produccin o elaboracin de los productos distinguidos por la denominacin de origen; b) realicen dicha actividad dentro de la zona geogrfica delimitada segn la declaracin de proteccin; y, c) cumplan con otros requisitos establecidos por las oficinas nacionales competentes. Artculo 202.- No podrn ser declaradas como denominaciones de origen, aquellas que: a) no se ajusten a la definicin contenida en el artculo 201; b) sean indicaciones comunes o genricas para distinguir el producto de que se trate, entendindose por ello las consideradas como tales tanto por los conocedores de la materia como por el pblico en general; c) sean contrarias a las buenas costumbres o al orden pblico; o, d) puedan inducir a error al pblico sobre la procedencia geogrfica, la naturaleza, el modo de fabricacin, o la calidad, reputacin u otras caractersticas de los respectivos productos. Son interesados para pedir la proteccin a travs de una denominacin de origen , segn el artculo 203 de la Decisin 486 las personas naturales o jurdicas que directamente se dediquen a
23 22 21

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quien reciba la titularidad de una denominacin de origen surge la posibilidad de anotar en su producto la expresin "DENOMINACION DE ORIGEN". Por otra parte, la proteccin que se otorga a travs de las denominaciones de origen tendr una duracin ilimitada mientras subsistan las condiciones que le dieron origen.

Al comparar la nueva Decisin con la Decisin 344 se hace claro que se introdujeron algunas modificaciones importantes por las que Colombia interfiri. Es as como en las negociaciones de la OMC surgieron dos temas importantes. El primero de ellos es el que tiene que ver con las normas de origen. Colombia crey que era necesario que se estableciera que una denominacin de origen podra darse teniendo en cuenta la reputacin que poda tener un producto. Por ejemplo, el pblico identifica el caf de Colombia como especial, pero se discuta que se pudiera otorgar esta denominacin de origen, debido a que el grano de caf se produce en Colombia, pero se tuesta en otros pases. Por esta razn se discuti si el origen era Colombia o los pases en que se tostaba el grano. Finalmente se opt por decir que una denominacin de origen podra otorgarse teniendo en cuenta la reputacin, lo cual favorece a Colombia en lo que tiene que ver con el caf porque se puede pedir la denominacin de origen con base en esto.

El otro punto que aparece como novedoso es que la Decisin 486 en su artculo 208 establece que "La autorizacin de uso tambin podr ser concedida por las entidades pblicas o privadas que representen a los beneficiarios de las denominaciones de origen, si as lo establecen las normas nacionales. Esta posibilidad se da teniendo en cuenta que para la Oficina Nacional Competente es muy difcil certificar en cada caso si la indicacin de origen poda o no aplicarse al

la extraccin, produccin o elaboracin del producto o los productos que se pretendan amparar con la denominacin de origen, as como las asociaciones de productores. Las autoridades estatales, departamentales, provinciales o municipales tambin se considerarn interesadas, cuando se trate de denominaciones de origen de sus respectivas circunscripciones.

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producto. En Colombia particularmente se podra dar la facultad a la Federacin de Cafeteros de autorizar quien puede usar la denominacin.

5.16.2 INDICACIONES DE PROCEDENCIA

El artculo 221 se refiere a ellas diciendo que "se entender por indicacin de procedencia un nombre, expresin, imagen o signo que designe o evoque un pas, regin, localidad o lugar determinado." A su vez el artculo 222.establece que " Una indicacin de procedencia no podr usarse en el comercio en relacin con un producto o un servicio, cuando fuese falsa o engaosa con respecto a su origen o cuando su uso pudiera inducir al pblico a confusin con respecto al origen, procedencia, calidad o cualquier otra caracterstica del producto o servicio."

De lo anterior se desprende que las indicaciones de procedencia se concretan en la aplicacin a un producto o servicio de un nombre, expresin o una imagen que evoque un lugar geogrfico, entre los cuales debe existir una relacin.

La fuente del derecho que surge para usar las indicaciones de procedencia est en la colectividad misma y no en una declaracin de una autoridad. Ese derecho se mantiene mientras subsistan las condiciones que le dieron origen.

La diferencia entre denominacin de origen e indicacin de procedencia es que las primeras dan a quien las usa un status mayor, porque denotan la certificacin por parte de la Oficina Nacional Competente de ser ese producto de determinada regin y por ende tener cierta calidad atribuible al hecho de provenir de la misma, mientras que las indicaciones de procedencia pueden usarse sin necesidad de esa certificacin y por lo tanto no atribuyen al producto o servicio la calidad que si otorgan las denominaciones de origen.

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5.17 SIGNOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

La marca notoria es aquella que debido a su difusin, prestigio y conocimiento por el pblico, goza de una proteccin ms amplia que la marca comn, no requiriendo incluso del registro en un Pas Miembro para ser protegida.

La importancia de los signos notorios radica en que su rgimen de proteccin es excepcional frente al de los signos ordinarios. Dicho rgimen se considera excepcional por los siguientes motivos:24:

En los pases en los que slo mediante el registro se adquiere el derecho exclusivo sobre una marca, la solicitud genera un derecho de preferencia para obtener el registro de la marca para el primer solicitante de la misma. El titular de una marca notoria, a pesar de no tener un registro en alguno de esos pases, ni haber presentado una solicitud, tiene ciertas prerrogativas legales que le permite impedir el registro de la misma marca por parte de un tercero y para solicitar la nulidad del registro en caso de que este se hubiera concedido.

Es una excepcin al principio de territorialidad. Conforme a este principio, los efectos del registro de una marca se limitan al territorio del pas en el cual fue concedida. Sin embargo el titular de una marca notoria puede ejercer ciertos derechos derivados del derecho de exclusiva en otro pas en donde no cuenta con el registro correspondiente.

Igualmente es una excepcin a la regla de la exclusividad, por virtud de la cual el derecho sobre una marca se tiene nicamente sobre los productos o servicios especficamente designados en el registro. El titular de una marca notoria puede

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ejercer las facultades legales frente a marcas de terceros para los productos o servicios identificados con la marca notoria o los que sean similares y anteriormente en algunas legislaciones como en la Decisin 344, para todo tipo de productos o servicios.

El artculo 224 de la Decisin 486 de la Comunidad Andina establece que Se entiende como signo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier Pas Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese conocido.

La Decisin 486 le otorga un tratamiento especial a la proteccin de los signos notorios y su regulacin es una de las reformas ms importantes introducidas en la nueva normatividad.

En la normatividad anterior el tema era tratado nicamente en el captulo de marcas, en el cual se estableca como causal de irregistrabilidad, el hecho de que la marca solicitada fuera confundiblemente similar con una marca notoriamente conocida. As mismo, esto implicaba que el registro de una marca concedido en contra de las normas respectivas, poda ser invalidado por medio de la accin de nulidad (artculo 113 decisin 344) o por medio de una accin administrativa de cancelacin (artculo 108 Decisin 344) sobre la cual conoca la propia administracin.

En trminos generales puede afirmarse que bajo el rgimen de la Decisin 344, la proteccin de las marcas notoriamente conocidas, era particularmente amplia. En primer trmino, en cuanto al lugar donde la marca deba ser conocida, que poda ser, no slo el pas miembro donde se invocaba la proteccin u otro pas miembro,
24

Metke Mendez Ricardo, Lecciones de Propiedad Industrial. Raisbeck, Lara, Rodriguez y Rueda. Primera Edicin. Septiembre de 2001, pg 132.

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sino cualquier tercer pas, sujeto s, en este ltimo caso, a que en dicho pas se consagrara un tratamiento legal recproco a los nacionales de los pases miembros de la Comunidad Andina. Igualmente, el principio de especialidad se quebraba de manera absoluta, pues la proteccin que se conceda a las marcas notoriamente conocidas se extenda a todo tipo de productos o servicios.25

Con respecto a este tema, se present una discusin acerca del alcance que deba tener la notoriedad toda vez que los ADPIC establecen que una marca debe ser notoria en el pas donde se debe registrar, es decir que slo puede considerarse una marca como notoria, si sta tiene esta caracterstica dentro del pas en el cual se solicita el registro. Por su parte, la Decisin 344 estableca que la notoriedad poda darse en el pas respectivo, a nivel andino o a nivel internacional con reciprocidad. Sin embargo, se discuti el tema de la reciprocidad debido a que generaba tratos diferenciales entre los pases de la OMC. La discusin entonces se centr en si se deba otorgar proteccin a la marca notoria en el pas, a nivel andino o a nivel internacional, eliminndose de esta manera la notoriedad internacional con reciprocidad.

La razn de esta modificacin fue que se consider que de acuerdo a los medios de comunicacin existentes en el evento en que una marca se considere notoria en un pas, tambin lo ser a nivel andino y a nivel internacional.

Por un lado, algunos pases como Per opinaban que la notoriedad deba considerarse a nivel andino, mientras que otros pases como Colombia, opinaban que la notoriedad deba ser evaluada a nivel internacional, toda vez que esta posibilidad estaba contenida en la Decisin 344. Finalmente, se acord que la notoriedad deba considerarse en cada pas por el sector pertinente.
25

Metke Mendez Ricardo, Lecciones de Propiedad Industrial. Raisbeck, Lara, Rodrguez y Rueda. Primera Edicin. Septiembre de 2001, pg 132.

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En la Decisin 486 se dedica todo el Ttulo XIII a reglamentar esta materia. La norma pretendi recoger parcialmente la Resolucin Conjunta Relativa a las Disposiciones sobre la Proteccin de las Marcas Notoriamente Conocidas, aprobada por la Asamblea de la Unin de Pars para la proteccin de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la OMPI, celebrada en Septiembre de 1999.

Para el Doctor Ricardo Metke Mndez26, de la definicin que trae el artculo 224 de la Decisin 486, podemos precisar que el mismo est regulando signos distintivos en general y no slo marcas. Por otra parte se trata de una notoriedad referida a un pas miembro, por lo que se quita la posibilidad establecida en la Decisin anterior de invocar la notoriedad en cualquier pas. Tambin se establece que el signo debe ser conocido en el sector pertinente y no en el mercado en general.27 Adicionalmente, el signo puede haber sido conocido por cualquier medio o manera, es decir, que no es necesario que el signo haya sido usado en el pas miembro; puede haber sido conocido por medio de la publicidad del signo en el pas miembro, en virtud de las actividades desarrolladas desde otro pas o de su utilizacin en medios universales de comunicacin, en ferias o en exposiciones.

Es competencia de la autoridad administrativa o judicial determinar si el signo es notoriamente conocido, antes de otorgar la proteccin invocada frente a un tercero que pretende registrarlo o que ya lo ha registrado, o que lo usa indebidamente.

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Metke Mendez Ricardo, Lecciones de Propiedad Industrial. Raisbeck, Lara, Rodrguez y Rueda. Primera Edicin. Septiembre de 2001, pg 132 27 Artculo 230, Decisin 486 Se considerarn como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes: a. Los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; b. Las personas que participan en los canales de distribucin o comercializacin del tipo de productos o servicios a los que se aplique o; c. Los crculos empresariales que actan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique. Para efectos de determinara la notoriedad de un signo, bastar que sea conocido en cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores.

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Para determinar la notoriedad de un signo la autoridad administrativa o judicial se encarga de revisar que se cumplan ciertos requisitos, los cuales no se mencionan en la norma. El Tribunal Andino de Justicia estableci en su sentencia del 13 de febrero de 1998, en el caso MARCAS MANUELITA vs MANOLITA que para establecer la notoriedad se debe acudir tanto a un factor cuantitativo, como a uno cualitativo.
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La Superintendencia de Industria y Comercio ha entendido que las pruebas aportadas para acreditar la notoriedad deben referirse a la situacin del producto en relacin con otros productos en el mercado. Sin embargo, la Decisin 486 establece que el conocimiento de la marca puede darse sin que la misma haya sido usada en el pas que se invoca la proteccin.

Durante las negociaciones de la Decisin 486 en el seno de la Comunidad Andina se debati la extensin territorial de la proteccin de las marcas notoriamente conocidas. En este sentido se discuti si deba ser en el mercado ampliado el territorio sobre el cual debe apreciarse la notoriedad y si tal apreciacin deba ser de tipo nacional o si los criterios establecidos para evaluar la notoriedad eran suficientemente amplios y satisfactorios.

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No pretende este Tribunal cuantificar el porcentaje de conocimiento que la marca notoria debe registrar, entre los consumidores o el pblico relevante usuario de los productos protegidos. Pero para que una marca tenga tal categora y reducindose su conocimiento a un grupo o pblico relevante, no podra aceptarse un porcentage menor de un 60%, porcentaje que podra variar de acuerdo al producto a que se refiera la marca notoria, pues en una que ampare productos de consumo masivo o popular el porcentaje bien podra ser mayor, entendindose o suponindose que ese porcentaje conoce la marca, y en la mayora de los casos la utiliza, conocimiento que no significa utilizacin, en tanto que utilizacin significa conocimiento. Otro aspecto que eleva a la categora de notoria una marca, es la calidad de sus productos o servicios porque no se puede suponer una recepcin especial por parte del consumidor, si los productos o servicios que ampara, no ostentan una calidad que a ms de satisfacer las necesidades del adquirente, sirva de medio divulgador de la marca y del producto.

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Finalmente se acord que la evaluacin pudiera considerar la notoriedad en territorio nacional, sin perjuicio de considerar el mercado subregional en la evaluacin.

5.18 SECRETOS EMPRESARIALES

Un secreto empresarial consiste en una informacin. Especficamente se trata de un conocimiento objeto de una creacin intelectual el cual hace referencia al sector tcnico industrial de la empresa y al mbito comercial. El secreto no est constituido por cosas, sino por una actitud mental, por una actitud de reserva hacia un conocimiento oculto que le reporta a su poseedor una ventaja econmica o competitiva.29

Tanto la doctrina como las diferentes legislaciones han considerado que para que una informacin sea considerada como un secreto empresarial debe reunir los siguientes requisitos:

Que la informacin sea secreta, es decir, no conocida por el pblico en general ni de fcil acceso para quienes pertenecen a los crculos que normalmente manejan esa informacin.

Que sobre ella su titular haya tomado las medidas razonables para mantenerla en secreto.

Que tenga valor comercial por el hecho de ser secreta, es decir, que la informacin contenga un real inters para el empresario y que le represente una ventaja competitiva en el mercado.

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La persona que tenga control sobre un secreto empresarial de manera lcita, est amparado contra la revelacin, adquisicin o uso de ese secreto sin su consentimiento, con la condicin de que esos actos se ejecuten por parte de terceras personas de manera contraria a las prcticas leales del comercio.

Dentro del marco de la OMC, este tema fue introducido inicialmente por medio de la necesidad que se plante de proteger los datos de prueba en productos farmacuticos con base en su legislacin interna. De esta forma se logr avanzar en las negociaciones con el fin de otorgar una amplia proteccin para este tipo de informacin en el texto de los ADPIC.

No obstante lo anterior, un gran nmero de pases manifestaron una posicin contraria pues consideraban que los secretos empresariales y los datos de prueba no pertenecan al campo tradicional de la propiedad intelectual y que por lo tanto, no se deberan incluir dentro del texto de los ADPIC. La propuesta que fue aceptada finalmente fue aquella que sugiri incluir la proteccin de los secretos empresariales al artculo 10 bis de la Convencin de Pars sobre competencia desleal, incorporndolo al texto de los ADPIC por esta misma va. Por consiguiente, el mbito de proteccin de estos derechos qued limitado al campo de la competencia desleal.

Sin embargo, por otro lado, el texto de los ADPIC consagra los secretos empresariales como derechos de propiedad intelectual por s mismos, otorgndoles as una doble proteccin.

Por otra parte, en el marco de la Comunidad Andina, la proteccin a los secretos empresariales se encontraba consagrada en la Decisin 344 en el Captulo IV.
29

METKE,Ricardo. Leccin 5. Los secretos industriales.

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Como se dijo anteriormente, en el ao 1998 se dio comienzo al proceso de revisin y adecuacin de la Decisin 344 a lo dispuesto en el ADPIC. El artculo 79 dispona lo siguiente:

Ninguna persona distinta a la que haya presentado los datos a los que se refiere el artculo anterior podr, sin autorizacin de sta ltima, contar con tales datos en apoyo a una solicitud para aprobacin de un producto, durante un periodo no menor de cinco aos contados a partir de la fecha en que el Pas Miembro haya concedido a la persona que produjo los datos, la aprobacin para poner en el mercado su producto.

Lo dispuesto en el prrafo anterior, no impide que un Pas Miembro lleve a cabo procedimientos sumarios de aprobacin para tales productos, sobre la base de estudios de bioequivalencia o biodisponibilidad.

En las reuniones celebradas en la Comunidad Andina de Naciones se examin conjuntamente con representantes de la OMPI y de la Secretara General el grado de adecuacin que haba entre la Decisin 344 y lo consagrado en el acuerdo ADPIC y se lleg a la conclusin de que en los temas de propiedad industrial y particularmente en lo relativo a secretos industriales, se adecuaba en un 95%.

Inicialmente se manifestaron algunas inquietudes por parte de Venezuela y Colombia acerca del tema de los secretos industriales. Venezuela consideraba que el artculo 79 de la Decisin 344 deba ser suprimido o ampliado en su redaccin para que no fuera una limitacin a lo dispuesto en el artculo 39 de ADPIC, puesto que ste no dice nada respecto del soporte fsico en el que debe basarse un secreto industrial para ser considerado como tal. Asimismo, manifest que se deba revisar el artculo 78 teniendo en cuenta el contenido del artculo 39.3 de los

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ADPIC debido a que en ste, la obligacin de dar proteccin a la informacin no divulgada acerca de productos farmacuticos o qumicos, es ms amplia que la que se consagraba en la norma andina precedente.

Por su parte, Colombia manifest inicialmente que se deba eliminar el artculo 74, revisar el segundo prrafo del artculo 72 con el objetivo de que se estableciera que la informacin poda ser protegida por medio del concepto de secreto industrial, y adicionalmente que se protegiera la informacin que es entregada a la autoridades por parte de las empresas.

Las delegaciones de Per, Bolivia y Ecuador, no manifestaron inicialmente ninguna preocupacin relativa a los artculos 72 a 80 de la Decisin 344. Por su parte, la OMPI prepar el 6 de mayo de 1998 un documento denominado Anlisis de la Decisin 344 de la Comisin del Acuerdo de Cartagena, a la Luz de los Principales Instrumentos Internacionales Relativos a la Propiedad Industrial en el cual sugiri la eliminacin del artculo 74 debido a prevea que la informacin considerada como secreto industrial deba constar en documentos, medios electrnicos o magnticos, discos pticos, microfilmes, pelculas u otros elementos similares, mientras que el artculo 39.1 del ADPIC no estableca ninguna condicin de soporte fsico para proteger los secretos empresariales.

Como punto de partida para examinar las deliberaciones de Colombia orientadas a definir su posicin frente a los secretos empresariales en la revisin y modificacin de la Decisin 344 se debe tener en cuenta que Colombia se ha caracterizado por mostrar siempre una marcada tendencia hacia la proteccin adecuada de los secretos empresariales y por esta razn dentro de las discusiones presentadas en la Comunidad Andina y especficamente frente a la controversia creada alrededor del artculo 79, la delegacin colombiana propuso aclarar dicho artculo con la finalidad de que la autoridad no pudiera utilizar la informacin que tuviera carcter

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de secreto empresarial para otorgar un registro de venta o de comercializacin. Sin embargo, esta posicin fue rechazada de plano por los otros Pases Miembros. Finalmente, sobre este asunto se propuso mantener una posicin que lograra aclarar el artculo 79 en el sentido de que la autoridad no puede hacer uso de la informacin que tenga carcter de secreto industrial para otorgar un registro de comercializacin o venta. Se quiso mantener vigente el mismo trmino de proteccin consagrado en la Decisin 344.

Es importante sealar que el Tratado de Libre Comercio suscrito entre Venezuela, Mxico y Colombia contiene las discusiones de la Ronda Uruguay antes de su terminacin y en ese mismo sentido establece la proteccin a los secretos industriales conforme a lo establecido en el artculo 79 de la Decisin 344.

De conformidad con lo anterior, se debe tomar en consideracin que la disposicin 18.22 del Tratado se aplica internamente con la misma fuerza vinculante que las disposiciones andinas, ya que se trata de un compromiso internacional que tiene el Estado colombiano gracias al Tratado suscrito y ratificado por Colombia.

En este sentido, es importante aclarar que la disposicin anteriormente mencionada hace referencia a la proteccin de los datos de bienes farmoqumicos con el objetivo de conceder permisos de comercializacin y al periodo de proteccin que no puede ser de menos de cinco aos. Por consiguiente, este es el mnimo de proteccin que se debe otorgar a los secretos empresariales en nuestro pas.

Con el fin de lograr una visin ms completa y global sobre el tema, es conveniente sealar la posicin que sostuvo el gremio de los laboratorios nacionales frente a este punto. Con el fin de establecer de manera clara su

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posicin frente a este tema debido al gran impacto e importancia que tiene para ellos, inicialmente sostuvieron que cualquier modificacin o interpretacin que alterara el alcance de la Decisin 486 relacionado con el tema de los secretos empresariales mediante una norma interna, es una violacin ostensible al tratado de integracin. Esto debido a que la competencia para regular los temas de propiedad industrial que no hayan sido regulados en Decisiones Andinas, es exclusiva del Congreso de la Repblica.

Dicho gremio afirm que si se llegara a revivir el artculo 79, habra medicamentos que en Colombia no podran obtener el Registro Sanitario, mientras que otras personas si podan importar libremente estos mismos medicamentos, tras haber obtenido el correspondiente registro sanitario en otro pas de la subregin.

Por otra parte, los laboratorios nacionales en conjunto, consideraban que la Decisin no requera reglamentacin alguna ya que con las normas de los ADPIC ya se protegan efectivamente los secretos industriales y que con esto era suficiente.

Este gremio consideraba que la regulacin en materia de secretos empresariales era innecesaria debido a que en Colombia se contaba con un sistema que se caracterizaba por su aplicabilidad, efectividad y claridad establecido en el Cdigo de Comercio, la Ley de Competencia Desleal y la Ley de Proteccin al Consumidor, entre otras.

La posicin manifiestamente contraria a cualquier regulacin sobre el tema de los secretos empresariales pona de presente que para este gremio, la expedicin de un Decreto en este sentido que verdaderamente llegara a aplicarse, significaba

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que no podran seguir comercializando sus productos y consideraba que de esta forma, los laboratorios nacionales tendan a desaparecer.

Por el contrario, AFIDRO mantuvo una posicin segn la cual con la expedicin de la nueva Decisin 486 se superaron en la Comunidad Andina dos de los elementos que generaban mayor controversia en el anterior artculo 79. Por un lado, lo relativo al periodo de exclusividad de uso de la informacin confidencial que es entregada a las autoridades competentes. Anteriormente, este periodo era de cinco aos para exclusividad del uso de la informacin presentada a las autoridades. El origen de este periodo est en un estudio de intereses que se hizo tomando en cuenta los esfuerzos requeridos para realizar los estudios que finalizan en datos no divulgados, la esencia de esos datos, la necesidad del consumidor de estar informado y el costo que le representa a un tercero repetir los estudios cuando el producto ya ha estado en el mercado.

Por otra parte, la autorizacin concedida a los pases andinos para llevar a cabo procedimientos de aprobacin, con base en estudios de bioequivalencia o biodisponibilidad. Teniendo en cuenta el pargrafo dos del artculo 266 de la Decisin 486 los pases deben estudiar la razonabilidad del periodo de exclusividad anteriormente regulado en el artculo 79, durante el cual un proceso de aprobacin sumario se considera como un uso comercial desleal. En este sentido afirman que en el caso de Colombia, este plazo no puede ser inferior al consagrado en el artculo 18-22 del Tratado de Libre Comercio con Mxico y Venezuela y propusieron que fuera de 5 aos.

Por otra parte, considera que es necesario reglamentar el artculo 266 de la Decisin 486 debido a que se debe adaptar la normatividad a la prctica y teniendo en cuenta que esta norma es de carcter ms general que el artculo 79 de la Decisin 344.

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Con relacin a la informacin entregada a las autoridades con el fin de obtener un registro sanitario, y la garanta de la exclusividad de su uso por parte del originador y dueo de los datos por un periodo de diez aos, consideran que su proteccin es simplemente una garanta bsica y elemental al derecho de propiedad privada consagrado en la Constitucin Poltica. Si estuviera consagrada esta proteccin expresamente, el cumplimiento del deber legal de suministrar a las autoridades informacin acerca de la seguridad y eficacia de un producto farmacutico, sera una violacin ilegal e inequitativa a la propiedad de los datos y tendra como resultado el desestmulo de la actividad investigativa de la industria farmacutica nacional, teniendo en cuenta que para conseguir esos datos, las empresas invierten grandes cantidades de dinero, que si no fuera por que cuentan con una garanta legal y un control eficiente por parte del Estado, no destinaran a estos propsitos.

Recientemente este tema ha cobrado an mayor importancia en nuestro pas debido a que se ha abierto un nuevo captulo relacionado con el mismo a partir de una decisin de los Estado Unidos tomada el pasado 30 de abril del presente ao, cuando la USTR, que es la autoridad estadounidense en materia de comercio, rebaj a Colombia de categora en una certificacin que hace anualmente para evaluar las normas de propiedad intelectual en diferentes pases del mundo, manifestando que nuestro pas ha tomado acciones encaminadas a debilitar la proteccin de datos y prohibir las patentes de segundo uso en la Comunidad Andina. Dicha actitud fue interpretada por el gobierno colombiano como un mecanismo de presin, toda vez que en nuestro pas no ha habido acciones ni cambios recientes en la normatividad que regula la materia.

Tal como lo revela un artculo de la revista Semana, en la Edicin nmero 1.051 del 24 de junio de 2002, recientemente se ha abierto nuevamente la discusin acerca de un cambio en las condiciones en las que se desarrolla este tema en la

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industria farmacutica que ha vuelto a poner de presente la lucha entre las compaas multinacionales productoras de medicinas y la industria farmacutica colombiana.

La discusin se centra especialmente en el tema de los secretos empresariales y particularmente en el hecho de que cuando una firma busca obtener un registro sanitario para comercializar en el mercado colombiano un medicamento innovador, debe acudir al Invima y presentar varios estudios para demostrar la eficacia y seguridad del producto. De esta forma, en el momento en que un competidor quiera sacar un genrico del medicamento, se le releva de la obligacin de presentar nuevamente dichos estudios. Unicamente debe certificar ante esta entidad que su sustancia es igual a la originalmente presentada, toda vez que la autoridad sanitaria ya tiene conocimiento de la eficacia y seguridad del producto. Esto es lo que se denomina como el proceso sumario ante el Invima.

Sin embargo, la discusin comienza cuando las multinacionales manifiestan con relacin a lo anterior que, durante los primeros cinco (5) aos despus de registrado un medicamento innovador no haya proceso sumario, de tal manera que competidor se vea en la obligacin de presentar nuevamente los estudios referidos anteriormente. Sin embargo, como el costo de dichos estudios el tan elevado y llevarlos a cabo toma mucho tiempo, en la prctica lo que terminara pasando es que nadie podra sacar un genrico al mercado durante esos cinco (5) aos.

Las compaas multinacionales han hecho este planteamiento basadas en que se trata de un asunto de equidad en la competencia. El principal argumento a favor de incrementar la proteccin de las compaas innovadoras ha sido la inversin que hacen las mismas de millones de dlares con el objetivo de desarrollar nuevas medicinas, de tal manera que si no fuera por el incentivo de un mercado protegido

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y seguro, no habra investigacin ni desarrollo. Sin embargo, para los laboratorios colombianos significa un golpe para la industria nacional.

Segn el mencionado artculo, los laboratorios nacionales sostienen que si se llegara a aplicar de manera retroactiva la eliminacin del proceso sumario ante el Invima, habra que sacar del mercado muchos medicamento genricos que se comercializan actualmente, que son lo suficientemente viejos para no estar cobijados por patentes. As mismo, sostiene que: en el futuro, podra haber medicamento que no cumplan los requisitos para merecer una patente, pero s quedaran protegidos por el secreto empresarial.30

De conformidad con lo anterior, para Colombia el hecho de extender el alcance del secreto empresarial de la forma anteriormente planteada significa, desde un punto de vista objetivo, verdaderamente un golpe para la industria local toda vez que las compaas nacionales se dedican ms que todo a la fabricacin de medicamentos genricos y las extranjeras tienden a traer los inventos de sus pases de origen. Esto se traduce en un incremento en los precios de los medicamentos y del sector de la salud en general, debido a que habra mayor nmero de medicinas manejadas a travs de monopolios. Sostiene el mencionado artculo que Fedesarrollo ha calculado en 777 millones de dlares la prdida de bienestar de los consumidores por el incremento en los precios. No obstante, las compaas multinacionales afirman que el impacto econmico sera mucho menor.

Es importante resaltar que, tal como lo seala el mencionado artculo: la investigacin se lleva a cabo nicamente en los pases de origen de las compaas multinacionales, en estos mercados es donde se recupera la inversin, pues tan slo el siete por ciento (7%) de los ingresos de las farmacuticas proviene de los pases en desarrollo.Y en cuanto a la produccin de los medicamentos como

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tal, la tendencia es que las multinacionales concentren sus operaciones en unos pocos lugares. De acuerdo con datos de ASINFAR, el gremio de los laboratorios colombianos, slo quedan 12 internacionales con planta de produccin en el pas, cuando hace algunos aos haba 32.31

Por otra parte, seala el referido artculo que la balanza comercial del sector, la cual es el resultado de tomar las exportaciones menos las importaciones, pas de tener un salgo negativo de 49 millones de dlares en 1992, un ao antes de que se adoptara el sistema de patentes, a tener 416 millones de dlares en el ao 2001, segn un informe realizado por la ONG Misin Salud.

De conformidad con lo anterior, es claro que el acceso a los medicamentos resulta ser uno de los temas de mayor discusin dentro de las negociaciones entre los pases desarrollados y en desarrollo y Colombia tendr que analizar todas las variables econmicas que se ven involucradas en este tema para definir la posicin que tomar con relacin a este asunto, procurando siempre en ltimas, el bienestar de los consumidores de dichos productos.

5.19 DISPOSICIONES FINALES

El articulo 270 de la Decisin 486 resalta la necesidad de que se establezca a nivel andino un sistema informtico comunitario sobre derechos de propiedad industrial. El objetivo de implantar este sistema es lograr a largo plazo la existencia de marcas comunitarias. Para tal efecto, se establece que las Oficinas de Marcas y Patentes Nacionales debern tener sus bases de datos intercomunicadas a ms tardar el 31 de diciembre de 2002, consolidando de esta manera un sistema informtico comunitario.
30 31

Revista Semana, Edicin No. 1.051 de junio 24 de 2002. Revista Semana, Edicin No. 1.051 de Junio 24 de 2002.

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El artculo 273 establece que en lo relacionado con la Decisin 486, se entiende como Oficina Nacional Competente el rgano administrativo encargado del registro de la propiedad industrial en cada uno de los pases.

Por su parte, se entiende como Autoridad Nacional Competente al rgano designado al efecto por la legislacin nacional sobre la materia.

El artculo 274 expresamente consagra la entrada en vigencia de la Decisin 486 para el 1 de diciembre del ao 2000.Por consiguiente, con la entrada en vigencia de esta nueva normatividad, qued derogada en su totalidad la anterior Decisin 344 a partir de la fecha referida.

Dentro de las disposiciones complementarias de la decisin 486, el artculo 277 expresa que las Oficinas Nacionales Competentes podrn establecer las tasa que consideren necesarias para la tramitacin de los procedimientos a que hace referencia la Decisin. En Colombia la Superintendencia de Industria y Comercio se refiere a estas tasas en la Resolucin 701 del 30 de enero de 2001.

El artculo 279 faculta a los pases miembros para suscribir acuerdos de cooperacin en materia de propiedad industrial, siempre que stos no vulneren la Decisin 486. Por su parte, Colombia suscribi el Tratado de Cooperacin de Patentes, el cual fue aprobado por el Congreso de la Repblica y declarado exequible por la Corte Constitucional.

La consagracin expresa que trae este artculo se debe a que ante la suscripcin de Tratados de cooperacin como el anteriormente referido, se deba dejar en claro que dichos tratados deban ser suscritos de conformidad con lo establecido por la normatividad andina referente a la materia.

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Durante las negociaciones de la nueva Decisin, Bolivia manifest la necesidad de que en el caso de patentamiento de organismos modificados genticamente, se exigiera un permiso de la autoridad competente en materia de bioseguridad. Frente a esta peticin, los pases miembros decidieron incluir el artculo 280, el cual establece que en los eventos en que la legislacin interna lo determine, los pases debern cumplir con dicha exigencia. En la prctica, este es un artculo que se aplica nicamente para el caso de Bolivia, debido a que por el momento sta es la nica legislacin que contiene dicha exigencia.

5.20 DIPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA Todo derecho de propiedad industrial vlidamente concedido de conformidad con la legislacin comunitaria anterior a la presente Decisin, se regir por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento, salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarn a lo previsto en esta Decisin.

En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prrrogas se aplicarn las normas contenidas en esta Decisin.

Para el caso de procedimientos en trmite, la presente decisin regir en las etapas que an no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia.

Frente al artculo anteriormente referido, se discuti la aplicacin que deba darse a la nueva Decisin con respecto a los plazos de vigencia de los derechos de propiedad industrial. La Superintendencia de Industria y Comercio interpret que esta disposicin se refiere nicamente al plazo de vigencia de los diseos industriales, que fue el nico que se modific en esta nueva Decisin.

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SEGUNDA - Los microorganismos sern patentables hasta tanto se adopten medidas distintas resultantes del examen previsto en el apartado B del artculo 27, numeral 3 de los ADPIC.

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CONCLUSIONES

Despus de estudiar la nueva Decisin hemos encontrado que de manera amplia y general no representa grandes cambios en lo que tiene que ver con la parte sustancial de los derechos de Propiedad Industrial. De las negociaciones realizadas por los pases andinos se pudo concluir que los temas que generaron ms discusin, se quisieron dejar como estaban en la anterior Decisin 344 de la Comunidad Andina.

No obstante, fue un esfuerzo de ms de tres aos que culmina con esta nueva Decisin, de la cual puede asegurarse que es bastante amplia, conteniendo 280 artculos, nmero muy superior al de la anterior Decisin que slo contaba con 147 artculos, lo cual refleja que para evitar discrepancias y en busca de una mayor claridad sobre las normas de Propiedad Industrial se quiso regular con mayor detenimiento cada uno de los temas para evitar duplicidad en las interpretaciones y una mayor unificacin de los procedimientos.

Por otra parte, se incorporaron aspectos novedosos como los principios de Trato Nacional y Nacin Ms Favorecida, se regul de forma ms coherente el tema de recursos biolgicos y genticos, teniendo en cuenta lo establecido por la Decisin 391 de la Comunidad Andina, se adecuaron los aspectos que deban adecuarse a los ADPIC, etc. Sin embargo, uno de los ms importante es que se trabaj mucho en la parte procedimental y de claridad en las normas ms que la parte sustancial como tal.

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TRATO NACIONAL Y NACIN MS FAVORECIDA

La primera innovacin que trae la Decisin 486 es la incorporacin de forma expresa de los principios de Trato Nacional y Nacin mas Favorecida, atendiendo a la consagracin que de ellos se hace en los artculos 3 y 4 de los ADPIC. Con esta inclusin se busc seguir la tendencia mundial de no reconocer ventajas, salvo un catlogo de excepciones contenido en los ADPIC, as como tambin se quiso remover y evitar obstculos al comercio mundial, con el fin de lograr un trato igualitario entre los nacionales de un pas y las dems personas en ese pas y que cualquier ventaja otorgada a otro pas o a los nacionales de otro Estado, sea inmediatamente extendida a los dems pases.

No obstante lo anterior, este tema fue objeto de revisin por parte del Tribunal Andino de Justicia, el cual declar en sentencia emitida dentro del proceso 14-AN2001, la nulidad parcial del artculo primero, la nulidad total del artculo segundo y la nulidad de la ltima frase del artculo 279 de la Decisin 486, como se explic en el Captulo correspondiente a este tema, bajo el ttulo Nueva Decisin 486 de la Comunidad Andina.

ASPECTOS DE PROCEDIMIENTO

En este aspecto, uno de los intereses fundamentales de los pases negociadores fue el de lograr una mayor agilidad y simplificacin de los procedimientos y trmites que se llevan a cabo en esta materia, para lo cual se introdujeron nuevas disposiciones que optaron por extender los trminos existentes anteriormente, de manera que fueran suficientes para los solicitantes y para autoridad competente, eliminando as la posibilidad de otorgar prrrogas o en su defecto, otorgarlas nicamente por una sola vez.

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Sobre este punto opinan algunos funcionarios de la Divisin de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, que si bien las marcas estn siendo concedidas en un perodo de tiempo ms corto, esto se debe principalmente a que dicha entidad ahora cuenta con mayores recursos humanos que se encargan de estos trmites y no como consecuencia directa de la puesta en prctica de la nueva norma.

Sin embargo, con relacin a los trmites como las renovaciones de marcas o las cesiones o traspasos de las mismas, si se ha visto que se han agilizado este tipo de procedimientos, toda vez que ahora se aplica la notificacin por listado informativo para los mismos.

Adicionalmente es conveniente resaltar que con la expedicin de la nueva norma ha cobrado mayor importancia el derecho de defensa y se controvierten ms las pruebas allegadas a los procesos de registro de una marca.

PATRIMONIO BIOLOGICO Y GENTICO

En el tema de patrimonio biolgico y gentico qued claro en la Decisin que no se considera patentable la materia viva existente en la naturaleza, es decir, que no sern patentables los recursos genticos, biolgicos, los microorganismos, las plantas y animales como tales, las diferentes razas animales, los procedimientos esencialmente biolgicos por naturaleza, es decir, la evolucin netamente biolgica de plantas o animales o los procedimientos de produccin microbiana que sean biolgicos. Si alguno de los anteriores sufre una modificacin sustancial, como resultado de la intervencin del hombre que implique novedad, altura inventiva y aplicacin industrial, podran llegar a ser patentables. Es decir, sern objeto de

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patentabilidad en la medida en que en cualquiera de las etapas del procedimiento intervenga el hombre y lo modifique.

Para establecer que es patentable en esta materia es de suma importancia establecer claramente qu se entiende por novedad. En otros pases se acepta una novedad comercial o relativa, es decir, que al momento de presentar la patente, su objeto no se haya conocido con algn tiempo de anticipacin. En Colombia, por el contrario, se requiere que la novedad sea absoluta, es decir, que no se haya conocido, ni haya existido nunca el objeto de la patente; que sea realmente una cosa nueva y no que haya existido anteriormente y de repente sea descubierta y se pretenda patentar. Por eso se considera que los descubrimientos no son patentables, en tanto que en ellos no aparece ningn grado de novedad al no haber existido intervencin humana.

La Decisin 486 establece que el tema del patrimonio biolgico y gentico y de los conocimientos tradicionales ser regulado de manera que sus disposiciones e apliquen e interpreten de conformidad con la Decisin 391 de la Comunidad Andina y sus modificaciones vigentes. La mencionada Decisin indica la forma como los pases andinos pueden acceder a los recursos genticos a travs de la celebracin de un contrato de acceso entre el estado y el solicitante del recurso y consagra igualmente la obligacin de incorporar un anexo cuando el solicitante quiera acceder al componente intangible del recurso.

Acerca de los conocimientos tradicionales basta decir que los mismos son propiedad de las comunidades indgenas y es a ellas a quienes corresponde decidir sobre su disposicin. Para tal efecto, la Decisin 391 establece que para acceder a estos conocimientos, debe igualmente celebrarse un contrato de acceso entre el solicitante y la comunidad. Por su parte la Decisin 486 agrega que tal contrato debe incluir el requisito de presentacin del consentimiento fundamentado previo.

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Adems de estos requisitos es importante resaltar que por el acceso a dichos conocimientos la comunidad tiene derecho a recibir una retribucin justa y equitativa.

Una de las modificaciones ms importantes que la Decisin 486 introduce en este tema, se trata de la regulacin de los requisitos establecidos para la obtencin de una patente en lo que tiene que ver con las invenciones relacionadas con los recursos genticos y los conocimientos tradicionales. Adicionalmente, como fue analizado en la nueva Decisin se permite la patentabilidad sobre invenciones relacionadas con las materias que componen el cuerpo humano y con la identidad gentica del mismo, siempre que cumplan con los requisitos generales de patentabilidad. Por otra parte, se elimin la no patentabilidad de la lista de medicamentos genricos de la OMS.

SEGUNDOS USOS

Queda claro que en la nueva Decisin se mantiene la prohibicin de patentar los segundos usos. Al respecto, es importante aclarar que tal prohibicin no viola el ADPIC dado que ste consagra que se puede otorgar una patente a los productos y procedimientos y no a los usos y por consiguiente, menos a lo segundos usos. Sobre este punto, cabe decir que los segundos usos son considerados mas como descubrimientos, dado que carecen de altura inventiva.

Un tema de gran relevancia dentro del presente estudio es el referido al agotamiento del derecho, del cual se puede decir que la Comunidad Andina opt por el sistema de Agotamiento Universal, el cual establece que si el titular de una patente pone en el mercado de cualquier pas productos amparados por su

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derecho, pierde la facultad de oponerse a que stos circulen libremente en cualquier pas del mundo.

Con relacin al tema de los Modelos de Utilidad, la nueva norma comunitaria consagra como una novedad la ampliacin del plazo de proteccin a travs de esta figura de 8 a 10 aos, contados desde la fecha de presentacin de la solicitud en el pas miembro. Igualmente ocurri con el plazo de la proteccin otorgada a travs de los Diseos Industriales.

Con relacin al tema de los Diseos Industriales, qued establecido que la Oficina Competente registrar aquellos diseos industriales que cumplan con los requisitos establecidos en la Decisin 486, los cuales quedaron consagrados de manera muy detallada, sin examinar el contenido de la solicitud presentada.

Adicionalmente, se tiene como una novedad importante la eliminacin de la prohibicin de registrar los diseos referentes a indumentaria, lo que significa que es posible registrar como diseo industrial, cualquier diseo de moda.

ESQUEMAS DE TRAZADO DE CIRCUITOS INTEGRADOS

Una de las novedades de la normatividad andina constituye la reglamentacin de los esquemas de trazado de circuitos integrados incluida por primera vez en una normatividad de esta naturaleza. En general, la nueva norma dispone como requisito que el diseo sea original y establece que si un esquema de trazado de circuitos integrados ha sido utilizado en cualquier pas del mundo, la solicitud de registro del mismo debe ser presentada dentro de los dos aos siguientes a su primer uso comercial.

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MARCAS

Se considera como una novedad dentro de esta tema la figura establecida en el artculo 143 la cual establece que las modificaciones al registro de una marca pueden referirse a cualquier aspecto que no tenga que ver con los elementos sustantivos del signo o la ampliacin de los productos para los cuales se solicita el registro de la marca respectiva.

Por otra parte, se consagra en el artculo 146 inciso 2 de la nueva Decisin una nueva posibilidad que se concreta en el establecimiento de un plazo adicional que se otorga para presentar las pruebas que sustenten una oposicin presentada o la contestacin a la misma, posibilidad que no exista bajo la Decisin 344.

Adicionalmente, la Decisin 486 introduce una modificacin importante frente al tema de las oposiciones temerarias al establecer expresamente la existencia de las mismas y la posibilidad de sancionarlas en caso de que se presenten.

Otra importante modificacin con relacin a este tema se refiere a la obligacin consagrada en el artculo 147 en virtud de la cual, el opositor debe acreditar su inters real en el mercado del Pas Miembro donde interponga la oposicin mediante la solicitud de registro de la marca base de la oposicin, al momento de interponerla.

Dentro de este tema, una de las modificaciones ms relevantes de la nueva Decisin la constituye el hecho de que la misma reconoce que las marcas de certificacin pueden ser protegidas, siempre y cuando cumplan los requisitos establecidos para las mismas, como anteriormente se coment.

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COEXISTENCIA MARCARIA

Este tema ha cobrado una importancia significativa en el actual contexto mundial en el cual se han establecido las llamadas Zonas de Libre Comercio. Con la regulacin de la nueva Decisin se busca evitar que existan problemas de doble titularidad de marcas idnticas entre los pases miembros. Tal como lo estableca de Decisin anterior al regular este tema.

LEMAS COMERCIALES

En este tema qued claro que los lemas comerciales son siempre accesorios a los signos distintivos que acompaan por lo tanto deben enajenarse junto con ellos y no podr hacerse por separado, todo esto buscando evitar la confusin del pblico consumidor.

MARCAS DE CERTIFICACION

Frente a este tema podemos decir que se trata de una nueva regulacin, la cual no exista en la Decisin anterior, mediante la cual se otorga proteccin a aquel signo que tiene su calidad u otras caractersticas certificadas por el titular de la marca. La proteccin que se otorga por medio de esta figura cubre todo tipo de signos y tiene la particularidad de que sus titulares deben ser empresas o instituciones de carcter privado o pblico o un organismo estatal regional o internacional. Es importante resaltar que la marca de certificacin no puede ser usada en relacin con productos o servicios producidos, prestados o comercializados por el propio titular de la marca.

NOMBRE COMERCIAL

252

La Decisin 344 trataba el tema del Nombre Comercial de manera muy general y su cumplimiento deba ser especificado por cada pas miembro de la comunidad andina. La Decisin 486 regula el tema de manera detallada, incluyendo las siguientes modificaciones a la antigua regulacin:

Define el nombre comercial como una marca que identifica una actividad econmica, empresa o establecimiento mercantil.

Aclara que el derecho sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso y se tiene hasta que las actividades de la empresa concluyan. Establece que los nombres comerciales pueden ser objeto de proteccin por medio de la propiedad industrial.

ROTULOS O ENSEAS

Tal como sucede con el nombre comercial, las enseas comerciales a diferencia de las marcas, estn protegidas desde el momento de su primer uso, sin necesidad de registro alguno. Sin embargo, pueden ser depositados ante la Superintendencia de Industria y Comercio para efectos de probar su uso.

Este tema se incluy dentro de la nueva reglamentacin por una peticin hecha por Colombia que es el nico pas de la Comunidad Andina que lo tiene regulado en su Cdigo de Comercio.

Durante las negociaciones para ala expedicin de la Decisin 486 se discuti si este tema se deba excluir, pero se mantuvo el mismo de manera que fuera regulado por las disposiciones internas de cada pas, es decir, que el artculo que

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trata el tema, slo tendr aplicacin en los pases que en su legislacin lo tengan regulado.

INDICACIONES GEOGRAFICAS

Una novedad frente a este tema es que se opt por considerar que una denominacin de origen puede otorgarse teniendo en cuenta la reputacin que pueda tener determinado producto por el hecho de provenir de determinada zona geogrfica. La inclusin de este tema fue una ayuda para Colombia para poder tener la denominacin Caf de Colombia como denominacin de origen.

Por otra parte, debe resaltarse que con la expedicin de la Decisin 486 aparece como novedad el hecho de que la autorizacin de uso de una denominacin de origen, tambin puede ser concedida tambin puede ser otorgada por las entidades pblicas o privadas que representen a los beneficiarios de las denominaciones de origen, si as se encuentra consagrado en las normas nacionales.

Es importante dejar en claro que la principal diferencia entre las denominaciones de origen y las indicaciones de procedencia es que, mientras que las primeras se refieren a una calidad que surge de las caractersticas determinadas de una zona geogrfica, las segundas, no necesariamente estn relacionadas con la calidad del producto, aunque ambas estn siempre relacionadas con una zona geogrfica.

SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

La Decisin 486 contiene un tratamiento especial para los signos distintivos notoriamente conocidos al establecer un captulo separado para el desarrollo de

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este tema, hecho que constituye una de las novedades ms importantes de la nueva norma. Anteriormente el tema era tratado en el captulo de marcas de manera puntual, al establecer como causal de irregistrabilidad el hecho de que la marca solicitada se considerara confundible con una marca notoriamente conocida.

Sin embargo, la proteccin que otorgaba la Decisin 344 a las marcas notoriamente conocidas poda considerarse suficientemente amplia y adicionalmente la proteccin se otorgaba de manera indirecta, toda vez que estableca los medios y acciones para impedir el registro de una marca en conflicto o en caso de que se hubiera concedido para invalidar su registro, pero no consagr facultad alguna para impedir un uso indebido por parte de terceros.

SECRETOS EMPRESARIALES

Dentro de las negociaciones de la Comunidad Andina sobre este tema, se discuti si deba fortalecerse esta figura. La posicin de Colombia era fortalecer las normas y por ende la proteccin de esta figura, pero la posicin del resto de los pases determin que la nueva Decisin incluyera esta proteccin de acuerdo a lo que establecen los ADPIC, logrando de esta forma eliminar las restricciones que existan con respecto al uso de este tipo de informacin.

Adicionalmente, dentro de esta regulacin se abre la posibilidad para que los pases tomen las medidas necesarias con miras a organizar dicha proteccin, con lo cual se le otorga la posibilidad a Colombia para que expida una norma ms acorde con su posicin. Lo anterior se debe interpretar de manera que los usos indebidos de secretos empresariales por parte de autoridades gubernamentales, esta incluido como una prctica comercial desleal y por lo tanto esta protegido por la Decisin 486.

255

Es evidente que la Decisin 486 opt por adoptar una redaccin ms genrica en la cual no se estn comprometiendo plazos en esta materia, hecho que se evidencia principalmente en que la nueva Decisin no contiene una disposicin expresa acerca de la prohibicin a las autoridades de usar indebidamente la informacin conocida por causa de la labor realizada por un periodo de cinco aos, tal como lo consagraba la anterior Decisin.

Tal como se analiz anteriormente, este tema ha cobrado mayor importancia recientemente por la discusin que existe respecto de un cambio en las condiciones en las que se desarrolla el mismo en la industria farmacutica. La lucha se centra en que las compaas multinacionales, productoras de medicamentos, manifiestan que durante los primeros cinco aos despus de registrado un medicamento innovador no haya proceso sumario ante el Invima y cualquier competidor que pretenda registrar un medicamento genrico tenga que volver a presentar los estudios correspondientes; y por su parte la industria farmacutica colombiana, ve la extensin del alcance del secreto empresarial de la forma planteada por las multinacionales, como un golpe a la industria local, toda vez que las compaas nacionales se dedican ms que todo a la fabricacin de medicamentos genricos y las extranjeras tienden a traer los inventos de sus pases de origen.

De conformidad con el estudio realizado, podemos concluir que el rgimen comn de propiedad industrial regulado en la Decisin 486 de la Comunidad Andina es uno de los regmenes sobre la materia ms desarrollados de Amrica Latina. Es as como esta nueva regulacin se constituye como una importante herramienta para ser aprovechada por los inversionistas nacionales y extranjeros en tanto que establece una mejor y ms slida proteccin a los derechos de propiedad intelectual, otorgndoles mayor seguridad jurdica que

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genera mayor inters para participar activamente en el mercado favoreciendo el desarrollo y crecimiento de los pases beneficiados.

Esperamos que en este trabajo haya quedado plasmado el gran esfuerzo e inters que nos ha despertado esta materia y que de la misma forma dicha inclinacin sea transmitida a quienes lean nuestro escrito. As mismo, esperamos haber logrado los objetivos que desde el principio nos trazamos al introducirnos en este anlisis sobre la trascendencia de la nueva realidad que se presenta hoy en da en el mundo de las ideas, en el cual es evidente la gran importancia que reviste esta materia y su proteccin a travs de los derechos de propiedad industrial.

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ANEXOS

ANEXO 1 - CUADRO COMPARATIVO

DECISION 486 DISPOSICIONES GENERALES Art. 1: Trato Nacional32 Art. 2: Trato de Nacin ms favorecida
33

DECISION 344

No se consagra No se consagra

Art. 3: Patrimonio Biolgico y Gentico No se consagra y los conocimientos tradicionales Art. 4 y 5: Trminos y Plazos para trmites propios de esta Decisin. Art.6: Notificaciones Art. 7 y 8: Idioma No hay un artculo expreso para este tema. " " " " " " " " " "

32

Este artculo fue declarado parcialmente nulo por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la sentencia que resuelve el proceso 14-AN-2001 que en adelante se leer: Con respecto a la proteccin de la propiedad industrial, cada Pas Miembro conceder a los nacionales de los dems miembros de la Comunidad Andina, un trato no menos favorable que el que otorgue a sus propios nacionales. 33 Este artculo fue declarado nulo en su totalidad por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la sentencia que resuelve el proceso 14-AN-2001.

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Art.9: Reivindicacin de Prioridad Solicitud de patente, modelo, registro de diseo industrial o marca" -

Art. 12: Derecho de Prioridad Solo se refiere a patentes de invencin.

"presentada en otro pas miembro o - presentada en un pas miembro. Es ante una autoridad nacional..." diferente. " conferir el d. prioridad por el trmino de 1 ao..." Dicha solicitud deber .." No lo tiene " " " "conferir un derecho de prioridad". Su alcance lo determina el Convenio de Pars. En lo dems es diferente. Derecho de prioridad previo. Plazos para solicitud

Art. 10: declaracin invocando la prioridad Art.11: incumplimiento Art. 12 y 13: Desistimiento y Abandono PATENTES DE INVENCION Requisitos de Patentabilidad: Art. 14: es =

No lo tiene " " "

No hay un art. expreso para este tema.

Art. 1: es = a. es igual b. es diferente

Art. 15: No se consideran invenciones: Art. 6: No se consideran invenciones: a. descubrimientos... b. todo o parte de seres vivos..

c. obra protegida por derecho de autor c. creacin esttica d. y e. los planes, reglas..., programas d. es igual

259

de ordenadores... f. formas de presentar informacin e. es igual f. Art.16: concepto de invencin Hay diferencias: el concepto de estado de la tcnica incluye "comercializacin" para determinar la novedad se mira fecha de presentacin o prioridad de la solicitud contenido debe incluirse en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el art. 40 Art. 17 : habla de la solicitud "invocada". Tiene literales a, b y c. Art. 18: nivel inventivo Art. 19: aplicacin industrial Art. 20: No sern patentables a. "invenciones cuya explotacin comercial..." y consideracin sobre explotacin comercial que no es contraria al orden pblico b. la misma diferencia c. "plantas" "que no sea b. la misma diferencia c. "especies". No se refiere a lo de Art. 3 : habla de solicitud "reivindicada". Tiene adems el literal d y e. Art. 4: es = Art. 5: es = Art. 7: No son patentables a. habla de buenas costumbres,. Es diferente - no se refiere a la inclusin del contenido ni a ningn plazo. slo tiene en cuenta la fecha de prioridad mtodos...(en Decisin 486 no son patentables) Art. 2: el concepto es igual

260

procedimiento.." d. mtodos teraputicos y quirrgicos No se consagra en esta Decisin " " " " " "

procedimiento. En esta Decisin no se consideran invenciones d. materias que componen. e. productos farmacuticos

Art. 21: "no sern objeto de nueva patente..." De los Titulares de la Patente Art. 22: el derecho del titular puede ser transferido por acto entre vivos o por va sucesoria. En lo dems es = - No dice nada Art. 23: "empleado" "invenciones" no habla de normas del respectivo pas Art. 24: es =

- No dice nada

Art.8: el derecho a la patente pertenece a inventor o su causahabiente. En lo dems es = Art.9: " invencin que ha sido sustrada al inventor..." Art. 10: " empleado estatal" " innovaciones" " de acuerdo con normas del respectivo pas" Art. 11: es =

Solicitudes de la Patente Art. 25: " la solicitud". Es = Art. 26: ante Oficina Nacional Art. 15: " la patente". Es = Art. 13: Es =

261

Competente a. petitorio b. descripcin (art.28) c. una o ms reivindicaciones d. uno o ms dibujos e. resumen f. poderes que fuesen necesarios g. comprobante de pago de las tasas establecidas h. " contrato de acceso..." i. licencia o autorizacin de uso de conocimientos indgenas j. copia del documento que acredite..

no lo tiene

c. la descripcin clara y ..." 2 incisos d. una o ms reivindicaciones que precisen... no lo tiene art. 14 a. e. un resumen con... f. tasa de presentacin establecida no habla de eso " " " " " " " " " " " "

k. copia del documento en que conste Art. 27: petitorio en un formulario que contenga: b. nombre y direccin del solicitante e. nombre y domicilio del inventor c. e. No dice nada de eso nacionalidad o domicilio del " " " " a. Requerimiento de . solicitante... inventor f. representante legal... g. firma.. h. fecha, numero de solicitud en el extranjero

Art. 13 a. Identificacin del solicitante o inventor b. Ttulo o nombre de la invencin - La ausencia de alguno de los requisitos... - No dice nada de eso - " - " - " - " - " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

262

Art. 28: la descripcin deber divulgar Art. 13: Las solicitudes para obtener la invencin de manera....para que una patentes de invencin...: persona capacitada en la materia tcnica... a. sector tecnolgico b. tecnologa anterior c. en trminos que permitan la comprensin del problema d. resea sobre los dibujos e. descripcin de la mejor manera... f. indicacin de la manera como la invencin... c. la descripcin clara y completa... que persona versada en la materia...

Art. 29: "invencin de productos o procedimientos relativo a un material biolgico... la descripcin deber complementarse con un depsito diferente - Deber efectuarse a ms tardar... - Ante una autoridad internacional reconocida conforme al Tratado Budapest... - " En estos casos la descripcin indicar el nombre y direccin de la institucin de depsito...."

Art. 13 inc. 2 : "invenciones que se refieran a materia viva..." Se refiere al depsito, pero de forma diferente - los Pases Miembros reglamentarn la oportunidad - En una institucin depositaria autorizada por las oficinas nacionales competentes" "Los pases miembros podrn.." - No dice nada de eso -" " " " "

263

- Ultimo inciso. El depsito no ser vlido... Art. 30: da una explicacin sobre las reivindicaciones. ( art. 26 literal c) Art. 31: da una explicacin sobre el resumen (art. 26 literal e) Art. 32: Ningn pas exigir requisitos diferentes a los previstos en esta Decisin. "Sin perjuicio..." Art. 33: " se considerar como fecha de presentacin de la solicitud..." "siempre que al momento de la recepcin hubiera contenido al menos lo siguiente: literales a. - e. ( son algunos de los del art. 26) - La ausencia de alguno de los requisitos enumerados..." Art. 34: el solicitante de una patente podr pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento - "No podr implicar..." Es diferente - Podr pedir correccin de error material Art. 35: solicitante de la patente de invencin podr pedir que se convierta - Art. 17 inc. 2: Habla de eso, pero es en solicitud de patente de modelo de utilidad en cualquier momento del trmite diferente - "No podr implicar..." Es diferente. - No dice nada de eso Art. 17: " el peticionario podr modificar su solicitud.." - No se refiere a esto. -" " " " " -" " " " " -" " " " "

264

- la peticin de conversin -- solo una vez.

- No dice nada de eso. - Art. 18: se refiere a cambio de

- Las oficinas nacionales pueden sugerir conversin de la solicitud en cualquier momento del trmite - " as como disponer el cobro de una tasa adicional..." - El solicitante podr aceptar o rechazar" No lo tiene Art. 36: Dividir solicitud "no podr implicar..." Es diferente - En cualquier momento - "La oficina nacional podr..." - " Cada solicitud.." - "En caso de haberse invocado prioridades..." - " A efectos de la divisin..." Art. 37: Fusin de la solicitud - No est

modalidad, pero es diferente - No dice nada de eso - Art. 18: Es =, pero dice "peticionario"

Art. 19 : "nuevo procedimiento" Art. 20: Fraccionar solicitud "no podr implicar.." Es diferente - inc. 3: Es = - inc. 3: Es diferente - inc. 2: Es diferente - No est. - inc. 4: Es diferente No habla de eso Art. 16: "Productos o procedimientos ya patentados..." (Segundos usos)

Del Trmite de la solicitud Art. 38: Tiene diferencias. "30 das" Art. 39: "examen de forma" " abandono" Art. 21: Tiene diferencias "15 das" Art. 22: "examen" "observaciones"

265

En lo dems es diferente Art. 40: "Transcurridos 18 meses contados... se publique.." Art. 41: consulta por terceros solicitante..." Art. 42: Tiene diferencias. - " 60 das " - " oposiciones " - " oposiciones temerarias " Art. 43: "si se hubiere presentado oposicin" - es diferente en lo dems. Art. 44: " el solicitante deber pedir que se examine si invencin es patentable" Art.45: " si la oficina encuentra que la invencin no es patentable o no cumple con los requisitos..." Art. 46:- "patentabilidad de la invencin" - "informes de otras oficinas de propiedad industrial" - inc. 2: " De ser necesario... solicitante proporcionar los siguientes documentos para solicitudes

Es diferente Art. 23: Hablan de lo mismo, pero diferente

- inc. 2: " el solicitante podr pedir que - No est en esta Decisin Art. 24: Es diferente

- inc. 2: "cualquiera que pruebe que el - Es igual Art. 25: Tiene diferencias - " 30 das hbiles " - " observaciones " - " observaciones temerarias" Art. 26: "hubieren presentado observaciones - es diferente No dice nada de eso

Art. 27: es diferente

Art. 28: " novedad, nivel inventivo y aplicacin industrial de la invencin" informes de cualquiera de las oficinas..." - No dice nada

266

extranjeras: a. copia de solicitud.. b. " c. " d. " e. " " " " " " " " - No dice nada - No dice nada "

- inc. 3: respecto al literal b. - inc. 4: si no se presenta documento en plazo, se denegar la patente Art. 47: respecto a literales b. y c. del art. 46 Art. 48: "Si el examen definitivo fuere..." "parcialmente favorable" Art. 49: "establecida por el Convenio" DE LOS DERECHOS QUE CONFIERE LA PATENTE Art. 50: "duracin de 20 aos" " del pas miembro" Art. 51: alcance de la proteccin Art. 52: " a terceras personas que no tengan su consentimiento, realizar cualquiera de los siguientes actos: a. Cuando en la patente se reivindica un producto: i. fabricar el producto ii. ofrecer el producto

- No dice nada Art. 29: es igual "parcialmente desfavorable" Art. 31: es igual, pero no dice eso

Art. 30: es igual Art. 34: " o planos", es igual Art. 35: es diferente.. " exploten la invencin patentada" - No dice nada de eso

267

b. un procedimiento: i. emplear el procedimiento ii. ejecutar... Art. 53: no podr ejercer el derecho del art. anterior cuando: a. " mbito privado" b. " experimentacin c. " enseanza" d. "actos" e. " material biolgico"

- No dice nada de eso

Art. 35 inc. 2: es igual b. es el a pero diferente c. incluye el b y c de la 486, pero diferente - literal c, d y e no estn - literal a de la 344: " importacin del producto"

Art. 54: " patente no impide a un tercero...." - inc. 2: " dos personas estn econmicamente vinculadas" - inc. 3: "cuando la patente proteja material biolgico..."

- No dice nada - No dice nada - No dice nada

Art. 55: " sin perjuicio de disposiciones - No dice eso sobre nulidad" - " utilizando o explotando" - No dice eso - inc. 2: " utilizacin o explotacin." Art. 56 : "transferida por..." - inc. 2: " Debe registrarse toda transferencia " La falta de registro... - "utilizando" - " en mbito privado" - inc. 2: "fabricacin del producto o empleo del procedimiento" - No lo dice expresamente. Art. 39: "obligacin de registrar toda... Son diferentes - art. 40 inc. 2: habla de eso, pero

268

- inc. 3: " por escrito" . Se refiere a cualquier transferencia. - No dice nada de eso

diferente " x escrito". Este art. se refiere

- inc. 4: "cualquier persona interesada exclusivamente a licencias - No dice nada de eso - art. 39 inc. 2: obligacin ser cumplida por Art. 57: "titular podr dar licencia.... " concedida o en trmite" " dar licencia a uno o ms terceros" " explotacin de invencin respectiva" - inc. 2: "Deber registrarse...." " oficina nacional" - inc. 3: por escrito - inc. 4: cualquier persona" - inc. 5: "En caso de que exista..." Art. 58: Dice lo mismo pero tiene diferencias "autoridad nacional" " o que no se ajusten a disposiciones" DE LAS OBLIGACIONES DEL TITULAR DE LA PATENTE Art.59: obligacin de explotar la patente Art. 60: Dicen lo mismo, tienen diferencias Art.38: diferencias - "proceso" Art.37: es igual Art. 41: Tienen diferencias "organismo nacional" - No habla de eso - corresponde al art. 40 - es diferente- no dice eso - " conceder a otra persona" - " para su explotacin" (la de la patente) - Dice lo mismo, pero diferente " organismo" - art. 40 inc.1 lo dice pero diferente - No dice nada de eso - No dice nada

269

" procedimiento" " Cuando la patente.." DEL REGIMEN DE LAS LICENCIAS OBLIGATORIAS Art.61: Dice lo mismo, tiene diferencias " principalmente" " proceso" - inc. 2: " no ser concedida si...." - inc. 3: "solo se conceder..." - No estn Art. 62: "La concesin..." " 60 das" - inc. 2: "La oficina nacional competente.." " compensacin econmica" "adecuada" - No lo tiene - inc. 3: "La impugnacin de la licencia" "la compensacin" Art. 63: "licencias obligatorias" " oficina nacional competente"

- No dice eso

" de forma suficiente para.." - No dice eso

Art. 42: es igual

" procedimiento" " a solicitud" - inc. 2: es igual - No lo dice - inc. 3, 4 y 5 Art. 43: "La decisin.. de

concesin..." - " 60 das hbiles" - inc. 2: " Dicha decisin..." - " pago de regalas" - art. 42 inc.3: lo dice, pero diferente - Art. 43 inc. 3: "previa audiencia" - inc. 4: " El reclamo" " las regalas" Art. 44: "licencias" " aprob" entidad que las

270

Art. 64: Dicen lo mismo, pero diferente " a solicitud del titular de la patente la oficina nacional competente revocar la licencia obligatoria" Art. 65: " pas miembro" " otorgar" " se podr someter" - inc. 2: " la oficina nacional competente.." " compensacin econmica" - no dice nada de eso - no dice nada de eso Art. 66: "otorgar" - No dice nada de eso - inc. 2: " En estos casos para determinar el importe..." - inc. 3: Nuevo: "La oficina nacional competente Art. 67: " otorgar" " condiciones comerciales" a. " de una importancia econmica... b. c. es igual es igual

Art. 45: Hay diferencias

Art. 46: " Gobierno" " podr otorgar" " el Gobierno podr

someter" inc. 2: " la decisin" " pago de las regalas" " sin perjuicio de..." - inc. 3 y 4

Art. 47: " podr otorgar" " no correspondan al ejercicio del derecho de propiedad

regular

intelectual" - inc 2: es diferente - No dice nada Art. 48: "podr conceder" " condiciones" a. es lo mismo, pero sin eso b. c. es igual es igual Art. 49: es igual, pero sin eso

Art. 68: " En adicin" - es igual

271

a. no exclusivas, no sublicencias b. "slo podrn transferirse " o de su activo intangible " no surtir efectos legales - no lo dice c. " a reserva de la proteccin..." " de las personas que han..." " y no es probable que vuelvan a surgir.." d. " el alcance" Es nuevo e. Es nuevo f. Es nuevo

a. dice eso y algo ms.. d. " no podrn transferirse ni concederse sublicencias - No dice eso - No dice eso - " consentimiento" c. " sin perjuicio de ..." " del licenciatario" - No dice eso

- b. " concedida principalmente para - inc. 2 - No

g. usos para abastecer principalmente abastecer

est Art. 69: Es igual sin esa parte No est ACTOS POSTERIORES A LA CONCESION Art. 70: Modificacin de la patente. Es nuevo Art. 71: Renuncia a la patente. Es nuevo Art. 72: Divisin de la patente. Es No est No est Art. 50: "salvo lo dispuesto en el art. 40" - inc. 2: "procedimiento"

No est

272

nuevo Art. 73: Fusin de la patente. Es nuevo Art. 74: Tasas de la patente. Es nuevo NULIDAD DE LA PATENTE Art. 75: " decretar" " a solicitud de cualquier persona" " en cualquier momento" " nulidad absoluta" a. " no constituya invencin..." b. " invencin no cumpla requisitos de patentabilidad c. " invencin comprendida en el art. 20 d. " no divulgar invencin segn art. 28 29 e. " reivindicaciones no sustentadas en descripcin f. " divulgacin ms amplia que... g. " no copia contrato de acceso h. " no copia documento que acredite.. i. causales nulidad absoluta para acto administrativo - No lo a. contravencin de disposiciones de esta decisin b. datos falsos o inexactos - inc. 2: " fueran aplicables" " algunas partes" - No lo tiene - No lo tiene - No lo tiene - No lo tiene - No lo tiene - No lo tiene - No lo tiene - inc. 2: - " nulidad" - No lo tiene - No lo tiene No est No est

Art. 52: "podr decretar" " a peticin de parte"

273

tiene - No lo tiene - inc. 2: " afectaren" " partes" - inc. 3: es igual Art. 76: " Los vicios de los actos administrativos... Es nuevo Art. 77: "Autoridad nacional podr anular." Art. 78: "notificar al titular" Inc. 2, 3 y 4 Nuevos Art. 79: " presente documento art. 46"

- inc. 3: es igual

- No lo tiene - No lo tiene - No lo tiene - No los tiene - No lo tiene Art. 51: Proteccin legal de la patente

- No est

CADUCIDAD DE LA PATENTE Art. 80: " tasas anuales" " las anualidades" - inc. 2: "La fecha de vencimiento..." - inc. 3: " Una tasa anual podr pagarse dentro de un plazo de gracia de 6 meses... - "Durante el plazo de gracia" - inc. 4: " de pleno derecho la

Art. 53: " tasas peridicas"

- No est - No est - " antes de declarar la caducidad de la patente, los pases miembros concedern un plazo de 6 meses - igual, con diferencias - No est

274

caducidad..." MODELOS DE UTILIDAD Art. 81- Se considera Modelo de Utilidad. Definicin es igual. Dice que los Modelos de Utilidad se protegen mediante patentes. Art 82- No se consideran Modelos de Utilidad: obras plsticas, de arquitectura ni objetos que tengan nicamente carcter esttico. Art 83- El solicitante de una patente No dice nada de Modelo de Utilidad puede pedir que su solicitud se convierta en una solicitud de patente de invencin o de registro de Diseo Industrial Art 84- Plazo de duracin de 10 aos. Art 85- Es igual hasta: salvo en lo dispuesto con relacin a los plazos de tramitacin, los cuales se reducirn a la mitad. Art 86- Definiciones de Circuito No dice nada. Integrado y Esquema de Trazado. Art. 56- No contiene reduccin de plazos. Art. 57- Es igual, plazo de 10 aos. Art. 55- No son Modelo de Utilidad: esculturas, obras de arquitectura, pintura, grabado, estampado

Art. 54- Se conceder patentes de Modelo de Utilidad a Definicin es igual.

275

Art 87- De los requisitos de proteccin de los esquemas de trazado de circuitos integrados.

Art 88- De los titulares. Art 89- De la solicitud de registro. Art 90- Petitorio en formulario y su contenido. Art 91- Si esquema de trazado incluye algn secreto empresarial

Art 92- La fecha de presentacin de la solicitud es la de su recepcin.

Art 93, 94, 95, 96- Trmite de la solicitud.

Art 97- El esquema de trazado explotado comercialmente

Art 98- El derecho tiene una duracin de 10 aos, La proteccin de un esquema de trazado registrado caducar en todo caso al vencer el plazo de 15 aos contado desde el ltimo da del ao en que se cre el esquema.

"

Art 99- La proteccin se aplicar, derechos que confiere el registro. Art 100- El registro no confiere el

276

derecho a impedir los siguientes actos : Art 101, 102, 103, 104, 105Disposiciones especficas sobre el registro, los titulares, etc Art 106- Del rgimen de Licencias. por razn de inters pblico Art 108- De la nulidad del registro. Art 109- Art 110- . . Art 107- Por falta de explotacin o

Art 111- La autoridad nacional competente para casos de nulidad, notificar al titular.

Art 112- Cuando fuese necesario para resolverla nulidad de un registro.

DE LOS DISEOS INDUSTRIALES la

Art Se

113-

Requisitos como

para

Art 58- Dice: Sern registrables los nuevos diseos industriales. Se considerar como diseo

proteccin. considerar diseo industrial la apariencia particular de un producto que resulte de -

industrial cualquier reunin de que se incorpore a un producto

277

cualquier reunin de - Lnea, contorno, configuracin, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto.

industrial o de artesana para darle una apariencia especial, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto y sirva de tipo o patrn para su fabricacin. No sern registrables los diseos industriales referentes a

No dice nada este artculo sobre esto - indumentaria Art 114- El derecho al registro de * No consagra expresamente esto. un diseo industrial pertenece al diseador. acto entre sucesoria. Si varias Puede transferirse por vivos o por va Titulares pueden ser personas hicieren

personas naturales o jurdicas. conjuntamente un diseo Si varias personas hicieren el mismo diseo industrial independientemente unas de otras Art. 115Sern registrables que sean Se refiere a fecha de prioridad vlidamente reivindicada Art. 59- Es igual hasta: diseos nuevos Un diseo industrial no es nuevo si vlidamente invocada. Incluye comercializacin. Art. 116- No sern registrables 3 eventos. No consagra estos 3 eventos de irregistrabilidad, slo hace mencin industriales

Se refiere a fecha de prioridad No incluye la comercializacin.

278

de unos en el art. 58. Art. 117- Del procedimiento del Art. 60- Solicitud de registro debe registro- solicitud se debe presentar contener: - Slo pide: Identificacin ante oficina nacional competente y del peticionario, indicacin del gnero debe contener: - es ms especfica en cuento a su de productos para los que se usa el diseo y un ejemplar del objeto que o fotogrfica del mismo. Art. 118- El petitorio comprender lo siguiente: numerales A al H. de presentacin la de la recepcin si Art. 120La oficina nacional Art. 62- Admitida la solicitud, la oficina nacional competente examinar dentro de los 15 das siguientes a la presentacin, si se ajusta a los aspectos formales indicados en el captulo. Si es as, ordena su publicacin por una sola vez. Art. 61- a la solicitud debern acompaarse los poderes, no dice qu debe contener el petitorio. No dice nada de esto.

contenido numerales a, b, c, d, e y f. lleva el diseo o representacin grfica

Art. 119- Se considera como fecha

competente examinar dentro de los 15 das contados a partir de - si solicitud no cumple los requisitos, se notifica al solicitante para que los cumpla dentro de los 30 das siguientes a notificacin, plazo prorrogable por una sola vez. - Si solicitante no completa los requisitos en el trmino sealado, la solicitud se considera abandonada y pierde su prelacin.

- No dice nada de esto.

279

Art. 121- Si la solicitud cumple los requisitos, la oficina nacional competente ordena su publicacin.

Esta en el Art. 62.

Art. 122- En los 30 das siguientes a la publicacin, quien tenga legtimo inters puede presentar sola vez, fundamentada. por una oposicin

Art.

63-

Persona puede Para el

con

legtimo el de de lo

inters registro.

observar trmite al en remite

observaciones patentes de

observaciones a las solicitudes de invencin, pertinente y a las legislaciones nacionales de los pases miembros.

Art. 123- Trmite propio de oposiciones. Art. 124- Vencido el plazo de las oposiciones, o si no se presentaron, la oficina nacional competente examina, si el objeto de la solicitud se ajusta a los artculos 113 y 116. Art. 64- es diferente- si no se presentaron observaciones o fueron rechazadas, la oficina nacional competente proceder a practicar el examen de novedad del diseo.

La oficina nacional competente no realizar de oficio ningn examen de novedad de la solicitud, salvo

Si el diseo carece manifiestamente de novedad, la oficina nacional puede denegar de oficio la solicitud

No consagra esto.

Art. 65aos,

El registro de un diseo desde la fecha de

industrial tendr una duracin de 8 presentacin de la solicitud.

280

Art. 125- La solicitud de registro no puede ser consultada por terceros

Art. 66- El expediente no podr ser consultado por terceros una vez publicado, el expediente tiene carcter pblico y podr ser consultado.

El que pruebe que el solicitante ha pretendido hacer valer frente a l los derechos derivados de la solicitud, puede consultar el expediente an antes de su publicacin y sin consentimiento. Art. 126- Cumplidos los requisitos, la oficina nacional competente concede el registro y expide el certificado correspondiente. Art. 127- Dice al final: ... con sus modificaciones vigentes Art. 128- De los derechos que confiere el registro. El registro de in Diseo Industrial tendr una duracin de 10 aos- ampla el plazo. No lo consagra ac expresamente. El derecho de prioridad. Art. 129- son iguales. -

No dice nada de esto.

No consagra esto, no habla de certificado.

Art. 67- no habla de modificaciones vigentes. Solo son 8 aos. (art. 65)

Art. 68- Derecho de Prioridad

Art. 69- son iguales, pero establece al final que el titular puede transferir el diseo o licencias conceder

Art. 130- La proteccin conferida a

No dice nada de esto.

281

un diseo no se extender a La proteccin conferida a un diseo industrial no comprender Art. 131- El registro de un Diseo Industrial no da derecho a impedir a un tercero realizar actos de comercio respecto de un producto que incorpore o reproduzca ese diseo Art. 132- Son diferentes- .. de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro cuando, numerales A D, es ms especfico. Art. 70- de oficio o a peticin de parte la nulidad del registro, previa No dice nada de esto.

audiencia de la partes interesadas,

siempre que, numerales a y b. Las acciones de nulidad pueden intentarse en cualquier momento. El registro declarado nulo, se ningn valor reputa nulo y sin solicitud.

desde la fecha de presentacin de la Art. 133- Sern aplicables a los diseos industriales las disposiciones de los artculos...- los enumera expresamente. Art. 71- Dice que son aplicables en lo pertinente, las disposiciones de la Decisin sobre patentes de invenciones relativas a los titulares del registro.

DE LAS MARCAS

282

Art. 134- De los requisitos para el registro de marcas. A efectos de este rgimen, constituir como marca Podrn registrarse como marca los signos susceptibles de representacin grfica. -

Art. 81- Inciso 2do es diferente. Podrn registrarse como marca los signos que sean de perceptibles, y representacin suficientemente susceptibles grfica. Se entender por marca. - es distintivos

Podrn constituir marcas, entre otros diferente. Literales A G. Art. 135- No podrn registrarse como marcas B- Que carezcan de distintividad C- Consistan exclusivamente D . Art. 82B- No est expresamente en este artculo C- No dice exclusivamente. Dpara designar o describir la

E- .. dicho signo o indicacin incluidas especie.. la s expresiones laudatorias referidas a Eesos productos o servicios. F- Signo o indicacin que sea el nombre genrico GH- Es igual al numeral F de la decisin G- Es igual al literal P de la 486. 344. Igeogrfica H- Es igual, salvo por la palabra geogrfica. F- Es igual.

J- Incluye la palabra contengan, I- La segunda parte est en el literal L para los mismos productos o de la 486. para productos diferentes, es J- Corresponde al literal M de la 486, diferente. K- Denominacin de origen para pero es diferente.

283

vinos y bebidas espirituosas L- Indicacin geogrfica nacional o extranjera. M- Corresponde al numeral J de la Decisin detallado. N- Reproduzcan o imiten O- Corresponde al literal M de la Decisin detallado. 344 pero es mas 344 pero es

K- No dice nada de esto. L- No esta expresamente en el artculo de la 486. mas MN-

P- Es igual al literal G de la decisin - No dice nada de esto344. Ultimo inciso- es nuevo. Aconfusin o asociacin Art. 136- El enunciado es diferente. Art. 83-

A- Inducir al pblico a error.. internas de pases miembros

B- Rtulo o ensea y riesgo de B- De acuerdo con legislaciones

C- Solicitado o registrado, y Riesgo C- Inducirse al pblico a error.. de confusin o asociacin- en eso se diferencian. D- Es nuevo. D- Corresponde al literal H de la 486, pero es modificado. E- No est expresamente en la 486E- Personas Jurdicas, es diferente marca notoriamente conocida.. pero corresponde al literal F de la decisin 344. F- Propiedad Industrial- corresponde al literal G de la 344.

284

G- Es nuevo. H- Corresponde la literal D de la 344, pero modificado en gran parte. Art. 137- Cuando la oficina nacional competente vea indicios de competencia desleal Art. 138- Del procedimiento de registro- Tiene requisitos mas detallados y diferentes- literales A F. Art. 139- El petitorio contenido en un formulario y debe comprender: literales A H. Art. 140- La fecha de presentacin es la recepcin si contiene por lo menos: literales A E. Art. 141- La fecha de presentacin de la solicitud de registro de marca en una exposicin reconocida oficialmente, corresponde al art. 97 de la Decisin 344. Art. 142- Es nuevo. Art. 143Diferencias: solicitante de un registro. Modificar su solicitud en cualquier momento del trmite. Podr pedir la correccin de cualquier error material. El No dice nada de esto. Art. 89Modificar su solicitud inicial nicamente con relacin a aspectos secundarios. cambiar el signo . Art. 97- Corresponde al art. 141 de la Decisin 486. Art. 88- Documentos que deben presentarse con la solicitud. Art. 87- Slo contiene literales A- D. No dice nada de esto.

285

Cambio

de

aspectos

sustantivos Si las normas nacionales lo permiten. Art. 144- Requisitos de forma. requisitos complete los requisitos El plazo es de 60 das siguientes a la notificacin Si el solicitante no completa los requisitos, la solicitud se considerar abandonada y pierde su prelacin. Art. 145- Si la solicitud rene los requisitos, se ordena la publicacin. Art. 146- oposicin fundamentada A solicitud de parte das oposiciones temerarias No procedern oposiciones corresponde al art. 100 de la 344. Art. 147 por una sola vez plazo adicional de 30 Art. 90- Admitida la solicitud Art. 91Subsane las irregularidades. El plazo es de 30 das hbiles siguientes a la notificacin. El plazo es prorrogable por una sola vez. Si no se subsanan las irregularidades, la solicitud ser rechazada. Art. 92- Se ordena la publicacin por una sola vez. Art. 93- Observaciones No dice nada de esto. No dice nada de esto.

Si la solicitud no contiene los

- Tambin tiene inters legitimo para presentar observaciones..." Art. 100- corresponde al art. 146 de la decisin 486. La primera parte es 2do inciso- Observaciones

igual, salvo por oposiciones. Segunda parte: En ambos casos No dice nada de esto.

286

Inciso 2- corresponde al literal B Art. 94- Literal C no esta consagrado del art. 94 de la Decisin 344, pero en la Decisin 486. Los literales A y B es muy diferente. estn en el art. 147. (Este art.

Inciso 3- es nuevo: suspensin del registro de segunda marca. la Decisin 344- argumentaciones y presente pruebas, y lo del plazo adicional es nuevo.

corresponde al art. 149 de la decisin 486, pero con diferencias.) Art. 95- 1er inciso- corresponde al art. 148 de la decisin 486.

Art. 148- Corresponde al art. 95 de

Art.

149-

No

considerar

admitidas las oposiciones Literal A- Nuevo. Literal B- corresponde al literal A del art. 94 de la decisin 344. Literal C- Corresponde al literal D del art. 94 de la decisin 344. Art. 150- Presentadas o no presentadas las oposiciones, la oficina nacional competente realiza el examen de registrabilidad o se pronuncia sobre stas y sobre la concesin o denegatoria del registro. Art. 151- corresponde al art. 101 de la Decisin 344. - Inciso 2do- es nuevo. Art. 152De los derechos por y la Art. 98- es igual. limitaciones conferidos Art. 101- Es igual al art. 151 de la decisin 486. Art. 96- Si no hay observaciones corresponde a la primera parte del art. 150 de la decisin 486. Art. 95 2do inciso- corresponde a la segunda parte del art. 150 de la decisin 486.

287

marca. Art. 153- Tiene diferencias ...o quien tuviere legtimo inters pagando conjuntamente el recargo correspondiente, si as lo permiten las normas internas Inciso 2do- Podr reducir o limitar - Inciso 2do- Derecho del titular a los productos o servicios Art. 154- Es igual al art. 102 de la Decisin 344. Art. 155- Derechos que confiere el registro: Derecho de impedir. Contiene diferentes. Literal A- corresponde al Literal A del art. 104 de la decisin 344, pero con modificaciones. Literales B y C- nuevos. Literal D- Corresponde al Literal A del art. 104 de la decisin 344. Literal E- Corresponde al literal D del art. 104 de la Decisin 344. Literal F- es nuevo. Art. 156- Para los literales E y F del art. 155, ser uso de un signo en el comercio por un tercero, los siguientes : A- corresponde al literal B del art. Art. 104Derecho de actuar contra- contiene literales A- Eson diferentes pero se relacionan Art. 104Derecho de actuar contra- contiene literales A- Eson diferentes pero se relacionan en algunas cosas con los arts. 155 y 156 de la decisin 486. literales A-F, son renunciar posteriormente. Art. 102- Es igual al art. 154 de la decisin 486. Art. 103: Derecho de prioridad Art. 99- La parte final del primer inciso tiene una diferencia: o la solicitud de trmite

288

104 de la decisin 344. B- corresponde al literal C del art. 104 de la decisin 344. C- Es nuevo. Art. 157- Corresponde al art. 105 de la decisin 344. - Inciso 2do- Inclusive en publicidad comparativa, productos o servicios. Art. 158- El registro de una marca no dar derecho de impedir a un tercero realizar actos de comercio. Art. 159- Son iguales. Art. 160- Nuevo. Art. Inciso 1611De las licencias de y -

en algunas cosas con los arts 155 y 156 de la decisin 486.

Art. 105- Corresponde al art. 157 de la decisin 486- inciso 1Inciso 2do- Error. Inciso 3roArt. 106- mismo tema pero son diferentes. Art. 107- son iguales.

Art. 115- Inciso 1- Es diferente- El titular de una marca de productos o servicios, registrada y vigente, podr cederla en uso o transferirla por contrato escrito.

transferencias de las marcasRegistro marca concedido o en trmite de registro podr ser transferido por acto entre vivos o por va sucesoria, con o sin la empresa a la cual pertenece. Inciso 2do- Transferencia de registro, La falta de registro ocasionar Inciso 3ro- A efectos del registro, la transferencia deber constar por escrito. Inciso 4to- Cualquier persona interesada podr solicitar el registro

Inciso

2do-

Cesiones

transferencias

- No dice nada de esto.

289

de . Art. 162- podr dar licencia a diferencias: Deber registrarse la falta de registro. La licencia debe constar por escrito. Cualquier persona interesada podr solicitar el registro Art. 163- corresponde en parte al art. 17 de la decisin 486. Art. 164- Nuevo. Art 165- De la cancelacin del registro su titular, o por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello Procedimiento de oposicin. Incisos 2do y 3ro- Nuevos. Inciso 4to- Entre otros. No dice nada. - Inciso 4to- o restricciones a las importaciones u otros requisitos Art. 109Inciso 1- 30 das hbiles y dice slo los alegatos. Inciso 2do- El plazo. Art. 166- es igual al art. 110 de la Decisin 344. Art. 167- Corresponde al inciso 2do del art. 108 de la Decisin 344, Art. 110- es igual al art. 166 de la Decisin 486. Art. 111- corresponde al art. 167 de la Decisin 486. Art. 108- Dice: Procedimiento de infraccin, de observacin o de nulidad. Art. 117 tambin corresponde al art. 163 de la decisin 486. - corresponde al art. 117 de la decisin 344, pero con Art. 117- Los contratos de licencia debern ser registradoscorresponde al art. 162 de la Decisin 486, pero con diferencias.

290

numerales 1, 2 y 3 pero con diferencias. Art. 168- Corresponde al art. 111 de la Decisin 344. Podr invocarse a partir de la presentacin de la solicitud Quede firme en la va administrativa Art 169- Nuevo. Art 170- Inciso 1 dice 60 das hbiles y los alegatos y las pruebas Inciso 2do- Los plazos. Art 112- Inciso 1Inciso 2do- solo Inciso 3ro- derechos a favor de terceros. Inciso 4to- La renuncia a la efectos cuando se inscripcin.. efectos cuando se inscripcin.. marca solo surtir haya producido la Art 171- De la renuncia al registro. Inciso 1 en momento Inciso 2doInciso 3ro- Embargos o derechos reales de garanta inscritos en Inciso 4to- La renuncia al registro surtir efectos a partir de su inscripcin. Art 172- De la nulidad del registro- corresponde al art 113 de la decisin 344, pero tiene diferencias Art 113- Podr decretar, parte interesada, nulidad Literal A- Las disposiciones de la cualquier marca solo surtir haya producido la Art. 111

Art. 112 Inciso 4to- La renuncia a la

291

muy importantes: Inciso 1- Decretar de oficio, cualquier persona y en cualquier momentonulidad absoluta, lo dispuesto en artculos Inciso 2do- Se refiere a nulidad relativa. mala fe Inciso3ro- nuevo Inciso 4to- nuevo Inciso 5to- nuevo Art. 173- Nuevo Concedido contravencin con, efectuado de

presente Decisin Literal B- no est consagrado en la 486 Literal Ccorresponde al inc 2do del art 172/486. Inciso 2do- No est consagrado en en la 486

Art. 174- De la caducidad del Art. 114- casi igual. registro. Inciso 1- De pleno derecho, o quien tuviere legtimo inters

Inciso 2do- Los trminos que determine

DE LOS LEMAS COMERCIALES Art 176- es igual Art 177- es igual Art 178- es igual Art 179- es igual Art 119- es igual Art 120- es igual Art 121- es igual Art 122- es igual8 Art 175- es igual Art 118- es igual

292

DE LAS MARCAS COLECTIVAS Art 180- Dice Todo signo.., y pertenecientes. Art 181- es casi igual. Art 124- Al final dice: respecto de quienes no forman parte de dichas asociaciones, organizaciones o grupos de personas Art 182- Literal A- es igual. Literal B- Es el literal D del art 125 de la decisin 344. pero dice los productos o Literal C- Es el literal C de la 344, servicios.. ltimo inciso- es igual, salvo por oficina Art 183- o licenciadase Art 125- Literal A- es igual al literal A del art 182 de la 486. Literal B- No est en la 486. Literal C- Es el literal C de la 486 con una modificacin. Literal D- es el literal B de la 486. Literal E- no esta consagrado en la 486. Art 126- corresponde al art 183 de la 486, con diferencias.

Art 123-

refiere al mismo tema que el art 126 de la 344, pero establecen cosas diferentes. Art 184- Dice que se aplican las normas de la decisin.

Art 127- Dice que adems se aplicarn las disposiciones nacionales de cada pas miembro para el trmite de la solicitud de la marca.

DE LAS MARCAS DE CERTIFICACION

293

Art 185- Se entender por marca NO de certificacin Art 186- Podr ser titular Art 187- la solicitud debe acompaarse del reglamento de uso. El reglamento de uso se inscribir junto con la marca. Modificacin de las reglas de uso.

CONSAGRA

LAS

MARCAS

DE

CERTIFICACIN. - No dice nada - No dice nada

Art 188- El titular podr autorizar su uso Inciso 2do- la marca de usarse Art 189- Se aplican las reglas del ttulo de marcas. DEL NOMBRE COMERCIAL

- No dice nada

certificacin no podr

- No dice nada

Art 190Inciso 2do-

se entender por Una empresa o

Art 128- Unica disposicin sobre el tema. Se protege el nombre comercial

nombre comercial. establecimiento puede tener mas de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa Inciso 3roLos nombres comerciales. Art 191- Derecho exclusivo sobre

No dice nada.

No dice nada.

294

un nombre comercial. Art 192- El titular Inciso artculos 2do155Aplicacin 158 en de lo los que No dice nada. No dice nada. No dice nada.

corresponda. Art 193- Conforme a la legislacin interna Art 194- No podr registrarse como Art 195nombre Para comercial, efectos del No dice nada. Literales A D. registro Inciso 2do- Puede aplicarse la clasificacin de productos y servicios para marcas. Art 196- Duracin de 10 aos desde el registro o el depsito. Art 197- Renuncia a los derechos sobre el registro. Art 198- Renovacin del registro. comercial. Inciso 2doNombre comercial objeto de licencia. No dice nada. No dice nada. Art 199- Transferencia del nombre No dice nada. No dice nada.

DE LOS RTULOS O ENSEAS

Art 200- Nuevo

No los consagra

295

DE LAS INDICACIONES GEOGRFICAS

Art. 200 DE LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN

Art. 201: es casi igual al art. 129 de Art. reputacin caractersticas. u No podrn otras ser

129-

Dice

cualidades

la 344, salvo por: calidad, caractersticas

Art

202-

Art 130- Literal A es igual.

declaradas Literal A- es igual al literal A del art 130 de la 344 Literal B- Es igual al literal C del art 130 de la decisin 344. Literal C Es parte del literal B de la 344. Literal D- es parte del literal B de la 344- procedencia geogrfica y calidad, reputacin u otras caractersticas. Art 203- dice personas naturales o jurdicas, as como las Art 133 Personas fsicas o asociaciones de productores Art 204- Corresponde al art 134 de morales Art 134- El literal E no est

296

la Decisin 344. Literal inters Literal B.. objeto de la declaracin Literal C- geogrfica delimitada, ... el producto que se designa Literal D- Nuevo. Literal E- corresponde al literal D de la 344, pero tiene una diferencia: una resea de las calidades Art 205- es casi igual pero tiene una diferencia: Al examen de forma de marca Art 206- Inciso 2do- nuevo Art. 207El encabezado es A de As su como la demostracin legtimo

consagrado en la 486.

Art 135- La diferencia es que ac dice: Presentacin de las observaciones previsto para Art 136- dice: que confiera derechos exclusivos Art 137- encabezado es diferente, pero se refiere a lo mismo. Literal A- es igual. Literal B- territorio determinado Literal C- Requisitos requeridos.

diferente pero se refiere a lo mismo. Literal A- Es igual al literal A del art. 137 de la 344. Literal Art. B208: Zona "oficina podr de geogrfica delimitada. -

nacional - No est otorgar uso Tambin

competente autorizaciones

correspondientes.

entidades pblicas y privadas.

297

Art. 209: "cuando autorizacin sea competencia de la oficina nacional" " 15 das "

Art. 138: "la autorizacin ser por oficina nacional competente

- " 15 das hbiles" Art. 139: es igual Art. 141: es igual

Art. 210: duracin 10 aos renovacin Art. 212: "productos naturales..." - inc. 2: Es nuevo - inc. 3: Es nuevo

Art. 211: caduca si no se solicita

- Art. 130 1 inc.: es igual

Art. 213: " Las entidades pblicas o - No est privadas" Es Nuevo Art. 214: " La proteccin de las denominaciones...." " que cree confusin" " ser considerado una infraccin al derecho de propiedad intelectual" Art. 131: " El derecho de utilizacin exclusiva de las denominaciones...."

Art. 215: Vinos y bebidas. Nuevo

Es Art. 140: " la oficina nacional competente.."

Art. 216: - " la autoridad nacional competente " sern de

- " previa audiencia de las partes" No est Art. 142: " declarar la proteccin" " pases de la

aplicacin...." Art. 217: la oficina cancelar la autorizacin de uso....... Art. 218: " reconocer" " otro pas miembro" inc. 2: "para solicitar esta subregin"

298

proteccin...." origen o indicaciones geogrficas protegidas en terceros pases... reconocer - No est - " para solicitar dicha protex. "oficinas podrn

- est igual en el inc. 1 Art. 142: en el caso de terceros pases

Art. 219: - denominaciones de

" declarar la proteccin" -" o cuando el tercer pas le conceda reciprocidad de trato en la materia"

Art. 220: " protegidas conforme a lo previsto en la presente Decisin" " el producto que

Art. 142: "las denominaciones de origen protegidas en otros pases" " algn producto" - no lo dice

designan" " origen" DE LAS INDICACIONES DE en el pas de

PROCEDENCIA por de

Art. Art.

221: 222:

Se Una

entender indicacin

No las consagra No est

indicacin de procedencia... procedencia no podr usarse en el mercado..... Inc. 2: tambin constituye uso de una indicacin.... Art.223: Toda persona podr - No estn consagradas - No estn consagradas

299

indicar

su

nombre

su

domicilio...... DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS

NOTORIAMENTE CONOCIDOS Art. 224: Se entiende por signo distintivo... Art. 225: ser protegido contra su uso y registro Art. 226: constituir uso no No estn consagrados autorizado... - inc. 2: tambin constituir uso no autorizado.. literales a - c - inc. 3: podr verificarse a travs de cualquier medio.. Art. 227: ser de aplicacin al presente Titulo..... Art. 228: para de determinar un la No estn consagrados notoriedad distintivo..... Literales a - k Art. 229: No se negar la calidad de notorio a un signo.... Literales a - c Art. 230: " se considerarn como sectores referencia.... Literales a - c pertinentes de No estn consagrados No estn consagrados signo No estn consagrados No estn consagrados No estn consagrados

300

inc.

2:

"

para

efectos

de No dice nada

reconocer un signo Art. 231- El titular de un signo notoriamente terceros Art 232- Prescripcin de la accin contra un uso no autorizado 5 aos desde la fecha en que el titular del signo tuvo conocimiento de tal uso Art 233signo conocido en el distintivo inscrito pas No dice nada No dice nada notoriamente indebidamente miembro Art 234- Al resolver la accin relativa al uso no autorizado de un signo buena o mala fe de las partes Art 235- Cancelacin del registro de una marca- corresponde al art 108 de la decisin 344, inciso 5to. Art 236- nuevo. El art 235 de la Decisin 486 y el 108, inciso 5to de la 344 hablan del mismo tema. No dice nada. No dice nada conocido tendr accin para prohibir su uso a

DE LA ACCIN REIVINDICATORIA Art 237- Cuando una patente o un registro de diseo. Inciso 2do- Cuando un registro de marca se hubiese solicitado No dice nada de esto

301

Inciso 3ro- Si la legislacin interna lo permite., misma accin de reivindicacin podr demandarse la indemnizacin perjuicios. de daos y -

Inciso 4to- Esta accin prescribe a los 4 aos contados, o a los 2 aos

DE LAS ACCIONES POR INFRACCIN DE DERECHOS Art 238- De los derechos del titular- El titular en podr de un derechos de esta accin No dice nada protegido, Decisin ante Inciso 2do- Si la legislacin nacional permite, oficio Inciso 3ro En caso de Corresponde al art. 51 de la 344 que dice: Inciso 1- o quien se considere a por ejercer el accin uso no con derecho a una patente- es diferente. Inciso 2do- Sin perjuicio de cualquiera otra accin que pueda cotitularidad de un derecho. Art. 239- Corresponde al art 51 de la Decisin derecho 344, pero son diferentes: judicial, del la pas podr miembro iniciar lo No dice nada de autoridad nacional virtud No dice nada

entablar

competente

autorizado de la invencin,

302

durante el periodo comprendido. ltima parte- es nueva. Art. 240- Corresponde al inciso 3ro del art. 51 de la Decisin 344. Son iguales Art. salvo El o por: secretos o las empresariales. 241demandante ms de denunciante podr solicitar que se ordenen una siguientes medidas: - literales A- G Inciso 2do- productos que ostenten una marca falsa Inciso 3ro- Quedarn exceptuados de los casos debidamente Los pases calificados Art. 242- Nuevo. miembros podrn. Art. 243- Nuevo. Criterios para calcular la indemnizacin de daos y perjuicios. Literales A C. Art. 244- La accin por infraccin prescribir a los 2 aos contados, o a los 5 aos contados DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Art. 245- Quien inicie o vaya a iniciar una accin por infraccin

corresponderle, Despus de otorgada sta, demandar. Inciso 3ro- es igual al art. 240 de la Decisin 486 salvo por: sus secretos fabricacin. No dice nada comerciales y de

No dice nada No dice nada

No dice nada

No dice nada.

303

podr pedir Inciso 2do- Las medidas cautelares podrn pedirse antes de iniciar la accin Art. 246 Podrn ordenarse, entre otras, las siguientes medidas No dice nada. cautelares: - literales A E. Art. 247- Una medida cautelar slo se ordenar cuando quien la pida acredite su legitimacin para actuar Inciso respecto determinados Art 248- Cuando se ejecuta una medida cautelar sin intervencin de la otra parte. Inciso 2do toda medida cautelar ejecutada sin intervencin de la otra parte quedar sin efecto de pleno derecho Inciso 3ro- La autoridad nacional competente cautelar. Art 249- Las medidas cautelares se aplicarn sobre los productos resultantes infraccin. de la presunta No dice nada. puede modificar, revocar o confirmar la medida No dice nada. 2doMedida de cautelar productos No dice nada.

304

Art de

250marca la

De que

las

Medidas

en

No dice nada.

Frontera- El titular de un registro tuviera motivos o la fundados para suponer que se va a realizar importacin exportacin de Inciso 2do- Quien pida medidas en frontera debe suministrar necesaria la y informacin descripcin Inciso 3ro- Si la legislacin interna del pas lo permite. Art Inciso Art 2512do252 A Al efectos realizar de la las No dice nada. No dice nada. fundamentar sus reclamaciones inspeccin Cumplidas y condiciones aplicables Inciso 2do- En caso de ordenar la suspensin Art 253- Transcurridos 10 das hbiles contados desde la fecha de notificacin de la suspensin de la operacin Art 254- Iniciada la accin por infraccin, la parte contra quien obr la medida Art 255- Una vez determinada la No dice nada. No dice nada. No dice nada. garantas

305

infraccin, -

los

productos

con

marcas falsificadas Inciso 2do- Sin perjuicio de las dems acciones que No dice nada. correspondan. Art 256- Quedan excluidas de la aplicacin de las disposiciones del presente captulo, las cantidades pequeas de mercancas que no tengan carcter comercial y Art 257- De las Medidas Penales- Los pases miembros establecern procedimientos y sanciones penales para los casos de falsificacin de marcas. DE LA COMPETENCIA A LA DESLEAL PROPIEDAD No dice nada.

VINCULADA INDUSTRIAL

Art

258-

De

los

actos

de

No dice nada

competencia desleal- Se considera desleal todo acto Art 259- Constituyen actos de competencia Enumeracin de desleal carcter No dice nada

enunciativo: literales A, B y C. DE LOS SECRETOS EMPRESARIALES LOS LLAMA SECRETOS INDUSTRIALES

306

Art 260- Se considerar como - No dice nada expresamente en ese secreto empresarial art 72 de la Decisin 344. literales sentido. A, B, C. Es igual al inciso 2do del

Inciso 2do- La informacin de un - Art. 72 Inciso 2do- corresponde al secreto empresarial podr estar inciso 2do del art 260 de la decisin referida a 486, son iguales. Art 73inciso y 1que secreto sea del decisin, como no se industrial,

Art 261- A los efectos de la presente considerar secreto

dominio pblico, la que resulte evidente para un tcnico..." Inciso 2do- es igual.

empresarial corresponde al art 73 de la decisin 344, pero con diferenciasInciso 1secreto empresarial y que deba ser divulgada por disposicin legal o por orden judicial Inciso 2do- es diferente. Art 262- Corresponde al art 72 de la decisin 344 en la primera parte, pero tiene importantes diferencias: Inciso 1- Divulgacin, y Constituirn competencia desleal los siguientes actos realizados:literales A F. Inciso 2do Un secreto empresarial se considera adquirido por medios contrarios a los usos comerciales

Art 72- inciso 1- Revelacin, sin su consentimiento, en la medida en que: literales A, B, C.

307

Art 263- Corresponde al art 75 de la decisin 344, pero la redaccin es diferente: La proteccin del secreto empresarial perdurar mientras existan las condiciones establecidas en el art 260.

Art 75- La proteccin otorgada conforme

Art 264- Corresponde al art 76 de la decisin 344, pero con diferencias:

Art

76.

Diferencias: parteel

Quien usuario En los

guarde, autorizado. Segunda

Quien posea legtimamente, el tercero autorizado Inciso 2do- Es igual a la segunda parte del art 76 de la 344, salvo por: siempre y cuando las mismas no sean contrarias a

convenios- es el inciso 2do del art 264 de la decisin 486, pero con una diferencia: Dichas clusulas debern precisar

Art 265- Corresponde al art 77 de la decisin 344, salvo por: Abstenerse de usarlo o divulgarlo, o de revelarlo sin justa causa y Persona que posea.

Art 266- Corresponde al art 78 de la 344, pero tiene diferencias: Los pases miembros de productos farmacuticos o de productos qumicos agrcolas nuevas entidades qumicas Datos de pruebas u otros no divulgados suponga cuya un elaboracin esfuerzo

308

considerable Adems los pases miembros protegern esos datos Inciso 2do- Nuevo.

DE LAS ACCIONES POR COMPETENCIA DELEAL. Art 267- Sin perjuicio de cualquier otra accin, quien tenga legtimo inters podr pedir Art 268- La accin por competencia desleal prescribe a los dos aos contados desde que se cometi por ltima vez el acto desleal. Art 269- Si la legislacin interna del pas miembro lo permite, la autoridad por nacional competencia competente desleal podr iniciar de oficio, las acciones previstas

309

ANEXO 2 NOTIFICACION DE LA OMC

WORLD TRADE ORGANIZATION

IP/N/4/BOL/1 IP/N/4/COL/1 IP/N/4/ECU/1 IP/N/4/PER/1 IP/N/4/VEN/2 19 August 1997 (97-3421) Original: Spanish

Council for Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights

NOTIFICATION UNDER ARTICLE 4(d) OF THE AGREEMENT Bolivia, Colombia, Ecuador, Peru, Venezuela By means of a joint communication from their respective Permanent Missions, dated 24 July 1997, Bolivia, Colombia, Ecuador, Peru and Venezuela have made the following notification under Article 4(d) of the Agreement. _______________ In accordance with Article 4(d) of the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS), the Governments of the Republics of Bolivia, Colombia, Ecuador, Peru and Venezuela, Members of the Andean Community, hereby notify the Council for TRIPS of the Cartagena Agreement.

310

This notification of the Cartagena Agreement relates not only to the provisions directly included therein, as interpreted and applied in the relevant law, but also to the regulations which have been or may in the future be adopted by the Andean Community or its Member Countries, in accordance with the Agreement in the course of the process of regional integration.
The Member Countries of the Andean Community remain at the disposal of Members of the Council for TRIPS seeking further information or clarification.

311

BIBLIOGRAFA

AREAL LALIN, Manuel: El acuerdo sobre los ADPIC y sus recientes

repercusiones en la proteccin de la propiedad intelectual. Revista Universitas

# 96, 1999. ALVAREZ GIRALDO, Clara Ins: Tesis de la Competencia Desleal, Bogot 1975 BAYLOS CORROZA, Hermenegildo: Tratado de Derecho industrial. Editorial Civitas, Madrid 1978 BERGEL, Salvador Daro: Revista del Derecho Comercial y de las obligaciones. Vol. 25, 1992 CABANELLAS, Guillermo: Aspectos econmicos de la legislacin de patentes. Revista del Derecho Comercial y de las obligaciones, Vol.16, 1986 CABANELLAS, Guillermo: Rgimen Jurdico de los conocimientos tcnicos: know

how y secretos comerciales e industriales. Buenos Aires, 1994

312

CARRILLO BALLESTEROS, Jess M, MORALES CASAS, Francisco: La Propiedad

Industrial, Editorial Temis, Bogot 1973

CAVELIER; Germn, Leyes Vigentes Sobre Propiedad Industrial, Tercera

Edicin, 1983.
CHAPARRO BELTRAN, Fabio: Manual sobre la Propiedad Intelectual de

productos derivados de la actividad acadmica en universidades y centros de investigacin.

1997 DAVILA C., Oscar: Orgenes y vigencia de la proteccin de la propiedad Editorial Universidad Nacional, primera edicin, Diciembre de

intelectual e industrial. Revista Temas de Derecho, Vol. 4, 1989.

Decisin 486 de la Comunidad Andina - rgimen comn sobre Propiedad Industrial, Lima - Per, 2000 DI GUGLIELMO, Pascual: La convencin de Paris para la proteccin de la

Propiedad Industrial. Revista del Derecho Comercial y de las obligaciones. Vol.

5, 1972 DURAN DE ZULUAGA, Angela: Tesis sobre el Derecho Marcario: modos de

adquisicin y extincin sobre la marca comercial,1981

DURAN, Xavier, IBAEZ, Rodrigo, SALAZAR, Mnica, VARGAS, Marisela: La

innovacin tecnolgica en Colombia. Julio 2000

FERNANDEZ NOVOA, Carlos: Derecho de las marcas, Editorial Montecorvo, Madrid, 1990

313

GOMEZ SEGADE, Jose A.: Licencia Obligatoria y agotamiento del derecho de

patente en el marco comunitario, Barcelona, 1989.

HIDALGO, V: Los derechos de propiedad industrial en ronda Uruguay: el

Acuerdo TRIPS, ICE # 694, 1999

IGLESIAS PRADA, Juan Luis: Los derechos de propiedad intelectual en la OMC:

el acuerdo sobre los aspectos de propiedad intelectual, Madrid, 1997

JARAMILLO, Hernn, LUGONES, Gustavo, SALAZAR Mnica: Normalizacin de

indicadores de innovacin tecnolgica en Amrica Latina y el Caribe. Manual de

Bogot, Agosto 2000 MASSAGUER, Jos: El agotamiento del Derecho de Marca y las importaciones

paralelas. Revista, 1998.

MAURER, Martn, BARRERA, Felipe: La Propiedad Intelectual: una propuesta

para Colombia. Revista Coyuntura econmica, Vol.23 # 1, 1993.

METKE, Ricardo: Aspectos tericos y prcticos del Derecho Marcario Primera

Edicin, 1987
MUOZ PACHON, Manuel, Manual de Propiedad Industrial, Editorial Temis,

Bogot, 1984, Segunda Edicin.

NAVARRO, Jos Ignacio: derecho de Propiedad Industrial y Derecho de

Competencia en la Comunidad Andina, 1976

PACHON, Manuel, SANCHEZ, Zoraida: El Rgimen andino de la Propiedad

Industrial: Decisiones 344 y 345 del Acuerdo de Cartagena, 1995.

314

PACHON, Manuel: La patente de invencin en la constitucin colombiana. Revista Universitas # 52, 1997.

PACHON, Manuel: La Propiedad Intelectual en el Acuerdo de Cartagena. Ed. Temis, Bogot, 1975. PACHON MUOZ, Manuel: Propiedad Industrial, nueva situacin y nueva

legislacin. Cmara de Comercio, 1992.

PACHON MUOZ, Manuel: Manual de Propiedad Bogot, 1984. PRICE, Griffith B: La proteccin de la propiedad intelectual es imprescindible

Industrial. Editorial Temis,

para las democracias nuevas. Revista Reforma Econmica Hoy # 3, 1995

PRIETO CARDENAS, Jos A.: Impacto del sistema de patentes. Departamento Nacional de Planeacin Revista Instituto de estudios Econmicos: Aspectos Econmicos de la Propiedad

Intelectual e Industrial, Madrid 1989

ROJAS CARDENAS, Fernando: Elementos del Derecho Marcario, 1961 RUBIO ESCOBAR, Fabio: Las implicaciones del Convenio de Paris en la

legislacin colombiana. Cmara de Comercio, Bogot, 1997.

SANTOS, Juan Manuel: Colombia sin fronteras, Editorial Retina, Santaf de Bogot, julio 1994

315

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Compendio de Normas

sobre Propiedad Intelectual en Colombia.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO: Compendio de doctrina

sobre Propiedad Industrial 1992- 1999, Arfo editores, Agosto 2000

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO: Manual del Inventor, Bogot 1997 ZUCCHERINO, Daniel R.: Derecho de Patentes y Desarrollo econmico, Vol. 24, 1991 ZULUAGA VARGAS, Helmer: La propiedad industrial y la competencia desleal en

Colombia, segn el Acuerdo de Cartagena, 1981

http://usembassy.state.gov/colombia www.comunidadandina.org.co www.omc.org.co http://www.wipo.org/eng/newindex/index.htm http://www.wto.org/intellec/intellec.htm

http://www.temple.edu/ipls