Tema 6.

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Explotacin de resultados de investigacin mediante Licencia
Ana Corts Directora de la OTRI de la UVEG

Explotacin de los R.I. mediante Licencia

Empaquetar
Bases de datos o programas usadas procedimientos industriales para el manejo de ciertas sustancias informacin sobre fuentes o acuerdos de aprovisionamiento preferidos. Informacin sobre control y aseguramiento de calidad aspectos organizativos para una ptima comercializacin

Explotacin de los R.I. mediante Licencia

Problemas: No hay nada que transferir (O no se es consciente de que se tiene) Si lo hay pero no se sabe a quien transferirlo Se tiene algo que transferir, se tiene empresa interesada pero no se sabe cmo:
Negociar bien con un buen equipo ejecutivo Redactar bien el contrato

CONTRATOS DE LICENCIA DE PATENTES

Nocin de contrato
de dar de hacer de no hacer

Todo contrato es una obligacin:

Las obligaciones nacen:

De la Ley De los contratos De los actos y omisiones ilcitos De la culpa o de la negligencia

Efectos de las obligaciones derivadas de los contratos:

El contrato es fuerza de Ley entre las partes y por parte de los tribunales. Los contratos deben cumplirse a tenor de los mismos y no a tenor de circunstancias externas al momento que se suscribi.

CONTRATOS DE LICENCIA DE PATENTES

Nocin de contrato
Requisitos de validez:

Consentimiento (a una cosa y no a otra) Objeto determinado Causa: la razn por la que se contrat (no produce efecto si la causa es ilcita)

Eficacia: los contratos son obligatorios si concurren las condiciones esenciales para su validez.

CONTRATOS DE LICENCIA DE PATENTES

Nocin de contrato

Interpretacin de los contratos:

Si los trminos son claros y no dejan dudas sobre la intencin de los contratantes, se estar al sentido litera. La intencin de los contratantes prevalece sobre las palabras. Se interpretar el contrato en el sentido ms adecuado para que produzca efecto. Si las palabras admiten diversas acepciones se entender aquella que sea ms conforme a la naturaleza y objeto del contrato. Interpretacin conjunta de las clusulas. La oscuridad de las palabras no favorecer a quien la haya introducido. Si subsistieran dudas, se resolver a favor de la mayor reciprocidad de intereses.

ESQUEMA BASICO DE UN CONTRATO DE LICENCIA

Fecha y lugar de la suscripcin Comparecencia de las partes Expositivos Definiciones. Terminologa especializada Clusulas contractuales Firma

CLAUSULAS CONTRACTUALES

Alcance del contrato de licencia

Facultades: salvo pacto en contrario, todos los actos que integran la explotacin: fabricacin, utilizacin, introduccin en el comercio . Aplicaciones (sector tcnico): salvo pacto en contrario todos los sectores. Sublicencias: salvo pacto en contrario, prohibidas. Objeto de la licencia: - Propiedad industrial:N de registro y ttulo de la invencin. Know-how: descripcin de los elementos que la constituyen (en anexos), Lo no aportado, sujeto a CONFIDENCIALIDAD.

CLAUSULAS CONTRACTUALES

Alcance del contrato de licencia

Exclusividad o no de .la licencia. Salvo pacto en contrario: sin exclusividad Salvo pacto en contrario: impedimiento de explotacin por parte del licenciante Alcance territorial Duracin: Salvo pacto en contrario, mientras sea vlido el ttulo de propiedad industrial.

CLAUSULAS CONTRACTUALES

Obligacin de no competencia
Efectos positivos y negativos Normativa comunitaria de licencia de patente

CLAUSULAS CONTRACTUALES

Asistencia tcnica y knowhow

Determinacin convencional negativa Obligacin legal (Art. 76.1 L.P.) Obligacin de secreto del licenciatario ( no restrictiva de la competencia ) Limitacin a la obligacin de secreto Asistencia tcnica: Tcnicos especialistas y expertos cualificados

CLAUSULAS CONTRACTUALES

Formacin de personal

Formacin tcnica del personal interviniente en el proceso productivo Nmero de personas, identificacin, competencia y cualificacin Duracin del periodo de estancia

CLAUSULAS CONTRACTUALES

Sublicencia s
Licenciatario autorizado a conceder sublicencias Licenciatario no puede conceder sublicencias sin el consentimiento previo del licenciante. Licenciatario no puede en ningn caso conceder sublicencias

CLAUSULAS CONTRACTUALES

Trminos econmicos: Pago de regalas o cnones

Suma independiente de la explotacin:
Pago nico al principio: Cantidad fija ( deber ajustarse al valor aproximado de la patente cedida ) Pago en cuotas. Cantidad fija en plazos Pago en funcin del desarrollo (hitos)

Regala o canon (royalty) basado en algo contabilizable como:

% sobre ventas (recomendable) Fijo por unidad fabricada/vendida (sector mecnico) % sobre beneficios (peligroso) Escalado: Royalties crecientes o decrecientes

Es frecuente fijar una regala mnima Sistema mixto: fijo ms regalas

CLAUSULAS CONTRACTUALES Regala mnima: (sobre ventas)

Farmacia: 1-10% Cosmtica: 5-8% Alimentaria: 1-3% Petroqumica: 0,5-2% Electrnica: 5-8% Pinturas: 2-3%

1/4 del beneficio del licenciatario. Relacionado con el

margen del sector. (a un margen del 20% se puede pedir un 5%)

Quien nos informa del margen del sector?

CLAUSULAS CONTRACTUALES

Elementos de control
Mejoras: carcter de reciprocidad en excluxivas Cooperacin y denuncia de infracciones Normas mnimas de calidad de los productos a comercializar Informes peridicos y finales Auditora Ritmo especificado de las ventas. Incumplimiento objeto de rescisin del contrato. Mximo esfuerzo para obtener beneficio Se impone sobre el licenciatario toda la obligacin impositiva

CLAUSULAS CONTRACTUALES

Obligacin de abastecimiento
Justificacin: Garantizar la explotacin tcnica de la invencin Proteccin a los consumidores y usuarios

CLAUSULAS CONTRACTUALES

Control de calidad

Obligaciones del licenciatario Productos sin nivel de calidad Medidas correctoras Imposicin de la imagen de marca del licenciante

CLAUSULAS CONTRACTUALES

Control de la contabilidad

Justificacin: Necesidad de comprobar las liquidaciones de cnones Auditora del licenciante o representantes del mismo Auditores independientes

CLAUSULAS CONTRACTUALES

Fijacin de precios

Clusula restrictiva de la competencia Precio indicativo

CLAUSULAS CONTRACTUALES

Mejoras en la tecnologa licenciada

Perfeccionamientos efectuados por el licenciante Perfeccionamientos efectuados por el licenciatario Sistema recproco Limitacin de la explotacin de los perfeccionamientos del licenciatario Obligacin de proteger

CLAUSULAS CONTRACTUALES

Defensa de la patente

Licenciante titular de la patente Concesionario de licencia exclusiva Licenciatario no exclusivo Requerimiento notarial al licenciante por parte del licenciatario

CLAUSULAS CONTRACTUALES

Mantenimiento en vigor de la patente

Obligacin del licenciante Obligacin del licenciatario

CLAUSULAS CONTRACTUALES

Duracin del contrato

Toda la vida legal de la patente Periodo de tiempo ms breve Duracin prevista condicionada a la vigencia de la patente Duracin no superior a la validez de la patente

CLAUSULAS CONTRACTUALES

Causas de terminacin: se tienen que especificar

expresamente, de lo contrario no se puede resolver el contrato
Incumplimiento de cualquiera de las partes de las obligaciones pactadas Impugnacin de validez de los derechos (preferible que se prohiba expresamente Caducidad del ttulo de propiedad industrial Utilizacin de los derechos licenciados ms all de la licencia.

CLAUSULAS CONTRACTUALES

Causas de terminacin: se tienen que especificar

expresamente, de lo contrario no se puede resolver el contrato
Cambio en el control de la compaa. Notificacin por escrito del incumplimiento Requerimiento de subsanacin Resolucin automtica. Causa mayor, quiebra Existencia de productos disponibles

CLAUSULAS CONTRACTUALES

Relaciones post-contractuales
Prohibicin de explotar Confidencialidad del Know-how Productos en stock Supervicencia de las operaciones realizadas o en curso

CLAUSULAS CONTRACTUALES

Jurisdiccin y Ley aplicable

Jurisdiccin ordinaria
De cual de los pases?, De un tercer pas?

Arbitraje
Donde?, Quin y en qu lengua?, De qu tipo? Qu Ley?, Qu tribunal arbitral?

Contratos de cesin de derechos de propiedad intelectual

Programas de ordenador Bases de datos Obra multimedia Recursos fotogrficos o artsticos

Programas de ordenador
El contrato tiene como objeto ceder el uso (al usuario) de un programa de ordenador (aplicable a cualquier producto sujeto a propiedad intelectual: bases de datos, multimedia...). Si no se determina en el contrato, se entiende que es no exclusivo e intransferible y slo para dar satisfaccin a las necesidades de su usuario (no se incluyen derechos sobre las mejoras.

Programas de ordenador
Incluye siempre conocimientos adicionales de uso y asistencia tcnica (gratuita durante un tiempo determinado). Se ha de suministrar soporte fsico y manual de instrucciones. Duracin de la licencia: el tiempo que duren los derechos. Clusula de responsabilidad sobre la instalacin, utilizacin y eficacia (el uso del programa es a riesgo y ventura del usuario).

Programas de ordenador
Proteccin del software mediante el Copyright, fecha de creacin y nombre del propietario. Registro de la Propiedad Intelectual Depsito ante notario En la primera pantalla se incluye el contrato de licencia que recoger:
Objeto: no venta, sino licencia Aceptacin: en el momento de la instalacin el usuario acepta las condiciones de licencia que se indican. Compromiso de destruccin. Derechos de autor: protegido por las leyes. Copia y Redistribucin: limitaciones

Programas de ordenador
Ausencia de garantas: el programa xxx se proporcionan tal cual2, sin garanta ni condicin de ningn tipo, sea expresa o implcita, incluyendo, pero sin limitarse, a las garantas y condiciones de comerciabilidad, idoneidad para un determinado fin y ausencia de infracin. Usted asume todo el riesgo que surja de la utilizacin o del rendimiento que sea. Limitacin de la responsabilidad: En la medida permitida por la ley aplicable, en ningn caso la Universidad ser responsable por ningn dao especial, incidental, indirecto o consecuencial, cualquiera que sea y sin limitacin (incluyendo daos por prdidas de beneficios, interrupcin de negocios, prdida de informacin comercial o cualquier otra prdida pecuniaria) que pudiere surgir de uso o imposibilidad de uso... Precio.