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0 1 | fe b rero 2006
PROPIEDAD INTELECTUAL
ARGENTINA | BRASIL | ESPAA | MEXICO | PORTUGAL | PERU | COLOMBIA | CHILE
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MEXICO Se crea sistema de declaratoria de notoriedad y diferencia entre marcas notorias y marcas famosas.
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ESPAA Proteccion eficaz a la altura de las necesidades del mundo actual.
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BRASIL Sistema de proteccin temporal para marcas de alto renombre.
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ARGENTINA Proteccin de oficio contra solicitudes que infrinjan derechos de marcas notorias.
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COLOMBIA Riguroso sistema probatorio
Independientemente de si la reforma beneficia el sistema de Propiedad Industrial en Mno, existen ventajas en el reconocimiento u obtencin de la declaratoria de Notoriedad o Fama bajo cualquier sistema (es decir el tradicional o el de la reforma), y esto consiste en que su reconocimiento o titularidad brinda la posibilidad de que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) niegue el registro de solicitudes de marcas idnticas o similares en grado de confusin a la Marca Notoria o Famosa, an cuando los productos o servicios a los que se aplicare dicha marca no fueran de la misma naturaleza que los protegidos por la Marca Notoria o Famosa. Otro beneficio consiste en impedir cualquier uso, que sin autorizacin efecten terceros de dicha marca o cualquiera que pueda causar confusin con esta.
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3. PRUEBAS
El titular de una marca que desee obtener la declaratoria de Notoriedad o Fama de una marca por parte del IMPI, de acuerdo con la reforma publicada, deber aportar una serie de datos que se enlistan a lo largo de quince fracciones en el artculo 98 bis-2. Cabe sealar que todos y cada uno de los datos requeridos debern presentarse, sin excepcin, en virtud de que la redaccin del artculo antes citado as lo seala. En sntesis, los datos que se debern aportar son: sectores del pblico que identifiquen a la marca con los productos o servicios que sta ampara; los crculos comerciales relacionados con el gnero de productos o servicios que identifiquen la marca con los productos o servicios que sta ampara; la fecha de primer uso de la marca en Mxico y en su caso en el extranjero; el tiempo de uso continuo de la marca en Mxico y en su caso en el extranjero; los canales de comercializacin en Mxico y en su caso en el extranjero; los medios de difusin de la marca en Mxico y en su caso en el extranjero; el tiempo de publicidad efectiva de la marca en Mxico y en su caso en el extranjero; la inversin realizada durante los 3 ltimos aos en publicidad o promocin de la marca en Mxico y en su caso en el extranjero; el rea geogrfica de influencia efectiva de la marca; el volumen de ventas de los productos o ingresos percibidos por la prestacin de servicios amparados bajo la marca durante los ltimos 3 aos; el valor econmico que representa la marca en el capital contable de la compaa titular de sta o conforme a avalo de la misma; los registros de marca en Mxico y en su caso en el extranjero; las franquicias y licencias que respecto de la marca hayan sido otorgadas; el porcentaje de participacin de la marca en el sector o segmento correspondiente del mercado. Como se puede observar, los datos que se exigen a fin de solicitar la declaratoria de notoriedad o fama de una marca son, en algunos casos temas de
cuidado, como lo puede ser el volumen de ventas, valor econmico y porcentaje de participacin en el mercado y, en otros, incongruentes con los tratados internacionales al exigir que la marca notoria o famosa sea usada y registrada en Mxico.
Actualmente, en nuestro pas, no existe un listado de marcas declaradas notoriamente conocidas, y mucho menos Famosas. De acuerdo con las reformas a la ley, las declaratorias de Notoriedad o Fama de marcas que emita el IMPI, tendrn que ser publicadas en la Gaceta Oficial de dicho Instituto.
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6. CASOS DE REFERENCIA.
El IMPI y/o los Tribunales Judiciales han emitido resoluciones que estiman o declaran la notoriedad de las marcas GUCCI, GOOGLE, LA W, TGI FRIDAYS, GIORGIO ARMANI, COMEX, BOTELLA COCA-COLA, entre algunas otras. Estas marcas Notorias, pertenecen a clientes que han sido o son representados por miembros de este despacho, en cuando menos cinco de los casos antes citados. Cabe mencionar que de los casos aqu sealados
y en los que de una u otra forma hemos sido involucrados, ninguno de estos ha derivado de la reciente reforma. Encuentre informacin adicional en nuestra pgina web: www.macf.com.mx, o en su defecto podrn dirigir sus preguntas a los siguientes correos electrnicos:
Agustn Velzquez avelazquez@macf.com.mx Alberto Huerta ahuertab@macf.com.mx Mariel Velez de Castro mvelez@macf.com.mx
La marca notoria, si no est registrada, faculta a su titular a oponerse administrativamente a la solicitud de registro presentada por un tercero. Debe tenerse presente que el rgano administrativo encargado del registro de marcas, la Oficina Espaola de Patentes y Marcas (OEPM), no puede actuar de oficio en este punto. Tan slo denegar la inscripcin solicitad por aquel tercero si media oposicin. En caso de que el usuario legtimo de la marca notoria no presentara la oposicin o que, a pesar de ella, la OEPM accediera a la pretensin de inscripcin del tercero, queda expedita la va para presentar una accin de nulidad.
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Si la marca notoria estuviera registrada, su titular no slo podr atacar las solicitudes registrales y utilizaciones de marcas de terceros que provoquen confusin. En funcin de las circunstancias, se puede extender la proteccin de la marca notoria registrada ms all de los confines del principio de especialidad. En concreto, se podr rebasar el principio de especialidad cuando la marca del tercero pueda indicar una conexin con la marca registrada o pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carcter distintivo o de la notoriedad de dicho signo distintivo. A mayor notoriedad, mayores las posibilidades de que la marca notoria sea protegida tambin para productos o servicios tanto ms diferentes de aquellos para los que la marca notoria se halla registrada. Cuando una marca sea conocida por el pblico en general - no slo por el crculo econmico pertinente -, se entender que se trata de una marca renombrada. Los medios probatorios habituales son los mismos que para el caso de marca notoria. Tambin como la marca notoria, tericamente una marca renombrada podra estar registrada o no. La praxis nos indica, sin embargo, que siempre estn registradas. Quizs por esa razn, el legislador espaol slo se ha ocupado expressis verbis de la marca renombrada registrada. Al igual, de nuevo, que con las marcas notorias, el
titular de una renombrada podr presentar oposicin a la solicitud de registro efectuada por tercero y, en la hiptesis, de que la solicitud de tercero prosperara, se podr interponer la correspondiente accin de nulidad. Pero la diferencia esencial entre la marca notoria registrada y la marca renombrada (en la prctica, siempre registrada) estriba en el mbito de proteccin. Mientras que la superacin de la regla de especialidad para productos o servicios distintos a los registrados, en el caso de marca notoria registrada habr de examinarse caso por caso (esto es, deber probarse la conexin, aprovechamiento indebido o dilucin de su poder distintivo o notoriedad); en el caso de marca registrada, la proteccin se extender a cualquier gnero de productos o servicios. Finalmente debe destacarse que la Ley espaola seala al juez que deber tenerse en cuenta la existencia de notoriedad o renombre en el clculo de la, en su caso, indemnizacin debida por el tercero infractor. Encuentre informacin adicional en nuestra pgina web: www.garrigues.com, o en su defecto podrn dirigir sus preguntas a los siguientes correos electrnicos:
Miguel Moscard miguel.moscardo@garrigues.com
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del comercio, independientemente de la clase en que se encuentre registrada. De esta forma, tiene el titular el derecho de impedir que terceros usen o registren marcas similares a la suya, an en el caso de ser utilizadas para identificar productos o servicios completamente distintos de los suyos. El Cdigo de la Propiedad Industrial anterior (Ley n 5.772/71), revocado por la Ley n 9.279/96, contena la figura de la marca notoria. En este rgimen, marcadamente complejo, era mantenido un registro propio para impedir a terceros de registrar marcas idnticas o similares a esta. Dado que la nueva ley se tard en ser reglamentada para efectos del reconocimiento del alto renombre, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI) recomendaba a los interesados en obtener la proteccin especial que fuesen a la justicia ordinaria. Bajo este sistema, la primera marca en ser reconocida como de alto renombre por el poder judicial brasileo fue DAKOTA. En el enero de 2004, el INPI profiri la Resolucin n 110/04 revocada parcialmente por la Resolucin n 121/05, del septiembre de 2005 , la cual contiene la reglamentacin del reconocimiento del alto renombre por el INPI.
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en los ltimos dos aos por el INPI estn: CICA, 3M, HOLLYWOOD, PIRELLI, MC DONALDS, KIBON, MOA, VISA, AYMOR, y NATURA. Encuentre informacin adicional en nuestra pgina web: www.bmalaw.com.br, o en su defecto
argentina: proteccin de oficio contra solicitudes que infrinjan derechos de marcas notorias
1. CONCEPTO DE MARCA NOTORIA.
La marca notoria no se encuentra regulada de manera expresa en la Ley de Marcas Argentina No. 22.362, sin embargo la legislacin de este pas les otorga reconocimiento con base en el Convenio de Pars, aprobado mediante la Ley N 17.011. Las marcas notorias son signos que tienen un alto grado de reconocimiento entre los competidores y consumidores. Hay un alto grado de reputacin el cual es reservado para aquellas marcas muy famosas, que aquellas reconocidas por la mayora del mercado sin distinguir entre consumidores o competidores de aquellos productos que se identifican con dichas marcas (e.g. COCA-COLA, MAC DONALDS, NIKE, CHRISTIAN DIOR, etc). La regulacin tendiente a evitar la dilucin de las marcas que se encuentra prevista en la legislacin argentina, slo es aplicable a marcas notorias.
3. NECESIDAD
DE PRUEBA
2. DERECHOS CONFERIDOS
PARA MARCAS NOTORIAS.
Teniendo en cuenta que las marcas notorias son aquellas reconocidas por los consumidores y competidores, en caso de disputas ante las autoridades judiciales es conveniente probar dicha notoriedad. A diferencia del sistema de los Estados Unidos, las encuestas de mercado no son medios usuales de prueba, pero no pueden ser descartados como tales. La mejor forma de probar la notoriedad de una marca ser acreditando el reconocimiento de los competidores por la marca, los premios, reportajes de prensa, ventas, publicidad masiva en medios, entre otros. La carga probatoria para demostrar la notoriedad es del titular de la marca que la alega. Por el hecho de que la marca no haya sido usada en la Argentina no significa que las autoridades desconozcan la notoriedad de la marca, pues no sera imagible a un juez desconociendo la notoriedad de marcas como EL CORTE INGLES, BLOOMINGDALES o MACYS por citar algunas marcas que consideramos notorias y que nunca han sido usadas en la Argentina.
El titular de una marca notoria goza de un mayor grado de proteccin, y por ello, los criterios para determinar la posibilidad de confusin en caso de conflicto cuando estn involucradas marcas notorias debern ser ms estrictos que los criterios utilizados en casos de conflicto entre marcas normales. Como consecuencia de lo anterior, una marca notoria tendr mayores probabilidades de oponerse exitosamente a marca similares para productos o servicios relacionados.
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ni present oposicin a esta solicitud. En este caso, la Oficina de Marcas consider que el registro de BRAHMA en clase 25 a nombre de Stanton & Ca podra causar confusin a los consumidores, lo cual es contrario al espritu de una marca. La Corte Federal de lo Civil y lo Comercial confirm la decisin de la Oficina de Marcas. La importancia de este antecedente radical en que la Ley de Marcas solo prohibe el registro de marcas idnticas o similares para productos o servicios idnticos. Encuentre informacin adicional en nuestra pgina web: www. bfmlym.com, o en su defecto podrn dirigir sus preguntas a los siguientes correos electrnicos:
Juan Carlos Ojam juan.carlos.ojam@bfmlym.com Mercedes Bullrich mercedes.bullrich@bfmlym.com
No existe un registro de marcas notorias y tal reconocimiento debe ser obtenido para cada caso en particular, teniendo en cuenta que el grado de reconocimiento vara con el tiempo.
La decisin reciente ms importante que involucr marcas notorias corresponde a la marca BRAHMA, que involucr la famosa cerveza brasilea, ampliamente reconocida en Argentina y registrada en diversas clases en este pas, pero no en la clase 25. Stanton & Ca, una sociedad colombiana, solicit el registro de la marca mixta BRAHMA en la clase 25. Esta solicitud fue negada de oficio por la oficina de marcas, a pesar de que el solicitante no obraba de mala fe y que Companha Cervejaria Brahma ni contaba con el registro en clase 25,
clases y, en ese sentido, extiende la proteccin a los productos o servicios, con independencia de la clase a la cual pertenezca.
Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquiera de los pases de la comunidad andina por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiesen conocido. De forma particular, respecto de la marca notoria, el Tribunal Andino de Justicia, ha calificado de notoria la marca provista de la cualidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes al grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes de que se trate, por
encontrarse ampliamente difundida en dicho grupo (Sentencia dictada en el expediente No. 07-IP-96, del 29 de agosto de 1997).
2. CALIFICACIN DE LA NOTORIEDAD
La calificacin de un signo como notoriamente conocido, de la cual se desprenda su proteccin especial, se da luego del examen que la autoridad del caso haga de las pruebas que acrediten su excepcional conocimiento por parte del mercado. Dicho examen no es autnomo, ni opera de oficio, sino que opera a solicitud del interesado, dentro de una accin administrativa para impedir o anular el registro de una marca igual o similar al signo notorio o en el marco de una accin judicial para prohibir su uso en el mercado. La jurisprudencia comunitaria ha establecido de forma reiterada que la notoriedad es una figura dinmica que puede variar en el tiempo, por lo que en cualquiera de los casos en que se alegue notoriedad, tal calidad deber ser probada por la parte interesada, sin que exista un registro de marca notoria o declaracin de notoriedad que pueda ser aplicable para otros casos donde se necesite su reconocimiento. La notoriedad debe ser probada en Colombia o en cualquier otro pas de la comunidad andina, lo que restringe ampliamente la proteccin de las marcas notorias. En el pasado, con fundamente en el sistema de notoriedad mundial que estaba vigente antes de la Decisin 486, fueron anulados mltiples varios registros de marcas notorias que no haban sido usados en Colombia dentro de cuales se pueden nombrar casos como los de las marcas HARRODS (2004), LAURA ASHLEY (2004), NAUTICA (1999). Adicionalmente, la declaracin de notoriedad fue usada ampliamente como va para romper con el
principio de especialidad y extender la proteccin a productos o servicios respecto de los cuales no se usaba la marca o no se poda establecer una clara conexin competitiva de la cual se desprendiera confusin en el consumidor, pero si un menoscabo al poder distintivo de la marca o un aprovechamiento injusto de su notoriedad, va que estimamos se mantiene bajo la Decisin 486.
La Decisin 486 dispone que para declarar la notoriedad se deber tener en cuenta: (i) grado de conocimiento entre los miembros del sector pertinente de cualquiera de los pases miembros de la comunidad andina; (ii) duracin, amplitud y extensin de su uso, dentro o fuera de cualquier pas miembro; (iii) duracin, amplitud y extensin de su promocin, dentro o fuera de cualquier pas miembro, incluyendo ferias, exposiciones y otros eventos similares; (iv) volumen de ventas; o (v) existencia y antigedad de registros en el pas de la comunidad o el extranjero. Adicionalmente, y para determinar el sector dentro del cual se debe establecer el grado de conocimiento, se han establecido como parmetros de delineacin, los siguientes: (i) los consumidores actuales o potenciales de los productos o servicios identificados con la marca; (ii) las personas que participan en los canales de comercializacin; (iii) los crculos empresariales que actan en giros comerciales relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique. El conocimiento que se exige para los pases de la Comunidad Andina, no depende de un uso efectivo de la marca en el comercio de la Comunidad, como puede ser la comercializacin de los productos a los que se aplica la marca, bastando entonces con la demostracin de su difusin publicitaria dentro de estos pases para acreditar tal conocimiento. Hoy, con la extensin de los medios globales de
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comunicacin (televisin, Internet, etc.) se podra decir que resulta ms fcil probar la difusin publicitaria, quedando en manos de la autoridad determinar respecto de qu elementos sirven para probar dentro del sector pertinente la aprensin de esa publicidad. La Oficina de Marcas se ha inclinado por ser extremadamente rigurosa al momento de valorar las pruebas aportadas, desestimando hechos relevantes y de conocimiento pblico, propios de la sociedad global, que no requieren de mayores pruebas documentales. Eso se agrava si se tiene en cuenta que en el caso colombiano, a diferencia de los que sucede en otras legislaciones, no se establecen diferencias en cuento al grado de la notoriedad de la marca, como es el caso de la marca renombrada en
Espaa o la marca famosa en Mxico, exigindose para todos los casos el mismo nivel de pruebas, siendo que en los casos de marcas o signos distintivos que son evidentemente famosos, se esperara que no se requiera de un elevado nivel de exigencia probatoria, pues en ellas su reputacin reposa ms en criterios cualitativos que cuantitativos, es decir, en su fuerza atractiva o selling power, o incluso podran estar dentro del concepto de hecho notorio que no requiere prueba. Encuentre informacin adicional en nuestra pgina web: www.gomezpinzon.com, o en su defecto podrn dirigir sus preguntas a los siguientes correos electrnicos:
Mauricio Jaramillo mjaramillo@gomezpinzon.com Juan Carlos Torres jctorres@gomezpinzon.com
miembros
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