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Roj: STS 7017/2011 Id Cendoj: 28079110012011100711 rgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil Sede: Madrid Seccin: 1 N de Recurso: 1417/2008 N de Resolucin: 755/2011 Procedimiento: CIVIL Ponente: JESUS CORBAL FERNANDEZ Tipo de Resolucin: Sentencia

SENTENCIA En la Villa de Madrid, a dos de Noviembre de dos mil once. Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados al margen indicados, el recurso de casacin y extraordinario por infraccin procesal, interpuestos respecto la Sentencia dictada en grado de apelacin por la Audiencia Provincial de La Rioja, como consecuencia de autos de Juicio Ordinario seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia Nmero Seis de Logroo; cuyo recurso fue interpuesto por la entidad GEOX, S.P.A., representada por el Procurador D. Pablo Sorribes Calle; siendo parte recurrida, las entidades FLUCHOS, S.L. y GARRIDOSA, S.L., representadas por el Procurador D. Manuel Infante Snchez.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- 1.- El Procurador D. Jos Toledo Sobrn, en nombre y representacin de la entidad Geox, S.p.A., interpuso demanda de Juicio Ordinario por infraccin de marca y competencia desleal, ante el Juzgado de Primera Instancia Nmero Seis de Logroo, siendo parte demandada las entidades Fluchos S.L. y Garridosa, S.L.; alegando los hechos y fundamentos de derecho que estim aplicables para terminar suplicando al Juzgado dictase en su da Sentencia "por la que, estimndose en todas sus partes la presente demanda, SE DECLARE: A) Que la utilizacin que vienen efectuando las demandadas de la representacin grfica de un zapato cuya suela expulsa vapor o aire comporta una infraccin de los derechos de marca que ostenta Geox, tanto los que se derivan de la marca n 2378378, como los que asimismo le corresponden en su condicin de usuaria de la marca notoria no registrada consistente en una representacin grfica de un zapato expulsando vapor por su suela. B) Que la expresada conducta de las demandadas constituye en cualquier caso un acto de competencia desleal, bien sea por considerarse un acto de confusin bien por ser, adems, una explotacin de la reputacin ajena. Y en consecuencia SE CONDENE a las demandadas: 1.- A estar y pasar por las anteriores declaraciones. 2.- A cesar y/o no reanudar la expresada conducta, o cualquier otra que conlleve una infraccin de los derechos de marca de GEOX esgrimidos en esta litis o comporten un acto de competencia desleal. 3.- A retirar del comercio y destruir a su cargo todos aquellos documentos y elementos (incluida su pgina web) en los que se hubiera reproducido el tan repetidos signo/grfico. 4.- A pagar la indemnizacin prevista en el art. 43.5 de la Ley de Marcas , esto es, el 1% de la cifra de negocio realizada por ellas con los modelos de zapatos en relacin con los cuales vienen utilizando el expresado signo/ grfico, en concreto en los modelos referenciados por las demandadas como "TAJO" y "LAY LANE". 5.- A publicar, a sus costas y en los peridicos "La Vanguardia" y "El Pas" (edicin nacional) y en las revistas "Elle" y "Woman", la integridad de la sentencia que se dicte en estas actuaciones. 6.- Al pago de las costas causadas en el presente procedimiento.". 2.- El Procurador D. Francisco J. Garca Aparicio, en nombre y representacin de las entidades Fluchos, S.L. y Garridosa, S.L., contest a la demanda alegando los hechos y fundamentos de derecho que estim de aplicacin para terminar suplicando al Juzgado dictase en su da Sentencia desestime ntegramente los pedimentos contenidos en la demanda, con expresa imposicin de costas a la parte actora. 3.- Recibido el pleito a prueba, se practic la que propuesta por las partes fue declarada pertinente. Unidas a los autos las partes evacuaron el trmite de resumen de prueba en sus respectivos escritos. El Juez de Primera Instancia Nmero Seis de Logroo, dict Sentencia con fecha 19 de enero de 2007 , cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLO: Que debo desestimar y desestimo la demanda interpuesta por GEOX

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S.p.A. contra FLUCHOS S.L. y GARRIDOSA, S.L., absolviendo a estas de los pedimentos deducidos contra las mismas, con expresa imposicin de costas a la parte demandante.". SEGUNDO.- Interpuesto recurso de apelacin contra la anterior resolucin por la representacin de la entidad mercantil GEOX, S.P.A.; la Audiencia Provincial de La Rioja, dict Sentencia con fecha 7 de abril de 2008 , cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Que desestimando el recurso de apelacin interpuesto por el procurador de los Tribunales Sr. Toledo Sobrn, en nombre y representacin de contra la sentencia de fecha 19 de enero de 2007, dictada por el Juzgado de Primera Instancia n 6 de Logroo, en juicio ordinario n 717/05 , debemos confirmarla y la confirmamos. Con imposicin de las costas causadas en este recurso de apelacin a la parte apelante.". TERCERO.- El Procurador D. Jos Toledo Sobrn, en nombre y representacin de la entidad Geox, S.p.A., interpuso recurso de casacin y extraordinario por infraccin procesal ante la Audiencia Provincial de La Rioja, respecto la Sentencia dictada con fecha 7 de abril de 2008 , con apoyo en los siguientes motivos, MOTIVOS DEL RECURSO EXTRAORDINARIO POR INFRACCION PROCESAL: PRIMERO.- Se alega infraccin del art. 218.1 LEC. SEGUNDO .- Se alega infraccin del art. 218.1 de la LEC. TERCERO .- Se alega infraccin del art. 218.2 de la LEC. MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACION: PRIMERO.- Se alega infraccin del art. 34.2, apartados b) y c) de la Ley de Marcas . SEGUNDO.- Se alega infraccin del art. 34.2 c) de la Ley de Marcas , en relacin con el art. 5.2 de la Directiva 89/104/CEE , relativa a la aproximacin de las legislaciones de los Estados miembros en materia de Marcas. TERCERO.- Se denuncia infraccin del art. 6 de la Ley 3/1991 de Competencia Desleal . CUARTO.- Por Providencia de fecha 21 de julio de 2008, se tuvo por interpuesto recurso de casacin y extraordinario por infraccin procesal respecto la Sentencia dictada en apelacin de fecha 7 de abril de 2008 , acordndose remitir las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo, con emplazamiento de las partes por trmino de treinta das. QUINTO.- Recibidas las actuaciones en esta Sala, comparecen, como parte recurrente, la entidad GEOX, S.P.A., representada por el Procurador D. Pablo Sorribes Calle; y como parte recurrida, las entidades FLUCHOS, S.L. y GARRIDOSA, S.L., representadas por el Procurador D. Manuel Infante Snchez. SEXTO.- Por esta Sala, se dict Auto de fecha 1 de diciembre de 2009 , cuya parte dispositiva es como sigue: "ADMITIR EL RECURSO DE CASACIN y EL RECURSO EXTRAORDINARIO POR INFRACCIN PROCESAL interpuestos por la representacin procesal de "GEOX S.P.A." contra la Sentencia dictada, en fecha 7 de abril de 2008, por la Audiencia Provincial de Logroo (Seccin 1), en el rollo de apelacin n 222/2007 dimanante de los autos de juicio de ordinario n 717/2005, del Juzgado de Primera Instancia n 6 de lo Mercantil de Logroo.". SEPTIMO.- Dado traslado, el Procurador D. Manuel Infante Snchez, en nombre y representacin de las entidades Fluchos, S.L. y Garridosa, S.L., present escrito de oposicin al recurso formulado de contrario. OCTAVO.- No habindose solicitado por todas las partes la celebracin de vista pblica, se seal para votacin y fallo el da 6 de octubre de 2011, en que ha tenido lugar. Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. Jesus Corbal Fernandez,

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- El objeto del proceso versa sobre derechos marcario y de la competencia desleal. El conflicto se plantea entre dos fabricantes de zapatos, que comercializan sus productos con diversos signos, algunos registrados como marcas, y se refiere fundamentalmente a la representacin grfica del zapato en relacin con la idea de la aireacin o transpiracin del pie, respecto de cuyo tema una de las entidades litigiosas estima que su marca registrada y la notoria no registrada han sido violadas por los signos de la competidora -art. 34.2, b) y c) de la LM 17/2001 -, concurriendo en cualquier caso una colisin con riesgo de confusin y asociacin generado por la misma forma de presentacin del producto -art. 6 LCD -. Por GEOX S.p.A. se dedujo demanda contra las entidades FLUCHOS, S.L. y GARRIDOSA, S.L. en la que ejercita acciones de derecho marcario y de competencia desleal, solicitando las declaraciones (1) de que la utilizacin que vienen efectuando las demandadas de la representacin grfica de un zapato cuya suela expulsa vapor o aire comporta una infraccin de los derechos de marca que ostenta GEOX, tanto los que se derivan de la marca nm. 2.378.378, como los que asimismo le corresponden en su condicin de usuaria de la marca notoria no registrada consistente en una representacin grfica de un zapato expulsando vapor por su suela y (2) de que la expresada conducta de las demandadas constituye en cualquier caso un acto de competencia desleal, bien sea por considerarse un acto de confusin bien por ser, adems, una explotacin de la reputacin ajena. Asimismo solicita los pronunciamientos condenatorios (1) a estar y pasar por las anteriores

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declaraciones; (2) a cesar y/o no reanudar la expresada conducta o cualquier otra que conlleve una infraccin de los derechos de marca de GEOX esgrimidos en esta litis o comporten un acto de competencia desleal; (3) a retirar del comercio y destruir a su cargo todos aquellos documentos y elementos (incluida su pgina web) en los que se hubiera reproducido el tan repetido signo/grfico; (4) a pagar la indemnizacin prevista en el art. 43.5 de la Ley de Marcas , estos es, el 1% de la cifra de negocio realizada por ellas con los modelos de zapatos en relacin con los cuales vienen utilizando el expresado signo/grfico en concreto en los modelos referenciados por las demandadas como "TAJO" y "LAY LANE", y (5) a publicar a su costa, y en los peridicos "La Vanguardia" y "El Pas" (edicin nacional) y en las revistas "Elle" y "Woman", la integridad de la sentencia que se dicte en estas actuaciones. La Sentencia dictada por el Juzgado de 1 Instancia nm. 6 de Logroo el 19 de enero de 2007 , en los autos de juicio ordinario nm. 717 de 2005, desestima la demanda y absuelve a las entidades demandadas. La Sentencia dictada por la Audiencia Provincial de La Rioja el 7 de abril de 2008, en el Rollo nm. 222 de 2007 , desestima el recurso de apelacin de la entidad GEOX, S.P.A. y confirma la resolucin del Juzgado de 1 Instancia. Por GEOX, S.p.A. se interpuso recursos extraordinarios por infraccin procesal y de casacin que fueron admitidos por Auto de esta Sala de 1 de diciembre de 2009 . 1. RECURSO EXTRAORDINARIO POR INFRACCIN PROCESAL Se compone de tres motivos que se examinan seguida y sucesivamente. SEGUNDO.- El enunciado del primer motivo denuncia la infraccin del artculo 218.1 LEC , por padecer la sentencia recurrida el defecto de falta de exhaustividad (omisiva) o de incongruencia al no decidir todos los puntos litigiosos objeto de debate. El motivo se fundamenta en que la sentencia recurrida no se pronuncia sobre la accin de competencia desleal del art. 12 LCD tambin ejercitada en la demanda -"nada dice respecto de la pretensin de GEOX (contenida tanto en su demanda: vid. Fundamento de derecho IV.2, como en su apelacin, vid. Alegacin Sptima) de que se declare que el comportamiento de las demandadas supone un aprovechamiento indebido de las ventajas de la reputacin ajena, conforme a lo dispuesto en el art. 12 LCD "-. El motivo se desestima por las razones siguientes: En primer lugar porque la alegacin de la incongruencia omisiva en el recurso extraordinario exige como presupuesto que se haya desestimado el intento de subsanacin ante el tribunal "a quo" mediante el mecanismo procesal que prev el art. 215.1 y 2 LEC, tal y como exige el apartado 2 del art. 469 LEC . En segundo lugar porque la sentencia recurrida, como absolutoria que es, se entiende que da respuesta a todas las pretensiones ejercitadas en la demanda. Finalmente, en el fundamento quinto se alude a que no se aprecia un aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno, y en el sexto a que no se han apreciado actos de competencia desleal en los demandados. Adems paradjicamente la absolucin del ilcito competencial del art. 12 LCD no se denuncia en el recurso de casacin postulando su aplicacin. TERCERO.- En el enunciado del motivo segundo se acusa infraccin del art. 218.1 LEC por padecer la sentencia recurrida falta de congruencia al tratar el asunto como si esta parte hubiera ejercitado una accin de nulidad de marca, cuando no es el caso. El motivo se fundamenta en que la argumentacin de la Audiencia se concreta en la incompatibilidad entre las marcas registradas -la de la actora y la de la demandada- como si se tratara de una accin de nulidad, que no es ejercitada en la demanda, y no toma en consideracin que las acciones ejercitadas fueron las de infraccin de marca registrada (arts. 34.2,b y 34.2,c de la Ley de Marcas 17/2001, en relacin con la marca notoria nm. 2.378.378 de la actora) y marca notoria no registrada (art. 34.2 .b en relacin con el art. 34.5, ambos de la LM ) con los signos y usos de las demandadas, y no con los registros de stas. En resumen, a juicio de la recurrente, el Tribunal no decide, por tanto, sobre una de las pretensiones de GEOX, sino sobre otra que no ha sido objeto de debate ni de discusin entre las partes del procedimiento. El motivo se desestima por carencia de fundamento. La recurrente parece pretender que la sentencia recurrida incide en una incongruencia mixta que se produce cuando no se resuelve la accin ejercitada en la demanda (en el caso la de violacin de marca) y se decide sobre otra no ejercitada (en el caso la de nulidad de marca registrada). Sin embargo, incurre en un error de planteamiento porque una cosa es que se pueda producir tal situacin, y otra distinta que tratando

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de resolver una accin (la de violacin de marca) se utilicen criterios jurdicos o pautas propios para decidir sobre otra (la de nulidad), pues en tal caso no nos hallamos ante una incongruencia sino ante una infraccin de la normativa aplicable a la pretensin que se intenta resolver (que es la realmente ejercitada). Aparte de ello tampoco es correcto el argumento del motivo, dado que, aparte de que no se reconoce la notoriedad de las marcas, registrada y no registrada, de la actora, la sentencia recurrida hace referencia a la pluralidad de marcas y signos de las codemandadas (fto. tercero, tres ltimos prrafos) y no solo a la marca registrada. CUARTO.- En el tercero y ltimo motivo del recurso extraordinario por infraccin procesal se alega infraccin del art. 218.2 LEC , por incurrir la sentencia en un defecto manifiesto de falta de motivacin. El motivo se desestima por carencia de consistencia. No es cierto que la sentencia recurrida se limite a desestimar las alegaciones de las partes mediante una simple expresin de rechazo. Aunque la literatura jurdica de la resolucin resulta excesiva y en buena medida innecesaria, sin embargo tambin contiene diversas consideraciones relativas al caso diseminadas en sus fundamentos, las cuales se estiman suficientes en orden a expresar la razn causal del fallo. En tal sentido el prrafo ltimo del fundamento segundo; apartados B, H e I del fundamento tercero; y el fundamento cuarto. De los mismos se deducen las diferencias de los signos distintivos y la falta de notoriedad, aparte de que el contenido de la sentencia de segunda instancia debe complementarse con la sentencia del Juzgado, en la que se realiza un examen ms exhaustivo del juicio comparativo. QUINTO.- La desestimacin de los motivos del recurso extraordinario por infraccin procesal conlleva la de ste, as como la condena en costas (arts. 398.1 y 394.1 LEC ), y que proceda a examinar los motivos del recurso de casacin (Disp. final 16, ap. 1, regla 6 LEC). 2. RECURSO DE CASACION Se compone de tres motivos que se examinan a continuacin. SEXTO.- En el motivo primero se alega infraccin del art. 34.2, apartados B y C de la Ley de Marcas , al contravenir la jurisprudencia que establece el modo en que debe analizarse la existencia o no de infraccin de marca. El motivo se desestima porque incurre en el vicio casacional de hacer supuesto de la cuestin. Tanto el apartado b) como el apartado c) del art. 34.2 de la LM 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas exigen que los signos en contraste sean idnticos o semejantes, y en el caso la sentencia recurrida, en el mismo sentido que la de primera instancia, no solo niega la identidad, sino tambin la semejanza. Esta apreciacin fundamentalmente fctica no ha sido desvirtuada, resulta inclume en casacin y vincula a este Tribunal. SEPTIMO.- En el motivo segundo del recurso de casacin se acusa infraccin del art. 34.2,c) LM en relacin con el art. 5.2 de la Directiva 89/104/CEE , relativa a la aproximacin de las legislaciones de los Estados miembros [de la UE] en materia de marcas, al contravenir la jurisprudencia que delimita el alcance de las marcas notorias y renombradas. El motivo se desestima porque incurre en el vicio casacional de hacer supuesto de la cuestin. Es cierto que para la infraccin marcaria del supuesto legal de que se trata (art. 34.2 ,c) no rige el principio de la especialidad (los productos designados por los signos en conflicto no tienen que ser similares) y no se requiere el riesgo de confusin (pues cabe que el uso ilcito pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carcter distintivo o de la notoriedad o renombre de la marca afectada), pero s es necesario que los signos sean idnticos o semejantes y que la marca violada sea notoria o renombrada, y ninguno de estos dos requisitos concurren en el caso de autos. En tal sentido son contestes las sentencias de instancia, y la apreciacin de la recurrida deviene vinculante para la casacin. OCTAVO.- En el tercero, y ltimo, motivo del recurso de casacin se denuncia infraccin del art. 6 de la Ley 3/1991 de Competencia Desleal , al contravenir la jurisprudencia que delimita el alcance del concepto jurdico del riesgo de confusin en el mbito de la competencia desleal. El motivo debe desestimarse porque, con independencia de que la alegacin de falta de respuesta, o respuesta deficiente, por parte de la resolucin recurrida, se circunscribi en el recurso extraordinario por infraccin procesal a la problemtica fctico- jurdica de derecho marcario, y no a la del derecho de competencia desleal, y siendo cierto que la imitacin o semejanza en la forma de presentacin de los productos de un competidor puede generar el riesgo de confusin-asociacin dando lugar al ilcito competencial del art.

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6 de la LCD (en su redaccin original aplicable al caso), sin embargo sucede en el supuesto enjuiciado que no concurre la semejanza entre las respectivas formas de presentacin de sus productos por las entidades litigantes, no habiendo el riesgo expresado. As lo declara probado la sentencia recurrida en el fundamento quinto, y su apreciacin no se ha desvirtuado en casacin, por lo que la mera afirmacin del motivo incurre en el vicio casacional de hacer supuesto de la cuestin. NOVENO.- La desestimacin de los motivos del recurso conlleva la de ste y la condena de la parte recurrente al pago de las costas causadas en el mismo (arts. 398.1 y 394.1 LEC ). Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo espaol.

FALLAMOS
PRIMERO.- Que desestimamos el recurso extraordinario pro infraccin procesal interpuesto por la representacin procesal de GEOX S.p.A. contra la Sentencia dictada por la Audiencia Provincial de La Rioja el 7 de abril de 2008, en el Rollo 222 de 2007 , y condenamos a la parte recurrente al pago de las costas causadas; y, SEGUNDO.- Asimismo desestimamos el recurso de casacin interpuesto por la representacin procesal expresada en el nmero anterior contra la antedicha sentencia, y condenamos a la parte recurrente al pago de las costas procesales causadas. Publquese esta resolucin con arreglo a derecho y devulvanse a la Audiencia de procedencia los autos originales y rollo de apelacin remitidos con testimonio de esta resolucin a los efectos procedentes. As por esta nuestra sentencia, que se insertar en la COLECCIN LEGISLATIVA pasndose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .- Jesus Corbal Fernandez.- Antonio Salas Carceller.- Encarnacion Roca Trias.- Rubricados. PUBLICACIN.- Leda y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Jesus Corbal Fernandez, Ponente que ha sido en el trmite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pblica la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el da de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.