Vous êtes sur la page 1sur 16

J

JURISPRUDENCIA MERCANTIL COMENTADA

URISPRUDENCIA MERCANTIL COMENTADA

Es posible la coexistencia en el mercado de los derechos de autor de un agente sobre una creacin original, reconocidos y protegidos por la ley de la materia, y los derechos de propiedad industrial de otro agente que recaen sobre la misma creacin original que forma parte de una marca registrada sin autorizacin del autor, tambin vlidos y vigentes, en virtud de la prescripcin de la accin de nulidad del registro. En este sentido, los mencionados agentes deben hacer uso de estos derechos reconocidos ante el sistema de propiedad intelectual dentro del mbito estricto de su proteccin y evitando colisionar con el derecho del otro.

JURISPRUDENCIA
SALA DE PROPIEDAD INTELECTUAL DEL TRIBUNAL DEL INDECOPI RES. N 1774-2012/TPI-INDECOPI EXP. N 1410-2010/DDA Denunciante : Antonio Moncayo Corts Denunciado : Olivos del Sur S.A.C. Materias : Originalidad de la obra sustento de la denuncia / Denuncia por infraccin al Derecho de Autor: Infundada / Uso de marca registrada por parte de la denunciada

siendo dicha persona gerente general adjunto de la misma hasta el 26 de julio de 2006. A su vez, mediante junta general de fecha 25 de febrero de 2002, Vctor Hernn Crcamo Aranda fue nombrado gerente nanciero de la empresa Olivos del Sur S.A.C. (iv) Por lo expuesto, el Sr. Crcamo Aranda tuvo informacin privilegiada de la empresa Aceites Espaa Per S.A.C. y de la creatividad del diseo y arte aplicado creado por su parte. Por lo tanto, y al tener un inters directo en favorecer a Olivos del Sur S.A.C. proporcion a esta el diseo y arte aplicado de su titularidad, no obstante el conocimiento de que las mismas eran utilizadas en sus boletas y facturas. (v) Es titular de la marca denominada LAS TRES OLIVAS, la cual se encuentra registrada ante la Ocina Espaola de Marcas y Patentes desde el ao 1965 y tiene como diseo la obra materia del presente procedimiento. Solicit que se requiera a la denunciada los volmenes de venta y canales de comercializacin de los productos que contengan la obra materia del presente procedimiento desde el ao 2002 hasta el 15 de julio de 2010. Posteriormente, solicit lo siguiente: La medida cautelar de incautacin de todos los productos elaborados y/o producidos por la denunciada en los que se reproduzca la obra artstica materia de denuncia. Una sancin de multa de hasta 150 U.I.T.

Antonio Moncayo Corts seal que la denunciada ha infringido sus derechos patrimoniales de reproduccin, comunicacin pblica y distribucin. Indic que los derechos patrimoniales infringidos se encuentran debidamente acreditados con las inspecciones realizadas el 15 de julio de 2010 por el personal del rea de Fiscalizacin del INDECOPI. Solicit, por concepto de remuneraciones devengadas, la suma de US$ 150 000,00 (ciento cincuenta mil con 00/100 dlares americanos). Posteriormente, con fecha 22 de setiembre de 2010, solicit lo siguiente: Se requiera a la denunciada que informe sobre el nmero exacto de sus volmenes de venta y canales de comercializacin desde el ao 2002 a la fecha, en cuyas etiquetas se haya reproducido su obra, a efecto de que la Comisin tenga elementos objetivos para determinar, de manera precisa, el monto de la indemnizacin correspondiente. La suspensin o cese de la actividad presuntamente ilcita. La publicacin de la resolucin a costa de la denunciada. El pago de los costos y costas derivados del procedimiento. La inspeccin en la pgina web de la denunciada.

Lima, veintisis de setiembre de dos mil doce. I. ANTECEDENTES Con fecha 23 de julio de 2010, Antonio Moncayo Corts (Per) interpuso denuncia por infraccin a su Derecho de Autor en contra de Olivos del Sur S.A.C. Manifest lo siguiente: (i) Es titular de la obra artstica registrada ante el Registro Nacional del Derecho de Autor y Derechos Conexos bajo la Partida Registral N 509- 2010, Asiento 01. (ii) Tal como se acredita con las actas de las inspecciones realizadas en el local de la denunciada y en un supermercado, las cuales obran en el Expediente N 001055-2010/DDA, la denunciada est haciendo uso indebido de la obra artstica de su titularidad. (iii) Su persona, junto con Vctor Hernn Crcamo Aranda fundaron la empresa Aceites Espaa Per S.A.C., en el ao 1999,

Con fecha 23 de setiembre de 2010, Antonio Moncayo Corts seal lo siguiente: (i) Su empresa Aceites Espaa Per S.A.C. utiliza la obra artstica de su autora desde el ao 1999, conforme se aprecia en el Acta Extraordinaria de la Junta de Socios de dicha empresa, pudindose vericar el diseo insertado en el acta.

Con fecha 16 de setiembre de 2010, a requerimiento de la Comisin de Derecho de Autor,

ACTUALIDAD JURDICA FEBRERO N 231

321

CRITERIO JURISPRUDENCIAL

Coexistencia de los derechos de autor de un agente y los derechos sobre una marca de otro agente que recaen sobre la misma creacin

A CTUALIDAD MERCANTIL
(i) Vara su solicitud de medida cautelar por inmovilizacin de las etiquetas, envases y material publicitario en los que se haya reproducido el diseo de su autora. Adjunt medios probatorios. Mediante provedo de fecha 6 de octubre de 2010, el Secretario Tcnico de la Comisin de Derecho de Autor dispuso lo siguiente: Admitir a trmite la denuncia presentada por Antonio Moncayo Corts en contra de Olivos del Sur S.A.C., por presunta infraccin a los derechos patrimoniales de reproduccin, comunicacin pblica y distribucin. Denegar la inspeccin solicitada por Antonio Moncayo Corts. Denegar las medidas cautelares de incautacin y cese solicitadas por el denunciante. Tngase presente en su oportunidad, de ser el caso, la solicitud de que se requiera a la denunciada la presentacin de sus volmenes de venta y canales de comercializacin. Tngase presente la solicitud de inspeccin en la pgina web de la denunciada. Ambas partes intervinientes en la presente dan por cancelados y extinguidos todas sus acreencias, inclusive las no mencionadas en la presente, del mismo modo las partes renuncian a demandarse una contra otra por indemnizaciones o por otro concepto y en general cualquier accin civil, penal o administrativo, etc. que se haya derivado de la relacin societaria, comercial o contractual que hubiere podido existir. (viii) En la hiptesis de que el uso de la gura de tres olivas y hojas alrededor constituya una infraccin, lo antes sealado signica que si la presente denuncia se basa en hechos realizados por Vctor Crcamo Aranda, se debera considerar lo acordado entre este y el denunciante. (ix) En ese sentido, el denunciante habra aceptado que todas las acciones realizadas por el seor Crcamo se encuentran comprendidas en el acuerdo y, por lo tanto, no es pasible de denuncia alguna. As pues, existira una autorizacin del denunciante a Vctor Crcamo Aranda y, por extensin, a favor de su empresa, para el uso de la gura materia de la presente controversia. Mediante Resolucin N 0640-2010/CDA-INDECOPI de fecha 22 de noviembre de 2010, la Comisin de Derecho de Autor dispuso lo siguiente: Declarar fundada la denuncia interpuesta por Antonio Moncayo Corts en contra de Olivos del Sur S.A.C., por infraccin a los derechos patrimoniales de reproduccin, distribucin y comunicacin pblica. Sancionar a la denunciada con una multa de 7,86 UIT. Ordenar a la denunciada el pago a favor del denunciante de la suma de US$ 5 000,00 (cinco mil con 00/100 dlares americanos), por concepto de remuneraciones devengadas. Ordenar el cese denitivo de la actividad ilcita, en consecuencia, la denunciada Olivos del Sur S.A.C. deber abstenerse de reproducir, distribuir y comunicar pblicamente obras artsticas de titularidad del denunciante si no cuenta con su correspondiente autorizacin, previa y escrita. Denegar la publicacin de la presente resolucin a costa del infractor. Denegar la solicitud del denunciante respecto del pago a su favor de las costas y costos derivados del presente procedimiento. Poner en conocimiento de la Direccin de Derecho de Autor la presente resolucin para los nes pertinentes. correspondiente autorizacin para reproducir en la misma cualquier obra artstica o literaria de titularidad de un tercero. (ii) No es correcto lo sealado por la denunciada respecto a que el solo registro de la marca OLIVOS DEL SUR y gura de tres olivas y hojas la faculten a explotar la obra de autora del denunciante. (iii) No resulta relevante para el presente procedimiento determinar la forma como la denunciada obtuvo la obra de autora del denunciante, por lo que no corresponde analizar la relacin que tena Vctor Crcamo Aranda con el denunciante o con la empresa Aceites Espaa Per S.A.C. o la que mantiene actualmente con la denunciada. Asimismo, tampoco resulta relevante determinar si la obra de autora del denunciante constitua una informacin privilegiada de Aceites Espaa Per S.A.C. Respecto al derecho de reproduccin (iv) La denunciada no ha presentado medio probatorio alguno que acredite que cuenta con autorizacin del autor para la reproduccin de la obra diseo de tres olivas en su marca y, por ende, en las etiquetas de los productos que comercializa, por lo que corresponde declarar fundada la presente denuncia por infraccin al derecho patrimonial de reproduccin de Antonio Moncayo Corts. Respecto al derecho de distribucin (v) Mediante acta de inspeccin del 15 de julio de 2010 se veric la comercializacin de productos de la denunciada en cuyas etiquetas se ha reproducido la obra artstica de titularidad del denunciante.

Con fecha 18 de octubre de 2010, Olivos del Sur S.A.C. (Per) absolvi el traslado de la denuncia manifestando lo siguiente: (i) (ii) El denunciante no es autor de la obra artstica Tres Olivas. Asimismo, el diseo materia del presente procedimiento no cumple con el requisito de originalidad a efecto de que cuente con proteccin por el Derecho de Autor.

(iii) La gura de tres olivas y hojas alrededor es de uso comn, sobre todo para los productos materia de denuncia. As, se ha vericado que el diseo de tres olivas es de uso comn para diferenciar aceites de oliva en el mercado nacional (FLORIDA, MONTEFIORI, EL OLIVAR) e internacional (OLIVAZA, EL OLIVO, SAN LUCAS, LA ANDALUZA, ESENCIA MEDITERRNEA, NUGETE, MAZOLA, M & K). (iv) Es titular en Per de la marca OLIVOS DEL SUR y diseo de tres olivas, registrada bajo Certicado N 81651, vigente desde el 23 de noviembre de 2001 hasta el 23 de noviembre de 2011. (v) En ese sentido, su empresa hace uso de la gura de tres olivas y hojas alrededor en razn de que le asiste pleno derecho por el registro de su marca OLIVOS DEL SUR y diseo de tres olivas. (vi) Vctor Crcamo Aranda ejerci el cargo de Gerente General adjunto de la empresa Aceites Espaa Per S.A.C. desde junio de 1999 hasta el 13 de setiembre de 2000, conforme se acredita con la carta notarial de renuncia que se adjunta como medio probatorio. (vii) El 30 de mayo de 2002 existi una transaccin extrajudicial entre Aceites Espaa Per S.A.C. y Vctor Crcamo Aranda, en la cual se estableci lo siguiente:

(vi) Asimismo, en el expediente obran folletos publicitarios de los supermercados Wong y Metro en los cuales se promociona la venta al pblico del aceite de oliva Olivos del Sur, el cual es producido por la denunciada y en cuya etiqueta se reproduce la obra de autora del denunciante. (vii) La propia denunciada ha sealado que comercializa productos en los cuales se ha reproducido la obra de autora del denunciante. (viii) Por lo expuesto, la denunciada no ha desvirtuado lo sealado por el denunciante ni ha presentado la correspondiente autorizacin otorgada por el autor para la distribucin de la obra materia del presente procedimiento, por lo que corresponde declarar fundada la denuncia en este extremo. Respecto al derecho de comunicacin pblica (ix) El denunciante ha presentado una impresin de la pgina web de la denunciada, en la cual se aprecia que dicha parte promociona los productos en los cuales se ha reproducido la obra artstica de

Consider lo siguiente: (i) Si bien el registro de una marca ante la ocina competente genera en su titular un derecho de exclusiva para su explotacin en el mercado, ello no signica que no se deba solicitar previamente la

322

JURISPRUDENCIA MERCANTIL COMENTADA


autora del denunciante, lo cual constituye un acto de puesta a disposicin a travs de Internet, congurndose as el supuesto establecido en el artculo 33 del Decreto Legislativo N 822. (x) La denunciada no ha desvirtuado lo sealado por el denunciante, por lo que a criterio de la Comisin, corresponde declarar fundada la denuncia en este extremo Respecto de las remuneraciones devengadas (xi) El denunciante ha solicitado US$ 150 000,00 (ciento cincuenta mil con 00/100 dlares americanos por concepto de remuneraciones devengadas; sin embargo, no ha acreditado que sea esta la suma que usualmente cobra por autorizar la explotacin de obras de su titularidad. En ese sentido, corresponde jar el tarifario de Asociacin Peruana de Artistas Visuales - APSAV. (xii) De la revisin de los medios probatorios se concluye que la denunciada ha reproducido la obra del denunciante en ms de 20 000 ejemplares mensuales, pero menos de 50 000. (xiii) Por el periodo comprendido entre agosto de 2009 (fecha que se cuenta con informacin) hasta junio de 2010, la denunciada habra tenido que abonar, de conformidad con el tarifario de APSAV, la suma total de US$ 5 000,00, por lo que corresponde imponer dicha cantidad por concepto de remuneraciones devengadas. Respecto de las sanciones (xiv) Teniendo en consideracin la infraccin cometida por Olivos del Sur S.A.C., la Comisin considera pertinente aplicar a la denunciada una multa igual al doble de lo que le corresponde pagar por remuneraciones devengadas. En ese sentido, la multa ascender a 7,86 UIT. (xv) Habindose vericado la infraccin corresponde disponer de forma denitiva que la denunciada se abstenga de reproducir, distribuir y comunicar al pblico obras artsticas de titularidad del denunciante, sin contar con la respectiva autorizacin. Respecto de los costos y costas (xvi) Considerando la conducta procesal de la denunciada, la cual cumpli con presentar sus descargos, la Comisin opta por denegar la solicitud del denunciante respecto del pago de las costas y costos en el presente procedimiento. Con fecha 17 de diciembre de 2010, Antonio Moncayo Corts interpuso recurso de apelacin en el extremo referido a las remuneraciones devengadas. Manifest lo siguiente: (i) Si al momento de resolver se hubiesen tenido presentes los medios probatorios ofrecidos mediante escritos de fechas 22, 23 y 24 de setiembre de 2010, se habra podido contar con informacin veraz de los volmenes de venta de los productos de la denunciada desde el ao 2002, lo cual hubiera permitido calcular los derechos de autor devengados de manera correcta y no haberse limitado a jar dicho monto por el periodo de agosto de 2009 a junio de 2010. (ii) El 22 de setiembre de 2010 propuso la actuacin probatoria consistente en requerir a la denunciada la presentacin de un informe sobre el nmero exacto de sus volmenes de venta y canales de comercializacin desde el ao 2002 al 2010. Lo mismo propuso a travs de sus escritos de fechas 23 y 24 de setiembre de 2010. (iii) Cuando se admiti a trmite la denuncia no se deneg la actuacin probatoria solicitada. Al sostener la Comisin que su persona no acompa documento alguno que acredite que la suma solicitada como remuneraciones devengadas sea la suma que usualmente cobra por autorizar la explotacin de sus obras y que, por lo tanto, considera que al aplicar al presente caso el tarifario de APSAV, se le est imputando una supuesta falta de actividad probatoria. (iv) No solo existe el deber de la Autoridad de actuar pruebas de ocio en un procedimiento sancionador iniciado a instancia de parte sino que la misma no puede omitir la actuacin probatoria propuesta por el suscrito. Con fecha 16 de febrero de 2011, Olivos del Sur S.A.C. absolvi el traslado de la apelacin manifestando que el denunciante no ha acreditado ser el creador de la obra diseo de tres olivas. Indic que en estricta aplicacin del tarifario de APSAV tuvo que haber pagado la suma de US$ 1 123,00, no los US$ 5 000,00, menos an la suma de US$ 150 000,00 solicitada por el denunciante. Con fecha 17 de diciembre de 2010, Olivos del Sur S.A.C. interpuso recurso de apelacin reiterando sus argumentos. Solicit el uso de la palabra, el mismo que fue otorgado por la Sala de Propiedad Intelectual, mediante provedo de fecha 1 de febrero de 2011. Con fecha 16 de febrero de 2011, Antonio Moncayo Corts absolvi el traslado de la apelacin reiterando sus argumentos. Con fecha 27 de junio de 2011, se llev a cabo el informe oral en el cual las partes reiteraron sus argumentos. Agregaron lo siguiente: La denunciada manifest que la obra base de la denuncia carece de originalidad, la cual se evala no solo por la individualidad sino por la objetividad. El denunciante indic que su obra es original, no pretendiendo con ello que se proteja en exclusiva la forma del olivo o de la hoja. Mediante Resolucin N 5655-2008/0SDRa de fecha 23 de junio de 2008 recada en el Expediente N 345653-2008, sobre modicacin de registro se inscribi la transferencia de la marca en mencin a favor de Olivos del Sur S.A.C. b) Con fecha 11 de setiembre de 2008, bajo Expediente N 366225-2008, Olivos del a) Si el dibujo sustento de la denuncia calica como obra susceptible de proteccin por el Derecho de Autor. b) Si el denunciante ha acreditado ser autor del dibujo sustento de la denuncia. c) Si corresponde determinar si la denunciada ha incurrido en infraccin a los derechos patrimoniales de reproduccin, distribucin y comunicacin pblica del denunciante. III. ANLISIS DE LA CUESTIN EN DISCUSIN 1. Informe de antecedentes Se ha vericado que: a) Con fecha 11 de julio de 2002, scar Ivn Benito Crcamo Palacios (Per) obtuvo el registro de la marca de producto constituida por la etiqueta que contiene la denominacin OLIVOS DEL SUR ACEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEN escritas en letras caractersticas doradas y en la parte superior la gura de una rama de olivo sobre un fondo verde y lneas doradas; conforme al modelo, bajo Certicado N 81651, para distinguir aceite, de la clase 29 de la Nomenclatura Ocial, vigente hasta el 11 de julio de 20121. La solicitud de registro fue presentada el 23 de noviembre de 2001.

II. CUESTIN EN DISCUSIN La Sala de Propiedad Intelectual deber determinar:

Cabe indicar que con fecha 20 de julio de 2012 se ha solicitado la renovacin del registro de la marca en cuestin, encontrndose el mismo, a la fecha, vigente en tanto se encuentra dentro del plazo de gracia de 6 meses que establece la Decisin 486 a n de realizar la renovacin respectiva.

ACTUALIDAD JURDICA FEBRERO N 231

323

A CTUALIDAD MERCANTIL
Sur S.A.C. interpuso una denuncia contra Aceites Espaa Per S.A.C. del denunciante2, por infraccin a sus derechos de Propiedad Industrial. Mediante Resolucin N 1670-2009/CSDINDECOPI de fecha 3 de julio de 2009, la Comisin de Signos Distintivos suspendi el trmite del procedimiento. b) Con fecha 7 de octubre de 2008, bajo Expediente N 369097-2008, Aceites Espaa Per S.A.C. solicit la nulidad del registro de la marca en cuestin, alegando la existencia de mala fe. Mediante Resolucin N 1858-2009/CSDINDECOPI de fecha 17 de julio de 2009, la Comisin de Signos Distintivos (antes Ocina de Signos Distintivos) declar improcedente la accin de nulidad atendiendo a que la misma haba prescrito. Mediante Resolucin N 0857-2010/TPIINDECOPI de fecha 19 de abril de 2010, la Sala de Propiedad Intelectual conrm la resolucin apelada que declar improcedente la accin de nulidad interpuesta por Aceites Espaa Per S.A.C. d) Con fecha 18 de abril de 2008, Aceites Espaa Per S.A.C. obtuvo el registro de la marca de producto constituida por el logotipo conformado por la denominacin LA ANDALUZA escrita en letras caractersticas; al lado izquierdo una rama de olivo con cuatro hojas y tres olivos en la; en la parte central se aprecia la gura de una mueca con las manos sobre la cabeza y parada en puntillas vestida con un traje tpico andaluz; en la parte superior se aprecia la bandera de Espaa (sin reivindicar), todo en los colores amarillo, rojo, verde, blanco, dorado y negro, conforme al modelo, bajo Certicado N 137179, para distinguir aceite de oliva, de la clase 29 de la Nomenclatura Ocial, vigente hasta el 18 de abril de 2018. 2. Objeto de proteccin del Derecho de Autor 2.1. Marco legal El Derecho de Autor propugna la creacin de obras, ya que solo protege las creaciones formales y no las ideas contenidas en la obra. Las ideas no son obras y por ende, su uso es libre. No se puede adquirir sobre ellas proteccin o propiedad alguna, aun cuando sean novedosas. Si se otorgaran derechos exclusivos sobre las ideas consideradas en s mismas, se obstaculizara su difusin y con ello se impedira el desenvolvimiento de la creatividad intelectual, es decir, se trabara la creacin de una ilimitada cantidad de obras diferentes. Una misma idea, una misma investigacin, un mismo tema son retomados innidad de veces. En su desarrollo cada autor aporta la impronta de su personalidad, su individualidad. En ocasiones el resultado es altamente enriquecedor, en otras trivial, pero lo que permite que cada generacin impulse el lento avance de la civilizacin es la posibilidad de trabajar sobre lo existente, de proseguir el camino sin tener que rehacer todo y comenzar desde un inicio3. La Sala conviene en sealar que no solo es posible utilizar las puras ideas que se encuentran en una obra ajena, sino tambin otros de sus elementos no originales tomados en s mismos, como son los hechos aislados, los conceptos, el tema, el sistema, el mtodo, el estilo literario, la forma literaria, la manera artstica, el vocabulario, etc. No obstante, lo que s resulta ilcito es tomar los elementos ya sean vistos en su conjunto o individualmente que reejan la individualidad de la obra. Por tanto, el Derecho de Autor est destinado a proteger la forma representativa, la exteriorizacin de su desarrollo en obras concretas, aptas para ser reproducidas, exhibidas o difundidas y regular su utilizacin, otorgando al creador derechos exclusivos de carcter patrimonial y derechos de carcter personal. 2.2. La originalidad como requisito de proteccin por el Derecho de Autor Segn el artculo 3 de la Decisin 351 concordado con el artculo 2 del Decreto Legislativo N 822, se entiende por obra toda creacin intelectual original de naturaleza artstica, cientca o literaria, susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma. Segn el artculo 4 inciso a) de la Decisin N 351 concordado con el artculo 5 inciso a) del Decreto Legislativo N 822, la proteccin reconocida del Derecho de Autor recae sobre todas las obras literarias, artsticas y cientcas que puedan reproducirse o divulgarse por cualquier forma o medio conocido o por conocer, y que incluye, entre otras, las obras expresadas por escrito, es decir, los libros, folletos y cualquier tipo de letras, signos o marcas convencionales. En la Resolucin N 286-1998-TPI-INDECOPI de fecha 23 de marzo de 19984, la Sala estableci con carcter de precedente de observancia obligatoria el requisito de originalidad en materia del Derecho de Autor, precisando lo siguiente: Debe entenderse por originalidad de la obra la expresin (o forma representativa) creativa e individualizada de la obra, por mnimas que sean esa creacin y esa individualidad. La obra debe expresar lo propio del autor, llevar la impronta de su personalidad. No ser considerado individual lo que ya forma parte del patrimonio cultural - artstico, cientco o literario - ni la forma de expresin que se deriva de la naturaleza de las cosas ni de una mera aplicacin mecnica de lo dispuesto en algunas normas jurdicas, as como tampoco lo ser la forma de expresin que se reduce a una simple tcnica o a instrucciones simples que solo requieren de la habilidad manual para su ejecucin. En consecuencia, no todo lo producido con el esfuerzo de su creador merece proteccin por derechos de autor. Igualmente aun cuando exista certeza de que una creacin carente de individualidad ha sido copiada textualmente, tal circunstancia no convierte a esta en obra. En este contexto, la Sala es de la opinin que la originalidad de la obra reside en la expresin o forma representativa creativa e individualizada de la obra, por mnimas que sean esa creacin y esa individualidad5. Si bien toda obra es el producto del esfuerzo de su creador, no todo lo producido con esfuerzo merece proteccin por Derecho de Autor. Ello solo ser posible en la medida que la creacin tenga elementos de originalidad sucientes para ser considerada como obra. Admitir lo contrario, implicara proteger incluso aquello que no es objeto de proteccin por Derecho de Autor, como la elaboracin de la lista de pelculas que se exhiben en los cines de Lima. El requisito de originalidad o individualidad implica que para la creacin de la obra debe existir un espacio para el desarrollo de la personalidad de su autor. En consecuencia, lo que ya forma parte del patrimonio cultural artstico, cientco o literario no puede

De acuerdo a lo sealado por dicha persona en el presente caso. Adicionalmente, se ha vericado, a travs de la pgina web de Sunat, que el denunciante ejerce el cargo de gerente general de la empresa en mencin. Lipszyc, Derecho de autor y derechos conexos, Ediciones UNESCO, Buenos Aires, 1993, p. 62. Recada en el expediente N 633-96-ODA-Al relativo a la denuncia por infraccin a la legislacin de derechos de autor interpuesta por Agrotrade S.R.Ltda. contra Infutecsa E.I.R.L. por el supuesto plagio de la etiqueta publicitaria correspondiente al producto ALPHA CPL 10 CE, la misma que fue declarada infundada. Como seala Lipszyc (nota 3, p. 65) algunos autores preeren utilizar el trmino de individualidad en lugar de originalidad por considerar que expresa ms adecuadamente la condicin que el derecho impone para que la obra goce de proteccin.

3 4

Mediante Resolucin N 7432-2011/DSDINDECOPI de fecha 23 de noviembre de 2011 recada en el Expediente N 4503332011, sobre modicacin de registro se inscribi la transferencia de la marca en mencin a favor de Ercila Montenegro Carranza (quien estuvo representada en el procedimiento por Antonio Moncayo Corts).

324

JURISPRUDENCIA MERCANTIL COMENTADA


ser individual. Igualmente, la originalidad sirve para diferenciar las obras protegidas por Derecho de Autor de las banales, de la vida diaria, rutinarias. Tampoco puede decirse que una creacin es original si la forma de expresin se deriva de la naturaleza de las cosas o es una mera aplicacin mecnica de lo dispuesto en algunas normas jurdicas o por lgica o si la forma de expresin se reduce a una simple tcnica que solo requiere de la habilidad manual para su ejecucin. Sin embargo, de acuerdo a las circunstancias de un caso particular, un pequeo grado de creatividad intelectual puede ser suciente para determinar que la obra sea original o individual. As, en la lista enunciada de manera ejemplicativa en el artculo 4 de la Decisin N 351 concordado con el artculo 5 del Decreto Legislativo N 822 de las obras que merecen una proteccin por Derecho de Autor, la originalidad constituye un ltro para la concesin de la proteccin en el caso en concreto. Pero el requisito de originalidad o individualidad no solo sirve para determinar qu cosa es una obra y qu no, sino tambin para determinar el alcance de la proteccin del Derecho de Autor. Solo se protege contra plagio aquella parte de la obra que reeje la individualidad del autor. Ahora bien, la determinacin de si una obra es original constituye una cuestin de hecho. Se trata adems de una nocin subjetiva, en la medida que la originalidad no puede apreciarse de la misma manera en todas las obras. En ese orden de ideas, para el Derecho de Autor el trmino creacin no tiene el signicado corriente de sacar algo de la nada y la originalidad de la obra no tiene que ser absoluta; por lo tanto, no es necesario que la inspiracin del autor est libre de toda inuencia ajena. 2.3. Aplicacin al caso concreto En el presente caso, Antonio Moncayo Corts ha interpuesto la presente denuncia en contra de Olivos del Sur S.A.C., por considerar que esta viene infringiendo sus derechos de autor sobre la siguiente gura: en cada uno de ellos. Finalmente, es de destacar el empleo del color verde en distintas tonalidades, tanto en las hojas como en los olivos, todo lo cual permite concluir que el dibujo contiene manifestaciones de la impronta de su creador. Por lo tanto, la gura sustento de la denuncia es original y, como tal, es susceptible de ser protegida como obra artstica por la legislacin sobre el Derecho de Autor. Ahora bien, respecto a la titularidad de la obra artstica en mencin, se debe indicar que, si bien el denunciado ha cuestionado que Antonio Moncayo Corts sea el titular de la misma, se aprecia lo siguiente: El 5 de marzo de 1992, Antonio Moncayo Corts registr en Espaa la marca TRES OLIVAS y logotipo (bajo Ttulo N 1508128), para distinguir aceites comestibles en general, de la clase 29 de la Nomenclatura Ocial, vericndose que dicha marca contiene una gura de tres olivos idntica al dibujo materia de anlisis6. Antonio Moncayo Corts ha registrado en Per dicha gura como obra artstica, bajo Partida Registral N 00509-2010, otorgada en el ao 2010. el denunciante ha presentado los siguientes medios probatorios: En el Expediente N 1055-2010/DDA9 Copia de boleta de venta de una botella de aceite OLIVOS DEL SUR (foja 7). Fotografas de dicho producto OLIVOS DEL SUR. Copia de un ticket de compra del producto aceit virg OLIVSUR, emitida por E. Wong S.A. (foja 19). Fotografas de dichos productos (foja 20). Etiquetas y publicidad del producto OLIVOS DEL SUR y gura de tres olivos (fojas 92 a 139).

El 15 de julio de 2010, se llevaron a cabo diligencias de inspeccin en los siguientes locales: En Av. Los Rosales 321, Urb. Los Huertos de Lurn, Pachacamac (local de la denunciada): Se veric la existencia del producto aceite de oliva con el DISEO DE TRES OLIVAS, materia de inspeccin, facilitndosele al funcionario dos etiquetas con el diseo mencionado, las cuales se adjuntaron al acta. La persona encargada del establecimiento indic que el diseo lo vienen utilizando desde hace aproximadamente 15 aos y que dicho diseo es parte de su marca que cuenta con registro vigente. E. Wong S.A. ubicado en Av. Javier Prado Este s/n Cuadra 51, La Molina: Se veric la comercializacin del producto aceite de oliva con el DISEO DE TRES OLIVAS, materia de inspeccin, manifestando la inspeccionada que el proveedor de dicho producto es la empresa Olivos del Sur S.A.C. Botellas de aceite OLIVOS DEL SUR y logotipo, en las cuales se advierte el diseo de tres olivos. Publicidad a colores del aceite OLIVOS DEL SUR y logotipo, en cuya etiqueta se aprecia el diseo de tres olivos.

Por lo anterior, existen indicios sucientes para considerar que el denunciante es el titular de la obra artstica sustento de la presente denuncia. Cabe agregar que la denunciada se ha limitado a indicar que el denunciante no es el autor ni el titular de los derechos sobre la gura en la cual sustenta la denuncia, no habiendo presentado medio probatorio alguno que respalde dicha argumentacin. Por lo expuesto, a continuacin corresponde determinar si la denunciada ha incurrido en infraccin a la legislacin en materia del Derecho de Autor. 3. Infraccin a la Ley sobre el Derecho de Autor 3.1. Marco legal Es ilcita salvo excepcin legal toda reproduccin, comunicacin, distribucin, importacin, transformacin o cualquier otra forma de explotacin de una obra o de parte de ella, sin contar con la autorizacin previa y por escrito del autor o del titular de los derechos7. Si alguna autoridad o persona natural o jurdica autoriza o presta su apoyo a esa explotacin, sin que el usuario cuente con la mencionada autorizacin, ser solidariamente responsable8. Ahora bien, teniendo en cuenta el sustento de la denuncia, corresponde a continuacin analizar si los actos efectuados por la denunciada conguran una infraccin a los derechos patrimoniales de reproduccin, comunicacin pblica y distribucin del denunciante. 3.2. De los actos efectuados por la denunciada En el presente caso, a n de acreditar que la denunciada ha infringido sus derechos,

En el presente expediente: -

De la revisin de los medios probatorios presentados, se advierte que la denunciada viene efectuando la comercializacin de aceites, utilizando una etiqueta que contiene la gura de un racimo de olivos, conforme se aprecia a continuacin:

En ese sentido, corresponde determinar si dicha gura cuenta con originalidad. Para tal efecto, corresponde analizar los rasgos artsticos de la gura en mencin. De la revisin de la gura sustento de la denuncia, se verica que la misma est conformada por una rama con cuatro hojas y tres olivos, la cual por el diseo ondulado de las hojas, as como por la disposicin y direccin de las hojas y olivos da la impresin de encontrarse en movimiento. Adicionalmente, en el diseo de los olivos destaca la presencia de una sombra as como un punto de brillo

7 8 9

Artculo 37 del Decreto Legislativo N 822. Artculo 39 del Decreto Legislativo N 822. Sobre solicitud de inspeccin, como prueba anticipada, efectuada por Antonio Moncayo Corts respecto de los productos de la empresa Olivos del Sur S.A.C.

ACTUALIDAD JURDICA FEBRERO N 231

325

A CTUALIDAD MERCANTIL
desprende del Informe de Antecedentes, la marca OLIVOS DEL SUR y logotipo viene coexistiendo con la marca LA ANDALUZA y logotipo (Certicado N 137179), la cual fue registrada por la empresa de Antonio Moncayo Corts (Aceites Espaa Per S.A.C.), para distinguir aceite de oliva, de la clase 29 de la Nomenclatura Ocial. Teniendo en cuenta lo anterior, corresponde a continuacin evaluar si la denunciada ha efectuado el uso de su marca dentro del mbito de proteccin que le corresponde. 3.4. Aplicacin al caso concreto En el caso concreto, se aprecia que la denunciada ha venido comercializando en el mercado aceites, los cuales se han identicado con la marca OLIVOS DEL SUR y logotipo, sustancialmente idntica a la marca registrada por ella bajo Certicado N 81651. Por lo tanto, se observa que la denunciada ha venido haciendo uso estrictamente de su marca registrada; por lo tanto, dicho uso se encuentra protegido por la Ley, no pudiendo congurar ello una infraccin a los derechos del denunciante. En consecuencia, corresponde declarar infundada la denuncia por la supuesta infraccin al Derecho de Autor interpuesta por Antonio Moncayo Corts contra Olivos del Sur S.A.C. IV. RESOLUCIN DE LA SALA REVOCAR la Resolucin N 0640-2010/CDAINDECOPI de fecha 22 de noviembre de 2010, en consecuencia, declarar INFUNDADA la denuncia interpuesta por Antonio Moncayo Corts contra Olivos del Sur S.A.C., por supuesta infraccin al Derecho de Autor. Con la intervencin de los Vocales: Mara Soledad Ferreyros Castaeda, Nstor Manuel Escobedo Ferradas, Teresa Stella Mera Gmez, Virginia Mara Rosasco Dulanto y Edgardo Enrique Rebagliati Castan
MARA SOLEDAD FERREYROS CASTAEDA Presidenta de la Sala de Propiedad Intelectual

El argumento de defensa de la denunciada ha sido el hecho de venir haciendo un uso legtimo de dicha gura de racimo de olivos, por formar parte de una marca que se encuentra registrada a su favor. Al respecto, conforme se advierte del Informe de Antecedentes, la denunciada ha registrado la marca OLIVOS DEL SUR ACEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEN y logotipo (Certicado N 81651), para distinguir aceites, de la clase 29 de la Nomenclatura Ocial, la cual contiene la gura de una rama de tres olivos muy similar a la gura que conforma la obra artstica del denunciante:

puesto que se advierte un conicto entre una marca y una obra artstica. Frente a esta situacin especial, la Sala conviene en sealar lo siguiente: (i) Las partes en el presente procedimiento cuentan con derechos reconocidos y protegidos por la Ley. Por lo tanto, mientras ambos derechos se mantengan vlidos y vigentes pueden coexistir en el mercado, debiendo los administrados hacer uso de los mismos dentro del mbito estricto de su proteccin y evitando colisionar con el derecho del otro. (ii) En ese sentido, la denunciada obtendr proteccin sobre su marca en la medida que la use conforme se encuentra registrada, esto es, la denominacin OLIVOS DEL SUR y el logotipo respectivo que incluye la gura de un racimo de olivos (no solo de la gura de racimos de olivos) y respecto a los productos para los cuales se ha registrado (aceites, de la clase 29 de la Nomenclatura Ocial). Por su parte, el Derecho de Autor del denunciante, derivado de su obra artstica, deber protegerse en cualquier mbito de uso; no obstante, si decide incursionar en el mbito de la produccin y/o comercializacin de aceites deber necesariamente hacer uso de elementos distintivos adicionales a su obra artstica, los mismos que impidan que, en su conjunto, generen confusin en el consumidor respecto a la marca de la denunciada. (iii) Como consecuencia de lo anterior, Olivos del Sur S.A.C. debe tolerar que Antonio Moncayo Corts explote su obra artstica en el mbito de aceites (clase 29 de la Nomenclatura Ocial) en la medida que el uso de dicha obra no congure un riesgo de confusin en el consumidor. Al respecto, cabe agregar que, conforme se

Certificado N 81651

Marca usada

Cabe indicar que esta marca fue otorgada el 11 de julio del ao 2002, encontrndose a la fecha vigente en virtud a su renovacin. Asimismo, se debe indicar que a la fecha ha prescrito cualquier intento de nulidad de la marca en mencin10. En tal sentido, la denunciada viene haciendo uso de una marca sobre la cual ostenta derechos, por haber obtenido el registro de la misma en Per. 3.3. Del conicto entre una marca y una obra artstica De lo expuesto anteriormente, en el presente caso se est ante una situacin particular,

10

De acuerdo al artculo 172 de la Decisin N 486, la Autoridad nacional competente decretar de ocio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravencin de lo dispuesto en el artculo 136 o cuando este se hubiera efectuado de mala fe. Esta accin prescribir a los cinco aos contados desde la fecha de concesin del registro impugnado. Del Informe de Antecedentes, se desprende que el denunciante inici el respectivo procedimiento de nulidad de registro de la marca de la denunciada, no obstante, la misma fue declarada improcedente, al haber prescrito el derecho a solicitar la nulidad de la misma.

326

JURISPRUDENCIA MERCANTIL COMENTADA

Sobre los conflictos entre el Derecho de Propiedad Industrial y el Derecho de Autor*


Javier Andr MURILLO CHVEZ**
INTRODUCCIN La verdadera riqueza de un sistema se encuentra en las relaciones dinmicas. Esto sucede cuando ocurren conictos, al parecer, irreconciliables que retan la estructura del sistema y que lo llevan al borde de la crisis; para que, una vez resuelta, la paradoja se convierta en una oportunidad que refresque y renueve su integridad. De esta manera, el Derecho en s mismo se actualiza a travs de lo que sucede en la realidad y lo que resuelven los tribunales en los casos concretos; en ese sentido, con cada problema que se analiza sobre la base de las estticas normas, encontramos novedosas fronteras del sistema que se pone en movimiento, en lo que se denomina la fase dinmica. Nuestro sistema de reglas sobre bienes intangibles no es la excepcin. El Derecho de la Propiedad Intelectual, compuesto por diversos elementos, tambin trata sobre los fenmenos que ocurren en un segmento de la realidad: el mercado. Y, efectivamente, el mercado de bienes y servicios es un reto tanto para los rganos y el Tribunal del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Proteccin de la Propiedad Intelectual (en adelante, Indecopi) como para las cortes en lo contencioso-administrativo que resuelven en sede judicial los casos sobre varias reas econmicas del Derecho, incluidas el Derecho de los Signos Distintivos1 y el Derecho de la Innovacin2. En efecto, el Derecho Regulador del Mercado trmino correctamente utilizado por Diez Canseco3 es una de las ms dinmicas reas debido a la naturaleza cambiante de las relaciones industriales, comerciales y empresariales en diversos mbitos de la sociedad. En este sentido, el Derecho Marcario o Derecho de Marcas parte integrante de lo que hemos denominado Derecho de los Signos Distintivos o ms ampliamente Derecho de la Propiedad Industrial se ha convertido en poco tiempo en el bastin de las inversiones en los pases latinoamericanos y en el mundo; lo cual, combinado con la era de la informacin en la que vivimos, hace que los activos intangibles como las marcas tengan valiosa cuanta para las empresas. De igual manera, existen otras creaciones que forman parte importante de otro segmento de la realidad: el arte. El Derecho de Autor que tambin forma parte del Derecho Regulador del Mercado se encarga de proteger a sus creadores y reconocerles ventajas por la explotacin de sus obras y de garantizar el reconocimiento que se merecen. Sin embargo, qu ocurre cuando ambas ramas del Derecho entran en colisin? Qu sucede si un artista crea un dibujo y una empresa, sin su permiso, la registra como una marca? Como lo indicamos, la solucin a conictos como estos refrescan y renuevan la integridad del sistema; por lo que, es deber de nuestros rganos del Estado el resolver conforme a las reglas planteadas y establecidas para cada situacin. As, en las siguientes lneas, analizaremos la relacin dinmica entre el Derecho de Autor y el Derecho de la Propiedad Industrial, la manera en que se ha resuelto un primer caso que relaciona ambas reas en el Indecopi, los defectos y virtudes (si las hubiera) de la solucin propuesta, y la directriz que creemos debera regir en casos como este. I. DOS RAMAS DEL MISMO RBOL: SOBRE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, EL DERECHO DE AUTOR Y EL DERECHO DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS En palabras de Diez Canseco, el Derecho Regulador del Mercado reconoce la existencia de los diversos actores de la economa y pretende ordenar su comportamiento con objeto de preservar la existencia del propio mercado (el sistema econmico como abstraccin)4. Dentro de este segmento de estudio, encontramos al Derecho de la

* **

Un agradecimiento especial al profesor Ral Solrzano Solrzano, por ensearme la Resolucin N 1774-2012/TPI-INDECOPI y brindarme sus siempre didcticos comentarios. Asistente legal del rea de marcas del Estudio Clarke, Modet& Co. Per. Asistente de Investigacin en Derecho de la Competencia y Propiedad Intelectual. Asistente de ctedra de los cursos de Derecho de la Competencia 2 y Derecho de Autor con el profesor Ral Solrzano Solrzano, ambos en la Facultad de Derecho de la Ponticia Universidad Catlica del Per (PUCP). Tomaremos este nombre para abarcar el Derecho que estudia las marcas, marcas colectivas, denominaciones de origen, lemas comerciales, nombres comerciales, marcas de certicacin y aquellas otras creaciones que se basen en la funcin principal de distinguir una o ms caractersticas, como el origen empresarial, el goodwill, cierta calidad determinada, entre otras. Tomaremos este nombre para abarcar el Derecho que estudia las patentes de invencin, las patentes de diseo industrial, las variedades vegetales y aquellas otras creaciones que se basen en la proteccin de la innovacin, entendida tcnicamente como novedad universal, absoluta y objetiva. DIEZ CANSECO, Luis. Funcin regulatoria, promocin de la competencia y legislacin antimonoplica. En: Thmis, Revista de Derecho. poca N 2, N 36, Lima, 1997, pp. 39-63. Ibdem, p. 41.

2 3 4

ACTUALIDAD JURDICA FEBRERO N 231

327

COMENTARIO

Conviviendo con el enemigo

A CTUALIDAD MERCANTIL
DERECHO REGULADOR DEL MERCADO

Derecho de Autor Derecho de la Propiedad Intelectual


DERECHO REGULADOR DEL MERCADO

Derecho de la Libre Competencia Derecho de la Propiedad Industrial Derecho de la Represin de la Competencia Desleal

disminuir la cantidad de obras nuevas, la actividad inventiva y, desde la ptica marcaria, quitar una herramienta de vital importancia a los consumidores. Todo parece indicar que actualmente el mundo moderno tiende a ver en los DPIs una herramienta estratgica de crecimiento6. Efectivamente, en la edad de la informacin, como se le denomina a nuestra era, los activos intangibles logran tener alto valor en el mercado7, llegando a ser importantes bienes para una empresa o fuente de ingresos para las personas individuales.

Es importante observar que esta rama se divide en dos grandes categoras segn su propia lgica y funcionaliFuente: Elaboracin propia basada en DIEZ CANSECO, Luis. Funcin regulatoria, promocin de la compedad. Por un lado, tenemos al Deretencia y legislacin antimonoplica. En: Thmis, Revista de Derecho. poca N 2, N 36, Lima, 1997, p. 41. cho de Autor, centrado en la cultura; y, de otro lado, tenemos el Derecho de la Propiedad Industrial, centrado Competencia, el Derecho de la Proteccin al Consumidor, en la utilidad de los intangibles en diversos mbitos de la el Derecho de la Propiedad Intelectual, el Derecho de la industria y el comercio. Esta ltima, a su vez, se divide en Publicidad, el Derecho Antidumping y de Subsidios, entre el Derecho de los Signos Distintivos y el Derecho de las otras (ver cuadro en la parte superior). Innovacin, de acuerdo al mbito de aplicacin de los bienes inmateriales que se protegen. Para el anlisis del preLa propiedad intelectual es una rama del Derecho que essente artculo, nos centraremos en la indagacin ms protudia la propiedad que recae sobre bienes con una caracfunda tanto del Derecho de Autor como del Derecho de la terstica muy especial: la intangibilidad o inmaterialidad. Propiedad Industrial, que como veremos en el dinamisAs, un sujeto de derecho puede tener derechos reconocimo del ordenamiento jurdico y la realidad pueden entrar dos sobre las creaciones, como las patentes de invencin, en conicto. los diseos industriales, las marcas, las variedades vegePor un lado, el Derecho de los Signos Distintivos protales, los conocimientos tradicionales, las denominaciones tege los signos que identican a una empresa y a sus prode origen, los lemas comerciales, entre otros. ductos y/o servicios en el mercado8. Dentro de esta subEsta rea relativamente novedosa e interesante del Dedivisin, podemos encontrar el Derecho de Marcas, que recho, a pesar de tener frreos opositores desde la persestudia la gura jurdica ms conocida de esta rama: la marpectiva del Anlisis Econmico del Derecho5, parece teca, que es denida como un signo que goza de proteccin ner gran proyeccin en el futuro pues, como seala Vibes: jurdica porque posee aptitud para identicar y distinguir las diversas prestaciones empresariales ofertadas en el merEl mundo actual parecera reejar que el crecimiencado9. En este sentido, las marcas y signos distintivos son to econmico que aportan las industrias relacionadas activos intangibles que contribuyen a crear valor en las emcon la explotacin de DPIs es no solo relevante en trpresas al diferenciar la calidad y diversas caractersticas de minos de volumen, sino que adems demuestra una los productos y servicios que se ofrecen en el mercado10. curva ascendente, en la cual se puede proyectar que a medida que pasa el tiempo la generacin de riqueza del sector aumenta cada vez ms. Por otro lado, tambin es factible anticipar que la falta de un sistema de derechos exclusivos de proteccin de los DPIs har Tal como se deduce, la funcin principal o clsica de la marca es la de distincin; sin embargo, con la evolucin del mercado se han podido distinguir otras como la funcin indicativa del origen empresarial, la funcin condensadora

Derecho de la Publicidad

Derecho de Proteccin del Consumidor

5 6 7

BULLARD GONZLEZ, Alfredo. Reivindicando a los piratas: Es la propiedad intelectual un robo?. En: Anuario Andino de Derechos Intelectuales. Palestra, Ao N 1, Lima, 2004, pp. 327-357. VIBES, Federico. Derechos de Propiedad Intelectual. Ad-Hoc, Buenos Aires, 2009, p. 48. Basta mirar las cuantiosas valoraciones de las marcas del 2012. BRANDZTM - BrandZTM Top 100 Most Valuable Global Brands 2012 Report [en lnea] (2012). En: Portal WPP (WEB) - BRANDZTM reports. Consulta: 13 de agosto del 2012. <http://www.wpp.com/NR/rdonlyres/4B44C834-AEA8-4951-871A-A5B937EBFD3E/0/brandz_2012_top_100.pdf> CASTRO GARCA, Juan David. La propiedad industrial. Universidad Externado de Colombia, Bogot, 2009, p. 41. CHIJANE DAPKEVICIUS, Diego. Derecho de Marcas. Reus, Madrid, 2007, p. 29. GONZALES, Gerardo y MERINO, Mara Antonieta. Hacia una poltica de promocin de marcas y signos distintivos. En: AA.VV. Propiedad intelectual y comercio en el Per: impacto y agenda pendiente. Universidad ESAN, Lima, 2007, p. 669.

8 9 10

328

JURISPRUDENCIA MERCANTIL COMENTADA


del goodwillo reputacin, la funcin publicitaria, la funcin competitiva o de concurrencia, la funcin de proteccin del consumidor, entre otras11. Segn la percepcin del signo, adems de ser reconocida expresamente en nuestra legislacin12, la clasicacin ms importante divide a las marcas en denominativas, gurativas y mixtas. Las denominativas consisten en enunciados sencillos en grafa simple que se pueden leer, escribir y pronunciar; las gurativas consisten en diseos o guras que solo pueden ser apreciadas, mas no ledas ni pronunciadas; y las mixtas son aquellas que tienen elementos comunes con las dos primeras13. La normativa aplicable en este rubro es la Decisin 486 de la Comunidad Andina (en adelante, Decisin 486 CAN) y sus adaptaciones al ordenamiento peruano a travs del Decreto Legislativo N 1075. Una caracterstica muy importante es que la adquisicin de los derechos de marca se produce con el registro de la marca; siendo, por tanto, el registro constitutivo de diversos derechos14, los cuales tienen la peculiaridad de ser derechos de naturaleza iusexcludendi pues permiten al titular a impedir que terceros realicen ciertos actos15 con su marca. As, el Estado concede un derecho de exclusiva sobre el signo que se le otorga para impedir infracciones que terceros pudieran cometer. El registro de una marca dura diez (10) aos16, pudiendo ser renovado17; sin embargo, existen ciertos impedimentos en los artculos 135 y 136 de la Decisin 486 CAN que generan que una marca sea oponible al momentode su publicacin, ser cancelada o que su registro sea declarado nulo, tales como la falta de distintividad, la conversin a genrico, la falta de uso, la confundibilidad, o la presencia de otro derecho de propiedad intelectual adquirido anteriormente a la solicitud de registro. Dentro de este sistema de impedimentos, se encuentra la conexin con el Derecho de Autor debido a que sobre el mismo bien inmaterial o intangible podran llegar a recaer dos derechos de propiedad intelectual, pero siempre con algunos lmites; basta con imaginar el caso de las marcas gurativas para tener una idea, pues es obvio que muchos de los diseos pueden no haber sido realizados por el mismo fundador de la empresa, sino por encargo de diseadores grcos o un tercero a quien se le debe pedir autorizacin para usar su creacin. Para estos casos, existe una norma como el inciso f del artculo 136 de la Decisin 486 CAN, que establece un impedimento al registro de marcas en el siguiente sentido: No podrn registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: () consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de este; (). As, la norma en materia de Derecho de Signos Distintivos, deja en claro, que en la concepcin del sistema de propiedad industrial para el legislador comunitario andino en este caso no se pueden registrar marcas sobre creaciones u obras ajenas sin permiso del autor de la obra original. Por otro lado, el Derecho de Autor es el que se encarga de proteger las obras, es decir, creaciones literarias y artsticas originales que sean producto del ingenio humano18;

11 12 13 14 15

Para ver ms sobre el tema, revisar: CHIJANE DAPKEVICIUS, Diego. Derecho de Marcas. Reus, Madrid, 2007. OTAMENDI, Jorge. Derecho de Marcas. 4 edicin, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2002. VIBES, Federico P. Derechos de Propiedad Intelectual. Ad-Hoc, Buenos Aires, 2009. Del artculo 46 al 48 del Decreto Legislativo N 1075 se establecen segn esta clasicacin los criterios a tomar en consideracin para el caso de semejanza entre marcas y otros signos. VIBES, Federico P. Ob. cit., p. 103. Decisin 486 de la Comunidad Andina Artculo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirir por el registro de la misma ante la respectiva ocina nacional competente. Decisin 486 de la Comunidad Andina Artculo 155.- El registro de una marca conere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales esta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; b) suprimir o modicar la marca con nes comerciales, despus de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales esta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, as como comercializar o detentar tales materiales; d) usar en el comercio un signo idntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusin o un riesgo de asociacin con el titular del registro. Tratndose del uso de un signo idntico para productos o servicios idnticos se presumir que existe riesgo de confusin; e) usar en el comercio un signo idntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un dao econmico o comercial injusto por razn de una dilucin de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razn de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; f) usar pblicamente un signo idntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para nes no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilucin de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.

16 17

Decisin 486 de la Comunidad Andina Artculo 152.- El registro de una marca tendr una duracin de diez aos contados a partir de la fecha de su concesin y podr renovarse por periodos sucesivos de diez aos. Decisin 486 de la Comunidad Andina Artculo 153.- El titular del registro, o quien tuviere legtimo inters, deber solicitar la renovacin del registro ante la ocina nacional competente, dentro de los seis meses anteriores a la expiracin del registro. No obstante, tanto el titular del registro como quien tuviere legtimo inters gozarn de un plazo de gracia de seis meses, contados a partir de la fecha de vencimiento del registro, para solicitar su renovacin. A tal efecto acompaar los comprobantes de pago de las tasas establecidas, pagando conjuntamente el recargo correspondiente si as lo permiten las normas internas de los Pases Miembros. Durante el plazo referido, el registro de marca mantendr su plena vigencia. A efectos de la renovacin no se exigir prueba de uso de la marca y se renovar de manera automtica, en los mismos trminos del registro original. Sin embargo, el titular podr reducir o limitar los productos o servicios indicados en el registro original.

18

MARAV CONTRERAS, Alfredo. Breves apuntes sobre el problema de denir la originalidad en el Derecho de Autor. Cuaderno de Trabajo N 16, Departamento Acadmico de Derecho de la Ponticia Universidad Catlica del Per, Lima, 2010, p. 4.

ACTUALIDAD JURDICA FEBRERO N 231

329

A CTUALIDAD MERCANTIL
DERECHO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

cualquier forma, conocida o por conocerse segn el inciso 17 del artculo 2 de la LDA.
Marcas

Derecho de Autor

Marcas Colectivas
DERECHO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Derecho de los Signos Distintivos

Denominaciones de Origen Marcas de Certificacin

Derecho de la Propiedad Industrial

Nombres Comerciales

En el caso de los derechos de autor, estos se dividen en dos categoras21. Por un lado, los derechos morales, que contiene el derecho de divulgacin, de paternidad, de integridad, de modicacin o variacin, de retiro del comercio y de acceso a la obra; y, por otro lado, los derechos patrimoniales, tales como el derecho de reproduccin, de comunicacin al pblico, de distribucin al pblico, de traduccin, de adaptacin, de arreglo u otra transformacin, de importacin al territorio, de cualquier forma de utilizacin de la obra que no est en los lmites o excepciones listados en el artculo 41 y siguientes de la LDA.

Derecho de la Innovacin

Fuente: Elaboracin propia.

para lo cual usa un criterio caracterstico: la originalidad, conceptualizada como la expresin (o forma representativa) creativa e individualizada de la obra, por mnimas que sean esa creacin y esa individualidad. [En ese sentido,] La obra debe expresar lo propio del autor, llevar la impronta de su personalidad19. La norma aplicable en el mbito de los derechos de autor es el Decreto Legislativo N 822 - Ley de Derechos de Autor (en adelante, LDA). A diferencia de los otros derechos de propiedad intelectual, los derechos de autor se adquieren por la sola creacin; siendo el registro de las obras meramente declarativo20, por lo que los derechos se adquieren desde que se efecta el hecho de la creacin de la obra, denida como: Toda creacin intelectual personal y original, susceptible de ser divulgada o reproducida en

Igualmente, la norma aplicable en Derecho de Autor establece una conexin con el Derecho de la Propiedad Industrial; por esto, el inciso a del artculo 4 de la LDA seala que: el Patentes de Modelo derecho de autor es independiente y de Utilidad compatible con: Los derechos de propiedad industrial que puedan existir Diseo Industrial sobre la obra (), en caso de conicto, se estar siempre a lo que ms favorezca al autor. As, la norma establece claramente que ambos tipos de derecho son independientes y prima facie compatibles; sin embargo, en caso de conicto irreconciliable, prevalece el Derecho de Autor. (Ver cuadro en la parte superior).
Patentes de Invencin

II. CUANDO LOS DERECHOS COLISIONAN:ENTRE LOS DERECHOS DE AUTOR Y LOS DERECHOS DE MARCA Entonces, las caractersticas centrales de ambas ramas se pueden condensar en el siguiente cuadro:
Derecho de Autor Normativa aplicable Adquisicin de derechos Decreto Legislativo N 822 Con la creacin Derecho de la Propiedad Industrial de los Signos Distintivos (Marcas) Decisin 486 CAN y Decreto Legislativo N 1075 Con el registro

19 20

Precedente vinculante de la Resolucin N 286-1998/TPI-INDECOPI, Caso Agrotrade S.R.LTDA. contra Infutectsa E.I.R.L. Decreto Legislativo N 822 Artculo 3.- () Los derechos reconocidos en esta ley son independientes de la propiedad del objeto material en el cual est incorporada la obra y su goce o ejercicio no estn supeditados al requisito del registro o al cumplimiento de cualquier otra formalidad. Artculo 170.- () El registro es meramente facultativo para los autores y sus causahabientes y no constitutivo, de manera que su omisin no perjudica el goce ni el ejercicio pleno de los derechos reconocidos y garantizados por la presente Ley. ().

21

Decreto Legislativo N 822 Artculo 18.- El autor de una obra tiene por el solo hecho de la creacin la titularidad originaria de un derecho exclusivo y oponible a terceros, que comprende, a su vez, los derechos de orden moral y patrimonial determinados en la presente ley.

330

JURISPRUDENCIA MERCANTIL COMENTADA


Registro Caracterstica para la proteccin Finalidad de la proteccin Materia de proteccin de la realidad Norma establecida en potencial caso de conflicto Entidad encargada de su proteccin Registro declarativo Originalidad Registro constitutivo Novedad

Fomento de la cultura

Crecimiento econmico mediante la utilidad en la industria Los bienes intangibles tiles en la industria (Marca) Inciso f del artculo 136 de la Decisin 486 CAN

diseo artstico de la gura de una rama con cuatro hojas y tres olivos, cuya autora provendra desde el ao 1992 cuando l la cre para realizar el registro de una marca denominada Tres olivos en la Ocina Espaola de Marcas y Patentes, y que ha sido registrada como obra artstica en el Per ante el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos recin en el ao 2010:

Los bienes intangiblesculturales (obras) Artculo 4 de la LDA

Direccin de Derechos de Autor del Indecopi Comisin de Derechos de Autor (1 Instancia en sede administrativa) y Sala de la Propiedad Intelectual del Tribunal de Indecopi (2 Instancia en sede administrativa), Juzgado especializado en lo contencioso administrativo (1 Instancia en sede judicial) y Sala especializada en lo contencioso administrativo del Poder Judicial (2 Instancia en sede judicial)

Direccin de Signos Distintivos del Indecopi Comisin de Signos Distintivos (1 Instancia en sede administrativa) y Sala de la Propiedad Intelectual del Tribunal de Indecopi (2 Instancia en sede administrativa), Juzgado especializado en lo contencioso administrativo (1 Instancia en sede judicial) y Sala especializada en lo contencioso administrativo del Poder Judicial (2 Instancia en sede judicial)

Igualmente, es importante sealar que el Seor Moncayo tiene registrada en el Per una marca denominada La Andaluza cuyo logotipo incluye su obra, desde el 2008:

Entidad encargada de resolucin de conflictos

Fuente: Elaboracin propia.

Como hemos podido observar tanto los derechos de autor como los derechos de propiedad industrial se derivan de nuestro ordenamiento jurdico de manera pacca cuando observamos las normas estticamente. Sin embargo, la pregunta relevante en este momento, desde un punto de vista dinmico, es: Qu sucede en el caso patolgico en que la obra de un autor X fuera utilizada sin autorizacin como base de registro de un signo distintivo de un solicitante Y? Como muchos otros casos en los que pensbamos que aquellos supuestos tericos no podran verse en la prctica, la realidad nuevamente ha superado a la teora y nos presenta hechos sobre este tema. El caso recado en el Expediente N 1410-2010/DSD ha permitido que el Indecopi mediante la Resolucin N 1774-2012/TPI establezca un nuevo parmetro de relacin, aparte de las normas ya revisadas, cuando surge un conicto entre los derechos vlidamente adquiridos provenientes de dos reas de la propiedad intelectual: el Derecho de Autor y el Derecho de la Propiedad Industrial. III. UN CALLEJN SIN SALIDA?LA CONVIVENCIA PLANTEADA POR LA RESOLUCIN N 17742012/TPI En este caso, el seor Antonio Moncayo interpone una denuncia por infraccin a sus derechos de autor sobre el

La denuncia es interpuesta porque una tercera empresa, Olivos del Sur S.A.C. (en adelante, Olisur) registr la marca OLIVOS DEL SUR y logotipo(Certicado N 81651) en el ao 2001 (9 aos despus de la creacin del diseo del Seor Moncayo), con el siguiente diseo:

Con estos hechos, la Comisin de Derechos de Autor, mediante Resolucin N 0640-2010/CDA del 22 de noviembre

ACTUALIDAD JURDICA FEBRERO N 231

331

A CTUALIDAD MERCANTIL
del 2010, declar fundada la denuncia interpuesta; orden a Olisurpagar una multa de 7.86 Unidades Impositivas Tributarias y US$ 5000 por remuneraciones devengadas en favor del Seor Moncayo; y orden, adems, a Olisur cesar la reproduccin, distribucin y comunicacin pblica de la obra artstica del Seor Moncayo sin autorizacin, previa y escrita. Para esta decisin, tom en consideracin que: confusin en el consumidor respecto a la marca de la denunciada.

(iii) Como consecuencia de lo anterior, Olivos del Sur S.A.C. debe tolerar que Antonio Moncayo Corts explote su obra artstica en el mbito de los aceites (clase 29 de la Nomenclatura Ocial) en la medida que el uso de dicha obra no congure un riesgo de confusin en el consumidor. Al respecto, cabe agregar que, conSi bien el registro de una marca ante la ocina comforme se desprende del Informe de Antecedentes, la petente genera en su titular un derecho de exclusiva marca OLIVOS DEL SUR y logotipo viene coexistienpara su explotacin en el mercado, ello no signica do con la marca LA ANDALUZA y logotipo (Certicado que no se deba solicitar previamente N 137179), la cual fue registrada por la correspondiente autorizacin para la empresa de Antonio Moncayo Corts reproducir en la misma cualquier (Aceites Espaa Per S.A.C.), para disobra artstica o literaria de titularidad tinguir aceite de oliva, de la clase 20 de la La decisin adoptada fue forde un tercero (). No es correcto lo Nomenclatura Ocial. zada debido a la particularisealado por la denunciada respecdad y excepcionalidad introSin embargo, para lograr entender esta to a que el solo registro de la marducida por la prescripcin de solucin salomnica que tom el Tribunal ca OLIVOS DEL SUR y gura de tres la accin de nulidad del regisdel Indecopi necesitamos tener en cuenta olivas y hojas la faculten a explotar la que la Sala tuvo un camino sin salida: tro de la marca. Sin embarobra de autora del denunciante.

Sin embargo, la decisin de la Comisin fue apelada tanto por el seor Moncayo solo por el tema de las remuneraciones devengadas; as como por Olisur en todos sus extremos, reiterando el nico argumento que haba presentado: que el diseo no era una obra artstica porque careca de originalidad.

go, se perdi de vista que el caso concreto versaba sobre supuestas infracciones de los Derechos de Autor; por lo quela Sala debi tomar en cuenta lo sealado en el artculo 4 de la LDA.

Cabe indicar que esta marca [OLIVOS DEL SUR y logotipo] fue otorgada el 11 de julio del 2002, encontrndose a la fecha vigente en virtud de su renovacin. Asimismo, se debe indicar que a la fecha ha prescrito cualquier intento de nulidad de la marca en mencin.

En segunda instancia de la sede administrativa, la Sala especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal del Indecopi, mediante Resolucin N 17742012/TPI del 26 de septiembre del 2012, revoc la resolucin de primera instancia y declar infundada la denuncia. En esta resolucin, pese a haber determinado que el diseo materia de controversia s constaba de originalidad y que, por eso, se consideraba como obra; la Sala determin que: (i) Las partes en el presente procedimiento cuentan con derechos reconocidos y protegidos por la Ley. Por lo tanto, mientras ambos derechos se mantengan vlidos y vigentes pueden coexistir en el mercado, debiendo los administrados hacer uso de los mismos dentro del mbito estricto de su proteccin y evitando colisionar con el derecho del otro (ii) En este sentido, la denunciada obtendr proteccin sobre su marca en la medida que la use conforme se encuentre registrada, esto es, la denominacin OLIVOS DEL SUR y el logotipo respectivo que incluye la gura de un racimo de olivos (no solo de la gura de racimo de olivos) y respecto a los productos para los cuales se ha registrado (aceites, de la clase 29 de la nomenclatura ocial). Por su parte, el Derecho de Autor del denunciante, derivado de su obra artstica, deber protegerse en cualquier mbito de uso; no obstante, si decide incursionar en el mbito de la produccin y/o comercializacin de aceites deber necesariamente hacer uso de elementos distintivos adicionales a su obra artstica, los mismos que impidan que, en su conjunto, generen

Para determinar esto, la Sala tom en cuenta la prescripcin expresa del artculo 172 de la Decisin 486 CAN para la accin de nulidad que seala: Decisin 486 de la Comunidad Andina Artculo 172.- () La autoridad nacional competente decretar de ocio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravencin de lo dispuesto en el artculo 136 o cuando este se hubiera efectuado de mala fe. Esta accin prescribir a los cinco aos contados desde la fecha de concesin del registro impugnado (el resaltado es nuestro). As, el Seor Moncayo tiene derechos de autor sobre dicha obra y la empresa Olisur tiene un registro de marca vlidamente registrado debido a la prescripcin de la accin de nulidad del registro. De esta manera, el Tribunal del Indecopi ha determinado la convivencia de los derechos de autor de una persona y el registro de marca de otra recados sobre una misma creacin, declarando infundada (?) la denuncia. IV. LA ESCALERA EN EL CALLEJN QUE INDECOPI NO VIO: LAS CONSIDERACIONES OMITIDAS EN LA DECISIN DE LA RESOLUCIN N 1774-2012/TPI Si bien la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal del Indecopi ha resuelto establecer un acuerdo de convivencia entre dos derechos, limitando sus mbitos

332

JURISPRUDENCIA MERCANTIL COMENTADA


de ejercicio, con efectos solo en el caso concreto22. Consideramos que la decisin adoptada fue forzada debido a la particularidad y excepcionalidad introducida por la prescripcin de la accin de nulidad del registro de la marca; sin embargo, se perdieron de vista un par de consideraciones: Primero, el caso concreto versaba sobre supuestas infracciones de los Derechos de Autor; por lo que, ms que centrarse en el anlisis del derecho adquirido por el registro de la marca y la prescripcin de la accin de nulidad del registro, la Sala debi tomar en cuenta lo sealado en el artculo 4 de la LDA, el cual en nuestra opinin fue omitido errneamente: Decreto Legislativo N 822 Artculo 4.-El derecho de autor es independiente y compatible con: a) Los derechos de propiedad industrial que puedan existir sobre la obra. b) Los derechos conexos y otros derechos intelectuales reconocidos en la presente ley. Respecto al literal a), en caso de conicto, se estar siempre a lo que ms favorezca al autor (el resaltado es nuestro). En este sentido, podemos observar que en nuestro ordenamiento jurdico priman los derechos de autor frente a los derechos de propiedad industrial que pudiera existir sobre la creacin intelectual de un determinado autor, cuando se haya utilizado sin autorizacin; pues en caso de contar con la autorizacin necesaria no nos encontraramos ante un conicto entre ambos derechos. Segundo, la segmentacin de los Derechos de Autor en morales y patrimoniales23 se hace muy importante en el presente caso. En este sentido, la Sala constituy un acuerdo de convivencia de ambos derechos de manera irregular debido a que los derechos morales no podan ser limitados de ninguna manera; aunque efectivamente Olisur tena un derecho de marca, adquirido por la prescripcin de la accin de nulidad, no puede desconocer la autora que posee el seor Moncayo, por lo que el Tribunal debi de haber insistido con este extrao acuerdo imponer la carga a Olisur de consignar en cada etiqueta, publicidad y dems el nombre del autor del diseo que compona su marca a n de respetar los derechos morales de autor. De igual manera, respecto a los derechos patrimoniales de autor, la Sala debi tener en cuenta la norma contenida en el artculo 50 de la LDA referido a los lmites y excepciones a estos derechos: Decreto Legislativo N 822 Artculo 50.- Las excepciones establecidas en los artculos precedentes, son de interpretacin restrictiva y no podrn aplicarse a casos que sean contrarios a los usos honrados (el resaltado es nuestro). Precisamente, los artculos precedentes recogen diversas excepciones como el derecho de cita, el uso de la obra en mbito domstico, la parodia de obras, el uso de obras expuestas pblicamente, etc.; mas no existe ninguna restriccin, lmite o excepcin que permita limitar los derechos patrimoniales sobre la obra de un autor en el caso concreto de la Resolucin N 1774-2012/TPI. En este sentido, como podemos observar, el acuerdo de convivencia impuesto por el Tribunal del Indecopi posee serias incompatibilidades con la normativa aplicable en materia de Derechos de Autor. V. PRIMERO EL AUTOR Y LUEGO EL SOLICITANTE: LAS RAZONES DE LA PRIMACA DEL DERECHO DE AUTOR SOBRE EL DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL A pesar de la existencia de normas expresas, que han sido omitidas por el Tribunal del Indecopi como hemos demostrado, es necesario sealar que existen razones para postular la primaca general del Derecho de Autor sobre una obra frente al derecho adquirido por un registro de marca sobre la misma creacin. Primero, a pesar de que no se trataba de un caso de infraccin a los derechos conferidos por el registro de marca, es importante resaltar que incluso en esta norma la existencia del inciso f) del artculo 136 de la Decisin 486 CAN establece claramente la prohibicin de registro de un signo distintivo como una marca cuando esta infrinja los derechos de autor de un tercero, salvo que exista autorizacin respectiva24. Entonces, debemos tener en cuenta que la regla general es que tanto en la norma aplicable en el Derecho de Autor como en la norma aplicable a la Propiedad Industrial, se establece la primaca de los derechos del autor sobre una obra. Segundo, la decisin de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal del Indecopi, aunque aparentemente plantea una solucin salomnica, termina siendo la opcin ms perjudicial tanto para Olisur como para el seor Moncayo de los tres posibles escenarios:

22

La resolucin tiene efectos solo en el caso concreto. Recurdese que la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal del Indecopi tiene la funcin de expedir precedentes de observancia obligatoria que interpreten de modo expreso y con carcter general el sentido de la legislacin bajo su competencia, segn el artculo 14, inciso 1, literal d del Decreto Legislativo N 1033; en este caso, la Sala fue consciente que la decisin de este caso concreto era muy particular y excepcional. Sin embargo, somos de la opinin, que se pudo haber establecido un precedente muy importante para casos subsiguientes acerca de conictos dinmicos entre Derechos de Autor y Derechos de Marca. Decreto Legislativo N 822 Artculo 18.- El autor de una obra tiene por el solo hecho de la creacin la titularidad originaria de un derecho exclusivo y oponible a terceros, que comprende, a su vez, los derechos de orden moral y patrimonial determinados en la presente ley.

23

24

Decisin 486 de la Comunidad Andina Artculo 136.- No podrn registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: () f) consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de este; ().

ACTUALIDAD JURDICA FEBRERO N 231

333

A CTUALIDAD MERCANTIL
Se reconoce los derechos de autor Se reconocen los derechos de propiedad industrial Se desconoce los derechos de propiedad industrial (1) Acuerdo de convivencia de los derechos de autor de uno y los derechos de propiedad industrial de otro, con lmites a ambos. (3) Se reconoce los derechos de autor de uno sobre los derechos de propiedad industrial de otro, los cuales quedan totalmente limitados. Se desconocen los derechos de autor (2) Se reconocen los derechos de propiedad industrial de uno sobre los derechos de autor de otro, los cuales quedan totalmente limitados.

Fuente: Elaboracin propia.

Internacional de Niza, imponindole la obligacin de usarla utilizando otros elementos distintivos adicionales (imposicin de necesariamente tener que modicar su obra, atentando contra el derecho de integridad de la misma) e impidindole utilizarla, tal cual fue creada, en el preciso destino para el que fue creada (lmite al derecho de reproduccin, comunicacin al pblico y distribucin), y desconociendo totalmente el derecho moral de paternidad, como ya lo hemos resaltado anteriormente. De otro lado, tambin Olisur ha visto limitado su derecho por el acuerdo de convivencia planteado, quedando impedida de hacer crecer su marca a nuevas clases segn la Clasicacin Internacional o de aumentar su distingue en la clase ya registrada. Es decir, al contrario de lograr la medida equilibrada entre dos derechos vlidamente adquiridos por dos personas distintas que entran en conicto, se han puesto lmites excesivos a los derechos de propiedad industrial de uno, as como a los derechos de autor de otro que sumado a las omisiones normativas ya mencionadas hacen que este acuerdo sea una salida poco feliz de parte del rgano colegiado del Indecopi. En este sentido, concordamos en que la opcin tres, adoptada por la Comisin de Derechos de Autor en la Resolucin N 0640-2012/CDA, es la correcta en la generalidad de los casos. Asimismo, somos de la opinin de que esta era la opcin ms adecuada debido a que esta es la nica que permita tener una decisin acorde a la normativa en materia de Derechos de Autor y de Derecho de la Propiedad Industrial, donde prevalece claramente el primero frente al segundo como hemos visto; y, adicionalmente, porque esta era la nica opcin que efectivamente reconoce tanto la primaca fenomenolgica del Derecho de Autor sobre el Derecho de la Propiedad Industrial, as como la primaca jurdica del primero sobre el segundo pues este se adquiere por la simple creacin y aquel solo por el registro. Sin embargo, qu hacer con la prescripcin de la accin de nulidad y el derecho de marca vlidamente adquirido? Como ya lo habamos sealado, nos encontramos frente a un procedimiento de infraccin a los derechos de autor y no ante un procedimiento de registro, cancelacin o nulidad; as, por tutela residual, se puede limitar completamente los derechos de propiedad industrial obtenidos irregularmente porque de no hacerlo estaramos ante la contradiccin de declarar infundada una denuncia cuando efectivamente se est produciendo la vulneracin agrante y constante de los derechos de autor. De igual manera, de continuar con el extrao acuerdo de convivencia, era deber del Tribunal del Indecopi establecer la carga de respetar los derechos morales, lo cual no se hizo. Es importante mencionar que no todos los acuerdos de convivencia son inapropiados; solo por poner un ejemplo, existe otro tipo de acuerdo que pertinentemente fue establecido por un criterio de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal del Indecopi. Se trata del acuerdo de coexistencia cuando el titular de un nombre

Para comenzar, queda totalmente descartada la opcin de desconocimiento de ambos derechos debido a que ya iniciado un procedimiento, la decisin tiene que establecer si el petitorio es infundado o fundado, pues de lo contrario incurrira en falta al debido proceso; de igual manera, sera absurdo afectar dos derechos vlidamente adquiridos debido a un conicto surgido entre ambos. Luego, de tomarse la decisin de la opcin dos se contradecira el ordenamiento jurdico peruano tanto en materia de Propiedad Industrial (artculo 136, inciso f de la Decisin 486 CAN) como en materia de Derechos de Autor (artculo 4 de la LDA), por lo que esta opcin debe quedar descartada; por otro lado, la opcin tres fue la tomada por la Resolucin N 0640-2012/CDA de primera instancia en sede administrativa en el caso por supuesta infraccin a los derechos de autor del seor Moncayo por parte de Olisur; y, nalmente, la opcin uno fue la que tom el Tribunal del Indecopi en la Resolucin N 1774-2012/TPI en el mismo caso. Con esta resolucin, el Indecopi cre un criterio bastante criticable que, en nuestra opinin, debera restringirse nicamente a la solucin del caso concreto, debido a la excepcional prescripcin de la accin de nulidad. En el acuerdo establecido por la Sala, se puede observar claramente que los intereses del autor (seor Moncayo) fueron restringidos en mayor manera que los derechos de propiedad industrial del titular de registro de marca (Olisur), debido a que la marca ser utilizada constantemente pues su destino es la comercializacin industrial de un producto, al estar plasmada la marca en las etiquetas, publicidad y otros. En este sentido, se vulnerarn constantemente los derechos morales de paternidad e integridad del autor (seor Moncayo) pues no se impuso la carga de consignar el nombre del creador cuando el titular de la marca la utilice en el mercado; de igual manera, se vulnerarn los derechos patrimoniales de reproduccin, comunicacin al pblico y distribucin de la obra de manera ms rpida y efectiva por razones obvias ya descritas. Igualmente, se prohbe al autor de un diseo artstico de la gura de una rama con cuatro hojas y tres olivos usarlo en una marca para distinguir los productos que tiene registrados Olisur en la clase N 29 segn la Clasicacin

334

JURISPRUDENCIA MERCANTIL COMENTADA


creacin, no se requiere demostrar ningn uso, ni un territorio, ni un mbito de aplicacin. As, como ya mencionamos, solo se requiere probar la fecha de creacin para Pero, no hay que perder de vista que este acuerdo est balograr la declaracin de su existencia, mas nunca para losado en una lgica estructural: el derecho sobre un nombre grar su constitucin pues este existe previamente. En este comercial se adquiere mediante el uso en un determinado sentido, el acuerdo de convivencia entre los derechos de territorio, lo cual ha sido determinado ya desde 1992 con autor y los derechos de propiedad indusel artculo 164 del derogado Decreto Ley trial en el caso sobre presunta infraccin N 26017 - Ley General de la Propiedad a los derechos de autor del seor MoncaIndustrial26, y contina con el artculo 86 Si bien [en este caso] se tom yo por Olisur carece totalmente de sentidel Decreto Legislativo N 107527 y el una decisin extraordinaria artculo 192 de la Decisin 486 CAN28, do; pues no existe ms justicacin que que establecen que un nombre comerbasada en un extrao acuerla prescripcin de la accin de nulidad del cial podr impedir usar en el comercio do de convivencia, no debe registro de la marca, lo cual ha permitido un signo similar cuando ello cause cona Olisur tener derechos vlidamente adquedar establecido que este fusin o riesgo de asociacin con la emquiridos basados en una irregularidad en criterio sea aplicado como el presa titular del derecho sobre el nomsu gnesis. Sin embargo, como ya lo heacuerdo de convivencia entre bre comercial, para lo que se necesita mos sealado, la proteccin residual que nombres comerciales y mardemostrar su uso o el conocimiento del debera brindar un procedimiento por incas, debido a que no poseen mismo en el Per; pues en caso contrafraccin a los derechos de autor debera la misma lgica, ni mucho merio, se aplican los criterios y al no tener ser suciente para vencer este obstculo nos fue pensado para la genepresencia nacional y no existir confusin legal. ralidad de los casos de conflico riesgo de asociacin del origen empreFinalmente, cabe recalcar que los deresarial, tanto el derecho sobre una martos entre estas reas. chos de autor sobre una obra nacen con ca como el derecho sobre un nombre la creacin; por el contrario, el derecho comercial podrn coexistir, el primero a del titular de una marca nace con el registro. En ese ornivel nacional y el segundo delimitado al rea de inuenden de ideas, pueden existir numerosas palabras de fancia local que se demuestra ante el Indecopi. tasa, frases originales, ttulos creativos, diseos innovaLa caracterstica de este acuerdo es que est basado en dores que estarn cubiertos por el manto del Derecho la territorialidad del uso, lo cual hace que su lgica sea de Autor; sin embargo, solo sern marcas cuando sean perfectamente vlida y coherente; sin embargo, en conotorgadas por el Indecopi tras todo un proceso de registraste, como los derechos de autor existen por la simple tro que va desde el escrito de solicitud de registro hasta el comercial se opone de diversas maneras al registro de una marca25.

25

Los criterios para diversos conictos entre Nombre Comercial y Marca, establecidos en diversas resoluciones de la Sala (Resolucin N 320-2011/TPI, Resolucin N 941-2011/ TPI, Resolucin N 957-2011/TPI, Resolucin N 1200-2011/TPI, Resolucin N 1203-2008/TPI, Resolucin N 1660-2008/TPI, Resolucin N 2544-2008/TPI, Resolucin N 9292009/TPI, Resolucin N 2286-2009/TPI, Resolucin N 1347-2009/TPI, entre otras) son los siguientes: a) Conicto entre un nombre comercial anteriormente utilizado y la solicitud de registro de una marca: En el Per, el nombre comercial es protegido dentro de su zona de inuencia econmica, por lo que la Sala es de la opinin que el titular de un nombre comercial solo podr oponerse al registro de una marca idntica o similar a su signo cuando el mbito geogrco de inuencia de su nombre comercial abarque casi todo el territorio peruano. En este caso, el derecho de exclusiva que otorga el registro de una marca a nivel nacional puede afectar la distintividad del nombre comercial y provocar riesgo de confusin en el consumidor. Aquellos nombres comerciales que no tienen mayor trascendencia geogrca, aun cuando demuestren un uso anterior, no podrn lograr la denegatoria del registro de la marca. b) Conicto entre un nombre comercial solicitado y una marca o nombre comercial registrado: El hecho de que se acredite el uso de un nombre comercial no signica necesariamente que este acceda directamente a registro, ello solo ser posible en la medida en que no se afecten los derechos registrales de terceros adquiridos con anterioridad. Es decir, en caso se solicite el registro de un nombre comercial (o de una marca sobre la base de la titularidad de un nombre comercial), este no podr ser registrado si ya existe registrado a favor de un tercero un signo distintivo que sea idntico o similar al suyo, ya que, en esos casos, su coexistencia inducir a confusin al pblico. Lo anterior se aplica incluso cuando el nombre comercial de la solicitante haya sido utilizado en el comercio con anterioridad al registro del tercero. En estos casos, no es necesario determinar el mbito territorial del nombre comercial registrado, puesto que la publicidad que otorga el registro determina que este sea protegido en todo el territorio nacional. Cabe precisar que, aun cuando el registro del nombre comercial solicitado no sea concedido, la marca o nombre comercial registrado sustento de la denegatoria del registro deber respetar la zona de inuencia econmica del nombre comercial solicitado y que ha sido utilizado con anterioridad. c) Conicto entre un nombre comercial solicitado y un nombre comercial utilizado con anterioridad a la solicitud de registro: Aqu habr que atender a la antigedad de los mismos. As, en el caso que tanto el solicitante del registro como el opositor del mismo sustenten sus respectivos derechos en el uso de nombres comerciales, la Sala es de la opinin que si la solicitante demuestra que su nombre comercial ha sido utilizado con anterioridad al del opositor, tendr un mejor derecho a obtener el registro del mismo como marca. Sin embargo, en caso que el nombre comercial del opositor sea ms antiguo que el del solicitante, solo podr lograr la denegatoria del registro si este tiene una inuencia efectiva en gran parte del territorio del pas. Caso contrario, se proceder al registro del nombre comercial posterior, sin perjuicio de que este deba respetar el mbito de proteccin del nombre comercial anterior. As, si el uso del nombre comercial posterior genera confusin en la zona geogrca de inuencia econmica del nombre comercial anterior, aun cuando prospere el registro del nombre comercial posterior, en esa zona geogrca dicho nombre comercial no podr usarse.

26

Decreto Ley N 26107 Artculo 164.- La proteccin del nombre comercial se circunscribir al mbito urbano o a la zona geogrca de la clientela efectiva y se extender a todo el pas si existiese difusin masiva y constante a nivel nacional del mismo.

27

Decreto Legislativo N 1075 Artculo 86.- Ejercicio del derecho en base a un nombre comercial En los casos que se pretenda hacer valer un derecho en base a un nombre comercial, usado o registrado, el titular del nombre comercial deber demostrar su uso o el conocimiento del mismo en el Per, por parte del pblico consumidor pertinente, para distinguir actividades econmicas iguales o similares a aquellas que se distinguen con el signo que motiva el inicio de la accin legal.

28

Decisin 486 de la Comunidad Andina Artculo 192.- El titular de un nombre comercial podr impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idntico o similar, cuando ello pudiere causar confusin o un riesgo de asociacin con la empresa del titular o con sus productos o servicios. En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un dao econmico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular. Ser aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artculos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda.

ACTUALIDAD JURDICA FEBRERO N 231

335

A CTUALIDAD MERCANTIL
examen de registrabilidad del signo en la Direccin de Signos Distintivos. Por ende, los derechos de autor siempre existirn primero. De esta manera, si una empresa toma un diseo original, palabra original o frase original; lo integra a su solicitud de registro de marca; y, sin autorizacin del autor, presenta la solicitud; siempre existir un derecho previamente adquirido por el solo hecho de la creacin de dicha obra. Por lo que, prior in tempore potior in iure, teniendo el autor total legitimidad de alegar una vulneracin tanto a sus derechos morales de paternidad, integridad, y modicacin de la obra; como a sus derechos patrimoniales de reproduccin, comunicacin al pblico y distribucin de la obra. Nos encontraramos ante un caso distinto, cuando una empresa contrata a un diseador grco independiente o que pertenece a una empresa publicitaria para que se cree un logo indito, obra efectivamente, para utilizarlo como marca; en este caso particular, siendo que para tener el carcter de obra no se requiere observar el n especco al que est dirigida la creacin y segn el artculo 16 de la LDA, se presume que la titularidad de los derechos patrimoniales en virtud de la obra producida por encargo recaen en el patrono o comitente, salvo pacto en contrario29. Aparte de esta cesin de titularidad sobre los derechos patrimoniales, el autor diseador grco en el ejemplo tendr los derechos morales plenamente vigentes sobre su creacin y al igual que cualquier autor pinsese el autor de una obra plstica como una escultura o de una obra arquitectnica como un complejo comercial de aspecto moderno tiene derechos reconocidos sobre su obra y podr ejercerlos en la manera que estime adecuada con el nico lmite de no congurar un abuso de derecho e indemnizar al titular de los derechos patrimoniales la empresa solicitante de la marca en nuestro ejemplo primigenio por los daos causados si los ejerce de una manera incompatible con la cesin de titularidad. VI. REFRESCANDO LA MEMORIA Y APRENDIENDO DE LOS ERRORES: CONCLUSIONES Como decamos, cuando ocurren conictos que retan la estructura del sistema y que lo llevan al borde de la crisis, se genera la oportunidad para renovar la vitalidad del mismo a travs de los engranajes en movimiento de la fase dinmica. En esta oportunidad, el conicto entre el Derecho de Autor y el Derecho de la Propiedad Industrial estaba previsto estticamente por los artculos 4 de la LDA y el inciso f) del artculo 136 de la Decisin 486 CAN; y, como hemos demostrado, la regla general debe ser la primaca fenomenolgica y jurdica del Derecho de Autor. Si bien, el caso concreto de presunta infraccin a los derechos de autor del seor Moncayo de parte de Olisur fue resuelto por el Tribunal del Indecopi sobre la base de una excepcional prescripcin de accin de nulidad; se perdi de vista que el procedimientose trataba sobre presunta infraccin al Derecho de Autor por tanto de tutela residual y no sobre Propiedad Industrial, tambin no se tom en cuenta las normas contenidas en los artculos 4 y 50 de la LDA, e igualmente se opt por un acuerdo de convivencia que termin perjudicando a ambos agentes del mercado (tanto titular de registro de marca como autor) habiendo salidas coherentes y pertinentes con las normas estticas. La materia de la decisin tomada en la Resolucin N 17742012/TPI era el conicto existente entre los derechos de autor y los derechos de propiedad industrial que recaan sobre un mismo objeto de proteccin, tema preciso como para promulgar un precedente de observancia obligatoria en sede administrativa. Debe quedar claro que si bien en este caso se tom una decisin extraordinaria basada en un extrao acuerdo de convivencia, no debe quedar establecido que este criterio de la Sala sea aplicado como el acuerdo de convivencia entre nombres comerciales y marcas, debido a que no poseen la misma lgica, ni mucho menos fue pensado para la generalidad de los casos de conictos entre estas reas. Una vez aclarada la paradoja, queda observar qu es lo que sucede con el sistema de propiedad intelectual en nuestro pas en el futuro con prximos casos semejantes, tras una decisin; y, nuevamente, estar preparados para nuevos retos, corregir los errores cometidos y reexionar sobre el camino ya trazado, siempre con el bastin de la razn que debe guiar la solucin de los conictos sea normativa como jurisprudencialmente.

29

Decreto Legislativo N 822 Artculo 16.- Salvo lo dispuesto para las obras audiovisuales y programas de ordenador, en las obras creadas en cumplimiento de una relacin laboral o en ejecucin de un contrato por encargo, la titularidad de los derechos que puedan ser transferidos se regir por lo pactado entre las partes. A falta de estipulacin contractual expresa, se presume que los derechos patrimoniales sobre la obra han sido cedidos al patrono o comitente en forma no exclusiva y en la medida necesaria para sus actividades habituales en la poca de la creacin, lo que implica, igualmente, que el empleador o el comitente, segn corresponda, cuentan con la autorizacin para divulgar la obra y defender los derechos morales en cuanto sea necesario para la explotacin de la misma.

336