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Usando la camiseta de INDECOPI en el Poder Judicial


Trazos sobre el proceso de modicacin de denominacin o razn social por conicto con signos distintivos
Javier Andr Murillo Chvez Estudiante de la Facultad de Derecho de la Ponticia Universidad Catlica del Per.

Sumario: I. Introduccin. II. Hijos de la misma madre, separados al nacer: diferencias y semejanzas entre los nombres societarios y los signos distintivos. III. El sistema de establecimiento de identicacin de las empresas en el ordenamiento jurdico peruano: la regla de control expost en el conicto entre un nombre societario y un signo distintivo. IV. Cuando el Juez utiliza la camiseta de INDECOPI: el diseo del proceso de modicacin forzosa de nombre societario y problemas concretos. V. Conclusiones. Resumen: El presente artculo analiza los aspectos sustanciales y procesales en caso de conicto entre signos distintivos y nombres societarios; As, se analiza la diferencia de las marcas y nombres comerciales frente a las denominaciones sociales o razones sociales; de igual manera, se analizan los aspectos principales del proceso de modicacin de denominacin o razn social por conicto con signos distintivos, tales como la competencia, la legitimidad, la caducidad y su apelacin.

I. Introduccin uando uno decide desarrollar una empresa, denida desde la perspectiva econmica como un espacio socioeconmico dentro del cual se combinan () los factores de produccin y queda limitada la posibilidad de ganancia o ahorro o de prdidas1 o como el desenvolvimiento profesional de una actividad econmica organizada, para un determinado n () por parte de un sujeto 2, necesita seguir ciertos pasos en lo referente al mbito jurdico. El primer paso que una persona sigue es constituir una persona jurdica, conforme lo prescrito por la Ley N 26887 Ley General de Sociedades (en adelante, LGS), para obtener la separacin de los activos vinculantes de la empresa de los activos personales de los beneciarios y administradores de la empresa3, salvo las contadas excepciones donde la
1VICENT Chuli, Francisco Introduccin al Derecho Mercantil. Valencia, Tirant, 2002, pp. 188-189. 2MESSINEO, Francesco Manual de Derecho Civil y Comercial. Tomo II, Buenos Aires, EJEA, 1979, p. 215. 3REINIER Kraakman, Henry Hansmann El Rol Esencial del Derecho de las Organizaciones. En Revista Themis. poca 2, N 46. Lima, 2003.

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forma societaria que se elige no implica esta caracterstica4. En este sentido, existen diversos aspectos importantes que se deciden previamente a la constitucin de la misma: Cul ser el objeto social? Cunto aportar cada socio? Dnde estar ubicado el local comercial? Quin estar a cargo de la Administracin? Habr Gerente o Junta Directiva? No obstante, stas son decisiones vitales; se resta importancia a una decisin de que a primera vista carece de importancia: Cmo se llamar la empresa? Muchas veces se toma esta decisin pormenorizada basndose en razones muy subjetivas; es decir, por ejemplo, se coloca las iniciales de cada uno de los hijos de los socios, se inventa una palabra cualquiera, se pone alguna palabra relacionada con las actividades a desarrollar modicada ligeramente, entre otras. Es probable que el registrador nunca haga problemas en la inscripcin de la persona jurdica por el nombre de la misma pues, como veremos, la regla sobre los nombres societarios, en esta etapa, est simplicada tanto que muy pocas veces generar problemas. Es ms, en la mayora de ocasiones, la decisin respecto al nombre que identicar a la empresa durante toda su existencia no tendr repercusiones ni generar controversias; sin embargo, podra suceder que despus de un tiempo, o incluso aos luego, de constituida la misma, los socios o administradores de dicha empresa reciban una demanda de modicacin de razn o denominacin social debido a un conicto con los signos distintivos de otra persona jurdica, ya sea referidos a sus productos o servicios o a la misma empresa, que no fueron detectados al inicio. Como podr prever cualquier persona, adems de los costos que generar el propio conicto en el proceso judicial referido, se producirn diversos costos adicionales; tales como los derivados del cambio de documentos tributarios, los derivados del cambio de la nueva publicidad necesaria para hacer conocer el nuevo nombre, los derivados de todos los cambios de nombre que se deba realizar por documentos administrativos como ttulos habilitantes municipales y sectoriales, entre otros. En este sentido, la pregunta central es cmo evitar dichos costos o, al menos, cmo elaborar alguna estrategia en dicho proceso para evitar el mandato de modicacin de razn o denominacin social, segn corresponda. As, en la siguientes lneas analizaremos las diferencias conceptuales entre los nombres societarios y los signos distintivos; tambin, las circunstancias necesarias para que se conguren los conictos; y nalmente, el diseo del proceso sumarsimo de modicacin de denominacin o razn social. II. Hijos de la misma madre, separados al nacer: diferencias y semejanzas entre los nombres societarios y los signos distintivos Como ha sealado Del Pozo, es indudable que el Derecho Constitucional ha tenido una
4 Pinsese en la Sociedad Colectiva (Artculo 256 y siguientes de la LGS), la Sociedad en Comandita (Artculo 278 y siguientes de la LGS), la Sociedad Civil ordinaria (Artculo 295 y siguientes de la LGS), y el status de Sociedad Irregular (Artculo 423 y siguientes de la LGS).

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evolucin constante e importante, desde sus orgenes hasta nuestros das. Esta rama del Derecho es la que dota de contenido a las dems reas5. De esta manera, es imposible prescindir de analizar el gnesis constitucional de la materia de estudio del presente escrito. As, como era posible imaginar, encontramos que los nombres societarios y los signos distintivos tienen un origen comn: la libertad de empresa. En esta lnea, el Tribunal Constitucional Peruano ha desarrollado prcticamente todos los aspectos del Rgimen Econmico de la Constitucin en la Sentencia N 008-2003-AI/TC; entre los cuales, se encuentra el artculo 58 de nuestra Norma Fundamental que contiene justamente este aspecto. As, jurisprudencialmente, el derecho a la libertad de empresa consiste en la facultad de poder elegir la organizacin y efectuar el desarrollo de una unidad de produccin de bienes o prestacin de servicios, para satisfacer la demanda de los consumidores o usuarios; en este sentido, el contenido esencial de este derecho ha sido delimitado de la siguiente manera: Libertad de creacin de empresa y de acceso al mercado consistente en el derecho de emprender actividades econmicas, en el sentido de libre fundacin de empresas y concurrencia al mercado6; Libertad de organizacin entendida como el derecho a la eleccin del objeto, nombre, domicilio, tipo de empresa o clase de sociedad mercantil, facultades a los administradores, polticas de precios, crdito y seguros, contratacin de personal, poltica publicitaria, etc.7; Libertad de competencia que puede ser denida como el derecho de pugnar por la preferencia de consumidores o usuarios en el mercado en base a la propia eciencia econmica8, la cual est integrada por la libertad de iniciativa y de organizacin y, a su vez, manifestacin de la autonoma de la voluntad contractual9; y Libertad para cesar las actividades entendida como el derecho a que quien cree una empresa la cierre en el momento que considere ms oportuno10.

Como podemos observar, la libertad de empresa es uno de los principios rectores del rgimen econmico determinado por la Constitucin pues sin su expreso reconocimiento lo nico que quedara es intentar una vaga alusin al derecho de participacin de la vida econmica de la Nacin prescrito en el inciso 17 del artculo 2 de la Constitucin, situacin impensable en pleno Siglo XXI cuando existen fenmenos econmicos como la contratacin empresarial, las formas

5 DEL POZO, Claudia Control Difuso y Procedimiento Administrativo. Lima, Palestra, 2005, p. 23. 6 KRESALJA, Baldo y OCHOA, Csar Derecho Constitucional Econmico. Lima, PUCP, 2009, p. 452. 7 dem, p. 454. 8 En este caso, hemos ensayado una denicin basada en STUCCHI Lpez Raygada, Pierino La Clusula General como elemento esencial en la conguracin de los actos de competencia desleal enunciados y no enunciados en Revista Themis. Edicin N 54. Lima, pp. 287 308, y NIHOUL, Paul Introduccin al Derecho de la Competencia. Bogot: Universidad Externado de Colombia. Esto debido a que la Doctrina Constitucional no ha tenido la valenta de denir este aspecto del contenido esencial de la Libertad de Empresa; basta observar que incluso el Tribunal Constitucional ha dejado un vaco en dicha denicin en el fundamento 13 de la Sentencia N 3330-2004-AA/TC. 9 KRESALJA, Baldo y OCHOA, Csar Ob. Cit., p. 494. 10 dem, p. 455.

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modernas de colaboracin empresarial como los joint venture, la proliferacin de registro de propiedad industrial, entre otros que requieren una base autnoma e independiente. Dentro del contenido constitucional esencial de este importante derecho, se encuentra la libertad de organizacin, de donde nace el derecho de eleccin del nombre de la sociedad; y la libertad de acceso al mercado y de competencia, de donde se desprende el derecho de la eleccin de la poltica publicitaria de la sociedad y de libertad de pugnar por la preferencia de consumidores o usuarios del cual surge el derecho de ostentar y utilizar signos distintivos. Tal como podemos observar, en este precepto constitucional encontramos el origen de ambas guras reguladas, cada una, en su propia normativa sectorial. Comencemos entonces el anlisis particular de cada gura. Por un lado, estn los nombres societarios que se caracterizan por identicar a la persona jurdica con nes de lucro; en este sentido, son anlogos al nombre y apellido que identica a la persona natural. Su funcin est orientada a la identicacin de las personas jurdicas para la suscripcin de negocios jurdicos en el mercado. Tenemos dos tipos de nombres societarios regulados: la denominacin social que ha sido atribuido a aquellas formas societarias que cuentan con responsabilidad limitada, como la Sociedad Annima; y la razn social que ha sido atribuida a las formas societarias donde los socios responden por las deudas de la sociedad, como la Sociedad Colectiva o la Sociedad Civil. Queda por recalcar que tanto las denominaciones como las razones sociales nicamente pueden estar compuestas por letras, nmeros y smbolos legibles. Tanto la denominacin social como la razn social estn reguladas en la LGS; estas identicaciones estn relacionadas con la empresa propiamente dicha tanto en su aspecto esttico, cuando se identica a una empresa, como en su aspecto dinmico, cuando la empresa se relaciona en transacciones con terceros. En principio, cada particular o grupo de personas naturales interesadas en crear una persona jurdica tienen la posibilidad de obtener proteccin jurdica mediante la inscripcin de la constitucin de una sociedad ante un Notario mediante Escritura Pblica11; sin embargo, la proteccin absoluta se obtendr nicamente cuando se adquiera el status de persona jurdica al inscribirse en el Registro correspondiente a cargo de la Superintendencia Nacional de Registros Pblicos (en adelante, SUNARP)12. Luego, estn los signos distintivos consistentes en palabras, guras o combinaciones de palabras y guras () que se aplican a un producto o a un servicio determinado13; estos tienen cuatro funciones principales que claramente exceden las de los nombres societarios: (i) la funcin de distintividad, consistente en que la marca es el instrumento por el cual se

11Denida como todo documento matriz incorporado al protocolo notarial, autorizado por el notario, que contiene uno o ms actos jurdicos por el artculo 51 del Decreto Legislativo N 1049 Decreto Legislativo del Notariado. 12Esto puede deducirse del mandato legal de la concordancia del artculo 5 que seala: La sociedad se constituye por Escritura Pblica, en la que est contenido el pacto social, que incluye el estatuto (); del artculo 6 de la LGS que indica: La sociedad adquiere personalidad jurdica desde su inscripcin en el Registro y la mantiene hasta que se inscribe su extincin.; y del artculo 77 del Cdigo Civil Peruano de 1984: La existencia de la persona jurdica de derecho privado comienza el da de su inscripcin en el registro respectivo, salvo disposicin distinta de la ley. 13VIBES, Federico Derechos de Propiedad Intelectual. Buenos Aires, AdHoc, 2009, p. 21.

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diferencia un bien o servicio particular en el mercado; (ii) la funcin de origen empresarial, por la que la marca identica a los bienes y servicios con el individuo u empresa que lo produce y/o ofrece en el mercado; (iii) la funcin de reputacin (o goodwill), por la que la marca condensa la reputacin o imagen en base a la calidad positiva, o negativa, del producto o servicio ofrecido; y (iv) la funcin publicitaria, por la que la marca es en s misma un medio de induccin a la contratacin de los servicios o compra de los bienes a los que representa14. En el caso de los signos distintivos, estos se encuentran regulados por la Decisin 486 de la Comunidad Andina Rgimen Comn sobre Propiedad Industrial (en adelante, D486) y el Decreto Legislativo N 1075 Disposiciones Complementarias a la Decisin 486 de la Comisin de la Comunidad Andina que establece el Rgimen Comn sobre Propiedad Industrial (en adelante, DL1075); y en efecto, tal como seala Novak, las fuentes del Derecho Comunitario comunes a Per, Bolivia, Colombia y Ecuador como la D486 son aplicables directa, preferente e inmediatamente por los organismos estatales de estos pases15, sea este el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Proteccin de la Propiedad Intelectual (en adelante, INDECOPI), la SUNARP o el Poder Judicial. De esta manera, existe un gran deber de los funcionarios pblicos peruanos de conocer la normativa internacional aplicable en los casos concretos sobre Propiedad Industrial. Son varios los tipos de signos distintivos que encontramos: las marcas, los lemas comerciales, las marcas colectivas, las marcas de certicacin, el nombre comercial, los rtulos o enseas, las denominaciones de origen y las indicaciones de procedencia. En el presente trabajo nos vamos a limitar al estudio de los nombres comerciales y las marcas, para simplicar el estudio del tema16. Primero, uno de los aspectos comunes a los diversos signos distintivos son un trio de principios aplicables a la materia de una manera ms amplia o restringida en determinados casos: (i) el principio de territorialidad, que implica que los registros o la proteccin es limitada a un espacio geogrco determinado; (ii) el principio de especialidad, que implica que se conere proteccin respecto a determinados productos o servicios conforme a una clasicacin uniforme17; y (iii) el principio de buena fe, por el cual cualquier uso o registro de signos distintivos tiene que ser realizado lealmente en el mercado sin intencin de causar
14MURILLO Chvez, Javier Andr Sobre las marcas en la actualidad en Diario del Cusco Columna de Opinin. Cusco, 17 de Agosto de 2012, p. 6. Ver tambin: VIBES, Federico Ob. Cit., p. 95. CASTRO Garca, Juan David La Propiedad Industrial. Bogot, UEC, 2009, pp. 66-68. OTAMENDI, Jorge Derecho de Marcas. 8 Edicin. Buenos Aires, AbeledoPerrot, 2012, pp. 2-6. Y FERNNDEZ-NVOA, Carlos Tratado sobre Derecho de Marcas. 2 Edicin. Madrid, Marcial Pons, 2004, p. 70. 15 NOVAK, Fabin La Comunidad Andina y su Ordenamiento Jurdico en AA.VV. Derecho Comunitario Andino. Lima, PUCP, 2003, pp. 68-79. 16 Cabe recalcar que muchas de los otros signos distintivos siguen muchos de los rasgos de estas dos guras y que las reexiones podrn ser aplicadas analgicamente, siempre cuidando los aspectos particulares de cada gura como, por ejemplo, la especial funcin de indicacin de calidad de la marca de certicacin siguiendo parmetros tcnicos y la de la denominacin de origen respecto al origen geogrco de los productos o servicios. 17 INDECOPI y la mayora de pases alrededor del mundo utilizan la Clasicacin de Niza basada en 34 clases de producto y 10 clases de servicios. Para poder ver una versin resumida de esta clasicacin: INDECOPI Clasicacin de Niza [en lnea] en INDECOPI Portal Web Institucional. Dcima Edicin. Consulta: 13 de Septiembre de 2013. < http://www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/11/jer/clasi_pro_servicios/Niza10_Resumen.pdf >

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perjuicio a otro agente. Entrando a detalles particulares, la marca es el signo distintivo ms comn del mercado; en sencillo, es el signo que distingue un producto o un servicio de otro18. En efecto, la marca puede distinguir productos como galletas, jabn, automviles, prendas de vestir, entre otras; o servicios como restaurantes, lavanderas, servicios contables, litigacin, entre otros. De igual manera, la marca puede ser denominativa, compuesta nicamente por letras, nmeros o smbolos que pueden ser ledos, escritos o pronunciados; graca, compuesta por guras que no pueden ser ni ledas, ni escritas, ni pronunciadas; y, nalmente, mixtas que son aquellas que tienen elementos de las anteriormente mencionadas.

Marca Denominativa

Marca Figurativa

Marca Mixta

NOKIA
Certicado N 75133
Fuente: Elaboracin propia

Certicado N 53407 Certicado N 107603

La proteccin jurdica de una marca se obtiene mediante el registro ante la Direccin de Signos Distintivos de INDECOPI (en adelante, DSD) y se restringe al territorio nacional y a los productos y servicios determinados en el mismo registro inicial; es decir, que las empresas extranjeras debern registrar sus marcas en el Per para tener proteccin efectiva en nuestro pas, y de igual manera, slo se protege la misma respecto a la lista determinada de productos y servicios indicados al momento de inscribirla. En igual sentido, un nombre comercial es el signo que permite individualizar a una empresa en relacin con las otras empresas presentes en un mercado. Es bajo esa denominacin que se explota comercialmente una empresa19. Este signo distintivo, a diferencia de la marca, se identica con una empresa, una actividad econmica o un establecimiento mercantil y se determina mediante la clasicacin por la clase de productos o servicios que comercializa en el mercado. Tambin puede estar compuesto por nicamente denominaciones, guras o signos mixtos. A diferencia de las marcas, el nombre comercial se protege desde el primer uso en el mercado sin necesidad de registro; sin embargo, cuando existe algn conicto con la marca deber ser reconocida por la Comisin de Signos Distintivos (en adelante, CSD) de INDECOPI y, claro, se puede realizar un registro declarativo por la DSD. Otra diferencia es que la territorialidad de los nombres comerciales no siempre es el territorio nacional, sino que de acuerdo al uso del mismo puede restringirse incluso a zonas menores como distritos, provincias y

18 OTAMENDI, Jorge Ob. Cit., p. 1. 19CASTRO Garca, Juan David Ob. Cit., pp. 223-224.

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departamentos. Finalmente, como tema que excede la materia estudio del presente trabajo, cabe nicamente mencionar que en caso de conicto entre marcas y nombres comerciales existen tres pautas jadas jurisprudencialmente por INDECOPI a travs de su Jurisprudencia20. Ya analizadas las semejanzas de las guras, podemos entrar a analizar las diferencias. Primeramente, las diferencias en razn de signos distintivos y nombres societarios son un poco ms genricas: primero, las reglas de aplicacin son distintas en ambos casos encontrndonos en materia de Propiedad Industrial en caso de los signos distintivos y en materia societaria cuando hablamos de denominaciones o razones sociales. Segundo, la razonabilidad o telos de su proteccin es distinta, los signos distintivos son protegidos para servir de fuente de ahorro de costos de transaccin en el mercado para los consumidores21 que identicaran uno de estos signos con determinado origen empresarial, reputacin y calidad; mientras que los nombres societarios son protegidos para identicar al agente en el mercado. Y, tercero, el uso de signos distintivos es totalmente facultativo, mientras que el uso de un nombre societario es un requisito sine qua non de la existencia de las empresas puesto que si no lo tuvieran estas seran inidenticables. Quizs las marcas y los nombres societarios son las guras que ms diferencias encuentran entre s; las marcas pueden estar constituidas por denominaciones, logotipos grcos y signos mixtos, mientras que los nombres societarios nicamente letras, smbolos y nmeros; de igual manera, los nombres societarios distinguen una persona jurdica determinada en el mercado, mientras que las marcas identican productos y servicios de un determinado origen empresarial, pudiendo incluso haber licenciatarios (personas jurdicas distintas del titular del registro de marca) que estn autorizados a utilizar la marca; de igual manera, el control de registro de marcas es distinto al control registro de nombres societarios, como veremos ms
20As, en las Resoluciones N 358-2009/TPI, N 134-2009/TPI, N 1525-2010/TPI, N 327-2012/TPI, N 537-2013/TPI, N 415-2011/TPI, N 133-2013/TPI, N 014-2013/TPI, entre muchas otras; la Sala de Propiedad Intelectual de INDECOPI ha sealado tres reglas concretas: (i) Ante el conicto entre un nombre comercial anteriormente utilizado y la solicitud de registro de una marca: el titular de un nombre comercial slo podr oponerse al registro idntico o similar a su signo cuando el mbito geogrco de inuencia de su nombre comercial abarque casi todo el territorio peruano logrando la denegatoria del registro de marca; (ii) ante un conicto entre un nombre comercial solicitado y una marca o nombre comercial registrado: en caso se solicite el registro de un nombre comercial (o de una marca sobre la base de la titularidad de un nombre comercial) no podr ser registrado si ya existe registrado a favor de un tercero un signo distintivo que sea idntico o similar al suyo, incluso cuando el nombre comercial de la solicitante haya sido utilizado en el comercio con anterioridad al registro del tercero, aqu no es necesario determinar el mbito territorial del nombre comercial registrado puesto que la publicidad que otorga el registro determina que ste sea protegido en todo el territorio nacional, nalmente aun cuando el registro del nombre comercial solicitado no sea concedido, la marca o nombre comercial registrado sustento de la denegatoria del registro deber respetar la zona de inuencia econmica del nombre comercial solicitado y que ha sido utilizado con anterioridad; y (iii) ante un conicto entre un nombre comercial solicitado y un nombre comercial utilizado con anterioridad a la solicitud de registro: habr que atender a la antigedad de los mismos, en caso que el nombre comercial del opositor sea ms antiguo que el del solicitante, slo podr lograr la denegatoria del registro si ste tiene una inuencia efectiva en gran parte del territorio del pas pues en caso contrario, se proceder al registro del nombre comercial posterior, sin perjuicio de que ste deba respetar el mbito de proteccin del nombre comercial anterior, y si el uso del nombre comercial posterior genera confusin en la zona geogrca de inuencia econmica del nombre comercial anterior, aun cuando prospere el registro del nombre comercial posterior, en esa zona geogrca dicho nombre comercial no podr usarse. 21Segn Posner y Landes, El valor de la marca utilizada por una empresa para designar sus bienes equivale a la reduccin de costes de bsqueda de los consumidores en virtud de la informacin que ella transmite sobre la calidad de sus bienes. POSNER, Richard y LANDES, William La Estructura Econmica del Derecho de Propiedad Intelectual e Industrial. Traduccin de Vctor Manuel Snchez lvarez. Madrid, Fundacin Cultural del Notariado, 2006, p. 221.

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adelante a profundidad; nalmente, la labor del Estado a travs de INDECOPI no slo es el registro de la marca sino que adems cuenta con un deber especial de proteccin de las mismas en una etapa posterior al registro junto al particular pudiendo iniciar acciones de infraccin de ocio como lo seala el artculo 111 del DL1075, mientras que el rol del Notario y del Registrador de la SUNARP nicamente se limita al registro dejando a los particulares la defensa y proteccin del nombre societario en la etapa post-registral. Ahora, el problema se encuentra en diferenciar el nombre comercial y los nombres societarios; tanto es as que la propia D486 tuvo que establecer que son diferentes al sealar en el artculo 190: () Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurdicas, pudiendo ambas coexistir. (). Efectivamente, al igual que las marcas, la proteccin y reconocimiento (o registro) del nombre comercial est encargado al Estado a travs de INDECOPI, mientras que el notario y la SUNARP son los encargados de registrar los nombres societarios sin un deber de proteccin posterior al registro. De igual forma, una empresa slo puede tener una denominacin o razn social, mientras que podr tener ms de un nombre comercial como indica expresamente el artculo 190. Aqu cabe realizar una profundizacin en las diferencias generales porque el anlisis debe ser ms agudo; as, como seala Miranda, el nombre comercial se concibe como el signo distintivo de la empresa en el mercado (o, si se preere, del empresario en el ejercicio de su actividad empresarialconcurrencial) [signo de diferenciacin empresarial-concurrencial], la denominacin social, en cambio, se congura como el signo identicador del ente colectivo, como sujeto titular de derechos y deberes y centro de imputacin de responsabilidades en el trco jurdico (signo de identicacin personal-patrimonial)22. En este sentido, debemos observar que el nombre comercial es el uso de una denominacin, gura o ambos para publicitar la empresa, actividad econmica o establecimiento mercantil; mientras que la denominacin o razn social es el uso de una denominacin para lograr identicarme en, por ejemplo, negocios jurdicos y actos de infraccin al consumidor dentro del mercado. Se podra decir, en trminos sencillos, que mientras el nombre comercial sirve para identicar actividades econmicas de una manera atractiva en pugna por consumidores (funcin dinmica); el nombre societario sirve para identicar a un sujeto de derecho de manera formal en el mercado (funcin esttica) as como para interrelacionarse con los dems (funcin dinmica) tanto ante consumidores como ante otros proveedores y el Estado. As, parten dos diferencias ms nas: primero, que el nombre comercial tiene como objetivo captar consumidores, lo cual tiene coherencia con la funcin publicitaria de los signos distintivos, mientras que el nombre societario tiene una funcin meramente identicadora o informativa. Y segundo, el nombre societario slo identica un sujeto de derecho denominado, generalmente, persona jurdica o, especcamente dependiendo de cada caso, sociedad; mientras que el nombre comercial puede identicar no slo una persona jurdica, sino tambin
22MIRANDA Serrano, Luis Mara Denominacin social y nombre comercial: funciones y disfunciones. Madrid, Marcial Pons, 1997, p. 19.

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actividades econmicas que realiza una persona natural o el establecimiento mercantil dirigido por una persona natural. Conforme con este anlisis, Miranda dene el nombre comercial como el signo distintivo estatuido legalmente con la nalidad de diferenciar inmediatamente a la empresa y mediatamente a su empresario titular en las relaciones concurrenciales o de mercado23; y la denominacin (o razn) social como una expresin denominativa, necesaria en toda sociedad mercantil, cuya funcin normativo-tpica estriba, bsicamente, en identicar e individualizar al ente societario, permitindole constituirse en centro de imputacin de las responsabilidades dimanantes de la actividad que desarrolla, al tiempo que le posibilita personicarse en el trco , como sujeto jurdico titular de derechos y deberes24. Un par de ejemplos pueden ser de utilidad. Primero un ejemplo real: la empresa de denominacin social Cencosud Peru S.A., tiene registrada la marca denominativa METRO en clase 30 (Certicado N 51187) para poder vender productos como caf, helados, azcar, miel, polvos para hornear, productos de pastelera, entre otros; de igual forma, tiene la marca denominativa METRO en clase 03 (Certicado N 49710) para poder vender productos como jabones, productos de perfumera, cosmticos, leja, entre otros; as, tiene tambin la misma marca en clases 18, 24, 32, 16, 21 y otras. Sin embargo, tambin cuenta con varios nombres comerciales METRO en clase 30 (Certicado N 11346), en clase 32 (Certicado N 11346), en clase 21 (Certicado N 11354), entre otros. La pregunta es Por qu esta persona jurdica tiene diversos registros? En principio, la marca est registrada para poder expedir productos comercializados por ella como por ejemplo arroz METRO, caf METRO, papel higinico METRO, entre otros; luego, los nombres comerciales METRO estn registrados para poder identicar sus diversos establecimientos mercantiles y actividad empresarial, al relacionarse con la venta de ciertos productos, con los consumidores a travs de los letreros exteriores como normalmente se observa fuera de sus locales; y nalmente la denominacin social permite la identicacin de la persona jurdica para efectuar negocios jurdicos tanto con sus proveedores como con los consumidores, as cuando uno compre productos de esta empresa siempre ver que se consigna Cencosud Peru S.A., en la boleta junto a su nmero de Registro nico de Contribuyente (RUC). El segundo ejemplo es cticio, pero muy probable de encontrar en la realidad: imaginemos que frente a nuestra casa o en la esquina al costado del edicio donde vivimos hay una bodega pequea donde siempre vamos a comprar vveres o algn snack; en esta tienda, un seor nos atiende muy amablemente emitindonos una boleta cuando compramos. Es muy probable que la tienda diga BODEGA DON LUCHO, que ser el nombre comercial, en la parte exterior pero que en la boleta de venta se seale Luis Ramrez Castillo, nombre de la persona natural con negocio, o Lucho Industria E.I.R.L., denominacin social de la persona jurdica, con un RUC; lo que pasa es que los negocios pequeos normalmente nunca registran marcas y usan de
23dem, p. 99. 24dem, p. 117.

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facto los nombres comerciales que, como sealamos, no requieren registro para su proteccin. Es interesante destacar que poco o nada les interesa la Propiedad Industrial a este sector empresarial salvo contadas excepciones o cuando estn en constante crecimiento25. Sin embargo, aqu se recalca dos puntos: primero, que el uso de un nombre comercial puede identicar a una persona natural con actividad econmica; y, segundo, que es imprescindible contar con una denominacin social si se trata de una persona jurdica. III. El sistema de establecimiento de identicacin de las empresas en el Ordenamiento Jurdico Peruano: la regla de control expost en el conicto entre un nombre societario y un signo distintivo Habiendo revisado las diferencias y semejanzas conceptuales entre las guras de los signos distintivos y los nombres societarios, podemos ahora ingresar al sistema particular de registro y defensa de los mismos tanto en la etapa de registro como en una etapa posterior al mismo; la operacin consta de dos ltros que, como veremos, no necesariamente son los ms ecientes: a. El mbito privado del Notario y el rol del registrador en SUNARP: la primera parte del artculo 9 de la LGS La primera parte del artculo 9 de la LGS establece la regla aplicable nicamente por el registrador en la SUNARP al momento de inscribir la constitucin de la persona jurdica. As seala: () El Registro no inscribe a la sociedad que adopta una denominacin completa o abreviada o una razn social igual a la de otra sociedad preexistente (). Y, efectivamente, como conrma el artculo 16 de la Resolucin de Superintendente de los Registros Pblicos N 200-2001-SUNARP-SN Reglamento del Registro de Sociedades (en adelante, RRS), igualdad debe ser entendida como total coincidencia entre las denominaciones en los ndices de bsqueda o las variaciones de matices de escasa signicacin (tales como el uso de las mismas palabras con la adicin o supresin de artculos, espacios, preposiciones, conjunciones, acentos, guiones o signos de puntuacin; o el uso de las mismas palabras en diferente orden, as como del singular y plural). El efecto de esta norma es que tanto el Notario al extender la Escritura Pblica de constitucin de la entidad as como el registrador de la SUNARP nicamente cuentan con el deber, el primero para con el cliente y el segundo para con el administrado, de efectuar una bsqueda literal en el ndice de Registros Pblicos para que el registro resulte exitoso en el primer caso y sea vlido en el segundo. Como podremos imaginar, esta bsqueda no encontrar semejanzas o parecidos en nivel fontico, grco o conceptual; es decir, por ejemplo, no diferenciar entre ADIDOS S.A.C. de ADIDAS S.C.R.L. (similitud grca), ZYNC E.I.R.L. de SINC S.A.A. (similitud fontica), o PUMA DOS S.C. de TIGRE TRES S.A. (similitud conceptual),
25Un dato interesante es proporcionado por Rodrguez y Venturo cuando listan aquellos nombres de bodegas ms repetidos en el Per: BODEGA MARY, BODEGA JULY, LA BODEGUITA y LA TIENDITA. RODRIGUEZ, Gustavo y VENTURO, Sandro AMPAY PERU. Lima, Aguilar, 2008, p. 87. Este dato revela el poco o nulo inters de los pequeos empresarios en la Propiedad Industrial, a menos que se les presenten problemas concretos con un empresario cercano a su establecimiento o se encuentren en pleno desarrollo econmico llegando a competir con otros empresarios en el mercado.

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pudindose presentar convivencias registrales tanto en Escrituras Pblicas como en Registros Pblicos entre estas empresas. Finalmente, cabe sealar que en esta etapa, al nal el Notario o el Registrador trasladar los costos de estas bsquedas literales al consumidor ya sea a travs de honorarios o a travs de tasas; siendo incluso posible que se den fallas como las mencionadas que podran traer complicaciones posteriormente, como podremos ver. b. El control jurisdiccional encargado Juez: la segunda parte del artculo 9 de la LGS

La otra parte del sistema queda establecida con la segunda parte del artculo 9 de la LGS que seala: No se puede adoptar una denominacin completa o abreviada o una razn social que contenga nombres de organismos o instituciones pblicas o signos distintivos protegidos por derechos de propiedad industrial o elementos protegidos por derechos de autor, salvo que se demuestre estar legitimado para ello. () los afectados tienen derecho a demandar la modicacin de la denominacin o razn social por el proceso sumarsimo ante el juez del domicilio de la sociedad que haya infringido la prohibicin. Aqu el mensaje es para el Juez y los miembros de la persona jurdica. Una vez realizado el Registro que puede contener las deciencias sealadas, se le impone una carga a los miembros de una persona jurdica para que, cuando efectivamente noten un problema respecto a su denominacin en comparacin con otra o cuando se les notique una demanda por algn problema con su denominacin en comparacin con otra, tengan que efectuar modicaciones a su denominacin o razn social; lo cual, implica ms costos como cambiar documentos contables, cambiar contratos, cambiar muchos otros documentos en los que se identic a la empresa. De igual manera, cuando se seala exactamente la frase que contenga () signos distintivos protegidos por derechos de propiedad industrial se implican varias preguntas y cuestiones que deber absolver el Juez en el caso concreto, que como veremos no son para nada claras. Aqu no slo se buscarn coincidencias (Y semejanzas?) en el Registro de Sociedades, sino que deber buscarse en los Registros de Signos Distintivos que maneja la DSD de INDECOPI. De igual manera, cabe recalcar que una de las grandes dicultades es que los Jueces y Tribunales del Poder Judicial actual tienen una grave falta de especializacin en temas como este26 que son susceptibles de presentarse ante sus despachos cada cierto tiempo.
26Cabe recalcar lo sealado por De la Jara: entre los principales problemas que presenta la justicia civil se encuentra la excesiva duracin de los procesos, la falta de capacitacin y especialidad de los jueces que resuelven sobre estas materias y la falta de predictibilidad de las decisiones judiciales. DE LA JARA Basombro, Ernesto Se puede reformar el Poder Judicial? [en lnea]. En: Justicia Viva (WEB). Consulta: 16 de Mayo de 2013. Lima, 2004. < http://www.justiciaviva.org.pe/publica/pj.pdf > En este caso, si esto fue dicho para la justicia civil, a fortiori como es de esperarse, la especializacin en temas de justicia mercantil y comercial por parte de los jueces es prcticamente nula.

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Como podemos observar, en el caso de conicto entre un signo distintivo y un nombre societario el sistema est basado en un control ex-post de las fallas cometidas en el gnesis de la Escritura Pblica y/o el Asiento Registral por el Juez. IV. Cuando el Juez utiliza la camiseta de INDECOPI: el diseo del proceso de modicacin forzosa de nombre societario y problemas concretos Como hemos visto, entonces, el establecimiento de un nombre societario cuenta con dos ltros especcos: el primero, se tramita ante el Notario y el registrador de la SUNARP y consiste en la bsqueda de coincidencias literales en el Registro Pblico de Sociedades (ltro siolgico); el segundo, se demanda ante el Juez en proceso sumarsimo quien, veremos, debe realizar ms que una bsqueda literal y determinar la preferencia del Ordenamiento por uno u otro derecho en el mercado: o el derecho de marca / nombre comercial o el derecho a la denominacin o razn social. En este sentido, comencemos por analizar las guras procesales determinantes en este tipo de procedimiento. a. La Competencia y el tipo de proceso El artculo 9 de la LGS establece que los afectados tienen derecho a demandar () por el proceso sumarsimo ante el juez del domicilio de la sociedad que haya infringido la prohibicin; la pregunta ser Es realmente esta una norma procesal que indica la competencia27 y la va procesal? Concordando este artculo con el inciso 8 del artculo 546 del Cdigo Procesal Civil Peruano (en adelante, CPC), encontramos que la habilitacin respecto al tipo de proceso es correcta; efectivamente, se est estableciendo que el proceso sumarsimo civil es el indicado para tramitar la accin de modicacin de denominacin o razn social. De igual manera, queda claro que la competencia en razn del territorio es el forum rei del demandado que coincide con lo prescrito por el artculo 17 del CPC pues la demandada siempre ser una persona jurdica. Sin embargo, ante el silencio del artculo 527 del CPC sobre la competencia del magistrado, en razn de la materia y en razn de la funcin, que tendr a su cargo el caso queda la duda si tendr que ser un Juez de Paz, un Juez de Paz Letrado o un Juez especializado en lo Civil o en lo Comercial28. Creemos que por ser un tema de alta especialidad y complejidad (como por ejemplo una exhortacin nal a otras instituciones del Estado como lo es la SUNARP), deberamos entender de manera literal el concepto de Juez del artculo 9 de la LGS y

27Coincidimos con la denicin de competencia sealada por Priori como la aptitud que tiene un juez para ejercer vlidamente la potestad jurisdiccional () denida en virtud de determinados mbitos que la ley se encarga de establecer. De esta forma, () es un presupuesto de validez de la relacin jurdica procesal. PRIORI Posada, Giovanni La Competencia en el Proceso Civil Peruano. En Revista Derecho & Sociedad, Ao 15, N 22. Lima, 2004, p. 39. 28 En teora todos seran Jueces competentes: el Juez de Paz por expresa mencin del inciso 6 de la Ley N 29824 Ley de Justicia de Paz; el Juez de Paz Letrado por el inciso 1 del artculo 57 del Decreto Supremo N 017-93-JUS Texto nico Ordenado de la Ley Orgnica del Poder Judicial (en adelante, LOPJ) modicado por la Ley N 28457; y el Juez Civil por el inciso 1 del artculo 49 de la LOPJ.

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establecer que efectivamente ser competente el Juzgado especializado en lo Comercial o, en su defecto, en lo Civil. Entonces, si se plantea la demanda en un foro distinto al del lugar de domicilio del demandado dirigido al Juzgado Especializado; la demanda debera ser declarada improcedente en virtud del inciso 4 del artculo 427 del CPC. b. Sobre la legitimidad para obrar activa del Demandante

En el tema de las partes del proceso comienzan las primeras complicaciones. Cabe preguntarnos primero, nicamente el titular de un registro de marca o nombre comercial tienen legitimidad activa? Recordemos que incluso un sujeto de derecho puede usar un nombre comercial no reconocido por el INDECOPI y gozar de proteccin, en ese caso Se tendr que probar ante un Juez el uso del nombre comercial para tener legitimidad? En este caso, considero que lo ms recomendable es que se tome como prueba sine qua non de la legitimidad activa29 en el proceso un Certicado de Marca o un Certicado de Nombre Comercial expedido por la DSD del INDECOPI, mas no una simple solicitud pues carece de certeza sobre los derechos de propiedad industrial al ser nicamente titular de un derecho expectaticio de registro. Si fuera de otra manera; es decir, habilitando la legitimidad a titulares de facto de nombres comerciales tergiversaramos las funciones de cada entidad pues el Juez asumira el rol encargado a la DSD de INDECOPI respecto de anlisis de proteccin sobre un nombre comercial. As, como seala el artculo 86 del DL1075: En los casos que se pretenda hacer valer un derecho en base a un nombre comercial, usado o registrado, el titular del nombre comercial deber demostrar su uso o el conocimiento del mismo en el Per, por parte del pblico consumidor pertinente, para distinguir actividades econmicas iguales o similares a aquellas que se distinguen con el signo que motiva el inicio de la accin legal. En el caso de este proceso, el Poder Judicial no puede asumir las funciones que corresponden al INDECOPI pues tal como se desprende de la lectura del artculo 36 del Decreto Legislativo N 1033 Ley de Organizacin y Funciones del INDECOPI (en adelante, LOFI), corresponde a la DSD proteger los derechos otorgados sobre marcas y nombres comerciales; administrar los registros correspondientes; otorgar, reconocer, declarar, anular, cancelar o limitar tales derechos luego de un debido procedimiento administrativo. En este sentido, entendemos que queda limitada la legitimidad activa del proceso sumarsimo de modicacin de denominacin o razn social a aquellos titulares de derechos de marca o nombre comercial que cuenten con un Certicado de Marca o Nombre Comercial expedido por la DSD del INDECOPI; de esta manera, cabr declarar improcedente la demanda segn los incisos 1 y 6 del artculo 426 del CPC en caso de que no se presente dicho documento hasta
29 Entendemos, como seala Priori, legitimidad para obrar activa como posicin habilitante que se le exige al demandante para poder plantear la determinada pretensin. PRIORI, Giovanni La Legitimidad para obrar. Comentario al Artculo VI del Ttulo Preliminar del Cdigo Civil en AA.VV. El Cdigo Civil comentado por los 100 mejores especialistas. Tomo I. Lima, Gaceta Jurdica, 2003, p. 68.

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la admisin del proceso. Ahora, la segunda complicacin: segn los artculos 63 y 71 de la Constitucin Poltica del Per de 1993, la inversin extranjera y la propiedad de extranjeros tienen las mismas condiciones que la inversin y la propiedad nacionales; entonces, los derechos sobre Propiedad Industrial, ya sean marcas o nombres comerciales, son considerados valiosos activos en el mercado protegidos incluso por Tratados Internacionales30. Cabe preguntarse, El Juez deber admitir demandas basadas en Certicados de Marca31 registrados en el extranjero? El problema se origina por la amplia mencin que realiza el artculo 9 de la LGS cuando seala signos distintivos protegidos por derechos de propiedad industrial; en este sentido, segn la visin teleolgica32 de este proceso, la legitimidad no debera quedar restringida nicamente a los signos distintivos protegidos por derechos de propiedad industrial que cuenten con proteccin efectiva dentro del territorio nacional ya que, aunque nos limita el principio de territorialidad, lo que se busca con este proceso es evitar los usos indebidos y desautorizados de marcas y nombres comerciales para que empresas peruanas no obtengan provecho de la reputacin ajena que condensan estos signos; independientemente de que estos sean de titularidad de extranjeros o peruanos. Debe quedar claro para el Juez que: (i) la aplicacin de los Tratados Internacionales es directa por mandato del artculo 55 de la Constitucin que los incorpora como normas del Ordenamiento Jurdico Peruano; y (ii) existe un mandato especial por el trato nacional33 que implica que las empresas extranjeras tendrn la misma condicin de acceder a los recursos legales y la misma proteccin que los nacionales. As, podemos encontrar hasta tres situaciones: la primera, cuando se presenta un Certicado de Marca obtenido en algn pas de la Comunidad Andina; la segunda, cuando se presenta un Certicado de Marca garantizado en algn pas miembro de la Convencin de Washington; y la tercera, cuando se presenta un Certicado de Marca basado nicamente en el Convenio de Paris. Conforme a lo sealado, tal como est planteado el artculo 9 de la LGS, vemos como la legitimidad activa del proceso sumarsimo de modicacin de denominacin o razn social es ampliada tambin a aquellos titulares de derechos de marca que cuenten con un Certicado expedido por rganos estatales competentes de los pases miembros de la Comunidad
30Entre los cuales se encuentra la Convencin de Washington, en vigor para el Per desde 1937; el Acuerdo de la Organizacin Mundial del Comercio (OMC) sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), aplicable al Per como miembro de la OMC desde 1994; el Convenio de Paris, en vigor desde 1995; entre otros. 31Aqu queda claro por el artculo 86 del DL1075 que un Juez no podr admitir la presentacin de una demanda de modicacin de denominacin o razn social basndose el demandante en un Certicado de Nombre Comercial del Extranjero porque esta proteccin es sumamente territorial y, nuevamente, admitir esto implicara que el Juez tenga que evaluar pruebas de uso en el Per si se exige demostrar inters real en el pas, lo cual excede sus funciones y desnaturaliza la funcin jurisdiccional. 32Segn Rubio, segn el criterio teleolgico, el intrprete asume que la interpretacin debe ser realizada de manera tal que, en la medida de lo posible se obtenga una nalidad predeterminada de la aplicacin de la norma jurdica. RUBIO, Marcial El Sistema Jurdico: introduccin al Derecho. Lima, PUCP, 2007, p. 221. 33Establecido en casi todos los Tratados Internacionales sobre Propiedad Industrial: el artculo 1 de la D486; el artculo 1 de la Convencin de Washington; primera parte del Acuerdo de la Organizacin Mundial del Comercio (OMC) sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC); artculo 2 del Convenio de Pars; entre otros.

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Andina, la Convencin de Washington y el Convenio de Pars. Aunque lo sealado se desprenda de la literalidad y razonabilidad de las normas jurdicas, creemos que debera agregarse un requisito de muestra de inters real o prueba de mala fe del solicitante para no restringir de manera completa el principio de territorialidad34. De esta manera, analgicamente a lo establecido para las oposiciones basadas en el artculo 147 y 137 de la D486, el Juez debera pedir una muestra de inters real en el mercado tal como una solicitud de la marca ante la DSD de INDECOPI; o pedir pruebas de la mala fe de los registradores que podra deberse a la intencin de perpetuar actos de competencia desleal previstos en los artculos 9 y 10 del Decreto Legislativo N 1044 Ley de Represin de la Competencia Desleal (en adelante, LRCD)35 que podra demostrarse con la presentacin de la denuncia ante la CSD de INDECOPI. En este sentido, de los supuestos analizados, slo el artculo 7 de la Convencin de Washington exige un requisito de prueba de la mala fe36; nosotros creemos que lo mismo debera interpretarse analgicamente en caso de legitimidad activa basada en el Convenio de Paris y la D486. Slo de esta manera evitamos convertir al Juez en analista de temas de Propiedad Industrial, como hemos sealado antes. As, concluyentemente, queda ampliada la legitimidad activa en el proceso de modicacin de denominacin o razn social a raz de derechos de signos distintivos registrados en el extranjero, cuando se demuestre inters real por parte del titular o mala fe por parte de miembros de la persona jurdica, en base a los tratados internacionales mencionados. Una tercera complicacin se encuentra en responder lo siguiente: Debe primar un signo distintivo posterior al registro de la persona jurdica o nicamente signos distintivos anteriores al registro? La respuesta a este conicto es sencilla: prior in tempore, potior in iure. Sera contrario al bsico principio de temporalidad del Derecho admitir una demanda basada en una marca posteriormente registrada o admitir una demanda basada en un nombre comercial usado (O registrado?) luego de la constitucin de la persona jurdica demandada.
34Como seala Northcote, el principio de territorialidad se rompe cuando el pas tiene suscritos acuerdos o tratados internacionales que lo obliguen a otorgar proteccin recproca a las marcas registradas en otros pases. NORTHCOTE, Cristhian Los Principios aplicables a las proteccin de marcas [en lnea] en Revista Actualidad Empresarial. N 190. Lima, 2009, p. X-2. Consulta: 14 de septiembre de 2013. < http://www.aempresarial.com/web/revitem/43_10119_34465.pdf > 35Estos son actos de confusin consistentes en actos que tengan como efecto, real o potencial, inducir a error a otros agentes en el mercado respecto del origen empresarial de la actividad, el establecimiento, las prestaciones o los productos propios, de manera tal que se considere que estos poseen un origen empresarial distinto al que realmente les corresponde (artculo 9 de la LRCD); o actos de aprovechamiento indebido de la reputacin ajena consistentes en actos que, no congurando actos de confusin, tienen como efecto, real o potencial, el aprovechamiento indebido de la imagen, el crdito, la fama, el prestigio o la reputacin empresarial o profesional que corresponde a otro agente econmico, incluidos los actos capaces de generar un riesgo de asociacin con un tercero (artculo 10 de la LRCD). 36Artculo 7 de la Convencin de Washington: Todo propietario de una marca legalmente protegida en uno de los Estados contratantes conforme a su legislacin interna, que tenga conocimiento de que alguna persona o entidad usa o pretende registrar o depositar una marca sustancialmente igual a la suya o susceptible de producir confusin o error en el adquirente o consumidor de los productos o mercancas a que se apliquen, tendr el derecho de oponerse al uso, registro o depsito de la misma, empleando los medios, procedimientos y recursos legales establecidos en el pas en que se use o pretenda registrar o depositar dicha marca, probando que la persona que la usa o intenta registrar o depositar, tena conocimiento de la existencia y uso en cualquiera de los Estados contratantes, de la marca en que se funde la oposicin, y que sta se usaba y aplicaba y contina usndose y aplicndose a productos o mercancas de la misma clase; y, en consecuencia, podr reclamar para s el derecho a usar preferente y exclusivamente, o la prioridad para registrar o depositar su marca en el pas de que se trate, siempre que llene las formalidades establecidas en la legislacin interna y en esta convencin.

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En el primer caso, la marca deber estar garantizada previamente a la constitucin de la persona jurdica mediante Escritura Pblica ante el Notario; no hay excepciones, pues de admitir lo contrario se creara un supuesto injusto ya que los miembros de la persona jurdica ni siquiera pudieron tener conocimiento de la existencia de la marca. Precisamente, este es otro de los motivos por los cuales se tiene que admitir la legitimidad activa en base al registro de marca del extranjero slo si se cuenta con un registro previo y demostrando el inters real y/o la mala fe. En el caso de los nombres comerciales nos encontramos ante un supuesto especial debido a la necesidad de pruebas de uso, conforme el artculo 86 del DL1075. Como hemos sealado, el Juez no puede evaluar las pruebas de uso pues esta es la labor corresponde nicamente al INDECOPI; por lo tanto, la primaca temporal deber ser determinada no respecto al uso del nombre comercial, sino respecto al registro efectivo del mismo ante la DSD del INDECOPI que deber ser previo a la Escritura Pblica. En este sentido, queda determinado que tendrn legitimidad para obrar activa en el proceso de modicacin de denominacin o razn social: Los titulares de un registro de marca nacional registrado previamente a la constitucin de la Persona Jurdica ante la DSD de INDECOPI; Los titulares de un registro de nombre comercial nacional registrado previamente a la constitucin de la Persona Jurdica ante la DSD de INDECOPI; y Los titulares de un registro de marca extranjera registrada ante la entidad competente de un pas miembro de la Comunidad Andina, la Convencin de Washington o el Convenio de Pars; siempre que se demuestre inters real por parte del mismo o mala fe por parte de los miembros de la persona jurdica peruana. c. Sobre la legitimidad pasiva del Demandado En la otra parte de la relacin jurdico procesal encontramos al demandado, quien contar con legitimidad para obrar pasiva37, quien en este caso ser siempre una asociacin de personas, pero Podr ser demandada una Sociedad que slo est constituida en una Escritura Pblica? Encontramos la razn para negar este supuesto: si bien la redaccin del artculo 9 de la LGS no restringe la posibilidad de demandar a asociaciones de personas inscritas nicamente ante el Notario al igual que a personas jurdicas que ya han accedido al registro ante la SUNARP; nicamente, las ltimas tienen una denominacin o razn social en virtud de la personera jurdica obtenida por el Registro. Por lo tanto, sern las nicas a las cuales se les podr demandar la modicacin de los mismos. Aunque pensamos que es bastante difcil imaginar en qu supuestos comunes una empresa
37 Concebimos, como Priori, la legitimidad para obrar pasiva como posicin habilitante que se le exige al demandado para que la pretensin planteada en el proceso pueda plantearse vlidamente contra l. PRIORI, Giovanni La LegitimidadLoc. Cit.

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titular de derechos de propiedad industrial se enterara de la denominacin social o razn social de otra cuando el documento ocial de constitucin nicamente reside en alguna Notara del pas; cabe admitir que es posible de que se tome conocimiento de una u otra manera, por ejemplo a travs de la constatacin de documentos tributarios como boletas de venta o facturas comerciales. Sin embargo, debern esperar a que dicha Sociedad logre su registro ante la SUNARP para poder demandar la modicacin de cambio de nombre societario. Entonces, efectivamente, tendrn legitimidad para obrar pasiva en el proceso de modicacin de denominacin o razn social nicamente: La Persona Jurdica inscrita en el Registro de Sociedades ante la SUNARP que vulnere derechos de propiedad industrial con su denominacin o razn social. d. El tema de fondo: el nico punto controvertido en el proceso

Una vez superado el tema formal, queda por analizar cul ser el punto controvertido que deber ser dilucidado por el Juez. Si bien al parecer esto es sencillo, veremos que no es as: cuando el artculo 9 de la LGS seala la exacta frase que contenga () signos distintivos protegidos por derechos de propiedad industrial, a diferencia de la regla para el Notario y el registrador de SUNARP, debemos analizar en este caso dos tipos de Registros: el Registro de Signos Distintivos y el Registro de Sociedades. En principio, queda claro que el Juez deber dejar de lado las marcas y nombres comerciales gurativos y, nicamente, tomar en consideracin la parte denominativa de las marcas y nombres comerciales mixtos. De esta manera, queda por determinar algo ms complicado: El examen que realizar el Juez debe ser amplio o restringido? Primero, debemos aclarar que el hecho que el Juez tenga que ver temas de Propiedad Industrial es bastante complejo debido a que son materias bastante especializadas; sin embargo, por mandato de la Ley, se le encarga la misin concreta de resolver conictos que generen las denominaciones sociales o razones sociales cuando exista un derecho de marca o de nombre comercial previamente garantizado. Esto hace que, de una u otra manera, el Juez debe tener en cuenta principios bsicos de cotejo de signos distintivos. Para entender estos tipos de anlisis es bastante relevante lo sealado por el Tribunal de INDECOPI; especialmente, la confusin directa e indirecta, y la semejanza en tres niveles especcos: grco, fontico y conceptual. Como ha sealado de manera reiterada la CSD de INDECOPI: la confusin en el derecho de marcas puede ser de dos tipos: confusin directa, la misma que se presenta cuando dos productos o servicios idnticos se encuentran marcados por signos iguales o similares de modo tal que el consumidor podra adquirir o contratar uno de ellos en la creencia que se trata del otro; y confusin indirecta, la cual est referida no a los productos o servicios en s, sino al origen empresarial de los mismos, es decir que el consumidor podra adquirir un producto o

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contratar un servicio, pensando que es producido o prestado, respectivamente, por otro empresario38. La jacin en uno u otro supuesto de confusin se determina en base a ciertos criterios jados por los artculos 45, 46 y 48 del DL1075; en este sentido, se deber vericar los diferentes tipos de semejanzas. As, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido, en la Interpretacin Prejudicial N 93-IP-2010, la diferencia entre: La similitud ortogrca se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus races o terminaciones, pudieran aumentar el riesgo de confusin. La similitud fontica se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinacin de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la slaba tnica o de la coincidencia en las races o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepcin por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variar segn su estructura grca y fontica. La similitud ideolgica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, caracterstica o idea, se estara impidiendo al consumidor distinguir una de otra. De igual manera, complementariamente, Otamendi seala que existe confusin visual cuando la confusin es causada por la identidad o similitud de los signos, sean stos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro, por simple observacin; existe confusin auditiva cuando la confusin se por la pronunciacin de las palabras tiene una fontica similar; y existe confusin ideolgica que se produce cuando se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de las marcas39. Teniendo estos conceptos claros cabe analizar un trio de ejemplos cticios para entender este tipo de conictos: el primero la semejanza entre las denominaciones CUARZO y QUARSO; el segundo entre la denominacin CHOCOBALON y CHOCOBOLITA; y nalmente el tercero entre la denominacin FORTE y FORTEX. En el primer conicto, desde nuestra perspectiva nos encontramos ante una semejanza fontica y grca pues la pronunciacin es igual en ambos casos (/kuarso/) y solamente dos consonantes dieren (Q-C y Z-S); en el segundo supuesto, desde nuestro punto de vista existe una semejanza conceptual ya que si bien BALON y BOLITA dieren grca y fonticamente evocan a un mismo concepto: un elemento esfrico usado para nes ldicos; y, en el tercer
38 Esto ha sido reiterado en diversas Resoluciones de los rganos de INDECOPI, por ejemplo: la Resolucin N 65062010/DSD-INDECOPI, la Resolucin N 3688-2009/CSD-INDECOPI, la Resolucin N 11076-2011/DSD-INDECOPI, N 1306-2012/CSD-INDECOPI, N 0048-2013/CSD-INDECOPI, entre muchas otras. 39 OTAMENDI, Jorge Ob. Cit., pp. 183-203.

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supuesto, desde nuestra concepcin existe un conicto grco, fontico y conceptual ya que visualmente son muy similares al solo diferir en el aadido de la X nal, fonticamente son casi idnticos debido a que el sonido nal de la X no es determinante, y conceptualmente evocan el mismo signicado de un valor agrandado en fuerza. Ahora, la eleccin sobre la confusin indirecta o directa es bastante complicada debido a que depender de: (i) la perspectiva subjetiva tanto del Examinador de la DSD de INDECOPI como del Juez especializado si se admite un anlisis amplio en el proceso de modicacin de denominacin o razn social; y (ii) el grado de relacin entre los productos o servicios ofrecidos por el empresario titular de la denominacin o razn social (demandado), y los productos o servicios distinguidos por la marca o nombre social de otro empresario (demandante). As, de un lado, el anlisis restringido implicara nicamente la vericacin de identidad entre el signo distintivo y el nombre societario cotejando tanto el Registro de Marcas y Nombres Comerciales junto al Registro de la Sociedad; tal como lo hacen los registradores de SUNARP respecto nicamente al Registro de Sociedades como se desprende de los artculos 15 y 16 de la RRS. En este caso, el Juez nicamente podra determinar la primaca de un derecho de propiedad industrial cuando estemos ante semejanzas grcas u ortogrcas, y fonticas; ordenando la modicacin del nombre societario en casos de confusin directa. De esta manera, por poner un ejemplos hipotticos: un Juez podra determinar que se modique la denominacin social THEO SPORTS S.A., debido a que Pedro Prez tiene titularidad de la marca registrada THEO en clase 25 para distinguir prendas de vestir, o la razn social CONCEPT ART S.C. porque la empresa CONTAX S.A., cuenta con el nombre comercial inscrito CONCEPTO en clase 16 para distinguir artculos de ocina. Sin embargo, no podr determinar la modicacin de una denominacin social como SUPER X S.A.C., por el registro de marca HYPER y para distinguir bebidas energizantes en clase 32 de la empresa BULL S.A., o la razn social NEOTRIX S. en C., por el nombre comercial NUEVOTRI en clase 41 para distinguir un local educativo de la empresa NETRIX S.A. El anlisis amplio, por otro lado, consiste en un anlisis como el que efecta el INDECOPI a travs de la CSD o la DSD; es decir, que puede vericar tanto la semejanza grca, fontica y conceptual de los signos distintivos en conicto con la denominacin o razn social. De esta manera, es posible determinar tanto casos de confusin directa como de confusin indirecta; cabe resaltar que en este caso no nos estamos contradiciendo con lo sealado previamente sobre las funciones de INDECOPI y el Poder Judicial ya que: (i) en el proceso de modicacin de denominacin o razn social encargado por el artculo 9 de la LGS no se discuten derechos de propiedad industrial, sino nicamente se dilucida sobre la limitacin de un nombre societaria basndonos en un previamente garantizado derecho sobre marca o nombre comercial; y (ii) no se est efectuando funciones de INDECOPI garantizadas por la LOI, sino que se estn utilizando los mtodos y conceptos que normalmente utilizan la DSD y la CSD.

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Desde nuestra perspectiva, creemos que el Juez, como rgano jurisprudencial habilitado por el artculo 9 de la LGS y como ltimo ltro de correccin de las fallas del mercado en materia de nombres societarios, tiene plena competencia para determinar conictos entre signos distintivos y nombres societarios en un sentido amplio. La Corte Suprema de la Repblica parece conrmar nuestro punto de vista al analizar la Casacin N 4764-2009-LIMA, que nos sirve de ejemplo para demostrar que el Poder Judicial realiza un anlisis amplio: El caso se resume en el conicto basado en el artculo 9 de la LGS entre la marca KARTONPLAST de la empresa SURPACK Sociedad Annima y la denominacin social CARTONPLAST PERU Sociedad Annima Cerrada; el Juez de primera instancia, totalmente equivocado, declara infundada la demanda porque la marca distingue productos y la denominacin social distingue a una persona jurdica (?) dejndose de lado los argumentos sobre la semejanza fontica y grca alegada por la demandante que debern ser dilucidados ante INDECOPI (?); la Sala Superior revoca la Sentencia de primera instancia y la reforma declarndola fundada porque el a quo incurri en un error al aplicar el cuarto prrafo del artculo 9 de la LGS ya que el demandado invoc vlidamente un signo distintivo (KARTONPLAST en clase 17) frente a una denominacin social (CARTONPLAST PERU Sociedad Annima Cerrada). En trminos de la Corte Suprema, el artculo 9 de la LGS es una regla general, que tiene por nalidad no permitir la coexistencia de dos sociedades mercantiles con tal similitud o identidad de denominacin o razn social que pueda inducir a confusin al pblico, asimismo, se advierte que tal disposicin contiene una regla de excepcin, la cual es la de permitir la coexistencia de una sociedad con denominacin o razn social similar a otra anterior, o en su caso que haya obtenido marca registrada similar a la denominacin social, siempre que se acredite el derecho de la pretencionante (sic) que le vincule con dicha denominacin o razn social, pero respetndose siempre la referencia de la no igualdad entre ambas denominaciones, puesto que una total identidad implicara desnaturalizar la Ratio Legis de la norma, como es la de evitar generar daos a terceros por confusin entre empresas diferentes, y que incluso pueden coincidir en que su especialidad en el mercado sea la misma40. En este sentido, la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia determin que el ad quem ha efectuado una interpretacin correcta del artculo referido ya que en primer lugar se ha establecido la titularidad de la demandante sobre la marca KARTONPLAST y adems que CARTONPLAST PERU Sociedad Annima Cerrada contiene a KARTONPLAST - marca de la empresa SURPACK Sociedad Annima, al respecto, se puede advertir que si bien desde el punto de vista grco se presenta distinta extensin KARTONPLAS y CARTONPLAST PERU Sociedad Annima Cerrada, sin embargo, desde el punto de vista fontico
40Subrayado propio.

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CARTONPLAST es idntico al signo registrado KARTONPLAST, por ello conforme a la norma denunciada no es permitido la coexistencia de dos sociedades mercantiles con tal similitud o identidad de denominacin o razn social que pueda inducir a confusin al pblico41 Como se puede observar, la mxima instancia del Poder Judicial ha sealado que los conceptos prestados del rea de la Propiedad Industrial (como los tipos de semejanza y la confusin) deben ser utilizados por una Sala Superior para poder realizar un anlisis correcto en virtud del encargo del artculo 9 de la LGS cuando hay un conicto entre un nombre societario y un signo distintivo. Otro motivo por el cual se debe admitir el sentido amplio del examen por parte del Juez es que, tal como est diseado el sistema de establecimiento de identicacin de las empresas en el Ordenamiento Jurdico Peruano, no existe otro control o ltro posterior que corrija las fallas de mercado como lo son la identidad de nombres societarios de dos empresas o el uso desautorizado e indebido de signos distintivos en el Registro de Sociedades por parte de empresas distintas a la titular. e. La Sentencia del proceso de modicacin de denominacin o razn social debido a conicto con signos distintivos Segn el artculo 121 del CPC, () Mediante la sentencia el Juez pone n a la instancia o al proceso en denitiva, pronuncindose en decisin expresa, precisa y motivada sobre la cuestin controvertida declarando el derecho de las partes, o excepcionalmente sobre la validez de la relacin procesal. Cabe determinar los posibles fallos del Juez en este tipo de proceso judicial. Viendo que slo existe dos posibles resultados: Que no existe conicto entre el signo distintivo y el nombre societario; y Que existe conicto entre el signo distintivo y el nombre societario. En el primer supuesto, en caso de que no exista conicto entre el signo distintivo y el nombre societario, la Sentencia ser declarada infundada; de esta manera, aunque no sea fcilmente observable, el mensaje del Juez al mercado ser que las denominaciones que estuvieron en supuesto conicto pueden coexistir. En este sentido, el Juez debe realizar con suma delicadeza el anlisis amplio de determinacin de conictos entre signos distintivos y nombres societarios porque en caso de que se determine la inexistencia de conicto en un caso concreto, podra estar determinndose en general que los signos con ciertas caractersticas no sern conictivos con nombres societarios de otras determinadas caractersticas, en situaciones similares. Por ejemplo, si un Juez determina que la denominacin social PETROYIS S.A.C., no es confundible con la marca PETRYES en clase 6 para distinguir materiales de construccin de titularidad de PETROLIUM ACEROS E.I.R.L.; es muy probable que la empresa CORPAXIS S.A., no espere que un Juez determine la existencia de conicto con una marca CORPAXES, en
41Subrayado de la propia Sentencia recortado para resaltar ciertos puntos.

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clase 6 para distinguir productos metlicos de titularidad de ACROX S.A.C. En el segundo supuesto, la demanda ser declarada fundada por existir efectivamente un conicto entre un signo distintivo y un nombre societario. As, el pronunciamiento del Juez es uno cognitivo constitutivo42 pues la situacin jurdica subjetiva43 es modicada por la Sentencia; en este caso, es el derecho a la identidad; siendo claro que, como seala Espinoza, la persona jurdica tambin puede ser titular de situaciones jurdicas existenciales, como el derecho a la identidad, reputacin, privacidad, entre otros44. Pero Quin deber cumplir este cambio? Entonces el Juez, alternativamente, podr ordenar mediante ocio45 al registrador de la SUNARP notique a los representantes de la persona jurdica para que, en un plazo determinado, decidan el cambio de la denominacin o razn social; u ordenar al demandado inscribir la modicacin del nombre societario en un plazo determinado bajo apercibimiento de declarar la nulidad del Acto y el Asiento registral de constitucin con la consecuente cancelacin total del Registro. En uno u otro caso, una vez decidido el nuevo nombre societario por los miembros, este deber ser inscrito como un asiento de modicacin, en virtud del artculo 51 de la Resolucin del Superintendente Nacional de los Registros Pblicos N 195-2001-SUNARP/SN Reglamento General de los Registros Pblicos (en adelante, RGRP). Sin embargo, (i) en caso los miembros no decidieran nada en el plazo otorgado por la SUNARP, se debe hacer una anotacin preventiva de la Sentencia segn el artculo 65 del RGRP y otorgar nuevo plazo (medida moderada); nalmente, si no llegaran a determinar nuevo nombre societario pasado el segundo plazo, podra ya pensarse en la cancelacin total del registro segn el artculo 94 del RGRP (medida extrema) pues esta situacin claramente puede ser entendida como un incumplimiento de mandato judicial indirecto por parte del demandado en el proceso. O (ii) en caso fuere un mandato directo, lo cual convierte el pronunciamiento en uno cognitivo de condena46, se trata de un incumplimiento de mandato judicial directo por parte del demandando en el proceso y se deber ordenar el apercibimiento prescrito en la Sentencia.

42Conceptualizado por Priori como aquel en que el rgano jurisdiccional constituye, modica o extingue una determinada situacin o relacin jurdica. PRIORI, Giovanni La Tutela Cautelar. Su conguracin como derecho fundamental. Lima, ARA, 2006, p. 33. 43Desde una concepcin especca, Morales seala entiende Situacin Jurdica Subjetiva como el modo en que las normas regulan las posibilidades de los diversos sujetos relativamente a los diversos bienes, de conformidad con la graduacin que las normas mismas pretenden establecer entre los intereses de los sujetos. MORALES Hervias, Rmulo Patologas y Remedios del Contrato. Lima, Jurista, 2011, p. 63. Mientras que desde una concepcin ms amplia, Fernndez establece que las Situaciones Jurdicas Simples o Monosubjetivas son aquellas situaciones fcticas en donde el Derecho extiende su manto protector sobre los sujetos, con prescindencia de la existencia de alguna vinculacin intersubjetiva concreta. FERNANDEZ, Gastn La obligacin: apuntes para una dogmtica jurdica del concepto en Revista Themis, poca 2, N 27-28. Lima, 1994, p. 47. 44ESPINOZA, Juan Derecho de las Personas. 5 Edicin. Lima, Rodhas, 2008, p. 722. 45Mediante artculo 148 del CPC se seala que: A los nes del proceso, los Jueces se dirigen mediante ocio a los funcionarios pblicos que no sean parte en l. (). 46Identicado como aquel que dispone el cumplimiento de determinada conducta al demandado con la cual se lograr la proteccin de la situacin jurdica de ventaja, y con esto la satisfaccin del inters que subyace a ella. PRIORI, Giovanni La Tutela Loc. Cit.

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Efectivamente, creemos que en caso el Juez ordene la modicacin del nombre societario, los miembros o representantes de la persona jurdica debern cambiarlo en un plazo prudencial; y si se llegara a incumplir por inaccin de estos, la autoridad deber sancionar con el remedio ms gravoso por desconocimiento del mandato de la Sentencia. f. De la Apelacin y la Caducidad de la Accin Para terminar estas reexiones cabe mencionar que aqu se aplican dos de las disposiciones especiales sobre apelacin en proceso sumarsimo: primero, como sealan el artculo 558 y 376 del CPC, el trmite de la apelacin se produce con efecto suspensivo; y, segundo, aunque creemos un supuesto poco probable para este tipo de procesos, ser improcedente el ofrecimiento de medios probatorios nuevos ante la segunda instancia, segn el inciso 3 del artculo 559 del CPC. Por ltimo, un ltimo punto a discutir sera la caducidad de la accin; segn Osorio, debido a que no existe ninguna disposicin legal expresa acerca de la caducidad de la accin de modicacin de denominacin o razn social, resulta de aplicacin lo dispuesto en el artculo 49 de la Ley General de Sociedades (referido a la caducidad en general), el mismo que precepta lo siguiente: 'Las pretensiones del socio o de cualquier tercero contra la sociedad, o viceversa, por actos u omisiones relacionados con derechos otorgados por esta ley, respecto de los cuales no se haya establecido expresamente un plazo, caducan a los dos aos a partir de la fecha correspondiente al acto que motiva la pretensin'47. El punto de discusin es qu entendemos como acto que motiva la pretensin; el tema consiste en determinar si este acto es nicamente el esttico Asiento Registral de Constitucin de la Sociedad en el Registro de Sociedades o si se reere a la situacin jurdica subjetiva que contina en el tiempo mientras dicho Asiento Registral contine vigente. La discusin profunda excede estas lneas, basta con sealar que hay argumentos para defender ambas teoras: se deende la primera estableciendo el deber de los titulares de signos distintivos de promover la defensa de sus derechos, adems se presume el total conocimiento del Registro Pblico segn artculo 2012 del Cdigo Civil Peruano de 1984 lo cual genera un deber de realizar bsquedas peridicas respecto a sus marcas y nombres comerciales; por otro lado, la segunda es defendida en base a que una caducidad tan corta podra efectuar que existan fallas de mercado permitidas por el Sistema, al igual que se habilita la potencial comisin de actos de competencia desleal por confusin o aprovechamiento indebido de la reputacin ajena, nalmente se desprotege al consumidor que ser susceptible de confusin al tener empresas distintas con iguales palabras distintivas sean nombres comerciales, marcas, denominaciones sociales o razones sociales.

47OSORIO Ruiz, Zaida Procesos civiles en el marco de la Ley general de sociedades. 2 Edicin. Lima, Iustitia, 2012, p. 262.

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Creemos que una solucin intermedia debera ser que el plazo de caducidad de la accin sea determinado por norma especial en un intermedio entre la indeterminabilidad y un plazo tan corto como el general; sin embargo, hasta esta modicacin por parte del Legislador, slo queda que las empresas realicen bsquedas peridicas en la SUNARP para vericar usos no autorizados de sus marcas y/o nombres comerciales pues existe la posibilidad de que un Juez interprete como aplicable el artculo 49 de la LGS. V. Conclusiones No hemos tratado, con lo expresado en estas lneas, de llegar a conclusiones denitivas; sino a meros apuntes sobre la conguracin procesal y sustancial de la materia y el proceso sumarsimo de modicacin de denominacin o razn social en base a un conicto con signos distintivos de titularidad de otro agente en el mercado. Este tipo de proceso basado en el artculo 9 de la LGS es pocas veces discutido; siendo, as, materia casi inexplorada por la doctrina contempornea peruana. Entre los puntos encontrados, tenemos como conclusiones las siguientes:

Dentro del contenido constitucional esencial de la Libertad de Empresa se encuentra la libertad de organizacin, de donde nace el derecho de eleccin del nombre de la sociedad surgiendo derecho al uso de la denominacin o razn social; y la libertad de acceso al mercado y de competencia, de donde se desprende el derecho de la eleccin de la poltica publicitaria de la sociedad y de libertad de pugnar por la preferencia de consumidores o usuarios del cual surge el derecho de ostentar y utilizar signos distintivos. Los signos distintivos son diferentes a los nombres societarios por diversas razones, tales como la legislacin que los protege, las instituciones que los deenden o registran, las funciones que los caracterizan, los principios que se aplican a ambos, el mbito de proteccin de los mismos, su composicin estructural, la cantidad que puede tener cada empresa, entre otras. El sistema de establecimiento de identicacin de las empresas en el ordenamiento jurdico peruano est determinado por el artculo 9 de la LGS que establece dos ltros de proteccin: (i) el mbito privado del Notario y el rol del registrador en SUNARP, este ltimo quien nicamente realiza una bsqueda literal en su propio Registro de Sociedades; y (ii) el control jurisdiccional encargado Juez, quien deber dilucidar en un proceso sumarsimo si existe semejanza o no entre un signo distintivo y un nombre societario. As, el caso de conicto entre un signo distintivo y un nombre societario el sistema est basado en un control ex-post de las fallas cometidas en el gnesis de la Escritura Pblica y/o el Asiento Registral por el Juez. Por ser un tema de alta especialidad y complejidad, deberamos entender de manera

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literal el concepto de Juez del artculo 9 de la LGS y establecer que efectivamente ser competente el Juzgado Especializado en lo Comercial o, en su defecto, en lo Civil.

Tendrn legitimidad para obrar activa en el proceso de modicacin de denominacin o razn social: (i) los titulares de un registro de marca nacional registrado previamente a la constitucin de la Persona Jurdica ante la DSD de INDECOPI; (ii) los titulares de un registro de nombre comercial nacional registrado previamente a la constitucin de la Persona Jurdica ante la DSD de INDECOPI; y (iii) los titulares de un registro de marca extranjera registrada ante la entidad competente de un pas miembro de la Comunidad Andina, la Convencin de Washington o el Convenio de Pars; siempre que se demuestre inters real por parte del mismo o mala fe por parte de los miembros de la persona jurdica peruana. Tendrn legitimidad para obrar pasiva en el proceso de modicacin de denominacin o razn social nicamente la Persona Jurdica inscrita en el Registro de Sociedades ante la SUNARP que vulnere derechos de propiedad industrial con su denominacin o razn social. El Juez, como rgano jurisprudencial habilitado por el artculo 9 de la LGS y como ltimo ltro de correccin de las fallas del mercado en materia de nombres societarios, tiene plena competencia para determinar conictos entre signos distintivos y nombres societarios en un sentido amplio; tal como lo ha determinado la Corte Suprema de la Repblica al resolver la Casacin N 4764-2009-LIMA. En caso el Juez ordene la modicacin del nombre societario, los miembros o representantes de la persona jurdica debern cambiarlo en un plazo prudencial; y si se llegara a incumplir por inaccin de estos, ordenada la noticacin por parte de la SUNARP o el directo cambio por parte de los particulares, la autoridad deber sancionar con el remedio ms gravoso por desconocimiento del mandato de la Sentencia. En caso de apelacin de la Sentencia en proceso sumarsimo; esta se produce con efecto suspensivo y ser improcedente el ofrecimiento de medios probatorios nuevos ante la segunda instancia. Sobre el controvertido tema de la caducidad de la accin, creemos que una solucin intermedia debera ser que el plazo de caducidad de la accin sea determinado por norma especial en un intermedio entre la indeterminabilidad y un plazo tan corto como el general del artculo 49 LGS; sin embargo, hasta esta modicacin por parte del Legislador, slo queda que las empresas realicen bsquedas peridicas en la SUNARP para vericar usos no autorizados de sus marcas y/o nombres comerciales pues existe la posibilidad de que un Juez interprete como aplicable el artculo 49 de la LGS.

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