COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL Y LITIGIOS EN MATERIA DE PATENTES: BRUSELAS I, LOPJ Y TRIBUNAL UNIFICADO DE PATENTES, LIAISONS DANGEREUSES?

Dr. Rafael Arenas Garca Catedrtico de Derecho internacional privado Universitat Autnoma de Barcelona SUMARIO: I. Introduccin. II. Reglamentos 44/2001 y 1215/2012: 1. Alcance de la competencia exclusiva. 2. Excepciones, cuestiones incidentales y reconvenciones en materia de patentes. III. El DIPr autnomo espaol: 1. Aplicacin de la LOPJ y competencia sobre el fondo del litigio. 2. Excepciones, cuestiones incidentales y foro cautelar. IV. El acuerdo sobre el Tribunal Unificado de Patentes: 1. Las reglas de competencia del TUP. 2. El TUP desde la perspectiva espaola. V. Conclusin

I. INTRODUCCIN 1. La propiedad industrial es fuente de no pocos litigios. La alegacin de la infraccin de un derecho de patente u otro cualquiera de los que estn protegidos por la normativa de propiedad industrial (intelectual property en la terminologa anglosajona)1 acaba en no pocas ocasiones en una demanda judicial en la que es tambin frecuente que se discuta tanto sobre la infraccin propiamente dicha como sobre la validez o eficacia del ttulo cuya infraccin es alegada. Tal como veremos, esta dualidad entre alegacin de la infraccin y eficacia del derecho de que se trate es de gran importancia para el anlisis de las cuestiones competenciales que se plantean en este tipo de situaciones. Es cierto que las diferencias en materia de propiedad industrial tambin pueden ser objeto de arbitraje, tal como se desarrolla en este mismo libro en la contribucin del profesor Ramos Romeu; y el hecho de que algunas cuestiones relativas a la propiedad industrial configuren un supuesto de competencia exclusiva tanto en el Reglamento 44/2001 como en la LOJP y en otros Derechos de origen interno2 no ha de impedir que el arbitraje opere3. En esta contribucin no nos ocuparemos de esta posibilidad, limitndonos a los supuestos en los que el litigio se plantea ante tribunales estatales, sin reparar en la incidencia que en tales casos pudiera tener la existencia de un procedimiento arbitral o una clusula compromisoria. 2. El anlisis se realizar considerando tanto la regulacin contenida en el Reglamento 44/2001 como en el DIPr autnomo espaol (LOPJ). En lo que se refiere al Reglamento europeo se examinarn tambin las previsiones contenidas en el Reglamento 1215/2012, que sustituir a partir del ao 2015 al Reglamento 44/2001. En lo que se refiere al DIPr espaol de origen interno la atencin puede limitarse a la LOPJ, ya que ser en ella donde encontremos al concrecin de los foros competenciales que
Vid. P.A. de Miguel Asensio, Bienes inmateriales, Derecho de la competencia y responsabilidad extracontractual en J.C. Fernndez Rozas/R. Arenas Garca/P.A. de Miguel Asensio, Derecho de los Negocios Internacionales, Madrid, Iustel, 4 ed. 2013, pp. 79-177, p. 93. 2 Vid. T. Kono/P. Jurys, General Report, en T. Kono (ed.), Intellectual Property and Private International Law. Comparative Perspectives, Oxford and Portland (Oregon), Hart Publishing, 2012, pp. 33-48. 3 No existe un motivo especfico de exclusin del arbitraje en los supuestos en los que la materia es objeto de una competencia exclusiva y no resulta razonable extender a estos casos las limitaciones del arbitraje que se derivan de la inarbitrabilidad de la controversia o de la contrariedad con el orden pblico; ya que las razones que justifican la configuracin de una competencia como exclusiva no son trasladables al arbitraje, vid. R. Arenas Garca, El control de oficio de la competencia judicial internacional, Madrid, Eurolex, 1996, pp. 250-252.
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pueden afectar a los litigios en materia de propiedad industrial. Como es sabido, determinadas cuestiones procedimentales en materia de competencia judicial internacional son reguladas en la LEC; pero al no existir particularidades relevantes podemos remitirnos en este punto a las normas generales y los anlisis ya existentes sobre la normativa procesal con relevancia internacional en la LEC. Tras el estudio de la normativa de la UE y del DIPr autnomo espaol, as como de las relaciones entre ambos sistemas de regulacin, nos detendremos en el Acuerdo sobre un Tribunal Unificado de Patentes4. Es cierto que Espaa no participa en este Acuerdo, por lo que no se integrar en el Tribunal Unificado de Patentes; pero esta no participacin no impedir que los operadores jurdicos y econmicos espaoles se vean afectados por este Acuerdo; ya que resultar posible que tales operadores obtengan patentes con efecto unitario a las que les ser de aplicacin las previsiones del Acuerdo. Adems, deberemos considerar en qu forma las decisiones adoptadas por el Tribunal Unificado podrn ser reconocidas y ejecutadas en Espaa; cuestin que, tal como veremos, podra plantear algunos problemas interesantes.

II. Reglamentos 44/2001 y 1215/2012 1. Alcance de la competencia exclusiva 3. Tanto el Reglamento 44/2001 como el 1215/2012 incluyen un foro exclusivo en materia de patentes. La redaccin del precepto vara significativamente de uno a otro Reglamento al intentar acoger el segundo la jurisprudencia del Tribunal de Luxemburgo en relacin al tratamiento procesal de las excepciones procesales que se plantean sobre la base de la ineficacia de la inscripcin o de la patente que sirve de base a la accin principal. En el siguiente apartado nos ocuparemos especficamente de esta cuestin, que reviste gran inters tanto terico como prctico, limitndonos aqu a sealar lo ya apuntado e indicar que en el resto del precepto la diccin de ambos Reglamentos es prcticamente idntica, por lo que es posible realizar un anlisis conjunto de ambos instrumentos. 4. La competencia exclusiva prevista tanto en el Reglamento 44/2001 (art. 22.4) como en el 1215/2012 (art. 24.4) alcanza a los litigios en materia de inscripciones o validez de patentes, marcas, diseos o dibujos y modelos, y dems derechos anlogos sometidos a depsito o registro. La aplicacin de este foro competencial a las patentes no presenta ninguna duda, al igual que a las marcas, diseos, dibujos o modelos; siempre que se trate de derechos sometidos a depsito o registro, pudiendo plantear alguna dificultad la concrecin de cules son los derechos anlogos a los que se refiere

El Acuerdo fue firmado por 26 de los 27 Estados miembros de la UE (el nico pas que no participa en el Acuerdo es Espaa) el 19 de febrero de 2013 (cf. M. Desantes Real, El Acuerdo sobre un Tribunal Unificado de Patentes de 19 de febrero de 2013. Una primera aproximacin crtica, Conflictus Legum, 27 de febrero de 2013, http://conflictuslegum.blogspot.com.es/2013/01/manuel-desantes-real-unaprimera.html). Puede consultarse su texto aqu: http://register.consilium.europa.eu/pdf/es/12/st16/st16351.es12.pdf) y ha sido ya publicado en el Diario Oficial (DO, nm. C 175, de 20 de junio de 2013). Vid. tambin id., Una primera aproximacin al paquete de patentes, ibid, 8 de enero de 2013, http://conflictuslegum.blogspot.com.es/2013/01/manueldesantes-real-una-primera.html).

el precepto5; pero aqu no nos ocuparemos de esta cuestin pues el objeto de esta contribucin es nicamente la competencia en materia de patentes. De acuerdo con estos Reglamentos, los tribunales que asumirn la competencia exclusiva en materia de inscripciones y validez de patentes sern los del Estado miembro en que se hubiere solicitado, efectuado o tenido por efectuado el depsito o registro en virtud de lo dispuesto en algn instrumento comunitario o en algn convenio internacional (art. 22.4 del Reglamento 44/2001). La diccin del precepto equivalente en el Reglamento 1215/2012 introduce algn cambio respecto a sta. As, en vez de referirse a un instrumento comunitario lo hace a instrumento de la Unin, lo que se justifica por la sustitucin de la Comunidad Europea por la Unin Europea sin que el cambio tenga mayor transcendencia. Podra ser ms relevante el que en la versin espaola del Reglamento se indica que los competentes sern los rganos jurisdiccionales del Estado en que se haya solicitado, efectuado o tenido por efectuado el depsito o registro, no del Estado miembro en que se haya solicitado, efectuado o tenido por efectuado el depsito o registro; lo que podra indicar que la competencia exclusiva opera incluso respecto a las patentes registradas en Estados no miembros, lo que tendra importantes consecuencias tanto en materia de competencia judicial internacional como de reconocimiento y ejecucin de decisiones. No nos detendremos en estas consecuencias, sin embargo, ya que todo parece indicar que nos encontramos ante un error en la versin espaola del Reglamento que debera ser subsanada por medio de una correccin de errores6. De esta forma resultar que los Tribunales del Estado miembro en que se haya registrado, solicitado o tenido por efectuado el registro de la patente sern exclusivamente competentes para los litigios en relacin a la inscripcin o a la validez de la patente. Si la inscripcin o registro de la patente se ha
Vid. J. Kropholler, Europisches Zivilprozerecht, Heidelberg, Recht und Wirtschaft, 7 ed. 2001, p. 259; L. de Lima Pinheiro, Art. 22, en U. Magnus/P. Mankowski, Brussels I Regulation, Mnich, Sellier, 2007, pp. 345-365, p. 363. 6 En otras versiones del Reglamento s se incluye la referencia a Estado miembro. Vid. la versin danesa del precepto: retterne i den medlemsstat (tribunales del Estados miembro); checa: soudy llenskko sttu (los tribunales del Estado miembro); alemana: die Gerichte des Mitgliedstaats (los tribunales del Estado miembro); inglesa: the courts of the Member State (los tribunales del Estado miembro); francs: les juridictions de ltat membre (los tribunales del Estado miembro); italiano: le autorit giurisdizionali dello Stato membro (las autoridades jurisdiccionales del Estado miembro); malts: il-qrati tal-Istat Membru (los tribunales del Estado miembro); holands: de gerechten van de lidstaat (los tribunales del Estado miembro); portugus: os tribunais do Estado-Membro (los tribunales del Estado miembro); rumano: instanele din statul membru (los tribunales del Estado miembro). La versin en sueco del Reglamento parece que, al igual que la espaola, se refiere no a Estado miembro, sino simplemente a Estado (4. Om talan, oavsett om det r frga om ett kroml eller ett svaroml, avser registrering eller giltighet av patent, varumrken, mnster och liknande rttigheter fr vilka krvs deposition eller registrering, domstolarna i den konventionsstat dr deposition eller registrering har begrts eller ha gt rum eller p grund av bestmmelserna i en unionsrttsakt eller en internationell konvention anses ha gt rum). La referencia es a tribunales (domstolarna) y no a tribunales del Estado miembro (domstolarna i den medlemsstat). Quizs en otras versiones del Reglamento se aprecie, al igual que en las versiones sueca y espaola, que en el punto 4 del art. 24 la competencia se atribuye a los Estados donde se haya realizado o solicitado el registro (y no a los Estados miembros donde se haya realizado o solicitado tal registro); pero esto no ha de impedir interpretar que se trata de un error que no se ajusta a la lgica del Reglamento. El propio art. 24 apoya esta conclusin pues comienza indicando que Son exclusivamente competentes, sin consideracin del domicilio de las partes, los rganos jurisdiccionales de los Estados miembros que se indican a continuacin: Parece, por tanto, que la referencia a Estado miembro debe ser considerada en todos los supuestos de competencia exclusiva. Esta referencia a Estado miembro en el primer inciso del art. 24 puede encontrarse en las versiones danesa, alemana, inglesa, francesa, italiana, maltesa, espaola, portuguesa, rumana y sueca. De las versiones consultadas solamente la neerlandesa no haca referencia a Estados miembros en este primer inciso del art. 24 (Ongeacht de woonplaats van parijean zijn bij uitsluiting bevoegd:).
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realizado o tenido por efectuada en un Estado no miembro debera operar la regla de acuerdo con la cual ser el Derecho del Estado miembro en el que se presente la demanda el que se aplique para determinar la competencia judicial internacional7. Esta aplicacin sera consecuencia de la denominada doctrina del efecto reflejo de las competencias exclusivas8. Ciertamente, en las ltimas dcadas se ha cuestionado en ms de una ocasin esta doctrina del efecto reflejo, habindose planteado que lo ms ajustado a la interpretacin literal del Convenio de Bruselas primero, del Convenio de Lugano de 1988 y del Reglamento 44/2001 despus y, finalmente, del Convenio de Lugano de 2007; es que en aquellos supuestos en los que el criterio de atribucin de competencia exclusiva conduzca a un Estado no miembro deberan aplicarse el resto de criterios de competencia de Bruselas I9; ahora bien, esta interpretacin no puede ser acogida. De hacerlo resultara que los tribunales del Estado miembro del domicilio del demandado estaran obligados a conocer de la nulidad de una patente registrada en un Estado no miembro. Una obligacin de este tipo resultara irracional, ya que implicara probablemente la vulneracin de las competencias exclusivas del Estado en el que estuviera registrada la patente con lo que resultara en la prctica que la sentencia que pudiera dictarse resultara inejecutable. En estas circunstancias parece ms razonable mantener que ser, en su caso, el DIPr autnomo del tribunal ante el que se presente la demanda el que determine en qu supuestos puede asumirse tal competencia, sin cargar a tales rganos jurisdiccionales con una obligacin de conocimiento derivada del Derecho de la UE. Esta solucin, la no obligatoriedad para los tribunales del Estado miembro del domicilio del demandado de asumir competencia en los supuestos en los que la conexin que atribuye competencia exclusiva a un Estado miembro conduce a uno que no es parte de la UE y encuentra apoyo, curiosamente, en el anlisis de la diccin de las referencias a los Informes Jenard/Mller y Almeida Cruz/Desantes Real/Jenard a los que ya nos hemos referido10. Sin que ahora podamos entrar en el anlisis detallado del tema, es preciso sealar que los mencionados Informes no hacen referencia ms que a la competencia exclusiva en materia de derechos reales y
Vid. sobre esta posibilidad especficamente en materia de patentes M. Pertegs Sender, Cross-Border Enforcement of Patent Rights, Oxford, Oxford University Press, 2002, pp. 160-161. 8 El planteamiento original de esta doctrina es obra de P. Bellet (Llaboration dune convention sur la reconnaissance des jugements dans le cadre du March Commun, Journ. dr. Int., 1965, pp. 833-870, p. 856), habiendo sido asumido y desarrollado por G.A.L. Droz (Comptence judiciaire et effets des jugements dans le March Commun (Etude de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968), Pars, Dalloz, 1972, pp. 108-110. Vid. tambin J. Kropholler, op. cit., p. 243. 9 El argumento ms fuerte a favor de esta interpretacin literal de los instrumentos se encuentra en la indicacin incluida tanto en el Informe de los Sres. P. Jenard y G. Mller relativo al Convenio sobre la competencia judicial y a la ejecucin de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil celebrado en Lugano el 16 de septiembre de 1968, DO, nm. C 189, de 28-VII-1990, p. 76; como en el Informe de los Sres. Almeida Cruz, Desantes Real y Jenard relativo al Convenio de adhesin del Reino de Espaa y de la Repblica portuguesa al Convenio de Bruselas relativo a la competencia judicial y a la ejecucin de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil de 1968, DO, nm. C 189, de 28-VII-1990, p. 47 (Como se insiste en el informe Jenard-Mller (apartado 54), las disposiciones del primer apartado del artculo 16 son de aplicacin solamente cuando el inmueble est situado en el territorio de un Estado contratante. El texto es suficientemente explcito al respecto. Si el inmueble se encuentra en el territorio de un tercer Estado, las dems disposiciones del Convenio son aplicables, por ejemplo, el artculo 2 si el demandado tiene su domicilio en el territorio de un Estado contratante, y el artculo 4 si tiene su domicilio en el territorio de un tercer Estado, etc.). Esta referencia de los Informes al Convenio de Lugano de 1988 y al Convenio de San Sebastin de 1990 (por el que se adhirieron al Convenio de Bruselas de 1968 Espaa y Portugal) sirvi de base para que una parte significativa de la doctrina mantuviera que exista un rechazo legal a la doctrina del efecto reflejo (vid. las referencias contenidas en R. Arenas Garca, El control de oficio de la competencia judicial internacional, Madrid, Eurolex, 1996, p. 118, n. nm. 23). 10 Vid. supra n. nm. 9.
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arrendamientos de bienes inmuebles, por lo que lo que en ellos se indica no debera extenderse a otros supuestos de competencias exclusivas. Adems, los trabajos preparatorios del Convenio de Lugano de 1988 muestran que lo pretendido por las aclaraciones incluidas en los Informes era nicamente excluir la posibilidad de que el foro especfico de competencia en materia de arrendamientos de inmuebles basado en el domicilio del demandado, e introducido en el Convenio de Lugano de 1988 para de ah pasar a travs del Convenio de San Sebastin de 1990 al Convenio de Bruselas y posteriormente al Reglamento 44/2001, pudiera operar en supuestos en los que el inmueble se encontrara en un Estado no miembro11. As pues, en los supuestos en los que se plantee un litigio relativo a la inscripcin de una patente o a la validez de la misma sern exclusivamente competentes los tribunales del Estado miembro en el que se haya inscrito o registrado la patente o donde se haya tenido por efectuado tal depsito o registro. En el caso de que la patente se haya registrado o depositado en un Estado no miembro del Reglamento los tribunales de los Estados miembros resultarn incompetentes, aunque en este supuesto de acuerdo con lo que prevean sus normas de DIPr autnomo y no por imposicin del Reglamento europeo; en cualquier caso los foros generales del Reglamento, y especialmente el foro derivado del domicilio del demandado, no operarn. 5. De acuerdo con lo que se acaba de indicar, los tribunales del Estado en el que la patente se encuentre registrada o donde se haya solicitado dicho registro asumirn un papel importante en relacin a los litigios que pudieran plantearse en relacin a dicha patente. En concreto, sern exclusivamente competentes para todo lo relativo a la inscripcin de la patente y para determinar la validez o la nulidad de la misma. Ahora bien, no todos los litigios en materia de patentes entrarn en esta competencia exclusiva. En concreto, los litigios -muy comunes- en materia de infraccin o vulneracin de una patente no estn afectados por la competencia prevista en los artculos 22.4 del Reglamento 44/2001 y 24.4 del Reglamento 1215/2012, sino que se regirn por las reglas generales del Reglamento. En relacin a estos litigios los tribunales competentes sern aquellos a los que las partes se hayan sometido tcitamente (artculos 24 del Reglamento 44/2001 y 26 del Reglamento 1215/2012), los elegidos por las partes de acuerdo con lo previsto en los arts. 23 del Reglamento 44/2001 o 25 del Reglamento 1215/2012, los del Estado del domicilio del demandado (artculo 2 del Reglamento 44/2001 y 4 del Reglamento 1215/2012) o el que resulte de los foros especiales por razn de la materia o por conexidad procesal12. En la prctica, de estos foros los ms relevantes sern los del domicilio del demandado y los foros por conexidad procesal, tal como veremos con algo ms de detalle a continuacin. El resto de foros operarn en mucha menor medida porque en los casos de infraccin de patente no suele existir un acuerdo entre las partes en que se haya determinado un tribunal competente en caso de litigio13. Adems, el foro especial por razn de la materia, el foro extracontractual en la

Vid. R. Arenas Garca, op. cit., p. 119. Arts. 5 y 6 del Reglamento 44/2001 y arts. 7 y 8 del Reglamento 1215/2012. 13 Aunque tampoco se trata de un supuesto imposible. En ocasiones la presunta infraccin de la patente se da en el marco de una relacin contractual entre las partes que pude haber sido formalizada en un acuerdo que incluya previsiones para el caso de litigio. En funcin de la redaccin que tenga la clusula de eleccin de tribunal en el acuerdo podra resultar que pudiera aplicarse al litigio en materia de infraccin de patentes. El hecho de que la infraccin tenga una naturaleza extracontractual no excluye per se la utilizacin de la clusula de eleccin de tribunal. Vid. en este sentido la Sent. de la AP de Madrid (Seccin 14) de 10 de abril de 2000, Aranzadi Westlaw, AC 2009\301. Sobre la eficacia de los acuerdos de eleccin de foro en materia de patentes vid. M. Pertegs Sender, op. cit., pp. 73-75
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mayora de los supuestos14 coincidir con el Estado en el que se encuentra inscrita o registrada la patente por lo que tal foro no implicar un desplazamiento del litigio del Tribunal que goza de competencia exclusiva para pronunciarse sobre la validez de la patente15. Ello es debido a que el foro extracontractual es el del lugar donde se hubiere producido o pudiere producirse el hecho daoso16 en los supuestos de infraccin de patente se ubicar en el Estado en el que est registrada la patente, porque difcilmente es concebible la infraccin de una patente en un Estado en el que no est registrada. El foro del domicilio del demandado, en cambio, s que resultar relevante, pues permitir que el litigio por la infraccin de la patente se desarrolle en un Estado diferente de aqul en el que la patente se haya registrada. El demandante podr elegir demandar en el Estado en el que el demandado se encuentra domiciliado e, incluso, concentrar en dicho Estado la demanda que pueda plantearse por la infraccin de distintas patentes nacionales de las que fuera titular el demandante. Esta posibilidad evitar que el afectado por la actuacin del infractor en varios Estados deba litigar en todos los Estados en los que la patente estuviera registrada. La combinacin del foro del domicilio del demandado con el de conexidad procesal permitir, adems, que la concentracin de los litigios alcance a aquellos supuestos en los que son varios los demandados, pero existe entre ellos una relacin que justifica la demanda conjunta. Esto suceder cuando la infraccin haya sido causada por diferentes agentes vinculados entre s (diferentes sociedades pertenecientes al mismo grupo multinacional, por ejemplo). En estos supuestos podr demandarse en el Estado del domicilio de cualquiera de los demandados a todos ellos, aprovechndose de la posibilidad que ofrece el art. 6.1 del Reglamento 44/2001 y el art. 8.1 del Reglamento 1215/201217. De esta forma se ahorran costes judiciales y se reducen las posibilidades de que se dicten decisiones contradictorias. La combinacin, por tanto, del foro del domicilio del demandado y del foro por conexidad procesal permitir que tribunales diferentes de los del Estado en el que la patente se encuentre registrada puedan conocer de las demandas que puedan plantearse como consecuencia de la infraccin de dicha patente. La competencia que resulta del foro del domicilio del demandado y de la conexidad procesal solamente operar cuando el demandado est domiciliado en un Estado miembro de la UE. Si su domicilio se encuentra fuera de la UE (o, para ser ms precisos, si no est domiciliado en un Estado miembro de la UE) deber ser el DIPr autnomo del juez al que se haya presentado la demanda el que determine la competencia judicial internacional18. Nos ocuparemos de estos supuestos en el epgrafe III de este trabajo.

No puede descartarse de una forma absoluta el foro contractual para aquellos casos en los que la infraccin se enmarque en una previa relacin contractual entre las partes. En relacin a una licencia de patentes, por ejemplo (vid. J, Kropholler, op. cit., p. 263). Sobre la concurrencia de acciones contractuales y extracontractuales en materia de patentes vid. C. Gonzlez Beilfuss, Nulidad e infraccin de patentes en la Comunidad Europea, Madrid, Eurolex, 1996, pp. 234-235. 15 Vid. M. Pertegs Sender, op. cit., pp. 120-121 sobre la conexin entre lugar del dao y Estado de proteccin de la patente. 16 Art. 5.3 del Reglamento 44/2001 y 7.2 del Reglamento 1215/2012. 17 Art. 6 del Reglamento 44/2001: Las personas a las que se refiere el artculo anterior tambin podrn ser demandadas: 1) si hubiere varios demandados, ante el tribunal del domicilio de cualquiera de ellos, siempre que las demandas estuvieren vinculadas entre s por una relacin tan estrecha que sera oportuno tramitarlas y juzgarlas al mismo tiempo a fin de evitar resoluciones que podran ser inconciliables si los asuntos fueren juzgados separadamente. El art. 8 del Reglamento 1215/2012 contiene una diccin idntica. 18 Art. 4 del Reglamento 44/2001 y 6 del Reglamento 1215/2012.

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2. Excepciones, cuestiones incidentales y reconvenciones en materia de patentes 6. De acuerdo con lo que hemos visto en el epgrafe anterior resulta que de acuerdo con el Reglamento Bruselas I (tanto en la versin vigente como en la que comenzar a aplicarse en 2015) dentro de los litigios en materia de patentes deberemos de diferenciar entre aquellos en los que se discuta sobre la validez de la patente o de su inscripcin y los supuestos en los que el debate se centre en la infraccin de la patente. Mientras en el caso de los primeros operar una competencia exclusiva a favor de los tribunales del Estado de registro de la patente, en los segundos la competencia corresponder a los tribunales del domicilio del demandado, o al de alguno de los demandados en el caso de que haya varios; y a los tribunales del lugar donde se haya producido la infraccin. Mientras que la utilizacin del foro del domicilio del demandado puede acabar conduciendo a que sean tribunales de Estados diferentes al del registro de la patente los que conozcan, la consideracin del criterio de competencia derivado de la produccin del dao implicar, usualmente, que los tribunales competentes sean los del lugar de registro de la patente (los mismos que tienen competencia exclusiva para pronunciarse sobre la validez de la patente). La posibilidad de que tribunales diferentes de los del Estado en el que se encuentra registrada la patente conozcan de las demandas sobre infraccin de patente se ve afectada por el hecho de con frecuencia la parte demandada en estos supuestos plantea como excepcin o por va reconvencional la nulidad de la patente de cuya infraccin se le acusa. En estos supuestos surge la duda de si el tribunal competente para pronunciarse sobre la infraccin puede conocer tambin de la excepcin o reconvencin planteadas, pese a que careciera de tal competencia en el supuesto de que la nulidad de la patente se hubiese planteado a ttulo principal. La resolucin de esta cuestin plantea algunos interesantes problemas de ndole procesal que han sido abordados por la jurisprudencia del Tribunal de Luxemburgo y que tambin han tenido su reflejo en la modificacin del Reglamento 44/2001 operada por el Reglamento 1215/2012. 7. Desde una perspectiva clsica el tratamiento de la cuestin planteada (la posibilidad de que tribunales diferentes de los del Estado de registro de la patente puedan pronunciarse sobre la validez de sta en el marco de un procedimiento sobre infraccin de patente) no plantea excesivas dificultades. En el caso de que la nulidad de la patente se plantee como excepcin y con efectos nicamente entre las partes en el proceso sobre infraccin de patente no debera existir dificultad alguna para que el tribunal que se encuentra conociendo de la infraccin se pronuncie tambin sobre la validez de la patente. Es una regla asumida sin mayores dificultades la de que el Tribunal que es competente para la cuestin principal lo es tambin para las excepciones que puedan presentarse19. Esta regla tiene tambin una traduccin clara en el Reglamento Bruselas I, que haba sido interpretado (cuando todava era el Convenio de Bruselas de 27 de septiembre de 1968) como regulador nicamente de la competencia en relacin a la cuestin principal del litigio, sin que la regulacin del Convenio (y posteriormente del Reglamento) prejuzgue sobre la competencia para conocer de las excepciones que se puedan plantear en el curso de un procedimiento que entre en el mbito de aplicacin del Convenio o del Reglamento20. De acuerdo con esta
Se podra plantear, sin embargo, si, una vez asumida la competencia, resultara posible que el tribunal llegue a un resultado diferente al de considerar como vlida la patente. Nos ocuparemos de esta cuestin en el epgrafe III.2. 20 Cf. P. Gothot/D. Holleaux, La Convencin de Bruselas de 27 de septiembre de 1968 (trad. de I. Pan Montojo de La Convention de Bruxelles du 27 Septembre 1968 (Comptence judiciair et effets des
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idea resultara que siempre que se planteara la validez de la patente como excepcin en el marco del procedimiento por infraccin podran asumir competencia los tribunales competentes para conocer sobre la infraccin de la patente, aunque su pronunciamiento no podra tener eficacia erga omnes y limitara su alcance, por tanto, al proceso de infraccin y a las relaciones entre las partes21. Este acercamiento al tratamiento de las excepciones relativas a la validez de la patente se vio profundamente alterado por la Sentencia del Tribunal de Luxemburgo en el asunto GAT22, decisin en la que mantuvo que la competencia exclusiva en materia de patentes opera tanto en los supuestos en los que la validez de la patente se plantea por va de accin como en aquellos otros casos en los que la cuestin se plantea como excepcin. No es ste lugar adecuado para comentar y criticar la sentencia GAT, cuestin para la que nos remitimos a los trabajos existentes en la materia23; bastando destacar que con esta decisin se limitaba extraordinariamente la posibilidad de que los litigios en materia de infraccin de patentes pudieran ventilarse ante tribunales diferentes de los del Estado en el que la patente se encontraba registrada, pues el planteamiento de la excepcin de nulidad de la patente implicara que deba ser el tribunal del Estado del registro el nico competente para pronunciarse. Esta limitacin podra plantear un serio problema prctico si tal tribunal, competente en exclusiva para pronunciarse sobre la validez o nulidad de la patente, careciera de competencia para conocer sobre la infraccin. Esto podra pasar si el demandado no estuviera domiciliado en el Estado de registro de la patente y no concurriera ningn foro especfico por razn de la materia en dicho Estado. Ahora bien, tal como se ha indicado, esto no es factible que pase puesto que el foro especial del art. 5.3 del Reglamento 44/2001 (6.2 del Reglamento 1215/2012) atribuir competencia a tribunales de tal Estado a partir del criterio lugar donde se ha producido el dao. Tan solo podran plantearse dificultades cuando las partes hubieran establecido un acuerdo de eleccin de tribunal aplicable a la infraccin de la patente y que excluyera la competencia de los tribunales del Estado del registro de la patente24. Fuera de estos supuestos los tribunales del Estado donde se hubiera registrado la patente seran competentes para pronunciarse sobre la infraccin de la misma, por lo que, en el supuestos de que se planteara tambin incidentalmente la cuestin de la validez de la patente seran los tribunales de este Estado, el del registro, los que seran competentes para pronunciarse sobre la totalidad del litigio.

jugements dans la CEE), Pars, 1985), Madrid, La Ley, 1986, p.16. En principio ser el Derecho autnomo del Estado del tribunal que se encuentra conociendo el que determinar la competencia judicial internacional para pronunciarse sobre las excepciones planteadas. Lo habitual ser que el tribunal competente para conocer de la cuestin principal lo sea tambin para conocer de las excepciones, aunque habr que tener en cuenta siempre las reglas sobre prejudicialidad. Vid.infra apartado III.2. 21 As se haba defendido en su momento, con anterioridad a la Sent. GAT de la que nos ocuparemos inmediatamente, vid. C. Gonzlez Beilfuss, op. cit., p. 157; M. Pertegs Sender, op. cit., p. 166, n. nm. 49. 22 STJUE de 13 de julio de 2006, As. C-4/03, Gesellschaft fr Antriebstechnik mbH & Co.KG y Lamellen und Kupplungsbau Beteiligungs KG. 23 Vid. C. Gonzlez Beilfuss, Nulidad e infraccin de patentes en Europa despus de GAT y ROCHE, AEDIPr, 2006, t. VI, pp. 269-284; M. Wilderspin, La comptence juridictioneele en matire de litigesw concernant la violation des droits de propiet intelectuelle. Les arrts de la Cour de Justice dans les affaires C-4/03, GAT c. LUK et C-539/03, Roche Nederland c. Primus et Goldeberg, Rev. crit. dr. int. pr., 2006, vol. 95, nm. 4, pp. 777-809; J. Adolphsen, Renationalisierung von Patentstritigkeiten in Europa, IPRax, 2007, ao 27, nm. 1, pp. 15-21 y referencias contenidas en estos trabajos. 24 El acuerdo ser posible en tanto en cuanto no se extienda a la validez de la patente, que es una competencia exclusiva. Como hemos visto, los litigios relativos a la infraccin de la patente no son objeto de ninguna competencia exclusiva por lo que es posible establecer acuerdos de eleccin de fuero respecto a ellos.

8. La dificultad de alejar los litigios en materia de infraccin de patente de los tribunales del registro de la patente se ve confirmada por la Sentencia del TJUE en el caso Roche Nederland25, de la misma fecha que la Sentencia en el asunto GAT. En la Sentencia Roche Nederland se plante la posibilidad de aplicar el art. 6 del Convenio de Bruselas a un litigio en el que los titulares de una patente europea reclamaban contra varias sociedades integradas en un mismo grupo por la vulneracin de dicha patente en varios Estados europeos. Como es sabido, la patente europea no es una patente nica o unitaria, a diferencia de la que resulta del Reglamento 1257/2012, del que nos ocuparemos un poco ms adelante; sino que, pese a la unidad en el procedimiento de solicitud, la proteccin que resulta es independiente para el territorio de cada uno de los Estados europeos; esto es, la patente europea es, en realidad, un haz de patentes nacionales26. La infraccin de una de dichas patentes no supone la infraccin de las dems, por lo que la vulneracin de la patente en cada Estado es una vulneracin diferente de la que se produzca en otro Estado, pese a que el objeto de proteccin sea materialmente el mismo en todos los Estados. De acuerdo con lo anterior, resulta inevitable que en los supuestos de infraccin de patentes registradas en distintos Estados se hayan de plantear tantas acciones como patentes se pretendan infringidas. Al demandante, no obstante, le interesar normalmente que sea un nico tribunal el que conozca de tales demandas para limitar sus gastos. La posibilidad de demandar en el Estado del domicilio del demandado implicara una cierta reduccin de los foros competentes cuando haya sido la misma persona la responsable de las distintas infracciones; aunque, como hemos visto, la alegacin de la nulidad de la patente frustrar esta acumulacin. Si son varios los demandados, y dejando de lado lo que resultara de esta alegacin por va de excepcin de la nulidad de la patente, la acumulacin se podra conseguir por la va del art. 6.1 del Convenio de Bruselas (y del Reglamento 44/2001; art. 8.1 del Reglamento 1215/2012). Ahora bien, en su Sentencia de 13 de julio de 2006 el Tribunal de Luxemburgo mantuvo que en el caso de vulneracin de distintas patentes nacionales por sociedades integradas en el mismo grupo, incluso aunque tales sociedades hubiesen actuado de acuerdo con un plan conjunto, no se dan las circunstancias que permiten la aplicacin de dicho precepto27. El argumento principal del Tribunal para negar la aplicacin del precepto que prev la competencia por conexidad procesal en el Convenio de Bruselas es el de que en cada Estado la patente vulnerada es diferente de la del resto de Estados, aunque se hayan concedido sobre la base de la misma invencin. Esta diferencia implica que no existe el riesgo de decisiones contradictorias que justifica la aplicacin del art. 6.1 del Convenio de Bruselas28. Adems, el Tribunal insiste en la idea de que el planteamiento
STJUE (Sala Primera) de 13 de julio de 2006, As. C-539/03, Roche Nederland BV y otros y Frederick Primus, Milton Goldenberg. 26 Cf. P. Jimnez Blanco, El derecho aplicable a la proteccin internacional de las patentes, Granada, Comares, 1998, pp. 44-45. 27 La parte dispositiva de la sentencia establece que: El artculo 6, nmero 1, del Convenio de 27 de septiembre de 1968, relativo a la competencia judicial y a la ejecucin de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, debe interpretarse en el sentido de que no se aplica en el marco de un litigio por violacin de patente europea en el que intervienen varias sociedades, establecidas en diferentes Estados contratantes, en relacin con hechos cometidos en el territorio de uno o de varios de esos Estados, aun cuando dichas sociedades, pertenecientes a un mismo grupo, hubieran actuado de manera idntica o similar, con arreglo a un plan de accin conjunta elaborado por una sola de ellas. 28 Vid. los nms. 30 y 31 de la Sentencia. La conexidad s que podra operar en aquellos supuestos en los que los diferentes demandados han vulnerado la misma patente nacional, tal como estableci el Tribunal de Luxemburgo en su Sentencia (Sala Tercera) de 12 de julio de 2012, As. C-616/10, Solvay SA y Honeywell Fluorine Products Europe BV, Honeywell Belgium NV, Honeywell Europe NV. Vid., en
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de la excepcin de nulidad de la patente implicar la atraccin del caso por el Tribunal del Estado del registro, lo que impedir la acumulacin en los tribunales de un mismo Estado de demandas relativas a patentes nacionales diferentes (aunque se deriven de la misma patente europea)29. Ciertamente, podra criticarse que la interpretacin del precepto dependa de que se plantee o no una excepcin que, si bien frecuente, podra en algn momento no ser alegada; pero lo cierto es que con independencia de la mayor o menor finura del razonamiento lo que queda claro es que el Tribunal de Luxemburgo no opta por facilitar que los litigios relativos a distintas patentes nacionales se concentren ante un mismo tribunal o ante los tribunales de un nico Estado. En el caso de que el litigio verse de manera directa sobre la validez de la patente solamente los tribunales del Estado del registro podrn conocer de la demanda. Si la demanda es por la infraccin de la patente la posibilidad de que tribunales diferentes a los del registro de la patente sean competentes se ve reducida significativamente al establecerse que basta el planteamiento de la excepcin de nulidad de la patente para que el asunto deba ser remitido a los tribunales del Estado en el que se encuentra registrada dicha patente. Tal como acabamos de ver, la competencia por conexidad no ayudar a conseguir esta acumulacin de procesos tras la jurisprudencia sentada por el Tribunal de Luxemburgo en el caso Roche Nederland. 9. El Reglamento 1215/2012 ha consagrado legalmente la parte ms significativa de la jurisprudencia del Tribunal de Luxemburgo a la que someramente nos acabamos de referir. El artculo 24.4 del Reglamento recoge la competencia exclusiva de los tribunales del Estado en que se haya solicitado, efectuado o tenido por efectuado el depsito o registro de la patente, marca, diseo, dibujo, modelo y dems derechos anlogos tanto si la cuestin se suscita por va de accin como si es por va de excepcin30. De esta forma, en la prctica cualquier litigio en materia de patentes acabar por ventilarse ante los tribunales del Estado del registro de la patente, a salvo de que, en contra de lo que es habitual, no se plantee como excepcin en los litigios relativos a la infraccin de la patente la nulidad de la patente. Lo anterior, sin embargo, es compatible con que tribunales diferentes de los del Estado en el que se encuentra registrada la patente puedan adoptar medidas provisionales en el marco de un litigio relativo a la patente. As se estableci en la Sentencia Solvay de 12 de julio de 201231, en la que se planteaba si el art. 22.4 del
concreto, el nm. 29 de la Sentencia: Para apreciar, en una situacin como la controvertida en el litigio principal, si existe un punto de conexin entre las distintas demandas presentadas ante l, y por tanto, un riesgo de que se dicten resoluciones inconciliables si dichas demandas fueran juzgadas por separado, el rgano jurisdiccional nacional deber tener en cuenta, en particular, la doble circunstancia de que, por un lado, las demandadas en el litigio principal son acusadas, por separado, de las mismas violaciones con respecto a los mismos productos, y, por otro lado, de que tales violaciones fueron cometidas en los mismos Estados miembros, de modo que lesionan las mismas partes nacionales de la patente europea controvertida. Vid. sobre esta decisin P.A. de Miguel Asensio, La litigacin transfronteriza sobre derechos de propiedad industrial tras la sentencia Solvay, Pedro de Miguel Asensio (blog), entrada del 27 de julio de 2012 (http://pedrodemiguelasensio.blogspot.com.es/2012/07/la-litigacion-transfronterizasobre.html). 29 Vid. el nm. 40 de la Sentencia: Por ltimo, suponiendo que el tribunal al que el demandado ha sometido el asunto pudiese declarar su competencia con arreglo a los criterios mencionados por el rgano jurisdiccional remitente, la concentracin de las acciones de violacin ante dicho rgano jurisdiccional no podra oponerse a una fragmentacin al menos parcial del contencioso en materia de patentes, puesto que se planteara, con carcter incidental, la cuestin de la validez de la patente controvertida, como ocurre con frecuencia en la prctica y como sucede tambin en el asunto principal. 30 Art. 24 del Reglamento: Son exclusivamente competentes, sin consideracin del domicilio de las partes, los rganos jurisdiccionales de los Estados miembros que se indican a continuacin 31 Vid. supra n. nm. 28.

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Reglamento 44/2001 era aplicable a un procedimiento dirigido a obtener una medida provisional basada en una patente extranjera32. La respuesta del tribunal es la de que el hecho de que sobre la cuestin de fondo exista una competencia exclusiva de un tribunal diferente de aqul ante el que se plantea la solicitud de la medida provisional no impide que la medida sea adoptada, ya que los arts. 22 y 31 del Reglamento regulan situaciones distintas33. Se trata de una solucin que no ha de plantear muchas dudas, ya que se trata de una interpretacin pacfica en la doctrina34. De acuerdo con esto, por tanto, s ser posible que se adopten medidas provisionales sobre la base de procedimientos en materia de patentes en Estados diferentes a aquellos que son competentes para pronunciarse sobre el fondo del asunto y, en concreto, en tribunales distintos a los del Estado en la que la patente se encuentra registrada. En estos supuestos ser necesario, sin embargo, determinar qu criterios ha de seguir el Tribunal ante el que se presenta la solicitud de medida provisional para concretar su competencia. De acuerdo con la interpretacin mayoritaria tal determinacin deber realizarse a partir del DIPr autnomo del Juez ante el que se presenta la demanda (nos ocuparemos de esta posibilidad en el epgrafe III.2). De acuerdo con otra interpretacin, el art. 31 del Reglamento 44/2001 (como antes el art. 24 del Convenio de Bruselas) ofrecen elementos suficientes como para identificar un criterio competencial que podra ser utilizado sin necesidad de recurrir a las normas de Derecho interno del Estado que se trate35. Este criterio conducira al Estado en el que la medida ha de cumplirse36. La consecuencia de esta interpretacin es la de que los tribunales del lugar en el que sea eficaz la medida seran competentes para la adopcin de medidas provisionales, incluso aunque careciesen de competencia para conocer sobre el fondo del asunto. As, por ejemplo, podra solicitarse que se prohibiera la importacin o comercializacin de un determinado producto que se entiende vulnera una patente extranjera37. Fuera de la tutela provisional no sera posible, sin embargo, que tribunales diferentes de los del Estado en la que la patente se encuentra registrada puedan conocer; a salvo de aquellos supuestos en los que se plantee una demanda por infraccin de patente en el Estado del domicilio del demandado y ste no alegue como excepcin la nulidad de la patente. En este ltimo caso si son varios los demandados por la vulneracin de la misma patente nacional podran conocer los tribunales del Estado donde se encuentra domiciliado uno de los demandados; posibilidad que, como hemos visto, tambin abre la Sentencia Solvay. Debe sealarse tambin que el Reglamento 1215/2012 introduce una modificacin que puede ser relevante en el rgimen de las medidas cautelares. El texto que comenzar aplicarse en el ao 2015 no permite el reconocimiento de las medidas cautelares adoptadas por tribunales diferentes del que resulta competente para conocer del fondo del asunto38. De esta forma, las medidas cautelares o provisionales debern
Vid. el nm. 31 de la Sentencia. Vid. el nm. 36 de la Sentencia. 34 Vid. las referencias contenidas en R. Arenas Garca, Nota a la Res. de la DGRN de 23 de febrero de 2004, REDI, 2005, vol. LVII, nm. 1, pp. 374-378, p. 375. 35 Vid. sobre esta perspectiva F.J. Garcimartn Alfrez, El rgimen de las medidas cautelares en el comercio internacional, Madrid, McGraw Hill, 1996, pp. 92-101. 36 Ibidem., p. 94. 37 Peticin de prohibicin provisional de violacin transfronteriza, que fue el caso en la Sent. Solvay (supra n. nm. 28), vid. los nms. 14 y 16 de la Sentencia. 38 El art. 42.2 del Reglamento 1215/2012 establece que la ejecucin en un Estado miembro de una medida cautelar o provisional adoptada en otro Estado miembro exige la presentacin de un certificado en el que entre otras circunstancias conste que el rgano jurisdiccional es competente en cuanto al fondo del asunto. De esta forma, las medidas cautelares dictadas por tribunales no competentes para el fondo del asunto no podrn circular en el espacio europeo.
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solicitarse a los tribunales competentes para conocer del fondo (lo que nos conducir, como hemos visto hasta ahora, a los tribunales del Estado de la registro de la patente y, en su caso, a los del Estado donde el demandado tiene su domicilio) o a los rganos jurisdiccionales del Estado en el que las medidas cautelares o provisionales debern ser ejecutadas.

III. El DIPr autnomo espaol 1. Aplicacin de la LOPJ y competencia sobre el fondo del litigio 10. La aplicacin de las normas de competencia judicial internacional de la LOPJ en materia de patentes ser residual, ya que, como hemos visto; siempre que la patente se encuentre registrada en un Estado miembro de la UE deber ser el Reglamento 44/2001, y en el futuro el 1215/2012, quien rija tal competencia en los casos en los que se plantee por va de accin o de excepcin la nulidad de tal patente. Si se trata de un litigio en materia de infraccin de patente en el que no se llega a plantear la validez de la patente la LOPJ tendra que ser aplicada en aquellos casos en los que no hay eleccin por las partes del tribunal de un Estado miembro (art. 23 del Reglamento 44/2001 y 25 del Reglamento 1215/2012) y el demandado no se encuentra domiciliado en un Estado miembro, ya que en estos supuestos el Reglamento remite a la normativa de origen interno del Juez que se encuentra conociendo39. Si la patente se encuentra registrada en un Estado no miembro el Reglamento Bruselas I (o Bruselas I bis) no resultarn aplicables a los litigios relativos a la validez de dicha patente y, tal como ya se ha indicado, deber ser el Derecho de origen interno espaol el que determine si en estos supuestos los tribunales espaoles pueden llegar a ser competentes por algn otro criterio competencial (presumiblemente, el domicilio del demandado). La doctrina espaola ha mantenido que en las materias propias de las competencias exclusivas los tribunales espaoles tan solo pueden ser competentes a partir de lo previsto en el foro exclusivo, sin que puedan operar los foro generales (domicilio del demandado en Espaa o sumisin expresa o tcita- a los tribunales espaoles)40. De acuerdo con esto, los tribunales espaoles en ningn caso podran ser competentes en los casos en los que se discutiera sobre la validez de una patente registrada en el extranjero; aunque, tal como veremos (infra epgrafe 2), esta solucin no debera extenderse a aquellos casos en los que la nulidad de la patente se plantee como mera excepcin o por va incidental. 11. En los litigios por infraccin de patente la LOPJ deber aplicarse cuando el demandado no est domiciliado en un Estado miembro y no se plantea la nulidad de una patente registrada en un Estado miembro. Fuera de estos supuestos los tribunales espaoles podrn ser competentes nicamente podrn ser competentes sobre la base del foro especfico en materia de obligaciones extracontractuales (si el domicilio del demandado se encuentra en Espaa o existe sumisin a los tribunales espaoles

Art. 4 del Reglamento 44/2001 y 6 del Reglamento 1215/2012. Vid. M. Virgs Soriano/F.J. Garcimartn Alfrez, Derecho procesal civil internacional. Litigacin internacional, Cizur Manor (Navarra), Thomson/Civitas, 2 ed. 2007, p. 117. Para una posicin ms escptica con una articulacin jerrquica de los distintos foros de la LOPJ vid. J.C. Fernndez Rozas/S.A Snchez Lorenzo, Derecho internacional privado, Cizur Menor (Navarra), Thomson Reuters, 6 ed. 2011, pp. 94-95.
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resultar aplicable el Reglamento Bruselas I, y no la LOPJ41). Este foro especfico prev la competencia de los tribunales espaoles cuando el hecho del que derive la responsabilidad haya ocurrido en territorio espaol o el autor del dao y la vctima tengan su residencia habitual comn en Espaa (art. 22.3 LOPJ). En la prctica ser difcil que estos foros puedan operar, ya que la residencia del causante del dao en Espaa supondr en la mayora de los supuestos que el demandado (quien ser probablemente a quien se impute el dao) tendr su domicilio en Espaa, con lo que la competencia de los tribunales espaoles resultar del art. 2 del Reglamento 44/2001 y no de la LOPJ (a salvo de lo que se comentar en el prrafo siguiente). Si es Espaa el pas en el que se ha producido el hecho del que deriva el dao es, probablemente, porque en Espaa se encuentra registrada la patente infringida, por lo que por esta va tampoco resultar posible que los tribunales espaoles extiendan su competencia ms all de los supuestos en los que el litigio se refiere a una patente espaola. El supuesto en el que puede resultar ms relevante la consideracin de la LOPJ es aqul en el que se presenta demanda en Espaa sobre la base del domicilio del demandado en nuestro en un caso de vulneracin de una patente registrada en un Estado no miembro de la UE. En tal supuesto los tribunales podran asumir competencia, ya que no se aplicara la doctrina del Tribunal de Luxemburgo que hemos comentado y que se ha acabado convirtiendo en norma positiva en el Reglamento 1215/2012, y de acuerdo con la cual el planteamiento de la excepcin de nulidad de la patente impedira que conocieran los tribunales del Estado en que se encuentra domiciliado el demandado. Si la patente est registrada en un Estado no miembro los tribunales espaoles pueden aplicar su propio Derecho de origen interno. De esta forma, el rgimen de tratamiento de las excepciones y cuestiones incidentales ser el que se derive del Derecho procesal espaol, y no el que impone el Tribunal de Luxemburgo. Nos ocuparemos de esta cuestin en el siguiente epgrafe. 2. Excepciones, cuestiones incidentales y foro cautelar 12. Tal como se acaba de indicar, es posible que los tribunales espaoles conozcan de una demanda planteada contra un demandado en Espaa en relacin a la infraccin de una patente registrada en un Estado no miembro de la UE. En este caso no ser aplicable la doctrina del Tribunal de Luxemburgo de acuerdo con la que el planteamiento incidental o como excepcin de la nulidad de la patente implicara la imposibilidad de que el Tribunal espaol siguiese conociendo. Al no estar afectada la competencia exclusiva de un Estado miembro ser el Derecho autnomo espaol el que determine en qu forma la cuestin de la validez de la patente incidir en la competencia para pronunciarse sobre su infraccin. Hemos de partir de que en el DIPr autnomo espaol se desprende al igual que del Reglamento Bruselas I- la incompetencia de los tribunales espaoles en los supuestos en los que tribunales extranjeros gocen de competencia exclusiva para conocer del litigio, lo que implicar que los tribunales espaoles sern incompetentes para el supuesto de que se planteara a ttulo principal la anulacin de la patente (o la emisin de una declaracin positiva sobre su validez). Esta incompetencia, sin embargo,
A salvo de que, en el supuesto de la sumisin a los tribunales espaoles, ninguna de las partes est domiciliada en un Estado miembro del Reglamento, ya que en este supuesto s que ser aplicable el Derecho de origen interno espaol para determinar la competencia de los tribunales espaoles. De todas formas, el Reglamento 1215/2012 elimina este requisito de domiciliacin por lo que, al no tratarse de un supuesto que abunde en la prctica y tener ya fijada su fecha de caducidad no nos ocuparemos con ms detalle de este supuesto.
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puede no trasladarse a los supuestos en los que la validez se plantee a ttulo meramente incidental o como excepcin ya que, como hemos dicho, no existe obligacin en este punto de seguir la jurisprudencia del Tribunal de Luxemburgo sentada en la Sentencia GAT42. En el Derecho espaol de origen interno no hay una solucin positiva y especfica sobre esta cuestin, el tratamiento de la competencia judicial internacional en las excepciones y cuestiones incidentales respecto a la principal. Pero de los elementos presentes en el sistema se desprende que la competencia para conocer sobre la cuestin principal habilita tambin para conocer de las excepciones y cuestiones incidentales que se planteen43, dndose de esta forma preferencia a la solucin no devolutiva frente a la devolutiva en el tratamiento de las cuestiones prejudiciales44. De acuerdo con esto, por tanto, resultar que los rganos jurisdiccionales que conozcan de la cuestin relativa a la infraccin de la patente podrn resolver sobre la excepcin planteada en relacin a la nulidad de la patente, aunque a los meros efectos prejudiciales con lo que su resolucin sobre la cuestin de la validez no desplegar efectos de cosa juzgada. La posibilidad de que el tribunal que est conociendo de la infraccin de la patente se pronuncie tambin sobre la nulidad no implica, sin embargo, que realmente pueda llegar a dictar una resolucin en la que se establezca que la patente es nula. Eso tan solo pasar cuando en el Derecho rector de la patente (su lex loci protectionis) no se prevea la necesidad de una declaracin de nulidad a ttulo principal para que la patente deje de surtir efectos, declaracin que, en ocasiones, tendr que ser adoptada por un tribunal especfico (sistema de separacin)45. Si el Derecho rector de la patente no permite una declaracin de nulidad limitada a las partes en el litigio como consecuencia del planteamiento de una excepcin no debera ser posible un pronunciamiento semejante por parte de los tribunales espaoles. El principio de remisin integral a la lex

Vid. supra n. nm. 22. Debemos considerar las reglas sobre prejudicialidad contenidas en la LEC que clasifican los diferentes tipos de prejudicialidad en tres grupos: prejudicialidad civil, prejudicialidad penal y, finalmente, prejudicialidad contencioso-administrativa y social. En lo que se refiere a la primera (prejudicialidad civil), la competencia del rgano jurisdiccional que se encuentra conociendo para pronunciarse sobre las cuestiones que, pudiendo ser objeto de un procedimiento independiente, han de ser resueltas con carcter previo para poder pronunciarse sobre la principal resulta de lo previsto en el art. 43 LEC, donde solamente se admite la suspensin del procedimiento principal a la espera de que se resuelva en otro procedimiento sobre la cuestin prejudicial si este procedimiento ya existe, con lo que de no existir siempre debera resolverse sobre la excepcin o cuestin incidental en el procedimiento ya abierto (vid. N. Reynal Querol, La prejudicialidad en el proceso civil, Barcelona, J.M. Bosch Editor, 2006, p. 295). La extensin de la competencia del rgano jurisdiccional que est conociendo sobre la cuestin principal a las excepciones e incidentes que se planteen en el procedimiento alcanza incluso a las que no son de naturaleza civil. As, de acuerdo con lo establecido en el art. 42 de la LEC, los tribunales civiles pueden conocer a los solos efectos prejudiciales de las cuestiones que estn atribuidas a los rdenes jurisdiccionales contencioso-administrativo o social, sin que la decisin tenga efectos ms all del proceso en el que se produzca. Cabe, sin embargo, la posibilidad de que las partes soliciten la suspensin del procedimiento para que el asunto sea resuelto por el Tribunal competente para conocer a ttulo principal, quedando en ese caso el Tribunal civil vinculado por la decisin que haya adoptado ste (art. 42.3 LEC); ahora bien, en caso de que no se proceda a tal suspensin el rgano jurisdiccional que est conociendo de la cuestin principal podr pronunciarse sobre las prejudiciales que se hayan planteado. Incluso si la cuestin prejudicial tiene naturaleza penal puede llegar a ser resuelta en el procedimiento civil (vid. arts. 40 y 41 de la LEC; N. Reynal Querol, op. cit., pp. 127-247). 44 Cf. N. Reynal Querol, op. cit., pp. 107-108. Esta solucin la atribucin de la competencia para conocer de los incidentes a tribunales que careceran de ella si la cuestin se plantease como principal- est prevista en el art. 10 LOPJ, cf. C. Senes Motilla, Las cuestiones prejudiciales en el sistema procesal espaol, Madrid, McGraw-Hill, 1996, pp. 73-74. 45 Vid. C. Gonzlez Beilfuss, op. cit., pp. 153-160.
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loci protectionis impedira llegar a ese resultado46. De esta forma, si la esta ltima ley permite plantear la nulidad de la patente por va de excepcin47 no debera existir problema para que los tribunales espaoles se pronunciasen sobre la nulidad de la patente que pudiera alegar el demandado como excepcin48. Si el Derecho rector de la patente, en cambio, no prev esta alegacin como excepcin los tribunales espaoles no podran tampoco conocer sobre la nulidad en el marco del procedimiento de infraccin. 13. El DIPr autnomo espaol puede tambin resultar relevante para el tratamiento de la competencia judicial internacional en materia de medidas cautelares. Por una parte, y tal como hemos visto, este Derecho debera ser considerado siempre que se solicitase que los tribunales espaoles adoptasen una medida cautelar o provisional sobre la base del art. 31 del Reglamento 44/200149 segn la interpretacin que entenda que dicha norma, el art. 31 del Reglamento 44/2001 (y con anterioridad el artculo 24 del Convenio de Bruselas de 27 de septiembre de 1968) inclua una remisin al DIPr autnomo del Estado en el que se solicitaba la medida. En cualquier caso, el DIPr autnomo debera aplicarse cuando no fuera aplicable la regulacin contenida en Bruselas I; esto es, cuando el caso no entre en el mbito de aplicacin espacial del art. 31 del Reglamento. El problema que surge aqu es que no est delimitado de una manera expresa el mbito de aplicacin de este precepto, lo que ha dado lugar a diferentes interpretaciones. As, para algunos la regulacin especfica de la tutela cautelar contenida en el Reglamento solamente operara cuando el demandado estuviera domiciliado en un Estado miembro50. Resulta, sin embargo, ms adecuado interpretar que este artculo 31 se aplicar siempre que el caso entre el mbito de aplicacin material y temporal del Reglamento y un Tribunal de un Estado miembro sea competente para conocer sobre el fondo del asunto51. De acuerdo con esta segunda interpretacin la regulacin contenida en la LOPJ sobre medidas provisionales y cautelares sera de aplicacin en los supuestos en los que ningn Estado miembro de la UE resultara competente para conocer del fondo del litigio; lo que en el tema que nos ocupa suceder cuando el litigio se refiera a una patente registrada en un Estado no miembro y el demandado no se encuentre domiciliado en un Estado miembro.

Sobre la remisin integral en materia de patentes vid. P. Jimnez Blanco, op. cit., pp. 112-160 (con carcter general) y 241 (en lo que se refiere a la concrecin de las acciones de que dispone el demandado por infraccin de la patente en relacin a la nulidad de la misma). 47 Tal como sucede en el Derecho espaol, vid. art. 126 LP (Ley 11/1986, de 20 de marzo sobre Patentes de Invencin y Modelos de Utilidad, BOE, 26-III-1986): La persona frente a la que se ejercite una accin por violacin de los derechos derivados de una patente podr alegar, en toda clase de procedimientos, por va de reconvencin o por va de excepcin, la nulidad total o parcial de la patente del actor; de conformidad con las normas del Derecho procesal comn. A tales efectos, se tendr en cuenta lo establecido en el artculo 113. 48 Esta es, adems, la solucin ms lgica tambin respecto al Reglamento Bruselas I, vid. supra las referencias contenidas en la n. nm. 20. 49 O del 35 de Reglamento 1215/2012: Podrn solicitarse a los rganos jurisdiccionales de un Estado miembro medidas provisionales o cautelares previstas por la ley de dicho Estado miembro, incluso si un rgano jurisdiccional de otro Estado miembro es competente para conocer del fondo del asunto. Como puede apreciarse, no existe variacin en el tenor de este precepto respecto al equivalente en el Reglamento 44/2001. 50 En Espaa ha defendido esta interpretacin V. Fuentes Camacho (Las medidas provisionales y cautelares en el espacio judicial europeo, Madrid, Eurolex, 1996, p. 168); para la doctrina extranjera que ha mantenido esta interpretacin vid. las referencias contenidas en F.J. Garcimartn Alfrez, op. cit., p. 100, n. nm. 216. 51 Vid. F.J. Garcimartn Alfrez, op. cit., pp. 99-101.

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14. La LOPJ establece que los tribunales espaoles sern competentes para la adopcin de medidas provisionales y cautelares respecto de personas o bienes que se hallen en territorio espaol y deban cumplirse en Espaa52. El criterio de competencia exige una vinculacin estrecha de la medida con nuestro pas, ya que ha de darse cumulativamente que la persona o el bien a quien se refiere se encuentren en Espaa y, adems, que la medida deba cumplirse en Espaa. Puede pensarse, por ejemplo, en la adopcin de medidas de prohibicin de comercializacin de determinados productos afectados por la demanda de patentes cuando tal prohibicin se dirija a personas que se encuentran en Espaa y la comercializacin se refiera al territorio espaol. Tambin podra solicitarse la inmovilizacin de productos o instalaciones que resultaran relevantes en el marco del procedimiento que se desarrolla en el extranjero. Plantea un problema especfico la adopcin de medidas cautelares o provisionales por los tribunales espaoles cuando stos son competentes para conocer sobre el fondo del asunto. En nuestro Derecho positivo no se ha establecido expresamente que el tribunal competente para conocer del fondo lo es tambin para la adopcin de medidas cautelares o provisionales, lo que ha conducido a que se haya interpretado que el art. 22.5 LOPJ ha de operar en todos los supuestos, lo que implicara que los tribunales espaoles competentes para el fondo solamente podran adoptar medidas provisionales o de aseguramiento respecto a bienes o personas que se encuentran en territorio espaol y han de cumplirse en Espaa53. Pese a la literalidad de la norma espaola seguramente es preferible mantener que en el caso de que los tribunales espaoles sean competentes sobre el fondo del asunto resultarn tambin competentes para la adopcin de las medidas cautelares y provisionales que hayan de ser dictadas. De esta forma, en los supuestos en los que los tribunales espaoles sean competentes para el fondo podrn adoptar tanto medidas con alcance territorial (que hayan de desplegar sus efectos en Espaa) como extraterritorial. En el caso de que carezcan de competencia sobre el fondo solamente podran adoptar medidas limitadas al territorio espaol, tal como se deriva del art. 22.5 LOPJ. 15. En cualquier caso, la adopcin de las medidas deber seguir lo previsto en la normativa procesal especfica. En lo que se refiere a las medidas que adopte el Juez espaol como juez competente para el fondo no se han de plantear excesivos problemas, ya que el art. 721 de la LEC presupone la competencia del Juez que se encuentra conociendo para la adopcin de las medidas cautelares que considere necesarias54, lo

Art. 22.5 LOPJ. Vid. con diferentes matices P. Gonzlez Granda, Extensin y lmites de la jurisdiccin espaola, Barcelona, Bosch, 1992, pp. 204-205; M.A. Fernndez en A. de la Oliva Santos y M.A. Fernndez, Derecho procesal civil, volumen I, Madrid, Ed. Centro de Estudios Ramn Areces, 4 ed. 1996, p. 366; R. Arenas Garca, Crisis matrimoniales internacionales. Nulidad matrimonial, separacin y divorcio en el nuevo Derecho internacional privado espaol, Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de Compostela, 2004, pp. 50-51 y n. nm. 62. 54 La regulacin se refiere solamente a las medidas cautelares, pero parece ser que puede extenderse a las medidas provisionales, pese a que no todas las medidas provisionales son cautelares (aunque todas las cautelares son provisionales). Al menos la doctrina espaola tiende a considerar de una forma conjunta unas y otras al analizar los preceptos que la LEC dedica a las medidas cautelares, vid. M.A. FernndezBallesteros, Art. 722 en M.A. Fernndez-Ballesteros/J.M Rif Soler/J.F. Valls-Gombau (coords.), Comentarios a la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, Barcelona, Iurgium/Atelier, 2000, t. III, pp. 32243248, p. 3239; G. Sacristn Represa, De las medidas cautelares, en J.A. Xiol Ros (coord..), Enjuiciamiento Civil. Comentarios y Jurisprudencia, Madrid, Sepin, 2008, t. III, pp. 4165-4291, p. 4174. Vid., abordando directamente la cuestin MP. Caldern Cuadrado, La respuesta de la nueva Ley a cuatro temas controvertidos en materia cautelar, en XXII Jornadas de Estudio. La nueva Ley de
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que se confirma en el art. 723 de la LEC55. Para el caso de que las medidas solicitadas en Espaa lo sean en apoyo de un procedimiento que se desarrolla en el extranjero el art. 722 de la LEC exige que el proceso ya se haya iniciado y que el asunto no sea de competencia exclusiva espaola56; la competencia en este caso se atribuye al tribunal del lugar en el que la decisin extranjera haya de ser ejecutada y, en defecto de ste, ante el tribunal del lugar donde las medidas deban producir su eficacia57. Se confirma, por tanto, en sede de competencia territorial la imposibilidad de solicitar medidas cautelares en nuestro pas en relacin a supuestos para los que nuestros tribunales carezcan de competencia judicial internacional cuando tales medidas no vayan a ser eficaces en Espaa. Tan solo se encontrara un tribunal territorialmente competente en nuestro pas para tales supuestos si la decisin fuera a ser ejecutada en Espaa, aunque en cualquier caso esta habilitacin competencial no podra suponer una extensin de la competencia judicial internacional una vez asumido que tan solo se podrn adoptar medidas que deban ser eficaces en Espaa ex art. 22.5 LOPJ. La adopcin de medidas cautelares tambin tendr que ajustarse a lo previsto en la Ley de Patentes, en concreto en sus arts. 133 a 139, relativos al rgimen de las medidas cautelares. El art. 133 solamente prev la posibilidad de solicitar las medidas cautelares al rgano jurisdiccional que vaya a conocer de la accin sobre el fondo; pero hemos de completar esta previsin con la del 723 LEC que, como hemos visto, admite que los tribunales espaoles adopten medidas cautelares en apoyo de procedimientos que se desarrollan en el extranjero. Las medidas que se adopten debern ser alguna de las previstas en el art. 134 de la Ley de Patentes y el procedimiento deber tramitarse segn lo previsto en los arts. 135 y ss. De esta Ley.

IV. El acuerdo sobre el Tribunal Unificado de Patentes 1. Las reglas de competencia del TUP 16. La configuracin actual de la normativa de patentes implica, tal como acabamos de ver, que la proteccin de las invenciones tiene un carcter estrictamente territorial, limitndose tal proteccin al territorio de cada uno de los Estados en los que ha sido concedida la patente. De esta forma, una misma invencin ser objeto de tantos derechos de patente diferentes como Estados en los que se solicite la patente. En los epgrafes anteriores hemos examinado las dificultades que este fraccionamiento presentaba desde la perspectiva procesal, sobre todo en lo que se refiere a la limitacin en las posibilidades de concentrar en un solo tribunal la reclamacin de la infraccin de una invencin cuando tal infraccin se produce en una pluralidad de Estados y, por tanto, vulnerando derechos de patente formalmente diferentes.

Enjuiciamiento Civil, Madrid, Ministerio de Justicia/Santander Central Hispano, 2002, pp. 711-735, pp. 716-717. 55 Art. 723.1 LEC: Ser tribunal competente para conocer de las solicitudes sobre medidas cautelares el que est conociendo del asunto en primera instancia o, si el proceso no se hubiese iniciado, el que sea competente para conocer de la demanda principal. 56 Art. 722.2 LEC: Sin perjuicio de las reglas especiales previstas en los Tratados y Convenios o en las normas comunitarias que sean de aplicacin, tambin se podr solicitar de un Tribunal espaol por quien acredite ser parte de un proceso jurisdiccional o arbitral que se siga en un pas extranjero la adopcin de medidas cautelares si se dan los presupuestos legalmente previstos salvo en los casos en que para conocer del asunto principal fuesen exclusivamente competentes los Tribunales espaoles. 57 Vid. art. 724 LEC.

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La creacin de la patente europea en 197358 no alter esta situacin ya que, como es sabido, esta patente no sustituye a las patentes nacionales, sino que se configura como un mecanismo simplificado de concesin de una pluralidad de patentes nacionales59. As pues, hasta el momento presente no se haban conseguido establecer mecanismos que permitieran superar esta estricta territorialidad y las dificultades que se derivan de ella60. Esa situacin, sin embargo, ha cambiado recientemente al haber sido adoptados tres importantes instrumentos: el Reglamento 1257/2012 sobre la patente unitaria61, el Reglamento 1260/2012 relativo las disposiciones sobre traduccin para la patente unitaria62 y el Acuerdo sobre un Tribunal Unificado de Patentes de 19 de febrero de 201363. Estos instrumentos configuran un sistema de proteccin de la patentes en Europa que, por primera vez, ofrece una proteccin nica para todo el territorio de los Estados que participan en la iniciativa que, como veremos, no son todos los Estados miembros de la UE. 17. El origen (lejano) de estos instrumentos se encuentra en una propuesta de Reglamento sobre patente comunitario presentado por la Comisin en el ao 200064. Esta propuesta no consigui, sin embargo y tras varias reformas, el consenso de los Estados miembros. En concreto, Espaa e Italia se mostraron disconformes con el rgimen lingstico que se propona para la patente comunitaria (que en 2009 pas a denominarse patente de la UE) y que prevea, al remitirse al rgimen para la solicitud de una patente europea, que las solicitudes de patentes pudieran presentarse solamente en ingls, francs o alemn. Espaa e Italia deseaban que el espaol y el italiano fueran reconocidos tambin como idiomas hbiles para solicitar una patente de la UE. El desacuerdo de estos dos pases paralizaba el proyecto que, sin embargo, finalmente encontr una salida a travs del mecanismo de la cooperacin reforzada65, que permite que un grupo de pases elabore instrumentos que sern solamente aplicables a quienes participen en dicha cooperacin. En el caso de la patente UE, que pas a llamarse patente unitaria, la cooperacin reforzada fue autorizada por Decisin del Consejo de 10 de marzo de 201166, establecindose tal cooperacin entre todos los Estados miembros de la UE excepto Espaa e Italia. El resultado de la misma fueron los Reglamentos que acabamos de sealar y el Acuerdo sobre el TUP que tambin ha sido mencionado. Los Reglamentos 1257/2012 y 1260/2012 configuran en sus lneas generales el rgimen de la patente unitaria, que es el instrumento que da sentido a todo el nuevo sistema de proteccin. Se trata de una patente con eficacia en todo el territorio de los Estados participantes (esto es, todos los de la UE excepto Italia y Espaa) y que, por
Convenio de Mnich sobre concesin de patentes europeas de 5 de octubre de 1973, BOE, 30-IX-1986. Cf. P.A. de Miguel Asensio, loc. cit., pp. 96-97 y 105. 60 En la UE se haba conseguido la creacin de derechos de propiedad industrial nicos para toda la Unin en materia de marcas, diseos y obtenciones vegetales, vid. P.A. de Miguel Asensio, loc. cit., p. 101. 61 Reglamento (UE) n 1257/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2012 por el que se establece una cooperacin reforzada en el mbito de la creacin de una proteccin unitaria mediante patente, DO, nm. L 361, de 31 de diciembre de 2012. 62 Reglamento (UE) n 1260/2012 del Consejo de 17 de diciembre de 2012 por el que se establece una cooperacin reforzada en el mbito de la creacin de una proteccin unitaria mediante patente en lo que atae a las disposiciones sobre traduccin, DO nm.. L 361 de 31 de diciembre de 2012. 63 Vid. M. Desantes Real, El Acuerdo sobre un Tribunal, loc. cit. 64 Para una sinttica descripcin de la evolucin de los trabajos vid. P.A. de Miguel Asensio, loc. cit., pp. 105-106. 65 Prevista en el art. 20 del TUE y en los arts. 326 a 334 del TFUE 66 Decisin 2011/167/UE del Consejo de 10 de marzo de 2011 por la que se autoriza una cooperacin reforzada en el mbito de la creacin de proteccin mediante una patente unitaria, DO,nm. L 76, de 22 de marzo de 2011.
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tanto, ser vlida o nula en el territorio de todos los Estados. El requisito para que una patente tenga este efecto unitario es que se trate de una patente europea; esto es, concedida utilizando los mecanismos previstos en el CPE de 1973, que haya sido concedida con el mismo juego de reivindicaciones respecto a todos los Estados miembros participantes y que el efecto unitario haya sido inscrito en el Registro para la proteccin unitaria mediante patente67. Los Reglamentos europeos regulan el proceso de concesin de la patente y el rgimen de la misma, as como cuestiones como los efectos de la proteccin unitaria, el agotamiento del derecho y sus licencias, as como las cuestiones relativas a la traduccin que, como se ha adelantado, son objeto especfico del Reglamento 1260/2012. No es, sin embargo, propsito de este trabajo la presentacin del rgimen de la patente unitaria, por lo que nos remitimos a los trabajos existentes para tal anlisis68. Adems de los Reglamentos mencionados, el sistema se completa con la creacin de un Tribunal Unificado de Patentes (TUP) que desplaza en las materias que le son propias a los tribunales nacionales; o, como sera ms adecuado decir, a los tribunales nacionales diferentes del TUP. Se pretende de esta forma reducir o eliminar los inconvenientes que se derivan de la concurrencia de diferentes jurisdicciones en las resoluciones de los litigios relativos a patentes. Aqu nos ocuparemos mnimamente de tal Tribunal ya que, pese a que Espaa no participe en el mismo, no es irrelevante en lo que se refiere a los litigios en materias de patentes desde la perspectiva espaola, tal como examinaremos a continuacin. 18. La naturaleza y configuracin del TUP difcilmente puede ser entendida si no se tiene en cuanta el ter legislativo que condujo a su creacin. En concreto, es preciso tener en cuenta que en un inicio la idea era la de crear un autntico tribunal internacional que fuera competente en principio, con carcter exclusivo- respecto a los litigios que entraran en su mbito de aplicacin, desplazando as a los tribunales nacionales. Esta posibilidad, sin embargo, se vio truncada por el Dictamen 1/09 del Tribunal de Justicia (Pleno) de 8 de marzo de 2011 en relacin al sistema unificado de resolucin de litigios en materia de patentes. En este Dictamen el Tribunal de Luxemburgo mantuvo que dado que el Tribunal que se pretenda crear se encontraba fuera del marco institucional y jurisdiccional de la Unin69, no resultaba posible atribuirle competencia en la interpretacin y aplicacin del
Art. 3 del Reglamento 1257/2012: 1. Toda patente europea concedida con el mismo juego de reivindicaciones respecto de todos los Estados miembros participantes gozar de efecto unitario en dichos Estados a condicin de que su efecto unitario haya sido inscrito en el Registro para la proteccin unitaria mediante patente.//No gozarn de efecto unitario aquellas patentes europeas concedidas con juegos diferentes de reivindicaciones para diferentes Estados miembros participantes.//2. Una patente europea con efecto unitario tendr carcter unitario. Otorgar proteccin uniforme y tendr los mismos efectos en todos los Estados miembros participantes.//Solo podr limitarse, transferirse, revocarse o extinguirse respecto de todos los Estados miembros participantes.//Podr ser objeto de licencia respecto de todos o parte de los territorios de los Estados miembros participantes.//3. El efecto unitario de una patente europea se considerar que no ha tenido lugar en la medida en que dicha patente haya sido revocada o limitada. 68 Lo reciente del instrumento hace que los anlisis disponibles se encuentren bsicamente en publicaciones electrnicas. En Espaa vid. los trabajos de M. Desantes Real que ya hemos citado supra n. nm 4; vid. tambin P. Prez Fernndez, La creacin de una patente unitaria: por qu la oposicin de Espaa e Italia no es una insensatez, en Derecho Mercantil (blog de Jess Alfaro), derechomercantilespana.blogspot.com.es/2013/05/la-creacion-de-una-patente-unitari-por.html, entrada de 16 de mayo de 2013. 69 Vid. nm. 71 del Dictamen: Acerca de las caractersticas del TP hay que sealar en primer lugar que ese tribunal se sita fuera del marco institucional y jurisdiccional de la Unin. En efecto, no forma parte
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Derecho de la Unin (en concreto, de los Reglamentos sobre la patente unitaria)70, privando de tal competencia a los rganos jurisdiccionales nacionales, reduciendo la posibilidad de plantear cuestiones prejudiciales al TJUE71 y trasladando a un rgano internacional la hipottica responsabilidad que pudiera derivarse de la vulneracin del Derecho de la UE, sin que fuera ya posible atribuir dicha responsabilidad a un Estado o a varios Estados miembros72. El resultado de todo ello es que el acuerdo previsto fue declarado incompatible con el Derecho de la UE73. Este rechazo del Tribunal de Luxemburgo oblig a cambiar de una forma radical en su esencia el proyectado TUP. En el Acuerdo finalmente concluido se tienen en cuenta las observaciones del Tribunal de Luxemburgo y as el TUP ya no es un Tribunal internacional, sino que, tal como se insiste en el texto, se inserta en los sistemas jurisdiccionales de los Estados miembros74, con lo que estos, los Estados miembros, respondern por las actuaciones del TUP75. Se da cumplimiento as a lo exigido por el Tribunal de Luxemburgo, mediante lo que podramos calificar de ficcin: el TUP, pese a que por su origen y funcionamiento es un Tribunal internacional, es considerado como un rgano jurisdiccional ms de los sistemas judiciales de los Estados miembros. Dado que la regulacin y funcionamiento del Tribunal proviene de la etapa en la que se configuraba como un rgano jurisdiccional internacional, la introduccin de referencias a su consideracin como rgano judicial nacional y a la responsabilidad de los Estados miembros por sus actuaciones implica algunas incoherencias y dificultades que
del sistema jurisdiccional previsto en el artculo 19 TUE, apartado 1. El TP es una organizacin dotada de personalidad jurdica propia en virtud del Derecho internacional. 70 Vid. nm. 78 del Dictamen. 71 Vid. nm. 81 del Dictamen. 72 Vid. nm. 88 del Dictamen. 73 Vid. nm. 89 del Dictamen: Por consiguiente, el acuerdo previsto, al atribuir una competencia exclusiva para conocer de numerosas acciones ejercidas por los particulares en el mbito de la patente comunitaria, as como para interpretar y aplicar el Derecho de la Unin en esa materia, a un rgano jurisdiccional internacional que se sita fuera del marco institucional y jurisdiccional de la Unin, privara a los rganos jurisdiccionales de los Estados miembros de sus competencias para la interpretacin y aplicacin del Derecho de la Unin, as como al Tribunal de Justicia de la suya para responder con carcter prejudicial a las cuestiones planteadas por esos rganos jurisdiccionales, y, como consecuencia, se desvirtuara las competencias que los Tratados confieren a las instituciones de la Unin y a los Estados miembros que son esenciales para la preservacin de la naturaleza misma del Derecho de la Unin. 74 Vid. ya en los Considerandos del Acuerdo: Considerando que el Tribunal Unificado de Patentes debe ser un tribunal comn para todos los Estados miembros contratantes y, por ende, parte de su sistema judicial, con competencia exclusiva en lo relativo a patentes europeas con efecto unitario y a las patentes europeas concedidas en virtud de lo dispuesto en el CPE; Considerando que, al igual que cualquier rgano jurisdiccional nacional, el Tribunal Unificado de Patentes est obligado a respetar y aplicar el Derecho de la Unin (). El art. 1.2 del Acuerdo explicita la integracin del Tribunal en los sistemas judiciales nacionales de los Estados miembros: El Tribunal Unificado de Patentes ser un tribunal comn para todos los Estados miembros contratantes y, por ende, sujeto a las mismas obligaciones en virtud del Derecho de la Unin que cualquier otro tribunal nacional de los Estados miembros contratantes. 75 En los Considerandos del Acuerdo se indica que de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unin Europea sobre la responsabilidad extracontractual, los Estados miembros contratantes deben resarcir los daos y perjuicios causados por incumplimiento del Derecho de la Unin cometidos por el Tribunal Unificado de Patentes, entre ellos las derivados de no haber planteado cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Unin Europea. La responsabilidad del Tribunal est regulada en los arts. 22 y 23 del Acuerdo, donde se establece la responsabilidad de los Estados miembros por los daos y perjuicios derivados de un incumplimiento del Derecho de la Unin por parte del Tribunal de Apelacin, aplicndose la regulacin sobre responsabilidad extracontractual de los Estados miembros por los daos y perjuicios causados por las infracciones del Derecho de la Unin cometidas por sus rganos jurisdiccionales nacionales (art. 22.1). Las actuaciones del TUP sern, adems, directamente imputables a cada uno de los Estados miembros contratantes individualmente (art. 23).

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repercutirn en la regulacin de la competencia judicial internacional y del reconocimiento y ejecucin de decisiones; de algunas de ellas nos ocuparemos aqu. 19. El TUP asume competencias en los litigios relativos a patentes europeas y patentes europeas con efecto unitario76; es un Tribunal nico para todos los Estados miembros contratantes y su competencia judicial internacional viene determinada por las reglas del Reglamento 1215/2012 y por el Convenio de Lugano77. De acuerdo con esto resultar que el TUP gozar de competencia judicial internacional cuando la tengan los tribunales de alguno de los Estados miembros segn estos instrumentos. Cabe la duda de si la consideracin de estos instrumentos incluye tambin la remisin al DIPr autnomo de los Estados miembros que operar, de acuerdo con el Reglamento 1215/2012 y el Convenio de Lugano, en aquellos casos en los que el demandado est domiciliado en un Estado no miembro y no opere la competencia exclusiva en materia de nulidad de patentes. Se trata en cualquier caso de un supuesto marginal, ya que, como hemos visto, es habitual que en el litigio por infraccin de patente se alegue como excepcin la nulidad de la patente; ahora bien, en el caso que se plantee ser necesario determinar si el TUP resulta o no resulta competente, resultando probablemente ms adecuado interpretar que en estos supuestos podr ser aplicado el DIPr autnomo para determinar la competencia judicial, puesto que de otra forma nos podramos encontrar con una situacin de denegacin de justicia78. No resulta razonable, por ejemplo, que en una demanda por infraccin de una patente europea con efecto unitario, demanda fundamentada en la comercializacin en Francia por una empresa domiciliada en Estados Unidos de productos protegidos por la patente, el TUP resulte incompetente porque en este supuesto -a salvo de que la empresa de Estados Unidos alegue como excepcin la nulidad de la patente- no exista ningn tribunal con competencia judicial internacional entre los Estados miembros contratantes de acuerdo con el Reglamento 1215/2012 y el Convenio de Lugano79. Claro est que en este supuesto, si se asume la aplicacin del DIPr autnomo de los Estados miembros para completar la regulacin del Acuerdo sobre el TUP, la duda que puede plantearse es qu Derecho autnomo hemos de considerar; puesto que el TUP se integra como hemos visto- en los sistemas jurisdiccionales de los Estados miembros, pero sin que se concrete en qu sistema judicial, lo que, como veremos, puede plantear algn problema tambin en la fase de reconocimiento y ejecucin de resoluciones. Si el TUP goza de competencia judicial internacional de acuerdo con lo que se acaba de exponer, an ser preciso determinar qu concreta unidad del TUP ha de conocer. El TUP se compone de un Tribunal de Primera Instancia y de un Tribunal de Apelacin, adems de una Secretara80. El Tribunal de Primera Instancia, a su vez, est integrado por una Divisin central, Divisiones nacionales y Divisiones regionales. La
Art. 1.1. del Acuerdo. Las patentes europeas son las concedidas a travs del Convenio de Mnich de 1973 y no gozan del efecto unitario, las patentes europeas con efecto unitario son aquellas concedidas por medio del citado convenio pero que se ven beneficiadas por el efecto unitario que prev el Reglamento 1257/2012 (vid. art. 2 del Acuerdo). 77 Art. 31 del Acuerdo. 78 La posibilidad de interpretar que en estos casos la competencia correspondera a los tribunales propiamente nacionales debe excluirse pues las competencias previstas para el TUP tienen carcter exclusivo (art. 32.1 del Acuerdo) y solamente se prev la posibilidad de que tales tribunales nacionales conozcan en aquellos asuntos que no son de competencia exclusiva del TUP (Art. 32.2 del TUP). 79 Tal como se ver inmediatamente, en las normas sobre distribucin de competencia entre las distintas Divisiones del Tribunal de Primera Instancia s que se prev cul ser competente cuando el demandado tenga fuera de los Estados miembros su residencia, centro principal de actividad o centro de actividad (art. 33.1 del Acuerdo). 80 Art. 6.1 del Acuerdo.
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Divisin Central tiene su sede en Pars y secciones en Londres y Mnich. Tambin pueden crearse Divisiones nacionales y regionales81. El Tribunal de Apelacin tiene su sede en Luxemburgo82. La determinacin de a qu Divisin del Tribunal de Primera Instancia corresponde el conocimiento del asunto se ha de hacer a travs de lo previsto en el art. 33 del Acuerdo, que utiliza como criterios bsicos de competencia el lugar en el que se haya producido o pueda producirse la violacin de la patente y la residencia, centro principal de actividad o centro de actividad del demandado. Las acciones tendentes a declarar la violacin de la patente y de los certificados complementarios de proteccin as como las acciones de nulidad de la patente y de los certificados complementarios de proteccin tendrn que presentarse ante la Divisin central del TUP83. 20. No es propsito de esta contribucin analizar el rgimen de determinacin de la competencia en el Acuerdo del TUP, sino simplemente incidir en la diferenciacin que en l se establece entre el rgimen de la competencia judicial internacional (determinado por el Reglamento 1215/2012 y el Convenio de Lugano, tal como se ha indicado) y lo que podramos denominar competencia territorial; esto es, la distribucin de competencias entre las distintas divisiones del Tribunal de Primera Instancia. En la arquitectura del Acuerdo el territorio de todos los Estados miembros es percibido como una unidad; de tal forma que basta con que concurra un criterio de competencia judicial internacional en cualquiera de tales Estados miembros para que el TUP goce de competencia judicial internacional; y existiendo sta, la cuestin de determinar qu concreto rgano del Tribunal conoce es una cuestin que ha de resolverse ha partir de las reglas del propio Acuerdo, que utilizan criterios diferentes de los que pueden haber servido para determinar la competencia judicial internacional. Esta particular arquitectura del Acuerdo sobre el TUP ha de conciliarse con la consideracin de que el TUP se integra en las organizaciones jurisdiccionales de los Estados miembros. Tal como se ha indicado, esta integracin es resultado del Dictamen emitido por el Tribunal de Luxemburgo; pero al proyectarse sobre un Tribunal que inicialmente haba sido concebido como internacional la pregunta que hemos de responder es la de en la organizacin jurisdiccional de qu Estado se integra el TUP; alternativamente cabra preguntarse si el TUP se integra en la organizacin judicial de todos y cada uno de los Estados, como una especie de versin renovada y jurdica del misterio de la Santsima Trinidad84 El Acuerdo parece inclinarse por esta segunda opcin, lo que, como veremos, no deja de plantear algn problema del que nos ocuparemos en el siguiente epgrafe. 2. El TUP desde la perspectiva espaola
Vid. art. 7 del Acuerdo. Art. 9.5 del Acuerdo. 83 Art. 33.4 del Acuerdo, que tambin prev una regla especfica para los casos en los que se haya planteado una accin de violacin de la patente entre las mismas partes: Las acciones mencionadas en el artculo 32, apartado 1, letras b) y d) se ejercitarn ante la Divisin central. Sin embargo, cuando se haya ejercitado ante una Divisin local o regional una accin por violacin de patente, mencionada en el artculo 32, apartado 1, letra a), entre las mismas partes y sobre la misma patente, dichas acciones solo podrn ejercitarse ante la misma Divisin local o regional. 84 Si el TUP fuera un tribunal internacional no existira ninguna dificultad en considerar que sus decisiones son eficaces en todos los Estados parte precisamente como consecuencia de su carcter internacional (aunque en cada uno de ellos tal eficacia dependera de lo que establezcan sus propias normas de origen interno, vid. P. Andrs Senz de Santa Mara, Sistema de Derecho internacional pblico, Cizur Menor, Civitas/Thomson Reuters, 2011, pp. 206-209). Pero en tales casos no se pretende que las decisiones adoptadas por esos tribunales lo hayan sido por rganos jurisdiccionales nacionales.
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21. Espaa no es parte del Acuerdo sobre el TUP. Si que lo es Italia, que al igual que Espaa no participa en los Reglamentos 1257/2012 y 1260/2012 sobre patente europea con efecto unitario; pero que ha preferido s integrarse en el Acuerdo sobre el TUP. Esta no participacin espaola no implica que el Acuerdo sea completamente ajeno a Espaa. En primer lugar, es preciso determinar en qu forma pueden ser eficaces en Espaa las decisiones adoptadas por el TUP; adems, la existencia del TUP puede condicionar la forma en que se apliquen las normas espaolas sobre competencia judicial internacional ya que tal aplicacin ha de tener en cuenta la existencia de procedimientos abiertos en el extranjero y las competencias que ejercen tribunales extranjeros85. Finalmente, tambin ha de tenerse en cuenta la interrelacin entre los procedimientos que se desarrollen en el TUP y las autoridades espaolas, especialmente en lo que se refiere a notificaciones y prctica de pruebas. A continuacin examinaremos en qu forma el TUP puede afectar a Espaa y, en concreto, el rgimen de reconocimiento en nuestro pas de las decisiones adoptadas por el TUP, as como en qu ocasiones los tribunales espaoles debern abstenerse de conocer o suspender el procedimiento iniciado en beneficio del TUP. No nos ocuparemos directamente de las cuestiones de asistencia judicial internacional por alejarse del objeto de esta contribucin, aunque se realizar alguna referencia a los problemas que en este mbito pueden plantearse. 22. Las decisiones adoptadas por el TUP, en tanto en cuanto se considerarn adoptadas por un rgano jurisdiccional de un Estado miembro (aunque no sepamos cul en concreto) y entren en el mbito de aplicacin material y temporal del Reglamento 1215/2012 gozarn de eficacia extraterritorial en Espaa de acuerdo con lo previsto en este instrumento. El considerando nm. 11 del Reglamento 1215/2012 aclara que los rganos jurisdiccionales comunes a varios Estados miembros de la Unin se incluyen en el concepto rganos jurisdiccionales cuando ejerzan su competencia en asuntos incluidos en el mbito de aplicacin del Reglamento86. De esta forma, ser el Reglamento Bruselas I bis el que deberemos considerar para el reconocimiento en Espaa de las decisiones adoptadas por el TUP. Ahora bien, tal como veremos inmediatamente, esta aplicacin no estar exenta de dificultades. En primer lugar, la falta de concrecin del sistema judicial nacional en el que se inserta el TUP supondr un inconveniente para el reconocimiento cuando la decisin de que se trate se haya pronunciado bien de forma directa o por va de excepcin de la cuestin de la validez de una patente. Como ya se ha indicado87, tambin en los casos en los que la nulidad de la patente se plantee como excepcin gozar de competencia exclusiva el Estado en el que la patente se encuentre depositada o registrada (art. 24.4
En concreto, ha de considerarse la incidencia que tiene la existencia de competencias exclusivas de tribunales extranjeros y los procesos pendientes en el extranjero. Tambin las decisiones extranjeras sobre la eficacia de los pactos de eleccin de tribunal gozan de relevancia extraterritorial, lo que puede afectar a la determinacin de la competencia [vid. la STJUE (Sala Tercera) de 15 de noviembre de 2012, As. C456/11, Gothaer Allgemeine Versicherung AB, ERGO Versicherung AG, Versicherungskammern BayernVersicherungsanstalt des ffentlichen Rechts, Nrnberger Allgemeine Versicherung-AG, Krones AG y Samskip GmbH] 86 Considerando 11: A efectos del presente Reglamento, se incluyen en el concepto de rganos jurisdiccionales de los Estados miembros los rganos jurisdiccionales que sean comunes a varios Estados miembros, como el Tribunal de Justicia del Benelux cuando ejerza su competencia en asuntos incluidos en el mbito de aplicacin del presente Reglamento. Por consiguiente, las resoluciones de dichos rganos jurisdiccionales se reconocern y ejecutarn de conformidad con el presente Reglamento. 87 Supra epgrafe II.2.
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del Reglamento 1215/2012). Dado que el reconocimiento de la decisin podr ser denegado si la resolucin entra en conflicto con lo establecido en el art. 24 del Reglamento88, ser preciso determinar si el rgano jurisdiccional que ha conocido resulta competente de acuerdo con lo previsto en el art. 24.4 del Reglamento Bruselas I bis. Tal como se ha indicado en el epgrafe anterior, el Acuerdo sobre el TUP prev que en los supuestos en los que se litigue en relacin a la vulneracin de una patente se conozca en la Divisin del Tribunal de Primera Instancia correspondiente al lugar en el que se ha producido o puede producirse la violacin de la patente o donde se encuentre la residencia, centro principal de actividad del demandado o centro de actividad del demandado; en cualquier caso, puede darse que tal Tribunal no tenga su sede en el Estado en el que se produce o puede producirse la vulneracin o donde tiene su residencia o centro de actividad el demandado, ya que, a falta de Divisiones nacionales, cada una de las Secciones de la Divisin Central extiende su competencia sobre todos los Estados miembros, determinndose qu asuntos corresponde que sean resueltos en Londres, Pars o Mnich en funcin de la materia de que se trate. En caso de que se creen Divisiones regionales, estas cubrirn el territorio de varios Estados; por lo que es posible que una reclamacin en relacin a una patente europea (no es preciso que sea una patente con efecto unitario) que ha sido vulnerada en Blgica, haya de presentarse ante la seccin de la Divisin central con sede en Mnich89. En este supuesto entenderemos que el rgano que se ha pronunciado sobre el asunto forma parte de la organizacin jurisdiccional belga, nica forma de entender que no se ha producido una vulneracin del criterio de competencia exclusiva previsto en el art. 22.4 del Reglamento 1215/2012? 23. Ciertamente, la consideracin del Acuerdo sobre el TUP podra llevar a este resultado, ya que, como hemos visto parece partir de que el TUP se integra simultneamente en todos y cada uno de los rganos jurisdiccionales nacionales; lo que, evidentemente, no deja de ser una ficcin; pero como tantas otras que hay en Derecho. Es claro, sin embargo, que se trata de una ficcin que puede resultar problemtica; porque en el caso que nos ocupa, y siempre desde la perspectiva espaola, se debera considerar que la sentencia ha sido dictada simultneamente por tribunales con sede en Blgica, Bulgaria, Chequia, Dinamarca, Alemania, Estonia, Irlanda, Italia, Grecia, Francia, Chipre, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Hungra, Malta, Pases Bajos, Austria, Polonia, Portugal, Rumana, Eslovenia, Eslovaquia, Finlandia, Suecia y el Reino Unido. Evidentemente, segn consideremos que la sentencia ha sido dictada por tribunales de uno u otro Estado el resultado ser que el TUP habr actuado con respeto al criterio de competencia exclusiva o con desconocimiento del mismo. Evidentemente, una interpretacin bienintencionada podra conducir a considerar precisamente el Estado en el que concurre el criterio de competencia exclusiva; pero cabra preguntarse por qu las autoridades espaolas deberan acoger precisamente esta interpretacin bienintencionada y no cualquiera de las otras posibles. Mxime, cuando en el Reglamento 1257/2012 y en el Acuerdo sobre el TUP encontramos ejemplos de una vinculacin especfica de la patente o el TUP con un determinado Estado miembro en
Vid. art. 45.1.e) ii) del Reglamento 1215/2012. Si se trata de una patente relativa a mecnica, iluminacin, calefaccin, armamento o voladura. El Anexo II del Acuerdo prev que los litigios relativos a patentes sobre necesidades corrientes de la vida, qumica y metalurgia sern competencia de la seccin de Londres; las patentes relativas a tcnicas industriales diversas, transportes, textiles, papel, construcciones fijas, fsica y electricidad correspondern a la seccin de Pars y a la de Mnich las ya mencionadas.
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detrimento de la vinculacin que mantiene con el resto, tal como veremos a continuacin. As, en lo que se refiere a la vinculacin de la patente, en el Reglamento 1257/2012 se establece que una patente europea con efecto unitario se asimilar a una patente nacional del Estado en el que el solicitante tuviera su domicilio o centro principal de actividad en la fecha de cumplimentacin de la solicitud de la patente europea o, en defecto del criterio precedente, donde el solicitante tuviere un centro de actividad en la fecha de cumplimentacin de la solicitud de la patente europea90. De acuerdo con este precepto, por tanto, una patente unitaria solicitada por una persona domiciliada en Dinamarca se asimilar a una patente danesa. En caso de que el TUP (a travs de su seccin en Londres, por ejemplo) dicte una resolucin en relacin a dicha patente entenderemos que ha sido dictada por un rgano jurisdiccional dans? Aplicaramos en ese caso para el reconocimiento de la decisin en Espaa el Acuerdo entre la CE y Dinamarca del ao 2005 en vez de, directamente, el Reglamento 1215/2012? Respecto al TUP, el art. 22 del Acuerdo prev, aunque sea con carcter subsidiario, que la accin de responsabilidad por el incumplimiento del Derecho de la Unin por parte del TUP se plantear ante los rganos competentes del Estado en el que tenga su sede el Tribunal de Apelacin, rgano que, adems, aplicar a la reclamacin su lex fori. Parece, por tanto, que la ubicacin del rgano jurisdiccional resulta tambin relevante a efectos de vincular al mismo con una determinada organizacin jurisdiccional. Y es que por mucho que pueda mantenerse que el TUP, sin ser un Tribunal internacional, se inserta en las organizaciones jurisdiccionales de los Estados miembros, resulta ilusorio mantener que lo hace simultneamente en todas ellas y de la misma forma. La concrecin de en qu organizacin jurisdiccional se inserta puede resultar importante no solamente para verificar si se respetan o no los criterios de competencia exclusiva previstos en el Reglamento 1215/2012, sino tambin, como habamos adelantado, para identificar el DIPr autnomo que deber complementar las disposiciones del Reglamento cuando el demandado no se encuentre domiciliado en un Estado miembro, y tambin para concretar el rgimen del procedimiento en aquellos supuestos en los que ste pueda estar afectado por instrumentos internacionales91. Ciertamente, estos problemas deberan encontrar alguna solucin interpretativa si se asumiera que, tal como se ha indicado, el Acuerdo crea un espacio nico en el que basta con que el criterio de competencia concurra en algn punto de tal territorio para que todas las organizaciones jurisdiccionales de los Estados miembros asuman competencia judicial internacional, plantendose a partir de aqu, por tanto, nicamente problemas de determinacin de la competencia territorial. Ahora bien, no podemos
Art. 7.1 del Reglamento 1257/2012. Por ejemplo, el art. 13 del Convenio de La Haya de 25 de octubre de 1980 tendente a facilitar el acceso internacional a la justicia (BOE, 30-III-1988) contina aplicndose entre los Estados miembros de la UE, tal como establece el art. 21 del Reglamento (CE) n 1393/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de noviembre de 2007, relativo a la notificacin y al traslado en los Estados miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil y mercantil, DO, nm. L 324, de 10 de diciembre de 2007. Espaa es parte de este documento, as como Bulgaria, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Paises Bajos, Repblica Checa, Rumania y Suecia (entre los Estados miembros de la UE). Cuando el procedimiento se desarrolle ante el TUP se aplicar este artculo 13 del Convenio de La Haya de 1980, como resultara de considerar al TUP integrado en las organizaciones jurisdiccionales de esos Estados o, por el contrario, no se aplicar al considerar al TUP integrado en la organizacin jurisdiccional de Alemania, Blgica o el Reino Unido (Estados que no son parte del Convenio de La Haya de 1980).
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olvidar que la construccin de este espacio es, con todas las dificultades tcnicas que comporta, obra de un Acuerdo en el que Espaa no es parte y que, adems, rechaza92. El Acuerdo es, por tanto, y desde la perspectiva espaola res inter alios acta por lo que no existira obstculo para interpretar que cuando se pretende el reconocimiento en Espaa de una decisin adoptada por la Seccin de Pars de la Divisin Central del TUP nos encontramos ante una decisin adoptada por un rgano jurisdiccional francs (en su caso) y, a partir de ah considerar que si la decisin se ha pronunciado sobre la validez de una patente no francesa se ha producido una vulneracin de la competencia exclusiva prevista en el art. 24.4 del Reglamento 1215/2012, lo que impide el reconocimiento de tal decisin. Ciertamente no es la nica interpretacin posible, pero al menos es una de las posibles. 24. El Acuerdo sobre el TUP no solamente es relevante en relacin al reconocimiento y ejecucin de decisiones, sino tambin en la aplicacin por los Jueces y Tribunales espaoles de las normas de competencia judicial internacional, ya que en determinados supuestos la asuncin de competencia depende de la que pueda ejercerse en el extranjero o de la existencia de un procedimiento en el extranjero (supuestos de litispendencia y conexidad). En la materia que nos ocupa es especialmente relevante la consideracin de las competencias exclusivas de tribunales forneos. Como es sabido, no es posible que un tribunal de un Estado miembro entre a conocer de supuestos que son de competencia exclusiva de los tribunales de otro Estado miembro. As, los tribunales espaoles no podrn conocer de las demandas en que se plantee a ttulo principal la nulidad de una patente registrada en otro Estado miembro, ni tampoco de aquellos casos en los que tal nulidad se plantee por va de excepcin. El Acuerdo sobre el TUP no ha de alterar esto, ya que siempre que se plantee ante nuestros tribunales por va de accin o de excepcin la validez de una patente registrada en un Estado miembro de la UE que no sea Espaa los tribunales espaoles debern abstenerse de conocer. Ahora bien, no puede dejar de sealarse que esto puede plantear un problema en aquellos supuestos en los que se inicie en Espaa un procedimiento por infraccin de patente sobre la base del domicilio del demandado en Espaa, tratndose de una patente europea registrada en un Estado miembro de la UE diferente de Espaa o una patente con efecto unitario y se alegue como excepcin en dicho procedimiento la nulidad de la patente. En este supuesto los tribunales espaoles debern abstenerse de conocer93; pero, a la vez, podra ser que la Sentencia que dictara el TUP no fuera reconocible en Espaa, tal como acabamos de ver. En este supuesto podra resultar dudoso que el derecho a la tutela judicial efectiva que recoge el art. 24 de la CE permitiera llegar a ese resultado: la abstencin de los tribunales espaoles en un supuesto en el que la Sentencia que llegaran a dictar los
Espaa ha solicitado ante el Tribunal de Luxemburgo que se declare la inexistencia jurdica del Reglamento 1257/2012 y se anule el Reglamento 1260/2012 (Asuntos C-146/2013 y C-147/2013, DO, nm. L 171 de 15 de junio de 2013). El Acuerdo, al no ser Derecho de la UE no puede ser impugnado ante el Tribunal de Luxemburgo; pero la estrecha relacin entre el Acuerdo y los Reglamentos permite presumir que el desacuerdo espaol se extiende tambin al Acuerdo. 93 Aunque resulta dudoso que la abstencin deba producirse de oficio. Tal como se ha visto, la nueva redaccin de la norma en materia de competencia exclusiva en materia de patentes extiende tal competencia exclusiva a los supuestos en los que la nulidad de la patente se plantee como excepcin; pero el art. 27 del Reglamento 1215/2012, que regula la abstencin de oficio en materia de competencias exclusivas, sigue manteniendo que la abstencin se producir cuando el Tribunal de un Estado miembro conozca a ttulo principal (cursiva aadida) de un litigio para el que los rganos jurisdiccionales de otro Estado miembro sean exclusivamente competentes en virtud del artculo 24. En este caso, al plantearse la nulidad de la patente como excepcin, el Tribunal espaol no estara conociendo a ttulo principal del litigio para el que son competentes los tribunales de otro Estado miembro.
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tribunales extranjeros no podra desplegar efectos en Espaa. Ciertamente, sera extraordinariamente delicado introducir una matizacin en la aplicacin de un Reglamento europeo como consecuencia de exigencias derivadas de la Constitucin espaola; pero el problema no puede dejar de ser apuntado. 25. Finalmente, hemos de considerar tambin en qu forma la existencia del TUP afecta al criterio de competencia basado en la autonoma de la voluntad de las partes y a los supuestos de litispendencia y conexidad. En este punto no deberan existir problemas para ofrecer al TUP un tratamiento equivalente al que ahora se dispensa a los Juzgados y Tribunales de los Estados miembros de la UE. Por lo que se refiere a los acuerdos sobre eleccin de tribunal, estos sern posibles para los supuestos de vulneracin de patentes en los que no se plantee la nulidad de la patente. Si existe un acuerdo de sumisin a favor de los tribunales de un Estado parte del Acuerdo podramos plantearnos la duda sobre si el conocimiento por parte del TUP responde al acuerdo de sumisin; pero en el reconocimiento de la decisin que pueda dictarse en Espaa no podr verificarse la correccin de la competencia ejercida. Respecto a los supuestos de litispendencia y conexidad, tampoco deben existir problemas en la proyeccin al TUP del rgimen previsto para todos los Estados miembros, salvo en lo que se refiere al supuesto especfico del art. 31.2 del Reglamento Bruselas I bis. Aparte de este supuesto (del que nos ocuparemos luego), la obligacin que asumen los tribunales espaoles es la de suspender y, en su caso, inhibirse cuando el asunto que se ha planteado ante nuestros rganos jurisdiccionales se haba planteado ya ante tribunales de otro Estado miembro. El planteamiento ante el TUP debe considerarse tambin como un supuesto de procedimiento iniciado ante un rgano jurisdiccional de un Estado miembro. Dado que sea cual sea el Estado miembro en el que se presente la demanda la obligacin de suspensin e inhibicin de las autoridades espaoles es la misma no se hace preciso identificar en la organizacin jurisdiccional de qu Estado se inserta el TUP. En el caso del artculo 31.2 del Reglamento 1215/2012 puede plantearse alguna dificultad, tal como se acaba de adelantar. Este precepto prev que en el supuesto de que se presente una demanda ante tribunales que gozan de competencia exclusiva segn el art. 25 del Reglamento (sumisin expresa) cualquier otro tribunal deber suspender el procedimiento en tanto en cuanto el tribunal designado en el acuerdo de eleccin no se pronuncie sobre su competencia. En este supuesto es irrelevante que el acuerdo se haya iniciado con anterioridad en un tribunal diferente del designado: el tribunal que figura en el acuerdo goza siempre de preferencia94. De acuerdo con este precepto, las autoridades espaolas, incluso aunque el proceso se haya iniciado con anterioridad ante nuestros tribunales, debern suspender ste si se presenta la demanda ante tribunales designados en un acuerdo de eleccin de foro. Si la sumisin se ha realizado a Tribunales de un Estado miembro y acaba resultando competente el TUP la suspensin de los tribunales espaoles solamente deber operar si se asume que el TUP es un rgano jurisdiccional del Estado miembro al que se ha producido la sumisin, con lo que pueden plantearse los problemas que haban sido apuntados en relacin al tratamiento de la competencia exclusiva derivada del art. 22.4 del Reglamento. De nuevo aqu, como ya habamos hecho all, nos encontraramos con que una interpretacin orientada a favorecer la eficacia del Acuerdo sobre el TUP permitira llegar a este resultado (consideracin del TUP como rgano jurisdiccional del Estado miembro al que se han sometido las partes); mientras que una interpretacin que
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Vid. el considerando 22 del Reglamento.

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desconozca la eficacia respecto a Espaa del Acuerdo supondra que no se considerara el TUP como un rgano jurisdiccional beneficiado por la sumisin (a salvo, claro, de que la sumisin se hubiera hecho especficamente al TUP), lo que podra convertir en ineficaz respecto a Espaa la previsin del art. 31.2 del Reglamento.

V. Conclusin 26. La territorialidad que caracteriza al Derecho de patentes condiciona de forma decisiva el tratamiento procesal de los litigios sobre violacin y nulidad de patentes. La jurisprudencia del Tribunal de Luxemburgo ha profundizado en el fraccionamiento territorial de la jurisdiccin en estos supuestos al extender la exclusividad de la competencia sobre validez y nulidad de patentes a aquellos supuestos en los que tal nulidad se plantee por va de excepcin. Esta opcin ha sido, adems, recogida en el Reglamento 1215/2012; aunque no tiene que extenderse a aquellos supuestos en los que los tribunales espaoles apliquen la normativa de origen interno (LOPJ y LEC). La superacin de esta situacin se pretende mediante la patente europea con efecto unitario y el Acuerdo sobre el Tribunal Unificado de Patentes. Estos mecanismos no han conseguido, sin embargo, la participacin de todos los Estados miembros de la UE. Ni Espaa ni Italia participan en los Reglamentos sobre patente con efecto unitario y Espaa tampoco en el Acuerdo sobre el TUP. Esta no participacin no convierte, sin embargo, el TUP en un instrumento irrelevante para nuestro pas. Debe ser concretado el rgimen de eficacia en Espaa de las decisiones adoptadas por el TUP, as como la relacin entre nuestros rganos jurisdiccionales y el Tribunal Unificado de Patentes. Las deficiencias tcnicas del Acuerdo sobre el TUP implican que es posible tanto una interpretacin favorecedora de la eficacia del TUP en nuestro pas como otra ms restrictiva que incida en el carcter de res inter alios acta del Acuerdo para nuestro pas y que podra conducir a la ineficacia en Espaa de las decisiones en las que de forma principal o por va de excepcin se hubiese conocido sobre la validez de una patente europea o europea con efecto unitario. Esta misma interpretacin estricta de la eficacia del Acuerdo respecto a Espaa podra llevar tambin a la inoperancia del art. 31.2 del Reglamento 1215/2012 en aquellos supuestos en los que el TUP asuma la posicin de tribunal designado en un acuerdo de eleccin de foro en el que nominalmente no haya sido tal Tribunal el designado, sino los Tribunales de un Estado miembro parte del Acuerdo.

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