Sumrio

1.

DISPOSIES GERAIS ............................................................................................................. 2

1.1.

Definio de Marca ....................................................................................................... 3

1.2.

Natureza da Marca ........................................................................................................ 3

A)

Marca de Produto ou de Servio ................................................................................... 4

B)

Marca Coletiva .............................................................................................................. 4

C)

Marca de Certificao ................................................................................................... 4

1.3.

Apresentao da Marca ................................................................................................ 4

A)

Marca nominativa (ou verbal) ....................................................................................... 4

B)

Marca figurativa (ou emblemtica) ............................................................................... 4

C)

Marca mista (ou composta) .......................................................................................... 4

D)

Marca tridimensional .................................................................................................... 5

1.4.

Princpios Legais ............................................................................................................ 5

1.4.1.

Da Territorialidade ................................................................................................ 6

1.4.2.

Da Especialidade.................................................................................................... 6

1.4.3.

Sistema Atributivo ................................................................................................. 7

1.4.4.

Represso Concorrncia Desleal ........................................................................ 7

1.5.

Normas Aplicveis ......................................................................................................... 7

1.6.

Legitimao do Requerente .......................................................................................... 8

1.6.1.

Pessoas Legitimadas .............................................................................................. 8

1.6.2.

Efetividade e Licitude da Atividade Exercida ........................................................ 8

2.

SINAIS REGISTRVEIS .......................................................................................................... 10

3.

SINAIS NO REGISTRVEIS .................................................................................................. 11

3.1.

Quanto constituio do sinal .................................................................................... 12

3.1.1.

Sonoro, gustativo ou olfativo .............................................................................. 12

3.1.2.

Letra, algarismo e data ........................................................................................ 12

3.1.3.

Cores.................................................................................................................... 13

3.2.

Quanto condio de liceidade do sinal .................................................................... 14

3.2.1.

Em funo do seu carter oficial ou pblico ....................................................... 14

3.2.2.

Em funo do seu carter contrrio moral e aos bons costumes .................... 19

3.2.3.

Em funo de seu carter enganoso ................................................................... 20

3.3.

Quanto condio de distintividade do sinal ............................................................. 22

3.3.1.
Sinal de carter genrico, necessrio, comum, vulgar ou simplesmente
descritivo. ............................................................................................................................ 23
3.3.2.

Termo tcnico ..................................................................................................... 28

3.3.3.

Sinal ou expresso de propaganda ..................................................................... 29

3.3.4.
Forma necessria, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento ou
que no possa ser dissociada de efeito............................................................................... 31
3.4.

Quanto condio de disponibilidade do sinal .......................................................... 36

3.4.1.

Marca de terceiro registrada............................................................................... 36

3.4.2.

Marca de terceiro que o requerente evidentemente no poderia desconhecer41

3.4.3.

Dualidade de marcas ........................................................................................... 43

3.4.4.
Elemento caracterstico ou diferenciador de ttulo de estabelecimento ou nome
de empresa.......................................................................................................................... 44
3.4.5.

Designao ou sigla de entidade ou rgo pblico ............................................. 51

3.4.6.

Indicaes Geogrficas ........................................................................................ 53

3.4.7.

Marca coletiva e de certificao extintas h menos de cinco anos .................... 56

3.4.8.

Nome, prmio e smbolo de eventos oficiais ou oficialmente reconhecidos ..... 56

3.4.9.

Nome civil, patronmico, imagem de terceiros. .................................................. 58

3.4.10.

Pseudnimo e nome artstico ............................................................................. 61

3.4.11.

Obras protegidas pelo direito autoral ................................................................. 63

3.4.12.

Desenho Industrial .............................................................................................. 66

1. DISPOSIES GERAIS
INPI Instituto Nacional de Propriedade Industrial
LEI 9279/96 Lei da Propriedade Industrial (LPI) (artigos 122 175)
Nesse estudo vamos focar a questo das MARCAS.
Segundo a Lei de Propriedade Industrial, marca todo sinal distintivo visualmente
perceptvel, no compreendido nas proibies legais. Uma marca poder ser
requerida por qualquer pessoa fsica ou jurdica de direito privado ou de direito
pblico. As pessoas de direito privado para requererem o registro de qualquer marca
tero que exercer atividade efetiva para a qual o registro da marca pedido.
O registro da marca concedido por classe de atividade, cuja classificao definida
na Classificao Internacional de Produtos e Servios para o Registro de Marcas

institudo na Conferncia Diplomtica de Nice, em 1957, e revista em Estocolmo, em 1967,

e em Genebra, em 1977.
A concesso dada para pessoa jurdica, de direito pblico ou privado, quando se
tratar de marca para produto ou comrcio e concedida pessoa fsica, quando a marca
para servio.
Uma marca pode ser representada por emblema, smbolo, palavra, sinal distintivo, figura
etc. Esse sinal cumpre quatro funes principais:
- Distintiva: diferenciando o produto ou servio de uma empresa dos produtos ou
servios de outras empresas, eliminando possveis confuses;
- Indicativa de origem: dando uma indicao a respeito da origem do produto ou do
servio;
- Indicativa de qualidade: sendo fundamental que os licenciados respeitem as normas de
qualidade do titular da marca, pois uma marca nem sempre utilizada por uma nica
empresa, j que seu titular pode conceder licenas de uso da mesma a outras
empresas;
- Promotora de comercializao e de venda dos produtos e prestao dos servios:
visto que as marcas podem estar constitudas por signos ou combinaes de signos que
sejam capazes de distinguir os produtos ou servios de uma empresa ou de outras
empresas.

1.1.

Definio de Marca

Marca, segundo a lei brasileira, todo sinal distintivo, visualmente perceptvel,

que identifica e distingue produtos e servios de outros anlogos, de procedncia
diversa, bem como certifica a conformidade dos mesmos com determinadas
normas ou especificaes tcnicas.
Art. 122: So suscetveis de registro como marca os sinais distintivos
visualmente perceptveis, no compreendidos nas proibies legais.

O carter de distintividade requisito legal.

Contemporaneamente, embora a distintividade continue sendo a base sobre a
qual repousa a funo das marcas, esse carter distintivo passou a considerar
no s os elementos grficos constitutivos das marcas, mas, tambm, o conjunto
das impresses delas decorrentes, que atue individualizando, distinguindo ou
certificando produtos e servios.
Sinais distintivos so veculos que carregam imagens e informaes fixadas pelo
consumidor acerca de determinado produto ou servio. Para tanto, impe-se que a
mensagem que a marca transmite no suscite equvocos, nem se preste a servir de
instrumento de engodo e de publicidade enganosa.

1.2.

Natureza da Marca

Art. 123. Para os efeitos desta Lei, considera-se:

A) Marca de Produto ou de Servio

I - marca de produto ou servio: aquela usada para distinguir produto ou servio

de outro idntico, semelhante ou afim, de origem diversa;

B) Marca Coletiva
III - marca coletiva: aquela usada para identificar produtos ou servios provindos
de membros de uma determinada entidade.

A lei tambm admite a marca coletiva, de TITULARIDADE de um, mas de USO

de uma pluralidade.
C) Marca de Certificao
II - marca de certificao: aquela usada para atestar a conformidade de um
produto ou servio com determinadas normas ou especificaes tcnicas,
notadamente quanto qualidade, natureza, material utilizado e metodologia
empregada;

1.3.

Apresentao da Marca

A) Marca nominativa (ou verbal)

Nominativa: constituda por uma ou mais palavras, incluindo neologismos e possveis

combinaes de nmeros e letras, desde que esses no se apresentem de forma fantasiosa ou
figurativa;

B) Marca figurativa (ou emblemtica)

Figurativa: sinal formado por desenho, imagem, figura, smbolo ou qualquer forma fantasiosa
de nmero ou letra concebida isoladamente;
C) Marca mista (ou composta)

Marca mista: constitui-se da combinao de elementos figurativos e nominativos ou de

elementos nominativos apresentados com grafia em forma estilizada;
D) Marca tridimensional

Marca tridimensional: aquela que possui formato, configurao ou conformao fsica de

produto ou embalagem que possua capacidade distintiva intrnseca e esteja dissociada de
qualquer efeito tcnico.

O inciso XXI do art. 124 da LPI trata do sinal tridimensional NO registrvel como marca. A
marca tridimensional encontra-se inserida no rol dos sinais no tradicionais e refere-se
unicamente forma plstica de objeto para identificar produtos ou servios.

XXI - a forma necessria, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, ou,

ainda, aquela que no possa ser dissociada de efeito tcnico;

1.4.

Princpios Legais

OBS: H ainda tratamento diferenciado para dois casos especiais em relao s marcas,
quando se trata de marca de alto renome e marca notoriamente conhecida.
marca registrada no Brasil considerada de alto renome ser assegurada proteo especial,
em todos os ramos de atividade (Lei 9.279/96, art. 126) exceo ao princpio da
especialidade.
Marca de alto renome aquela que goza de evidncia que transcende o segmento para a qual
foi originalmente criada. Marca de alto renome aquela que goza de evidncia que
transcende o segmento para a qual foi originalmente cria
Enquanto as marcas notoriamente conhecidas em seus ramos de atividade, incluindo as
marcas de servios, gozam de proteo especial, independentemente de estar previamente
depositadas ou registradas no Brasil (Lei 9.279/96, art.127) exceo ao princpio da
territorialidade.
Marca notoriamente conhecida aquela que identifica produtos ou servios amplamente
conhecidos no pas e no exterior.
As marcas de alto renome e notoriamente conhecidas gozam de proteo especial
independentemente de estarem previamente depositada ou registrada no Brasil.
A diferena bsica entre uma e outra que a primeira adquire proteo em todos os ramos
de atividade enquanto que a ltima refere-se ao seu ramo de atividade.

1.4.1. Da Territorialidade
1.4.2. Da Especialidade

De acordo com o princpio da especificidade, o INPI agrupa os produtos ou servios em classe e

itens, segundo o critrio da afinidade, de modo que a tutela da marca registrada limitada
aos produtos e servios da mesma classe e do mesmo item
Em sendo tal princpio corolrio da necessidade de se evitar erro., dvida ou confuso entre os
usurios de determinados produtos ou servios, admite-se a extenso da anlise quanto
imitao ou reproduo de marca alheia ao ramo de atividade desenvolvida pelos
respectivos titulares.

Uma exceo ao princpio da especificidade o art. 125 da Lei n 9.279/96, que trata da
marca de alto renome, que goza de tutela especial impeditiva do registro de marcas
idnticas ou semelhantes em todas as demais classes e itens, sendo imprescindvel a
declarao de alto renome pelo INPI, com a concesso do registro em aludida categoria
especial.
A ressalva que se faz da marca de alto renome ante o disposto no art. 125 da Lei n
9.279/96 o deferimento dessa tutela especial em todos os ramos de atividade, quando
previamente registrada no Brasil.
Tal espcie no deve ser confundida com a marca notoriamente conhecida em seu ramo de
atividade _ prevista no art. 6 da Conveno da Unio de Paris para Proteo da Propriedade
Industrial CUP e art. 126 da Lei n 9.279/96 _ , que goza de proteo especial,
independentemente do depsito ou registro no pas, porm, restrita a seu ramo de atividade
(exceo ao princpio da territorialidade).
Assim, o registro no INPI da marca relativa a determinado produto no impede a sua
utilizao por outrem, em produtos distintos, de natureza diversa, enquadrados em outra
classe, excetuando-se as marcas notrias.

A proteo marca tem por escopo no s o interesse individual do comerciante ou

industrial, mas principalmente do consumidor ou usurio que pode ser enganado com
imitaes de qualidade inferior.

Produtos ou servios diferentes podem apresentar marcas semelhantes, dado que incide no
direito marcrio, em regra, o princpio da especialidade, ou seja, a proteo de marca apenas
assegurada no mbito das atividades do registro, ressalvada a hiptese de marca de alto
renome.
Vale lembrar que um dos princpios do sistema marcrio o da especialidade da
proteo: a exclusividade de um signo se esgota nas fronteiras do gnero de
atividades que ela designa.

Para constituir uma anterioridade de maneira a impedir que um sinal seja

registrado como marca, necessrio que a anterioridade exista no mesmo setor
comercial daquele produto ou servio para o qual se pretende registrar a marca.
Portanto, se o sinal utilizado em outro produto ou servio de um ramo comercial
diferente, no constitui anterioridade para o fim de impedir o registro da nova
marca.

1.4.3. Sistema Atributivo

-------------------------------------------------------------------------------------------No que tange ao sistema de direito aplicado ao registro de marcas, poder ser
atributivo quando nascer com o registro da marca, ou declarativo quando nascer com
o uso da marca.
Em outras palavras, o direito atributivo ao uso da marca ocorre quando o seu registro
requerido junto ao INPI, desse modo o titular tem seus direitos preservados contra
a atuao ilegal de terceiros em relao ao uso de sua marca.
O direito declarativo pode ser evocado nos casos em que, tendo uma pessoa fsica ou
jurdica criado uma marca e desta faz uso em suas atividades, mas sem t-la registrado
junto ao INPI, no caso de terceiros usarem a mesma marca ou tentarem registr-la no
INPI poder o criador (e primeiro usurio da marca) interpelar judicialmente ou
por meio de requerimento junto ao INPI o infrator alegando anterioridade no uso
da marca.

1.4.4. Represso Concorrncia Desleal

1.5.

Normas Aplicveis

a) Constituio Federal;
b) Os tratados ou convenes dos quais o Brasil seja signatrio, ou aqueles a que o
Pas vier a aderir;
c) Lei n 9.279, de 14.05.96;
d) Toda norma que tenha vinculao ou relao com o Direito da Propriedade
Industrial, em seu sentido lato, ainda que contidas em outros Diplomas legais, tais
como as legislaes civil e comercial e a relativa a Direito de Autor.

1.6.

Legitimao do Requerente

1.6.1. Pessoas Legitimadas

O art. 128 da LPI dispe que s podem requerer registro de marca as pessoas
fsicas ou jurdicas de direito pblico ou privado.
Este artigo faz referncia s pessoas de direito privado, sem qualquer distino
sobre a sua nacionalidade.
Contudo, o art. 127 da LPI prescreve, literalmente, que a pessoa domiciliada no
exterior (independentemente do carter pblico ou privado) tambm pode
requerer registro de marca no Brasil, com ou sem a reivindicao de prioridade
prevista no artigo 4 da CUP, observado a norma do art. 217 da LPI.
Art. 217. A pessoa domiciliada no exterior dever constituir e manter
procurador devidamente qualificado e domiciliado no Pas, com poderes para
represent-la administrativa e judicialmente, inclusive para receber citaes.

As marcas podem ser de titularidade tanto da pessoa fsica quanto da pessoa

jurdica, sejam elas pessoas de direito pblico ou privado, nacionais ou
internacionais.
Muito embora a lei nada disponha a respeito e a CUP preveja tal hiptese em seu
art. 5, C (3), o INPI NO admite co-titularidade sobre uma mesma marca.
Admite-se, correntemente, que o USO seja feito por vrias pessoas
simultaneamente, por exemplo, pelos licenciados de um mesmo registro.
A lei tambm admite a marca coletiva, de TITULARIDADE de um, mas de USO
de uma pluralidade.
A razo dessa vedao seria, assim, o pressuposto de que o condomnio impediria
a adequada identificao da origem subjetiva dos bens ou servios.
1.6.2. Efetividade e Licitude da Atividade Exercida

Com relao atividade do requerente, o art. 128, 1, da LPI estabelece que:

As pessoas de direito privado s podem requerer registro de marca
relativa atividade que exeram efetiva e licitamente, de modo direto
ou atravs de empresas que controlem direta ou indiretamente,
declarando, no prprio requerimento, esta condio, sob as penas da lei.
A exigncia legal de haver compatibilidade entre os produtos ou servios
assinalados no depsito com aqueles produzidos/comercializados ou
prestados pelo requerente deve ser observada, obrigatoriamente, pelos

requerentes de pedidos de registro relativos s marcas de produto ou servio, sob

pena de indeferimento do pedido ou nulidade do registro.
No que se refere aos pedidos de marcas depositados por pessoas FSICAS, o
requerente poder apresentar toda e qualquer prova, admitida em direito,
que leve convico em relao ao exerccio efetivo e lcito da atividade
como, por exemplo: diplomas universitrios, certificado de concluso de cursos,
carteira emitidas por Conselhos Profissionais (CREA, CRM, OAB, etc.), contratos de
prestao de servios, material publicitrio, divulgao etc.
Para as pessoas JURDICAS, basta a mera declarao contendo descrio das
atividades sociais da empresa (objeto social constante dos documentos
constitutivos).
-------------------------------------------------------------------------------------------Holding aquela sociedade que possui como uma das suas atividades constantes no objeto social participar de
outras sociedades como scia ou acionista, ao invs de exercer uma atividade produtiva ou comercial. Com esta
participao acaba por controlar a outra sociedade pelo volume de quotas ou aes detidas.
------------------------------------------------------------------------------------------O 1 do artigo 128 admite expressamente, no caso de grupo de empresas, que
as controladoras ou holdings titularizem registros de marcas, fazendo-se
necessria a declarao expressa de que o exerccio da atividade se d via
empresas controladas direta ou indiretamente pela depositante.
Os requerentes de pedidos de registro de MARCA COLETIVA podem exercer
atividade distinta daquela exercida por seus membros e devem requerer os
respectivos pedidos para assinalar os produtos ou servios provindos dos
membros da coletividade (art. 128, 2, da LPI).
Art. 128. 2 O registro de marca coletiva s poder ser requerido por pessoa
jurdica representativa de coletividade, a qual poder exercer atividade distinta
da de seus membros.

Os requerentes de pedidos de registro de MARCA DE CERTIFICAO no

podem exercer atividade que guarde relao direta ou imediata com o
produto ou servio a ser certificado (art. 128, 3, da LPI) buscou-se
resguardar a idoneidade e a imparcialidade.
Art. 3 O registro da marca de certificao s poder ser requerido por pessoa
SEM interesse comercial ou industrial direto no produto ou servio atestado.

A atividade exercida pelo depositante NO pode ser fictcia (j que deve ser
efetiva), NEM, muito menos, contrria s regras do direito comercial e civil (j
que deve ser lcita).
No exame tcnico, verifica-se se os produtos ou servios reivindicados so
compatveis com a atividade efetiva e licitamente exercida pelo depositante,
declarada no ato do depsito do pedido, observada a natureza da marca.
Havendo dvidas, o INPI poder formular as exigncias cabveis.

Os pedidos de registro destinados a assinalar produtos ou servios que no

guardem correspondncia literal com a atividade declarada, mas que possam
ser enquadrados como atividade acessria, sero examinados, de per se (por si
s), a fim de se verificar se, efetivamente, o produto ou o servio decorre
naturalmente da atividade principal.
Exemplo:
Classe: NCL 37
Atividade
declarada:

Servio de instalao, manuteno e reparao de aparelhos eltricos e eletrnicos.

Industrializao e comercializao de aparelhos eltricos e eletrnicos.

Neste caso, considera-se que o servio especificado decorrente da atividade

declarada.
Havendo alterao contratual que modifique a clusula relativa ao objeto social, o
exame da norma contida no 1 do art. 128 da LPI deve ser realizado levando-se
em conta o contedo da clusula vigente poca do depsito.
Essas disposies legais se aplicam, tambm, aos pedidos de registro em cujos
requerimentos tenha sido reivindicada prioridade unionista.
Art. 128. 4 A reivindicao de prioridade no isenta o pedido da aplicao dos
dispositivos constantes deste Ttulo.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No que diz respeito origem, a marca pode ser:

Brasileira: marca depositada no Brasil por pessoa domiciliada no pas;
Estrangeira: marca depositada no Brasil por pessoa no domiciliada no pas, ou aquela que, depositada
regularmente em Pas vinculado a acordo ou tratado do qual o Brasil seja partcipe, ou em organizao internacional
da qual o Pas faa parte, tambm depositada no territrio nacional no prazo estipulado no respectivo acordo ou
tratado, e cujo depsito no Pas contenha reivindicao de prioridade em relao data do primeiro pedido.

2. SINAIS REGISTRVEIS
So suscetveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente
perceptveis, no compreendidos nas proibies legais (art. 122 da LPI).
Dispe, portanto, esta norma legal, que:
a) A marca deve consistir em sinal visualmente perceptvel (signos visualmente
perceptveis);
b) Os sinais visualmente perceptveis devem revestir-se de distintividade, para se
prestarem a assinalar e distinguir produtos ou servios dos demais, de

procedncia diversa ( a caracterstica de promover a diferenciao no espirito do consumidor entre o

produto de um determinado fabricante em relao aos demais disponveis no mercado);
c) A marca pretendida no pode incidir em quaisquer proibies legais, seja
em funo da sua prpria constituio, do seu carter de liceidade (qualidade de
lcito) ou da sua condio de disponibilidade.
(somente so passveis de registro como marca aqueles signos que no se encontram nas restries estabelecidas no
art 124, que traz um rol no taxativo das causas de negativa do registro).
Requisitos para algo ser protegido por marca:
i)

Perceptvel visualmente

ii)

Distinta No pode ser comum

iii)

Disponvel No pode ter outra marca igual a ela j registrada

iv)

Licitude No pode ser um objeto ilcito

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De acordo com a Lei da Propriedade Industrial (Lei 9.279/96), o requisito inicial para a concesso
de um registro de marca s-lo um sinal distintivo visualmente perceptvel, no
compreendido nas proibies legais. Assim, a lei ampla no artigo 122, mas restringe o
registro de marcas em 23 incisos contidos no artigo 124.
Desta extensa lista de proibies para o registro de marcas, Rubens Requio, em sua obra, sumula o
entendimento que pode ser extrado da leitura dos incisos do artigo 124:
Do preceito do art. 122, combinado com vrios incisos do art. 124, podemos deduzir os
seguintes requisitos essenciais para a consecuo do registro de marca:
a) que no apresentem anterioridades, o que induz o carter de originalidade (art. 122 c/c
o art. 124, I, II, IV, VI);
b) que no apresentem colidncias com registros j existentes, mas se caracterizem pela
novidade (art. 122 c/c o art. 124, XXIII); e
c) que no estejam compreendidas nas proibies legais, isto , sejam lcitas (art. 122 c/c o
art. 124, I, III, X, XI, XII, XIV, XIX v.g.).
Ou seja, a Lei s permitir o registro de marcas que atendam aos requisitos da novidade, da
originalidade, da licitude e, para alguns autores, da veracidade.

3. SINAIS NO REGISTRVEIS
O artigo 124 inaugura, em oposio previso do art. 122, que trata dos signos
registrveis, as vedaes legais ao registro de sinais como marcas.
Em assim sendo, a presena de qualquer dos elementos dispostos abaixo
caracteriza a irregistrabilidade da marca em absoluto. Como se observa, o rol
de impedimentos extenso, conduzindo previso de vinte e trs incisos.
Porm, de um modo geral, os doutrinadores tendem a classificar as causas
impeditivas do registro, de um modo geral, naquelas fundadas (a) na formao
do sinal; (b) na sua licitude; (c) na presena de distintividade; e (d) na
disponibilidade do signo.

3.1.

Quanto constituio do sinal

A lei vigente dispe sobre a proibio de registro de determinados sinais em

funo da sua prpria constituio, seja por sua forma, seja pelo seu no
enquadramento na categoria de sinais visualmente perceptveis.

3.1.1. Sonoro, gustativo ou olfativo

Embora toda expresso contida em uma marca tenha um contedo sonoro, NO

h possibilidade de se registrar marca constituda somente de som, ainda
que o sinal sonoro possa ser representado graficamente. Essa representao
visual no se confunde com aquela enquadrada como marca figurativa, pois esta
se destina a ser exclusivamente vista e no decodificada.
Igual entendimento se aplica aos sinais gustativos e olfativos. Embora j se
vislumbre a possibilidade de tais sinais virem a existir como marcas distintivas de
produtos ou servios, a LPI, ao exigir que o sinal reivindicado como marca seja
visualmente perceptvel veda o registro de sinal sonoro, gustativo ou
olfativo.
A lei NO prev o registro de sinais acessveis apenas a outros sentidos
humanos, diferentes da viso, no abrangendo as marcas olfativas, gustativas,
sonoras e tteis, algumas passveis de registro na legislao de outros pases.
3.1.2. Letra, algarismo e data (2)

De acordo com o inciso II do art. 124 da LPI, no so registrveis como marca:

letra, algarismo e data, isoladamente, salvo quando revestidos de suficiente
forma distintiva.
Este inciso trata da proibio de registro como marca de todas as letras do
alfabeto em uso no vernculo nacional e dos algarismos de 0 a 9,
isoladamente.
Para fins de aplicao deste inciso, observa-se que os algarismos e as letras,
quando por extenso, so passveis de registro.
No so passveis de registro como marca a data interpretada na sua forma
completa, ou seja, dia ms e ano, salvo se revestida de suficiente forma
distintiva, sendo, no entanto, passvel de registro a data incompleta, ainda que
destituda de cunho fantasioso.
Estabelece este inciso que letras, algarismos e datas isoladamente, estas na sua
forma completa, so de uso comum, pertencendo, portanto, ao domnio pblico,
no podendo ser apropriados a ttulo exclusivo. Entretanto, este inciso ressalva
cunho distintivo, podendo estes mesmos elementos citados serem registrados

quando acompanhados de outros termos ou revestidos de suficiente forma

distintiva, devendo ser observada a registrabilidade do conjunto formado com
relao a esta distintividade e disponibilidade.
Para ilustrar situao que denota a admissibilidade do registro de letras quando
revestidos de distintividade, invocamos a famosa marca francesa Louis Vuitton, cujas
iniciais so objeto de registro marcrio, dado o carter distintivo que assinala os cones.

ATENO: Caso encontrem-se revestidos de suficiente forma distintiva, datas na

sua forma completa, nmeros e algarismos isolados tero sua proteo aferida
pela apresentao grfica da marca, NO tendo o titular direito de limitar ou
impedir terceiros de usarem e/ou registrarem estes mesmos elementos no
segmento de mercado idntico, semelhante ou afim.
Exemplos:

Letras e algarismos isolados, com cunho distintivo, devem ser depositados

como marcas figurativas.
Exemplos:

3.1.3. Cores (8)

Estabelece o inciso VIII do art. 124 da LPI que no so registrveis como

marca: cores e suas denominaes, salvo se dispostas ou combinadas de modo
peculiar e distintivo.
No h, pois, qualquer dvida sobre a irregistrabilidade de marca constituda
de cor ou de sua respectiva denominao.
O registro, entretanto, ser possvel se houver combinao caracterstica ou
peculiar de cores. Para tanto, necessrio que se interprete esta ressalva legal
com as prescries do art. 122 da LPI, ou seja, a possibilidade de registro de todo
e qualquer sinal distintivo no defeso em lei.

O conjunto formado das cores h de ser distintivo para que a marca seja
considerada idnea.
O exame comporta matria ftica que somente pode ser apreciada
casuisticamente.
Algumas diretrizes, entretanto, foram estabelecidas, resultantes de anlises
pretritas de inmeros pedidos de registro. Assim, tem-se que: nomes comuns
associados a cores, designando uma cor associativa, sero passveis de
registro se esta resultante NO guardar relao com o produto.
Exemplos:

Azul LINHAS AREAS (modo peculiar e distintivo).

3.2.

Quanto condio de liceidade do sinal

Considera-se como condio de liceidade do sinal a sua no interdio legal

por motivo de ordem pblica, por razo da moral e dos bons costumes ou,
ainda, por seu carter enganoso.
3.2.1. Em funo do seu carter oficial ou pblico (1, 11, 14)

Trs regras legais foram estabelecidas na LPI, visando a impedir o registro de

marcas contrrias ordem pblica.
De acordo com o inciso I do art. 124 da LPI, no so registrveis como
marca: braso, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e monumento
oficiais, pblicos, nacionais, estrangeiros ou internacionais, bem como a
respectiva designao, figura ou imitao.

Para fins de aplicao desta norma legal, sero consideradas as seguintes

definies:
a) Braso ou armas: a insgnia de pessoa, famlia, Estado Nacional, Unidade de
Federao e Municpios.

b) Medalha: a insgnia de ordem honorfica ou comemorativa de fato ou pessoa.

c) Bandeira: smbolo distintivo de uma nao.

d) Emblema ou distintivo: smbolo ou sinal caracterstico de instituio,

sociedade, associao, organizao, corporao e assemelhados.

e) Monumento: obra do homem para recordar, ou que esteja associada pessoa,

lugar ou fato notvel. Observa-se que, de acordo com a definio de monumento
anteriormente mencionada, os acidentes geogrficos encontram-se excludos
do conceito de monumento, a menos que tenham recebido algum tipo de
interferncia humana significativa em sua forma.

A proibio contida neste inciso de CARTER ABSOLUTO, no autorizando o

registro sequer com o consentimento do pas em questo.
Considera-se, ainda:
Oficial: o que for emanado ou relativo autoridade legalmente constituda;
Pblico: o que, embora no emanado ou relativo autoridade, constitui
patrimnio comum de todos.
A proibio pelo inciso I do art. 124 da LPI ao pedido de REGISTRO DE MARCA
que REPRODUZA ou IMITE um SMBOLO nacional se estende a qualquer
requerente, inclusive ao prprio Estado brasileiro.
A leitura do dispositivo legal indica que NO h distino entre as espcies de
requerente, uma vez que o mesmo estabelece proibio de CARTER
ABSOLUTO, no importando se h autorizao expressa da entidade representada
pelo smbolo oficial.
ATENO: Sua UTILIZAO, no entanto, NO VEDADA, e a proteo de tais
smbolos est prevista no Art. 6 ter da CUP. O que vedado o registro de marca.
O registro de marca contendo elementos caractersticos presentes em
smbolos oficiais tambm ser vedado, em funo de sua reproduo e da
relao inequvoca que estes elementos possuem com seus smbolos de origem.
Exemplos:

A ttulo de ilustrao, confira marca tida como irregistrvel, de acordo com este
inciso, pelo INPI:
Indeferimento do pedido:
Titular: 4 MILHAS PRODUES LTDA [BR/SP] NCL(9): 41 Especificao: PRODUO DE
PROGRAMAS DE RDIO, TELEVISO, INTERNET.
Detalhes do despacho: A marca reproduz Congresso Nacional, Catedral de Braslia, Farol
da Barra na Bahia, Cristo Redentor do RJ, ente outros, irregistrvel de acordo com o inciso I
do Art. 124.
Indeferimento do pedido:
Titular: CASA RIO BAR E RESTAURANTE LTDA EPP [BR/SP] Procurador: VILAGE MARCAS
& PATENTES S/S LTDA NCL(9): 43 Especificao: ALUGUEL DE CADEIRAS, MESAS,

TOALHAS DE MESA E ARTIGOS DE VIDRO;LANCHONETES;AUTO-SERVIO (RESTAURANTES

DE -);BAR (SERVIOS DE -);BUF (SERVIO DE -);CAFS [BARES]; RESTAURANTES.
Detalhes do despacho: A marca reproduz Monumento dos Arcos da Lapa,
caracteristicamente associado cidade do Rio de Janeiro, irregistrvel de acordo com o
inciso I do Art. 124.

Com respeito s designaes, o dispositivo legal possui redao clara, sendo

vedado o registro de marca, que possua em seu conjunto, qualquer
designao de smbolos oficiais, bem como imitaes dessas designaes.
Dessa forma, sinais marcrios que sejam o prprio nome do smbolo sero
indeferidos com base no inciso I do art. 124 da LPI. Devem ser ressalvados, no
entanto, os casos em que o nome ou denominao do monumento seja
indissocivel dos nomes ou das denominaes das localizaes geogrficas
onde os mesmos se encontram.
Exemplos:
BIG BEN Irregistrvel;
PALCIO DO CATETE Irregistrvel;
TORRE EIFFAL - Irregistrvel, uma vez que a marca constituda por imitao
fontica da denominao do monumento Torre Eiffel.
Ressalta-se, contudo, o crime previsto no art. 191:
Art. 191. Reproduzir ou imitar, de modo que possa induzir em erro ou confuso,
armas, brases ou distintivos oficiais nacionais, estrangeiros ou internacionais, sem
a necessria autorizao, no todo ou em parte, em marca, ttulo de
estabelecimento, nome comercial, insgnia ou sinal de propaganda, ou usar essas
reprodues ou imitaes com fins econmicos.
Pena - deteno, de 1 (um) a 3 (trs) meses, ou multa.
Pargrafo nico. Incorre na mesma pena quem vende ou expe ou oferece venda
produtos assinalados com essas marcas.

O inciso XI do art. 124 da LPI estabelece que no registrvel como marca:

reproduo ou imitao de cunho oficial, regularmente adotada para
garantia de padro de qualquer gnero ou natureza.

Deve-se observar o produto ou o servio a ser assinalado para fins de aplicao

desta regra legal (A proibio depende do produto/servio reivindicado).
Isso significa dizer que se o sinal visa a distinguir produto ou servio que NO
guarda qualquer relao com o produto ou servio para o qual o cunho
oficial foi adotado, ser ele passvel de registro como marca.
Caso contrrio, o sinal no ser passvel de registro, ainda que acompanhado de
elementos outros que, per se (por si s), sejam tecnicamente registrveis.
Exemplos:

De acordo com o inciso XIV do art. 124 da LPI, no registrvel como

marca: reproduo ou imitao de ttulo, aplice, moeda e cdula da Unio,
dos Estados, do Distrito Federal, dos Territrios, dos Municpios, ou de pas.
A proibio contida neste inciso refere-se a ttulo, aplice, moeda e cdula de
USO CORRENTE, e depende, tambm, do produto/servio reivindicado, isto ,
ser vedado o registro, ainda que o sinal esteja revestido de suficiente forma
distintiva, se o produto/servio guardar relao com sinal, decorrente de sua
significao.
Os sinais constitudos pela representao figurativa dos elementos
constantes nesta norma (ttulo, aplice, moeda e cdula da Unio, dos Estados, do Distrito
Federal, dos Territrios, dos Municpios, ou de pas) NO sero passveis de registro,
independentemente do produto/servio.
A designao correspondente destes, todavia, no se enquadra na mesma
diretriz, salvo quando guardar relao direta e imediata com o
produto/servio.
Exemplos:

3.2.2. Em funo do seu carter contrrio moral e aos bons costumes (3)

Estabelece o inciso III do Art.124 da LPI que no so registrveis como marca:

expresso, figura, desenho ou qualquer outro sinal contrrio moral e
aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas ou
atente contra liberdade de conscincia, crena, culto religioso ou ideia e
sentimento dignos de respeito e venerao.
No que concerne ao exame do carter de liceidade do sinal, tendo em vista as
regras de moralidade e dos bons costumes, deve ser observado se a expresso,
desenho ou figura so, de per se (por si s), atentatrias a essas regras,
independentemente do produto ou servio que visam a assinalar;

a) No que tange ofensa, honra ou imagem individual e ao atentado contra a

liberdade de conscincia, crena, culto religioso ou de ideia e sentimento
dignos de respeito e venerao, verifica-se: se o sinal representa uma ofensa
individual a um direito de personalidade ou ao direito imagem, tutelados em

outra regra deste artigo 124 da LPI, quando associado ao produto ou servio
que visa a assinalar, sem a devida autorizao;
b) Se o sinal, pelo simples fato de conter referncia a crena, culto religioso ou
ideia ou sentimentos dignos de respeito e venerao, pode denegrir imagens ou
smbolos religiosos ou se referir de forma desrespeitosa a esses sentimentos
ou ideias.
Exemplos:

OBS: Ku Klux Klan (tambm conhecida como KKK) o nome de vrias organizaes racistas dos Estados Unidos que apoiam a
supremacia branca e o protestantismo (padro conhecido tambm como WASP) em detrimento de outras religies.
Aqui tambm o objetivo do legislador foi resguardar a licitude do signo, afasta-se,
portanto, a registrabilidade, resguardando a moral, os bons costumes, etc. Flagrante
a subjetividade deste artigo, na medida em que no disciplina expressamente o que
entendido por imoral. Da que a anlise ser feita de modo casustico, variando,
ainda, no tempo. Para ilustrar, confira-se a situao do termo teso, cujo registro foi,
mais de uma vez, recusado pelo INPI, invocada a regra do inciso em comento.

3.2.3. Em funo de seu carter enganoso (10)

Dispe o inciso X do art. 124 da LPI que no registrvel:

sinal que induza a falsa indicao quanto origem, procedncia,
natureza, qualidade ou utilidade do produto ou servio a que a marca se
destina.
Esta regra encerra o princpio da veracidade da marca, proibindo o registro de
carter enganoso, assim entendido qualquer sinal, seja sob a forma de
apresentao nominativa, figurativa ou mista, que induza o pblico a erro
quanto origem, procedncia, natureza, qualidade ou utilidade do produto
ou servio a que se destina.
A proibio de que trata este inciso NO ressalva cunho distintivo, em face do
carter pblico de que se reveste.
a) Sinal constitudo por falsa indicao quanto origem ou procedncia
Este inciso NO se refere s falsas indicaes geogrficas, pois estas so,
especificamente, tratadas no inciso IX, do art. 124 da LPI.

(Esta hiptese no se confunde com as falsas indicaes geogrficas, pois aqui o

legislador buscou evitar que o consumidor seja induzido em erro ao
observar/adquirir um determinado produto ou servio pensando provir de uma
determinada origem e procedncia).

No ato do exame, ser verificado se o sinal passvel de induzir o pblico

consumidor a adquirir um produto ou a contratar um servio na crena errnea
de que provm de uma determinada origem ou procedncia que no a
verdadeira, em funo do conhecimento por eles adquirido no segmento de
mercado em que atuam.
Em virtude dessa disposio, proibido registrar-se como marca sinal
designativo de naturalidade ou nacionalidade conhecida em relao ao
produto ou servio que visa distinguir e de onde o produto ou servio em
questo efetivamente NO provm.
Exemplos:

b) Sinal constitudo por falsa indicao quanto natureza, qualidade ou

utilidade do produto ou servio.
O exame da falsa indicao de natureza, qualidade ou utilidade restringe-se
verificao da existncia de indicao de uma caracterstica que o produto ou
servio no possui.
Exemplos:

Entretanto, se a indicao de qualidade, por hiptese, for verdadeira, dever se

revestir de suficiente distintividade, para que o sinal no incida na vedao
imposta pelo art. 124, inciso VI da LPI.
Art. 124. No so registrveis como marca:
VI - sinal de carter genrico, necessrio, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando
tiver relao com o produto ou servio a distinguir, ou aquele empregado comumente para
designar uma caracterstica do produto ou servio, quanto natureza, nacionalidade,
peso, valor, qualidade e poca de produo ou de prestao do servio, salvo quando
revestidos de suficiente forma distintiva;

Exemplo:

ATENO: Caso encontrem-se revestidos de suficiente forma distintiva, a

indicao de natureza, qualidade ou utilidade, tero sua proteo aferida pela
apresentao grfica da marca, NO tendo o titular direito de limitar ou
impedir terceiros de usarem e/ou registrarem estes mesmos elementos
nominativos no segmento de mercado idntico, semelhante ou afim.

3.3.

Quanto condio de distintividade do sinal

A distintividade uma das condies de fundo para validade de uma marca. E

quando a lei faz referncia a sinais distintivos (art. 122 da LPI), conclui-se que tal
exigncia se relaciona com a prpria funo da marca, consistente em
distinguir o objeto por ela assinalado, de maneira que seja possvel sua
individualizao de outros de mesmo gnero, natureza ou espcie.
Na aferio do carter distintivo do sinal, devem ser consideradas todas as
circunstncias de fato, tal como a durao de uso da marca.
Embora a lei no determine diferenciar, para efeito de registro, o grau de
distintividade apresentado pelos sinais, certas regras nela inseridas destinamse a possibilitar ao examinador aferir a existncia ou no desta condio,
examinando se o sinal se enquadra nas seguintes hipteses:

3.3.1. Sinal de carter genrico, necessrio, comum, vulgar ou simplesmente

descritivo (6).

De acordo com o inciso VI do art. 124 da LPI, no so registrveis como marca:

sinal de carter genrico, necessrio, comum, vulgar ou simplesmente
descritivo, quando tiver relao com o produto ou servio a distinguir,
ou aquele empregado comumente para designar uma caracterstica do
produto ou servio, quanto natureza, nacionalidade, peso, valor,
qualidade e poca de produo ou de prestao do servio, salvo quando
revestidos de suficiente forma distintiva.
A norma legal ora mencionada engloba duas situaes:
a) Sinal que tenha relao com o produto ou o servio. Para a aferio da
incidncia da proibio e se o sinal genrico, necessrio, comum, vulgar ou
simplesmente descritivo, indispensvel levar em considerao se o mesmo
guarda vnculo direto e imediato com os produtos ou servios que visa
distinguir. Se o vnculo for indireto e longnquo (mediato) a condio no
est presente e a proibio no se aplica, podendo se tratar de marca
fantasiosa ou de marcas evocativas ou sugestivas, que so, em princpio,
tecnicamente registrveis.
Considera-se:

i. Sinal de carter genrico: o termo ou expresso nominativa ou a sua representao

grfica que (SEM ser de carter necessrio em relao ao produto ou servio, ou indicativo
de natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e poca de produo ou de prestao
de servio) designa a categoria, a espcie ou o gnero ao qual pertence um determinado
produto ou servio, no podendo individualiz-lo, sob pena de atentar contra o direito
dos concorrentes;
Exemplos:
VESTURIO (irregistrvel para assinalar roupas);
ALIMENTO (irregistrvel para assinalar produtos alimentcios ou servios de alimentao);
VECULO (irregistrvel para assinalar motos, carros e bicicletas).
ii. Sinal de carter necessrio: o termo ou expresso nominativa ou o elemento figurativo
indispensvel para designar ou representar o produto ou o servio, ou, ainda, seus insumos;
Exemplos:
AZEITE para assinalar azeites (irregistrvel);
FAST FOOD para assinalar servio de alimentao (irregistrvel).
iii. Sinal de carter comum: o termo ou expresso nominativa ou o elemento figurativo
que, embora no corresponda ao nome ou representao pelo qual o produto ou o
servio foram originariamente identificados, tenha sido consagrado, pelo uso corrente,
para essa finalidade, integrando, assim, a linguagem comercial;
Exemplos:
CARRO para assinalar veculo (irregistrvel);
PINA COLADA para assinalar bebidas (irregistrvel).
iv. Sinal de carter vulgar: tratam-se das grias, denominaes populares ou familiares
que tambm identificam um produto ou servio.
Exemplos:
BRANQUINHA - para assinalar aguardente de cana de acar (irregistrvel);

RANGO para assinalar alimentos ou servios de alimentao (irregistrvel).

v. Sinal simplesmente descritivo: o termo ou expresso nominativa que no se preste a
distinguir produto ou servio, mas que vise a indicar seu destino, sua aplicao, ou a
descrev-lo em sua prpria constituio;
Exemplos:
MARCAHORA para assinalar relgio de ponto (irregistrvel);
LAVAROUPA para assinalar lavadora de roupa (irregistrvel).

b) Sinal comumente empregado para designar uma caracterstica do produto

ou servios: Para aferio da incidncia da proibio, deve ser constatado se o
sinal efetivamente designa uma caracterstica do produto ou servio, quanto
natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e poca de produo ou prestao
de servios.
Considera-se sinal empregado comumente para designar as caractersticas
abaixo, aquele cujo uso reiterado resultou em sua consagrao na linguagem
comercial corrente para denominar uma caracterstica do produto ou do
servio;
Considera-se:

i. Natureza: a origem produtora ou geradora do produto ou do servio;

Exemplos:
ARTESANAL para assinalar sorvetes
INDUSTRIALIZADO para assinalar molho de tomate
ii. Nacionalidade: carter distintivo de uma nao ou estado daquele que pertence a uma
nao;
Exemplos:
BRASILEIRO ANGOLANO PORTUGUESA
iii. Peso: medida de massa, fora ou presso em escala de unidades determinadas, bem
como sua respectiva designao quando relacionada ao produto;
Exemplos:
GRAMA - para assinalar tecidos (registrvel);
QUILO - para assinalar cereais (irregistrvel);
QUILO - para assinalar sapato (registrvel);
LIBRA para assinalar para pneus (irregistrvel);
LIBRA para assinalar para rvore de natal (registrvel);
HP para assinalar motores (irregistrvel);
HP para assinalar queijo de cabra (registrvel).
iv. Valor: mrito, serventia, validade, importncia, em relao ao produto ou servio;
Exemplos:
PREMIADO - para animais vivos (irregistrvel);
CINCO ESTRELAS - servios de hotelaria (irregistrvel);
SUPER LUXO para roupas de cama e mesa (irregistrvel).
v. Qualidade: atributo ou propriedade, negativo ou positivo de coisas, superioridade,
excelncia em qualquer coisa, desde que seja aplicvel ao produto ou servio;
Exemplos:
SABOROSO para parafusos (registrvel);
SABOROSO para pes (irregistrvel);
INODORA para editorao eletrnica (registrvel);
INODORA para gua mineral (irregistrvel).

vi. poca de produo ou de prestao de servio: a indicao da poca na qual o bem foi
produzido ou o servio foi prestado, ou, ainda, a indicao do ano de uma produo.
Exemplos:
SINCE com a indicao de qualquer ano ou poca para qualquer produto ou servio
(irregistrvel);
DESDE com a indicao de qualquer ano ou poca para qualquer produto ou servio
(irregistrvel);
SAFRA com a indicao de qualquer ano ou poca para bebidas (irregistrvel);
FUNDADA EM 1820 - para qualquer servio (irregistrvel);
SAFRA 1942 - para bebidas (irregistrvel).

Marcas enquadradas no inciso, porm revestidas de suficiente forma

distintiva:
A proibio de que trata esta norma NO DE CARTER ABSOLUTO.
Enquadrado o sinal nesta categoria, este dever estar revestido de suficiente
forma distintiva para que o registro seja VLIDO, NO se conferindo qualquer
direito, a ttulo exclusivo, sobre o nome ou figura de per se (por si s).
OBS: Em muitos casos, a expresso "per se" indica uma anlise sem considerar outros fatores. Ex: Aquele

instrumento no era perigoso per se, mas quando combinado com outro, foi transformado em uma arma perigosa.
Marcas evocativas/sugestivas:
Contudo, existem sinais que, embora no denominem o bem assinalado, se
constituem pela aglutinao ou justaposio de termos que, de per se, no
seriam passveis de registro ou que constituem prefixo, sufixo ou radical da
denominao irregistrvel. De acordo com o INPI, podero ser registradas
outras marcas, nas mesmas classes em que foi registrada outra anteriormente,
utilizando-se um mesmo radical considerado comum, acrescido de outras
letras ou mesmo palavras, de modo a diferenci-lo. Nenhuma delas ter
exclusividade na utilizao do referido radical.
So as chamadas marcas evocativas ou sugestivas, que, no obstante (apesar de)
seu fraco carter fantasioso, so, em princpio, tecnicamente registrveis.
So tambm, assim consideradas, aquelas marcas compostas por elemento
que mantm relao MEDIATA (longnqua) ou INDIRETA com o produto ou
bem assinalado, conforme disposto no Parecer Normativo INPI/PROC/CAJ
N14/2005 quando a palavra/smbolo ou expresso mantem relao INDIRETA
com a sua atividade mercantil possvel registrar tal elemento como marca
sugestiva/evocativa, a TITULO EXCLUSIVO (no impede o uso do elemento em
sua real acepo, porm, assegura a propriedade e o direito exclusivo de sua
utilizao como sinal marcrio neste segmento) quele que primeiro a recorrer
( o caso do Damasco).
ATENO: Deve-se observar. que qualquer das expresses enumeradas no inciso
em questo pode ser registrada, independentemente de forma distintiva, se
NO se relacionar com o produto ou servio a que a marca se destina.

Exemplos:
TOMATEX para assinalar tomates;
AUTORADIO para assinalar rdios para veculos;
PLASTICOLA - para assinalar cola plstica;
COLADEX para assinalar adesivos;
DAMASCO para assinalar servio de restaurante (registrvel).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Explicando melhor:
So frequentes os indeferimentos pelo INPI de pedidos de registro de marcas contendo apenas
radicais comuns.
Em regra, somente so acatados registros de marcas que contenham o radical reputado
comum acrescido de outras letras ou at mesmo palavras, de modo a diferenci-lo.
Porm, mesmo nesses casos usual a ressalva expressa de que a empresa no tem direito ao
uso exclusivo do radical considerado comum. NO se reconhece como sendo possvel
atribuir a uma empresa a exclusividade do emprego daquele radical isoladamente.
Em tais casos, invoca-se o dispositivo no art. 124, inciso VI, da Lei 9279/96.
De acordo com o INPI, podero ser registradas outras marcas, nas mesmas classes em que foi
registrada outra anteriormente, utilizando-se um mesmo radical considerado comum.
Nenhuma delas ter exclusividade na utilizao do referido radical.
Por isso, em princpio o INPI no poderia acatar qualquer pedido de registro de marca que
contenha apenas o radical considerado comum, sem outro sinal distintivo. No entanto,
admitir o registro de outras marcas com o mesmo radical acrescido de outros elementos
distintivos, inclusive nas classes de produtos registrados anteriormente com esse
mesmo radical.
Porm, cabe investigar inicialmente se determinados radicais podem mesmo ser considerados
comuns para fins de registro de marcas de determinados produtos.
Muitas palavras, apesar de serem retiradas diretamente do nosso vocabulrio, no consistem
propriamente em termos comuns, genricos, no sentido a que se reporta a lei para fins de
vedar o seu registro. Tambm no so termos necessrios, que haveriam de necessariamente
ser utilizados pelos concorrentes para identificar produtos similares.
O objetivo da regra o de evitar o registro do vocbulo para se referir a produto ou
servio justamente na sua acepo comum, no seu real significado. NO veda o registro
de marcas que apenas remetam indireta ou mediatamente ao sentido comum do
vocbulo.
Sobre esse tema, h interessante precedente do INPI.
Determinada empresa pleiteou o registro da marca mista "Damasco" para ser utilizada em
servios de restaurante (processo n 819091243). O pedido foi indeferido com fundamento no
art. 124, inc. VI, da Lei n 9.279/96.
Porm, a deciso foi modificada no mbito do prprio INPI ao julgar o recurso administrativo.
Na oportunidade, foi produzido fundamentado parecer pela Procuradoria-Geral com atuao no
INPI (Parecer/INPI/PROC/CAJ n 014/2005). O parecer recebeu a seguinte ementa:
"Propriedade industrial - Marca mista DAMASCO, requerida para assinalar os servios de
restaurante. Recurso interposto contra deciso de 1 instncia que indeferiu o pedido em

epgrafe, com base no art. 124, inciso VI, da LPI. Procedncia. Todo e qualquer
sinal marcrio, visualmente perceptvel, constitudo por elementos, cujos significados
NO mantenham relao direta e imediata com o produto ou servio assinalado, que
seja capaz de identificar e distinguir produtos e servios de outros anlogos, de
procedncia diversa, passvel de registrabilidade como marca a ttulo exclusivo,
ressalvado, contudo, o direito da concorrncia de utilizao do elemento em sua real
acepo. Deve ser reformada a deciso recorrida e deferido o pedido de registro."
relevante transcrever o seguinte trecho do Parecer:
"Diante disso, vislumbramos que no h a possibilidade da palavra 'damasco' ser
considerada de carter genrico, necessrio, comum, vulgar ou descritivo, desta
atividade, tampouco, designativa de caractersticas, quanto natureza, nacionalidade,
peso, valor, qualidade, desta prestao de servio.
De fato, no momento em que um determinado comerciante/produtos ou prestador de servios
retira do patrimnio comum determinada palavra/smbolo ou expresso que, a princpio,
mantm relao indireta com a sua atividade mercantil, porm capaz de individualizar
seu produto ou servio como um sinal marcrio, conotando um carter fantasioso ao sinal,
posto que apenas, evoca ou sugere, de forma indireta, uma determinada ideia,
entendemos ser perfeitamente possvel a registrabilidade de tal elemento como MARCA
SUGESTIVA/EVOCATIVA, a ttulo exclusivo, quele que primeiro assim a requerer. (...)
Assim que, no presente caso, a utilizao da palavra damasco pela requerente, na forma de
apresentao requerida, enquanto identificadora de marca para os servios de restaurante,

NO ter o condo de impedir o USO da palavra enquanto identificadora do

prprio alimento/fruto/sabor, por parte dos concorrentes do segmento de
alimentao, porm, o registro concedido lhe assegurar a propriedade e o direito
exclusivo de sua utilizao como sinal marcrio neste segmento.
Em vrias hipteses, o vocbulo comum utilizado na marca NO guarda nenhuma
especificidade direta e imediatamente vinculada aos produtos que identifica.
NO consiste em sinal necessrio para a descrio daquele determinado produto e
similares. Trata-se sim de marca distintiva, que diferencia os produtos daquele fabricante
dos seus concorrentes.
A vedao do inciso VI do art. 124 da Lei n 9.279/96 seria aplicvel apenas ao registro de
vocbulos como "biscoito" como marca de biscoitos de um determinado fabricante ou "caf"
como marca de certo p para caf. No poderia ser invocada para obstar o registro de marcas
com radicais comuns que guardam relao apenas indireta ou mediata com a acepo real do
referido vocbulo.
Essa interpretao restritiva do dispositivo foi manifestada por JOO DA GAMA CERQUEIRA,
ao comentar a previso da lei de propriedade industrial anterior que regulava a matria em
termos semelhantes atual a esse respeito:
"Deve-se observar ... que qualquer das expresses enumeradas no inciso em
questo pode ser registrada, independentemente de forma distintiva, se NO se
relacionar com o produto a que a marca se destina"

---------------------------------------------------------------------------------------------------------Exemplos de marcas sugestivas: Redecard (carto de crdito), NET (TV a cabo e servios de
acesso internet) e Clear (shampoo).
Deciso do INPI: O sinal registrado FRESKI, enquadramos no rol das marcas evocativas ou
sugestivas. Como sabemos, as marcas evocativas NO devem merecer a mesma proteo
conferida aquelas marcas de cunho fantasioso notvel ou original. A proteo
determinada em funo do prprio grau de novidade de apresentao. No caso, a
denominao FRESKI nova, sem significado especfico e dicionarizado. FRESKI evoca ou
sugere tudo aquilo que designa a qualidade de FRESCO ou REFRESCANTE, SEM, entretanto,
identificar, descrever ou generalizar os produtos identificados pelo sinal.

OBS: FRESKI marca de Mortadela e Peito de Frango

A marca ser mais distinta e forte quanto mais original e menos relacionada ao servio ou
produto for. Essa a razo pela qual a marca que evoca diretamente o produto ou servio
denominada de evocativa ou fraca, porque fica sujeita a um nmero maior de
interessados com variaes prximas, encontrando dificuldade quanto proteo pela
semelhana e quanto distino pelos consumidores.
As marcas nominativas MASTERFRAL e BGMASTER FRAL so compostas por termos que
SUGEREM caractersticas do produto na classe FRALDAS PARA USO ADULTO.
MASTER como sugestivo de adulto e FRAL como prefixo evocativo de fralda. Contudo, a juno
dos dois sinais mostra-se tecnicamente registrvel, pois formam expresso
suficientemente distinta. Note-se que eles NO descrevem diretamente o produto, apenas
SUGEREM caractersticas dele, o que justificaria, em princpio, a ausncia de apostilamento.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------A representao figurativa ou pictrica (pintura) fiel de um elemento

descritivo ou de uso comum (fotos e desenhos tcnicos) considerada
equivalente sua representao escrita e, portanto, considerada irregistrvel
conforme a norma aplicvel aos elementos meramente nominativos.
Exemplo:

3.3.2. Termo tcnico (18)

Prescreve o inciso XVIII do art. 124 da LPI que no so registrveis como

marca: Termo tcnico usado na indstria, na cincia e na arte, que tenha
relao com o produto ou servio a distinguir.
Entende-se por termo tcnico o nome prprio, especial ou particular que
caracteriza determinada arte, ofcio, profisso ou cincia, bem como seus smbolos
e siglas.
Depreende-se da leitura deste inciso que, para a sua aplicao, o termo tcnico
dever manter relao com o produto ou servio, sendo, portanto, passvel o
registro de termo que no mantenha relao com o produto ou o servio.
Resta claro que o objetivo desta norma no conceder a determinado produtor
ou prestador de servio termo de uso comum no segmento em que atua. o
mesmo princpio que rege o inciso VI do art. 124 da LPI, estando a diferena na
abrangncia que o termo possui no segmento de mercado, ou seja, se o termo
transcende um crculo restrito de pessoas que detm conhecimento tcnico
especfico ele infringir o disposto no inciso VI do art. 124 da LPI.

Entretanto, se o termo especfico de dado segmento industrial, cientfico ou

artstico, dependendo do conhecimento especfico no partilhado por parcela
significativa do pblico, o mesmo infringir a norma legal do inciso em
comento (XVIII).
Para o entendimento desta norma legal, ser observado:
a) Se a marca (mista ou nominativa) composta apenas pelo termo tcnico, no
possuindo figura dissociada do elemento nominativo;
b) Se a marca for composta por termo tcnico que esteja associado a elemento
figurativo distintivo, o pedido ser deferido;
c) Se a marca for composta por termo tcnico, acompanhado de termo de
fantasia, o pedido de registro de marca ser deferido.
Importante ressaltar que variaes grficas e fonticas de termo tcnico, que
no o descaracterizem, esto sujeitas aplicao legal do inciso XVIII do art. 124
da LPI.
Exemplos:

1 Ferrite

um material feito de cermica com propriedades eletromagnticas, normalmente utilizado como ncleo de
transformadores eltricos. comum encontrar este material dentro de rdios de ondas curtas, onde funciona como
uma espcie de antena, devido a suas propriedades eletromagnticas.
2 Veladura ou Velatura: Aplicao de uma demo de tinta transparente ou de leo sobre uma camada pictrica, para
suavizar a tonalidade, ajustar e unificar as cores, usada especialmente na pintura a leo.

3.3.3. Sinal ou expresso de propaganda (7)

Estabelece o inciso VII do art.124 da LPI que no registrvel como marca:

sinal ou expresso empregada apenas como meio de propaganda.
Para fins de aplicao desta norma legal, considera-se que a proibio recai sobre
aquelas expresses usadas apenas como meio de recomendar, destacar e/ou

evidenciar o produto ou servio que ser identificado pelo sinal solicitado como
marca.
Tendo a marca a funo intrnseca de identificar ou distinguir produtos e
servios de outros anlogos, de procedncia diversa ou no, carrega em si a
funo de meio de comunicao social. Por tal motivo a aplicao do inciso VII
do art. 124 da LPI deve ser criteriosa, sendo aplicada apenas quando o carter
exclusivo de propaganda do sinal estiver evidenciado.
O indeferimento pelo inciso VII do art. 124 da LPI ocorrer somente quando o
sinal se apresentar na sua origem apenas como uma expresso de
propaganda.
Quando do exame, ser verificada se a expresso que compe o sinal marcrio
contm:
a) Uma afirmao como meio de recomendar produto ou servio que a mesma
visa a assinalar;
b) Adjetivos ou expresses que visam destacar o produto ou servio a ser
assinalado em relao ao de seus concorrentes;
c) Frases ou expresses que visam atrair a ateno dos consumidores ou
usurios.
Constatado algum dos fatos acima, h indcios de que o sinal ou a expresso
requerida tem exclusivo carter propagandstico.
Exemplos de expresses de propaganda:
Gelado ou no, sempre melhor! Guaran Champagne;
Insetisan. um pouco mais caro, mas muito melhor;
Melhoral, melhor e no faz mal;
No uma Brastemp;
Nescau, energia que d gosto;
Tostines, vende mais porque fresquinho ou fresquinho porque vende
mais?
Entretanto, nem todos os sinais que contm palavra(s) ou expresso(es) com
conotao apelativa so considerados propaganda.

3.3.4. Forma necessria, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento

ou que no possa ser dissociada de efeito (21).

De acordo com o inciso XXI do art. 124 da LPI, no registrvel como marca:
a forma necessria, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, ou,
ainda, aquela que no possa ser dissociada de efeito tcnico.
Este inciso trata do sinal tridimensional NO registrvel como marca. A marca
tridimensional encontra-se inserida no rol dos sinais no tradicionais e referese unicamente forma plstica de objeto para identificar produtos ou
servios. No entanto, seu exame tambm obedecer, no que couber, a todas as
normas e diretrizes de registrabilidade aplicadas s marcas ditas
tradicionais, como a percepo de conjunto, observncia das proibies
legais e buscas dos elementos que a compem.
Desta norma legal, depreende-se que ser registrvel como marca toda forma
plstica de objeto que NO seja NECESSRIA nem COMUMENTE UTILIZADA
em seu segmento de mercado, nem esteja ESSENCIALMENTE ATRELADA a uma
FUNO TCNICA.
Para fins de aplicao desta norma legal, considera-se:
a) Forma plstica: Formato do objeto em suas trs dimenses, sua
configurao/constituio fsica.
b) Forma necessria do produto ou do acondicionamento: Aquela inerente
prpria natureza do objeto, sem a qual impossvel produzi-lo.
Exemplos:

c) Forma comum ou vulgar do produto ou do acondicionamento: aquela que,

embora NO seja inerente ao produto ou ao seu acondicionamento, j
habitualmente utilizada por diversos fabricantes em seus respectivos segmentos
de mercado.
Exemplos:

d) Forma que no pode ser dissociada do efeito tcnico: Aquela

intrinsecamente relacionada a uma funo tcnica, ditada pela mesma,
imprescindvel ao funcionamento do objeto ou auxiliar do seu desempenho.
Exemplos:

Ser, portanto, passvel de registro a forma plstica do objeto que apresente

cunho distintivo* para identificar um PRODUTO junto ao consumidor,
individualizando-o frente aos seus concorrentes, ainda que no constitua a
forma do prprio produto ou de sua embalagem/acondicionamento e desde
que esteja dissociada de efeito tcnico.
Ou seja, toda forma plstica distintiva poder identificar produtos, no devendo
necessariamente ser o prprio produto nem sua embalagem.
* Segundo o Art. 122 da LPI, o requisito distintividade obrigatrio para que um sinal constitua
marca, independentemente de sua natureza ou apresentao.

Exemplos:

OBS: Esse ltimo seria o macaquinho da Kipling, por exemplo.

Considerar-se- tambm passvel de registro a forma plstica que possua
suficiente cunho distintivo para identificar um SERVIO junto ao consumidor,
individualizando-o frente aos seus concorrentes e desde que possa dissociar-se
de efeito tcnico.
Exemplos: personagens, totens, formato de prdios ou stands.

Conclui-se, ento, que o sinal tridimensional apenas ser registrvel como

marca quando constitudo pela forma plstica singular, no habitual e no
estritamente funcional (Seja a funo tcnica referente ao prprio funcionamento do objeto ou
auxiliar do seu desempenho) em relao ao produto/acondicionamento ou ao servio
a que se destine.
Note-se que o exame de marca tridimensional dever primordialmente aferir se
o objeto em anlise apresenta forma plstica potencialmente distintiva,
reunindo caractersticas fsicas que o tornem capaz de ser reconhecido pelo

consumidor e por ele ser associado ao produto ou servio que assinala

independentemente de o sinal j estar em uso no mercado.
O exame da marca tridimensional obedecer ao princpio da estabilidade da
forma. Ou seja, no sero passveis de registro os sinais relativos a objetos cuja
constituio fsica NO possua um mnimo de FIRMEZA e ESTABILIDADE,
sendo composta por matria de fcil deformao.
Exemplo:

Por ocasio do exame da marca tridimensional sero observadas as seguintes

regras:
a) Se a forma tridimensional reivindicada se reveste do requisito da
distintividade, relativamente ao produto ou servio a que se aplica;
b) Se a forma tridimensional reivindicada no aquela necessria, comum ou
vulgar do produto, do acondicionamento ou do servio a que se aplica ou aquela
que no pode ser dissociada do efeito tcnico, relativamente ao produto ou
servio;
c) Se a forma tridimensional reivindicada no incide nas demais proibies
legais (por exemplo, garrafas em forma de monumentos ou que ofendam moral);
d) Se h outros elementos do sinal que incidam em alguma proibio legal,
como, por exemplo, parte nominativa que infrinja direitos de terceiros; e
e) Se a forma tridimensional reivindicada estvel.
Assim como no exame das marcas tradicionais, a anlise da marca tridimensional
se dar sobre a totalidade do conjunto no caso, sobre a totalidade da forma
plstica do objeto examinado, como se apresenta no mercado, e no sobre partes
da mesma.
Exemplo:

A especificao do pedido de registro de marca dever indicar de modo preciso

a finalidade da marca tridimensional que, diferentemente das marcas
tradicionais, poder estar restrita a uma gama menor de produtos ou servios
em razo de sua forma plstica. Ou seja, nem sempre ser possvel ao objeto
tridimensional assinalar todo o escopo de uma classe de produtos ou servios,
devido s limitaes inerentes sua prpria forma.
Exemplos:

ELEMENTOS QUE NO CONFEREM DISTINTIVIDADE AO SINAL TRIDIMENSIONAL

a) Cores, imagens e rtulos apostos ao objeto: a anlise de marca
tridimensional se ater sempre forma plstica do objeto em exame, sendo
imprescindvel que o formato do mesmo apresente alguma(s) caracterstica(s)
peculiar(es) em relao forma comum. Portanto, elementos nominativos ou
figurativos aplicados por meio de impresso superfcie do objeto
tridimensional imagens, rtulos ou indicaes de cores NO sero

considerados como fatores capazes de atribuir-lhe cunho distintivo, uma vez que
no interferem em sua forma plstica.
b) Relevos: Marcas tridimensionais em cuja superfcie constarem elementos
figurativos em relevo (desenhos, padres ou texturas) tero seu cunho
distintivo AVALIADO CASO A CASO, na medida em que tais elementos podem,
conforme sua singularidade e intensidade, interferir significativamente ou
no na forma plstica do objeto em anlise.
c) Elementos ocultos ou no imediatamente perceptveis: NO sero
considerados como aspectos distintivos os detalhes da marca que no
puderem ser percebidos/observados e, portanto, identificados pelo
consumidor, no interferindo no ato da aquisio do produto ou servio
assinalado.

3.4.

Quanto condio de disponibilidade do sinal

A condio de disponibilidade uma das condies essenciais para que haja a

outorga de direitos marcrios. O sinal deve estar livre para ser apropriado. E
essa disponibilidade jurdica NO se restringe constatao da existncia de
registro anterior: o sinal no pode encontrar bice (impedimento) em outro
sinal distintivo protegido a qualquer ttulo, e no apenas por aqueles
amparados pela Lei n 9.279/96.
O fundamento da recusa de registrabilidade aqui quanto condio de
disponibilidade do sinal, NO sendo, portanto, passvel de registro signo que colida
com marcas anteriores.

3.4.1. Marca de terceiro registrada (19)

Estabelece o inciso XIX do Art. 124 da LPI que no registrvel como marca:
reproduo ou imitao, no todo ou em parte, ainda que com acrscimo, de
marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou servio
idntico, semelhante ou afim, suscetvel de causar confuso ou associao com
marca alheia.
Para os fins desta regra legal, considera-se:
a) IMITAO: a semelhana grfica, fontica, visual e/ou ideolgica em relao a uma
marca anterior de terceiro, suscetvel de causar confuso ou associao com aquela
marca alheia, seja quanto ao prprio produto ou servio, seja com relao sua
origem ou procedncia.
O conceito de imitao refere-se ao sinal que tenta reproduzir o estilo, a maneira, o
modelo ou a ideia invocada por marca alheia. A caracterizao da imitao abrange,
portanto, toda aproximao grfica, fontica e/ou ideolgica da marca pleiteada com

relao anterioridade de terceiro, podendo ser confundida ou associada por

semelhana com essa ltima.
Exemplos:

b) REPRODUO NO TODO: cpia integral ou identidade fiel de marca anterior alheia.

Exemplos:

c) REPRODUO EM PARTE: cpia ou identidade parcial de marca anterior alheia, ou a

reproduo total da sua parte fontica.
Exemplos:

d) REPRODUO COM ACRSCIMO: a reproduo, na ntegra, de marca anterior alheia

no conjunto do sinal requerido.
Exemplos:

A reproduo da marca cpia servil, idntica, sem disfarces. Reproduzir

COPIAR. Se a marca levada a registro igual a outra anteriormente registrada e em
vigor, o registro no poder ser concedido. Esse o sentido da lei.
Distingue-se da reproduo a imitao, porque, neste caso, no h cpia servil da
marca registrada, mas apenas SEMELHANA capaz de criar confuso prejudicial ao
titular da marca anterior e aos prprios consumidores.
A identidade caracteriza a reproduo; a semelhana caracteriza a imitao. O delito
de reproduo, entretanto, raramente se verifica na prtica, sendo muito mais comum
o de imitao. O contrafator sempre procura artifcios que encubram ou disfarcem o ato
delituoso. No copia servilmente a marca alheia, empregando marca semelhante, que
com ela se confunda, a fim de iludir o consumidor.

e) MARCA ALHEIA REGISTRADA: o sinal protegido via registro em vigor.

f) PRODUTOS OU SERVIOS IDNTICOS: aqueles compreendidos na mesma espcie.
Exemplos:

g) PRODUTOS OU SERVIOS SEMELHANTES OU AFINS: aqueles que, embora de

espcies distintas, guardam, uns com os outros, certa relao, seja em funo do gnero
a que pertencem, seja em razo das suas finalidades/destino ou, ainda, das novas
tecnologias.
Exemplos:

Para a aplicao do disposto no inciso XIX do art. 124 da LPI, algumas

diretrizes sero observadas, consecutivamente:
a) O exame da colidncia entre os sinais marcrios est restrito ao princpio da
especialidade, pelo qual ser verificada a existncia ou no de identidade,
semelhana ou afinidade de produtos ou servios;
(Para constituir uma anterioridade de maneira a impedir que um sinal seja registrado
como marca, necessrio que a anterioridade exista no mesmo setor comercial
daquele produto ou servio para o qual se pretende registrar a marca. Portanto, se o sinal
utilizado em outro produto ou servio de um ramo comercial diferente, NO constitui
anterioridade para o fim de impedir o registro da nova marca).

b) Estabelecido que h identidade, semelhana ou afinidade de produtos ou

servios, ser feita a anlise dos sinais, a fim de se verificar a existncia ou no de
imitao ou reproduo total, em parte ou com acrscimo;
c) Configurada a colidncia por imitao ou reproduo de qualquer natureza,
ser avaliada a suscetibilidade do sinal requerido de causar confuso
(incapacidade de reconhecer diferenas ou distines) ou associao

(estabelecimento de correspondncia) com a marca anterior, caso em que

devero ser observados, cumulativamente:
i. As caractersticas dos produtos ou servios (tecnologia empregada,
especificidade do servio, comportamento de mercado):
Exemplo:
FETO (para assinalar avio) x FETO (para assinalar trator):

Sinais idnticos; inexistncia de afinidade mercadolgica;

impossibilidade de confuso, em face das caractersticas tecnolgicas
dos produtos, da sua utilizao especfica e do comportamento de
mercado individualizado.
ii. As caractersticas do pblico-alvo (consumidor comum x consumidor
especializado):
Exemplo:
PHATO (NCL 09 para assinalar pipetas) x FATO (NCL 09 para assinalar discos
ticos):

Sinais semelhantes; identidade de classe; produtos especficos;

consumidor especializado; impossibilidade de conflito.
iii. A importncia da marca no produto ou na prestao do servio
(marca como principal elemento individualizador x marca e dados tcnicos
como elementos de individualizao):
Exemplo:
PHETO (NCL(10) 09 para assinalar apitos para ces) X FETO (NCL(10) 09
para assinalar microscpio):

Sinais semelhantes; identidade de classe; especificidade de produtos;

existncia de outros elementos de individualizao e/ou de escolha;
pblico-alvo especializado; impossibilidade de confuso.
iv. A impresso causada nos sentidos humanos (viso e audio) quando
cotejados (comparados) os sinais em seus conjuntos:
Exemplo:
PHATO (NCL(10) 12 para assinalar veculos terrestres) X FATO (NCL(10) 37
manuteno de veculos terrestres):

Sinais semelhantes; afinidade entre produto e servio; possibilidade de

confuso pela impresso auditiva.
v. Se as expresses, mesmo grafadas em idioma estrangeiro, apesar de
semelhantes, tiverem significados prprios e distintos:
Exemplos:
GATO (NCL (10) 29 para assinalar doces em compota) X PATO (NCL(10) 29
para assinalar doces);
BODY (corpo, em ingls), na (NCL(10) 30 para assinalar mel X BODE
(nome de animal) na (NCL(10) 30 para assinalar chocolate com mel e
amndoas);
JAMN (presunto, em espanhol), na (NCL(10) 16 para assinalar livros
X JABN (sabo, em espanhol) na (NCL(10) 16 para assinalar publicaes
impressas);

BONE (osso, em ingls (NCL(10)25 para assinalar bermudas) X

CONE (figura geomtrica) (NCL (10) 25 para assinalar bons)

Em todos os casos acima mencionados: sinais semelhantes; identidade de

produtos; impossibilidade de confuso pela impresso auditiva;
diferena quanto aos significados de cada sinal.
vi. Se o sinal pleiteado guarda colidncia ideolgica ou intelectual com a
marca anterior:
Exemplos:

Em todos os casos acima mencionados: afinidade mercadolgica;

consumidores comuns; colidncia ideolgica; possibilidade de conflito.
vii. Se a marca em exame, apesar de reproduzir parcialmente marca
anterior, se diferencia daquela em razo do seu contexto:
Exemplo:
RIO DAS PEDRAS (NCL (8) 25 roupa para ginstica) X RIO (NCL(8) 28 artigos
para esporte):

Reproduo parcial; afinidade mercadolgica; distintividade em razo

do contexto das marcas; impossibilidade de confuso.
d) Os documentos rotulados como acordo de coexistncia de marcas serviro
to somente como subsdios ao exame de registrabilidade do sinal requerido
como marca, ou ainda como subsdios apreciao de eventual recurso contra
indeferimento, razo pela qual jamais vincularo a deciso do INPI, que em
tempo algum deixar de verificar o disposto no art. 124, inciso XIX, da LPI.
Nesse sentido, tais subsdios sero acolhidos apenas quando os argumentos ali
apresentados forem suficientemente convincentes em afastar a possibilidade
de associao ou confuso do sinal requerido como marca com marca alheia
anteriormente registrada, de forma a afastar em definitivo a vedao a que se
refere o art. 124, inciso XIX da LPI, para alm da eventual apresentao de
manifestao do titular do direito anterior neste sentido, e ressalvada a hiptese
prevista no parecer normativo INPI/PROC/DIRAD n 12/08, que versa sobre
marcas requeridas em nome de empresas do mesmo grupo econmico.

Se, diante da existncia de tais acordos, o INPI, ainda assim, julgar invivel o
convvio entre os sinais em anlise, em razo dos produtos/servios em conflito,
ou em virtude da constituio dos sinais em exame, poder ser formulada
exigncia ao requerente ou ao detentor do direito anterior a fim de que se
restrinja o escopo da proteo pretendida, de maneira a afastar, de modo
suficiente, o risco de confuso ou associao entre os sinais em questo.
Tal exigncia poder inclusive ser formulada em relao ao prprio sinal
pretendido como marca, apenas quando a retirada de um determinado
elemento marcrio for possvel e propiciar suficiente distncia quanto
marca anteriormente registrada, segundo a inteligncia descrita no art. 165,
pargrafo nico, da LPI.

Art. 165. nulo o registro que for concedido em desacordo com as disposies desta
Lei.
Pargrafo nico. A nulidade do registro poder ser total ou parcial, sendo condio
para a nulidade parcial o fato de a parte subsistente poder ser considerada
registrvel.

3.4.2. Marca de terceiro que o requerente evidentemente no poderia

desconhecer (23)

Estabelece o inciso XXIII do art.124 da LPI que no registrvel como marca:

sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente
evidentemente no poderia desconhecer em razo de sua atividade, cujo
titular seja sediado ou domiciliado em territrio nacional ou em pas com o
qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento,
se a marca se destinar a distinguir produto ou servio idntico, semelhante ou
afim, suscetvel de causar confuso ou associao com aquela marca alheia.
Este inciso estabelece no ser passvel de registro o sinal que imite ou
reproduza marca registrada no exterior, no notoriamente conhecida, nos
termos do art. 6 bis da Conveno da Unio de Paris CUP, que o requerente
evidentemente no poderia desconhecer, em razo de atuar em segmento de
mercado idntico, semelhante e/ou afim, ou em razo de ter havido uma
relao empresarial entre as partes, seja de natureza jurdica, contratual ou de
qualquer outra forma.
Importante observar que a norma legal contida no inciso XXIII do art. 124 da LPI
NO ser aplicada DE OFCIO, assim como NO ser aplicada para as marcas
registradas no Brasil, pois neste caso deve ser aplicada a norma estabelecida no
inciso XIX do art. 124 da LPI (artigo explicado logo acima).
A aplicao da norma contida no inciso XXIII, do art. 124 da LPI, est
condicionada presena dos seguintes pressupostos cumulativamente:

a) O titular da marca para a qual se reivindica a proteo sediado ou

domiciliado no Brasil OU em pas com o qual o Brasil mantenha acordo ou
assegure reciprocidade de tratamento;
b) O titular da marca para a qual se postula a proteo comprovou estar a
marca protegida em pas com o qual o Brasil mantenha acordo ou que
assegure reciprocidade de tratamento, em data anterior ao depsito, no
Brasil, do pedido de registro ou do registro da marca por ele impugnado;
c) A marca objeto de pedido de registro ou do registro impugnado reproduz,
no todo ou em parte, ou imita a marca para a qual se solicita a proteo;
d) Os produtos ou servios a serem distinguidos pelo sinal requerido como marca
so idnticos, semelhantes ou afins queles indicados pela marca para a qual se
requer a proteo, suscetveis de causar confuso ou associao indevida com
essa marca;
e) O requerente do pedido de registro ou o titular do registro da marca
impugnada, em razo da sua atividade empresarial, no poderia desconhecer
a existncia anterior da marca para a qual se reivindica a proteo;
f) O titular da marca para a qual se pleiteia a proteo apresentou elementos
de prova suficientes a evidenciar que o requerente do pedido de registro, no
ato do depsito, no Brasil, NO poderia, em razo da sua atividade
empresarial, desconhecer a existncia daquela marca;
g) O titular da marca para a qual se reivindica a proteo efetuou o depsito
do pedido de registro da marca no Brasil, junto ao INPI, com observncia do
prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data da impugnao por ele oferecida
ao pedido de registro, na forma do art. 158, 2, da Lei n 9.279/96.
Art. 158. Protocolizado, o pedido ser publicado para apresentao de oposio no
prazo de 60 (sessenta) dias.
2 No se conhecer da oposio, nulidade administrativa ou de ao de
nulidade se, fundamentada no inciso XXIII do art. 124 ou no art. 126 (marca
notoriamente conhecida), no se comprovar, no prazo de 60 (sessenta) dias
aps a interposio, o depsito do pedido de registro da marca na forma desta
Lei.

Exemplo de uma analise de violao do art XXII (Caso das Empresas LETI, explicado na seo 3.4.4):
a) O titular da marca no registrada para a qual reivindicada proteo empresa constituda e sediada
na Espanha, pas signatrio da Conveno da Unio de Paris, e com o qual o Brasil mantm acordo de
reciprocidade de tratamento, qual seja Decreto n 6.112, de 10 de maio de 2007.
b) Verifico, ainda, ter restado devidamente comprovada a utilizao, pela empresa autora, do signo LETI
como marca, para designar seus produtos de natureza farmacutica, diettica, cosmtica e veterinria,
desde, pelo menos, o ano de 1962 (fl.227), muito anteriormente, portanto, ao depsito do registro da
empresa r, ocorrido em 12/02/2004 (fl.63).

c) A marca objeto do registro impugnado reproduz, parcialmente, a marca da autora.

d) Os produtos a serem distinguidos possuem afinidade mercadolgica, sendo inafastvel a possibilidade
de ocorrncia de indevida confuso ou associao.
e)No entanto, entendo que no h nos autos elementos suficientes para evidenciar que a empresa r,
sediada no Municpio de Cascavel/PR, no ato do depsito, no poderia, em razo de sua atividade
empresarial, desconhecer a existncia da marca da autora, que exerce suas atividades econmicas
em outro pas, a Espanha. Considero, portanto, que os documentos trazidos aos autos pela empresa
autora so insuficientes para tal comprovao de notoriedade, motivo pelo qual afasto tambm a
violao ao art. 126 da LPI (Marca notoriamente conhecida), alegada pela demandante.
Diante de tudo o que foi exposto, evidenciado que o registro da marca da empresa r foi
corretamente deferido pelo INPI, no h como ser acolhida a pretenso autoral.

3.4.3. Dualidade de marcas (20)

De acordo com o inciso XX do art. 124 da LPI, no registrvel como marca:

dualidade de marcas de um s titular para o mesmo produto ou servio, salvo
quando, no caso de marcas de mesma natureza, se revestirem de suficiente
forma distintiva.
Esta regra legal visa impedir que, por meio de sucessivos depsitos de marcas
idnticas para o mesmo produto ou servio, o titular fraude o instituto da
caducidade, pois que o redepsito do registro manteria indisponvel a marca,
apesar de caduco o seu primeiro registro.
No exame da registrabilidade destes sinais, ser verificado cumulativamente:
a) Se as marcas so idnticas;
b) Se os produtos ou servios distinguidos ou certificados so idnticos.
Exemplos:

3.4.4. Elemento caracterstico ou diferenciador de ttulo de estabelecimento ou

nome de empresa (5)

Estabelece o inciso V do art. 124 da LPI, que no registrvel como marca:

reproduo ou imitao de elemento caracterstico ou diferenciador de ttulo
de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetvel de causar
confuso ou associao com estes sinais distintivos.
A lei prev a irregistrabilidade de marca que reproduza ou imite elemento caracterstico ou
diferenciador de ttulo de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetvel de causar
confuso ou associao com estes sinais distintivos.

O ttulo de estabelecimento ou nome de empresa, enquanto tal, no passvel

de registro como marca. Contudo, os elementos de fantasia contidos no bojo
de ttulos de estabelecimentos ou de nomes de empresa so passveis de
registro como marca, desde que observadas s condies de validade do
registro impostas pela lei.
No se confundem nome empresarial, ttulo de estabelecimento e marca.
O nome empresarial designa o empresrio, ou seja, aquele que exerce a atividade empresarial;
constitua-se este como um empresrio individual (pessoa fsica) ou como uma sociedade empresria
personificada (pessoa jurdica empresria) Casa Bahia Comercial Ltda. (o nome empresarial

identifica o empresrio ou a prpria empresa).

O ttulo do estabelecimento, como o prprio nome revela, designa o estabelecimento, isto , o
conjunto de bens (universalidade de fato) utilizado pelo empresrio para os fins do exerccio da

atividade empresarial Casa Bahia. (ttulo de estabelecimento tambm conhecido como nome

de fantasia).
J a marca designa o produto ou o servio oferecido pelo empresrio sua clientela. ( o sinal

distintivo que se destina a identificar produtos ou servios).

O nome de empresa aquele sob o qual a sociedade empresarial exerce sua

atividade e se obriga nos atos a ela pertinentes.
Exemplos:
Casa Bahia Comercial Ltda - Nome de Empresa;
Casas Bahia - Ttulo de Estabelecimento;
Globex Utilidades S.A. - Nome de Empresa.
O legislador aqui, com a preocupao de resguardar outros signos, dentre eles,
especialmente, o nome empresarial e elementos que o compem, vedou o registro de
sinais que constituam sua reproduo ou imitao por terceiros que no seu legtimo
titular ou desautorizados a explor-los.
O conflito pode se dar entre quaisquer deles (p.ex.: entre duas marcas, nomes ou ttulos; entre marca e
nome, marca e ttulo, ttulo e nome ou marca e nome). Aqui daremos nfase aos conflitos entre nomes
empresariais e marcas.

O registro desses elementos s pode ser efetivado em nome do legtimo titular,

ou de terceiros devidamente autorizados, e esses direitos devem ter sido
constitudos anteriormente data do depsito da marca.
A proteo tanto da marca quanto do nome comercial tem a dupla finalidade de proteger os institutos
contra usurpao, proveito econmico parasitrio e desvio desleal de clientela alheia e, por outro
lado, evitar que o consumidor seja confundido quanto procedncia do produto.
A viabilidade ou possibilidade de confuso, no entanto, pode ser um difcil problema na prtica, pois
muitas vezes no to simples saber quando determinada marca ou nome detm semelhana tal
que efetivamente possam levar o consumidor a erro. Sobre isso, o Instituto Nacional de Propriedade
Industrial (INPI), em suas diretrizes de anlises de marcas, item 3.4.4, menciona o seguinte:

No exame da registrabilidade de sinais constitudos por elementos de

fantasia integrantes de ttulos de estabelecimentos, ou de nomes de

empresas sero observadas as seguintes diretrizes, no que respeita ao

requerente do pedido de registro e constituio da marca:
a) Se o requerente o titular do ttulo de estabelecimento ou do nome de
empresa no qual est inserida a marca pretendida, ou terceiro por ele
autorizado;
b) Se o elemento integrante do ttulo de estabelecimento ou de nome de empresa
distintivo;
c) Se a marca solicitada atende s condies de distintividade e de liceidade.
De fato, pode acontecer de haver colidncia entre marcas e o elemento diferenciador ou caracterstico
de ttulos de estabelecimento ou nomes empresariais, sendo relevante notar que, ante a ausncia de
dilogo institucional entre as Juntas Comerciais e o INPI, este rgo, via de regra, no faz um
controle de tais ocorrncias quando do exame inicial de um pedido de registro, sendo necessria a
provocao de um terceiro interessado.
Em concluso, o tamanho continental do Brasil e a deficiente legislao interna, que no contempla os
nomes empresariais como um importante aspecto da propriedade industrial, no estabelece uma
correlao necessria entre marcas e nomes, e ainda impe uma exclusividade limitada
geograficamente para os nomes empresariais, em contraposio ao carter nacional das marcas,
favorece a ocorrncia de conflitos de tal natureza.
Assim, no caso de haver impugnao quanto a um pedido de registro ou a um registro de marca, as
Diretrizes de Anlise de Marcas do INPI impem que o examinador dever observar:

Na anlise de colidncia, resultante da impugnao por terceiros, o examinador

do INPI observar:
a) A quem primeiro foi concedida proteo do ttulo de estabelecimento ou
nome de empresa;
b) O grau de confundibilidade dos elementos, em face de suas prprias
constituies;
c) O grau de confundibilidade em vista das atividades sociais desenvolvidas
pelas partes interessadas.
Havendo possibilidade de confuso ou associao indevida entre os
elementos, se:
a) A prioridade militar em favor do requerente do registro da marca, a
impugnao ser rejeitada; (o requerente pode registrar)
b) A prioridade militar em favor do impugnante e existir possibilidade de
confuso ou associao de qualquer natureza, a impugnao ser acatada;
c) Ambas as partes forem legitimadas a requerer registro para a marca no ato do
depsito, a deciso ser favorvel parte que primeiro obteve proteo ao
ttulo de estabelecimento ou nome de empresa;
d) A marca objeto do requerimento for mera variao de outra anteriormente
registrada e o requerente tiver legitimidade para registr-la, a impugnao ser
rejeitada;

e) A marca pretendida for depositada anteriormente constituio do ttulo

de estabelecimento ou nome de empresa do impugnante, a impugnao ser
rejeitada, ainda que o depositante da marca no seja titular de ttulo de
estabelecimento ou nome de empresa que contenha o sinal requerido como marca.
(Se positivado o conflito entre nome empresarial e marca, diante da possibilidade concreta de que uma
confuso ao consumidor possa ser gerada, devemos verificar quais os critrios para a soluo da
contenda. Para isso, porm, devemos analisar previamente os sistemas de proteo do nome
empresarial e das marcas, juntamente com suas limitaes).

No que tange ao nome de empresa, outra norma positiva tambm regula sua
proteo, que derroga o princpio da territorialidade e dispensa formalizao
de registro no Brasil. Trata-se do art. 8 da CUP, que prescreve:
Para a aplicao desta regra unionista, observam-se as mesmas diretrizes
anteriormente elencadas, inclusive quando se tratar de marca de servio.
Artigo 8: o nome comercial ser protegido em todos os pases da Unio sem obrigaes de depsito ou
de registro, quer faa ou no parte de uma marca de fbrica ou de comrcio.

Exemplos:

----------------------------------------------------------------------------------------------------Embora relacionados, nomes empresariais e marcas so protegidos, em nosso ordenamento, por

sistemas distintos.
O nome empresarial protegido pelo sistema de Registro de Empresas, regulando-se nos termos dos
arts. 1.155 e seguintes do Cdigo Civil, da Lei 8.934/94 e do Decreto 1.800/96.
No mbito desse sistema de proteo, o direito exclusividade do uso do nome empresarial:
1.

obtido a partir do arquivamento da declarao de empresrio individual, do ato

constitutivo de sociedade empresria ou de alteraes desses atos que impliquem
mudana de nome, desnecessrio qualquer outro registro para tanto;

2.

limitado ao Estado em cuja Junta Comercial foi promovido o respectivo registro (art. 1.166
do Cdigo Civil e art. 61, 1, do Decreto 1.800/96), ressalvando-se eventual possibilidade de
ampliao; (a inscrio do empresrio ou dos atos constitutivos das pessoas jurdicas asseguram o uso
exclusivo do nome empresarial nos limites do respectivo Estado, podendo ser estendido a todo o
territrio nacional, se registrado na forma da lei especial)

3.

No h expressa limitao legal proteo de exclusividade do uso do nome empresarial

em relao ao campo econmico em que se exerce a atividade empresria, embora muitas
decises jurisprudenciais tambm relativizem, nos casos concretos, tal abrangncia.

Por sua vez, as marcas so protegidas pelo sistema de Registro de Propriedade Industrial (Lei
9.279/96), a cargo do INPI, no qual temos os seguintes aspectos a considerar:
1.

A proteo da marca derivada, em princpio, do registro especfico junto ao INPI;

2.

No h limitao territorial da proteo marca, dado que o registro no INPI abrange todo o
territrio nacional;

3.

A proteo ao uso exclusivo da marca restrita classe em que esta inserida,

correspondendo a classe ao ramo de atividade empresarial exercida pelo titular da marca,
ressalvados alguns casos, como os de marcas de alto renome, que tm proteo em todas
as classes.

Resumidamente, temos que:

Essa dualidade de sistemas, com importantes distines na forma de proteo, acaba por fornecer
alguns critrios importantes para a soluo de conflitos entre marcas e nomes empresariais, os
quais vm sendo adotados em alguns julgados e que sero vistos a seguir.
Os critrios para a resoluo dos conflitos
Diante das caractersticas dos sistemas de proteo na forma supracitada, a jurisprudncia vem se
posicionando, como regra geral, pela aplicao de certos critrios que visam, em primeiro lugar,
determinar se os conflitos entre nomes empresariais e marcas so apenas aparentes e, portanto, se

referidos elementos de identificao so passveis de convivncia sem necessidade de que se

imponha judicialmente absteno de uso, modificao ou dever de indenizao.
Os dois principais critrios utilizados para a verificao da compatibilidade entre marcas e nomes
empresariais so o da especificidade (ou especialidade) e o da territorialidade.
Isso quer dizer, em princpio, que marcas e nomes empresariais que apresentem elementos
semelhantes ou idnticos NO sero passveis de excluso mtua, por NO causarem
possibilidade de confuso, se os titulares respectivos atuarem em ramos econmicos distintos ou
em mbito territorial diferenciado.
Analisando o ramo especfico da atividade dos litigantes, o prprio STJ j concluiu, aplicando o
princpio da especificidade, pela possibilidade de convivncia entre elementos idnticos usados
entre marcas e nomes empresariais (e tambm entre elementos destes ltimos).
(analisar colidncia: ausncia de possibilidade de confuso entre os consumidores, devido atuao
empresarial em atividades diversas e inconfundveis).
Outras decises do STJ tambm j consideraram o princpio da territorialidade para concluir pela
necessidade ou no de proteo nos casos concretos.
O fato a ser considerado que, em havendo compatibilidade territorial (p.ex.: os contendores atuam
em mercados situados em territrios distintos) ou distino do ramo econmico em que os litigantes
operam, a aplicao dos princpios da territorialidade ou da especialidade, na forma com que tm
sido considerados pela jurisprudncia do STJ, tero como efeito principal a declarao de que o
suposto conflito entre elementos semelhantes ou idnticos de nomes empresariais e marcas
meramente aparente, podendo ambos conviver mutuamente, sem que se determine a supresso ou
modificao de algum deles.
De forma subsidiria, resta a aplicao do princpio da anterioridade. dizer, a anterioridade um
princpio que somente dever ser aplicado se reconhecida a impossibilidade de coexistncia
harmnica entre elementos constantes de nomes empresariais e marcas (p.ex., quando a colidncia
se verifique entre marcas e nomes de dois empresrios que atuem no mesmo ramo de atividade e no
mesmo territrio).
A aplicao do princpio da anterioridade acarreta usualmente a imposio de absteno de uso ou
realizao de modificaes (aditivas ou supressivas) ao titular do nome ou da marca com registro
posterior. Alm disso, acaba por determinar, alternativa ou cumulativamente, a condenao de uma das
partes pelo uso indevido de elemento constante de nome ou marca anteriormente registrado.

Concluso: No se confundem marca e nome empresarial. Porm, podem conflitar os

elementos que os compem.
Em caso de colidncia entre elementos constantes desses institutos, devem ser analisados os
requisitos de proteo dos respectivos sistemas, verificando se h compatibilidade ao se
analisar o territrio e o ramo de atividade em que o nome e a marca so empregados, de modo
que se possa verificar a possibilidade de confuso ou de captao ilegal de clientela entre as
partes litigantes. Se distintos o territrio e o ramo de atividade, a aplicao do princpio da
territorialidade ou da especificidade acarretar a convivncia entre nome e marca
(aparentemente) colidentes.
Caso, porm, NO seja excluda a viabilidade de confuso ou de captao ilegal de clientela pelos
princpios da territorialidade e da especialidade, de rigor a aplicao do princpio da anterioridade,
determinando-se a supresso, ausncia de uso ou modificao dos elementos componentes do
registro mais recente, sem prejuzo de eventual indenizao pelo uso indevido.

----------------------------------------------------------------------------------------------------A primeira questo a ser resolvida, em caso de conflitos entre marcas e nomes empresariais,
a referente aplicao do princpio da territorialidade, visto que, em nosso sistema jurdico,
a proteo das marcas tem abrangncia nacional, enquanto a proteo dos nomes

empresariais limitada ao Estado da Federao em que foi feito o registro, facultada a

extenso aos demais, mediante anotao prpria.
Ocorre que, como visto, o art. 8 da Conveno da Unio de Paris assegura proteo aos
nomes empresariais de estrangeiros independentemente de registro. Ou seja, a proteo
internacional do nome empresarial independe sequer de registro.
De acordo com o princpio geral do art. 4 da LPI, as disposies dos tratados em vigor no
Brasil so aplicveis, em igualdade de condies, s pessoas fsicas e jurdicas nacionais ou
domiciliadas no Pas.
Assim, entendo que a proteo a um nome empresarial de uma empresa brasileira no
pode ser limitado ao territrio do Estado em que realizada a inscrio, o que geraria odioso
privilgio ao estrangeiro frente ao nacional.
Considerando, entretanto, as dimenses continentais do Brasil e a absoluta ausncia de
comunicao entre as Juntas Comerciais, o aspecto territorial poder ser considerado
como um elemento de apreciao da boa-f das partes envolvidas no conflito.
Para a apreciao de conflitos entre marcas e elementos caractersticos ou diferenciadores
de ttulos de estabelecimento e nomes empresariais, entendo que deve ser, inicialmente,
aplicado, por raciocnio integrativo, o princpio da especialidade, pelo qual o limite da
proteo conferida s marcas registradas compreende os servios idnticos,
semelhantes ou afins, a fim de que seja apurado se h concorrncia e possibilidade de
confuso entre os signos distintivos.
Aps, persistindo o conflito, tenho que a soluo deve ser dada segundo a aplicao de dois
princpios, de igual fora, que devem ser sopesados no caso concreto: a anterioridade e a
boa-f.
Em resumo, julgo que, quando da anlise da possibilidade de confuso entre sinal marcrio
depositado no INPI e o elemento caracterstico de nome empresarial ou ttulo de
estabelecimento de terceiro, para fins de aplicao do inciso V do art. 124 da LPI, deve ser
observado:
a) se h identidade entre os signos distintivos marca e o elemento caracterstico de nome
empresarial ou ttulo de estabelecimento;
b) o grau de confundibilidade dos signos e o risco de confuso ou associao, tendo em
vista as atividades desenvolvidas pelos respectivos titulares, e a possvel aplicao do
princpio da especialidade;
c) a prioridade ou anterioridade na obteno do signo distintivo;
d) o princpio da boa-f, considerando o aspecto territorial, o grau de notoriedade do signo,
a represso concorrncia desleal e circunstncias outras que indiquem o conhecimento
prvio do signo em data anterior do depsito.
Como exemplo ser citado a anlise de um conflito:
No caso dos autos, entendo que h certa identidade entre, de um lado, elemento
caracterstico do nome empresarial da autora (LABORATRIOS LETI SLU, anterior C.B.F.
LETI S.A), e, de outro, a marca da empresa r (LETI STAR), eis que ambos so formados por

signo idntico LETI; a marca da autora , ainda, acrescida do vocbulo da lngua inglesa
STAR.
A autora tem como objeto social o desenvolvimento, produo, embalagem, importao,
exportao e venda de todo tipo de produtos biolgicos e qumicos para diagnstico e
tratamento nos campos farmacutico, diettico, cosmtico e veterinrio, enquanto a empresa
r tem como atividade econmica o comrcio atacadista de cosmticos e produtos de
perfumaria, de modo que entendo que as empresas litigantes atuam em setores
mercadolgicos afins, pelo que no h falar, no caso, em aplicao do princpio da
especialidade.
Resta, pois, verificar a aplicao dos princpios da anterioridade e da boa-f.
A marca que a autora visa desconstituir objeto do registro n. 826.319.106 para a marca
mista LETI STAR, depositado em 12/02/2004. E, como a demandante adota o termo LETI
como elemento caracterstico de seu nome empresarial LABORATRIOS LETI SLU desde,
pelo menos, 15/11/1989, quando sua denominao fora alterada para C.B.F. LETI S.A.,
evidente que milita em seu favor a prioridade temporal na utilizao do termo LETI para
designar produtos voltados para os campos farmacutico, diettico, cosmtico e veterinrio.
No entanto, em que pese a anterioridade do nome empresarial militar em favor da
empresa autora, julgo que NO se pode, no caso concreto, presumir a m-f da empresa
r ao depositar o pedido de registro de marca muito parecido e no totalmente idntico
- ao nome empresarial da autora, tendo em vista que, conforme afirmado em sede de
contestao, a marca da empresa r consiste em uma homenagem do scio ITAMAR
MARCHETTI a sua filha, de nome LETCIA, o que justifica o uso da partcula LETI associada
ao vocbulo STAR, que significa estrela em ingls.
Acresa-se, ainda, o fato de que as empresas em questo encontram-se sediadas em
diferentes pases - a autora, em Barcelona, na Espanha, e a empresa r, em Cascavel/PR -, e
que no h qualquer notcia concreta de confuso entre as marcas em questo.
Assim, embora a prioridade temporal na utilizao da denominao empresarial contendo o
termo LETI milite em favor da parte autora, julgo que tambm deve ser prestigiada a boa-f
da empresa r, que atuou diligentemente em prol da concesso de seu registro de marca.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3.4.5. Designao ou sigla de entidade ou rgo pblico (4)

Estabelece o inciso IV do art. 124 da LPI, que no registrvel como marca:

Designao ou sigla de entidade ou rgo pblico, quando no requerido o
registro pela prpria entidade ou rgo pblico.
Para efeitos de aplicao deste inciso, entende-se como rgos Pblicos cada
uma das unidades da Administrao Direta em que est dividida a
Administrao Pblica, seja Federal, Estadual ou Municipal. Depreende-se por
Administrao Direta (ou Centralizada) aquela que prestada pelo prprio

Poder Pblico, em seu nome e sob sua responsabilidade, ou seja, est diretamente
vinculada estrutura administrativa dos trs poderes da Unio, Distrito Federal
e Governos Estaduais e Municipais.
Segue lista no exaustiva.
Exemplos:
Poder Executivo

Presidncia da Repblica, Ministrios, suas respectivas

Secretarias, Governos Estaduais, Prefeituras.

Poder Legislativo

Congresso Nacional, Senado Federal, Cmara dos Deputados,

Cmaras de Vereadores, Tribunal de Contas da Unio (TCU).

Poder Judicirio

Superior Tribunal de Justia (STJ), Supremo Tribunal Federal

(STF), Tribunal Regional do Trabalho (TRT),
Tribunal Regional Federal (TRF), Tribunal Regional Eleitoral
(TRE), Tribunal Superior do Trabalho (TST), TJRJ, TJSP,
Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

So consideradas Entidades Pblicas todas as seguintes instituies (lista de

exemplos no exaustiva), pertencentes esfera da Administrao Indireta (ou
Descentralizada), sejam de natureza jurdica de direito pblico ou privado:
Exemplos:

OBSERVAES GERAIS:
A proibio de que trata este inciso NO ABSOLUTA, sendo passvel o registro
do sinal, quando reivindicado pela prpria entidade ou rgo pblico.
O legislador buscou aqui resguardar designao ou sigla que identifique qualquer
ente/rgo pblico, compreendido em sua acepo mais extensa, quando tais termos
vierem a ser objeto de pedido de registro que no o prprio e legtimo ente.

A proibio de que trata este inciso independe do produto ou do servio a que o

sinal se aplica.
Esto includas tambm nas proibies deste inciso, o registro de sinal que
contenha designaes ou siglas de entidades ou rgos pblicos
estrangeiros.
A proteo se estender s instituies intergovernamentais. Exs.: MERCOSUL,
ONU, UNESCO, OMPI.
Designaes e siglas de rgos e entidades j extintos, ou ainda aquelas que
caram em desuso (tendo sido substitudas por outras, para identificar o mesmo
rgo ou entidade), no mais sero objeto de proteo.
Entidades autnomas regulamentadoras/fiscalizadoras de classe sero
protegidas, tendo em vista que, alm de exercerem funes de interesse pblico
(desempenhando papel absoluto dentro de seus respectivos segmentos), possuem
natureza jurdica correspondente das autarquias. Exs.: OAB (Ordem dos
Advogados do Brasil), CREA (Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura),
CRM (Conselho Regional de Medicina), e congneres.
Exemplos:

3.4.6. Indicaes Geogrficas (9)

Dispe o inciso IX do art. 124 da LPI que no registrvel como marca:

indicao geogrfica, sua imitao suscetvel de causar confuso ou sinal que
possa falsamente induzir indicao geogrfica.

Na aplicao dessa norma, verifica-se:

a) Se o sinal constitui indicao de procedncia, ou seja, nome geogrfico
designativo de uma localidade que tenha se tornado conhecida como centro de
extrao, produo ou fabricao de certo produto ou de prestao de
determinado servio;
b) Se o sinal constitui denominao de origem, ou seja, nome geogrfico
designativo de localidade intrinsecamente ligada ao produto ou servio, cujas
qualidades ou caractersticas sejam influenciadas essencial ou exclusivamente
por fatores humanos e naturais, como o solo, subsolo, clima ou vegetao.
As Indicaes Geogrficas se dividem em: Indicao de Procedncia e Denominao de Origem.
importante lembrar que no caso da Indicao de Procedncia, necessria apresentao de
documentos que comprovem que o nome geogrfico seja conhecido como centro de extrao,
produo ou fabricao do produto ou prestao do servio.
Na solicitao da Indicao Geogrfica de Denominao de Origem, dever ser apresentada tambm a
descrio das qualidades e as caractersticas do produto ou servio que se destacam, exclusiva ou
essencialmente, por causa do meio geogrfico, ou aos fatores naturais e humanos.
O nome geogrfico registrado junto ao INPI torna-se o elemento distintivo do produto ou servio.

Este inciso trata da proibio de registro de marca que contenha indicao

geogrfica, seja ela verdadeira ou falsa; significa dizer que este dispositivo legal
veda o registro de marca constituda por indicao geogrfica por
requerentes estabelecidos na localidade ou no.
S ter direito de usar a indicao geogrfica o produtor ou prestador de
servio estabelecido na localidade demarcada e que esteja autorizado,
conforme disposto no regulamento de utilizao.
Para obter a concesso do registro de Indicao Geogrfica preciso realizar todo um procedimento,
junto ao INPI.

Exemplos:

As imitaes das indicaes geogrficas tambm no podem ser registradas e

esto includas neste inciso.
Exemplos:

Os sinais que possam induzir falsa indicao geogrfica tambm no podem

ser registrados e esto includos neste inciso.
Exemplos:

Os sinais que contenham o elemento cachaa para assinalar bebidas

alcolicas tambm no podem ser registrados e esto includos neste inciso,
por fora do disposto no Decreto n 4.062/2001 (Segundo esse decreto o elemento
cachaa foi considerado indicao geogrfica).

Estabelece o art. 181 da LPI que:

O nome geogrfico que NO constitua indicao de procedncia ou
denominao de origem poder servir de elemento caracterstico de
marca para produto ou servio, desde que no induza falsa
procedncia.
ATENO: Assim, no se enquadram na proibio contida no inciso IX do art.
124 da LPI, os nomes geogrficos que constituam nome de localidade, cidade,
regio ou pas, desde que no induza falsa indicao geogrfica.
Exemplos:

3.4.7. Marca coletiva e de certificao extintas h menos de cinco anos (12)

De acordo com o inciso XII do art. 124 da LPI, no so registrveis como

marca: reproduo ou imitao de sinal que tenha sido registrado como
marca coletiva ou de certificao por terceiro, observado o disposto no art.
154.
De acordo com o art. 154 da LPI:
A marca coletiva e a de certificao que j tenham sido usadas e cujos
registros tenham sido extintos no podero ser registradas em nome de
terceiro, antes de expirado o prazo de 5 (cinco) anos, contados da extino do
registro.
Desta norma legal depreende-se que:
a) S podero ser indeferidos os pedidos que colidam com marca coletiva ou
de certificao extinta h menos de 5 (cinco) anos;
b) Apenas o titular do registro extinto pode requerer novo pedido de marca
coletiva ou de certificao sem obedecer ao prazo de 5 (cinco) anos;
c) A colidncia se dar apenas nos casos em que a marca vise identificar ou
certificar produto ou servio idntico, semelhante ou afim;
3.4.8. Nome, prmio e smbolo de eventos oficiais ou oficialmente reconhecidos
(13)

Segundo o inciso XIII do art. 124 da LPI, no so registrveis como marca:

nome, prmio ou smbolo de evento esportivo, artstico, cultural, social,
poltico, econmico ou tcnico, oficial ou oficialmente reconhecido, bem como a
imitao suscetvel de criar confuso, salvo quando autorizados pela
autoridade competente ou entidade promotora do evento.
Para fins de aplicao desta norma legal, considera-se:
O seu carter oficial ou oficialmente reconhecido;

 A apresentao de consentimento da autoridade competente ou entidade

organizadora do evento.
So considerados eventos oficiais aqueles realizados ou promovidos por
entidade ou rgo pblico, nacional ou estrangeiro.
O evento oficialmente reconhecido, quando for de carter particular, porm
reconhecido pela autoridade pblica.
Para fins de aplicao desta norma legal, devero ser observados os seguintes
aspectos:
a) Sendo o evento oficial ou oficialmente reconhecido, o registro do sinal ser
possvel se reivindicado pela prpria entidade ou rgo pblico que o realiza
ou promove, ou por terceiro por ela autorizado, independentemente do
produto ou servio a que a marca se aplique.
b) No sendo oficial nem oficialmente reconhecido, o sinal ser examinado
como sinal inicialmente disponvel.
Exemplos:

DECRETO N 7.984/93
Art. 3 O desporto pode ser reconhecido nas seguintes manifestaes:
I - desporto educacional ou esporte-educao, praticado na educao bsica e superior e
em formas assistemticas de educao, evitando-se a seletividade, a competitividade
excessiva de seus praticantes, com a finalidade de alcanar o desenvolvimento integral do
indivduo e a sua formao para o exerccio da cidadania e a prtica do lazer;
II - desporto de participao, praticado de modo voluntrio, caracterizado pela liberdade
ldica, com a finalidade de contribuir para a integrao dos praticantes na plenitude da vida
social, a promoo da sade e da educao, e a preservao do meio ambiente;

A menos que o titular possua autorizao, h vedao absoluta para que requeira
proteo como marca de reproduo ou imitao de nome, prmio ou smbolo de
evento esportivo, artstico, cultural, social, poltico, econmico ou tcnico, oficial ou
oficialmente reconhecido.

3.4.9. Nome civil, patronmico, imagem de terceiros (15).

Dispe o inciso XV do artigo 124 da LPI que no so registrveis como

marca: nome civil ou sua assinatura, nome de famlia ou patronmico e

imagem de terceiros, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou
sucessores.
A norma legal contida no inciso XV do artigo 124 tem como base os direitos da
personalidade, regulados pelo Cdigo Civil.( Cdigo Civil Lei 10.406, de 10/01/2002. Art.11
ao art.21.)

Pedidos de registro que apresentem sinais constitudos por nome civil, assinatura
e imagem de terceiros (notrios ou no), cujo requerente NO seja o prprio
titular do direito da personalidade, devem estar acompanhados de
autorizao do detentor do direito para registr-lo como marca.
Considera-se como prprio titular do direito da personalidade a pessoa fsica
ou empresa individual, sendo desnecessria a autorizao. Nos casos de
empresas em que o detentor do direito da personalidade um dos scios, ser
obrigatria sua autorizao expressa para registrar como marca seu nome,
assinatura, ou imagem, em nome da empresa requerente.
A autorizao para o registro como marca tambm necessria quando o sinal
for constitudo por nome de famlia e patronmico de pessoa notria, na
medida em que, sem o consentimento do detentor de tal direito, poder
constituir-se em aproveitamento parasitrio ou concorrncia desleal, fatos que
so rechaados tanto pela legislao ptria quanto pela CUP (Conveno da Unio
de Paris).
Nos casos de direito da personalidade de pessoa falecida, a autorizao para o
registro como marca dever ser concedida por seus herdeiros ou sucessores
legais.
Em casos de autorizao ou de demanda contrria ao pedido de registro de marca
por parte do titular, dos herdeiros, ou dos sucessores legais, ser considerado que,
alm do titular, os sucessores legais do titular, cnjuges e parentes at o
QUARTO grau (do pai/me at o bisneto) podem autorizar ou denegar o uso de
direito da personalidade como registro de marca.
Casos de Colidncia
O direito da personalidade, assim como o direito marcrio, regulado pela
Constituio Federal, sendo, portanto, objeto de leis ordinrias. Todos tm direito
ao uso do nome na esfera civil. Entretanto, no universo marcrio, o direito da
personalidade dever ser limitado sob pena de atentar contra o direito do
consumidor e do prprio detentor do primeiro registro de marca.
Nos casos de marcas constitudas por patronmico, nome de famlia e nome
civil idnticos, o registro ser concedido a quem primeiro depositar. Assim, os
pedidos de registro de marcas constitudos por patronmico, nome de famlia ou
nome civil idnticos ou semelhantes, para assinalar produtos ou servios
idnticos, semelhantes ou afins, sero indeferidos pela norma legal contida no
inciso XIX do artigo 124 da LPI.

XIX - reproduo ou imitao, no todo ou em parte, ainda que com acrscimo, de marca alheia
registrada, para distinguir ou certificar produto ou servio idntico, semelhante ou afim, suscetvel de
causar confuso ou associao com marca alheia;

Embora o detentor do patronmico, nome de famlia ou nome civil mantenha

seus direitos da personalidade na esfera cvel, no universo marcrio o pleito
ser favorvel ao primeiro que depositar.
Os Direitos da Personalidade contidos no inciso XV do art. 124 da LPI
So cinco as restries elencadas na norma legal:
i. Nome civil: a composio completa do nome de pessoa fsica, nele
compreendido o nome e o sobrenome, conforme constante do Registro Civil de
Pessoas Naturais, ou sua forma abreviada.
Exemplos:

ii. Assinatura: a forma escrita ou estilizada do nome civil com cunho prprio e
caracterstico de seu titular. O entendimento sobre assinatura acompanha o do
nome civil, podendo, portanto, se constituir do nome completo e/ou de formas
abreviadas do nome civil.
Exemplos:

iii. Nome de famlia: sobrenome derivado de um antecessor de uma mesma

famlia.
Exemplos:

iv. Patronmico: sobrenome designativo de uma linhagem que traz na sua

constituio semntica o sentido de designar filho de algum.
Diz-se do sobrenome derivado do nome do pai ou de um antecessor paterno.
Jos da Silva Assuno. "Assuno" um nome patronmico

Exemplos:

v. Imagem de terceiros: efgie ( uma representao de uma pessoa numa moeda, pintura
ou escultura) e ou representao, por qualquer meio, da imagem de pessoa natural
distinta do requerente da marca.

A menos que o requerente possua autorizao do detentor do direito, h vedao

absoluta para solicitar a proteo como marca de nome civil (i) ou sua assinatura
(ii), nome de famlia (iii) ou patronmico (iv) e imagem de terceiros (v).

3.4.10. Pseudnimo e nome artstico (16)

Dispe o inciso XVI do artigo 124 da LPI que no so registrveis como

marca: pseudnimo ou apelido notoriamente conhecidos, nome artstico
singular ou coletivo, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou
sucessores.
a) Pseudnimo notoriamente conhecido: a denominao escolhida por uma
pessoa fsica para disfarar ou ocultar sua verdadeira identidade, pela qual
ela notoriamente conhecida.

b) Apelido notoriamente conhecido: a alcunha, o cognome, a denominao

especial conferida a uma pessoa fsica, pela qual ela notoriamente conhecida.

c) Nome artstico singular (individual) ou coletivo: a denominao pela qual

uma pessoa ou um grupo de pessoas conhecido em seu ramo de atividade (no
meio artstico em geral).

Em casos em que o nome artstico for distintivo (especial, notvel), NO

existindo como termo ou expresso comum ao vocabulrio, defeso seu
registro para qualquer produto ou servio, como so os casos de Chitozinho e
Xoror e Zeca Pagodinho, uma vez que tais expresses remetem apenas dupla
de cantores ou ao cantor de pagodes.
Por sua vez, em casos em que o nome artstico (coletivo ou singular) constitudo
por termos ou expresses encontradas no vernculo, lcito seu registro,
desde que este NO assinale produtos ou servios que estabeleam
associao com as atividades desenvolvidas pelo(s) artista(s).
Exemplos:

Para fins de aplicao do artigo 124, inciso XVI, da LPI, equipara-se ao

pseudnimo e ao apelido notoriamente conhecido o PRENOME notoriamente

conhecido da pessoa fsica, bem como o PATRONMICO notoriamente

conhecido.
Exemplos:

No exame da registrabilidade destes signos, ser verificado:

Se, em razo do sinal, o requerente tem legitimidade para registrar o
pseudnimo, apelido ou nome artstico. Sendo o requerente o respectivo titular,
esta regra no ser aplicada. Contudo, se NO houver relao entre o
requerente e a pessoa nominada ou identificada pelo sinal, formular-se-
exigncia para apresentao do consentimento do respectivo titular ou dos
seus herdeiros ou sucessores, sob pena de denegao do pedido ou
invalidao do registro.
A exigncia acompanhar, quanto ao tempo e legitimidade de quem
representa pessoa falecida, o estabelecido pelo Cdigo Civil (Cdigo Civil, Art. 19: O
pseudnimo adotado para atividades lcitas goza da proteo que se d ao nome) para os direitos da
personalidade, conforme j citado no ponto 3.4.9.
Em se tratando de sinal constitudo por nome artstico, singular ou coletivo, se
o registro foi requerido por pessoa legitimada para tal fim, no ser aplicada
esta regra legal.
A menos que o requerente possua autorizao do detentor do direito, h vedao
absoluta para solicitar a proteo como marca de pseudnimo (a) ou apelido (b)
notoriamente conhecidos, nome artstico singular ou coletivo (c) de terceiros.

3.4.11. Obras protegidas pelo direito autoral (17)

Estabelece o inciso XVII do Art.124 da Lei da Propriedade Industrial que no so

registrveis como marca: obra literria, artstica ou cientfica, assim como os
ttulos que estejam protegidos pelo direito autoral e sejam suscetveis de
causar confuso ou associao, salvo com consentimento do autor ou titular.
Obras literrias so aquelas exteriorizadas verbalmente, incluindo-se os
poemas, letras de msica, prosas, epopias, narrativas, romances, sermes,
conferncias, cordis etc.

O conceito de obra artstica mais amplo, englobando vrias manifestaes

do esprito, como: desenhos, gravuras, esculturas, msicas (melodia), obras
arquitetnicas, obras cinematogrficas, obras fotogrficas, pantomimas e tudo que
no pode ser includo no conceito de obra literria.
As obras cientficas so contempladas, muitas vezes, por serem enquadradas
como obras literrias.
Estabelece o Art.7 da Lei de Direitos Autorais: so obras intelectuais as criaes
do esprito de qualquer modo exteriorizadas. Portanto, NO so protegidas
IDEIAS, mas apenas as formas exteriorizadas em algum suporte.
A Lei de Direitos Autorais, seguindo a Conveno de Berna( a norma reguladora da
matria de direitos autorais) que, assim como a CUP, estabelece normas mnimas de
proteo para as criaes intelectuais, dispensa o registro como procedimento
prvio para a aquisio do direito do autor sobre sua criao. O registro de
obra de direito autoral facultativo, no cabendo ao INPI promover exigncia
para a apresentao de registro em rgo competente de matria protegida pelo
direito autoral. Poder, sim, o examinador formular exigncias para que sejam
apresentadas provas consistentes quanto verificao se determinado
elemento protegido por direito de autor pertence quele que o est
pleiteando.
O examinador, nos casos em que se deparar com obra protegida pelo direito de
autor, formular exigncia para que seja apresentada a autorizao do
titular do direito, tendo em vista a exceo estabelecida no inciso XVII: salvo
com consentimento do autor ou titular.
A proteo conferida pela legislao de direito autoral vigora pelo prazo de 70
anos contados a partir de primeiro de janeiro do ano subsequente ao
falecimento do autor.
- MEMRIAS PSTUMAS DE BRS CUBAS, para editora de livros registrvel, pois j se passaram
70 anos da morte do autor.
- GAROTA DE IPANEMA, para cds irregistrvel, salvo com o consentimento do titular dos direitos
autorais, uma vez que os ttulos mantm relao com os produtos/servios.

Observaes:
Caso terceiros, em qualquer classe, requeiram desenho protegido por direito de
autor, criado, por exemplo, por Maurcio de Souza ou Walt Disney, ser formulada
exigncia para que o requerente apresente autorizao do detentor do direito
autoral para registr-lo como marca;
Em caso de manifestao contrria do detentor dos direitos autorais, o
pedido de marca ser indeferido;
A exigncia ser dispensada se for constatado, nos autos, que o prprio
detentor do direito de autor (ou terceiros com sua autorizao) o

requerente do pedido de marca na qual conste obra protegida pelo direito

autoral.
Ttulos Isolados
Os ttulos protegidos pelo direito autoral devem ser originais e
inconfundveis, uma vez que NO se concede proteo a ttulos isolados. A
LPI no estabelece no seu inciso que tais ttulos tm que ser originais ou no,
mas ressalta que o indeferimento se dar, caso o ttulo da obra seja passvel
de causar confuso ou associao. (Monica para assinalar maquina industrial
registrvel, pois o ttulo da obra no original).

No exame de marca constituda por ttulo de obra, ser observado:

a) Se o nome ou o ttulo da obra, quando associado aos produtos ou servios
pleiteados, imediatamente associado obra artstica a qual intitula, dever
ser formulada exigncia em se tratando de terceiros no autorizados. Em caso
de impugnao do titular dos direitos autorais, dever ser indeferido o
pedido. (Monica para assinalar revistas infantis irregistrvel).
b) Se o nome ou ttulo da obra, depositado isoladamente, ainda que grafado
em idioma aliengena, puder ser confundido ou associado de imediato obra
que nomina, ser formulada exigncia em se tratando de terceiros no
autorizados. Em caso de impugnao do titular dos direitos autorais, o pedido
ser indeferido. (Superman para assinalar qualquer produto ou servios irregistrvel).
c) Se o nome ou ttulo da obra no for original e inconfundvel, o exame do
pedido de registro prosseguir, considerando-se o seu objeto disponvel luz
da disposio legal contida no inciso XVII do Art.124 da LPI, desde que NO haja
possibilidade de a obra ser identificada em face do produto ou servio
reivindicado. Esse o caso de ttulos que so formados por palavras,
denominaes ou expresses de uso corrente que, dependendo do produto
ou servio ao qual esto associados, NO causam qualquer tipo de lembrana
ou remisso obra literria, artstica ou cientfica. (Monica para assinalar maquina
industrial registrvel, pois o ttulo da obra no original).

Os NOMES de personagens NO esto protegidos pelo inciso XVII do Art.124

da LPI e nem pela lei de Direitos Autorais, NO merecendo proteo
excessiva. O que se protege o DESENHO do personagem (por ser obra
artstica), que esteja associado ou no ao seu nome.
Entretanto, em casos que o nome do personagem remeta apenas obra e seja
suscetvel de causar confuso ou associao com aquela, ser formulada
exigncia para que seja apresentada autorizao do detentor do direito
autoral, caso no seja o prprio ou terceiros por ele autorizados. (ANAKIN
SKYWALKER em casos em que o nome do personagem remeta apenas obra e seja suscetvel de
criar confuso ou associao quela, o sinal irregistrvel, a no ser que seja requerido pelo
detentor do direito autoral ou com sua autorizao).

Exemplos:

3.4.12. Desenho Industrial (22)

De acordo com o inciso XXII do art. 124 da LPI no registrvel como marca:
objeto que estiver protegido por registro de desenho industrial de terceiro.
Esta proibio tem CARTER ABSOLUTO, sendo defeso o registro de marca
que constitua objeto de desenho industrial de terceiro em qualquer classe de
produto ou de servio, ainda que ao elemento colidente sejam associados
outros em princpio registrveis.
Contudo, em sendo o registro requerido pelo prprio titular do desenho
industrial esta regra no se lhe opor, desde que observados os requisitos de
liceidade, distintividade e disponibilidade.
De acordo com o art. 95 da LPI:
Considera-se desenho industrial a forma plstica ornamental de um objeto ou
o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto,
proporcionando resultado visual novo e original na sua configurao externa e
que possa servir de tipo de fabricao industrial.
No exame de colidncia entre os sinais em conflito sero observados os mesmos
procedimentos estabelecidos para o exame de colidncia entre marcas
figurativas.
Exemplos:

Art. 108 da LPI: O registro vigorar por 10 (dez) anos contados da data do depsito, prorrogvel por 3 (trs) perodos
consecutivos de 5 (cinco) anos cada.
No passvel de registro como marca, objeto que j protegido por desenho
industrial, salvo se requerido pelo prprio titular do desenho industrial.

OBS: Desenho Industrial x Marcas (Figurativas e Tridimensionais)

(a) A legislao brasileira permite a cumulao de proteo de propriedade industrial e

direito autoral;
(b) O desenho industrial protegido pelo registro que garante aos objetos com o formato
daquilo que foi ilustrado no pedido e a Marca Tridimensional protegida pelo registro
em relao aos produtos/servios idnticos, rege-se, pois, pelo Princpio da
Especificidade;
(c) possvel que um determinado formato ou embalagem de produto seja objeto de
Desenho Industrial e de Marca, cumulativamente;
(d) O Desenho Industrial uma criao por si s, de forma que atende ao requisito de
novidade e a Marca Tridimensional distintiva devendo ser a forma adotada servir
necessariamente para distinguir o produto;