LA MARCA

El artculos 87 de la LPI establece que los industriales, comerciantes o

prestadores de servicios podrn hacer uso de marcas en la industria, en el comercio o
en los servicios que presten; y el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su
registro en el IMPI.
A su vez, el artculo 88 define a la marca como a todo signo visible que distingue
a productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.
QU PUEDE CONSTITUIR UNA MARCA?
a)

b)
c)
d)

Las denominaciones o figuras visibles, suficientemente distintivas,

susceptibles de identificar los productos o servicios a que se apliquen frente a
otros de su misma especie o clase,
Las formas tridimensionales,
Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, siempre que
no se confunda con una marca registrada o nombre comercial publicado.
El nombre propio de una persona fsica, siempre y cuando no se confunda con
una marca registrada o nombre comercial publicado.

CLASIFICACIN
A) En cuanto a su objeto:
De productos:
De servicios:

La marca se utiliza en un producto tangible.

La marca sirve para identificar los servicios de una
empresa, comerciante o prestador de servicios en el
mercado.

B) Por su titular:
Persona fsica:

Si el registro es solicitado por una o ms personas

fsicas.
Persona moral: Si el registro es solicitado por una sociedad o asociacin.
Si la marca es solicitada por varias sociedades o
Colectivas:
personas morales con el objeto de comercializar mismos
productos o prestar servicios con mismos parmetros de
calidad.
C) Por su forma o composicin:
Nominativa:
Figurativa:

Son las marcas que protegen exclusivamente el nombre

de un producto o servicio, a efecto de utilizarlo en
cualquier tipo o tamao de letra.
Son aquellas que protegen un logotipo o diseo
1

exclusivamente.
Protegen el nombre de un producto o servicio pero
Mixta:
acompaado de un diseo o logotipo, de tal suerte que el
nombre de la marca se utilizar de manera conjunta con
el diseo.
Tridimensional: Son formas tangibles en tres dimensiones que identifican
con el pblico consumidor los productos o servicios del
titular del registro.
D) Por su conocimiento:
Usual:

1.- Marca nueva: Por su poca estada no en el comercio

o la industria, no es conocida. 2.- La que no es nueva en
el trfico econmico, pero por su poca difusin no es
conocida.
Es conocida por el sector al cual dirige su oferta pero no
Notoria:
es conocida, o es poco conocida fuera de este mercado.
Renombrada o Es conocida por la generalidad del pblico consumidor.
Es decir, no es conocida slo por el sector al cual dirige
famosa:
su oferta, sino tambin es conocida por diversos sectores
del pblico consumidor.
E) Por su distintividad:
Distintiva:
Evocativa:
Descriptiva:

Es la marca que no tiene referencia alguna al concepto,

cantidad, destino, componentes, origen o calidad de los
servicios que distingue.
Alude al concepto, cantidad, destino, componentes,
origen o calidad de los servicios que distingue.
Refiere el concepto, cantidad, destino, componentes,
origen o calidad de los servicios que distingue.

PRINCIPIOS EN MATERIA DE MARCAS

Principio de territorialidad: Significa que la marca que es registrada en un pas slo

producir efectos en ese lugar, al menos que se solicite el registro de marca en otro
pas. (Art. 1 de la LPI)
Principio de especialidad: La marca aplica exclusivamente a los productos o servicios
en los cuales se registr, en el entendido de que se encuentra libre para cualquier
interesado en los productos o servicios en los cuales no se registr
(Arreglo de Niza)

Excepciones a los principios de especialidad y territorialidad

Marca NOTORIA: Por su elevado conocimiento en el pblico consumidor, y crculos a
los cuales dirige su oferta debe ser protegida ms all del principio de territorialidad en
los pases en los que es conocida.
Marca RENOMBRADA o FAMOSA: Por su conocimiento en todos los sectores, rompe
con el principio de especialidad y territorialidad.

QU NO PUEDE CONSTITUIR UNA MARCA?

Art. 90 de la LPI.

Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, animadas o

cambiantes.

Los nombres tcnicos de los productos o servicios que se pretendan registrar

como marca.

Las formas tridimensionales: del dominio pblico o de uso comn, carentes de

originalidad; forma usual o corriente de los productos.

Los trminos descriptivos o evocativos. (Son ricos / Sonrics)

Letras, dgitos y colores aislados.

Traduccin a otros idiomas, la variacin ortogrfica caprichosa y las

construcciones artificiales de palabras no registrables.

Reproduccin sin autorizacin de escudos, banderas o emblemas de cualquier

pas.

Reproduccin o limitacin de signos o sellos oficiales de control de garanta

adoptados por un estado.

Reproduccin o limitacin de nombres o representaciones grficas de

condecoraciones y otros premios oficiales.

Las denominaciones geogrficas o denominaciones de origen.

Los nombres, seudnimos, firmas y retratos de personas. (Slo con

autorizacin).

Ttulo de obras intelectuales o artsticas; ttulos de publicaciones; personajes

ficticios o simblicos y personajes humanos de caracterizacin.

Marcas notorias.

Confusin (fontica, grfica, conceptual o ideolgica).

CMO SE REGISTRA UNA MARCA?

1. Bsqueda Fontica.
(Art. 113 de la LPI)
2. Se presenta la solicitud en el IMPI en el formato establecido para tal efecto,
indicando primordialmente:
Nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante.
Signo distintivo, indicando en es nominativo, innominado, tridimensional o
mixto.
Fecha de primer uso de la marca o indicar que no se ha usado (Prioridad).
Productos o servicios a los que aplicar la marca.
Indicacin de la clase y subclase. Art. 59 RLPI.
Incluir ejemplar de la marca (10 cm. X 10 cm.)
3. Acompaar:
Comprobante de pago de la tarifa correspondiente.
Reglas de uso: marcas en copropiedad o colectiva.
Carta poder o poder notarial o copia simple de la inscripcin del poder en el
Registro General de Poderes del IMPI.
4. Examen de forma: Requisitos, Poder, Anexos.
5. Si hace falta algo el IMPI lo requiere. 3 meses de plazo para contestar o sino se
considera abandonada la solicitud.
6. Examen de fondo: si es o no registrable, requerimiento IMPI, sino se contesta en
dos meses abandonada la solicitud (se puede pedir prrroga) si no contesto,
abandonada la solicitud.
7. Concluido el trmite se otorga el ttulo y publicacin en la gaceta.
8. Si no se otorga:
Recurso de revisin IMPI (15 das), (Art. 83-96 LFPA)
Juicio de nulidad ante el TFJFyA (45 das)
Amparo directo TCC (15 das).

DERECHOS DEL TITULAR DE UNA MARCA

Uso exclusivo.
Impedir uso no autorizado.
Otorgar licencias.
Transmitir derechos del registro a favor de un tercero.
Solicitar la aplicacin de medidas precautorias.
Reclamar daos y perjuicios.

OBLIGACIONES DEL TITULAR DE UNA MARCA.

Usar la marca y no interrumpir su uso por ms de 3 aos consecutivos.

Usar la marca tal y como se registr, pero pueden hacerse modificaciones
que no afecten su identidad.
No tolerar que se convierta en trmino genrico.
Inscribir contratos de licencia y transmisin de derechos ante el IMPI.

LA MARCA NO PRODUCE EFECTOS CONTRA:

Un tercero que de buena fe explota en el territorio nacional la misma marca u

otra semejante en grado de confusin para los mismo o similares productos o
servicios, siempre y cuando el tercero la hubiese empezado a usar la marca
de manera ininterrumpida antes de la fecha de presentacin de la solicitud o
del primer uso declarado por sta. (MARCA DE HECHO)
El tercero tendr derecho a solicitar en registro de la marca dentro de los, tres
aos siguientes al da al que fue publicado el registro, en cuyo caso deber
obtener la declaracin de nulidad de ste.

Cualquier persona que use, comercialice, distribuya o adquiera un producto al

que se aplica la marca luego de haber sido introducido lcitamente en el
mercado.

Un tercero que aplique su nombre, denominacin social o razn social a los

productos o servicios que presente, siempre y cuando que lo aplique en la
forma en la que est acostumbrado a usarlo y que tenga caracteres que lo
distingan claramente de su homnimo ya registrado como marca.

VIGENCIA
10 aos prorrogables por periodos iguales.

SECRETOS INDUSTRIALES

Art. 82 LPI Se considera SECRETO INDUSTRIAL a toda informacin de

aplicacin industrial o comercial que guarde una persona fsica o moral con carcter
confidencial, que le signifique obtener una mayor ventaja competitiva o econmica
frente a terceros en la realizacin de actividades econmicas y respecto de la cual haya
adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y
el acceso restringido a la misma.
De lo anterior se deduce que no toda la informacin puede ser considerada como
secreto industrial, sino slo aquella que rena las caractersticas anteriores.
NO SE CONSIDERA SECRETO INDUSTRIAL:
Informacin del dominio pblico
Evidente para un tcnico en la materia
Con base en informacin previamente disponible o la que deba ser divulgada por
disposicin legal o por orden judicial.
PROTECCIN DE UN S.I.
NO REVELARLO A TERCEROS, mediante las siguientes precauciones:
A) La informacin deber constar en documentos, medios electrnicos o
magnticos u otros instrumentos similares.
B) Elaborar sistemas o procedimientos de seguridad tendientes a que la informacin
sea de acceso restringido a terceros.
C) Hacer firmar a la persona a la que se revelar el secreto un contrato de secreca
o confidencialidad, especificando los conceptos que se revelarn, el motivo y la
prohibicin de que los revele sin autorizacin.
D) En relaciones laborales prevenir de la confidencialidad, si se divulga pago de
daos y perjuicios.
E) Delitos:

Si se revela a cambio de beneficio econmico.

Apoderarse sin derecho y sin consentimiento de la persona que lo
guarde para obtener beneficio econmico o con el fin de causar un
perjuicio a quien guarde el secreto.

Usar la informacin de un S.I. que se conozca en virtud del trabajo,

puesto, ejercicio de profesin, etc, sin consentimiento de quien lo
guarde o de su usuario autorizado, o que le haya sido revelado por
un tercero a sabiendas que no tena consentimiento para ello o de
su usuario autorizado, a fin de obtener beneficio econmico.
Sanciones de 2-6 aos de prisin y multa de 100,000 das de
SMGVDF. 223 LPI.

UNIDAD 3
ACTOS JURDICOS EN LA PI
3.1. LICENCIAS DE USO (PATENTES)
En el caso de las patentes, se cuenta con las figuras de licencias de uso, pero para ello
se necesita la autorizacin del inventor o su causahabiente y stos desde luego
conservan los derechos sobre la titularidad de la patente.
LICENCIA DE USO VOLUNTARIA
Es aquella que se otorga a un tercero de manera exclusiva si se otorga a un solo
usuario, y no exclusiva, si se otorgarn licencias adicionales a terceros. Para que la
licencia surta efectos ante terceros, y en especial para que la explotacin que realice el
licenciatario aplique al licenciante, el contrato deber ser inscrito en el IMPI.
LICENCIA OBLIGATORIA
Son de dos tipos: por falta de explotacin del invento o por causas de utilidad pblica.
Por FALTA DE EXPLOTACIN del invento: Si el inventor o su causahabiente no han
explotado el invento en un plazo de 3 aos contados a partir de la fecha del ttulo de
patente, o 4 aos a partir de la presentacin de la solicitud (lo que ocurra ms tarde),
cualquier tercero podr solicitar al IMPI el otorgamiento de una licencia obligatoria. En
este ltimo caso, slo si el inventor no sedea conceder la licencia obligatoria se le
otorgar un plazo de un ao para que explote la patente en cuyo caso ya no podr
otorgarse la licencia obligatoria.
Una vez otorgada la licencia obligatoria a un tercero ste tendr un plazo de dos aos
para explotarla o de lo contrario el IMPI revocar la licencia.
Asimismo, el inventor o su causahabiente pese a haber otorgado la licencia obligatoria
deber de explotar el invento, pues si transcurren dos aos a partir del otorgamiento de

la primera licencia obligatoria y no explota la patente sin causa justificada, podr

proceder la caducidad de la patente, perdiendo el derecho exclusivo sobre la misma.
Por causa DE UTILIDAD PBLICA: Por situaciones de emergencia y slo mientras
dure sta.
LICENCIA DE USO (MARCAS)
La marca puede ser licenciada a terceros a travs de un contrato de licencia de uso de
marca. La licencia podr ser exclusiva o no. Sin embargo, El uso por un tercero tambin
puede realizarse a travs de la cesin.
Art. 136 de la LPI. El titular de una marca registrada o en trmite, podr conceder a un
tercero, mediante convenio, licencia de uso a una o ms personas con relacin a
algunos o todos de los productos o servicios que apliquen a dicha marca. La solicitud
deber de inscribirse en el IMPI.
Para inscribir una licencia en el IMPI bastar formular la solicitud correspondiente la
cual deber incluir:
1. El nombre, denominacin o razn social, nacionalidad y domicilio del licenciante
y licenciatario;
2. La vigencia del convenio;
3. Si el convenio reserva al licenciante la facultad de ejercer las acciones legales de
proteccin del derecho de propiedad industrial materia del mismo;
4. Los productos o servicios respecto de los cuales se concede la licencia, y
5. Los dems datos que se soliciten en las formas oficiales.
La solicitud deber acompaarse de un ejemplar certificado o con firmas autgrafas del
convenio en que conste la licencia. Podrn omitirse en el ejemplar que se exhiba, las
estipulaciones contractuales que se refieran a las regalas y dems contraprestaciones
que deba pagar el licenciatario; las que se refieran a informacin confidencial, referente
a las formas o medios de distribucin y comercializacin de los bienes y servicios, as
como los anexos de informacin tcnica que lo integren.
La solicitud de inscripcin podr ser presentada por cualquiera de las partes.

3.2. TRANSMISIN DE DERECHOS DE UNA MARCA REGISTRADA.

Una vez que una marca ha sido otorgada, su titular puede cederla o gravarla conforme
a las disposiciones establecidas en la legislacin civil, pero para que estos actos surtan
efectos ante terceros deben registrarse en el IMPI.
Para efectos de transmisin de marcas, se considerarn ligados todos los registros que
sean idnticos o semejantes en grado de confusin y que amparen los mismos o
similares productos o servicios propiedad del cedente.

3.3. CANCELACIN VOLUNTARIA DE UN REGISTRO DE MARCA

El titular de una marca registrada podr solicitar por escrito, en cualquier tiempo la
cancelacin de su registro. El IMPI podr requerir la ratificacin de firma de la solicitud,
cuando:
Exista cotitularidad de la marca registrada de que se trate, y
Se trate de marcas colectivas.

3.4. CONTRATO DE FRANQUICIA