Resolucion 2239-2008 Cumple Sentencia Poder Judicial

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIN N 2239-2008/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N 956-1998/OIN
SOLICITANTE
PFIZER INC.
Cumplimiento de Sentencia del Poder Judicial - Patente de invencin Modificacin de la solicitud - Claridad y suficiencia - No invenciones y
exclusiones a la patentabilidad Unidad de invencin - Novedad - Nivel
inventivo - Aplicacin industrial
Lima, once de setiembre de dos mil ocho.
I ANTECEDENTES
Con fecha 9 de octubre de 1998, Pfizer Inc. (Estados Unidos de Amrica) reivindicando prioridad extranjera en base a la solicitud N 60/061,727 presentada con
fecha 10 de octubre de 1997 en los Estados Unidos de Amrica - solicit patente de
invencin para AGONISTAS DE PROSTAGLANDINAS, cuyos inventores son
Kimberly OKeefe Cameron, Bruce Allen Lefker y Robert Louis Rosati. Asimismo,
present los comprobantes de pago por concepto de 100 reivindicaciones adicionales
a 10 y por prioridad extranjera.
Mediante Resolucin N 446-2003/OIN-INDECOPI de fecha 16 de abril de 2003, la
Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologas, atendiendo al anlisis efectuado y a lo
dispuesto por el artculo 48 de la Decisin 486, concedi parcialmente la patente de
invencin para AGONISTAS DE PROSTAGLANDINAS, C.I.P.7 C07D A61K 31/135, a
favor de Pfizer Inc., aprobando las reivindicaciones 1 a 40, 56 a 61 y 66 que corren de
fojas 750 a 760, 764 a 766 y 768 del expediente, que cumplen con los requisitos de
patentabilidad, segn las conclusiones del Informe Tcnico N GM 63-2001/B;
denegando las reivindicaciones 41 a 55, 62 a 65 y 67 a 72, por no cumplir con el
requisito de claridad establecido en el artculo 30 de la Decisin 486.
Con fecha 20 de mayo de 2003, Pfizer Inc. interpuso recurso de apelacin
presentando un nuevo pliego de 68 reivindicaciones.
La Sala de Propiedad Intelectual dispuso que se emita un informe tcnico sobre el
nuevo pliego de reivindicaciones presentado por la solicitante con fecha 20 de mayo
del 2003.
Con fecha 3 de noviembre de 2003, el examinador externo de patentes, emiti el
Informe Tcnico N VDG 02-2003, concluyendo lo siguiente:
(i)
Las reivindicaciones 1 a 41, 43 a 47, 49 a 58 y 62 del escrito de fecha 20 de
mayo del 2003, cumplen con los requisitos de novedad, nivel inventivo y
aplicacin industrial de la Decisin 486.
(ii)
Las reivindicaciones 42, 48, 59 a 61 y 63 a 68 del escrito de fecha 20 de mayo
del 2003, no cumplen con el requisito de claridad del artculo 30 de la Decisin
486.
1-15

Mediante Resolucin N 1339-2003/TPI-INDECOPI de fecha 26 de noviembre de

2003, la Sala de Propiedad Intelectual declar fundado en parte el recurso de
apelacin de Pfizer Inc. y otorg la patente de invencin para AGONISTAS DE
PROSTAGLANDINAS, C.I.P.7 C07D A61K 31/135; solicitada por Pfizer Inc. (Estados
Unidos de Amrica), aprobndose las reivindicaciones 1 a 41, 43 a 47, 49 a 58 y 62
que obran a fojas 794 a 804, 806 a 809 y 810 del expediente, por el plazo de 20 aos
contados desde la fecha de presentacin de la solicitud (9 de octubre de 1998).
Pfizer Inc. interpuso accin contencioso-administrativa contra la citada resolucin en
razn de considerar que se haba vulnerado el debido procedimiento al no habrsele
notificado el Informe Tcnico N VDG 02-2003.
La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la Repblica confirm la
sentencia emitida por la Primera Sala Especializado en lo Contencioso
Administrativo, que declar fundada la demanda contencioso administrativa
interpuesta por Pfizer Inc. y nula la Resolucin N 1339-2003/TPI-INDECOPI de
fecha 26 de noviembre de 2003, disponiendo que se notifique el Informe Tcnico
VDG 02-2003 y se emita nueva resolucin.
De conformidad con lo dispuesto en el artculo 4 de la Ley Orgnica del Poder
Judicial1 y a fin de dar cumplimiento a lo resuelto en el expediente contenciosoadministrativo, la Sala de Propiedad Intelectual, mediante provedo de fecha 27 de
mayo de 2008, notific a Pfizer Inc. el Informe Tcnico N VDG 02-2003 otorgndole
un plazo de 10 das hbiles para presentar sus descargos; plazo que fue extendido
a solicitud de la mencionada empresa por 10 das hbiles adicionales.
Con fecha 20 de junio de 2008, Pfizer Inc. dio respuesta al Informe Tcnico N VDG
02-2003, manifestando que adjunta un nuevo pliego de 66 reivindicaciones.
La Sala de Propiedad Intelectual solicit que se emita un informe tcnico sobre el
nuevo pliego de 66 reivindicaciones presentado por la solicitante.
Con fecha 29 de agosto de 2008, la examinadora externa de patentes, emiti el
Informe Tcnico N PCG 37-, concluyendo que:
(i)
Las reivindicaciones 1 a 56 y 60 cumplen con los requisitos de novedad, nivel
inventivo y aplicacin industrial.
1
El artculo 4 del Texto nico Ordenado de la Ley Orgnica del Poder Judicial establece que toda persona y
autoridad est obligada a acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales o de ndole administrativa,
emanadas de autoridad judicial competente, en sus propios trminos, sin poder calificar su contenido o sus
fundamentos, restringir sus efectos o interpretar sus alcances, bajo responsabilidad civil, penal o
administrativa que la ley seala.
Ninguna autoridad, cualquiera sea su rango o denominacin, fuera de la organizacin jerrquica del Poder
Judicial, puede avocarse al conocimiento de causas pendientes ante el rgano jurisdiccional. No se puede
dejar sin efecto resoluciones judiciales con autoridad de cosa juzgada, ni modificar su contenido, ni retardar su
ejecucin, ni cortar procedimientos en trmite, bajo la responsabilidad poltica, administrativa, civil y penal que
la ley determine en cada caso
2-15

(ii)
Las reivindicaciones 57 a 59 y 61 a 66 no cumplen con el requisito de claridad

establecido en el artculo 30 de la Decisin 486.
II. CUESTIN EN DISCUSIN

La Sala de Propiedad Intelectual deber determinar:
a) Si las modificaciones realizadas por la solicitante implican una ampliacin de la
divulgacin contenida en la solicitud inicial.
b) Si la patente de invencin solicitada cumple con los requisitos de patentabilidad
exigidos por la ley.
III. ANALISIS DE LA CUESTION EN DISCUSION
1. Norma aplicable
Las normas que a la fecha de la presentacin de la solicitud en cuestin (9 de octubre
de 1998) regulaban el otorgamiento de patentes de invencin en el Per eran la
Decisin 344 y el Decreto Legislativo 823. La Decisin 344 fue derogada por la
Decisin 486, la misma que de acuerdo a lo establecido en su artculo 2742 entr en
vigencia el 1 de diciembre del 2000.
Esta variacin de las normas que regulan el otorgamiento de las patentes, que ha
ocurrido entre la fecha de presentacin de la solicitud y el momento de resolver,
plantea el problema del conflicto de las leyes en el tiempo. La Sala considera
necesario esclarecer previamente este punto, porque ello puede ser relevante para
determinar los requisitos exigidos para el otorgamiento de una patente de invencin.
El Tratado de Creacin del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, modificado
por el Protocolo de Cochabamba, dispone, como norma general, que las Decisiones
obligan a los Pases Miembros desde la fecha de su aprobacin (artculo 2), y que
son directamente aplicables en todos los Pases Miembros a partir de la fecha de su
publicacin en la Gaceta Oficial del Acuerdo - instituida en el mismo Tratado - a
menos que las mismas sealen una fecha posterior (artculo 3). Se entiende que una
Decisin se mantiene vigente hasta que sea modificada o derogada por una Decisin
posterior.
Por otro lado, el artculo 103 de la Constitucin de 1993 establece que: ...Ninguna ley
tiene fuerza ni efecto retroactivo, salvo en materia penal, cuando favorece al reo....
Sin embargo, no fija el lmite que existe entre aplicacin retroactiva y aplicacin
inmediata de las normas jurdicas.
Artculo 274.- La presente Decisin entrar en vigencia el 1 de diciembre de 2000.

3-15

En propiedad industrial, ese lmite lo fija la Primera Disposicin Transitoria de la

Decisin 486, que establece:
Para el caso de procedimientos en trmite, la presente Decisin regir en las
etapas que an no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia.
De lo anterior se desprende que la presente solicitud de patente se tramitar de
acuerdo a la Decisin 486, concordada en lo pertinente con el Decreto Legislativo 823
y siempre que no la contravenga, aunque la solicitud de patente fue presentada
durante la vigencia de la Decisin 344.
2. Sobre las modificaciones a las solicitudes de patentes
2.1 Marco legal y conceptual
3
De acuerdo al artculo 34 de la Decisin 486 , el solicitante de una patente tiene

derecho a modificar los documentos iniciales en cualquier momento del trmite,
sean las reivindicaciones, la descripcin, los dibujos y/o el resumen. Puede, en
particular, efectuar supresiones, agregados o correcciones, ya sea para responder a
observaciones de la oficina o bien por su propia iniciativa.
Si se trata de las reivindicaciones, el solicitante puede restringirlas, para delimitar la
parte que considera patentable, o ampliarlas, para abarcar el conjunto de la
invencin tal como haya sido divulgada inicialmente. En el caso de la descripcin y
los dibujos, las modificaciones tienen por objeto evitar todo desacuerdo con las
reivindicaciones. Respecto de la totalidad de los documentos, las modificaciones
deben contribuir a aclarar los pasajes obscuros, a precisar lo que est
indeterminado, etc., y no podr implicar una ampliacin de la proteccin que
correspondera a la divulgacin contenida en la solicitud inicial. Del mismo modo, se
podr pedir la correccin de cualquier error material.
La regla general es que las modificaciones no deben ir ms all de la divulgacin
contenida en la solicitud inicial; por ello, no est permitido agregar a la descripcin ni
a los dibujos informaciones adicionales de ninguna clase que sean necesarias para
evaluar la invencin o para ejecutarla.
Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 44-IP-2004
seal que la solicitud se modifica a travs de una nueva presentacin de las
reivindicaciones, aclarando determinados aspectos de la descripcin del invento, o
reformando todo aquello que pueda dar lugar a objeciones totales o parciales por
parte de la Administracin. Asimismo, indica que La nica limitacin impuesta al
3
Artculo 34: El solicitante de una patente podr pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del
trmite. La modificacin no podr implicar una ampliacin de la proteccin que correspondera a la
divulgacin contenida en la solicitud inicial. Del mismo modo, se podr pedir la correccin de cualquier error
material.
4-15

solicitante respecto de la modificacin consiste en que sta no debe implicar una

ampliacin del invento o de la divulgacin contenida en la solicitud presentada.
Contrario sensu, la modificacin de la solicitud podr concretar el invento o reducir el
alcance de las reivindicaciones, sin importar cul haya sido la redaccin
originariamente propuesta; por lo que aun cuando el cambio sea sustancial con
relacin a las reivindicaciones iniciales, lo nico relevante viene a ser que las nuevas
reivindicaciones puedan seguir siendo sustentadas racionalmente con fundamento en
la descripcin contenida en la solicitud inicial.
2.2 Aplicacin al caso concreto
En el Informe Tcnico N PCG 37-2008, elaborado a solicitud de la Sala de Propiedad
Intelectual, se compar el pliego de 66 reivindicaciones con el ltimo pliego de 68
reivindicaciones presentado el 20 de mayo de 2003, aprecindose lo siguiente:
-
Las reivindicaciones 1 a 66 son idnticas a las reivindicaciones 1 a 41, 43 a 47 y

49 a 68, respectivamente del pliego presentado el 20 de mayo de 2008, en
donde slo se han realizado modificaciones en la dependencia de las
reivindicaciones y no en el contenido de las mismas.
Adems, se han retirado las reivindicaciones 42 y 48.
Por lo anteriormente expuesto, se considera que las nuevas reivindicaciones 1 a 66

cumplen con lo establecido en el artculo 34 de la Decisin 486, al no ser
consideradas como una ampliacin de la divulgacin.
3. Sobre la claridad y suficiencia de las reivindicaciones
El artculo 30 de la Decisin 486 establece que las reivindicaciones definirn la
materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y
estar enteramente sustentadas por la descripcin4.
El Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invencin en las Oficinas
de Propiedad Industrial de los Pases de la Comunidad Andina5 seala que las
reivindicaciones son la parte ms importante de la solicitud, pues definen la
Artculo 30.- Las reivindicaciones definirn la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser
claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripcin.
Las reivindicaciones podrn ser independientes o dependientes. Una reivindicacin ser independiente
cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia a otra reivindicacin anterior. Una reivindicacin
ser dependiente cuando defina la materia que se desea proteger refirindose a una reivindicacin anterior.
Una reivindicacin que se refiera a dos o ms reivindicaciones anteriores se considerar una reivindicacin
dependiente mltiple.
Elaborado conjuntamente por la Secretara General de la Comunidad Andina (CAN), la Oficina Europea de
Patentes (OEP) y la Organizacin Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Segunda Edicin, ao 2004, p.
35.
5-15

invencin a proteger y delimitan el alcance de esa proteccin (Art. 51). Es

fundamental que sean claras y concisas (Art. 30), para que:
-
se puedan comparar y diferenciar del estado de la tcnica con el fin de verificar

los requisitos de patentabilidad; y
puedan determinar sin ambigedad hasta dnde llegan los derechos del titular de
la patente.
El requisito de claridad y concisin se aplica a cada reivindicacin individualmente

as como al conjunto de todas.
Respecto al contenido de las reivindicaciones, el Manual indica que las
reivindicaciones deben contener todas las caractersticas tcnicas esenciales de la
invencin las cuales definen a la invencin y la hacen o pudieran hacerla distintiva
del estado de la tcnica. Estas caractersticas esenciales definen la solucin al
problema tcnico que intenta resolver la invencin.
No se toma en cuenta como caracterstica tcnica de la invencin, para efectos del
examen, la inclusin de trminos relativos a aspectos no tcnicos, como por ejemplo
las ventajas comerciales, dado que el resultado o fin alcanzado de la invencin no
es una caracterstica esencial a estos efectos. Sin perjuicio de ello, la inclusin de
elementos no tcnicos pudiera afectar la claridad de la reivindicacin6.
El Manual seala que el significado y alcance de las palabras de las reivindicaciones
debe ser el que normalmente se les da en el rea tcnica de la solicitud, y tiene que
ser claro para la persona versada en la materia con la sola lectura de las
reivindicaciones. Si la palabra tiene un significado especial dado por una definicin
en la descripcin, esta definicin deber incluirse en la reivindicacin, siempre que
esto sea factible7.
Cabe sealar que el artculo 84 de la Convencin sobre la Patente Europea del 5 de
octubre de 19738 seala que las reivindicaciones definen el objeto de la proteccin
solicitada, precisando que ellas deben ser claras y concisas y estar apoyadas por la
descripcin.
Respecto a la claridad de las reivindicaciones, en el Informe Tcnico N PCG 37-2008
se seal lo siguiente:
Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invencin en las Oficinas de Propiedad Industrial de los
Pases de la Comunidad Andina (nota 2), p. 35.
7
8
Publicada por la Oficina Europea de Patentes, Alemania 1991, p. 91.
6-15

Las reivindicaciones 1 a 56 y 60 son claras y concisas por lo que se considera

que cumplen con el artculo 30 de la Decisin 486.
Con respecto a las reivindicaciones 57 a 59 y 61 a 66 se tiene lo siguiente:

Las reivindicaciones 57, 58 y 61 definen que Ar es, entre otros, 2tiazolilo, 2-tienilo, 2-(5-cloro-tienilo), 4-(1-metil-imidazolilo; sin
embargo, dichas opciones no se encuentran contempladas en la definicin
de Ar dada en la reivindicacin 1, de la cual las presentes reivindicaciones
son dependientes, por lo que se considera que estas reivindicaciones no
cumplen con el requisito de claridad establecido en el artculo 30 de la
Decisin 486.
Al ser la reivindicacin 59 dependiente de la reivindicacin 58, que se ha

considerado como no clara, la objecin tambin se aplica a esta
reivindicacin, es decir, la reivindicacin 59 no cumple con el requisito de
claridad establecido en el artculo 30 de la Decisin 486.
Al ser las reivindicaciones 62 a 66 dependientes de la reivindicacin 61,

que se ha considerado como no clara, la objecin tambin se aplica a
estas reivindicaciones, es decir, las reivindicaciones 62 a 66 no cumplen
con el requisito de claridad establecido en el artculo 30 de la Decisin
486.
Por lo anterior, se considera que las reivindicaciones 57 a 59 y 61 a 66 no cumplen

con el requisito de claridad establecido en el artculo 30 de la Decisin 486.
4. Sobre las no invenciones y exclusiones a la patentabilidad
a) No invenciones
El artculo 15 de la Decisin 486 establece que no se considerarn invenciones:
a)
los descubrimientos, las teoras cientficas y los mtodos matemticos;
b)
el todo o parte de seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los
procesos biolgicos naturales, el material biolgico existente en la naturaleza
o aquel que pueda ser aislado, inclusive genoma o germoplasma de cualquier
ser vivo natural;
c)
las obras literarias y artsticas o cualquier otra protegida por el derecho de
autor;
d)
los planes, reglas y mtodos para el ejercicio de actividades intelectuales,
juegos o actividades econmico-comerciales;
e)
los programas de ordenadores o el soporte lgico, como tales; y,
f)
las formas de presentar informacin.
7-15

b) Exclusiones a la patentabilidad
El artculo 20 de la Decisin 486 dispone que no sern patentables:
a)
las invenciones cuya explotacin comercial en el territorio del Pas Miembro
respectivo deba impedirse necesariamente para proteger el orden pblico o la
moral. A estos efectos la explotacin comercial de una invencin no se
considerar contraria al orden pblico o a la moral solo debido a la existencia
de una disposicin legal o administrativa que prohba o que regule dicha
explotacin;
b)
las invenciones cuya explotacin comercial en el Pas Miembro respectivo
deba impedirse necesariamente para proteger la salud o la vida de las
personas o de los animales, o para preservar los vegetales o el medio
ambiente. A estos efectos la explotacin comercial de una invencin no se
considerar contraria a la salud o la vida de las personas, de los animales, o
para la preservacin de los vegetales o del medio ambiente slo por razn
de existir una disposicin legal o administrativa que prohba o que regule
dicha explotacin;
c)
las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente biolgicos para
la produccin de plantas o animales que no sean procedimientos no
biolgicos o microbiolgicos;
d)
los mtodos teraputicos o quirrgicos para el tratamiento humano o animal,
as como los mtodos de diagnstico aplicados a los seres humanos o a
animales.
4.2 Aplicacin al presente caso
El Informe Tcnico PCG 37-2008 determin que las reivindicaciones 1 a 49 y 60 que
definen compuestos, entendindose productos y las reivindicaciones 50 a 56 que
definen una composicin, entendindose tambin un producto, al definir productos
podran patentarse de acuerdo a lo establecido en el artculo 14 de la Decisin 486,
y al no estar afectadas por los artculos 15 y 20 literal d) de la Decisin 486.
5. Unidad de invencin
5.1 Marco conceptual
El artculo 25 de la Decisin 486 seala que la solicitud de patente slo podr
comprender una invencin o un grupo de invenciones relacionadas entre s, de
manera que conformen un nico concepto inventivo.
Asimismo, el artculo 42 del Decreto Legislativo 823 establece que la patente slo
podr comprender una invencin o grupo de invenciones relacionadas entre s, de tal
manera que conformen un nico concepto inventivo. Se entiende que conforman un
nico concepto inventivo y que, por lo tanto, pueden ser incluidas en una sola
solicitud, en particular:
8-15

Una reivindicacin independiente para un producto, una reivindicacin

independiente para un procedimiento concebido especialmente para la fabricacin
de ese producto y una reivindicacin independiente para una utilizacin de ese
producto.
- Una reivindicacin independiente para un procedimiento y una reivindicacin
independiente para un dispositivo o medio especialmente concebido para la puesta
en prctica de ese procedimiento.
- Una reivindicacin independiente para un producto, una reivindicacin
independiente para un procedimiento concebido especialmente para la fabricacin
de ese producto y una reivindicacin independiente para un dispositivo o medio
especialmente concebido para la puesta en prctica de ese procedimiento.
Al respecto, el Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invencin en
las Oficinas de Propiedad Industrial de los Pases de la Comunidad Andina9 seala
que:
" En una solicitud de patente se puede reivindicar:
a) una sola invencin; o
b) un grupo de invenciones relacionadas entre s por un nico concepto
inventivo.
Cuando se trate del caso b) se debe considerar que el concepto inventivo nico
que relaciona las invenciones debe ser tcnico, cumplir por s mismo con los
requisitos de novedad y nivel inventivo, y ser comn a todas las
reivindicaciones"
De igual modo, la Oficina Europea de Patentes entiende, con relacin al nico
concepto inventivo, que la solicitud debe estar relacionada con una invencin
solamente o con un grupo de invenciones vinculadas entre s, de tal forma que
10
conformen un concepto inventivo general nico .
En el presente caso, el Informe Tcnico PCG 37-2008 seal que, del anlisis
efectuado a las reivindicaciones 1 a 56 y 60, se ha observado que el concepto
inventivo es el agonista de prostaglandina de Frmula I definido en la reivindicacin
1, por lo tanto se establece que estas reivindicaciones guardan unidad de invencin
y cumplen lo establecido en el artculo 25 de la Decisin 486.
6. Examen de patentabilidad
El artculo 14 de la Decisin 486, concordado con el artculo 22 del Decreto Legislativo
823, seala que los Pases Miembros podrn otorgar patentes para las invenciones,
9
10
Directivas para el Examen en la Oficina Europea de Patentes, Parte C, Captulo III, punto 7.1, Junio 2005, p.
III-16.
9-15

sean de producto o de procedimiento en todos los campos de la tecnologa, siempre

que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicacin industrial.
6.1 Del requisito de novedad de la invencin
6.1.1 Marco legal y conceptual
El artculo 16 de la Decisin 486 establece que: Una invencin es nueva cuando no
est comprendida en el estado de la tcnica. El estado de la tcnica comprender
todo lo que haya sido accesible al pblico, por una descripcin escrita u oral,
utilizacin, comercializacin o cualquier otro medio antes de la fecha de presentacin
de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida. Slo para el efecto
de la determinacin de la novedad, tambin se considerar, dentro del estado de la
tcnica, el contenido de una solicitud de patente en trmite ante la Oficina Nacional
Competente cuya fecha de presentacin o de prioridad fuese anterior a la fecha de
prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho
contenido est incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o
hubiese transcurrido el plazo previsto en el artculo 40.
11
En el Proceso 12-IP-98 , el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina consider
que para efectos de determinar si una invencin es nueva o no, de conformidad con lo
dispuesto en el artculo 2 de la Decisin 344 recogido en similares trminos en la
norma bajo anlisis -, se deben observar las siguientes reglas:
- Concretar cul es la regla tcnica aplicable a la solicitud de la patente, para lo cual
el examinador tcnico deber valerse de las reivindicaciones, que en ltimas
determinarn este aspecto.
- Precisar la fecha con base en la cual deba efectuarse la comparacin entre la
invencin y el estado de la tcnica, la cual puede consistir en la fecha de la
solicitud o la de la prioridad reconocida.
- Determinar cul es el contenido del estado de la tcnica (anterioridades) en la
fecha de prioridad.
- Finalmente, deber compararse la invencin con la regla tcnica.
En las normas mencionadas, se considera nueva la patente de invencin si no se ha

divulgado en ningn lugar del mundo antes de la fecha de presentacin de la solicitud
de patente.
En tal sentido, el requisito de la novedad exigido por la norma es de carcter absoluto
y a nivel mundial, ya que trasciende al espacio y al tiempo en que se haya efectuado
la divulgacin.
11
En Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N 428 del 16 de abril de 1999. Reiterado en el Proceso N 42IP-98 (en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N 455 del 2 de julio de 1999, p. 26).
10-15

En consecuencia, la publicacin o descripcin, la utilizacin y la exhibicin del invento,

realizados con anterioridad a la fecha de solicitud constituyen divulgaciones
perjudiciales para la novedad e impiden que el titular obtenga el derecho de exclusiva.
Acerca de la importancia y la trascendencia del requisito de novedad, el Tribunal de
12
Justicia de la Comunidad Andina en reiterada jurisprudencia ha sealado lo
siguiente:
El requisito de la novedad es imprescindible para que se pueda conceder patente a
una invencin. La novedad debe ser entendida en un sentido amplio, sin restricciones
que puedan modificar su significado; por tanto, no interesa cunto empeo o inversin
haya requerido el invento de ese producto o procedimiento. Por otra parte, la
accesibilidad al conocimiento no puede verse restringida por condiciones de
territorialidad o nmero de personas que hayan llegado a conocer esa invencin.
Basta con que esa tcnica haya sido accesible al pblico, as sea a un nmero
limitado de personas, en cualquier parte del mundo, de cualquier manera, para que la
invencin no pueda ser considerada como nueva.
Para determinar la prdida de novedad de la invencin, resulta irrelevante la forma de
la divulgacin, pudiendo ser considerados como antecedentes que destruyen la
novedad de una solicitud patentes pertenecientes a la misma solicitante.
6.1.2 Aplicacin al caso concreto
El Informe Tcnico PCG 37-2008, retomando los antecedentes citados en los
informes tcnicos realizados, determin lo siguiente:
Con respecto a las actuales reivindicaciones 1 a 56 y 60, se tiene lo siguiente:
-
Las reivindicaciones 1 a 40, 52 a 56 y 60 son idnticas a las reivindicaciones 1 a

40, 56 a 60 y 61, respectivamente, analizadas en el Informe Tcnico VDG 022003 (previamente analizadas en el Informe Tcnico GM 0063-2001/B), en
donde se consider que cumplen con el requisito de novedad establecido en el
artculo 16 de la Decisin 486.
Las reivindicaciones 41 a 51 son equivalentes a las reivindicaciones 41, 43 a 47

y 49 a 53, respectivamente, en donde las modificaciones realizadas subsanan
las objeciones hechas en Informes Tcnicos previos, por lo tanto, tambin se
considera que cumplen con el requisito de novedad establecido en el artculo 16
de la Decisin 486.
12
Sentencias recadas en los Procesos Ns 15-IP-95 (en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N 308 del 28
de noviembre de 1997, p. 6); 31-IP-97 (en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N 363 del 11 de agosto
de 1998, p. 22).
11-15

Por lo tanto, dado que las actuales reivindicaciones 1 a 56 y 60 son idnticas a las
reivindicaciones 1 a 41, 43 a 47, 49 a 58 y 62, se reitera que cumplen con el
requisito de novedad establecido en el artculo 16 de la Decisin 486.
6.2. Del requisito de nivel inventivo
El artculo 18 de la Decisin 486, en concordancia con lo dispuesto por el artculo 25
del Decreto Legislativo 823, establece que una invencin tiene nivel inventivo si para
una persona del oficio normalmente versada en la materia tcnica correspondiente,
esa invencin no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente
del estado de la tcnica.
De acuerdo a lo citado, se considera a la actividad inventiva como un proceso creativo
cuyos resultados no se deduzcan en forma evidente del estado de la tcnica - a la
fecha de presentacin de la solicitud o de la prioridad reconocida - para un tcnico con
conocimientos medios en la materia.
Por otra parte, BERCOVITZ seala que la actividad inventiva significa comparar la
invencin con el conjunto de los elementos integrados en el estado de la tcnica y no
con cada uno de los elementos del estado de la tcnica considerados aisladamente.
Todo aquello que un experto en la materia podra conocer de manera evidente a la
vista del conjunto de conocimientos integrados en el estado de la tcnica en la fecha
de prioridad, carece de actividad inventiva.13
En el Proceso 13-IP-200414, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha
sealado que A objeto de establecer si el requisito de nivel inventivo se encuentra
cumplido, ser necesario determinar si, a juicio del experto medio, los conocimientos
integrantes del estado de la tcnica pueden conducir a la invencin, es decir, si, con
tales conocimientos, l habra alcanzado la solucin reivindicada para el problema
tcnico de que se trate. Sin embargo, no podr exigrsele que tenga en cuenta la
totalidad de los documentos o de las solicitudes de patentes anteriores que no
hayan sido publicadas, o que se publiquen con posterioridad a su examen. La
doctrina ha sealado que, si bien dichas solicitudes se asimilan al estado de la
tcnica para enjuiciar la novedad, esta asimilacin no debe llevarse a cabo para
apreciar el nivel inventivo (FERNNDEZ NOVOA, Carlos; GMEZ SEGADE, Jos
Antonio: La modernizacin del Derecho Espaol de patentes. Editorial Montecorvo
S.A., Madrid, p. 87).
15
Asimismo, en el Proceso 12-IP-98 , reiterado en el Proceso 13-IP-2004, se

menciona que ...uno es el examen que realiza el tcnico medio respecto de la
13
Bercovitz, Nociones sobre Patentes de Invencin para investigadores universitarios, Pars 1994.
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N 1061 del 29 de abril del 2004.
15
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N 428 del 16 de abril de 1999.
14
12-15

novedad y otro el que se efecta con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y
otro se utiliza como parmetro de referencia el estado de la tcnica, en el primero,
se coteja la invencin con las anterioridades existentes dentro de aqulla, cada uno
(sic) por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el
tcnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que l
tiene sobre el estado de la tcnica y realizar el cotejo comparativo con su
apreciacin de conjunto, determinando si con tales conocimientos tcnicos
existentes ha podido o no producirse tal invencin.
El Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invencin en las Oficinas de
Propiedad Industrial de los Pases de la Comunidad Andina16 considera al nivel
inventivo como un proceso creativo cuyos resultados no se deducen del estado de la
tcnica en forma evidente para un tcnico con conocimientos medios en la materia, en
la fecha de presentacin de la solicitud o de la prioridad reconocida.
El Informe Tcnico PCG 37-2008 determin lo siguiente:
-
Las reivindicaciones 1 a 40, 52 a 56 y 60 son idnticas a las reivindicaciones 1 a

40, 56 a 60 y 61, respectivamente, analizadas en el Informe Tcnico VDG 022003 (previamente analizadas en el Informe Tcnico GM 0063-2001/B), en
donde se consider que cumplen con el requisito de nivel inventivo establecido
en el artculo 18 de la Decisin 486.
Las reivindicaciones 41 a 51 son equivalentes a las reivindicaciones 41, 43 a 47

y 49 a 53, respectivamente, en donde las modificaciones realizadas subsanan
las objeciones hechas en Informes Tcnicos previos. Por lo tanto, tambin se
considera que cumplen con el requisito de nivel inventivo establecido en el
artculo 18 de la Decisin 486.
En consecuencia, dado que las actuales reivindicaciones 1 a 56 y 60 son idnticas a

las reivindicaciones 1 a 41, 43 a 47, 49 a 58 y 62, se reitera que cumplen con el
requisito de nivel inventivo establecido en el artculo 18 de la Decisin 486.
6.3 Del requisito de aplicacin industrial
El artculo 19 de la Decisin 486 seala que se considerar que una invencin es
susceptible de aplicacin industrial cuando su objeto pueda ser producido o utilizado
en cualquier tipo de industria, entendindose por industria la referida a cualquier
actividad productiva, incluidos los servicios.
16
Pases de la Comunidad Andina (nota 3), p.76.
13-15

En relacin con el requisito de aplicacin industrial, el Tribunal de Justicia de la

Comunidad Andina, en el Proceso 25-IP-2002, haciendo referencia al artculo 5 de la
17
Decisin 344 - recogido de manera idntica en la norma bajo anlisis -, seal que
la caracterstica de la aplicacin industrial implica que la invencin que se pretenda
patentar no slo debe ser una creacin nueva sino una idea til para el obrar humano,
convirtiendo a la concesin de la patente en un estmulo a la actuacin del inventor
por realizar un aporte para el desarrollo a la industria y a la tecnologa.
Por su parte, el Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invencin en
las Oficinas de Propiedad Industrial de los Pases de la Comunidad Andina seala que
la exigencia que la invencin debe ser susceptible de aplicacin industrial debe
verificarse tomando como base para su determinacin la fecha de presentacin de la
solicitud de patente, cita el fallo del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina con
relacin a este requisito en la Sentencia 26-IP-99, en la que el Tribunal seal
que...la industrialidad es el ltimo requisito que debe reunir una patente, ella ha sido
explicada como la facultad que tiene un invento de ser utilizable, es decir, que sea
materialmente realizable en la prctica. Los medios propuestos por el inventor, deben
ser capaces de proporcionar, con mayor o menor perfeccin, el resultado industrial
18
perseguido). .
El Informe Tcnico PCG 37-2008 determin que el objeto de la presente invencin
puede ser usado en la industria farmacutica, por lo que se considera que cumple
con lo establecido en el artculo 19 de la Decisin 486.
7. Conclusiones
De conformidad con lo sealado en el Informe Tcnico PCG 37-2008, la Sala
concluye lo siguiente:
-
Las reivindicaciones 1 a 56 y 60 cumplen con los requisitos de novedad (artculo

16), nivel inventivo (artculo 18) y aplicacin Industrial (artculo 19) de la Decisin
486.
Las reivindicaciones 57 a 59 y 61 a 66 no cumplen con el requisito de claridad
establecido en el artculo 30 de la Decisin 486.
17
Artculo 5.- Se considerar que una invencin es susceptible de aplicacin industrial cuando su objeto puede
ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria, entendindose por industria la referida a cualquier
actividad productiva, incluidos los servicios.
18
Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de invencin en las Oficinas de Propiedad Industrial de los
Pases de la Comunidad Andina, elaborado conjuntamente por la Secretara General de la Comunidad Andina
(CAN), la Oficina Europea de Patentes (OEP) y la Organizacin Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).
Segunda Edicin, ao 2004, pp. 87-88
14-15

IV. RESOLUCIN DE LA SALA

Por las razones expuestas:
Primero.- APROBAR las reivindicaciones 1 a 56 y 60 de la patente de invencin
para AGONISTAS DE PROSTAGLANDINAS, solicitada por Pfizer Inc. (Estados
Unidos de Amrica), que obran a fojas 889 a 905 y 906, por el plazo de 20 aos
contados desde la fecha de presentacin de la solicitud (9 de octubre de 1998).
Segundo.- DENEGAR las reivindicaciones 57 a 59 y 61 a 66 de la patente de
invencin para AGONISTAS DE PROSTAGLANDINAS, solicitada por Pfizer Inc.
Con la intervencin de los Vocales: Mara Soledad Ferreyros Castaeda, Teresa
Mera Gmez, Toms Unger Golsztyn y Camilo Nicanor Carrillo Gmez
MARIA SOLEDAD FERREYROS CASTAEDA

Presidenta de la Sala de Propiedad Intelectual
/lp.
15-15

Resolucion 2239-2008 Cumple Sentencia Poder Judicial

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TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

Mediante Resolucin N 1339-2003/TPI-INDECOPI de fecha 26 de noviembre de

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

Las reivindicaciones 57 a 59 y 61 a 66 no cumplen con el requisito de claridad

II. CUESTIN EN DISCUSIN

Artculo 274.- La presente Decisin entrar en vigencia el 1 de diciembre de 2000.

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

En propiedad industrial, ese lmite lo fija la Primera Disposicin Transitoria de la

De acuerdo al artculo 34 de la Decisin 486 , el solicitante de una patente tiene

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solicitante respecto de la modificacin consiste en que sta no debe implicar una

Las reivindicaciones 1 a 66 son idnticas a las reivindicaciones 1 a 41, 43 a 47 y

Adems, se han retirado las reivindicaciones 42 y 48.

Por lo anteriormente expuesto, se considera que las nuevas reivindicaciones 1 a 66

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invencin a proteger y delimitan el alcance de esa proteccin (Art. 51). Es

se puedan comparar y diferenciar del estado de la tcnica con el fin de verificar

El requisito de claridad y concisin se aplica a cada reivindicacin individualmente

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

Las reivindicaciones 1 a 56 y 60 son claras y concisas por lo que se considera

Con respecto a las reivindicaciones 57 a 59 y 61 a 66 se tiene lo siguiente:

Al ser la reivindicacin 59 dependiente de la reivindicacin 58, que se ha

Al ser las reivindicaciones 62 a 66 dependientes de la reivindicacin 61,

Por lo anterior, se considera que las reivindicaciones 57 a 59 y 61 a 66 no cumplen

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TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

Una reivindicacin independiente para un producto, una reivindicacin

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sean de producto o de procedimiento en todos los campos de la tecnologa, siempre

En las normas mencionadas, se considera nueva la patente de invencin si no se ha

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En consecuencia, la publicacin o descripcin, la utilizacin y la exhibicin del invento,

Las reivindicaciones 1 a 40, 52 a 56 y 60 son idnticas a las reivindicaciones 1 a

Las reivindicaciones 41 a 51 son equivalentes a las reivindicaciones 41, 43 a 47

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Asimismo, en el Proceso 12-IP-98 , reiterado en el Proceso 13-IP-2004, se

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Las reivindicaciones 1 a 40, 52 a 56 y 60 son idnticas a las reivindicaciones 1 a

Las reivindicaciones 41 a 51 son equivalentes a las reivindicaciones 41, 43 a 47

En consecuencia, dado que las actuales reivindicaciones 1 a 56 y 60 son idnticas a

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