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JURISPRUDENCIA

DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA


DE LA COMUNIDAD ANDINA

TOMO III

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA


DE LA COMUNIDAD ANDINA
Tomo III
Titular

Corporacin de Estudios y Publicaciones - CEP

Revisin
Departamento Jurdico Editorial - CEP

Diagramacin
Departamento de Diagramacin - CEP

Impresin
Talleres - CEP

Derecho de Autor No.


Depsito Legal:
ISBN.
Tiraje.
Tomo III.

042942: 9-ene-2014
005018: 9-ene-2014
978-9942-10-151-8: 17-ene-2014
250

Quito - Ecuador

Todos los derechos sobre el contenido de esta obra pertenecen a la Corporacin de Estudios y
Publicaciones. Prohibida su reproduccin total o parcial as como su incorporacin a sistemas
informticos, su traduccin, comunicacin pblica, adaptacin, arreglo u otra transformacin,
sin autorizacin expresa y por escrito de la Corporacin.

PRESENTACIN
La Corporacin de Estudios y Publicaciones, entidad sin
fines de lucro, dedicada a la investigacin legal y publicacin
de la legislacin nacional e internacional, en su indeclinable
empeo de poner en conocimiento de los abogados, catedrticos, estudiantes de Derecho, jueces y tribunales de
justicia, obras de trascendencia jurdica que les facilite profundizar en el anlisis de esta disciplina y especialmente a
travs de las resoluciones o pronunciamientos definitivos de
los ms altos organismos de justicia, tiene el agrado de ofrecer esta nueva serie, constituida por las sentencias emitidas
por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, durante
la gestin 2012. Este rgano jurisdiccional, de carcter
permanente, supranacional y comunitario, ha construido, a
lo largo de sus treinta y cuatro aos de existencia, una slida
jurisprudencia orientada a garantizar la vigencia del principio de legalidad en el ordenamiento jurdico comunitario,
contribuyendo as a la constitucin de una verdadera comunidad de derecho en el espacio subregional.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de acuerdo
con el artculo 5 de su Estatuto, ejerce su jurisdiccin sobre
la Comunidad Andina y con el objeto de garantizar la validez del ordenamiento jurdico comunitario se encarga de
unificar y armonizar la aplicacin de las normas andinas en
el territorio de los Pases Miembros (Bolivia, Colombia,
Ecuador y Per), mediante el mecanismo de la Interpretacin Prejudicial y, del mismo modo, ejerce el control de legalidad de los actos normativos emanados de los diferentes
rganos que conforman el Sistema Andino de Integracin,
en el marco de la Accin de Nulidad.
En ejercicio de su principal misin de interpretar y aplicar el
derecho andino, con base en los principios de efecto directo,
aplicacin inmediata y supremaca de sus disposiciones, este
rgano jurisdiccional resuelve las controversias promovidas

en las Acciones de Incumplimiento, Recursos por Omisin


o Inactividad y en el procedimiento sumario por desacato a
las sentencias dictadas en Acciones de Incumplimiento, todo con el fin de asegurar la eficacia del ordenamiento jurdico comunitario.
Por ltimo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,
con el propsito de garantizar la adecuada solucin de las
controversias que se presenten entre los diferentes actores
del sistema integracionista, tiene competencia para ejercer la
funcin arbitral y resolver Acciones Laborales.
El derecho, como conocemos, tiende a encausar y hacer
viable la vida del hombre en sociedad, a encaminar sus actividades dirigindolas al bien comn, a fin de evitar las injusticias sociales y las perturbaciones del orden pblico que
ponen en peligro la misma existencia de los Estados; de all
la importancia de que el ser humano sea considerado en
funcin de la comunidad, vislumbrndose de esta suerte la
relevancia que ha alcanzado en nuestra poca y en el mundo
entero el Derecho Comunitario.
En la presente, la titularizacin de cada fallo es una verdadera sinopsis de su contenido, que identifica de manera difana el problema jurdico tratado, abundando para mayor claridad con subttulos, seguidos del texto completo del pronunciamiento emitido, para finalmente identificar aquellas
sentencias que tratan de asuntos semejantes.
Estamos seguros que esta obra constituye una magnfica
fuente de consulta sobre los pronunciamientos de esta Corte Internacional, una de las ms activas del mundo, cuya
misin principal es interpretar y aplicar el Derecho Comunitario Andino, respondiendo as, de nuestra parte, a las aspiraciones de estudiantes de Derecho, abogados, magistrados
y funcionarios pblicos y privados que requeran contar con
una obra de esta naturaleza, que compendie en forma orde-

nada y sistemtica los pronunciamientos de este organismo


supranacional de justicia que ha conseguido mostrar, en sus
propias palabras, que manteniendo la integracin latinoamericana se puede alcanzar la justicia social y mejorar la
calidad de vida de los habitantes de la subregin.1
Corporacin de Estudios y Publicaciones

http://www.tribunalandino.org.ec/

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA


COMUNIDAD ANDINA
TOMO III
Pg.

INTERPRETACIONES PREJUDICIALES

Propiedad Industrial

Marcas

La proteccin de la propiedad industrial y el respeto al patrimonio biolgico y a los conocimientos


tradicionales de las comunidades indgenas.

Transferencia o cesin de registro marcario.

61

Cancelacin del registro de una marca por falta de


uso.

97

Marca Tridimensional.

119

La publicidad comparativa, mencin de marca ajena.

143

Marca Figurativa

Irregistrabilidad de una marca por riesgo de confusin. Similitud grfica, fontica e ideolgica.
Reglas para efectuar el cotejo marcario.

181

Conexin competitiva entre productos de diferentes clases

209

La oposicin andina.

229

Irregistrabilidad de signos por consistir exclusivamente en formas de uso comn, o en formas


impuestas por la naturaleza o la funcin del producto.

259

Registro de un color delimitado por la forma.

297

Marcas Farmacuticas

Partculas de uso comn en la conformacin de dichas


marcas. La marca dbil. El criterio del consumidor medio.

319

Marca Notoriamente Conocida

La prueba de su notoriedad. Proteccin.

355

Riesgo de dilucin de la marca notoria.

409

MARCA
Irregistrabilidad de las denominaciones, caracteres o
signos utilizados para distinguir productos, servicios o la
forma de procesarlos, o que constituyan la expresin de
la cultura o prctica de las comunidades indgenas,
afroamericanas o locales. La proteccin de la propiedad
industrial y el respeto al patrimonio biolgico y a los
conocimientos tradicionales de las comunidades
indgenas.

PROCESO 60-IP-2012
Interpretacin prejudicial de los artculos 135 literales e) y f), 136
literal g) y 137 de la Decisin 486 de la Comisin de la Comunidad
Andina, con fundamento en la consulta solicitada por la Corte
Constitucional de la Repblica de Colombia; y, de oficio, de los
artculos 122 y 123 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, de los artculos 3, 134 literales a) y b) y 135
literal i) de la Decisin 486, as como del artculo 7 de la Decisin
391. Marcas: COCA INDGENA (mixta) y COCA
ZAGRADHA (mixta). Expediente Interno: N T.3.363.570.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD


ANDINA, en Quito, a los 24 das del mes de octubre de 2012,
procede a resolver la solicitud de Interpretacin Prejudicial formulada
por la Corte Constitucional de la Repblica de Colombia.

VISTOS:
Que, la solicitud de interpretacin prejudicial y sus anexos cumplen con
los requisitos comprendidos en el artculo 125 del Estatuto del
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, as como con las
exigencias del artculo 33 del Tratado de Creacin, por lo que, su
admisin a trmite fue considerada procedente en el auto emitido el 27
de agosto de 2012.

CORPORACIN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

I. Antecedentes.
El Tribunal, con fundamento en la documentacin allegada estima
procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a
la presente solicitud, lo siguiente:

II. Las partes.


Demandante: Organizacin Nacional Indgena de Colombia
(ONIC).

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), de


la Repblica de Colombia.

Tercero interesado: El seor Hctor Alfonso Bernal Snchez.


1. Determinacin de los hechos relevantes:
Mediante la Resolucin N 28752 de la
Superintendencia de Industria y Comercio, de 30 de
mayo de 2011, se concedi al seor HCTOR
ALFONSO BERNAL SNCHEZ el registro de
la marca COCA INDGENA (mixta), para
distinguir servicios de comercializacin, publicidad,
distribucin y venta a terceros de productos artesanales y
legales a base de hoja de coca y con aplicaciones en los

campos homeoptico y alimenticio, entre otros de la Clase


35 de la Clasificacin Internacional de Niza.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

Mediante la Resolucin N 29447 de la


Superintendencia de Industria y Comercio, de 31 de
mayo de 2011, se concedi al seor HCTOR
ALFONSO BERNAL SNCHEZ el registro de
la marca COCA ZAGRADHA (mixta) para
distinguir aromticas e infusiones, productos de
pastelera y repostera a base de coca indgena legalmente
cultivada, mambe (hoja selecta de coca tostada) de la
Clase 30 de la Clasificacin Internacional de Niza.

La demandante, Organizacin Nacional Indgena de


Colombia (ONIC), formul demanda de tutela contra la
Superintendencia de Industria y Comercio, de la
Repblica de Colombia, por la supuesta vulneracin de
los derechos fundamentales a la consulta previa e
informada; a la propiedad colectiva; a la autonoma; a la
participacin en la vida social y econmica de la Nacin;
a la identidad e integridad tnica y cultural; a la
autonoma de los pueblos indgenas; a la proteccin de la
riqueza cultural de la Nacin; al debido proceso y al
ambiente sano de los pueblos indgenas de Colombia.

Mediante auto de 17 de mayo de 2012, recibido en este


Tribunal el 22 de mayo de 2012, la Corte

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Constitucional de la Repblica de Colombia resolvi


solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina la interpretacin de los literales e) y f) del
artculo 135; a), b), d) y g) del artculo 136 y el artculo
137 de la Decisin Andina 486, a fin de resolver el
Proceso Interno N T.3.363.570.

2. Fundamentos de la demanda:
La demandante Organizacin Nacional Indgena de
Colombia (ONIC) argument su demanda en lo siguiente:
-

Fundamenta sus pretensiones en las siguientes normas:


la Constitucin Poltica; Convencin Americana sobre
Derechos Humanos, Convenio de Ro de 1992,
ratificado mediante Ley 165 de 1994, Convenio 169 de
la OIT sobre pueblos indgenas y tribales en pases
independientes ratificado por la Ley 21 de 1991; la ley
1037 de 2006, mediante la cual se aprob la
Convencin para la salvaguardia del patrimonio cultural
inmaterial, Decisiones Andinas 391 y 486 y la Ley
397 de 1997.

La SIC no debi otorgar el registro de las marcas


COCA INDGENA (mixta) y COCA
ZAGRADHA (mixta), a favor del seor HCTOR
ALFONSO BERNAL SNCHEZ. Con estas
marcas y los signos que las acompaan, el seor
BERNAL SNCHEZ pretende distinguir en el
mercado la comercializacin, distribucin, publicidad y
otros productos artesanales y legales a base de hoja de
Coca.

Las referidas resoluciones desconocen los literales e) y f)


del art. 135; a), b), d) y g) del art. 136 y el art. 137 de
la Decisin 486, por cuanto: a) las marcas concedidas
contienen expresiones genricas y descriptivas; b) antes de
su registro no se realiz el acto de consulta previa a las

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

comunidades afectadas y el registro de dichas marcas


implic una serie de derechos de uso exclusivo, con lo cual
impide a terceros que pueden ser indgenas, usar las
marcas o identificar productos comerciales con ella; y, c) se
viol las normas que ordenan expresamente no registrar
marcas sobre las que existe evidencia de que se pretenda
consolidar un acto de competencia desleal.
-

Las marcas registradas utilizan smbolos de los pueblos


indgenas, por ejemplo en el registro de la marca mixta
COCA INDGENA se reemplaza la letra O, por un
espiral que alude al smbolo herldico de varios pueblos
indgenas como los Tule, Ijku, Nasa, Misak y otras
culturas, esta es la forma de representacin del caracol
() se configura claramente una usurpacin de la
identidad de los pueblos indgenas por un particular que
al hacerlo incrementa de manera significativa la venta de
sus productos, pues los presenta con una identidad que no
es propia.

El da 27 de marzo de 2009, la AUTORIDAD


NACIONAL DE GOBIERNO INDGENA
ONIC-, radic en la Superintendencia de Industria y
Comercio, con destino a la Subdireccin de Signos
Distintivos, un Derecho de Peticin que fue identificado
bajo el nmero 09-031748, en el que se denunciaba el
uso abusivo del patrimonio biolgico y cultural de los
pueblos indgenas por una persona no asociada o
autorizada para ello. Adverta en la misma Peticin que
el seor HCTOR ALFONSO BERNAL
SNCHEZ, pretenda el registro marcario no
consentido de los nombres COCA INDGENA Y
MAMA COCA.

En la peticin referida, se denunciaban hechos que son de


competencia de la Superintendencia de Industria y
Comercio, al ser la autoridad administrativa competente,

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como lo seala el artculo 42 del Decreto Ley N 3466,


de 1982.
-

Las violaciones denunciadas consistan en:

a) Uso abusivo del patrimonio biolgico de los pueblos indgenas,


concretamente la transgresin de lo establecido en el Convenio
de Ro de 1992, ratificado mediante Ley 165 de 1994, con
respecto a la hoja de Coca.
b) El intento de registro de marcas protegidas por la ley a favor
de los pueblos indgenas por un particular, el seor
HCTOR ALFONSO BERNAL SNCHEZ sin
consentimiento para ello.
c) La explotacin no consentida de la identidad cultural de los
pueblos indgenas, en la medida que un particular no
autorizado, el mismo seor HCTOR ALFONSO
BERNAL SNCHEZ se presenta como indgena y
usufructa sus smbolos e identidad, con el propsito de
incrementar las ventas de productos de hoja de Coca que
adolecen de legalidad.
-

Si bien hubo una respuesta formal al Derecho de Peticin


presentado, en la prctica y con el tiempo se consum una
burla a la solicitud de nuestra organizacin, pues en
lugar de que la Superintendencia avocara conocimiento de
los hechos constitutivos de infracciones administrativas y
presuntamente penales y usara su poder policivo en
defensa de la proteccin de los derechos vulnerados de los
pueblos indgenas y de los consumidores engaados por la
irregular actividad comercial del seor HCTOR
ALFONSO BERNAL SNCHEZ, finalmente,
termin tomando una decisin que en la prctica legaliza
un acto doloso.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

La Superintendencia de Industria y Comercio reconoce en


la respuesta a esa peticin sobre la hoja de Coca que
pertenece a los pueblos indgenas, en este sentido:

Est suficientemente documentado que la hoja de


Coca es tanto patrimonio biolgico, como representa
un valor cultural de sin igual importancia de los pueblos indgenas y en consecuencia se convierte en patrimonio cultural

de la Nacin, atendiendo principios constitucionales, en particular 7 y 8


de nuestra Carta Fundamental. Por otra parte el artculo 7 de la Decisin 391, Rgimen Comn sobre Acceso a los Recursos Genticos,
reconoce la facultad de decidir de manera autnoma el uso de tales recursos y sobre las innovaciones que se hagan de los mismos. Pero en-

tendemos que en funcin de la autonoma que el estado


colombiano les reconoce, corresponde a ustedes definir
quin y de qu manera usa ese patrimonio, pues mal puede
nuestra entidad invadir competencias que no son suyas definiendo una
situacin que la ley resolvi. (Negrillas fuera del original).
-

Pese a lo anterior, a la fecha no ha intervenido para


hacer respetar los principios legales referentes a la
proteccin del patrimonio biolgico que invoca en la
referida respuesta en el caso concreto de la persona
denunciada.

Aunado a lo anterior, la Superintendencia de Industria y


Comercio conoci de un proceso por Competencia Desleal
iniciado por un Indgena Nasa en el ao 2012, en
contra del seor HCTOR ALFONSO BERNAL
SNCHEZ, alegando precisamente que su actividad
comercial no era consentida por los pueblos indgenas y
que explotaba indebidamente su reputacin y buen
nombre.

En los expedientes de solicitud de registro de las marcas


aparece una carta del Comisario Mayor del Resguardo
Indgena WIWA GOMAKE JOS ALEJANDRO
BARROS LAZAO, quien es identificado en la

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comunicacin con un apellido distinto a la firma, en la


que manifiesta autorizar de manera personal e
individual, en su condicin de Comisario Mayor de tal
Resguardo, al seor BERNAL SNCHEZ para el
uso de nombres que hacen parte del patrimonio cultural
de los pueblos indgenas y la explotacin del patrimonio
biolgico, condicionada al cumplimiento de la ley y evitar
la vulneracin de los derechos de otras comunidades, pero
nunca para el registro de marcas. En dicha comunicacin
el Comisario reconoce que el patrimonio biolgico y
cultural de los pueblos Indgenas es transversal a la
identidad de diversos pueblos Indgenas de la Regin
Andina y no exclusivamente del Pueblo Wiwa.
-

La ORGANIZACIN WIWA YUGUMAIUN


BUNKUANARRUA TAYRONA, perteneciente al
Resguardo
Yogui-Malayo-Arhuaco,
mediante
comunicacin del 6 de julio del presente ao 2011, enva
una carta a la Jefe de Divisin de Signos Distintivos de
la Superintendencia de Industria y Comercio, en la que
denuncia que el seor HCTOR ALFONSO
BERNAL SNCHEZ, asalt la buena fe del
Comisario Mayor JOS ALEJANDRO BARROS
LAZANO y le hizo firmar una carta que no tena
como propsito que esa persona registrara a su nombre
las marcas que finalmente le fueron concedidas o usara el
patrimonio biolgico y cultural de los pueblos Indgenas, y
que adicionalmente lo desautoriza a que siga haciendo
uso abusivo de ese patrimonio.

El derecho a la consulta previa se debe llevar a cabo


respecto de cualquier aspecto que afecte directamente a la
comunidad tnica y no se circunscribe al caso de la
explotacin de recursos naturales en los territorios
indgenas.

Si bien la oposicin es uno de los mecanismos que se


contempla en la norma () para evitar el registro de

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

marcas que violen los derechos de terceros, tambin es


cierto que la SIC debe verificar las normas internas ()
Resultara absurdo que cada comunidad indgena
afectada tuviese que hacer la oposicin con los pagos que
ella implica, pues antes que este procedimiento es
obligacin de los funcionarios verificar el cumplimiento
normativo en las solicitudes de registro de marcas.
-

La SIC no debi otorgar el registro, ya que existan


suficientes indicios un proceso por competencia desleal en
curso en la propia SIC y denuncias que deberan estar
siendo investigadas por esa entidad.

3. Fundamentos de la contestacin a la demanda:


La demandada Superintendencia de Industria y Comercio
(SIC), de la Repblica de Colombia, manifest lo siguiente:
-

Debe el Honorable Tribunal, antes de iniciar el anlisis


de fondo () decidir si la presente accin de tutela es o
no procedente () el argumento del apoderado para
sustentar la procedencia de la accin de tutela parte del
equivocado argumento segn el cual los actos
administrativos de concesin de las marcas (), no
tuvieron en cuenta derechos fundamentales como la
consulta previa y el debido proceso. Obsrvese, por el
contrario que se trata de atacar por esta va actos
administrativos los cuales de considerar el actor que
transgreden las normas que debieron fundarse tienen
control judicial de legalidad a travs de la accin de
nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdiccin
de lo contencioso administrativo () no es en principio
la accin de tutela el medio adecuado para controvertir
las actuaciones administrativas, puesto que para ello
estn previstas las acciones ante la jurisdiccin de lo
contencioso administrativo () que por regla general, la
accin de tutela es improcedente como mecanismo
principal para la proteccin de los derechos fundamentales

CORPORACIN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

10

que resulten amenazados o vulnerados con ocasin de la


expedicin de actos administrativos, como quiera que
existen otros mecanismos tanto administrativos como
judiciales para su defensa () queda claro que ante la
existencia de otro mecanismo de defensa judicial, la
accin de tutela resulta improcedente, quedando limitada
su procedibilidad a la existencia de un perjuicio
irremediable.
-

En el presente caso, No existe posibilidad de que se le


ocasione un perjuicio antijurdico al accionante mucho
menos uno de carcter irremediable.

No se otorg un derecho de exclusividad al seor Bernal


Snchez sobre las expresiones COCA INDGENA ni
COCA ZAGRADHA, pues dichas expresiones son
genricas y descriptivas, respectivamente. En efecto, la
expresin COCA INDGENA es el nombre genrico
utilizado para referirse al arbusto de la familia de las
eritroxilceas, cultivado en la India, Java y Amrica del
Sur. Por su parte, la expresin COCA
ZAGRADHA, sustancialmente idntica a coca
sagrada, es utilizada para referirse a la hoja de coca.
Como se puede observar, las expresiones mencionadas no
consisten en el nombre de ninguna comunidad indgena y,
por tanto, la Superintendencia no deba pronunciarse
sobre su irregistrabilidad con fundamento en el art. 136
literal g).

Por el contrario, el derecho marcario se concedi a los


precisos y especficos conjuntos marcarios tal como stos
fueron presentados sin que esto implique otorgar
propiedad exclusiva al seor Bernal Snchez sobre estas
expresiones.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

11

IV. Competencia del Tribunal.


El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es competente para
interpretar por la va prejudicial, las normas que conforman el
Ordenamiento Jurdico de la Comunidad Andina, con el fin de
asegurar su aplicacin uniforme en el territorio de los Pases Miembros.

V. Normas del ordenamiento jurdico comunitario a ser


interpretadas.
La Corte Constitucional de la Repblica de Colombia resolvi solicitar
al Tribunal la interpretacin de los literales e) y f) del artculo 135;
a), b), d) y g) del artculo 136 y el artculo 137 de la Decisin Andina
486.
Mediante las Resoluciones N 28752, de 30 de mayo de 2011 y N
29447, de 31 de mayo de 2011, la Directora de Signos Distintivos de
la Superintendencia de Industria y Comercio, concedi el registro de las
marcas COCA INDGENA (mixta) y COCA ZAGRADHA
(mixta), al seor HCTOR ALFONSO BERNAL
SNCHEZ, de conformidad con las solicitudes radicadas en esa
entidad bajo expedientes N 10 116713 y N 10 118496,
respectivamente, ambas presentadas en el transcurso del ao 2010.
De conformidad con lo solicitado, procede la interpretacin de los
artculos 135 literales e) y f), 136 literal g) y 137 de la Decisin 486.
Adems, se interpretarn de oficio los artculos 122 y 123 del Estatuto
del Tribunal, los artculos 3, 134 literales a) y b) y 135 literal i) de la
Decisin 486, as como el artculo 7 de la Decisin 391.

DECISIN 500: Estatuto del Tribunal de Justicia de la


Comunidad Andina
DE LA INTERPRETACION PREJUDICIAL
Artculo 122.- Consulta facultativa

12

CORPORACIN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba


aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el
ordenamiento jurdico de la Comunidad Andina, podrn solicitar,
directamente y mediante simple oficio, la interpretacin del Tribunal
acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de
recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia
sin que hubiere recibido la interpretacin del Tribunal, el juez deber
decidir el proceso.

Artculo 123.- Consulta obligatoria


De oficio o a peticin de parte, el juez nacional que conozca de un
proceso en el cual la sentencia fuera de nica o ltima instancia, que no
fuere susceptible de recursos en derecho interno, en el que deba aplicarse
o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento
jurdico de la Comunidad Andina, deber suspender el procedimiento y
solicitar directamente y mediante simple oficio, la interpretacin del
Tribunal.

Decisin 486 de la Comisin de la Comunidad Andina


Del Patrimonio Biolgico y Gentico y de los Conocimientos Tradicionales
Artculo 3.- Los Pases Miembros asegurarn que la proteccin con-

ferida a los elementos de la propiedad industrial se conceder salvaguardando y respetando su patrimonio biolgico y gentico, as como los
conocimientos tradicionales de sus comunidades indgenas, afroamericanas o locales. En tal virtud, la concesin de patentes que versen sobre
invenciones desarrolladas a partir de material obtenido de dicho patrimonio o dichos conocimientos estar supeditada a que ese material haya
sido adquirido de conformidad con el ordenamiento jurdico internacional, comunitario y nacional.
Los Pases Miembros reconocen el derecho y la facultad para decidir de
las comunidades indgenas, afroamericanas o locales, sobre sus
conocimientos colectivos.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

13

Las disposiciones de la presente Decisin se aplicarn e interpretarn de


manera que no contravengan a las establecidas por la Decisin 391,
con sus modificaciones vigentes.
()

Artculo 134.- A efectos de este rgimen constituir marca cualquier


signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.
Podrn registrarse como marcas los signos susceptibles de representacin
grfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar
una marca en ningn caso ser obstculo para su registro.
Podrn constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:
a) las palabras o combinacin de palabras;
b) las imgenes, figuras, smbolos, grficos, logotipos,
monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;
()

Artculo 135.- No podrn registrarse como marcas los signos que:


()
e) consistan exclusivamente en un signo o indicacin que pueda servir en
el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la
procedencia geogrfica, la poca de produccin u otros datos,
caractersticas o informaciones de los productos o de los servicios para los
cuales ha de usarse dicho signo o indicacin, incluidas las expresiones
laudatorias referidas a esos productos o servicios;
f) consistan exclusivamente en un signo o indicacin que sea el nombre
genrico o tcnico del producto o servicio de que se trate;
()

14

CORPORACIN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

i) puedan engaar a los medios comerciales o al pblico, en


particular sobre la procedencia geogrfica, la naturaleza,
el modo de fabricacin, las caractersticas, cualidades o
aptitud para el empleo de los productos o servicios de que
se trate;
()

Artculo 136.- No podrn registrarse como marcas aquellos signos

cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en


particular cuando:
()
g) consistan en el nombre de las comunidades indgenas, afroamericanas
o locales, o las denominaciones, las palabras, letras, caracteres o signos
utilizados para distinguir sus productos, servicios o la forma de
procesarlos, o que constituyan la expresin de su cultura o prctica,
salvo que la solicitud sea presentada por la propia comunidad o con su
consentimiento expreso; y,
()

Artculo 137.- Cuando la oficina nacional competente tenga indicios

razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado


para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal,
podr denegar dicho registro.
().

Decisin 391 de la Comisin del Acuerdo de Cartagena


()

Artculo 7.- Los Pases Miembros, de conformidad con esta Decisin

y su legislacin nacional complementaria, reconocen y valoran los


derechos y la facultad para decidir de las comunidades indgenas,

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

15

afroamericanas y locales, sobre sus conocimientos, innovaciones y


prcticas tradicionales asociados a los recursos genticos y sus productos
derivados.
().

1. La interpretacin prejudicial: facultativa y obligatoria.


En el presente caso, la demandante Organizacin Nacional Indgena de
Colombia (ONIC) formul accin de tutela contra la Superintendencia
de Industria y Comercio (SIC) ante la Corte Constitucional de la
Repblica de Colombia, por lo que la Corte Constitucional resolvi
solicitar al Tribunal la interpretacin de los literales e) y f) del artculo
135; a), b), d) y g) del artculo 136 y el artculo 137 de la Decisin
Andina 486, a fin de resolver el Proceso Interno N T.3.363.570.
En consecuencia, el Tribunal estima adecuado hacer referencia a la
Interpretacin Prejudicial Facultativa y Obligatoria. Asimismo, se
har referencia a Los efectos de no solicitar la interpretacin
obligatoria, y la calificacin interna de la ltima instancia ordinaria.
Para lo anterior, se har referencia a la jurisprudencia ms reciente del
Tribunal, el Proceso 149-IP-2011, interpretacin prejudicial de 10
de mayo de 2012, marca PRADAXA (denominativa), en la cual
este rgano Jurisdiccional desarroll ampliamente estos temas:
El ordenamiento jurdico comunitario andino, por regla general y en
virtud de los principios de aplicacin inmediata y efecto directo, entra a
formar parte y a tener efecto automtico en el sistema jurdico interno de
los Pases Miembros. En tal sentido, los operadores jurdicos internos
deben aplicar el ordenamiento jurdico comunitario andino vigente.
La norma comunitaria andina, tal y como sucede con las dems normas
jurdicas, es susceptible de interpretacin por parte del operador jurdico.
Si dicha labor fuera libre y sin condicionantes, podra haber tantas
interpretaciones como operadores jurdicos existieran en el territorio
comunitario andino. Para evitar este quiebre del sistema normativo, y
con el fin de garantizar la validez y la aplicacin uniforme del

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16

ordenamiento jurdico comunitario, se instituy la figura de la


Interpretacin Prejudicial.
El artculo 32 del Tratado de Creacin del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, consagra en cabeza de este organismo la funcin
de interpretar la normativa comunitaria andina para lograr su
aplicacin de una manera uniforme en todo el territorio comunitario.

Instrumentos bsicos del sistema.


El esquema se plantea como un sistema de colaboracin entre el juez
nacional y el comunitario, de conformidad con los siguientes
instrumentos bsicos:

Consulta facultativa (artculo 122 del Estatuto del Tribunal


de Justicia de la Comunidad Andina). El Juez nacional que
no sea de nica o ltima instancia ordinaria puede elevar
consulta prejudicial al Tribunal. En este caso el juez nacional
no suspende el proceso.

Es una herramienta que tiene el juez nacional para salvaguardar, desde


su labor de instancia, la validez y eficacia del derecho comunitario
andino. Con este mecanismo el juez de instancia asegura que la
aplicacin de las normas andinas se encuentra conforme al desarrollo
jurisprudencial comunitario sobre la materia. En ltimas, es la forma
que tiene el juez nacional de lograr seguridad jurdica en el mbito de su
competencia, soportando su decisin en una interpretacin uniforme.

Consulta obligatoria (artculo 123 del Estatuto del


Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina). El juez
nacional de nica o ltima instancia ordinaria tiene la
obligacin de elevar consulta prejudicial al Tribunal. En
este caso, debe suspender el proceso hasta que reciba la
interpretacin prejudicial. Es una herramienta
obligatoria porque el sistema jurdico comunitario andino,
con este mecanismo, est salvaguardando su validez y

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

17

coherencia por intermedio de los operadores jurdicos que


definen en ltima instancia los litigios.
Sobre este sistema de colaboracin, el Tribunal ha manifestado:
Esta relacin de colaboracin se realiza con la finalidad de interpretar
la norma comunitaria desde el punto de vista jurdico y que consiste en
explicar el significado de la norma para poder determinar su alcance y
sentido jurdico; tiene como propsito, mantener la unidad de criterio
sobre la legislacin comunitaria en los Pases Andinos, evitando que se
produzcan tantas y diferentes interpretaciones que impidan la aplicacin
uniforme de la Norma Jurdica Andina. (Interpretacin Prejudicial
del 18 de febrero de 2004, expedida en el proceso 142-IP-2003,
publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N 1050, de
6 de abril de 2004. MARCA: EL MOLINO).

Caractersticas de la figura de la interpretacin prejudicial.


La figura de la interpretacin prejudicial tiene las siguientes
caractersticas:

Facultativa
Obligatoria
Solicitud facultativa: El juez Solicitud obligatoria: El

de instancia no est obligado a juez de nica o ltima instancia


solicitarla.
ordinaria est obligado a solicitarla.

Su aplicacin es obligato- Su aplicacin es obligatoria: si bien el juez de instancia no ria: Una vez expedida la interest obligado a solicitarla, una vez
requerida y expedida s tiene el
deber de acatarla al resolver el
caso concreto.
Es una herramienta directa: el
juez de instancia puede acudir
directamente ante el Tribunal sin
necesidad de tramitar la solicitud

pretacin prejudicial debe ser


acatada para resolver el caso concreto.

Es una herramienta directa: el


juez de ltima instancia ordinaria
puede acudir directamente al Tribunal sin necesidad de tramitar la

18

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mediante otra autoridad o instancia. No es necesario que se haga


por medio de un exhorto o cualquier otra forma para recaudar
informacin en el exterior; se
puede requerir con un simple oficio
dirigido al Tribunal de Justicia de
la Comunidad Andina.

No es una prueba. En el
proceso no tiene carcter
probatorio. Su naturaleza es de
un incidente procesal, pero en el
caso de solicitud facultativa no
suspende el proceso. La nota
informativa sobre el planteamiento
de la solicitud de interpretacin
prejudicial por los rganos
Judiciales Nacionales, en el punto
5 establece lo siguiente:
La interpretacin prejudicial no
es ni puede asimilarse a una
prueba, tampoco es la simple
absolucin de un cuestionario, ni
est llamada a constituirse en un
informe de expertos o en una
opinin jurdica de tipo doctrinal.
Su naturaleza es la de un
incidente procesal, de carcter no
contencioso.

Se puede solicitar en
cualquier momento antes
de emitir sentencia, pero
su solicitud no suspende el proceso. Si llegare

solicitud mediante otra autoridad


o instancia.
No es necesario que se haga por
medio de un exhorto o cualquier
otra forma para recaudar
informacin en el exterior; se
puede requerir con un simple oficio
dirigido al Tribunal de Justicia de
la Comunidad Andina.
No es una prueba. En el
proceso no tiene carcter
probatorio. Su naturaleza es de
un incidente procesal. Suspende el
proceso.

Se puede solicitar en
cualquier momento antes
de emitir sentencia y su
solicitud suspende el
proceso. Hasta tanto el juez

el momento de dictar sen-tencia y nacional no reciba la inter-

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

19

no se hubiere recibido la pretacin prejudicial el proceso


interpretacin prejudicial, el juez debe quedar suspendido.
nacional debe resolver el asunto.
Aunque la interpretacin prejudiDe conformidad con lo anterior, es cial se puede solicitar en cualquier
recomendable que el juez solicite la momento, es recomendable que se
interpretacin prejudicial en un haga cuando el juez tenga todos
momento procesal relativamente los elementos de juicio para resualejado de la sentencia. De todas mir el marco fctico y jurdico del
maneras, debe tener en cuenta que litigio, as como para realizar
para hacer la consulta debe contar algunas preguntas de carcter
con todos elementos de juicio para interpretativo al Tribunal de
resumir el marco fctico y jurdico Justicia de la Comunidad Andidel litigio, as como para realizar na.
algunas preguntas de carcter
interpretativo al Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina
Sobre la consulta obligatoria el Tribunal ha establecido lo siguiente:
()
La consulta es obligatoria para los Tribunales Nacionales de ltima
instancia ordinaria, sin que esto signifique que se atenta contra su
independencia; pues, en este caso, el Juez Nacional acta como Juez
Comunitario. Adems, el Juez Nacional debe suspender el proceso,
hasta que el Tribunal Comunitario d su interpretacin, la cual deber
ser adoptada por aqul.
As, la consulta obligatoria deber ser solicitada por el Juez Nacional
en todo proceso que debe aplicarse alguna de las normas que conforman
el Ordenamiento Jurdico de la Comunidad Andina, ya que De all se
desprende que la existencia de un pronunciamiento anterior del
Tribunal, as se refiera a la misma materia debatida de un proceso
ulterior, no exime al juez nacional de esta ltima causa de su obligacin
de elevar la correspondiente solicitud de requerir la interpretacin.
Asimismo, bien podra el Tribunal variar y aun cambiar su opinin,

20

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cuando encuentre razones justificadas para hacerlo. (Proceso 03-IP93).


En el caso de la consulta obligatoria, cuando no cabe un recurso
ulterior, el incumplimiento del trmite constituye una clara violacin al
principio fundamental del debido proceso y, en consecuencia, debera
acarrear su nulidad, si es que dicha sentencia puede ser materia de un
recurso de casacin o de un recurso de amparo1, toda vez que las normas
que garantizan el derecho al debido proceso son de orden pblico y de
ineludible cumplimiento.
Cabe sealar que, a razn del principio de aplicacin inmediata del
derecho comunitario, la norma andina pasa a formar parte del
ordenamiento interno sin que sea necesaria ninguna frmula especial de
introduccin o de recepcin, generndose as para el juez nacional la
obligacin de cumplirla y aplicarla.
En ese sentido, la suspensin del proceso y la consiguiente solicitud de
interpretacin prejudicial (cuando es obligatoria) constituye un requisito
previo e indispensable para que el juez pueda dictar sentencia toda vez
que l no puede decidir la causa hasta no haber recibido la
interpretacin autorizada de las normas comunitarias. Este requisito
previo debe entenderse incorporado a la normativa nacional como una
1

Ricardo Vigil Toledo: Reflexiones en torno a la construccin de la Comunidad Sudamericana


de Naciones. Quito, octubre 2006. Pgs. 26-29. As, por ejemplo en la Sentencia de Casacin
de la Corte Suprema del Ecuador, Expediente 256-2001 del 31 de Agosto de 2001, declararon la
nulidad de la sentencia y repusieron la causa al estado en que se debi dar cumplimiento a la
solicitud de interpretacin al Tribunal Andino por cuanto el asunto versaba sobre la aplicacin de
las normas contenidas en los artculo 81, 83 lit. a) y 102 de la Decisin 344 de la Comisin del
Acuerdo de Cartagena. En otro caso, en la Sentencia de la Corte Suprema del Ecuador, Tercera
Sala de lo Civil y Mercantil del 5 de Octubre de 1999, claramente estableci en sus considerandos que era obligacin de la Corte Superior de Guayaquil, por ser la ltima instancia de grado,
de solicitar la consulta al Tribunal de justicia de la Comunidad Andina, y que dicha obligacin no
se extenda a los Recursos de casacin por ser stos extraordinarios a diferencia de los ordinarios y, en tal situacin son las Cortes que absuelven el grado en ltima instancia los obligados a
formular la consulta. En el caso de Espaa, mediante sentencia STC 58/2004 del Tribunal
Constitucional, se ha declarado fundado un Recurso de Amparo por incumplimiento de la obligacin. El Tribunal al anular la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Catalua ha actuado,
lo mismo que los jueces del Tribunal Supremo de Ecuador, como verdaderos jueces comunitarios al restablecer las reglas del debido proceso y aplicar el Derecho comunitario en los casos en
que la consulta a los Tribunales de Justicia de las respectivas Comunidades es obligatoria.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

21

norma procesal de carcter imperativo y cuyo incumplimiento debe ser


visto como una violacin al debido proceso2.
Por otro lado, este Tribunal considera pertinente sealar que, el hecho
que el juez de un Pas Miembro no solicite interpretacin prejudicial
cuando sta es obligatoria, constituye un incumplimiento por parte del
Pas Miembro respecto de las obligaciones emanadas de las normas que
conforman el Ordenamiento Jurdico de la Comunidad Andina, siendo
este incumplimiento susceptible de ser perseguido mediante la
denominada accin de incumplimiento, la cual es regulada en los
artculos 23 y siguientes del Tratado de Creacin de este Tribunal.
Los citados artculos del Tratado de Creacin del TJCA disponen que
la accin de incumplimiento en el que incurra alguno de los Pases
Miembros respecto a las obligaciones que imponen las normas
comunitarias (entre ellas, conforme se ha visto, el que los jueces
nacionales soliciten interpretacin prejudicial cuando actan como
ltima instancia) puede ser promovida por la Secretara General, por
cualquier Pas Miembro o por cualquier persona afectada en sus
derechos por el incumplimiento va el procedimiento previsto en el
artculo 24 del Tratado. La sentencia de incumplimiento constituir
ttulo legal y suficiente para que el particular pueda solicitar al juez
nacional la indemnizacin de daos y perjuicios que corresponda.
()3.

Glvez Krger, Mara Antonieta, seala que: Una sentencia dictada sin cumplir con lo establecido por el artculo 33 del Tratado de Creacin del TJCA es igual de nula, por ejemplo, que una
sentencia emitida sin contar con el dictamen del Ministerio Pblico en un proceso contencioso
administrativo. () Contra una sentencia que haya adquirido calidad de cosa juzgada y que
adolezca del vicio antes sealado cabra, en principio, demandar su nulidad alegando que se ha
afectado el debido proceso (nulidad de cosa juzgada fraudulenta). Asimismo, podra intentarse
una accin de amparo alegando que se trata de una resolucin judicial emanada de un proceso
irregular que viola el derecho a un debido proceso. En ambos procesos el juez que resuelva
como ltima instancia tambin se encontrara obligado a solicitar interpretacin prejudicial, ya
que para resolver necesariamente tendra que remitirse al Tratado de Creacin del TJCA.
Glvez Krger, Mara Antonieta: Comentarios sobre la Interpretacin Prejudicial del Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina. En: Revista THMIS de la Pontificia Universidad Catlica del
Per. poca 2, N 42 (2001). Pgs. 142-143.

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22

Efectos que se derivan del incumplimiento de la obligacin de solicitar la interpretacin prejudicial obligatoria.
Si el juez de nica o ltima instancia ordinaria expide sentencia sin
solicitar la interpretacin prejudicial, se generan los siguientes efectos:

El Pas Miembro, podra ser denunciado por incumplimiento


ante la Secretara General de la Comunidad Andina y
posteriormente demandado en el marco de la accin de
incumplimiento ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina. Al no solicitar la correspondiente interpretacin
prejudicial, el juez nacional de nica o ltima instancia
ordinaria estara vulnerando la normativa comunitaria y, en
consecuencia, estara generando que su pas fuera denunciado y
posteriormente demandado en el marco de la accin de
incumplimiento, de conformidad con los artculos 107 a 111
del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina. Ya se han presentado algunas denuncias de
incumplimiento por este motivo ante la Secretara General de
la Comunidad Andina. En relacin con la actividad de jueces
peruanos se han emitido dos dictmenes de incumplimiento:
Dictamen de incumplimiento No. 38 de 2000, expedido por
la Secretara General de la Comunidad Andina mediante la
Resolucin 459 de 5 de diciembre de 2000; y Dictamen de
incumplimiento No. 173 de 2003, expedido por la Secretara
General de la Comunidad Andina mediante la Resolucin
771 de 22 de septiembre de 2003.

La sentencia dictada adolecera de nulidad. Tal como se


mencion anteriormente, el requisito de la solicitud de
interpretacin prejudicial, teniendo en cuenta la aplicacin
inmediata y el efecto directo de la normativa comunitaria
andina, entra a formar parte de la normativa procesal

Interpretacin prejudicial de 21 de abril de 2010, expedida en el proceso106-IP-2009. Esta


posicin ha sido reiterada, entre otras, en la interpretacin prejudicial de 19 de mayo de 2010,
expedida en el proceso 01-IP-2010.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

23

nacional de manera inmediata y automtica. Su


incumplimiento acarreara la nulidad de la sentencia y entrara
a ser parte integrante de las causales de nulidad previstas en la
normativa interna. Es importante recordar que la violacin de
las normas procesales es la base para alegar una violacin al
derecho al debido proceso. De conformidad con las figuras
procesales internas, cualquiera de las partes de un litigio en
donde el juez de nica o ltima instancia no hubiera solicitado
la interpretacin prejudicial, podr alegar la nulidad o
invalidez de la sentencia de conformidad con las vas procesales
internas: recursos extraordinarios de revisin, casacin, etc.

La sentencia dictada estara violando el derecho fundamental


del debido proceso. Si la normativa interna lo permite,
cualquiera de las partes podra entablar acciones
constitucionales como la tutela, el amparo, la accin de
proteccin, etc.

De conformidad con las previsiones del derecho interno, los


afectados por este incumplimiento podran solicitar la
reparacin del dao causado, utilizando, para el efecto, las
figuras procesales nacionales.

La calificacin de ltima instancia ordinaria.


Asimismo, el Tribunal estima conveniente aclarar algunos puntos en
relacin con la figura de la interpretacin prejudicial en el marco de los
recursos extraordinarios.
Tal y como se expres en el numeral 2 de este acpite, la interpretacin
obligatoria se debe solicitar en procesos de ltima instancia ordinaria.
Teniendo en cuenta que, la finalidad de la interpretacin prejudicial es
la aplicacin uniforme de la norma comunitaria andina, es muy
importante que el conjunto de operadores jurdicos apliquen la
normativa subregional en un mismo sentido. En consecuencia, sera
incoherente para el sistema que existiera un vaco operativo en cuanto a
dicha interpretacin uniforme. El esquema comunitario andino ha

24

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escogido a los jueces nacionales como sujetos esenciales para logar la


validez y la eficacia del ordenamiento subregional. Como quiera que los
recursos extraordinarios son aquellos que tienen unas causales bien
demarcadas, que por regla general tienen un carcter tcnico-jurdico,
que no actan como instancia porque no pretende revisar en todos sus
extremos la actuacin del juez ordinario y, por lo tanto, no estn
destinados a revisar los hechos del proceso ni a realizar un anlisis
probatorio, no es en sede de dichos recursos que debe ser obligatoria la
solicitud de interpretacin prejudicial ya que, si as fuera, se quedaran
un gran cmulo de casos, de asuntos y de cuestiones, sin soporte en una
uniforme interpretacin de la norma comunitaria andina.
Por seguridad jurdica, los procesos judiciales no pueden extenderse al
infinito; se debe garantizar el postulado de la cosa juzgada. Por lo
general, se garantiza el principio de la doble instancia, haciendo que el
superior jerrquico revise la actuacin del juez de menor jerarqua
mediante un instrumento procesal que casi siempre se llama recurso de
apelacin. En esto radica lo ordinario de la actuacin y de los recursos:
unos jueces de instancia organizados por grados jerrquicos (primera y
segunda), y un recurso de apelacin que posibilita el sistema de revisin
por parte del juez de mayor jerarqua. Para revisar un fallo judicial
despus de que se agota el trmite ordinario, la mayora de sistemas
jurdicos consagran sistemas extraordinarios como el recurso de casacin
o de revisin, con las caractersticas bsicas anteriormente anotadas.
A esta va extraordinaria acceden pocos asuntos debido a su naturaleza
restrictiva y de una gran carga tcnico- jurdica; cuando la figura
extraordinaria est bien empleada, tiene como efecto inmediato la
limitacin de su campo de accin. Por esta razn y salvaguardando la
validez y eficacia del orden jurdico andino, el Tribunal ha considerado
que la obligatoriedad de la interpretacin prejudicial debe enraizarse en
la nica o ltima instancia ordinaria; el operador jurdico ms
legitimado para desplegar la interpretacin uniforme es el juez de nica
o ltima instancia ordinaria, precisamente porque ste concreta
definitivamente la litis en la gran mayora de asuntos. Los recursos
extraordinarios son precisamente eso, extraordinarios y excepcionales.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

25

Como el Tribunal en sus interpretaciones prejudiciales no puede fijar el


sentido, aplicar o analizar el derecho interno, le corresponde al juez
consultante precisar el alcance del mismo y, por ende, de sus figuras
procesales. En el presente caso, es la corte peruana la que debe establecer
la naturaleza de los recursos e instrumentos procesales que consagra la
norma interna; debe determinar si el recurso de casacin nacional es
ordinario o extraordinario, si es una tercera instancia o no, as como
todo lo relacionado con su operatividad. Esto, se reitera, no es
competencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Si en
el mbito interno se llegare a la conclusin que la figura de casacin
peruana es una tercera instancia, de conformidad con todo lo planteado,
sera el juez que conoce este recurso el obligado a realizar la consulta
prejudicial.
Ahora bien, en el evento en que estemos en frente de un recurso
extraordinario con las caractersticas ya anotadas, surge un
interrogante: si se presenta un recurso extraordinario sin que se hubiere
solicitado la interpretacin prejudicial en la ltima instancia, qu debe
hacer el juez de conocimiento?
Se presentaran dos hiptesis:

Que el recurso extraordinario se sustente en la falta de


consulta prejudicial en la ltima o nica instancia.

En este caso el juez competente, una vez verificada la ausencia de la


consulta prejudicial, debe declarar la nulidad o invalidez de la
sentencia. De conformidad con lo que disponga su normativa procesal
interna, deber tomar alguna de estas acciones:
-

Si la normativa interna lo prev as, devolver el asunto


al juez que debi solicitar la interpretacin para que
subsane su omisin y emita una nueva sentencia,
acogiendo, para tal fin, la providencia expedida por el
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Si la normativa interna no prev esto y el juez competente


debe expedir una sentencia sustitutiva, ste debe solicitar

CORPORACIN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

26

la interpretacin prejudicial como si fuera el juez de


nica o ltima instancia, para as poder emitir en debida
forma la sentencia.
-

Que el recurso extraordinario no se sustente en la falta de


consulta prejudicial en ltima o nica instancia, pero s
se refiera a la interpretacin de normas comunitarias.

Cuando un juez nacional conozca un asunto en donde se deban


interpretar y aplicar normas comunitarias andinas, en virtud del
principio de colaboracin judicial en el mbito andino y de las
caractersticas del sistema comunitario, su actuacin sera la de un
verdadero juez comunitario andino; es decir, si bien es un juez nacional,
cuando se enfrenta a un asunto que tenga que ver con normas
comunitarias, dicho juez interno personifica o encarna la figura de juez
comunitario andino. En esta circunstancia, el juez interno debe velar
por la validez y eficacia del ordenamiento comunitario andino y, para
logar esto, se encuentra investido de todas las prerrogativas para lograr
dicho objetivo. El Tribunal de Justicia en una sentencia recin decant
est idea de la siguiente manera:
()
El Juez Nacional, en este caso el Consejo de Estado de la Repblica de
Colombia, de conformidad con los principios del Ordenamiento Jurdico
Comunitario Andino, en especial los principios de primaca,
autonoma, efecto directo, aplicacin inmediata y cooperacin judicial, es
el garante, en colaboracin con el Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina, de la correcta aplicacin de la norma comunitaria en el mbito
nacional. Son ciertamente jueces comunitarios, ya que en colaboracin
con el Tribunal Supranacional tienen la ardua labor de garantizar la
validez y eficacia de todo el sistema jurdico comunitario. Su labor no
slo se limita a aplicar una norma a determinado caso concreto, sino
que su actividad consiste en estructurar su quehacer judicial dentro del
escenario jurdico subregional, aplicando, balanceando y armonizando la
normativa nacional con la comunitaria, dndole la primaca a la
segunda sobre temas especficos reglados por la misma (). (Sentencia

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

27

expedida el 26 de agosto de 2011, en el proceso de incumplimiento 3AI-2010. Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena
N 1985, de 11 de octubre de 2011).
En este orden de ideas, el juez que conozca un recurso extraordinario
en las circunstancias anteriormente mencionadas, por encima de las
limitaciones formales de su normativa interna, tiene que hacer primar el
orden comunitario andino, lo que implica que debe declarar la nulidad
de la sentencia que no cuente con la correspondiente interpretacin
prejudicial, generando con esto que todos los operadores jurdicos se
inserten en el sistema jurdico comunitario de una manera adecuada.
Este juez nacional, independientemente de las causales que haya
esgrimido el recurrente, est investido de todas las prerrogativas para
salvaguardar el orden supranacional comunitario y, por lo tanto, su
primera funcin es examinar si el juez de ltima instancia cumpli con
su misin de solicitar la interpretacin prejudicial al Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina. El juez que conozca un recurso
extraordinario siempre debe tener presente que la consulta prejudicial es
esencial, bsica y angular para el funcionamiento del sistema de
integracin subregional; por esta razn, se justifica la accin de anular
la sentencia que no cuente con este requisito toral.
Tambin es muy importante tener en cuenta que el juez extraordinario
debe consultar al Tribunal, tanto por las normas comunitarias que se
refieren a la interpretacin prejudicial obligatoria, como por las normas
comunitarias alegadas por el recurrente. Esto porque si el juez
extraordinario llegare a verificar que s se realiz la consulta
prejudicial, su accin consecuente sera la de resolver el asunto,
interpretando las normas comunitarias esgrimidas por el recurrente.
Con esto se cerrara de manera adecuada el sistema de colaboracin
entre el juez nacional y el juez comunitario.
Ahora bien, una vez que el juez extraordinario anule la sentencia por
la omisin mencionada, de conformidad con las previsiones de su norma
interna, puede tomar alguna de las siguientes acciones:

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28

Si la normativa interna lo prev as, devolver el asunto


al juez que debi solicitar la interpretacin para que
subsane su omisin y emita una nueva sentencia,
acogiendo, para tal fin, la providencia expedida por el
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Si la normativa interna no prev esto y el juez competente


debe expedir una sentencia sustitutiva, ste debe solicitar
la interpretacin prejudicial como si fuera el juez de
nica o ltima instancia, para as poder emitir en debida
forma la sentencia.

Efectos que se desprenden de la expedicin de la interpretacin prejudicial.


Una vez expedida la Interpretacin Prejudicial por parte del Tribunal
de Justicia de la Comunidad Andina, se generan los siguientes efectos:

nicamente tiene consecuencias para el caso particular.


Esto quiere decir que est dirigida especficamente para el
asunto a resolver; esto no obsta para que el juez de
instancia la pueda utilizar como parmetro de
interpretacin en otros asuntos, generando con esto una
interpretacin y aplicacin uniforme de la norma
comunitaria. Es muy diferente cuando se trata del juez
de nica o ltima instancia, ya que ste s est obligado a
solicitar la interpretacin en todos los casos.

El Juez Nacional deber aplicar adecuadamente la


interpretacin prejudicial. (artculo 27 del Estatuto del
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina).
Aunque el juez sea de instancia, una vez expedida la
interpretacin prejudicial debe aplicarla en su sentencia.
Por lo tanto, el Juez Nacional no slo debe remitirse a la
interpretacin prejudicial en su sentencia, sino que debe
acatarla de manera integral y de conformidad con el
sentido de la misma.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

29

Si el Juez Nacional incumple dicha obligacin, los sujetos legitimados


para el efecto podrn acudir al Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina, mediante la accin de incumplimiento. (Artculo 128 del
Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, segundo
prrafo).

Obligacin de vigilancia por parte de los Pases


Miembros y la Secretara General de la Comunidad
Andina. Como es tan importante la aplicacin uniforme
de la normativa comunitaria, se impone, en cabeza de los
Pases Miembros y la Secretara General, una carga
especfica de vigilancia de la labor jurisdiccional nacional
en el campo de la Interpretacin Prejudicial. (Artculo
128 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, primer prrafo).

Obligacin de enviar las sentencias dictadas en el proceso


interno. El Juez Nacional que solicit una interpretacin
prejudicial, deber enviar al Tribunal una copia de la
decisin proferida en el proceso interno, a efectos que
pueda realizarse el control mencionado anteriormente.

2. La marca y los requisitos para su registro. Carencia


de distintividad.
El artculo 134 de la Decisin 486 al referirse a la marca seala que:
() constituir marca cualquier signo que sea apto para distinguir
productos o servicios en el mercado. Podrn registrarse como marcas los
signos susceptibles de representacin grfica. La naturaleza del producto
o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningn caso ser
obstculo para su registro (). Este artculo tiene un triple contenido,
da un concepto de marca, indica los requisitos que debe reunir un signo
para ser registrado como marca y hace una enumeracin ejemplificativa
de los signos registrables.
Con base al concepto del artculo 134 de la Decisin 486 se define la
marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por
palabras o combinacin de palabras, imgenes, figuras, smbolos,

30

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grficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas, escudos,


sonidos, olores, letras, nmeros, color determinado por su forma o
combinacin de colores, forma de los productos, sus envases o envolturas
y otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados
que, susceptibles de representacin grfica, sirvan para distinguir en el
mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario
medio los identifique, valore, diferencie, seleccione y adquiera sin riesgo
de confusin o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.
Este artculo hace una enumeracin enunciativa de los signos que
pueden constituir marcas, por lo que el Tribunal seala que: Esta
enumeracin cubre los signos denominativos, grficos y mixtos, pero
tambin los tridimensionales, as como los sonoros y olfativos, lo que
revela el propsito de extender el alcance de la nocin de marca.
(Proceso 92-IP-2004, marca: UNIVERSIDAD VIRTUAL,
publicado en la Gaceta Oficial N 1121, de 28 de setiembre de 2004).
El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en
la Decisin 344, se encuentra implcitamente contenido en esta
definicin toda vez que, un signo para que pueda ser captado y
apreciado es necesario que pase a ser una impresin material
identificable a fin de que, al ser aprehendido por medios sensoriales y
asimilado por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o
usuarios. Sobre la perceptibilidad, Jos Manuel Otero Lastres
manifiesta que: () es un acierto del artculo 134 no exigir
expresamente el requisito de la perceptibilidad, porque ya est
implcito en el propio concepto de marca como bien inmaterial en el
principal de sus requisitos que es la aptitud distintiva (Otero Lastres,
Jos Manuel, Rgimen de Marcas en la Decisin 486 del Acuerdo de
Cartagena (sic). Revista Jurdica del Per. Junio, 2001, p. 132).
La susceptibilidad de representacin grfica juntamente con la
distintividad, constituyen los requisitos expresamente exigidos.

La susceptibilidad de representacin grfica, es la aptitud


que tiene un signo de ser descrito o reproducido en palabras, imgenes,
frmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado
por el pblico consumidor.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

31

La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para


individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o
servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es
considerada como caracterstica esencial que debe reunir todo signo para
ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para
que sta cumpla su funcin principal de identificar e indicar el origen
empresarial y, en su caso, incluso, la calidad del producto o servicio, sin
riesgo de confusin o asociacin.
En cuanto al requisito de la distintividad, si bien este artculo con
relacin a lo que dispona el artculo 81 de la Decisin 344 no hace
expresa mencin a la suficiente distintividad, sin embargo para efectos
de registro del signo, de conformidad con el literal a) del artculo 135 de
la Decisin 486 se exige que () el signo deber ser apto para
identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos
o comercializados por una persona de otros idnticos o similares, con el
objeto de que el consumidor o usuario los valore, diferencie y seleccione,
sin riesgo de confusin o de asociacin en torno a su origen empresarial o
a su calidad () esta exigencia se expresa tambin a travs de la
prohibicin contemplada en el artculo 135, literal b, de la Decisin en
referencia, segn la cual no podrn registrarse como marcas los signos
que carezcan de distintividad. (Proceso 205-IP-2005, caso
FORMA DE UNA BOTA Y SUS SUELAS, publicado en
la Gaceta Oficial N 1333, de 25 de abril de 2006).
Se reconoce tanto una capacidad distintiva intrnseca como una
capacidad distintiva extrnseca, la primera se refiere a la aptitud
individualizadora del signo, mientras que la segunda se refiere a su no
confundibilidad con otros signos.
La marca salvaguarda tanto el inters de su titular al conferirle un
derecho exclusivo sobre el signo distintivo, como el inters general de los
consumidores o usuarios, garantizndoles el origen y la calidad de los
productos o servicios, evitando el riesgo de confusin o de asociacin,
tornando as transparente el mercado.

32

CORPORACIN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

En consecuencia, se deber tomar en cuenta, si las marcas COCA

INDGENA (mixta) y COCA ZAGRADHA (mixta),


cumplen con los requisitos del artculo 134 de la Decisin 486 de la
Comisin de la Comunidad Andina, y si no se encuentran dentro de las
causales de irregistrabilidad previstas en los artculos 135 y 136 de la
referida Decisin.

3. Las marcas mixtas.


En el presente caso, las marcas COCA INDGENA y COCA ZAGRADHA son mixtas, por lo que este Tribunal considera
pertinente examinar la naturaleza de dichos signos.

Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una

o varias palabras) y un elemento grfico (una o varias imgenes). La


combinacin de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce
en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de
las dems existentes en el mercado. Sin embargo al efectuar el examen
de registrabilidad de estas marcas se debe identificar cul de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si
el denominativo o el grfico. A fin de llegar a tal determinacin, en el
anlisis de una marca mixta hay que fijar cul es la dimensin ms
caracterstica que determina la impresin general que () suscita en el
consumidor () debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa
dimensin, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente
del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresin general que
el signo mixto va a suscitar en los consumidores (Fernndez-Novoa,
Carlos, Fundamentos de Derecho de Marcas, Editorial Montecorvo
S.A., Madrid, 1984, pp. 237-239).
Sobre el tema, la jurisprudencia seala que: La marca mixta es una
unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo
como el grfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca
mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado.
(Proceso 55-IP-2002, diseo industrial: BURBUJA videos 2000,
publicado en la Gaceta Oficial N 821, de 1 de agosto de 2002).
Tambin ha reiterado que: La doctrina se ha inclinado a considerar
que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

33

ms caracterstico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza


expresiva propia de las palabras, las que por definicin son
pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca
prioridad al elemento grfico, teniendo en cuenta su tamao, color y
colocacin, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento
grfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de
conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.
(Proceso 26-IP-98, marca: C.A.S.A. mixta, publicado en la Gaceta
Oficial N 410, de 24 de febrero de 1999).
Con base en estos criterios, se deber identificar cul de estos elementos
prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el
denominativo o el grfico, conforme a los criterios contenidos en la
presente interpretacin.

4. Los signos conformados por palabras descriptivas y


genricas.
En el caso de autos, se seala que las denominaciones COCA
INDGENA y COCA ZAGRADHA de las marcas registradas seran descriptivas y genricas, por lo que el Tribunal considera
oportuno desarrollar el tema respectivo.

Al respecto, la norma comunitaria y calificada doctrina han


manifestado que los signos conformados por palabras
descriptivas son aquellos que informan a los consumidores
exclusivamente lo concerniente a las caractersticas de los productos o de
los servicios que buscan identificar. El tratadista Fernndez-Novoa
seala que el signo descriptivo debe tener la virtualidad de comunicar las
caractersticas (calidad, cantidad, destino, etc.) a una persona que no
conoce el producto o servicio.
Siguiendo los criterios de Jorge Otamendi, el signo descriptivo o el
conformado por palabras descriptivas no tiene poder identificatorio, toda
vez que se confunde con lo que va a identificar, sea un producto o
servicio o cualesquiera de sus propiedades o caractersticas. De ello se
comprende por qu el literal e) del artculo 135 de la Decisin 486,
establece la irregistrabilidad de los signos descriptivos, involucrando en

34

CORPORACIN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

esa excepcin al registro marcario, entre otros, los que designen


exclusivamente la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la
procedencia geogrfica, la poca de produccin u otros datos
caractersticos o informaciones de los productos o de los servicios, puesto
que si tales caractersticas son comunes a los productos o servicios el
signo no ser distintivo y, en consecuencia, no podr ser registrado. Se
incluye en esta causal de irregistrabilidad las expresiones laudatorias
referidas a esos productos o servicios. La descriptividad de un signo
surge principalmente de la relacin directa entre ste y los productos o
servicios para los cuales est destinado a identificar. Un signo ser
descriptivo en relacin directa con dichos productos o servicios, mas no
con todo el universo de productos o servicios.
Sin embargo, en el caso de autos, al tratarse de signos conformados por
una parte denominativa compuesta, el Tribunal ha manifestado: El
signo compuesto, formado por uno o ms vocablos descriptivos, tiene la
posibilidad de ser registrado siempre que formen un conjunto marcario
suficientemente distintivo. A pesar de esto, el titular de un signo con
dichas caractersticas, tiene que ser consciente de que no puede impedir
la utilizacin del signo descriptivo y, por lo tanto, su marca sera
consideraba dbil. (Proceso 48-IP-2009, marca: ESPUMA
CARIOCA CARNAVALERA mixta, publicado en la Gaceta
Oficial N 1760, de 25 de septiembre de 2009).
El Tribunal, en base a la doctrina, ha sostenido que uno de los mtodos
para determinar si un signo es descriptivo, es formularse la pregunta
cmo es el producto o servicio que se pretende registrar, (...) de
tal manera que si la respuesta espontneamente suministrada -por
ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designacin de ese
producto, habr lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la
denominacin. (Proceso 27-IP-2001, marca: MIGALLETITA,
publicado en la Gaceta Oficial N 686, de 10 de julio de 2001).
Por otro lado, el Tribunal ha sostenido que la dimensin genrica de
un signo debe apreciarse en concreto, segn el criterio de los
consumidores y la relacin del signo con el producto que pretende
distinguir, considerando las caractersticas de ste y el nomencltor de

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

35

que haga parte, teniendo presente que una o varias palabras podrn
ser genricas en relacin con un tipo de productos o servicios, pero no en
relacin con otros. Adems, la dimensin genrica de tales palabras
puede desaparecer si, al hacerse parte de un conjunto, adquieren
significado propio y fuerza distintiva suficiente para ser registradas como
marca. (Proceso 17-IP-2003, marca: TUBERAS Y
PREFABRICADOS DE CONCRETO S.A. TUBESA. S.A.,
publicado en la Gaceta Oficial N 917, de 10 de abril de 2003).
Al respecto, el Tribunal ha expresado, (...) para fijar la genericidad de
los signos es necesario preguntarse Qu es?, frente al producto o
servicio de que se trata, por cuanto si la respuesta emerge
exclusivamente de la denominacin genrica, sta no ser lo
suficientemente distintiva en relacin a dicho producto o servicio, no
pudiendo, por tanto, ser registrada como marca. (Proceso 7-IP-2001,
marca: LASER, publicado en la Gaceta Oficial N 661, de 11 de
abril de 2001).
Al momento de realizar el correspondiente examen de registrabilidad no
deben tomarse en cuenta los elementos genricos, a efectos de determinar
si existe confusin; sta es una excepcin al principio de que el cotejo de
las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visin de los signos
que se enfrentan. En el caso de los elementos genricos, la distintividad
se busca en el elemento diferente que integra el signo.
Sin embargo, el signo denominativo compuesto, formado por uno o ms
vocablos genricos, tiene la posibilidad de ser registrado siempre que
formen un conjunto marcario suficientemente distintivo. A pesar de esto,
el titular de un signo con dichas caractersticas, tiene que ser consciente
de que no puede impedir la utilizacin del signo genrico y, por lo tanto,
su marca sera consideraba dbil.

5. Los signos engaosos.


Resulta importante dejar en claro la diferencia que existe entre los
signos descriptivos o genricos, y los signos engaosos, a fin de poder
determinar en qu categora se encontraran enmarcadas las marcas

36

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COCA INDGENA
ZAGRADHA (mixta).
registradas

(mixta)

COCA

Los signos engaosos segn el artculo 135 literal i) de la Decisin


486, son aquellos que hacen referencia a la posibilidad de que los signos
induzcan a engao al pblico o a los medios comerciales, sobre la
procedencia, la naturaleza, el modo de fabricacin, las caractersticas o
cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios,
desnaturalizando la funcin principal de la marca cual es distinguir en
el mercado unos productos o servicios de una persona de los de similares
o idnticos pertenecientes a otra persona.
Segn lo manifiesta Marco Matas Alemn, esta prohibicin obedece
al inters del legislador en evitar que los consumidores sean engaados,
tanto sobre las bondades de la empresa productora o prestante del
servicio, como sobre las bondades atribuidas a los mismos, lo cual como
queda claro tienden a la proteccin de un lado de la transparencia que
debe acompaar a la actividad comercial y de otro lado a la proteccin
general de los consumidores. (Alemn, Marco Matas,
Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios,
Top Management, Bogot, p. 85).
Por su parte, el Tribunal ha sostenido que: el engao se produce
cuando un signo provoca en la mente del consumidor una distorsin de
la realidad acerca de la naturaleza del bien o servicio, sus
caractersticas, su procedencia, su modo de fabricacin, la aptitud para
su empleo y otras informaciones que induzcan al pblico a error. La
prohibicin de registrar signos engaosos, tal como se ha pronunciado
este Tribunal se dirige a precautelar el inters general o pblico, es decir,
del consumidor. (Proceso 38-IP-99, marca: LEO, publicado en la
Gaceta Oficial N 419, de 17 de marzo de 1999).

Proteccin contra reivindicaciones falsas o engaosas


de la autenticidad del origen:
En el presente caso, la demandante ha sealado que: Las marcas
registradas utilizan smbolos de los pueblos indgenas, por ejemplo en el

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

37

registro de la marca mixta COCA INDGENA se reemplaza la


letra O, por un espiral que alude al smbolo herldico de varios pueblos
indgenas como los Tule, Ijku, Nasa, Misak y otras culturas, esta es la
forma de representacin del caracol () se configura claramente una
usurpacin de la identidad de los pueblos indgenas por un particular
que al hacerlo incrementa de manera significativa la venta de sus
productos, pues los presenta con una identidad que no es propia.
Sobre la propiedad intelectual y las expresiones culturales tradicionales
o del folclore, la Organizacin Mundial de la Propiedad Intelectual
(OMPI) ha manifestado lo siguiente:
Uno de los tipos de apropiaciones de que a menudo se quejan las
comunidades indgenas y tradicionales es la prctica de reivindicar de
forma falsa o de manera que induzca a error la autenticidad o el origen.
Por ejemplo, un recuerdo turstico barato puede llevar una etiqueta en la
que se indique falsamente que es autntico, fabricado por indgenas
u originario de una comunidad en particular. La legislacin sobre
competencia desleal, as como la normativa sobre prcticas
comerciales y etiquetado, son de utilidad a este respecto, como se ha
demostrado en la prctica en varias ocasiones. () Esto significa que
las indicaciones geogrficas tambin pueden servir para proteger las
expresiones culturales tradicionales, en particular cuando se dan en
forma de productos tangibles, como los objetos artesanales que tienen
cualidades por razn de su origen geogrfico; (). Si bien la indicacin
geogrfica protegida suele ser el nombre de la propia localidad,
determinadas expresiones culturales tradicionales pueden protegerse
directamente como indicaciones geogrficas, como es el caso de nombres,
signos y smbolos indgenas o tradicionales. A los pueblos indgenas y
las comunidades tradicionales les preocupa que empresas comerciales no
autorizadas tomen sus vocablos, nombres, diseos, smbolos y otros
signos distintivos y los utilicen y registren como marcas. Esta prctica
puede cuestionarse en virtud de los principios generales que rigen la
proteccin de marcas (lo subrayado es nuestro)4.
4

Propiedad intelectual y expresiones culturales tradicionales o del folklore, Folleto N 1, The


World Intellectual Property Organization (WIPO), pp. 17-18. www.wipo.int/freepublications/es
/tk/913 /wipo_pub_913.pdf.

38

CORPORACIN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

Al respecto, podemos decir que en el mbito de la Comunidad Andina


se ha optado por reforzar la proteccin preventiva, al recoger
explcitamente la prohibicin del registro no autorizado de signos y
smbolos indgenas como marcas mediante el artculo 136 literal g) de la
Decisin 486.
Por lo tanto, el Juez Consultante deber determinar si las marcas
COCA INDGENA (mixta) y COCA ZAGRADHA
(mixta), seran signos engaosos al incluir smbolos que haran creer

errneamente al pblico consumidor, que dichos productos o servicios


proceden de dichas comunidades indgenas, cuando en realidad, procederan de una persona ajena a dichas comunidades.

6. La causal de irregistrabilidad del artculo 136 literal


g) de la Decisin 486:
La Corte Constitucional de la Repblica de Colombia solicita la
interpretacin prejudicial del artculo 136 literal g) de la Decisin 486.
En el presente caso, la demandante ha sealado que: Las marcas
registradas utilizan smbolos de los pueblos indgenas, por ejemplo en el
registro de la marca mixta COCA INDGENA se reemplaza la
letra O, por un espiral que alude al smbolo herldico de varios pueblos
indgenas como los Tule, Ijku, Nasa, Misak y otras culturas, esta es la
forma de representacin del caracol () se configura claramente una
usurpacin de la identidad de los pueblos indgenas por un particular
que al hacerlo incrementa de manera significativa la venta de sus
productos, pues los presenta con una identidad que no es propia.
El artculo 136 literal g) prohbe el registro de marcas cuando
consistan en el nombre de las comunidades indgenas, afroamericanas o
locales, o las denominaciones, las palabras, letras, caracteres o signos
utilizados para distinguir sus productos, servicios o la forma de
procesarlos, o que constituyan la expresin de su cultura o prctica,
salvo que la solicitud sea presentada por la propia comunidad o con su
consentimiento expreso.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

39

El objetivo es que el uso de dichos smbolos o signos no sugiera una


falsa relacin entre el producto y/o servicio y la comunidad indgena, ya
que el consumidor propender a atribuirle a los productos y/o servicios
identificados, las cualidades y las caractersticas inherentes a la imagen
de la comunidad indgena aludida, y an en el caso en que no atribuya
una especfica calidad, igualmente relacionar el producto y/o servicio
con la comunidad, creyendo errneamente que le pertenece la fabricacin
y la produccin del mismo o que, en todo caso, se encuentra relacionado
a la comunidad productora.
Por un lado, la finalidad de la causal de irregistrabilidad del artculo
136 literal g) es la proteccin de los derechos propios de los pueblos
indgenas, afroamericanos o locales, de conformidad con su etnia, cultura
y conocimientos tradicionales.
Por otro lado, el objetivo de esta causal de irregistrabilidad es la
proteccin del pblico consumidor, ya que se busca evitar que asocie el
producto y/o servicio con la cultura vinculada o evocada por el signo
solicitado para registro.
Los derechos de las comunidades indgenas, afro americanas o locales
como un patrimonio se encuentran reconocidos en el Rgimen Comn
sobre Propiedad Industrial de la Comunidad Andina. En concreto, la
Decisin 486 de la Comisin de la Comunidad Andina contempla una
proteccin que impide que se pueda registrar como marca los signos que:
a) Consistan en el nombre de las comunidades
indgenas, afro americanas o locales;
b) Consistan en las denominaciones, las palabras,
letras, caracteres o signos utilizados para distinguir
los productos, servicios o la forma de procesarlos de
esas comunidades; o,

40

CORPORACIN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

c) Constituyan la expresin de la cultura o prctica de esas


comunidades.
La norma andina, sin embargo, consagra una excepcin para los signos
incursos en cualquiera de los tres supuestos, contemplando que es posible
su registro si la solicitud es presentada por la propia comunidad o si
media consentimiento expreso de sta.
El Tribunal entiende por consentimiento expreso, la manifestacin de
voluntad clara, patente, sopesada y expresada por escrito, mediante la
cual una comunidad indgena decide vincularse jurdicamente, por
ejemplo, a travs de un acuerdo de licencia o autorizacin de uso de
marca.
En el presente caso, la demandante Organizacin Nacional Indgena de
Colombia (ONIC) formul demanda de tutela contra la
Superintendencia de Industria y Comercio, por la supuesta vulneracin
de los derechos fundamentales a la consulta previa e informada; a la
propiedad colectiva; a la autonoma; a la participacin en la vida social
y econmica de la Nacin; a la identidad e integridad tnica y cultural;
a la autonoma de los pueblos indgenas; a la proteccin de la riqueza
cultural de la Nacin; al debido proceso y al ambiente sano de los
pueblos indgenas de Colombia.
Ahora bien, la pregunta que surge de lo expresado es cmo lograr el
consentimiento expreso de las comunidades indgenas?
El Tribunal advierte que la normativa comunitaria de propiedad
industrial debe estar en concordancia y armona con la proteccin de los
derechos humanos, ya que stos son el soporte de actuacin de todos los
operadores jurdicos subregionales. No se podra entender la norma
comunitaria andina de propiedad intelectual de manera alejada de dicho
amparo, mxime si la clula fundamental del proceso de integracin es
el propio habitante de la subregin (prrafo 3 del artculo 1 del
Acuerdo de Cartagena). Sobre este fundamento se expidi el artculo 3
de la Decisin 486 de la Comisin de la Comunidad Andina, cuya
finalidad es lograr ponderar los derechos de propiedad industrial con los

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

41

derechos de los pueblos y comunidades indgenas. Dicho artculo


establece lo siguiente:
Artculo 3- Los Pases Miembros asegurarn que la proteccin
conferida a los elementos de la propiedad industrial se conceder
salvaguardando y respetando su patrimonio biolgico y gentico, as
como los conocimientos tradicionales de sus comunidades indgenas,
afroamericanas o locales (...).
En este sentido, el Tribunal encuentra que dentro de los principios
generales del Derecho comunitario andino se encuentra el respeto y la
proteccin de los derechos humanos, esto en concordancia con las
tradiciones constitucionales comunes de los Pases Miembros. Situacin
que no debe ser desatendida por ningn operador jurdico comunitario.
De conformidad con lo anterior, los Pases Miembros, en el marco del
artculo 136 literal g) de la Decisin 486 de la Comisin de la
Comunidad Andina, debern procurar que el consentimiento expreso al
que alude la mencionada disposicin sea obtenido en el marco del respeto
a los derechos fundamentales de los pueblos indgenas y, en consecuencia,
mediante la va idnea para ello, consultando, claro est, el escenario
local, interamericano5 y universal de proteccin de los derechos de los
pueblos indgenas. De esta manera, los Pases Miembros debern
utilizar el mecanismo pertinente para lograr el consentimiento expreso,
de forma tal, que se consulte de manera adecuada a los pueblos
indgenas para lograr la proteccin efectiva de sus derechos. Dicho
mecanismo debe atender al desarrollo que sobre la materia se ha dado
tanto a nivel de las tradiciones constitucionales comunes de los Pases
Miembros, como al desarrollo internacional de la defensa de los derechos
humanos.
El Tribunal alerta que a nivel comunitario andino existen normas que
prevn dicho asunto en consonancia con la tutela internacional sobre la
materia. Encontramos la Decisin 523 del Consejo Andino de
5

Dentro de las mltiples sentencias de la Corte Interamericana sobre el tema, conviene resaltar
la reciente sentencia Caso Pueblo Indgena Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador. Fondo y reparaciones. Sentencia de 27 de junio de 2012, Serie C, N 245.

42

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Ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad Andina,


mediante la cual se adopta la Estrategia Regional de Biodiversidad
para los Pases del Trpico Andino, y en donde claramente se hace un
llamado a la proteccin de los conocimientos tradicionales a travs de los
canales pertinentes.
Es conveniente transcribir el punto 2.3., literal e) del anexo de la
Decisin 523 citada, mediante el cual se encuentra el siguiente punto
crtico de anlisis y regulacin en los Pases Miembros:
e). Finalmente, un tema central que debe ser definido es el alcance y los
mecanismos de participacin representativa y consulta previa de los
pueblos indgenas, comunidades locales y afroamericanas en la definicin
e implementacin de una estrategia de proteccin y recuperacin de sus
conocimientos y prcticas tradicionales referidos a la biodiversidad
(subrayado por fuera del texto).
De todas maneras, se advierte que en lo no regulado por la Norma
Comunitaria es de aplicacin el principio del complemento
indispensable. Sobre este principio el Tribunal ha manifestado lo
siguiente:
En abundante jurisprudencia, el Tribunal ha tratado el tema de la
relacin entre ordenamiento comunitario andino y el derecho interno de
los Pases Miembros. Por un lado, ha establecido la preeminencia del
primero y, por otro, ha desarrollado la figura del complemento
indispensable. Esta ltima se puede sintetizar en lo siguiente: no es
posible la expedicin de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo
que sean necesarias para la correcta aplicacin de aqullas. (Proceso
10-IP-94. Interpretacin Prejudicial de 17 de marzo de 1995,
publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N 177, de
20 de abril de 1995).
Lo anterior quiere decir que los Pases Miembros no pueden expedir
normas sobre asuntos regulados por las normas comunitarias, salvo que
sean necesarias para su correcta ejecucin y, en consecuencia, no pueden,
so pretexto de reglamentar normas comunitarias, establecer nuevos

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

43

derechos u obligaciones o modificar los ya existentes y previstos en las


normas comunitarias.
En consecuencia, el Pas Miembro slo podra haber regulado dicho
asunto cuando la propia norma comunitaria explcitamente lo hubiera
previsto, o cuando sobre dicho asunto hubiese guardado silencio ()
(Accin de incumplimiento en el Proceso 05-AI-2008, de 27 de enero
de 2009).
Finalmente, sobre el principio del complemento indispensable, el artculo
276 de la misma Decisin 486 seala que: Los asuntos sobre
Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisin, sern
regulados por las normas internas de los Pases Miembros.

6.1.La proteccin de la propiedad industrial y el respeto


al patrimonio biolgico y a los conocimientos tradicionales de las comunidades indgenas:
El Tribunal analizar el presente tema, ya que la parte demandante,
Organizacin Nacional Indgena de Colombia (ONIC), alega en su
escrito de demanda la proteccin de la propiedad industrial y el respeto
al patrimonio biolgico y a los conocimientos tradicionales de las
comunidades indgenas. A continuacin, se transcribir normativa
comunitaria relacionada con el tema.
El artculo 3 de la Decisin 486 establece que:Los Pases Miembros
asegurarn que la proteccin conferida a los elementos de la propiedad
industrial se conceder salvaguardando y respetando su patrimonio
biolgico y gentico, as como los conocimientos tradicionales de sus
comunidades indgenas, afroamericanas o locales. En tal virtud, la
concesin de patentes que versen sobre invenciones desarrolladas a partir
de material obtenido de dicho patrimonio o dichos conocimientos estar
supeditada a que ese material haya sido adquirido de conformidad con
el ordenamiento jurdico internacional, comunitario y nacional. Los
Pases Miembros reconocen el derecho y la facultad para decidir de las
comunidades indgenas, afroamericanas o locales, sobre sus
conocimientos colectivos. Las disposiciones de la presente Decisin se

44

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aplicarn e interpretarn de manera que no contravengan a las


establecidas por la Decisin 391, con sus modificaciones vigentes.
Por su parte, el artculo 7 de la Decisin 391 establece que: Los
Pases Miembros, de conformidad con esta Decisin y su legislacin
nacional complementaria, reconocen y valoran los derechos y la facultad
para decidir de las comunidades indgenas, afroamericanas y locales,
sobre sus conocimientos, innovaciones y prcticas tradicionales asociados
a los recursos genticos y sus productos derivados.
Mediante la Decisin 674 del Consejo Andino de Ministros de
Relaciones Exteriores, se estableci el Consejo Consultivo de los
Pueblos Indgenas de la Comunidad Andina como instancia consultiva
en el marco del Sistema Andino de Integracin, para promover la
participacin activa de los pueblos indgenas en los asuntos vinculados
con la integracin subregional, en sus mbitos econmico, social, cultural
y poltico.
La Carta Andina para la Promocin de los Derechos Humanos, en la
Parte VIII, reconoce los derechos de los Pueblos indgenas y
comunidades de afrodescendientes. En efecto, en el artculo 36 se seala
que: Reiteran su compromiso de cumplir y hacer cumplir los derechos y
obligaciones consagrados en instrumentos internacionales que tienen
como finalidad promover y proteger los derechos humanos de los pueblos
indgenas y los de las comunidades de afrodescendientes, en particular el
Convenio sobre pueblos indgenas y tribales en pases independientes
(nmero 169) de la Organizacin Internacional del Trabajo.
Asimismo, en el artculo 38 de la Carta Andina se seala que:
Reconocen, igualmente, que los pueblos indgenas y comunidades de
afrodescendientes, dentro del marco de las legislaciones nacionales y de la
normativa sobre derechos humanos, tienen derecho a mantener y
desarrollar sus identidades y costumbres en lo cultural, espiritual,
poltico, econmico y jurdico; a la propiedad y posesin de las tierras o
territorios que tradicionalmente ocupan; a no ser desplazados de ellos y
a retornar en caso de serlo; a conservar sus propias formas de
organizacin social, ejercicio de la autoridad y administracin de

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

45

justicia; a desarrollar y mantener su patrimonio cultural tangible e


intangible; y a la proteccin de sus conocimientos ancestrales colectivos y
al ejercicio de sus prcticas tradicionales.

Los conocimientos tradicionales:


La Comunidad Andina (CAN), a travs de la Estrategia Regional
sobre Biodiversidad establecida en julio del 2002 (Decisin 523)6,
incorpora el tema de los conocimientos tradicionales, destacando
elementos tales como: el derecho de propiedad colectiva de los
conocimientos tradicionales, el consentimiento fundamentado previo y la
distribucin de beneficios.
Es importante mencionar que la estrategia plantea la necesidad de
trabajar en la elaboracin del Rgimen Comn Andino para la
Proteccin de los Conocimientos Tradicionales, an inexistente, en
consulta y participacin con los pueblos indgenas.
Adems, se tiene la creacin de la Mesa Permanente sobre Pueblos
Indgenas (Decisin 524), cuyo foro tratar todos los asuntos
relacionados con los pueblos indgenas, que incluyen: biodiversidad,
derechos humanos, salud, educacin, entre otros. En cuanto a
biodiversidad, los pueblos indgenas han participado prcticamente en
todo el proceso de la elaboracin de la Estrategia Regional7.
En el caso especfico de los pases de la CAN, el tema se introduce a
raz de la Decisin 391, que reconoce el papel importante que cumplen
los conocimientos tradicionales relacionados en la conservacin y el
manejo de los recursos genticos y biolgicos (Artculo 7).
Finalmente, es importante conocer la 8va. Disposicin Transitoria, que
seala que: La Junta (hoy CAN), elaborar, dentro de un plazo de
6

Decisin 523 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, Estrategia Regional
de Biodiversidad para los Pases del Trpico Andino.
intranet.comunidadandina.org/Documentos/decisiones/DEC523.doc
7
Conocimientos tradicionales y el derecho consuetudinario, Unin Mundial para la Naturaleza
(UICN), p. 14.www.rimisp.org/getdoc.php?docid=6584

CORPORACIN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

46

tres meses posteriores a la presentacin de estudios nacionales por los


Pases Miembros, una propuesta para establecer un rgimen especial o
una norma de armonizacin, segn corresponda, que est orientado a
fortalecer la proteccin de los conocimientos, innovaciones y prcticas
tradicionales de las comunidades indgenas, afroamericanas y locales, de
conformidad con lo establecido en el artculo 7 de la presente Decisin, el
Convenio 169 de la OIT y el CDB.
El patrimonio cultural e intelectual de los pueblos indgenas se
encuentra conformado por las prcticas, los conocimientos y los modos de
vida tradicionales que caracterizan a un pueblo indgena y comprende8:
-

la lengua, el arte, la msica, la danza, la cancin y la


ceremonia,

las prcticas y los conocimientos agrcolas, tcnicos y


ecolgicos,

la espiritualidad, los sitios sagrados y los restos humanos


ancestrales,

la documentacin sobre los elementos precedentes.

En el campo del arte indgena, se han dado casos de usos no


autorizados por el artista o la comunidad indgena. As, cuando se
extrae un conocimiento tradicional de una comunidad indgena, sta
pierde el control sobre la manera de utilizar dicho conocimiento. ()
Estos pueblos tienen el derecho de proteger su propiedad intelectual,
incluido el derecho de proteger esta propiedad contra su utilizacin o
explotacin inadecuadas. Anlogamente, los pueblos indgenas procuran
proteger sus conocimientos y prcticas tradicionales contra la explotacin
comercial9.

Folleto N 12: La OMPI y los pueblos indgenas, p. 1.


www.ohchr.org/Documents/Publications/GuideIPleaflet12sp.pdf
9
Ibdem.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

47

Por tanto, se encuentran protegidos los conocimientos tradicionales, as


como las expresiones del folclore y la creatividad tradicionales. A
manera complementaria, los conocimientos tradicionales estn
relacionados con los siguientes saberes y prcticas10:
-

Ciencias naturales (e.g. biologa, botnica, zoologa,


taxonoma indgena).

Lingstica, cantos, rituales, danzas y ritmos.

Curaciones, medicina y farmacologa.

Artesana, cermica, tejidos y diseos.

Manejo de la biodiversidad, desarrollo sostenible, cultivos


asociados, manejo de ecosistemas, manejo forestal y
manejo de cuencas hidrogrficas.

Conocimiento de uso actual, previo o potencial de especies


de plantas y de animales, as como de suelos y minerales,
conocido por un grupo cultural.

Conocimiento de preparacin, proceso y almacenamiento


de especies.

Conocimientos sobre conservacin de ecosistemas.

Ceremonias y curaciones realizadas dentro y fuera de su


mbito cultural.

Sistemas de derecho consuetudinario y valores morales.

En el presente caso, mediante la Resolucin N 28752, de 30 de mayo


de 2011, se concedi al seor HCTOR ALFONSO BERNAL
10

Elementos para la proteccin sui generis de los conocimientos tradicionales colectivos e


integrales desde la perspectiva indgena, Comunidad Andina, pp. 9-11.
http://www.comunidadandina.org/Upload/201164175851libro_perspectiva_indigena.pdf.

48

CORPORACIN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

SNCHEZ el registro de la marca COCA INDGENA


(mixta), para distinguir servicios de comercializacin, publicidad,
distribucin y venta a terceros de productos artesanales y legales a base
de hoja de coca y con aplicaciones en los campos homeoptico y
alimenticio, entre otros de la Clase 35 de la Clasificacin
Internacional de Niza.
Adicionalmente, mediante la Resolucin N 29447, de 31 de mayo de
2011, se concedi al seor HCTOR ALFONSO BERNAL
SNCHEZ el registro de la marca COCA ZAGRADHA
(mixta) para distinguir aromticas e infusiones, productos de
pastelera y repostera a base de coca indgena legalmente cultivada,
mambe (hoja selecta de coca tostada) de la Clase 30 de la
Clasificacin Internacional de Niza.
El Tribunal considera que los productos artesanales y el procesamiento
de especies para hacer alimentos entran dentro del concepto de
conocimientos tradicionales, ya que dicho procesamiento y elaboracin
de productos cuentan con una determinada carga cultural y arraigo
histrico.
Por tanto, el Juez Consultante deber determinar si la marca COCA
INDGENA (mixta), para distinguir servicios de comer-

cializacin, publicidad, distribucin y venta a terceros de productos


artesanales y legales a base de hoja de coca y con aplicaciones en los
campos homeoptico y alimenticio, entre otros de la Clase 35, y la
marca COCA ZAGRADHA (mixta) para distinguir
aromticas e infusiones, productos de pastelera y repostera a base de
coca indgena legalmente cultivada, mambe (hoja selecta de coca
tostada) de la Clase 30, iran en contra de los conocimientos
tradicionales de las comunidades indgenas.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

49

7. La causal de irregistrabilidad del artculo 137 de la


Decisin 486: Cuando existan indicios razonables de
competencia desleal.
En el presente caso, se ha discutido sobre la aplicacin del artculo 137
de la Decisin 486, por lo que este Tribunal proceder a desarrollar el
tema.
Con relacin a la irregistrabilidad por la existencia de indicios
razonables de competencia desleal, este Tribunal se ha pronunciado en
los Procesos 126-IP-2009 y 129-IP-2009, habiendo vertido los
siguientes criterios: El artculo 137 de la Decisin 486 dispone que:
"Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le
permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar,
facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podr denegar
dicho registro".
De conformidad con lo establecido en el artculo 258 de la Decisin
486, se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial
realizado en el mbito empresarial que sea contrario a los usos y
prcticas honestos. Segn lo establecido en el artculo 259 literal a) de
la norma comunitaria, constituyen actos de competencia desleal
vinculados a la propiedad industrial, entre otros, "cualquier acto capaz
de crear una confusin, por cualquier medio que sea, respecto del
establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un
competidor".
Es de la propia realidad del trfico comercial de donde surgen esas
normas de comportamiento leal y honesto que plasman de manera
concreta el principio general de la buena fe en el campo del derecho
mercantil. En ese sentido, el sujeto que en su actuacin en el trfico
mercantil no se ajuste a este modelo de comportamiento ideal ha de
soportar el rechazo de su conducta por no acomodarse al principio de la
buena fe.
Dentro de este esquema, los signos distintivos de la empresa constituyen
un mecanismo regulador del mercado, al asegurar la necesaria

50

CORPORACIN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

transparencia de ste, circunstancia que, sin duda, redunda en beneficio


no slo de los empresarios que compiten entre s, sino tambin de los
consumidores en general.
El empresario que solicite el registro de una nueva marca ha de
someterse a un conjunto de normas y reglas jurdicas, entre las que
destacan aqullas cuya finalidad esencial no slo es la de evitar el riesgo
de confusin con otras marcas que ya gozan de proteccin registral sino,
adems, propiciar una conducta leal y honesta de quien solicita el
registro de un nuevo signo en relacin al sector econmico al que
pertenece.
De esta manera, para que una marca registrada llegue a consolidarse,
es necesario que su titular haya obrado de buena fe al momento de
proceder a solicitar su registro.
En tal sentido, quien alega la causal de irregistrabilidad del artculo
137, deber probar que el registro se hubiese solicitado para perpetrar,
facilitar o consolidar un acto de competencia desleal a travs del uso no
autorizado de caracteres o signos de las comunidades indgenas
utilizados para distinguir sus productos que constituyan la expresin
de su cultura o prctica.
En efecto, el Juez Consultante deber analizar si es que existen indicios
razonables que le permitan inferir que los registros de las marcas
COCA INDGENA (mixta) y COCA ZAGRADHA (mixta)
fueron solicitados por el seor Hctor Alfonso Bernal Snchez para
perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal en
desmedro de las comunidades indgenas.
Concepto de Acto Desleal.
La importancia del comercio internacional ha dado lugar a prcticas
calificadas como de competencia desleal. En virtud del artculo 10bis de
la Unin de Pars, los pases de la Unin de Pars estn obligados a
garantizar una proteccin eficaz contra la competencia desleal.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

51

El artculo 258, de la Decisin 486 de la Comisin de la Comunidad


Andina dispone que: Se considera desleal todo acto vinculado a la
propiedad industrial realizado en el mbito empresarial que sea
contrario a los usos y prcticas honestos. De donde se desprende que no
hay una lista taxativa que indique cules actos se consideran desleales;
y, que es desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial, que
realizado en el mbito empresarial sea contrario a los usos y prcticas
honestos.
En cuanto al concepto de acto contrario a los usos y prcticas honestos,
el Tribunal ha considerado que son actos que se producen,
precisamente, cuando se acta con la intencin de causar dao o de
aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor.
(Proceso 38-IP-98, publicado en la Gaceta Oficial N 419, de 17 de
marzo de 1999).
El concepto de usos honestos parte de lo que se denomina buena fe
comercial. Y en armona a lo mencionado se toma en consideracin

lo que la doctrina seala sobre el tema: "Tal y como se emplea en la ley,


la buena fe constitutiva de competencia desleal es calificada con el
adjetivo "comercial", por lo cual no se trata de una buena fe comn,
sino que est referida a la buena fe que impera entre los comerciantes.
En consecuencia, el criterio corporativo toma importancia, pues el juicio
de valor debe revelar con certeza que la conducta es contraria a esta
particular especie de buena fe. Teniendo en cuenta la precisin anterior y
uniendo la nocin de buena fe al calificativo comercial, se debe entender
que esta nocin se refiere a la prctica que se ajusta a los mandatos de
honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad y sinceridad que rige a los
comerciantes en sus actuaciones". (Jaeckel Kovaks, Jorge. Apuntes
Sobre Competencia Desleal, Seminarios 8. Centro de Estudios de
Derecho de la Competencia, Universidad Javeriana, Pg. 45).
La buena fe era la conciencia de no perjudicar a otra persona ni
defraudar la ley, y por eso sola definirse la buena fe comercial como la
conviccin de honestidad, honradez y lealtad en la concertacin y
cumplimiento de los negocios". (Narvez Garca, Jos Ignacio. Derecho

52

CORPORACIN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

Mercantil Colombiano, parte general. Ed. Legis, Colombia, Pg.


316).
Los actos, adems de poder causar daos a un competidor determinado,
lo pueden hacer al mercado mismo y, por lo tanto, al inters del pblico
consumidor.
Bajo este concepto se sostiene que la finalidad de la figura de la
competencia desleal se da en dos aspectos: de un lado se trata de
amparar los intereses de los dems empresarios, en la medida en que
ellos podran resultar vulnerados por el comportamiento indebido del
competidor desleal; pero adems, y esta faceta de la restriccin a la
competencia desleal es frecuentemente olvidada, se busca establecer una
proteccin efectiva para los intereses de los particulares, en cuanto son
consumidores y destinatarios exclusivos de muchas de las prcticas
indebidas. (publicidad engaosa, por ejemplo). (Gacharn, Mara
Consuelo. La Competencia Desleal. Ed. Temis, Bogot, Colombia,
1992, Pg. 47).
Para que un acto sea calificado como de competencia desleal, la doctrina
indica que se debe cumplir con lo siguiente:
1. Que el acto o actividad sean de efectiva competencia, es decir,
que el infractor y la vctima estn en una verdadera situacin
de rivalidad competitiva, ejerciendo la actividad comercial en
la misma o anloga forma.
2. Que el acto o la actividad sean indebidos.
3. Que el acto sea susceptible de producir un dao, un acto ser
desleal "cuando sea idneo para perjudicar a un empresario
competidor, bastando, por lo tanto la probabilidad del dao (y
no el dao efectivo) para justificar la calificacin y la
sancin".
Sobre lo cual, el Tribunal ha manifestado: En efecto, ser considerada
desleal toda actividad (que tenga como objeto o por efecto) encaminada a

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

53

producir dao ya sea que lo produzca efectivamente, o simplemente sean


susceptibles de producirlos. La legislacin andina trata de prevenir
conductas que atenten contra los usos mercantiles honestos, por tanto, se
desprende de la propia normativa andina la proteccin a los
competidores, al pblico consumidor y al inters general, en relacin con
una competencia deshonesta o desleal. Es preciso sealar que con el
ejercicio de la accin por competencia desleal se pretende: la calificacin
de la conducta como tal, la orden del juez para que suspenda o impida
la conducta y la indemnizacin de daos y perjuicios. Todas las
regulaciones tendientes a evitar la competencia desleal tienen como
objetivo primordial prevenir los actos abusivos y deshonestos capaces de
causar perjuicio a los dems competidores y al inters del pblico
consumidor y, por lo tanto, que impidan un correcto funcionamiento del
sistema competitivo. (Proceso 143-IP-2006, marca: COATEL,
publicado en la Gaceta Oficial N 1436, de 1 de diciembre de 2006).
Sobre la base de lo anterior, si el signo ha sido solicitado para
perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, en
aplicacin del artculo 137 de la Decisin 486, debe denegarse su
registro.
Conforme a lo expuesto, el Juez Consultante debe determinar si el seor
HCTOR ALFONSO BERNAL SNCHEZ pretendi
perpetrar o consolidar un perjuicio en contra de las comunidades
indgenas, y si las solicitudes de registro de las marcas COCA
INDGENA (mixta) y COCA ZAGRADHA (mixta) se
realizaron de manera desleal o maliciosa, con el fin de obtener un
beneficio propio en desmedro de los intereses de las comunidades
indgenas.

Actos de competencia desleal.


El artculo 259 de la Decisin 486 se refiere a los actos de competencia
desleal vinculados a la propiedad intelectual aunque, como ya se
mencion, no configuran una lista taxativa. Estos son:

54

CORPORACIN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

1. Cualquier acto capaz de crear confusin, por cualquier


medio que sea, respecto del establecimiento, los productos
o la actividad industrial o comercial de un competidor.
2. Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio,
capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o
la actividad industrial o comercial de un competidor.
3. Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el
ejercicio del comercio, pudieren inducir al pblico a error
sobre la naturaleza, el modo de fabricacin, las
caractersticas, la aptitud en el empleo o la cantidad de
los productos.

Actos de competencia desleal por confusin.


El primer grupo, actos de competencia desleal por confusin, goza de
las siguientes caractersticas, de acuerdo a lo sostenido por este Tribunal:
1. No se refiere propiamente al anlisis de confundibilidad de los
signos distintivos, aunque pueden presentarse situaciones en que la
imitacin de un signo distintivo genere riesgo de confusin o asociacin
en el pblico consumidor. No se trata de establecer un anlisis en
materia de confundibilidad de signos distintivos, ya que esto es un tema
regulado en otra normativa. Se trata, entonces, de determinar si dichos
actos, en relacin con un competidor determinado, generan confusin en
el pblico consumidor respecto del establecimiento, los productos o la
actividad industrial o comercial de un competidor.
2. La norma se refiere a cualquier acto capaz de crear confusin por
cualquier medio. Lo anterior quiere decir que se pueden presentar
diversas maneras de crear confusin respecto de los productos o la
actividad industrial o comercial de un competidor. Pueden, en efecto,
darse en forma de artificios, engaos, aseveraciones, envo de
informacin, imitacin, productos, envases, envolturas, etc.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

55

En este sentido, la utilizacin de un signo distintivo ajeno para hacer


pasar como propios productos ajenos, es considerada como una prctica
desleal.
3. Para catalogar un acto como desleal, es condicin necesaria que los
competidores concurran en un mismo mercado, puesto que si no hay
competencia no se podra hablar de competencia desleal. En relacin con
este punto, el Tribunal ha manifestado: En todo caso, procede tener en
cuenta que, a los fines de juzgar sobre la deslealtad de los actos capaces
de crear confusin, es necesario que los establecimientos, los productos o
la actividad industrial o comercial de los competidores concurran en un
mismo mercado. En la doctrina se ha dicho sobre el particular que
para que un acto sea considerado desleal, es necesario que la actuacin
se haya producido en el mercado, esta actuacin sea incorrecta y pueda
perjudicar a cualquiera de los participantes en el mercado, consumidores
o empresarios, o pueda distorsionar el funcionamiento del propio sistema
competitivo. () para que el sistema competitivo funcione hay que
obligar a competir a los empresarios e impedir que al competir utilicen
medios que desvirten el sistema competitivo en s (). (FLINT
BLANCK, Pinkas: Tratado de defensa de la libre competencia;
Pontificia Universidad Catlica del Per, Lima, 2002, p. 115).
(Proceso 116-IP-2004, marca: CALCIORAL, publicado en la
Gaceta Oficial N 1172, de 7 de marzo de 2005).
El Tribunal, sobre los actos de competencia desleal regulados por la
Decisin 486, y en especial sobre dichos actos vinculados a la propiedad
industrial, ha manifestado: En un rgimen de libre competencia, se
justifica que, en el encuentro en el mercado entre la oferta de productores
y comerciantes y la demanda de clientes intermedios y consumidores, un
competidor alcance, en la venta de sus productos o en la prestacin de
sus servicios, una posicin de ventaja frente a otro u otros, si ha
obtenido dicha posicin a travs de medios lcitos. La licitud de medios,
en el mbito vinculado con la propiedad industrial, significa que la
conducta competitiva del agente econmico debe ser compatible con los
usos y prcticas consideradas honestas por quienes participan en el
mercado, toda vez que la realizacin de actos constitutivos de una
conducta contraria al citado deber de correccin provocara desequilibrios

56

CORPORACIN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

en las condiciones del mercado y afectara negativamente los intereses de


competidores y consumidores. La disciplina de estos actos encuentra as
justificacin en la necesidad de tutelar el inters general de los
participantes en el mercado, por la va de ordenar la competencia entre
los oferentes y prevenir los perjuicios que pudieran derivar de su ejercicio
abusivo. (Proceso 116-IP-2004, ya citado).
En virtud de lo anteriormente expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD


ANDINA,
CONCLUYE:
PRIMERO: Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el
que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que
conforman el ordenamiento jurdico de la Comunidad Andina, pueden
o no requerir del Tribunal Comunitario la interpretacin de las
mismas, siempre que exista la posibilidad de un recurso ulterior en
derecho interno.

nicamente la existencia de un recurso en el derecho interno que


permita revisar la interpretacin de la norma aplicable convierte en
facultativa la solicitud de interpretacin prejudicial la que, en principio,
resulta obligatoria.

SEGUNDO: En el presente caso, se deber tomar en cuenta, si las


marcas COCA INDGENA (mixta) y COCA ZAGRADHA (mixta), cumplen con los requisitos del artculo 134 de
la Decisin 486 de la Comisin de la Comunidad Andina, y si no se
encuentran dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los
artculos 135 y 136 de la referida Decisin.
TERCERO: Con base en los criterios desarrollados en la presente

ponencia, se deber identificar qu elemento prevalece y cul tiene mayor


influencia en la mente del consumidor en las marcas COCA INDGENA (mixta) y COCA ZAGRADHA (mixta), si el denominativo o el grfico.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

57

CUARTO: Los signos descriptivos no son registrables cuando refieren

a los consumidores exclusivamente en lo concerniente a las propiedades o


caractersticas de los productos o de los servicios que pretenden amparar,
salvo que estn acompaados de uno o varios elementos que le proporcionen la suficiente distintividad. Por otro lado, los signos genricos al
no ser suficientemente distintivos no son registrables como marcas a
menos que estn conformados por palabras o figuras que proporcionen
una fuerza expresiva suficiente para dotarlos de capacidad distintiva en
relacin con el producto o servicio de que se trate.

QUINTO: Los signos engaosos son aquellos que hacen referencia a


la posibilidad de que stos induzcan a engao al pblico consumidor o a
los medios comerciales, sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de
fabricacin, las caractersticas o cualidades o la aptitud para el empleo
de los productos o servicios, desnaturalizando la funcin distintiva de la
marca.
Basta que exista la posibilidad de riesgo de engao para no registrar las
marcas.
Por lo tanto, en el presente caso se deber determinar si las marcas

COCA INDGENA (mixta) y COCA ZAGRADHA


(mixta), seran signos engaosos al incluir smbolos que haran creer

errneamente al pblico consumidor, que dichos productos o servicios


proceden de dichas comunidades indgenas, cuando en realidad,
procederan de una persona ajena a dichas comunidades.

SEXTO: De conformidad con lo anterior, los Pases Miembros, en el

marco del artculo 136 literal g) de la Decisin 486 de la Comisin de


la Comunidad Andina, debern procurar que el consentimiento expreso
al que alude la mencionada disposicin sea obtenido en el marco del
respeto a los derechos fundamentales de los pueblos indgenas y, en
consecuencia, mediante la va idnea para ello, consultando, claro
est, el escenario local, interamericano y universal de proteccin de los
derechos de los pueblos indgenas. De esta manera, los Pases Miembros
debern utilizar el mecanismo pertinente para lograr el consentimiento
expreso, de forma tal, que se consulte de manera adecuada a los pueblos

58

CORPORACIN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

indgenas para lograr la proteccin efectiva de sus derechos. Dicho


mecanismo debe atender al desarrollo que sobre la materia se ha dado
tanto a nivel de las tradiciones constitucionales comunes de los Pases
Miembros, como al desarrollo internacional de la defensa de los derechos
humanos.
De todas maneras, se advierte que en lo no regulado por la Norma
Comunitaria es de aplicacin el principio del complemento
indispensable, de conformidad con el artculo 276 de la Decisin
486: Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la
presente Decisin, sern regulados por las normas internas de los Pases
Miembros.
El Juez Consultante deber determinar si los smbolos contenidos en las
marcas COCA INDGENA (mixta) y COCA
ZAGRADHA (mixta) seran caracteres o signos de las
comunidades indgenas utilizados para distinguir sus productos, o si
constituyen la expresin de su cultura o prctica y, en consecuencia, si
fue otorgado el consentimiento expreso mediante las consultas y los
canales idneos para ello, de conformidad con el esquema propio de
proteccin local, interamericano y universal de los derechos de las
comunidades y pueblos indgenas.

SPTIMO: En el presente caso, el Juez Consultante deber


determinar si la marca COCA INDGENA (mixta), para

distinguir servicios de comercializacin, publicidad, distribucin y venta


a terceros de productos artesanales y legales a base de hoja de coca y con
aplicaciones en los campos homeoptico y alimenticio, entre otros de la
Clase 35, y la marca COCA ZAGRADHA (mixta) para
distinguir aromticas e infusiones, productos de pastelera y repostera
a base de coca indgena legalmente cultivada, mambe (hoja selecta de
coca tostada) de la Clase 30, iran en contra de los conocimientos
tradicionales de las comunidades indgenas.

OCTAVO: La buena fe es un principio general de derecho que debe


gobernar todas las actuaciones. Para determinar si una persona obr
con mala fe es necesario que su actuacin sea consecuencia de la

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

59

intencin o de la conciencia de violar una disposicin legal o contractual,


o causar un perjuicio injusto o ilegal. Para que una marca registrada
llegue a consolidarse, es necesario que su titular haya obrado de buena fe
al momento de proceder a solicitar su registro. Los actos de competencia
desleal se caracterizan por ser actos de competencia que pueden causar
perjuicio a otro u otros competidores, que se encuentran destinados a
crear confusin, error o descrdito con el objeto de provocar la desviacin
de la clientela ajena, y cuya ilicitud deriva de la deslealtad de los medios
empleados.
En tal sentido, quien alega la causal de irregistrabilidad del artculo
137, deber probar que el registro se hubiese solicitado para perpetrar,
facilitar o consolidar un acto de competencia desleal a travs del uso no
autorizado de caracteres o signos de las comunidades indgenas
utilizados para distinguir sus productos que constituyan la expresin
de su cultura o prctica.
En consecuencia, se deber analizar si es que existen indicios
razonables que le permitan inferir que los registros de las marcas
COCA INDGENA (mixta) y COCA ZAGRADHA
(mixta) fueron solicitadas por el seor Hctor Alfonso Bernal
Snchez para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia
desleal en desmedro de las comunidades indgenas.

La Corte Constitucional de la Repblica de Colombia deber adoptar


la presente interpretacin prejudicial cuando dicte sentencia dentro del
proceso interno, de conformidad con lo dispuesto por el artculo 35 del
Tratado de Creacin del Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina, as como, dar cumplimiento a lo previsto en el artculo 128,
prrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.
Notifquese al Juez Consultante, mediante copia certificada y remtase
copia a la Secretara General de la Comunidad Andina, para su
publicacin en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
Jos Vicente Troya Jaramillo
PRESIDENTE

60

CORPORACIN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

Ricardo Vigil Toledo


MAGISTRADO
Leonor Perdomo Perdomo
MAGISTRADA
Carlo Jaime Villarroel Ferrer
MAGISTRADO
Gustavo Garca Brito
SECRETARIO

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD


ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que
reposa en el expediente de esta Secretara. CERTIFICO.Gustavo Garca Brito
SECRETARIO

MARCA

TRANSFERENCIA O CESIN DE REGISTRO


MARCARIO
Registro, requisitos y el procedimiento ante la oficina
nacional competente.
PROCESO 136-IP-2011
Interpretacin prejudicial del artculo 161 de la Decisin 486 de la
Comisin de la Comunidad Andina, formulada por el Consejo de
Estado de la Repblica de Colombia, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Seccin Primera. Actor: BATA BRANDS S
a.r.l.Marca: WEINBRENNER (mixta). Expediente Interno N
2007-00189.
GOAC N 2036 de 2 de abril de 2012

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diecinueve das
del mes de enero del ao dos mil doce.

VISTOS:
El Oficio N 1525, de 28 de junio de 2011, recibido en este Tribunal
el 1 de septiembre de 2011, mediante el cual la Seccin Primera del
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, de la
Repblica de Colombia, solicita interpretacin prejudicial del artculo
161 de la Decisin 486 de la Comisin de la Comunidad Andina, a
fin de resolver el proceso interno N 2007-00189.
El auto de fecha 09 de noviembre de 2011, mediante el cual este
Tribunal decidi admitir a trmite la referida solicitud de interpretacin
prejudicial por cumplir con los artculos 32 y 33 del Tratado de
Creacin del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artculo
125 del Estatuto.

62

CORPORACIN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

Los hechos sealados por el consultante, complementados con los


documentos incluidos en anexos.

1. Partes en el proceso interno:


Demandante: BATA BRANDS S.a.r.l.
Demandado: La Superintendencia de Industria y Comercio, de la
Repblica de Colombia.

2. Determinacin de los hechos relevantes:


2.1. Hechos:
La sociedad BATA BRANDS S.a.r.l. suscribi un contrato de
compraventa de todas las marcas de la sociedad BATA LIMITED,
entre ellas la marca WEINBRENNER (mixta), que identifica
productos de la Clase 25 de la Clasificacin Internacional.
El 19 de diciembre de 2005, la sociedad BATA BRANDS S.a.r.l.
solicit la transferencia del titular de la marca
WEINBRENNER (mixta) de BATA LIMITED a
BATA BRANDS S.a.r.l.
Mediante la Resolucin N 017170, de 29 de junio de 2006, el Jefe
de la Divisin de Signos Distintivos de la Superintendencia de
Industria y Comercio, archiv la solicitud bajo el argumento de que si
bien se dio respuesta al requerimiento en el tiempo oportuno, la misma
no satisfizo el requerimiento, toda vez que en el listado de las marcas
objeto de transferencia debidamente identificadas con su nmero de
certificado, no se encontr el certificado N 130604 que corresponde al
signo WEINBRENNER (mixto) .
BATA BRANDS S.a.r.l interpuso los recursos de reposicin y en
subsidio de apelacin con el fin de que se revocara la decisin, alegando
que s se dijo que la sociedad BATA LMITES transfiri a la
empresa BATA BRANDS S.a.r.l., todas las marcas de la que era

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

63

titular en la Repblica de Colombia y que en el listado figura la


expresin WEINBRENNER, marca indudablemente nica y
concreta, que no deja duda del querer de las partes, independientemente
del nmero de certificado.
El 27 de octubre de 2006, la Divisin de Signos Distintivos de la
Superintendencia de Industria y Comercio, resolvi el recurso mediante
la Resolucin N. 028779, confirmando el acto anterior.
El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, resolvi el
recurso de apelacin mediante la Resolucin N. 36532, de 28 de
diciembre de 2006, confirmando las decisiones anteriores, concluyendo
que para efectuar la transferencia de una marca es requisito aportar el
documento mediante el cual las partes realizaron el traspaso, en el que
se debe identificar la marca objeto del mismo, la denominacin del signo
y su nmero de certificado..

3. Fundamentos de la demandante:
De acuerdo al informe del Juez Consultante, los fundamentos de
BATA BRANDS S.a.r.l. son los siguientes:
Los actos administrativos acusados violan el artculo 161 de la
Decisin 486 de la Comisin de la Comunidad Andina, puesto que
con la negativa del registro de la transferencia de la marca
WEINBRENNER (mixta)en la clase 25, que hiciera BATA
LIMITED a BATA BRANDS, se estn solicitando requisitos
adicionales que la norma supranacional no contempla.
El contrato de cesin de marcas de BATA LMITES a BATA
BRANDS es supremamente claro en el sentido de transferir todas las
marcas de las que era titular BATA LIMITED en la Repblica de
Colombia.
Dentro

de

las

marcas

transferidas

est

la

expresin

WEINBRENNER, lo que no se presta para ningn tipo de

confusin y que el nmero del certificado o del expediente es un

64

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agregado que le quisieron dar los contratantes, mas no un elemento


esencial para que proceda la inscripcin de la referencia, pues su mera
nominacin es suficiente elemento determinante y particular para que
opere el registro.

4. Fundamentos de la demandada
De acuerdo al informe del Juez Consultante, los fundamentos de la
Superintendencia de Industria y Comercio son los siguientes:
No se ha incurrido en violacin de las normas contenidas en la
Decisin 486.
Se ajust plenamente al trmite administrativo previsto en materia
marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa.

CONSIDERANDO:
Que, las normas contenidas en el proceso forman parte del ordenamiento
jurdico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del
artculo 1 del Tratado de Creacin del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina.
Que, el Juez Consultante solicit la interpretacin del artculo 161 de
la Decisin 486, por lo que se interpretar el artculo solicitado.
Que, el artculo objeto de la interpretacin prejudicial se transcribe a
continuacin:

DECISIN 486
()
De las Licencias y Transferencias de las Marcas

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

65

Artculo 161.- Un registro de marca concedido o en trmite de


registro podr ser transferido por acto entre vivos o por va sucesoria,
con o sin la empresa a la cual pertenece.

Deber registrarse ante la oficina nacional competente toda transferencia


del registro de marca. La falta de registro ocasionar que la
transferencia no surta efectos frente a terceros.
A efectos del registro, la transferencia deber constar por escrito.
Cualquier persona interesada podr solicitar el registro de una
transferencia. No obstante, la oficina nacional competente podr
denegar dicho registro, si la transferencia acarreara riesgo de confusin.
(...)

A. EL REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA O CESIN DEL REGISTRO MARCARIO.SUS REQUISITOS Y EL PROCEDIMIENTO ANTE LA OFICINA
NACIONAL COMPETENTE.
A la luz de la sentencia a propsito del Proceso 71-IP-2009, de fecha
01 de julio de 2009 publicada en G.O.A.C. N 1772, de 10 de
noviembre de 2009.(Actor: BATA BRANDS S a.r.l. Marca:
VERLON-V), el Tribunal reitera lo siguiente:
Una de las expresiones del derecho de uso exclusivo de la marca, es la
facultad que tiene su titular de disponer de la misma. Dicha potestad de
disposicin, de conformidad con el postulado de la autonoma de la
voluntad privada, se puede manifestar a travs de la transferencia o
cesin de la marca a otra u otras personas, o mediante el otorgamiento
de una licencia para la explotacin de la misma.
El artculo 161 del Captulo IV de la Decisin 486 de la Comisin
de la Comunidad Andina establece que:

66

CORPORACIN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

"Un registro de marca concedido o en trmite de registro podr ser


transferido por acto entre vivos o por va sucesoria, con o sin la empresa
a la cual pertenece.
Deber registrarse ante la oficina nacional competente toda transferencia
del registro de marca. La falta de registro ocasionar que la
transferencia no surta efectos frente a terceros.
A efectos del registro, la transferencia deber constar por escrito.
Cualquier persona interesada podr solicitar el registro de una
transferencia. No obstante, la oficina nacional competente podr
denegar dicho registro, si la transferencia acarreara riesgo de confusin".
De conformidad con lo anterior, el titular de una marca concedida
puede, mediante contrato escrito, transferir el derecho sobre un registro
marcario. Dicha transferencia deber ser inscrita ante la Oficina
Nacional Competente, para efectos de su oponibilidad frente a terceros.
La normativa comunitaria andina no regula el contenido del contrato de
transferencia, empero, expresa, que debe constar por escrito y que debe
registrarse ante la Oficina Nacional Competente:
Deber registrarse ante la oficina nacional competente toda
transferencia del registro de marca. La falta de registro ocasionar que
la transferencia no surta efectos frente a terceros.
A efectos del registro, la transferencia deber constar por escrito.
En consecuencia, el contrato de transferencia deber plasmarse por
escrito, y registrarse en la Oficina Nacional respectiva, acorde con el
artculo 161 de la Decisin 486. Si no se cumple con estos requisitos,
la transferencia no surtir efectos frente a terceros.
Es importante destacar que el contrato de transferencia, en lo no
regulado por la normativa comunitaria andina, se rige por la norma

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

67

nacional pertinente de cada Pas Miembro, teniendo como base las


limitaciones ya indicadas.
Asimismo, a tenor del artculo 163 de la Decisin 486, la oficina
nacional tambin denegar el registro de la transferencia de la marca si
el contrato correspondiente no se ajusta al Rgimen Comn de
Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes,
Licencias y Regalas, as como a las disposiciones comunitarias y
nacionales sobre prcticas comerciales restrictivas de la libre competencia.
En el mbito comunitario, se trata del rgimen previsto en las
Decisiones 283, 284, 285, 291, 456 y 457.
El Tribunal, en su jurisprudencia, se ha referido a los elementos del
contrato de licencia, jurisprudencia que es pertinente destacar, en tanto
que hace mencin a la transferencia o cesin de un registro marcario:

La cesin que presupone bsicamente la transferencia de la totalidad de los derechos existentes


sobre un signo marcario, se contrarresta con la licencia para
permitir el uso de la marca, en el que intervienen tres elementos: el
licenciante (titular de la marca); el licenciatario (al que se le confiere el
derecho al uso) y la marca licenciada que debe estar registrada.

La licencia implica nicamente la autorizacin a utilizar la marca,


retenindose el titular de sta los restantes derechos relativos al signo en
cuestin (Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas, Derecho de
Marcas, Editorial Heliasta S.R.L., tomo segundo pg. 302). Al
licenciatario se le conoce tambin en la doctrina como usuario
autorizado.

En la licencia, una de las notas caractersticas es que el


titular no se desprende, como en la cesin de la
exclusividad absoluta del derecho, sino ms bien que se

limita o se restringe al licenciatario a ciertos derechos, ejerciendo el


licenciante el control de la marca y los derechos no expresamente
transmitidos. (Bertone y Cabanellas ob. citada pg. 305).

68

CORPORACIN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

()
En forma general, en los contratos de licencia se especifican clusulas
tales como la duracin del contrato, la vigilancia o inspeccin o control
del licenciante sobre la calidad de los productos fabricados por el
licenciatario, el reconocimiento a la propiedad exclusiva de la marca por
parte del licenciante y la facultad o poder para que el licenciatario pueda
enfrentar los litigios que se presenten respecto a la marca. (Proceso 30IP-97, marca: CAROLINA, publicado en la Gaceta Oficial N
355, de 14 de julio de 1998).
En efecto, la transferencia difiere de la licencia en tanto que supone el
traspaso de la totalidad de los derechos existentes sobre un signo
marcario.
La Oficina Nacional Competente analizar la solicitud de registro de
la transferencia y deber determinar, si la transferencia no es susceptible
de generar riesgo de confusin en el pblico consumidor.
Sobre el riesgo de confusin en relacin con el contrato de licencia,
aplicable a la transferencia de un registro marcario, el Tribunal ha
manifestado lo siguiente:
Dada la finalidad del contrato de licencia marcaria, consistente en
otorgar el derecho de uso de la marca a un tercero, a la Oficina

Nacional Competente le corresponde al momento de


inscribir un contrato de esta naturaleza, velar porque
este cumpla las exigencias de la ley marcaria, entre
ellas naturalmente la de que el uso de la marca no
genere confusin en el mercado de bienes y servicios,

referida en otra parte de esta sentencia. (Proceso 29-IP-97, marca:


CUERO FLEX (nominativa), publicado en la Gaceta Oficial N
481, de 13 de septiembre de 1999).
Asimismo, cabe advertir que la transferencia puede ser respecto a todos
los productos o servicios, o respecto de algunos en especfico.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

69

En ese sentido, la cesin o transferencia parcial del registro de una


marca, en principio, es factible y procedente, siempre y cuando, los
productos o servicios que se vayan a identificar con el mismo registro
marcario, a pesar de encontrarse en la misma clase, no tengan relacin
en cuanto a su naturaleza, caractersticas, medios de comercializacin y
de distribucin, y no se genere, en consecuencia, riesgo de confusin en el
pblico consumidor.
Por lo anterior, en el trmite de una transferencia o cesin parcial de un
registro marcario, la Oficina Nacional Competente debe evitar que la
coexistencia que se puede generar pueda inducir a error al consumidor,
previniendo la coexistencia de marcas idnticas que identifiquen
productos relacionados pertenecientes a titulares diferentes.
As las cosas, si los productos y servicios tienen la misma naturaleza,
finalidad y mismos medios de comercializacin, no se debe aceptar la
transferencia o cesin parcial, porque de lo contrario, se permitira la
induccin a error al consumidor respecto de la procedencia empresarial
del producto, adems de su calidad y caractersticas, circunstancia que se
debe evitar en defensa del inters general del pblico consumidor.
Por el contrario, la transferencia o cesin parcial de un registro marcario
ser factible y procedente, si la coexistencia marcaria que se genera, no
lleva o confusin al pblico consumidor.
Para concluir, es posible tanto vender una marca como celebrar un
contrato de licencia de uso de la misma dentro de una franquicia, actos
estos que, como se expres, deben ser inscritos ante la Oficina Nacional
Competente para que surtan efectos frente a terceros. Una vez vendida o
en cualquier otra forma transferida la titularidad sobre una marca, el
nuevo titular adquiere el derecho al uso exclusivo de la misma, en
iguales condiciones que quien la transfiri y, en tal virtud, puede
celebrar negocios jurdicos en relacin con la marca, incluida la licencia
de uso, con terceros.

70

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B. DE LA RELACIN ENTRE EL ORDENAMIENTO JURDICO ANDINO Y EL ORDENAMIENTO JURDICO INTERNO DE LOS PASES
MIEMBROS.LA PRIMACA DEL DERECHO COMUNITARIO ANDINO Y EL PRINCIPIO DE
COMPLEMENTO INDISPENSABLE
Tomando en cuenta que la Divisin de Signos Distintivos de la
Superintendencia de Industria y Comercio expidi la Resolucin No.
017170, mediante la cual orden el archivo de la solicitud de
TRANSFERENCIA de la marca WEINBRENNER
(mixta) de la sociedad BATA LIMITED a la sociedad BATA
BRANDS de acuerdo a la legislacin interna, y teniendo en cuenta la
sentencia a propsito del Proceso 71-IP-2009,de fecha 01 de julio de
2009 (Actor: BATA BRANDS S a.r.l. Marca: VERLONV), el Tribunal reitera lo siguiente:
Sobre la base de los criterios jurisprudenciales establecidos, es pertinente
referir, en primer lugar, la naturaleza de la relacin existente entre el
ordenamiento jurdico de la Comunidad Andina y el ordenamiento
interno de los Pases Miembros.
Este Tribunal ha reconocido el principio de la preeminencia de la
norma comunitaria sobre el derecho interno de los Pases Miembros,
sealando que () en caso de conflicto, la regla interna queda
desplazada por la comunitaria, la cual se aplica preferentemente ya que
(...) la norma interna resulta inaplicable.
En efecto, el principio de aplicacin directa y preferente del Derecho
Comunitario deriva tanto del derecho positivo como de la creacin
jurisprudencial que ha venido realizando este Tribunal. Tales
elementos, la ley y la jurisprudencia, son, a su vez, base fundamental
para entender el principio de preeminencia de la ley comunitaria sobre la
nacional.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

71

Los artculos 2 y 3 del Tratado de Creacin del Tribunal determinan


que Las Decisiones obligan a los Pases Miembros desde la fecha en
que sean aprobadas por el Consejo Andino de Ministros de Relaciones
Exteriores o por la Comisin de la Comunidad Andina y que "Las
Decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores o
de la Comisin y las Resoluciones de la Secretara General sern
directamente aplicables en los Pases Miembros a partir de la fecha de
su publicacin en la Gaceta Oficial del Acuerdo, a menos que las
mismas sealen una fecha posterior.
A su turno, la jurisprudencia de este Tribunal ha expresado que:
"Ha de tenerse en cuenta adems, que el Ordenamiento Jurdico del
Acuerdo de Cartagena es imperativo, de aplicacin obligatoria en todos
los Pases Miembros y que debe ser respetado y cumplido por todos ellos
y por supuesto por los rganos del Acuerdo, lo mismo que por todos los
Organismos y funcionarios que ejercen atribuciones conforme a dicho
Ordenamiento, el cual regula el proceso de la integracin que se cumple
en una comunidad de Derecho, cual es la constituida en el Pacto
Andino".11
Con base en los principios de aplicacin directa y preferente, el Tribunal
ha prevenido sobre la inaplicabilidad del derecho interno que sea
contrario al ordenamiento jurdico comunitario, debiendo quedar
substrados de la competencia legislativa interna los asuntos regulados
por la legislacin comunitaria. De esta manera, la norma de derecho
interno que sea contraria a la ley comunitaria, o que de algn modo
resulte irreconciliable con ella, si bien no queda propiamente derogada,
dejar de aplicarse automticamente cuando sea anterior a la norma
integracionista y no podr expedirse y si se expidiere no podr entrar a
regir, cuando sea posterior a aquella.
El rgano Jurisdiccional, sobre el principio de la preeminencia de la
norma comunitaria sobre el derecho interno de los pases miembros, ha
dicho que "en caso de conflicto la regla interna queda desplazada por
11

Proceso 1-AN-86. Sentencia del 10 de junio de 1987, publicada en G.O. N 21, del 15 de julio
de 1987. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

72

CORPORACIN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

la comunitaria, la cual se aplica preferentemente ya que (...) la norma


interna resulta inaplicable" (Interpretacin dictada en el expediente
N 02-IP-88, del 25 de mayo de 1988, publicada en la Gaceta
Oficial N 33, del 26 de julio del mismo ao, e interpretacin
ratificada dentro del expediente 15-IP-05, marca: ESPAOLA,
publicado en la Gaceta Oficial N 1198, de 23 de mayo de 2005).El
Tribunal ha resaltado, adems, la claridad del principio de
preeminencia cuando la ley comunitaria es precisamente norma
posterior que debe primar sobre la anterior, de acuerdo con principios
universales de derecho; advirtiendo, sin embargo, que ello no implica la
derogatoria de la una sobre la otra, sino que lleva a la inaplicabilidad
de la primera en la medida en que resulte incompatible con las
previsiones del Derecho Comunitario, como se indic anteriormente.
Asimismo, tomando en cuenta que la Divisin de Signos Distintivos de
la Superintendencia de Industria y Comercio expidi la Resolucin No.
017170, mediante la cual orden el archivo de la solicitud de
TRANSFERENCIA de la marca WEINBRENNER
(mixta) de la sociedad BATA LIMITED a la sociedad BATA
BRANDS, a la luz de las disposiciones contenidas en la legislacin
interna, se considera oportuno indicar lo que el Tribunal ha
manifestado acerca del principio de complemento indispensable:
Las normas de derecho interno pueden reglamentar el Ordenamiento
Jurdico Comunitario?
Acerca de este cuestionamiento, el Tribunal ha acudido a la figura del
complemento indispensable. En ese sentido, el rgano Jurisdiccional ha
reiterado que la facultad reglamentaria de la legislacin interna de los
Pases Miembros es excepcional y que se rige por el principio de
complemento indispensable, el cual consagra que no es posible la
expedicin de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean
necesarias para la correcta aplicacin de aqullas. (Proceso 10-IP-94,
publicado en laGaceta OficialN 177, de 20 de abril de 1995).
Segn lo anterior, los Pases Miembros no pueden expedir normas sobre
asuntos regulados por las normas comunitarias, salvo que sean

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

73

necesarias para su correcta ejecucin y, en consecuencia, no pueden, so


pretexto de reglamentar normas comunitarias, establecer nuevos derechos
u obligaciones o modificar los ya existentes y previstos en las normas
comunitarias.
En efecto, el principio de complemento indispensable de la normativa
comunitaria consagra lo que algunos tratadistas denominan norma de
clausura, segn la cual se deja a la legislacin de los Pases Miembros
la solucin legislativa de situaciones no contempladas en la ley
comunitaria, ya que es posible que aquella no prevea todos los casos
susceptibles de regulacin jurdica.
El Tribunal, en reiterada jurisprudencia, ha manifestado que la
norma comunitaria, la doctrina y la jurisprudencia recomiendan aplicar
criterios restrictivos, como el principio del complemento indispensable
para medir hasta donde pueden llegar las innovaciones normativas de
derecho interno, anotando que slo seran legtimas aquellas
complementarias que resulten ser estrictamente necesarias para la
ejecucin de la norma comunitaria y, por tanto, que favorezcan su
aplicacin y que de ningn modo la entraben o desvirten. As, el
Tribunal ha advertido la inaplicabilidad del derecho interno que sea
contrario al ordenamiento jurdico comunitario, debiendo quedar
substrados de la competencia legislativa interna los asuntos regulados
por la legislacin comunitaria. De esta manera, la norma interna que
sea contraria a la norma comunitaria, que de algn modo la contradiga
o que resulte irreconciliable con ella, si bien no queda propiamente
derogada, dejar de aplicarse automticamente, bien sea anterior o
posterior a la norma integracionista.12
En consecuencia de lo anterior, si bien en aplicacin del principio de la
primaca del Derecho Comunitario Andino, la norma comunitaria
prevalece sobre la norma de carcter interno, de conformidad con el
principio de complemento indispensable, se debe aplicar la norma
12

Proceso 121-IP-2004, publicado en la G.O. N 1139, de 12 de noviembre de 2004, marca


FRUCOLAC, citando al Proceso 02-IP-96, , marca: MARTA, publicado en la G.O. N 257, de 14
de abril de 1997.

CORPORACIN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

74

nacional cuando exista un vaco o cuando la norma comunitaria no


regule determinada situacin.
Finalmente, deviene necesario advertir que el proceso de registro del
contrato de transferencia no est regulado en la normativa comunitaria
y, por lo tanto, podra ser regulado por la norma interna de los Pases
Miembros, de conformidad con el principio de complemento
indispensable.
Con base en estos fundamentos,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD


ANDINA,
CONCLUYE:
a. La transferencia de la marca, se encuentra regulada
en el artculo 161 de la Decisin 486 de la Comisin
de la Comunidad Andina.
El contrato de transferencia de un registro marcario deber
plasmarse por escrito, y registrarse en la Oficina Nacional del Pas
Miembro. Si no se cumple con estos requisitos, la transferencia no
surtir efectos frente a terceros.
La Oficina Nacional Competente analizar la solicitud de registro
de la transferencia y deber determinar si la marca cedida no es
susceptible de generar riesgo de confusin en el pblico consumidor.
b. El Tribunal ha prevenido sobre la inaplicabilidad del
derecho interno que sea contrario al ordenamiento
jurdico comunitario, debiendo quedar substrados de
la competencia legislativa interna los asuntos
regulados por la legislacin comunitaria. De esta
manera, la norma de derecho interno que sea
contraria a la ley comunitaria, o que de algn modo
resulte irreconciliable con ella, si bien no queda

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

75

propiamente derogada, dejar de aplicarse


automticamente cuando sea anterior a la norma
integracionista y no podr expedirse y si se expidiere
no podr entrar a regir, cuando sea posterior a
aquella.
De conformidad con el principio de complemento indispensable, se
debe aplicar la norma nacional cuando exista un vaco o cuando la
norma comunitaria no regule determinada situacin.
c. La Decisin 486 de la Comisin de la Comunidad
Andina no determina cules son los requisitos que
deben cumplir los contratos de transferencia o cesin
de los registros marcarios y su trmite ante la Oficina
Nacional Competente, por lo que es de aplicacin la
legislacin nacional que regule ese tema, en todo lo que
no se contradiga a la norma comunitaria.
El Juez Consultante deber adoptar la presente interpretacin
prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno, de
conformidad con lo dispuesto por el artculo 35 del Tratado de Creacin
del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, as como dar
cumplimiento a lo previsto en el artculo 128, prrafo tercero, del
Estatuto del Tribunal.

NOTIFQUESE y remtase copia de la presente interpretacin a


la Secretara General de la Comunidad Andina para su publicacin
en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
Jos Vicente Troya Jaramillo
PRESIDENTE
Ricardo Vigil Toledo
MAGISTRADO
Leonor Perdomo Perdomo
MAGISTRADA

76

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Carlos Jaime Villarroel Ferrer


MAGISTRADO
Isabel Palacios Leguizamn
SECRETARIA

CANCELACIN DEL REGISTRO DE UNA MARCA


POR FALTA DE USO

Procedimiento; Prueba de uso de una marca; Cancelacin Parcial de un Registro; Causales de justificacin
por no uso; Efectos de la Cancelacin.
PROCESO 094-IP-2012
Interpretacin prejudicial del artculo 165 de la Decisin 486 de la
Comisin de la Comunidad Andina; y, de oficio, de los artculos 166 y
167 de la misma Decisin; con fundamento en la consulta solicitada
por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Seccin Primera, de la Repblica de Colombia. Cancelacin de la
marca: NUTTELINI (denominativa). Expediente Interno: N
2010-00355.
GOAC N 2147 de 4 de febrero de 2013

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, el 10 de octubre de 2012, procede a


resolver la solicitud de Interpretacin Prejudicial formulada por el
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccin
Primera, de la Repblica de Colombia.

VISTOS:
Que, la solicitud de interpretacin prejudicial y sus anexos cumplen con
los requisitos comprendidos en el artculo 125 del Estatuto del
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, as como con las
exigencias del artculo 33 del Tratado de Creacin, por lo que su
admisin a trmite fue considerada procedente en el auto emitido el 18
de septiembre de 2012.

78

CORPORACIN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

I. Antecedentes.
El Tribunal, con fundamento en la documentacin allegada estima
procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a
la presente solicitud, lo siguiente:

2. Partes en el proceso interno:


Demandante: SOCIEDAD COLOMBINA S.A.
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA
Y COMERCIO (SIC), DE LA REPBLICA DE
COLOMBIA.

Tercero interesado: SOCIEDAD FERRERO S.P.A.


2. Determinacin de los hechos relevantes:
- La sociedad FERRERO S.P.A. mediante escrito presentado el 02
de junio de 2006 solicit la cancelacin por no uso de la marca
NUTTELINI (denominativa) registrada para distinguir productos de
la Clase 29 de la Clasificacin Internacional de Niza, bajo el N
159.334 a favor de COLOMBINA S.A.
- La Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolucin
N 18520, de 26 de junio de 2007 resuelve cancelar por no uso el
registro de la marca nominativa NUTTELINI, registrada con
certificado N 159.334 a nombre de la sociedad COLOMBINA
S.A., para distinguir productos comprendidos en la Clase 29 de la
clasificacin internacional de Niza.
- Una vez recibida la notificacin de la cancelacin de la marca, la
sociedad COLOMBINA S.A. present los recursos de reposicin y en
subsidio de apelacin contra esa decisin, el primero de ellos resuelto
mediante Resolucin N 15618, de 23 de mayo de 2008, resuelve
confirmar la decisin contenida en la Resolucin N 18520 de 26 de
junio de 2007.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

79

- A travs de Resolucin N 9834, de 22 de febrero de 2010, el


Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la
Superintendencia de Industria y Comercio, resuelve confirmar la
decisin contenida en la Resolucin N 18520 de 26 de junio de 2007.
Al resolver el recurso de apelacin confirm las decisiones anteriores,
agotndose as la va gubernativa.
- La sociedad COLOMBINA S.A. present demanda, con fecha 19
de julio de 2010, por medio de apoderado ante el Consejo de Estado.
- El Consejo de Estado, Sala de los Contencioso Administrativo,
Seccin Primera de la Repblica de Colombia admiti la demanda
mediante auto calendado el 11 de marzo de 2011, en el cual ordena se
notifique a la entidad demandada, Superintendencia de Industria y
Comercio, y al doctor lvaro Correa Ordoez, representante legal de la
sociedad FERRERO S.P.A.

3. Fundamentos de la demanda:
Como fundamentos de su demanda COLOMBINA S.A.
manifiesta que:
- Es errnea la interpretacin hecha por la Superintendencia de
Industria y Comercio del artculo 165 de la Decisin 486 de la
Comisin de la Comunidad Andina, por cuanto se hizo una sesgada e
incorrecta valoracin de las pruebas de uso presentadas, para culminar
sentenciando que la marca no se usa en relacin con los productos para
los que fue registrada, es decir para los productos de la Clase 29.
- Adujo que la entidad demandada bas su decisin en que se trataba
de productos a base de chocolate, los cuales corresponden a la Clase 30,
concluyendo as que para la Clase 29, clase en la que fue concedido el
registro, no se prob el uso de la marca. Sin embargo, no tuvo en cuenta
que los ingredientes del producto que identifica la marca
NUTTELINI (denominativa) como la manteca de cacao y las
mezclas que contienen grasa para untar pertenecen a la Clase 29.
- Indic que la Superintendencia ha sealado que la cancelacin por no
uso es utilizada para eliminar una marca que constituye un obstculo
para el registro de otras, lo cual no sucede en el presente caso, toda vez
que quien solicit la cancelacin de la marca es un competidor en el

80

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mercado que ha convivido con la marca por aos sin que haya sido
obstculo para registrar sus propias marcas.
4. Fundamentos de la contestacin a la demanda:
En su contestacin de la demanda, la Superintendencia de Industria y
Comercio(SIC) seala que:
- El titular no ha demostrado el uso de la marca NUTTELINI
(denominativa) respecto de los productos comprendidos en la Clase 29
de la Clasificacin Internacional. Se debe verificar si el uso de la marca
respecto de bebida en polvo instantnea achocolatada, pasta con sabor
a leche y nueces, puede entenderse como uso de la marca respecto de
jaleas, mermeladas o compotas, es decir, respecto de productos de la
Clase 29 de la Clasificacin Internacional.
- Se puede afirmar que el titular del registro de la marca
NUTTELINI (denominativa) demuestra el uso de la marca respecto
de productos tales como bebida en polvo instantnea achocolatada,
pasta con sabor a leche y nueces productos no amparados por su
registro en la Clase 29 y si bien los productos estn acompaados por
ingredientes como la leche, ste no es su principal ingrediente, no siendo
la materia prima predominante de los productos en estudio, como s lo
seran el cacao y el azcar, aparte de que, en la lista de productos de la
Clase 30 stos si aparecen.
- Finalmente es claro para esta administracin que los mencionados
productos no son jaleas, compotas, ni mucho menos mermeladas, pues
stos, a diferencia de los primeros son elaborados a base de fruta y
azcar, mientras que los productos amparados por la marca
NUTTELINI (denominativa), son elaborados a base de chocolate y
azcar, mas no a partir de frutas.
- Resalt que la legitimacin para iniciar la accin de cancelacin por
no uso se circunscribe a cualquier persona interesada, solo exigiendo
demostrar un inters en la cancelacin y entregando a las Oficinas
Nacionales la potestad de evaluar dicho inters. En conclusin, la
afirmacin de que la marca no se usa es suficiente a efectos de calificar
al accionante como persona interesada, en el entendido que la
presentacin de la solicitud de cancelacin, junto con el cumplimiento de
todos sus requisitos formales, como el pago de la tasa correspondiente,
entre otros, demuestra la existencia de un inters actual o potencial que
legitima a la parte para iniciar la accin.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

81

5. Fundamentos del tercero interesado


En relacin con los fundamentos de la demanda, la sociedad
FERRERO S.P.A. manifiesta que:
- La sociedad FERRERO S.P.A., manifest que no le asista
razn a la demandante cuando afirmaba que se haba vulnerado el
artculo 165 de la Decisin 486.
- Seal que la sociedad actora no demostr dentro del proceso el uso de
la marca NUTTELINI (denominativa) en relacin con los productos
comprendidos en la Clase 29, pues muchos de los documentos por ella
presentados carecan de las formalidades exigidas a las pruebas para su
validez jurdica y, adems, no correspondan al perodo probatorio
relevante para demostrar el uso de la marca objeto de cancelacin.
- Arguy que no se poda adoptar una decisin diferente por cuanto la
sociedad actora no demostr ninguno de los tres presupuestos que
permiten determinar el uso efectivo de una marca, a saber: a) Que se use
para los productos y servicios para los cuales fue registrada; b) Que se
use en el modo y la cantidad que normalmente corresponde para el tipo
de producto o servicio; y, c) Que se demuestre su uso dentro del perodo
exigido por la ley, esto es, dentro de los tres aos anteriores a la fecha de
presentacin de la accin de cancelacin.
- Indic que s le asista un inters legtimo para interponer la accin de
cancelacin, en especial por cuanto la marca NUTTELINI
(denominativa) registrada en la Clase 29, constituye un verdadero
obstculo en la medida en que le impide registrar NUTELLA a su
favor.
- En conclusin, la Superintendencia aplic e interpret correctamente el
artculo 165 de la Decisin 486 de la Comisin de la Comunidad
Andina.

II. Competencia del Tribunal.


El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es competente para
interpretar por la va prejudicial, las normas que conforman el
Ordenamiento Jurdico de la Comunidad Andina, con el fin de
asegurar su aplicacin uniforme en el territorio de los Pases Miembros.

82

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III. Normas del ordenamiento jurdico comunitario a


ser interpretadas.
En el presente caso, el juez solicita la interpretacin del artculo 165 de
la Decisin 486 de la Comisin de la Comunidad Andina.
Adicionalmente, se proceder a interpretar de oficio los artculos 166 y
167 de la misma Decisin.
A continuacin, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

DECISIN 486
()
Artculo 165.-

La Oficina Nacional Competente cancelar el registro de una marca a


solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca
no se hubiese utilizado en al menos uno de los Pases Miembros, por su
titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello
durante los tres aos consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie
la accin de cancelacin. La cancelacin de un registro por falta de uso
de la marca tambin podr solicitarse como defensa en un procedimiento
de oposicin interpuestos con base en la marca no usada.
No obstante lo previsto en el prrafo anterior, no podr iniciarse la
accin de cancelacin antes de transcurridos tres aos contados a partir
de la fecha de notificacin de la resolucin que agote el procedimiento de
registro de la marca respectiva en la va administrativa.
Cuando la falta de uso de una marca slo afectara a uno o a algunos de
los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se
ordenar una reduccin o limitacin de la lista de los productos o
servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aqullos
respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomar
en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.
El registro no podr cancelarse cuando el titular demuestre que la falta
de uso se debi, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

83

Artculo 166.Se entender que una marca se encuentra en uso cuando los productos o
servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se
encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y
del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la
naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales
se efecta su comercializacin en el mercado.
Tambin se considerar usada una marca, cuando distinga
exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los
Pases Miembros, segn lo establecido en el prrafo anterior.
El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue
registrada slo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su
carcter distintivo, no motivar la cancelacin del registro por falta de
uso, ni disminuir la proteccin que corresponda a la marca.

Artculo 167.La carga de la prueba del uso de la marca corresponder al titular del
registro.
El uso de la marca podr demostrarse mediante facturas comerciales,
documentos contables o certificaciones de auditora que demuestren la
regularidad y la cantidad de la comercializacin de las mercancas
identificadas con la marca, entre otros.
().

A. CANCELACIN DE LA MARCA POR NO USO.


CANCELACIN PARCIAL DE UN REGISTRO.
CARACTERSTICAS Y EFECTOS.
En el presente caso, la sociedad FERRERO S.P.A. solicit la
cancelacin por no uso de la marca NUTTELINI (denominativa)
registrada para distinguir productos de la Clase 29 de la Clasificacin

CORPORACIN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

84

Internacional de Niza, bajo el N 159.334 a favor de


COLOMBINA S.A. Asimismo, la Superintendencia de Industria y
Comercio (SIC), mediante Resolucin N 18520 resuelve cancelar por
no uso el registro de la marca NUTTELINI (denominativa). Es por
ello que resulta pertinente desarrollar los siguientes temas.

Cancelacin de la marca por no uso.

El artculo 165 de la Decisin 486 en su primer prrafo determina los


motivos que dan lugar a la cancelacin de una marca por falta de uso y
prev que la Oficina Nacional Competente cancelar el registro de una
marca a solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo
justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los
Pases Miembros, por su titular, por el licenciatario de ste, o por
cualquier persona autorizada para ello, durante los tres aos
consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la accin de
cancelacin.
Al respecto, el Tribunal seal lo siguiente:
Para que la accin de cancelacin prospere ser necesario que, sin
motivo justificado, la marca no hubiese sido utilizada en, al menos, uno
de los Pases Miembros, por parte de su titular, de un licenciatario, o de
otra persona autorizada para ello, durante los tres aos consecutivos
precedentes a la fecha de ejercicio de la accin. En todo caso, la
cancelacin no podr intentarse antes de haber transcurrido tres aos
desde la fecha de notificacin de la resolucin que hubiese agotado el
procedimiento administrativo de registro del signo. Por otra parte, si el
signo, a travs del cual se comercializan los productos o servicios que
constituyan su objeto, es utilizado bajo una forma que difiera de la
marca registrada en grado tal que altere su capacidad distintiva, podr
configurarse la falta de uso de sta y promoverse su cancelacin.
(Proceso 116-IP-2004, marca: CALCIORAL, publicado en la
Gaceta Oficial N 1172, de 07 de marzo de 2005).
Para determinar si una marca ha sido usada o no, se hace necesario
delimitar qu se entiende por uso de la marca. El concepto de uso de la
marca, para estos efectos, se soporta en uno de los principios que inspira
el derecho de marcas: el principio de uso real y efectivo de la marca.
Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

85

productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el


mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad
con su naturaleza y la forma de su comercializacin.

Cancelacin parcial de un registro.

El artculo 165 de la mencionada Decisin 486 prev la cancelacin


parcial de un registro, es decir, cuando no se est usando la marca en
algunos de los productos o servicios para los que fue registrada, la
Oficina Nacional Competente, ordenar una reduccin a la lista de
productos o servicios que protege la marca, eliminado aquellos respecto
de los cuales la marca no estuviese siendo usada, siempre tomando en
cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.
Dicha figura se da cuando la falta de uso de la marca slo afecta a
algunos de los productos o servicios para los cuales se hubiese registrado
la marca, caso en el cual la Oficina Nacional Competente ordenar la
exclusin de dichos productos o servicios, previo anlisis de la identidad
o similitud de los productos o servicios.
De lo anterior se desprenden los siguientes requisitos para que opere la
cancelacin parcial por no uso:
4. Que una marca determinada no se est usando para algunos
de los productos o servicios para los cuales se hubiese
registrado.
5. Que los productos o servicios para los cuales se usa la marca
no sean idnticos o similares a los que s han sido
autorizados, salvo que esa diferencia sea en substancial. De lo
contrario no sera procedente la cancelacin parcial por no uso,
ya que de permitirse, se podra generar riesgo de confusin o
asociacin en el pblico consumidor si se registra un signo
idntico o similar al cancelado parcialmente.
Que los productos o servicios sean similares significa que tienen la
misma naturaleza o finalidad, pero igualmente se puede ampliar el

CORPORACIN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

86

concepto en este caso a que sean conexos o relacionados, ya que lo que se


busca proteger es la transparencia en el mercado, la actividad
empresarial y al pblico consumidor como tal. Si por un lado la norma
impide el registro de signos que amparen productos conexos o
relacionados, no es coherente permitir la cancelacin parcial en relacin
con productos conexos o relacionados.

Caractersticas de la figura de la cancelacin por no uso en el


rgimen de la Decisin 486

Los artculos 165 a 170, salvo el 169, de la Decisin 486 establecen


las caractersticas, los presupuestos procesales y probatorios de la figura
de la cancelacin por no uso de la marca. En ese marco las
caractersticas principales de dicha figura son las siguientes:
a) Legitimacin para adelantar el trmite.
b) Oportunidad para adelantar el trmite.
c) Falta de uso de la marca.
d) Carga de la prueba. La prueba del uso.
e) Causales de justificacin para el no uso de la marca.
f) Procedimiento.
g) Efectos de la cancelacin de la marca por no uso.
El artculo 170 de la Decisin 486 establece el procedimiento
que debe seguir la Oficina de Registro marcario. Se encuentra marcado
por las siguientes etapas:
1. Presentacin de la solicitud.
2. Notificacin al titular de la marca, para que dentro de
los sesenta das hbiles siguientes a la notificacin
demuestre el uso de la marca.
3. Vencido dicho plazo se decide sobre la cancelacin del
registro.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

87

4. Notificacin a las partes de la decisin mediante una


resolucin debidamente motivada.
De lo anterior se desprende que el trmite para la solicitud de
cancelacin de marca por no uso tiene un procedimiento especial previsto
en la norma comunitaria.

Efectos de la cancelacin de la marca por no uso.

En efecto, la cancelacin de la marca por falta de uso, constituye una


forma de extinguir, administrativamente, el derecho derivado del registro
de la misma, la que puede provenir, tambin, por disposicin judicial.
Al respecto, la Oficina Nacional Competente de cada Pas Miembro es
el rgano administrativo encargado del registro de la Propiedad
Industrial y consiguientemente es el encargado de la cancelacin del
mismo, la decisin de la Oficina Nacional Competente sobre la solicitud
de cancelacin del registro del signo exige el agotamiento de un
procedimiento administrativo previo. Sin embargo, la cancelacin por
falta de uso podr hacerse valer tambin como defensa en un
procedimiento de oposicin apoyado en la marca no utilizada.

B. CAUSALES DE JUSTIFICACIN POR NO USO.


El artculo 165, prrafo 5, de la Decisin 486, establece de forma no
taxativa las siguientes causales de justificacin para el no uso de la
marca y, en consecuencia, aquellas que enervan el ejercicio de la solicitud
de cancelacin. Estas son:
i. Fuerza mayor.
ii. Caso fortuito.
iii.Como la lista no es taxativa, pueden existir otras causales como las
restricciones a las importaciones o la imposicin requisitos oficiales
impuestos a los bienes y servicios protegidos por la marca, que deben ser
evaluados por la Oficina Nacional o el Juez, en su caso.

88

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C. PRUEBA DE USO DE UNA MARCA.


En el presente caso, COLOMBINA S.A. manifiesta que es errnea
la interpretacin hecha por la SIC del artculo 165 de la Decisin 486,
por cuanto se hizo una sesgada e incorrecta valoracin de las pruebas de
uso presentadas, para culminar sentenciando que la marca no se usa en
relacin con los productos para los que fue registrada, es decir para los
productos de la Clase 29. Por ello, resulta pertinente analizar el tema
de prueba de uso de una marca.
La condicin para declarar cancelado el registro de una marca por falta
de uso, radica en que sta no haya sido utilizada durante los tres aos
consecutivos anteriores a la fecha en que se inicie la accin de
cancelacin.
En consecuencia, si el uso de la marca no ha sido justificado dentro de
los tres aos anteriores a la accin de cancelacin, de manera consecutiva
y, por tanto, si se ha hecho uso de ella a partir del inicio de la respectiva
accin, procede la cancelacin del registro por la Oficina Nacional
Competente.
Asimismo, se debe probar el uso de la marca tal como se encuentra
registrada en la Oficina de Registro Marcario, por lo que no se justifica
el mencionado uso solamente con la utilizacin de la parte
denominativa, por ejemplo, si se trata de marcas mixtas, figurativas,
etc.
Si una marca es usada de manera diferente a la forma en que fue
registrada no podr ser cancelada por falta de uso o disminuirse la
proteccin que corresponda, si dicha diferencia es slo en cuanto a
detalles o elementos que no alteren su carcter distintivo. En
consecuencia, si el signo usado en el mercado mantiene las caractersticas
sustanciales de la marca registrada y su poder diferenciador, aunque se
presente modificado por la adicin o sustraccin de ciertos elementos
accesorios, no se cumpliran los supuestos de hecho para su cancelacin
por no uso.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

89

En el presente caso, el Juez Consultante deber determinar si el signo


usado en el mercado mantiene los elementos esenciales de la marca
registrada y si, adems, de mantener los elementos esenciales, la
modificacin por adiccin o sustraccin no diluye la capacidad distintiva
o diferenciadora de la marca. Si la adicin de elementos denominativos y
grficos hace que se pierda su fuerza para identificar los productos que
ampara estaramos frente a un uso no real y efectivo de la marca
registrada.
Es pertinente advertir que por el principio de uso real y efectivo de la
marca, se deriva que una marca se encuentra en uso si los productos o
servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa
marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza
y la forma de su comercializacin. En tanto que la funcin de un signo
distintivo es precisamente la de distinguir productos o servicios en el
mercado, no se puede pensar que una marca est en uso sin que cumpla
con su funcin distintiva y sin que se encuentre en el mercado.
El principio del uso efectivo de la marca enunciado anteriormente se
encuentra expresamente establecido en el primer prrafo del artculo
166 de la Decisin 486:
Se entender que una marca se encuentra en uso cuando los productos
o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se
encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y
del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la
naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales
se efecta su comercializacin en el mercado.
De igual modo, este artculo consagra unos parmetros en relacin con
las cantidades de los productos y servicios comercializados; estos
parmetros deben ser tenidos en cuenta para determinar si una marca
ha sido usada de manera efectiva y real. Este rgano Jurisdiccional ha
manifestado, al respecto, que:

CORPORACIN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

90

La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del


modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de
los productos o servicios. Este punto es fundamental para
determinar el uso real, ya que unas pocas cantidades de un
producto que se comercializa masivamente no es prueba del
uso real y efectivo de la marca. En este sentido, la Oficina
Nacional Competente o el Juez Competente, en su caso,
debern determinar si las cantidades vendidas de conformidad
con la naturaleza del producto son meramente simblicas y no
demuestran el uso real de la marca.

La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del


modo en que normalmente corresponde con las modalidades
bajo las cuales se efecta su comercializacin. Para determinar
el uso real y efectivo de la marca se debe tener en cuenta cmo
se comercializan los productos y servicios que amparan. No es
lo mismo el producto cuya modalidad de comercializacin son
los supermercados en cadena, que el producto para sectores
especializados y que se comercializan en tiendas
especializadas, o bajo catlogo, etc13.

Asimismo, en relacin con estos parmetros cuantitativos, el Tribunal


ha manifestado:
Los artculos de las Decisiones comunitarias que se comentan no
establecen condiciones mnimas en cuanto a la cantidad y volumen de
bienes comercializados a manera de uso de la marca; coinciden la
doctrina y la jurisprudencia ms generalizadas en sealar como pautas
en esta materia, las de que el uso debe ser serio, de buena fe, normal e
inequvoco. El elemento cuantitativo para determinar la existencia del
uso de la marca es relativo y no puede establecerse en trminos
absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que
se trate y con las caractersticas de la empresa que utiliza la marca.
As, si se trata de una marca que versa sobre bienes de capital, podra
13

PROCESO 4-IP-2008. Marca mixta GLOBO POP. Ponencia de 14 de mayo de 2008, publicada en la G.O.A.C. No. 1640 de 25 de julio de 2008. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

91

ser suficiente para acreditar su uso la demostracin de que en un ao se


han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y
elevado precio, hace que ese nmero de operaciones tenga nivel comercial.
En cambio no podra decirse que exista comercializacin real de un
producto como el maz, por el hecho de que en un ao slo se hayan
colocado en el mercado tres bultos del grano con la denominacin de la
marca que pretende probar su uso. As se desprende de los artculos
100 de la Decisin 311, 99 de la Decisin 313 y 110 de la Decisin
344. (Proceso 17-IP-95. Interpretacin Prejudicial de 9 de noviembre
de 1995, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N
199, de 26 de enero de 1996).
Ahora bien, para evitar que prospere la situacin en comento que la
marca sea cancelada por no uso- el titular de la marca est en la
obligacin de usarla y debe probar que ha hecho uso de ella. La prueba
del uso de la marca, bsicamente, est ceida estrictamente a este
concepto de aprovechamiento y explotacin, pues es evidente que si ha
ejercido acciones que indican que ha empleado la marca tendr las
pruebas relacionadas a diferentes actividades realizadas bajo la marca,
como por ejemplo lo referente a publicidad, ventas, etc., por lo que, en
consecuencia de ello, la defensa judicial de una marca no es prueba del
uso de la misma.
La carga de la prueba en el trmite de cancelacin de la marca por no
uso corresponde al titular del registro y no al solicitante, de conformidad
con lo dispuesto en el artculo 167 de la Decisin 486. El mismo
artculo enuncia algunos de los medios de prueba para demostrar el uso
de la marca: El uso de la marca podr demostrarse mediante facturas
comerciales, documentos contables o certificaciones de auditora que
demuestren la regularidad y la cantidad de la comercializacin de las
mercancas identificadas con la marca, entre otros.
En tanto que se trata de un listado enunciativo, y como bien lo dispone
el numeral tres del artculo transcrito, el uso de la marca se podr
probar con todos los medios de prueba permitidos en la legislacin
nacional. Por tal motivo, la Oficina Nacional Competente o el Juez

92

CORPORACIN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

Nacional, en su caso, deber evaluar todas las pruebas aportadas de


conformidad con el rgimen probatorio aplicable en el Pas Miembro.
Estos elementos de prueba deben sealar, de manera transparente e
inequvoca, que se ha hecho uso de la marca de manera pblica,
acreditando por medio de hechos la utilizacin en el mbito mercantil de
los productos o servicios amparados por ella.

D. LEGITIMACIN Y OPORTUNIDAD PARA


ADELANTAR UN TRMITE DE ACCIN DE
CANCELACIN.
En el presente caso, la sociedad FERRERO S.P.A. solicit la
cancelacin por no uso de la marca NUTTELINI (denominativa).
Indic que s le asista un inters legtimo para interponer la accin de
cancelacin, en especial por cuanto la marca NUTTELINI
(denominativa) registrada en la Clase 29, constituye un verdadero
obstculo en la medida en que le impide registrar NUTELLA a su
favor. Por ello resulta pertinente en este caso analizar el tema de la
legitimacin y oportunidad.

a) Legitimacin para adelantar el trmite.


De conformidad con el artculo 165 de la Decisin 486 de la Comisin
de la Comunidad Andina, el trmite se inicia a solicitud de parte, es
decir, que no puede adelantarse de manera oficiosa por la Oficina
Nacional Competente.Cualquier persona interesada puede adelantar el
trmite. Lo anterior quiere decir que para poder adelantar el trmite el
solicitante deber demostrar un inters en la cancelacin de la marca
respectiva. Este inters deber ser evaluado por la Oficina Nacional
Competente.

b) Oportunidad para adelantar el trmite.


El segundo prrafo del artculo 165 establece la oportunidad para
iniciar el trmite de la accin de cancelacin por no uso. Dispone que
dicha accin slo puede iniciarse despus de tres aos contados a partir

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

93

de la notificacin de la resolucin que agota la va gubernativa en el


trmite de concesin de registro de marca.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD


ANDINA,
C O N C L U Y E:
PRIMERO: Se cancelar el registro de una marca a solicitud de
cualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado, la marca no
se hubiese utilizado en al menos uno de los Pases Miembros durante
los tres aos consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la accin
de cancelacin. Para determinar si una marca ha sido usada o no es
necesario recurrir al principio de uso real y efectivo de la marca, el cual
establece que una marca se encontrar en uso si los productos o servicios
que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y
en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la
forma de su comercializacin.
Cuando no se est usando la marca en algunos de los productos o
servicios para los que fue registrada, la Oficina Nacional Competente,
ordenar una reduccin a la lista de productos o servicios que protege la
marca, eliminado aquellos respecto de los cuales la marca no estuviese
siendo usada, siempre tomando en cuenta la identidad o similitud de los
productos o servicios.
Entre las principales caractersticas de la figura de cancelacin por no
uso en el rgimen de la Decisin 486 podemos mencionar las siguientes:
a) Legitimacin para adelantar el trmite; b) Oportunidad para
adelantar el trmite; c) Falta de uso de la marca; d) Carga de la
prueba. La prueba del uso; e) Causales de justificacin para el no uso
de la marca; f) Procedimiento.
La cancelacin de la marca por falta de uso, constituye una forma de
extinguir, administrativamente, el derecho derivado del registro de la
misma, la que puede provenir, tambin, por disposicin judicial.

94

CORPORACIN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

SEGUNDO: El artculo 165, prrafo 5, de la Decisin 486,

establece de forma no taxativa las siguientes causales de justificacin


para el no uso de la marca: a) Fuerza mayor; b) Caso fortuito; c)
Pueden existir otras causales como las Restricciones a las
importaciones o la imposicin requisitos oficiales impuestos a los bienes
y servicios protegidos por la marca, que deben ser evaluados por la
Oficina Nacional o el Juez, en su caso.

TERCERO: El titular de la marca est en la obligacin de usar la

marca y debe probar que ha hecho uso de ella. La carga de la prueba


en el trmite de cancelacin de la marca por no uso corresponde al
titular del registro, y no al solicitante. El uso de la marca podr
demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o
certificaciones de auditora que demuestren la regularidad y la cantidad
de la comercializacin de las mercancas identificadas con la marca,
entre otros.

CUARTO: El trmite se inicia a solicitud de parte, es decir, que no

puede adelantarse de manera oficiosa por la Oficina Nacional


Competente. Cualquier persona interesada puede adelantar el trmite.
El solicitante deber demostrar un inters en la cancelacin de la
marca respectiva, el cual deber ser evaluado por la Oficina Nacional
Competente.La oportunidad para iniciar el trmite de la accin de
cancelacin por no uso slo puede iniciarse despus de tres aos
contados a partir de la notificacin de la resolucin que agota la va
gubernativa en el trmite de concesin de registro de marca.
De conformidad con el artculo 35 del Tratado de Creacin del
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional
consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, deber adoptar la
presente interpretacin. Asimismo, deber dar cumplimiento a las
prescripciones contenidas en el prrafo tercero del artculo 128 del
Estatuto vigente.
Notifquese al Juez Consultante, mediante copia certificada y remtase
copia a la Secretara General de la Comunidad Andina, para su
publicacin en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

Jos Vicente Troya Jaramillo


PRESIDENTE
Ricardo Vigil Toledo
MAGISTRADO
Carlos Jaime Villrroel Ferrer
MAGISTRADO
Gustavo Garca Brito
SECRETARIO

95

CANCELACIN DEL REGISTRO DE UNA MARCA


POR FALTA DE USO

PROCESO 095-IP-2012
Interpretacin prejudicial del artculo 165 de la Decisin 486 de la
Comisin de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de
Estado de la Repblica de Colombia, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Seccin Primera; e interpretacin prejudicial de oficio
de los artculos 166 y 167 de la misma Decisin.
Caso: Cancelacin por falta de uso de la marca BONFRUIT
(denominativa).
Actor: sociedad COMESTIBLES ITALO S.A.
Proceso interno N. 2010-00132.
GOAC N2159 de 4 de marzo de 2013

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los treinta y un


das del mes de octubre del ao dos mil doce.

VISTOS:
La solicitud de interpretacin prejudicial y sus anexos, remitida por el
Consejo de Estado de la Repblica de Colombia, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Seccin Primera, relativa al artculo 165
de la Decisin 486 de la Comisin de la Comunidad Andina, dentro
del proceso interno N. 2010-00132;
El auto de 17 de octubre de 2012, mediante el cual este Tribunal
decidi admitir a trmite la referida solicitud de interpretacin
prejudicial por cumplir con los artculos 32 y 33 del Tratado de
Creacin del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artculo
125 del Estatuto; y,
Los hechos sealados por el consultante, complementados con los
documentos incluidos en anexos.

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98

a) Partes en el proceso interno


Demandante: sociedad COMESTIBLES ITALO S.A.
Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la
Repblica de Colombia.
Tercero interesado: sociedad CONFITES ECUATORIANOS
C.A. CONFITECA.

a) Hechos.
1. La sociedad COMESTIBLES ITALO S.A. solicit el registro
como marca del signo BONFRUIT (denominativo) para distinguir
productos de la Clase 30 de la Clasificacin de Niza. La
Superintendencia de Industria y Comercio concedi el mencionado
registro y posteriormente lo renov.
2. El 22 de agosto de 2003, la sociedad CONFITES
ECUATORIANOS C.A. CONFITECA present solicitud de
cancelacin total y en subsidio parcial de la marca BONFRUIT
(denominativa).
3. Por Resolucin N. 20979 de 27 de agosto de 2004, la Divisin de
Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio,
cancel parcialmente el registro de la marca BONFRUIT
(denominativa), en sentido de excluir de la cobertura de la marca los
siguientes productos: caf, t, cacao, azcar, arroz, tapioca, sag,
sucedneos del caf, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan,
pastelera, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos
para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias,
hielo. Como consecuencia se limit el registro de la marca
BONFRUIT (denominativa) para confitera.
Contra dicha Resolucin la sociedad COMESTIBLES ITALO
S.A. interpuso recurso de reposicin y en subsidio de apelacin.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

99

4. El recurso de reposicin fue resuelto por la misma Divisin de Signos


Distintivos, que por Resolucin N. 55415 de 29 de octubre de 2009,
confirm la Resolucin impugnada.
5. El recurso de apelacin fue resuelto por el Superintendente Delegado
para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y
Comercio, quien mediante Resolucin N. 65771 de 21 de diciembre
de 2009 resolvi: Revocar la decisin contenida en la resolucin
20979 (). Negar la cancelacin total por no uso () de la marca
BONFRUIT (nominativa) (). Cancelar parcialmente () la
marca BONFRUIT, en sentido de excluir de la cobertura los
siguientes productos: caf, t, cacao, azcar, arroz, tapioca, sag,
sucedneos del caf; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan,
helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para
esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas; especias; hielo, comprendidos en
la Clase 30 internacional. Como consecuencia de la anterior limitacin
() de la marca BONFRUIT () para confitera y pastelera
().
6. La sociedad COMESTIBLES ITALO S.A. interpuso accin de
nulidad y restablecimiento de derecho contras las anteriores resoluciones.

b) Fundamentos jurdicos de la demanda.


La sociedad COMESTIBLES ITALO S.A. en su escrito de

demanda present los siguientes argumentos:

1. Las Resoluciones impugnadas violan el artculo 165 de la Decisin


486.
2. La cancelacin parcial debe estar supeditada al resultado objetivo
que arroje un estudio del uso real y efectivo del mismo para identificar
algunos de los productos para los cuales fue registrado, siendo excepcin
reconocida en la ley que los productos guarden una ntima relacin entre
s.

100

CORPORACIN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

3. Dentro de algunas clases de la Clasificacin Internacional de Niza,


como la clase 30, los productos amparados dentro de estas clases
guardan estrecha relacin entre s.
4. Cita jurisprudencia del Tribunal Andino y cita el artculo 136
literal a) de la Decisin 486. Afirma que Teniendo en cuenta que las
posibilidades de registro de una marca igual o similar a otra
previamente concedida en la clase 30 hubiera sido desestimada por la
estrecha relacin de productos, resulta desproporcionado cancelar
parcialmente una marca en la misma clase, dado que los alimentos
guardan una estrecha finalidad y conexidad en virtud de las cuales se
potencializa el riesgo de confusin en el mercado ().
5. Afirma que se debe tener en cuenta que el uso de la marca debe
mirarse en relacin con los productos que fabrica un determinado
empresario, as como frente a sus capacidades de produccin ().
6. Resulta evidente que la marca BONFRUIT (denominativa) ha
sido usada para identificar productos de la clase 30, la cual a su vez
est constituida por productos que guardan una estrecha relacin entre
s.
7. Finalmente que frente a la cancelacin parcial de signos distintivos,
y apelando a la similitud innata de los productos de la clase 30,
permitir la cancelacin parcial de una marca en dicha clase obedece a
una trasgresin de la norma por cuanto no resulta coherente decidir en
unos casos que las marcas no pueden coexistir por similitud o conexidad
de los productos, y en otros casos que las marcas deben ser canceladas
porque no hay semejanzas entre los mismos.

c) Fundamentos jurdicos de la contestacin a la


demanda.
La Superintendencia de Industria y Comercio contesta la

demanda manifestando que:

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

101

1. Con las Resoluciones impugnadas no se ha incurrido en violacin


alguna de las normas contenidas en la Decisin 486 ().
2. Afirma que cada caso de estudio para la cancelacin por no uso se
da de forma independiente y que el uso real y eficaz de la marca
BONFRUIT (NOMINATIVA) se da para productos de
CONFITERA Y PASTELERA, conforme el valor probatorio
que se le dio a las pruebas aportadas.
3. No comparte los argumentos esgrimidos por el actor teniendo en
cuenta que una marca se encuentra en uso, cuando los productos o
servicios que distinguen demuestren que se encuentran en el comercio, es
decir, no basta que se demuestre el uso para cualquiera de los productos
o servicios autorizados sino para cada uno de ellos o similares, no puede
pretender el actor que por el hecho de haber probado el uso en algunos
de los productos incluidos como CONFITERA Y PASTELERA
dentro de la marca BONFRUIT (NOMINATIVA) se hagan
extensivos a los restringidos, teniendo en cuenta, que en los ltimos no
existe relacin alguna de competitividad y dentro del acervo probatorio
aportado no se evidencia prueba alguna que demuestren que se
encuentren en el mercado.
4. Para determinar si los productos de la Clase 30 excluidos de la
cobertura de la marca BONFRUIT (denominativa) y los productos
para los que se limit su uso, es decir, PASTELERA Y
CONFITERA se necesita que exista finalidades idnticas, lo que
hara presumir que se encontraran en el mercado, pero para este caso
encontramos que sus finalidades, naturaleza, canales de
comercializacin, la necesidad que satisfacen son diferentes, no siendo
intercambiables, cuentan con identidad propia, desarrollados por una
empresa particular, son materia prima de los confites y pastelera ahora
si hacemos acotacin a la infraestructura de la empresa no se presenta
prueba alguna que permita inducir a que el titular de la marca pueda
producir los productos que se excluyeron. Adems estos alimentos no
existe (sic) una relacin de gnero y especie () por lo que no guardan
una relacin estrecha entre los productos, siendo procedente la exclusin
dentro del registro por no probarse su uso.

102

CORPORACIN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

5. Afirma que se tuvo en cuenta que se prob que el uso efectivo y real
de los turrones de chocolate de la marca registrada BONFRUIT
(NOMINATIVA) resulta similar a los productos de
CONFITERA Y PASTELERA.
6. Finalmente, que queda claro que no existe similitud o conexidad
competitiva entre los unos y los otros y la reduccin realizada a la
cobertura de los productos de la marca BONFRUIT
(NOMINATIVA) es acorde con lo preceptuado en la Decisin 486
de 2000 y criterios jurisprudenciales.

d) Tercero interesado.
La sociedad CONFITES ECUATORIANOS C.A.
CONFITECA, tercero interesado en el proceso, contest la
demanda argumentando:

1. No se viol el artculo 165 de la Decisin 486. Cita jurisprudencia


del Tribunal Andino y concluye que la cancelacin parcial de la marca
BONFRUIT () se emiti teniendo en cuenta no solo la ley marcaria
la cual es explcita, sino siguiendo adems los parmetros que da el
Tribunal Andino () motivo por el cual en ningn momento se est
violando la norma citada por la actora, sino por el contrario se est
cumpliendo a cabalidad.
2. No es cierta la afirmacin de la actora de que todos los productos de
la Clase 30 estn vinculados entre s. Por lo que, marcas similares
pueden coexistir para distinguir productos diferentes que se encuentran
dentro de la misma clase.
3. La Superintendencia actu bien al cancelar parcialmente el registro
de la marca BONFRUIT para los productos que no estaba siendo
usada y que definitivamente los otros productos para los que se
encontraba protegida la marca BONFRUIT no guardaban ninguna
relacin con los productos de CONFITERA, y al no probarse el uso
efectivo de la misma para otros productos, la administracin no tena
ms opciones que actuar en derecho cancelando la marca parcialmente.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

103

4. No tiene ninguna relevancia traer a colacin lo dispuesto en el


artculo 136 literal a) de la Decisin 486, porque no se est discutiendo
un caso de irregistrabilidad de un signo sino de cancelacin.
5. Recalca que la cancelacin parcial de la marca BONFRUIT
(denominativa) se ajusta a derecho.

CONSIDERANDO:
Que, la norma contenida en el artculo 165 de la Decisin 486 de la
Comisin de la Comunidad Andina, cuya interpretacin se solicita,
forma parte del ordenamiento jurdico de la Comunidad Andina,
conforme lo dispone el literal c) del artculo 1 del Tratado de Creacin
del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;
Que, este Tribunal es competente para interpretar por va prejudicial las
normas que conforman el ordenamiento jurdico comunitario, con el fin
de asegurar su aplicacin uniforme en el territorio de los Pases
Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional
tambin con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo
es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes
para la resolucin del proceso, conforme a lo establecido por el artculo
32 del Tratado de Creacin del Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina (codificado mediante la Decisin 472), en concordancia con lo
previsto en los artculos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisin
500);
Que, la presentacin de la solicitud de cancelacin por no uso de la
marca BONFRUIT (denominativa) fue el 22 de agosto de 2003, en
vigencia de la Decisin 486 de la Comisin de la Comunidad Andina,
los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se
encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, de acuerdo a lo
solicitado por el consultante se interpretar el artculo 165 de la
Decisin 486; y, en virtud a lo facultado por la norma comunitaria se
interpretarn de oficio los artculos 166 y 167 de la misma Decisin; y,

104

CORPORACIN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

Que, las normas objeto de la interpretacin prejudicial se transcriben a


continuacin:

Decisin 486 de la Comisin de la Comunidad Andina


()

Artculo 165.- La oficina nacional competente cancelar el registro de

una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo


justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los
Pases Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona
autorizada para ello durante los tres aos consecutivos precedentes a la
fecha en que se inicie la accin de cancelacin. La cancelacin de un
registro por falta de uso de la marca tambin podr solicitarse como
defensa en un procedimiento de oposicin interpuestos con base en la
marca no usada.
No obstante lo previsto en el prrafo anterior, no podr iniciarse la
accin de cancelacin antes de transcurridos tres aos contados a partir
de la fecha de notificacin de la resolucin que agote el procedimiento de
registro de la marca respectiva en la va administrativa.
Cuando la falta de uso de una marca slo afectara a uno o a algunos de
los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se
ordenar una reduccin o limitacin de la lista de los productos o
servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aqullos
respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomar
en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.
El registro no podr cancelarse cuando el titular demuestre que la falta
de uso se debi, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito.

Artculo 166.- Se entender que una marca se encuentra en uso

cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el
comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la
cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

105

la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las


cuales se efecta su comercializacin en el mercado.
Tambin se considerar usada una marca, cuando distinga
exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los
Pases Miembros, segn lo establecido en el prrafo anterior.
El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue
registrada slo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su
carcter distintivo, no motivar la cancelacin del registro por falta de
uso, ni disminuir la proteccin que corresponda a la marca.

Artculo 167.- La carga de la prueba del uso de la marca


corresponder al titular del registro.

El uso de la marca podr demostrarse mediante facturas comerciales,


documentos contables o certificaciones de auditora que demuestren la
regularidad y la cantidad de la comercializacin de las mercancas
identificadas con la marca, entre otros.
().

1. De la cancelacin de registro marcario por falta


de uso y su procedimiento.
En el presente caso se abordar el tema en virtud de que la parte
demandante solicita la cancelacin del registro marcario de la marca
BONFRUIT (denominativa). Los criterios emitidos en la presente
interpretacin prejudicial corresponden a la jurisprudencia emitida por
este Tribunal dentro del Proceso 180-IP-2006.

Legitimacin y oportunidad para adelantar un trmite


cancelacin.
De conformidad con el artculo 165 de la Decisin 486, el trmite se
inicia a solicitud de parte, es decir que no puede adelantarse de manera
oficiosa por la Oficina Nacional Competente.

106

CORPORACIN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

Cualquier persona interesada puede adelantar el trmite. Lo anterior


quiere decir que para poder adelantar el trmite el solicitante deber
demostrar un inters en la cancelacin de la marca respectiva. Este
inters deber ser evaluado por la Oficina Nacional Competente. ().
El segundo prrafo del artculo 165 establece la oportunidad para
iniciar el trmite de la accin de cancelacin por no uso. Dispone que
dicha accin slo puede iniciarse despus de tres aos contados a partir
de la notificacin de la resolucin que agota la va gubernativa en el
trmite de concesin de registro de marca. (Proceso 180-IP-2006
publicado en la G.O.A.C. N. 1476 de 16 de marzo de 2007,
marca: BROCHA MONA (mixta).

Falta de uso de la marca.


El artculo 165 de la Decisin 486 en su primer prrafo determina los
motivos que dan lugar a la cancelacin de una marca por falta de uso y
prev que la oficina nacional competente cancelar el registro de una
marca a solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo
justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los
Pases Miembros, por su titular, por el licenciatario de ste, o por
cualquier persona autorizada para ello, durante los tres aos
consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la accin de
cancelacin.
Al respecto el Tribunal, seal: Para que la accin de cancelacin
prospere ser necesario que, sin motivo justificado, la marca no hubiese
sido utilizada en, al menos, uno de los Pases Miembros, por parte de
su titular, de un licenciatario, o de otra persona autorizada para ello,
durante los tres aos consecutivos precedentes a la fecha de ejercicio de la
accin. En todo caso, la cancelacin no podr intentarse antes de haber
transcurrido tres aos desde la fecha de notificacin de la resolucin que
hubiese agotado el procedimiento administrativo de registro del signo.
Por otra parte, si el signo, a travs del cual se comercializan los
productos o servicios que constituyan su objeto, es utilizado bajo una
forma que difiera de la marca registrada en grado tal que altere su
capacidad distintiva, podr configurarse la falta de uso de sta y

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

107

promoverse su cancelacin. (Proceso 116-IP-2004, publicado en la


G.O.A.C. N. 1172 de 7 de marzo de 2005, caso: accin por
presunta infraccin del derecho sobre la marca CALCIORAL).
De esta manera, el Tribunal ha manifestado Para determinar si una
marca ha sido usada o no, se hace necesario delimitar qu se entiende
por uso de la marca. El concepto de uso de la marca, para estos efectos,
se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el
principio de uso real y efectivo de la marca.
Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los
productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el
mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad
con su naturaleza y la forma de su comercializacin. (Proceso 180-IP2006, ya citado).
Sobre el principio del uso efectivo de la marca el Tribunal se ha
manifestado de la siguiente manera:
As como el uso exclusivo de la marca, que se adquiere por el registro
de la misma, constituye un derecho para su titular, en forma correlativa
a ese derecho existe la obligacin de utilizar efectivamente la marca en el
mercado. A fin de determinar cuando se cumple con la obligacin del
uso de la marca, es preciso acudir a la doctrina y a la jurisprudencia
que en forma prolija se han pronunciado sobre este punto.
El Tribunal ha dado alcance al concepto de uso de la marca, medido en
trminos de su forma, su intensidad, su temporalidad y la persona a
travs de la cual se ejercita su uso. Al referirse a la forma ha
interpretado que el uso de la marca deber ser real y efectivo, de manera
que no basta con la mera intencin de usarla, para que aqul sea real y
no simplemente formal o simblico. En el rgimen andino se considera
que dada la finalidad identificadora de la marca, su uso deber
materializarse mediante la prueba de la venta o de la disposicin de los
bienes o servicios a ttulo oneroso, como verdaderos actos de comercio.
Por ello () establece la presuncin de que "una marca se encuentra en
uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos

108

CORPORACIN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado". (Proceso 22IP-2005, publicada en la G.O.A.C. N 1207, de 16 de junio de
2005, marca figurativa: DISEO RECTANGULAR DE LA
FIGURA DE CUATRO TIGRES ENCONTRADOS DE
A PAR EN EXTREMOS OPUESTOS, DESTACANDO
EN EL CENTRO FRANJAS HORIZONTALES CON
PINTAS QUE ASEMEJAN UNA PIEL DE TIGRE).
Tambin ha dicho este Tribunal que El principio comentado se
desprende del propio concepto de marca: el medio sensible que permite
identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en
el mercado. Hay una relacin esencial entre el signo marcario, el
producto que identifica y la oferta de dicho producto en el mercado. Es
decir, no se puede pensar en que una marca est en uso sin que distinga
productos o servicios en el mercado, esto es sin que cumpla con su
funcin
distintiva. (Proceso 125-IP-2007, publicado en la
G.O.A.C. N. 1579 de 31 de enero de 2008 marca: SOUR BALL
COLOMBINA denominativa).
El Tribunal ha manifestado El principio del uso efectivo de la marca
se consagra positivamente en el primer prrafo del artculo 166 de la
Decisin 486, que contiene parmetros en relacin con las cantidades de
los productos y servicios comercializados, y que deben tener en cuenta
para determinar si una marca efectiva y realmente ha sido usada o no:
4. La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del
modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de
los productos o servicios. Este punto es fundamental para
determinar el uso real, ya que unas pocas cantidades de un
producto que se comercializa masivamente no es prueba del
uso real y efectivo de la marca. En este sentido, la Oficina
Nacional Competente o el Juez Competente, en su caso,
deber determinar si las cantidades vendidas de conformidad
con la naturaleza del producto son meramente simblicas y no
demuestran el uso real de la marca.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

109

5. La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del


modo en que normalmente corresponde con las modalidades
bajo las cuales se efecta su comercializacin. Para
determinar el uso real y efectivo de la marca se debe tener en
cuenta cmo se comercializan los productos y servicios que
amparan. No es lo mismo el producto cuya modalidad de
comercializacin son los supermercados en cadena, que el
producto para sectores especializados y que se comercializan
en tiendas especializadas, o bajo catlogo, etc. (Proceso 180IP-2006, ya citado).
En relacin con estos parmetros cuantitativos, pero refirindose a
artculos anlogos de anteriores Decisiones, el Tribunal ha manifestado:
Los artculos de las Decisiones comunitarias que se comentan no
establecen condiciones mnimas en cuanto a la cantidad y volumen de
bienes comercializados a manera de uso de la marca; coinciden la
doctrina y la jurisprudencia ms generalizadas en sealar como pautas
en esta materia, las de que el uso debe ser serio, de buena fe, normal e
inequvoco. El elemento cuantitativo para determinar la existencia del
uso de la marca es relativo y no puede establecerse en trminos
absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que
se trate y con las caractersticas de la empresa que utiliza la marca.
As, si se trata de una marca que versa sobre bienes de capital, podra
ser suficiente para acreditar su uso la demostracin de que en un ao se
han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y
elevado precio, hace que ese nmero de operaciones tenga nivel comercial.
En cambio no podra decirse que exista comercializacin real de un
producto como el maz, por el hecho de que en un ao slo se hayan
colocado en el mercado tres bultos del grano con la denominacin de la
marca que pretende probar su uso. As se desprende de los artculos
100 de la Decisin 311, 99 de la Decisin 313 y 110 de la Decisin
344. (Proceso 17-IP-95, publicado en la G.O.A.C. N 199, de 26
de enero de 1996).

110

CORPORACIN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

Finalmente, el Tribunal ha sostenido El prrafo segundo de la norma


estudiada establece otro parmetro para determinar si una marca se
considera usada. Dispone que tambin se considera usada si dicha
marca distingue exclusivamente productos que son exportados desde
cualquiera de los Pases Miembros, teniendo en cuenta, igualmente, las
cantidades de los productos exportados de conformidad con naturaleza y
en relacin con las modalidades bajo las cuales se efecta su
comercializacin.
El prrafo tercero de la norma estudiada, por su parte, advierte que si
una marca es usada de manera diferente a la forma en que fue
registrada, no podr ser cancelada por falta de uso o disminuirse la
proteccin que corresponda si dicha diferencia es slo en cuanto a detalles
o elementos que no alteren el carcter distintivo de la marca. (Proceso
50-IP-2011, publicado en la G.O.A.C. N. 1992, marca: RON
LIMN PALO VIEJO mixta).

Causales de justificacin para el no uso de la marca.


No proceder la cancelacin cuando el titular del signo demuestre que la
falta de uso se ha debido a una situacin de fuerza mayor, o de caso
fortuito, o a otro motivo justificado.
El Tribunal ha sealado a este propsito que, de configurarse una
circunstancia impeditiva de la cancelacin, se paralizara simplemente
el cmputo del plazo de tres aos fijado por la misma norma; pero, una
vez desaparecida la correspondiente causa justificativa de la falta de uso,
habr de reanudarse el cmputo del sealado plazo legal. (Proceso 15IP-99, publicado en la G.O.A.C. N. 528, de 26 de enero de 2000,
marca: BELMONT).

Efectos de la cancelacin de la marca por no uso.


En efecto, la cancelacin de la marca por falta de uso, constituye una
forma de extinguir, administrativamente, el derecho derivado del registro
de la misma, la que puede provenir, tambin, por disposicin judicial.
Al respecto la oficina nacional competente de cada Pas Miembro es el

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

111

rgano administrativo encargado del registro de la Propiedad Industrial


y consiguientemente es el encargado de la cancelacin del mismo. La
decisin de la oficina nacional competente sobre la solicitud de
cancelacin del registro del signo exige el agotamiento de un
procedimiento administrativo previo. Sin embargo, la cancelacin por
falta de uso podr hacerse valer tambin como defensa en un
procedimiento de oposicin apoyado en la marca no utilizada.

2. Cancelacin parcial de un registro.


El artculo 165 de la mencionada Decisin 486 prev la cancelacin
parcial de un registro, es decir cuando no se est usando la marca en
algunos de los productos o servicios para los que fue registrada, la
oficina nacional competente, ordenar una reduccin a la lista de
productos o servicios que protege la marca, eliminado aquellos respecto
de los cuales la marca no estuviese siendo usada, siempre tomando en
cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.
Dicha figura se da cuando la falta de uso de la marca slo afecta a
algunos de los productos o servicios para los cuales se hubiese registrado
la marca, caso en el cual la oficina nacional competente ordenar la
exclusin de dichos productos o servicios, previo anlisis de la identidad
o similitud de los productos o servicios.
De lo anterior y siguiendo los criterios emitidos por el Tribunal, se
desprenden los siguientes requisitos para que opere la cancelacin parcial
por no uso:
1. Que una marca determinada no se est usando para
algunos de los productos o servicios para los cuales se
hubiese registrado.
2. Que los productos o servicios para los cuales se usa la
marca no sean idnticos o similares a los que s han sido
autorizados, salvo que esa diferencia sea en substancial.
De lo contrario no sera procedente la cancelacin parcial
por no uso, ya que de permitirse, se podra generar riesgo

112

CORPORACIN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

de confusin o asociacin en el pblico consumidor si se


registra un signo idntico o similar al cancelado
parcialmente.
Que los productos o servicios sean similares significa que tienen la
misma naturaleza o finalidad, pero igualmente se puede ampliar el
concepto en este caso a que sean conexos o relacionados, ya que lo que
se busca proteger es la transparencia en el mercado, la actividad
empresarial, y al pblico consumidor como tal. Si por un lado la
norma impide el registro de signos que amparen productos conexos o
relacionados, no es coherente permitir la cancelacin parcial en relacin
con productos conexos o relacionados. (Proceso 180-IP-2006).

5. Cancelacin parcial de un registro y la


conexin competitiva.
En el caso concreto el signo BONFRUIT (denominativo) estaba
registrado para distinguir todos los productos de la Clase 30 de la
Clasificacin Internacional de Niza. Se cancel parcialmente el registro
y se limit su cobertura para confitera y pastelera.
La demandante manifiesta que resulta desproporcionado cancelar
parcialmente una marca en la misma clase, dado que los alimentos
guardan una estrecha finalidad y conexidad ().
A raz de esto, se debate en el proceso interno la conexin competitiva
que pudiera darse entre todos los productos de la Clase 30 y los
productos a los cuales fue limitado el uso de la marca BONFRUIT
(denominativa), pastelera y confitera.
Se cita los criterios que el Tribunal ha esgrimido para determinar la
posible conexin competitiva entre productos:
a) La inclusin de los productos en una misma clase del nomencltor.
b) Mismos canales de comercializacin.
c) Similares medios de publicidad.
d) Relacin o vinculacin entre productos.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

113

e) Uso conjunto o complementario de productos.


f) Mismo gnero de los productos.
En primer trmino, el Tribunal manifiesta que la cancelacin parcial
de un registro se da al constar la falta de uso del signo, cuya cancelacin
se solicita, sobre los productos para los que fue registrado y la
consiguiente limitacin del registro a los productos que est usando en el
mercado de forma real y efectiva. Por lo tanto, para efecto de determinar
la cancelacin parcial de un registro no corresponde el anlisis de la
conexin competitiva de la manera en la que propone la sociedad
demandante.
En este sentido, se realizar un anlisis de la conexin competitiva, por
parte de la oficina nacional competente, respecto a la marca cancelada
parcialmente y sobre los productos que an distingue, en los siguientes
casos:
1. Cuando se presente una nueva solicitud de registro cuyo
signo pretenda distinguir productos conexos con la marca
ya registrada y parcialmente cancelada.
2. Cuando la cancelacin por falta de uso se haga valer
como defensa de un procedimiento de oposicin apoyado
en la marca no utilizada.
3. Cuando la persona interesada que promovi la
cancelacin parcial del registro solicite un registro
marcario argumentando derecho preferente que le concedi
la cancelacin.
Por lo tanto, el juez consultante, deber analizar el caso concreto y
aplicar los criterios de la conexin competitiva cuando as se amerite.

4. De la prueba del uso de una marca.


Como se tiene dicho supra, el registro impone al titular de la marca la
exigencia de usarla en, al menos, uno de los Pases Miembros. De
conformidad con el artculo 166 de la Decisin 486, se presume que
una marca se encuentra en uso cuando los productos distinguidos por

114

CORPORACIN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

ella han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles, bajo la


marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponda, segn
la naturaleza de los productos y las modalidades de su comercializacin,
en el mercado de al menos uno de los Pases Miembros. A tenor de la
disposicin citada, la presuncin de uso se configura tambin cuando la
marca distinga productos que se hallen destinados exclusivamente a la
exportacin, desde cualquiera de los Pases Miembros.
En este contexto, procede sealar que, de conformidad con la disposicin
prevista en el artculo 167 de la Decisin 486, la carga de la prueba
acerca del uso de la marca corresponde a su titular, y que el uso en
cuestin podr probarse mediante facturas comerciales, documentos
contables o certificaciones de auditora que demuestren la regularidad y
cantidad de comercializacin de las mercancas cubiertas por el signo. A
juicio del Tribunal, el ordenamiento comunitario no establece el
procedimiento para presentacin y verificacin de la prueba de uso de la
marca, por lo cual se entiende que ste debe estar regido por la
legislacin interna de cada pas, sin que competa a este Tribunal juzgar
la legalidad o ilegalidad del procedimiento utilizado frente a las normas
internas (). (Proceso 02-AI-96, publicada en la G.O.A.C. N
291, del 3 de septiembre de 1997).
El incumplimiento de la exigencia del uso, sin motivo justificado, puede
conducir, a solicitud de parte interesada, a la cancelacin, por parte de
la oficina nacional competente, del registro del signo y, por tanto, a la
extincin, en perjuicio de su titular, del derecho a su uso exclusivo. La
exigencia del uso, a objeto de prevenir la cancelacin del registro del
signo, se funda en la necesidad de asegurar el cumplimiento de su
funcin principal, cual es la de identificar y distinguir en el mercado los
bienes o servicios que constituyan su objeto.
En virtud de lo anteriormente expuesto,

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

115

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD


ANDINA
CONCLUYE:
PRIMERO: La oficina nacional competente cancelar el registro de

una marca a solicitud de cualquier persona interesada, o por orden


judicial, cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado
en al menos uno de los Pases Miembros, por su titular, por el
licenciatario de ste o por otra persona autorizada para ello, durante
los tres aos consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la
accin de cancelacin.

SEGUNDO: A tenor del artculo 166 de la citada Decisin 486,

se presume que una marca se encuentra en uso cuando los productos


distinguidos por ella han sido puestos en el comercio o se encuentran
disponibles, bajo la marca, en la cantidad y del modo que normalmente
corresponda, segn la naturaleza de los productos y las modalidades de
su comercializacin, en el mercado de al menos uno de los Pases
Miembros. La presuncin de uso se configura tambin cuando la
marca distinga productos que se hallen destinados exclusivamente a la
exportacin, desde cualquiera de los Pases Miembros.

TERCERO: A los efectos de la determinacin del uso de la marca

en el mercado, el Tribunal reitera que el mismo deber ser real,


efectivo, serio, de buena fe, normal e inequvoco. La carga de la prueba
del uso en cuestin corresponder a su titular. Las pruebas del uso de
la marca deben demostrar el uso de la marca tal como se encuentra
registrada, por lo tanto, las mismas debern incluir la marca
BONFRUIT (denominativa).

CUARTO: El incumplimiento de la exigencia del uso de la marca

puede conducir, a solicitud de parte interesada, a la cancelacin de su


registro y, por tanto, a la extincin del derecho del titular a su uso
exclusivo, siempre que, sin motivo justificado, como la fuerza mayor o
el caso fortuito, el signo no hubiese sido utilizado en al menos uno de
los Pases Miembros, por parte de su titular, de un licenciatario, o de

116

CORPORACIN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

una persona autorizada para ello, durante los tres aos consecutivos
precedentes a la fecha de ejercicio de la accin.

QUINTO: La legitimacin para solicitar la cancelacin por falta de

uso, hace necesario acreditar un inters legtimo o un derecho subjetivo,


es decir, la persona interesada que pretenda accionar la cancelacin de
registro, previamente deber demostrar un inters tal que la procedencia
de su intervencin como parte procesal le produzca un beneficio de
cualquier tipo a su favor, adems, este inters para actuar, deber ser
actual, no eventual o potencial.

SEXTO: La oficina nacional competente, realizar un anlisis de la


conexin competitiva, respecto a la marca cancelada parcialmente y
sobre los productos que an distingue, en los siguientes casos:

1. Cuando se presente una nueva solicitud de registro cuyo


signo pretenda distinguir productos conexos con la marca
ya registrada y parcialmente cancelada.
2. Cuando la cancelacin por falta de uso se haga valer
como defensa de un procedimiento de oposicin apoyado
en la marca no utilizada.
3. Cuando la persona interesada que promovi la
cancelacin parcial del registro solicite un registro
marcario argumentando derecho preferente que le concedi
la cancelacin
El Consejo de Estado de la Repblica de Colombia, Sala de lo
Contencioso Administrativo, deber adoptar la presente interpretacin
prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno N. 201000132 de conformidad con lo dispuesto por el artculo 35 del Tratado
de Creacin del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, as
como dar cumplimiento a lo previsto en el artculo 128, prrafo tercero,
del Estatuto del Tribunal.
NOTIFQUESE y remtase copia de la presente interpretacin a la
Secretara General de la Comunidad Andina para su publicacin en la
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

117

Jos Vicente Troya Jaramillo


PRESIDENTE
Leonor Perdomo Perdomo
MAGISTRADA
Carlos Jaime Villarroel Ferrer
MAGISTRADO
Gustavo Garca Brito
SECRETARIO

Sentencias Relacionadas:
Proceso 22-IP-2012, Interpretacin prejudicial de los artculos 165,
166, 167 y 170 de la Decisin 486 de la Comisin de la Comunidad
Andina; Marca FAMILIA; 18/04/2012; GOACN 2069 de
5 de julio de 2012.
Proceso 79-IP-2012, Interpretacin prejudicial de oficio de los artculos
165, 166 y 167 de la Decisin 486 de la Comisin de la Comunidad
Andina; Marca figurativa; 12/09/2012; GOAC N2131 de 17 de
diciembre de 2012.
Proceso 084-IP-2012, Interpretacin prejudicial de los artculos 165,
166 y 167 de la Decisin 486 de la Comisin de la Comunidad
Andina, Marca figurativa; 24/10/2012; GOACN 2152 de 21 de
febrero de 2013.
Proceso 083-IP-2012, Interpretacin prejudicial de los artculos 165,
166 y 167 de la Decisin 486 de la Comisin de la Comunidad
Andina; Marca SPLENDID (denominativa); 24/10/2012;
GOACN 2152 de 21 de febrero de 2013.
Proceso 101-IP-2012, Interpretacin prejudicial de los artculos 165 y
166, 167, 170, 224 y 229 de la Decisin 486 de la Comisin de la
Comunidad Andina; Marca: FAMILIA (mixta); 03/10/2012;
GOAC N2142 de 28 de enero de 2013.

MARCA TRIDIMENSIONAL

Concepto; Requisitos para su registro; La forma usual


de empaques y envases; Comparacin entre un signo
tridimensional y un diseo industrial
PROCESO 099-IP-2012
Interpretacin prejudicial del artculo 134 literal f) de la Decisin 486;
y, de oficio, de los artculos 136 literal f), 150 y 113 de la misma
Decisin; con fundamento en la consulta solicitada por la Seccin
Primera del Consejo de Estado de la Repblica de Colombia. Marca
tridimensional: EXHIBIDOR DE CHUPETAS. Expediente
Interno: N 2008-00325.
GOAC N 2138 de 18 de enero de 2013
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD
ANDINA, en Quito, a los 12 das del mes de septiembre del ao dos
mil doce, procede a resolver la solicitud de Interpretacin Prejudicial
formulada por la Seccin Primera del Consejo de Estado de la
Repblica de Colombia.

VISTOS:
Que, la solicitud de interpretacin prejudicial y sus anexos cumplen con
los requisitos comprendidos en el artculo 125 del Estatuto del
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, as como con las
exigencias del artculo 33 del Tratado de Creacin, por lo que, su
admisin a trmite fue considerada procedente en el auto emitido el 23
de agosto de 2012.

I. Antecedentes.
El Tribunal, con fundamento en la documentacin allegada estima
procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a
la presente solicitud, lo siguiente:

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120

II Las partes.
Demandante: Colombina S.A.
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio, de la
Repblica de Colombia.

Tercero interesado: Comestibles Aldor S.A.


1. Determinacin de los hechos relevantes:
-

El 08 de abril de 2005, la sociedad demandante


COLOMBINA S.A. solicit ante la Superintendencia
de Industria y Comercio el registro de la marca
TRIDIMENSIONAL
EXHIBIDOR
DE
CHUPETAS para distinguir productos comprendidos
en la Clase 30 de la Clasificacin Internacional de
Niza.
Dicha solicitud fue publicada en la Gaceta de la
Propiedad Industrial N 553, de 30 de junio de 2005, y
la sociedad COMESTIBLES ALDOR S.A. present
oposicin al registro marcario, con fundamento en el
diseo industrial de su propiedad. La oposicin fue
tenida por no presentada por no cumplir los requisitos de
forma establecidos en la normatividad, ya que una vez
cumplido el trmino legal establecido de 2 meses, no hubo
ratificacin de la sociedad opositora.
Mediante Resolucin N 24380, de 14 de septiembre de
2006, la Divisin de Signos Distintivos de la
Superintendencia de Industria y Comercio deneg el
registro de la marca TRIDIMENSIONAL
EXHIBIDOR DE CHUPETAS a favor de la
sociedad COLOMBINA S.A., para distinguir
productos comprendidos en la Clase 30, pues consider
que entre el signo solicitado y el diseo industrial
propiedad de la sociedad COMESTIBLES ALDOR
S.A. existe una gran similitud visual, al estar

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

121

constituidos por una figura de base plana redondeada en


sus bordes la cual asciende levemente, para disminuir su
tamao sobre la horizontal y sigue ascendiendo
verticalmente hasta aumentar nuevamente su tamao
donde se origina una forma semi trapezoidal de baja
altura; desde all asciende hasta un punto donde
disminuye su tamao sobre el plano horizontal,
repitiendo esto ltimo 6 veces ms, generando una forma
a manera de escalera que remata en una parte superior
reducida. La SIC agreg que, no obra dentro de la
solicitud prueba alguna que demuestre que la sociedad
COMESTIBLES ALDOR S.A. consinti el uso de
su diseo industrial dentro del signo solicitado.
El 18 de octubre de 2006, la demandante present
recurso de reposicin y en subsidio de apelacin contra la
Resolucin N 24380, de 2006, resueltos por la
Divisin de Signos Distintivos de la Superintendencia
mediante Resolucin N 33455, de 30 de noviembre de
2006 y por el Superintendente Delegado para la
Propiedad Industrial mediante Resolucin N 19689, de
17 de junio de 2008, respectivamente, confirmando lo
decidido en la Resolucin N 24380, de 2006,
agotndose as la va gubernativa.

2. Fundamentos de la demanda:
La demandante Colombina S.A. manifest lo siguiente:
-

El signo TRIDIMENSIONAL EXHIBIDOR DE


CHUPETAS es distintivo frente al diseo industrial
propiedad de la sociedad COMESTIBLES ALDOR
S.A., puesto que: a) presenta un diseo en espiral en
forma ascendente y continuada, sin interrupciones en su
contenido, mientras que en el diseo industrial se presenta
en forma de pisos planos sin conexin; b) posee un molde
donde se perforan directamente los orificios, mientras que
en el diseo opositor sus orificios poseen unos patines

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122

para colocar las chupetas; c) su capacidad es de 72


chupetas, mientras que la segunda tiene capacidad para
83 chupetas; d) la marca solicitada es ms ancha y alta
que el diseo industrial; y, e) el signo solicitado consiste
en una tapa exhibidora que tiene rosca para colocar
encima de la bombonera, mientras que el diseo
industrial es simplemente un exhibidor.
-

Entre los diseos confrontados no existen las suficientes


semejanzas para no poder distinguirse, como se desprende
del registro de la marca solicitada en pases como Per y
Ecuador.

Debe concederse el registro del signo solicitado, puesto que


no existe riesgo de confusin frente al diseo industrial
propiedad de la sociedad COMESTIBLES ALDOR
S.A., segn se aprecia en las diferencias de diseo y
estructura de ambos.

En conclusin, lo nico que comparten los elementos en


conflicto es el hecho de ser exhibidores de productos
alimenticios. Como se puede apreciar, son muchas las
diferencias estructurales, estticas, funcionales y grficas
que presentan entre s los elementos enfrentados.

La Superintendencia de Industria y Comercio y la


sociedad COMESTIBLES ALDOR S.A. no contestaron la
demanda pese a haber sido debidamente notificadas.
III. Competencia del Tribunal.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es competente para
interpretar por la va prejudicial, las normas que conforman el
Ordenamiento Jurdico de la Comunidad Andina, con el fin de
asegurar su aplicacin uniforme en el territorio de los Pases Miembros.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

123

IV. Normas del ordenamiento jurdico comunitario a


ser interpretadas.
En el presente caso, el juez solicita la interpretacin del artculo 134 de
la Decisin 486, por lo que se limitar la interpretacin al literal f).
De oficio, se interpretarn adicionalmente los artculos 113, 136 literal
f) y 150 de la Decisin 486.
A continuacin, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

DECISIN 486
Artculo 113
Se considerar como diseo industrial la apariencia particular de un
producto que resulte de cualquier reunin de lneas o combinacin de
colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional,
lnea, contorno, configuracin, textura o material, sin que cambie el
destino o finalidad de dicho producto.
()

Artculo 134
A efectos de este rgimen constituir marca cualquier signo que sea
apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrn
registrarse como marcas los signos susceptibles de representacin grfica.
La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una
marca en ningn caso ser obstculo para su registro.
Podrn constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:
()
f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;
()

CORPORACIN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

124

Artculo 136
No podrn registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el
comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular
cuando:
()
f) consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o
el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de
ste;
()

Artculo 150
Vencido el plazo establecido en el artculo 148, o si no se hubiesen
presentado oposiciones, la oficina nacional competente proceder a
realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado
oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciar sobre stas y
sobre la concesin o denegatoria del registro de la marca mediante
resolucin.
().

A. concepto de marca. Requisitos para el


registro de las marcas.
En el procedimiento administrativo interno, se resolvi denegar el
registro del signo tridimensional EXHIBIDOR DE
CHUPETAS para distinguir productos comprendidos en la Clase
30 de la Clasificacin Internacional de Niza. Por tal motivo, es
pertinente referirse al concepto de marca y los requisitos para su
registro.
Teniendo en cuenta las Interpretaciones Prejudiciales, que sobre esta
materia han sido emitidas por este Honorable Tribunal a la Seccin
Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

125

Estado de la Repblica de Colombia, se debe efectuar la determinacin


de los requisitos para el registro de las marcas con fundamento en lo
establecido en los siguientes pronunciamientos:

Interpretacin Prejudicial 133-IP-2006, de 26 de octubre de


2006. Marca: TRANSPACK, publicada en la Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena N 1451, de 09 de enero
de 2007, dictada para el proceso interno del Consejo de
Estado N 2003-0044.

Interpretacin Prejudicial 128-IP-2006, de 19 de septiembre


de 2006. Marca: USA GOLD, publicada en la Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena N 1421, de 03 de
noviembre de 2006, dictada para el proceso interno del
Consejo de Estado N 2004-0427.

En las anteriores providencias se concluy lo siguiente:


Un signo puede registrarse como marca si rene los requisitos de
distintividad y susceptibilidad de representacin grfica y, adems, si el
signo no est incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad
sealadas en los artculos 135 y 136 de la Decisin 486 de la
Comisin de la Comunidad Andina. La distintividad del signo
presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.
Es importante advertir que el literal a) del artculo 135 de la Decisin
486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de
los requisitos que se desprenden del artculo 134 de la misma
normativa, es decir, que un signo es irregistrable si carece de
distintividad, de susceptibilidad, de representacin grfica o de
perceptibilidad.
Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad est
consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta
en el artculo 135, literal b). La distintividad tiene un doble aspecto: 1)
distintividad intrnseca, mediante la cual se determina la capacidad que
debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado.
Y 2) distintividad extrnseca, mediante la cual se determina la
capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado.

126

CORPORACIN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

A continuacin, el Tribunal procede a citar el Proceso


87-IP-2010 por ser pertinente para la resolucin del presente caso:
()
B. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS
POR INFRINGIR EL DERECHO DE
PROPIEDAD INDUSTRIAL DE UN
TERCERO. MBITO DE PROTECCIN DEL DISEO INDUSTRIAL.
En el procedimiento administrativo interno, se argument que el
registro del signo solicitado transgredira los derechos que la sociedad
COMESTIBLES ALDOR S.A. tiene sobre su diseo
industrial. Por tal motivo, es pertinente referirse a la irregistrabilidad
de signos por infringir el derecho de propiedad industrial de un tercero.
mbito para la proteccin del diseo industrial.
El literal f) del artculo 136, establece:
No podrn registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el
comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular
cuando:
()
f) consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o
el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de
ste;
El literal trascrito establece una causal amplia de irregistrabilidad
marcaria, vinculando cualquier derecho de propiedad intelectual. Esto
incluye el derecho sobre todos los signos distintivos, los derechos sobre las
invenciones y las nuevas creaciones, y sobre los derechos de autor, entre
otros. En relacin con el caso particular, es perfectamente aplicable en
relacin con una supuesta violacin del derecho sobre un diseo
industrial.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

127

El Ttulo V de la Decisin 486 (arts. 113 a 133), regula la figura


del diseo industrial. El artculo 113 define el diseo industrial de la
siguiente manera:
Se considerar como diseo industrial la apariencia particular de un
producto que resulte de cualquier reunin de lneas o combinacin de
colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional,
lnea, contorno, configuracin, textura o material, sin que cambie el
destino o finalidad de dicho producto.
De la definicin se desprende que la finalidad del diseo industrial es
puramente esttica. Es decir, se pretende proteger simplemente la forma
externa del producto o su apariencia, sin tener en cuenta su finalidad o
su utilidad prctica.
El Tribunal en anteriores providencias ha manifestado lo siguiente en
relacin con el diseo industrial:
()
La finalidad del diseo industrial radica en el hecho que ante productos
de distinta naturaleza y que reporten la misma utilidad, el consumidor
se incline por aqullos que sean de su preferencia esttica; as, el
fabricante buscar aquellas formas para sus productos, que sean
estticamente atractivas, dado que el factor determinante en el
consumidor para la eleccin de los productos en el mercado, puede
radicar en la mera apariencia de los mismos.
En este sentido, el diseo industrial consiste en la innovacin de la
forma, incorporada a la apariencia externa de los productos.
()
Las caractersticas elementales de los diseos industriales se pueden
resumir en que el diseo industrial slo concierne al aspecto del producto
(su fisonoma), y que el mismo debe ser arbitrario, es decir, no cumplir
funcin utilitaria, sino tan solo esttica. A ello se debe agregar que

128

CORPORACIN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

deber conferir un aspecto particular y distinto al producto al que se


aplique, otorgndole una fisonoma nueva; ser percibido por la vista en
su uso, es decir, encontrarse a la vista del consumidor y no en el diseo
interior del producto; y, finalmente aplicarse a un artculo industrial, es
decir, a un producto con utilidad industrial (). (Interpretacin
Prejudicial de 6 de julio de 2005, expedida en el proceso 71-IP-2005),
Diseo Industrial: BLOQUE DE CONEXIN, publicado en
Gaceta Oficial N 1235, de 23 de agosto de 2005..

Requisitos y efectos del registro.


El derecho sobre un diseo industrial se adquiere con el registro ante la
autoridad nacional competente. Es decir, en este caso el registro es
constitutivo de derechos. Tendr una duracin de diez (10) aos,
contados desde la fecha de presentacin de la solicitud en el Pas
Miembro. (Art. 128 de la Decisin 486).
El Diseador tiene derecho al registro, pero ste puede ser transferido
por acto entre vivos o por va sucesoria. (Art. 114 de la Decisin 486).
El requisito esencial para adquirir el registro de un diseo industrial es
la novedad. El artculo 115 de la Decisin 486 delimita claramente el
concepto de novedad:
Artculo 115.- Sern registrables diseos industriales que sean
nuevos.
Un diseo industrial no es nuevo si antes de la fecha de la solicitud o de
la fecha de prioridad vlidamente invocada, se hubiere hecho accesible al
pblico, en cualquier lugar o momento, mediante su descripcin,
utilizacin, comercializacin o por cualquier otro medio.
Un diseo industrial no es nuevo por el mero hecho que presente
diferencias secundarias con respecto a realizaciones anteriores o porque
se refiera a otra clase de productos distintos a dichas realizaciones.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

129

De lo anterior se desprende que un diseo industrial es nuevo si no


hubiese sido conocido por el pblico por cualquier medio, en cualquier
lugar o momento, antes de la fecha de la solicitud de registro o de la
prioridad vlidamente invocada.
Cuando la norma se refiere a cualquier lugar, est circunscribiendo el
conocimiento del diseo industrial a cualquier parte del mundo y no slo
al pas miembro en el que se solicit el registro del diseo.
El artculo 116 de la Decisin 486 de la Comisin de la Comunidad
Andina determina qu diseos industriales no son registrables.
Establece tres hiptesis, a saber:
Artculo 116.- No sern registrables:
a) los diseos industriales cuya explotacin comercial en el territorio del
Pas Miembro en que se solicita el registro deba impedirse
necesariamente para proteger a la moral o al orden pblico. A estos
efectos la explotacin comercial de un diseo industrial no se considerar
contraria a la moral o al orden pblico slo por razn de existir una
disposicin legal o administrativa que prohiba o que regule dicha
explotacin;
b) los diseos industriales cuya apariencia estuviese dictada enteramente
por consideraciones de orden tcnico o por la realizacin de una funcin
tcnica, que no incorpore ningn aporte arbitrario del diseador; y,
c) los diseos industriales que consista nicamente en una forma cuya
reproduccin exacta fuese necesaria para permitir que el producto que
incorpora el diseo sea montado mecnicamente o conectado con otro
producto del cual forme parte. Esta prohibicin no se aplicar
tratndose de productos en los cuales el diseo radique en una forma
destinada a permitir el montaje o la conexin mltiple de los productos
o su conexin dentro de un sistema modular.
A diferencia de la Decisin 344 (artculo 58, ltimo prrafo), la
Decisin 486 no extiende las causales de irregistrabilidad de las

130

CORPORACIN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

marcas a los diseos industriales. La intencin del legislador


comunitario era separar las dos figuras. No obstante lo anterior, el
legislador comunitario pas por alto la distintividad que debe tener el
diseo industrial para ser registrado. Es decir, adems de ser novedoso,
el diseo industrial no puede consistir en formas usuales de los
productos, tampoco ser confundible con otros signos distintivos
previamente registrados. Por ejemplo, si existiera una marca
tridimensional previamente registrada o solicitada para registro, un
diseo industrial semejante y confundible con dicha marca no podra ser
registrado. Esto es coherente con los principios bsicos del derecho de
propiedad industrial: permitir la transparencia en el mercado y la
proteccin del pblico consumidor de productos y servicios. De permitirse
diseos industriales confundibles con otros signos distintivos, se estara
generando un defecto irreparable en el comercio subregional.
Por lo anterior, el diseo industrial adems de ser novedoso debe ser
distintivo. En este caso la distintividad o fuerza diferenciadora es la
capacidad intrnseca u extrnseca del diseo industrial para diferenciarse
de otros diseos industriales o signos distintivos en el mercado.
El registro de un diseo industrial confiere a su titular el derecho de
excluir a terceros de la explotacin de su diseo. Tambin puede actuar
contra quien produzca o comercialice un producto cuyo diseo slo
presente diferencias secundarias o que su apariencia sea igual al diseo
industrial registrado.
Sobre las diferencias secundarias, el Tribunal ha establecido lo
siguiente:
Las diferencias secundarias slo podrn ser determinadas cuando la
impresin general que produzca el diseo industrial en los crculos
interesados del pblico consumidor, difiera de la producida por cualquier
otro diseo que haya sido puesto a su disposicin con anterioridad.
Asimismo, deber el nuevo diseo conferir un valor agregado al
producto, expresado en su apariencia esttica, para que sus diferencias
sean sustanciales. En este sentido, es el consumidor quien determinar

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

131

si las diferencias existentes entre los diseos industriales comparados son


sustanciales o no, en su eleccin de los productos en el mercado.
Dado que la finalidad del diseo industrial es brindar una apariencia
atractiva al producto, el criterio para determinar si existen diferencias
sustanciales entre dos diseos es determinado por la eleccin del
consumidor medio. Si para un consumidor medio, le es indistinto
adquirir cualquiera de los dos productos en comparacin, las diferencias
sern irrelevantes, sin embargo, si prefiere uno de los dos productos por
ser ms atractivo estticamente, las diferencias son consideradas
relevantes, y por lo tanto se entender que las diferencias entre ambos
son sustanciales. (Proceso 71-IP-2010, Marca: CARIBIA
(denominativa, publicado en la Gaceta Oficial N 1879, de 17 de
septiembre de 2010).

C. LOS SIGNOS TRIDIMENSIONALES.


Un signo tridimensional es el que ocupa las tres dimensiones del espacio:
se trata de un cuerpo provisto de volumen; dentro de esta clase se
ubican las formas de los productos, sus envases, envoltorios, relieves.
Sobre esta clase de signos, el Tribunal ha manifestado lo siguiente:
() la marca tridimensional se la define como un cuerpo que
ocupa las tres dimensiones del espacio y que es perceptible no slo por
el sentido de la vista sino por el del tacto, es decir, como una clase de
signos con caractersticas tan peculiares que ameritan su clasificacin
como independiente de las denominativas, figurativas y mixtas ().
(Proceso 33-IP-2005. Marca: FORMA DE BOTELLA,
publicado en la Gaceta Oficial N 1224, de 2 de agosto de 2005).
La Decisin 486 de la Comisin de la Comunidad Andina hace
referencia expresa al cuerpo tridimensional, tanto en la regulacin de
marcas como en la referente al diseo industrial14.
14 La frontera entre los diseos industriales y las marcas tridimensionales se encuentra dada
por el objetivo que persigue una y otra figura. Una forma tridimensional se puede registrar como
marca si persigue diferenciar claramente un producto de otros similares en el mercado, teniendo
en cuenta su origen empresarial, es decir, ser distintivo. El diseo industrial persigue que el
titular del diseo de manera exclusiva pueda incorporarlo en determinados productos, impidiendo

132

CORPORACIN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

En el artculo 113 cuando establece:


Se considerar como diseo industrial la apariencia particular de un
producto que resulte de cualquier reunin de lneas o combinacin de
colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional,
lnea, contorno, configuracin, textura o material, sin que cambie el
destino o finalidad de dicho producto.
En el artculo 138 cuando establece:
La solicitud de registro de una marca se presentar ante la oficina
nacional competente y deber comprender una sola clase de productos o
servicios y cumplir con los siguientes requisitos:
()
b) La reproduccin de la marca, cuando se trate de una marca
denominativa con grafa, forma o color, o de una marca figurativa,
mixta o tridimensional con o sin color.
().
En el literal f) del artculo 134 cuando seala que La forma de los
productos, sus envases o envolturas son signos que podrn constituir
marca. Con la finalidad de aclarar y diferenciar los conceptos de marca
tridimensional y bidimensional, se hace necesario esclarecer qu se
entiende por estas ltimas. Las marcas bidimensionales no dan la idea
de volumen y se representan en un plano de dos dimensiones. En tal
sentido, las marcas denominativas, grficas y mixtas se representan de
una manera bidimensional.

que terceros lo exploten comercialmente, pero en esencia no persigue la identificacin del


producto por parte del consumidor. Adems de lo anterior, el registro del diseo industrial se
encuentra limitado en el tiempo (artculo 128 de la Decisin 486), mientras que el de la marca
puede ser prorrogado indefinidamente. En consecuencia, un signo tridimensional se puede
registrar simultneamente como marca o como diseo industrial si cumple los requisitos para
cada figura.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

133

Sobre las marcas bidimensionales, el Tribunal ha expresado lo


siguiente:
En principio, todo signo que se pretende registrar como marca debe
ser susceptible de ser representado en un plano que responde a dos
dimensiones: ancho y largo, aunque nada se opone a que se suministre
la perspectiva grfica para dar la idea de volumen; de todas maneras los
signos grficos solo constan de dos dimensiones (bidimensional) ya que
no ocupan lugar en el espacio. (Proceso 194-IP-2005. Marca:
TRIDIMENSIONAL EN FORMA DE BOTELLA,
publicado en la Gaceta Oficial N 1297, de 16 de febrero de 2006).
Por otro lado, las marcas tridimensionales tienen una gran importancia
en el mercado, ya que generan gran recordacin en el pblico
consumidor y, en consecuencia, permite al consumidor diferenciar
claramente los productos que desea adquirir. Adems, la tridimensional
tiene por objeto influir en la conciencia del consumidor para que se
decida a adquirir el producto, ya sea por un envase, o como en el caso
particular, por la forma de un exhibidor de chupetas.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 23-IP1998, expuso importantes criterios que permiten determinar si un signo
tridimensional es registrable como marca. Si bien la anterior providencia
hace relacin a normas de la Decisin 344, los criterios expuestos
igualmente son aplicables en relacin con la normativa estudiada. Los
criterios son los siguientes:
Para el adecuado tratamiento de las marcas tridimensionales ha
de partirse del siguiente presupuesto fundamental: El principio general
es que cualquier signo puede registrarse como marca; la excepcin
nicamente se encuentra representada por las causales de
irregistrabilidad dispuestas expresamente
por el legislador
comunitario. En la medida en que ste no ha consagrado causal alguna
en virtud de la cual los signos tridimensionales por ser tales no pueden
acceder al registro marcario y ante el carcter excepcional y restringido
de las causales de irregistrabilidad, la presentacin tridimensional del
signo no sirve por s sola para negar el registro o para decretar su

134

CORPORACIN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

nulidad. Ahora bien, al no existir norma alguna que contenga para


los signos tridimensionales una regulacin especial en torno a los
requisitos sustanciales necesarios para acceder al registro, debe exigirse
respecto de ellos las mismas condiciones requeridas por el ordenamiento
en punto de cualquier otro signo marcario, esto es, la distintividad,
perceptibilidad y susceptibilidad de representacin grfica. Con
fundamento en lo expuesto, debe tenerse en cuenta que el hecho de que
no exista causal en virtud de la cual se excluya per se la registrabilidad
de los signos tridimensionales, no implica que los mismos siempre
puedan acceder al registro pues si no cumplen los requisitos esenciales
de toda marca (distintividad y perceptibilidad) o si no son susceptibles
de representacin grfica -cuestin esta ltima que sera de muy
remota ocurrencia - , la oficina nacional competente tendr que
rechazar la solicitud que los contenga o, para el evento en que el
registro se haya concedido, el juez nacional deber, de oficio o a peticin
de parte, decretar su nulidad. Pero tambin debe advertirse que la
presentacin tridimensional no impide la aplicacin de las causales de
irregistrabilidad contenidas en los artculos 82 y 83 de la Decisin
344, obviamente siempre y cuando se cumplan todos y cada uno de los
supuestos de hecho previstos para la procedencia de cada causal (...).
(Exp. de marca acta 161.077, noviembre 15 de 1934, P y M.,
1934, pg. 731). (Breuer Moreno, Obra citada, pg. 129).
(Proceso N 23-IP-1998. MARCA TRIDIMENSIONA:
UNA
CACHA
DE
MACHETE
Y
UNA
DENOMINACIN Y COLORES, publicado en la Gaceta
Oficial N 379, de 21 de octubre de 1998).
El etiquetado que lleva impreso el producto no hace parte de la forma
externa a registrar como marca tridimensional, ya que esta clase de
signos bsicamente se compone de una forma con volumen, sin que
pueda alegarse como factor de distintividad la etiqueta impresa.
Cuando la propia naturaleza de un producto exija para su
comercializacin de una forma determinada, el signo tridimensional
constituido exclusivamente por la forma usual del producto estara
afectado por una causal de irregistrabilidad; en estos casos, para que
dicho producto pueda ser reconocido como signo registrable debe ostentar

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

135

una forma que no slo tenga la capacidad de designar las caractersticas


del producto, sino que el consumidor medio pudiera en su totalidad
distinguirlo de otros que se comercializan en el mercado; al respecto hay
que tener en cuenta que los signos que sirven exclusivamente para
designar caractersticas de un producto o servicio no son registrables en
razn a que la mencin de las mismas deben estar a disposicin de
todos y no de alguien en particular.
Conforme a los criterios expuestos, corresponde al Juez Nacional
determinar si el signo solicitado es tridimensional y, en este caso, si
puede ser registrado como marca teniendo en cuenta si en su diseo
existe distintividad total o de algunas de sus partes, por la inclusin de
elementos arbitrarios o especiales que provoquen en quienes lo perciban
una impresin diferente a la que se obtiene al observar otros signos
distintivos o diseos industriales.

D. COMPARACIN ENTRE UN SIGNO


TRIDIMENSIONAL Y UN DISEO
INDUSTRIAL.
En el proceso interno se debe proceder a comparar un signo
tridimensional y un diseo industrial. Para esto, se aplicarn las
mismas reglas que para comparar dos marcas tridimensionales.15
En este sentido, la comparacin entre una marca tridimensional y un
diseo industrial deber hacerse partiendo de los elementos que aportan
distintividad en cada caso, como las formas del diseo, relieves y forma
caracterstica del producto, para establecer si el signo que se pretende
registrar tiene una contundencia suficiente frente al diseo industrial
registrado, para evitar as la confusin en el pblico consumidor sobre el
origen empresarial del producto identificado con el signo tridimensional
que se pretende registrar.
En tal comparacin, como se anot atrs, no se debe tener en cuenta los
elementos accesorios.
15

Se puede ver la Interpretacin Prejudicial de 25 de noviembre de 2005, expedida en el Proceso 194-IP-2005.

136

CORPORACIN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

().
E. LA AUTONOMA DE LAS OFICINAS
DE REGISTRO MARCARIO. El EXAMEN DE REGISTRABILIDAD.
El sistema de registro marcario adoptado en la Comunidad Andina, se
encuentra soportado en la actividad autnoma e independiente de las
Oficinas Competentes en cada Pas Miembro.
Dicha autonoma, se manifiesta tanto en relacin con decisiones
emanadas de otras oficinas de registro marcario, como en cuanto a sus
propias decisiones.
En relacin con lo primero, el Tribunal ha manifestado:
Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan
son independientes, algunas figuras del derecho marcario comunitario las
ponen en contacto, como sera el caso del derecho de prioridad o de la
oposicin de carcter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna
manera uniformizar en los pronunciamientos de las mismas.
En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de
Registro Marcario significa que juzgarn la registrabilidad o
irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideracin el
anlisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras
Oficinas Competentes de los Pases Miembros. De conformidad con lo
anterior, si se ha obtenido un registro marcario en determinado Pas
Miembro esto no significa que indefectiblemente se deber conceder dicho
registro marcario en los otros Pases. O bien, si el registro marcario ha
sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los
dems Pases Miembros, an en el caso de presentarse con base en el
derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo Pas que neg el
registro. (Proceso 71-IP-2007.
Marca: Denominativa:
MONARC-M, publicado en la Gaceta Oficial N 1553, de 15 de
octubre de 2007).

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

137

En cuanto a sus propias decisiones, el Ttulo II de la Decisin 486


regula el procedimiento de registro marcario, e instaura en cabeza de las
Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo
examen de registrabilidad. El Tribunal ha determinado los requisitos
de dicho examen de la siguiente manera:
El Tribunal en mltiples Interpretaciones Prejudiciales16 ha abordado
el tema del examen de registrabilidad, pero en uno de sus ltimos
pronunciamientos, determin con toda claridad cules son las
caractersticas de este examen:
1. El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La
Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de
registrabilidad as no se hubieren presentado oposiciones,
o no hubiere solicitud expresa de un tercero.
2. El examen de registrabilidad es integral. La Oficina
Nacional Competente al analizar si un signo puede ser
registrado como marca debe revisar si cumple con todos
los requisitos de artculo 134 de la Decisin 486, y luego
determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de
alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en
los artculos 135 y 136 de la misma norma.
3. En consecuencia con lo anterior y en relacin con marcas
de terceros, la Oficina Nacional Competente, as hubiera
o no oposiciones, deber revisar si el signo solicitado no
encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad
contemplado en el artculo 136, literal a); es decir, debe
determinar si es o no idntico o se asemeja o no a una
marca anteriormente solicitada para registro o registrada
por un tercero, para los mismos productos o servicios, o
para productos o servicios respecto de los cuales el uso de
16 Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales sobre la materia: Interpretacin
Prejudicial de 7 de julio de 2004, proferida dentro del proceso 40-IP-2004; Interpretacin Prejudicial de 9 de marzo de 2005, proferida dentro del proceso 03-IP-2005; e Interpretacin Prejudicial
de 16 de noviembre de 2005, proferida dentro del proceso 167-IP-2005.

138

CORPORACIN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

la marca pueda causar un riesgo de confusin o de


asociacin. (Proceso 180-IP-2006. Marca Mixta:
BROCHA MONA, publicado en la Gaceta Oficial
N 1476, de 16 de marzo de 2007).
Adems de lo anterior, es necesario precisar que el examen de
registrabilidad debe ser plasmado en la Resolucin que concede o deniega
el registro marcario. Esto quiere decir, que la Oficina Nacional no
puede mantener en secreto dicho examen y, en consecuencia, la resolucin
respectiva, que en ltimas es la que se notifica al solicitante, debe dar
razn del anlisis efectuado. Con lo mencionado, se estara cumpliendo
con el principio bsico de la motivacin de los actos.
Por dems, se debe agregar otro requisito: que este examen de oficio,
integral y motivado, debe ser autnomo, tanto en relacin con las
decisiones proferidas por otras oficinas de registro marcario, como con las
decisiones emitidas por la propia Oficina; esto significa, que se debe
realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es
decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones
presentadas y la informacin recaudada para el procedimiento en
cuestin, independiente del anlisis ya efectuado ya sobre signos idnticos
o similares.
No se est afirmando que la Oficina de Registro Marcario no tenga
lmites a su actuacin, o que no puede utilizar como precedentes sus
propias actuaciones, sino que sta tiene la obligacin, en cada caso, de
hacer un anlisis de registrabilidad con las caractersticas mencionadas,
teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trmite.
Adems, los lmites a la actuacin de dichas oficinas se encuentran
marcados por la propia norma comunitaria, y por las respectivas
acciones judiciales para defender la legalidad de los actos
administrativos emitidos.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

139

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD


ANDINA,
C O N C L U Y E:
PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si rene los
requisitos de distintividad y susceptibilidad de representacin grfica y,
adems, si el signo no est incurso en ninguna de las causales de
irregistrabilidad sealadas en los artculos 135 y 136 de la Decisin
486 de la Comisin de la Comunidad Andina. La distintividad del
signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

SEGUNDO: El diseo industrial pretende proteger simplemente la

forma externa del producto o su apariencia, sin tener en cuenta su


finalidad o su utilidad prctica, tal como sucede en el modelo de
utilidad. El derecho sobre un diseo industrial se adquiere con el
registro ante la autoridad nacional competente. El requisito esencial
para adquirir el registro de un diseo industrial es la novedad.

Un diseo industrial es nuevo si no hubiese sido conocido por el pblico


por cualquier medio, en cualquier lugar o momento, antes de la fecha de
la solicitud de registro o de la prioridad vlidamente invocada. Cuando
la norma se refiere a cualquier lugar, est circunscribiendo el
conocimiento del diseo industrial a cualquier parte del mundo y no slo
al pas miembro en el que se solicit el diseo. El diseo industrial
adems de ser novedoso debe ser distintivo. En este caso la distintividad
o fuerza diferenciadora es la capacidad intrnseca u extrnseca del diseo
industrial para diferenciarse de otros diseos industriales o signos
distintivos en el mercado. El registro de un diseo industrial confiere a
su titular el derecho de excluir a terceros de la explotacin de su diseo.
Tambin pude actuar contra quien produzca o comercialice un producto
cuyo diseo slo presente diferencias secundarias o que su apariencia sea
igual al diseo industrial registrado.

TERCERO: Corresponde al Juez Nacional determinar si el signo

solicitado es tridimensional y, en este caso, si puede ser registrado como


marca, teniendo en cuenta si en su diseo existe distintividad total o de

140

CORPORACIN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

algunas de sus partes por la inclusin de elementos arbitrarios o


especiales que provoquen en quienes lo perciban una impresin
diferente a la que se obtiene al observar otros signos distintivos o
diseos industriales.

CUARTO: La comparacin entre una marca tridimensional y un


diseo industrial deber hacerse partiendo de los elementos que aportan
distintividad en cada caso, como las formas del diseo, relieves y forma
caracterstica del producto, para establecer si el signo que se pretende
registrar tiene distintividad suficiente frente al diseo industrial
registrado, para evitar as la confusin en el pblico consumidor sobre
el origen empresarial del producto identificado con el signo
tridimensional que se pretende registrar. En tal comparacin, como se
anot atrs, no se debe tener en cuenta los elementos accesorios.
QUINTO: El examen de registrabilidad que realizan las Oficinas

de Registro Marcario debe ser de oficio, integral, motivado y autnomo,


de acuerdo con lo expuesto.
De conformidad con el artculo 35 del Tratado de Creacin del
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional
consultante, al emitir el fallo en el proceso interno deber adoptar la
presente interpretacin. Asimismo, deber dar cumplimiento a las
prescripciones contenidas en el prrafo tercero del artculo 128 del
Estatuto vigente.
Notifquese al Juez Consultante, mediante copia certificada y remtase
copia a la Secretara General de la Comunidad Andina, para su
publicacin en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
Ricardo Vigil Toledo
PRESIDENTE (E)
Leonor Perdomo Perdomo
MAGISTRADA

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

141

Carlos Jaime Villarroel Ferrer


MAGISTRADO
Gustavo Garca Brito
SECRETARIO

Sentencia Relacionada:
Proceso 142-IP-2012, Interpretacin prejudicial de los artculos 134
literal f) y 135 literales a), b) y c) de la Decisin 486 de la Comisin
de la Comunidad Andina; Marca: TRIDIMENSIONAL;
03/12/2012; GOAC N 2168 de 18 de marzo de 2013.

LA PUBLICIDAD COMPARATIVA

Requisitos de licitud de la publicidad comparativa:


mencin de marca ajena.
PROCESO 40-IP-2011
Interpretacin prejudicial, de oficio, de los artculos 154, 155, 156,
157, 224, 226 y 228 de la Decisin 486 de la Comisin de la
Comunidad Andina; con fundamento en lo solicitado por la Seccin
Primera del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, de la Repblica de Colombia. Actor: PFIZER INC.
Caso: Registro Sanitario (INVIMA) sobre la frase EROXIM es
bioequivalente a VIAGRA. Expediente Interno N 2003-00533.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los dos das del mes de febrero del

ao dos mil doce, procede a resolver la solicitud de Interpretacin


Prejudicial formulada por la Seccin Primera del Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, de la Repblica de Colombia.

VISTOS:
Que, de la solicitud de interpretacin prejudicial y de sus anexos se
desprende que los requisitos exigidos por el artculo 33 del Tratado de
Creacin del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo
que su admisin a trmite fue considerada procedente en el auto emitido
el 6 de julio de 2011.

I. Antecedentes.
El Tribunal, con fundamento en la documentacin allegada estima
procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a
la presente solicitud, lo siguiente:

144

CORPORACIN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

F. Las partes.
Demandante: PFIZER INC.
Demandado: Instituto Nacional de Vigilancia de Alimentos y
Medicamentos (INVIMA), de la Repblica de Colombia.

Tercero Interesado: La Sociedad Laboratorio Franco


Colombiano LAFRANCOL S.A.

G. DATOS RELEVANTES.
Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la
demanda y otros de la solicitud de interpretacin prejudicial y dems
documentos anexos a la misma, se encuentran los siguientes:

1. Acto Demandado:
La demandante PFIZER INC. solicit la declaracin de nulidad de
la Resolucin N 2003013140, de 4 de julio de 2003, expedida por
la Subdirectora de Licencias y Registros del INVIMA, por medio de
la cual modific el registro sanitario N M-14175 a favor del
LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO S.A.
LAFRANCOL para el producto EROXIM en el sentido de
autorizar el uso en el empaque de la frase EROXIM es
bioequivalente a VIAGRA. Mediante Resolucin N
200322290, de 7 de noviembre de 2003, el INVIMA resolvi el
recurso de reposicin interpuesto contra la anterior decisin, la cual fue
confirmada.
Como consecuencia de la anterior declaracin, a ttulo de
restablecimiento del derecho, PFIZER INC. solicit que se le ordene al
INVIMA que prohba el uso de la frase EROXIM es
bioequivalente a VIAGRA en los empaques de EROXIM.
Solicit as mismo que se ordene a LAFRANCOL S.A. el retiro del
mercado de los empaques que contienen dicha frase.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

145

2. Hechos:
En base al principio activo Sildenafil, PFIZER INC. desarroll una
nueva aplicacin para el tratamiento de la disfuncin erctil masculina,
cuyas propiedades se han difundido y reconocido a nivel mundial.
Mediante el registro N 189.202, de 11 de septiembre de 1996, la
Superintendencia de Industria y Comercio otorg a PFIZER
PRODUCTS INC. la titularidad en Colombia de la marca
VIAGRA, para distinguir el compuesto del tratamiento de la
disfuncin erctil en la clase 5 internacional, el cual est vigente hasta el
11 de septiembre de 2006.
Mediante el registro N 256.607, de 20 de junio de 2002, la
Superintendencia de Industria y Comercio tambin le concedi a
PFIZER PRODUCTS INC. la titularidad de la marca
tridimensional que consiste en la forma y el color azul de la pastilla
para distinguir productos de la clase 5, con vigencia hasta el 20 de junio
de 2012.
A partir de mayo de 1998, el Instituto de Vigilancia de Medicamentos
y Alimentos INVIMA autoriz a la sociedad PFIZER INC.
para importar y vender el medicamento del VIAGRA mediante los
Registros Sanitarios M-010826, M-010827 y M-010828. La
indicacin teraputica que aprob el INVIMA para el medicamento
VIAGRA fue la disfuncin erctil masculina, y PFIZER INC. le
encarg a PFIZER S.A. la comercializacin del VIAGRA en
Colombia.
Mediante Resolucin N 250.802 del 2 de febrero de 2000, el
INVIMA concedi el registro sanitario a la sociedad
LAFRANCOL S.A. para fabricar y vender el producto ERUM, el
cual est compuesto por el mismo ingrediente activo Sildenafil Citrato;
en seguida, dicha entidad autoriz el cambio de nombre del producto
por EROXIM.

146

CORPORACIN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

En el ao 2002, LAFRANCOL S.A. solicit al INVIMA que


certificara la intercambiabilidad del producto EROXIM con
VIAGRA, lo cual fue negado mediante la Resolucin N
2002002089, de 1 de febrero de 2002 toda vez que en Colombia no
existe reglamentacin sobre la intercambiabilidad de productos.
Posteriormente, la sociedad LAFRANCOL S.A. solicit al
INVIMA que certificara la bioequivalencia entre EROXIM y
VIAGRA y mediante la Resolucin N 2003007020, de 11 de
abril de 2003, dicho Instituto declar que los estudios presentados por
LAFRANCOL S.A. demostraban la bioequivalencia.
Sobre la base de la anterior Resolucin mencionada, el 8 de mayo de
2003, LAFRANCOL S.A. solicit al INVIMA que modificara
el registro sanitario M-14175 para autorizar que en los empaques de
su producto se incluyera la frase: EROXIM es bioequivalente

con VIAGRA.

En respuesta a dicha solicitud, el INVIMA requiri a


LAFRANCOL S.A. para que allegara el certificado expedido por la
Superintendencia de Industria y Comercio que acreditase la titularidad
de la marca registrada VIAGRA. A pesar de lo anterior, la
Subdirectora de Licencias y Registros del INVIMA le concedi el uso
del lema EROXIM es bioequivalente a VIAGRA a
LAFRANCOL S.A., sin notificar a PFIZER INC. Como
consecuencia de tal decisin, LAFRANCOL S.A. lanz en el
mercado los nuevos empaques del producto EROXIM.
El 11 de septiembre de 2003, PFIZER INC. se enter de la
comercializacin de los nuevos empaques del producto EROXIM, por
lo cual present recurso de reposicin y apelacin contra la resolucin
que acept la modificacin del registro, decisin que fue confirmada
mediante las Resoluciones Nos: 2003027162 y 2003022290.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

147

3. Fundamentos de derecho contenidos en la demanda:


La sociedad PFIZER INC. solicita la nulidad del acto administrativo mencionado anteriormente, manifestando, en lo principal, los
siguientes argumentos:
La marca VIAGRA es un signo distintivo notoriamente conocido.
LAFRANCOL S.A., al incluir la frase solicitada en sus empaques,
realiz un uso indebido de la marca registrada VIAGRA. Los actos
acusados son nulos por falta de competencia, pues no existe norma
alguna que faculte al INVIMA para declarar la bioequivalencia de
los medicamentos y para autorizar que en los empaques aparezca tal
declaracin, ni menos an est claramente definido el alcance legal de la
presentacin de los estudios de bioequivalencia frente a un producto que
ya posee registro sanitario. Igualmente, si el INVIMA carece de
autoridad legal para autorizar la intercambiabilidad, tampoco tiene
competencia para certificar dicha situacin. LAFRANCOL S.A. se
ha aprovechado indebidamente de la gran reputacin de la marca
VIAGRA para comercializar su producto EROXIM, generando
confusin sobre la procedencia del producto.
La demandante basa su accin en los artculos 155 y 157 de la
Decisin 486, por lo que solicita que se pida interpretacin prejudicial
al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Mediante escrito denominado Comentarios relacionados con la
interpretacin prejudicial, la demandante seala que es importante que
el Tribunal Andino absuelva las siguientes preguntas:
1) Es legtimo que un tercero use de manera permanente en sus
empaques y etiquetas incluso con informacin cierta, la marca de un
tercero?
2) Es legtimo que un tercero use de manera permanente en
publicidad, incluso con informacin cierta, la marca de un tercero?

148

CORPORACIN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

3) Es legtimo que la imagen comercial de un producto se base


principalmente en la marca de un tercero?
4) Puede una autoridad nacional excusarse del cumplimiento del
ordenamiento jurdico andino slo porque no corresponde a su materia o
ramo?

4. Contestacin a la demanda:
El INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE
ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS (INVIMA), de la
Repblica de Colombia, en su contestacin a la demanda expresa, en
lo principal:

Que si bien es cierto que el INVIMA tiene el deber de solicitar los


certificados de las marcas a la Superintendencia de Industria y
Comercio, no por ello tiene que evaluar aspectos marcarios, pues su
competencia se limita a evaluar los aspectos eminentemente sanitarios y,
si bien es cierto la identificacin del VIAGRA coincide con la marca
del actor, tambin lo es que no existe otra forma para referirse al mismo
(disfuncin erctil). Seala que el INVIMA no vulner el derecho al
debido proceso porque aplic el trmite previsto por el Decreto 677, de
1995 y que en el evento en que se le hubiera solicitado requisitos
adicionales a LAFRANCOL S.A., como la certificacin de la
Superintendencia de Industria y Comercial o la aquiescencia de
PFIZER INC., se hubiera vulnerado dicho derecho al solicitante, pues
la norma procesal no lo prev.
Seala que en el evento que se permitiera la citacin a terceros dentro de
las actuaciones administrativas, en la solicitud de PFIZER INC.
para obtener el registro sanitario del INVIMA tendra que haberse
citado a todos aquellos que promocionaban los productos o las tcnicas
para la disfuncin erctil masculina. El solicitante debe adjuntar el
certificado de la Superintendencia de Industria y Comercio acreditando
que es el titular o que puede hacer uso de una determinada marca
registrada, mientras que en el trmite para incluir la leyenda en la
etiqueta de un producto farmacutico no se exige tal requisito. Por lo

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

149

anterior, dentro del trmite de modificacin del registro sanitario que se


demanda, el INVIMA no tena la obligacin de solicitarle a
LAFRANCOL S.A. el certificado de la Superintendencia de
Industria y Comercio ya que la autoridad competente para determinar
si existe o no una conducta de competencia desleal por parte de
LAFRANCOL S.A. es la Superintendencia de Industria y
Comercio y no el INVIMA como estima el actor.
Indica que no slo es cierto sino tambin necesario que dos productos
que presentan las mismas caractersticas se asimilen, pues si presentan
la misma concentracin y formacin farmacutica, tienen los mismos
usos e indicaciones, por lo cual deben anunciarse como sustituibles en
aras de proteger la salud pblica. Las etiquetas del producto
EROXIM no confunden al consumidor respecto al productor, pues el
nombre del laboratorio fabricante aparece en un sitio visible del envase
del producto. El demandado alega el artculo 72 del Decreto 677 de
1995, el cual determina el contenido mnimo y obligatorio de las
etiquetas, rtulos y empaques de los medicamentos. El trmite sanitario
consiste en que una vez presentada la solicitud, la Subdireccin de
Registros Sanitarios estudia, verifica y determina el cumplimiento de los
requisitos legales.
La Subdireccin de Licencias y Registro del INVIMA autoriz la
modificacin del registro sanitario del producto EROXIM con
fundamento en la Resolucin N 2003007020, del 11 de abril de
2003 de la Comisin Revisora del mismo Instituto que determin la
bioequivalencia entre EROXIM y VIAGRA, la cual est vigente.
La informacin sobre la biodisponibilidad y la bioequivalencia hacen
parte integral del aseguramiento de calidad de medicamentos que
contienen los frmacos de accin sistmica. Los frmacos de accin
sistmica son aquellos que requieren de un proceso de absorcin y cuya
respuesta teraputica est ntimamente relacionada con los niveles
sanguneos del mismo, tal como consta en la gua de biodisponibilidad y
bioequivalencia adoptada por la Comisin Revisora de Productos
Farmacuticos en junio de 1997.

150

CORPORACIN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

Segn dicha gua, los medicamentos que lleven principios activos de


accin sistmica y que se comercialicen en el pas deben realizar las
pruebas de control de calidad y los estudios que garanticen la
biodisponibilidad del frmaco. Una vez que la Sala Especializada del
INVIMA verifica los estudios de bioequivalencia, no hay lugar para
negar la leyenda en la etiqueta del medicamento. Segn las normas
nacionales, las prescripciones mdicas deben indicar el principio activo
del medicamento y no el nombre del producto farmacutico, por lo cual
no tiene lugar la posicin del actor.

5. Tercero Interesado:
La sociedad LAFRANCOL S.A., considerada como tercero
interesado en este proceso, expresa los siguientes argumentos:
La entidad demandada no estaba en la obligacin de citar a los terceros
interesados que pudieran verse afectados con la modificacin del registro
sanitario de EROXIM. El INVIMA verific el cumplimiento de los
requisitos de LAFRANCOL S.A. para modificar el registro
sanitario y no se le confirieron derechos de comercializar un producto
farmacutico como lo alega el actor. El INVIMA no estaba en la
obligacin de citar a terceros porque en el trmite del registro sanitario
se debaten aspectos de ndole sanitario.
Segn el artculo 157 de la Decisin 486 de la Comisin de la
Comunidad Andina, los derechos que otorga una marca a su titular no
son absolutos, por lo cual se permite que terceros hagan uso de una
marca a favor de un tercero. LAFRANCOL S.A. est utilizando la
marca EROXIM y no VIAGRA y la leyenda de los empaques slo
cumple la funcin de informar, por lo cual no se est induciendo en error
o engaando al pblico consumidor. La leyenda EROXIM es
bioequivalente a VIAGRA es un acto de propaganda comparativa
que no vulnera las disposiciones legales que regulan la publicidad de los
medicamentos y la propiedad intelectual, pues los productos comparados
cumplen la misma finalidad y contienen las mismas caractersticas.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

151

La etiqueta no vulner las normas de competencia, pues la ley dispone


que no se podr realizar publicidad comparativa cuando las
indicaciones o aseveraciones sean incorrectas o falsas y que toda
comparacin que se refiera a extremos no anlogos, ni comparables no
es permitido, por ser un acto de competencia desleal. La leyenda
EROXIM es bioequivalente a VIAGRA, es una caracterstica
esencial del producto que requiere ser conocida por el consumidor y el
cuerpo mdico, que se sujeta a la realidad cientfica comprobada
previamente por la Comisin Revisora y que no contraviene las
disposiciones legales de proteccin del consumidor o sanitarias.
Finalmente, el INVIMA estableci que EROXIM y VIAGRA
son equivalentes farmacuticos y son similares en trminos de eficacia y
seguridad.

II. Competencia del Tribunal.


De conformidad con la disposicin prevista en el artculo 1, literal c),
del Tratado de Creacin del Tribunal, las normas de la Decisin 486
cuya interpretacin se solicita forman parte del ordenamiento jurdico de
la Comunidad Andina;
A tenor de la disposicin sealada en el artculo 32 del Tratado de
Creacin del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los
artculos 2, 4 y 121 del Estatuto, este Tribunal es competente para
interpretar por va prejudicial las normas que integran el ordenamiento
jurdico de dicha Comunidad;
La solicitud de interpretacin prejudicial fue admitida a trmite por
auto de 6 de julio de 2011.

III. Normas del ordenamiento jurdico comunitario a


ser interpretadas.
La Seccin Primera del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, de la Repblica de Colombia, no especific las normas
de la Decisin 486 de la Comisin de la Comunidad Andina a ser

152

CORPORACIN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

interpretadas. Por lo tanto, este Tribunal interpretar, de oficio, los


artculos 154, 155, 156, 157, 224, 226 y 228 de la Decisin 486.
En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los
siguientes:

DECISIN 486
()

Artculo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se


adquirir por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional
competente.

Artculo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el

derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento,


los siguientes actos:
a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idntico o semejante
sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre
productos vinculados a los servicios para los cuales sta se ha registrado;
o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales
productos;
b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, despus de que
se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha
registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para
los cuales sta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas,
embalajes o acondicionamientos de tales productos;
c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales
que reproduzcan o contengan la marca, as como comercializar o
detentar tales materiales;
d) usar en el comercio un signo idntico o similar a la marca respecto de
cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar
confusin o un riesgo de asociacin con el titular del registro. Tratndose
del uso de un signo idntico para productos o servicios idnticos se
presumir que existe riesgo de confusin;

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

153

e) usar en el comercio un signo idntico o similar a una marca


notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios,
cuando ello pudiese causar al titular del registro un dao econmico o
comercial injusto por razn de una dilucin de la fuerza distintiva o del
valor comercial o publicitario de la marca, o por razn de un
aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular;
f) usar pblicamente un signo idntico o similar a una marca
notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello
pudiese causar una dilucin de la fuerza distintiva o del valor comercial
o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.

Artculo 156.- A efectos de lo previsto en los literales e) y f) del


artculo anterior, constituirn uso de un signo en el comercio por parte
de un tercero, entre otros, los siguientes actos:
a. introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o
distribuir productos o servicios con ese signo;
b. importar, exportar, almacenar o transportar productos
con ese signo; o,
c.

emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos


comerciales o comunicaciones escritas u orales,
independientemente del medio de comunicacin empleado y
sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen
aplicables.

Artculo 157.- Los terceros podrn, sin consentimiento del titular de

la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio


o seudnimo, un nombre geogrfico o cualquier otra indicacin cierta
relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o
poca de produccin de sus productos o de la prestacin de sus servicios u
otras caractersticas de stos; siempre que ello se haga de buena fe, no
constituya uso a ttulo de marca, y tal uso se limite a propsitos de
identificacin o de informacin y no sea capaz de inducir al pblico a
confusin sobre la procedencia de los productos o servicios.

154

CORPORACIN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

El registro de la marca no confiere a su titular, el derecho de prohibir a


un tercero usar la marca para anunciar, inclusive en publicidad
comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de
productos o servicios legtimamente marcados; o para indicar la
compatibilidad o adecuacin de piezas de recambio o de accesorios
utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso
sea de buena fe, se limite al propsito de informacin al pblico y no sea
susceptible de inducirlo a confusin sobre el origen empresarial de los
productos o servicios respectivos.
()

Artculo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente

conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier Pas Miembro


por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio
por el cual se hubiese hecho conocido.
()

Artculo 226.- Constituir uso no autorizado del signo distintivo

notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte


esencial, o una reproduccin, imitacin, traduccin o transliteracin del
signo, susceptibles de crear confusin, en relacin con establecimientos,
actividades, productos o servicios idnticos o similares a los que se
aplique.
Tambin constituir uso no autorizado del signo distintivo notoriamente
conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o de
una reproduccin, imitacin, traduccin o transliteracin del signo, aun
respecto de establecimientos, actividades, productos o servicios diferentes
a los que se aplica el signo notoriamente conocido, o para fines no
comerciales, si tal uso pudiese causar alguno de los efectos siguientes:

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

155

a. riesgo de confusin o de asociacin con el titular del signo,


o con sus establecimientos, actividades, productos o
servicios;
b. dao econmico o comercial injusto al titular del signo por
razn de una dilucin de la fuerza distintiva o del valor
comercial o publicitario del signo; o,
c. aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del
signo.
El uso podr verificarse a travs de cualquier medio de comunicacin,
incluyendo los electrnicos.
()

Artculo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo,


se tomar en consideracin entre otros, los siguientes factores:

a. el grado de su conocimiento entre los miembros del sector


pertinente dentro de cualquier Pas Miembro;
b. la duracin, amplitud y extensin geogrfica de su
utilizacin, dentro o fuera de cualquier Pas Miembro;
c.

la duracin, amplitud y extensin geogrfica de su


promocin, dentro o fuera de cualquier Pas Miembro,
incluyendo la publicidad y la presentacin en ferias,
exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del
establecimiento o de la actividad a los que se apique;

d. el valor de toda inversin efectuada para promoverlo, o


para promover el establecimiento, actividad, productos o
servicios a los que se aplique;
e. las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en
lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en
el plano internacional como en el del Pas Miembro en el
que se pretende la proteccin;

CORPORACIN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

156

f.

el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;

g. el valor contable del signo como activo empresarial;


h. el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener
una franquicia o licencia del signo en determinado
territorio; o,
i.

la existencia de actividades significativas de fabricacin,


compras o almacenamiento por el titular del signo en el
Pas Miembro en que se busca proteccin;

j.

los aspectos del comercio internacional; o,

k. la existencia y antigedad de cualquier registro o solicitud


de registro del signo distintivo en el Pas Miembro o en el
extranjero.
().
Procede el Tribunal a realizar la interpretacin prejudicial solicitada,
para lo cual se analizarn los siguientes aspectos:
1. RESPECTO A LA RESOLUCIN EMI-

TIDA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS (INVIMA):

El artculo 273 de la Decisin 486 que regula el Rgimen Comn


sobre Propiedad Industrial seala que: Para los efectos de la presente
Decisin, entindase como Oficina Nacional Competente, al rgano
administrativo encargado del registro de la Propiedad Industrial.
Asimismo, entindase como Autoridad Nacional Competente, al
rgano designado al efecto por la legislacin nacional sobre la materia.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

157

En el anlisis del caso, el Juez Consultante deber determinar si,


conforme a su legislacin interna, el INVIMA es la Autoridad
Nacional Competente para los registros en materia de Propiedad
Industrial.
En el presente caso, se advierte que el INVIMA habra autorizado el
uso de la marca VIAGRA en los empaques de EROXIM dentro de
la frase EROXIM es bioequivalente a VIAGRA. El Juez
Consultante deber evaluar si el INVIMA se encuentra facultado o
no para autorizar el uso de una marca a favor de un tercero, teniendo
en cuenta que la normativa andina slo prev dos circunstancias bajo
las cuales se podra usar una marca registrada ajena: (i) que el titular
de una marca autorice dicho uso; y, (ii) las excepciones establecidas en
el artculo 157 de la Decisin 486.
As, se deber determinar si el caso de autos se encuentra dentro de las
circunstancias establecidas en el prrafo anterior, tomndose en
consideracin que el INVIMA no es la titular de la marca
VIAGRA y que las excepciones establecidas en el artculo 157 de la
Decisin 486 se refieren al uso real y efectivo en el mercado, lo cual no
se da con la modificacin de un registro sanitario.
Por lo tanto, el Juez Consultante deber analizar si el INVIMA es o
no es competente para autorizar el uso de la marca VIAGRA en los
empaques y/o etiquetas de EROXIM dentro de la frase EROXIM
es bioequivalente a VIAGRA, a fin de determinar si el acto
administrativo emitido por la entidad en mencin resultara ser invlido
o no.
Finalmente, cabe sealar que si bien el INVIMA ha determinado la
bioequivalencia entre el producto EROXIM y el producto VIAGRA,
ello resultara ser materia sanitaria y no marcaria, lo cual se
encontrara dentro de sus funciones como rgano de vigilancia de
medicamentos.

158

CORPORACIN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

2. SOBRE LOS DERECHOS QUE CONFIERE EL REGISTRO:


El artculo 154 de la Decisin 486 seala que el derecho al uso
exclusivo sobre una marca se obtiene a partir de su registro, por lo que
es el titular de dicho signo el nico facultado a usar la marca o permitir
su uso por parte de terceros.
Al respecto, el Tribunal Andino ha sealado que: Dentro de la
exclusividad que la marca otorga a su titular se ha considerado
doctrinariamente dos posibilidades, una positiva y otra negativa. Por la
primera se permite al titular usarla, cederla o conceder licencia sobre la
marca. La segunda, la negativa, implica que el titular est facultado
para prohibir (ius prohibendi) que terceros usen la marca y, en
consonancia, oponerse al uso y registro de signos idnticos o similares al
suyo17. De lo anterior, se advierte que el registro de un signo como
marca no slo faculta a su titular a su uso exclusivo, sino, adems, a
prohibir a terceras personas el uso de la marca.
Debe tenerse presente entonces, como ya se indic, que la Autoridad
Nacional Competente en temas de Propiedad Industrial es la nica que
tiene facultad para otorgar derechos sobre una marca a favor de una
persona natural o jurdica y que, luego de otorgada la marca,
nicamente su titular est facultado para usarla o para permitir su uso
por terceros.
Ahora bien, en relacin con la otra faceta de la exclusividad (la
negativa), se debe tener en cuenta que sta () es ms amplia que la
faceta positiva. En vez de comprender tan slo el signo registrado y los
productos o servicios incluidos en el registro, la faceta negativa se
extiende, por un lado, a los signos idnticos y semejantes; y abarca, por
otra parte, tanto los productos o servicios idnticos como los productos o
servicios similares.18
17

Proceso 54-IP-2000, publicado en G.O.A.C. N 612, de 25 de octubre de 2000.


FERNNDEZ-NOVOA, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marca, Marcial Pons, Madrid, 2001,
p. 347.

18

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

159

Conforme lo establecido por el artculo 155 de la Decisin 486, el


titular de una marca tiene el derecho de impedir que cualquier tercero,
sin su consentimiento, realice los siguientes actos: aplicar o colocar dicho
signo, o un signo idntico o semejante, sobre productos para los cuales
haya sido registrado, o sobre los envases, envolturas, embalajes o
acondicionamientos de tales productos (literal a), as como suprimir o
modificar la marca con fines comerciales sobre los productos ya
nombrados (literal b); los de fabricar, comercializar o detentar etiquetas,
envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o
contengan la marca (literal c), los de usar en el comercio un signo
idntico o semejante respecto de cualesquiera productos o servicios, caso
que tal uso pudiera causar un riesgo de confusin o de asociacin (literal
d); los de usar en el comercio un signo idntico o similar a una marca
notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios,
cuando esto pudiese causar un dao econmico o comercial injusto por
razn de una dilucin de la fuerza distintiva o del valor comercial o
publicitario de la marca, o por razn de un aprovechamiento injusto del
prestigio de la marca o de su titular (literal e); y, los de usar
pblicamente un signo idntico o similar a una marca notoriamente
conocida, an para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar
dilucin de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la
marca; o un aprovechamiento injusto de su prestigio (literal f).
No obstante ello, cabe resaltar que la Decisin 486 establece ciertas
excepciones al derecho al uso exclusivo de una marca, las cuales se
encuentran precisadas en el artculo 157 de la mencionada normativa.
Estas excepciones se sustentan, bsicamente, en la posibilidad del uso
de una marca, por parte de terceros no autorizados, sin causar confusin
en el pblico.
As, las prohibiciones previstas en el artculo 155 de la Decisin 486
no impiden a los terceros el uso de la marca para anunciar, inclusive en
publicidad comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia o
disponibilidad de productos o servicios legtimamente marcados, o para
indicar la compatibilidad o adecuacin de piezas de recambio o de
accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre
que tal uso sea de buena fe, se lleve a cabo con el propsito de informar

160

CORPORACIN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

al pblico, y no sea susceptible de inducirlo a confusin sobre el origen


empresarial de tales productos o servicios (segundo prrafo del artculo
157).

3. LA MARCA NOTORIA. SU PROTECCIN Y SU PRUEBA.


Como ya se indic, en el presente caso la demandante PFIZER
INC. solicita la nulidad de la resolucin del INVIMA

manifestando que su marca VIAGRA es un signo distintivo


notoriamente conocido y que LAFRANCOL S.A., al incluir la
frase solicitada, realiz un uso indebido de su marca registrada
VIAGRA, aprovechndose de la reputacin de la marca VIAGRA
para comercializar su producto EROXIM, generando confusin sobre
el origen empresarial del producto. Por lo tanto, el Tribunal se
pronunciar sobre dicho tema.
La Decisin 486 en su artculo 224 entiende como signo distintivo
notoriamente conocido a aqul que sea reconocido como tal en cualquier
Pas Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera
o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. En la marca
notoriamente conocida convergen su difusin entre el pblico consumidor
del producto o servicio al que la marca se refiere proveniente del uso
intensivo de la misma y su consiguiente reconocimiento dentro de los
crculos interesados por la calidad de los productos o servicios que ella
ampara, ya que ningn consumidor recordar ni difundir el
conocimiento de la marca cuando los productos o servicios por ella
protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o
usuario, respectivamente.
El artculo 228 de la misma Decisin analiza algunos factores que se
debern tomar en cuenta para determinar la notoriedad de un signo,
tales como el grado de conocimiento entre los miembros del sector
pertinente, la extensin geogrfica de su utilizacin y promocin dentro o
fuera de cualquier Pas Miembro, el valor de la inversin ya sea para
promoverla o para promover el establecimiento, actividad, productos o
servicios a los que aplique, las cifras de ventas y de ingresos de la

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

161

empresa titular tanto en el plano internacional como en el Pas


Miembro donde se pretenda su proteccin, el grado de distintividad, el
valor contable del signo como activo empresarial, el volumen de pedidos
de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en
determinado territorio, la existencia de actividades significativas de
fabricacin, compras o almacenamiento por el titular del signo en el Pas
miembro, los aspectos de comercio internacional y la existencia y
antigedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo
distintivo en el Pas Miembro o en el extranjero. Estos factores influyen
decisivamente para que la marca adquiera el carcter de notoria, ya que
as el consumidor reconocer y asignar dicha caracterstica debido al
esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categora
de marca comn u ordinaria al status de notoria.
Este Tribunal caracteriza a la marca notoria como aquella que rene
la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos
pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del
tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se
encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo. Asimismo el
Tribunal ha manifestado que () la proteccin especial que se otorga
a la marca notoriamente conocida se extiende caso de haber riesgo de
confusin por similitud con un signo pendiente de registro- con
independencia de la clase a que pertenezca el producto de que se trate y
del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el
aprovechamiento indebido de la reputacin de la marca notoria, as
como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar
a la fuerza distintiva o a la reputacin de aqulla.19
La notoriedad de la marca no se presume, debe ser probada por quien
alega ese estatus. Al respecto, el Tribunal, recogiendo criterios
doctrinarios, ha sentado la siguiente jurisprudencia: En la concepcin
proteccionista de la marca notoria, sta tiene esa clasificacin para
efectos de otorgarle otros derechos que no los tienen las marcas comunes,
pero eso no significa que la notoriedad surja de la marca por s sola, o
19

Proceso 143-IP-2004, publicado en G.O.A.C. N 1147, de 3 de diciembre de 2004, marca:


BONITO+GRFICA.

162

CORPORACIN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las


circunstancias que precisamente han dado a la marca ese status.20
Por su parte el literal h) del artculo 136 de la Decisin 486 prohbe el
registro como marca de un signo que reproduzca, imite, traduzca,
translitere o transcriba un signo notoriamente conocido cuyo titular sea
un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se
aplique el signo, es decir, por fuera de la especialidad cuando su uso
pueda causar un riesgo de confusin o de asociacin, aprovechamiento
injusto del prestigio del signo o la dilucin de su fuerza distintiva o de
su valor comercial.
Con el objeto de proteger los signos distintivos segn su grado de
notoriedad, se han clasificado y diferenciado diversos tipos de riesgos, a
saber: riesgo de confusin, de asociacin, de dilucin y de uso
parasitario. Al respecto, el Tribunal Comunitario ha expresado en
reiterada jurisprudencia lo siguiente:
El riesgo de confusin es la posibilidad de que el consumidor al
adquirir un producto piense que est adquiriendo otro (confusin
directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial
diferente al que realmente posee (confusin indirecta).
El riesgo de asociacin es la posibilidad de que el consumidor, que
aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del
producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra
empresa tienen una relacin o vinculacin econmica.
El riesgo de dilucin es la posibilidad de que el uso de otros signos
idnticos o similares cause el debilitamiento de la altsima capacidad
distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado,
aunque se use para productos que no tengan ningn grado de conexidad
con los que ampara el signo notoriamente conocido.
Y, por ltimo, el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un
competidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio de los
20

Proceso 08-IP-95, publicado en G.O.A.C. N 231, de 17 de octubre 1996, marca: LISTER.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

163

signos notoriamente conocidos, aunque la accin se realice sobre


productos o servicios que no tengan ningn grado de conexidad con los
que ampara el signo notoriamente conocido.21
Conforme establece el artculo 231 de la Decisin 486, el titular de un
signo distintivo notoriamente conocido podr acudir ante la Autoridad
Nacional Competente para prohibir su uso a terceros. Adems, el
titular de un signo distintivo notoriamente conocido podr impedir a
terceros realizar los actos indicados en el artculo 155. Respecto de los
actos previstos en los literales e) y f) del artculo 155, es decir, usar en
el comercio un signo idntico o similar a una marca notoriamente
conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello
pudiese causar al titular del registro un dao econmico o comercial
injusto por razn de una dilucin de la fuerza distintiva o del valor
comercial o publicitario de la marca, o por razn de un aprovechamiento
injusto del prestigio de la marca o de su titular, y usar pblicamente
un signo idntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun
para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilucin de la
fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un
aprovechamiento injusto de su prestigio, el artculo 156 de la Decisin
486 determina que constituir uso de un signo en el comercio por parte
de un tercero, entre otros, los siguientes actos:
a) introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir
productos o servicios con ese signo;
b) importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo;
o,
c) emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales
o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de
comunicacin empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad
que fuesen aplicables.

21

PROCESO 109-IP-2007, publicado en G.O.A.C. N 1581, de 4 de febrero de 2008, marca


mixta: LOMAS.

164

CORPORACIN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

En el presente caso, el Juez Consultante deber analizar la dosis de


prestigio de la que goza el signo y proceder en consecuencia, tal como se
podra dar en el caso de estar en conflicto dos signos notoriamente
conocidos, teniendo en cuenta al sector pertinente y la circunscripcin a
su propio mercado, dentro del cual ha alcanzado su grado de
notoriedad. En todo caso deber probarse alguno o algunos de los
riesgos a los que pueden estar expuestas las marcas notorias, es decir, no
basta con probar la notoriedad de la marca para otorgar su proteccin
ms all de los principios de territorialidad y de especialidad, sino que
se deber probar tambin el riesgo o los riesgos de dilucin, uso
parasitario o asociacin, ya analizados.

El riesgo de dilucin de la fuerza distintiva de la marca:


Se abordar este tema en razn a que el riesgo de dilucin de la fuerza
distintiva de una marca tambin es uno de los principales argumentos
de la demandante PFIZER INC.
En relacin con los diferentes tipos de riesgos a los que se exponen los
signos distintivos en el mercado, la doctrina tradicionalmente se ha
referido, por lo general, a dos clases de riesgo: el de confusin y el de
asociacin, aunque actualmente la lista se ha extendido y se han
clasificado otro tipo de riesgos, con el objetivo de proteger los signos
distintivos segn su grado de notoriedad. La Decisin 486 ha ampliado
la proteccin de los signos notoriamente conocidos, consagrando cuatro
riesgos de los que se les debe resguardar; de conformidad con los artculos
136 literal h), y 226 literales a), b), y c), stos son, como ya se indic:
el riesgo de confusin, el de asociacin, el de dilucin y el de uso
parasitario.
La dilucin es el debilitamiento de la fuerza distintiva de una marca,
de su valor publicitario y por tanto, de su valor comercial.
El riesgo de dilucin busca salvaguardar a los signos notoriamente
conocidos de cualquier uso de otros signos idnticos o similares que cause
el debilitamiento de la capacidad distintiva que el signo notoriamente
conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

165

tengan ningn grado de conexidad con los que ampara el signo


notoriamente conocido.
Sobre este tipo de riesgo que, por lo general, ha estado ligado con la
proteccin de la marca renombrada, la doctrina ha dicho lo siguiente:
En efecto, la proteccin frente al riesgo de dilucin se proyecta sobre las
conductas adhesivas respecto a las marcas de alto renombre susceptibles
de perjudicar la posicin competitiva de su legtimo titular mediante el
debilitamiento de su extraordinaria capacidad distintiva ganada a
travs de la propia eficiencia.22
Respecto a la prctica del riesgo de dilucin, el Tribunal ha acogido el
criterio sealado por el tratadista Fernndez Novoa en el sentido de
que: Un factor bsico del debilitamiento de la marca renombrada ser
patente en el caso de que un tercero lesione los legtimos intereses del
titular de la marca renombrada. La lesin o perjuicio de los intereses
del titular de la marca renombrada ser patente en el caso de que un
tercero emplee una marca idntica o muy semejante a la marca
renombrada para designar productos de bajo precio de calidad inferior.
En lneas generales cabe sealar que el dao que acecha a la empresa
titular de la marca renombra es la progresiva destruccin de la fuerza
distintiva de la marca que inevitablemente se producira si proliferasen
las empresas no competidoras que utilizasen una marca idntica o muy
semejante a la marca renombrada.23
Es de gran importancia aclarar que la norma comunitaria andina no
hace distincin entre la marca notoria y la marca renombrada, ya que el
legislador andino dio una proteccin amplia y reforzada a la marca
notoriamente conocida, sin hacer distinciones por su grado de
notoriedad. Al respecto la doctrina ha manifestado que () al
demostrar la notoriedad de un signo ste adquiere la proteccin total que
establece la normativa comunitaria y, en efecto, no hay que probar el
estatus de renombrado para que se proteja del riesgo de dilucin o de uso
22

MONTEAGUDO, Montiano, La Proteccin de la Marca Renombrada. Ed. Civitas, Madrid,


1995, p. 283.
23
FERNANDEZ NOVOA, Carlos, op. cit., pp. 307 y 308 (Proceso 70-IP-2008, publicado en
G.O.A.C. N 1648, de 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON).

166

CORPORACIN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

parasitario, toda vez que con el simple hecho de probar la notoriedad, es


decir, con demostrar un conocimiento acentuado en el sector pertinente,
ya se protegera contra dichos riesgos y contra otros, rompindose as
totalmente el principio de la especialidad, territorialidad y de uso real y
efectivo ().24
Se advierte que no se est hablando de las causales de irregistrabilidad,
sino de las conductas lesivas contra una marca registrada, que el titular
de la misma puede atacar.

4. SOBRE EL USO DE LA FRASE


EROXIM ES BIOEQUIVALENTE A
VIAGRA:
Conforme se ha sealado, el uso de una marca slo puede ser
autorizado por el titular de la misma y, excepcionalmente, la norma
andina permite su uso sin autorizacin del titular.
En el presente caso, no nos encontramos ante el primer supuesto, ya que
la demandante PFIZER INC no ha autorizado a LAFRANCOL
S.A. el uso de su marca VIAGRA. En tal sentido, se deber
determinar si el uso de la marca VIAGRA en la frase EROXIM
es bioequivalente a VIAGRA se encuentra dentro de las
excepciones previstas en el artculo 157 de la Decisin 486.
Dado que la demandada LAFRANCOL alega que la frase
empleada en sus empaques slo cumple la funcin de informar y que
dicho uso es un acto de propaganda comparativa, corresponde
analizar entonces si el uso de la marca VIAGRA es lcito o no en
virtud de la excepcin establecida en el segundo prrafo del artculo
157.

24

VARGAS MENDOZA, Marcelo en La Marca Renombrada en el Actual Rgimen Comunitario


Andino de Propiedad Intelectual, en Revista Foro No. 6, II Semestre, Universidad Andina Simn
Bolvar, 2006, p. 309.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

167

El segundo prrafo del artculo 157 prescribe los supuestos en el que el


uso de una marca ajena no requiere la autorizacin del titular de la
marca:
-

Cuando el uso de una marca tenga por finalidad


anunciar, inclusive en publicidad comparativa;
Ofrecer en venta;
Indicar la existencia o disponibilidad de productos o
servicios legtimamente marcados;
Indicar la compatibilidad o adecuacin de piezas de
recambio o de accesorios utilizables con los productos de
la marca registrada;

Adems, se exige como requisitos concurrentes de licitud, que el uso se


haga: (i) de buena fe, (ii) que tenga una finalidad informativa y, (iii)
que no sea susceptible de inducir a confusin al pblico.
Corresponde en consecuencia verificar si el caso analizado encuadra
dentro del supuesto Que el uso de una marca tenga por finalidad
anunciar, inclusive en publicidad comparativa, establecido en el
segundo prrafo del artculo 157 de la Decisin 486.

4.1. La publicidad comparativa:


El Tribunal interpreta, dentro del contexto del segundo prrafo del
artculo 157, el trmino anunciar como equivalente a publicitar. Si
bien en doctrina son diversas las definiciones de lo que se entiende por
publicidad, el Tribunal se adscribe a aquellas que apuntan a que por
publicidad puede entenderse toda forma de comunicacin y/o
informacin dirigida al pblico con el objetivo de promover, directa o
indirectamente, una actividad econmica.
La publicidad, o mejor dicho, la actividad publicitaria, suele regirse por
ciertos principios bsicos pacficamente aceptados en doctrina y que
podran englobarse en los siguientes, a saber: principio de veracidad,
principio de lealtad y principio de autenticidad o identificabilidad. La

168

CORPORACIN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

publicidad cualquiera que sea su modalidad - que no respete dichos


principios, es considerada ilcita.
En rasgos generales, el principio de veracidad determina que la
informacin que se proporcione en la publicidad tiene que ser cierta,
veraz. Este principio se aplica nicamente respecto de afirmaciones que
contengan informacin objetiva, es decir, informacin que sea
comprobable, verificable.
Sobre el principio de veracidad en materia publicitaria, este Tribunal
ha sealado lo siguiente:
El principio de veracidad en materia publicitaria consiste en el
derecho que tiene el consumidor a tener acceso a la verdad informativa
y a la obligacin que tiene el oferente de respetar la verdad en toda
actividad publicitaria, a efectos de evitar que se niegue informacin, que
no se deformen ni mutilen los hechos presentados en los anuncios
publicitarios, o que se induzca a error a los consumidores a travs de
anuncios publicitarios. Sobre el tema es importante tener en
consideracin que existen algunas formas por las cuales se puede
afectar este principio, entre ellos se encuentran la publicidad falsa y la
induccin a error al consumidor: El primero tiene lugar cuando las
afirmaciones empleadas no se ajustan a la verdad. El segundo, cuando
las afirmaciones presentadas en el anuncio generan una idea en el
consumidor, acerca de la naturaleza o calidad del producto, por
ejemplo, diferente a la realidad. Sobre este segundo tema, se debe
considerar que uno de los derechos de los consumidores es el de estar
debidamente informados acerca de los bienes o servicios que va a
adquirir, en consecuencia de ello, el principio de veracidad se relaciona
con el derecho a la informacin autntica que ellos tienen. Es por ello
que la violacin a este principio deriva en un acto de competencia
desleal, por engao, desde que la publicidad comercial es uno de los
mecanismos que disponen los oferentes para atraer a los consumidores;
y por tanto, un mecanismo de competencia en el mercado. Por el derecho
a la informacin que tienen los consumidores, se entiende que se debe
poner a su disposicin, a travs de todos los medios que sean
pertinentes, de todos los elementos que sean necesarios, para que ste

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

169

tome su decisin de consumir o no determinado bien o servicio ofertado


en el mercado. En tal virtud, la publicidad no debe contener
informacin que genere error en el consumidor respecto a las
caractersticas del producto, su naturaleza, el precio, etc.25 (el
subrayado es nuestro).
Los otros principios (lealtad e identificabilidad), en trminos generales,
apuntan a que la publicidad debe respetar la buena fe comercial, los
usos y prcticas honestas y a que la publicidad debe ser percibida como
tal por los consumidores.
El segundo prrafo del artculo 157 de la Decisin 486 menciona
especficamente a la publicidad comparativa como uno de los supuestos
de excepcin al derecho al uso exclusivo que ostenta el titular de una
marca registrada. Sin embargo, el mencionado artculo no delimita el
alcance o sentido de la nocin publicidad comparativa a la que alude.
Dentro de este contexto y para los fines de la aplicacin del segundo
prrafo del mencionado artculo 157, el Tribunal debe proporcionar
una interpretacin a los efectos que la normativa andina sea
interpretada de manera uniforme en los Pases Miembros.
Es pacficamente aceptado por la doctrina que la publicidad - que
constituye un acto de competencia - es esencial para el buen
funcionamiento de una economa de mercado. Adems de proporcionar
informacin, la publicidad incrementa la competencia y beneficia a los
consumidores porque les permite tomar decisiones de consumo mejor
informadas y que sirvan mejor a sus intereses.
Si bien en sus orgenes la publicidad comparativa, como modalidad
publicitaria, fue considerada un acto de competencia desleal (por
estimarse que era contraria a los normas de correccin y buenos usos
comerciales), actualmente es considerada lcita en la mayora de los
ordenamientos, siempre y cuando cumpla ciertos requisitos. Ello, porque
la publicidad comparativa puede promover an ms la difusin de
informacin til y completa para el consumidor sobre las prestaciones
existentes en el mercado, promoviendo as tambin la competencia y la
25

Proceso 137-IP-2009, publicado en G.O.A.C. N 1831, de 7 de mayo de 2010.

170

CORPORACIN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

proteccin de los derechos de los consumidores, principalmente el derecho


a recibir informacin. Como bien ha sealado el autor Massaguer
Fuentes, todo lo anterior compensara y justificara sobradamente la
inevitable interferencia que la comparacin produce en el mbito de
actuacin del tercero que la soporta26.
Adems de los principios bsicos, aplicables a cualquier modalidad
publicitaria, la publicidad comparativa est sujeta a otros requisitos o
condiciones especficas para que pueda ser considerada lcita. En
palabras del autor espaol Otero Lastres27, que recoge en buena cuenta
la posicin de la doctrina mayoritaria, en esencia habran tres requisitos
para que la publicidad comparativa sea lcita:
a) Han de compararse entre s las caractersticas de las prestaciones que
sean anlogas o afines. Es decir, hay que confrontar los elementos de las
prestaciones que guarden entre s una relacin de semejanza.
b) Hay que comparar entre s los extremos relevantes o esenciales de las
prestaciones. Es decir, el parangn ha de efectuarse con respecto a
elementos sustanciales, significativos, y no secundarios.
c) Finalmente, esos extremos afines y esenciales de las prestaciones
sometidos a comparacin tienen que ser comprobables u objetivamente
demostrables. Es decir, se ha de poder confirmar la exactitud de lo que
se afirma con respecto a ellos. (el subrayado es nuestro).
Dichos requisitos especiales, aplicables a los actos de comparacin y, por
ende, a la publicidad comparativa, en lo esencial tambin estn
recogidos en la legislacin de algunos Pases Miembros.
As, en la Repblica del Ecuador, la Ley Orgnica de Regulacin y
Control del Poder de Mercado, en su artculo 27 inciso 5) establece que
se consideran prcticas desleales, entre otras, las siguientes: Art. 27
inc. 5: Actos de comparacin: Se considera desleal la comparacin de la
actividad, las prestaciones, los productos o el establecimiento propios o
26

MASSAGUER FUENTES, Jos, La Publicidad Comparativa, Actas de Derecho Industrial y


Derecho de Autor, tomo XXV, 2004-2005, Universidad Santiago de Compostela, 2005, p.195.
27
OTERO LASTRES, Jos Manuel, La Publicidad Comparativa: licitud o ilicitud?, Homenaje
al Profesor Aurelio Menndez Iglesia Prada, Tomo I, Madrid, Civitas, 1996, p. 946.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

171

ajenos con los de un tercero, inclusive en publicidad comparativa, cuando


dicha comparacin se refiera a extremos que no sean anlogos,
relevantes ni comprobables.
En la Repblica de Colombia, la Ley 256 de 1996 establece en su
artculo 13, relativo a actos de comparacin, que: , se considera
desleal la comparacin pblica de la actividad, las prestaciones
mercantiles o el establecimiento propios o ajenos con los de un tercero,
cuando dicho comparacin utilice indicaciones o aseveraciones incorrectas
o falsas, u omita las verdaderas. As mismo, se considera desleal toda
comparacin que se refiera a extremos que no sean anlogos ni
comprobables.
En la Repblica del Per, los artculos 12 y 11.2 del Decreto
Legislativo n 1040 sealan que: Artculo 12.-. Actos de
comparacin y equiparacin indebida.- 12.1. Los actos de comparacin
consisten en la presentacin de las ventajas de la oferta propia frente a
la oferta competidora; mientras que los actos de equiparacin consisten
en presentar nicamente una adhesin de la oferta propia sobre los
atributos de la oferta ajena. Para verificar la existencia de un acto de
comparacin o de equiparacin se requiere percibir una alusin
inequvoca, directa o indirecta, sobre la oferta de otro agente econmico,
incluso mediante la utilizacin de signos distintivos ajenos. 12.2. Estos
actos se reputan lcitos siempre que cumplan con lo indicado en el
prrafo 11.2 de la presente ley, caso contrario configurarn actos de
competencia desleal. Artculo 11.2: Sin perjuicio de lo indicado en el
prrafo anterior, estos actos se reputan lcitos siempre que: a)
Constituyan informacin verdadera por su condicin objetiva, verificable
y ajustada a la realidad; b) Constituyan informacin exacta por su
condicin clara y actual, presentndose de modo tal que se evite la
ambigedad o la imprecisin sobre la realidad que corresponde al agente
econmico aludido o a su oferta; c) Se ejecuten con pertinencia en la
forma por evitarse, entre otros, la irona, la stira, la burla o el
sarcasmo injustificado en atencin a las circunstancias y; d) Se ejecuten
con pertinencia en el fondo por evitarse alusiones sobre la nacionalidad,
las creencias, la intimidad o cualesquiera otras circunstancias
estrictamente personales de los titulares o representantes de otra

172

CORPORACIN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

empresa, entre otras alusiones que no transmiten informacin que


permita al consumidor evaluar al agente econmico aludido o a su oferta
sobre parmetros de eficiencia.
A nivel de legislacin comparada se encuentra tambin, por ejemplo, la
Directiva Europea sobre publicidad engaosa y publicidad comparativa
(Directiva 2006/114/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de
12 de diciembre de 2006, versin codificada) que en su artculo 4
seala que: La publicidad comparativa, en lo que se refiere a la
comparacin, estar permitida cuando cumpla las siguientes condiciones:
a) que no sea engaosa (); b) que compare bienes o servicios que
satisfagan las mismas necesidades o tengan la misma finalidad; c) que
compare de modo objetivo una o ms caractersticas esenciales,
pertinentes, verificables y representativas de dichos bienes y servicios,
entre las que podr incluirse el precio; d) que no desacredite ni denigre
las marcas, nombres comerciales, otros signos distintivos, bienes,
servicios, actividades o circunstancias de algn competidor; e) que se
refiera en cada caso, en productos con denominacin de origen, a
productos con la misma denominacin; f) que no obtenga indebidamente
ventaja de la reputacin de una marca, nombre comercial u otro signo
distintivo de algn competidor (); g) que no presente un bien o un
servicio como imitacin o rplica de un bien o un servicio con una marca
o un nombre comercial protegidos; h) que no d lugar a confusin entre
los comerciantes, entre el anunciante y un competidor o entre las marcas,
los nombres comerciales, otros signos distintivos o los bienes o servicios
del anunciante y los de algn competidor.
En la doctrina se proponen diversos contenidos o clasificaciones de la
nocin publicidad comparativa propiamente dicha. En trminos
generales, cierta doctrina distingue entre la publicidad comparativa en
sentido estricto y la publicidad comparativa en sentido amplio.
La publicidad comparativa en sentido estricto sera aquella que
implica comparacin o confrontacin pblica de la actividad,
prestaciones o establecimientos propios con la actividad, prestaciones o
establecimientos de un tercero, hecha precisamente con el objetivo de
resaltar, directa o indirectamente, la primaca o la mayor conveniencia

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

173

de la propia oferta sobre la del tercero o de los terceros afectados por la


confrontacin28. Por otro lado, la publicidad comparativa en sentido
amplio sera toda aquella publicidad en la que se alude y/o se hace
referencia explcita o implcitamente a un competidor o a los bienes o
servicios ofrecidos por el competidor. Es decir, esta nocin amplia de
publicidad comparativa prescindira de la confrontacin como
caracterstica principal, incluyendo as tambin lo que algunos en la
doctrina denominan equiparacin publicitaria.
Para los efectos del segundo prrafo del artculo 157 de la Decisin
486, este Tribunal considera pertinente interpretar que la publicidad
comparativa a la que se refiere dicho artculo es la publicidad
comparativa en sentido amplio, esto es, toda publicidad que alude o
se refiere explcita o implcitamente a un competidor o a sus bienes o
servicios. Es decir, la definicin que acoge este Tribunal es aquella que
prescinde de la comparacin como elemento caracterstico29 (entendida
como confrontacin de ventajas y caractersticas), abarcando tambin
aquella publicidad en la que se alude a un competidor (o a sus
productos o servicios) con la finalidad de informar a los consumidores
que determinados bienes o servicios comparten determinadas
caractersticas o atributos.
Sin perjuicio de lo anterior, el Tribunal considera pertinente resaltar
que, como bien apunta el autor Tato Plaza, la equiparacin
publicitaria tradicionalmente ha sido considerada como una modalidad
publicitaria desleal ya que usualmente se ha considerado que A travs
de la equiparacin entre los propios productos o servicios y los ajenos, el
empresario pretende aprovechar en su propio beneficio la reputacin
alcanzada en el mercado por los productos competidores30. Sin
embargo, contina el mencionado autor, actualmente existe una
tendencia a admitir la licitud de este tipo de expresiones publicitarias en
aquellos casos excepcionales en los que exista un inters general en la
28

MASSAGUER FUENTES, Jos, op. cit., p.195.


Ibd.
30
TATO PLAZA, Anxo, Marca Ajena y Publicidad Adhesiva (Comentario a la Sentencia del
Tribunal Supremo de 29 de noviembre de 1993), Actas de Derecho Industrial y Derecho de
Autor, Tomo XVI, Instituto de Derecho Industrial Universidad Santiago de Compostela, 1996, p.
322.
29

174

CORPORACIN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

informacin que a travs de ellas se transmite31. Esta tendencia ha


quedado reflejada, por ejemplo, en la normativa comunitaria de la
Unin Europea, al consagrar una nocin amplia de publicidad
comparativa, a fin de abarcar todas las formas de este tipo de
publicidad32.

4.2. Requisitos de licitud de la publicidad


comparativa: mencin de marca ajena.
Conforme el segundo prrafo del artculo 157, el registro de la marca no
confiere a su titular el derecho de prohibir a un tercero usar la marca
para anunciar, inclusive en publicidad comparativa, siempre que tal
uso: a) sea de buena fe; b) se limite al propsito de informacin al
pblico; c) no sea susceptible de inducir al pblico a confusin sobre el
origen empresarial de los productos o servicios respectivos.
La nocin de buena fe como uno de los requisitos de licitud de la
publicidad comparativa, dentro del contexto del segundo prrafo del
artculo 157 de la Decisin 486, se entiende que alude a la buena fe
comercial. Como bien se seala en doctrina y este Tribunal ha tomado
en consideracin, la buena fe comercial no se trata de una buena fe
comn, sino que est referida a la buena fe que impera entre los
comerciantes. En consecuencia, el criterio corporativo toma importancia,
pues el juicio de valor debe revelar con certeza que la conducta es
contraria a esta particular especie de buena fe. Teniendo en cuenta la
precisin anterior y uniendo la nocin de buena fe al calificativo
comercial, se debe entender que esta nocin se refiere a la prctica que se
ajusta a los mandatos de honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad
y sinceridad que rige a los comerciantes en sus actuaciones".33
31

Ibd.
Directiva 2006/114/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2006
sobre publicidad engaosa y publicidad comparativa (Versin Codificada), Considerando Octavo
y artculo 2 literal c).
33
JAECKEL KOVAKS, Jorge. Apuntes sobre Competencia Desleal, Seminarios 8. Centro de
Estudios de Derecho de la Competencia, Universidad Javeriana, p. 45, Proceso 137-IP-2009,
publicado en G.O.A.C, del 7 de mayo de 2010 y Proceso 149-IP-2007, publicado en G.O.A.C N
1586, de 15 de febrero de 2008.
32

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

175

El segundo requisito de licitud (que el uso de la marca ajena se limite al


propsito de informacin al pblico) engloba varios elementos y/o
caractersticas. El Tribunal considera que dichos elementos y/o
caractersticas son:
Que la informacin sea veraz, es decir, que no sea falsa ni
engaosa (principio de veracidad publicitaria).
ii) Que la informacin que se brinde sea de carcter
objetivo, esto es, que sea objetivamente comprobable,
verificable. Esto determina que la publicidad en la que
se hace mencin a una marca ajena no debe contener
afirmaciones o elementos subjetivos, es decir, que no
puedan ser comprobados o verificados.
iii) Que la informacin que se proporcione en la
comparacin con una marca ajena, adems de ser
objetiva, debe referirse a extremos o prestaciones que
sean anlogas.
iv) Igualmente, la informacin debe referirse a extremos
relevantes o esenciales de las prestaciones.
El tercer requisito, como ya se indic, alude a que el uso de una marca
ajena en publicidad comparativa no debe ser susceptible de inducir al
pblico a confusin sobre el origen empresarial de los productos o
servicios respectivos.
Si se cumplen los tres requisitos de licitud antes mencionados, el titular
de una marca no podr impedir su uso en una publicidad comparativa
promovida por un tercero.
Ahora bien, dado que la normativa andina ha consagrado una
proteccin reforzada para las marcas notoriamente conocidas, este
Tribunal considera necesario conciliar dicha proteccin especial con el
uso en publicidad comparativa de una marca notoriamente conocida.
Ello porque las marcas notoriamente conocidas estn expuestas en el
mercado a mayores riesgos que las marcas que no ostentan esa calidad,
principalmente al riesgo del aprovechamiento injustificado de su
prestigio. En tal sentido, se debe dar una lectura integradora a lo

176

CORPORACIN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

dispuesto en el segundo prrafo del artculo 157, en los literales a), b) y


c) del artculo 226 y en los literales e) y f) del artculo 155. Esto
determina que, tratndose de marcas notoriamente conocidas, tambin
se debe apreciar si la publicidad comparativa en cuestin expone a la
marca notoria a los riesgos de confusin, asociacin, dilucin o uso
parasitario. De no cumplirse con los tres requisitos de licitud y/o de
verificarse la presencia de los riesgos antes mencionados, no resulta
aplicable la excepcin al uso exclusivo previsto en el segundo prrafo del
artculo 157 de la Decisin 486.
As mismo, en su anlisis el Juez Consultante deber evaluar las
circunstancias concretas del caso, en particular, el medio empleado para
hacer publicidad comparativa (empaque de un producto) y el tipo o las
caractersticas de los productos comparados (productos farmacuticos de
venta bajo receta mdica).
En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE
JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA,

C O N C L U Y E:
PRIMERO: La normativa andina prev slo dos circunstancias
bajo las cuales se podra utilizar una marca registrada ajena: (i) que el
titular de la marca autorice dicho uso; y, (ii) las excepciones
establecidas en el artculo 157 de la Decisin 486.

El Juez Consultante deber analizar si el INVIMA es o no


competente para autorizar el uso de la marca VIAGRA en los
empaques y/o etiquetas de EROXIM dentro de la frase EROXIM
es bioequivalente a VIAGRA, a fin de determinar si el acto
administrativo emitido por la entidad en mencin resultara ser invlido
o no.

SEGUNDO: En los signos distintivos notoriamente conocidos

convergen su difusin entre el pblico consumidor del producto o servicio


al que el signo se refiere proveniente del uso intensivo del mismo y su
consiguiente reconocimiento dentro de los crculos interesados por la

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

177

calidad de los productos o servicios que l ampara, ya que ningn


consumidor recordar ni difundir el conocimiento del signo cuando los
productos o servicios por l protegidos no satisfagan las necesidades del
consumidor, comprador o usuario, respectivamente. La notoriedad de un
signo debe ser probada por quien la alega.
El riesgo de dilucin busca salvaguardar a los signos notoriamente
conocidos de cualquier uso de otros signos idnticos o similares que cause
el debilitamiento de la capacidad distintiva que el signo notoriamente
conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no
tengan ningn grado de conexidad con los que ampara el signo
notoriamente conocido.
El riesgo de uso parasitario busca salvaguardar a los signos
notoriamente conocidos de los usos que puedan constituir un
aprovechamiento injustificado su prestigio.

TERCERO: El segundo prrafo del artculo 157 de la Decisin

486 menciona especficamente a la publicidad comparativa como uno de


los supuestos de excepcin al derecho al uso exclusivo que ostenta el
titular de una marca registrada.
El Tribunal interpreta, dentro del contexto del segundo prrafo del
artculo 157, el trmino anunciar como equivalente a publicitar.
El Tribunal considera que, por publicidad, debe entenderse toda forma
de comunicacin y/o informacin dirigida al pblico con el objetivo de
promover, directa o indirectamente, una actividad econmica.
Asimismo, el Tribunal interpreta que la publicidad comparativa a la
que se refiere el artculo antes mencionado es la publicidad comparativa
en sentido amplio, es decir, toda publicidad que alude o se refiere
explcita o implcitamente a un competidor o a sus bienes o servicios.

CUARTO: Conforme el segundo prrafo del artculo 157, el titular


de una marca no podr prohibir a un tercero usar la marca para
anunciar, inclusive en publicidad comparativa, siempre y cuando tal
uso: a) sea de buena fe; b) se limite al propsito de informacin al

178

CORPORACIN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

pblico y; c) no sea susceptible de inducir al pblico a confusin sobre el


origen empresarial de los productos o servicios respectivos.
El Tribunal interpreta que el segundo requisito de licitud (que el uso se
limite al propsito de informacin al pblico) comprende los siguientes
elementos o caractersticas concurrentes: i) La informacin debe ser
veraz, es decir, no debe ser falsa ni engaosa (principio de veracidad); ii)
La informacin que se brinde debe ser de carcter objetivo, esto es,
objetivamente comprobable, verificable; ello determina que la publicidad
en la que se haga mencin a una marca ajena no debe contener
afirmaciones o elementos subjetivos, es decir, afirmaciones o elementos
que no puedan ser objetivamente comprobados o verificados; iii) La
informacin que se proporcione debe referirse a extremos o prestaciones
anlogas y; iv) La informacin debe referirse a extremos relevantes o
esenciales de las prestaciones.
Tratndose de signos notoriamente conocidos, tambin se deber
apreciar si la publicidad comparativa en cuestin expone a dicho signo a
los riesgos de confusin, asociacin, dilucin o uso parasitario. De no
cumplirse con los requisitos de licitud aludidos en los prrafos anteriores
y/o de verificarse la presencia de los riesgos antes mencionados, no
resulta aplicable la excepcin al uso exclusivo previsto en el segundo
prrafo del artculo 157 de la Decisin 486.

QUINTO: En el presente caso, el Juez Consultante deber


establecer si el uso de la marca VIAGRA en los empaques y/o
etiquetas de EROXIM, dentro de la frase EROXIM es
bioequivalente a VIAGRA, se encuentra dentro de las excepciones
establecidas en el segundo prrafo del artculo 157 de la Decisin 486,
aplicando los criterios adoptados por este Tribunal en la presente
interpretacin prejudicial. Asimismo, el Juez Consultante deber
evaluar las circunstancias concretas del caso, en particular, el medio
empleado para hacer la publicidad comparativa (empaque de producto)
y el tipo o caractersticas de los productos comparados (productos
farmacuticos de venta bajo receta mdica).

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

179

De conformidad con el artculo 35 del Tratado de Creacin del


Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional
consultante, al emitir el fallo en el proceso interno N 2003-00533,
deber adoptar la presente interpretacin. Asimismo, deber dar
cumplimiento a las prescripciones contenidas en el prrafo tercero del
artculo 128 del Estatuto vigente.
Notifquese al Juez consultante mediante copia certificada y remtase
copia a la Secretara General de la Comunidad Andina, para su
publicacin en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
Jos Vicente Troya Jaramillo
PRESIDENTE
Ricardo Vigil Toledo
MAGISTRADO
Leonor Perdomo Perdomo
MAGISTRADA
Carlos Jaime Villarroel Ferrer
MAGISTRADO
Isabel Palacios Leguizamn
SECRETARIA

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD


ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que
reposa en el expediente de esta Secretara. CERTIFICO.Isabel Palacios L.
SECRETARIA

MARCA FIGURATIVA
PROCESO 19-IP-2012
Interpretacin prejudicial, de oficio, de los artculos 134
literal b), 135 literal b), y 136 literal a), de la Decisin 486 de
14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisin de la
Comunidad Andina, con fundamento en la consulta
solicitada por la Seccin Primera del Consejo de Estado de
la Repblica de Colombia. Expediente Interno N 200900022. Actor: ROPSOHN THERAPEUTICS LTDA.
Marca: FIGURATIVA DE UN RINOCERONTE.
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los seis das del mes de
junio del ao dos mil doce, procede a resolver la solicitud de
Interpretacin Prejudicial formulada por la Seccin Primera
del Consejo de Estado de la Repblica de Colombia.
VISTOS:
Que, la solicitud de interpretacin prejudicial y sus anexos
cumplen con los requisitos comprendidos en el artculo 125
del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina, as como con las exigencias del artculo 33 del
Tratado de Creacin, por lo que su admisin a trmite fue
considerada procedente en el auto emitido el 16 de mayo de
2012.
I. ANTECEDENTES.
El Tribunal, con fundamento en la documentacin allegada
estima procedente destacar como antecedentes del proceso
interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

CORPORACIN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

182

III. LAS PARTES.


Demandante: ROPSOHN THERAPEUTICS LTDA.
Demandada: LA NACIN COLOMBIANA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.
Terceros Interesados: YAKIRA L.L.C.
ALPHA SHOES S.A.
III. DATOS RELEVANTES
A. HECHOS
Entre los principales hechos, algunos recogidos de los
narrados en la demanda y otros de la solicitud de
interpretacin prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:
1. La sociedad YAKIRA L.L.C., solicit el 15 de
febrero de 2001 el registro como marca del signo
figurativo de un rinoceronte, para amparar los
siguientes productos de la clase 3 de la Clasificacin
Internacional de Niza: perfumes y fragancias.
2. Una vez publicado el extracto en la Gaceta de
Propiedad Industrial N 502 de 30 de marzo de
2001, la sociedad ROPSOHN LABORATORIOS
LTDA, present oposicin con base en su marca
figurativa de un rinoceronte, registrada en Colombia
bajo el certificado No. 150278, para amparar los
siguientes productos de la clase 5 de la Clasificacin
Internacional de Niza: productos farmacuticos de
uso humano.
3. La sociedad ALPHA SHOES S.A., present
oposicin con base en su marca figurativa de un

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

183

rinoceronte, registrada en Colombia bajo el


certificado No. 199425, para amparar productos de
la clase 25 de la Clasificacin Internacional de Niza.
4. La Jefe de la Divisin de Signos Distintivos de la
Superintendencia de Industria y Comercio, mediante
Resolucin No. 16113 de 27 de mayo de 2002,
resolvi: declarar infundada la oposicin presentada
por la sociedad ROPSOHN LABORATORIOS
LTDA.; declarar fundada la oposicin presentada
por la sociedad ALPHA SHOES S.A., y negar el
registro solicitado.
5. Las sociedades YAKIRA L.L.C. y ROPSOHN
LABORATORIOS LTDA., presentaron recurso
de reposicin y en subsidio de apelacin contra el
anterior acto administrativo.
6. La Jefe de la Divisin de Signos Distintivos,
mediante Resolucin No. 016233 de 27 de mayo de
2008, resolvi el recurso de reposicin revocando el
acto administrativo y concediendo el registro
solicitado.
7. La sociedad ROPSOHN LABORATORIOS
LTDA., present recurso de apelacin contra el
anterior acto administrativo.
8. El Superintendente Delegado para la Propiedad
Industrial de la Superintendencia de Industria y
Comercio, mediante Resolucin No. 34953 de 19 de
septiembre de 2008, resolvi el recurso de apelacin
revocando parcialmente el artculo primero y
confirmado los dems apartes del acto recurrido.

184

CORPORACIN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

9. La sociedad ROPSOHN THERAPEUTICS


LTDA., present demanda de nulidad ante el
Consejo de Estado de la Repblica de Colombia.
10. La Seccin Primera del Consejo de Estado solicit
interpretacin prejudicial al Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina.
B. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA.
La demandante soporta la accin en los siguientes
argumentos:
1. Manifiesta, que los signos en conflicto son
confundibles desde el punto de vista visual e
ideolgico. Los dos signos evocan el mismo
concepto. De coexistir en el mercado, induciran al
consumidor a error y confusin respecto del origen
empresarial.
2. Sostiene, que su marca figurativa de rinoceronte es
arbitraria y, por lo tanto, tiene la distintividad
suficiente para impedir el registro de un signo
idntico.
3. Agrega, que el anlisis de confundibilidad debe ser
ms prolijo, ya que su marca ampara productos
farmacuticos.
4. Argumenta, que los productos amparados por los
signos en conflicto tienen conexin competitiva.
C. CONTESTACIN DE LA DEMANDA.
1. Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

185

Sostiene, que los signos en conflicto no son confundibles entre


s.

Argumenta, que los productos amparados por los signos en


conflicto no tienen conexin competitiva.
2. Por parte de las terceras interesadas en las
resultas del proceso.
El Consejo de Estado no remiti la contestacin
de la demanda por parte de las terceras
interesadas.

IV. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL.


El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es
competente para interpretar por la va prejudicial, las
normas que conforman el Ordenamiento Jurdico de la
Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicacin
uniforme en el territorio de los Pases Miembros.
V. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURDICO
COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS.
El juez consultante no determin las normas a interpretar.
Afirm que la parte actora invoc como norma infringida
los artculos 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisin 486.
En consecuencia, de oficio, el Tribunal interpretar los
artculos 134 literal b), 135 literal b) y 136, literal a), de la
Decisin 486.
A continuacin, se inserta el texto de las normas a ser
interpretadas:

186

CORPORACIN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

DECISIN 486
()
Artculo 134
A efectos de este rgimen constituir marca cualquier signo que sea
apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrn
registrarse como marcas los signos susceptibles de representacin grfica.
La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una
marca en ningn caso ser obstculo para su registro.
Podrn constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:
()
b) las imgenes, figuras, smbolos, grficos, logotipos, monogramas,
retratos, etiquetas, emblemas y escudos;
()
Artculo 135
Artculo 135.- No podrn registrarse como marcas los signos que:
()
b) carezcan de distintividad;
Artculo 136
No podrn registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el
comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular
cuando:
()

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

187

a) sean idnticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada


para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o
servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la
marca pueda causar un riesgo de confusin o de asociacin;
().
VI. CONSIDERACIONES.
Procede el Tribunal a realizar la interpretacin prejudicial
solicitada, para lo cual se analizarn los siguientes aspectos:
A. Concepto de marca. Requisitos para el registro
de las marcas.
B. La irregistrabilidad de signos por identidad o
similitud. Riesgo de confusin y/o de
asociacin. Las reglas para el cotejo de los
signos distintivos.
C. Comparacin entre signos figurativos.
D. Comparacin de signos que amparan
productos de la clase 3 con aquellos que
amparan productos de la clase 5.
E. La conexin competitiva.
F. CONCEPTO DE MARCA. REQUISITOS PARA
EL REGISTRO DE LAS MARCAS.
En el procedimiento administrativo interno se resolvi
conceder el registro del signo figurativo de un rinoceronte.
Por tal motivo, es pertinente referirse al concepto de marca
y los requisitos para su registro.

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188

1. Requisitos para el registro de las marcas.


Antes de establecer los requisitos para el registro de las
marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus
funciones.
El artculo 134 de la Decisin 486 de la Comisin de la
Comunidad Andina, ofrece una definicin general de marca:
(...) cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios
en el mercado.
De conformidad con la anterior definicin normativa, se
podra decir que la marca es un bien inmaterial que permite
identificar o distinguir los diversos productos y servicios
que se ofertan en el mercado.
La marca cumple diversas funciones en el mercado, a saber:

Diferencia los productos o servicios que se


ofertan.

Es indicadora de la procedencia empresarial.

Indica la calidad del producto o servicio que


identifica.

Concentra el goodwill del titular de la marca.

Sirve de medio para publicitar los productos o


servicios.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha tratado


el tema de las funciones de la marca de la siguiente manera:
c) Las marcas como medio de proteccin al consumidor,
cumplen varias funciones (distintiva, de identificacin de
origen de los bienes y servicios, de garanta de calidad, funcin

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

189

publicitaria, competitiva, etc.). De ellas y, para el tema a que


se refiere este punto, la destacable es la funcin distintiva, que
permite al consumidor identificar los productos o servicios de
una empresa de los de otras. Las restantes funciones, se ha
dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva
del signo, pues sin sta no existira el signo marcario.
(Proceso 04-IP-95. Interpretacin Prejudicial de 15 de
diciembre de 1996, publicada en la Gaceta Oficial del
Acuerdo de Cartagena N 253, de 07 de marzo de 1997.
Caso: "GRANOLAJET").
Respecto de la funcin publicitaria ha dicho lo siguiente:
d) Estas precisiones permiten determinar que la marca cumple
un papel esencial como es el de ser informativa, respecto a la
procedencia del producto o del servicio al que representa,
funcin publicitaria que es percibida por el pblico y los
medios comerciales, pudindose no obstante causar engao o
confusin por falsas apreciaciones respecto de los productos o
servicios
protegidos.
(Proceso
63-IP-2004.
Interpretacin Prejudicial de 28 de julio de 2004,
publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena N 1112, de 06 de septiembre de 2004.
Marca: GRFICA BOTELLA CON LOGOTIPO
GUILA DENTRO DE UN ESCUDO).34
El artculo 134 de la Decisin 486 de la Comisin de la
Comunidad Andina, en siete literales consagra una
enumeracin no taxativa de los signos que son aptos para
obtener el registro marcario; establece que pueden constituir
marcas, entre otros: las palabras o combinacin de palabras;
las imgenes, figuras, smbolos, grficos, logotipos,
monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; los
34

Las funciones de la marca ha sido un tema reiterado en varias de las Interpretaciones Prejudiciales emitidas por el Tribunal. Entre estas se puede destacar la emitida en el proceso 15-IP2003. Interpretacin Prejudicial de 12 de marzo de 2003. Publicada en la Gaceta Oficial del
Acuerdo de Cartagena N 916, de 2 de abril de 2003

190

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sonidos y olores; las letras y nmeros; un color que se


encuentre delimitado por una forma, o una combinacin de
varios colores; la forma de productos, envases o envolturas;
o cualquier combinacin de los signos o medios indicados
anteriormente.
Segn el Rgimen Comn de Propiedad Industrial
contenido en la citada Decisin, los requisitos para el
registro de marcas son: distintividad y susceptibilidad de
representacin grfica.
A pesar de no mencionarse de manera expresa el requisito
de la perceptibilidad, es importante destacar que ste es un
elemento que forma parte de la esencia de la marca.
Sobre la perceptibilidad el Tribunal ha manifestado lo
siguiente:
La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento,
signo o indicacin que pueda ser captado por los sentidos para que, por
medio de stos, la marca penetre en la mente del pblico, el cual la
asimila con facilidad. Por cuanto para la percepcin sensorial o
externa de los signos se utiliza en forma ms general el sentido de la
vista, han venido caracterizndose preferentemente aquellos elementos
que hagan referencia a una denominacin, a un conjunto de palabras,
a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos. (Proceso
132-IP-2004. Interpretacin Prejudicial de 26 de octubre del
2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena N 1146, de 1 de diciembre de 2004. Marca:
DIADICON).
En relacin con los dos requisitos previstos en la norma, se
tiene:

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

191

La distintividad.

La distintividad es la capacidad intrnseca que debe tener el


signo para distinguir unos productos o servicios de otros. El
carcter distintivo de la marca le permite al consumidor
realizar la eleccin de los bienes y servicios que desea
adquirir; tambin permite al titular de la marca diferenciar
sus productos y servicios de otros similares que se ofertan
en el mercado.

La susceptibilidad
grfica.

de

representacin

Es la posibilidad de que el signo a registrar como


marca sea descrito mediante palabras, grficos,
signos, colores, figuras etc., de tal manera que
sus componentes puedan ser apreciados por
quien lo observe. Esta caracterstica es
importante para la publicacin de las solicitudes
de registro en los medios oficiales.
En conclusin, para que un signo sea registrado
como marca debe ser distintivo y susceptible de
representacin grfica, de conformidad con el
artculo 134 de la Decisin 486; asimismo, debe
ser perceptible, ya que, como se mencion,
dicho requisito se encuentra implcito en la
nocin de marca.
Es importante advertir que el literal a) del artculo 135 de la
Decisin 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la
falta de alguno de los requisitos que se desprenden del
artculo 134 de la misma normativa, es decir, que un signo
es absolutamente irregistrable si carece de distintividad, de
susceptibilidad de representacin grfica o de perceptibilidad.

192

CORPORACIN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de


distintividad est consagrada de manera independiente
como causal de nulidad absoluta en el artculo 135, literal b).
La distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad
intrnseca, mediante la cual se determina la capacidad que
debe tener el signo para distinguir productos o servicios en
el mercado. Y 2) distintividad extrnseca, por la cual se
determina la capacidad del signo para diferenciarse de otros
signos en el mercado.
El Tribunal al respecto de este tema ha expresado:
e) El registro de un signo como marca se encuentra
expresamente condicionado al hecho de que ste sea distintivo
y susceptible de representacin grfica. De conformidad con el
artculo 135 literal b) de la Decisin 486, la aptitud
distintiva es uno de sus elementos constitutivos, como requisito
esencial para su registro, segn el cual no podrn ser
registrados como marcas los signos que carezcan de
distintividad.
f) Al respecto, y a manera de ilustracin, se transcriben criterios
del Tribunal de Justicia Europeo: En la jurisprudencia
europea se destaca que el carcter distintivo de una marca ha
de apreciarse, por una parte, en relacin con los productos o
servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en
relacin con la percepcin del pblico al que va dirigida, y que
est formado por el consumidor de dichos productos o
servicios; que no es necesario que la marca permita que el
pblico al que va dirigida identifique al fabricante del
producto o al prestador del servicio, transmitindole una
indicacin concreta de su identidad, pues la funcin esencial
de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario
ltimo el origen del producto o del servicio designado por la
marca (Sentencia del Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas del 7 de febrero de 2002, asunto T88/00); y que cuando los productos designados en la solicitud

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

193

de registro van destinados a los consumidores en general, se


supone que el pblico correspondiente es un consumidor medio
normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.
No obstante, ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que
el consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta que
conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en
consideracin el hecho de que el nivel de atencin del
consumidor medio puede variar en funcin de la categora de
productos contemplada () (Sentencia del Tribunal de
Justicia de las Comunidades Europeas del 25 de septiembre
de 2002, asunto T-136/00). Proceso 92-IP-2004, sentencia
del 1 de septiembre del 2004. Marca: Universidad Virtual.
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (Proceso
14-IP-2009. Interpretacin Prejudicial de 01 de abril
de 2009, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo
de Cartagena N 1729, de 3 de julio de 2009. Marca:
TV COLOMBIA + GRFICO.).
El Juez Consultante debe proceder a analizar, en primer
lugar, si la marca a registrar cumple con los requisitos
mencionados, para luego, determinar si el signo no est
inmerso en alguna de las causales de irregistrabilidad
sealadas en los artculos 135 y 136 de la Decisin 486 de la
Comisin de la Comunidad Andina.
G. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR
IDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE CONFUSIN Y/O DE ASOCIACIN. LAS REGLAS PARA
EL COTEJO DE SIGNOS DISTINTIVOS.
En el procedimiento administrativo interno se argument
que el signo figurativo de un rinoceronte es confundible con
la marca figurativa de un rinoceronte de la sociedad
ROPSOHN LABORATORIOS LTDA. Por tal motivo,
es pertinente referirse a la irregistrabilidad de signos por
identidad o similitud y a las reglas para el cotejo de signos
distintivos.

194

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1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.


El literal a) del artculo 136 de la Decisin 486 de la
Comisin de la Comunidad Andina, consagra una causal de
irregistrabilidad relacionada especficamente con el requisito
de distintividad. Establece, que no son registrables signos
que sean idnticos o se asemejen a una marca anteriormente
solicitada para registro o registrada por un tercero, en
relacin con los mismos productos o servicios, o para
productos o servicios respecto de los cuales el uso de la
marca pueda causar un riesgo de confusin y/o de
asociacin.
Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos
factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha
referido a dos clases: al de confusin y/o de asociacin.
Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado
otros tipos de riesgos, con el objetivo de proteger los signos
distintivos segn su grado de notoriedad.35

35

PACN, Ana Mara, LOS DERECHOS SOBRE LOS SIGNOS DISTINTIVOS Y SU IMPORTANCIA EN UNA ECONOMA GLOBALIZADA. Publicado en www.ugma.edu.ve. En dicho
artculo manifiesta lo siguiente:
La realidad econmica demostraba que muchas marcas poseen una imagen atractiva que
puede ser empleada en la promocin de productos o servicios distintos. La creacin de esta
imagen no es casual, sino que obedece a una estrategia de marketing y a cuantiosos desembolsos de dinero. Los riesgos a los que se ven expuestos estos signos son: dilucin del valor
atractivo de la marca, uso parasitario de las representaciones positivas que condensa el signo,
utilizacin de la marca para productos o servicios distintos de forma que pueda daarse las
asociaciones positivas que la marca suscita.
De estos riesgos que difieren de los protegidos tradicionalmente por el sistema de marcas, slo
el primero (dilucin del valor atractivo de la marca) era merecedor de una proteccin ampliada.
Para ello la marca deba revestir determinadas caractersticas, entre las cuales, era relevante la
implantacin del signo en prcticamente la totalidad del pblico de los consumidores. Se cuestion entonces si slo este tipo de marcas deban merecer una proteccin contra los otros
riesgos sealados. La conclusin a la que se lleg fue que el fundamento comn a estos riesgos,
no era tanto la gran implantacin que goza el signo en el trfico econmico, sino la reputacin
que condensa la marca, de la cual se hace un uso parasitario o se trata de daar negativamente.
Surgen entonces los trminos marca renombrada, marca de alta reputacin para definir a este
nuevo tipo de signo que condensa una elevada reputacin y prestigio que lo hace merecedor de
una proteccin ms all de la regla de la especialidad.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

195

Sobre el riesgo de confusin y/o de asociacin, el Tribunal


ha manifestado lo siguiente:
g) El riesgo de confusin es la posibilidad de que el consumidor
al adquirir un producto piense que est adquiriendo otro
(confusin directa), o que piense que dicho producto tiene un
origen empresarial diferente al que realmente posee (confusin
indirecta).
h) El riesgo de asociacin es la posibilidad de que el consumidor,
que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen
empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor
de dicho producto y otra empresa tienen una relacin o
vinculacin
econmica.
(Proceso
70-IP-2008.
Interpretacin Prejudicial de 2 de julio de 2008,
publicada en la Gaceta oficial del Acuerdo de
Cartagena N 1648, de 21 de agosto de 2008. Marca:
SHERATON).
Segn la Normativa Comunitaria Andina, no es registrable
un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva; de
permitirse su registro se estara atentando contra el inters
del titular de la marca anteriormente registrada, as como el
de los consumidores. Dicha prohibicin, contribuye a que el
mercado de productos y servicios se desarrolle con
transparencia y, como efecto, que el consumidor no incurra
en error al realizar la eleccin de los productos o servicios
que desea adquirir.
Conforme lo anotado, la Oficina Nacional Competente
debe observar y establecer si entre los signos en conflicto
existe identidad o semejanza, para determinar luego, si esto
es capaz de generar confusin y/o asociacin entre los
consumidores. De la conclusin a que se arribe, depender
la registrabilidad o no del signo.

CORPORACIN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

196

La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes


mbitos:
La similitud ortogrfica. Se da por la semejanza de las
letras entre los signos a compararse. La sucesin de vocales,
la longitud de la palabra o palabras, el nmero de slabas, las
races o las terminaciones iguales, pueden incrementar la
confusin.
La similitud fontica. Se da por la coincidencia en las
races o terminaciones, y cuando la slaba tnica en las
denominaciones comparadas es idntica o muy difcil de
distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las
particularidades de cada caso, para determinar una posible
confusin.
La similitud ideolgica. Se configura entre signos que
evocan una idea idntica o semejante.
2. Reglas para el cotejo entre signos distintivos.
La Autoridad Nacional competente, deber proceder al
cotejo de los signos en conflicto, aplicando para ello los
siguientes parmetros:

La comparacin, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto
marcario, es decir, cada signo debe analizarse con
una visin de conjunto, teniendo en cuenta su
unidad ortogrfica, auditiva e ideolgica.

En la comparacin, se debe emplear el mtodo


del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un
signo y despus el otro. No es procedente realizar
un anlisis simultneo, ya que el consumidor no
observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo
hace en diferentes momentos.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

197

Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las


diferencias, ya que en estas ltimas es donde se
percibe el riesgo de confusin y/o de asociacin.

Al realizar la comparacin, es importante tratar


de colocarse en el lugar del presunto comprador,
pues un elemento importante para el examinador,
es determinar cmo el producto o servicio es
captado por el pblico consumidor.

Los anteriores parmetros, han sido adoptados por el


Tribunal en numerosas Interpretaciones Prejudiciales, entre
los cuales, podemos destacar: Proceso 58-IP-2006.
Interpretacin Prejudicial de 24 de mayo de 2006. Marca:
GUDUPOP, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo
de Cartagena N 1370, de 14 de julio de 2006. Y Proceso
62-IP-2006. Interpretacin Prejudicial de 31 de mayo de
2006. Marca: DK, publicada en la Gaceta Oficial del
Acuerdo de Cartagena N 1370, de 14 de julio de 2006.
H. COMPARACIN ENTRE SIGNOS FIGURATIVOS.
En el proceso interno se debe proceder a la comparacin
entre los signos figurativos de un rinoceronte. Por tal
motivo, es necesario abordar el tema de la comparacin
entre signos figurativos.
Los signos figurativos son aqullos que se encuentran
formados por una grfica o imagen visual que puede evocar
o no un concepto. En este tipo de signos, en consecuencia,
se pueden distinguir dos elementos, a saber:

198

CORPORACIN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

1. El trazado: son los trazos del dibujo que forman el


signo marcario.
2. El concepto: es la idea o concepto que el dibujo
suscita en la mente de quien la observa.
El cotejo de dos signos figurativos debe atender a la
distincin de los elementos mencionados, ya que la
confusin bien puede darse en los trazos del dibujo o en el
concepto que evocan. El Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina ha establecido algunos criterios
respecto de la comparacin entre estos dos tipos de signos,
de la siguiente manera:
i) El cotejo de marcas figurativas, requiere de un examen ms
elaborado, ya que en este caso, debe ofrecerse proteccin tanto
al aspecto grfico, como al aspecto ideolgico. En el anlisis
deber efectuarse una comparacin grfica y conceptual, ya que
la posibilidad de confusin puede generarse no solamente en la
identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino
tambin en la idea o concepto que la marca figurativa suscite
en la mente de quien la observe.
j) Para determinar la existencia de confundibilidad en esta clase
de marcas la Jurisprudencia del Tribunal Andino, ha
expresado que entre los dos elementos de la marca grfica
figurativa: el trazado y el concepto, la parte conceptual o
ideolgica suele prevalecer; por lo que, a pesar de que puedan
existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar
una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusin.
k) Al comparar marcas figurativas, se deben aplicar las mismas
reglas que se utilizan en el cotejo de los otros tipos de marcas,
por ello, el juzgador debe observar los criterios sugeridos por
Breuer Moreno y acogidos por la Jurisprudencia del Tribunal
de Justicia de la Comunidad Andina (). (Proceso N
23-IP-2004. Interpretacin prejudicial del 5 de mayo

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

199

de 2004, publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo


de Cartagena N 1075, de 02 de junio de 2004).
En este orden de ideas, la corte consultante aplicando este
criterio debe establecer el riesgo de confusin que pudiera
existir entre los signos figurativos en conflicto.
I. COMPARACIN DE SIGNOS QUE AMPARAN
PRODUCTOS DE LA CLASE 3 CON AQUELLOS
QUE AMPARAN PRODUCTOS DE LA CLASE 5.
El signo opositor ampara productos de la clase 5 de la
Clasificacin Internacional de Niza. Por lo tanto, es
pertinente tratar el tema de la comparacin de signos que
amparan productos de la clase 3 con aquellos que amparan
productos de la clase 5.
El examen de estos signos merece una mayor atencin en
procura de evitar la posibilidad de confusin entre los
consumidores. En estos casos, es necesario que el
examinador aplique un criterio ms riguroso.
El anlisis de confundibilidad de esta clase de signos debe
ser extremadamente riguroso a fin de evitar cualquier riesgo
de confusin en el pblico consumidor, ya que de
encontrarse similitud podra causarse riesgo en la salud de
todos los seres vivos (hombre, animales y plantas); por lo
tanto, la autoridad competente debe apreciar de una manera
muy concienzuda tal riesgo para la salud humana, animal y
vegetal, y as evitar cualquier error sobre el producto a
consumirse.
Si bien en principio los productos de la clase 3 y los de la
clase 5 pueden tener canales de comercializacin diferentes
y expendedores calificados, en el uso y la manipulacin de
los mismos puede generarse confusin en el pblico
consumidor, tal como sera el caso del almacenamiento y el

200

CORPORACIN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

posterior consumo de productos de la clase 5 y 3 en el


hogar o en almacenajes privados de cualquier clase, ya que
estos estn al acceso del consumidor ordinario que bien
puede confundirse y aplicar un producto de la clase 3
pensando que est usando un medicamento para uso animal
o vegetal. Es muy posible que al ser confundible una marca
que ampara productos como lociones, aceites, dentfricos,
entre otros, con una que ampara un frmaco, el consumidor
que por alguna razn tiene a su alcance los productos pueda
caer en un error, lo que podra convertirse en fatal para su
salud o para la salud los animales o plantas a los que se
aplica.
Este razonamiento se soporta en el criterio del consumidor
medio, que en estos casos es de vital importancia, ya que las
personas que consumen estos productos farmacuticos no
suelen ser especializadas en temas qumicos ni
farmacuticos y, por lo tanto, son ms susceptibles de
confusin al adquirir dichos productos. El criterio
comentado insta al examinador a ponerse en el lugar de un
consumidor medio, que en el caso en cuestin es la
poblacin consumidora de productos farmacuticos y, que
adems, va a utilizar el producto dentro del mbito de su
hogar sin asistencia tcnica permanente.
En este aspecto el slo riesgo para la salud puede resultar
suficiente en la adopcin de las conclusiones del examen de
registrabilidad.
Adems de lo anterior, se debe tener en cuenta que como la
clase 5 ampara productos que son utilizados en el hombre,
animales o plantas, una equivocacin en contra de alguno de
estos grupos de seres vivos puede tener consecuencias en la
salud de los restantes, ya que el hombre se alimenta de
animales y plantas, as como los animales de otros animales
o plantas.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

201

Si bien el Tribunal ha adoptado algunos criterios para


establecer si entre dos tipos de productos puede presentarse
conexin o conexidad competitiva, tratndose de productos
de la clase 5, dichos parmetros deben complementarse
haciendo un anlisis mucho ms minucioso y atendiendo a
criterios como los comentados.
J. LA CONEXIN COMPETITIVA.
El signo solicitado para registro ampara servicios de la clase
3 de la Clasificacin Internacional de Niza, mientras que el
opositor ampara productos de la clase 5. Por tal motivo, es
pertinente tratar el tema de la conexin competitiva.
En este escenario es preciso que la corte consultante matice
la regla de la especialidad36 y, en consecuencia, analice el
grado de vinculacin o relacin competitiva de los
productos que amparan los signos en conflicto, para que de
esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el
pblico consumidor.
Para lo anterior, el consultante deber analizar la naturaleza
o uso de los productos identificados por las marcas, ya que
la sola pertenencia de varios productos a una misma clase de
nomencltor no demuestra su semejanza, as como la
36

Al respecto, el Tribunal ha manifestado lo siguiente en relacin con el principio de especialidad:


Del principio de especialidad se desprende que bajo una misma o similar denominacin pueden
recaer derechos autnomos de marcas pertenecientes a distintos titulares, siempre que distingan
productos o servicios diferentes.
En la comparacin entre los productos y servicios correspondientes, el consultante deber tomar
en cuenta su identificacin en las solicitudes de registro y su ubicacin en el nomencltor;
adems, podr acudir a los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no
conexin competitiva entre ellos. A objeto de precisar si se trata de productos o servicios semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al pblico a error, ser necesario
que los criterios de conexin, de ser aplicables, concurran en forma clara y en grado suficiente,
toda vez que ninguno de ellos bastar, por s solo, para la consecucin del citado propsito..
(Proceso 148-IP-2005. Interpretacin Prejudicial de 19 de octubre de 2005, publicada en Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena N 1271, de 2 de diciembre de 2005).

202

CORPORACIN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

ubicacin de los productos en clases distintas, tampoco


prueba que sean diferentes.
En relacin con lo mencionado, el Tribunal ha establecido
algunos de los siguientes criterios y factores de anlisis para
definir la conexin competitiva entre los productos:
a) La inclusin de los productos en una misma clase del
nomencltor: () Ocurre cuando se limita el registro a uno o
varios de los productos de una clase del nomencltor,
perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.
En el caso de la limitacin, la prueba para demostrar que
entre los productos que constan en dicha clase no son similares
o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a
quien alega.
b) Canales de comercializacin: Hay lugares de
comercializacin o expendio de productos que influyen
escasamente para que pueda producirse su conexin
competitiva, como sera el caso de las grandes cadenas o
tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase
de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud
de un producto con otro. En cambio, se dara tal conexin
competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta
de determinados bienes. Igual confusin se dara en pequeos
sitios de expendio donde marcas similares pueden ser
confundidas cuando los productos guardan tambin una
aparente similitud.
c) Similares medios de publicidad: Los medios de
comercializacin o distribucin tienen relacin con los medios
de difusin de los productos. Si los mismos productos se
difunden por la publicidad general- radio televisin y prensa-,
presumiblemente se presentara una conexin competitiva, o
los productos seran competitivamente conexos. Por otro lado,
si la difusin es restringida por medio de revistas

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

203

especializadas, comunicacin directa, boletines, mensajes


telefnicos, etc., la conexin competitiva sera menor.
d) Relacin o vinculacin entre productos: Cierta relacin
entre los productos puede crear una conexin competitiva. En
efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y
refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en
consecuencia, esa relacin entre los productos comercializados
tambin influye en la asociacin que el consumidor haga del
origen empresarial de los productos relacionados, lo que
eventualmente puede llevarlo a confusin en caso de que esa
similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos
asuma que provienen de un mismo productor.
e) Uso conjunto o complementario de productos: Los
productos que comnmente se puedan utilizar conjuntamente
(por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusin
respecto al origen empresarial, ya que el pblico consumidor
supondra que los dos productos son del mismo empresario.
La complementariedad entre los productos debe entenderse en
forma directa, es decir, que el uso de un producto puede
suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no
puede utilizarse el otro o su utilizacin no sera la de su
ltima finalidad o funcin.
f) Mismo gnero de los productos: Pese a que puedan
encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o
finalidades, si tienen similares caractersticas, existe la
posibilidad de que se origine el riesgo de confusin al estar
identificados por marcas tambin similares o idnticas (por
ejemplo: medias de deporte y medias de vestir. (Proceso 114IP-2003. MARCA: EBEL INTERNACIONAL.
Interpretacin Prejudicial de 19 de noviembre de 2003,
publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N
1028 de 14 de enero de 2004).

204

CORPORACIN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA,


C O N C L U Y E:
PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si
rene los requisitos de distintividad y susceptibilidad de
representacin grfica y, adems, si el signo no est incurso
en ninguna de las causales de irregistrabilidad sealadas en
los artculos 135 y 136 de la Decisin 486 de la Comisin de
la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone
su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.
SEGUNDO: Para establecer la similitud entre dos signos
distintivos, la autoridad nacional que corresponda deber
proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego
determinar si existe o no riesgo de confusin y/o de
asociacin, acorde con las reglas establecidas en la presente
providencia.
Se debe tener en cuenta, que basta con la posibilidad de
riesgo de confusin y/o de asociacin para que opere la
prohibicin de registro.
La similitud ortogrfica se da por la semejanza de las letras
entre los signos a compararse. La sucesin de vocales, la
longitud de la palabra o palabras, el nmero de slabas, las
races o las terminaciones iguales, pueden incrementar la
confusin.
TERCERO: La corte consultante debe establecer el riesgo
de confusin y/o de asociacin que pudiera existir entre los
signos figurativos de un rinoceronte, aplicando los criterios
adoptados por este Tribunal para la comparacin entre esta
clase de signos.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

205

CUARTO: El anlisis de registrabilidad de una marca que


ampare productos de la clase 3, tales como lociones, aceites,
dentfricos, entre otros, debe ser en extremo riguroso a fin
de evitar cualquier riesgo de confusin en el pblico
consumidor, ya que de encontrarse similitud con marcas que
amparen productos farmacuticos podra causarse riesgo en
la salud humana, animal y vegetal; por lo tanto, la Autoridad
Competente debe apreciar de una manera muy concienzuda
tal riesgo para la salud y evitar cualquier error sobre el
producto a consumirse.
Si bien en principio los productos de la clase 3 y los de la
clase 5 pueden tener canales comercializacin diferentes y
expendedores calificados, en el uso y la manipulacin de los
mismos puede generarse confusin en el pblico
consumidor, tal como sera el caso del almacenamiento y el
posterior consumo de productos de la clase 5 en el hogar o
en almacenajes privados de cualquier clase, ya que estos
estn al acceso del consumidor ordinario que bien puede
confundirse y aplicar un producto herbicida a un ser
humano o viceversa. Es muy posible que al ser confundible
una marca que ampara productos herbicidas, fungicidas o
veterinarios, con una que ampara un frmaco de uso
humano, el consumidor que por alguna razn tiene a su
alcance los productos pueda caer en un error, lo que podra
convertirse en fatal para su salud o para la salud los animales
o plantas a los que se aplica.
En este aspecto el slo riesgo para la salud puede resultar
suficiente en la adopcin de las conclusiones del examen de
registrabilidad.
El Tribunal ha adoptado algunos criterios para establecer si
entre dos tipos de productos puede presentarse conexin o
conexidad competitiva; tratndose de productos de la clase
5 dichos parmetros deben complementarse haciendo un

206

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anlisis mucho ms minucioso y atendiendo a criterios


como los comentados.
Como se trata de productos de la clase 5 el anlisis de
registrabilidad debe ser muy minucioso, ya que est en juego
la vida y la salud tanto del hombre como de los animales y
las plantas.
Es muy importante, en consecuencia, que la corte
consultante tenga en cuenta la manipulacin de dichos
productos por personas no especializadas en el interior del
hogar, o de un centro de atencin a enfermos diferente a los
hospitales, as como la posibilidad de que los productos de
las clases 5 y 3 se guarden conjuntamente en almacenajes
privados.
QUINTO: Como los signos en conflicto amparan
productos de clases diferentes, es preciso que la corte
consultante matice la regla de la especialidad y, en
consecuencia, analice el grado de vinculacin o relacin
competitiva de los productos y servicios que amparan los
signos en conflicto, para que de esta forma se pueda
establecer la posibilidad de error en el pblico consumidor,
de conformidad con los criterios plasmados en la presente
providencia.
De conformidad con el artculo 35 del Tratado de Creacin
del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez
Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno
N 2009-00022, debe adoptar la presente interpretacin.
Asimismo, debe dar cumplimiento a las prescripciones
contenidas en el prrafo tercero del artculo 128 del
Estatuto vigente.
Notifquese al Juez Consultante, mediante copia certificada
y remtase copia a la Secretara General de la Comunidad

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

207

Andina, para su publicacin en la Gaceta Oficial del


Acuerdo de Cartagena.
Jos Vicente Troya Jaramillo
PRESIDENTE
Ricardo Vigil Toledo
MAGISTRADO
Leonor Perdomo Perdomo
MAGISTRADA
Carlos Jaime Villarroel Ferrer
MAGISTRADO
Isabel Palacios Leguizamn
SECRETARIA

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD


ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que
reposa en el expediente de esta Secretara. CERTIFICO.Isabel Palacios L.
SECRETARIA

MARCA FIGURATIVA
Conexin competitiva entre productos de diferentes
clases
PROCESO 182-IP-2011
Interpretacin prejudicial de los artculos 81 y 83 literal a)
de la Decisin 344 de la Comisin del Acuerdo de
Cartagena, con fundamento en la consulta formulada por la
Segunda Sala del Tribunal Distrital N 1 de lo Contencioso
Administrativo de Quito, Repblica del Ecuador. Actor:
EMERSON
ELECTRIC
CO.
Marca:
RIGID
(denominativa). Expediente Interno N 6537-CSA.
Proceso 19-IP-2012, Interpretacin prejudicial de los
artculos 134 literal b), 135 literal b) y 136 literal a) de la
Decisin 486 de la Comisin de la Comunidad Andina;
Marca Figurativa de un Rinoceronte; 06/06/2012; GOAC
N 2097 de 26 de septiembre de 2012
Interpretacin prejudicial de los artculos 81 y 83 literal a)
de la Decisin 344 de la Comisin del Acuerdo de
Cartagena, con fundamento en la consulta formulada por la
Segunda Sala del Tribunal Distrital N 1 de lo Contencioso
Administrativo de Quito, Repblica del Ecuador. Actor:
EMERSON ELECTRIC
CO.
Marca:
RIGID
(denominativa). Expediente Interno N 6537-CSA.
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD
ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 21 das del mes
de marzo del ao dos mil doce, procede a resolver la
solicitud de Interpretacin Prejudicial formulada por la
Segunda Sala del Tribunal Distrital N 1 de lo Contencioso
Administrativo de Quito, Repblica del Ecuador.

210

CORPORACIN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

VISTOS:
Que, la solicitud de interpretacin prejudicial y sus anexos
cumplen con los requisitos comprendidos en el artculo 125
del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina, as como con las exigencias del artculo 33 del
Tratado de Creacin, por lo que su admisin a trmite fue
considerada procedente en el auto emitido el 19 de enero de
2012.
I. PARTES EN EL PROCESO INTERNO.
Demandante: Emerson Electric Co.
Demandados: El Presidente del Instituto Ecuatoriano de la
Propiedad Intelectual (IEPI), el Director Nacional de
Propiedad Industrial y el Procurador General del Estado de
la Repblica del Ecuador.
Tercero interesado: Industrias Kenaci CA.
II. Competencia del Tribunal.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es
competente para interpretar por la va prejudicial las normas
que conforman el Ordenamiento Jurdico de la Comunidad
Andina, con el fin de asegurar su aplicacin uniforme en el
territorio de los Pases Miembros.
III. DATOS RELEVANTES.
A. Hechos:
Entre los principales hechos, algunos recogidos de los
narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretacin prejudicial y de los antecedentes administrativos de
los actos acusados, se encuentran los siguientes:

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

211

El 30 de noviembre de 1995, Industrias Kenaci CA. solicit


el registro del signo RIGID (denominativo) para distinguir
productos de la Clase 06 de la Clasificacin Internacional de
Niza, mediante Trmite N 63433.
El extracto de la solicitud de registro fue publicado en
Gaceta de la Propiedad Industrial N 370, el 27 de mayo de
1997. La demandante Emerson Electric Co. presenta
observacin con base en su marca registrada RIDGID
(Clase 07, inscrita en Ecuador y Venezuela) y en la solicitud
venezolana de registro de la marca RIDGID, clase 08.
Mediante Resolucin Administrativa N 0970824, de 14 de
abril de 1999, se declar infundada la observacin
presentada y se concedi el registro del signo solicitado.
Con fecha 30 de noviembre de 1999 Emerson Electric Co.
interpone recurso de plena jurisdiccin o subjetivo ante la
Segunda Sala del Tribunal Distrital N 1 de lo Contencioso
Administrativo de la ciudad de Quito, de la Repblica de
Ecuador, solicitando se declare la ilegalidad de la Resolucin
N 0970824.
B. Fundamentos de la Demanda:
Como fundamentos de su demanda, la sociedad Emerson
Electric Co manifiesta que:
-

La Resolucin impugnada contraviene el artculo 83


literal a) de la Decisin 344.

Que, el signo solicitado RIGID (denominativo) para


distinguir productos de la Clase 06 es evidentemente
confundible con su marca RIDGID (denominativa,
Clase 07), registrada en Ecuador y Venezuela, y con la
marca RIDGID (Clase 08), solicitada en Venezuela.

212

CORPORACIN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

Resalta que la marca solicitada distingue metales


comunes y sus aleaciones; materiales de construccin
metlico; construcciones transportables metlicas,
materiales metlicos para vas frreas, cables e hilos
metlicos no elctricos, cerrajera y ferretera metlica,
tubos metlicos, cajas de caudales y todos aquellos
productos metlicos no comprendidos en otras clases,
y que su marca distingue herramientas manuales (Clase
8) y herramientas elctricas (Clase 7). El riesgo de
confusin radica en el hecho de que el pblico
consumidor
puede
asociar
fcilmente
como
provenientes de un mismo origen empresarial dichas
herramientas (Clases 7 y 8) con los artculos metlicos
(Clase 6), puesto que las herramientas de la marca
RIDGID pueden ser usadas para trabajar los artculos
de metal de la marca RIGID. Existe, por tanto, un
uso asociado o complementario entre los productos de
una y otra clase internacional y tal uso puede inducir al
pblico a error. (el subrayado no es nuestro).

Seala que la Resolucin impugnada incurre en grave


error al considerar que las marcas en conflicto pueden
coexistir porque estn referidas a productos que son
tan opuestos en sus naturales y fines.

C. Contestaciones a la Demanda:
Por parte del Presidente del Instituto Ecuatoriano de la
Propiedad Intelectual (IEPI):
-

Niega los fundamentos de hecho y de derecho de la


demanda.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

213

Se ratifica en la Resolucin N 0970824 materia de


impugnacin, afirmando que guarda relacin con la
legislacin andina y nacional.

Por parte del Director Nacional de Propiedad


Industrial:
-

Negativa pura, simple y llana de los fundamentos de


hecho y de derecho de la demanda.

Reitera que no existe relacin entre los productos


amparados por las marcas en conflicto. La marca
solicitada est destinada a distinguir productos distintos
y fcilmente diferenciables de los designados por la
marca registrada Por ello, indica, el consumidor no
supondr que existe nexo entre el origen empresarial de
los productos en cuestin, por lo que las dos marcas
pueden coexistir pacficamente.

Por parte del Procurador General del Estado


-

Indica que comparece a juicio con el fin de vigilar las


actuaciones judiciales.

D. Tercero Interesado:
El tercero interesado, Industrias Kenaci CA., contesta la
demanda sealando que:
-

Los productos distinguidos por las marcas en conflicto


no son de la misma naturaleza, en consecuencia, no
existe riesgo de confusin y/o asociacin en los
consumidores.

Seala tambin que entre los signos en conflicto se


aprecian diferencias en los campos grfico-visual, fonticoauditivo y principalmente ideolgico. Su marca RIGID

CORPORACIN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

214

consiste en una palabra en idioma ingls que significa


rgido, tieso, firme, inflexible, mientras que la marca
de la parte contraria, RIDGID, es producto de la
unin de dos palabras en ingls: RID y GID, que
tienen un significado diferente a la palabra RIGID.
-

Alega asimismo que la demanda es improcedente ya que


fue presentada fuera de plazo. Resalta que, segn la Ley
de la Jurisdiccin Contencioso - Administrativa del
Ecuador, () el trmino para deducir la demanda en la va
administrativa es de NOVENTA DAS en los asuntos que
constituyen materia del recurso contencioso de plena jurisdiccin,
tal como es el caso que nos ocupa, sin embargo, la demanda
fue interpuesta fuera de dicho trmino.

IV. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURDICO


COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS.
El Juez Consultante solicit la interpretacin prejudicial de
los artculos 81 y 83 literal a) de la Decisin 344, por lo que
se procede interpretar los artculos solicitados.
A continuacin, se inserta el texto de las normas a ser
interpretadas:

DECISIN 344
()
Artculo 81.- Podrn registrarse como marcas los signos que sean
perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representacin
grfica.
Se entender por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el
mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una
persona de los productos o servicios idnticos o similares de otra persona.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

215

()

Artculo 83.- Asimismo, no podrn registrarse como marcas

aquellos signos que, en relacin con derechos de terceros, presenten


algunos de los siguientes impedimentos:

a) Sean idnticos o se asemejen de forma que puedan inducir al

pblico a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o


registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para
productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda
inducir al pblico a error;
1. CONCEPTO DE MARCA Y LOS REQUISITOS
PARA SU REGISTRO.
El artculo 81 de la Decisin 344 define lo que debe
entenderse como marca. De acuerdo con esta definicin
legal, este Tribunal ha interpretado que la marca constituye
un bien inmaterial representado por un signo que,
perceptible a travs de medios sensoriales y susceptible de
representacin grfica, sirve para identificar y distinguir en
el mercado los productos o servicios producidos o
comercializados por una persona de otros idnticos o
similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los
valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de
confusin o error acerca del origen o la calidad del producto
o servicio correspondiente. Este Tribunal se ha pronunciado
en reiteradas ocasiones acerca de los requisitos que los signos
deben satisfacer para ser registrados como marcas. Estos son:

La perceptibilidad, es la capacidad del signo para ser

aprehendido o captado por alguno de los sentidos. La


marca, al ser un bien inmaterial, debe necesariamente
materializarse para ser apreciada por el consumidor; slo si
es tangible para el consumidor, podr ste compararla y
diferenciarla, de lo contrario, si es imperceptible para los
sentidos, no podr ser susceptible de registro.

216

CORPORACIN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

La distintividad, es considerada por la doctrina y por la

jurisprudencia de este Tribunal como la funcin primigenia


que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro
como marca, es la razn de ser de la marca, es la
caracterstica que permite diferenciar o distinguir en el
mercado los productos o servicios comercializados por una
persona de los idnticos o similares de otra, para as impedir
que se origine una confusin en las transacciones
comerciales.
La susceptibilidad de representacin grfica, permite
componer una imagen o una idea del signo, en sus
caractersticas y formas, a fin de posibilitar su registro.
Consiste en descripciones realizadas a travs de palabras,
grficos, signos mixtos, colores, figuras, etc. de manera que
sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de
productos.
2. IRREGISTRABILIDAD DE UNA MARCA POR
RIESGO DE CONFUSIN. SIMILITUD GRFICA,
FONTICA E IDEOLGICA. REGLAS PARA
EFECTUAR EL COTEJO MARCARIO.
El literal a) del artculo 83 de la Decisin 344 consagra una
causal de irregistrabilidad que tiene que ver especficamente
con el requisito de distintividad. Establece que, no son
registrables como marcas, signos que sean idnticos o
similares a una marca anteriormente solicitada para registro
o registrada por un tercero, para los mismos productos o
servicios, o para productos o servicios relacionados, de
manera tal que pueda producir error en el pblico
consumidor.
Segn la Normativa Comunitaria Andina, no es registrable
un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva; de
permitirse su registro se estara atentando contra el inters
del titular de la marca que haya sido registrada, as como el

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

217

de los consumidores. Dicha prohibicin contribuye a que el


mercado de productos y servicios se desarrolle con
transparencia y tiene como efecto que el consumidor no
incurra en error al realizar la eleccin de los productos o
servicios que desea adquirir.
El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de
los signos puede dar lugar a dos tipos de confusin: la
directa, caracterizada porque el vnculo de identidad o
semejanza induce al comprador a adquirir un producto o
usar un servicio determinado en la creencia de que est
comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un
cierto nexo tambin entre los productos o servicios; y, la
indirecta, caracterizada porque el citado vnculo hace que el
consumidor, en contra de la realidad de los hechos, atribuya
a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen
empresarial comn.
Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusin
entre varios signos y los productos o servicios que cada uno
de ellos ampara, seran los siguientes: (i) que exista
identidad entre los signos en disputa y tambin entre los
productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad
entre los signos y semejanza entre los productos o servicios;
(iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los
productos y servicios; (iv) o semejanza entre aqullos y
tambin semejanza entre stos. (Proceso 109-IP-2002,
marca: CHILIS y diseo, publicado en G.O.A.C N 914,
de 1 de abril de 2003).
De conformidad con lo expuesto, la Oficina Nacional
Competente o, en su caso, el Juez Consultante, debe
observar y establecer si entre los signos en conflicto existe
identidad o semejanza, para determinar luego si esto es
capaz de generar confusin entre los consumidores. De la
conclusin a que se arribe, depender la registrabilidad o no
del signo.

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218

La similitud entre dos signos puede darse en diferentes


mbitos:
La similitud ortogrfica. Se da por la semejanza de las
letras entre los signos a compararse. La sucesin de vocales,
la longitud de la palabra o palabras, el nmero de slabas, las
races o las terminaciones iguales, pueden incrementar la
confusin.
La similitud fontica. Se da por la coincidencia en las
races o terminaciones, y cuando la slaba tnica en las
denominaciones comparadas es idntica o muy difcil de
distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las
particularidades de cada caso para determinar una posible
confusin.
La similitud ideolgica. Se configura entre signos que
evocan una idea idntica o semejante.
En lo que respecta al cotejo marcario, la Oficina Nacional
Competente o, en su caso, el Juez Competente, deber
comparar los signos en conflicto aplicando para ello los
siguientes parmetros:

La
comparacin
debe
efectuarse
sin
descomponer los elementos que conforman el
conjunto marcario, es decir, cada signo debe
analizarse con una visin de conjunto, teniendo
en cuenta su unidad ortogrfica, auditiva e
ideolgica.

En la comparacin se debe emplear el mtodo


del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un
signo y despus el otro. No es procedente hacerlo
de manera simultnea, ya que el consumidor no
observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo
hace en diferentes momentos.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

219

Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las


diferencias, pues en estas ltimas es donde se
percibe el riesgo de confusin o de asociacin.

Al realizar la comparacin es importante tratar de colocarse


en el lugar del presunto comprador, siendo un elemento
importante para el examinador determinar cmo el
producto o servicio es captado por el pblico consumidor.
Los anteriores parmetros han sido adoptados por el
Tribunal en numerosas Interpretaciones Prejudiciales. Entre
ellas, podemos destacar las siguientes: Proceso 58-IP-2006.
Marca: "GUDUPOP", publicado en la Gaceta Oficial N
1370, de 14 de julio de 2006; y, Proceso 62-IP-2006. Marca:
"DK", publicado en la Gaceta Oficial N 1370, de 14 de
julio de 2006.
Es importante sealar que la comparacin entre los signos
deber realizarse en base al conjunto de elementos que los
integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no
descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor,
como apunta el Tribunal: La regla esencial para determinar la
confusin es el examen mediante una visin en conjunto del signo, para
desprender cul es la impresin general que el mismo deja en el
consumidor en base a un anlisis ligero y simple de stos, pues sta es
la forma comn a la que recurre el consumidor para retenerlo y
recordarlo, ya que en ningn caso se detiene a establecer en forma
detallada las diferencias entre un signo y otro (). (Proceso 48IP-2004, marca: EAU DE SOLEIL DE EBEL,
publicado en la Gaceta Oficial N 1089, de 5 de julio de
2004, citando el proceso 18-IP-98, marca: US TOP,
publicado en la Gaceta Oficial N 340, de 13 de mayo de
1998).

CORPORACIN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

220

3. COMPARACIN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS.


En el proceso interno se aborda la comparacin entre el
signo solicitado RIGID (denominativo), y la marca
registrada RIDGID (denominativa), Por ello, es necesario
que el Tribunal analice el tema de la comparacin entre
signos denominativos simples.
Las marcas denominativas se conforman por una o ms
letras, nmeros, palabras que forman un todo pronunciable,
dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden
provenir del idioma espaol o de uno extranjero, como de la
inventiva de su creador, es decir, de la fantasa; cabe indicar
que la denominacin permite al consumidor solicitar el
producto o servicio a travs de la palabra, que impacta y
permanece en la mente del consumidor.
Al momento de realizar la comparacin entre dos signos
denominativos, el examinador debe tomar en cuenta los
siguientes criterios:

Se debe analizar cada signo en su conjunto, es


decir, sin descomponer su unidad fontica. Sin
embargo, es importante tener en cuenta, las
slabas o letras que poseen una funcin
diferenciadora en el conjunto, ya que esto
ayudara a entender cmo el signo es percibido
en el mercado.

Se debe igualmente identificar la slaba tnica de


los signos a comparar, ya que si ocupa la misma
posicin, es idntica o muy difcil de distinguir, la
semejanza entre los signos podra ser evidente.

Se debe observar el orden de las vocales, pues


esto indica la sonoridad de la denominacin.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

221

Se debe determinar el elemento que impacta de


una manera ms fuerte en la mente del
consumidor, porque esto mostrara cmo es
captada la marca en el mercado.

En este orden de ideas, el Juez Consultante, aplicando estos


criterios, debe establecer el riesgo de confusin que pudiera
existir entre la marca RIGID (denominativa) y
RIDGID (denominativa).
4. MARCAS DE FANTASA. SIGNOS EN IDIOMA
EXTRANJERO.
Los signos de fantasa constituyen una elaboracin del
ingenio e imaginacin de sus autores. Es la creacin de un
vocablo que no tiene significado por s mismo, sino que
asocia indirectamente una idea. Este tipo de signos causan en
el consumidor o en el usuario un doble esfuerzo de
percepcin: aprender la nueva palabra y enlazarla con el
producto o con el servicio distinguido por stos.
Sobre los signos de fantasa, el Tribunal ha indicado que
son: () los vocablos creados por el empresario que pueden no tener
significado pero hacen referencia a una idea o concepto; tambin lo son
las palabras con significado propio que distinguen un producto o
servicio sin evocar ninguna de sus propiedades. Caracterstica
importante de esta clase de marcas es la de ser altamente distintivas
() se pueden crear combinaciones originales con variantes infinitas y
el resultado es el nacimiento de palabras nuevas que contribuyen a
enriquecer el universo de las marcas. (Proceso 72-IP-2003,
marca: INSTAFRUTA, publicado en la Gaceta Oficial N
989, de 29 de septiembre de 2003).
Dentro de este mismo punto es necesario referirse a los
signos en idioma extranjero ya que el signo solicitado
consiste en la palabra RIGID, del idioma ingls.

222

CORPORACIN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

Se presume que las palabras en idioma extranjero y su


significado no son de conocimiento comn, por lo que, al
formar parte de un signo pretendido para ser registrado
como marca, se las considera como signo de fantasa,
procediendo, en consecuencia, su registro.
Las denominaciones de fantasa implican la creacin de un
vocablo, el mismo que puede no tener significado alguno.
Es as que una marca de fantasa gozar generalmente de un
mayor poder distintivo. Por lo tanto, las marcas de fantasa o
caprichosas, por ser elaboracin del ingenio propio de sus
titulares, carecen de connotacin conceptual o significado
idiomtico, de tal manera que si una denominacin genrica
va acompaada de una palabra de fantasa, la posibilidad de
que sea admitido su registro aumenta.
Existen palabras en idioma extranjero en que tanto su
conocimiento como su significado conceptual se han
generalizado y se han hecho del conocimiento y
comprensin del pblico; en ese caso, cuando una palabra
en idioma extranjero que conforma un signo marcario es
fcilmente reconocible entre el pblico consumidor o
usuario, sea a causa de su escritura, pronunciacin o
significado, deber tenerse en cuenta que el carcter
genrico o descriptivo de una marca no est referido a su
denominacin en cualquier idioma. Sin embargo, no pueden
ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un
idioma extranjero, son de uso comn en los Pases de la
Comunidad Andina, o son comprensibles para el
consumidor medio de esta subregin debido a su raz
comn, a su similitud fontica o al hecho de haber sido
adoptadas por un rgano oficial de la lengua en cualquiera
de los Pases Miembros.
Si el signo en idioma extranjero se encuentra integrado,
entre otros vocablos, por una o ms palabras de uso comn,
su presencia no impedir el registro de la denominacin,

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

223

caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros


elementos que lo doten de distintividad suficiente.
5. LA CONEXIN COMPETITIVA ENTRE PRODUCTOS DE DIFERENTES CLASES.
En el presente caso, las marcas en conflicto distinguen
productos comprendidos en las Clases 06, Clase 07 y Clase
08, respectivamente.
Se deber entonces analizar la conexin competitiva
existente entre los productos a que se refieren los signos en
debate. Para tal efecto, el Tribunal ha acogido los siguientes
factores de anlisis:

a) La inclusin de los productos en una misma clase

del nomencltor: Esta regla tiene especial inters cuando se


limita el registro a uno o varios de los productos de una clase
del nomencltor, perdiendo su valor al producirse el registro
para toda la clase. En el caso de la limitacin, la prueba
para demostrar que entre los productos que constan en dicha
clase no son similares o no guardan similitud para impedir el
registro, corresponde a quien alega.

b) Canales

de comercializacin: Hay lugares de


comercializacin o expendio de productos que influyen
escasamente para que pueda producirse su conexin
competitiva, como sera el caso de las grandes cadenas o
tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase
de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud
de un producto con otro. En cambio, se dara tal conexin
competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta
de determinados bienes. Igual confusin se dara en pequeos
sitios de expendio donde marcas similares pueden ser
confundidas cuando los productos guardan tambin una
aparente similitud.

224

CORPORACIN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

c) Similares medios de publicidad: Los medios de


comercializacin o distribucin tienen relacin con los
medios de difusin de los productos. Si los mismos
productos se difunden por la publicidad general radio,
televisin y prensa-, presumiblemente se presentara una
conexin competitiva, o los productos seran
competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusin
es restringida por medio de revistas especializadas,
comunicacin directa, boletines, mensajes telefnicos, etc.,
la conexin competitiva sera menor.
d) Relacin o vinculacin entre productos:
Cierta relacin entre los productos puede crear una
conexin competitiva. En efecto, no es lo mismo vender
en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender
en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relacin
entre los productos comercializados tambin influye en la
asociacin que el consumidor haga del origen empresarial
de los productos relacionados, lo que eventualmente
puede llevarlo a confusin en caso de que esa similitud
sea tal que el consumidor medio de dichos productos
asuma que provienen de un mismo productor.
e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comnmente se puedan
utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa)
pueden dar lugar a confusin respecto al origen
empresarial, ya que el pblico consumidor supondra que
los dos productos son del mismo empresario. La
complementariedad entre los productos debe entenderse
en forma directa, es decir, que el uso de un producto
puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un
producto no puede utilizarse el otro o su utilizacin no
sera la de su ltima finalidad o funcin.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

225

f) Mismo gnero de los productos: Pese a que


puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas
funciones o finalidades, si tienen similares caractersticas,
existe la posibilidad de que se origine el riesgo de
confusin al estar identificados por marcas tambin
similares o idnticas (por ejemplo: medias de deporte y
medias de vestir).(Proceso N 114-IP-2003. Marca:
EBEL, publicado en G.O.A.C N 1028, de 14 de
enero de 2004).
Tambin deber considerarse la clase de consumidor o
usuario y su grado de atencin al momento de diferenciar,
identificar y seleccionar el producto deseado. Esto a su vez
se encuentra relacionado con el grado de atencin que
presta la persona al momento de realizar su eleccin, lo que
depender del tipo de consumidor, a saber, conforme a la
doctrina: a) profesional o experto, b) elitista y experimentado, c) el consumidor medio.
A juicio del Tribunal, en principio, el consumidor al que
debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de
confusin entre dos marcas, es el llamado consumidor
medio o sea el consumidor comn y corriente de
determinada clase de productos, en quien debe suponerse
un conocimiento y una capacidad de percepcin corriente
() (Proceso 09-IP-94, caso: DIDA, publicado en la
Gaceta Oficial N 180, de 10 de mayo de 1995).
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA,
CONCLUYE:
PRIMERO: El Juez Consultante debe analizar si el signo
RIGID (denominativo), cumple con los requisitos de
registrabilidad establecidos en el artculo 81 de la Decisin
344 de la Comisin del Acuerdo de Cartagena y si no se

226

CORPORACIN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad


previstas en el artculo 83 de la misma Decisin.
SEGUNDO: Corresponde a la Administracin o, en su
caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusin con base
a los principios y reglas elaborados por la doctrina y la
jurisprudencia sealada en la presente interpretacin
prejudicial, que se refieren bsicamente a la identidad o a la
semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los
productos.
TERCERO: Se presume que las palabras en idioma
extranjero y su significado no son de conocimiento comn,
por lo que, al formar parte de un signo solicitado para
registro como marca, se las considera como de fantasa,
procediendo, en consecuencia, su registro. Sin embargo, si
su significado se ha hecho del conocimiento de la mayora
del pblico consumidor o usuario del producto o servicio
correspondiente y, si se trata de vocablos genricos,
descriptivos o de uso comn, el signo no ser registrable.
CUARTO: El Juez Consultante debe establecer el riesgo de
confusin que pudiera existir entre el signo solicitado
RIGID (denominativo) y la marca registrada RIDGID
(denominativa), aplicando los criterios adoptados por este
Tribunal para la comparacin entre esta clase de signos.
QUINTO: El Juez Consultante deber considerar tambin
los criterios que permiten establecer la posible conexin
competitiva existente entre los productos que distinguen las
marcas en las Clases 06, 07 Y 08 de la Clasificacin
Internacional de Niza. Deber tenerse en cuenta que, en
principio, de no existir conexin competitiva entre los
productos, la similitud de los signos no impedira el registro
de la marca.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

227

De conformidad con el artculo 35 del Tratado de Creacin


del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez
Nacional consultante al emitir el fallo en el proceso interno
deber adoptar la presente interpretacin. Asimismo, deber
dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el
prrafo tercero del artculo 128 del Estatuto vigente.
Notifquese al Juez Consultante, mediante copia certificada
y remtase copia a la Secretara General de la Comunidad
Andina, para su publicacin en la Gaceta Oficial del
Acuerdo de Cartagena.
Jos Vicente Troya Jaramillo
PRESIDENTE
Ricardo Vigil Toledo
MAGISTRADO
Leonor Perdomo Perdomo
MAGISTRADA
Carlos Jaime Villarroel Ferrer
MAGISTRADO
Isabel Palacios Leguizamn
SECRETARIA
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD
ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que
reposa en el expediente de esta Secretara. CERTIFICO.Isabel Palacios L.
SECRETARIA

MARCA FIGURATIVA
La oposicin andina. Posibilidad de suspender el trmite
de registro marcario si est pendiente un proceso
judicial que pudiera afectar el anlisis de registrabilidad
en otro pas de la Comunidad Andina
PROCESO 152-IP-2012
Interpretacin prejudicial, a solicitud de la corte consultante,
del artculo 136 literal a) de la Decisin 486 de 14 de
septiembre de 2000, expedida por la Comisin de la
Comunidad Andina y, de oficio, de los artculos 134 literal a)
y 147 de la misma normativa, con fundamento en la
consulta solicitada por la Seccin Primera del Consejo de
Estado de la Repblica de Colombia. Expediente Interno
N 2007-00277. Actor: CORPORACIN REY S.A. Marca:
IDEAL (denominativa).
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los seis del mes de marzo del
ao dos mil trece, procede a resolver la solicitud de Interpretacin Prejudicial formulada por la Seccin Primera del
Consejo de Estado de la Repblica de Colombia.
VISTOS:
Que, la solicitud de interpretacin prejudicial y sus anexos
cumplen con los requisitos comprendidos en el artculo 125
del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina, as como con las exigencias del artculo 33 del
Tratado de Creacin, por lo que su admisin a trmite fue
considerada procedente en el auto emitido el 16 de enero de
2013.

230

CORPORACIN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

I. Antecedentes.
El Tribunal, con fundamento en la documentacin allegada
estima procedente destacar como antecedentes del proceso
interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:
IV. LAS PARTES.
Demandante: CORPORACIN REY S.A.
Demandada: LA NACIN COLOMBIANA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.
Tercera Interesada: IDEAL FASTENER CORPORATION.
III. DATOS RELEVANTES
A. HECHOS
Entre los principales hechos, algunos recogidos de los
narrados en la demanda y otros de la solicitud de
interpretacin prejudicial y de los antecedentes
administrativos de los actos acusados, se encuentran los
siguientes:
11. La sociedad CORPORACIN REY S.A., solicit el
13 de julio de 2005 el registro como marca del signo
denominativo IDEAL, para amparar productos de la
clase 26 de la Clasificacin Internacional de Niza.
12. La sociedad IDEAL FASTENER CORPORATION,
solicit el 22 de julio de 2005 el registro como marca del
signo denominativo IDEAL, para amparar productos de
la clase 26 de la Clasificacin Internacional de Niza.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

231

13. Una vez publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad


Industrial N 555 de 31 de agosto de 2005, la sociedad
IDEAL FASTENER CORPORATION present
oposicin andina con base en su marca denominativa
IDEAL, registrada en Per bajo el Nmero 105874,
para amparar productos de la clase 26 de la
Clasificacin Internacional de Niza.
14. La Jefe de la Divisin de Signos Distintivos de la
Superintendencia de Industria y Comercio, mediante
Resolucin N 21776 de 18 de agosto de 2006, resolvi
declarar fundada la oposicin presentada y negar el
registro solicitado.
15. La sociedad CORPORACIN REY S.A., present
recurso de reposicin y en subsidio de apelacin contra
el anterior acto administrativo.
16. La Jefe de la Divisin de Signos Distintivos, mediante la
Resolucin No. 31174 de 27 de noviembre de 2006,
resolvi el recurso de reposicin confirmando el acto
administrativo y concediendo el recurso de apelacin.
17. El Superintendente Delegado para la Propiedad
Industrial de la Superintendencia de Industria y
Comercio, mediante la Resolucin No. 06074 de 28 de
febrero de 2007, resolvi el recurso de apelacin
confirmando el acto impugnado.
18. La sociedad CORPORACIN REY S.A., present
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante
el Consejo de Estado de la Repblica de Colombia.
19. La Seccin Primera del Consejo de Estado solicit
interpretacin prejudicial al Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina.

232

CORPORACIN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

B. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA.


La demandante soporta la accin en los siguientes
argumentos:
5. Manifiesta, que la Superintendencia de Industria y
Comercio no se consider que la titularidad de la marca
IDEAL en Per se est controvirtiendo, ya que se
present una accin contencioso administrativa contra la
Resolucin No. 109 de 10 de febrero de 2005, mediante
la cual se neg el registro de la marca denominativa
IDEAL a nombre de CORPORACIN EL REY S.A.
Tampoco se tuvo en cuenta, que se inici una accin de
nulidad contra el registro de la marca denominativa
IDEAL a nombre de la sociedad IDEAL FASTENER
CORPORATION, con base en el mejor derecho que
tena la sociedad CORPORACIN EL REY S.A. Este
procedimiento, se encuentra suspendido hasta tanto no
se decida lo pertinente en el poder judicial.
6. Indica, que como lo anterior afectaba de manera
ostensible el trmite en Colombia, se solicit su
suspensin mientras se decidan los asuntos en Per.
7. Argumenta, que la figura de la suspensin en estos casos
es totalmente acertada, ya que da seguridad jurdica a los
administrados. Debera ser aplicada al caso colombiano,
siguiendo el ejemplo peruano, ya que de lo contrario se
violaran los principios de economa procesal, legalidad,
debido proceso, eficacia administrativa y celeridad.
8. Agrega, que se podra aplicar por analoga el caso de la
suspensin al decidir la cancelacin por no uso.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

233

9. Esgrime, que en casos como el narrado se debe aplicar la


figura de la prejudicialidad, ya que la decisin de fondo
est conectada con otro asunto.
10 Observa, que la solicitud de la marca IDEAL en
Colombia por parte de la sociedad CORPORACIN
REY S.A., tiene prelacin en relacin a la solicitud
realizada por la sociedad IDEAL FASTENER
CORPORATION. Se debe aplicar el principio de
primero en el tiempo, primero en el derecho.
C. CONTESTACIN DE LA DEMANDA.
1. Por parte de la Superintendencia de
Industria y Comercio.

Sostiene, que los signos en conflicto son


confundibles, son idnticos.

Argumenta, que no procede la suspensin del


trmite administrativo, ya que el acto
administrativo que concedi en Per el registro
de la marca denominativa IDEAL a nombre de
la sociedad IDEAL FASTENER CORPORATION, contina siendo vlido.

2. Por parte de la sociedad IDEAL FASTENER


CORPORATION.
La corte consultante no envi la contestacin de la demanda
por parte de la sociedad IDEAL FASTENER
CORPORATION.

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234

IV. Normas del ordenamiento jurdico comunitario a


SER INTERPRETADAS.
La corte consultante solicit la interpretacin de la siguiente
norma: artculo 136 de la Decisin 486 de la Comisin de la
Comunidad Andina.
Se interpretar la norma solicitada, pero se restringir la
interpretacin a su literal a).
Se interpretar de oficio el artculo 134 literal a) y 147 de la
misma normativa.
A continuacin, se inserta el texto de las normas a ser
interpretadas:
DECISIN 486
()
Artculo 134
l) A efectos de este rgimen constituir marca cualquier signo
que sea apto para distinguir productos o servicios en el
mercado. Podrn registrarse como marcas los signos
susceptibles de representacin grfica. La naturaleza del
producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en
ningn caso ser obstculo para su registro.
m) Podrn constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:
n) a) las palabras o combinacin de palabras;
o) ()

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

235

Artculo 136
p) No podrn registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso
en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en
particular cuando:
q) ()
r) sean idnticos o se asemejen, a una marca anteriormente
solicitada para registro o registrada por un tercero, para los
mismos productos o servicios, o para productos o servicios
respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un
riesgo de confusin o de asociacin;
().
Artculo 147
s) A efectos de lo previsto en el artculo anterior, se entender
que tambin tienen legtimo inters para presentar oposiciones
en los dems Pases Miembros, tanto el titular de una marca
idntica o similar para productos o servicios, respecto de los
cuales el uso de la marca pueda inducir al pblico a error,
como quien primero solicit el registro de esa marca en
cualquiera de los Pases Miembros. En ambos casos, el
opositor deber acreditar su inters real en el mercado del Pas
Miembro donde interponga la oposicin, debiendo a tal efecto
solicitar el registro de la marca al momento de interponerla.
t) La interposicin de una oposicin con base en una marca
previamente registrada en cualquiera de los Pases Miembros
de conformidad con lo dispuesto en este artculo, facultar a la
oficina nacional competente a denegar el registro de la segunda
marca.
u) La interposicin de una oposicin con base en una solicitud de
registro de marca previamente presentada en cualquiera de los

236

CORPORACIN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

Pases Miembros de conformidad con lo dispuesto en este


artculo, acarrear la suspensin del registro de la segunda
marca, hasta tanto el registro de la primera sea conferido. En
tal evento ser de aplicacin lo dispuesto en el prrafo
precedente.
V. CONSIDERACIONES.
Procede el Tribunal a realizar la interpretacin prejudicial
solicitada, para lo cual se analizarn los siguientes aspectos:
F. Concepto de marca. Requisitos para el registro
de las marcas.
G. La irregistrabilidad de signos por identidad o
similitud. Riesgo de confusin y/o de
asociacin. Las reglas para el cotejo de los
signos distintivos.
H. Comparacin entre signos denominativos.
I. La oposicin andina. Sus caractersticas.
J. La posibilidad de suspender el trmite de
registro marcario si est pendiente un proceso
judicial que afecte el anlisis de registrabilidad
en otro pas de la Comunidad Andina.
K. CONCEPTO DE MARCA. REQUISITOS PARA
EL REGISTRO DE LAS MARCAS.
En el procedimiento administrativo interno se resolvi
negar el registro del signo denominativo IDEAL. Por tal
motivo, es pertinente referirse al concepto de marca y los
requisitos para su registro.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

237

1. Concepto de marca.
Antes de establecer los requisitos para el registro de las
marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus
funciones.
El artculo 134 de la Decisin 486 de la Comisin de la
Comunidad Andina, ofrece una definicin general de marca:
(...) cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios
en el mercado.
De conformidad con la anterior definicin normativa, se
podra decir que la marca es un bien inmaterial que permite
identificar o distinguir los diversos productos y servicios
que se ofertan en el mercado.
La marca cumple diversas funciones en el mercado, a saber:

Diferencia los productos o servicios que se


ofertan.

Es indicadora de la procedencia empresarial.

Indica la calidad del producto o servicio que


identifica.

Concentra el goodwill del titular de la marca.

Sirve de medio para publicitar los productos o


servicios.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha tratado


el tema de las funciones de la marca de la siguiente manera:
v) Las marcas como medio de proteccin al consumidor,
cumplen varias funciones (distintiva, de identificacin de
origen de los bienes y servicios, de garanta de calidad, funcin

238

CORPORACIN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

publicitaria, competitiva, etc.). De ellas y, para el tema a que


se refiere este punto, la destacable es la funcin distintiva, que
permite al consumidor identificar los productos o servicios de
una empresa de los de otras. Las restantes funciones, se ha
dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva
del signo, pues sin sta no existira el signo marcario.
(Proceso 04-IP-94. Interpretacin Prejudicial de 07
de agosto de 1995, publicada en la Gaceta Oficial
del Acuerdo de Cartagena N 189, de 18 de
septiembre de 1995. Caso: "EDEN FOR MAN").
Respecto de la funcin publicitaria ha dicho lo siguiente:
w) Estas precisiones permiten determinar que la marca cumple
un papel esencial como es el de ser informativa, respecto a la
procedencia del producto o del servicio al que representa,
funcin publicitaria que es percibida por el pblico y los
medios comerciales, pudindose no obstante causar engao o
confusin por falsas apreciaciones respecto de los productos o
servicios
protegidos.
(Proceso
63-IP-2004.
Interpretacin Prejudicial de 28 de julio de 2004,
publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena N 1112, de 06 de septiembre de 2004.
Marca: GRFICA BOTELLA CON LOGOTIPO
AGUILA DENTRO DE UN ESCUDO).37
El artculo 134 de la Decisin 486 de la Comisin de la
Comunidad Andina, en siete literales consagra una
enumeracin no taxativa de los signos que son aptos para
obtener el registro marcario; establece que pueden constituir
marcas, entre otros: las palabras o combinacin de palabras;
las imgenes, figuras, smbolos, grficos, logotipos,
monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; los
37

Las funciones de la marca ha sido un tema reiterado en varias de las Interpretaciones Prejudiciales emitidas por el Tribunal. Entre stas se puede destacar la emitida en el proceso 15-IP2003. MARCA: TMOBIL. Interpretacin Prejudicial de 12 de marzo de 2003. Publicada en la
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N 916, de 2 de abril de 2003.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

239

sonidos y olores; las letras y nmeros; un color que se


encuentre delimitado por una forma, o una combinacin de
varios colores; la forma de productos, envases o envolturas;
o cualquier combinacin de los signos o medios indicados
anteriormente.
2. Requisitos para el registro de marcas.
Segn el Rgimen Comn de Propiedad Industrial
contenido en la citada Decisin, los requisitos para el
registro de marcas son: distintividad y susceptibilidad de
representacin grfica.
A pesar de no mencionarse de manera expresa el requisito
de la perceptibilidad, es importante destacar que ste es un
elemento que forma parte de la esencia de la marca.
Sobre la perceptibilidad el Tribunal ha manifestado lo
siguiente:
x) La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo
elemento, signo o indicacin que pueda ser captado por los
sentidos para que, por medio de stos, la marca penetre en la
mente del pblico, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto
para la percepcin sensorial o externa de los signos se utiliza
en forma ms general el sentido de la vista, han venido
caracterizndose preferentemente aquellos elementos que hagan
referencia a una denominacin, a un conjunto de palabras, a
una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos.
(Proceso 132-IP-2004. Interpretacin Prejudicial de
26 de octubre del 2004, publicada en la Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena N 1146, de 1 de
diciembre de 2004. Marca: DIADICON).
En relacin con los dos requisitos previstos en la norma, se
tiene:

CORPORACIN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

240

La distintividad.
La distintividad es la capacidad intrnseca que
debe tener el signo para distinguir unos
productos o servicios de otros. El carcter
distintivo de la marca le permite al consumidor
realizar la eleccin de los bienes y servicios que
desea adquirir; tambin permite al titular de la
marca diferenciar sus productos y servicios de
otros similares que se ofertan en el mercado.

La susceptibilidad
grfica.

de

representacin

Es la posibilidad de que el signo a registrar como


marca sea descrito mediante palabras, grficos,
signos, colores, figuras etc., de tal manera que
sus componentes puedan ser apreciados por
quien lo observe. Esta caracterstica es
importante para la publicacin de las solicitudes
de registro en los medios oficiales.
En conclusin, para que un signo sea registrado
como marca debe ser distintivo y susceptible de
representacin grfica, de conformidad con el
artculo 134 de la Decisin 486; asimismo, debe
ser perceptible, ya que, como se mencion,
dicho requisito se encuentra implcito en la
nocin de marca.
Es importante advertir que el literal a) del artculo 135 de la
Decisin 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la
falta de alguno de los requisitos que se desprenden del
artculo 134 de la misma normativa, es decir, que un signo
es absolutamente irregistrable si carece de distintividad, de
susceptibilidad de representacin grfica o de perceptibilidad.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

241

Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad est consagrada de manera independiente como
causal de nulidad absoluta en el artculo 135, literal b). La
distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad
intrnseca, mediante la cual se determina la capacidad que
debe tener el signo para distinguir productos o servicios en
el mercado y 2) distintividad extrnseca, por la cual se
determina la capacidad del signo para diferenciarse de otros
signos en el mercado.
El Tribunal al respecto de este tema ha expresado:
y) El registro de un signo como marca se encuentra
expresamente condicionado al hecho de que ste sea distintivo
y susceptible de representacin grfica. De conformidad con el
artculo 135 literal b) de la Decisin 486, la aptitud
distintiva es uno de sus elementos constitutivos, como requisito
esencial para su registro, segn el cual no podrn ser
registrados como marcas los signos que carezcan de
distintividad.
z) Al respecto, y a manera de ilustracin, se transcriben criterios
del Tribunal de Justicia Europeo: En la jurisprudencia
europea se destaca que el carcter distintivo de una marca ha
de apreciarse, por una parte, en relacin con los productos o
servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en
relacin con la percepcin del pblico al que va dirigida, y que
est formado por el consumidor de dichos productos o
servicios; que no es necesario que la marca permita que el
pblico al que va dirigida identifique al fabricante del
producto o al prestador del servicio, transmitindole una
indicacin concreta de su identidad, pues la funcin esencial
de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario
ltimo el origen del producto o del servicio designado por la
marca (Sentencia del Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas del 7 de febrero de 2002, asunto T88/00); y que cuando los productos designados en la solicitud

242

CORPORACIN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

de registro van destinados a los consumidores en general, se


supone que el pblico correspondiente es un consumidor medio
normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.
No obstante, ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que
el consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta que
conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en
consideracin el hecho de que el nivel de atencin del
consumidor medio puede variar en funcin de la categora de
productos contemplada () (Sentencia del Tribunal de
Justicia de las Comunidades Europeas del 25 de septiembre
de 2002, asunto T-136/00). Proceso 92-IP-2004, sentencia
del 1 de septiembre del 2004. Marca: Universidad Virtual.
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (Proceso
14-IP-2009. Interpretacin Prejudicial de 01 de abril
de 2009, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo
de Cartagena N 1729, de 3 de julio de 2009. Marca:
TV COLOMBIA + GRFICO).
El Juez Consultante debe proceder a analizar, en primer
lugar, si la marca a registrar cumple con los requisitos
mencionados, para luego, determinar si el signo no est
inmerso en alguna de las causales de irregistrabilidad
sealadas en los artculos 135 y 136 de la Decisin 486 de la
Comisin de la Comunidad Andina.
L. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR
IDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE CONFUSIN Y/O DE ASOCIACIN. LAS REGLAS PARA
EL COTEJO DE SIGNOS DISTINTIVOS.
En el procedimiento administrativo interno se argument
que el signo denominativo IDEAL es confundible con la
marca denominativa IDEAL. Por tal motivo, es pertinente
referirse a la irregistrabilidad de signos por identidad o
similitud y a las reglas para el cotejo de signos distintivos.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

243

1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.


Riesgo de confusin y/o de asociacin.
El literal a) del artculo 136 de la Decisin 486 de la
Comisin de la Comunidad Andina, consagran unas
causales de irregistrabilidad relacionadas especficamente
con el requisito de distintividad. El primero establece que
no son registrables signos que sean idnticos o se asemejen
a una marca anteriormente solicitada para registro o
registrada por un tercero, en relacin con los mismos
productos o servicios, o para productos o servicios respecto
de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de
confusin y/o de asociacin.
Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos
factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha
referido a dos clases: al de confusin y/o de asociacin.
Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado
otros tipos de riesgos, con el objetivo de proteger los signos
distintivos segn su grado de notoriedad.38
38

PACN, Ana Mara, LOS DERECHOS SOBRE LOS SIGNOS DISTINTIVOS Y SU IMPORTANCIA EN UNA ECONOMA GLOBALIZADA. Publicado en www.ugma.edu.ve. En dicho
artculo manifiesta lo siguiente:
La realidad econmica demostraba que muchas marcas poseen una imagen atractiva que
puede ser empleada en la promocin de productos o servicios distintos. La creacin de esta
imagen no es casual, sino que obedece a una estrategia de marketing y a cuantiosos desembolsos de dinero. Los riesgos a los que se ven expuestos estos signos son: dilucin del valor
atractivo de la marca, uso parasitario de las representaciones positivas que condensa el signo,
utilizacin de la marca para productos o servicios distintos de forma que pueda daarse las
asociaciones positivas que la marca suscita.
De estos riesgos que difieren de los protegidos tradicionalmente por el sistema de marcas, slo
el primero (dilucin del valor atractivo de la marca) era merecedor de una proteccin ampliada.
Para ello la marca deba revestir determinadas caractersticas, entre las cuales, era relevante la
implantacin del signo en prcticamente la totalidad del pblico de los consumidores. Se cuestion entonces si slo este tipo de marcas deban merecer una proteccin contra los otros
riesgos sealados. La conclusin a la que se lleg fue que el fundamento comn a estos riesgos,
no era tanto la gran implantacin que goza el signo en el trfico econmico, sino la reputacin
que condensa la marca, de la cual se hace un uso parasitario o se trata de daar negativamente.
Surgen entonces los trminos marca renombrada, marca de alta reputacin para definir a este
nuevo tipo de signo que condensa una elevada reputacin y prestigio que lo hace merecedor de
una proteccin ms all de la regla de la especialidad.

244

CORPORACIN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

Sobre el riesgo de confusin y/o de asociacin, el Tribunal


ha manifestado lo siguiente:
aa) El riesgo de confusin es la posibilidad de que el consumidor
al adquirir un producto piense que est adquiriendo otro
(confusin directa), o que piense que dicho producto tiene un
origen empresarial diferente al que realmente posee (confusin
indirecta).
bb) El riesgo de asociacin es la posibilidad de que el consumidor,
que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen
empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor
de dicho producto y otra empresa tienen una relacin o
vinculacin
econmica.
(Proceso
70-IP-2008.
Interpretacin Prejudicial de 2 de julio de 2008,
publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena N 1648, de 21 de agosto de 2008. Marca:
SHERATON).
Segn la Normativa Comunitaria Andina, no es registrable
un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva; de
permitirse su registro se estara atentando contra el inters
del titular de la marca anteriormente registrada, as como el
de los consumidores. Dicha prohibicin, contribuye a que el
mercado de productos y servicios se desarrolle con
transparencia y, tiene como efecto, que el consumidor no
incurra en error al realizar la eleccin de los productos o
servicios que desea adquirir.
Conforme lo anotado, la Oficina Nacional Competente
debe observar y establecer si entre los signos en conflicto
existe identidad o semejanza, para determinar luego, si esto
es capaz de generar confusin y/o asociacin entre los
consumidores. De la conclusin a que se arribe, depender
la registrabilidad o no del signo.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

245

La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes


mbitos:
La similitud ortogrfica. Se da por la semejanza de las
letras entre los signos a compararse. La sucesin de vocales,
la longitud de la palabra o palabras, el nmero de slabas, las
races o las terminaciones iguales, pueden incrementar la
confusin.
La similitud fontica. Se da por la coincidencia en las
races o terminaciones, y cuando la slaba tnica en las
denominaciones comparadas es idntica o muy difcil de
distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las
particularidades de cada caso, para determinar una posible
confusin.
La similitud ideolgica. Se configura entre signos que
evocan una idea idntica o semejante.
2. Reglas para el cotejo entre signos distintivos.
La Autoridad Nacional competente, deber proceder al
cotejo de los signos en conflicto, aplicando para ello los
siguientes parmetros:

La comparacin, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto
marcario, es decir, cada signo debe analizarse con
una visin de conjunto, teniendo en cuenta su
unidad ortogrfica, auditiva e ideolgica.

En la comparacin, se debe emplear el mtodo


del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un
signo y despus el otro. No es procedente realizar
un anlisis simultneo, ya que el consumidor no
observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo
hace en diferentes momentos.

CORPORACIN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

246

Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las


diferencias, ya que en estas ltimas es donde se
percibe el riesgo de confusin y/o de asociacin.

Al realizar la comparacin, es importante tratar


de colocarse en el lugar del presunto comprador,
pues un elemento importante para el examinador,
es determinar cmo el producto o servicio es
captado por el pblico consumidor.

Los anteriores parmetros, han sido adoptados por el


Tribunal en numerosas Interpretaciones Prejudiciales, entre
los cuales, podemos destacar: Proceso 58-IP-2006.
Interpretacin Prejudicial de 24 de mayo de 2006. Marca:
GUDUPOP, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo
de Cartagena N 1370, de 14 de julio de 2006. Y Proceso
62-IP-2006. Interpretacin Prejudicial de 31 de mayo de
2006. Marca: DK, publicada en la Gaceta Oficial del
Acuerdo de Cartagena N 1370, de 14 de julio de 2006.
M. COMPARACIN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS.
En el proceso interno se debe proceder a la comparacin
entre los signos denominativos IDEAL. Por tal motivo, es
necesario abordar el tema de la comparacin entre signos
denominativos.
Los signos denominativos se conforman por una o ms
letras, nmeros, palabras que forman un todo pronunciable,
dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden
provenir del idioma espaol o de uno extranjero, como de la
inventiva de su creador, es decir, de la fantasa; cabe indicar
que la denominacin permite al consumidor solicitar el
producto o servicio a travs de la palabra, que impacta y
permanece en la mente del consumidor.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

247

Al momento de realizar la comparacin entre dos signos


denominativos, el examinador debe tomar en cuenta los
siguientes criterios:

Se debe analizar, cada signo en su conjunto, es


decir, sin descomponer su unidad fontica. Sin
embargo, es importante tener en cuenta las
slabas o letras que poseen una funcin diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudara a
entender cmo el signo es percibido en el
mercado.

Se debe tener en cuenta, la slaba tnica de los


signos a comparar, ya que si ocupa la misma
posicin, es idntica o muy difcil de distinguir, la
semejanza entre los signos podra ser evidente.

Se debe observar, el orden de las vocales, ya que


esto indica la sonoridad de la denominacin.

Se debe determinar, el elemento que impacta de


una manera ms fuerte en la mente del
consumidor, ya que esto mostrara cmo es
captada la marca en el mercado.

En este orden de ideas, la corte consultante, aplicando el


anterior criterio, debe establecer el riesgo de confusin que
pudiera existir entre los signos denominativos IDEAL.
N. LA OPOSICIN ANDINA. SUS CARACTERSTICAS
La sociedad IDEAL FASTENER CORPORATION,
present una oposicin andina con base en su marca
denominativa IDEAL registrada en Per. La sociedad
demandante argument que su signo IDEAL tiene
prelacin en Colombia sobre la solicitud realizada por la

248

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sociedad IDEAL FASTENER CORPORATION. Por lo


anterior, resulta necesario tratar el tema del inters legtimo
para presentar oposiciones que, conforme al artculo 147 de
la Decisin 486 de la Comisin de la Comunidad Andina,
surge de:
a. acreditar que es titular de una marca idntica o
similar para productos o servicios, respecto de los
cuales el uso de la marca pueda inducir al pblico a
error.
b. acreditar que se ha solicitado primero el registro, en
cualquiera de los Pases Miembros del mismo signo.
De conformidad con el artculo 146 de la Decisin 486,
dentro del plazo de treinta das siguientes a la fecha de
publicacin de la solicitud de registro de marca, quien tenga
legtimo inters, podr presentar, por una sola vez oposicin
fundamentada contra dicha solicitud.
La Decisin 486, en el artculo 147, ampla el inters
legtimo para presentar oposiciones, matizando con esto el
principio de territorialidad en el derecho de marcas, ya que
es posible, igualmente, presentar oposiciones en un Pas
Miembro con base en solicitudes o en registros marcarios
concedidos en los dems Pases Miembros. Dicha figura se
conoce con el nombre de oposicin andina y goza de las
siguientes caractersticas:
1. Sujetos legitimados.
Conforme al artculo 147, los sujetos tambin legitimados
para presentar una oposicin son los siguientes:
a) El titular, en cualquiera de los otros Pases
Miembros de la Comunidad Andina, de una
marca idntica o similar al signo que se pretende

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

249

registrar, siempre que el uso de este ltimo


pueda inducir a error al pblico consumidor, y
siempre y cuando se acredite el inters real en el
mercado del Pas Miembro donde se interponga
la oposicin, es decir, que se solicite el registro
de la marca en el mismo momento de interponer
la oposicin.
b) Quien haya solicitado con anterioridad, en
cualquiera de los otros Pases Miembros de la
Comunidad Andina, el registro de un signo
idntico o similar al que se pretende registrar en
el Pas en donde se hace la oposicin, siempre
que el uso de este ltimo pueda inducir a error al
pblico consumidor, y siempre y cuando acredite
el inters real en el mercado del Pas Miembro
donde se interponga la oposicin.
Cuando el artculo 147 de la Decisin 486, se
refiere a quien primero solicit el registro de
esa marca, se debe entender, haciendo un
anlisis sistemtico de la normativa comunitaria,
especialmente con el artculo 136, literal a) de la
misma, que el sujeto legitimado es aquel quien
haya solicitado con anterioridad, en cualquiera
de los otros Pases Miembros, el registro de una
marca idntica o similar a la que se pretende
registrar en el Pas en donde se hace la
oposicin.
Uno de los cambios que introdujo el artculo 147 de la
Decisin 486, es la exigencia de la acreditacin del inters
real en el mercado en pas en donde se hace la oposicin. La
propia norma determina que dicho inters real en el
mercado se acredita solicitando el registro de la marca
opositora al momento de interponer la oposicin. Lo
anterior quiere decir, que tanto la oposicin como la

250

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solicitud del registro deben presentarse de manera


simultnea, ya que de lo contrario, se procedera al rechazo
de la mencionada oposicin.
Ahora bien, de conformidad con los hechos del proceso
interno surge una pregunta en relacin con el alcance de la
norma: La marca que se debe registrar para demostrar el
inters real en el mercado debe ser exactamente la misma
que se uso como base de la oposicin andina?
La finalidad del inters real en el mercado, como ya se ha
dicho, es evitar que se abuse del derecho de oposicin y que
se trate de impedir el registro de signos que s actuaran
realmente en el mercado nacional, sobre la base de signos
que, en principio, no tendran penetracin clara ni real en el
mercado. La premisa es: quien presente oposicin andina
debe demostrar que el mercado de dicho pas miembro
realmente le interesa.
Advierte el Tribunal, que la finalidad de la oposicin andina
debe ser la base para interpretar el artculo 147. En este
sentido, como lo que importa es el inters real en el
mercado, se debe hacer una interpretacin teleolgica de la
norma en comento. Se debe entender, que solicitar el
registro de la marca no hace referencia a que el signo
solicitado sea idntico, sino que conserve las caractersticas
esenciales del signo registrado y, como efecto, sus elementos
prevalentes y distintivos. Si se tiene registrada una marca
denominativa y se solicita una marca mixta que contenga el
mismo elemento denominativo, y si dicho elemento
denominativo es que le otorga distintividad al conjunto
marcario, pues en ltimas se est demostrando el inters real
en el mercado, ya que se conservan los elementos esenciales
del signo registrado como marca. La figura de la oposicin
andina tiene como finalidad bsica, que se genere un
comercio de bienes y servicios leal y transparente en el
territorio comunitario y, sobre todo, que se proteja al

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

251

consumidor andino, que por la propia sinergia del proceso


de integracin es el destinatario de todo el comercio
intracomunitario y, por lo tanto, puede caer en error al
consumir productos y servicios provenientes de los
diferentes Pases Miembros.
2. Trmino para presentar la oposicin.
La normativa comunitaria establece, un plazo de 30 das
siguientes a la fecha de publicacin especial para presentar
oposiciones y, en consecuencia, se aplicar este plazo para
presentar oposiciones, con base en el inters legtimo que
establece el artculo 147 de la Decisin 486.
3. Efecto de la presentacin de la oposicin con base
en el inters legtimo previsto en el artculo 147 de la
Decisin 486.
Para determinar los efectos de la oposicin, con base en el
registro de una marca o en solicitudes de registro en otros
Pases Miembros, se debe tener en cuenta dos situaciones:
La oposicin con base en una marca previamente registrada
en cualquiera de los Pases Miembros (prrafo segundo del
artculo 147), tiene como uno de los principales efectos la
posibilidad de impedir el registro de la marca solicitada, con
base en el trmite previsto en los artculos 148 a 150 de la
Decisin 486.
Por su parte, la oposicin con base en una solicitud de
registro previamente presentada en cualquiera de los Pases
Miembros (prrafo tercero del artculo 147), adems de
tener la posibilidad de obstaculizar el registro del signo
solicitado, tiene como efecto principal la suspensin del
trmite de registro hasta tanto la Oficina Nacional del Pas
Miembro donde previamente se solicit el registro haya
resuelto tal solicitud.

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252

En consecuencia, si se concede el registro de la marca


previamente solicitada en otro Pas Miembro, la Oficina
Nacional Competente donde se interpuso la oposicin
puede, con base en dicho registro, declarar fundada la
oposicin y negar el registro del signo solicitado con base
en el examen de registrabilidad (prrafo segundo del artculo
147). Por el contrario, si se niega el registro previamente
solicitado en otro Pas Miembro, la Oficina Nacional
Competente donde se interpuso la oposicin deber
continuar el trmite y decidir la concesin o denegacin del
signo solicitado, pero ya no atendiendo a la oposicin con
base en el artculo 147 de la Decisin 486, sino
determinando el cumplimiento de los requisitos de
registrabilidad.
De lo anterior se puede deducir lo siguiente:

El hecho de que se conceda el registro


previamente solicitado en otro Pas Miembro, no
quiere decir que indefectiblemente se deba
rechazar la marca observada, ya que la Oficina
Nacional Competente deber realizar el examen
de registrabilidad teniendo en cuenta, entre otros
factores, el tema de la conexidad competitiva,
siguiendo el trmite de los artculos 148 a 150 de
la Decisin 486.

El hecho de que se niegue el registro previamente


solicitado en otro Pas Miembro, no significa que
indefectiblemente se deba conceder el registro
del signo respecto del cual se present la
oposicin, ya que la Oficina Nacional
Competente deber analizar si cumple o no con
todos los requisitos de registrabilidad.

Y finalmente, que aunque la norma comunitaria


no lo establezca explcitamente de esta manera,
procede la suspensin de trmite de registro

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

253

cuando se presenta una oposicin con base en


una solicitud de registro previamente presentada
en cualquiera de los Pases Miembros, ya que se
debe entender que si se niega el registro del signo
previamente solicitado en otro Pas Miembro ya
no puede ser el objeto de una oposicin.
En esta misma lnea, el Tribunal de Justicia, en anterior
Interpretacin Prejudicial, manifest lo siguiente:
cc) Tal como lo establece el artculo 147, de presentarse una
oposicin con base en una solicitud de registro presentada en
cualquiera de los Pases Miembros, la Oficina Nacional
deber ordenar la suspensin del trmite, hasta la finalizacin
del procedimiento administrativo de registro en el Pas
Miembro donde el opositor present su solicitud prioritaria.
Si este ltimo procedimiento acarrea la concesin del registro,
y se dan las circunstancias de irregistrabilidad que establece el
artculo 136 literal a), la Oficina Nacional deber denegar el
registro solicitado; de lo contrario, declarar infundada la
demanda y continuar el trmite de registro. (Proceso 196IP-2006. Interpretacin Prejudicial de 4 de diciembre de
2006, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena N 1483, de 29 de marzo de 2007).
La corte consultante, de conformidad con lo establecido
anteriormente, deber determinar si se cumplen todos los
requisitos para interponer la oposicin andina con base en
la marca IDEAL registrada en Per.
O. LA POSIBILIDAD DE SUSPENDER EL TRMITE DE REGISTRO MARCARIO SI EST PENDIENTE UN PROCESO JUDICIAL QUE PUDIERA
AFECTAR EL ANLISIS DE REGISTRABILIDAD
EN OTRO PAS DE LA COMUNIDAD ANDINA.
La sociedad demandante argument que, como se est
adelantando un proceso judicial en Per que podra afectar

254

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el trmite en Colombia, se debera suspender este ltimo


mientras se decide lo pertinente en el pas vecino. La
Superintendencia de Industria y Comercio sostuvo que no
procede la suspensin del trmite administrativo, ya que la
resolucin que concedi en Per el registro de la marca
denominativa IDEAL contina siendo vlida.
En este marco es pertinente que el Tribunal analice, de
conformidad con la normativa comunitaria andina, si es
posible que el trmite de registro marcario se suspenda
mientras se decide un proceso judicial en otro pas, que
pudiera afectar el anlisis de registrabilidad.
Por teora general los actos administrativos se presumen
vlidos y despliegan todos sus efectos mientras no sean
anulados. Las resoluciones que conceden o deniegan
registros marcarios no son la excepcin, se presumen
vlidas mientras no sean expulsadas del ordenamiento
jurdico mediante los mecanismos procesales pertinentes. Si
de la normativa comunitaria no se desprende claramente la
figura de la suspensin, se debe procurar que los actos de
concesin de registro marcario regulen las situaciones
cobijadas en su manto de aplicacin: posibilitar el uso
exclusivo de la marca a su titular, lo que implica,
evidentemente, la potestad de impedir que terceros usurpen
su derecho mediante las plataformas de proteccin para el
efecto (ius prohibendi).
Lo anterior, tendra soporte en el propio sistema atributivo
del registro marcario y, adems, en el principio de legalidad.
Esto es as porque el derecho exclusivo se adquiere con el
registro, y ste, a su vez, se encuentra respaldado en un acto
administrativo que se presume vlido mientras no sea
declarado nulo. Entonces, nadie podra desconocer el
derecho exclusivo del titular marcario o dejarlo en suspenso
mientras solicita el registro de un signo idntico o
similarmente confundible.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

255

La lgica nos indicara que si se pretende registrar un signo


confundible con uno anteriormente registrado, lo primero
que se debera hacer es promover la extincin de dicho
registro mediante las herramientas previstas para ello: accin
de cancelacin, nulidad administrativa, accin de nulidad
judicial, etc. Los actos administrativos de concesin deben
ser respetados y seguir los mecanismos previstos para su
impugnacin, ya que de lo contrario caeramos en una
inseguridad jurdica permanente.
En consecuencia, no es pertinente la suspensin del trmite
de registro marcario si se encuentra pendiente un proceso
judicial que pudiera afectar el anlisis de registrabilidad. No
se puede limitar el ius prohibendi del titular del registro
marcario por el alea del resultado de un proceso judicial,
sobre todo si se tiene en cuenta que en dichos procesos
intervienen muchos asuntos que los dilatan en el tiempo:
trminos, pruebas, recursos, instancias, etc.
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA,
C O N C L U Y E:
PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si
rene los requisitos de distintividad y susceptibilidad de
representacin grfica y, adems, si el signo no est incurso
en ninguna de las causales de irregistrabilidad sealadas en
los artculos 135 y 136 de la Decisin 486 de la Comisin de
la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone
su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.
SEGUNDO: Para establecer la similitud entre dos signos
distintivos, la autoridad nacional que corresponda deber
proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego
determinar si existe o no riesgo de confusin y/o de

256

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asociacin, acorde con las reglas establecidas en la presente


providencia.
Se debe tener en cuenta, que basta con la posibilidad de
riesgo de confusin y/o de asociacin para que opere la
prohibicin de registro.
La similitud ortogrfica se da por la semejanza de las letras
entre los signos a compararse. La sucesin de vocales, la
longitud de la palabra o palabras, el nmero de slabas, las
races o las terminaciones iguales, pueden incrementar la
confusin.
TERCERO: La corte consultante debe establecer el riesgo
de confusin y/o de asociacin, que pudiera existir entre los
signos denominativos IDEAL, aplicando los criterios
adoptados en la presente providencia.
CUARTO: La corte consultante, debe determinar si se
cumplen todos los requisitos para interponer la oposicin
andina con base en la marca IDEAL registrada en Per, de
conformidad con lo expresado en la presente providencia.
QUINTO: Por teora general los actos administrativos se
presumen vlidos y despliegan todos sus efectos mientras
no sean anulados. Las resoluciones que conceden o
deniegan registros marcarios no son la excepcin, se
presumen vlidas mientras no sean expulsadas del
ordenamiento jurdico mediante los mecanismos procesales
pertinentes. Si de la normativa comunitaria no se desprende
claramente la figura de la suspensin, se debe procurar que
los actos de concesin de registro marcario regulen las
situaciones cobijadas en su manto de aplicacin: posibilitar
el uso exclusivo de la marca a su titular, lo que implica,
evidentemente, la potestad de impedir que terceros usurpen
su derecho mediante las plataformas de proteccin para el
efecto (ius prohibendi).

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

257

Lo anterior, tendra soporte en el propio sistema atributivo


del registro marcario y, adems, en el principio de legalidad.
En consecuencia, no es pertinente la suspensin del trmite
de registro marcario si se encuentra pendiente un proceso
judicial que pudiera afectar el anlisis de registrabilidad. No
se puede limitar el ius prohibendi del titular del registro
marcario por el alea del resultado de un proceso judicial,
sobre todo si se tiene en cuenta que en dichos procesos
intervienen muchos asuntos que los dilatan en el tiempo:
trminos, pruebas, recursos, instancias, etc.
De conformidad con el artculo 35 del Tratado de Creacin
del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez
Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno
N 2007-00277, debe adoptar la presente interpretacin.
Asimismo, debe dar cumplimiento a las prescripciones
contenidas en el prrafo tercero del artculo 128 del
Estatuto vigente.
Notifquese al Juez Consultante, mediante copia certificada
y remtase copia a la Secretara General de la Comunidad
Andina, para su publicacin en la Gaceta Oficial del
Acuerdo de Cartagena.
Jos Vicente Troya Jaramillo
PRESIDENTE (e)
Ricardo Vigil Toledo
MAGISTRADO
Leonor Perdomo Perdomo
MAGISTRADA
Gustavo Garca Brito
SECRETARIO

258

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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD


ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que
reposa en el expediente de esta Secretara. CERTIFICO.Gustavo Garca Brito
SECRETARIO

MARCA FIGURATIVA
PROCESO 78-IP-2012
Interpretacin prejudicial de los artculos 134 literal b) y 135
literales a), b) y c) de la Decisin 486 de la Comisin de la
Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud
formulada por el Consejo de Estado de la Repblica de
Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccin
Primera.
Interpretacin prejudicial de oficio del artculo 150 de la
misma Decisin.
Actor: Sociedad PROMOTORA DE CAF COLOMBIA
S.A. PROCAFECOL S.A.
Marca: FIGURATIVA.
Expediente Interno N 2008-00331.
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los once
(11) das del mes de julio del ao dos mil doce.
En la solicitud sobre interpretacin prejudicial formulada
por el Consejo de Estado de la Repblica de Colombia, Sala
de lo Contencioso Administrativo, Seccin Primera.
VISTOS:
Que, la solicitud de interpretacin prejudicial, recibida por
este Tribunal el 12 de junio de 2012, se ajust a los
requisitos establecidos por el artculo 125 del Estatuto de
este Tribunal y que, en consecuencia, fue admitida a trmite
por auto de cuatro (4) de julio de 2012.

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260

1. Antecedentes.
1.1. Las partes
Demandante: la sociedad PROMOTORA DE CAF
COLOMBIA S.A. PROCAFECOL S.A.
Demandada: LA NACIN COLOMBIANA, SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.
1.2. Acto demandado
La sociedad PROMOTORA DE CAF COLOMBIA S.A.
PROCAFECOL S.A. plantea que se declare la nulidad de las
siguientes resoluciones administrativas:
-

Resolucin No. 1267 de 23 de enero de 2008, por medio


de la cual la Jefe de la Divisin de Signos Distintivos de
la Superintendencia de Industria y Comercio resolvi
denegar el registro del signo FIGURATIVO,
solicitado por la sociedad PROCAFECOL S.A., para
distinguir servicios comprendidos en la clase 43 de la
Clasificacin Internacional de Niza.
Resolucin No. 9516 de 28 de marzo de 2008, por
medio de la cual la Jefe de la Divisin de Signos
Distintivos de la Superintendencia de Industria y
Comercio resolvi el recurso de reposicin y confirm
la decisin anterior.
Resolucin No. 11040 de 15 de abril de 2008, por medio
de la cual el Superintendente Delegado para la
Propiedad Industrial resolvi el recurso de apelacin y
confirm la decisin contenida en la Resolucin No.
1267 de 23 de enero de 2008.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

261

1.3. Hechos relevantes


Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la
Repblica de Colombia, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Seccin Primera, han podido ser destacados
los siguientes aspectos:
b) Los hechos
Entre los principales hechos considerados relevantes en esta
causa se encuentran los siguientes:
-

El 15 de junio de 2007, la sociedad PROMOTORA DE


CAF COLOMBIA S.A. PROCAFECOL S.A.
(PROCAFECOL) solicit el registro del signo FIGURATIVO, para distinguir servicios compren-didos en
la clase 43 de la Clasificacin Internacional de Niza.
El extracto de la solicitud de registro fue publicado en la
Gaceta de la Propiedad Industrial No. 578, sin que se
hubieren presentado oposiciones por parte de terceros.
El 23 de enero de 2008, la Jefe de la Divisin de Signos
Distintivos de la Superintendencia de Industria y
Comercio expidi la Resolucin No. 1267, por medio de
la cual resolvi denegar el registro del signo
FIGURATIVO, solicitado por la sociedad
PROCAFECOL S.A., para distinguir servicios
comprendidos en la clase 43 de la Clasificacin
Internacional de Niza. Se fundament en la carencia de
distintividad del signo solicitado.
La sociedad PROMOTORA DE CAF COLOMBIA
S.A. PROCAFECOL S.A. (PROCAFECOL), dentro del
trmino legal, interpuso el recurso de reposicin y en
subsidio el de apelacin en contra de la Resolucin
mencionada.
El 28 de marzo de 2008, la Jefe de la Divisin de Signos
Distintivos de la Superintendencia de Industria y
Comercio expidi la Resolucin No. 9516 por medio de

262

CORPORACIN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

la cual atendi el recurso de reposicin y confirm la


decisin anterior.
El 15 de abril de 2008, el Superintendente Delegado
para la Propiedad Industrial expidi la Resolucin No.
11040, por medio de la cual atendi el recurso de
apelacin y confirm la decisin contenida en la
Resolucin No. 1267 de 23 de enero de 2008, quedando
de esta manera agotada la va gubernativa.

b) Fundamentos de derecho contenidos en la demanda


La sociedad PROMOTORA DE CAF COLOMBIA
S.A. PROCAFECOL S.A., en su escrito de demanda
expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:
-

() una marca que se confunda con un producto, no


puede confundirse con un servicio. No obstante, esto
no fue tenido en cuenta por la Superintendencia y, por el
contrario, y a pesar de manifestar en sus resoluciones
que analizan el caso concreto, lo cierto es que en ningn
momento se analiz en concreto la marca solicitada,
sino que se limitaron a estudiarla de la misma forma que
estudiaron la marca en clase (sic) 30, obviando en
consecuencia el principio de la especialidad de los signos
distintivos. Se apartaron de hacer un anlisis, se
limitaron (sic) la distintividad del signo no consiste en
otra cosa que en la individualidad de ste frente a los
productos que ampara o respecto de los mismos o
similares productos de los competidores. Y es un
requisito esencial, pues se pretende tambin proteger al
empresario de la limitacin de sus signos por parte de
terceros.
() el signo solicitado a todas luces se diferencia del
producto y/o su envoltura, no solo porque no identifica
un producto (est solicitado para identificar servicios),
sino porque de la descripcin dada por la
Superintendencia se puede concluir que consiste en una

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

263

combinacin de lneas expuestas en un contorno


(llamado por la Superintendencia rectngulo o figura
geomtrica) cuyo interior, del centro hacia abajo,
contiene la figura de un cuadrado que se une a los
costados por dos cintas (descripcin en la que tambin
coincide la Superintendencia), y, en consecuencia,
reflejar, una vez adquirido por el consumidor, el origen
empresarial del producto, de manera que ste al
enfrentarse al mismo empaque, con las mismas lneas,
con independencia de sus (sic) color o de su tamao,
asociar el servicio al mismo origen empresarial.
() el examinador yerra al extraar datos o
informaciones en la solicitud de registro que la norma
no exige cuando manifiesta que la marca solicitada
consiste en una representacin grfica de un empaque
sin especificacin de tamao, proporcin u otras
caractersticas especiales que permiten su recordacin o
reconocimiento dentro de los productos que pretende
amparar, puesto que desde un punto de vista positivo el
signo solicitado puede constituir marca segn el artculo
134 de la Decisin 486.

c) Contestacin a la demanda
No obra en el expediente la contestacin a la demanda por
parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.
CONSIDERANDO:
1. Competencia del Tribunal
Que, de conformidad con la disposicin prevista en el
artculo 1, literal c, del Tratado de Creacin del Tribunal, las
normas cuya interpretacin se solicita forman parte del
ordenamiento jurdico de la Comunidad Andina;

264

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Que, a tenor de la disposicin sealada en el artculo 32 del


Tratado de Creacin del Tribunal, en correspondencia con
lo establecido en los artculos 2, 4 y 121 del Estatuto, este
Tribunal es competente para interpretar por va prejudicial
las normas que integran el ordenamiento jurdico de dicha
Comunidad;
Que, la solicitud de interpretacin prejudicial fue admitida a
trmite por auto de 4 de julio de 2012.
2. Normas del ordenamiento jurdico comunitario a ser
interpretadas
El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Seccin Primera, de la Repblica de
Colombia, ha solicitado interpretacin prejudicial de los
artculos 134 y 135 de la Decisin 486 de la Comisin de la
Comunidad Andina.
El Tribunal considera que procede la interpretacin de los
artculos correspondientes a la Decisin 486 de la Comisin
de la Comunidad Andina, por haber constatado, en los
documentos aparejados al expediente, que la solicitud
relativa al registro del signo FIGURATIVO, fue
presentada el 15 de junio de 2007, en vigencia de la
Decisin 486 mencionada.
Con fundamento en la potestad que deriva del artculo 34
del Tratado de Creacin del Tribunal y 126 del Estatuto, que
indican que el Tribunal deber limitarse a precisar el contenido y
alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurdico de la
Comunidad Andina, referidas al caso concreto, y que al ser estas
disposiciones imperativas, que atribuyen al Tribunal
Comunitario la facultad de interpretar de oficio las normas
del ordenamiento jurdico comunitario que estime aplicables
al caso concreto, se limitar la interpretacin del artculo
134 al literal b) y el artculo 135 a los literales a), b) y c) y se

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

265

interpretar de oficio el artculo 150 (examen de


registrabilidad y debida motivacin) de la Decisin 486 de la
Comisin de la Comunidad Andina, por ser pertinente al
presente caso.
En consecuencia los textos de las normas a ser interpretadas
son los siguientes:

DECISIN 486
()
DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE
MARCAS
Artculo 134.- A efectos de este rgimen constituir marca cualquier
signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.
Podrn registrarse como marcas los signos susceptibles de representacin
grfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar
una marca en ningn caso ser obstculo para su registro;
Podrn constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:
()
b) las imgenes, figuras, smbolos, grficos, logotipos, monogramas,
retratos, etiquetas, emblemas y escudos;
()

Artculo 135.- No podrn registrarse como marcas los signos que:


a) no puedan constituir marca conforme al primer prrafo del artculo
anterior;

b) carezcan de distintividad;

266

CORPORACIN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de

sus envases, o en formas o caractersticas impuestas por la naturaleza o


la funcin de dicho producto o del servicio de que se trate;
()

DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO


()

Artculo 150.- Vencido el plazo establecido en el artculo 148, o si

no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente


proceder a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen
presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciar
sobre stas y sobre la concesin o denegatoria del registro de la marca
mediante resolucin.
().
3. Consideraciones
El Tribunal procede a realizar la interpretacin prejudicial
solicitada, para lo cual analizar aspectos relacionados con:
3.1. CONCEPTO DE MARCA, ELEMENTOS CONSTITUTIVOS.
Concepto.
En el presente proceso, la sociedad PROMOTORA DE
CAF
COLOMBIA
S.A.
PROCAFECOL
S.A.
(PROCAFECOL), solicit el registro del signo FIGURATIVO, para distinguir servicios comprendidos en la clase
43 de la Clasificacin Internacional de Niza; en tal virtud, se
har referencia al Concepto de marca y sus elementos
constitutivos.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

267

La Decisin 486, en su artculo 134, define a la marca como


cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el
mercado. Podrn registrarse como marcas los signos susceptibles de
representacin grfica.
La marca es un bien inmaterial constituido por un signo
conformado por palabras o combinacin de palabras,
imgenes, figuras, smbolos, grficos, etc., que, susceptibles
de representacin grfica, sirvan para distinguir en el
mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor
o usuario medio los identifique, valore, diferencie y
seleccione sin riesgo de confusin o error acerca del origen
o la calidad del producto o del servicio.
La doctrina ha reconocido, en atencin a la estructura del
signo, algunas clases de marcas, como las denominativas, las
grficas y las mixtas. En el marco de la Decisin 486 se
puede, sin embargo, constatar la existencia de otras clases de
signos, diferentes a los enunciados, como los sonidos, los
olores, los colores, la forma de los productos, sus envases o
envolturas, etc., segn consta detallado en el artculo 134 de
la mencionada Decisin.
Los elementos constitutivos de una marca.
El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente
establecido en la Decisin 344, est implcitamente
contenido en la definicin del artculo 134 mencionado,
toda vez que un signo para que pueda ser captado y
apreciado, es necesario que pase a ser una expresin
material identificable, a fin de que al ser aprehendida por
medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en
la mente de los consumidores o usuarios.
La representacin grfica y la distintividad son los requisitos
expresamente exigidos en la Decisin 486 como elementos
esenciales de una marca.

268

CORPORACIN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

La susceptibilidad de representacin grfica consiste en


expresiones o descripciones realizadas a travs de palabras,
grficos, signos mixtos, colores, figuras, etc., de tal manera
que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado
de productos.
El signo tiene que ser representado en forma material para
que el consumidor, a travs de los sentidos, lo perciba, lo
conozca y lo solicite. La traslacin del signo del campo
imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede
darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones,
grficos, signos mixtos, notas, colores, etc.
La caracterstica de distintividad es fundamental que rena
todo signo para que sea susceptible de registro como marca;
lleva implcita la posibilidad de identificar unos productos o
unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la
diferenciacin por parte del consumidor. Es entonces
distintivo el signo cuando por s solo sirva para diferenciar
un producto o un servicio sin que se confunda con l o con
sus caractersticas esenciales o primordiales.
Es importante advertir que la distintividad tiene un doble
aspecto: 1) distintividad intrnseca, mediante la cual se
determina la capacidad que debe tener el signo para
distinguir productos o servicios en el mercado; y, 2)
distintividad extrnseca, mediante la cual se determina la
capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el
mercado.
En este sentido, el literal b) del artculo 135 de la Decisin
486, establece como una causal de nulidad absoluta del
registro de un signo, aquellos que carezcan de este elemento
fundamental, la distintividad.
En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el
presente caso, si el signo figurativo, para distinguir

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

269

servicios comprendidos en la clase 43 de la Clasificacin


Internacional de Niza, cumple con los requisitos del artculo
134 de la Decisin 486 de la Comisin de la Comunidad
Andina, y si no se encuentra dentro de las causales de
irregistrabilidad previstas en los artculos 135 y 136 de la
referida Decisin.
3.2. CLASES DE MARCAS: MARCAS FIGURATIVAS
Tomando en cuenta que en el proceso interno que motiv
esta interpretacin prejudicial, la sociedad PROMOTORA
DE CAF COLOMBIA S.A. PROCAFECOL S.A.
(PROCAFECOL) solicit el registro del signo FIGURATIVO, para distinguir servicios comprendidos en la clase
43 de la Clasificacin Internacional de Niza, deviene
necesario hacer referencia a las marcas figurativas.
La doctrina ha reconocido, en atencin a la estructura del
signo, algunas clases de marcas, como las denominativas, las
grficas y las mixtas.
En el marco de la Decisin 486 se puede, sin embargo,
constatar la existencia de otras clases de signos, diferentes a
las enunciadas, como los sonidos, los olores, los colores, la
forma de los productos, sus envases o envolturas, etc., segn
consta detallado en el artculo 134 de la mencionada
Decisin.
En este contexto, el Tribunal considera conveniente, con
carcter ilustrativo, examinar lo relacionado a las marcas
grficas, por corresponder stas a la clase a la cual pertenece
el signo en conflicto.
LAS MARCAS GRFICAS son definidas como un signo
visual porque se dirige a la vista a fin de evocar una figura
que se caracteriza por su configuracin o forma externa; lo

270

CORPORACIN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

predominante en esta clase de marca, es el sujeto escogido


en su forma grfica.
El Tribunal, con relacin a este tema ha venido sosteniendo
en su jurisprudencia que:
Dentro de este tipo se encuentra la marca puramente grfica,
la que evoca en la mente del consumidor slo la imagen del
signo utilizado en calidad de marca: un conjunto de lneas,
dibujos y en su caso colores; y, la marca figurativa, que evoca
en el consumidor un concepto concreto: el nombre que
representa este concepto es tambin el nombre con el que es
conocido la marca grfica; el tercer subgrupo es la marca que
evoca en el consumidor un concepto o motivo al que se llega a
travs de un proceso de generalizacin. (Carlos Fernndez
Novoa, Fundamentos de Derechos de Marcas,
Editorial Montecorvo, 1984. pp 29 y ss).
Adems, sobre este tipo de marcas, ha manifestado:
La marca figurativa difiere de la denominativa, en que
aquella no es pronunciable, pues el signo que representa no
tiene vocalizacin, sino es una figura o distintivo al que se
le da un nombre.39
Las marcas figurativas son aquellas que se encuentran
formadas por una grfica o imagen visual que puede evocar
o no un concepto. En este tipo de marcas, en consecuencia,
se pueden distinguir dos elementos, a saber:
3. El trazado: son los trazos del dibujo que forman
el signo marcario.
4. El concepto: es la idea o concepto que el dibujo
suscita en la mente de quien la observa.
39

Proceso 09-IP-94, publicado en G.O.A.C. N 180, de 10 de mayo de 1995. Marca: DIDA


Jurisprudencia de la Comunidad Andina, Tomo IV.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

271

El cotejo de marcas figurativas requiere de un examen ms


elaborado, pues en este caso debe ofrecerse proteccin
tanto al aspecto grfico, como al ideolgico. En el anlisis
deber efectuarse una comparacin grfica y conceptual, ya
que la posibilidad de confusin puede generarse no
solamente en la identidad de los trazos del dibujo o
similitud de ellos, sino tambin en la idea o concepto que la
marca figurativa suscite en la mente de quien la observe.
Para determinar la existencia de confundibilidad en esta
clase de marcas, la Jurisprudencia sentada por este Tribunal
ha expresado, que entre los dos elementos de la marca
grfica figurativa esto es, el trazado y el concepto, la parte
conceptual o ideolgica suele prevalecer, por lo que, a pesar
de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su
conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e
incurrir en el riesgo de confusin. Al comparar marcas
figurativas, se debe, no obstante, aplicar las mismas reglas
que se utilizan en el cotejo de los otros tipos de marcas.
Con la pretensin de que el Juez consultante pueda analizar
claramente el signo solicitado como marca figurativa, este
rgano decide analizar lo concerniente a los diseos
industriales, a fin de determinar las diferencias con la marca
figurativa.
Diseo Industrial y su comparacin con la Marca
Grfica
El Tribunal ha definido al diseo industrial como:
() cualquier reunin de lneas o combinacin de colores o
cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, que
se incorpore a un producto industrial o de artesana para
darle una apariencia especial, sin que cambie el destino o
finalidad de dicho producto y sirva de tipo o patrn para su
fabricacin.

272

CORPORACIN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

En la Decisin 486 de la Comisin de la Comunidad Andina


se sostiene que:
se considerar como diseo industrial la apariencia
particular de un producto que resulte de cualquier reunin de
lneas o combinacin de colores, o de cualquier forma externa
bidimensional o tridimensional, lnea, contorno, configuracin,
textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de
dicho producto (Artculo 113).
El diseo industrial para que obtenga reconocimiento
jurdico del estado debe necesariamente ser registrado; para
ello debe cumplir los requisitos de fondo y de forma
establecidos por la normativa comunitaria.
El tema sobre el diseo industrial ha sido plasmado en el
documento elaborado por la Organizacin Mundial de la
Propiedad Intelectual del cual se ha tomado los principales
puntos que sern transcritos a continuacin:
Elementos comunes en la definicin de diseo industrial
En las definiciones de diseo industrial que figuran en los
textos jurdicos () se aprecia una serie de elementos
comunes que caracterizan a los diseos industriares como
objeto de proteccin, a saber:
a) Visibilidad. Se parte de la base de que los
diseos industriales deben ser visualmente
perceptibles. La visibilidad es una condicin para
que el diseo industrial sea reconocido. Al
incorporarlos en un producto especfico, la
forma o la apariencia deben ser visibles y
susceptibles de ser visualmente apreciados. Se
exige tambin que el diseo quede a la vista
durante el uso normal del producto por su
usuario. Ese aspecto es particularmente

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

273

importante en relacin con los productos que


cambian de aspecto durante el uso normal. Por
ejemplo, cabe considerar que el interior de una
valija forma parte del aspecto de la misma tanto
como el exterior pues ambos son visibles
durante el uso normal del producto.
Anlogamente, la forma de un sof-cama en
posicin plegada y en posicin extendida debe
considerarse como parte del diseo del
producto. La visibilidad tiene tambin
importancia en lo que se refiere a las partes y
componentes de productos ms grandes, por
ejemplo, los recambios de mquinas,
automviles o electrodomsticos. A ese respecto,
en la Directiva de la Unin Europea40 se
establece que slo se considerar que el dibujo o
modelo aplicado o incorporado a un producto
que constituya un componente de un producto
complejo rene las condiciones para ser
protegido si el componente, una vez
incorporado al producto complejo, sigue siendo
visible durante la utilizacin normal de este
ltimo. Se aclara tambin que por utilizacin
normal se entiende la utilizacin por parte del
consumidor final, sin incluir las medidas de
mantenimiento, conservacin o reparacin. A
tenor de esa condicin, la forma de partes y
piezas del motor de un automvil que no sean
visibles durante la utilizacin normal del
vehculo quedara fuera del alcance de la
proteccin de los diseos.
b) Apariencia especial. El diseo concede al
producto en el que est incorporado una
apariencia particular. Adems, hace que un
artculo parezca diferente y sea ms atractivo
40

Directiva de la Unin Europea, Artculo 3.3.). En el Reglamento (CE) sobre los dibujos y
modelos comunitarios (Artculo 4.2) figura una disposicin idntica.

274

CORPORACIN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

para el consumidor o usuario potencial. La


apariencia es el resultado de la opcin que toma
el diseador entre un gran nmero de medios y
tcnicas posibles, incluida la forma y el
contorno, el volumen, los colores y lneas, el
material y la textura, y el tratamiento de la
superficie.
c) Aspectos no tcnicos. Los diseos industriales se
limitan exclusivamente al aspecto visible de un
producto, dejando de lado las caractersticas
tcnicas o funcionales del mismo. Aunque el
aspecto exterior de un producto depende tanto
de la funcin para la que se haya previsto como
de la esttica, slo las caractersticas del aspecto
exterior que no obedezcan exclusivamente a
criterios tcnicos podrn protegerse a ttulo de
diseo. El aspecto exterior puede derivarse de
los efectos que se apliquen a la superficie del
producto (caractersticas bidimensionales), de la
forma
del
producto
(caractersticas
tridimensionales) o, lo que es ms comn, de
una combinacin de ambos tipos de
caractersticas.
d) Incorporacin en un artculo utilitario. Los
diseos industriales tienen por finalidad su
incorporacin en artculos utilitarios, es decir,
productos que tienen finalidades tiles y
funcionales. Su objetivo primordial no es ser
objetos puramente estticos, como las obras de
bellas artes. El requisito de que el diseo pueda
incorporarse en un producto til traduce su
verdadera finalidad, a saber, hacer que el
producto sea ms atractivo sin impedir por ello
que desempee las funciones para las que se
haya creado. En algunas leyes se exige de forma
expresa que el diseo sirva de modelo o tipo
para la fabricacin de un producto industrial o

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

275

que tenga aplicacin industrial. En otras leyes se


menciona que los diseos pueden tambin
aplicarse a los productos de artesana.41
El Tribunal ha sealado, en relacin a la esencia del derecho
sobre los diseos industriales, que consiste en la potestad
que le otorga el registro a su titular, para usarlo en forma
exclusiva y evitar que otros lo usen, con las limitaciones y
excepciones que el rgimen comunitario establece en orden
a salvaguardar la funcin econmica y comercial de esa
figura de la Propiedad Industrial. En consecuencia, toda
persona, fsica o jurdica, para poseer el derecho de
exclusividad sobre su diseo industrial y poder tener la
facultad de explotarlo debe necesariamente registrarlo. Una
vez reconocido por la Ley, el Titular podr hacer uso de los
derechos que ese registro le otorga como lo expresa la
normativa andina (en consideracin a las repercusiones
econmicas que los mismos tienen, aplicables a la marca
figurativa, caso en cuestin).
Los diseos industriales son un objeto especfico de
proteccin y gozan de un reconocimiento y trato especial,
dicho reconocimiento se basa por la naturaleza especial de
los diseos industriales, al respecto se toma en
consideracin lo dicho por la OMPI en el artculo
mencionado:
Los diseos industriales constituyen un objeto especfico de
propiedad intelectual habida cuenta de su naturaleza
particular, que responde tanto a criterios estticos como
funcionales al incorporarse en productos tangibles. Los diseos
industriales estn a caballo entre las artes y la tecnologa pues
los diseadores industriales se esfuerzan por crear productos
cuya forma o aspecto exterior satisfagan la preferencia esttica
41

Novena Sesin de la OMPI, titulada Comit permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e indicaciones geogrficas Ginebra, Octubre, 2002.

276

CORPORACIN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

de los consumidores y respondan a las expectativas de estos


ltimos en cuanto al funcionamiento de los productos.
Aunque el diseo que confiere al producto su forma y aspecto
particulares haya sido concebido para satisfacer criterios
funcionales a la vez que no funcionales, en un gran nmero de
leyes sobre los diseos industriales se estipula que la proteccin
abarca exclusivamente las caractersticas no funcionales. Se
plantean, adems, varias opciones en relacin con la
conveniencia de otorgar proteccin jurdica a los progresos
tcnicos, por un lado, y por otro, a las creaciones estticas.
Por norma general, las caractersticas funcionales de la forma
o el aspecto exterior de un producto inciden en el rendimiento
tcnico del mismo. En la medida en que dicho rendimiento
depende de esas caractersticas, cabe considerar que esas
caractersticas son necesarias desde el punto de vista
econmico. Esa necesidad es evidente si se tiene en cuenta que
el producto no desempear sus funciones o no las
desempear de la misma manera si no se incorporan dichas
caractersticas tcnicas. Por ejemplo, un teclado de
computadora ergonmico y arqueado difiere del teclado
rectangular clsico, no slo en su aspecto exterior, sino en la
manera en que puede ser utilizado con los fines previstos (es
decir, para aumentar la comodidad y la velocidad del
mecanografiado, etc.).
Si la forma del producto incide en su rendimiento del modo
material que sea (como en el ejemplo anterior), cabe considerar
que esa forma es funcional. Las caractersticas funcionales y
tcnicas de un producto comportan por lo general consecuencias
econmicas, ya sea por los ahorros que permiten obtener en el
costo de fabricacin o de distribucin del producto, o por el
aumento de la eficacia y del rendimiento de dicho producto,
con el consiguiente valor comercial aadido. De ah que, toda
restriccin de la libertad de copiar las caractersticas
funcionales de un producto repercutir por lo general en la

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

277

competencia entre los productores de dicho artculo. En la


medida en que se considera que, desde el punto de vista
econmico, la competencia es un elemento beneficioso que debe
fomentarse, tendra sentido facilitar el libre uso de las
caractersticas funcionales de los productos que tengan
importancia econmica, o por lo menos, supeditar toda
restriccin de esa libertad a una serie de condiciones rigurosas.
sos son los fundamentos en los que se basan los estrictos
requisitos que estipulan las leyes que contemplan la concesin
de derechos exclusivos sobre las creaciones tcnicas, en
particular, el sistema de patentes sobre invenciones, incluidos
los modelos de utilidad. Las restricciones relativas a la
libertad de copia por los competidores pueden imponerse sobre
la base de varias condiciones especiales y por un perodo
relativamente breve.
Por otro lado, las caractersticas de la forma o el aspecto
exterior de un producto que responden a criterios estticos no
se consideran tan fundamentales desde el punto de vista
econmico como las caractersticas funcionales del producto.
Eso se explica por el hecho de que, por norma general, las
variaciones en las caractersticas estticas del producto no
impiden el funcionamiento del mismo ni la obtencin de los
resultados previstos. En rigor, las caractersticas estticas no
son necesarias para el funcionamiento del producto; son
arbitrarias en el sentido de que responden a la preferencia
subjetiva del diseador o del pblico al que se destina el
producto. Por ejemplo, la mayor parte de las caractersticas
que diferencian una vajilla de otra son de ndole no funcional
puesto que los platos y tazas de una y otra vajilla funcionan
del mismo modo, sea cual sea su configuracin y estilo.
A diferencia de las caractersticas tcnicas, las caractersticas
no funcionales del aspecto exterior del producto, es decir, el
diseo, no son un elemento indispensable desde el punto de
vista econmico para la competencia. Por consiguiente, lo
normal sera que los derechos exclusivos sobre los diseos

278

CORPORACIN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

industriales se adquirieran con mayor facilidad y por un


perodo ms largo que los derechos exclusivos sobre las
caractersticas funcionales y las creaciones tcnicas. 42
Se advierte, asimismo, que el titular del diseo industrial est
facultado para actuar contra terceras personas que intenten
o efecten cambios sobre su diseo industrial, cuando no se
ha producido ninguna transferencia o cesin de derechos
respecto del diseo.
Al respecto, algunos autores sostienen que entre las
facultades que comprende este derecho, figura la de poder
exigir de cualquier explotante el respeto a la integridad del
diseo original, tal y como su titular lo ha concebido y
realizado y desea que se mantenga; de modo que sin el
expreso consentimiento del autor, no pueden introducirse
por ningn concepto alteraciones, al difundir, publicar o
reproducir su diseo. No obstante, aunque el autor sea, en
principio, el titular legtimo del derecho de registro, ste lo
puede ceder en favor de un tercero, sea ste persona natural
o jurdica; sin embargo, no por ello pierde su autora,
conserva adems el derecho de la concepcin, la cual es
inajenable, por lo que el cesionario del derecho deber
reconocer y exteriorizar, de ser el caso, de quin ha
provenido la creacin y, quin ha sido el cedente de los
derechos en su favor.
Finalmente, en cuanto al inters comercial e industrial de la
marca figurativa, se adopta el tema que sobre el diseo
industrial ha sido plasmado en el documento elaborado por
la Organizacin Mundial de la Propiedad Intelectual, ya
referido:
La finalidad de los diseos industriales es hacer que los
productos utilitarios, los productos industriales y los
42

Directiva de la Unin Europea, Artculo 3.3.). En el Reglamento (CE) sobre los dibujos y
modelos comunitarios (Artculo 4.2) figura una disposicin idntica.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

279

productos de consumo sean ms atractivos a la vista, es


decir, ms estticos para los compradores potenciales. El
hecho de que el producto sea ms agradable a la vista
aade valor esttico a la vez que comercial a dicho
producto. Ese valor se convierte en algo concreto cuando
por un artculo, por ejemplo, un reloj de pulsera, en el que
est incorporado un diseo especfico, se puede pedir un
precio ms elevado que por otro reloj de caractersticas
funcionales idnticas pero de forma o aspecto diferente.
Este criterio adopta el Tribunal, toda vez que la proteccin
de los diseos industriales est encaminada a alentar el
esfuerzo humano y el flujo de recursos financieros.
3.3 REQUISITOS ESENCIALES PARA QUE UN
SIGNO PUEDA SER REGISTRADO COMO MARCA.
En el presente proceso, la Superintendencia de Industria y
Comercio deneg la solicitud del registro del signo
FIGURATIVO
solicitado
por
la
sociedad
PROMOTORA
DE
CAF
COLOMBIA
S.A.
PROCAFECOL S.A. (PROCAFECOL), por considerar que
el mismo careca de distintividad; en tal virtud, se har
referencia al tema: Requisitos esenciales para que un signo
pueda ser registrado como marca.
El ordenamiento jurdico de la Comunidad Andina
contempla en el artculo 135 de la Decisin 486 los
impedimentos para que un signo sea considerado marca.
El literal a) de esta norma establece que no podrn ser
registrados como tales, los signos que conforme al artculo
anterior de esa Decisin no puedan constituir una marca.
Es necesario entonces sostener que un signo slo es
registrable, cuando cumple a cabalidad los requisitos deter-

280

CORPORACIN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

minados en el artculo en comento; condiciones que, en


resumen, determinan que el signo puede estar constituido por
una descripcin que permita formarse una idea concreta
acerca de l, utilizando, entre otros, palabras o figuras.
El juez nacional consultante, cuando acte como juez
comunitario al aplicar las normas pertinentes del
ordenamiento jurdico andino, deber analizar si el signo
cuyo registro se controvierte, cumple o no los requisitos
sealados en el citado artculo 134 y, verificar, si en ese caso
especfico no se incurre en las excepciones a la
registrabilidad contempladas en el literal a) del artculo 135
de la Decisin 486, as como en las prohibiciones
expresamente determinadas en el artculo 136 de la misma
Decisin.
3.4. IMPEDIMENTOS PARA UN REGISTRO MARCARIO: CUANDO CARECE DE DISTINTIVIDAD.
En el presente proceso, la Superintendencia de Industria y
Comercio deneg la solicitud del registro del signo FIGURATIVO solicitado por la sociedad PROMOTORA DE
CAF COLOMBIA S.A. PROCAFECOL S.A. (PROCAFECOL), por considerar que el mismo careca de distintividad; en tal virtud, se har referencia al tema: Impedimentos
para un registro marcario: cuando carece de distintividad.
El registro de un signo como marca se encuentra
expresamente condicionado al hecho de que ste sea
distintivo y susceptible de representacin grfica. De
conformidad con el artculo 135 literal b) de la Decisin
486, la aptitud distintiva es uno de sus elementos
constitutivos, como requisito esencial para su registro, segn
el cual no podrn ser registrados como marcas los signos
que carezcan de distintividad.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

281

Al respecto, y a manera de ilustracin, se transcriben


criterios del Tribunal de Justicia Europeo: En la
jurisprudencia europea se destaca que el carcter distintivo de una
marca ha de apreciarse, por una parte, en relacin con los productos o
servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en relacin
con la percepcin del pblico al que va dirigida, y que est formado por
el consumidor de dichos productos o servicios; que no es necesario que
la marca permita que el pblico al que va dirigida identifique al
fabricante del producto o al prestador del servicio, transmitindole una
indicacin concreta de su identidad, pues la funcin esencial de la
marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario ltimo el
origen del producto o del servicio designado por la marca (Sentencia
del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 7 de febrero
de 2002, asunto T-88/00); y que cuando los productos designados en
la solicitud de registro van destinados a los consumidores en general,
se supone que el pblico correspondiente es un consumidor medio
normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No
obstante, ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor
medio debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la
memoria. Procede, igualmente, tomar en consideracin el hecho de que
el nivel de atencin del consumidor medio puede variar en funcin de la
categora de productos contemplada () (Sentencia del Tribunal
de Justicia de las Comunidades Europeas del 25 de
septiembre de 2002, asunto T-136/00). 43
3.5. IRREGISTRABILIDAD POR CONSTITUIR EL
SIGNO FORMA USUAL DE ENVASES.
En el proceso interno, la sociedad demandante afirm que
() el examinador yerra al extraar datos o informaciones en la
solicitud de registro que la norma no exige cuando manifiesta que la
marca solicitada consiste en una representacin grfica de un empaque
sin especificacin de tamao, proporcin u otras caractersticas
especiales que permiten su recordacin o reconocimiento dentro de los
productos que pretende amparar, puesto que desde un punto de vista
43

Proceso 92-IP-2004, sentencia del 1 de septiembre del 2004. Marca: UNIVERSIDAD VIRTUAL. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

CORPORACIN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

282

positivo el signo solicitado puede constituir marca segn el artculo 134


de la Decisin 486. En tal virtud, deviene necesario hacer
referencia al literal c) del artculo 135.
El Tribunal, al referirse a la prohibicin contenida en el
literal c) del artculo 135 de la Decisin 486, relativa a la
irregistrabilidad de signos por consistir exclusivamente en
formas de uso comn, o en formas impuestas por la
naturaleza o la funcin del producto, en reciente
jurisprudencia, ha expresado lo siguiente:
El literal c) del artculo 135 de la Decisin 486 de la Comisin de la
Comunidad Andina, dispone lo siguiente:
No podrn registrarse como marcas los signos que:
(..)
c) consistan exclusivamente en formas usuales de los
productos o de sus envases, o en formas o caractersticas
impuestas por la naturaleza o la funcin de dicho
producto o del servicio de que se trate;
().
La norma trascrita prohbe el registro de signos que consistan
exclusivamente en formas de uso comn de los productos o de sus
envases, o en formas impuestas por la naturaleza o la funcin del
producto, de sus envases o envoltorios. Advierte el Tribunal que en
relacin con estas ltimas, aunque la norma no lo consagr
expresamente, tambin debe aplicarse a los envases o envoltorios de los
productos.
Las formas de uso comn son aquellas que de manera frecuente y
ordinaria se utilizan en el mercado en relacin con determinado grupo
de productos. En este caso, el pblico consumidor no relaciona dichas
formas con los productos de un competidor especfico, ya que en su mente

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

283

se relacionan con el gnero de productos y no con una especie


determinada.
Otro tipo de formas son necesarias en relacin con los productos, sus
envases o envoltorios, es decir, que indefectiblemente debern usarse en el
mercado. Est necesidad est dada porque la naturaleza del producto lo
impone o porque la funcin del producto no permite que tenga otra
forma. De conformidad con la normativa andina se clasifican en: 1)
formas impuestas por la naturaleza, y 2) formas impuestas por la
funcin del producto.
Las formas impuestas por la naturaleza son aquellas que se desprenden
de los elementos esenciales del producto. Son formas que obligadamente,
por su configuracin y su esencia, estn ligadas a los productos, sus
envases o envoltorios. Pensemos en las formas de los productos agrcolas;
las frutas y verduras tienen esas formas porque su naturaleza misma
las determina. Una guayaba tiene esa forma porque sus elementos
estructurales imponen su forma; no podra ser de otra manera salvo
cierta mutacin o manipulacin externa.
Las formas impuestas por la funcin del producto son aquellas que
estn determinadas por la finalidad del producto. Habra que
preguntarse para qu sirve el producto?, y de esta manera identificar su
forma funcional. Pensemos en la figura de una llanta, en un gancho
para colgar ropa, de unos alicates, o de un lpiz. Las formas ordinarias
de dichos productos estn soportadas en relacin con su funcin; nadie
podra imaginar un lpiz sin esa forma delgada, larga, cilndrica, y
caracterstica del lpiz, cuyo objetivo principal la escritura manual.
Ahora bien, el derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la
marca, descarta que formas de uso comn o necesarias puedan ser
utilizadas nicamente por un titular marcario, ya que al ser estos
elementos de dominio pblico no pueden vetarse para que los
competidores en el mercado los sigan utilizando. Sin embargo, si dichas
formas se encuentran acompaadas por elementos adicionales que le
otorguen distintividad al conjunto, podran registrarse pero sus titulares
no podran oponerse al uso de los elementos comunes o necesarios.

284

CORPORACIN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

El Tribunal advierte que las formas de uso comn o necesarias deben


apreciarse en relacin con los productos o servicios que ampare el signo a
registrar. Es decir, lo que es de uso comn o necesario en una clase
determinada puede no serlo as en otra; por ejemplo la forma de una
pera puede no ser necesaria para las prendas de vestir. Sin embargo, es
muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen
una estrecha relacin o conexin competitiva y, de conformidad con esto,
analizando la mencionada conexin se podra establecer si el estatus de
uso comn o necesario en una clase afecta la registrabilidad del signo en
clases conexas o relacionadas.44 Esto es muy importante porque en
44

El Tribunal ha determinado ciertos criterios para analizar la conexin competitiva:


a) La inclusin de los productos en una misma clase del nomencltor: () Ocurre cuando se limita el
registro a uno o varios de los productos de una clase del nomencltor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase. En el caso de la limitacin, la prueba para demostrar que entre los
productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro,
corresponde a quien alega.
b) Canales de comercializacin: Hay lugares de comercializacin o expendio de productos que
influyen escasamente para que pueda producirse su conexin competitiva, como sera el caso de las
grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa
desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro. En cambio, se dara tal conexin competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual
confusin se dara en pequeos sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas
cuando los productos guardan tambin una aparente similitud.
c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercializacin o distribucin tienen relacin con
los medios de difusin de los productos. Si los mismos productos se difunden por la publicidad
general- radio televisin y prensa-, presumiblemente se presentara una conexin competitiva, o los
productos seran competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusin es restringida por medio de
revistas especializadas, comunicacin directa, boletines, mensajes telefnicos, etc., la conexin
competitiva sera menor.
d) Relacin o vinculacin entre productos: Cierta relacin entre los productos puede crear una conexin competitiva. En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras,
que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relacin entre los productos comercializados tambin influye en la asociacin que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusin en caso de que esa similitud sea tal
que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor.
e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comnmente se puedan
utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusin respecto al
origen empresarial, ya que el pblico consumidor supondra que los dos productos son del
mismo empresario. La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma
directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin
un producto no puede utilizarse el otro o su utilizacin no sera la de su ltima finalidad o funcin.
Mismo gnero de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir
distintas funciones o finalidades, si tienen similares caractersticas, existe la posibilidad de que
se origine el riesgo de confusin al estar identificados por marcas tambin similares o idnticas
(por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir. (Proceso 114-IP-2003. MARCA: EBEL

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

285

productos o servicios con ntima conexin competitiva la informacin


comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie
de un signo que en manejo ordinario de los negocios tambin pueda ser
utilizado por los comerciantes de productos o servicios ntimamente
relacionados45.
La corte consultante, por lo tanto, debe determinar si el
signo FIGURATIVO solicitado a registro por la sociedad
PROMOTORA
DE
CAF
COLOMBIA
S.A.
PROCAFECOL S.A. es una forma comn o necesaria en la
clase 43 de la Clasificacin de Niza, as como en clases
conexas competitivamente, de conformidad con lo
expresado en la presente providencia.
3.6. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD Y DEBIDA
MOTIVACIN.
En el presente proceso, la Superintendencia de Industria y
Comercio deneg de oficio el registro del signo solicitado;
en tal virtud, el Tribunal estima adecuado referirse al tema
de Examen de registrabilidad y debida motivacin.
El artculo 148 de la Decisin 486 dispone que en el caso en
que se hayan presentado oposiciones la Oficina Nacional
Competente notificar el hecho al solicitante para que,
dentro de los 30 das siguientes, haga valer sus
argumentaciones y, si lo considera necesario, presente
pruebas. La Oficina Nacional Competente, a solicitud de
parte, otorgar 30 das de plazo adicional para presentar
pruebas que sustenten la contestacin.
Por otro lado, el artculo 150 de la Decisin 486 determina
que Vencido el plazo establecido en el artculo 148, o si no se
INTERNACIONAL. Interpretacin Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena N 1028 de 14 de enero de 2004).
45
PROCESO 07-IP-2012. Marca: FIGURA DE UNA CHUPETA (figurativa). Interpretacin
prejudicial de 4 de julio de 2012. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

286

CORPORACIN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente


proceder a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen
presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciar
sobre stas y sobre la concesin o denegatoria del registro de la marca
mediante resolucin.
Por consiguiente, a la Oficina Nacional Competente le
corresponde realizar el examen de registrabilidad, el que es
obligatorio y debe llevarse a cabo an en el caso de que no
hubiesen sido presentadas oposiciones; en consecuencia, la
Autoridad Competente en ningn caso queda eximida de
realizar el examen de fondo para conceder o negar el
registro. En el caso de que sean presentadas oposiciones, la
Oficina Nacional Competente se pronunciar acerca de ellas
as como acerca de la concesin o de la denegacin del
registro solicitado.
Al respecto, este Tribunal ha manifestado:
La existencia de oposiciones compromete ms an al
funcionario respecto de la realizacin del examen de fondo,
pero, la inexistencia de las mismas no lo libera de la
obligacin de practicarlo; esto, porque el objetivo de la norma
es el de que dicho examen se convierta en etapa obligatoria
dentro del proceso de concesin o de denegacin de los registros
marcarios. 46
Asimismo, el examen de registrabilidad que, en apego a lo
dispuesto en el artculo 150 de la misma Decisin, debe
practicar la oficina correspondiente, comprende el anlisis
de todas las exigencias que aquella impone para que un
signo pueda ser registrado como marca, partiendo, desde
luego, de los requisitos fijados por el artculo 134 y,
46

Proceso 16-IP-2003, sentencia de 12 de marzo de 2003, publicada en la G.O.A.C. N 916, de


2 de abril de 2003. Marca: CONSTRUIR Y DISEO. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

287

tomando en consideracin las prohibiciones determinadas


por los artculos 135 y 136 de la Decisin en estudio.
De la misma forma, ser la Oficina Nacional Competente, la
que en definitiva decida sobre las oposiciones formuladas,
en el caso de que hayan sido presentadas, y, desde luego,
respecto de la concesin o de la denegacin del registro
solicitado; el acto de concesin o de denegacin del registro
debe estar respaldado en un estudio prolijo, tcnico y
pormenorizado de todos los elementos y reglas que le
sirvieron de base para tomar su decisin. El funcionario
debe aplicar las reglas que la doctrina y la jurisprudencia han
establecido con esa finalidad. La aplicacin que de stas se
realice en el examen comparativo depender, en cada caso,
de las circunstancias y hechos que rodeen a las marcas en
conflicto.
Asimismo, en anteriores providencias, el Tribunal ha
establecido ciertas caractersticas aplicables al examen de
registrabilidad, a saber:
El Tribunal en mltiples Interpretaciones Prejudiciales47 ha
abordado el tema del examen de registrabilidad, pero en uno
de sus ltimos pronunciamientos determin con toda claridad
cules son las caractersticas de dicho examen:
1. El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La
Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de
registrabilidad as no se hubieren presentado oposiciones, o no
hubiere solicitud expresa de un tercero.
4. El examen de registrabilidad es integral. La Oficina
Nacional Competente al analizar si un signo puede ser
47

Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales sobre la materia: Interpretacin


Prejudicial de 7 de julio de 2004, dentro del proceso 40-IP-2004; Interpretacin Prejudicial de 9
de marzo de 2005, dentro del proceso 03-IP-2005; e Interpretacin Prejudicial de 16 de noviembre de 2005, dentro del proceso 167-IP-2005.

288

CORPORACIN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

registrado como marca debe revisar si cumple con todos los


requisitos de artculo 134 de la Decisin 486, y luego
determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna
de las causales de irregistrabilidad consagradas en los
artculos 135 y 136 de la misma norma.
5. En consecuencia con lo anterior y en relacin con marcas de
terceros, la Oficina Nacional Competente, as hubiera o no
oposiciones, deber revisar si el signo solicitado no encuadra
dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el
artculo 136, literal a); es decir, debe determinar si es o no
idntico o se asemeja o no a una marca anteriormente
solicitada para registro o registrada por un tercero, para los
mismos productos o servicios, o para productos o servicios
respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un
riesgo de confusin o de asociacin48.
Otra de las caractersticas del examen de registrabilidad es su
autonoma tanto en relacin con las decisiones expedidas
por otras Oficinas de Registro Marcario, como en relacin
con anteriores decisiones expedidas por la propia oficina.
En el siguiente acpite el Tribunal se referir a esta
caracterstica.
Debida motivacin.
La resolucin que emita la Oficina Nacional Competente
tiene que ser necesariamente, motivada en debida forma y,
adems, debe expresar en su pronunciamiento los
fundamentos en los que se basa para emitirlos.
Acerca de los actos administrativos referentes a la concesin
o a la denegacin de registros marcarios, este Tribunal ha
manifestado:
48

Proceso 180-IP-2006. Interpretacin Prejudicial de 4 de diciembre de 2006, publicada en la


Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N 1476, de 16 de marzo de 2007, marca: TRANSPACK. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

289

(...) requieren de motivacin para su validez; pero si,


adems, la obligacin de motivar viene impuesta legalmente en el presente caso por la misma norma comunitaria, de
prevalente aplicacin- debe entonces formar parte de aqul y,
adems, como lo ha expresado la jurisprudencia de este
Tribunal Andino, podra quedar afectada de nulidad
absoluta la resolucin que los contenga si por inmotivacin
lesiona el derecho de defensa de los administrados. 49
En consecuencia, es necesario precisar que el examen de
registrabilidad debe ser plasmado en la Resolucin que
concede o deniega el registro marcario, es decir la Oficina
Nacional no puede mantener en secreto el mismo y, en
consecuencia, la resolucin que concede el registro
marcario, que en definitiva es la que se notifica al solicitante,
debe dar razn de dicho examen y, por lo tanto, cumplir con
un principio bsico de la actuacin pblica como es el de la
motivacin de los actos.
Autonoma de la Oficina Nacional Competente para
tomar sus decisiones.
Sobre el tema se transcribe lo expresado por este Tribunal
dentro del proceso 110-IP-2008, publicado en la G.O.A.C.
N 1675 de 5 de diciembre de 2008. Marca LAN
ECUADOR:
El sistema de registro marcario que se adopt en la Comunidad
Andina se encuentra soportado en la actividad autnoma e
independiente de las Oficinas Competentes en cada Pas Miembro.
Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada
por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada
independencia, y es as como el Captulo V de la Decisin 344 regula
el procedimiento de registro marcario, e instaura en cabeza de las
49

Proceso 35-IP-98, sentencia de 30 de octubre de 1998. G.O.A.C. N 422, de 30 de marzo de


1999. Marca: GLEN SIMON. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

290

CORPORACIN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo


examen de registrabilidad.
Dicha autonoma se manifiesta tanto en relacin con decisiones
emanadas de otras oficinas de registro marcario (principio de
independencia), como en relacin con sus propias decisiones.
Sobre el primer tema, el Tribunal ha sealado:
Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas
emanan son independientes, algunas figuras del derecho
marcario comunitario las ponen en contacto, como sera el caso
del derecho de prioridad o de la oposicin de carcter andino,
sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar
los pronunciamientos de las mismas.
En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas
de Registro Marcario significa que juzgarn la registrabilidad
o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en
consideracin el anlisis de registrabilidad o irregistrabilidad
realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Pases
Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido
un registro marcario en determinado Pas Miembro esto no
significa que indefectiblemente se deber conceder dicho registro
marcario en los otros Pases. O bien, si el registro marcario
ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser
negado en los dems Pases Miembros, an en el caso de
presentarse con base en el derecho de prioridad por haberse
solicitado en el mismo Pas que neg el registro. (Proceso
71-IP-2007. Interpretacin Prejudicial de 15 de
agosto de 2007, Marca: MONARCH-M, publicada
en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N
1553, de 15 de octubre de 2007).
Un aspecto de especial importancia en relacin a este tema
constituye el hecho que el principio de independencia
implica dejar en libertad a la Oficina Nacional Competente

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

291

para que, de acuerdo a su criterio de interpretacin de los


hechos y de las normas, adopte la decisin que considere
ms adecuada en relacin al caso puesto a su conocimiento.
En cualquier evento es menester que se justifique de manera
suficiente y razonable el criterio adelantado.
Sobre el segundo tema, la norma comunitaria estableci
como atribucin de las oficinas nacionales de registro
marcario la obligacin de realizar el examen de
registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo
an en el caso de que no hubiesen sido presentadas
oposiciones; como ya se indic, la Autoridad Competente
en ningn caso queda eximida de realizar el examen de
fondo para conceder o negar el registro. En el caso de que
sean presentadas oposiciones, la Oficina Nacional
Competente se pronunciar acerca de ellas as como acerca
de la concesin o de la denegacin del registro solicitado.
Asimismo, es pertinente agregar que este examen de oficio,
integral y motivado debe ser autnomo tanto en relacin
con las decisiones expedidas por otras oficinas de registro
marcario, como en relacin con anteriores decisiones
expedidas por la propia oficina, en el sentido de que sta
debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada
caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para
registro, las oposiciones presentadas y la informacin
recaudada para dicho procedimiento, independiente de
anteriores anlisis sobre signos idnticos o similares.
Esta atribucin no quiere decir que la Oficina de Registro
Marcario no tenga lmites en su actuacin y que no pueda
utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que
la oficina de registro marcario tiene la obligacin, en cada
caso, de hacer un anlisis de registrabilidad, teniendo en
cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trmite.
Con base en estos fundamentos,

CORPORACIN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

292

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA


CONCLUYE:
1. Un signo para que sea registrable como marca debe ser
apto para distinguir productos o servicios en el mercado
y ser susceptible de representacin grfica, de
conformidad con los criterios expuestos en la presente
interpretacin prejudicial. Esa aptitud se confirmar si el
signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra
comprendido en ninguna de las causales de
irregistrabilidad determinadas por los artculos 135 y 136
de la Decisin 486 de la Comisin de la Comunidad
Andina. La distintividad del signo presupone su
perceptibilidad por cualesquiera de los sentidos.
2. En una marca grfica se debe tomar en cuenta el efecto
visual que la figura, apreciada en su conjunto, causa
sobre la actitud y reaccin normal del pblico
consumidor.
El hecho de que el producto o servicio sea ms
agradable a la vista aade valor esttico y comercial a
dicho producto o servicio, lo que lo hace ms competible en el mercado.
3. Los diseos industriales constituyen un objeto especfico
de propiedad intelectual, su naturaleza responde tanto a
criterios estticos como funcionales al incorporarse en
productos tangibles.
4. No son registrables como marcas los signos que no
cumplan con lo establecido por el artculo 134 de la
Decisin 486, conforme lo seala el artculo 135 en su
literal a).

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

293

5. Tampoco son registrables como marcas, los signos que


carezcan de distintividad, en armona con lo sealado en
el artculo 135, literal b) de la misma Decisin.
6. Si un determinado signo, no obstante encontrarse
aparentemente comprendido por una de las situaciones
a que se refiere el literal c) del artculo 135 de la
Decisin 486, incorpora en su estructura elementos o
componentes adicionales, que le otorguen suficiente
distintividad y que, adems, no concurra respecto de l
ninguna causal de irregistrabilidad, su registro podr ser
declarado procedente, pero, si se incurre en el supuesto
citado en la norma, el signo es irregistrable por no ser
apto para funcionar como marca segn lo determinado
por el artculo 134.
7. La corte consultante debe determinar si el signo
FIGURATIVO solicitado a registro por la sociedad
PROMOTORA DE CAF COLOMBIA S.A.
PROCAFECOL S.A. es una forma comn o necesaria
en la clase 43 de la Clasificacin de Niza, as como en
clases conexas competitivamente, de conformidad con
lo expresado en la presente providencia.
8. La Oficina Nacional Competente debe, necesariamente,
realizar el examen de registrabilidad del signo solicitado
para registro, el que comprender el anlisis de todas las
exigencias establecidas por la Decisin 486. Dicho
examen debe realizarse an en aquellos casos en que no
hayan sido presentadas oposiciones a la solicitud.
El pronunciamiento que, independientemente de su
contenido, favorable o desfavorable, que resuelva las
oposiciones en el caso de haberlas, y determine la
concesin o la denegacin del registro de un signo,
deber plasmarse en resolucin debidamente motivada,
la que deber ser notificada al peticionario.

CORPORACIN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

294

Asimismo, el examen de registrabilidad realizado por las


oficinas de registro marcario tiene las siguientes
caractersticas:

Debe ser de oficio.


Es integral.
Se debe plasmar en una resolucin debidamente
motivada.
Es autnomo.

De conformidad con el artculo 35 del Tratado de Creacin


del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez
Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno
N 2008-00331, deber adoptar la presente interpretacin.
As mismo deber dar cumplimiento a las prescripciones
contenidas en el prrafo tercero del artculo 128 del
Estatuto vigente.
Notifquese al Juez consultante mediante copia certificada y
remtase copia a la Secretara General de la Comunidad
Andina, para su publicacin en la Gaceta Oficial del
Acuerdo de Cartagena.
Jos Vicente Troya Jaramillo
PRESIDENTE
Ricardo Vigil Toledo
MAGISTRADO
Leonor Perdomo Perdomo
MAGISTRADA
Carlos Jaime Villarroel Ferrer
MAGISTRADO

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

295

Gustavo Garca Brito


SECRETARIO

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD


ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que
reposa en el expediente de esta Secretara. CERTIFICO.Gustavo Garca Brito
SECRETARIO

MARCA FIGURATIVA
Registro de un color delimitado por la forma.
PROCESO 132-IP-2012
Interpretacin prejudicial del artculo 135 literales b), c) y h) de
la Decisin 486 de la Comisin de la Comunidad Andina
solicitada por el Consejo de Estado de la Repblica de
Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccin
Primera; e, interpretacin prejudicial de oficio de los artculos
134 literal e) y 150 de la misma Decisin.
Marca: FIGURATIVA.
Actor: sociedad GAS CAQUETA S.. E.S.P.
Proceso interno N 2010-00271.
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los tres das
del mes de diciembre del ao dos mil doce.
VISTOS:
La solicitud de interpretacin prejudicial y sus anexos,
remitida por el Consejo de Estado de la Repblica de
Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccin
Primera, relativa al artculo 135 de la Decisin 486 de la
Comisin de la Comunidad Andina dentro del proceso
interno N 2010-00271.
El auto de 13 de noviembre de 2012, mediante el cual este
Tribunal decidi admitir a trmite la referida solicitud de
interpretacin prejudicial por cumplir con los artculos 32 y
33 del Tratado de Creacin del Tribunal y con los requisitos
contemplados en el artculo 125 del Estatuto; y,
Los hechos sealados por el consultante, complementados
con los documentos incluidos en anexos.

298

CORPORACIN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

a) Partes en el proceso interno.


Demandante: sociedad GAS CAQUET S.A. E.S.P
Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de
la Repblica de Colombia.
Tercero interesado: sociedad GASES UNIDOS DE
COLOMBIA UNIGAS LTDA.
b) Hechos.
1. El 9 de diciembre de 2008, la sociedad GASES UNIDOS
DE COLOMBIA UNIGAS LTDA. solicit, ante la Divisin de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca de un signo
FIGURATIVO, para distinguir servicios comprendidos en
la Clase 39 de la Clasificacin Internacional de Niza.
2. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de
Propiedad Industrial N 601 de 27 de febrero de 2009.
Contra dicha solicitud no se presentaron oposiciones.
3. Por Resolucin N 32089 de 30 de junio de 2009, la
Divisin de Signos Distintivos de la Superintendencia de
Industria y Comercio, concedi el registro del signo
solicitado.
6. La sociedad GAS CAQUET S.A. E.S.P. interpuso
demanda contencioso administrativa contra la mencionada
resolucin.
c) Fundamentos jurdicos de la demanda.
La sociedad GAS CAQUET S.A. E.S.P. en su escrito de
demanda present los siguientes argumentos:

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

299

1. Con la emisin de la Resolucin impugnada se ha violado


el artculo 135 literales b), c) y d) de la Decisin 486.
2. En primer trmino indica que el cilindro de gas,
empleado para el transporte de GLP (Gas Licuado del
Petrleo), es un artefacto cuya forma y estructura se
encuentra ordenada por el Reglamento Tcnico expedido
por el Ministerio de Minas y Energa (), adems se seala
que en el mencionado Reglamento se indican las
condiciones tcnicas de la pintura del cilindro.
3. Por lo tanto, los cilindros de gas y el empleo de ellos, no
solamente constituyen un uso que corresponde a la funcin
del servicio de transporte del GLP, sino que su uso y forma
estn ordenados por la ley (), por lo que no se explica
que la Superintendencia haya concedido el registro del signo
figurativo.
4. De esta manera, de permitirle a la sociedad GASES
UNIDOS DE COLOMBIA UNIGAS LTDA. la
apropiacin del arte de un cilindro cuyo empleo y uso es
obligatorio () repercutira en que el uso de este producto
cayera en un monopolio del uso de los cilindros ()
impidiendo a otras empresas prestadoras del mismo servicio
el empleo de los cilindros.
5. Con el fundamento en el registro del signo genrico del
cilindro la sociedad GASES UNIDOS DE COLOMBIA
UNIGAS LTDA. est solicitando a GAS CAQUET S.A.
E.S.P. abstenerse del empleo del color naranja en sus
cilindros ().
6. Afirma que siendo este cilindro de uso comn por todas
las empresas fabricantes y comercializadoras de GAS, no
puede predicarse de ste que sea indicador de origen
empresarial ni mucho menos de su calidad, por lo tanto,

300

CORPORACIN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

agrega que el signo figurativo solicitado no tiene la


suficiente distintividad.
d) Fundamentos jurdicos de la contestacin a
la demanda.
La Superintendencia de Industria y Comercio contesta
la demanda manifestando que:
1. Con la emisin de la Resolucin impugnada no se ha
incurrido en violacin de las normas contenidas en la
Decisin 486 ().
2. En el presente caso si bien se trata de una marca
figurativa que contiene algunas imgenes de cilindros, es
menester sealar que la proteccin otorgada por el registro
a la referida marca, ampara la misma en su especial conjunto
marcario, sin que pueda oponerse un mejor derecho de
partes fraccionadas de esta frente a terceros.
e) Tercero interesado.
La sociedad GASES UNIDOS DE COLOMBIA
UNIGAS LTDA. Y UNIGAS COLOMBIA S.A. E.S.P.,
tercero interesado en el proceso, contest la demanda
manifestando:
1. El registro concedido reivindica el uso del color naranja,
especficamente bajo el pantone NARANJA MATE, RAL
2004. En este caso el registro versa sobre un color
delimitado por una forma especfica y que de acuerdo al
artculo 134 literal e) de la Decisin 486 son registrables este
tipo de signos.
2. Afirma que No es cierto, que la sociedad UNIGAS
pretenda impedir el uso del cilindro para el transporte de
gas, y tal como lo menciona el demandante lo nico que ha

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

301

hecho es solicitar la abstencin de usar el color naranja ()


por cuanto dicho color, tiene derecho al uso exclusivo.
Agrega que el cilindro no puede ser indicador del origen
empresarial () pero s puede ser indicador del origen
empresarial un color.
3. La Superintendencia no le est otorgando exclusividad
sobre algn elemento que otorgue ventaja funcional o
tcnica al producto sino sobre el color naranja y que la
Comisin Reguladora de Energa y Gas autoriz el uso de
distintivos en los cilindros de gas, entre ellos el color y si
bien el Decreto fue derogado qued la filosofa de
identificacin del cilindro.
4. Finalmente, afirma que varias empresas usan distintos
colores para identificar sus cilindros.
CONSIDERANDO:
Que, la norma contenida en el artculo 135 de la Decisin
486 de la Comisin de la Comunidad Andina, cuya
interpretacin prejudicial se solicita forma parte del
ordenamiento jurdico de la Comunidad Andina, conforme
lo dispone el literal c) del artculo 1 del Tratado de Creacin
del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;
Que, este Tribunal es competente para interpretar por va
prejudicial las normas que conforman el ordenamiento
jurdico comunitario, con el fin de asegurar su aplicacin
uniforme en el territorio de los Pases Miembros, siempre
que la solicitud provenga de un Juez Nacional tambin con
competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo
es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten
pertinentes para la resolucin del proceso, conforme a lo
establecido por el artculo 32 del Tratado de Creacin del
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado
mediante la Decisin 472), en concordancia con lo previsto

302

CORPORACIN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

en los artculos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal


(codificado mediante la Decisin 500);
Que, la presentacin de la solicitud de registro como marca
del signo FIGURATIVO, fue el 9 de diciembre de 2008, en
vigencia de la Decisin 486 de la Comisin de la
Comunidad Andina, los hechos controvertidos y las normas
aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada
normativa, por lo que se interpretar el artculo 135 de la
Decisin 486 solicitado por el consultante, en sus literales
b), c ) y h); y, de acuerdo a lo facultado por la norma
comunitaria de oficio se interpretar el artculo 134 literal e)
y 150 de la misma Decisin; y,
Que, el texto de las normas objeto de la interpretacin
prejudicial es el siguiente:
Decisin 486 de la Comisin de la Comunidad Andina
()
Artculo 134.- A efectos de este rgimen constituir marca
cualquier signo que sea apto para distinguir productos o
servicios en el mercado. Podrn registrarse como marcas los
signos susceptibles de representacin grfica. La naturaleza
del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en
ningn caso ser obstculo para su registro.
Podrn constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:
()
e) un color delimitado por una forma, o una combinacin
de colores;
()

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

303

Artculo 135.- No podrn registrarse como marcas los


signos que:
()
b) carezcan de distintividad;
c) consistan exclusivamente en formas usuales de los
productos o de sus envases, o en formas o caractersticas
impuestas por la naturaleza o la funcin de dicho producto
o del servicio de que se trate;
()
h) consistan en un color aisladamente considerado, sin que
se encuentre delimitado por una forma especfica;
().
1. La marca y los requisitos para su registro. La
distintividad.
El artculo 134 de la Decisin 486 al referirse a la marca
seala: () constituir marca cualquier signo que sea apto para
distinguir productos o servicios en el mercado. Podrn registrarse como
marcas los signos susceptibles de representacin grfica. La naturaleza
del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningn
caso ser obstculo para su registro (). Este artculo tiene un
triple contenido, da un concepto de marca, indica los
requisitos que debe reunir un signo para ser registrado
como marca y hace una enumeracin ejemplificativa de los
signos registrables.
Con base al concepto del artculo 134 de la Decisin 486 se
define la marca como un bien inmaterial constituido por un
signo conformado por palabras o combinacin de palabras,
imgenes, figuras, smbolos, grficos, logotipos, monogra-

304

CORPORACIN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

mas, retratos, etiquetas, emblemas, escudos, sonidos, olores,


letras, nmeros, color determinado por su forma o
combinacin de colores, forma de los productos, sus
envases o envolturas y otros elementos de soporte,
individual o conjuntamente estructurados que, susceptibles
de representacin grfica, sirvan para distinguir en el
mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor
o usuario medio los identifique, valore, diferencie,
seleccione y adquiera sin riesgo de confusin o error acerca
del origen o la calidad del producto o servicio. Este artculo
hace una enumeracin enunciativa de los signos que pueden
constituir marcas, por lo que el Tribunal seala que: Esta
enumeracin cubre los signos denominativos, grficos y mixtos, pero
tambin los tridimensionales, as como los sonoros y olfativos, lo que
revela el propsito de extender el alcance de la nocin de marca.
(Proceso 92-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N 1121 del
28 de setiembre de 2004, marca: UNIVERSIDAD
VIRTUAL).
El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente
establecido en la Decisin 344, se encuentra implcitamente
contenido en esta definicin toda vez que, un signo para
que pueda ser captado y apreciado es necesario que pase a
ser una impresin material identificable a fin de que, al ser
aprehendido por medios sensoriales y asimilado por la
inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o
usuarios. Sobre la perceptibilidad, Jos Manuel Otero
Lastres seala: () es un acierto del artculo 134 no exigir
expresamente el requisito de la perceptibilidad, porque ya est
implcito en el propio concepto de marca como bien inmaterial en el
principal de sus requisitos que es la aptitud distintiva (Otero
Lastres, Jos Manuel, Rgimen de Marcas en la Decisin 486
del Acuerdo de Cartagena (sic). Revista Jurdica del Per.
Junio, 2001, p. 132).

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

305

La susceptibilidad de representacin grfica juntamente con


la distintividad, constituyen los requisitos expresamente
exigidos por la norma comunitaria.
La susceptibilidad de representacin grfica, es la
aptitud que tiene un signo de ser descrito o reproducido en
palabras, imgenes, frmulas u otros soportes, es decir, en
algo perceptible para ser captado por el pblico
consumidor.
La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para
individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los
productos o servicios, haciendo posible que el consumidor
o usuario los seleccione. Es considerada como caracterstica
esencial que debe reunir todo signo para ser registrado
como marca y constituye el presupuesto indispensable para
que sta cumpla su funcin principal de identificar e indicar
el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del
producto o servicio, sin riesgo de confusin y/o asociacin.
En cuanto al requisito de la distintividad, si bien este
artculo con relacin a lo que dispona el artculo 81 de la
Decisin 344 no hace expresa mencin a la suficiente
distintividad, sin embargo para efectos de registro del signo,
de conformidad con el literal a) del artculo 135 de la
Decisin 486 se exige que () el signo deber ser apto para
identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios
producidos o comercializados por una persona de otros idnticos o
similares, con el objeto de que el consumidor o usuario los valore,
diferencie y seleccione, sin riesgo de confusin y/o de asociacin en torno
a su origen empresarial o a su calidad () esta exigencia se expresa
tambin a travs de la prohibicin contemplada en el artculo 135,
literal b, de la Decisin en referencia, segn la cual no podrn
registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad.
(Proceso 205-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. N 1333, del
25 de abril de 2006, caso: FORMA DE UNA BOTA Y
SUS SUELAS).

306

CORPORACIN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

Se reconoce tanto una capacidad distintiva intrnseca


como una capacidad distintiva extrnseca, la primera se
refiere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que
la segunda se refiere a su no confundibilidad con otros
signos.
La marca salvaguarda tanto el inters de su titular al
conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo,
como el inters general de los consumidores o usuarios,
garantizndoles el origen y la calidad de los productos o
servicios, evitando el riesgo de confusin y/o de asociacin,
tornando as transparente el mercado.
Es importante advertir que el literal a) del artculo 135 de la
Decisin 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la
falta de alguno de los requisitos que se desprenden del
artculo 134 de la misma normativa, es decir, que un signo
es irregistrable si carece de los requisitos de distintividad,
susceptibilidad de representacin grfica o perceptibilidad.
Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de
distintividad est consagrada de manera independiente
como causal de nulidad absoluta en el artculo 135 literal b)
de la Decisin 486. Se reconoce tanto una capacidad
distintiva intrnseca como una capacidad distintiva
extrnseca, como ya se indic.
El Tribunal manifiesta que nicamente ser registrable un
color, de acuerdo al literal e) del artculo 134, cuando est
debidamente delimitado por una forma, es decir un color
aisladamente solicitado no podr ser objeto de registro,
conforme se manifiesta en el siguiente punto.
En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el
presente caso, si el signo FIGURATIVO, como fue
solicitado, cumple con los requisitos del artculo 134 de la
Decisin 486 de la Comisin de la Comunidad Andina, y si

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

307

no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad


previstas en los artculos 135 y 136 de la referida Decisin.
2. Registro de un color delimitado por la forma.
El Tribunal interpretar el presente tema en virtud a que el
signo solicitado a registro constituye el uso del color
naranja, especficamente bajo el pantone NARANJA
MATE, RAL 2004.
La norma comunitaria, especficamente el literal e) del
artculo 134 de la Decisin 486, prev el registro de un color
delimitado por una forma, o una combinacin de colores, es
decir, que cuando el mismo se encuentra comprendido en
una silueta o trazo puede acceder al registro como marca, al
igual que cuando el color que se desea registrar se plasme o
sea parte integrante de un signo tridimensional o figurativo,
ya registrado o solicitado, obviamente, siempre que ste no
caiga en alguna otra causal de irregistrabilidad.
Contrario sensu, la Decisin 486 en su artculo 135 literal h)
prohbe el registro de un color aisladamente considerado. Al
respecto el Tribunal ha sealado: () la prohibicin
contemplada en el literal h) del artculo 135 de la Decisin 486 se
refiere, en primer lugar, a los siete colores fundamentales del arco iris,
prohibicin que se apoya en la circunstancia de que el nmero de los
colores fundamentales y puros es ciertamente muy limitado: la
acentuada escasez de colores fundamentales y puros contrasta
visiblemente con la gran abundancia de denominaciones y elementos
grficos. De donde se sigue que, si a travs de una marca, una empresa
pudiese apropiarse de un color fundamental o puro, obtendra una
ventaja competitiva desmesurada y, al mismo tiempo, los competidores
tropezaran con un grave obstculo que podra llegar a bloquear el libre
acceso al mercado. Los efectos obstruccionistas derivados de la concesin
de una marca sobre un color fundamental o puro seran
particularmente palpables en la hiptesis de que el color fuese
necesariamente comn a un gnero o lnea de productos o a su

308

CORPORACIN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

envoltorio o envase (). La mencionada prohibicin abarca adems a


los colores puros que por su cromatismo son fcilmente identificables,
as como, a los colores secundarios, fruto de combinaciones que en todo
caso son ilimitadas. (Proceso 111-IP-2009, publicado en la
G.O.A.C. N 1809 de 22 de marzo de 2010, marca: Un espejo
o reflejo de agua con reivindicacin de los colores azul oscuro
y azul claro).
Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la prohibicin bajo
anlisis no es absoluta, pues ella slo opera cuando el color
no se encuentra delimitado por una forma especfica, es
decir, como se tiene dicho, se permite el registro de colores
debidamente delimitados por una forma.
En este sentido, corresponde al juez consultante, determinar
si el color naranja, pantone NARANJA MATE, RAL 2004
se encuentra debidamente delimitado por una forma y
cumpla con los dems requisitos exigidos por la norma
comunitaria lo cual le permita acceder al registro y permita
al consumidor no incurrir en error o posible confusin.
3. Clases de signos. Signos figurativos.
Dentro del proceso interno que motiv esta interpretacin
prejudicial, la sociedad GASES UNIDOS DE COLOMBIA
UNIGAS LTDA. solicit el registro de un signo
FIGURATIVO, para distinguir servicios comprendidos
en la Clase 39 de la Clasificacin Internacional de Niza, por
lo tanto, es necesario hacer referencia a las marcas
figurativas.
La doctrina ha reconocido, en atencin a la estructura del
signo, algunas clases de marcas, como las denominativas, las
grficas y las mixtas.
En el marco de la Decisin 486, se puede constatar la
existencia de otras clases de signos, diferentes a las enun-

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

309

ciadas, como los sonidos, los olores, los colores, la forma de


los productos, sus envases o envolturas, etc., segn consta
detallado en el artculo 134 de la mencionada Decisin.
En este contexto, el Tribunal considera conveniente, con
carcter ilustrativo, examinar lo relacionado a las marcas
grficas, por corresponder stas a la clase a la cual pertenece
el signo en conflicto.
Las marcas grficas son definidas como un signo visual
porque se dirige a la vista a fin de evocar una figura que se
caracteriza por su configuracin o forma externa; lo
predominante en esta clase de marca, es el sujeto escogido
en su forma grfica.
El Tribunal, con relacin a este tema ha venido sosteniendo
en su jurisprudencia que:
Dentro de este tipo se encuentra la marca puramente
grfica, la que evoca en la mente del consumidor slo la

imagen del signo utilizado en calidad de marca: un conjunto


de lneas, dibujos y en su caso colores; y, la marca
figurativa, que evoca en el consumidor un concepto concreto:
el nombre que representa este concepto es tambin el nombre
con el que es conocido la marca grfica; el tercer subgrupo es la
marca que evoca en el consumidor un concepto o motivo al que
se llega a travs de un proceso de generalizacin. (Carlos
Fernndez Novoa, Fundamentos de Derechos de
Marcas, Editorial Montecorvo, 1984. pp 29 y ss).

Adems, sobre este tipo de marcas, ha manifestado que las


marcas grficas, llamadas tambin visuales porque se
aprecian a travs del sentido de la vista, son figuras o
imgenes que se caracterizan por la forma en que estn
expresadas. La jurisprudencia del Tribunal ha precisado que
dentro del sealado tipo de marcas se encuentran las
puramente grficas, que evocan en el consumidor

310

CORPORACIN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

nicamente la imagen del signo y que se representan a


travs de un conjunto de lneas, dibujos, colores, etc.; y las
figurativas, que evocan en el consumidor un concepto
concreto, el nombre que representa este concepto y que es
tambin el nombre con el que se solicita el producto o
servicio que va a distinguir. (Proceso 09-IP-94, publicado en
la G.O.A.C. N 180 de 10 de mayo de 1995, marca: DIDA).
Las marcas figurativas son aquellas que se encuentran
formadas por una grfica o imagen visual que puede evocar
o no un concepto. En este tipo de marcas, en consecuencia,
se pueden distinguir dos elementos, a saber:
1. El trazado: son los trazos del dibujo que forman el
signo marcario.
2. El concepto: es la idea o concepto que el dibujo
suscita en la mente de quien la observa.
4. Irregistrabilidad de signos que constituyan la
forma usual de los productos o que consistan
en la forma impuesta por la naturaleza o funcin del servicio.
El Tribunal considera oportuno referirse al tema en virtud a
que en el proceso interno se controvierte el hecho de si el
signo FIGURATIVO solicitado, especficamente el color,
constituye la forma usual de un producto.
Con relacin a la causal de irregistrabilidad, contenida en el
literal c) del artculo 135 de la Decisin 486 de la Comisin
de la Comunidad Andina, se prohbe el registro como marca
de un signo que consista en la forma usual del producto o de
su envase. Tambin prohbe el registro cuando la forma citada
es impuesta por la naturaleza del producto o por su funcin.
En estos casos, segn la doctrina, se trata de formas genricas, o
descriptivas, o cuya utilizacin, a juicio de Martnez Miguez, `resulta

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

311

imprescindible para que un determinado producto posea la naturaleza


y cualidades que le son propias; sirva para la obtencin de los
resultados que con l se pretenden; o permita la satisfaccin de las
necesidades que con el mismo se persiguen. (Proceso 61-IP-2006,
publicado en la G.O.A.C. N 1387 de 23 de agosto de 2006,
caso: signo tridimensional ENVASE).
La Normativa Comunitaria Andina establece dos clases de
prohibiciones al registro de marcas: absolutas o relativas. En
el presente caso, por la naturaleza del asunto que es objeto
de esta interpretacin, se har referencia a la primera clase
mencionada.
Las prohibiciones intrnsecas o absolutas se refieren al signo
que por sus caractersticas no tiene la capacidad de
funcionar como marca segn lo determinado en el artculo
134 y 135 de la Decisin 486 de la Comisin de la
Comunidad Andina. El artculo 135 enumera las
prohibiciones absolutas al registro de marcas, de modo que
al producirse alguno de los supuestos contenidos en la
norma mencionada, el signo no ser apto para obtener su
registro, estas causales de irregistrabilidad se destinan a
proteger el inters pblico. Al respecto, el autor espaol
Baylos Corroza seala que las prohibiciones absolutas son
las que excluyen del registro signos no aptos a acceder a l,
por su propia naturaleza o cualidades o por carecer de
virtud distintiva. (BAYLOS CORROZA Hermenegildo.
TRATADO DE DERECHO INDUSTRIAL Segunda
Edicin. Editorial Civitas S.A., Madrid 1993. Pg. 827).
Como causal absoluta, de conformidad con el literal c) del
artculo 135 de la mencionada Decisin, se encuentra que el
signo a registrar consista exclusivamente en formas usuales
de los productos o de sus envases, o en formas o
caractersticas impuestas por la naturaleza o la funcin de
dicho producto o del servicio de que se trate.

312

CORPORACIN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

Del anlisis de dicha causal de irregistrabilidad se desprende


que esta prohibicin contiene tres clases de supuestos: a)
Una forma usual de los productos, b) una forma usual de
sus envases, c) una forma o caractersticas impuestas por la
naturaleza o la funcin del producto o servicio. La
conjuncin disyuntiva o, presente en la redaccin del
artculo estudiado, sirve para expresar que la prohibicin de
registro existe al presentarse cualquiera de los supuestos
descritos anteriormente. En el caso que nos ocupa estamos
frente a una prohibicin contenida en el segundo supuesto.
Al respecto el Tribunal se ha referido al envase en los
siguientes trminos: Como envase se califica todo aquel
recipiente que se destina a contener productos lquidos, gaseosos o los
que por carecer en su estado natural de forma fija o estable adquiere la
forma del que los contiene, o incluso aquellos otros productos que por
su tamao, forma o naturaleza no pueden ser ofrecidos directamente al
pblico (...). En el concepto de envase puede agruparse una amplia
gama que comprenda entre otras, botellas, recipientes, cajas, estuches,
figuras, latas, embalajes, y en fin todo aquello que tenga caractersticas
de volumen o proporcionen una configuracin que no sea la simple y
llana de las marcas bidimensionales (). (Proceso 113-IP-2003,
publicado en la G.O.A.C. N 1028, de 14 de enero de 2004).
En relacin con lo anterior, aunque refirindose a la norma
anloga de la Decisin 344, el Tribunal manifest lo
siguiente:
La expresin formas usuales de los productos se refiere a
los tipos de presentacin habitual de los productos y no
comprende representaciones peculiares o arbitrarias de los
mismos. Debe precisarse, no obstante, que en el caso de estas
ltimas el ius prohibendi tendra un mbito muy restringido:
se reducira a la facultad de prohibir a los terceros no
autorizados la produccin exacta o cuasiexacta de la
representacin peculiar registrada como marca.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

313

()
Al respecto cabe precisar que la forma tridimensional no deja
de ser usual solamente por el hecho de presentar diferencias
secundarias con respecto a otras formas que se encuentran en
el mercado. Para determinar si la forma tridimensional
solicitada como marca, constituye una forma usual, deber
compararse la impresin en conjunto del signo solicitado con
otros ya conocidos. En este examen deber apreciarse como
usual no solo si las formas de los envases son idnticos, sino
tambin si resultan sustancialmente iguales, es decir, si
difieren tan solo en caractersticas secundarias o no
sustanciales.
En otras palabras, las formas tridimensionales pueden llegar
a ser distintivas en la medida en que cuenten con elementos
diferenciadores que permitan identificar el producto en el
mercado, distinguindolo de sus similares. Es decir, la forma
tridimensional debe ser tan peculiar que sirva por s misma
para distinguir un producto de los equivalentes en el mercado
e indicar su procedencia empresarial (). (Proceso N 84IP-2003. Publicado en la G.O.A.C. N 1002, de 28 de
octubre de 2003).
A pesar de que el signo solicitado constituye el color
naranja, pantone NARANJA MATE, RAL 2004 con el cual
es pintado un cilindro de gas, sin embargo el demandante
manifiesta que la forma del cilindro est dada por la funcin
del servicio que ampara, por este motivo el Tribunal
interpretar el tema.
Al respecto, el Tribunal ha manifestado:
La norma () prohbe el registro de signos que consistan
exclusivamente en formas de uso comn de los productos o de
sus envases, o en formas impuestas por la naturaleza o la
funcin del producto, de sus envases o envoltorios. Advierte el

314

CORPORACIN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

Tribunal que en relacin con estas ltimas, aunque la norma


no lo consagr expresamente, tambin debe aplicarse a los
envases o envoltorios de los productos.
Las formas de uso comn son aquellas que de manera
frecuente y ordinaria se utilizan en el mercado en relacin con
determinado grupo de productos. En este caso, el pblico
consumidor no relaciona dichas formas con los productos de
un competidor especfico, ya que en su mente se relacionan con
el gnero de productos y no con una especie determinada.
Otro tipo de formas son necesarias en relacin con los
productos, sus envases o envoltorios, es decir, que
indefectiblemente debern usarse en el mercado. Est
necesidad est dada porque la naturaleza del producto lo
impone o porque la funcin del producto no permite que tenga
otra forma. De conformidad con la normativa andina se
clasifican en: 1) formas impuestas por la naturaleza, y 2)
formas impuestas por la funcin del producto.
Las formas impuestas por la naturaleza son aquellas que se
desprenden de los elementos esenciales del producto. Son
formas que obligadamente, por su configuracin y su esencia,
estn ligadas a los productos, sus envases o envoltorios.
Pensemos en las formas de los productos agrcolas; las frutas y
verduras tienen esas formas porque su naturaleza misma las
determina. Una guayaba tiene esa forma porque sus elementos
estructurales imponen su forma; no podra ser de otra manera
salvo cierta mutacin o manipulacin externa.
Las formas impuestas por la funcin del producto son
aquellas que estn determinadas por la finalidad del producto.
Habra que preguntarse para qu sirve el producto?, y de
esta manera identificar su forma funcional. Pensemos en la
figura de una llanta, en un gancho para colgar ropa, de unos
alicates, o de un lpiz. Las formas ordinarias de dichos
productos estn soportadas en relacin con su funcin; nadie

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

315

podra imaginar un lpiz sin esa forma delgada, larga,


cilndrica, y caracterstica del lpiz, cuyo objetivo principal es
la escritura manual.
Ahora bien, el derecho de uso exclusivo del que goza el titular
de la marca, descarta que formas de uso comn o necesarias
puedan ser utilizadas nicamente por un titular marcario, ya
que al ser estos elementos de dominio pblico no pueden
vetarse para que los competidores en el mercado los sigan
utilizando. Sin embargo, si dichas formas se encuentran
acompaadas por elementos adicionales que le otorguen
distintividad al conjunto, podran registrarse pero sus titulares
no podran oponerse al uso de los elementos comunes o
necesarios.
El Tribunal advierte que las formas de uso comn o
necesarias deben apreciarse en relacin con los productos o
servicios que ampare el signo a registrar. Es decir, lo que es
de uso comn o necesario en una clase determinada puede no
serlo as en otra; por ejemplo la forma de una pera puede no
ser necesaria para las prendas de vestir. Sin embargo, es muy
importante tener en cuenta que hay productos y servicios que
tienen una estrecha relacin o conexin competitiva y, de
conformidad con esto, analizando la mencionada conexin se
podra establecer si el estatus de uso comn o necesario en una
clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o
relacionadas (). Esto es muy importante porque en
productos o servicios con ntima conexin competitiva la
informacin comercial se cruza, lo que hace imposible que un
comerciante se apropie de un signo que en manejo ordinario de
los negocios tambin pueda ser utilizado por los comerciantes
de productos o servicios ntimamente relacionados. (Proceso
07-IP-2012 de 4 de julio de 2012, marca: FIGURA DE
UNA CHUPETA figurativa).

316

CORPORACIN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

En el caso de autos, lo anteriormente expuesto, debe ser


analizado en el contexto de que el signo figurativo consiste
en un color que ser aplicado encima de un cilindro.
En virtud de lo anteriormente expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA
CONCLUYE:
PRIMERO: El Juez Consultante debe analizar si el signo
FIGURATIVO, cumple con los requisitos de registrabilidad
establecidos en el artculo 134 de la Decisin 486 de la
Comisin de la Comunidad Andina y si no se encuentra
incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas
en los artculos 135 y 136 de la misma Decisin.
SEGUNDO: Si un determinado signo, no obstante
encontrarse aparentemente comprendido por una de las
situaciones a que se refiere el literal c) del artculo 135 de la
Decisin 486, incorpora en su estructura elementos o
componentes adicionales, que le otorguen suficiente
distintividad y que, adems, no concurra respecto de l
ninguna causal de irregistrabilidad, su registro podr ser
declarado procedente, pero, si se incurre en el supuesto
citado en la norma, el signo es irregistrable por no ser apto
para funcionar como marca segn lo determinado por el
artculo 134.
TERCERO: Pueden acceder a registro los signos
compuestos por dos o ms colores, o los integrados por un
slo color pero delimitados por una forma, siempre que no
caigan en alguna otra causal de irregistrabilidad.
CUARTO: La corte consultante debe determinar si el signo
FIGURATIVO solicitado a registro por la sociedad GASES

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

317

UNIDOS DE COLOMBIA UNIGS LTDA. es una forma


comn o necesaria en la Clase 39 de la Clasificacin de
Niza, as como en clases conexas competitivamente, de
conformidad con lo expresado en la presente providencia.
El Consejo de Estado de la Repblica de Colombia, Sala de
lo Contencioso Administrativo, Seccin Primera, deber
adoptar la presente interpretacin prejudicial cuando dicte
sentencia dentro del proceso interno N 2010-00271, de
conformidad con lo dispuesto por el artculo 35 del Tratado
de Creacin del Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina, as como dar cumplimiento a lo previsto en el
artculo 128, prrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.
NOTIFQUESE y remtase copia de la presente
interpretacin a la Secretara General de la Comunidad
Andina para su publicacin en la Gaceta Oficial del
Acuerdo de Cartagena.
Jos Vicente Troya Jaramillo
PRESIDENTE
Ricardo Vigil Toledo
MAGISTRADO
Leonor Perdomo Perdomo
MAGISTRADA
Carlos Jaime Villarroel Ferrer
MAGISTRADO
Gustavo Garca Brito
SECRETARIO

318

CORPORACIN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD


ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que
reposa en el expediente de esta Secretara. CERTIFICO.Gustavo Garca Brito
SECRETARIO

MARCAS FARMACUTICAS
Partculas de uso comn en la conformacin de dichas
marcas.
La marca dbil. El criterio del consumidor medio.
PROCESO 086-IP-2012
Interpretacin prejudicial de los artculos 136 literal a) y 150
de la Decisin 486 de la Comisin de la Comunidad Andina;
y, de oficio, de los artculos 134 literal a) y 168 de la misma
Decisin; con fundamento en la consulta solicitada por el
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Seccin Primera, de la Repblica de Colombia. Marca:
INTAVIR (denominativa). Expediente Interno: N 200800133.
Proceso 139-IP-2011, Interpretacin prejudicial de los
artculos 81,82 literales a) y h), 83 literales a), d), e) y 95 de la
Decisin 344 de la Comisin de la Comunidad Andina;
Marca denominativa: CLOVIRIL; 19/01/2012; GOAC
N 2041 de 16 de abril de 2012.
Proceso 146-IP-2011, Interpretacin prejudicial del artculo
136 literal a) de la Decisin 486 de la Comisin de la
Comunidad Andina; Marca denominativa: GYNOSOL;
08/02/2012; GOAC N 2041 de 16 de abril de 2012.
Proceso 183-IP-2011, Interpretacin prejudicial de los
artculos 81, 82 literal a), 83 literal a) 95 prrafo 2 de la
Decisin 344 de la Comisin de la Comunidad Andina;
Marca denominativa: TOSAMOX; 15/02/2012; GOAC
N 2046 de 27 de abril de 2012.
Proceso 10-IP-2012, Interpretacin prejudicial de los
artculos 134 literal a), 134 literal a), 135 literal a) y b) y 136
literal a) de la Decisin 486 de la Comisin de la

320

CORPORACIN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

Comunidad Andina; Marca denominativa: EVERIN;


04/04/2012; GOAC N 2063 de 15 de junio de 2012.
Proceso 189-IP-2011, Interpretacin prejudicial del artculo
136 literal a) de la Decisin 486 de la Comisin de la
Comunidad Andina; Marca denominativa: VIMEC
ZETA; 18/04/2012; GOAC N 2066 de 28 de junio de
2012.
Proceso 016-IP-2012; Interpretacin prejudicial de los
artculos 134 literal a), 135 literal a), b), e), f) y g) y 136
literal a) de la Decisin 486 de la Comisin de la
Comunidad Andina; Marca denominativa:DIGESTA;
10/05/2012; GOAC N 2085 de 24 de agosto de 2012.
Proceso 012-IP-2012, Interpretacin prejudicial de los
artculos 134 literal a), 135 literal a) y b), y 136 literal a) de la
Decisin 486 de la Comisin de la Comunidad Andina;
10/05/2012; GOAC N 2085 de 24 de agosto de 2012.
Proceso 103-IP-2011, Interpretacin prejudicial de los
artculos 81 y 82 literales a), h) e i) de la Decisin 344 de la
Comisin de la Comunidad Andina; Marca denominativa:
AMRICA; 16/05/2012; GOAC N 2089 de 7 de
septiembre de 2012.
Proceso 34-IP-2012, Interpretacin prejudicial del artculo
Art.136 literal a) de la Decisin 486 de la Comisin de la
Comunidad Andina; 13/06/2012; GOAC N 2100 de 3 de
octubre de 2012.
Proceso 69-IP-2012, Interpretacin prejudicial del artculo
136 literal h) de la Decisin 486 de la Comisin de la
Comunidad Andina; Marca denominativa: KRISTAL;
11/07/2012; GOAC N 2118 de 14 de noviembre de 2012.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

321

Proceso 87-IP-2012, Interpretacin prejudicial de los


artculos 81, 83 literal a), 96 y 113 literal c) de la Decisin
344 de la Comisin de la Comunidad Andina; Marca
denominativa: PREVENTOR; 23/08/2012 GOAC N
2125 de 5 de diciembre de 2012.
Proceso 130-IP-2012, Interpretacin prejudicial de los
artculos 134 literal a), 136 literal a), y 150 de la Decisin
486 de la Comisin de la Comunidad Andina; Marca
denominativa: BRONCOLIN FRESH SUGAR FREE;
26/11/2012; GOAC N 2166 de 14 de marzo de 2013.
PROCESO 086-IP-2012
Interpretacin prejudicial de los artculos 136 literal a) y 150
de la Decisin 486 de la Comisin de la Comunidad Andina;
y, de oficio, de los artculos 134 literal a) y 168 de la misma
Decisin; con fundamento en la consulta solicitada por el
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Seccin Primera, de la Repblica de Colombia. Marca:
INTAVIR (denominativa). Expediente Interno: N 200800133.
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, el 12 de septiembre de 2012,
procede a resolver la solicitud de Interpretacin Prejudicial
formulada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Seccin Primera, de la Repblica de Colombia.
VISTOS:
El Oficio N 535, de 10 de abril de 2012, recibido en este
Tribunal el da 18 de junio de 2012, mediante el cual el
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Seccin Primera, de la Repblica de Colombia, solicita a
este Tribunal interpretacin prejudicial, a fin de resolver el
Proceso Interno N 2008-00133.

322

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El auto de admisin a trmite de fecha 27 de agosto de


2012.
I. Antecedentes.
El Tribunal, con fundamento en la documentacin allegada
estima procedente destacar como antecedentes del proceso
interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:
3. Partes en el proceso interno:
Demandante: Laboratorios Pisa S.A. DE C.V.
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio, de
la Repblica de Colombia.
Tercero interesado: BIOGEN LABORATORIOS DE
COLOMBIA S.A.
2. Determinacin de los hechos relevantes:
-

El 7 de marzo de 2003, la demandante LABORATORIOS PISA S.A. DE C.V. solicit el registro de la


marca ISAVIR (denominativa) en la Clase 05, la que le
fue denegada con apoyo en la marca ISAVIAR
perteneciente a la sociedad TECNOQUMICAS S.A.,
decisin contra la cual interpuso recurso de reposicin y
en subsidio de apelacin, los que an no han sido
resueltos por la Superintendencia de Industria y
Comercio; y, adicionalmente pidi la cancelacin por no
uso de la marca ISAVIAR, a lo que accedi la SIC
mediante Resolucin N 31535, de 28 de noviembre de
2005. Por tanto, ejerci el derecho preferente y el 13 de
enero de 2005 present la solicitud de registro de la
marca ISAVIAR.
El 11 de octubre de 2005, la sociedad BIOGEN
LABORATORIOS DE COLOMBIA S.A. solicit el

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

323

registro de la marca INTAVIR (denominativa), para


distinguir los productos en la Clase 5 de la Clasificacin
Internacional de Niza.
El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de
la Propiedad Industrial y, dentro del trmino legal, la
sociedad actora LABORATORIOS PISA S.A. DE C.V.
present oposicin en contra de la solicitud de registro.
Mediante Resolucin N 32150, de 29 de noviembre de
2006, la SIC declar infundada la oposicin interpuesta
por la sociedad actora LABORATORIOS PISA S.A.
DE C.V. y concedi el registro del signo solicitado.
Contra la citada Resolucin N 32150, se interpuso
recurso de reposicin y en subsidio el de apelacin;
siendo resuelto el primero de ellos a travs de la
Resolucin N 000274, de 16 de enero de 2007,
expedida por la Jefe de la Divisin de Signos Distintivos
de la Superintendencia de Industria y Comercio, que
confirm la Resolucin impugnada; y, el segundo lo fue
a travs de la Resolucin N 26991, de 29 de agosto de
2007, expedida por el Superintendente Delegado para la
Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria
y Comercio, que confirm la citada Resolucin,
agotndose as la va gubernativa.

3. Fundamentos de la demanda:
La demandante LABORATORIOS PISA S.A. DE C.V.
manifest lo siguiente:
-

El 7 de marzo de 2003, solicit con anterioridad el


registro de la marca ISAVIR (denominativa) en la
misma Clase 05, la que le fue denegada con apoyo en la
marca ISAVIAR perteneciente a la sociedad
TECNOQUMICAS S.A., decisin contra la cual
interpuso recurso de reposicin y en subsidio de
apelacin, los que an no han sido resueltos por la
Superintendencia de Industria y Comercio; y,

324

CORPORACIN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

adicionalmente pidi la cancelacin por no uso de la


marca ISAVIAR, a lo que accedi la SIC mediante
Resolucin N 31535, de 28 de noviembre de 2005. Por
tanto, ejerci el derecho preferente y el 13 de enero de
2005 present la solicitud de registro de la marca
ISAVIAR.
Aduce que, es clara la confundibilidad entre el signo
INTAVIR y la marca ISAVIAR solicitada de
manera preferencial y adquirida como resultado de
haber presentado la solicitud de cancelacin, por lo que,
a su juicio, la SIC le conceder el registro del signo
solicitado ISAVIR. Afirma que, la Superintendencia
de Industria y Comercio al conceder el registro de la
marca INTAVIR se equivoc al considerar que la
solicitud de registro de la marca ISAVIR fue posterior
a la solicitud de la marca ISAVIAR, adems que no se
pronunci sobre todas las argumentaciones del escrito
de oposicin.
Que se viol el artculo 150 de la Decisin 486 de la
Comisin de la Comunidad Andina, debido a que la
Administracin adems de no realizar a fondo el
examen de registrabilidad, desconoci totalmente los
argumentos expuestos en el escrito de oposicin, lo que
hace que los actos demandados sean ilegales por falsa
motivacin, ya que la Ley es enftica en exigir que el
anlisis se haga con motivos precisos y restrictivos.
La SIC desconoci totalmente los argumentos
expuestos en el escrito de oposicin, as: i) desconoci
de manera reprochable e inexplicable la existencia de la
solicitud del registro de marca ISAVIR (denominativa)
Clase 05, que se le haba puesto de presente en el escrito
de oposicin de manera clara y concreta; ii) no tuvo en
cuenta la solicitud de marca ISAVIAR (denominativa)
Clase 05, al cometer un craso error sobre la
determinacin de la fecha de su solicitud, considerndola errneamente posterior a la solicitud de la
marca INTAVIR; y, iii) desconoci las dems argumen-

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

325

taciones que apuntaban a la existencia de identidad de


productos a distinguir.
Que se viol el artculo 136 literal a) de la Decisin 486,
toda vez que se cumplen los supuestos establecidos en
dicha norma, ya que es evidente la identidad y similitud
entre las marcas ISAVIAR (denominativa),
ISAVIR
(denominativa)
e
INTAVIR
(denominativa) dada su alta confundibilidad fontica,
gramatical y ortogrfica.
Afirma, que un signo es irregistrable cuando existe una
marca similar anteriormente solicitada para registro o
registrada por un tercero, aspecto ste que se
desconoci, toda vez que la marca ISAVIR
(denominativa) fue solicitada de manera precedente y
prioritaria el 07 de marzo de 2003, en tanto que
ISAVIAR (denominativa) lo fue en ejercicio del
derecho preferencial el 13 de enero de 2005; y, la que es
objeto de controversia INTAVIR (denominativa) fue
radicada por el interesado el 11 de octubre de 2005.
Por ltimo, sostiene que las tres marcas anteriormente
sealadas identifican productos veterinarios de la misma
Clase 5, configurndose as el tercer supuesto de
irregistrabilidad de la marca, la cual seala que un signo
es irregistrable cuando adems de existir una gran
similitud con otro anteriormente solicitado o registrado
pretenda distinguir los mismos productos o servicios, o
el uso de la marca para dichos productos o servicios
puedan causar confusin o asociacin.

4. Fundamentos de la contestacin a la demanda:


La Superintendencia de Industria y Comercio contest
la demanda sealando en lo principal que: El signo solicitado
INTAVIR es diferente a las marcas fundamento de la oposicin por
parte de la demandante, ISAVIAR e ISAVIR. En
consecuencia, la SIC otorg debidamente el registro del
signo solicitado.

326

CORPORACIN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

El tercero interesado BIOGEN LABORATORIOS DE


COLOMBIA S.A. manifest lo siguiente:
-

Los signos confrontados no son similares al grado de


causar riesgo de confusin en el pblico consumidor.
El hecho de que dos signos, tengan como elemento
comn al final de cada uno de ellos, las letras VIR, no
los hace por ello confundibles () la partcula VIR
hace parte de la terminologa corriente de ese mercado,
que ha permitido la coexistencia pacfica sin posibilidad
de confusin a gran cantidad de productos () la
comparacin debe recaer sobre las expresiones INTA- e
ISA-, ya que como lo vimos ampliamente la expresin
de uso comn no puede hacer parte del anlisis de
confundibilidad.
Existen numerosas marcas en la Clase 05 que comparten
el sufijo VIR.
Menciona pronunciamientos anteriores del Consejo de
Estado aplicables a la presente controversia.

II. Competencia del Tribunal.


El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es
competente para interpretar por la va prejudicial, las
normas que conforman el Ordenamiento Jurdico de la
Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicacin
uniforme en el territorio de los Pases Miembros.
III. Normas del ordenamiento jurdico comunitario a
ser interpretadas.
El Juez Consultante solicita la Interpretacin Prejudicial de
los artculos 136 literal a) y 150 de la Decisin 486. Adems,
se interpretarn de oficio los artculos 134 literal a) y 168 de
la mencionada Decisin.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

327

A continuacin, se inserta el texto de las normas a ser


interpretadas:
DECISIN 486
()
Artculo 134
A efectos de este rgimen constituir marca cualquier signo
que sea apto para distinguir productos o servicios en el
mercado. Podrn registrarse como marcas los signos
susceptibles de representacin grfica. La naturaleza del
producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en
ningn caso ser obstculo para su registro.
Podrn constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:
las palabras o combinacin de palabras;
()
Artculo 136
No podrn registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso
en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en
particular cuando:
a) sean idnticos o se asemejen, a una marca anteriormente
solicitada para registro o registrada por un tercero, para los
mismos productos o servicios, o para productos o servicios
respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un
riesgo de confusin o de asociacin;
()
Artculo 150.- Vencido el plazo establecido en el artculo
148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina

CORPORACIN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

328

nacional competente proceder a realizar el examen de


registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la
oficina nacional competente se pronunciar sobre stas y sobre
la concesin o denegatoria del registro de la marca mediante
resolucin.
()
Artculo 168.- La persona que obtenga una resolucin
favorable tendr derecho preferente al registro. Dicho derecho
podr invocarse a partir de la presentacin de la solicitud de
cancelacin, y hasta dentro de los tres meses siguientes de la
fecha en que la resolucin de cancelacin quede firme en la va
administrativa.
().
Procede el Tribunal a realizar la interpretacin prejudicial
solicitada, para lo cual se analizarn los siguientes aspectos:
1. EL DERECHO PREFERENTE COMO CONSECUENCIA DE LA CANCELACIN DEL REGISTRO MARCARIO POR NO USO.
En el presente caso, la demandante LABORATORIOS
PISA S.A. DE C.V. manifest que el 7 de marzo de 2003,
solicit con anterioridad el registro de la marca ISAVIR
(denominativa) en la misma Clase 05, la que le fue denegada
con apoyo en la marca ISAVIAR perteneciente a la
sociedad TECNOQUMICAS S.A., decisin contra la cual
interpuso recurso de reposicin y en subsidio de apelacin,
los que an no han sido resueltos por la Superintendencia
de Industria y Comercio; y, adicionalmente pidi la
cancelacin por no uso de la marca ISAVIAR, a lo que
accedi la SIC mediante Resolucin N 31535, de 28 de
noviembre de 2005. Por tanto, ejerci el derecho preferente
y el 13 de enero de 2005 present la solicitud de registro de

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

329

la marca ISAVIAR. Por tal motivo, se hace necesario


determinar cmo opera el derecho preferente como
consecuencia de la cancelacin del registro marcario por no
uso.
En anterior Interpretacin Prejudicial, el Tribunal se ha
referido a los efectos de la cancelacin de la marca por no
uso, dentro de los cuales se encuentra el derecho preferente
aludido. El Tribunal ha expresado lo siguiente:
g. Efectos de la cancelacin de la marca por no uso.
1. Depurar el registro marcario, sacando aquellas marcas
que no son usadas de una manera real y efectiva.
2. Permitir que otras personas puedan registrar esa marca,
otorgndole, de conformidad con el artculo 168 de la
Decisin 486, un derecho de preferencia a la persona que
obtuvo la decisin favorable, que podr invocarse partir
de la presentacin de la solicitud de cancelacin, y hasta
dentro del plazo de tres meses siguientes a la fecha en la
que quede firme la resolucin de cancelacin. (Proceso
180-IP-2006. Marca: BROCHA MONA.
publicado en la Gaceta Oficial N 1476, de 16 de
marzo de 2007).
Las caractersticas principales del derecho preferente que
surge como consecuencia de la cancelacin de un registro
marcario por no uso, son las siguientes:
Titular del derecho.
El titular del derecho preferente es aquel que ha promovido
el procedimiento de cancelacin por no uso y ha logrado
dicha cancelacin.

330

CORPORACIN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

Objeto del derecho preferente.


Dentro del Proceso 46-IP-2007, este Tribunal ha sealado
que:
()
Si lo que se pretende, al iniciar un procedimiento de
cancelacin por no uso, es posibilitar el posterior registro de
una marca semejante o similar a la marca que se pretende
cancelar, si se obtiene la cancelacin, se debe invocar el
derecho preferente para lograr el registro del signo
solicitado, dentro del trmino previsto en la norma
comunitaria.
Para entender el trmino de que dispone el titular del
derecho preferente para su ejercicio, se debe precisar en qu
momento nace el derecho preferente.
El derecho preferente, de conformidad con lo
anteriormente anotado, nace en el momento en que la
Resolucin de cancelacin del registro de la marca por no
uso queda en firme. Es en este momento en que el titular
del derecho preferente puede ejercer su derecho, situacin
sta que debe acompasarse con la redaccin del artculo 168
de la Decisin 486.
Cuando este artculo dispone que dicho derecho podr
invocarse a partir de la presentacin de la solicitud de
cancelacin, no est afirmando que el derecho preferente se
pueda ejercer desde la fecha de presentacin de la solicitud,
ya que no se puede ejercer un derecho que no ha nacido. Sin
embargo, dicho derecho se retrotrae al momento de la
presentacin de la solicitud de cancelacin. Por eso, lo que
prev la norma es que el solicitante de la cancelacin por no
uso pueda, desde la presentacin de la solicitud dar aviso a
la Oficina de Registro Marcario de su intencin de utilizar el
derecho preferente, de manera que la administracin lo

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

331

tenga en cuenta al momento de recepcionar y de tramitar


otras solicitudes de registro del signo que se pretende
cancelar.
Lo anterior tiene total lgica, si se piensa que existe la
posibilidad de que cualquier persona pueda solicitar registro
del mismo o semejante signo antes de que el solicitante de la
cancelacin pudiera ejercer su derecho preferente y, en
consecuencia, en caso de lograr la cancelacin por no uso se
hara nugatoria la consagracin del referido derecho.
Adems el solicitante de la cancelacin por falta de uso de
una marca podra presentar oposiciones a la solicitud de
registro de signos idnticos o semejantes a la marca que
pretende cancelar, o solicitar la suspensin de su trmite
hasta tanto se defina el relativo a la cancelacin.
Aclarando lo anterior, el derecho preferente se puede ejercer
en el plazo de tres meses contados desde que queda en
firme la resolucin de cancelacin, sin perjuicio, como ya se
anot, que desde el mismo momento en que se hace la
solicitud de cancelacin por falta de uso del registro
marcario, se informe a la Oficina Nacional del inters de
hacer uso en su momento de tal derecho preferente.
Efectos del derecho preferente.
Un efecto obvio de la figura del derecho preferente es la
facultad que tiene el solicitante de la cancelacin de registro
marcario por falta de uso, de actuar dentro del trmite de
registro de signos idnticos o semejantes a la marca que
pretende cancelar o que se cancel, presentado las
respectivas oposiciones.
En segundo lugar, el titular del derecho preferente, al
solicitar para registro la marca que ha sido cancelada, logra
que su solicitud tenga prelacin relacin a las dems solici-

332

CORPORACIN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

tudes presentadas ya que opera el informe enviado a la


Oficina Nacional de que va a hacer uso de tal derecho, con
el fin de que se tome nota en relacin con posibles
solicitudes de registro de signos idnticos o similares a aqul
que se ha solicitado cancelar.
Pero, como se deduce de los anteriormente expuesto esto
no significa que el ejercicio del derecho preferente implique
un derecho indiscutible e indefectible de lograr el registro de
la marca cancelada a su nombre, ya que la Oficina de
Registro Marcario deber realizar el respectivo anlisis de
registrabilidad, analizando los diferentes requisitos de
registrabilidad y las oposiciones que sean presentadas. En
consecuencia, el efecto del ejercicio del derecho preferente
es que la solicitud presentada con base en dicho derecho sea
tramitada con prelacin a las dems que se presenten, por lo
que se debe informar a la Oficina Nacional que se har uso
de dicho Derecho a fin de que la Oficina Nacional pueda
establecer el derecho preferente respecto de la fecha de
presentacin de otras solicitudes de registro.
().
2. concepto de marca. Requisitos para el registro de las
marcas.
En el procedimiento administrativo interno, se resolvi
conceder el registro del signo solicitado INTAVIR
(denominativo). Por tal motivo, es pertinente referirse al
concepto de marca y los requisitos para su registro.
Teniendo en cuenta las Interpretaciones Prejudiciales, que
sobre esta materia han sido emitidas por este Honorable
Tribunal a la Seccin Primera de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado de la Repblica de
Colombia, se debe efectuar la determinacin de los

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

333

requisitos para el registro de las marcas con fundamento en


lo establecido en los siguientes pronunciamientos:

Interpretacin Prejudicial 133-IP-2006, de 26 de


octubre de 2006. Marca: TRANSPACK,
publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena N 1451, de 09 de enero de 2007,
dictada para el proceso interno del Consejo de
Estado N 2003-0044.
Interpretacin Prejudicial 128-IP-2006, de 19 de
septiembre de 2006. Marca: USA GOLD,
publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena N 1421, de 03 de noviembre de 2006,
dictada para el proceso interno del Consejo de
Estado N 2004-0427.

En las anteriores providencias se concluy lo siguiente: Un


signo puede registrarse como marca si rene los requisitos de
distintividad y susceptibilidad de representacin grfica y, adems, si el
signo no est incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad
sealadas en los artculos 135 y 136 de la Decisin 486 de la
Comisin de la Comunidad Andina. La distintividad del signo
presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.
Es importante advertir que el literal a) del artculo 135 de la
Decisin 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la
falta de alguno de los requisitos que se desprenden del
artculo 134 de la misma normativa, es decir, que un signo
es irregistrable si carece de distintividad, de susceptibilidad
de representacin grfica o de perceptibilidad.
Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de
distintividad est consagrada de manera independiente
como causal de nulidad absoluta en el artculo 135, literal b).
La distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad
intrnseca, mediante la cual se determina la capacidad que
debe tener el signo para distinguir productos o servicios en

334

CORPORACIN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

el mercado. Y 2) distintividad extrnseca, mediante la cual se


determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros
signos en el mercado.
Este ltimo aspecto, tiene que ver con la causal relativa
contenida en el artculo 136, literal a), que analizaremos en
el siguiente acpite.
3. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR
IDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE CONFUSIN Y/O DE ASOCIACIN. LAS REGLAS PARA
EL COTEJO DE SIGNOS DISTINTIVOS.
En el procedimiento administrativo interno, la demandante
argument que es clara la confundibilidad entre el signo
INTAVIR y la marca ISAVIAR solicitada de manera
preferencial y adquirida como resultado de haber
presentado la solicitud de cancelacin, por lo que, a su
juicio, la SIC le conceder el registro del signo solicitado
ISAVIR. Por tal motivo, es pertinente referirse a la
irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y a las
reglas para el cotejo de signos distintivos.
Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.
El literal a) del artculo 136 de la Decisin 486 de la
Comisin de la Comunidad Andina, consagra una causal de
irregistrabilidad relacionada especficamente con el requisito
de distintividad. Establece, que no son registrables signos
que sean idnticos o se asemejen a una marca anteriormente
solicitada para registro o registrada por un tercero, en
relacin, con los mismos productos o servicios, o para
productos o servicios respecto de los cuales el uso de la
marca pueda causar un riesgo de confusin y/o de
asociacin.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

335

Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos


factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha
referido a dos clases: al de confusin y/o de asociacin.
Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado
otros tipos de riesgos, con el objetivo de proteger los signos
distintivos segn su grado de notoriedad.50
Sobre el riesgo de confusin y/o de asociacin, el Tribunal
ha manifestado lo siguiente: El riesgo de confusin es la
posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que
est adquiriendo otro (confusin directa), o que piense que dicho
producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee
(confusin indirecta). El riesgo de asociacin es la posibilidad de que el
consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen
empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho
producto y otra empresa tienen una relacin o vinculacin econmica.
(Proceso 70-IP-2008. Marca denominativa SHERATON,
publicado en la Gaceta Oficial N 1648, de 21 de agosto de
2008).

50

PACN, Ana Mara, LOS DERECHOS SOBRE LOS SIGNOS DISTINTIVOS Y SU IMPORTANCIA EN UNA ECONOMA GLOBALIZADA. Publicado en www.ugma.edu.ve. En dicho
artculo manifiesta lo siguiente:
La realidad econmica demostraba que muchas marcas poseen una imagen atractiva que
puede ser empleada en la promocin de productos o servicios distintos. La creacin de esta
imagen no es casual, sino que obedece a una estrategia de marketing y a cuantiosos desembolsos de dinero. Los riesgos a los que se ven expuestos estos signos son: dilucin del valor
atractivo de la marca, uso parasitario de las representaciones positivas que condensa el signo,
utilizacin de la marca para productos o servicios distintos de forma que pueda daarse las
asociaciones positivas que la marca suscita.
De estos riesgos que difieren de los protegidos tradicionalmente por el sistema de marcas, slo
el primero (dilucin del valor atractivo de la marca) era merecedor de una proteccin ampliada.
Para ello la marca deba revestir determinadas caractersticas, entre las cuales, era relevante la
implantacin del signo en prcticamente la totalidad del pblico de los consumidores. Se cuestion entonces si slo este tipo de marcas deban merecer una proteccin contra los otros
riesgos sealados. La conclusin a la que se lleg fue que el fundamento comn a estos riesgos,
no era tanto la gran implantacin que goza el signo en el trfico econmico, sino la reputacin
que condensa la marca, de la cual se hace un uso parasitario o se trata de daar negativamente.
Surgen entonces los trminos marca renombrada, marca de alta reputacin para definir a este
nuevo tipo de signo que condensa una elevada reputacin y prestigio que lo hace merecedor de
una proteccin ms all de la regla de la especialidad.

336

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Segn la Normativa Comunitaria Andina, no es registrable


un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva; de
permitirse su registro se estara atentando contra el inters
del titular de la marca anteriormente registrada, as como el
de los consumidores. Dicha prohibicin, contribuye a que el
mercado de productos y servicios se desarrolle con
transparencia y, como efecto, que el consumidor no incurra
en error al realizar la eleccin de los productos o servicios
que desea adquirir.
Conforme lo anotado, la Oficina Nacional Competente
debe observar y establecer si entre los signos en conflicto
existe identidad o semejanza, para determinar luego, si esto
es capaz de generar confusin o asociacin entre los
consumidores. De la conclusin a que se arribe, depender
la registrabilidad o no del signo.
La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes
mbitos:
La similitud ortogrfica. Se da por la semejanza de las
letras entre los signos a compararse. La sucesin de vocales,
la longitud de la palabra o palabras, el nmero de slabas, las
races o las terminaciones iguales, pueden incrementar la
confusin.
La similitud fontica. Se da por la coincidencia en las
races o terminaciones, y cuando la slaba tnica en las
denominaciones comparadas es idntica o muy difcil de
distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las
particularidades de cada caso, para determinar una posible
confusin.
La similitud ideolgica. Se configura entre signos que
evocan una idea idntica o semejante.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

337

2. Reglas para el cotejo marcario.


La Autoridad Nacional competente, deber proceder al
cotejo de los signos en conflicto, aplicando para ello los
siguientes parmetros:

La comparacin, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto
marcario, es decir, cada signo debe analizarse con
una visin de conjunto, teniendo en cuenta su
unidad ortogrfica, auditiva e ideolgica.

En la comparacin, se debe emplear el mtodo


del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un
signo y despus el otro. No es procedente realizar
un anlisis simultneo, ya que el consumidor no
observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo
hace en diferentes momentos.

Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las


diferencias, ya que en estas ltimas es donde se
percibe el riesgo de confusin o de asociacin.

Al realizar la comparacin, es importante tratar


de colocarse en el lugar del presunto comprador,
pues un elemento importante para el examinador,
es determinar cmo el producto o servicio es
captado por el pblico consumidor.

Los anteriores parmetros, han sido adoptados por el


Tribunal en numerosas Interpretaciones Prejudiciales, entre
las cuales podemos destacar: Proceso 58-IP-2006. Marca:
GUDUPOP, publicado en la Gaceta Oficial N 1370, de
14 de julio de 2006. Y Proceso 62-IP-2006. Marca: DK,
publicado en la Gaceta Oficial N 1370, de 14 de julio de
2006.

CORPORACIN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

338

4. COMPARACIN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS.


En el procedimiento administrativo interno, la demandante
aduce que es clara la confundibilidad entre el signo
INTAVIR (denominativo) y la marca ISAVIAR
(denominativa) solicitada de manera preferencial y adquirida
como resultado de haber presentado la solicitud de
cancelacin. Por tal motivo, es necesario abordar el tema de
la comparacin entre signos denominativos.
Las marcas denominativas se conforman por una o ms
letras, nmeros, palabras que forman un todo pronunciable,
dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden
provenir del idioma espaol o de uno extranjero, como de la
inventiva de su creador, es decir, de la fantasa; cabe indicar
que la denominacin permite al consumidor solicitar el
producto o servicio a travs de la palabra, que impacta y
permanece en la mente del consumidor.
Al momento de realizar la comparacin entre dos signos
denominativos, el examinador debe tomar en cuenta los
siguientes criterios:

Se debe analizar cada signo en su conjunto, es


decir, sin descomponer su unidad fontica. Sin
embargo, es importante tener en cuenta, las
slabas o letras que poseen una funcin
diferenciadora en el conjunto, ya que esto
ayudara a entender cmo el signo es percibido
en el mercado.

Se debe igualmente precisar acerca de la slaba


tnica de los signos a comparar, ya que si ocupa
la misma posicin, es idntica o muy difcil de
distinguir, la semejanza entre los signos podra
ser evidente.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

339

Se debe observar el orden de las vocales, pues


esto indica la sonoridad de la denominacin.

Se debe determinar el elemento que impacta de


una manera ms fuerte en la mente del
consumidor, porque esto mostrara cmo es
captada la marca en el mercado.

En este orden de ideas, el Juez Consultante, aplicando este


criterio, debe establecer el riesgo de confusin y/o de
asociacin que pudiera existir entre el signo solicitado
INTAVIR (denominativo) y la marca ISAVIAR
(denominativa).
5. LAS MARCAS FARMACUTICAS. PARTCULAS
DE USO COMN EN LA CONFORMACIN DE
DICHAS MARCAS. LA MARCA DBIL. EL CRITERIO DEL CONSUMIDOR MEDIO.
Los signos en conflicto amparan productos de la Clase 05
de la Clasificacin Internacional de Niza. Por lo tanto, es
pertinente tratar el examen de los signos que distinguen
productos farmacuticos.
El examen de estos signos merece una mayor atencin en
procura de evitar la posibilidad de confusin entre los
consumidores. En estos casos, es necesario que el
examinador aplique un criterio ms riguroso. A tal
propsito, el Tribunal se ha manifestado de la siguiente
manera:
Lo que se trata de proteger evitando la confusin marcaria,
es la salud del consumidor, quien por una confusin al
solicitar un producto y por la negligencia del despachador,
puede recibir uno de una fontica semejante pero que difiera de
su composicin y finalidad. Si el producto solicitado est

340

CORPORACIN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

destinado al tratamiento gripal y el entregado lo es para el


tratamiento amebtico (sic), las consecuencias en el
consumidor pueden ser nefastas.
Hay que tomar en consideracin lo que se viene denominando
en nuestros Pases sobre la cultura curativa personal, segn
la cual un gran nmero de pacientes se autorecetan bien por
haber escuchado el anuncio publicitario de un producto o por
haber recibido alguna insinuacin de un tercero. No se
considera que cada organismo humano tiene una reaccin
diferente frente al mismo frmaco, y sin embargo la
automedicacin puede llevar al momento de la adquisicin del
producto a un error o confusin por la similitud entre los dos
signos.
El criterio jurisprudencial concordante de este Tribunal sobre
las marcas farmacuticas ha sido reiterado en varias
sentencias. As, en el Proceso 30-IP-2000, se estableci lo
siguiente:
Este Tribunal se inclina por la tesis de que en cuanto a
marcas farmacuticas el examen de la confundibilidad debe
tener un estudio y anlisis ms prolijo evitando el registro de
marcas cuya denominacin tenga una estrecha similitud para
evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto
confundindose con otro, lo que en determinadas
circunstancias puede causar un dao irreparable a la salud
humana, ms an tomando en consideracin que en muchos
establecimientos, aun medicamentos de delicado uso, son
expendidos sin receta mdica y con el solo consejo del
farmacutico de turno.
Dentro del proceso 48-IP-2000, siguiendo esta lnea de
rigurosidad del examen o comparacin de dos signos que
amparen productos farmacuticos, en la conclusin tercera, el
Tribunal expres:

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

341

Respecto de los productos farmacuticos, resulta de gran


importancia determinar la naturaleza de los mismos, dado
que algunos de ellos corresponden a productos de delicada
aplicacin, que pueden causar daos irreparables a la salud
del consumidor. Por lo tanto, lo recomendable en estos casos es
aplicar, al momento del anlisis de las marcas confrontadas,
un criterio riguroso, que busque prevenir eventuales
confusiones en el pblico consumidor dada la naturaleza de
los productos con ellas identificadas". (Proceso N 68-IP2001, publicado en la Gaceta Oficial N 765, de 27 de
febrero de 2002).
Este razonamiento se soporta en el criterio del consumidor medio, que en estos casos es de vital importancia, ya
que las personas que consumen estos productos
farmacuticos no suelen ser especializadas en temas
qumicos ni farmacuticos y, por lo tanto, son ms
susceptibles de confusin al adquirir dichos productos. El
criterio comentado insta al examinador a ponerse en el lugar
de un consumidor medio, que en el caso en cuestin es la
poblacin consumidora de productos farmacuticos y, que
adems, va a utilizar el producto dentro del mbito de su
hogar sin asistencia tcnica permanente.
Como quiera que en el presente caso los signos en conflicto
comparten la partcula -VIR, es preciso que el Juez
Consultante determine si dicha partcula es de uso comn
en la clase 5 de la Clasificacin Internacional de Niza, para
posteriormente realizar el cotejo de los signos en conflicto.
Las marcas farmacuticas frecuentemente se confeccionan
con la conjuncin de elementos de uso general y corriente,
que le dan al signo algn poder evocativo (prefijos, sufijos o
palabras), ya que ofrecen al consumidor una idea acerca de
las propiedades del producto, sus principios activos, su uso
teraputico, etc. Por lo tanto, ningn competidor en el
mercado puede apropiarse de tal partcula comn. El

342

CORPORACIN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

derecho de uso exclusivo del titular de la marca no impide


que las partculas de uso comn puedan ser utilizadas por el
pblico en general51. En este sentido, los signos que
contengan dichas partculas sern considerados marcariamente dbiles.
Por lo tanto, las partculas de uso comn que conforman
marcas farmacuticas no deben ser consideradas a efectos
de determinar si existe confusin, siendo sta una
circunstancia de excepcin a la regla de que el cotejo de las
marcas debe realizarse atendiendo a una simple visin de
conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo
prevalece sobre sus componentes.
De conformidad con lo anterior, el Juez Consultante deber
determinar si la partcula -VIR de los signos en conflicto es
de uso comn en la clase 5, para as establecer el riesgo de
confusin que pudiera presentarse en el pblico
consumidor.
La marca dbil.
Ahora bien, todo signo registrado como marca puede
hacerse dbil en el mercado de productos o servicios de que
se trate. En efecto, si uno de los elementos que integran el
signo es de carcter genrico o de uso comn, o si evoca
una cualidad del producto o servicio, el signo se har dbil
frente a otros que tambin incluyan uno de tales elementos
o cualidades, inapropiables en exclusiva.

51

Dentro del tema Jorge Otamendi seala que:


El titular de una marca con un elemento de uso comn sabe que tendr que coexistir con las
marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Y sabe tambin que siempre
existir entre las marcas as configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las
partculas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario. Esto necesariamente tendr
efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos
de uso comn son marcariamente dbiles. OTAMENDI Jorge. DERECHO DE MARCAS. Ed.
Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2002. Pg. 191.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

343

Segn la doctrina, la presencia de una locucin genrica no


monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto,
puede monopolizar una raz genrica, debiendo tolerar que otras marcas
la incluyan, aunque podrn exigir que las desinencias u otros
componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente
del otro. Asimismo, el texto citado agrega que, no obstante su
distintividad, el signo puede haberse tornado banal por el crecido
nmero de registros marcarios que lo contienen; no se trata de una
cualidad intrnseca del signo, sino de su posicin relativa en ese universo
de signos que constituye el Registro (...).52
Otamendi, por su parte, destaca que el titular de una marca
dbil, al contener sta una partcula de uso comn no puede
impedir su inclusin en marcas de terceros, y fundar en esa sola
circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se
estara otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raz de
uso general o necesario (...). Esto necesariamente tendr efectos sobre el
criterio que se aplique en el cotejo. Y, por ello se ha dicho que esos
elementos de uso comn son marcariamente dbiles, y que los cotejos
entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio
benevolente.53
6. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD Y DEBIDA
MOTIVACIN.
En el presente caso, la demandante alega que se viol el
artculo 150 de la Decisin 486 de la Comisin de la
Comunidad Andina, debido a que la Administracin adems
de no realizar a fondo el examen de registrabilidad,
desconoci totalmente los argumentos expuestos en el
escrito de oposicin, lo que hace que los actos demandados
sean ilegales por falsa motivacin, ya que la Ley es enftica
en exigir que el anlisis se haga con motivos precisos y
52

BERTONE, Luis Eduardo; y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo: Derecho de


Marcas, Tomo II, Pgs. 78 y 79.
53
OTAMENDI, Jorge: Derecho de Marcas, cuarta edicin. Editorial LEXIS NEXIS AbeledoPerrot. Buenos Aires. 2002. Pgs. 191 y 192.

344

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restrictivos. Por lo tanto, el Tribunal estima adecuado


referirse al tema de Examen de registrabilidad y debida
motivacin.
El artculo 148 de la Decisin 486 dispone que en el caso en
que se hayan presentado oposiciones la Oficina Nacional
Competente notificar el hecho al solicitante para que,
dentro de los 30 das siguientes, haga valer sus
argumentaciones y, si lo considera necesario, presente
pruebas. La Oficina Nacional Competente, a solicitud de
parte, otorgar 30 das de plazo adicional para presentar
pruebas que sustenten la contestacin.
Por otro lado, el artculo 150 de la Decisin 486 determina
que Vencido el plazo establecido en el artculo 148, o si no se
hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente
proceder a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen
presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciar
sobre stas y sobre la concesin o denegatoria del registro de la marca
mediante resolucin.
Por consiguiente, a la Oficina Nacional Competente le
corresponde realizar el examen de registrabilidad, el que es
obligatorio y debe llevarse a cabo an en el caso de que no
hubiesen sido presentadas oposiciones; en consecuencia, la
Autoridad Competente en ningn caso queda eximida de
realizar el examen de fondo para conceder o negar el
registro. En el caso de que sean presentadas oposiciones, la
Oficina Nacional Competente se pronunciar acerca de ellas
as como acerca de la concesin o de la denegacin del
registro solicitado.
Al respecto, este Tribunal ha manifestado:
La existencia de oposiciones compromete ms an al
funcionario respecto de la realizacin del examen de fondo,
pero, la inexistencia de las mismas no lo libera de la

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

345

obligacin de practicarlo; esto, porque el objetivo de la norma


es el de que dicho examen se convierta en etapa obligatoria
dentro del proceso de concesin o de denegacin de los registros
marcarios. 54
Asimismo, el examen de registrabilidad que, en apego a lo
dispuesto en el artculo 150 de la misma Decisin, debe
practicar la oficina correspondiente, comprende el anlisis
de todas las exigencias que aquella impone para que un
signo pueda ser registrado como marca, partiendo, desde
luego, de los requisitos fijados por el artculo 134 y,
tomando en consideracin las prohibiciones determinadas
por los artculos 135 y 136 de la Decisin en estudio.
De la misma forma, ser la Oficina Nacional Competente, la
que en definitiva decida sobre las oposiciones formuladas,
en el caso de que hayan sido presentadas, y, desde luego,
respecto de la concesin o de la denegacin del registro
solicitado; el acto de concesin o de denegacin del registro
debe estar respaldado en un estudio prolijo, tcnico y
pormenorizado de todos los elementos y reglas que le
sirvieron de base para tomar su decisin. El funcionario
debe aplicar las reglas que la doctrina y la jurisprudencia han
establecido con esa finalidad. La aplicacin que de stas se
realice en el examen comparativo depender, en cada caso,
de las circunstancias y hechos que rodeen a las marcas en
conflicto.
Asimismo, en anteriores providencias, el Tribunal ha
establecido ciertas caractersticas aplicables al examen de
registrabilidad, a saber:

54

Proceso 16-IP-2003, sentencia de 12 de marzo de 2003, publicada en la G.O.A.C. N 916, de


2 de abril de 2003. Marca: CONSTRUIR Y DISEO. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

346

CORPORACIN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

El Tribunal en mltiples Interpretaciones Prejudiciales55 ha


abordado el tema del examen de registrabilidad, pero en uno
de sus ltimos pronunciamientos determin con toda claridad
cules son las caractersticas de dicho examen:
1. El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La
Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de
registrabilidad as no se hubieren presentado oposiciones, o no
hubiere solicitud expresa de un tercero.
2. El examen de registrabilidad es integral. La Oficina
Nacional Competente al analizar si un signo puede ser
registrado como marca debe revisar si cumple con todos los
requisitos de artculo 134 de la Decisin 486, y luego
determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna
de las causales de irregistrabilidad consagradas en los
artculos 135 y 136 de la misma norma.
3. En consecuencia con lo anterior y en relacin con marcas de
terceros, la Oficina Nacional Competente, as hubiera o no
oposiciones, deber revisar si el signo solicitado no encuadra
dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el
artculo 136, literal a); es decir, debe determinar si es o no
idntico o se asemeja o no a una marca anteriormente
solicitada para registro o registrada por un tercero, para los
mismos productos o servicios, o para productos o servicios
respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un
riesgo de confusin o de asociacin56.
Otra de las caractersticas del examen de registrabilidad es su
autonoma tanto en relacin con las decisiones expedidas
55

Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales sobre la materia: Interpretacin


Prejudicial de 7 de julio de 2004, dentro del proceso 40-IP-2004; Interpretacin Prejudicial de 9
de marzo de 2005, dentro del proceso 03-IP-2005; e Interpretacin Prejudicial de 16 de noviembre de 2005, dentro del proceso 167-IP-2005.
56
Proceso 180-IP-2006. Interpretacin Prejudicial de 4 de diciembre de 2006, publicada en la
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N 1476, de 16 de marzo de 2007, marca: TRANSPACK. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

347

por otras Oficinas de Registro Marcario, como en relacin


con anteriores decisiones expedidas por la propia oficina.
En el siguiente acpite el Tribunal se referir a esta
caracterstica.
Debida motivacin.
La resolucin que emita la Oficina Nacional Competente
tiene que ser necesariamente, motivada en debida forma y,
adems, debe expresar en su pronunciamiento los
fundamentos en los que se basa para emitirlos.
Acerca de los actos administrativos referentes a la concesin
o a la denegacin de registros marcarios, este Tribunal ha
manifestado:
(...) requieren de motivacin para su validez; pero si,
adems, la obligacin de motivar viene impuesta legalmente en el presente caso por la misma norma comunitaria, de
prevalente aplicacin- debe entonces formar parte de aqul y,
adems, como lo ha expresado la jurisprudencia de este
Tribunal Andino, podra quedar afectada de nulidad
absoluta la resolucin que los contenga si por inmotivacin
lesiona el derecho de defensa de los administrados. 57
En consecuencia, es necesario precisar que el examen de
registrabilidad debe ser plasmado en la Resolucin que
concede o deniega el registro marcario, es decir la Oficina
Nacional no puede mantener en secreto el mismo y, en
consecuencia, la resolucin que concede el registro
marcario, que en definitiva es la que se notifica al solicitante,
debe dar razn de dicho examen y, por lo tanto, cumplir con
un principio bsico de la actuacin pblica como es el de la
motivacin de los actos.
57

Proceso 35-IP-98, sentencia de 30 de octubre de 1998. G.O.A.C. N 422, de 30 de marzo de


1999. Marca: GLEN SIMON. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

348

CORPORACIN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

Autonoma de la Oficina Nacional Competente para


tomar sus decisiones.
Sobre el tema se transcribe lo expresado por este Tribunal
dentro del proceso 110-IP-2008, Marca: LAN
ECUADOR, publicado en la Gaceta Oficial N 1675, de 5
de diciembre de 2008.
El sistema de registro marcario que se adopt en la
Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad
autnoma e independiente de las Oficinas Competentes en
cada Pas Miembro. Dicha actividad, que aunque de manera
general se encuentra regulada por la normativa comunitaria,
deja a salvo la mencionada independencia, y es as como el
Captulo V de la Decisin 344 regula el procedimiento de
registro marcario, e instaura en cabeza de las Oficinas
Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo
examen de registrabilidad.
Dicha autonoma se manifiesta tanto en relacin con
decisiones emanadas de otras oficinas de registro marcario
(principio de independencia), como en relacin con sus propias
decisiones.
Sobre el primer tema, el Tribunal ha sealado:
Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas
emanan son independientes, algunas figuras del derecho
marcario comunitario las ponen en contacto, como sera el caso
del derecho de prioridad o de la oposicin de carcter andino,
sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar
los pronunciamientos de las mismas.
En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas
de Registro Marcario significa que juzgarn la registrabilidad
o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en
consideracin el anlisis de registrabilidad o irregistrabilidad

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

349

realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Pases


Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido
un registro marcario en determinado Pas Miembro esto no
significa que indefectiblemente se deber conceder dicho registro
marcario en los otros Pases. O bien, si el registro marcario
ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser
negado en los dems Pases Miembros, an en el caso de
presentarse con base en el derecho de prioridad por haberse
solicitado en el mismo Pas que neg el registro. (Proceso
71-IP-2007. Marca: MONARCH-M, publicado en
la Gaceta Oficial N 1553, de 15 de octubre de
2007).
Un aspecto de especial importancia en relacin a este tema
constituye el hecho que el principio de independencia
implica dejar en libertad a la Oficina Nacional Competente
para que, de acuerdo a su criterio de interpretacin de los
hechos y de las normas, adopte la decisin que considere
ms adecuada en relacin al caso puesto a su conocimiento.
En cualquier evento es menester que se justifique de manera
suficiente y razonable el criterio adelantado.
Sobre el segundo tema, la norma comunitaria estableci
como atribucin de las oficinas nacionales de registro
marcario la obligacin de realizar el examen de
registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo
an en el caso de que no hubiesen sido presentadas
oposiciones; como ya se indic, la Autoridad Competente
en ningn caso queda eximida de realizar el examen de
fondo para conceder o negar el registro. En el caso de que
sean presentadas oposiciones, la Oficina Nacional
Competente se pronunciar acerca de ellas as como acerca
de la concesin o de la denegacin del registro solicitado.
Asimismo, es pertinente agregar que este examen de oficio,
integral y motivado debe ser autnomo tanto en relacin
con las decisiones expedidas por otras oficinas de registro

350

CORPORACIN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

marcario, como en relacin con anteriores decisiones


expedidas por la propia oficina, en el sentido de que sta
debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada
caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para
registro, las oposiciones presentadas y la informacin
recaudada para dicho procedimiento, independiente de
anteriores anlisis sobre signos idnticos o similares.
Esta atribucin no quiere decir que la Oficina de Registro
Marcario no tenga lmites en su actuacin y que no pueda
utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que
la oficina de registro marcario tiene la obligacin, en cada
caso, de hacer un anlisis de registrabilidad, teniendo en
cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trmite.
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA,
C O N C L U Y E:
1. El titular del derecho preferente es aqul que ha
promovido el procedimiento de cancelacin por no uso y
ha logrado dicha cancelacin. El derecho preferente, de
conformidad con lo anteriormente anotado, nace en el
momento en que la Resolucin de cancelacin del
registro de la marca por no uso queda en firme. Es en
este momento en que el titular del derecho preferente
puede ejercer su derecho, situacin sta que debe
acompasarse con la redaccin del artculo 168 de la
Decisin 486. Cuando este artculo dispone que dicho
derecho podr invocarse a partir de la presentacin de la
solicitud de cancelacin, no est afirmando que el
derecho preferente se pueda ejercer desde la fecha de
presentacin de la solicitud, ya que no se puede ejercer un
derecho que no ha nacido. Sin embargo, dicho derecho se
retrotrae al momento de la presentacin de la solicitud de
cancelacin. Por eso, lo que prev la norma es que el

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

351

solicitante de la cancelacin por no uso pueda, desde la


presentacin de la solicitud dar aviso a la Oficina de
Registro Marcario de su intencin de utilizar el derecho
preferente, de manera que la administracin lo tenga en
cuenta al momento de recepcionar y de tramitar otras
solicitudes de registro del signo que se pretende cancelar.
2. Lo anterior tiene total lgica, si se piensa que existe la
posibilidad de que cualquier persona pueda solicitar
registro del mismo o semejante signo antes de que el
solicitante de la cancelacin pudiera ejercer su derecho
preferente y, en consecuencia, en caso de lograr la
cancelacin por no uso se hara nugatoria la consagracin
del referido derecho. Adems, el solicitante de la
cancelacin por falta de uso de una marca podra
presentar oposiciones a la solicitud de registro de signos
idnticos o semejantes a la marca que pretende cancelar, o
solicitar la suspensin de su trmite hasta tanto se defina
el relativo a la cancelacin. Aclarando lo anterior, el
derecho preferente se puede ejercer en el plazo de tres
meses contados desde que queda en firme la resolucin
de cancelacin, sin perjuicio, como ya se anot, que desde
el mismo momento en que se hace la solicitud de
cancelacin por falta de uso del registro marcario, se
informe a la Oficina Nacional del inters de hacer uso en
su momento de tal derecho preferente.
3. El titular del derecho preferente, al solicitar para registro
la marca que ha sido cancelada, logra que su solicitud
tenga prelacin relacin a las dems solicitudes
presentadas ya que opera el informe enviado a la Oficina
Nacional de que va a hacer uso de tal derecho, con el fin
de que se tome nota en relacin con posibles solicitudes
de registro de signos idnticos o similares a aqul que se
ha solicitado cancelar. Pero, como se deduce de lo
anteriormente expuesto, esto no significa que el ejercicio
del derecho preferente implique un derecho indiscutible e

352

CORPORACIN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

indefectible de lograr el registro de la marca cancelada a


su nombre, ya que la Oficina de Registro Marcario deber
realizar el respectivo anlisis de registrabilidad, analizando
los diferentes requisitos de registrabilidad y las oposiciones que sean presentadas.
Un signo puede registrarse como marca si rene los
requisitos de distintividad y susceptibilidad de representacin grfica y, adems, si el signo no est incurso en
ninguna de las causales de irregistrabilidad sealadas en
los artculos 135 y 136 de la Decisin 486 de la Comisin
de la Comunidad Andina. La distintividad del signo
presupone su perceptibilidad por cualquiera de los
sentidos.
4. Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la
Autoridad Nacional que corresponda deber proceder al
cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si
existe o no riesgo de confusin y/o de asociacin, acorde
con las reglas establecidas en la presente providencia. Se
debe tener en cuenta que basta con la posibilidad de
riesgo de confusin y/o asociacin para que opere la
prohibicin de registro.
5. El examen de los signos destinados a distinguir productos
farmacuticos, merece una mayor atencin en procura de
evitar la posibilidad de confusin entre los consumidores.
En estos casos es necesario que el examinador aplique un
criterio ms riguroso. Este razonamiento se soporta en el
criterio del consumidor medio, que en estos casos es de
vital importancia, ya que las personas que consumen estos
productos farmacuticos no suelen ser especializadas en
temas qumicos ni farmacuticos y, por lo tanto, son ms
susceptibles de confusin al adquirir dichos productos. El
criterio comentado insta al examinador a ponerse en el
lugar de un consumidor medio, que en el caso en cuestin
es la poblacin consumidora de productos farmacuticos

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

353

y, que adems, va a utilizar el producto dentro del mbito


de su hogar sin asistencia tcnica permanente.
De conformidad con lo anterior, el Juez Consultante deber
determinar si la partcula -VIR de los signos confrontados
es de uso comn en la clase 5, para as establecer el riesgo
de confusin que pudiera presentarse en el pblico
consumidor. El derecho de uso exclusivo del titular de la
marca no impide que las partculas de uso comn puedan
ser utilizadas por el pblico en general. En este sentido, los
signos que contengan dichas partculas sern considerados
marcariamente dbiles.
La Oficina Nacional Competente debe, necesariamente,
realizar el examen de registrabilidad del signo solicitado para
registro, el que comprender el anlisis de todas las
exigencias establecidas por la Decisin 486. Dicho examen
debe realizarse an en aquellos casos en que no hayan sido
presentadas oposiciones a la solicitud. El pronunciamiento
que, independientemente de su contenido, favorable o
desfavorable, que resuelva las oposiciones en el caso de
haberlas, y determine la concesin o la denegacin del
registro de un signo, deber plasmarse en resolucin
debidamente motivada, la que deber ser notificada al
peticionario. Asimismo, el examen de registrabilidad
realizado por las oficinas de registro marcario tiene las
siguientes caractersticas:

Debe ser de oficio.


Es integral.
Se debe plasmar en una resolucin debidamente
motivada.
Es autnomo.

De conformidad con el artculo 35 del Tratado de Creacin


del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez
Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno,

354

CORPORACIN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

deber adoptar la presente interpretacin. Asimismo, deber


dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el
prrafo tercero del artculo 128 del Estatuto vigente.
Notifquese al Juez Consultante, mediante copia certificada
y remtase copia a la Secretara General de la Comunidad
Andina, para su publicacin en la Gaceta Oficial del
Acuerdo de Cartagena.
Ricardo Vigil Toledo
PRESIDENTE (E)
Leonor Perdomo Perdomo
MAGISTRADA
Carlos Jaime Villarroel Ferrer
MAGISTRADO
Gustavo Garca Brito
SECRETARIO
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD
ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que
reposa en el expediente de esta Secretara. CERTIFICO.Gustavo Garca Brito
SECRETARIO

MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA


La prueba de su notoriedad. Proteccin.
PROCESO 138-IP-2011
Interpretacin prejudicial de oficio de los artculos 81, 83
literales a), d) y e) y 84 de la Decisin 344 de la Comisin del
Acuerdo de Cartagena y de la Disposicin Transitoria
Primera de la Decisin 486 de la Comisin de la Comunidad
Andina, con fundamento en la consulta formulada por la
Seccin Primera del Consejo de Estado de la Repblica de
Colombia.
Actor: Sociedad LABORATORIOS DE COSMTICOS
VOGUE S.A. y Seora MARA MINERVA CORTS DE
CHAVES.
Marca: VOGUE (denominativa).
Expediente Interno N 2005-00101.
Proceso 139-IP-2011, Interpretacin prejudicial de los
artculos 81,82 literales a) y h), 83 literales a), d), e) y 95 de la
Decisin 344 de la Comisin de la Comunidad Andina;
Marca denominativa: CLOVIRIL; 19/01/2012; GOAC
N 2041 de 16 de abril de 2012.
Proceso 112-IP-2011, Interpretacin prejudicial de los
artculos 136 literal a) de laDecisin 486 de la Comisin de
la Comunidad Andina; Marca denominativa: DEUTSCHE
TELEKOM; 19/01/2012; GOAC N 2161 de 8 de marzo
de 2012.
Proceso 131-IP-2011, Interpretacin prejudicial de los
artculos 81,82 literal a), 83 literales a), d) y e), y 102 de la
Decisin 344 de la Comisin de la Comunidad Andina;
Marca denominativa: TIKYS; 08/02/2012; GOAC N
2043 de 18 de abril de 2012.

356

CORPORACIN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

Proceso 151-IP-2011, Interpretacin prejudicial de los


artculos 81, 83, literal a) de la Decisin 344 de la Comisin
de la Comunidad Andina; Marca denominativa: COCINA
FAMILIA ULTRA; 14/03/2012; GOAC N 2053 de 22 de
mayo de 2012.
Proceso 181-IP-2011, Interpretacin prejudicial de los
artculos 71 y 73 literales a), d) y e) de la Decisin 344 de la
Comisin de la Comunidad Andina; Marca denominativa:
YOGURT ANDINA; 16/05/2012; GOAC N 2085 de
24 de agosto de 2012.
Proceso 82-IP-2012, Interpretacin prejudicial del artculo
Art. 136 literal h) de la Decisin 486 de la Comisin de la
Comunidad Andina; Marca denominativa: TONY;
23/08/2012; GOAC N 2125 de 5 de diciembre de 2012.
Proceso 88-IP-2012, Interpretacin prejudicial del artculo
134 literal a) de la Decisin 486 de la Comisin de la
Comunidad Andina; Marca denominativa: TRANSPACK;
12/09/2012; GOAC N 2131 de 17 de diciembre de 2012.
Proceso 68-IP-2012, Interpretacin prejudicial de los
artculos 81,82 literal a) y 83 literales a), d) y e) de la
Decisin 344 de la Comisin de la Comunidad Andina;
Marca denominativa: ACIFAT; 12/09/2012; GOAC N
2136 de 15 de enero de 2013.
Proceso 075-IP-2012, Interpretacin prejudicial de los
artculos 136 literales a), b), h) de la Decisin 486 de la
Comisin de la Comunidad Andina; Marca denominativa
compuesta: ROYAL DECAMERON; 12/09/2012
GOAC N 2138 de 18 de enero de 2013.
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diecinueve (19) das del mes de enero del ao dos mil doce.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

357

En la solicitud sobre interpretacin prejudicial formulada


por el Consejo de Estado de la Repblica de Colombia, Sala
de lo Contencioso Administrativo, Seccin Primera.
VISTOS:
Que, de la solicitud de interpretacin prejudicial y de sus
anexos se desprende que las exigencias contempladas en el
artculo 33 del Tratado de Creacin del Tribunal y los
requisitos previstos en el artculo 125 de su Estatuto fueron
cumplidos, por lo que su admisin a trmite fue considerada
procedente por auto de treinta (30) de noviembre de 2011.
1. Antecedentes.
El Tribunal, con fundamento en la documentacin
adjuntada, estima procedente destacar, como antecedentes
del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo
siguiente:
1.4 Las partes
Demandante: la sociedad LABORATORIOS DE
COSMTICOS VOGUE S.A. y la seora MARA MINERVA CORTS DE CHAVES.
Demandada: LA NACIN COLOMBIANA, SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.
Tercero Interesado: la sociedad ADVANCE MAGAZINE
PUBLISHERS INC.
1.5. Actos demandados
La sociedad LABORATORIOS DE COSMTICOS
VOGUE S.A. y la seora MARA MINERVA CORTS

CORPORACIN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

358

DE CHAVES plantean que se declare la nulidad de las


siguientes resoluciones administrativas:
-

Resolucin No. 16111 de 27 de mayo de 2002, por


medio de la cual la Jefe de la Divisin de Signos
Distintivos de la Superintendencia de Industria y
Comercio resolvi declarar infundada la oposicin
formulada por la seora MARA MINERVA CORTS;
y, en consecuencia, conceder el registro del signo
VOGUE (denominativo), para distinguir productos
comprendidos en la clase 9 de la Clasificacin Internacional de Niza a favor de la sociedad ADVANCE
MAGAZINE PUBLISHERS INC.
Resolucin No. 12251 de 30 de abril de 2003, por medio
de la cual la Jefe de la Divisin de Signos Distintivos de
la Superintendencia de Industria y Comercio resolvi el
recurso de reposicin y confirm la decisin anterior.
Resolucin No. 13247 de 18 de junio de 2004, por
medio de la cual el Superintendente Delegado para la
Propiedad Industrial (E) resolvi el recurso de apelacin
y confirm la decisin contenida en la Resolucin No.
16111 de 27 de mayo de 2002.

1.6. Hechos relevantes


c) Los hechos:
-

El 29 de septiembre de 1997, la sociedad ADVANCE


MAGAZINE PUBLISHERS INC. solicit el registro
del signo VOGUE (denominativo), para distinguir
productos comprendidos en la clase 9 de la Clasificacin
Internacional de Niza.
El 22 de diciembre de 1997, el extracto de la solicitud de
registro fue publicado en la Gaceta de la Propiedad
Industrial No. 454.
La seora MARA MINERVA CORTS DE CHAVES
present observacin a la solicitud de registro sobre la

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

359

base del registro de sus marcas notorias denominativas y


mixtas VOGUE, para distinguir productos
comprendidos en las clases 3 y 14 de la Clasificacin
Internacional de Niza y JOLIE DE VOGUE para
distinguir productos y servicios comprendidos en las
clases 3, 14, 21, 25, 26 y 35 de la Clasificacin
Internacional de Niza.
El 27 de mayo de 2002, la Jefe de la Divisin de Signos
Distintivos de la Superintendencia de Industria y
Comercio expidi la Resolucin No. 16111, por medio
de la cual resolvi declarar infundada la observacin
formulada por la seora MARA MINERVA CORTS;
y, en consecuencia, conceder el registro del signo
VOGUE (denominativo), para distinguir productos
comprendidos en la clase 9 de la Clasificacin Internacional de Niza a favor de la sociedad ADVANCE
MAGAZINE PUBLISHERS INC.
El 21 de junio de 2002, la seora MARA MINERVA
CORTS interpuso el recurso de reposicin y en
subsidio el de apelacin en contra de la Resolucin
anterior.
El 30 de abril de 2003, la Jefe de la Divisin de Signos
Distintivos de la Superintendencia de Industria y
Comercio expidi la Resolucin No. 12251, por medio
de la cual atendi el recurso de reposicin y confirm la
decisin anterior.
El 18 de junio de 2004, el Superintendente Delegado
para la Propiedad Industrial (E) expidi la Resolucin
No. 13247, por medio de la cual atendi el recurso de
apelacin y confirm la decisin contenida en la
Resolucin No. 16111 de 27 de mayo de 2002,
quedando de esta manera agotada la va gubernativa.

b) Fundamentos de derecho contenidos en la demanda


La sociedad LABORATORIOS DE COSMTICOS
VOGUE S.A. y la seora MARA MINERVA CORTS

360

CORPORACIN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

DE CHAVES, en su escrito de demanda expresan, en lo


principal, los siguientes argumentos:
-

La marca de ADVANCE MAGAZINE contiene en su


totalidad la marca de nuestra representada, es decir que
comparten todos sus caracteres. Existe una identidad
absoluta entre VOGUE y VOGUE.
Las dos marcas provienen de la expresin francesa que
alude a algo que est en boga o de MODA. No obstante
debido a que tal significado no es de pblico
conocimiento porque la mayor parte de consumidores
no dominan el idioma francs, podemos pensar en que
se trata de denominaciones de fantasa frente a las cuales
el pblico tiene la misin de aprender el signo y
relacionarlo con el producto que distingue, misin que
ya fue alcanzada con la marca de mi representada
VOGUE () debido a la inversin publicitaria y la
presencia desde hace ms de 40 aos en el mercado.
Mara Minerva Corts y la empresa de su familia
LABORATORIOS DE COSMTICOS VOGUE ha
logrado posicionar su marca en el mercado y lograr el
reconocimiento de la misma entre los consumidores.
() existe una conexin competitiva entre la marca de
ADVANCE MAGAZINE y las anteriormente
registradas, con lo cual se confundira al pblico
consumidor objetivo. Esto se evidencia an ms si se
tiene en cuenta que el consumidor es por lo general
descuidado y al ver una palabra que es idntica a otra,
asimilar sus productos como de un mismo empresario
o de la misma procedencia.
Mi representada haba solicitado a la Superintendencia
() negar el registro de la marca VOGUE de
ADVANCE MAGAZINE con base en la notoriedad de
la marca VOGUE. Para ello present las pruebas
pertinentes y solicit tener en cuenta los documentos
protocolizados () relativos a la notoriedad de

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

361

VOGUE y JOLIE que obran dentro del expediente


().
c) Contestacin a la demanda
La Superintendencia de Industria y Comercio, en su
contestacin a la demanda, expresa, en lo principal, los
siguientes argumentos:
-

() los productos amparados por las marcas en


conflicto carecen de relacin por no concurrir en los
mismos ningn elemento () que permitan concluir su
interdependencia o rasgo comn capaz de inducir a
error al consumidor.
() la notoriedad debe ser probada por quien la alega,
en la oportunidad de presentar observaciones, si bien la
parte demandante alleg unas pruebas, stas no obstante
acreditar la existencia y el uso que la demandante hace
de su marca VOGUE, no resultan procedentes para
probar la notoriedad de la misma, toda vez que no
permiten establecer los presupuestos para que la marca
sea notoria entre otras, extensin del conocimiento
entre el pblico consumidor, como signo distintivo de
los productos o servicios para los cuales fue acordada; la
intensidad y el mbito de difusin y de la publicidad o
promocin de la marca y el anlisis de produccin
mercadeo de los productos que distingue la marca.

d) Tercero interesado
La sociedad ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS
INC. en su contestacin a la demanda, expresa, en lo
principal, los siguientes argumentos:
-

() REALMENTE NO EXISTE CONEXIDAD


entre los productos de la clase 3 para los cuales se
registraron las marcas VOGUE y JOLIE VOGUE y los

362

CORPORACIN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

productos de la clase 9 para los cuales se otorg el


registro de la marca VOGUE. Tampoco existe vinculacin entre los productos de la clase 9 y los productos
y/o servicios que agrupan las dems categoras en la
cuales los demandantes han registrado las marcas
VOGUE y JOLIE VOGUE.
() no se encuentra razonable que el pblico
consumidor confunda los productos que comercializa
LABORATORIOS DE COSMTICOS VOGUE S.A.
con los productos que ampara el registro de la marca
VOGUE obtenido por ADVANCE MAGAZINE
PUBLISHERS INC., pues es claro que las marcas estn
destinadas a identificar productos diferentes en sectores
comerciales igualmente distintos ().
La notoriedad de la marca VOGUE de ADVANCE
MEGAZINE PUBLISHERS INC. es entonces un
hecho probado y declarado por la Superintendencia ()
desde 1981, carcter que se ha mantenido a travs del
tiempo. Inclusive, en el mismo ao 1997 en el que
ADVANCE MEGAZINE PUBLISHERS INC.
present la solicitud que origina el presente debate, la
Superintendencia () expidi las resoluciones ()
reconociendo el fenmeno de la NOTORIEDAD de la
marca VOGUE de ADVANCE MEGAZINE
PUBLISHERS INC..

CONSIDERANDO:
4. Competencia del Tribunal.
Que, de conformidad con la disposicin prevista en el
artculo 1, literal c), del Tratado de Creacin del Tribunal, las
normas cuya interpretacin se solicita forman parte del
ordenamiento jurdico de la Comunidad Andina;
Que, al tenor de la disposicin sealada en el artculo 32 del
Tratado de Creacin del Tribunal, en correspondencia con

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

363

lo establecido en los artculos 2, 4 y 121 del Estatuto, este


Tribunal es competente para interpretar por va prejudicial
las normas que integran el ordenamiento jurdico de dicha
Comunidad;
Que, la solicitud de interpretacin prejudicial fue admitida a
trmite por auto de 30 de noviembre de 2011.
2. Normas del ordenamiento JURDICO comunitario a
ser interpretadas.
El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Seccin Primera, de la Repblica de
Colombia, ha solicitado la interpretacin prejudicial de los
artculos 135 literal i) y 136 literales a) y h) de la Decisin
486 de la Comisin de la Comunidad Andina.
Sin embargo, el Tribunal considera que procede la
interpretacin de los artculos correspondientes a la
Decisin 344 de la Comisin del Acuerdo de Cartagena, por
haber constatado, en los documentos aparejados al
expediente, que la solicitud relativa al registro del signo
VOGUE (denominativo), fue presentada el 29 de
septiembre de 1997, en vigencia de la Decisin 486
mencionada.
Con fundamento en la potestad que deriva del artculo 34
del Tratado de Creacin del Tribunal y 126 del Estatuto, que
indican que el Tribunal deber limitarse a precisar el contenido y
alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurdico de la
Comunidad Andina, referidas al caso concreto, y que al ser estas
disposiciones imperativas, que atribuyen al Tribunal
Comunitario la facultad de interpretar de oficio las normas
del ordenamiento jurdico comunitario que estime aplicables
al caso concreto; y tomando en cuenta que para el efecto la
normativa sustancial aplicable es la Decisin 344 de la
Comisin del Acuerdo de Cartagena, se interpretarn de

364

CORPORACIN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

oficio los artculos 81 (concepto de marca y elementos


constitutivos), 83 literales a) (identidad y semejanza con una
marca), d) y e) y 84 (marca notoria y su prueba) de la
Decisin 344 de la Comisin del Acuerdo de Cartagena y la
Disposicin Transitoria Primera de la Decisin 486 de la
Comisin de la Comunidad Andina, en tanto que resultan
pertinentes para la resolucin del presente caso.
En consecuencia, los textos de las normas a ser
interpretadas son los siguientes:

DECISIN 486
DISPOSICIN TRANSITORIA
PRIMERA: Todo derecho de propiedad industrial vlidamente
concedido de conformidad con la legislacin comunitaria anterior a la
presente Decisin, se regir por las disposiciones aplicables en la fecha de
su otorgamiento, salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en
cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarn
a lo previsto en esta Decisin.
En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y
prrrogas se aplicarn las normas contenidas en esta Decisin.
Para el caso de los procedimientos en trmite, la presente Decisin
regir en las etapas que an no se hubieren cumplido a la fecha de su
entrada en vigencia.
().

DECISIN 344
()

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

365

DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE


MARCAS
Artculo 81.- Podrn registrarse como marcas los signos que sean
perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representacin
grfica.

Se entender por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el


mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una
persona de los productos o servicios idnticos o similares de otra persona.

Artculo 83.- Asimismo, no podrn registrarse como marcas

aquellos signos que, en relacin con derechos de terceros, presenten


algunos de los siguientes impedimentos:
a) Sean idnticos o se asemejen de forma que puedan inducir al pblico
a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada
por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o
servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al
pblico a error;
()
d) Constituyan la reproduccin, la imitacin, la traduccin o la
transcripcin, total o parcial de un signo distintivo notoriamente
conocido en el pas en el que solicita el registro o en el comercio
subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores
interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibicin ser
aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el
uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados
por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso
se destine a productos o servicios distintos.
Esta disposicin no ser aplicable cuando el peticionario sea el legtimo
titular de la marca notoriamente conocida;

CORPORACIN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

366

e) Sean similares hasta el punto de producir confusin con una marca


notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o
servicios para los cuales se solicite el registro.
Esta disposicin no ser aplicable cuando el peticionario sea el legtimo
titular de la marca notoriamente conocida;
()

Artculo 84.- Para determinar si una marca es notoriamente


conocida, se tendr en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

a) La extensin de su conocimiento entre el pblico consumidor como


signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada;
b) La intensidad y el mbito de la difusin y de la publicidad o
promocin de la marca;
c) La antigedad de la marca y su uso constante;
d) El anlisis de produccin y mercadeo de los
productos que distingue la marca.
().
3. INTERPRETACIN DEL DERECHO COMUNITARIO: TEMAS A DESARROLLAR:
El Tribunal procede a realizar la interpretacin prejudicial
solicitada, para lo cual analizar aspectos relacionados con:
-

La norma comunitaria en el tiempo;


Concepto de marca y sus elementos constitutivos;
Clases de signos: comparacin entre signos denominativos; comparacin entre signos denominativos y mixtos
(en ambos casos se tomar en cuenta la parte denominativa compuesta del signo mixto JOLIE DE VOGUE);

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

367

Impedimentos para el registro de un signo como marca:


La identidad y la semejanza;
Riesgo de confusin directa e indirecta;
Reglas para realizar el cotejo marcario;
Signos en idioma extranjero (VOGUE=MODA). La
marca de fantasa. Palabras de uso comn. La marca
dbil;
La marca notoria y su prueba (se har referencia a la
marca notoria solicitada a registro y a la marca notoria
opositora). Reproduccin de la marca notoria;
Conexin competitiva.

3.1. LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO.


Acerca del trnsito legislativo y la definicin de la ley
aplicable es pertinente sealar que, por lo general, una nueva
norma al ser expedida regular los hechos que se produzcan
a partir de su vigencia; es decir, que la ley rige para lo
venidero segn lo establece el principio de irretroactividad.
Pero, es claro que no constituye aplicacin retroactiva de la
ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para
regular los efectos futuros de una situacin planteada bajo el
imperio de la norma anterior.
Bajo el precedente entendido, el Tribunal, con el fin de
garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurdica,
en los casos de trnsito legislativo ha diferenciado los
aspectos de carcter sustancial de aquellos de naturaleza
procesal contenidos en las normas, para sealar de manera
reiterada que la norma comunitaria de carcter sustancial no
es retroactiva, pues el principio de irretroactividad establece
que al expedirse una nueva norma, sta regular, por lo
general, los hechos que se produzcan a partir de su vigencia,
por lo que no afectar derechos consolidados en poca
anterior a su entrada en vigor. La norma de carcter
sustancial o material no tiene efecto retroactivo, a menos
que por excepcin se le haya conferido tal calidad; este

368

CORPORACIN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

principio constituye una garanta de estabilidad de los


derechos adquiridos.
Con el mismo sentido y finalidad este Tribunal ha
manifestado:
Un derecho de propiedad industrial vlidamente concedido es
un derecho adquirido y en razn de la seguridad jurdica, una
norma posterior no debe modificar una situacin jurdica
anterior.58
Por ello, en el mbito de la propiedad industrial y de
conformidad con la Disposicin Transitoria Primera de la
Decisin 486, y en razn de la ultra actividad de la ley, la
norma anterior, aunque derogada, contina regulando los
hechos ocurridos cuando se encontraba en vigor; lo que
quiere decir que la eficacia de la ley derogada contina hacia
el futuro para regular situaciones jurdicas anteriores que
tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tal
situacin como lo relacionado con el uso, goce,
obligaciones, licencias, renovacin o prrrogas y plazos de
vigencia se rigen por la nueva ley.
Contrariamente, las normas de carcter procesal se
caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir,
que su aplicacin procede exclusivamente sobre los hechos
producidos posteriormente a su entrada en vigencia,
rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir
de ese momento.
En efecto, el conjunto de criterios que se exponen respecto
del tema conocido como trnsito legislativo o tambin como
aplicacin de la ley comunitaria en el tiempo ha sido objeto de
profundo anlisis por el Tribunal, especialmente por razn
58

Proceso N 114-IP 2003. Sentencia de 19 de noviembre de 2003. Publicada en la Gaceta


Oficial del Acuerdo de Cartagena N 1028, de 14 de enero de 2004. Marca: EBEL. TRIBUNAL
DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

369

de las frecuentes modificaciones y actualizaciones


legislativas que han operado en el campo de la Propiedad
Industrial. Tales criterios han sido reiterados en numerosas
sentencias, entre otras las dictadas dentro de los procesos
78-IP-2003, 106-IP-2003 y 115-IP-2003. Para el caso, se
reitera que:
() toda circunstancia jurdica en que deba ser aplicada
una norma comunitaria, ser regulada por la que se encuentre
vigente al momento de haber sido planteada dicha
circunstancia, bajo los parmetros por aquella disciplinados.
Sin embargo, y salvo previsin expresa, no constituye
aplicacin retroactiva cuando la norma sustancial posterior
debe ser aplicada inmediatamente para regular los efectos
futuros de una situacin nacida bajo el imperio de una norma
anterior. En ese caso, la norma comunitaria posterior viene a
reconocer todo derecho de propiedad industrial vlidamente
otorgado de conformidad con una normativa anterior ().
(...) la norma sustancial que se encontrare vigente al
momento de presentarse la solicitud de registro de un signo
como marca, ser la aplicable para resolver sobre la concesin
o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnacin tanto
en sede administrativa como judicial de la resolucin
interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional
Competente sobre la registrabilidad del signo, ser aplicable
para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial
del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al
momento de haber sido solicitado el registro marcario ().
(Proceso N 28-IP-95, caso CANALI, publicado en la
G.O.A.C. N 332, del 30 de marzo de 1998).59
De acuerdo con lo anteriormente anotado, si la norma
sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de
59

Proceso N 39-IP-2003. Sentencia de 9 de julio de 2003. Publicada en la Gaceta Oficial del


Acuerdo de Cartagena N 965, de 8 agosto 2003. Marca: & MIXTA. TRIBUNAL DE JUSTICIA
DE LA COMUNIDAD ANDINA.

370

CORPORACIN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

un signo como marca ha sido derogada y reemplazada por


otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella
norma ser la aplicable para determinar si se encuentran
cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro
del mismo.
Por otro lado, las etapas procesales que ya hayan sido
cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la
nueva norma no se afectarn por las nuevas regulaciones de
tal carcter. A contrario sensu, las nuevas regulaciones de
carcter procesal tendrn aplicacin inmediata respecto de
las etapas del trmite administrativo pendientes de realizar.
En conclusin, tomando en cuenta que la solicitud relativa al
registro del signo VOGUE (denominativo), fue
presentada el 29 de septiembre de 1997, en vigencia de la
Decisin 344 de la Comisin del Acuerdo de Cartagena, y
que esta disposicin comunitaria contena las normas que
fijaban lo concerniente a los requisitos para el registro de las
marcas, as como las causales de irregistrabilidad de los
signos, es la que debe ser aplicada al asunto bajo examen.
3.2 CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOS
CONSTITUTIVOS.
El artculo 81 de la Decisin 344 de la Comisin del
Acuerdo de Cartagena define lo que debe entenderse como
marca. De acuerdo a esta definicin legal, este rgano
Jurisdiccional ha interpretado que la marca constituye un
bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a
travs de medios sensoriales y susceptible de representacin
grfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los
productos o servicios producidos o comercializados por una
persona de otros idnticos o similares, a fin de que el
consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusin o error acerca

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

371

del origen o la calidad del producto o servicio correspondiente.


Este Tribunal se ha pronunciado en reiteradas ocasiones
acerca de los requisitos que los signos deben satisfacer para
ser registrados como marcas, stos son:
-

Perceptibilidad,

Distintividad y,

Susceptibilidad de representacin grfica.

a) Perceptibilidad
Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser
captado por uno de los sentidos (vista, olfato, odo, gusto y
tacto), es indispensable su materializacin o exteriorizacin
por medio de elementos que transformen lo inmaterial o
abstracto en algo identificable por aquellos.
La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo
elemento, signo o indicacin que pueda ser captado por los
sentidos para que, por medio de stos, la marca penetre en
la mente del pblico, y ste la asimile con facilidad. Por
cuanto para la percepcin sensorial o externa de los signos
se utiliza en forma ms general el sentido de la vista, han
venido
caracterizndose
preferentemente
aquellos
elementos que hacen referencia a una denominacin, a un
conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un
conjunto de dibujos.
b) Distintividad
El artculo 81 se refiere tambin a la distintividad,
considerada caracterstica y funcin primigenia que debe
reunir todo signo para ser susceptible de registro como

372

CORPORACIN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

marca; lleva implcita la necesaria posibilidad de identificar y


distinguir unos productos o unos servicios de otros,
haciendo viable de esa manera la diferenciacin por parte
del consumidor. Ser entonces distintivo el signo cuando
por s solo sirva para diferenciar un producto o un servicio,
sin que se confunda con l o con sus caractersticas
esenciales o primordiales.
La distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad
intrnseca, mediante la cual se determina la capacidad que
debe tener el signo para distinguir productos o servicios en
el mercado; y, 2) distintividad extrnseca, mediante la cual se
determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros
signos en el mercado.
c) Susceptibilidad de representacin grfica
La susceptibilidad de representacin grfica consiste en
expresiones manifestadas a travs de palabras, grficos,
signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que los
componentes del signo puedan ser apreciados en el
mercado de productos.
El signo tiene que ser expresado en forma material para que
el consumidor, a travs de los sentidos, lo perciba, lo
conozca y lo solicite. La traslacin del signo del campo
imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede
darse, como ha sido expresado, por medio de la utilizacin
de los elementos referidos en el prrafo anterior.
3.3. CLASES DE MARCAS. Comparacin entre signos
denominativos, comparacin entre signos denominativos y mixtos.
La doctrina ha reconocido varias clases de marcas, como las
denominativas, las grficas y las mixtas, en atencin a la
estructura del signo.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

373

En este contexto, tomando en cuenta que los signos en


controversia son VOGUE (denominativo), VOGUE
(denominativo y mixto) y JOLIE DE VOGUE
(denominativo compuesto y mixto, con parte denominativa
compuesta), el Tribunal considera conveniente examinar lo
concerniente a las marcas denominativas y mixtas, por
corresponder a las clases de los signos en conflicto.
Asimismo, se tomarn en cuenta que el signo JOLE DE
VOGUE es un signo denominativo compuesto y mixto
con parte denominativa compuesta.
Las marcas denominativas, llamadas tambin nominales o
verbales, utilizan expresiones acsticas o fonticas, formadas
por una o varias letras, palabras o nmeros, individual o
conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o
un todo pronunciable, que puede o no tener significado
conceptual. Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas
que son las que tienen una connotacin conceptual que
evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, arbitrarias que no manifiestan
conexin alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.
Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen
en el consumidor una idea sobre la marca que le permite
diferenciarla de las otras existentes en el mercado.
Fernndez Novoa ofrece los siguientes criterios, elaborados
en torno a la comparacin de marcas denominativas, los que
han sido recogidos en varios pronunciamientos del Tribunal,
como en el emitido en el Proceso 01-IP-2005:
(...) ha de ser realizada una visin de conjunto o sinttica,
operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin
descomponer su unidad fontica y grfica en fonemas o voces
parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio
comparativo la totalidad de las slabas y letras que forman los

374

CORPORACIN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar


aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante,
atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada funcin
diferenciadora.
(...) han de considerarse semejantes las marcas comparadas
cuando la slaba tnica de las mismas ocupa la misma
posicin y es idntica o muy difcil de distinguir.
(...) la sucesin de las vocales en el mismo orden habla a
favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la
sucesin de vocales asume una importancia decisiva para fijar
la sonoridad de una denominacin.
(...) en el anlisis de las marcas denominativas hay que
tratar de encontrar la dimensin ms caracterstica de las
denominaciones confrontadas: la dimensin que con mayor
fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y
determina, por lo mismo, la impresin general que la
denominacin va a suscitar en los consumidores. 60
Dentro de las marcas denominativas estn las denominativas compuestas, que son las integradas por dos o ms
palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: No
existe prohibicin alguna para que los signos a registrarse adopten,
entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra
compuesta, o de dos o ms palabras, con o sin significacin conceptual,
con o sin el acompaamiento de un grfico (...). 61
En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un
signo denominativo, caso que haya de juzgarse sobre el
riesgo de confusin de dicho signo con una marca
denominativa compuesta previamente registrada, habr de
60

FERNNDEZ NOVOA, Carlos. FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS. Editorial


Montecorvo S.A. Espaa 1984. Pgs. 199 y SS.
61
Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N 677, de 13 de junio de 2001, marca:
BOLIN BOLA. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

375

examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los


vocablos que formen parte de aquel signo y no de esta
marca, resultando que no habr riesgo de confusin cuando
los vocablos aadidos a los coincidentes estn dotados de la suficiente
carga semntica que permita una eficacia particularizadora que
conduzca a identificar el origen empresarial evitando de este modo que
el consumidor pueda caer en error.62
En consecuencia, De existir un nuevo vocablo en el segundo signo
que pueda claramente lograr que las semejanzas entre los otros
trminos queden diluidas, el signo sera suficientemente distintivo para
ser registrado.63
Las marcas mixtas se componen de un elemento
denominativo (una o varias palabras) y un elemento grfico
(una o varias imgenes). La combinacin de estos
elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el
consumidor una idea sobre la marca que le permite
diferenciarla de las dems existentes en el mercado.
La jurisprudencia indica: La marca mixta es una unidad, en la
cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el grfico,
como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la
protege en su integridad y no a sus elementos por separado.64
El Juez Consultante, al realizar la comparacin entre marcas
denominativas simples y mixtas y entre denominativas y
mixtas con parte denominativa compuesta debe identificar,
como ha sido dicho, cul de los elementos prevalece y tiene
mayor influencia en la mente del consumidor, si el
denominativo o el grfico; pues, de acuerdo a la doctrina
62

Proceso 13-IP-2001, ya citado.


Proceso 14-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N 1082, de 17 de junio de 2004, marca
LUCKY CHARMS, citando al Proceso 21-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N 398, de 22 de
diciembre de 1998, marca SUPER SAC MANIJAS (mixta). TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA
COMUNIDAD ANDINA.
64
Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N 821 del 1 de agosto de 2002, diseo
industrial: BURBUJA VIDEO 2000. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
63

376

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especializada, en el anlisis de una marca mixta hay que esforzarse


por encontrar la dimensin ms caracterstica de la misma: la
dimensin que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del
consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresin general que
la marca mixta va a suscitar en los consumidores.65
En consecuencia, si en la marca comparada predomina el
elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos
aplicando las reglas que para ese propsito ha establecido la
doctrina y expresadas anteriormente; y, si por otro lado, en
la misma predomina el elemento grfico frente al
denominativo, en principio, no habra lugar a la confusin
entre las marcas, pudiendo stas coexistir pacficamente en
el mbito comercial.
3.4. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DE UN
SIGNO COMO MARCA.
Tomando en cuenta que la sociedad ADVANCE
MAGAZINE PUBLISHERS INC. solicit el registro del
signo VOGUE (denominativo), para distinguir productos
comprendidos en la clase 9 de la Clasificacin Internacional
de Niza y que la seora MARA MINERVA CORTS DE
CHAVES present observacin a la solicitud de registro
sobre la base del registro de sus marcas notorias
denominativas y mixtas VOGUE, para distinguir
productos comprendidos en las clases 3 y 14 de la
Clasificacin Internacional de Niza y JOLIE DE
VOGUE para distinguir productos y servicios
comprendidos en las clases 3, 14, 21, 25, 26 y 35 de la
Clasificacin Internacional de Niza; se estima necesario
hacer referencia a la identidad y la semejanza de un signo
con una marca.

65

Proceso 46-IP-2008. Marca:PAN AMERICAN ASSISTANCE (mixta). 14 de mayo de 2008.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

377

La identidad y la semejanza
La legislacin andina ha determinado que no pueden ser
objeto de registro como marca los signos que sean idnticos
o similares tanto entre s como entre los productos o
servicios que amparan, conforme lo establece el literal a) del
artculo 83, materia de esta interpretacin prejudicial.
Este Tribunal, al respecto, ha sealado:
La marca tiene como funcin principal la de identificar los
productos o servicios de un fabricante, con el objeto de
diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza,
pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del
registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la
utilizacin del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a
que terceros no autorizados por l hagan uso de la marca.66
Ha enfatizado, adems, en sus pronunciamientos este
rgano Jurisdiccional, acerca del cuidado que se debe tener
al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre
ellos se presenta el riesgo de confusin. Esto, por cuanto la
labor de determinar si una marca es confundible con otra,
presenta diferentes matices y complejidades, segn que
entre los signos en proceso de comparacin exista identidad
o similitud y segn la clase de productos o de servicios a los
que cada uno de esos signos pretenda distinguir. En los
casos en los que los signos no slo sean idnticos sino que
tengan por objeto individualizar unos mismos productos o
servicios, el riesgo de confusin sera absoluto. Cuando se
trata de simple similitud, el examen requiere de mayor
profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones
en este contexto, as mismo, con la mayor precisin posible.

66

Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O.A.C. N 594, de 21 de agosto del
2000, marca: CAMPO VERDE. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

378

CORPORACIN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

El Tribunal ha diferenciado entre: la semejanza y la


identidad, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos
que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros
aparentemente diferenciadores, producindose por tanto la
confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idnticos, se supone
que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los
signos.67
Es importante sealar que la comparacin entre los signos
deber realizarse en base al conjunto de elementos que los
integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no
descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor,
como dice el Tribunal: La regla esencial para determinar la
confusin es el examen mediante una visin en conjunto del signo, para
desprender cul es la impresin general que el mismo deja en el
consumidor en base a un anlisis ligero y simple de stos, pues sta es
la forma comn a la que recurre el consumidor para retenerlo y
recordarlo, ya que en ningn caso se detiene a establecer en forma
detallada las diferencias entre un signo y otro ().68
El Tribunal observa tambin que la determinacin de la
confundibilidad corresponde a una decisin del funcionario
administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes han de
determinarla con base a principios y reglas que la doctrina y
la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el
grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la
similitud al de la identidad.
Resulta, en todo caso, necesario considerar las siguientes
caractersticas propias de la situacin de semejanza:

67

Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N 891 de 29 de enero de 2003, marca:


CHIPS.
68
Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N 1089, del 5 de julio de 2004, marca: EAU
DE SOLEIL DE EBEL (citando al proceso 18-IP-98, G.O.A.C. N 340, de 13 de mayo de 1998,
marca US TOP). TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

379

Similitud ideolgica, que se presenta entre signos que


evocan las mismas o similares ideas. Al respecto, seala el
profesor OTAMENDI que aquella es la que deriva del mismo
parecido conceptual de las marcas. Es la representacin o evocacin de
una misma cosa, caracterstica o idea, la que impide al consumidor
distinguir una de otra.69

En consecuencia, pueden ser considerados confundibles


signos, que, aunque visual o fonticamente no sean
similares, puedan sin embargo inducir a error al pblico
consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso
de evocar, la misma o similar idea;

Similitud ortogrfica, que se presenta por la coincidencia


de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la
secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el
nmero de slabas, las races o las terminaciones comunes,
pueden producir en mayor o menor grado, que la confusin
sea ms palpable u obvia;

Similitud fontica, que se da entre signos que al ser


pronunciados tienen un sonido similar. La determinacin de
tal similitud depende de la identidad en la slaba tnica, o de
la coincidencia en las races o terminaciones, entre otras. Sin
embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que
conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la
posibilidad real de confusin.
3.5. RIESGOS DE CONFUSIN: Directa e Indirecta.
Este rgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha
manifestado que no es necesario que el signo solicitado para
registro induzca a error a los consumidores, sino que es
suficiente la existencia del riesgo de confusin para que se
configure la irregistrabilidad.
69

OTAMENDI, Jorge, DERECHO DE MARCAS. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 2010.


Pg. 171.

380

CORPORACIN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

El Tribunal ha sostenido que La confusin en materia marcaria,


se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la
que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la
capacidad suficiente para ser distintivo.70
Para establecer la existencia del riesgo de confusin ser
necesario determinar si existe identidad o semejanza entre
los signos en disputa, tanto entre s como en relacin con
los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar
la situacin de los consumidores o usuarios, la cual variar
en funcin de los productos o servicios de que se trate.
El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de
los signos puede dar lugar a dos tipos de confusin: la
directa, caracterizada porque el vnculo de identidad o
semejanza induce al comprador a adquirir un producto o
usar un servicio determinado en la creencia de que est
comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un
cierto nexo tambin entre los productos o servicios; y la
indirecta, caracterizada porque el citado vnculo hace que
el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los
hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen,
un origen empresarial comn.71
Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusin
entre varios signos y los productos o servicios que cada una
de ellos ampara seran los siguientes: (i) que exista identidad
entre los signos en disputa y tambin entre los productos o
servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los
signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o
semejanza entre los signos e identidad entre los productos y

70

Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, marca: DIUSED JEANS.


TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
71
Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N 914, de 1 de abril de 2003, marca: CHILIS y diseo. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

381

servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y tambin


semejanza entre stos.72
En lo que respecta a los mbitos de la confusin, el Tribunal
ha sentado los siguientes criterios: El primero, la confusin
visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortogrficos,
los meramente grficos y los de forma. El segundo, la confusin
auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepcin sonora
que pueda tener el consumidor respecto de la denominacin aunque en
algunos casos vistas desde una perspectiva grfica sean diferentes,
auditivamente la idea es de la misma denominacin o marca. El tercer
y ltimo criterio, es la confusin ideolgica, que conlleva a la persona a
relacionar el signo o denominacin con el contenido o significado real
del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos
materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensin, o al
significado que contiene la expresin, ya sea denominativa o grfica.73
3.6. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO MARCARIO.
La doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios
generales, que faciliten al funcionario o al juez, la
comparacin y apreciacin de la posible similitud entre las
marcas en conflicto.
Este rgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia
las siguientes reglas originadas en la doctrina de Breuer
Moreno para realizar el cotejo entre marcas:
Regla 1.- La confusin resulta de la impresin de conjunto
despertada por las marcas.

72

Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N 891, de 29 de enero de 2003, marca:


CHIPS. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
73
Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. N 329, de 9 de
marzo de 1998, marca: DERMALEX. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

382

CORPORACIN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no


simultneamente.
Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las
diferencias que existen entre las marcas.
Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar
del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los
productos.74
Acerca de la utilidad y aplicacin de estos parmetros
tcnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado:
La primera regla y la que se ha considerado de mayor
importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que
se adopta para todo tipo o clase de marcas.
Esta visin general o de conjunto de la marca es la impresin
que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede
Ilevarle a confusin frente a otras marcas semejantes que se
encuentren disponibles en el comercio.
En las marcas es necesario encontrar la dimensin que con
mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y
determine as la impresin general que el distintivo causa en el
mismo.
La regla de la visin en conjunto, a ms de evitar que sus
elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes
para comparar cada componente de una marca con los
componentes o la desintegracin de la otra marca, persigue que
el examen se realice a base de las semejanzas y no por las
diferencias existentes, porque ste no es el camino de
comparacin utilizado por el consumidor ni aconsejado por la
doctrina.
74

BREUER MORENO, Pedro C. TRATADO DE MARCAS DE FBRICA Y DE COMERCIO,


Editorial Robis, Buenos Aires, 1946, Pg. 351 y ss.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

383

En la comparacin marcaria, y siguiendo otro criterio, debe


emplearse el mtodo de un cotejo sucesivo entre las marcas,
esto es, no cabe el anlisis simultneo, en razn de que el
consumidor no analiza simultneamente todas las marcas
sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este
sistema recae en analizar cul es la impresin final que el
consumidor tiene luego de la observacin de las dos marcas.
Al ubicar una marca al lado de otra se proceder bajo un
examen riguroso de comparacin, no hasta el punto de
disecarlas', que es precisamente lo que se debe obviar en un
cotejo marcario.
La similitud general entre dos marcas no depende de los
elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los
elementos semejantes o de la semejante disposicin de esos
elementos.75
3.7. SIGNOS EN IDIOMA EXTRANJERO. LA
MARCA DE FANTASA. PALABRAS DE USO COMN. LA MARCA DBIL.
Tomando en cuenta que la parte demandante argument
Las dos marcas provienen de la expresin francesa que alude a algo
que est en boga o de MODA. No obstante debido a que tal
significado no es de pblico conocimiento porque la mayor parte de
consumidores no dominan el idioma francs, podemos pensar en que se
trata de denominaciones de fantasa frente a las cuales el pblico tiene
la misin de aprender el signo y relacionarlo con el producto que
distingue, misin que ya fue alcanzada con la marca de mi
representada VOGUE (); se hace necesario tratar el tema
los signos en idioma extranjero y la marca de fantasa.
Signos en idioma extranjero.

75

Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O.A.C. N 594, de 21 de agosto del
2000, marca: CAMPO VERDE. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

384

CORPORACIN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

En el caso del signo integrado por una o ms palabras en


idioma extranjero, es de presumir que el significado de stas
no forma parte del conocimiento comn, por lo que cabe
considerarlas como de fantasa y, en consecuencia, procede
el registro como marca de la denominacin de que se trate.
A contrario, la denominacin en idioma extranjero no ser
registrable si el significado conceptual de las palabras que la
integran se ha hecho del conocimiento de la mayora del
pblico consumidor o usuario, habindose generalizado su
uso, y si se trata de vocablos genricos o descriptivos.
El Tribunal se ha pronunciado, al respecto, en los trminos
siguientes: "(...) cuando la denominacin se exprese en idioma que
sirva de raz al vocablo equivalente en la lengua espaola al de la
marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deber
medirse como si se tratara de una expresin local, lo cual sucede
frecuentemente con las expresiones en idiomas latinos como el italiano o
el francs que por hablarse o entenderse con mayor frecuencia entre
personas de habla hispana o por tener similitud fontica, son de fcil
comprensin para el ciudadano comn.76

Signos de Fantasa.
Como se expres, se presume que las palabras en idioma
extranjero y su significado no son de conocimiento comn,
por lo que al formar parte de un signo pretendido para ser
registrado como marca, se las considera como signo de
fantasa, procediendo, en consecuencia, su registro. Al
respecto, conforme lo ha manifestado el Tribunal, Las
denominaciones de fantasa () implican la creacin de un vocablo, el
mismo que puede no tener significado alguno. Es as que una marca de
fantasa gozar generalmente de un mayor poder distintivo. Por lo
tanto, las marcas de fantasa o caprichosas por ser elaboracin del
ingenio propio de sus titulares carecen de connotacin conceptual o
76

Proceso 57-IP-2002, de fecha 4 de septiembre de 2002. G.O. N 840, de 26 de septiembre


del 2002. marca: CLASICC. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

385

significado idiomtico, de tal manera que si una denominacin genrica


va acompaada de una palabra de fantasa, la posibilidad de que sea
admitido su registro aumenta. (Proceso 16-IP-98, publicado en la
G.O.A.C. N 398, de 10 de septiembre de 1998, marca: SALTIN
etiqueta).
Asimismo, es importante tener en cuenta que se ha
reconocido la existencia de ciertos vocablos de origen
extranjero que han llegado a ser aceptados oficialmente en el
idioma local con acepcin comn equivalente, como seran los
italianismos, galicismos o anglicismos que terminan siendo prohijados
por los organismos rectores del idioma en un pas dado. (Proceso 3IP-95, publicado en la G.O.A.C. N 189, de 10 de
septiembre de 1995, marca: CONCENTRADOS Y JUGOS
DE FRUTAS TUTTI-FRUTTI).
Si el signo en idioma extranjero se encuentra integrado,
entre otros vocablos, por una o ms palabras de uso comn,
su presencia no impedir el registro de la denominacin,
caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros
elementos que lo doten de distintividad suficiente. Y puesto
que el vocablo de uso comn no es apropiable en exclusiva,
el titular de la marca que la posea no podr impedir su
inclusin en otro signo, ni fundamentar en esta nica
circunstancia el riesgo de confusin entre las denominaciones en conflicto.
Es claro que el titular de una marca que lleve incluida una
expresin de tal naturaleza no tiene un dominio exclusivo
sobre ella y, en consecuencia, no est facultado por la ley
para impedir que terceros puedan utilizar dicha expresin en
combinacin de otros elementos en la conformacin de
signos marcarios, siempre que el resultado sea suficientemente distintivo a fin de no crear riesgo confusin.

386

CORPORACIN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

Palabras de uso comn. La marca dbil:


Al conformar una marca, su creador puede valerse de toda
clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, races
o terminaciones, que individualmente consideradas pueden
estimarse como expresiones de uso comn, por lo que no
pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por
persona alguna.
Como se indic anteriormente, el titular de una marca que
lleve incluida una expresin de uso comn no tiene un
dominio exclusivo sobre ella y, no podr impedir que
terceros puedan utilizarla, siempre que el resultado sea
suficientemente distintivo.
El Tribunal ha reiterado esta posicin de la siguiente
manera:
Una marca puede incluir en su conjunto palabras que
individualmente consideradas pueden estimarse como
expresiones de uso comn, y que por ser tales no pueden ser
objeto de monopolio por persona alguna. Por ello el titular de
una marca que lleve incluida una expresin de tal naturaleza
no est legalmente facultado para oponerse a que terceros
puedan utilizar dicha expresin, en combinacin de otros
elementos en la conformacin de signos marcarios, siempre que
el resultado sea original y lo suficientemente distintivo a fin de
no crear confusin.77
Al realizar el examen comparativo de marcas que se
encuentran conformadas por palabras de uso comn, stas
no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe
confusin, siendo sta una circunstancia de excepcin a la
regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse
77

Proceso 70-IP-2005. Interpretacin prejudicial de 21 de junio de 2005, publicada en la Gaceta


Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 1231 de 16 de agosto de 2005. TRIBUNAL DE JUSTICIA
DE LA COMUNIDAD ANDINA.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

387

atendiendo a una simple visin de conjunto de los signos


que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus
componentes.
En el caso de denominaciones conformadas por palabras de
uso comn, la distintividad se busca en el elemento
diferente que integra el signo, ya que dichas expresiones son
marcariamente dbiles.
El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la
marca descarta que palabras necesarias o usuales
pertenecientes al dominio pblico puedan ser utilizadas
nicamente por un titular marcario, ya que al ser esos
vocablos usuales, no se puede impedir que el pblico en
general los siga utilizando.
Dentro del tema Jorge Otamendi seala que:
El titular de una marca con un elemento de uso comn sabe
que tendr que coexistir con las marcas anteriores, y con las
que se han de solicitar en el futuro. Y sabe tambin que
siempre existir entre las marcas as configuradas el parecido
que se deriva, necesariamente, de las partculas coparticipadas
insusceptibles de privilegio marcario. Esto necesariamente
tendr efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y
por ello se ha dicho que esos elementos de uso comn son
marcariamente dbiles.78
3.8. LA MARCA NOTORIA Y SU PRUEBA.
Tomando en cuenta que tanto la parte demandante como la
demandada alegaron la notoriedad de sus marcas; el
Tribunal estima adecuado hacer referencia al tema de la
marca notoria y su prueba, asimismo, pasar revista al
conflicto existente entre dos marcas notorias y cmo se
podra solucionar dicho conflicto.
78

OTAMENDI Jorge. Ob. Cit. 2010. Pg. 215 y 216.

388

CORPORACIN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

El Tribunal seala que la marca notoria es aquella en la que


concurren los siguientes aspectos: la difusin de la misma
entre el pblico consumidor traducido del uso intenso de la
misma; y, la calidad de los productos o servicios que ella
ampara, ya que ningn consumidor recordar ni difundir el
conocimiento de la marca cuando los productos o servicios,
por ella protegidos, no satisfagan las necesidades del
consumidor, comprador o usuario, respectivamente.
La difusin de la marca en los diferentes mercados, la
intensidad del uso que de ella se hiciere, y el prestigio
adquirido, influyen decisivamente para que sta adquiera el
carcter de notoria, ya que as el consumidor reconocer y
asignar dicha caracterstica, debido al esfuerzo que el titular
de la misma realice para elevarla de la categora de marca
comn u ordinaria al status de notoria.
Para el tratadista Carlos Fernndez-Novoa, la marca notoria
es aquella que goza de difusin o lo que es lo mismo es
conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se
aplica la marca. La difusin entre el sector correspondiente de los
consumidores es el presupuesto de la notoriedad de la marca.79
El Profesor Jos Manuel Otero Lastres define a la marca
notoriamente conocida como: aquella marca que goza de
difusin y ha logrado el reconocimiento de los crculos interesados (los
consumidores y los competidores). De esta definicin se desprende que
son dos las notas fundamentales que caracterizan este tipo de marcas:
un determinado grado de difusin y el reconocimiento en el mercado por
los crculos interesados como signo indicador del origen empresarial del
correspondiente producto o servicio.80

79

FERNANDEZ Novoa, Carlos; Fundamentos de Derecho de Marcas. Editorial Montecorvo,


S.A. 1984, p. 32.
80
OTERO LASTRES, Jos Manuel, La prueba de la marca notoriamente conocida en el
Derecho Marcario, Seminario Internacional, Quito, 1996, p. 243.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

389

Este Tribunal caracteriza a la marca notoria como aquella


que rene la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos
pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del
tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se
encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo.81
Ahora bien, puede darse el caso que se solicite el registro de
un signo notorio y que la opositora advierta tambin la
notoriedad de su marca, como en el caso de autos.
En este caso, el Tribunal ha precisado lo siguiente:
El examen de registrabilidad de un signo notoriamente
conocido debera ser diferente al examen que se hara de un
signo ordinario. Lo anterior no quiere decir que una marca
por ser notoria tenga indefectiblemente derecho a su registro,
ya que el registro de toda marca, an en el caso de ser notoria,
deber atender al respectivo anlisis de registrabilidad que
practica la oficina nacional competente.
En consecuencia, dicho anlisis debe ser diferencial y complejo,
es decir, debe darse atendiendo al hecho de que la marca
notoria ya es distintiva y, por lo tanto, el anlisis de
confundibilidad debe ser, por un lado, ms distendido teniendo
en cuenta el gran prestigio que ha sido ganado por la marca
notoriamente conocida, y por el otro, muy riguroso a fin de
evitar la confusin en el pblico consumidor, teniendo en
cuenta las caractersticas de la marca opositora, es decir,
teniendo en cuenta factores como la notoriedad de la marca
opositora, la clase de productos que se pretende registrar , etc.
Sobre el tratamiento diferencial que se debe dar al registro de
la marca notoriamente conocida, el profesor Jorge Otamendi
manifiesta lo siguiente:
81

Proceso 07-IP-96, publicado en la G.O.A.C. N 299, de 17 de octubre de 1997, marca:


ELEGANTE TRIGUEA CON TURBANTE. JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE
LA COMUNIDAD ANDINA.

390

CORPORACIN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

En cambio, el criterio no es el mismo cuando la marca


solicitada es notoria desde que la notoriedad es considerada
como un factor de distincin. En estos casos el criterio puede
ser ms benvolo por ser ms remotas las posibilidades de
confusin.
En consecuencia () el anlisis de registrabilidad en caso de
solicitarse esa marca para registro es independiente, es decir,
la Oficina Nacional Competente tiene discrecionalidad para,
previo anlisis de registrabilidad, conceder o no el registro de
la marca notoriamente conocida que se alega, de conformidad
con los mltiples factores que puedan intervenir en dicho
estudio
(PROCESO
124-IP-2011.
Marca:
LOCKHEED MARTIN (mixta). Interpretacin prejudicial de 23 de noviembre de 2011).
La Oficina Nacional Competente debe verificar, asimismo,
el grado de notoriedad de las marcas en conflicto, a efectos
de determinar cul prevalecera, de acuerdo al conocimiento
que el pblico consumidor tenga acerca de las marcas en
controversia y las pruebas allegadas dentro del proceso.
La notoriedad de la marca no se presume y, por tanto, debe
ser probada por quien la alega. En consecuencia, el
reconocimiento de la notoriedad de la marca es un hecho
que debe ser probado por quien lo alega.
En el caso de autos, la Superintendencia de Industria y
Comercio aleg que () la notoriedad debe ser probada por
quien la alega, en la oportunidad de presentar observaciones, si bien la
parte demandante alleg unas pruebas, stas no obstante acreditar la
existencia y el uso que la demandante hace de su marca VOGUE,
no resultan procedentes para probar la notoriedad de la misma, toda
vez que no permiten establecer los presupuestos para que la marca sea
notoria entre otras, extensin del conocimiento entre el pblico
consumidor, como signo distintivo de los productos o servicios para los
cuales fue acordada; la intensidad y el mbito de difusin y de la

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

391

publicidad o promocin de la marca y el anlisis de produccin


mercadeo de los productos que distingue la marca.
Al respecto, el Tribunal recogiendo criterios doctrinarios ha
sentado la siguiente jurisprudencia: Varios son los hechos o
antecedentes que determinan que una marca sea notoria: calidad de los
productos o servicios, conocimiento por parte de los usuarios o
consumidores, publicidad, intensidad de uso, que deben ser conocidos
por el juez o administrador para calificar a la marca de notoria, y que
para llegar a esa conviccin deben ser probados y demostrados dentro
del proceso judicial o administrativo. An en el supuesto de que una
marca haya sido declarada administrativa o judicialmente como
notoria, tiene que ser presentada a juicio tal resolucin o sentencia,
constituyndose stas en una prueba con una carga de gran contenido
procedimental. (Proceso 08-IP-95, publicado en la G.O.A.C.
N 231 de 17 de octubre de 1996, marca: LSTER).
En consecuencia, la notoriedad de la marca constituye un
hecho que debe ser probado por quien la alega, teniendo en
cuenta los criterios previstos en el artculo 84 de la Decisin
344. Los criterios son los siguientes:
a) La extensin de su conocimiento entre el pblico
consumidor como signo distintivo de los productos o servicios
para los que fue acordada;
b) La intensidad y el mbito de la difusin y de la publicidad
o promocin de la marca;
c) La antigedad de la marca y su uso constante;
d) El anlisis de produccin y mercadeo de los productos que
distingue la marca.
La previsin normativa de los citados indicadores de
notoriedad de la marca hace inaplicable a su respecto la
mxima notoria non egent probatione. Y es que, a diferencia del

392

CORPORACIN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

hecho notorio, la notoriedad de la marca no se halla


implcita en la circunstancia de ser ampliamente conocida,
sino que es necesaria la demostracin suficiente de su
existencia al momento de que sta es alegada, a travs de la
prueba, entre otros, de aquellos indicadores.
Finalmente, en cuanto al momento procesal oportuno para
probar la notoriedad alegada, la Decisin 344, en la seccin
II del captulo V que se refiere al procedimiento de registro,
en el artculo 93 expresa que Dentro de los treinta das
hbiles siguientes a la publicacin, cualquier persona que
tenga legtimo inters, podr presentar observaciones al
registro de la marca solicitado (). A continuacin, el
artculo 94 indica que la oficina nacional competente no
tramitar las observaciones que fueren presentadas
extemporneamente. De lo anterior se debe entender que si
al momento de presentar observaciones, stas se
fundamentan en la notoriedad de una marca, se debe
justificar esta alegacin en dicha oportunidad.
La reproduccin o la imitacin de un signo notoriamente conocido
En el caso de la marca notoria, la prohibicin de registrar el
signo que constituya su reproduccin, imitacin, traduccin
o transcripcin, total o parcial, tal y como lo dispone el
artculo 83, literal d) de la Decisin 344, ser aplicable con
independencia de la clase a que pertenezca y de la naturaleza
del producto o servicio de que se trate, toda vez que se trata
de prevenir la dilucin de la fuerza distintiva de la marca y el
aprovechamiento injusto de su prestigio.
Si bien este literal fija tal proteccin, la notoriedad, como ya
se indic, es un hecho que debe ser probado, como lo
establece el artculo 84 de esa Decisin cuando seala los
elementos que sirven para medir tal circunstancia. Ello,
porque (...) la marca comn, para elevarse al estado de marca

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

393

notoria, debe contar con una serie de factores, tales como: (...) difusin
de la marca, imagen en el mercado, comercializacin del producto, etc.
La carga de la prueba corresponde al titular de la marca, pues sta
puede ser desconocida inclusive por la autoridad administrativa o
judicial y la prueba precisamente pretende convencer al juzgador de que
la marca alegada como notoria rene caractersticas especiales que no
poseen las marcas comunes.82
Al tenor de la disposicin citada del artculo 83 literal d), el
reconocimiento de la marca notoria, como signo distintivo
de bienes o servicios determinados, presupone su
conocimiento en el pas en que se haya solicitado su registro
o en el comercio subregional o internacional sujeto a
reciprocidad, por los sectores interesados, es decir, por la
mayor parte del sector de consumidores o usuarios a que
estn destinados los bienes o servicios correspondientes.
Ahora bien, es importante tener en consideracin que la
normativa comunitaria protege a la marca notoria de manera
especial, en relacin a los principios que gobiernan el
derecho marcario y en relacin con los diferentes tipos de
riesgos a los que se exponen los signos distintivos en el
mercado.
En relacin con los principios de especialidad y territorialidad, es pertinente sealar que:
Los literales d) y e) del artculo 83 de la Decisin 344
advierten que la marca notoriamente conocida no solamente
ser protegida con productos o servicios idnticos, similares o
conexos, sino en relacin con cualquier clase de productos o
servicios.
El principio de territorialidad determina la proteccin de la
marca notoria no solamente en el pas donde se solicita la
proteccin, sino que se la protege en el comercio subregional o
82

Proceso 23-IP-96, sentencia de 21 de abril de 1998; G.O. N 354, de 13 de julio de 1998;


marca: VODKA BALALAIKA. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

394

CORPORACIN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

internacional sujeto a reciprocidad. Para lo anterior, es preciso


que, (i) sea notoriamente conocida en por lo menos uno de los
Pases Miembros; (ii) sea notoria en el comercio internacional
sujeto a reciprocidad, Esto es que sea notoriamente conocido
en un pas o grupo de pases no pertenecientes a la
Comunidad Andina, siempre y cuando dichos pases otorguen
igual proteccin a los signos notoriamente conocidos de los
Pases Miembros de la Comunidad Andina, de conformidad
con el principio de reciprocidad, acorde al literal d) del
artculo 83.
Confusin con la marca notoriamente conocida
El literal e) del artculo 83 de la Decisin 344 prev una
proteccin especial para la marca notoriamente conocida,
independientemente de la clase de los productos o de los
servicios amparados por el signo cuyo registro se pida, pues,
en el evento de existir similitud entre los signos, podra
perfectamente producirse riesgo de confusin.
Con el objeto de proteger los signos distintivos segn su
grado de notoriedad, se han clasificado y diferenciado
diversos tipos de riesgos. Generalmente la doctrina se ha
referido a cuatro, a saber: riesgo de confusin, de
asociacin, de dilucin y de uso parasitario. El Tribunal, en
relacin a la marca notoria, dentro del proceso 35-IP-2008
ha analizado los riesgos que se podran generar:
El riesgo de confusin es la posibilidad de que el consumidor
al adquirir un producto piense que est adquiriendo otro
(confusin directa), o que piense que dicho producto tiene un
origen empresarial diferente al que realmente posee (confusin
indirecta).
El riesgo de asociacin es la posibilidad de que el consumidor,
que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen
empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

395

de dicho producto y otra empresa tienen una relacin o


vinculacin econmica.
El riesgo de dilucin es la posibilidad de que el uso de otros
signos idnticos o similares cause el debilitamiento de la
altsima capacidad distintiva que el signo notoriamente
conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para
productos que no tengan ningn grado de conexidad con los
que ampara el signo notoriamente conocido.
Y, por ltimo, el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de
que un competidor parasitario se aproveche injustamente del
prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la
accin se realice sobre productos o servicios que no tengan
ningn grado de conexidad con los que ampara el signo
notoriamente conocido.
Asimismo, el Tribunal, dentro de la Interpretacin Prejudicial
rendida dentro del proceso 82-IP-2009 expres que en el
mbito de la Decisin 344 el signo notoriamente conocido
tanto en el mercado como tal, como en el mbito registral,
se encuentra protegido contra el riesgo de confusin,
asociacin y dilucin, de conformidad con lo siguiente:
El artculo 83, literal a), establece:
Art. 83.- Asimismo, no podrn registrarse como marcas
aquellos signos que, en relacin con derechos de terceros,
presenten algunos de los siguientes impedimentos:
a) Sean idnticos o se asemejen de forma que puedan inducir
al pblico a error, a una marca anteriormente solicitada para
registro o registrada por un tercero, para los mismos productos
o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el
uso de la marca pueda inducir al pblico, a error;

396

CORPORACIN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

La mencionada norma habla de error y, por lo tanto se


deben hacer las siguientes precisiones:
Los consumidores pueden caer en error por confusin o por
asociacin; pues podran pensar que estn obteniendo un
producto diferente al que estn comprando (confusin directa),
y/o que el producto tiene un origen empresarial diferente al
que realmente posee (confusin indirecta), y/o pensar que
empresas que comercializan productos con diferentes marcas
tienen relacin o vinculacin entre s (riesgo de asociacin).
Por lo tanto, el error puede ser por confusin y/o asociacin y,
en consecuencia, las marcas se encuentran protegidas contra
dichos riesgos.
Si bien el literal mencionado se refiere a las marcas
ordinarias, la proteccin contra el riesgo de asociacin tambin
es extensiva a las marcas notoriamente conocidas, dado que
stas gozan de mayor proteccin. Por lo tanto, en este escenario
no puede pensarse que mientras las marcas ordinarias se
protegen contra el riesgo de asociacin, las notorias
notoriamente conocidas no.
Aunque el literal e) del artculo 83 de la Decisin 344 slo
se refiera al trmino confusin, como se mostr anteriormente,
la marca notoriamente conocida tambin es protegida contra el
riesgo de asociacin.
En relacin con el riesgo de dilucin, el Tribunal ha
manifestado lo siguiente:
En efecto, al diferenciar las causales de irregistrabilidad de
las marcas, no dispone, como lo hace la Decisin 486, la
proteccin de las marcas comunes en relacin con los riesgos de
confusin y asociacin, sino se limita a decir en el literal a) del
artculo 83, que no se pueden registrar como marcas signos
que sean idnticos o se asemejen de forma que puedan inducir al
pblico a error, a una marca anteriormente solicitada para

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

397

registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o


servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso
de la marca pueda inducir al pblico a error.
()
En efecto, con la anterior disposicin se otorga proteccin
ampliada al signo notoriamente conocido, que como ya se ha
dicho, excede el principio de especialidad y territorialidad.
Dicha norma no hace referencia a la proteccin de los signos
notoriamente conocidos respecto de ciertos riesgos
determinados, pero se debe entender que la norma trata de
salvaguardar los signos notoriamente conocidos del riesgo de
confusin en que puede incurrir el pblico consumidor, como lo
hace expresamente en relacin con la marca general.
Por otro lado, el literal e) del artculo 83 de la Decisin 344,
es una disposicin de carcter especial en relacin con
proteccin de la marca notoria, al disponer que no se pueden
registrar como marcas signos que sean similares hasta el punto
de producir confusin con una marca notoriamente conocida,
independientemente de la clase de los productos o servicios para
los cuales se solicite el registro (...).
Con esta ltima disposicin se protege a la marca notoria ms
all del principio de especialidad, pero nicamente refirindose
al riesgo de confusin. No se refiere a la proteccin en relacin
con otros riesgos como uso parasitario y dilucin.
La Decisin 344 slo se refiere a los riesgos a que estn
expuestas las marcas en el mercado, al establecer los derechos
conferidos por el registro de un signo como marca. Es as
como en el artculo 104, literal d), establece que el titular de
una marca registrada puede actuar contra un tercero que use
en el comercio un signo idntico o similar a la marca registrada,
con relacin a productos o servicios distintos de aquellos para los
cuales se ha registrado la misma, cuando el uso de ese signo

CORPORACIN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

398

respecto a tales productos o servicios pudiese inducir al pblico a


error o confusin, pudiese causar a su titular un dao econmico
o comercial injusto, o produzca una dilucin de la fuerza
distintiva o del valor comercial de dicha marca (subrayado por
fuera del texto).
De manera que en dicha norma se protege no slo a la marca
notoriamente conocida, sino a las marcas comunes de los
riesgos de confusin y de dilucin que pudiese causar el uso
indebido de un signo distintivo en el mercado. Se advierte que
no se est hablando de las causales de irregistrabilidad, sino
de las conductas lesivas contra una marca registrada, que el
titular de la misma puede atacar.
()
o De conformidad con la figura de la marca notoriamente
conocida y la finalidad de su proteccin, en materia de
causales de irregistrabilidad s es procedente su proteccin
contra el riesgo de dilucin. Lo anterior por lo siguiente:
o La proteccin de la marca notoriamente conocida se
instaura para salvaguardar la gran capacidad distintiva
que han adquirido dichas marcas en el mercado.
o Uno de los principios que gobiernan del derecho marcario
es el del uso real y efectivo de la marca en el mercado y,
en consecuencia, de permitirse que se registre una marca
que al ser usada en el mercado genere dilucin de una
marca notoria, no habra consonancia con el objetivo
perseguido al instaurar la figura de la marca notoria y su
proteccin en el rgimen comunitario andino.
o Adems de lo anterior, no habra concordancia entre que
se proteja a las marcas registradas contra el uso de signos
idnticos y similares que generen riesgo de dilucin (art.
104, literal d), con la falta de proteccin contra dicho

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

399

riesgo respecto las marcas notoriamente conocidas en el


mbito registral. Es decir, no es consecuente que se prevea
proteccin en este mbito contra el uso indebido, si por
otro lado, en cuestin de marcas notorias, se permitiera el
registro de signos idnticos o similares que al ser usados
en el mercado puedan causar riesgo de dilucin de su
capacidad distintiva.
Lo anteriormente expuesto quiere decir, que debe hacerse una
interpretacin conjunta de los literales d) y e) del artculo 83
con el objetivo perseguido al proteger a la marca notoriamente
conocida, que en relacin con el registro de un signo idntico o
similar a un signo notoriamente conocido, de manera que el
Juez Nacional o la Oficina Nacional Competente, en su caso,
debern tener en cuenta la proteccin ampliada que establece
la normativa comunitaria en el artculo 83, literales d) y e),
siempre y cuando la solicitud de registro como marca de un
signo idntico o similar a un signo notoriamente conocido
pueda generar riesgo de confusin, asociacin o dilucin de su
capacidad distintiva.
A pesar de que el riesgo de dilucin ha ido aparejado con la
proteccin de los signos notoriamente conocidos, como se vio, el
artculo 104, literal d), lo ha extendido tambin a todo tipo
de marca registrada cuando se presente su uso no autorizado.
Haciendo una adecuacin del concepto con la norma
comentada, la proteccin contra dicho riesgo tiene como
objetivo salvaguardar a las marcas en relacin con cualquier
uso de otros signos idnticos o similares que cause el
debilitamiento de su capacidad distintiva, aunque se use para
productos que no sean idnticos, similares o que no tengan
ningn grado de conexidad con los que ampara la marca
registrada. (Proceso 145-IP-2006, Interpretacin
Prejudicial de 16 de noviembre de 2006. Marca:
CAPITAN Z, publicada en Gaceta Oficial del
Acuerdo de Cartagena N 1452, de 10 de enero de
2007).

400

CORPORACIN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

Finalmente, es importante advertir lo que en reiteradas


interpretaciones este Organismo ha sealado:
Dentro del conflicto suscitado entre una marca notoriamente
conocida y una marca comn, el punto esencial radica en
determinar el momento en que la marca notoriamente
conocida debe tener tal calidad a fin, o bien de impugnar con
ella un registro, o bien para hacer valer preferentemente los
derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una
marca en violacin de los literales d) y e) del artculo 83 de la
Decisin 344. En una accin de cancelacin o de nulidad, la
existencia de notoriedad se demostrar tanto al momento de
iniciarse la accin respectiva como al momento en que la
marca controvertida se present a registro y fue tramitada. La
marca debe ser notoria con anterioridad a la nueva marca por
registrarse (Proceso 17-IP-96, G.O. N 253 de 7 de marzo
de 1997). En caso de observaciones la notoriedad deber
probarse, por el que las alegue o controvierta, en el momento
en que tales observaciones sean presentadas, es decir, en que
dicha notoriedad sea alegada..83
En este caso, con relacin a la independencia de la clase
internacional de los productos y de los servicios amparados
por una marca eventualmente notoria, slo podr ser
considerada si dicha notoriedad es anterior a la solicitud de
registro del signo, as como ha sido probada y
oportunamente reconocida por el examinador y si hay
riesgo de confusin, asociacin y dilucin.
El Juez Consultante, en caso de no haberse probado la
notoriedad de la marca VOGUE, debe entrar a determinar
la existencia de conexin competitiva entre los productos y
servicios mencionados.
83

Proceso 23-IP-96, sentencia de 21 de abril de 1998; G.O. N 354, de 13 de julio de 1998;


marca: VODKA BALALAIKA. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

401

3.9. LA CONEXIN COMPETITIVA.


En el caso de autos, la sociedad ADVANCE MAGAZINE
PUBLISHERS INC. argument () REALMENTE
NO EXISTE CONEXIDAD entre los productos de la clase 3
para los cuales se registraron las marcas VOGUE y JOLIE
VOGUE y los productos de la clase 9 para los cuales se otorg el
registro de la marca VOGUE. Tampoco existe vinculacin entre los
productos de la clase 9 y los productos y/o servicios que agrupan las
dems categoras en la cuales los demandantes han registrado las
marcas VOGUE y JOLIE VOGUE, en tal virtud es
necesario referirse al tema de la conexin competitiva:
Sobre este tpico la doctrina ha elaborado algunas pautas o
criterios que pueden llevar a establecer o fijar cundo se da
la conexin competitiva entre los productos y servicios.
El hecho de que los productos y servicios posean
finalidades idnticas o afines podra constituir un indicio de
conexin competitiva entre ellos, pues tal circunstancia
podra dar lugar a que se les hallase en el mismo mercado.
En criterio del tratadista Carlos Fernndez Novoa, para
determinar la conexin competitiva entre los productos y
servicios diferenciados por los signos confrontados, el
aspecto fundamental a tomar en consideracin es la
finalidad o aplicaciones usuales de los mismos. Igualmente,
seala el autor, los criterios para determinar si a travs de la
finalidad de los productos y servicios hay o no conexin
competitiva, siendo stos dos; el primero: el principio de la
intercambiabilidad de los mismos, que tiene que ver con
el hecho de si los consumidores consideren sustituibles, para
las mismas finalidades, los productos y servicios
enfrentados; y, el segundo, el de complementariedad, que
alude a la circunstancia de que el uso de un producto pueda
suponer el necesario uso de otro, o que sin un producto no
puede utilizarse otro servicio, es decir, que los productos y

402

CORPORACIN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

servicios sean complementarios o vayan a utilizarse


conjuntamente.84
El Tribunal ha acogido como criterios identificadores de la
presencia de dicha conexin los siguientes:
a) La inclusin de los productos en una misma
clase del nomenclator
b) Canales de comercializacin
c) Medios de publicidad idnticos o similares
d) Relacin o vinculacin entre los productos y
servicios
e) Uso conjunto o complementario de los mismos
f) Partes y accesorios
g) Mismo gnero
h) Misma finalidad
i) Intercambiabilidad de los mismos
El Tribunal considera que deben ser aplicados los criterios
referidos anteriormente y que pueden conducir a establecer
cundo se da la conexin competitiva entre los productos y
servicios.
Tambin deber considerarse la clase de consumidor o
usuario y su grado de atencin al momento de diferenciar,
identificar y seleccionar el producto o servicio deseado.
Esto a su vez se encuentra relacionado con el grado de
atencin que presta la persona al momento de realizar su
eleccin, lo que depender del tipo de consumidor, a saber,
conforme a la doctrina: a) el profesional o experto, b)
elitista y experimentado, c) el consumidor medio.

84

FERNNDEZ Novoa, Carlos; Fundamentos ob. cit. p.p. 242 - 246.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

403

A juicio del Tribunal, el consumidor al que debe tenerse en cuenta


para establecer el posible riesgo de confusin entre dos marcas, es el
llamado consumidor medio o sea el consumidor comn y corriente de
determinada clase de productos, en quien debe suponerse un
conocimiento y una capacidad de percepcin corrientes (...).85
Con base en estos fundamentos,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA
CONCLUYE:
1. En materia de propiedad industrial, las normas del
ordenamiento jurdico comunitario andino, que regulan los
requisitos de validez de un signo, que se encontraren
vigentes al momento de la presentacin de la solicitud de
registro son las aplicables en el perodo de transicin de la
normatividad andina.
Si la norma sustancial o material vigente para la fecha de la
solicitud de registro de un signo ha sido derogada y
reemplazada por otra en el curso del procedimiento
correspondiente, aquella norma, la derogada, ser la
aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no
los requisitos que se exigen para el registro del signo. Cosa
distinta ocurre con la norma procesal, cuya aplicacin es de
carcter inmediato, es decir, procede sobre los hechos
producidos posteriormente a su entrada en vigencia,
rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir
de ese momento.
La solicitud relativa al registro del signo VOGUE
(denominativo), fue presentada el 29 de septiembre de 1997,
en vigencia de la Decisin 344 de la Comisin del Acuerdo
85

Proceso 09-IP-94. Sentencia del 24 de marzo de 1995, Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo IV, p. 97, caso DIDA.

404

CORPORACIN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

de Cartagena, en consecuencia, es la que debe ser aplicada al


asunto bajo examen.
2. Un signo puede ser registrado como marca si rene los
requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad
de representacin grfica, establecidos por el artculo 81 de
la Decisin 344 de la Comisin del Acuerdo de Cartagena.
Esa aptitud se confirmar, por cierto, si el signo, cuyo
registro se solicita, no se encuentra comprendido en
ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por
los artculos 82 y 83 de la mencionada Decisin.
3. Las marcas denominativas llamadas tambin nominales o
verbales, utilizan expresiones acsticas o fonticas, formadas
por una o varias letras, palabras o nmeros, individual o
conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o
un todo pronunciable, que puede o no tener significado
conceptual. Para su comparacin, deber procederse de
acuerdo a las reglas recogidas en la presente providencia.
Las marcas mixtas se componen de un elemento
denominativo (una o varias palabras) y un elemento grfico
(una o varias imgenes). La parte denominativa puede ser
compuesta.
Al comparar una marca denominativa y una mixta con parte
denominativa compuesta se determina que si en sta
predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de
los signos aplicando las reglas que para ese propsito ha
establecido la doctrina, y establecidas en esta providencia; y,
si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento
grfico frente al denominativo, no habra, en principio, lugar
a la confusin entre las marcas, pudiendo stas coexistir
pacficamente en el mbito comercial.
4. No son registrables los signos que, segn lo previsto en el
artculo 83 literal a), sean idnticos o similares a otros ya

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

405

solicitados o registrados por un tercero, para los mismos


productos o servicios, o para productos o servicios respecto de
los cuales el uso de la marca pueda inducir al pblico a error.
5. La comparacin entre signos susceptibles de inducir a
error o confusin en el mercado habr de hacerse desde sus
elementos fontico, grfico y conceptual, pero conducida
por la impresin unitaria que cada uno de dichos signos
habr de producir en la percepcin sensorial igualmente
unitaria del consumidor o usuario medio al que estn
destinados los productos o servicios. Por tanto, la
valoracin deber hacerse sin descomponer la unidad de
cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos
que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos
que aqul se halle provisto de un elemento dotado de tal
aptitud distintiva que, por esta razn especial, se constituya
en factor determinante de la valoracin.
Basta que exista riesgo de confusin para proceder a la
irregistrabilidad del signo solicitado.
6. El riesgo de confusin deber ser analizado por la
Autoridad Nacional Competente o por el Juez, segn
corresponda, sujetndose a las reglas de comparacin de
signos enunciadas en la presente interpretacin prejudicial.
7. En el caso del signo integrado por una o ms palabras en
idioma extranjero, si el significado de stas no forma parte
del conocimiento comn, corresponde considerarlas como
de fantasa, por lo que procede el registro del signo. En
cambio, si su significado se ha hecho del conocimiento de la
mayora del pblico consumidor o usuario, o se trata de
vocablos genricos o descriptivos, en relacin con el
producto o servicio que distingue, la denominacin no ser
registrable.

406

CORPORACIN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

Los signos pueden estar conformados por palabras de uso


general o comn. En este caso, la distintividad se busca en
el elemento diferente que integra el signo y en la condicin
de signo de fantasa del conjunto marcario, es decir, la
presencia de aquellos no impedir el registro de la
denominacin, caso que el conjunto del signo se halle
provisto de otros elementos que lo doten de fuerza
distintiva suficiente. Y puesto que el vocablo de uso comn
no es apropiable en exclusiva, el titular de la marca que lo
posea no podr impedir su inclusin en otro signo, ni
fundamentar en esa nica circunstancia el riesgo de
confusin entre las denominaciones en conflicto.
En el caso de denominaciones conformadas por palabras de
uso comn, la distintividad se busca en el elemento
diferente que integra el signo, ya que dichos trminos son
marcariamente dbiles.
8. La marca notoriamente conocida es la que adquiere esa
calidad porque se encuentra ampliamente difundida entre
una colectividad de individuos y ha logrado el
reconocimiento del mismo.
El anlisis de registrabilidad en caso de solicitarse esa marca
para registro es independiente, es decir, la Oficina Nacional
Competente tiene discrecionalidad para, previo anlisis de
registrabilidad, conceder o no el registro de la marca
notoriamente conocida que se alega, de conformidad con
los mltiples factores que puedan intervenir en dicho
estudio.
La Oficina Nacional Competente debe verificar, asimismo,
el grado de notoriedad de las marcas en conflicto, a efectos
de determinar cul prevalecera, de acuerdo al conocimiento
que el pblico consumidor tenga acerca de las marcas en
controversia y las pruebas allegadas dentro del proceso.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

407

La calidad de marca notoriamente conocida no se presume


debiendo probarse por quien la alega las circunstancias y
vigencia que le dan ese estatus, en el momento procesal
pertinente. El solo registro de la marca en uno o ms pases
no le otorga la categora de marca notoria, sino que esa
calidad resulta del conjunto de factores que es necesario
probar, tales como: la extensin de su conocimiento entre el
pblico consumidor, la intensidad y el mbito de la difusin
y de la publicidad, la antigedad de la marca, su uso
constante, y el anlisis de produccin y mercadeo de los
productos que distingue la marca.
10. No se podrn registrar como marcas, los signos que
constituyan la reproduccin, la imitacin, la traduccin o la
transcripcin, total o parcial de un signo distintivo
notoriamente conocido en el pas en el que solicita el
registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto
a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca
a un tercero. Dicha prohibicin ser aplicable, con
independencia de la clase, tanto en los casos en los que el
uso del signo se destine a los mismos productos o servicios
amparados por la marca notoriamente conocida, como en
aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios
distintos, de acuerdo con lo establecido en el literal d) del
artculo 83 de la Decisin 344.
11. Tampoco se podr registrar un signo que sea
confundible con una marca notoriamente conocida, siendo
indiferente para el efecto, la clase de productos o de
servicios para los cuales se hubiera solicitado dicho registro,
conforme consta en el artculo 83 literal e) de la Decisin
344 interpretada.
12. Para llegar a determinar la similitud entre dos signos se
ha de considerar tambin los criterios que permiten
establecer la posible conexin competitiva existente entre
los productos y servicios que distinguen las marcas. Deber

408

CORPORACIN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

tenerse en cuenta en ese contexto, en principio, que al no


existir conexin, la similitud de los signos no impedira el
registro de la marca que se solicite.
De conformidad con el artculo 35 del Tratado de Creacin
del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez
Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno
N 2005-00101 deber adoptar la presente interpretacin.
Asimismo, deber dar cumplimiento a las disposiciones
contenidas en el prrafo tercero del artculo 128 del
Estatuto vigente.
Notifquese al Juez consultante mediante copia certificada y
remtase copia a la Secretara General de la Comunidad
Andina, para su publicacin en la Gaceta Oficial del
Acuerdo de Cartagena.
Jos Vicente Troya Jaramillo
PRESIDENTE
Ricardo Vigil Toledo
MAGISTRADO
Leonor Perdomo Perdomo
MAGISTRADA
Carlos Jaime Villarroel Ferrer
MAGISTRADO
Isabel Palacios Leguizamn
SECRETARIA

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD


ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que
reposa en el expediente de esta Secretara. CERTIFICO.Isabel Palacios L.
SECRETARIA

MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA


Riesgo de dilucin de la marca notoria
PROCESO 34-IP-2012
Interpretacin prejudicial, a solicitud de la corte consultante,
del artculo 136 literal a) de la Decisin 486 de 14 de
septiembre de 2000, expedida por la Comisin de la
Comunidad Andina y, de oficio, de los artculos 134 literal
a), 136 literal h), 224, 225, 228 y 229, de la misma
normativa, con fundamento en la consulta solicitada por la
Seccin Primera del Consejo de Estado de la Repblica de
Colombia. Expediente Interno N 2008-00053. Actor:
RENEWAL & CIA LTDA. Marca: PRIME RENEWAL
(denominativa).
Proceso 69-IP-2012, Interpretacin prejudicial del artculo
136 literal h) de la Decisin 486 de la Comisin de la
Comunidad Andina; Marca denominativa: KRISTAL;
11/07/2012; GOAC N 2118 de 14 de noviembre de 2012
Proceso 89-IP-2012, Interpretacin prejudicial de los
artculos 134 literal a), 136 literales a), b), y h), 137, 190,
191,192,200,224,225,228,229 de la Decisin 486 de la
Comisin de la Comunidad Andina; Marca denominativa
LEONISA; 28/08/2012; GOAC N 2125 de 5 de
diciembre de 2012.
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los trece das del mes de junio
del ao dos mil doce, procede a resolver la solicitud de Interpretacin Prejudicial formulada por la Seccin Primera
del Consejo de Estado de la Repblica de Colombia.

410

CORPORACIN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

VISTOS:
Que, la solicitud de interpretacin prejudicial y sus anexos
cumplen con los requisitos comprendidos en el artculo 125
del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina, as como con las exigencias del artculo 33 del
Tratado de Creacin, por lo que su admisin a trmite fue
considerada procedente en el auto emitido el 01 de junio de
2012.
I. Antecedentes.
El Tribunal, con fundamento en la documentacin allegada
estima procedente destacar como antecedentes del proceso
interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:
V. LAS PARTES.
Demandante: RENEWAL CIA LTDA.
Demandada: LA NACIN COLOMBIANA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.
Tercero Interesado: FERROSAN A/S.
III. DATOS RELEVANTES
A. HECHOS
Entre los principales hechos, algunos recogidos de los
narrados en la demanda y otros de la solicitud de
interpretacin prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

411

20. La sociedad FERROSAN A/S, solicit el 7 de marzo


de 2005 el registro como marca del signo denominativo
PRIME RENEWAL, para amparar producto de la clase 5
Clasificacin Internacional de Niza.
21. Una vez publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad
Industrial N 551 de 29 de abril de 2005, la sociedad
RENEWAL & CA LTDA, present oposicin con base
en sus marcas:

Mixta RENEWAL, registrada en Colombia bajo


el certificado No. 214995, para amparar
productos de la clase 3 de la Clasificacin
Internacional de Niza.

Denominativa TUPIELRENEWAL.COM, registrada en Colombia bajo el certificado No.


300594, para amparar productos de la clase 3 de
la Clasificacin Internacional de Niza.

22. La Jefe de la Divisin de


Superintendencia de Industria
Resolucin N 031581 de 28
resolvi declarar infundada la
conceder el registro solicitado.

Signos Distintivos de la
y Comercio, mediante
de noviembre de 2005,
oposicin presentada y

23. La sociedad RENEWAL & CA LTDA, present


recurso de reposicin y en subsidio de apelacin contra el
anterior acto administrativo.
24. La Jefe de la Divisin de Signos Distintivos, mediante
Resolucin No. 35531 de 22 de diciembre de 2006, resolvi
el recurso de reposicin, confirmando el acto administrativo
y concediendo el recurso de apelacin.
25. El Superintendente Delegado para la Propiedad
Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio,

412

CORPORACIN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

mediante Resolucin No. 26674 de 28 de agosto de 2007,


resolvi el recurso de apelacin confirmando el acto
impugnado.
26. La sociedad RENEWAL & CA LTDA, present
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante el
Consejo de Estado de la Repblica de Colombia.
27. La Seccin Primera del Consejo de Estado solicit
interpretacin prejudicial al Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina.
B. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA.
La demandante soporta la accin en los siguientes
argumentos:
11. Manifiesta, que los signos en conflicto son confundibles
entre s.
12. Sostiene, que el signo solicitado ya se haba intentado
registrar para la clase 3, pero la Superintendencia neg el
registro al considerar que era confundible con las marcas
RENEWAL y TUPIELRENEWAL.COM.
13. Indica, que los cosmticos de marca RENEWAL son
ampliamente conocidos en el mercado colombiano.
14. Argumenta, que los productos amparados por los signos
en conflicto tienen conexin competitiva. Se expenden en
los mismos establecimientos e ntimamente relacionados. .
15. Afirma, que la Superintendencia en repetidas ocasiones
ha dictaminado la confundibilidad por la utilizacin de los
mismos canales de comercializacin.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

413

C. CONTESTACIN DE LA DEMANDA.
3. Por parte de la Superintendencia de Industria y
Comercio.

Sostiene, que los signos en conflicto no son


confundibles entre s.

Afirma, que los productos de los signos en


conflicto poseen canales de distribucin
diferentes.

2. Por parte de la tercera interesada en las resultas del


proceso.
La sociedad FERROSAN A/S, contest la
demanda con los siguientes argumentos:

Afirma, que los signos en conflicto no son


confundibles en los aspectos visual y ortogrfico.

Argumenta, que los productos amparados por los


signos en conflicto son muy diferentes. Su
naturaleza, finalidad, canales de comercializacin
y promocin son distintos.

V. Normas del ordenamiento jurdico comunitario a


SER INTERPRETADAS.
La corte consultante solicit la interpretacin prejudicial del
artculo 136 literal a) de la Decisin 486 de la Comisin de
la Comunidad Andina.
El Tribunal har la interpretacin solicitada. Tambin
interpretar, de oficio, el artculo 134 literal a) de la Decisin
486, as como los artculos 136 literal h), 224, 225, 228 y 229
de la Mencionada Decisin.

CORPORACIN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

414

A continuacin, se inserta el texto de las normas a ser


interpretadas:
DECISIN 486
()
Artculo 134
A efectos de este rgimen constituir marca cualquier signo
que sea apto para distinguir productos o servicios en el
mercado. Podrn registrarse como marcas los signos
susceptibles de representacin grfica. La naturaleza del
producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en
ningn caso ser obstculo para su registro.
Podrn constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:
a) las palabras o combinacin de palabras;
()
Artculo 136
No podrn registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso
en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en
particular cuando:
()
a) sean idnticos o se asemejen, a una marca anteriormente
solicitada para registro o registrada por un tercero, para los
mismos productos o servicios, o para productos o servicios
respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un
riesgo de confusin o de asociacin;
()

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

415

h) constituyan una reproduccin, imitacin, traduccin,


transliteracin o transcripcin, total o parcial, de un signo
distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero,
cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se
aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un
riesgo de confusin o de asociacin con ese tercero o con sus
productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio
del signo; o la dilucin de su fuerza distintiva o de su valor
comercial o publicitario.
().
Artculo 224
Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que
fuese reconocido como tal en cualquier Pas Miembro por el
sector pertinente, independientemente de la manera o el medio
por el cual se hubiese hecho conocido.
Artculo 225
Un signo distintivo notoriamente conocido ser protegido
contra su uso y registro no autorizado conforme a este Ttulo,
sin perjuicio de las dems disposiciones de esta Decisin que
fuesen aplicables y de las normas para la proteccin contra la
competencia desleal del Pas Miembro.
()
Artculo 228
Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se
tomar en consideracin entre otros, los siguientes factores:
a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector
pertinente dentro de cualquier Pas Miembro;

416

CORPORACIN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

b) la duracin, amplitud y extensin geogrfica de su


utilizacin, dentro o fuera de cualquier Pas Miembro;
c) la duracin, amplitud y extensin geogrfica de su
promocin, dentro o fuera de cualquier Pas Miembro,
incluyendo la publicidad y la presentacin en ferias,
exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del
establecimiento o de la actividad a los que se aplique;
d) el valor de toda inversin efectuada para promoverlo, o
para promover el establecimiento, actividad, productos o
servicios a los que se aplique;
e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo
que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el
plano internacional como en el del Pas Miembro en el que se
pretende la proteccin;
f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;
g) el valor contable del signo como activo empresarial;
h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener
una franquicia o licencia del signo en determinado territorio;
o,
i) la existencia de actividades significativas de fabricacin,
compras o almacenamiento por el titular del signo en el Pas
Miembro en que se busca proteccin;
j) los aspectos del comercio internacional; o,
k) la existencia y antigedad de cualquier registro o solicitud
de registro del signo distintivo en el Pas Miembro o en el
extranjero.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

417

Artculo 229
No se negar la calidad de notorio a un signo por el solo
hecho que:
a) no est registrado o en trmite de registro en el Pas
Miembro o en el extranjero;
b) no haya sido usado o no se est usando para distinguir
productos o servicios, o para identificar actividades o
establecimientos en el Pas Miembro; o,
c) no sea notoriamente conocido en el extranjero.
VI. CONSIDERACIONES.
Procede el Tribunal a realizar la interpretacin prejudicial
solicitada, para lo cual se analizarn los siguientes aspectos:
K. Concepto de marca. Requisitos para el registro
de las marcas.
L. La irregistrabilidad de signos por identidad o
similitud. Riesgo de confusin y/o de
asociacin. Las reglas para el cotejo de los
signos distintivos.
M. Comparacin entre signos denominativos
simples y compuestos..
N. Comparacin entre signos
denominativos compuestos.

mixtos

O. Signos conformados por palabras en idioma


extranjero.
P. Signos que amparan productos farmacuticos.

CORPORACIN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

418

Q. La marca notoriamente conocida y la prueba


de su notoriedad. El riesgo de dilucin.
R. La conexin competitiva.
S. La autonoma de la oficina de registro
marcario para tomar sus decisiones.
P. concepto de marca. Requisitos para el registro de las
marcas.
En el procedimiento administrativo interno se resolvi
conceder el registro del signo denominativo PRIME
RENEWAL. Por tal motivo, es pertinente referirse al
concepto de marca y los requisitos para su registro.
1. Concepto de marca.
Antes de establecer los requisitos para el registro de las
marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus
funciones.
El artculo 134 de la Decisin 486 de la Comisin de la
Comunidad Andina, ofrece una definicin general de marca:
(...) cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios
en el mercado.
De conformidad con la anterior definicin normativa, se
podra decir que la marca es un bien inmaterial que permite
identificar o distinguir los diversos productos y servicios
que se ofertan en el mercado.

La marca cumple diversas funciones en el


mercado, a saber:

Diferencia los productos o servicios que se


ofertan.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

419

Es indicadora de la procedencia empresarial.

Indica la calidad del producto o servicio que


identifica.

Concentra el goodwill del titular de la marca.

Sirve de medio para publicitar los productos o


servicios.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha tratado


el tema de las funciones de la marca de la siguiente manera:
Las marcas como medio de proteccin al consumidor,
cumplen varias funciones (distintiva, de identificacin de
origen de los bienes y servicios, de garanta de calidad, funcin
publicitaria, competitiva, etc.). De ellas y, para el tema a que
se refiere este punto, la destacable es la funcin distintiva, que
permite al consumidor identificar los productos o servicios de
una empresa de los de otras. Las restantes funciones, se ha
dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva
del signo, pues sin sta no existira el signo marcario.
(Proceso 04-IP-94. Interpretacin Prejudicial de 07
de agosto de 1995, publicada en la Gaceta Oficial
del Acuerdo de Cartagena N 189, de 18 de
septiembre de 1995. Caso: "EDEN FOR MAN").
Respecto de la funcin publicitaria ha dicho lo siguiente:
Estas precisiones permiten determinar que la marca cumple
un papel esencial como es el de ser informativa, respecto a la
procedencia del producto o del servicio al que representa,
funcin publicitaria que es percibida por el pblico y los
medios comerciales, pudindose no obstante causar engao o
confusin por falsas apreciaciones respecto de los productos o
servicios protegidos. (Proceso 63-IP-2004. Interpretacin Prejudicial de 28 de julio de 2004, publicada

420

CORPORACIN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N


1112, de 06 de septiembre de 2004. Marca:
GRFICA BOTELLA CON LOGOTIPO
GUILA DENTRO DE UN ESCUDO).86
El artculo 134 de la Decisin 486 de la Comisin de la
Comunidad Andina, en siete literales consagra una enumeracin no taxativa de los signos que son aptos para obtener
el registro marcario; establece que pueden constituir marcas,
entre otros: las palabras o combinacin de palabras; las
imgenes, figuras, smbolos, grficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; los sonidos
y olores; las letras y nmeros; un color que se encuentre
delimitado por una forma, o una combinacin de varios
colores; la forma de productos, envases o envolturas; o
cualquier combinacin de los signos o medios indicados
anteriormente.
4. Requisitos para el registro de marcas.
Segn el Rgimen Comn de Propiedad Industrial contenido en la citada Decisin, los requisitos para el registro de
marcas son: distintividad y susceptibilidad de representacin
grfica.
A pesar de no mencionarse de manera expresa el requisito
de la perceptibilidad, es importante destacar que ste es un
elemento que forma parte de la esencia de la marca.
Sobre la perceptibilidad el Tribunal ha manifestado lo
siguiente:

86

Las funciones de la marca ha sido un tema reiterado en varias de las Interpretaciones Prejudiciales emitidas por el Tribunal. Entre estas se puede destacar la emitida en el proceso 15-IP2003. MARCA: TMOBIL. Interpretacin Prejudicial de 12 de marzo de 2003. Publicada en la
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N 916, de 2 de abril de 2003

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

421

La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo


elemento, signo o indicacin que pueda ser captado por los
sentidos para que, por medio de stos, la marca penetre en la
mente del pblico, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto
para la percepcin sensorial o externa de los signos se utiliza
en forma ms general el sentido de la vista, han venido
caracterizndose preferentemente aquellos elementos que hagan
referencia a una denominacin, a un conjunto de palabras, a
una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos.
(Proceso 132-IP-2004. Interpretacin Prejudicial de
26 de octubre del 2004, publicada en la Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena N 1146, de 1 de
diciembre de 2004. Marca: DIADICON).
En relacin con los dos requisitos previstos en la norma, se
tiene:

La distintividad.
La distintividad es la capacidad intrnseca que
debe tener el signo para distinguir unos
productos o servicios de otros. El carcter
distintivo de la marca le permite al consumidor
realizar la eleccin de los bienes y servicios que
desea adquirir; tambin permite al titular de la
marca diferenciar sus productos y servicios de
otros similares que se ofertan en el mercado.

La susceptibilidad de representacin grfica.

Es la posibilidad de que el signo a registrar como marca sea


descrito mediante palabras, grficos, signos, colores, figuras
etc., de tal manera que sus componentes puedan ser
apreciados por quien lo observe. Esta caracterstica es
importante para la publicacin de las solicitudes de registro
en los medios oficiales.

422

CORPORACIN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

En conclusin, para que un signo sea registrado como


marca debe ser distintivo y susceptible de representacin
grfica, de conformidad con el artculo 134 de la Decisin
486; asimismo, debe ser perceptible, ya que, como se
mencion, dicho requisito se encuentra implcito en la
nocin de marca.
Es importante advertir que el literal a) del artculo 135 de la
Decisin 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la
falta de alguno de los requisitos que se desprenden del
artculo 134 de la misma normativa, es decir, que un signo
es absolutamente irregistrable si carece de distintividad, de
susceptibilidad de representacin grfica o de perceptibilidad.
Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de
distintividad est consagrada de manera independiente
como causal de nulidad absoluta en el artculo 135, literal b).
La distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad
intrnseca, mediante la cual se determina la capacidad que
debe tener el signo para distinguir productos o servicios en
el mercado. Y 2) distintividad extrnseca, por la cual se
determina la capacidad del signo para diferenciarse de otros
signos en el mercado.
El Tribunal al respecto de este tema ha expresado:
El registro de un signo como marca se encuentra
expresamente condicionado al hecho de que ste sea distintivo
y susceptible de representacin grfica. De conformidad con el
artculo 135 literal b) de la Decisin 486, la aptitud
distintiva es uno de sus elementos constitutivos, como requisito
esencial para su registro, segn el cual no podrn ser
registrados como marcas los signos que carezcan de
distintividad.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

423

Al respecto, y a manera de ilustracin, se transcriben criterios


del Tribunal de Justicia Europeo: En la jurisprudencia
europea se destaca que el carcter distintivo de una marca ha
de apreciarse, por una parte, en relacin con los productos o
servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en
relacin con la percepcin del pblico al que va dirigida, y que
est formado por el consumidor de dichos productos o
servicios; que no es necesario que la marca permita que el
pblico al que va dirigida identifique al fabricante del
producto o al prestador del servicio, transmitindole una
indicacin concreta de su identidad, pues la funcin esencial
de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario
ltimo el origen del producto o del servicio designado por la
marca (Sentencia del Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas del 7 de febrero de 2002, asunto T88/00); y que cuando los productos designados en la solicitud
de registro van destinados a los consumidores en general, se
supone que el pblico correspondiente es un consumidor medio
normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.
No obstante, ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que
el consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta que
conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en
consideracin el hecho de que el nivel de atencin del
consumidor medio puede variar en funcin de la categora de
productos contemplada () (Sentencia del Tribunal de
Justicia de las Comunidades Europeas del 25 de septiembre
de 2002, asunto T-136/00). Proceso 92-IP-2004, sentencia
del 1 de septiembre del 2004. Marca: Universidad Virtual.
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (Proceso
14-IP-2009. Interpretacin Prejudicial de 01 de abril de
2009, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena N 1729, de 3 de julio de 2009. Marca: TV
COLOMBIA + GRFICO.).
El Juez Consultante debe proceder a analizar, en primer
lugar, si la marca a registrar cumple con los requisitos
mencionados, para luego, determinar si el signo no est

424

CORPORACIN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

inmerso en alguna de las causales de irregistrabilidad


sealadas en los artculos 135 y 136 de la Decisin 486 de
la Comisin de la Comunidad Andina.
Q. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR
IDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE CONFUSIN Y/O DE ASOCIACIN. LAS REGLAS PARA
EL COTEJO DE SIGNOS DISTINTIVOS.
En el procedimiento administrativo interno se argument
que el signo denominativo PRIME RENEWAL es
confundible con la marca mixta RENEWAL y con la
denominativa TUPIELRENEWAL.COM. Por tal motivo,
es pertinente referirse a la irregistrabilidad de signos por
identidad o similitud y a las reglas para el cotejo de signos
distintivos.
1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.
Riesgo de confusin y/o de asociacin.
El literal a) del artculo 136 de la Decisin 486 de la
Comisin de la Comunidad Andina, consagra una causal de
irregistrabilidad relacionada especficamente con el requisito
de distintividad. Establece, que no son registrables signos
que sean idnticos o se asemejen a una marca anteriormente
solicitada para registro o registrada por un tercero, en
relacin con los mismos productos o servicios, o para
productos o servicios respecto de los cuales el uso de la
marca pueda causar un riesgo de confusin y/o de
asociacin.
Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos
factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha
referido a dos clases: al de confusin y/o de asociacin.
Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

425

otros tipos de riesgos, con el objetivo de proteger los signos


distintivos segn su grado de notoriedad.87
Sobre el riesgo de confusin y/o de asociacin, el Tribunal
ha manifestado lo siguiente:
El riesgo de confusin es la posibilidad de que el consumidor
al adquirir un producto piense que est adquiriendo otro
(confusin directa), o que piense que dicho producto tiene un
origen empresarial diferente al que realmente posee (confusin
indirecta).
El riesgo de asociacin es la posibilidad de que el consumidor,
que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen
empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor
de dicho producto y otra empresa tienen una relacin o
vinculacin econmica. (Proceso 70-IP-2008. Interpretacin Prejudicial de 2 de julio de 2008, publicada en
la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N

87

PACN, Ana Mara, LOS DERECHOS SOBRE LOS SIGNOS DISTINTIVOS Y SU IMPORTANCIA EN UNA ECONOMA GLOBALIZADA. Publicado en www.ugma.edu.ve. En dicho
artculo manifiesta lo siguiente:
La realidad econmica demostraba que muchas marcas poseen una imagen atractiva que
puede ser empleada en la promocin de productos o servicios distintos. La creacin de esta
imagen no es casual, sino que obedece a una estrategia de marketing y a cuantiosos desembolsos de dinero. Los riesgos a los que se ven expuestos estos signos son: dilucin del valor
atractivo de la marca, uso parasitario de las representaciones positivas que condensa el signo,
utilizacin de la marca para productos o servicios distintos de forma que pueda daarse las
asociaciones positivas que la marca suscita.
De estos riesgos que difieren de los protegidos tradicionalmente por el sistema de marcas, slo
el primero (dilucin del valor atractivo de la marca) era merecedor de una proteccin ampliada.
Para ello la marca deba revestir determinadas caractersticas, entre las cuales, era relevante la
implantacin del signo en prcticamente la totalidad del pblico de los consumidores. Se cuestion entonces si slo este tipo de marcas deban merecer una proteccin contra los otros
riesgos sealados. La conclusin a la que se lleg fue que el fundamento comn a estos riesgos,
no era tanto la gran implantacin que goza el signo en el trfico econmico, sino la reputacin
que condensa la marca, de la cual se hace un uso parasitario o se trata de daar negativamente.
Surgen entonces los trminos marca renombrada, marca de alta reputacin para definir a este
nuevo tipo de signo que condensa una elevada reputacin y prestigio que lo hace merecedor de
una proteccin ms all de la regla de la especialidad.

426

CORPORACIN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

1648, de 21 de
SHERATON).

agosto

de

2008.

Marca:

Segn la Normativa Comunitaria Andina, no es registrable


un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva; de
permitirse su registro se estara atentando contra el inters
del titular de la marca anteriormente registrada, as como el
de los consumidores. Dicha prohibicin, contribuye a que el
mercado de productos y servicios se desarrolle con
transparencia y, tiene como efecto, que el consumidor no
incurra en error al realizar la eleccin de los productos o
servicios que desea adquirir.
Conforme lo anotado, la Oficina Nacional Competente
debe observar y establecer si entre los signos en conflicto
existe identidad o semejanza, para determinar luego, si esto
es capaz de generar confusin y/o asociacin entre los
consumidores. De la conclusin a que se arribe, depender
la registrabilidad o no del signo.
La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes
mbitos:
La similitud ortogrfica. Se da por la semejanza de las
letras entre los signos a compararse. La sucesin de vocales,
la longitud de la palabra o palabras, el nmero de slabas, las
races o las terminaciones iguales, pueden incrementar la
confusin.
La similitud fontica. Se da por la coincidencia en las
races o terminaciones, y cuando la slaba tnica en las
denominaciones comparadas es idntica o muy difcil de
distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las
particularidades de cada caso, para determinar una posible
confusin.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

427

La similitud ideolgica. Se configura entre signos que


evocan una idea idntica o semejante.
2. Reglas para el cotejo entre signos distintivos.
La Autoridad Nacional competente, deber proceder al
cotejo de los signos en conflicto, aplicando para ello los
siguientes parmetros:

La comparacin, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto
marcario, es decir, cada signo debe analizarse con
una visin de conjunto, teniendo en cuenta su
unidad ortogrfica, auditiva e ideolgica.

En la comparacin, se debe emplear el mtodo


del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un
signo y despus el otro. No es procedente realizar
un anlisis simultneo, ya que el consumidor no
observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo
hace en diferentes momentos.

Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las


diferencias, ya que en estas ltimas es donde se
percibe el riesgo de confusin y/o de asociacin.

Al realizar la comparacin, es importante tratar


de colocarse en el lugar del presunto comprador,
pues un elemento importante para el examinador,
es determinar cmo el producto o servicio es
captado por el pblico consumidor.

Los anteriores parmetros, han sido adoptados por el


Tribunal en numerosas Interpretaciones Prejudiciales, entre
los cuales, podemos destacar: Proceso 58-IP-2006.
Interpretacin Prejudicial de 24 de mayo de 2006. Marca:
GUDUPOP, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo

CORPORACIN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

428

de Cartagena N 1370, de 14 de julio de 2006. Y Proceso


62-IP-2006. Interpretacin Prejudicial de 31 de mayo de
2006. Marca: DK, publicada en la Gaceta Oficial del
Acuerdo de Cartagena N 1370, de 14 de julio de 2006.
R. COMPARACIN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS SIMPLES Y COMPUESTOS.
En el proceso interno se debe proceder a la comparacin
entre los signos denominativos PRIME RENEWAL y
TUPIELRENEWAL.COM. Por tal motivo, es necesario
abordar el tema de la comparacin entre signos
denominativos simples y compuestos.
Los signos denominativos se conforman por una o ms
letras, nmeros, palabras que forman un todo pronunciable,
dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden
provenir del idioma espaol o de uno extranjero, como de la
inventiva de su creador, es decir, de la fantasa; cabe indicar
que la denominacin permite al consumidor solicitar el
producto o servicio a travs de la palabra, que impacta y
permanece en la mente del consumidor.
Al momento de realizar la comparacin entre dos signos
denominativos, el examinador debe tomar en cuenta los
siguientes criterios:

Se debe analizar, cada signo en su conjunto, es


decir, sin descomponer su unidad fontica. Sin
embargo, es importante tener en cuenta las
slabas o letras que poseen una funcin
diferenciadora en el conjunto, ya que esto
ayudara a entender cmo el signo es percibido
en el mercado.

Se debe tener en cuenta, la slaba tnica de los


signos a comparar, ya que si ocupa la misma

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

429

posicin, es idntica o muy difcil de distinguir, la


semejanza entre los signos podra ser evidente.

Se debe observar, el orden de las vocales, ya que


esto indica la sonoridad de la denominacin.

Se debe determinar, el elemento que impacta de


una manera ms fuerte en la mente del
consumidor, ya que esto mostrara cmo es
captada la marca en el mercado.

Los signos denominativos compuestos son aquellos que se


encuentran conformados por ms de dos palabras. En
atencin, a que en el caso bajo estudio uno de los signos en
conflicto se encuentra formado por dos palabras, se hace
necesario tratar el tema de los signos con parte
denominativa compuesta.
Sobre la viabilidad de que los signos a registrarse adopten
palabras compuestas, el Tribunal ha manifestado lo
siguiente:
No existe prohibicin alguna para que los signos a
registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se
compongan de una palabra compuesta, o de dos o ms
palabras, con o sin significacin conceptual, con o sin el
acompaamiento de un grfico (...) La otra posibilidad, es
que de las palabras contenidas en la solicitud posterior, la una
forme parte de una marca ya registrada (...). (Proceso N
13-IP-2001. Interpretacin Prejudicial de 2 de mayo
de 2001, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena N 677 de 13 de junio de 2001).
Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional
deber analizar el grado de distintividad de los elementos
que lo componen, y as proceder al cotejo de los signos en
conflicto.

430

CORPORACIN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado:


En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un
signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su
registrabilidad, habr de examinarse especialmente la
relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman.
Existen vocablos que dotan al signo de () la suficiente
carga semntica que permita una eficacia particularizadora
que conduzca a identificar el origen empresarial ().
(Sentencia del Proceso N 13-IP-2001, ya citada). Por tanto,
si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente
distintividad al signo, podr ser objeto de registro. (Proceso
50-IP-2005. Interpretacin Prejudicial de 11 de
mayo de 2005, publicada en Gaceta Oficial del
Acuerdo de Cartagena N 1217, de 11 de julio de
2005).
En este orden de ideas, la corte consultante, aplicando el
anterior criterio, debe establecer el riesgo de confusin que
pudiera existir entre los signos denominativos PRIME
RENEWAL y TUPIELRENEWAL.COM.
S. COMPARACIN ENTRE SIGNOS MIXTOS Y
DENOMINATIVOS COMPUESTOS.
En el proceso interno se debe proceder a la comparacin
entre el signo denominativo PRIME RENEWAL y la
marca mixta RENEWAL. Por tal motivo, es necesario
abordar el tema de la comparacin entre signos mixtos y
denominativos compuestos.
El signo mixto se conforma por un elemento denominativo
y uno grfico; el primero se compone de una o ms palabras
que forman un todo pronunciable, dotado o no de un
significado conceptual y, el segundo, contiene trazos
definidos o dibujos que son percibidos a travs de la vista.
Los dibujos pueden adoptar gran cantidad de variantes y

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

431

llamarse de diferentes formas: emblemas88, logotipos89,


conos, etc.
Por lo general, el elemento denominativo del signo mixto
suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran
impacto en la mente del consumidor, quien habitualmente
solicita el producto o servicio a travs de la palabra o
denominacin contenida en el conjunto marcario. Sin
embargo, de conformidad con las particularidades de cada
caso, puede suceder que el elemento predominante sea el
elemento grfico, que por su tamao, color, diseo y otras
caractersticas, pueda causar mayor impacto en el
consumidor.
El Tribunal ha hecho las siguientes consideraciones al
respecto:
La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado
el registro del elemento nominativo como el grfico, como uno
solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la
protege en su integridad y no a sus elementos por separado.
(Proceso 55-IP-2002, publicado en Gaceta Oficial del
Acuerdo de Cartagena N 821 del 1 de agosto de 2002,
diseo industrial: BURBUJA videos 2000). Igualmente el
Tribunal ha reiterado: "La doctrina se ha inclinado a
considerar que, en general, el elemento denominativo de la
marca mixta suele ser el ms caracterstico o determinante,
teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras,
las que por definicin son pronunciables, lo que no obsta para
que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento
88

El emblema es una variante, una especie de dibujo, El emblema representa grficamente


cualquier ser u objeto, y desde luego puede ser registrado como marca. OTAMENDI, Jorge.
DERECHO DE MARCAS, Editorial Lexis Nexis, Abeledo Perrot, pg. 33, Buenos Aires
Argentina, 2010.
89
Por logotipo en el mundo del mercadeo y de los negocios se entiende lo siguiente; Logotipo:
() Distintivo formado por letras, abreviaturas, etc., peculiar de una empresa, conmemoracin,
marca o producto. (). DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA, 22. edicin. 2001.

432

CORPORACIN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

grfico, teniendo en cuenta su tamao, color y colocacin, que


en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento
grfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o
evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un
dibujo abstracto. (Proceso 26-IP-98, Interpretacin
prejudicial publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena N 410 de 24 de febrero de 1999). (Proceso
N 129-IP-2004. Interpretacin Prejudicial de 17 de
noviembre de 2004, publicada en la Gaceta Oficial
del Acuerdo de Cartagena N 1158, de 17 de enero
de 2005. Marca: GALLO (mixta)).
El Juez Consultante, deber determinar el elemento
caracterstico del signo mixto y, posteriormente, proceder al
cotejo de los signos en conflicto.
Si el elemento determinante en un signo mixto es el grfico,
en principio, no habra riesgo de confusin. Si por el
contrario es el elemento denominativo, el cotejo deber
realizarse de conformidad con las reglas para la
comparacin entre signos denominativos.
En atencin a que en el caso bajo estudio uno de los signos
en conflicto se encuentra compuesto por dos palabras, se
deber tener en cuenta los parmetros para el cotejo de
signos compuestos, de conformidad con lo expresado en el
literal C de la presente providencia.
En este orden de ideas, la corte consultante, aplicando los
anteriores criterios, debe establecer el riesgo de confusin
que pudiera existir entre el signo denominativo PRIME
RENEWAL y el mixto RENEWAL.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

433

T. SIGNOS CONFORMADOS POR PALABRAS EN


IDIOMA EXTRANJERO.
En atencin a que en el caso bajo estudio el signo solicitado
se encuentra conformado por las palabras prime y renewal,
vocablos en idioma ingls, se hace necesario tratar el tema
de las palabras en idioma extranjero utilizadas en la
conformacin de signos marcarios.
Los signos formados por una o ms palabras en idioma
extranjero, que no forman parte del conocimiento comn,
cabe considerarlos como signos de fantasa y, en
consecuencia, procede registrarlos como marca.
No sern registrables dichos signos, si el significado
conceptual de las palabras en idioma extranjero que los
integran se ha hecho del conocimiento de la mayora del
pblico consumidor o usuario, habindose generalizado su
uso, y si se trata de vocablos genricos o descriptivos que
mezclados con otras palabras o elementos no le otorguen
distintividad al conjunto marcario.
Este Tribunal ha manifestado al respecto lo siguiente:
(...) cuando la denominacin se exprese en idioma que sirva
de raz al vocablo equivalente en la lengua espaola al de la
marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad
deber medirse como si se tratara de una expresin local. ()
Al tenor de lo establecido en el art. 82 literal d) de la
Decisin 344 de la Comisin del Acuerdo de Cartagena, el
carcter genrico o descriptivo de una marca no est referido a
su denominacin en cualquier idioma. Sin embargo, no
pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a
un idioma extranjero, son de uso comn en los Pases de la
Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor
medio de esta Subregin debido a su raz comn, a su
similitud fontica o al hecho de haber sido adoptadas por un

434

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rgano oficial de la lengua en cualquiera de los Pases


Miembros (). (Proceso N 69-IP-2001. Interpretacin prejudicial de 12 de diciembre de 2001,
publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena N 759, de 6 de febrero de 2002).
U. SIGNOS QUE AMPARAN PRODUCTOS FARMACUTICOS.
El signo PRIME RENEWAL ampara productos de la
clase 5 de la Clasificacin Internacional de Niza. Por lo
tanto, es pertinente tratar el examen de los signos que
distinguen productos farmacuticos.
El examen de estos signos merece una mayor atencin en
procura de evitar la posibilidad de confusin entre los
consumidores. En estos casos, es necesario que el
examinador aplique un criterio ms riguroso.
A tal propsito, el Tribunal se ha manifestado de la siguiente
manera:
Lo que se trata de proteger evitando la confusin marcaria,
es la salud del consumidor, quien por una confusin al
solicitar un producto y por la negligencia del despachador,
puede recibir uno de una fontica semejante pero que difiera de
su composicin y finalidad. Si el producto solicitado est
destinado al tratamiento gripal y el entregado lo es para el
tratamiento amebtico (sic), las consecuencias en el
consumidor pueden ser nefastas.
Hay que tomar en consideracin lo que se viene denominando
en nuestros Pases sobre la cultura curativa personal, segn
la cual un gran nmero de pacientes se autorecetan bien por
haber escuchado el anuncio publicitario de un producto o por
haber recibido alguna insinuacin de un tercero. No se
considera que cada organismo humano tiene una reaccin

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

435

diferente frente al mismo frmaco, y sin embargo la


automedicacin puede llevar al momento de la adquisicin del
producto a un error o confusin por la similitud entre los dos
signos.
El criterio jurisprudencial concordante de este Tribunal sobre
las marcas farmacuticas ha sido reiterado en varias
sentencias. As, en el Proceso 30-IP-2000, se estableci lo
siguiente:
Este Tribunal se inclina por la tesis de que en cuanto a
marcas farmacuticas el examen de la confundibilidad debe
tener un estudio y anlisis ms prolijo evitando el registro de
marcas cuya denominacin tenga una estrecha similitud para
evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto
confundindose con otro, lo que en determinadas
circunstancias puede causar un dao irreparable a la salud
humana, ms an tomando en consideracin que en muchos
establecimientos, aun medicamentos de delicado uso, son
expendidos sin receta mdica y con el solo consejo del
farmacutico de turno.
Dentro del proceso 48-IP-2000, siguiendo esta lnea de
rigurosidad del examen o comparacin de dos signos que
amparen productos farmacuticos, en la conclusin tercera, el
Tribunal expres:
Respecto de los productos farmacuticos, resulta de gran
importancia determinar la naturaleza de los mismos, dado
que algunos de ellos corresponden a productos de delicada
aplicacin, que pueden causar daos irreparables a la salud
del consumidor. Por lo tanto, lo recomendable en estos casos es
aplicar, al momento del anlisis de las marcas confrontadas,
un criterio riguroso, que busque prevenir eventuales
confusiones en el pblico consumidor dada la naturaleza de
los productos con ellas identificadas". (Interpretacin
Prejudicial N 68-IP-2001 de 30 de enero de 2002,

CORPORACIN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

436

publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N


765, de 27 de febrero de 2002).
Este razonamiento se soporta en el criterio del consumidor
medio, que en estos casos es de vital importancia, ya que las
personas que consumen estos productos farmacuticos no
suelen ser especializadas en temas qumicos ni
farmacuticos y, por lo tanto, son ms susceptibles de
confusin al adquirir dichos productos. El criterio
comentado insta al examinador a ponerse en el lugar de un
consumidor medio, que en el caso en cuestin es la
poblacin consumidora de productos farmacuticos y, que
adems, va a utilizar el producto dentro del mbito de su
hogar sin asistencia tcnica permanente.
V. LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA Y LA
PRUEBA DE SU NOTORIEDAD. EL RIESGO DE
DILUCIN.
La sociedad demandante argument que los cosmticos de
la marca RENEWAL son ampliamente conocidos en el
mercado colombiano. Por lo tanto, el Tribunal se referir a
la marca notoriamente conocida y a la prueba de su
notoriedad.
1. Definicin.
La Decisin 486 de la Comisin de la Comunidad Andina le
dedica al tema de los signos notoriamente conocidos un
acpite especial. En efecto, en el Ttulo XII, artculos 224 a
236, establece la regulacin de los signos notoriamente
conocidos.
En dicho Ttulo no slo se hace referencia a la marca
notoriamente conocida, sino que se ampla el mbito de
regulacin a todos los signos notoriamente conocidos.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

437

El artculo 224 consagra una definicin del signo distintivo


notoriamente conocido. De ste se pueden desprender las
siguientes caractersticas:
Para que un signo se considere como notorio
debe ser conocido por el sector pertinente,
El artculo 230 establece qu se debe entender por sector
pertinente:
Se considerarn como sectores pertinentes de referencia para
determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros,
los siguientes:
a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o
servicios a los que se aplique;
b) las personas que participan en los canales de distribucin o
comercializacin del tipo de productos o servicios a los que se
aplique; o,
c) los crculos empresariales que actan en giros relativos al
tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los
que se aplique.
Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastar
que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos
en los literales anteriores.

Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de


los Pases Miembros.

La notoriedad se puede haber ganado por


cualquier medio.

438

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2. Proteccin.
a. En relacin con los principios de especialidad,
territorialidad y de uso real y efectivo de la marca.
El Tribunal ha establecido que la proteccin de la marca
notoria va ms all de los principios bsicos de especialidad
y territorialidad. En relacin con la regulacin que establece
la Decisin 486, la proteccin de los signos notoriamente
conocidos, se da de una manera an ms amplia.
En efecto, en relacin con los principios de especialidad,
territorialidad y uso real y efectivo de la marca, el Ttulo XII
de la Decisin 486 de la Comisin de la Comunidad Andina,
junto con el artculo 136, literal h), de la misma Decisin,
conforman el conjunto normativo que consagra la
proteccin del signo notoriamente conocido.
El amparo a la marca notoria rompe el principio de
especialidad; ello implica que el examinador, en caso de
presentarse conflicto entre el signo a registrar y un signo
notoriamente conocido, establecer, de conformidad con el
artculo 136, literal h) mencionado, el riesgo de confusin,
asociacin, el de uso parasitario y el de dilucin,
independientemente de la clase en la que se pretenda
registrar el signo idntico o similar a la marca notoria.
En cuanto al principio de territorialidad, es preciso sealar
que de la propia definicin que trae el artculo 224 de la
Decisin 486, se desprende que no se negar la calidad de
notorio al signo que no lo sea en el Pas Miembro donde se
solicita la proteccin; basta con que sea notorio en
cualquiera de los Pases Miembros.
Y que, de conformidad con lo establecido en el artculo 229,
literal a), no se negar la calidad de notorio y su proteccin
por el slo hecho de que no se encuentre registrado o en

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

439

trmite de registro en el Pas Miembro o en el extranjero.


Por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio as
no se encuentre registrado en el respectivo Pas Miembro y,
en consecuencia, se brinda proteccin a los signos que
alcancen el carcter de notorios, aunque no se encuentren
registrados en el territorio determinado.
Igualmente, la proteccin que otorga la Decisin 486 a la
marca notoria va ms all de la exigencia del uso real y
efectivo de las marcas, la cual sustenta figuras como la
cancelacin del registro de la marca por no uso. En efecto,
el artculo 229, literal b), dispone que no se negar el
carcter de notorio de un signo por el slo hecho de que no
se haya usado o no se est usando para distinguir productos
o servicios, o para identificar actividades o establecimientos
en el Pas Miembro.
La finalidad de dicha disposicin es evitar que los
competidores se aprovechen del esfuerzo empresarial ajeno
y que, de una manera parasitaria, usufructen el prestigio
ganado por una marca notoria, que aunque no se haya
usado o no est siendo usada en el respectivo Pas Miembro,
contina siendo notoria en otros Pases. Se advierte, sin
embargo, que la prueba de la notoriedad del signo deber
atender a criterios diferentes al del uso del signo en el
mercado, ya que deber dar cumplimiento a lo indicado en
el artculo 228 de la Decisin 486 de la Comisin de la
Comunidad Andina.
b. En relacin con los diferentes riesgos en el mercado.
En relacin con los diferentes tipos de riesgos a los que se
exponen los signos distintivos en el mercado, hay que tener
en cuenta que la doctrina tradicionalmente se ha referido,
por lo general, a dos clases de riesgo: el de confusin y el de
asociacin. Actualmente, la lista se ha extendido y se han
clasificado otro tipo de riesgos con el objetivo de proteger

440

CORPORACIN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

los signos distintivos segn su grado de notoriedad. La


Decisin 486 atendiendo dicha lnea, ha ampliado la
proteccin de los signos notoriamente conocidos,
consagrando cuatro riesgos. De conformidad con los
artculos 136, literal h), y 226 literales a), b), y c), estos son:
el riesgo de confusin, el de asociacin, el de dilucin y el
de uso parasitario90.
El riesgo de confusin es la posibilidad de que el
consumidor al adquirir un producto piense que est
adquiriendo otro (confusin directa), o que piense que
dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que
realmente posee (confusin indirecta). Es muy importante
tener en cuenta que la confusin con un signo notoriamente
conocido se puede dar, tal y como lo establece la norma,
por la reproduccin, imitacin, traduccin, transliteracin o
transcripcin, total o parcial, del mencionado signo, lo que
implica similitud o identidad del signo a registrar con el
notoriamente conocido. Para establecer la mencionada
similitud, la corte consultante deber seguir los criterios
establecidos en los literales B), C) y D) de la presente
providencia.
El riesgo de asociacin, es la posibilidad de que el
consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y
el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que
el generador o creador de dicho producto y otra empresa
tienen una relacin o vinculacin econmica.
El riesgo de dilucin, es la posibilidad de que el uso de otros
signos idnticos o similares, cause el debilitamiento de la
altsima capacidad distintiva que el signo notoriamente
conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para
90 Sobre el tratamiento que la Decisin 486 le otorga a la marca notoria, puede verse VARGAS
MENDOZA, Marcelo La Marca Renombrada en el Actual Rgimen Comunitario Andino de
Propiedad Intelectual, en revista Foro No. 6, II semestre, 2006, Universidad Andina Simn
Bolvar, Quito, Ecuador.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

441

productos, que no tengan ningn grado de conexidad con


los que ampara el signo notoriamente conocido.
Y, por ltimo, el riesgo de uso parasitario, es la posibilidad
de que un competidor parasitario, se aproveche
injustamente del prestigio de los signos notoriamente
conocidos, aunque la accin se realice sobre productos o
servicios, que no tengan ningn grado de conexidad con los
que ampara el signo notoriamente conocido.
En relacin con los dos primeros, se busca salvaguardar los
signos notoriamente conocidos de lo siguiente:

Evitar que el pblico consumidor, caiga en


error, al adquirir determinado producto
pensando que est adquiriendo otro.

Evitar que el pblico consumidor, caiga en


error, en relacin con el origen empresarial del
signo notoriamente conocido.

Evitar que el pblico consumidor, caiga en


error, al pensar que las empresas productoras
tiene algn grado de vinculacin.

Sobre el riesgo de dilucin, que por lo general ha estado


ligado con la proteccin de la marca renombrada, la
doctrina ha dicho lo siguiente:
En efecto, la proteccin frente al riesgo de dilucin se
proyecta sobre las conductas adhesivas respecto a las marcas
de alto renombre susceptibles de perjudicar la posicin
competitiva de su legtimo titular mediante el debilitamiento
de su extraordinaria capacidad distintiva ganada a travs de
la propia eficiencia.91
91

MONTEAGUDO, MONTIANO, LA PROTECCIN DE LA MARCA RENOMBRADA. Ed.


Civitas, Madrid Espaa, 1995. Pg. 283.

CORPORACIN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

442

Por ltimo, en relacin con el riesgo de uso parasitario, se


protege al signo notoriamente conocido contra el
aprovechamiento injusto de su prestigio por parte de
terceros, sin importar, al igual que en el caso anterior, los
productos o servicios que se amparen. Lo expuesto, est
ligado a la funcin publicitaria de la marca, pero se
diferencia del riesgo de dilucin en que la finalidad del
competidor parasitario es nicamente un aprovechamiento
de la reputacin, sin que sea necesario que se presente un
debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca
notoriamente conocida.
Sobre el tema la doctrina ha manifestado:
El propsito perseguido por el competidor parasitario es
claro: o bien la similitud entre los signos, aunque no medie
similitud entre las prestaciones y sin provocar falsa
representacin alguna respecto del origen, sirve para establecer
una relacin intelectual que atrae la atencin del pblico
consumidor de forma superior a la que alcanzara con el
empleo de un signo renombrado; o bien la semejanza depara
la transmisin consciente o inconsciente de la reputacin que
simboliza el signo pese a la falta de semejanza de los
productos del competidor con los originarios. En ambos casos
la apropiacin aprovecha los esfuerzos publicitarios del
legtimo titular o el valioso caudal informativo que el
consumidor asocia al signo. 92
3. Prueba.
El reconocimiento de la notoriedad de la marca, es un
hecho que debe ser probado por quien lo alega, a travs de
prueba hbil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente,
segn sea el caso. El reconocimiento de dicha notoriedad
corresponde otorgarlo a la autoridad nacional competente,
con base en que segn el artculo 228 de la Decisin 486, para
92

Ibdem. Pg. 247.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

443

que se pueda determinar si una marca es notoriamente


conocida se debe tener en cuenta, entre otros:
a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector
pertinente dentro de cualquier Pas Miembro;
b) la duracin, amplitud y extensin geogrfica de su
utilizacin, dentro o fuera de cualquier Pas Miembro;
c) la duracin, amplitud y extensin geogrfica de su
promocin, dentro o fuera de cualquier Pas Miembro,
incluyendo la publicidad y la presentacin en ferias,
exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del
establecimiento o de la actividad a los que se aplique;
d) el valor de toda inversin efectuada para promoverlo, o
para promover el establecimiento, actividad, productos o
servicios a los que se aplique;
e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo
que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el
plano internacional como en el del Pas Miembro en el que se
pretende la proteccin;
f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;
g) el valor contable del signo como activo empresarial;
h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener
una franquicia o licencia del signo en determinado territorio;
o,
i) la existencia de actividades significativas de fabricacin,
compras o almacenamiento por el titular del signo en el Pas
Miembro en que se busca proteccin;
j) los aspectos del comercio internacional; o,

444

CORPORACIN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

k) la existencia y antigedad de cualquier registro o solicitud


de registro del signo distintivo en el Pas Miembro o en el
extranjero.
W. LA CONEXIN COMPETITIVA.
El signo solicitado para registro ampara productos de la
clase 5 de la Clasificacin Internacional de Niza, mientras
que los opositores amparan productos de la clase 3. Por tal
motivo, es pertinente tratar el tema de la conexin
competitiva.
En este escenario es preciso que la corte consultante matice
la regla de la especialidad93 y, en consecuencia, analice el
grado de vinculacin o relacin competitiva de los
productos que amparan los signos en conflicto, para que de
esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el
pblico consumidor.
Para lo anterior, el consultante deber analizar la naturaleza
o uso de los productos y servicios identificados por las
marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una
misma clase de nomencltor no demuestra su semejanza, as
como la ubicacin de los productos en clases distintas,
tampoco prueba que sean diferentes.
93

Al respecto, el Tribunal ha manifestado lo siguiente en relacin con el principio de especialidad:


Del principio de especialidad se desprende que bajo una misma o similar denominacin pueden
recaer derechos autnomos de marcas pertenecientes a distintos titulares, siempre que distingan
productos o servicios diferentes.
En la comparacin entre los productos y servicios correspondientes, el consultante deber tomar
en cuenta su identificacin en las solicitudes de registro y su ubicacin en el nomencltor;
adems, podr acudir a los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no
conexin competitiva entre ellos. A objeto de precisar si se trata de productos o servicios semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al pblico a error, ser necesario
que los criterios de conexin, de ser aplicables, concurran en forma clara y en grado suficiente,
toda vez que ninguno de ellos bastar, por s solo, para la consecucin del citado propsito..
(Proceso 148-IP-2005. Interpretacin Prejudicial de 19 de octubre de 2005, publicada en Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena N 1271, de 2 de diciembre de 2005).

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

445

En relacin con lo mencionado, el Tribunal ha establecido


algunos de los siguientes criterios y factores de anlisis para
definir la conexin competitiva entre los productos:
a) La inclusin de los productos en una misma clase del
nomencltor: () Ocurre cuando se limita el registro a uno o
varios de los productos de una clase del nomencltor,
perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.
En el caso de la limitacin, la prueba para demostrar que
entre los productos que constan en dicha clase no son similares
o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a
quien alega.
b) Canales de comercializacin: Hay lugares de
comercializacin o expendio de productos que influyen
escasamente para que pueda producirse su conexin competitiva, como sera el caso de las grandes cadenas o tiendas o
supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y
pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un
producto con otro. En cambio, se dara tal conexin
competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta
de determinados bienes. Igual confusin se dara en pequeos
sitios de expendio donde marcas similares pueden ser
confundidas cuando los productos guardan tambin una
aparente similitud.
c) Similares medios de publicidad: Los medios de
comercializacin o distribucin tienen relacin con los medios
de difusin de los productos. Si los mismos productos se
difunden por la publicidad general- radio televisin y prensa-,
presumiblemente se presentara una conexin competitiva, o
los productos seran competitivamente conexos. Por otro lado,
si la difusin es restringida por medio de revistas especializadas, comunicacin directa, boletines, mensajes telefnicos,
etc., la conexin competitiva sera menor.

446

CORPORACIN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

d) Relacin o vinculacin entre productos: Cierta relacin


entre los productos puede crear una conexin competitiva. En
efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y
refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en
consecuencia, esa relacin entre los productos comercializados
tambin influye en la asociacin que el consumidor haga del
origen empresarial de los productos relacionados, lo que
eventualmente puede llevarlo a confusin en caso de que