Introduccin al Derecho de Propiedad Intelectual

30/07/12
1. Introduccin
1.1.
Conceptos Generales, desarrollo y alcance
Propiedad Intelectual en la poca contempornea

de

la

Donde sea que veamos, estamos rodeados de Propiedad Intelectual (PI)

en cuanto responden a la materializacin de ideas, muchas de las cuales
surgen para satisfacer necesidades. Actualmente todo tiene marcas e
incluso el diseo de los diversos productos est amparado por la PI. De
hecho, su expansin ha llegado al punto en que la imagen de ciertas
celebridades, tales como jugadores de ftbol, pueden ser protegidas por PI 1.
Esta expansin de la PI ha llegado al punto de sucintar nuevos tipos de
conflicto y competencia empresarial.
De ah que actualmente hay
problemas entre Apple y Samsung con respecto al diseo industrial de sus
celulares, alegando el primero que Samsung habra invadido su espacio de
propiedad intelectual. Esto implica reconocer adems que la PI est muy
ligada a la Libre Competencia y, particularmente, a la Competencia Desleal
por la forma en que impacta en la publicidad y la imagen de cada
competidor.
Con respecto a las personas involucradas, la PI siempre tiene como
contraparte un Estado que reconoce lo que se ha creado y est dispuesto
a otorgarle derechos amparados constitucionalmente a los creadores, sobre
los cuales se podr comerciar como cualquier otro derecho real. Destaca as
la distincin entre propiedad intelectual dura, en que el Estado no hace ms
que reconocer lo existente, y propiedad industrial en que el creador debe
pedir al Estado que se protejan sus derechos.
A su vez, la PI se relaciona con la libertad humana, ya que busca proteger
el derecho a solucionar problemas y avanzar o progresar libremente. La
libertad es, por lo tanto, presupuesto y causa de la creacin humana2.
Esto se vuelve incluso ms evidente con respecto a las distintas
manifestaciones artsticas (incluyendo las arquitectnicas), todo lo cual nos
sirve para concluir que, en una sociedad libre, no hay lmites a la
imaginacin. De ah que en las sociedades libres, el Estado tender a
proteger la PI, destinando recursos para ello, tanto respecto de la propiedad
1 Esto pasa en los juegos de video en que se usa la imagen de ciertos
deportistas.
2 Nuevamente destaca la relacin entre los artculos 19 N21 y el 19 N 24 y
25 de la CPR.
1

industrial como de la propiedad intelectual dura. As, por ejemplo, el estado

de California subsidi e incentiv que empresas innovadoras se instalaran en
Silicon Valley. En menor escala, lo mismo pasa cuando el Estado organiza
obras de Teatro o da subsidios a diversas manifestaciones de creacin
artstica, tales como pelculas.
En definitiva, el Estado busca crear una cadena virtuosa, de forma que
la innovacin y desarrollo (I+D) parezca cada vez ms atractiva a la mayor
cantidad de gente, de forma tal que se le destinen cada vez ms recursos.
En lo personal, creo que esto se ve potenciado por un crecimiento
exponencial de la innovacin, toda vez que cada idea puede servir de base o
premisa para varias otras ideas. Asimismo, el crecimiento exponencial de la
poblacin permite que surjan ms ideas ms rpido.
1/08/12
El valor de la I+D se vuelve evidente cuando se acepta que contribuye
al bienestar social satisfaciendo necesidades de forma ms eficiente y
permitiendo a los integrantes de una sociedad dedicar ms tiempo a otras
actividades como la filosofa y las artes. En este proceso de desarrollo la PI
toma un lugar importantsimo, toda vez que incentiva el progreso.
Todo comienza con una necesidad de expresar una forma de percibir el
mundo, una necesidad de solucionar un problema o la necesidad de
diferenciarse de competidores. Es aqu cuando toma la PI toma relevancia al
otorgar derechos a quienes crean para apropiarse de su creacin. El Estado,
por su parte, puede enfrentarse a este fenmeno de distintas formas.
Podra, por ejemplo, determinar que cualquier obra o creacin es de todos,
como suceda en Cuba o la Unin Sovitica; o bien podra otorgar derechos
de propiedad a quienes crean sobre su creacin. Esto ltimo se justifica
para fomentar el proceso creativo, ya que quien crea pone un esfuerzo e
invierte recursos importantes en crear. De ah que la PI permite capitalizar
el esfuerzo de quien crea e innova y, por esa va, contribuye al desarrollo
social.
En todo caso, estos derechos de propiedad estn por esencia sujetos a un
plazo, en virtud del renombrado principio de libre circulacin de los bienes.
As, en materia de marcas, por ejemplo, quien no renueva una marca por un
tiempo determinado la pierde; mientras que en materia de patentes, stas
se vuelven pblicas una vez transcurrido un plazo determinado.
Ejemplo: la PI en los juegos olmpicos.
En este caso, hay PI e innovacin tanto en las marcas de las olimpiadas
en s (Londres 2012), como en las marcas auspiciantes de los deportistas,
la tecnologa de la ropa e implementos (las garrochas ahora son de carbn y
no de bamb), los planos y diseo de los estadios e incluso en la ceremonia
inaugural en cuanto manifestacin artstica.
2

Ver http://www.london2012.com/about-us/our-brand/using-the-brand/
06/08/12
1.2.

Breve resea histrica

1.2.1. Evolucin en el escenario mundial

Los beneficios inherentes a la posibilidad de apropiarse y capitalizar lo
creado ya eran reconocidos por los comerciantes de la edad media, quienes
rotulaban sus productos para diferenciarse de sus competidores y hacer sus
productos ms atractivos.
Eventualmente, esto se va juridizando,
dictndose leyes que fomentan la PI que defendieran a los que crean e
innovan. Esto permiti, por ejemplo, imprimir libros sin que sea necesario
copiarlos para que salgan ms libros ms rpido, incrementando
sustancialmente la capacidad creativa de la sociedad.
En el siglo XV, con la construccin de la catedral de Florencia, el
arquitecto Filippo Brunelleschi cre una embarcacin que serva para
transportar bloques de mrmol por mar. Se le concedi as la primera
patente comercial conocida con tal de que pudiera capitalizar su esfuerzo,
incentivando a quienes buscaban soluciones creativas e innovadoras a los
problemas sociales. En definitiva, lo que se concedi era un verdadero
monopolio para usar un determinado invento, pudiendo obviamente el autor
permitir a otros valerse de su invento mediante el otorgamiento de licencias.
As, el ao 1474 se crea la primera ley moderna de patentes en
Venecia, el objetivo era precisamente atraer a Venecia gente creadora e
innovadora otorgndole estos premios a la creacin de forma similar a lo que
actualmente sucede en Silicon Valley. Adems, esta ley ya tena buena parte
de los elementos que tiene una ley de PI moderna. As, por ejemplo, exiga
que la creacin sea una novedad, que sea original, que tenga un objeto
pblico, y que no sea posible para otra persona crear un objeto igual o que
se parezca al que se trata de patentar sin el permiso o ayuda de quien busca
inscribirla. Tambin habla de monopolio temporal (10 aos), de licencias y
de proteccin.
En 1555, en Francia, el rey Enrique II dicta una ley de patentes en
que se establece el procedimiento para su otorgacin, exigiendo al inventor
describir lo que l invent y argumentar la conveniencia de su invencin.
La otra gran potencia europea era Inglaterra, la que en 1624 el rey
Jaime I aboli los monopolios, dictando una nueva ley, el Statute of
Monopolies, en que se establece la patente de invencin como un
monopolio particular relacionado con la tcnica y la tecnologa.
En el reinado de la reina Ana (1702 - 1714) se dicta el llamado
Estatuto de Ana que es la primera ley de derecho de autor o copyright
3

inglesa y que destaca porque ya se haba inventado la imprenta y se haca

necesario regular la forma en que se repartiran las ideas en el mundo. Este
estatuto tambin destaca por establecer la obligacin para quien quiera
obtener una patente de invencin de describir la misma toda vez que por
ser este monopolio esencialmente temporal, se corra el riesgo de que se
alterara la invencin una vez vencido, de modo que haba que dejar
constancia de ella3.
En Estados Unidos la PI nace ya cuando este pas se compona de las
13 colonias en que cada colonia tena tribunales o cortes a cargo de
conceder y crear derechos de autor y monopolios (v. gr. patentes). As, en
1641, la Corte de Massachusetts otorga la primera patente de Estados
Unidos a Samuel Winston por un nuevo procedimiento de produccin de sal.
En 1646 tambin se otorg un monopolio por 14 aos a Joseph Jenks Jr. para
construir molinos de agua con un innovador motor. Posteriormente, en
1797, James Madison y Charles Cotesworth Pinckney propusieron agregar la
regulacin de derechos de autor a la Constitucin. La primera ley de
patentes norteamericana fue promulgada en 1790.
Todo este proceso culmina con el Convenio de Pars 1883 y el
Convenio de Berna de 1886.
08/08/12
1.2.2. Evolucin en Chile
1. En Chile, la Constitucin de 1833 es el primer cuerpo normativo
en tratar la propiedad industrial, garantizando a los inventores la propiedad
exclusiva de su invencin. As, el artculo 152 de esa Constitucin estableca
que Todo autor o inventor tendr la propiedad esclusiva de su
descubrimiento, o produccin por el tiempo que le concediere la lei; i si sta
exijiere su publicacin, se dar al inventor la indemnizacin competente.
Posteriormente, el ao 1834 se dicta la primera ley de derechos de
autor llamada ley sobre propiedad literaria y artstica, que prescriba que
para entrar en el goce de los derechos concedidosno se necesita ttulo
alguno del Gobierno, y bastar que depositndose previamente tres
ejemplares de la obra en la biblioteca pblica de Santiago, se anuncie en el
frontispicio a quien pertenezca. El depsito de la obra en la biblioteca
pblica de Santiago, se justificaba atendido que permita dar fecha cierta a
la invencin, sin perjuicio que esta ley ya estableca que el autor es dueo
de su creacin desde que efectivamente la crea.
En 1838 surgira un primer esbozo de institucionalidad en esta
materia4 al crearse la Sociedad Nacional de Agricultura y
Colonizacin, la que eventualmente se encargara del registro de las
marcas.
3 De nada sirve la biblioteca si le sacan pginas a los libros o manipulan su
contenido.
4

2. Por otro lado, en 1840 se promulg la primera ley de patentes,

otorgndose la primera patente ese mismo ao. 5
En 1874 se abre
formalmente el primer registro de marcas registrndose la primera marca
comercial, Santa Rosa de los Andes, en 1877.
3. Toda esta difusa normativa cambi radicalmente en 1925 con la
dictacin de la primera ley de propiedad intelectual, el Decreto Ley
588 que comprende, unifica y deroga toda la normativa anterior. Debido a
la gran cantidad de modificaciones introducidas, esta ley sera
posteriormente refundida en el DFL 291 de 1931 y, ms tarde, en el DL 958
que permanecera vigente hasta 1991 como el principal cuerpo normativo
que regula la PI en nuestro pas.
4. Paralelamente, en 1970 se dicta la ley 17.336, actualmente
vigente, sobre Propiedad Intelectual, y se crea el Departamento de
Derechos Intelectuales que tendra a cargo el depsito de estas
creaciones. Posteriormente, el ao 1971, Chile adopt la Clasificacin
Internacional de Productos y Servicios establecida en virtud del Arreglo de
Niza de 1957, mientras que, tres aos ms tarde, el DL 211 de 1973
tambin influy sustancialmente al regular la proteccin de la libre
competencia en nuestro pas.
5. Finalmente, en 1991 se dicta la ley 19.039 de Propiedad Industrial
que reemplaza el DL 958 y est actualmente vigente. En 1996, la ley
19.039 fue reformada por la ley 19.996 con el fin de adecuar la legislacin
de 1991 a lo acordado en diversos Tratados de Libre Comercio suscritos por
Chile esta dcada para luego volver a ser reformada en 2007 por la ley
20.160 que agreg nuevos conceptos.

4 http://www.memoriachilena.cl/temas/index.asp?
id_ut=propiedadindustrialenchile
5 [L]a primera patente de invencin fue la otorgada al doctor Andrs Blest,
por su introduccin a Valparaso de un mtodo para hacer ron en Chile. El
26 de octubre de 1840, en tanto, se le concedi a Federico Green y Cia. Una
patente para uso de la mquina y taladros para establecer en el pas los
pozos artesianos. Ms adelante con fecha 11 de noviembre de ese mismo
ao- el arquitecto e inventor ingls Juan Stevenson se le concedi de por
vida la patente de una Mquina y procedimiento para beneficiar toda clase
de metales de plata por amalgamacin. Tambin en el decenio de 1840 se
entregaron diversas concesiones para la fabricacin de cristales, tejidos de
algodn, betunes de todos colores, aceite vegetal y de linaza, ladrillos para
construir hornos y una mquina para reducir los lavaderos de oro, entre
otras invenciones. (http://www.memoriachilena.cl/temas/dest.asp?
id=propiedadindustrialenchile1840).
5

6. El ao 2009, el Departamento de Propiedad Industrial se

transforma en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI). El
principal objetivo de esta reforma fue darle mayor autonoma al INAPI
respecto del Ministro de Economa, particularmente en materia financiera
con tal que no dependa completamente de la ley de presupuestos.
7. Este mismo ao, Chile adopta el Tratado de Cooperacin en
materia de Patentes (Patent Cooperation Treaty o PCT por sus siglas en
ingls) y luego, en el 2010, el Tratado sobre el Derecho de Marcas
(Trademark Law Treaty o TLT por sus siglas en ingls) que busca unificar
firmas notariales y dar otras facilidades formales de registro. No obstante, la
adopcin de estos tratados ha generado problemas, dado que la autoridad
ha dictado resoluciones contradictorias con su espritu.
Asimismo, desde el punto de vista internacional, Chile ha suscrito el
Convenio de Pars de 1833, el Convenio de Berna de 1886, el Acuerdo
sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados
con el Comercio de la OMC (ADPIC o TRIPS, por sus siglas en ingls) 6 y
diversos Tratados de Libre Comercio que contribuyen a regular la materia.
8. Cabe destacar adems diversas formas de incentivo y
financiamiento de la innovacin tales como el FONDECYT7, la CONICYT8 y
la recientemente dictada ley de I+D que pretende dar ciertos incentivos
tributarios a la innovacin.
9. No obstante, lo ms relevante del desarrollo en la legislacin de
Propiedad Intelectual es cmo esta impacta directamente el desarrollo del
pas que la adopta. Esto parece haber influido en la proliferacin de msicos
y autores en Italia y Alemania, y en el surgimiento de un Steve Jobs, un
McDonalds y un Starbucks en EEUU. Asimismo, es sorprendente como
surgen marcas de productos existentes que se diferencian y se convierten
en verdaderos imperios.
Todo esto es posible gracias al orden establecido por la legislacin de
PI. Esto influye, por ejemplo, en como regulan los contratos de franchizing
las relaciones comerciales, como se comportan los mozos de un restaurant
e incluso la transferencia de tecnologa. Llama la atencin que en China se
presentaron ms de 1.000.000 solicitudes de patentes, lo que refleja que
hay fe en las patentes como vehculo de progreso. De hecho, el nmero de

6 Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights.

7 Fondo Nacional de Desarrollo Cientfico y Tecnolgico.
8 Comisin Nacional de Investigacin Cientfica y Tecnolgica.
6

patentes presentadas parece estar directamente ligada al desarrollo

econmico.
2. El Sistema Legal de Propiedad Intelectual en Chile
La legislacin actual no define qu es la PI. No obstante los estados
firmantes que dieron origen a la OMPI formularon una lista de temas y de
derechos que conforman la PI, aunque sin establecer un concepto. Esta lista
comprende las obras literarias, artistas o cientficas, las interpretaciones de
los artistas, las invenciones en todos los campos de la actividad humana, los
descubrimientos cientficos, las marcas de fbrica, de comercio y de servicio,
la proteccin contra la competencia desleal, entre otros relativos a materias
industriales, cientficas, literarias y artsticas. De forma similar, nuestras
leyes buscan solucionar los mismos problemas que identific la OMPI.
As, las primeras fuentes de normativa de Propiedad Industrial son la
Constitucin y el Cdigo Civil. Adems, hay diversas leyes especiales como
las ya mencionadas leyes 17.336 sobre Propiedad Intelectual, 19.039 sobre
Propiedad Industrial e incluso la ley 19.342 sobre Derechos de Obtentores de
Nuevas Variedades Vegetales, as como sus reglamentos respectivos.
2.1.

Constitucin

1. Nuestra CPR garantiza diversos derechos que, de forma directa o

indirecta, dicen relacin con la propiedad intelectual. Entre ellos, pueden
enumerarse los siguientes:9
1)
2)
3)
4)

Libertad para desarrollar actividades econmicas (19 N21);

Derecho a la propiedad (19 N23);
Derecho de propiedad (19 N24) ; y
Derecho a la proteccin de las creaciones (19 N25).

De todos estos derechos, no cabe duda que el ms importante respecto

de nuestro objeto de estudio es ste ltimo, por cuanto establece de forma
ms directa la proteccin de la propiedad intelectual.
Artculo 19.- La Constitucin asegura a todas las personas:
25.- La libertad de crear y difundir las artes, as como el derecho del autor
sobre sus creaciones intelectuales y artsticas de cualquier especie, por el
tiempo que seale la ley y que no ser inferior al de la vida del titular.
El derecho de autor comprende la propiedad de las obras y otros derechos,
como la paternidad, la edicin y la integridad de la obra, todo ello en
conformidad a la ley.

9 A mi juicio, los derechos de exclusividad que otorga la PI se pueden justificar

tambin por el derecho a la igual reparticin de las cargas pblicas, concebidos
como una justa remuneracin a un servicio que eventualmente beneficiar a toda la
colectividad.

Se garantiza, tambin, la propiedad industrial sobre las patentes de

invencin, marcas comerciales, modelos, procesos tecnolgicos u otras
creaciones anlogas, por el tiempo que establezca la ley.
Ser aplicable a la propiedad de las creaciones intelectuales y artsticas y a
la propiedad industrial lo prescrito en los incisos segundo, tercero, cuarto y
quinto del nmero anterior.
2. La consagracin de estas normas por la CPR es sumamente
importante, no slo porque es la Ley Suprema que rige por sobre todas las
dems y sobre cualquier tratado internacional, sino tambin por sus altos
quorums de modificacin (y su consiguiente estabilidad) y porque permite su
proteccin a travs del recurso de proteccin. Asimismo, seran aplicables a
la propiedad intelectual las normas de regulacin por ley (reserva legal) y de
expropiacin.
2.2.

Cdigo Civil

1. Las principales normas de propiedad industrial estn consagradas en

el Ttulo 2 del Libro II, que define el domino y la propiedad en los artculos
582, 583 y 584.
Art. 582. El dominio (que se llama tambin propiedad) es el derecho real en
una cosa corporal, para gozar y disponer de ella arbitrariamente; no siendo
contra la ley o contra derecho ajeno.
La propiedad separada del goce de la cosa, se llama mera o nuda propiedad.
Art. 583. Sobre las cosas incorporales hay tambin una especie de
propiedad. As, el usufructuario tiene la propiedad de su derecho de
usufructo.
Art. 584. Las producciones del talento o del ingenio son una propiedad de
sus autores.
Esta especie de propiedad se regir por leyes especiales.
2. Segn el profesor, la definicin de dominio del artculo 582 es
completamente aplicable a la Propiedad Industrial, ya que, como veremos,
quien tiene un derecho de PI puede usar, gozar y disponer sobre su creacin,
as como separar la nuda propiedad y el uso y goce de la misma a travs,
por ejemplo, de licencias.10

10 No obstante, no estoy de acuerdo con esta afirmacin, atendido que

dicho artculo define el dominio como un derecho real sobre una cosa
corporal. Parece, por lo tanto, ms correcta la solucin propuesta por
Alejandro Guzmn Brito para quien estos tres artculo establecen distintas
especies de una propiedad genrica no tratada en el Cdigo. Dicha
propiedad genrica no sera un derecho, sino slo alude al concepto de
propio en contraposicin a ajeno, es decir, a titularidad, siendo su nota
distintiva la exclusividad de su dueo. [CITA]
8

3. Tambin sera aplicable a la Propiedad Intelectual lo dispuesto en el

artculo 583 al reconocer ste que sobre las cosas incorporales hay una
especie de propiedad. No obstante, y consecuente con la doctrina de
Guzmn descrita en la norma precedente, me parece que esto no es as. De
hecho, el artculo 565 del Cdigo Civil establece que son cosas incorporales
las que consisten en meros derechos, de modo que, salvo que en el derecho
de propiedad intelectual la creacin protegida se identifique con el derecho
que se tiene sobre ella, tales no pueden ser consideradas cosas incorporales
en un sentido estricto. A su vez, parece imposible que las creaciones del
intelecto se identifiquen con el derecho de propiedad intelectual atendido
que, a lo menos en los casos de propiedad industrial, es necesario el registro
de la primera para acceder al segundo, presuponindola al menos
cronolgicamente.
4. De ah que, a mi juicio, el nico artculo realmente aplicable a la
propiedad intelectual es el 584 que establece que las producciones del
talento o del ingenio son una propiedad de sus autores.11
2.3.

Leyes especiales

2.3.1. Ley 17.336 sobre Propiedad Intelectual

Es as como, en cumplimiento del mandato establecido por el inciso final
del artculo 584 antes transcrito, el artculo 1 de nuestra ley 17.336 ya
consagra la proteccin de creaciones literarias, artsticas y cientficas.
Artculo 1- La presente ley protege los derechos que, por el solo hecho de
la creacin de la obra, adquieren los autores de obras de la inteligencia en
los dominios literarios, artsticos y cientficos, cualquiera que sea su forma
de expresin, y los derechos conexos que ella determina.
El derecho de autor comprende los derechos patrimonial y moral, que
protegen el aprovechamiento, la paternidad y la integridad de la obra.
2.3.2. Ley 19.039 sobre Propiedad Industrial
Asimismo, en cumplimiento del mismo mandato, el artculo 1 de nuestra
Ley 19.039 establece que ella rige la existencia, alcance y ejercicio de los
derechos de propiedad industrial para luego enumerar una serie de
elementos que componen la propiedad industrial y, en su ltimo inciso,
hacer una alusin a la competencia desleal y libre competencia.
Artculo 1.- Las normas relativas a la existencia, alcance y ejercicio de los
derechos de propiedad industrial, se regirn por la presente ley. Los
derechos comprenden las marcas, las patentes de invencin, los modelos de
utilidad, los dibujos y diseos industriales, los esquemas de trazado o
topografas
de
circuitos
integrados,
indicaciones
geogrficas
y
denominaciones de origen y otros ttulos de proteccin que la ley pueda
establecer.
11 De hecho, el que se haya considerado necesario agregar este artculo
demuestra que el anterior era insuficiente para comprender los casos de
propiedad intelectual.
9

Asimismo, esta ley tipifica las conductas consideradas desleales en el

mbito de la proteccin de la informacin no divulgada.
13/08/12
3. Marcas Comerciales
3.1.

Introduccin

1. La relevancia de las marcas comerciales en el mbito mercantil es

evidente, ya que buscan potenciar y asociar un producto, servicio o
establecimiento a determinadas caractersticas, status y cualidades que
hacen que un consumidor las prefiera por sobre sus competidores.
2. De ah que las marcas, en principio, slo se explican en un
contexto de competencia, ya que a falta de sta, no habra necesidad de
diferenciarse. De hecho, el sistema de marcas exige que los consumidores
tengan la posibilidad de elegir entre distintas opciones de productos.
No obstante, hay ciertos monopolistas que igualmente buscan
identificarse registrando sus marcas. Es el caso, por ejemplo, de Aguas
Andinas, que precisamente explota un monopolio natural. En principio,
parece irracional que un monopolista registre su marca, atendidos los altos
costos asociados. No obstante, el registro de una marca no slo busca
proteger la marca en s, sino que adems resguarda los valores, ideas y
otras cualidades que comunica. Tales cualidades muchas veces sirven, ms
que para captar clientela, para que el consumidor est ms a gusto
consumiendo o se sienta ms seguro y respaldado.
3. Originalmente, las marcas se asociaron a los productores. Era el
tpico caso de un artesano o un relojero que fabricaba sus productos en su
casa, hasta que empez a crecer y contratar a ms gente, en la medida que
su producto se haca ms reconocido. De esta manera, el producto se asoci
a una marca, generalmente al apellido del productor, relacionando al
productor con el producto. Pas, por ejemplo, con los autos Ford, que
lleva el nombre de su fundador, Henry Ford.
No obstante, con el desarrollo del comercio del mundo, la produccin
se ha desligado del titular de la marca, es decir, no necesariamente el
auto Ford lo hace la familia Ford, sino que es muy probable que se produzca
en otro lado, incluso fuera de EEUU. As, por ejemplo, la Coca Cola est
hecha en Chile, con agua chilena, ingredientes chilenos, operarios chilenos,
etc. Lo mismo pasa con la ropa, tales como las zapatillas Nike en que los
consumidores no buscan que estn hechas en california; o con I-Pods y otros
productos tecnolgicos que se fabrican en Vietnam, Taiwan y otros pases
asiticos.
4. De ah que existen licencias, es decir, contratos mediante los
cuales el titular de una marca habilita a un tercero para usarla. De ah que
muchas compaas extranjeras registran sus marcas en nuestro pas y
otorgan licencias para que empresas chilenas las comercialicen. As pasa
con McDonalds en que Arcos Dorados, una empresa Mexicana, tiene una
licencia maestra que puede sub-licenciar en Latinoamrica. Esta es slo una
de las tantas formas en que una empresa internacional puede estructurar el
10

manejo de la propiedad industrial de una empresa, sin perjuicio de lo cual

cada empresa podr organizarse como estime conveniente.
As entendido, el contrato de licencia es un acto jurdico mediante
el cual el titular de una marca autoriza a un tercero a usar una
marca en las condiciones que convengan entre ellos. Es distinto de un
contrato de franquicia, siendo este ms sofisticado, al establecer adems
cmo se debe usar una marca y como se va a desarrollar el concepto
subyace en ella. Esto tambin pasa con McDonalds contemplando sus
contratos de franquicia desde como se decoran los locales hasta como
atienden los empleados. Por eso, uno puede esperar que un McDonalds en
Puerto Montt entregue prcticamente el mismo producto y servicio que uno
en Santiago e incluso uno en otro pas.
5. Las marcas se diferencian de las patentes en que son el nombre del
producto, mientras que las patentes son soluciones innovadoras a
problemas de industria. As, por ejemplo, hasta hace algunos aos atrs,
existan los telfonos celulares pero uno necesitaba un computador para
meterse a internet. De ah que alguien innov incorporando internet a los
celulares (prcticamente fusionando lo que antao eran invenciones
aparentemente independientes) siendo muy raro actualmente encontrar un
celular que no tenga la posibilidad de conectarse a internet. Si bien en este
caso el problema en s estaba solucionado, al fusionar internet con los
celulares se solucion de forma ms eficiente.
6. Pero un sistema de proteccin de marcas presupone la posibilidad
de infringirlo, dando origen a infracciones marcarias tales como pegar
etiquetas a productos que no corresponden a la marca o copiar o emular
colores de marcas prexistentes. Tambin podra haber una infraccin en la
publicidad comparativa en que es legtimo cuestionarse si un competidor
puede usar la marca de su competidor para hacer este tipo de publicidad. 12
Actualmente, este tipo de infracciones pueden ser sometidas al
conocimiento del TDLC, pero ms que nada se soluciona por aplicacin de la
Ley de Competencia Desleal. Asimismo, est predominando el CONAR
como forma privada de solucin de conflictos.
3.2.

Concepto

1. Las marcas comerciales se encuentran expresamente definida en el

artculo 19 de la ley 19.039.
Artculo 19.- Bajo la denominacin de marca comercial, se comprende todo
signo que sea susceptible de representacin grfica capaz de distinguir en el
mercado productos, servicios o establecimientos industriales o comerciales.
Tales signos podrn consistir en palabras, incluidos los nombres de
personas, letras, nmeros, elementos figurativos tales como imgenes,
12 As sucedi, por ejemplo, con publicidad de Burger King que mostraba a
Ronald McDonald comprando ah. Este tema es complicado ya que ya es
cuestionable hasta qu punto la publicidad comparativa implica un
verdadero uso marcario, considerando adems que en Chile la publicidad
comparativa est permitida, en la medida que sea verdica.
11

grficos, smbolos, combinaciones de colores, sonidos, as como tambin,

cualquier combinacin de estos signos. Cuando los signos no sean
intrnsecamente distintivos, podr concederse el registro si han adquirido
distintividad por medio del uso en el mercado nacional.
Podrn tambin inscribirse las frases de propaganda o publicitarias, siempre
que vayan unidas o adscritas a una marca registrada del producto, servicio o
establecimiento comercial o industrial para el cual se vayan a utilizar.
La naturaleza del producto o servicio al que la marca ha de aplicarse no ser
en ningn caso obstculo para el registro de la marca.
En sntesis, una marca es cualquier elemento grfico que sea
capaz de distinguir. Es ms que una palabra, sino que abarca los colores
y diseo relativos a la misma.
De ah que se distingue entre marcas denominativas y marcas
mixtas. Las primeras slo comprenden palabras mientras que las segundas
comprenden tanto palabras como colores y otros diseos grficos, tales
como el cndor de Alto del Carmen. De hecho, actualmente est permitido
registrar marcas sonoras, tales como la msica que concluye todos los
comerciales de Intel.
Lo importante de las marcas es que tengan
representacin grfica.
Incluso los sonidos deben asociarse a un
pentagrama.
2. De ah que generalmente las marcas suelen asociarse a patentes
y a diseos. Es el caso, por ejemplo, de la botella de la Coca Cola.
Tambin es evidente en el caso de los autos en que el auto, junto con sus
componentes, estn asociados tanto a una marca como una patente. En el
caso de los remedios se suma un elemento ms, toda vez que en ellos
interviene (1) la frmula, (2) el producto y (3) la marca respectiva.
3. Las marcas tambin se relacionan a las denominaciones de
origen, tales como la champaa que se asocia exclusivamente a la regin
de Champagne. Lo que buscan es asociar un producto determinado a
un lugar en particular y no son necesariamente marcas. De hecho,
puede haber distintas marcas de champaa.
En estos casos, la
diferenciacin dentro del lugar respectivo se depende de las
marcas.
La denominacin de origen se justifica, porque el producto elaborado
en esta regin ser distinto del mismo producto producido en otra regin, ya
que est sujeto a particularidades de clima, tierra y otras variables. En
Chile, pasa lo mismo con el Pisco que slo puede producirse en los valles del
Elqui y Chuapa, de modo que el mismo producto producido en el Aconcagua
no sera pisco.
20/08/12
3.3.

Procedimiento para inscribir una marca

Toda creacin humana es objeto de proteccin si se cumplen los

requisitos establecidos por la ley. En algunos casos estos requisitos son
prcticamente nulos tal como sucede con los derechos de autor que son
protegidos por la ley 17.336 desde el momento en que son creados por su
autor. Otro tanto sucede con las marcas las que estn sometidas a un
12

rgimen de derecho registral en que inhibe a su creador de ejercer

cualquier derecho sobre su la marca sin antes registrarla.
3.3.1. Procedimiento propiamente tal
1. El proceso de registro de una marca comienza con una solicitud
que debe indicar:
1) Todos los datos del solicitante;
2) La marca; y
3) La clase respectiva.
La solicitud se presenta en el INAPI, previo pago de una tasa (tributo) de 1
UTM en el caso de las marcas.
2. Una vez recibida la solicitud, el INAPI hace un examen de forma
como resultado del cual la solicitud puede ser aprobada u objetada. En
este ltimo caso, el solicitante tiene un plazo de 30 das para enmendar
su solicitud. Si, por el contrario, el examen de forma es aprobado, la marca
se publica en el Diario Oficial con tal de hacer pblica la solicitud y
permitir la objecin de terceros.
3. Una vez publicada la marca en el Diario Oficial, se abre un plazo de
30 das para la oposicin de terceros al registro de la marca respectiva la
que siempre deber fundarse en una de las causales de
irregistrabilidad.13
4. Vencido este plazo, si la solicitud no ha sido opuesta, se procede
a un examen de fondo. Si se aprueba este examen y se otorga la marca,
el solicitante debe pagar un impuesto de 2 UTM emitindose un certificado
oficial que acredita este registro. Si el examen de fondo no es aprobado,
el INAPI propone el rechazo de la solicitud, otorgando al solicitante un
plazo de 30 das para que ste presente sus descargos, buscando as
convencer a la autoridad marcaria que su marca s es registrable.
Si aun as el INAPI estima que la marca no es registrable, el solicitante
puede apelar ante el Tribunal de Apelacin de Propiedad Industrial
(TAPI). Acreditando el pago de un nuevo tributo. Asimismo, esta apelacin
puede ser casada.
5. Si hay una oposicin, el oponente deber presentar un escrito de
oposicin con patrocinio de un abogado, solicitando al INAPI que
rechace la marca por no cumplir con los requisitos establecidos en el artculo
20. Una vez presentada esta solicitud se notifica al solicitante, dndosele
traslado para que defienda su marca.
Si hay hechos controvertidos, el INAPI abre un perodo de prueba en
que pueden acompaarse todas las pruebas admitidas por el Cdigo de
Procedimiento Civil con excepcin de los testigos. Posteriormente, el INAPI
deber determinar si concede o no la marca solicitada.

13 Infra. p. 15.
13

Si sta se concede, el oponente puede apelar ante el TAPI dentro

de un plazo de 15 das, mientras que si sta no se concede, es el solicitante
quien podra apelar ante el TAPI. Al igual que en el caso anterior, esta
apelacin es susceptible del recurso de casacin.
3.3.2. Prioridad en el registro de marcas
1. La regla general es que, por estar las marcas sujetas a un estricto
rgimen de derecho registral, se aplique el principio del first come first go,
segn el cual quien solicita el registro de una marca primero tiene
prioridad para registrarla, incluso aunque otra persona la haya creado con
anterioridad.
De ah que la hora de presentacin de la solicitud es sumamente
importante. De hecho, al presentar una solicitud no slo se otorga un
nmero irrepetible de ingreso, sino que adems se considera la hora en que
tal solicitud fue presentada.
2. No obstante, hay ciertas excepciones. Tal es el caso, por ejemplo, del
derecho de prioridad consagrado originalmente en el Convenio de Pars,
en virtud del cual quien registra una marca (o una patente) en uno de los
pases que han suscrito el Convenio tiene prioridad para registrarla en los
dems pases suscriptores.
As, por ejemplo, si alguien solicita una marca el 1 de enero de 2012 en Chile,
considerando registrarla eventualmente en Per y Bolivia, es muy probable que
antes quiera probar la marca en Chile, ya que si sta no es aceptada no tiene
sentido tampoco lanzarla en Per y Bolivia.

De ah que el Convenio establece que una vez solicitada la marca en un

determinado pas, el interesado dispone de un plazo de 6 meses contados
desde la fecha de la presentacin original para solicitar su registro en otro
pas, en cuyo caso se entender, para efectos legales, que la solicitud
respectiva se present al mismo tiempo que en el pas original, es decir, el
1 de enero de 2012, en el ejemplo.
Si en el transcurso de estos 6 meses un tercero solicit la marca, en
principio debera serle otorgada, prevaleciendo por sobre la solicitud
posterior. No obstante, el derecho de prioridad permite al interesado original
reivindicar la marca solicitada en el extranjero, toda vez que se entiende
que la solicit en otros pases en la misma fecha en que lo hizo en el pas de
origen.
En estos casos, la solicitud posterior deber establecer
expresamente que la marca se est reivindicando, acompaando copia de
la solicitud original.
Dado que Chile se encuentra entre los pases miembros del Convenio de
Pars, este principio es plenamente aplicable en el territorio nacional. De
hecho, nuestra legislacin de Propiedad Industrial lo reconoce expresamente
en el artculo 20 bis de la ley 19.039.
Artculo 20 bis.- En el caso de que una marca haya sido solicitada
previamente en el extranjero, el interesado tendr prioridad por el plazo de
seis meses contado desde la fecha de su presentacin en el pas de origen,
para presentar la solicitud en Chile.
14

3. Asimismo, como veremos, nuestra ley de Propiedad Industrial

consagra otra forma de Derecho de Prioridad en la letra f) del artculo 20
respecto de marcas registradas en el extranjero que tratan de vulnerarse
registrando una marca idntica o similar en Chile, en la medida que la marca
extranjera goce de fama y notoriedad en el sector comercial respectivo.
En tal caso, la ley dispone un plazo de 90 das en que el titular extranjero
podr solicitar el registro de su marca con prioridad al solicitante original.
3.4.

Clasificador de marcas

1. Consistente con el Arreglo de Niza de 1957,14 en Chile las marcas se

dividen en 45 clases relativas a los diversos productos, servicios y
establecimientos15 que buscan proteger.
Las clases 1 a la 34 son
indicativas de productos; mientras que las clases 35 a la 45 son
indicativas de servicios, tales como la universidad, un banco, una compaa
de seguro, un hospital o un peluquero.
2. Se trata, por lo tanto de formas de agrupacin de productos o servicios
para efectos de registrar una marca. Esto es sumamente importante toda
vez que en Chile est prohibido registrar una marca para proteger
todo el comercio humano siendo siempre necesario determinar qu
producto, servicio o establecimiento se busca proteger con la marca
respectiva.
En otras palabras, las marcas deben registrarse para uno o ms
productos o servicios en particular y no para todos ellos de forma genrica.
As, por ejemplo, puede ser distinto registrar la coca cola para bebidas no
alcohlicas que para ropa. No obstante, esto no impide que una marca se
registre bajo ms de una clase.
3. Asimismo, cada clase estar asociada a varias expresiones
genricas que, como veremos ms adelante, son irregistrables por s
solas.16
As, por ejemplo, si alguien tratara de registrar la marca Chocolate, no
podra hacerlo bajo la clase 3017, ya que tal palabra es un genrico en esa
clase y la ley prohbe que alguien monopolice un trmino genrico. Lo que
14 El Arreglo de Niza actualmente se encuentra en su 10 Edicin. De
hecho, la constante revisin de este tratado se vuelve un requisito debido a
los nuevos productos y servicios que surgen precisamente como
consecuencia de la innovacin. As, por ejemplo, los servicios de
restauracin (alimentacin) y hospedaje temporal (hoteles), pasaron a ser la
clase 43.
15 En sntesis, se protegen como marcas de establecimientos aquellas que
distinguen tiendas (establecimientos comerciales) o fbricas
(establecimientos industriales).
16 Art. 20 letra e) de la ley 19.039.
15

se busca proteger es, en definitiva, la competencia asegurando a todos los

productores de chocolates el derecho a incluir esa palabra como parte de su
marca.
Una misma palabra puede ser genrica para una clase y no para otra.
As, por ejemplo, existe una marca argentina de ropa llamada Chocolate lo
que se explica porque esta palabra no es un genrico para los productos de
la clase 25.
Sin embargo, hay algunos trminos que son genricos para todas las
clases por ser palabras de uso comn, que, por o tanto nunca podrn
registrarse como marca. Este es el caso de palabras tales como bueno o
rico.
4. Por otro lado, en caso que dos personas quieran registrar una marca
igual o parecida en una misma clase, podran pactar acuerdos de
coexistencia18 con tal de evitar conflictos. Este sera el caso, por ejemplo,
de dos personas que quieren registrar la marca Chevrolet bajo la clase
respectiva, una para autos y otra para bicicletas.
5. En ciertas ocasiones, un producto podra entenderse comprendido en
ms de una clase tales como ciertas cremas que podran entenderse
comprendidas tanto en la clase 3 19 como en la 520. De ah que la ley ha
reconocido21 que existen clases relacionadas entre s, lo que depender
del criterio del INAPI, sin perjuicio que en estos casos el criterio rector es
evitar que el consumidor se confunda.

17 Caf, t, cacao y sucedneos del caf; arroz; tapioca y sag; harinas y

preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelera y confitera;
helados; azcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal;
mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.
18 Estos acuerdos estn expresamente permitidos por el art. 20 letra h).
19 Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa;
preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; productos
de perfumera, aceites esenciales, cosmticos, lociones capilares;
dentfricos.
20 Productos farmacuticos y veterinarios; productos higinicos y
sanitarios para uso mdico; alimentos y sustancias dietticas para uso
mdico o veterinario, alimentos para bebs; complementos alimenticios para
personas o animales; emplastos, material para apsitos; material para
empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar
animales dainos; fungicidas, herbicidas.
21 Art. 20 letras f), g) inc. 3 y h); y art. 28 letra c), todos de la ley 19.039.
16

Esto pasara, por ejemplo, si se registra la marca Nivea para una crema
con fines teraputicos (Clase 5), ya estando dicha marca registrada como
crema de cuidado personal (clase 3), podra generar confusin entre los
consumidores. Algo similar pasa con las clases 29 22 y 30 toda vez que
ambas agrupan distintos tipos de productos alimenticios. As, si se tratara
de registrar la marca Soprole para helados, ya estando registrada para
leche, y aunque los helados y la leche estn en clases distintas, lo ms
probable es que tal solicitud sea rechazada atendido que se comercializan
en lugares similares y que tienen caractersticas similares, lo que hace
razonable suponer que el consumidor podra pensar que se trata del mismo
productor.
Tambin se ha entendido que son clases relacionadas la 5 y la 10 23 y la
32 (bebidas no alcohlicas y cervezas) y la 33 (bebidas alcohlicas).
22/08/12
3.5.

Estructura de una marca

Pueden registrarse como marcas palabras de fantasa, palabras con

significado o palabras evocativas.
3.5.1. Palabras de fantasa
Son palabras de fantasa aquellas que no tienen un significado propio ni
entregan informacin sobre el producto o servicio respectivo, tales como Pic,
Strux o Rex.
3.5.2. Palabras con significado
Son palabras que s tienen un significado, aunque sta no tenga
relacin con el producto o servicio distinguido. Tal es el caso de las marcas
Lder, Jaguar o Juan Valdez.
No obstante, el riesgo de que la marca no sea registrable aumenta
cuando se emplean este tipo de palabras, toda vez que podran ser
consideradas genricas para la clase respectiva.
3.5.3. Palabras Evocativas
Son aquellas que no tienen un significado propio pero aluden al
producto o servicio de forma indirecta. As pasa con las marcas
Loncoleche, Zuko, Chocoloso o Chocolo.
22 Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas
y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y
cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos; leche y productos lcteos;
aceites y grasas comestibles
23 Aparatos e instrumentos quirrgicos, mdicos, odontolgicos y
veterinarios, as como miembros, ojos y dientes artificiales; artculos
ortopdicos; material de sutura.
17

Generalmente se trata de palabras genricas con ciertas

modificaciones que permiten salvar su registrabilidad. De hecho, hay
muchas palabras que tienen como prefijo un genrico. Por ejemplo, hay ms
de 800 marcas que usan el prefijo choco o uno similar para productos de la
clase 30. Lo mismo pasa con la palabra banco para la clase 36, palabra
que es complementada por la mayora de las marcas de esta clase con
alguna otra expresin distintiva (v.gr. Banco de chile, Banco Edwards).
3.6.

Causales de irregistrabilidad (art. 20 Ley 19.039)

3.6.1. Emblemas de Estados, organizaciones internacionales y

servicios pblicos estatales
Artculo 20.- No podrn registrarse como marcas:
a) Los escudos, las banderas u otros emblemas, las denominaciones o siglas
de cualquier Estado, de las organizaciones internacionales y de los servicios
pblicos estatales.
Esta causal es muy poco comn en la prctica. No obstante pas con
el intento de registro de la marca Espaa. La solicitud aprob el examen
de forma y no hubo oposicin, pero fue posteriormente rechazada por el
mismo INAPI basado en los artculos 19 y 20 de la ley 19.039.
3.6.2. Prohibicin de registro segn el objeto a que se refieren las
marcas
Artculo 20.- No podrn registrarse como marcas:
b) Respecto del objeto a que se refieren, las denominaciones tcnicas o
cientficas, el nombre de las variedades vegetales, las denominaciones
comunes recomendadas por la Organizacin Mundial de la Salud y aquellas
indicativas de accin teraputica.
Sistematizando, esta causal no permite registrar:
1) Denominaciones tcnicas o cientficas que son objeto de la marca;
2) Nombre de las variedades vegetales objeto de la marca;
3) Denominaciones comunes recomendadas por la Organizacin Mundial de
la Salud que sean objeto de la marca; y
4) Denominaciones indicativas de la accin teraputica objeto de la marca.
3.6.3. Nombres, seudnimos o retratos de personas naturales
Artculo 20.- No podrn registrarse como marcas:
c) El nombre, el seudnimo o el retrato de una persona natural cualquiera,
salvo consentimiento dado por ella o por sus herederos, si hubiera fallecido.
Sin embargo, sern susceptibles de registrarse los nombres de personajes
histricos cuando hubieran transcurrido, a lo menos, 50 aos de su muerte,
siempre que no afecte su honor.
Con todo, no podrn registrarse nombres de personas cuando ello
constituya infraccin a las letras
e), f), g) y h).
Este literal no impide, en cambio el registro nombres de fantasa, es
decir, de personas naturales que no existen. En tal caso, el solicitante
18

deber declarar que se trata de un nombre de fantasa, sin perjuicio que, en

caso de que efectivamente se trate del nombre de una persona natural real,
sta podr oponerse.
Por otro lado, en caso que alguien trate de registrar su propio nombre
y tal solicitud sea rechazada en atencin a que la marca ya se encuentra
registrada legtimamente, por ejemplo, por otra persona que se llama igual,
ste ltimo tendr prioridad no pudiendo el primero hacer nada al respecto.
De esta forma, al tratar de inscribir un nombre, seudnimo o retrato, aun
cuando el solicitante busque registrar su propio nombre, debe evaluarse que
su registro no vulnere derechos de terceros.
En sntesis, la inscripcin como marca de un nombre, seudnimo o
retrato de una persona natural, depender del anlisis de 4 circunstancias:
1) Si la marca que se solicita alude a un nombre de fantasa.
2) Si la persona o sus herederos han otorgado su consentimiento. 24
3) Si se trata de un personaje histrico, en cuyo caso la marca se podr
registrar siempre que:
a) Hayan transcurrido a lo menos 50 aos de su muerte.
b) La marca no afecte su honor.
4) Aun si la marca es registrable atendidos los elementos anteriores, su
registro jams podr afectar derechos de terceros.
3.6.4. Marcas que reproduzcan o imiten signos o punzones
oficiales
Artculo 20.- No podrn registrarse como marcas:
d) Las que reproduzcan o imiten signos o punzones oficiales de control de
garantas adoptados por un Estado, sin su autorizacin; y las que
reproduzcan o imiten medallas, diplomas o distinciones otorgadas en
exposiciones nacionales o extranjeras, cuya inscripcin sea pedida por una
persona distinta de quien las obtuvo.
3.6.5. Expresiones o signos genricos; descriptivos del producto,
servicio o establecimiento respectivo; de uso general; y
otras que no presenten carcter distintivo
Artculo 20.- No podrn registrarse como marcas:
e) Las expresiones o signos empleados para indicar el gnero, naturaleza,
origen, nacionalidad, procedencia, destinacin, peso, valor o cualidad de los
productos, servicios o establecimientos; las que sean de uso general en el
comercio para designar cierta clase de productos, servicios o
establecimientos, y las que no presenten carcter distintivo o describan los
productos, servicios o establecimientos a que deban aplicarse.

24 Generalmente este requisito se cumple acompaando declaracin jurada

ante Notario. En caso que la declaracin sea suscrita por herederos, stos
debern acreditar su calidad de tales.
19

1. Es precisamente esta causal la que permite rechazar el registro

marcario de palabras genricas, lo que se justifica atendido que slo los
signos distintivos pueden registrarse como marcas.25
2. Este literal tambin proscribe el registro de marcas indicativas de
nacionalidad, origen o procedencia de un determinado producto, lo que
se justifica porque todos los productos que vienen de Grecia tienen el
derecho de establecerlo as. De hecho, la empresa de lcteos Danone se
enfrent a este problema al tratar de registrar como marca su yogur
Griego solicitud que fue rechazada por el INAPI.
Actualmente, el fallo del INAPI fue casado ante la Corte Suprema, donde
Danone deber probar es que la palabra Griego no es indicativa de la
procedencia, para lo cual podr argumentar que esos productos se fabrican en Chile
y no en Grecia. De ah que se ha argumentado que distintas marcas tienen sus
propios yogures Griego, como, por ejemplo, Nestl.
No obstante, si concluimos que Griego es un tipo de yogur con
determinadas caractersticas y una frmula especial, esta palabra sera un genrico
para la clase respectiva, de modo que cada marca tendra derecho a comerciar un
yogur Griego. Danone, no obstante, est argumentando que ellos crearon este
tipo de yogur y que su versin ha adquirido distintividad en el mundo.
Respecto de este ltimo argumento, cabe recordar que la parte final del inciso 1
del artculo 19 establece que cuando los signos no sean intrnsecamente distintivos,
podr concederse el registro si han adquirido distintividad por medio del uso en el
mercado nacional, de modo que aun cuando, por regla general, la palabra Griego
no sea registrable, podra recurrirse a esta excepcin, si se logra probar que se
cumple con este requisito.

27/08/12

3.6.6. Marcas que inducen a error o engao respecto de los

productos, servicios o establecimientos respectivos
Artculo 20.- No podrn registrarse como marcas:
f) Las que se presten para inducir a error o engao respecto de la
procedencia, cualidad o gnero de los productos, servicios o
establecimientos, comprendidas aquellas pertenecientes a distintas clases
cuyas coberturas tengan relacin o indiquen una conexin de los respectivos
bienes, servicios o establecimientos.
Este literal proscribe el registro de marcas iguales o similares incluso
aunque pertenezcan a clases distintas, pero relacionadas. As pasara, por
ejemplo, si se tratara de registrar la marca Zara (actualmente registrada
en la clase 25, relativa a la ropa) en la clase 18, relativa a carteras y
artculos de cuero, en cuyo caso es altamente probable que se rechace la
solicitud de marca argumentando que ambas clases estn conectadas entre
s. Lo mismo podra decirse de ciertas marcas que empezaron como marcas
de ropa para luego expandirse a perfumes o viceversa.
Fue en virtud de este literal que se rechaz el registro de la marca
Emidio Tucci por su similitud con la marca Emilio Pucci. En tal oportunidad,
25 Vid. el ejemplo que vimos en clase respecto de la solicitud de marca
Nacional de Chocolates.
20

se argument que las marcas eran tan semejantes que no podran coexistir
sin inducir a error o engao a los consumidores, causando, de paso, un
perjuicio al titular de la marca Emilio Pucci.
3.6.7. Marcas iguales o similares a otras registradas en el
extranjero
3.6.7.1. Para distinguir productos, servicios o establecimientos
idnticos o relacionados
Artculo 20.- No podrn registrarse como marcas:
g) Las marcas iguales o que grfica o fonticamente se asemejen, en forma
de poder confundirse con otras registradas en el extranjero para distinguir
los mismos productos, servicios o establecimientos comerciales o
industriales, siempre que ellas gocen de fama y notoriedad en el sector
pertinente26 del pblico que habitualmente consume esos productos,
demanda esos servicios o tiene acceso a esos establecimientos comerciales
o industriales, en el pas originario del registro.
Rechazado o anulado el registro por esta causal, el titular de la marca
notoria registrada en el extranjero, dentro del plazo de 90 das, deber
solicitar la inscripcin de la marca. Si as no lo hiciera, la marca podr ser
solicitada por cualquier persona, teniendo prioridad dentro de los 90 das
siguientes a la expiracin del derecho del titular de la marca registrada en el
extranjero, aquella a quien se le hubiera rechazado la solicitud o anulado el
registro.
1. Este literal trata de evitar situaciones como la que ocurrira si
alguien viaja, por ejemplo, a Argentina y regresa a Chile con la idea de
registrar los alfajores Havanna, aunque no se dedique a vender alfajores,
con la nica pretensin de cobrarle a Havanna si sta quisiera comerciar sus
productos en Chile. Algo similar pas con la marca de ropa Mango que, al
momento de al querer registrar su marca en nuestro pas se dio cuenta de
que sta ya estaba registrada por un chileno, forzndola a comercializar sus
productos como Mng. Pas tambin con Bath & Body Works y con Osprey,
caso que destaca porque la marca extranjera no estaba registrada en Chile
de modo que tuvo que ejercer su derecho de prioridad segn lo establece el
mismo fallo27.
2. No obstante, para poder oponerse exitosamente, el titular de la marca
en el extranjero deber acreditar:
1) Que la marca ha sido registrada en el extranjero;28 y
26 Generalmente la misma clase o una relacionada.
27 Ver Ejemplos.
28 No quedan protegidas en este literal, por lo tanto, las marcas solicitadas
en el extranjero cuyo registro an no se ha concedido, respecto de las cuales
procedera ejercer el derecho consagrado en el artculo 20 bis de la ley
19.039.
21

2) Que esa marca goza de fama y notoriedad respecto del sector

comercial o rubro respectivo, generalmente vinculado a la clase del
producto.
As, por ejemplo, si quiero solicitar la marca Havanna para toallas, pareciera
posible registrar la marca.
Si la oficina de marcas rechaza o anula el registro por esta causal, el
inciso 2 de este literal establece otra forma de derecho de prioridad a favor
del titular de la marca en el extranjero, quien tendr prioridad absoluta para
solicitar el registro de la marca respectiva por un plazo de 90 das desde que
la decisin de la oficina de marcas queda ejecutoriada.
3.6.7.2. Para distinguir productos, servicios o establecimientos
distintos y no relacionados
De igual manera, las marcas registradas en Chile que gocen de fama y
notoriedad, podrn impedir el registro de otros signos idnticos o similares
solicitados para distinguir productos, servicios o establecimiento comercial o
industrial distintos y no relacionados, a condicin, por una parte, de que
estos ltimos guarden algn tipo de conexin con los productos, servicios o
establecimiento comercial o industrial que distingue la marca notoriamente
conocida y que, por otra parte, sea probable que esa proteccin lesione los
intereses del titular de la marca notoria registrada.
Para este caso, la fama y notoriedad se determinar en el sector pertinente
del pblico que habitualmente consume esos productos, demanda esos
servicios o tiene acceso a esos establecimientos comerciales o industriales
en Chile.
1. Esta causal fue incorporada el ao 2005 con tal de permitir al titular
extranjero de una marca oponerse al registro de marcas de terceros aunque
no estn en la misma clase ni en clases conexas. Es decir, busca proteger
las marcas notorias ampliando la posibilidad de oposicin a las marcas
ms reconocidas, as como la buena fe mercantil.
2. As, por ejemplo, la Coca Cola es una marca famosa y notoria en el
mundo y en Chile que siempre podr oponerse al registro de marcas
similares solicitadas para la clase 32 (bebidas no alcohlicas) y otras clases
relacionadas tales como bebidas alcohlicas o alimentos. Ahora bien, si
alguien trata de registrar esta marca para distinguir ropa o anteojos, en
principio no corresponda oponerse si no fuera por este numeral. As, esto
ser posible en la medida que Coca Cola pueda acreditar algn tipo de
relacin con otros productos, aunque tal relacin no sea suficiente para
establecer ambas clases como clases relacionadas.
Sera el caso tambin de alguien que quisiera registrar la marca
Sony para mochilas. Si bien esta marca est registrada en la clase 9,
relativa a tecnologa, Sony podra igualmente oponerse atendido que las
mochilas sirven para llevar computadores y, por lo tanto, hay alguna
relacin entre ambas clases, aunque stas no sean conexas.
3. En definitiva, este numeral ser aplicable en la medida que se
cumplan los siguientes requisitos:
22

1) Que la marca registrada en el extranjero goce de fama y

notoriedad en el sector pertinente del pblico que habitualmente
consume esos productos, demanda esos servicios o tiene acceso a
esos establecimientos comerciales o industriales en Chile.
2) Que la marca se solicite en Chile para un producto, servicio o
establecimiento que guarde algn tipo de relacin con el producto,
servicio o establecimiento asociado a esa marca (o una similar) en
el extranjero.
3) Que se acredite que el registro de esa marca probablemente
lesionara los intereses del titular de la marca notoria registrada en
el extranjero.
29/08/12
3.6.8. Marcas iguales o similares a otras solicitadas o registradas
en
Chile
para
distinguir
productos,
servicios
o
establecimientos iguales o relacionados
Artculo 20.- No podrn registrarse como marcas:
h) Aquellas iguales o que grfica o fonticamente se asemejen de forma que
puedan confundirse con otras ya registradas o vlidamente solicitadas con
anterioridad para productos, servicios o establecimiento comercial o
industrial idnticos o similares, pertenecientes a la misma clase o clases
relacionadas.
Este literal proscribe el registro de marcas muy similares a otras
que ya estn registradas en Chile. Sera el caso, por ejemplo, de quien
intente registrar la marca Zoprolle para productos lcteos. As como la
letra g) protege a los titulares de marcas en el extranjero, la letra h) inciso 1
hace lo mismo respecto de aquellos titulares en Chile.
Esta causal ser igualmente aplicable respecto de aquellas marcas no
registradas que estn siendo real y efectivamente usadas con anterioridad a
la solicitud de registro dentro del territorio nacional. Rechazado o anulado el
registro por esta causal, el usuario de la marca deber solicitar su
inscripcin en un plazo de 90 das. Si as no lo hiciera, la marca podr ser
solicitada por cualquier persona, teniendo prioridad dentro de los 90 das
siguientes a la expiracin del derecho del usuario, aqulla a quien se le
hubiera rechazado la solicitud o anulado el registro.
Este inciso tambin es muy importante porque, por regla general, la
ley chilena da muy pocos derechos a quien usa una marca sin registrarla ya
que, como dijimos, el derecho marcario es eminentemente registral, a lo
menos en nuestro pas.29
Kino, por ejemplo, tena su marca registrada en Per pero no la usaban.
Unos peruanos que competan con ellos trataron de registrar la marca solicitando la
cancelacin de la marca chilena argumentando que no haban usado la marca en 5

29 Esto no es as en todas las partes del mundo. As, en EEUU no se

registrarn marcas que no se estn utilizando. De hecho, quien est usando
una marca puede entablar acciones legales contra otros que la usen aun
cuando no estn registrados.
23

aos. Finalmente, esta solicitud fue acogida, lo que refleja que la exigencia del uso
para mantener la vigencia de la marca es muy comn en el extranjero, pero no as
en Chile, salvo por las excepciones del primer inciso del artculo 19 y este segundo
inciso de la letra h) del artculo 20.

No obstante lo dispuesto en el prrafo primero de esta letra, el

Departamento podr aceptar los acuerdos de coexistencia de marcas,
siempre que no transgredan derechos adquiridos por terceros con
anterioridad o induzcan a confusin al pblico consumidor.
3.6.9. Forma o color de los productos o envases, adems el color
en s mismo
Artculo 20.- No podrn registrarse como marcas:
i) La forma o el color de los productos o de los envases, adems del color en
s mismo.
En virtud de este literal, nadie podra monopolizar, por ejemplo, el color
rojo para vender aguas minerales, sin perjuicio de la solicitud de marcas
mixtas que asocian ciertos colores a una palabra. 30
3.6.10. Indicaciones geogrficas y denominaciones de origen
Artculo 20.- No podrn registrarse como marcas:
j) Las que puedan inducir a error o confusin en el pblico consumidor,
respecto de la procedencia o atributos del producto que pretende distinguir
en Chile una Indicacin Geogrfica o Denominacin de Origen.
Este sera el caso, por ejemplo, de quien quiere registrar marcas como
Champagne, Camenberg o Cognac. Los productos que se venden con
denominacin de origen permiten usar estas palabras junto con su marca
(mas no como parte de sta) para distinguirla como un tipo del producto
amparado por la Denominacin de Origen o Indicacin Geogrfica (por
ejemplo, de Champagne). 31
3.6.11. Marcas contrarias al orden pblico, la moral o las buenas
costumbres
Artculo 20.- No podrn registrarse como marcas:
k) Las contrarias al orden pblico, a la moral o a las buenas costumbres,
comprendidas en stas los principios de competencia leal y tica mercantil.
En general, y particularmente al proteger la competencia leal y tica
mercantil, este literal busca evitar que alguien se aproveche de la marca de
un tercero. Es el caso de quien conoca o debera haber conocido que la
marca era utilizada por otra persona como, por ejemplo, si una empresa
30 Ver por ejemplo las solicitudes N 902675 y 882224, las que fueron
rechazados por tratar de registrar las botellas.
31 Ver, por ejemplo, solicitudes N 675793 (aunque se tramit con el procedimiento
antiguo) y 931517, siendo rechazada la primera por el uso de la palabra Cognac y la
segunda por la palabra Burdeos, muy similar a Bordaux.

24

chilena representa a una

representada a su nombre.32

empresa

extranjera

registra

la

marca

A mi juicio, este literal tambin protege la utilizacin de las marcas

por sobre su registro, ya que presupone que alguien est usando una
determinada marca, sea en Chile o en el extranjero, y una tercera persona,
en contravencin a los principios de competencia leal y tica mercantil, trata
de registrarla para apropirsela en nuestro pas.
03/09/12
3.7.
Derechos que confiere el registro de una marca (artculos
19 bis D y 19 bis E)
1. Como regla general, la proteccin de una marca slo es oponible en
Chile. Excepcionalmente la clase establecimiento comercial slo tiene
proteccin regional y, por lo tanto habr que registrarla en cada regin. De
ah que estos derechos slo sern oponibles dentro del territorio nacional.
En principio, esta materia est tratada en el artculo 19 bis D de la ley
19.039.
Artculo 19 bis D.- La marca confiere a su titular el derecho exclusivo y
excluyente de utilizarla en el trfico econmico en la forma que se le ha
conferido y para distinguir los productos, servicios, establecimientos
comerciales o industriales comprendidos en el registro 33.
Por consiguiente, el titular de una marca registrada podr impedir que
cualquier tercero, sin su consentimiento, utilice en el curso de las
operaciones comerciales marcas idnticas o similares para productos,
servicios o establecimientos comerciales o industriales que sean idnticos o
similares a aqullos para los cuales se ha concedido el registro, y a
condicin de que el uso hecho por el tercero pueda inducir a error o
confusin.
Cuando el uso hecho por el tercero se refiera a una marca idntica para
productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales idnticos,
se presumir que existe confusin.
2. Este artculo, incluido por la ley 19.996, busc dar certeza y dejar
un mensaje claro sobre el objetivo de registrar una marca.
De l podemos destacar, en primer lugar que slo protege una marca
en la forma en que esta fue conferida y para distinguir los
productos, servicios, establecimientos comerciales o industriales
comprendidos en el registro. De ah que si, por ejemplo, se registra la
marca Tritn en la clase 30, el registro de esta marca no la protege
respecto de otras clases; y si respecto de esta marca se registra adems una

32 Ver Ejemplos.
33 Cabe destacar que las clases establecimientos comerciales y
establecimientos industriales slo existen en Chile, no en el tratado de
Niza
25

etiqueta con letras blancas, la proteccin no procede, en principio, respecto

de otras etiquetas.
De esta forma, este artculo refuerza la idea de que las marcas slo se
protegen respecto de las clases para las cuales fueron registradas y para las
clases relacionadas a stas. As, no hay infraccin marcaria si se usa o
registra la misma marca para productos, servicios o establecimientos
completamente distintos.
No obstante, y con tal de evitar abusos que podran restringir la
competencia, la parte final del inciso segundo limita la proteccin slo a
aquellos casos que efectivamente pudieran inducir a error o confusin, sin
perjuicio que la confusin se presume cuando la marca empleada por el
tercero es idntica a la que se registr.
3. Por otro lado, el artculo 19 bis E consagra una excepcin al
derecho del titular de una marca a impedir que terceros usen la misma o una
similar al regular las importaciones paralelas. As, en principio, el titular
de la marca Zara tiene el derecho exclusivo y excluyente para usar la
marca Zara en Chile. Por regla general, para que esta marca est
protegida en otros pases deben registrarse en ellos 34. No obstante, este
artculo establece que:
Artculo 19 bis E.- El derecho que confiere el registro de la marca no
faculta a su titular para prohibir a terceros el uso de la misma respecto de
los productos legtimamente comercializados en cualquier pas con
esa marca por dicho titular o con su consentimiento expreso.
Este artculo habilita, por ejemplo, a un comerciante de ropa a viajar a
Estados Unidos, comprar al por mayor en una tienda de liquidacin de Zara
e importar esos productos a Chile para su comercializacin. En efecto, esto
es posible porque tales productos fueron comprados a su legtimo dueo, de
modo que se entienden legtimamente comercializados. Ahora bien, si en
vez de comprar a Zara se le hubiera comprado a John Smith, quien a su vez
compr a comerciantes legtimos, tambin es posible esgrimir este derecho
para evitar caer en infracciones marcarias. Lo importante es que los
productos tengan un origen legtimo.
Por eso se dice que cada vez que un producto se vende, el derecho
de comercializacin exclusiva se agota. As pasa, por ejemplo, si alguien
compra un auto Fiat y luego lo vende, promocionndolo como un auto Fiat, lo
que es posible precisamente porque el derecho del titular de la marca Fiat
se agot respecto de ese producto en particular, en la medida que haya sido
legtimamente comercializado. Un caso distinto es quien va a comprar
productos fabricados por ejemplo, por Apple en China que son
comercializados en su primera venta por quienes no son dueos de la
marca, ya que en tal caso hay una infraccin marcaria. No obstante, casos
como ste son muy difciles de demostrar atendido que deber probarse,
entre otras cosas, que hubo una apropiacin indebida del comercializador
ilegtimo.
34 La nica excepcin es la Unin Europea, en que es posible registrar
marcas para su proteccin en todo el Mercado Comn.
26

3.8.

Infracciones marcarias

1. En general, la infraccin de marcas se ha sofisticado. Actualmente es

cada vez ms raro que se copie una marca o una etiqueta directamente, sino
que se vulneran derechos a travs de la relacin de la marcas con ciertas
caractersticas.
As, por ejemplo, en el mundial del 2010 la FIFA tena un acuerdo con
Budweisser para que sta sea la cerveza oficial del campeonato, de modo
que no podra haber publicidad de otras cervezas en el estadio. Lo que hizo
Heineken, que en Europa se relaciona al color naranjo, fue llevar varias
modelos vestidos con los colores de la marca al estadio. Esto es lo que se
conoce como ambush marketing.
Por otro lado existe lo que se conoce como publicidad encubierta. En
este sentido, por ejemplo, las compaas de cigarro no pueden promocionar
eventos deportivos, por lo que Marlboro, con tal de auspiciar carreras de
frmula 1, ha recurrido a usar un cdigo de barras que la gente asocia a
dicha marca en los autos que patrocina, en lugar de usar directamente su
logo o el nombre de la marca.
2. En este orden de ideas, la ley 19.039 establece tres vas principales
para contrarrestar infracciones marcarias y proteger adecuadamente los
derechos del legtimo titular de una marca. Estas vas son:
1) La nulidad marcaria
2) Acciones penales
3) Acciones civiles
3.8.1. Nulidad marcaria (art. 26 y 27)
Artculo 26.- Procede la declaracin de nulidad del registro de marcas
comerciales cuando se ha infringido alguna de las prohibiciones establecidas
en el artculo 20 de esta ley.
Artculo 27.- La accin de nulidad del registro de una marca prescribir en
el trmino de 5 aos, contado desde la fecha del registro.
La referida accin de nulidad no prescribir respecto de los registros
obtenidos de mala fe.
1. Una marca podr ser anulada si se comprueba que vulnera alguna
causal de irregistrabilidad.
2. La regla general es que una vez transcurridos 5 aos del registro de
una marca no se puede pedir su nulidad. As, por ejemplo, si alguien registra
la marca Jaguar en Chile, Jaguar UK no podra solicitar la nulidad de esta
marca, aun vulnerando esta una de las causales de irregistrabilidad
(particularmente, la letra g) del artculo 20) si transcurrieron 5 aos.
No obstante, siempre ser posible intentar una accin de nulidad
cuando el registro de la marca en disputa haya sido obtenido de mala fe,
en cuyo caso esta no prescribe.
3.8.2. Acciones penales (art. 28)
27

1. El artculo 28 establece las sanciones penales asociadas a infracciones

marcarias:
Artculo 28.- Sern condenados a pagar una multa a beneficio fiscal de 25
a 1.000 unidades tributarias mensuales:
a) Los que maliciosamente usen, con fines comerciales, una marca igual o
semejante a otra ya inscrita para los mismos productos, servicios o
establecimientos o respecto de productos, servicios o establecimientos
relacionados con aquellos que comprende la marca registrada. Lo anterior
se entender sin perjuicio de lo dispuesto en el artculo 19 bis E.
b) Los que usen, con fines comerciales, una marca no inscrita, caducada o
anulada, con las indicaciones correspondientes a una marca registrada o
simulando aqullas.
c) Los que, con fines comerciales, hagan uso de envases o embalajes que
lleven una marca registrada, sin tener derecho a usarla y sin que sta haya
sido previamente borrada, salvo que el embalaje marcado se destine a
envasar productos diferentes y no relacionados con los que protege la
marca.
Al que reincida dentro de los cinco aos siguientes a la aplicacin de una
multa, se le aplicar otra que no podr ser inferior al doble de la anterior y
cuyo monto mximo podr llegar a 2.000 unidades tributarias mensuales.
El delito principal es el de la letra a) relativa al uso malicioso de una
marca igual o semejante a otra ya inscrita para los mismos productos,
servicios o establecimientos o respecto de productos, servicios o
establecimientos relacionados. El uso de la expresin maliciosamente
implica que el querellante debe probar el dolo. No obstante, el inciso final
del artculo 19 bis D establece una presuncin que atena o facilita esta
carga probatoria.35
La letra b), por su parte, proscribe el uso de marcas no
registradas indicando que s lo est. No obstante, este delito parece ser
de muy rara ocurrencia, toda vez que el profesor nunca ha visto que alguien
ejerza una accin penal fundada en esta causal.
Finalmente, la letra c) tipifica la copia de envases o embalajes.
Incurrira en este delito, por ejemplo, quien trate de vender pisco Capel en
botellas de Mistral o Cola de Mono en botellas de Alto del Carmen, aunque la
etiqueta corresponda al producto efectivamente embotellado.
Cabe destacar adems que la pena aumenta si se es reincidente
dentro de 5 aos contados desde la aplicacin de la primera multa.
2. El artculo 25 establece un requisito para poder ejercer las acciones
penales, exigiendo que toda marca lleve ciertos signos en forma visible:
35 No estoy de acuerdo. El inciso final del artculo 19 bis D establece que
cuando un tercero usa una marca idntica para un producto, servicio o
establecimiento idntico a aquel protegido por una marca ya registrada, se
presumir que tal uso es induce a confusin, habilitando al titular de la
marca registrada a prohibirlo, mas no permite, a mi juicio, presumir que el
tercero haya actuado maliciosamente.
28

Artculo 25.- Toda marca inscrita y que se use en el comercio deber llevar
en forma visible las palabras "Marca Registrada" o las iniciales
"M.R." o la letra "R" dentro de un crculo. La omisin de este requisito
no afecta la validez de la marca registrada, pero quienes no cumplan con
esta disposicin no podrn hacer valer las acciones penales a que se refiere
esta ley.
En efecto, la omisin de este requisito impide al titular de una marca
vulnerada ejercer las acciones penales que procedan, pudiendo un eventual
querellado oponer esta circunstancia como excepcin.
En teora, la razn de este artculo es que el titular de una marca informe
debidamente tanto al consumidor como a un eventual competidor que esa
marca se encuentra registrada. Hay, por lo tanto, una amenaza implcita
para aquellos que quieran copiar la marca, pero tambin un atisbo de
garanta de calidad, atendido que el titular demuestra que incurri en una
serie de costos para registrar la marca y que l es el creador de la marca
respectiva.
Asimismo, este artculo est muy ligado a
que sanciona, no ya a quien no emplea los signos
establece, sino precisamente a quien los emplea
registrada, induciendo a confusin tanto a los
consumidores.

la letra b) del artculo 28,

que el artculo en comento
respecto de una marca no
competidores como a los

3. Por ltimo, cabe destacar que el ao 2008 se sum a la PDI la

Brigada Investigadora de Delitos de Propiedad Intelectual (BRIDEPI),
dependiente administrativa y disciplinariamente de la Jefatura Nacional de
Delitos Econmicos, que busca perseguir estos delitos ms eficaz y
eficientemente.
05/09/12
3.8.3. Acciones civiles (arts. 106 y ss.)
Las acciones civiles fueron incorporadas por la ley 19.996 para dar mayor
proteccin a las marcas. En efecto, antes slo procedan las acciones
penales que, como sabemos, exigen acreditar muchos elementos que
tienden a ser muy difciles de demostrar en juicio.
TITULO X
De la observancia de los Derechos de Propiedad Industrial
Prrafo 1 De las acciones civiles
Artculo 106.- El titular cuyo derecho de propiedad industrial sea lesionado
podr demandar civilmente:
a) La cesacin de los actos que violen el derecho protegido.
b) La indemnizacin de los daos y perjuicios.
c) La adopcin de las medidas necesarias para evitar que prosiga la
infraccin.
d) La publicacin de la sentencia a costa del condenado, mediante
anuncios en un diario a eleccin del demandante. Esta medida ser
aplicable cuando la sentencia as lo seale expresamente.
29

En el caso de que el titular lesionado opte por demandar daos y

perjuicios de acuerdo a la letra b) del artculo 106, la regla general es que
deber probarlos, sin perjuicio que el artculo 108 de la ley otorga ciertos
parmetros prcticos que facilitan su determinacin.
Artculo 107.- Las acciones civiles establecidas en el artculo 106 se
tramitarn conforme al procedimiento sumario y correspondern a
cualquiera que tenga inters en deducirlas, sin perjuicio de la accin penal
que pueda proceder.
Este artculo resalta el principio de independencia de las acciones.
Es decir, las acciones civiles son independientes de las penales, pudiendo el
ofendido optar por ejercer una o ambas.
Artculo 108.- La indemnizacin de perjuicios podr determinarse, a
eleccin del demandante, de conformidad con las reglas generales o de
acuerdo con una de las siguientes reglas:
a) Las utilidades que el titular hubiera dejado de percibir como consecuencia
de la infraccin;
b) Las utilidades que haya obtenido el infractor como consecuencia de la
infraccin, o
c) El precio que el infractor hubiera debido pagar al titular del derecho por el
otorgamiento de una licencia, teniendo en cuenta el valor comercial del
derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran
concedido.
Como vimos, este artculo establece parmetros que facilitan la
determinacin de los perjuicios.
Respecto de la letra c), cabe destacar que es posible, mas no
obligatorio, registrar los contratos de licencia en el registro de marcas del
INAPI. De hecho, esto puede ser til para hacer pblico el contrato y,
asimismo, para facilitar la determinacin de los perjuicios al amparo de lo
establecido en esta letra c).
Artculo 109.- Sin perjuicio de las otras acciones contempladas en este
Ttulo, no respondern por daos y perjuicios las personas que hubieran
comercializado productos que infrinjan un derecho de propiedad industrial,
salvo que estas mismas personas los hubieran fabricado o producido, o los
hubieran comercializado con conocimiento de que estaban cometiendo una
infraccin a un derecho de propiedad industrial.
Artculo 110.- El juez de la causa estar facultado para ordenar, en la
sentencia, que el infractor proporcione las informaciones que posea sobre
las personas que hubiesen participado en la produccin o elaboracin de los
productos o procedimientos materia de la infraccin, y respecto de los
circuitos de distribucin de estos productos.
Artculo 111.- En estos procesos, el juez apreciar la prueba segn las
reglas de la sana crtica.
3.8.4. Infracciones marcarias y competencia desleal

30

1. Adems de aquellas infracciones sancionadas directamente por la

legislacin de propiedad intelectual, muchas otras sern sancionadas en
cuanto actos de competencia desleal. Esto es sumamente importante, ya
que si una determinada conducta escapara el mbito de la propiedad
intelectual, podra resolverse aplicando la ley 20.169 sobre Competencia
Desleal.
En efecto, esta ley define los actos de competencia desleal en un
sentido amplio en su artculo 3:
Artculo 3.- En general, es acto de competencia desleal toda
conducta contraria a la buena fe o a las buenas costumbres que, por medios
ilegtimos, persiga desviar clientela de un agente del mercado.
2. As podra resolverse el caso del ron Full de Cuatro, marca que si
bien es distinta a Flor de Caa, prcticamente copi su etiqueta. Ahora
bien, si la etiqueta no estuviera inscrita no habra infraccin marcaria, sin
perjuicio de lo cual sera posible acudir a la normativa que sanciona la
Competencia Desleal.
Algo similar sucede cuando el productor de una pastilla digestiva se
compara con los yogures Activia usando el mismo dibujo de la flecha hacia
abajo, o con la ron-cola Alto del Crimen, sumamente similar al pisco Alto
del Carmen.
3. La proteccin que otorga esta ley es sumamente amplia. De hecho,
ya su artculo 1 establece que se busca proteger a cualquier persona
afectada en sus intereses legtimos por un acto de competencia desleal.
Artculo 1.- Esta ley tiene por objeto proteger a competidores,
consumidores y, en general, a cualquier persona afectada en sus intereses
legtimos por un acto de competencia desleal.
4. Por su parte, el artculo 2 recalca que las acciones emanadas de
esta ley son independientes de otras acciones que se pueden hacer
valer al amparo de otras leyes como el DL 211, la ley de proteccin a los
consumidores (ley 19.496) y, en lo que nos compete, la legislacin de
propiedad intelectual (ley 17.336) y propiedad industrial (ley 19.039).
Artculo 2.- Una conducta podr ser calificada como un acto de
competencia desleal conforme a las disposiciones de esta ley aunque
resulten procedentes respecto de esa misma conducta, y ante los tribunales
competentes, una o ms de las siguientes acciones:
a) Las reguladas en el decreto con fuerza de ley N 1, de 2005, del Ministerio
de Economa, Fomento y Reconstruccin, que fija el texto refundido,
coordinado y sistematizado del decreto ley N 211, de 1973, sobre libre
competencia.
b) Las reguladas en la ley N 19.496, que establece normas sobre proteccin
de los derechos de los consumidores.
c) Las reguladas en la ley N 17.336, sobre propiedad intelectual, o
en la ley N 19.039, sobre propiedad industrial.

31

5. De hecho, al enumerar ejemplos de actos de competencia desleal

en su artculo 4, esta ley incluye varias conductas que tienden a estar
directamente relacionadas con la propiedad intelectual:
Artculo 4.- En particular, y sin que la enumeracin sea taxativa, se
considerarn actos de competencia desleal los siguientes:
a) Toda conducta que aproveche indebidamente la reputacin ajena,
induciendo a confundir los propios bienes, servicios, actividades,
signos distintivos o establecimientos con los de un tercero.
b) El uso de signos o la difusin de hechos o aseveraciones,
incorrectos o falsos, que induzcan a error sobre la naturaleza,
proveniencia, componentes, caractersticas, precio, modo de
produccin, marca, idoneidad para los fines que pretende
satisfacer, calidad o cantidad y, en general, sobre las ventajas
realmente proporcionadas por los bienes o servicios ofrecidos,
propios o ajenos.
c) Todas las informaciones o aseveraciones incorrectas o falsas
sobre los bienes, servicios, actividades, signos distintivos,
establecimientos o relaciones comerciales de un tercero, que sean
susceptibles de menoscabar su reputacin en el mercado.
Son tambin ilcitas las expresiones dirigidas a desacreditarlos o
ridiculizarlos sin referencia objetiva.
d) Las manifestaciones agraviantes que versen sobre la nacionalidad, las
creencias, ideologas, vida privada o cualquier otra circunstancia personal
del tercero afectado y que no tenga relacin directa con la calidad del bien o
servicio prestado.
e) Toda comparacin de los bienes, servicios, actividades o establecimientos
propios o ajenos con los de un tercero, cuando se funde en algn
antecedente que no sea veraz y demostrable, o, cuando de cualquiera otra
forma infrinja las normas de esta ley.
f) Toda conducta que persiga inducir a proveedores, clientes u otros
contratantes a infringir los deberes contractuales contrados con un
competidor.
g) El ejercicio manifiestamente abusivo de acciones judiciales con la
finalidad de entorpecer la operacin de un agente del mercado.
10/09/12
3.9.

Nombres de dominio

3.9.1. Generalidades
1. Los nombres de dominio estn ntimamente ligados a las marcas.
De hecho, muchas empresas registran nombres de dominio que incluyen
palabras, marcas o referencias que podran vulnerar marcas de terceros as
como generar confusin entre los consumidores.
As, por ejemplo, sucedi con Eaton, una empresa norteamericana que trat
de registrar el nombre de dominio eaton.cl atendido que tiene una filial en nuestro
pas. Desafortunadamente para ellos, el nombre ya haba sido registrado por Star
Cluch, empresa que comercializa, entre otras, la marca Eaton. De hecho, al ingresar
a eaton.cl, la pgina se redirecciona a starcluch.cl.

32

2. De ah que han surgido autoridades u organizaciones que se

encargan de crear extensiones de nombres de dominio, tales como
ICANN.36 Actualmente hay dos extensiones principales: las primarias o
genricas (tales como .com, o .edu) y las secundarias, que dicen relacin
con un determinado pas (como, por ejemplo, .cl en Chile). Actualmente, no
obstante, se han creado extensiones asociadas a ciertos rubros o
actividades tales como .edu para universidades, .org para fundaciones y
personas jurdicas sin fines de lucro y .tv para aquellos asociados a la
televisin.
Otras organizaciones, como IANA37 se encargan de asignar nombres
de dominio asocindolos a ciertos nmeros IP que conforman estos nombres,
tarea que en Chile ha sido delegada a NIC Chile.
3.9.2. Procedimiento de registro38
1. Por regla general, a solicitud de registro de nombres de dominio se
tramita en lnea en la pgina de NIC Chile, sin que intervengan terceros. En
un principio, este sistema permiti que mucha gente registrara marcas
famossimas sin que stas se pudieran oponer, lo que eventualmente llev a
la dictacin de un reglamento que regula el registro de nombres de
dominio.
En virtud de este procedimiento, todo registro de un nuevo nombre de
dominio debe publicarse en la pgina de NIC Chile por un plazo de 30 das,
dentro del cual un tercero se puede oponer. Para que un tercero se
oponga, deber registrar el dominio dentro del plazo de 30 das antes
indicado. De esta forma, una vez cumplidos los 30 das se habrn registrado
todos los interesados en el dominio respectivo y, como cada palabra es un IP
distinto, el sistema los rechazar, debiendo alguien dirimir esta
controversia.
El reglamento tambin exige el pago de derechos en favor de NIC
Chile dentro de los 20 das siguientes a la solicitud. Este requisito se
justifica porque, como vimos, en ocasiones hay quienes registran un nombre
de dominio para generar un conflicto, lo que les conviene atendido que el
reglamento dispone que las controversias sern dirimidas por un rbitro que
deber ser pagado por el objetante. De esta forma, quien solicita el nombre
de dominio podra cobrarle al legtimo titular de la marca (en especial
cuando sta es una empresa importante) un monto menor al costo del
conflicto a cambio del nombre de dominio. En este contexto, el pago de los
derechos sirve como garanta de seriedad.
36 Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (www.icann.org).
37 Internet Assigned Numbers Authority.
38 Los nombres de dominio de extensiones genricas tienen sus propios
procedimientos de solicitud cuyo mecanismo de solucin de controversias est en
manos de la OMPI.

33

Por otro lado, la diferencia en el plazo para pagar y oponerse

encuentra su justificacin en la mala prctica de quienes registraban un
dominio sin pagar los derechos sino hasta que alguien se opusiera con tal de
proceder en la forma sealada. A veces, pasados los 30 das ni los pagaban.
De ah que se cambi el plazo para que tenga que pagarse antes de que
venza el plazo para oponerse.
2. El procedimiento de solucin de conflictos comienza con una
conciliacin amistosa en NIC Chile dando paso a un arbitraje si sta falla.
En este caso, el rbitro respectivo ser elegido de una nmina prestablecida
en el reglamento, pudiendo las partes tachar hasta 3 de ellos.
En este ltimo caso, las costas del arbitraje debern ser pagados por
quien o quienes objetan el nombre de dominio, sin perjuicio que el rbitro
podr condenar en costas al solicitante o asignatario del nombre de dominio
cuando fuere evidente la existencia de derechos incompatibles de terceros
por cualquier causa, en que tal solicitante haya actuado de mala fe, o en
que el rbitro determine que no ha tenido motivo alguno para litigar.39 Una
vez realizado el pago el rbitro fija un plazo de 10 a 15 das para que las
partes esgriman sus argumentos de hecho y de derecho. Cabe destacar
adems que contra la sentencia de estos rbitros no proceden recursos,
salvo el recurso de queja.
3. De forma similar a las marcas, los nombres de dominio se registran
por un plazo limitado de 2 aos pudiendo renovarse hasta por 10.
3.9.3. La revocacin de nombres de dominio (arts. 20 22 del
reglamento de NIC Chile)40
20.Toda persona natural o jurdica que estime gravemente afectados sus
derechos por la asignacin de un nombre de dominio podr solicitar la
revocacin de esa inscripcin, fundamentando su peticin segn lo
dispuesto en el artculo 21 de la presente reglamentacin.
21.Para los efectos de solicitar la revocacin de un dominio inscrito,ser
necesario que el reclamante solicite a NIC Chile por escrito, la
revocacin de dicho dominio, indicando los argumentos en que se
funda.
Recibida la solicitud de revocacin, NIC Chile notificar de sta a las
partes involucradas, va correo electrnico. La tramitacin de una
solicitud de revocacin se sujetar a las reglas del procedimiento de
MEDIACIN Y ARBITRAJE.
22.Ser causal de revocacin de un nombre de dominio el que su
inscripcin sea abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe.
39 Art. 8 del Anexo I del reglamento de NIC Chile.
40 Es posible consultar jurisprudencia en la pgina de NIC Chile. En clase
vimos un fallo relativo al dominio 60minutos.cl.
34

La inscripcin de un nombre de dominio se considerar abusiva

cuando se cumplan las tres condiciones siguientes:
a. Que el nombre de dominio sea idntico o engaosamente
similar a una marca de producto o de servicio sobre la que
tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el
reclamante es reconocido.
b. Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o
intereses legtimos con respecto del nombre de dominio, y
c. Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de
mala fe.
La concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias, sin que su
enunciacin sea taxativa, servir para evidenciar y demostrar la mala
fe del asignatario del dominio objetado:
d. Que existan circunstancias que indiquen que se ha inscrito el
nombre de dominio con el propsito principal de venderlo,
arrendarlo u otra forma de transferir la inscripcin del nombre
de dominio al reclamante o a su competencia, por un valor
excesivo por sobre los costos directos relativos a su inscripcin,
siendo el reclamante el propietario de la marca registrada del
bien o servicio,
e. Que se haya inscrito el nombre de dominio con la intencin de
impedir al titular de la marca de producto o servicio reflejar la
marca en el nombre de dominio correspondiente, siempre que
se haya establecido por parte del asignatario del nombre de
dominio, esta pauta de conducta.
f. Que se haya inscrito el nombre de dominio con el fin
preponderante de perturbar o afectar los negocios de la
competencia.
g. Que usando el nombre de dominio, el asignatario de ste, haya
intentado atraer con fines de lucro a usuarios de Internet a su
sitio web o a cualquier otro lugar en lnea, creando confusin
con la marca del reclamante.
Sin perjuicio de lo previsto en los prrafos anteriores, la concurrencia
de alguna de las siguientes circunstancias, sin que su enunciacin sea
taxativa, servir para evidenciar y demostrar que el asignatario del
dominio objetado no ha actuado de mala fe:
h. Que el asignatario del dominio demuestre que lo est
utilizando, o haciendo preparaciones para utilizarlo, con la
intencin autntica de ofrecer bienes o servicios bajo ese
nombre,
35

i.

Que el asignatario del nombre de dominio sea comnmente

conocido por ese nombre, aunque no sea titular de una marca
registrada con esa denominacin, y

j.

Que el asignatario est haciendo un uso legtimo no comercial

del dominio ("fair use"), sin intento de obtener una ganancia
comercial, ni con el fin de confundir a los consumidores.

Si el resultado del procedimiento de mediacin y arbitraje respecto de

una solicitud de revocacin fuere favorable al reclamante, NIC Chile
proceder a transferir el dominio a ste, quien deber cumplir con los
requisitos de asignacin, esto es, el pago de la tarifa y el envo de la
documentacin respectiva, dentro del plazo de 30 das. Si as no lo
hiciere, el dominio ser eliminado.
En virtud de este artculo, por ejemplo, Eaton podra pedir que se revoque el
dominio de Star Cluch.
De hecho, en este caso parece haber suficientes
antecedentes que permiten acreditar la mala fe de Star Cluch, dado que se trataba
de los distribuidores de la marca que trataron de registrar.

12/09/12
4. Patentes
4.1.

Introduccin: objeto y conceptos generales

1. Las patentes protegen las soluciones que han surgido en la industria a

problemas especficos otorgando a su creador un derecho de propiedad
sobre la creacin. En otras palabras, buscan proteger e incentivar la
innovacin.41 Esto se justifica porque la invencin ha sido universalmente
considerada como un signo de desarrollo en la medida que contribuye a
crear y, por esa va, generar valor en la sociedad.
2. En este sentido, se ha definido la innovacin como la accin y efecto
de innovar,42 es decir, de mudar o alterar algo, introduciendo novedades 43; o
como la creacin o modificacin de un producto, y su introduccin en un
mercado.44
41 Esto es as no slo de forma directa mediante la proteccin del derecho
de propiedad del creador, sino adems de forma indirecta, precisamente
porque la proteccin de ese derecho facilita su financiamiento ya que la
patente se convierte en un activo que incrementa el patrimonio del creador.
42 Primera acepcin de la palabra innovacin. Diccionario de la RAE, 22
ed.
43 Primera acepcin de la palabra innovar. Diccionario de la RAE, 22 ed.
44 Segunda acepcin de la palabra innovacin. Diccionario de la RAE, 22
ed.
36

La innovacin es inherente al hombre, que busca evolucionar, mejorar y

ser cada vez ms eficiente. De ah que muy pocas invenciones surgen por
azar. Por el contrario, la regla general es que sean el producto del arduo
esfuerzo de grandes grupos de personas. Es ms, la gran mayora de las
invenciones no habran sido posibles sin otras invenciones que las
anteceden. As, el computador probablemente no hubiera existido sin la
calculadora porttil, ni sta sin el baco y as sucesivamente.
Por otro lado, las invenciones no siempre nacen de los departamentos de
I+D de grandes empresas multinacionales, sino que muchas de ellas son
ideas de una sola persona, tales como Facebook, Mac, McDonalds, etc.
Ahora bien, buena parte de las invenciones nacen de la necesidad de
superar un problema, tales como la alimentacin; enemigos, sean
humanos, animales, virales o de cualquier otra naturaleza; e incluso
problemas producidos por desastres naturales. De hecho, pareciera ser que
cuanto ms desesperada es la situacin de estas personas, ms rpido
surge la solucin. Por eso no es de sorprender que la tecnologa crezca a un
ritmo sorprendente en periodos de conflictos blicos, en que la innovacin
puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.
3. De ah que una determinada creacin slo justificar su proteccin en
la medida que aporte soluciones que tengan una verdadera utilidad
prctica. De hecho, el Estado slo conceder patentes a quien crea algo
que realmente beneficie a la humanidad y en la medida que permita
solucionar el problema respectivo de forma ms eficiente que aquella en que
ste era resuelto hasta ese momento.
4. El otorgamiento de una patente protege e incentiva la innovacin
al permitir a su titular capitalizar la inversin en que incurri al
desarrollarla, ya sea vendindola o explotndola personalmente.
En
definitiva, habr innovacin en la medida que estos conocimientos y nuevas
tecnologas sean apropiables.
No obstante, cada vez que un Estado otorga patentes se enfrenta a un
dilema: por un lado reconoce la necesidad de incentivar la innovacin,
pero por otro lado su proteccin exclusiva no puede ser perpetua, de modo
que sta pueda ser aprovechada por toda la humanidad. De ah que, en
definitiva, la legislacin sobre patentes debe procurar alcanzar un equilibrio
que contemple suficientes incentivos a la innovacin sin limitar
excesivamente el acceso al producto de la innovacin por parte de la
sociedad entera.
De esta forma, habr innovacin en la medida que los nuevos
conocimientos producto de la innovacin sean transmisibles o
enseables. Esto lleva a una especie de negociacin entre el inventor de
una solucin innovadora y el Estado que otorga la patente. Si el inventor
comparte su creacin con el Estado, ste le otorga y garantiza ciertos
derechos. Se estructura as un sistema de incentivos para que el inventor
divulgue toda la informacin relativa a su creacin y no slo parte de
sta. Metafricamente hablando, si un inventor slo divulgara parte de esta
informacin, el Estado no tendra ms que una biblioteca compuesta de
37

libros a los que le faltan pginas, construyendo una sensacin de que se

hay un gran nivel de innovacin que, no obstante, es prcticamente intil.
Sin embargo, existen mecanismos para que un inventor pueda mantener
parte de la invencin de forma separada, sin divulgarla al Estado. As pasa,
por ejemplo, con el know how, que generalmente permite producir explotar
la innovacin de forma ms eficiente. De hecho, el know how muchas veces
hace la diferencia entre una mera copia de la invencin y mejores
reproducciones de ms calidad de la misma. 45
4.2.
Caractersticas
propiedad

particulares

de

esta

especie

de

Como vimos, el artculo 584 de nuestro Cdigo Civil reconoce una especie
de propiedad sui-generis sobre las producciones del ingenio, lo que se hace
extensivo a las invenciones protegidas por patentes. En este sentido, esta
especie de propiedad destaca por diversas razones.
1. En primer lugar, cabe destacar que, a diferencia del derecho de autor,
en que la sola creacin constituye un derecho para su creador, la propiedad
que otorga una patente de invencin debe ser concedida en virtud de
una declaracin estatal. En otras palabras, no basta con que el inventor
cree un nuevo invento (sea este un producto o procedimiento), sino que el
Estado tiene que as declararlo.
Si bien este requisito se satisface con la declaracin de un solo Estado, el
sistema de patentes generalmente garantiza una proteccin que excede los
lmites del pas en que se concedi la patente ampliando tal proteccin a
ciertas hiptesis de extraterritorialidad.46 Esto no quiere decir que existan
las patentes mundiales a pesar que hay quienes se han esforzado por
instaurar un sistema de proteccin mundial.
2. Por otro lado, esta especie de propiedad tambin se destaca por ser
limitada en el tiempo.47 Por regla general, las patentes se otorgan por no
ms de 20 aos no renovables48 desde la presentacin de la
solicitud. De hecho, en cierto sentido este plazo podra incluso reducirse si
el Estado, de manera unilateral, considera que es necesario otorgar
45 No en vano se ha dicho que, respecto de las invenciones nuevas, el secreto es el
mejor aliado.

46 Esto es posible, por ejemplo, por la amplitud de la definicin de Estado

de la Tcnica (artculo 2 del Reglamento), en virtud de la cual no ser
invencin algo que haya sido inventado con anterioridad en cualquier otra
parte del mundo.
47 La regla general es que el dominio o propiedad sea perpetuo, en el
sentido de que el dominio sobre una cosa persiste mientras la cosa subsista.
Vase PEAILILLO Arvalo, Daniel, Los Bienes. La Propiedad y otros derechos
reales, pp. 131-132.
38

licencias obligatorias,49 acabando con el monopolio del inventor sobre su

invencin.
De esta forma, mientras la proteccin de la patente est vigente, esta
propiedad es una propiedad absoluta, pero vencido el plazo antes enunciado
pasa sta al dominio pblico, teniendo cualquier persona derecho a usarla.
4.3.

Concepto de patente

1. Desde un punto de vista filosfico, una patente presupone los

siguientes elementos:
1) Un problema tcnico sin solucin o con una solucin deficiente.
2) Una solucin real (no meramente terica) para ese problema que hasta
ese momento no exista en un territorio determinado.
3) Un derecho concedido por el Estado segn el ordenamiento vigente.
4) Un plazo determinado durante el cual se puede ejercer ese derecho, sin
perjuicio de la posibilidad de otorgar licencias sean estas voluntarias o no
voluntarias.
5) Como consecuencia de lo anterior, una vez vencido el plazo, la invencin
pasar al dominio pblico, convirtindose en un bien de uso comn.
2. En este contexto, la patente puede definirse como el reconocimiento
que concede el Estado a un inventor que ha alcanzado una solucin nueva
para un problema tcnico que hasta ese momento no tena solucin (o tena
una solucin diferente y en todo caso de menor grado), en virtud del cual el
Estado le otorga al inventor un derecho exclusivo de uso y goce y
disposicin de su invencin por un plazo determinado, al trmino del cual la
invencin pasar a ser de dominio pblico beneficindose as la humanidad
entera de dicha invencin y del avance de la tecnologa en el campo propio
de la invencin.
3. Por su parte, la ley 19.039 define la patente como el derecho exclusivo
que concede el Estado para la proteccin de una invencin. Asimismo,
establece en su artculo 31 que se entiende por invencin toda solucin a un
problema de la tcnica que origine un quehacer industrial.
De ah que la misma ley reconoce que para que haya una patente debe
haber una invencin, es decir, una solucin real a un problema de la
tcnica que hasta ese momento no tena solucin o tena una
solucin menos eficiente. Estas invenciones pueden corresponder tanto a
productos (bienes tangibles) como ciertos procedimientos de fabricacin de
otros productos. Cabe destacar adems que, como vimos, buena parte de
48 En esto las patentes se distinguen de otros derechos de propiedad
intelectual tales como las marcas.
49 Cabe recordar que nuestra Constitucin admite la expropiacin lo que
tambin sera aplicable a la propiedad intelectual. De hecho, el
otorgamiento de licencias no voluntarias parece basarse en los mismos
principios.
39

estas soluciones tienden a surgir dentro de un marco de incentivos Estatales

a la innovacin.
Asimismo, destacan ambos conceptos porque son sumamente amplios,
pudiendo extenderse a toda rea en que haya un quehacer humano y un
problema a resolver.
Artculo 31.- Se entiende por invencin toda solucin a un problema de la
tcnica que origine un quehacer industrial. La invencin podr ser un
producto o un procedimiento o estar relacionada con ellos.
Se entiende por patente el derecho exclusivo que concede el Estado para la
proteccin de una invencin. Los efectos, obligaciones y limitaciones
inherentes a la patente estn determinados por esta ley.
24/09/12
4.4.

Derechos que concede una patente (art. 49)

4.4.1. Derechos que concede una patente otorgada

Artculo 49.- El dueo de una patente de invencin gozar de exclusividad
para producir, vender o comercializar, en cualquier forma, el producto u
objeto del invento y, en general, realizar cualquier otro tipo de explotacin
comercial del mismo.
En las patentes de procedimiento, la proteccin alcanza a los productos
obtenidos directamente por dicho procedimiento.
El alcance de la proteccin otorgada por la patente o la solicitud de patente
se determinar por el contenido de las reivindicaciones. La memoria
descriptiva y los dibujos servirn para interpretar las reivindicaciones.
El derecho de patente se extender a todo el territorio de la Repblica hasta
el da en que expire el plazo de concesin de la patente.
La patente de invencin no confiere el derecho de impedir que terceros
comercialicen el producto amparado por la patente, que ellos hayan
adquirido legtimamente despus de que ese producto se haya introducido
legalmente en el comercio de cualquier pas por el titular del derecho o por
un tercero, con el consentimiento de aqul.
La patente de invencin no confiere el derecho de impedir que terceros
importen, exporten, fabriquen o produzcan la materia protegida por una
patente con el objeto de obtener el registro o autorizacin sanitaria de un
producto farmacutico. Lo anterior no faculta para que dichos productos
sean comercializados sin autorizacin del titular de la patente.
1. El primer inciso del artculo 49 establece los derechos esenciales que
concede una patente.
En sntesis, otorga a su titular dos derechos
esenciales:
1) Derecho a comercializar el invento en el territorio nacional.
2) Derecho a realizar cualquier otro tipo de explotacin comercial. Esto
implica que el derecho de propiedad sobre una patente la protege o
est presente en cualquier contrato que celebre su titular incluyendo,
por ejemplo, contratos de joint venture.
En otras palabras, la patente es un derecho de propiedad que permite a
su dueo hacer prcticamente lo que quiera con su invencin (usar, gozar y
40

disponer de ella arbitrariamente, si hacemos una analoga con el art. 582 del
CC). De ah que no slo puede vender este derecho o los productos en que
se materializa, sino celebrar cualquier acto jurdico que lo tenga como
objeto.
2. El inciso final de esta disposicin a ciertos elementos formales que
debe contener toda solicitud de patentes para determinar el alcance de la
proteccin del derecho respectivo. De hecho, toda la solicitud de patentes
debe contemplar, adems de una memoria descriptiva, un pliego de
reivindicaciones y uno o ms dibujos o figuras.
La memoria descriptiva es tal vez el requisito ms importante. El
artculo 2 del Reglamento la define como el documento mediante el cual el
solicitante da a conocer en forma clara y detallada su invencin, modelo de
utilidad, dibujo o diseo industrial, esquema de trazado o topografa de
circuitos integrados y, adems, el estado de la tcnica relacionado con dicho
derecho. Es decir, en ella el inventor describe el problema, el estado actual
de la tcnica y cual es su solucin innovadora al mismo.
De ah que la memoria descriptiva debe incluir una mencin al estado
de la tcnica, es decir, el estado actual del problema considerando todo el
conocimiento acumulado en todo el mundo, evitando de esta forma que
alguien patente en Chile algo que ya fue inventado en Japn. 50 El desafo de
describir el estado de la tcnica es precisamente determinar el producto o
procedimiento (en definitiva, el tipo de invencin) respecto del cual se
considerar. As, por ejemplo, si analizamos un inventor de frenos, el estado
de la tcnica podra agrupar todos los tipos de frenos que existen y otro slo
los frenos ABS.
El pliego de reivindicaciones es el documento que contiene el
conjunto de descripciones claras y concisas, de estructura formal,
sustentadas en la memoria descriptiva, que tiene por objeto individualizar
los aspectos nuevos sobre los cuales se desea obtener proteccin. 51
Constituye, por lo tanto, aquello sobre lo que se pide la proteccin o
derechos, lo que justifica que el alcance de la proteccin otorgada por la
patente se determine por el contenido de las reivindicaciones. No est
dems recalcar la importancia de este requisito, toda vez que si,
posteriormente, alguien solicitara una patente que se sobrepone a la
patente otorgada, valindose de la nueva tecnologa, podra gatillarse una
demanda de reivindicacin.
4.4.2. Limitaciones a los derechos concedidos por una patente
50 El artculo 2 del Reglamento define el estado de la tcnica como todo aquel
conocimiento que ha sido colocado al alcance del pblico en cualquier parte del
mundo, aunque sea totalmente desconocido en Chile, mediante una publicacin en
forma tangible, la venta o comercializacin, el uso o cualquier otro medio, antes de
la fecha de presentacin de una solicitud o de la reivindicacin de la prioridad de un
derecho de propiedad industrial en Chile.

51 Art. 2 Reglamento.
41

4.4.2.1. El territorio
El inciso 4 del artculo 49 establece que el derecho de patente se
extender a todo el territorio de la Repblica hasta el da en que expire el
plazo de concesin de la patente. En efecto, como vimos, las patentes slo
otorgan derechos en el territorio del Estado que los reconoce, salvo contadas
excepciones. De ah que para proteger una invencin en varios pases su
titular deber solicitar la patente en cada uno de los pases respectivos.
Actualmente, la OMPI est tratando de unificar los procedimientos
nacionales en un solo procedimiento mundial, lo que, no obstante, implicara
diversas normas y derechos nacionales, particularmente de carcter
constitucional.
4.4.2.2. El tiempo
Asimismo, como sabemos, el derecho de propiedad otorgado por una
patente tiene un lmite temporal esencial que permite a la colectividad
mundial acceder a la invencin. De ah que el artculo 39 establece que Las
patentes de invencin se concedern por un periodo no renovable de 20
aos, contado desde la fecha de presentacin de la solicitud.
4.5.

Requisitos de patentabilidad

En trminos generales, para que una invencin sea patentable no debe,

valga la redundancia, adolecer de una causal de no patentabilidad.
Asimismo, deben cumplir con los requisitos del artculo 32.
Artculo 32.- Las patentes podrn obtenerse para todas las invenciones,
sean de productos o de procedimientos, en todos los campos de la
tecnologa, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean
susceptibles de aplicacin industrial.
4.5.1. No enmarcarse dentro de las causales de no patentabilidad
Hay consenso en que no todo es patentable, tales como fenmenos
naturales como ciertos descubrimientos cientficos y matemticos. No
obstante, la amplitud de estas causales de patentabilidad depender de
cada nacin. As, por ejemplo, en EEUU, a diferencia de Chile, se pueden
patentar software modelos de negocios e incluso animales genticamente
desarrollados.
4.5.1.1. Invenciones no patentables (art. 38)
Artculo 38.- No son patentables las invenciones cuya explotacin
comercial deba impedirse necesariamente para proteger el orden pblico, la
seguridad del Estado, la moral y las buenas costumbres, la salud o la vida de
las personas o de los animales, o para preservar los vegetales o el medio
ambiente, siempre que esa exclusin no se haga slo por existir una
disposicin legal o administrativa que prohba o que regule dicha
explotacin.
Esta causal es de muy rara ocurrencia. De hecho, hay patentes sobre
armas, veneno y otras invenciones que podran afectar los bienes jurdicos
42

que este artculo busca proteger lo que se permite en la medida que el

correcto uso de tales invenciones tiende a ser beneficioso para la sociedad.
4.5.1.2. Soluciones que no se consideran invenciones
4.5.1.2.1.
Descubrimientos,
matemticos

teoras

cientficas

mtodos

Artculo 37.- No se considera invencin y quedarn excluidos de la

proteccin por patente de esta ley:
a) Los descubrimientos, las teoras cientficas y los mtodos
matemticos.
Al referirse a los descubrimientos, este artculo alude al
descubrimiento de fenmenos que ya estaban en la naturaleza. En efecto,
se entiende que los fenmenos naturales pertenecen a toda la humanidad.
Por tratarse del descubrimiento de algo prexistente, no hay una verdadera
invencin que patentar. Algo similar sucede con las teoras cientficas y los
modelos matemticos.
4.5.1.2.2.
Plantas, animales y procedimientos esencialmente
biolgicos
Artculo 37.- No se considera invencin y quedarn excluidos de la
proteccin por patente de esta ley:
b) Las plantas y los animales, excepto los microorganismos que
cumplan las condiciones generales de patentabilidad. Las variedades
vegetales slo gozarn de proteccin de acuerdo con lo dispuesto por la
ley N 19.342, sobre Derechos de Obtentores de Nuevas Variedades
Vegetales. Tampoco son patentables los procedimientos esencialmente
biolgicos para la produccin de plantas y animales, excepto los
procedimientos microbiolgicos. Para estos efectos, un procedimiento
esencialmente biolgico es el que consiste ntegramente en fenmenos
naturales, como los de cruce y seleccin.

1. As, en principio, no son patentables, por no considerarse

invenciones:
1) Las plantas;
2) Los animales; y
3) Los procedimientos esencialmente biolgicos, es decir, aquellos
que consisten ntegramente en fenmenos naturales.
2. No obstante, este mismo literal establece ciertas excepciones:
1) Variedades vegetales protegidas en virtud de la ley 19.342.52
2) Microrganismos, es decir clulas que no son organismos completos
sino partes del mismo, que cumplan con las condiciones generales de
patentabilidad.
52 Esta ley concede especies de patentes ms flexibles que la que otorga la Ley de
Propiedad Industrial.

43

En efecto, hay microrganismos que pueden ser creados para solucionar

problemas tcnicos, como ciertas bacterias que permiten separar el cobre de
otras piedras y se usan en materia minera.
3. Por ltimo, como vimos, hay pases en que los animales y plantas
creados son patentables. Esto no ocurre en Chile porque tratamos de
evitar el debate sobre la clonacin y otros problemas filosficos o morales.
4.5.1.2.3.
Sistemas, mtodos
modelos de negocios

principios

econmicos

Artculo 37.- No se considera invencin y quedarn excluidos de la

proteccin por patente de esta ley:
c) Los sistemas, mtodos, principios o planes econmicos, financieros,
comerciales, de negocios o de simple verificacin y fiscalizacin; y los
referidos a las actividades puramente mentales o intelectuales o a materias
de juego.
Hay quienes han tratado de patentar modelos de negocios en nuestro
pas, pero nuestra jurisprudencia los ha denegado estrictamente. En EEUU,
en cambio, se ha permitido en ciertas ocasiones.
Algo similar ocurre con los software financieros, que en Chile no son
patentables.
4.5.1.2.4.
Mtodos de tratamiento quirrgico o teraputico y
mtodos de diagnstico
Artculo 37.- No se considera invencin y quedarn excluidos de la
proteccin por patente de esta ley:
d) Los mtodos de tratamiento quirrgico o teraputico del cuerpo humano
o animal, as como los mtodos de diagnstico aplicados al cuerpo humano
o animal, salvo los productos destinados a poner en prctica uno de
estos mtodos.
4.5.1.2.5.

Modificaciones a invenciones ya existentes

Artculo 37.- No se considera invencin y quedarn excluidos de la

proteccin por patente de esta ley:
e) El nuevo uso, el cambio de forma, el cambio de dimensiones, el
cambio de proporciones o el cambio de materiales de artculos, objetos o
elementos conocidos y empleados con determinados fines. Sin perjuicio de
lo anterior, podr constituir invencin susceptibles de proteccin el nuevo
uso de artculos, objetos o elementos conocidos, siempre que dicho nuevo
uso resuelva un problema tcnico sin solucin previa equivalente,
cumpla con los requisitos a que se refiere el artculo 32 y requiera de un
cambio en las dimensiones, en las proporciones o en los materiales
del artculo, objeto o elemento conocido para obtener la citada solucin a
dicho problema tcnico. El nuevo uso reivindicado deber acreditarse
mediante evidencia experimental en la solicitud de patente.
1. Para que cambios en el uso, forma o materiales de un producto ya
existente puedan ser patentables, la modificacin respectiva debe solucionar
un problema tcnico sin solucin previa equivalente. Al respecto, cabe
44

destacar que, a diferencia de las marcas, las patentes, ms que proteger

algo visible como un producto determinado, buscan proteger la esencia
misma de la invencin, es decir, la solucin.
En estos casos la
patentabilidad se justifica por tratarse de una invencin nueva, aunque
esta derive del mismo producto.
As, quien protege un computador determinado tambin protegera el
mismo pero ms chico. Distinto sera quien inventa un teclado hologrfico
para lo mismo.
Por otro lado, se ha discutido mucho la patentabilidad del segundo uso de
ciertos medicamentos que se patentaron como solucin para un problema pero, en
la prctica, sirven para solucionar ms de uno. En principio, se debera poder
patentarse el segundo uso si se prueba que, si bien el producto exista, ha servido
para dar una solucin nueva. No obstante hay quienes creen que hay empresas
farmacuticas que han tratado de alargar el plazo de 20 aos artificialmente en
virtud de esta causal.

2. As, en definitiva, patentar estas modificaciones y nuevos usos es

posible en Chile en la medida que se cumpla con los siguientes requisitos:
1) Que se resuelva un problema tcnico sin solucin previa
equivalente;
2) Que se cumpla con los requisitos del artculo 32 de la ley 19.039;
3) Que el nuevo uso requiera un cambio en las dimensiones, en
las proporciones o en los materiales de la invencin
prexistente; y
4) Que se acredite el uso reivindicado mediante evidencia
experimental.
No obstante, si una persona distinta del titular de una patente trata de
patentar un nuevo uso, necesitar del consentimiento del titular.
4.5.1.2.6.

Procesos y material biolgico

Artculo 37.- No se considera invencin y quedarn excluidos de la

proteccin por patente de esta ley:
f) Parte de los seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los
procesos biolgicos naturales, el material biolgico existente en la
naturaleza o aquel que pueda ser aislado, inclusive genoma o germoplasma.
Sin embargo, sern susceptibles de proteccin los procedimientos
que utilicen uno o ms de los materiales biolgicos antes
enunciados y los productos directamente obtenidos por ellos,
siempre que satisfagan los requisitos establecidos en el artculo 32 de la
presente ley, que el material biolgico est adecuadamente descrito y
que la aplicacin industrial del mismo figure explcitamente en la solicitud
de patente.
As, en definitiva, no es posible patentar material ni procesos biolgicos. Lo
que s se puede patentar son los procedimientos y productos que de ellos
deriven, en la medida que:
1) Cumplan con los requisitos establecidos en el artculo 32 de la ley
19.039;
2) Que el material biolgico est adecuadamente descrito; y
45

3) Que la aplicacin industrial respectiva figure explcitamente en la

solicitud de patente.
26/09/1253
4.5.2. Novedad (art. 33)
Artculo 33.- Una invencin se considera nueva, cuando no existe con
anterioridad en el estado de la tcnica. El estado de la tcnica
comprender todo lo que haya sido divulgado o hecho accesible al pblico,
en cualquier lugar del mundo, mediante una publicacin en forma tangible,
la venta o comercializacin, el uso o cualquier otro medio, antes de la fecha
de presentacin de la solicitud de patente en Chile o de la prioridad
reclamada segn el artculo 34.
Tambin quedar comprendido dentro del estado de la tcnica, el contenido
de las solicitudes nacionales de patentes o modelos de utilidad tal como
hubiesen sido originalmente presentadas, cuya fecha de presentacin sea
anterior a la sealada en el inciso precedente y que hubieren sido
publicadas en esa fecha o en otra posterior.
4.5.2.1.

El estado de la tcnica

Como vimos, el artculo 2 del Reglamento de la ley 19.039 define el

estado de la tcnica como todo aquel conocimiento que ha sido colocado al
alcance del pblico en cualquier parte del mundo, aunque sea totalmente
desconocido en Chile, mediante una publicacin en forma tangible, la venta
o comercializacin, el uso o cualquier otro medio, antes de la fecha de
presentacin de una solicitud o de la reivindicacin de la prioridad de un
derecho de propiedad industrial en Chile.
De esta forma,
fundamentales:

el

estado

de

la

tcnica

tiene

dos

componentes

1) Conocimiento divulgado
El estado de la tcnica est compuesto por todo el conocimiento
divulgado antes de la fecha de presentacin de la solicitud (o de la prioridad
reclamada segn el artculo 34). Esto implica que para que una invencin
sea protegible, debe mantenerse en secreto hasta la presentacin de la
solicitud, ya que de lo contrario (por ejemplo, si se publica) pasara a formar
parte del estado de la tcnica.
De ah que al desarrollar prototipos debe tenerse sumo cuidado,
estableciendo disposiciones especiales en los contratos celebrados con
empleados u otros colaboradores. De hecho, siempre se corre un riesgo.
Incluso aunque se demande la indemnizacin de los perjuicios, si ya hubo
divulgacin no hay novedad.
2) Universalidad
53 Falt. Gracias a la Cata Villalobos por sus apuntes.
46

El estado de la tcnica comprende todo lo que haya sido divulgado o

hecho accesible al pblico en cualquier lugar del mundo. En otras
palabras, el estado de la tcnica se rige por el conocimiento mundial, sin
perjuicio que el derecho protegido por la patente slo produce efectos en el
territorio nacional.

4.5.2.2.

Excepciones a la novedad

1) Divulgacin inocua (art. 42)

Artculo 42.- No sern consideradas para efectos de determinar la novedad
de la invencin ni el nivel inventivo, las divulgaciones efectuadas dentro
de los doce meses anteriores a la presentacin de la solicitud, si la
divulgacin pblica:
a) fue hecha, autorizada o deriva del solicitante de la patente, o
b) ha sido hecha con motivo o deriva de abusos y prcticas desleales de
las que hubiese sido objeto el solicitante o su causante.
En virtud de este artculo ser posible patentar, por ejemplo, invenciones
ya publicadas por el mismo solicitante o aquellas divulgadas por terceros de
forma abusiva o desleal.54 No obstante, la divulgacin inocua debe ser
demostrada y reclamada en la solicitud.
2) Solicitudes de patentes no publicadas (art. 33, inc. 2)55
La ley considera parte del estado de la tcnica a aquellas solicitudes
presentadas ante el INAPI aunque no hayan sido publicadas, es decir
aunque no se hayan divulgado.
La excepcin viene dada porque de lo contrario podra entenderse que un
invento es novedoso en circunstancias que ya se present ante la autoridad
de propiedad industrial un invento que excluye esta posibilidad, aunque ste
no haya sido previamente divulgado y, por lo tanto, en estricto rigor no
forme parte del estado de la tcnica.
En todo caso, esto no es realmente una excepcin, sino que la Ley ya
considera que las solicitudes no publicadas forman parte del estado de la
tcnica con tal de darle prioridad a quien present una solicitud antes.
54 Creo que en virtud de esta letra b) del artculo 42 es que se podra
proteger una invencin divulgada en contravencin a una clusula que lo
prohba o aquella que fue conocida por un tercero que ha realizado
maniobras de espionaje corporativo.
55 En el plano internacional, este derecho est protegido por la letra B. del
artculo 4 del Convenio de Pars.
47

4.5.2.3. El derecho de prioridad (art. 34 ley 19.039 y Convenio de

Paris)
Artculo 34.- En caso que una patente haya sido solicitada previamente en
el extranjero, el interesado tendr prioridad por el plazo de un ao, contado
desde la fecha de su presentacin en el pas de origen, para presentar la
solicitud en Chile.
1. Este artculo otorga a quien solicit una patente en el
extranjero el derecho para solicitar prioritariamente la misma patente en
Chile por un ao contado desde que se present la solicitud en el extranjero.
Esto implica que la eventual solicitud en Chile por quien goza de este
derecho de prioridad se considerar presentada, para todos los efectos
legales, el da que se present la solicitud original en el extranjero.
01/10/12
2. Este derecho, no obstante, es la contrapartida del derecho de
prioridad establecido con anterioridad en el Convenio de Pars.
El
Convenio de Pars se firm en 1883 gatillado por la revolucin industrial,
fenmeno que ayud a crear conciencia en diversos pases que pronto se
percataron de la necesidad de dar ms proteccin a la innovacin. De esta
forma, se constituy una Unin 56 que agrupa a todos los pases que, regidos
por el Convenio, estn dispuestos a establecer conjuntamente normas de
propiedad industrial.
Para estos efectos, el nmero 2) del artculo 1 del Convenio establece
los objetos de proteccin de la propiedad intelectual, estableciendo as que
la proteccin de la propiedad industrial tiene por objeto las patentes de
invencin, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las
marcas de fbrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre
comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, as
como la represin de la competencia desleal. Queda en evidencia, as, la
amplitud del mbito de aplicacin de este Convenio, llegando incluso a
regular la competencia desleal.57
Como sabemos, Chile suscribi el Convenio de Pars en 1991 y, por lo
tanto, actualmente rige con rango de Ley de la Repblica. De esta forma y
56 Art. 1, 1) del Convenio de Pars: Los pases a los cuales se aplica el
presente Convenio se constituyen en Unin para la proteccin de la
propiedad industrial.
57 La regulacin de la competencia desleal, se justifica atendido que, si los
derechos de propiedad industrial no estuvieran adecuadamente protegidos,
el riesgo de competencia desleal aumenta sustancialmente, de modo que
parece efectivo contemplarla como forma de proteccin adicional.
48

precisamente su amplitud, el Convenio rige en subsidio de la ley 19.039,

respecto de ciertas materias que sta no trata.
3. Fue precisamente el Convenio de Pars el que regul el derecho de
prioridad en materia internacional en su artculo 4.
Artculo 4
A. a I. Patentes, modelos de utilidad, dibujos y modelos
industriales,
marcas, certificados de inventor: derecho de prioridad
G. Patentes: divisin de la solicitud

A.
1) Quien hubiere depositado regularmente una solicitud de patente de
invencin, de modelo de utilidad, de dibujo o modelo industrial, de marca de
fbrica o de comercio, en alguno de los pases de la Unin o su
causahabiente, gozar, para efectuar el depsito en los otros pases, de un
derecho de prioridad, durante los plazos fijados ms adelante en el
presente.
2) Se reconoce que da origen al derecho de prioridad todo depsito
que tenga valor de depsito nacional regular, en virtud de la
legislacin nacional de cada pas de la Unin o de tratados bilaterales o
multilaterales concluidos entre pases de la Unin.
3) Por depsito nacional regular se entiende todo depsito que sea
suficiente para determinar la fecha en la cual la solicitud fue
depositada en el pas de que se trate, cualquiera que sea la suerte
posterior de esta solicitud.

B.
En consecuencia, el depsito efectuado posteriormente en alguno de
los dems pases de la Unin, antes de la expiracin de estos
plazos, no podr ser invalidado por hechos ocurridos en el intervalo,
en particular, por otro depsito, por la publicacin de la invencin o su
explotacin, por la puesta a la venta de ejemplares del dibujo o del modelo o
por el empleo de la marca, y estos hechos no podrn dar lugar a ningn
derecho de terceros ni a ninguna posesin personal. Los derechos
adquiridos por terceros antes del da de la primera solicitud que sirve de
49

base al derecho de prioridad quedan reservados a lo que disponga la

legislacin interior de cada pas de la Unin.

C.
1) Los plazos de prioridad arriba mencionados sern de doce meses para
las patentes de invencin y los modelos de utilidad y de seis meses para
los dibujos o modelos industriales y para las marcas de fbrica o de
comercio.
2) Estos plazos comienzan a correr a partir de la fecha del depsito de la
primera solicitud; el da del depsito no est comprendido en el plazo.
3) Si el ltimo da del plazo es un da legalmente feriado o un da en el que
la oficina no se abre para recibir el depsito de las solicitudes en el pas
donde la proteccin se reclama, el plazo ser prorrogado hasta el primer da
laborable que siga.
4) Deber ser considerada como primera solicitud, cuya fecha de depsito
ser el punto de partida del plazo de prioridad, una solicitud posterior que
tenga el mismo objeto que una primera solicitud anterior en el sentido
del prrafo 2) arriba mencionado, depositada en el mismo pas de la Unin,
con la condicin de que esta solicitud anterior, en la fecha del depsito de la
solicitud posterior, haya sido retirada, abandonada o rehusada, sin haber
estado sometida a inspeccin pblica y sin dejar derechos subsistentes, y
que todava no haya servido de base para la reivindicacin del derecho de
prioridad. La solicitud anterior no podr nunca ms servir de base para la
reivindicacin del derecho de prioridad.

D.
1) Quien desee prevalerse de la prioridad de un depsito anterior estar
obligado a indicar en una declaracin la fecha y el pas de este depsito.
Cada pas determinar el plazo mximo en que deber ser efectuada esta
declaracin.
2) Estas indicaciones sern mencionadas en las publicaciones que procedan
de la Administracin competente, en particular, en las patentes y sus
descripciones.
3) Los pases de la Unin podrn exigir de quien haga una declaracin de
prioridad la presentacin de una copia de la solicitud (descripcin,
50

dibujos, etc.) depositada anteriormente. La copia, certificada su conformidad

por la Administracin que hubiera recibido dicha solicitud, quedar
dispensada de toda legalizacin y en todo caso podr ser depositada,
extenta de gastos, en cualquier momento dentro del plazo de tres meses
contados a partir de la fecha del depsito de la solicitud posterior. Se podr
exigir que vaya acompaada de un certificado de la fecha del depsito
expedido por dicha Administracin y de una traduccin.
4) No se podrn exigir otras formalidades para la declaracin de prioridad en
el momento del depsito de la solicitud. Cada pas de la Unin determinar
las consecuencias de la omisin de las formalidades previstas por el
presente artculo, sin que estas consecuencias puedan exceder de la prdida
del derecho de prioridad.
5) Posteriormente, podrn ser exigidos otros justificativos.
Quien se prevaliere de la prioridad de un depsito anterior estar obligado a
indicar el nmero de este depsito; esta indicacin ser publicada en las
condiciones previstas por el prrafo 2) arriba indicado.

E.
1) Cuando un dibujo o modelo industrial haya sido depositado en un pas en
virtud de un derecho de prioridad basado sobre el depsito de un modelo de
utilidad, el plazo de prioridad ser el fijado para los dibujos o modelos
industriales.
2) Adems, est permitido depositar en un pas un modelo de utilidad en
virtud de un derecho de prioridad basado sobre el depsito de una solicitud
de patente y viceversa.

F.
Ningn pas de la Unin podr rehusar una prioridad o una solicitud de
patente por el motivo de que el depositante reivindica prioridades mltiples,
aun cuando stas procedan de pases diferentes, o por el motivo de que una
51

solicitud que reivindica una o varias prioridades contiene uno o varios

elementos que no estaban comprendidos en la solicitud o solicitudes cuya
prioridad es reivindicada, con la condicin, en los dos casos, de que haya
unidad de invencin, segn la ley del pas.
En lo que se refiere a los elementos no comprendidos en la solicitud o
solicitudes cuya prioridad es reivindicada, el depsito de la solicitud
posterior da origen a un derecho de prioridad en las condiciones normales.

G.
1) Si el examen revela que una solicitud de patente es compleja, el
solicitante podr dividir la solicitud en cierto nmero de solicitudes
divisionales, conservando como fecha de cada una la fecha de la solicitud
inicial y, si a ello hubiere lugar, el beneficio del derecho de prioridad.
2) Tambin podr el solicitante, por su propia iniciativa, dividir la solicitud de
patente, conservando, como fecha de cada solicitud divisional, la fecha de
solicitud inicial y, si a ello hubiere lugar, el beneficio del derecho de
prioridad. Cada pas de la Unin tendr la facultad de determinar las
condiciones en las cuales esta divisin ser autorizada.

H.
La prioridad no podr ser rehusada por el motivo de que ciertos elementos
de la invencin para los que se reivindica la prioridad no figuren entre las
reivindicaciones formuladas en la solicitud presentada en el pas de origen,
siempre que el conjunto de los documentos de la solicitud revele de manera
precisa la existencia de los citados elementos.

I.
1) Las solicitudes de certificados de inventor depositadas en un pas en el
que los solicitantes tengan derecho a solicitar, a su eleccin, una patente o
un certificado de inventor, darn origen al derecho de prioridad instituido
por el presente artculo en las mismas condiciones y con los mismos efectos
que las solicitudes de patentes de invencin.
2) En un pas donde los depositantes tengan derecho a solicitar, a su
eleccin, una patente o un certificado de inventor, el que solicite un
52

certificado de inventor gozar, conforme a las disposiciones del presente

artculo aplicables a las solicitudes de patentes, del derecho de prioridad
basado sobre el depsito de una solicitud de patente invencin, de modelo
de utilidad o de certificado de inventor.
Este derecho de prioridad destaca precisamente por ser un derecho real y
efectivo directamente exigible de cualquier miembro de la Unin.
Asimismo, es un derecho sumamente fcil de obtener, toda vez que exige
muy pocos requisitos. De hecho, en principio basta con haber depositado
regularmente una solicitud de patente de invencin en alguno de los pases
de la Unin, cumpliendo con las formalidades relativas a cada pas, para
adquirirlo.58
Para estos efectos, se entiende que es depsito regular todo
depsito que sea suficiente para determinar la fecha en la cual la solicitud
fue depositada en el pas de que se trate, cualquiera que sea la suerte
posterior de esta solicitud. En este sentido, en Chile basta que la solicitud
sea debidamente timbrada por el INAPI para acreditar la fecha cierta de
la solicitud, dando origen al derecho de prioridad.
Cabe destacar adems la posibilidad de dividir las solicitudes
originales al presentar nuevas solicitudes en virtud del derecho de prioridad
establecido por la letra G. del artculo en comento. Segn dicho artculo, las
solicitudes complejas pueden ser divididas a peticin del solicitante o a
peticin de la oficina de patentes respectiva. Tambin podr el solicitante
dividir su solicitud por iniciativa propia.
4. Sin perjuicio del avance que implic el reconocimiento del derecho
de propiedad en el Convenio de Pars, el plazo de 12 meses consagrado por
ste era insuficiente para muchas empresas multinacionales que deban
patentar sus invenciones en diversos pases. En efecto, solicitar tantas
patentes en jurisdicciones distintas en tan slo 12 meses poda ser muy
engorroso adems de sumamente costoso. De ah que el PCT contempla un
estatuto especial para facilitar estos procesos al permitir la posibilidad de
presentar solicitudes internacionales.
De esta forma, bastara que se presente una solicitud internacional en
virtud de este tratado dentro de los 12 meses otorgados por el Convenio de
Pars para salvar el Derecho de Prioridad. De esta forma, la presentacin de
tal solicitud internacional otorga al solicitante un nuevo plazo de 18 meses
para presentar la solicitud en las jurisdicciones nacionales que sean parte
del PCT. De esta forma, el plazo para presentar prioritariamente una
58 No obstante, se exigen otros requisitos relacionados con el ejercicio de
este derecho, tales como la indicacin de la fecha y pas en que se efectu
el depsito original y, eventualmente, presentar copia de la solicitud original.
53

solicitud en buena parte de los pases del mundo puede llegar a un mximo
de 30 meses.
Pero la conveniencia de este sistema no recae nicamente en el
mayor plazo concedido para ejercer el derecho de prioridad, ya que el
mismo tiene adems la ventaja de que la tramitacin de la solicitud
internacional sigue un solo tronco comn, es decir, basta con tramitar una
sola solicitud dentro de los primeros 12 meses. Asimismo, las solicitudes de
patentes presentadas en las jurisdicciones nacionales respectivas tendrn
mayor vigor precisamente porque ya fue aprobada una solicitud
internacional.
Cabe destacar adems que el estudio de las solicitudes
internacionales depende de peritos de distintos pases que sean miembros
receptores de solicitudes. Chile es un miembro receptor, de modo que es
ms conveniente para un chileno interponer estas solicitudes en nuestro
pas atendidos los beneficios de idioma que conlleva.
La patente internacional otorga ciertos derechos, los que no incluyen
el derecho a usar un invento en el exterior. En este sentido, no existe
solicitud alguna que permita una proteccin internacional, como se ha
tratado de imponer. De hecho, la patente internacional slo es til para
extender el plazo dentro del cual puede ejercerse el derecho de prioridad
internacional, as como para facilitar tales solicitudes.
No obstante, aun cuando un inventor no solicite una patente
internacional, la mera publicacin de su solicitud nacional permite afirmar
que este invento ya forma parte del Estado de la Tcnica, habilitndolo para
solicitar la nulidad e interponer otro tipo de demandas (tales como
competencia desleal, por ejemplo) en el pas en que un tercero trate de
patentar su invento.
4.5.3. Nivel inventivo (no obviedad) (art. 35)
1. El segundo requisito es que la invencin tenga nivel inventivo. Si
bien tautolgico, la ley 19.039 precisa este concepto en su artculo 35.
Artculo 35.- Se considera que una invencin tiene nivel inventivo, si, para
una persona normalmente versada en la materia tcnica correspondiente,
ella no resulta obvia ni se habra derivado de manera evidente del estado de
la tcnica.
2. Al respecto, cabe mencionar, en primer lugar, que la referencia a
una persona normalmente versada en la materia tcnica
correspondiente alude a un experto en la materia o campo de aplicacin
de la invencin. De esta forma, la ley est exigiendo una revisin tcnica
llevada a cabo por peritos.

54

No obstante, esto implica que este requisito es esencialmente

subjetivo, a diferencia de los requisitos precedentemente analizados que
contienen una cuota mayor de objetividad ya que, en definitiva, el nivel
inventivo de una invencin depender del criterio del experto que la revise.
3. En definitiva, el perito deber estudiar todo el estado de la tcnica
y determinar si l podra haber llegado a la misma conclusin o si, en
cambio, la invencin aporta algo ms, es decir, esa cuota de genialidad
que permite saltarse un escaln en el acenso al progreso.
En otras palabras, la invencin no debe ser una mera combinacin
o ligera modificacin de lo que ya existe. As, por ejemplo, puede que
una rueda de bicicleta con 14 rayos en lugar de 15, sea un invento novedoso
pero carente de nivel inventivo, elemento que s podra estar presente si se
lograra reducir la cantidad de rayos a 2. Lo importante siempre ser que el
invento tenga una cuota de genialidad que lo hace valioso.
4.5.4. Aplicacin industrial (art. 36).
Como vimos, para que una invencin sea patentable, sta debe prestar
algn tipo de utilidad. Slo podrn patentarse invenciones reales y no
meros aportes tericos.
El artculo 36 aclara cuando se entiende que una invencin tiene
aplicacin industrial.
Artculo 36.- Se considera que una invencin es susceptible de aplicacin
industrial cuando su objeto pueda, en principio, ser producido o utilizado en
cualquier tipo de industria. Para estos efectos, la expresin industria se
entender en su ms amplio sentido, incluyendo a actividades tales como:
manufactura, minera, construccin, artesana, agricultura, silvicultura, y la
pesca.
4.5.5. Unidad de invencin
Algunos exigen, adems, la unidad de invencin como quinto requisito.
Se tratara de un requisito formal no vimos en clase, pero que bsicamente
exige que cada solicitud de patente contenga solo un invento.
4.6.

Procedimiento de obtencin de patentes

4.6.1. Introduccin
1. Como sabemos, a diferencia de los Derechos de Autor, las invenciones
no se protegen desde el momento de su creacin. Por el contrario, su
proteccin exige precisamente una patente obtenida en conformidad a la
ley, segn dispone el artculo 2 de la ley 19.039.59
59 Artculo 2.- Cualquier persona natural o jurdica, nacional o extranjera, podr
gozar de los derechos de la propiedad industrial que garantiza la Constitucin
Poltica, debiendo obtener previamente el ttulo de proteccin

55

2. En este sentido, el procedimiento de obtencin de patentes

actualmente vigente en Chile obedece a un sistema libertario, ya que
admite solicitudes de nacionales y extranjeros, sean estos personas
naturales o jurdicas. Por el contrario, la gran mayora de los requisitos que
exige son de carcter tcnico, a diferencia de lo que ocurre en otras
legislaciones.
3. Toda la tramitacin de una patente de invencin se tramita ante el
INAPI a diferencia de otros tipos de propiedad intelectual. No obstante, este
servicio ha sido histricamente cuestionado debido al tiempo transcurrido
entre la solicitud y el otorgamiento de una patente, sin perjuicio que estos
plazos han tendido a disminuir, siendo cada vez ms razonables. 60
4.6.2. Reglas generales
4.6.2.1. Plazos (art. 11)
Artculo 11.- Los plazos de das establecidos en esta ley y sus normas
reglamentarias, son fatales y de das hbiles.
Para estos efectos, el da sbado se considera inhbil.
4.6.2.2. Medios de prueba (art. 12)
Artculo 12.- En estos procedimientos las partes podrn hacer uso de
todos los medios de prueba habituales en este tipo de materias, y
de los sealados en el Cdigo de Procedimiento Civil con exclusin de
la testimonial.
En estos procedimientos ser aplicable adems lo dispuesto en el inciso
segundo del artculo 64 del citado Cdigo.
Este artculo permite una amplia gama de medios de prueba al admitir no
slo aquellos enumerados en el CPC (principalmente aquellos enumerados

correspondiente de acuerdo con las disposiciones de esta ley. Las personas

naturales o jurdicas residentes en el extranjero debern, para los efectos de esta
ley, designar un apoderado o representante en Chile.

60 Actualmente, el tiempo transcurrido entre la solicitud de una patente y su

otorgamiento bordea los 5 aos. Si bien puede parecer excesivo, cabe
recordar que estos tiempos son sustancialmente mayores en los pases
desarrollados.
56

en el artculo 341)61 sino tambin cualquier medio de prueba que sea

habitual este tipo de materias.
Asimismo, hace aplicable en el inciso 2 del artculo 64 del CPC, relativo
al derecho de las partes a suspender el procedimiento. En efecto, el referido
inciso establece que:
Las partes, en cualquier estado del juicio, podrn acordar la suspensin del
procedimiento hasta por un plazo mximo de noventa das. Este derecho
slo podr ejercerse por una vez en cada instancia, sin perjuicio de hacerlo
valer, adems, ante la Corte Suprema en caso que, ante dicho tribunal,
estuviesen pendientes recursos de casacin o de queja en contra de
sentencia definitiva. Los plazos que estuvieren corriendo se suspendern al
presentarse el escrito respectivo y continuarn corriendo vencido el plazo de
suspensin acordado.
4.6.2.3. Notificaciones (art. 13)
Artculo 13.- Todas las notificaciones que digan relacin con el
procedimiento de otorgamiento de un derecho de propiedad industrial,
oposiciones, nulidad y, en general, cualquier materia que se siga ante el
Departamento, se efectuarn por el estado diario que este ltimo deber
confeccionar. Dicho estado diario podr constar de uno o ms listados. Se
entender notificada cualquier resolucin que aparezca en dichos listados.
La notificacin de oposicin a la solicitud de registro se efectuar por carta
certificada expedida al domicilio indicado por el solicitante en el
expediente.
En estos casos, la notificacin se entender efectuada tres das despus que
la carta sea depositada en el correo y consistir en el envo de copia ntegra
de la oposicin y su provedo. Cuando, adems de la oposicin, se hubieren
dictado observaciones de fondo a la solicitud de registro, dicha resolucin
ser notificada igualmente por carta certificada, conjuntamente con la
notificacin de oposicin.
La notificacin de la demanda de nulidad de un registro se efectuar en
los trminos sealados en los artculos 40 y siguientes del Cdigo de
Procedimiento Civil62, para lo cual los solicitantes extranjeros debern fijar
un domicilio en Chile. La demanda de nulidad de un registro concedido a
una persona sin domicilio ni residencia en Chile se notificar al apoderado o
representante a que se refiere el artculo 2 de esta ley.

61 Art. 341 (330). Los medios de prueba de que puede hacerse uso en juicio
son:Instrumentos;
Testigos;
Confesin de parte;
Inspeccin personal del tribunal;
Informes de peritos; y
Presunciones.

62 Es decir, personalmente.
57

Todas las providencias y resoluciones que se dicten en los procesos

contenciosos seguidos ante el Jefe del Departamento sern suscritas por
ste y el Secretario Abogado del Departamento.
Las notificaciones que realice el Tribunal de Propiedad Industrial se
efectuarn por el estado diario, que deber confeccionarlo el Secretario del
mismo.
La fecha y forma en que se practic la notificacin, deber constar en el
expediente.

4.6.3. 1 Etapa: Examen preliminar (art. 4)

Una vez recibida una solicitud por el INAPI, ste realizar un examen de
forma de la misma. Si de surgen observaciones tal examen, se notifica al
solicitante para que las corrija. Si, en cambio, la solicitud es aceptada, se
publicar en el Diario Oficial63 con tal de cumplir con los requisitos mnimos
de publicidad, abrindose un plazo de 45 das hbiles para que terceros
interesados deduzcan oposiciones.
Artculo 4.- Presentada y aceptada a tramitacin una solicitud de registro,
ser obligatoria la publicacin de un extracto de sta en el Diario Oficial, en
la forma y plazos que determine el reglamento.
Los errores de publicacin que a juicio del Jefe del Departamento no sean
sustanciales, podrn corregirse mediante una resolucin dictada en el
expediente respectivo. En caso de errores sustanciales, el Jefe del
Departamento ordenar una nueva publicacin, que deber efectuarse
dentro del plazo de diez das, contados desde la fecha de la resolucin que
as lo ordene.
03/10/12
4.6.4. 2 Etapa: Oposiciones
Si, como resultado de la publicacin se dedujeren oposiciones, comienza
un verdadero conflicto judicial enmarcado en este procedimiento
administrativo.
Si bien esto retarda el otorgamiento de la patente
respectiva, esto es preferible atendido que las invenciones deberan ser
contribuciones tiles que justifiquen la concesin de un derecho de
propiedad casi monoplico, por lo que su examen debe ser altamente prolijo,
eliminando en la medida de lo posible toda posibilidad de duda sobre la
procedencia de su otorgamiento.
4.6.4.1. Legitimacin activa
De esta forma, segn establece el artculo 5 de la ley 19.039, podr
oponerse cualquier interesado, sin perjuicio que el xito de su oposicin
63 Cabe destacar que, a diferencia de lo que ocurre en nuestro pas, en otros
pases no se publica la solicitud de patentes sino hasta que se otorgue la
patente.
58

depender de si es capaz de probar que la invencin carece de alguno de los

requisitos de patentabilidad ya estudiados.
Artculo 5.- Cualquier interesado podr formular ante el Departamento
oposicin a la solicitud de marca, patente de invencin, modelo de utilidad,
dibujo y diseo industrial, esquemas de trazado o topografa de circuitos
integrados e indicaciones geogrficas y denominaciones de origen. La
oposicin deber presentarse dentro del plazo de 30 das contado desde la
fecha de la publicacin del extracto respectivo.
El plazo sealado en el inciso anterior ser de 45 das tratndose de
solicitudes de patentes de invencin, modelos de utilidad, dibujos y diseos
industriales, esquemas de trazado o topografas de circuitos integrados e
indicaciones geogrficas y denominaciones de origen.
En los procedimientos que exista controversia, en los cuales el
Departamento de Propiedad Industrial acte como tribunal de primera
instancia, se deber comparecer patrocinado por abogado habilitado,
conforme a lo dispuesto por la ley N 18.120.
En este sentido, el derecho de oposicin es una verdadera accin
pblica que puede ejercer prcticamente cualquier persona que tenga
inters en ello. De hecho, podra ser interesado tanto alguien que se dedica
al rubro directamente afectado por la invencin como cualquier otra
persona.
Lamentablemente hay quienes han abusado del sistema en este
sentido deduciendo muchas oposiciones polticas, generalmente carentes
de fundamento. Esto, a su vez, ha motivado un proyecto de ley en que
incluso se consider exigir al oponente el pago de un impuesto,
recomendacin que fue rechazada por vulnerar el derecho a la accin
consagrado en el N 3 del artculo 19 de nuestra CPR, siendo reemplazada,
no obstante, por una regulacin de oposiciones temerarias en base a costas.
4.6.4.2. Tribunal competente
El inciso 1 del artculo 17 de la ley 19.039 establece que el jefe del INAPI
actuar como tribunal competente para conocer de los juicios de oposicin
en primera instancia. Sin embargo, esta norma ha sido criticada en virtud
de los conflicto de inters que podra generar.
Artculo 17.- Los juicios de oposicin, los de nulidad de registro o de
transferencias, los de caducidad, as como cualquiera reclamacin relativa a
su validez o efectos, o a los derechos de propiedad industrial en general, se
sustanciarn ante el Jefe del Departamento, ajustndose a las formalidades
que se establecen en esta ley.
4.6.4.3. Fundamentacin
Para que pueda prosperar, la demanda de oposicin deber fundarse en
el incumplimiento de algn requisito de patentabilidad respecto de la
invencin a la que se opone, buscando desvirtuar la concurrencia de estas
causales. Para tales efectos, el oponente deber presentar todo tipo de
59

publicaciones y documentos que permitan demostrar que la invencin en

cuestin (i) se enmarca en una causal de no patentabilidad, (ii) no tiene nivel
inventivo o (iii) carece de novedad.
En la prctica, por ejemplo, suele oponerse a las patentes farmacuticas,
argumentando que muchas de ellas corresponden ms bien a tratamientos
teraputicos cuya patentabilidad est prohibida en virtud de la letra d) del
artculo 37.
4.6.4.4. Traslado al solicitante y trmino probatorio (arts. 9, 10, y
10 bis)
1. Una vez deducida la oposicin, se dar traslado al solicitante
para que efecte sus descargos dentro de los 45 das siguientes a la
notificacin de la misma. Al respecto, cabe recordar que las notificaciones
de oposicin son practicadas por carta certificada, entendindose esta
practicada al tercer da de su envo, adems de publicarse en el estado
diario.
Artculo 9.- En los procedimientos en que se hubiera deducido oposicin,
se dar al solicitante traslado de ella, para que haga valer sus derechos, por
el plazo de 30 das, en el caso de marcas, y por el plazo de 45 das, en el
caso de patentes de invencin, modelos de utilidad, dibujos y diseos
industriales, esquemas de trazado o topografas de circuitos integrados e
indicaciones geogrficas y denominaciones de origen.
2. Una vez contestada la demanda de oposicin, el jefe del INAPI
podr abrir un trmino probatorio de 45 das prorrogables por otros
30 si considera que hay hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos.
Artculo 10.- Si hubiera hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos,
se recibir la causa a prueba por el trmino de 45 das, excepto para el caso
de marcas, en cuyo caso el plazo ser de 30 das.
El trmino probatorio podr prorrogarse hasta por 30 das, en casos
calificados.
Artculo 10 bis.- En caso de recibirse la causa a prueba, la documentacin
que se acompae deber ser presentada en idioma espaol, o debidamente
traducida si el Departamento as lo exigiere.
Citadas las partes para or sentencia, no se admitirn escritos ni pruebas de
ningn gnero, excepto aquellas referentes a las cesiones de solicitud,
avenimientos, desistimiento o limitacin de la peticin.
Cabe recordar, adems, que en virtud del artculo 12 de la ley 19.039, son
procedentes todos los medios probatorios permitidos por el CPC, a
excepcin de la prueba testimonial y que la prueba se apreciar segn
las reglas de la sana crtica, segn dispone el artculo 16.
Artculo 16.- En los procedimientos a que se refiere este Prrafo, la prueba
se apreciar segn las reglas de la sana crtica.
60

4.6.4.5. Sentencia
Respecto de la sentencia, el inciso 2 del artculo 17 establece que el
fallo que dicte ser fundado y, en su forma, deber atenerse a lo dispuesto
en el artculo 170 del Cdigo de Procedimiento Civil, en lo que sea
pertinente. En este sentido, cabe recordar lo dispuesto por el artculo 170
del CPC.
Art. 170 (193). Las sentencias definitivas de primera o de nica instancia y
las de segunda que modifiquen o revoquen en su parte dispositiva las de
otros tribunales, contendrn:
1 La designacin precisa de las partes litigantes, su domicilio y profesin u
oficio;
2 La enunciacin breve de las peticiones o acciones deducidas por el
demandante y de sus fundamentos;
3 Igual enunciacin de las excepciones o defensas alegadas por el reo;
4 Las consideraciones de hecho o de derecho que sirven de fundamento a
la sentencia;
5 La enunciacin de las leyes, y en su defecto de los principios de equidad,
con arreglo a los cuales se pronuncia el fallo; y
6 La decisin del asunto controvertido. Esta decisin deber comprender
todas las acciones y excepciones que se hayan hecho valer en el juicio; pero
podr omitirse la resolucin de aquellas que sean incompatibles con las
aceptadas.
En igual forma debern dictarse las sentencias definitivas de segunda
instancia que confirmen sin modificacin las de primera cuando stas no
renen todos o algunos de los requisitos indicados en la enunciacin
precedente.
Si la sentencia de primera instancia rene estos requisitos, la de segunda
que modifique o revoque no necesita consignar la exposicin de las
circunstancias mencionadas en los nmeros 1, 2 y 3 del presente
artculo y bastar referirse a ella.
4.6.4.6. Recursos
1. Segn dispone el artculo 17 bis B de la ley 19.039, la sentencia que
falla la oposicin, al igual que toda resolucin dictada por el Jefe del INAPI
puede ser apelada ante el Tribunal de Propiedad Industrial (TPI), un
tribunal especial compuesto por seis ministros titulares, todos ellos
abogados, segn dispone el artculo 17 bis C.
Artculo 17 bis C.- El Tribunal de Propiedad Industrial, en adelante el
Tribunal, es un rgano jurisdiccional especial e independiente, sujeto a la
superintendencia directiva, correccional y econmica de la Corte Suprema,
cuyo asiento estar en la ciudad de Santiago.
El Tribunal estar integrado por seis miembros titulares y cuatro
suplentes. Cada uno de sus miembros ser nombrado por el Presidente
de la Repblica, mediante decreto supremo del Ministerio de Economa,
Fomento y Reconstruccin, de entre una terna propuesta por la Corte
Suprema, confeccionada previo concurso pblico de antecedentes.
Dicho concurso deber fundarse en condiciones objetivas, pblicas,
transparentes y no discriminatorias, establecidas mediante un auto
acordado de la Corte Suprema.
61

Los miembros del Tribunal debern acreditar estar en posesin del ttulo de
abogado por un perodo mnimo de 5 aos.
En la seleccin de cuatro de los miembros titulares y dos de los suplentes,
debern exigirse conocimientos especializados en propiedad industrial.
2. Dispone adems dicho artculo que contra las sentencias definitivas
de 2 instancia procede el recurso de casacin en el fondo (nunca en la
forma) ante la Corte Suprema.
Artculo 17 bis B.- En contra de las resoluciones dictadas en primera
instancia por el Jefe del Departamento, haya o no mediado oposicin,
proceder el recurso de apelacin. Deber interponerse en el plazo de
quince das, contado desde la notificacin de la resolucin, para ser
conocido por el Tribunal de Propiedad Industrial.
El recurso de apelacin se conceder en ambos efectos y proceder en
contra de las resoluciones que tengan el carcter de definitivas o
interlocutorias.
En contra de las sentencias definitivas de segunda instancia proceder
el recurso de casacin en el fondo, ante la Corte Suprema.
Los recursos se interpondrn y tramitarn de acuerdo con lo establecido en
las disposiciones pertinentes del Cdigo Orgnico de Tribunales y del Cdigo
de Procedimiento Civil.
Con todo, no ser necesario comparecer ante el Tribunal de Propiedad
Industrial a proseguir el recurso de apelacin.
4.6.5. 3 Etapa: Examen pericial (de fondo)
1. Una vez transcurridos 45 das desde la publicacin en el Diario Oficial o
falladas las oposiciones que se dedujeren, se procede al examen de fondo
que, como sabemos, est a cargo de peritos.
Esta etapa comienza con el nombramiento del perito respectivo quien
deber estudiar la solicitud de patente y compararla con el estado de la
tcnica de la materia que corresponda, con tal de acreditar que la invencin
cumple con los requisitos de novedad y nivel inventivo, lo que se traducir
en un informe pericial. De ah que es imperativo que el perito sea una
persona versada en la materia tcnica respectiva.
Se trata, as, de una etapa sumamente tcnica, aunque subjetiva lo que
se justifica porque de ella depender que el Estado otorgue o no una patente
de invencin. De hecho, proteger las invenciones tiles, que realmente
agreguen valor y contribuyan al progreso y desarrollo de una sociedad
aportando soluciones novedosas a un problema de la tcnica que antes no
tena solucin ser sumamente beneficioso para tal sociedad, mientras que
proteger patentes carentes de novedad nivel inventivo o sin aplicacin
prctica, tiende ms bien a trabar el desarrollo y desperdiciar recursos.
Artculo 6.- Vencidos los plazos sealados en el artculo anterior, el Jefe
del Departamento ordenar la prctica de un informe pericial respecto de
las solicitudes de patentes de invencin, modelos de utilidad, dibujos y
diseos industriales y esquemas de trazado o topografas de circuitos
62

integrados, con el objetivo de verificar si cumplen las exigencias

establecidas en los artculos 32, 56, 62 y 75 de esta ley, segn corresponda.
2. Una vez evacuado el informe, para lo cual el perito dispondr de 60
das ampliables por otros 60 a juicio del jefe del INAPI, se da traslado por
60 das al solicitante para que emita sus descargos respecto del informe
pericial.
Antiguamente, la etapa del informe pericial se eternizaba, con
innumerables rplicas de uno y otro lado, emitindose hasta 5 o incluso 6
informes. De ah que ltimamente el INAPI ha interpretado la ley en el
sentido de que slo puede haber un segundo informe definitivo, sin
perjuicio de que se solicite otro como medida para mejor resolver.
Artculo 7.- Ordenado el informe pericial, ste deber evacuarse dentro
del plazo de 60 das, contado desde la aceptacin del cargo. Este plazo
podr ampliarse hasta por otros 60 das, en aquellos casos en que, a juicio
del Jefe del Departamento, as se requiera.
El informe del perito ser puesto en conocimiento de las partes, las que
dispondrn de 60 das, contados desde la notificacin, para formular las
observaciones que estimen convenientes. Este plazo se podr ampliar por
una sola vez durante el procedimiento, a solicitud del interesado, hasta por
60 das. De las observaciones de las partes se dar traslado al perito para
que, en un plazo de 60 das, responda a dichas observaciones.
4.6.6. 4 Etapa: Resolucin final
1. Si el informe del perito es favorable, aceptndose la solicitud, el
solicitante deber pagar una segunda tasa, concedindosele la patente por
20 aos desde la fecha de la solicitud.
Artculo 8.- Decretado el examen pericial, el solicitante deber acreditar,
dentro de los 60 das siguientes, el pago del arancel correspondiente. En
caso de no efectuarse el pago dentro de este plazo, la solicitud se tendr
por abandonada. En casos calificados, a solicitud del perito, el Jefe del
Departamento fijar un monto especfico para cubrir los gastos tiles y
necesarios para su desempeo, cifra que deber pagar el solicitante dentro
de los 30 das siguientes. Dicho costo ser de cargo del solicitante de la
patente de invencin, modelo de utilidad, dibujo o diseo industrial,
esquemas de trazado o topografa de circuitos integrados o del demandante
de nulidad de estos derechos.
2. Por otro lado, en caso que la resolucin definitiva sea de rechazo, el
solicitante podr apelar ante el Tribunal de Propiedad Industrial y,
eventualmente casar en el fondo ante la Corte Suprema segn dispone el
artculo 17 bis B de la ley 19.039.
4.7.

Nulidad de patentes

1. La nulidad persigue precisamente anular una patente ya concedida.

De esta forma, permite a quien ve sus intereses vulnerados con el
otorgamiento de una patente y no se opuso oportunamente. Antiguamente,
63

este mecanismo slo estaba regulado en el artculo 50 de la ley, pero ahora

est ms regulado en el nuevo prrafo V de la ley 19.039.
Artculo 50.- Proceder la declaracin de nulidad de una patente de
invencin por alguna de las causales siguientes:
a) Cuando quien haya obtenido la patente no es el inventor ni su cesionario.
b) Cuando la concesin se ha basado en informes periciales errados o
manifiestamente deficientes.
c) Cuando el registro se ha concedido contraviniendo las normas sobre
patentabilidad y sus requisitos, de acuerdo con lo dispuesto en esta ley.
La accin de nulidad de una patente de invencin prescribir en el trmino
de cinco aos, contado desde el registro de la misma.
2. La nulidad debe ser declarada por el jefe del INAPI despus de
haberse cumplido el procedimiento establecido por la ley en el prrafo 5 del
Ttulo I de la ley 19.039. Dicha declaracin se materializa en una sentencia
definitiva que deber cumplir con los mismos requisitos del artculo 170 del
CPC. Esta sentencia tambin podra ser apelada de acuerdo al artculo 17
bis 8.
Asimismo, como sabemos, la sentencia definitiva de segunda
instancia tambin puede ser casada en el fondo ante la Corte Suprema.
4.7.1. Causales de nulidad (art. 50)
Ahora bien, la nulidad debe fundarse en alguna de las tres causales
taxativamente establecidas por la ley, las que, no obstante, son bastante
amplias.
4.7.1.1. Cuando quien haya obtenido la patente no es el inventor
ni su cesionario
Esta causal se produce cuando se ha concedido una patente a una
persona distinta de su legtimo titular sin su autorizacin. Puede producirse
por error o fraude, siendo posible en este ltimo caso que se trate de un
delito penal.
De esta forma, se trata de una causal personalsima y no dice relacin
alguna con el campo de la invencin respectiva o incluso con la concurrencia
de los requisitos de patentabilidad.
As pasara si habiendo varios investigadores que desarrollaron una invencin,
slo uno de ellos la patenta en desmedro de los otros. En todo caso, esta causal no
es muy comn. En la historia pas con el telfono, cuando se determin que ste
no haba sido inventado por Alexander Graham Bell.

Cabe destacar adems que slo podr esgrimir esta causal quien se haya
visto afectado por el fraude o error, a diferencia de las otras causales que
dan origen a acciones pblicas.
4.7.1.2. Informes
deficientes

periciales

errados
64

manifiestamente

En caso de concurrir esta causal deber designarse un nuevo perito para

que estudie nuevamente si efectivamente la invencin cumple con los
requisitos de patentabilidad. Generalmente esta causal se esgrime muy
poco por problemas con la novedad de la invencin, ya que gracias a
internet es posible llegar a un concepto de estado de la tcnica bastante
preciso. En cambio, se tiende a atacar su nivel inventivo, precisamente
porque, como vimos, es un requisito ms subjetivo.
4.7.2.3. Contravencin a las normas sobre patentabilidad y sus
requisitos
Esta causal permite atacar indirectamente al perito. Es claramente la ms
general y, por lo tanto, la mayora de las nulidades se basan en ella.
4.7.3. Prescripcin
El inciso final del artculo 50 establece que la accin de nulidad prescribe
en 5 aos desde el registro de la patente respectiva. No obstante, si se
logra probar mala fe por parte del titular ilegtimo, este plazo no corre y se
aplica el convenio de pars.
4.7.4. Procedimiento (arts. 18 bis G a 18 bis O)64
1. El art. 18 bis G establece que cualquier interesado es titular de
la accin de nulidad, salvo respecto de la primera causal del artculo 50,
segn vimos. Tambin establece los requisitos formales de la demanda
de nulidad.
Artculo 18 bis G.- Cualquier persona interesada podr solicitar la
nulidad de un registro de derecho de propiedad industrial.
La demanda de nulidad deber contener, al menos, los siguientes
antecedentes.
a) Nombre, domicilio y profesin del demandante.
b) Nombre, domicilio y profesin del demandado.
c) Nmero y fecha del registro cuya nulidad se solicita, e individualizacin
del derecho respectivo.
d) Razones de hecho y de derecho en las que se fundamenta la demanda.
Por su parte, el artculo 18 bis H permite demandar la nulidad
parcial de las patentes de invencin, es decir de una o ms de sus
reivindicaciones, aunque estratgicamente por lo general se pide la nulidad
total.
Artculo 18 bis H.- En el caso de patentes de invencin y modelos de
utilidad, la nulidad podr ser solicitada respecto de todo el registro o de una
o ms de sus reivindicaciones.
64 Cabe destacar que este procedimiento es el mismo para cualquier derecho de
propiedad industrial.

65

2. Una vez presentada la demanda de nulidad, se da traslado al

demandado por 60 das (plazo que se reduce a 30 das respecto de las
marcas) para que ste efecte sus descargos.
Artculo 18 bis I.- De la demanda se dar traslado al titular del derecho de
propiedad industrial o a su representante por sesenta das si se trata de
patente de invencin, modelo de utilidad, dibujos o diseos industriales,
esquemas de trazado o topografas de circuitos integrados e indicaciones
geogrficas y denominaciones de origen. Para el caso de marcas
comerciales, dicho traslado ser de treinta das.
Como sabemos, de acuerdo al artculo 13, la notificacin de la demanda de
nulidad se practica de acuerdo a los artculos 40 y siguientes del CPC, es
decir personalmente. Cabe destacar que esto incluye el artculo 44, en
caso que el demandado no sea habido luego de buscado 2 das distintos en
su habitacin, o en el lugar donde habitualmente ejerce Art. nico N 3 su
industria, profesin o empleo.
3. Posteriormente, junto con la contestacin de la demanda, y en la
medida que no se est pidiendo la nulidad de una marca, se ordenar un
informe a uno o ms peritos designados de comn acuerdo por las partes
o bien por el jefe del INAPI si las partes no han podido llegar a acuerdo. No
obstante, los peritos designados podrn ser tachados dentro de los 5 das
siguientes a su designacin si incurren en las causales establecidas por el
artculo 18 bis K.
Artculo 18 bis J.- Con la contestacin de la demanda de nulidad de una
patente de invencin, modelo de utilidad, dibujo o diseo industrial,
esquema de trazado o topografa de circuito integrado, indicacin geogrfica
o denominacin de origen, o en rebelda del demandado, se ordenar un
informe de uno o ms peritos respecto a los fundamentos de hecho
contenidos en la demanda y su contestacin. El perito ser designado de
comn acuerdo por las partes en un comparendo o bien por el Jefe del
Departamento si no hubiere acuerdo o el comparendo no se celebra por
cualquier causa.
Con todo, la parte que se sienta agraviada por el informe evacuado por el
perito, podr pedir un segundo informe, caso en el cual se proceder en la
forma prescrita en este mismo artculo.
El Jefe del Departamento podr en cualquier momento escuchar al o los
peritos que emitieron el informe al momento de solicitarse el registro, como
antecedente para mejor resolver.
Artculo 18 bis K.- Designado un perito por el Jefe del Departamento, las
partes podrn tacharlo, dentro de los cinco das siguientes a la resolucin
que lo designa, exclusivamente por una o ms de las siguientes causales:
a) Por haber emitido pblicamente una opinin sobre la materia.
b) Por relacin de parentesco, amistad o enemistad manifiesta con una de
las partes.
c) Por falta de idoneidad o competencia respecto de la materia sometida a
su consideracin.
d) Por haber prestado servicios profesionales, dependientes o
independientes, a alguna de las partes, en los ltimos cinco aos o por
66

haber tenido una relacin econmica o de negocios con alguna de ellas,

durante el mismo lapso de tiempo.
Del escrito que tache a un perito se dar traslado a la otra parte por veinte
das y con su respuesta o en su rebelda, el Jefe del Departamento resolver
la cuestin sin ms trmite.
El informe pericial ser puesto en conocimiento de las partes, quienes
debern formular sus observaciones dentro de un plazo de sesenta das.
Si hubiere hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, el Jefe del
Departamento abrir un trmino de prueba de cuarenta y cinco das,
prorrogables por nica vez por otros cuarenta y cinco das, en casos
debidamente calificados.
Con lo expuesto por las partes y el informe pericial, el Jefe del Departamento
se pronunciar sobre la nulidad solicitada.
As, ser tachable un perito que ya dio su opinin sobre la materia, por
ejemplo, publicando un artculo al respecto; si particip de una feria relativa
a esta materia; o si ya resolvi un tema muy similar. Tambin ser tachable
un perito que no sea idneo o competente en la materia respectiva, por
ejemplo, un perito farmacutico para un tema de maquinaria industrial.
4. Posteriormente, el mismo artculo 18 bis K establece que, en caso
de haber hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, se abrir un
trmino probatorio de 45 das prorrogable por otros 45, en el caso de las
patentes, y 30 das prorrogable por otros 30 en el caso de las marcas.
Artculo 18 bis L.- En el caso de marcas comerciales, una vez transcurrido
el plazo de traslado de la demanda y si existieren hechos sustanciales,
pertinentes y controvertidos, el Jefe del Departamento abrir un trmino de
prueba de treinta das, prorrogables por otros treinta das en casos
debidamente calificados por el mismo Jefe.
Por su parte, en materia probatoria el artculo 18 bis M hace
expresamente aplicables a este procedimiento los artculos 10 bis, 12 y 16
de la ley 19.039, de modo que:
1) En caso de recibirse la causa a prueba, los documentos debern
presentarse en idioma castellano o debidamente traducidos si el jefe
del INAPI as lo solicita (artculo 10 bis inc. 1);
2) Citadas las partes para or sentencia, no se admitirn escritos ni
pruebas de ningn gnero, excepto aquellas referentes a las:
a) cesiones de solicitud,
b) avenimientos,
c) desistimiento o
d) limitacin de la peticin (artculo 10 bis inc. 2);
3) Estn permitidos todos los medios de prueba consagrados en el CPC,
con excepcin de la prueba testimonial (artculo 12); y
4) La prueba ser apreciada de acuerdo a las reglas de la sana crtica
(artculo 16).
Artculo 18 bis M.- Son aplicables al procedimiento de nulidad las reglas
contenidas en los artculos 10 bis, 12 y 16 de esta ley.
67

5. Finalmente, una vez dictada la sentencia, la que deber cumplir con

los requisitos establecidos en el artculo 170 del CPC, se proceder con
una anotacin al margen del registro, entendindose que la patente no
tuvo valor alguno desde su fecha de vigencia.
Artculo 18 bis N.- El registro que fuere declarado nulo se tendr como sin
valor desde su fecha de vigencia.
La sentencia que acoja la nulidad del registro, en todo o parte, se anotar al
margen de la respectiva inscripcin.
Artculo 18 bis O.- El procedimiento contemplado en este prrafo se
aplicar a los dems procesos de competencia del Jefe del Departamento,
de acuerdo a lo dispuesto en el artculo 17 de esta ley.

08/10/2012
4.8.

Invenciones en servicio (art. 68 y siguientes)

1. Las invenciones en servicio dicen relacin con aquellos casos en

que quien trabaja para otra persona produce una invencin en el ejercicio de
dicho trabajo. En parte est relacionado al derecho laboral, reconociendo
que muchas veces el empleador entrega infraestructura e incluso ciertos
conocimientos al trabajador que realiz la invencin.
2. La ley 19.039 regula 3 situaciones en su Ttulo VI:
1) Contratos de trabajo o contratos de prestacin de servicios
cuya naturaleza sea el cumplimiento de una actividad
inventiva (art. 68)
Artculo 68.- En los contratos de trabajo y prestacin de servicios, cuya
naturaleza sea el cumplimiento de una actividad inventiva o creativa, la
facultad de solicitar el registro as como los eventuales derechos de
propiedad industrial, pertenecern exclusivamente al empleador o a quien
encarg el servicio, salvo estipulacin expresa en contrario.
a. Este artculo regula el caso de una persona que trabaja precisamente
para efectos de inventar o desarrollar algo. En este caso, los derechos
pertenecern exclusivamente al empleador, salvo que las partes acuerden
algo distinto.
b. Cabe destacar que el empleador o quien encarg el servicio tendr
tanto el derecho a solicitar el registro de la invencin como los derechos
eventuales (v.gr., el derecho de prioridad nacional y extranjero y derecho a
dar licencias en esa invencin) que surjan de esa solicitud.
2) Contratos de trabajo o prestacin de servicios cuya naturaleza
no sea el cumplimiento de una actividad inventiva (art. 69)
68

Artculo 69.- El trabajador que, segn su contrato de trabajo, no se

encuentra obligado a realizar una funcin inventiva o creativa, tendr la
facultad de solicitar el registro, as como los eventuales derechos de
propiedad industrial derivados de las invenciones realizadas por l, los que
le pertenecern en forma exclusiva.
Sin embargo, si para llevar a cabo la invencin se hubiera beneficiado de
modo evidente de los conocimientos adquiridos dentro de la empresa y
utilizara medios proporcionados por sta, tales facultades y derechos
pertenecern al empleador, en cuyo caso ste deber conceder al trabajador
una retribucin adicional a convenir por las partes.
Lo anterior ser extensivo a la persona que obtuviera una invencin que
exceda el marco de la que le hubiere sido encargada.
a. Este artculo regula la situacin de quienes, sin haber sido
contratados, por ejemplo, para el rea de investigacin y desarrollo de una
empresa han desarrollado una invencin en el ejercicio de su cargo.
b. En este caso, los derechos de solicitar la patente, as como los
derechos que emanan de la actividad inventiva pertenecern, en principio,
exclusivamente al trabajador. No obstante, esta norma tambin contempla
una excepcin a esta regla general en caso que el trabajador o prestador
de servicios se hubiera valido de los conocimientos adquiridos en la
empresa o medios proporcionados por ella para llevar a cabo la invencin,
en cuyo caso los derechos sern del empleador.
c. Asimismo, este artculo establece que, de acaecer la situacin
excepcional, el empleador deber dar al trabajador una retribucin
adicional a convenir por las partes. En este sentido, las partes sern libres
para pactar el pago de este premio en los trminos que estimen
convenientes.
3) Invenciones
desarrolladas
en
establecimientos equivalentes (art. 70)

universidades

Artculo 70.- La facultad de solicitar el respectivo registro as como los

eventuales derechos de propiedad industrial derivados de la actividad
inventiva y creativa de personas contratadas en una relacin dependiente o
independiente, por universidades o por las instituciones de investigacin
incluidas en el decreto ley N 1.263, de 1975, pertenecern a estas ltimas,
o a quienes stas determinen, sin perjuicio de que los estatutos de dichas
entidades regulen las modalidades en que el inventor o creador participe de
los beneficios obtenidos por su trabajo.
a. De acuerdo a este artculo, en caso que la invencin sea
desarrollada en una universidad u otra institucin de investigacin, las
facultades de solicitar el registro y los eventuales derechos que emanen de
la creacin inventiva pertenecern siempre a la universidad.

69

b. No obstante, este mismo artculo establece que los estatutos de

tales instituciones podrn contemplar formas para que los creadores
participen de estos derechos.
3. Finalmente, el artculo 71 de la ley 19.039 consagra una norma de
carcter laboral al establecer que los derechos en beneficio del trabajador
sern irrenunciables antes del otorgamiento de la patente, con la sola
excepcin de lo establecido en la parte final del ya estudiado artculo 68.
5.

Otros ttulos de proteccin de la propiedad industrial

5.1. Modelos de utilidad (arts. 54 y ss.)

5.1.1. Concepto
Antiguamente, los modelos de utilidad eran conocidos como patentes
menores ya que permiten proteger herramientas muy simples que se
pueden reproducir fcilmente y que tienen una utilidad o carcter funcional
propio de la invencin como, por ejemplo, picotas o chuzos. En este sentido,
el artculo 54 de la ley 19.039 se encargar de definir los modelos de utilidad.
Artculo 54.- Se considerarn como modelos de utilidad los instrumentos,
aparatos, herramientas, dispositivos y objetos o partes de los mismos, en los
que la forma sea reivindicable, tanto en su aspecto externo como en su
funcionamiento, y siempre que sta produzca una utilidad, esto es, que
aporte a la funcin a que son destinados un beneficio, ventaja o efecto
tcnico que antes no tena.
Abarca, por lo tanto, todos los elementos tangibles necesarios
para desarrollar una actividad industrial, tales como palas o brochas
para pintar pudiendo incluso patentarse modelos de utilidad que modifiquen
o agreguen algo a parte la invencin original en la medida que su aspecto
externo los diferencie de los anteriores y que tengan una utilidad o fin
industrial.
5.1.2. Requisitos (art. 56)
Artculo 56.- Un modelo de utilidad ser patentable cuando sea nuevo y
susceptible de aplicacin industrial.
No se conceder una patente cuando el modelo de utilidad solamente
presente diferencias menores o secundarias que no aporten ninguna
caracterstica utilitaria discernible con respecto a invenciones o a modelos
de utilidad anteriores.
La solicitud de patente de modelo de utilidad slo podr referirse a un
objeto individual, sin perjuicio de que puedan reivindicarse varios elementos
o aspectos de dicho objeto en la misma solicitud.
De acuerdo a este artculo, para que un modelo de utilidad sea
patentable debe cumplir con dos requisitos:

70

1) Novedad, en los mismos trminos que este requisito se estudi para

las patentes (A 55)
2) Aplicabilidad industrial.
A diferencia de las patentes de invencin, no es necesario que un
modelo de utilidad tenga nivel inventivo. No obstante el plazo de
proteccin por el cual se otorga un modelo de utilidad es ms corto (10
aos no renovables contados desde la fecha de presentacin de la
solicitud).65 De ah que lo normal es que se solicite una solicitud de patente
que sea reclasificada, ya sea a solicitud del perito o del mismo solicitante.
5.1.3. Diferencias principales con las patentes
1) Materias que protegen, ya que los modelos de utilidades protegen
invenciones ms simples que las patentes.
2) Los modelos de utilidad no deben necesariamente tener nivel
inventivo.
3) El costo de tramitacin de proteccin de modelos de utilidad es menor,
aunque no sustancialmente.
5.1.4. Normas aplicables
El artculo 55 de la ley 19.039 establece que la normativa aplicable a las
patentes de invencin ser tambin aplicable a los modelos de utilidad, en
cuanto corresponda. En este sentido, se les aplica el mismo procedimiento
de obtencin, de oposicin y de nulidad as como el Convenio de Pars y el
derecho de prioridad.

5.2. Diseos y dibujos industriales (arts. 62 y ss.)

5.2.1. Concepto
1. A diferencia de los modelos de utilidad, los diseos y dibujos
industriales estn ms ligados a las marcas comerciales y, en parte, al
derecho de autor en lo relacionado con esculturas u otros objetos similares,
precisamente porque su funcin principal es proteger la forma y la
apariencia esttica y visual de una determinada invencin.66

65 Art. 57 ley 19.039.

66 De hecho, la batalla de Samsung con Apple se libr en este campo.
71

En este sentido, los diseos y dibujos industriales permiten acercar al

consumidor a un producto determinado que ser reconocido por una marca,
distinguindose de los productos de la competencia por su aspecto fsico.
As pasa, por ejemplo, con la botella de moai de Capel, ciertos perfumes
cuya botella tiene la forma de cubos de hielo o incluso con las parrillas de los
autos.
2. El artculo 62 define qu se entiende por diseos y dibujos
industriales.
Artculo 62.- Bajo la denominacin de diseo industrial se comprende toda
forma tridimensional asociada o no con colores, y cualquier artculo
industrial o artesanal que sirva de patrn para la fabricacin de otras
unidades y que se distinga de sus similares, sea por su forma, configuracin
geomtrica, ornamentacin o una combinacin de stas, siempre que dichas
caractersticas le den una apariencia especial perceptible por medio de la
vista, de tal manera que resulte una fisonoma nueva.
Bajo la denominacin de dibujo industrial se comprende toda disposicin,
conjunto o combinacin de figuras, lneas o colores que se desarrollen en un
plano para su incorporacin a un producto industrial con fines de
ornamentacin y que le otorguen, a ese producto, una apariencia nueva.
Los dibujos y diseos industriales se considerarn nuevos en la medida que
difieran de manera significativa de dibujos o diseos industriales conocidos
o de combinaciones de caractersticas de dibujos o diseos industriales
conocidos.
Los envases quedan comprendidos entre los artculos que pueden
protegerse como diseos industriales, siempre que renan la condicin de
novedad antes sealada.67
Los estampados en gneros, telas o cualquier material laminar quedan
comprendidos entre los artculos que pueden protegerse como dibujos
industriales, siempre que renan la condicin de novedad antes sealada. 68
Esta definicin se encuentra complementada por lo prescrito por el
artculo 62 ter, que establece aquellos dibujos que no podrn ser
registrados como dibujos o diseos industriales.
Artculo 62 ter.- No podrn registrarse como diseos o dibujos industriales
aqullos cuya apariencia est dictada enteramente por consideraciones de
67 Cabe destacar que esto no era posible con anterioridad a la incorporacin
d este inciso.
68 Antiguamente, en Chile no se podan proteger los diseos de gneros lo
que cobra relevancia respecto de los diseos de gneros o toallas nova de
empresas como Kimberly Clark o Laura Ashley. Este tipo de diseos se
diferencian de las marcas en que, por ejemplo, stas generalmente se
traducen en un signo (como, por ejemplo, el cocodrilo de Lacoste) que
permite distinguir un chaleco rojo de otro; mientras que el diseo industrial
est compuesto por estampados que cubren todo el chaleco.
72

orden tcnico o funcional, sin que se aada aporte arbitrario alguno por
parte del diseador.
Adems, no podrn registrarse como diseos industriales los productos de
indumentaria de cualquier naturaleza y aquellos que consistan en una forma
cuya reproduccin exacta sea necesaria para permitir que el producto que
incorpora el diseo sea montado mecnicamente o conectado con otro
producto del cual forme parte. Esta prohibicin no se aplicar tratndose de
productos en los cuales el diseo radique en una forma destinada a permitir
el montaje o la conexin mltiple de los productos, o su conexin dentro de
un sistema modular.
El artculo 62 bis, por su parte, reconoce que estn ntimamente
ligados al derecho de autor en cuanto manifestaciones estticas.
Artculo 62 bis.- La proteccin conferida a los dibujos y diseos
industriales establecida en esta ley se entender sin perjuicio de aquella que
pueda otorgrseles en virtud de las normas de la ley N 17.336.
5.2.2. Requisitos
De acuerdo a la definicin propuesta por el artculo 62, los diseos o
dibujos industriales se caracterizan por los siguientes elementos:
1) Forma tridimensional, asociada o no con colores.
Como vimos, un dibujo o diseo ser protegible por su forma y
caractersticas estticas ms que por su funcin. En esto se diferencian
de las patentes de invencin, as como de las marcas, toda vez que no
buscan proteger la esencia de la invencin, sino la forma misma del objeto
que ser lanzado al mercado.
Asimismo, la ley exige tridimensionalidad, lo que se entiende toda
vez que no existen diseos bidimensionales, sin perjuicio de las etiquetas
que pueden protegerse como marcas o algunas excepciones respecto de
los dibujos industriales. No obstante, nunca podr protegerse los colores.
2) La forma del objeto respectivo debe permitir distinguir el diseo de
sus similares
La distintividad es precisamente lo que acerca a los diseos y
dibujos industriales a las marcas. Deber ser acreditada durante la
tramitacin de la solicitud respectiva en que un perito deber constatar la
concurrencia de este requisito, el que, no obstante, no debe ser tan evidente
como en el caso de las marcas o las patentes. As, por ejemplo, una botella
podra tener un par de rayas ms que la de la competencia para que sea
suficientemente distinta.
3) Dichas caractersticas deben dar
perceptible por medio de la vista

73

una

apariencia

especial

Relacionado con el elemento anterior, la distintividad debe poder ser

percibida por la vista. En este sentido, si slo es posible diferenciar dos
productos por el tacto, no concurre este requisito.
5.2.3. Normativa aplicable
Al igual que los modelos de utilidad, los dibujos y diseos industriales
se rigen por las normas de su propio ttulo (de estructura muy similar al
Ttulo VI que regula los modelos de utilidad) y, supletoriamente, por las
normas del Ttulo III relativas a las patentes de invencin.
De ah que los diseos y dibujos tambin se tramitan ante el INAPI,
aplicndose las mismas normas respecto de su procedimiento y nulidad y, al
igual que los modelos de utilidad, gozan de proteccin por 10 aos no
renovables desde la presentacin de la solicitud.
5.3. Esquemas de trazado, topografa o Circuitos integrados (arts.
73 y ss.)
Fruto del TLC con EEUU, los esquemas de trazado, topografa o circuitos
integrados, definidos en los artculos 73 y 74 de la ley 19.039, gozan de
proteccin por 10 aos no renovables desde la presentacin de la
solicitud.
Artculo 73.- Se entender por circuito integrado un producto, en su forma
final o intermedia, destinado a realizar una funcin electrnica, en el que los
elementos, al menos uno de los cuales deber ser activo, y alguna o todas
las interconexiones, formen parte integrante del cuerpo o de la superficie de
una pieza de material.
Artculo 74.- Se entender por esquemas de trazado o topografa de
circuitos integrados la disposicin tridimensional de sus elementos,
expresada en cualquier forma, diseada para su fabricacin.
En definitiva, se busca proteger la forma que tiene, por ejemplo, una
placa de un computador o una radio, ya que segn como se construyan los
circuitos y como se arreglen los componentes, un computador o artefacto
podr funcionar ms rpido o ms lento.
6. Secretos empresariales e informacin no divulgada (arts. 86 y ss.)
6.1. Secretos empresariales
1. El peor enemigo del objeto de un derecho patentable es su
divulgacin ya que al divulgar una idea se pierde la posibilidad de proteger
lo desarrollado para siempre. De ah que algunas empresas prefieren no

74

solicitar patentes de invencin sino que mantener sus inventos como

secretos empresariales.69
Los secretos empresariales se encuentran definidos en el artculo 86
de la ley 19.039.
Artculo 86.- Se entiende por secreto empresarial todo conocimiento sobre
productos o procedimientos industriales, cuyo mantenimiento en reserva
proporciona a su poseedor una mejora, avance o ventaja competitiva.
Lo caracterstico de los secretos empresariales es que no requieren de una
accin que los consagre, sino que el derecho que de ellos emana slo nacer
una vez que se viole la mantencin en secreto de la informacin respectiva.
De ah que el artculo 88 de la ley 19.039 extiende la posibilidad de ejercer
acciones civiles y solicitar medias precautorias y prejudiciales a la violacin
de secretos empresariales.
Artculo 88.- Sin perjuicio de la responsabilidad penal que corresponda,
sern aplicables a la violacin del secreto empresarial las normas del Ttulo
X, relativas a la observancia de los derechos de propiedad industrial.
2. En este sentido, el artculo 87 de la ley 19.039 establece regula
cundo ha habido una violacin del secreto empresarial.
Artculo 87.- Constituir violacin del secreto empresarial la adquisicin
ilegtima del mismo, su divulgacin o explotacin sin autorizacin de su
titular y la divulgacin o explotacin de secretos empresariales a los que se
haya tenido acceso legtimamente pero con deber de reserva, a condicin
de que la violacin del secreto haya sido efectuada con nimo de obtener
provecho, propio o de un tercero, o de perjudicar a su titular.
De acuerdo a este artculo, hay violacin cuando:
1) Se roba o se adquiere ilegtimamente algo.
2) Se divulga informacin que se sabe confidencial
Tal sera el caso, por ejemplo, del espionaje industrial, el robo, cohecho, etc.
Cabe destacar que nuestra legislacin exige que la violacin se haya
efectuado con nimo de obtener provecho, propio o de un tercero, o de
perjudicar a su titular, en circunstancias que muchas legislaciones no
exigen un nimo especial, bastando con que se haya incumplido el deber de
reserva.
10/10/12
69 Algunas empresas incluso prefieren divulgar su invento mediante
publicaciones en diarios, revistas o ferias apuntando a que podrn captar
clientela en la medida que los consumidores los reconocern como los
verdaderos desarrolladores de la invencin.
75

6.2. Informacin no divulgada presentada a la autoridad para la

obtencin de registros o autorizaciones sanitarias
Los artculo 89 a 91 establecen normas relativas a la informacin
presentada a la autoridad para la obtencin de registros o autorizaciones
sanitarias, lo que actualmente se conoce como linkage.70
En definitiva, busca regular la situacin de la informacin que deber
presentar, por ejemplo, ante el Instituto de Salud Pblica (ISP) quien
solicite autorizacin sanitaria para fabricar un remedio, informacin que no
podr ser divulgada por la autoridad. En tal caso, el ISP deber estudiar las
nuevas entidades qumicas con tal de determinar si son salubres o, por el
contrario, peligrosos.
Artculo 89.- Cuando el Instituto de Salud Pblica o el Servicio Agrcola y
Ganadero requieran la presentacin de datos de prueba u otros que tengan
naturaleza de no divulgados, relativos a la seguridad y eficacia de un
producto farmacutico o qumico-agrcola que utilice una nueva entidad
qumica que no haya sido previamente aprobada por la autoridad
competente, dichos datos tendrn el carcter de reservados, segn la
legislacin vigente.
La naturaleza de no divulgados se entiende satisfecha si los datos han sido
objeto de medidas razonables para mantenerlos en tal condicin y no son
generalmente
conocidos
ni
fcilmente
accesibles
por
personas
pertenecientes a los crculos en que normalmente se utiliza el tipo de
informacin en cuestin.
La autoridad competente no podr divulgar ni utilizar dichos datos para
otorgar un registro o autorizacin sanitarios a quien no cuente con el
permiso del titular de aqullos, por un plazo de cinco aos, para productos
farmacuticos, y de diez aos, para productos qumico-agrcolas, contados
desde el primer registro o autorizacin sanitarios otorgado por el Instituto de
Salud Pblica o por el Servicio Agrcola y Ganadero, segn corresponda.
Para gozar de la proteccin de este artculo, el carcter de no divulgados de
los referidos datos de prueba deber ser sealado expresamente en la
solicitud de registro o de autorizacin sanitarios.
Complementando el artculo anterior, el artculo 90 define qu se
entiende por nueva entidad qumica. En la prctica, la obtencin del
permiso sanitario respectivo tiende a ser expedita cuando se trata de
remedios fabricados con entidades qumicas ya conocidas. De ah que si se
logra fabricar el mismo remedio con componentes que no constituyen una
nueva entidad qumica, el permiso podra ser otorgado antes que el que lo
hizo empleando nuevas entidades qumicas, aunque ste haya desarrollado,
e incluso patentado, el medicamento con anterioridad al primero. Esto ha
dado pie a una discusin, atendida la contradiccin entre los
reconocimientos del Estado que se produce cuando alguien obtiene un
70 Esta palabra proviene del ingls link, alusiva a algo vinculado o
amarrado.
76

permiso sanitario respecto de un medicamento con anterioridad a quien

tiene una patente por el mismo medicamento.
Artculo 90.- Se entiende por nueva entidad qumica aquel principio activo
que no ha sido previamente incluido en registros o autorizaciones sanitarios
otorgados por el Instituto de Salud Pblica o por el Servicio Agrcola y
Ganadero, segn corresponda, o que no haya sido comercializado en el
territorio nacional antes de la solicitud de registro o autorizacin sanitaria.
Para efectos de este Prrafo, se entiende por principio activo aquella
sustancia dotada de uno o ms efectos farmacolgicos o de usos qumicoagrcolas, cualquiera sea su forma, expresin o disposicin, incluyendo sus
sales y complejos. En ningn caso se considerar como nueva entidad
qumica:
1. Los usos o indicaciones teraputicas distintos a los autorizados en otros
registros o autorizaciones sanitarios previos de la misma entidad qumica.
2. Los cambios en la va de administracin o formas de dosificacin a las
autorizadas en otros registros o autorizaciones sanitarios previos de la
misma entidad qumica.
3. Los cambios en las formas farmacuticas, formulaciones o combinaciones
de entidades qumicas ya autorizadas o registradas.
4. Las sales, complejos, formas cristalinas o aquellas estructuras qumicas
que se basen en una entidad qumica con registro o autorizacin sanitarios
previos.
Finalmente, el artculo 91 establece, excepcionalmente, cinco
situaciones en que no procede la proteccin de que tratan los artculos
precedentes.
Artculo 91.- No proceder la proteccin de este Prrafo, cuando:
a) El titular de los datos de prueba referidos en el artculo 89, haya incurrido
en conductas o prcticas declaradas contrarias a la libre competencia en
relacin directa con la utilizacin o explotacin de esa informacin, segn
decisin firme o ejecutoriada del Tribunal de Defensa de la Libre
Competencia.
b) Por razones de salud pblica, seguridad nacional, uso pblico no
comercial, emergencia nacional u otras circunstancias de extrema urgencia
declaradas por la autoridad competente, se justifique poner trmino a la
proteccin referida en el artculo 89.
c) El producto farmacutico o qumico-agrcola sea objeto de una licencia
obligatoria, conforme a lo establecido en esta ley.
d) El producto farmacutico o qumico-agrcola no se haya comercializado en
el territorio nacional al cabo de doce meses, contados desde el registro o
autorizacin sanitaria realizado en Chile.
e) La solicitud de registro o autorizacin sanitaria del producto farmacutico
o qumico agrcola que sea presentada en Chile con posterioridad a doce
meses de obtenido el primer registro o autorizacin sanitaria en el
extranjero.
17/10/12
Acciones de proteccin de la propiedad intelectual
[LLEGU MUY TARDE. PEDIR APUNTES A LA CATA VILLALOBOS]
77

[parece que estamos viendo las acciones o posibilidades de defensa de los

derechos de propiedad industrial]
Acciones penales
Estn en los artculos 28 (marcas) y 52 (patentes). El 28 ya lo vimos. El 52,
por su parte, consagra una situacin especial relativa a la infraccin de
patentes que estn en trmite, sin perjuicio que, de no otorgarse estas, se
entiende que no hubo infraccin. Por eso los jueces no sancionan en base a
este precepto.
Recurso de proteccin
La Corte no lo ha permitido cuando se interponen otro tipo de acciones
Ley 20.169
Ley 19.912 que incorpora normas de los ADPIC o TRIPS sobre
medidas en frontera para la observancia de los derechos de
propiedad intelectual
Tiene que ver con la coordinacin con el Servicio Nacional de Aduanas,
respecto de si los productos importados infringen patentes o estn
autorizados o no.
22/10/12
Por regla general, quien alega una infraccin debe probarla. La nica
excepcin se presenta respecto de las patentes de procedimiento, las que,
como sabemos, protegen adems los productos generados por ellas. De ah
que quien alega que produjo un producto a travs de un procedimiento
distinto deber probar que no ha cometido una infraccin. [ver artculo]
Adems de acciones judiciales, civiles o penales, y la oposicin y nulidad,
hay otras acciones consagradas en otras normas del ordenamiento jurdico
que permiten proteger derechos de propiedad industrial, tales como la
accin de proteccin (art. 20 CPR en relacin al N25 del artculo 19).
Accin de proteccin
Hay fallos que establecen que esta accin no procede porque hay acciones
especiales que lo garantizan, tales como las acciones civiles o penales de la
ley 19.039. No obstante, el mismo artculo 20 establece que el recurso de
proteccin procede sin perjuicio de otras acciones que fueran procedentes.
Acciones de la ley de competencia desleal (ley 20.169)
Esta ley no solo permite una proteccin de la marca propiamente tal sino
tambin de la imagen de un competidor en el mercado. Por ejemplo, la caja
del detergente Lder es muy parecida al Omo, lo que podra permitirle ganar
78

clientes a costa de su confusin, lo que no parece ni eficiente ni parece

legtimo. En este caso, si Omo se hubiera opuesto al otorgamiento de la
marca Lder para este tipo de productos, lo ms probable es que lo hubieran
rechazado porque de hecho estas marcas ni se parecen, lo que hace que la
ley 20.169 sea la va idnea.
Tambin se producen problemas respecto de la distincin entre la marca y la
razn social de una sociedad. As, por ejemplo, si alguien, sin solicitar la
marca, usa una marca idntica o similar a la de un competidor como razn
social, el competidor afectado podra recurrir a esta ley en cuanto acto de
competencia desleal.
As, por ejemplo, una sociedad fabricadora y comercializadora de productos
pticos (o relacionados con ellos), demand a una sociedad perteneciente a
ex empleados de la demandante, por infraccin de marca. Denuncia el uso
de sus marcas para el mismo tipo de productos y aprovechando, adems, el
conocimiento que los ex empleados tenan de los clientes de la demandante.
En este caso el desvo de clientela se debe tanto al uso indebido de una
marca ajena como al aprovechamiento indebido de la red de contactos. As,
se acogi la demanda, decretando:
1) La cesacin de todos los acto de os demandados, que violen los
derechos derivados de las marcas de la demandante.
2) Se prohbe a los demandados la impresin de cajas, etiquetas,
rotulacin y dems impresos respecto de los productos materia de la
sentencia.
3) Se condena a la demandada a indemnizar a la parte demandante de
los perjuicios derivados de la utilizacin ilegal de las marcas materia
de la sentencia.
4) Se establece que los perjuicios debern determinarse en la etapa de
ejecucin de la sentencia
5) Se rechaza la peticin de publicacin de la sentencia.
6) Se condena a los demandados al pago de las costas de la causa.
Otro caso se dio en la licitacin por la Ilustre Municipalidad de Concepcin
de la obra Cementerio Parque Comuna de Concepcin. Varios interesados
compran las Bases y uno de ellos finalmente decide no participar, pero
solicita y obtiene el registro de la marca Parque Concepcin que era como
las bases decan que tena que llamarse el cementerio, de modo que quien
ganara la licitacin no podra despus cumplir con este requisito. El tribunal
acogi la demanda declarando:
1) Que la demanda ha incurrido en actos de competencia desleal;
2) Que se condena en costas a la demandada; y
3) Ordena se remitan los antecedentes al Fiscal Nacional Econmico
para que investigue los hechos.
Se solicit adems la nulidad de esta marca, la que fue declarada.
79

Otros casos no son tan claros. As, por ejemplo, Nestl demand a
Monterrey por la etiqueta de Nescaf que usaba tambin una etiqueta caf
con una tasa roja de la que sala vapor atendiendo que podra desviar
clientela. No obstante, se fall que no era posible atribuir a un solo
competidor el uso exclusivo de estos signos, no slo porque no estaban
registrados, sino que tampoco parecan registrables, salvo que hubieran
adquirido distintividad por su uso.
Ley 19.912 que incorpora normas de los ADPIC sobre medidas en
frontera para la observancia de derechos de propiedad industrial
Esta ley constituye una obligacin para el servicio de aduanas, el que
estar obligado a dar noticia de importaciones sospechosas a eventuales
competidores afectados. De hecho, la experiencia de aduanas en general
les permite identificar adecuadamente las importaciones sospechosas,
sea, por ejemplo, porque estn escondiendo informacin o tambin en base
a los valores de importacin.
En estos casos, el SNA suspende el despacho de estos bienes
mientras el titular se pronuncia, para lo cual tiene un plazo muy acotado.
Ah, hay algunos importadores que simplemente dan por perdidos sus
importaciones. En la prctica, el SNA ha sido bastante proactivo y, cuando
la infraccin es clara, ha ejercido la posibilidad de querellarse por
contrabando, aunque los titulares de derechos de propiedad industrial no
hayan ejercido su accin.
Cabe destacar que las acciones penales son previa instancia
particular, en circunstancias que la accin de contrabando es una accin
pblica. A veces, cuando un particular no ha ejercido su accin, el Ministerio
Pblico exige que la ratifique para poder perseguir al imputado.
Si un productor extranjero se percata que alguien est falsificando sus
productos, en principio, el competidor extranjero no tiene acciones por
infraccin marcaria, en la medida que la marca est registrada en Chile. As,
puede, por ejemplo, pedir la marca de manera urgente y luego evitar la
comercializacin de este producto o probar si la ley de competencia desleal
le es aplicable, atendido que el competidor chileno estara generando una
barrera de entrada artificial al pas.
24/10/12
Aspectos internacionales de la propiedad intelectual
Esto comenz en el S. XIX con la conolizacin y el crecimiento del
comercion internacional, generando problemas en el reconocimiento de un
derecho de propiedad en los distintos pases.

80

Una excepcin era Inglaterra en que una patente otorgada ah era

reconocida en sus colonias.
En este contexto, se forma la AIPPI (Asociacin Internacional para la
Proteccin del a Propiedad Industrial por parte de abogados especialistas en
el tema. Esta asociacin empez a trabajar en un texto que fue sometido a
la conferencia diplomtica de pars de 1883 que dara lugar al Convenio de
Pars para la Proteccin de la Propiedad Industrial, el primer texto que
vincula varios pases en materia de propiedad industrial.
En primer lugar, destaca este Convenio porque enumera distintas
figuras de propiedad industrial.
Ahora bien, en general, la
internacionalizacin de estos ttulos viene dada por el Derecho de Prioridad,
es decir, el derecho de mantener la fecha inicial de solicitud o pedido de
estos derecho para usarla en otro pas ms adelante. Esto tiene sentido
porque una marca o producto o procedimiento patentado muy exitoso corre
el riesgo de ser copiada en pases en que estos productos ingresan. No
obstante, es prcticamente imposible obtener la proteccin de estos
derechos en todos los pases simultneamente (ms aun en el S.XIX en que
an no exista ni el avin) por lo que se ide este derecho para poder salvar
esta asimetra temporal
Actualmente, prcticamente todos los pases del mundo han suscrito
el Convenio de Pars l oque ha justificado la relevancia de este derecho de
prioridad. Ahora bien, permite que la autoridad de un pas reconozca
solicitudes anteriores.
Posteriormente, el Convenio fue modificado en
diversas ocasiones, principalmente con tal de actualizarlo jurdicamente.
En 1886, se hizo un ejercicio paralelo respecto del Derecho de Autor
en la ciudad de Berna, en una conferencia. La institucin principal del
Convenio de Berna es que determina que el autor de una obra es dueo de
ella por el slo hecho de su creacin. Esto es importante porque mucho
tiempo se exigi que estas obras adems sean registradas. Actualmente,
este Convenio prohbe que la porpiedad de un autor sobre su creacin
dependa de un registro, sin perjuicio que lo admite para fines
administrativos y probatorios.
Durante el S. XX surgieron muchos otros tratados que dennotan el
movimiento, creacin e importancia de marcas en distintos pases. Se
desarrollaron as tratados como:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Convenio de Bruselas de 1974 sobre seal

Arreglo de Madrid de 1981
Convenio que protege los fonogramas 1971
Convencin de Roma sobre obras musicales 1961
Tratado de marcas 1994
Tratdo de Singapur de 2006
Tratado de Washington sobre circuitos integrados
81

8) Tratado de derecho de autor de 1996 que integra la comunicacin

via internet
9) Tratado de interpretacin y ejecucin de fonogramas de 1996
10)
Tratado de la haya de modelos industriales
11)
Lisboa sobre denominaciones de origen
12)
Tratado de Madrid
13)
Tratado de Budapest sobre depsito de microrganismos 71
14)
PCT
15)
Clasificacin de Niza sobre marcas
Hay muchos ms pero esto refleja que son prolferos. Todos estos tratadso
estn coordinados por la OMPI (o WIPO, en ingls). Est en la ciudad de
Ginebra, tuvo su origen despus del convenio de pars, precisamente para
administrarlo en la ciudad de Berna. Despus de la segunda guerra se
cambi a la ciudad de Ginebra donde se radicaban buena parte de los
organismos internacionales de naciones unidas. En 1974, adquiere su
denominacin actual.
La OMPI tiene dos funciones fundamentales:
1) Propender al desarrollo de la PI
2) Administrar los tratados, viendo si deben modificarse, por ejemplo.
Este organismo tiene una vinculaicn directa con el INAPI y con la DIBANCO
que se preocupa del registro de derechos de autor.
Funciona
democrticamente, al punto que cada pas tiene un voto para efectos de
hacer modificaciones. Esto hace muy difcil que se apruebe todo, ya que
pases insignificantes podran entorpecer las modificaciones con facilidad.
Esto se justifica tambin porque cada pas quiere evitar que su rgimen sea
modificado.
En este contexto, muchos pises en desarrollo se mostraron insatisfechos
con el Convenio de Pars, con tal defacilitar el rgimen en materia
farmacutica. Por otro lado, los pases ms desarrollados reconocieron esto,
al punto que el respeto de estas instituciones dejaban mucho que desear.
Por otro lado, la OMPI no tiene un tribunal o autoridad de polica que permita
proteger los derechos de propiedad industrial, sino que la aplicacin del
Convenio de Pars depende de los tribunales de cada pas, lo que
obviamente traa problemas para los pases ms desarrollados. Esto dio
origen a diversas negociaciones con tal de modificar el tratado, las que
eventualmente fracasaron.

71 Esto e importante porque Chile actualmente se ofreci para realizar el

depsito de microrganismos. Esto es importante porque as pueden
examinarse los microrganismos para determinar si alguien que alega una
patente sobre un microrganismo innov o no.
82

As, los pases ms desarrollados se aburrieron del sistema democrtico que

haca muy difcil impulsar actualizaciones. As, decidieron llevar este tema al
GATT, organismo que permite medidas de retaliacin en caso que no se
respete este acuerdo sobre comercio internacional, permitiendo a los pases
que demandaban prohibir la importacin de los pases infractores.
Eventualmente, el GATT se convirti en la OMC y los pases desarrollados
introdujeron en la agenda de creacin de la OMC la propiedad industrial,
saltndose la OMPI.
Hubo discusiones largas, con grandes conflictos
polticos. No obstante, entre 1986 y 1994 se prepar un texto que refunda
algunas disposiciones del convenio de pars y convenio de berna, dando
origen al ADPIC o TRIPS. Lo importante del TRIPS es que hace obligatorias
estas disposiciones de los Convenios, pero tratndolas desde la ptica del
comercio.
Este acuerdo se transform en el acuerdo madre o casi
constitucional al que debern ajustarse los estados y los individuos.
Es un texto interesante atendido su origen jurdico poltico. Busca aclarar
ciertas disposiciones, creando adems un sistema de solucin de
controversias. No obstante, por su carcter poltico, hay disposiciones que
no quedaron tan claras ya que no fue posible llegar a acuerdo.
Paralelamente, se promulg la constitucin de la OMC, que es la
organizacin encargada de administrar el ADPIC. De hecho, la OMC puede
convertirse en un rgano de solucin de controversias a travs del sistema
de consultas. Si estas fracasas, la controversia ser sometida a un tribunal o
panel arbitral. As, los pases infractores podran estar sujetos a multas e
incluso a prohibiciones de exportar a ciertos pases.
29/10/2012
[volvi Cristbal Porzio]
Contratos relacionados con patentes
Contrato de cesin de derechos
El artculo 14 de la ley 19.039 establece que los derechos de propiedad
industrial son transmisibles por causa de muerte y podrn ser objeto [
COPIAR ARTCULO]
Este artculo es sumamente amplio, sin establecer formalidades exigidas en
la celebracin de tales actos jurdicos.
As, este artculo da muchas
facilidades para la tranferencia de derechos, exigiendo solo 2 requisitos:
1) Publicidad
2) Mecanismo de registro
Este ltimo opera de forma similar a las anotaciones marginales del
conservador de bienes races al transferir una propiedad.
83

Este contrato puede definirse como un acuerdo bilateral por el cual alguien
cede sus derechos (cedente) a otra que los acepta para s (cesionaria).
Cabe destacar que la cesin de derechos no implica por s una transferencia
de tecnologa. Un cesionario que compra una patente para el solo efecto de
sacar del mercado al inventor previene la transferencia de tecnologa. en
otras palabras, la transferencia tecnolgica exige que quien adquiere quiera
usar la propiedad industrial. En estos casos, se pierde la posibilidad de
transferir tecnologa para avanzar hacia el desarrollo social.
En esta definicin destacan los siguientes conceptos:
1) Bilateralidad: Se exige dos partes, a lo menos.
Esto no obsta que una parte pueda estar compuesta por una o ms
personas, en caso que haya ms de un inventor o que un grupo est
dispuesto a adquirir. Podra darse el caso adems que el cesionario cediera
su invencin a 2, 3 o 4 partes la copropiedad de una invencin nica
pudiendo todas ellas formar una comunidad o incluso una sociedad para
usarla.
2) Intencin clara y manifiesta de ceder derechos, por una parte, y
adquirirlos, por la otra
Esta intencin debe manifestarse expresamente.
No procede la
manifestacin
tcita,
atendidos
los
requisitos
mencionados
precedentemente.
3) Entrega
Debe haber una entrega, generalmente simblica. Puede entregarse un
manual o incluso el ttulo mismo. Lo importante es que exista un acto que
manifieste la entrega.
Cuando adems se cede know how, es muy comn que a la cesin se sume
un contrato de capacitacin, un acuerdo de clases o explicaciones, un
acuerdo de prestacin de servicios de uno o ms tcnicos que saben como
operar una mquina determinada. Cuando pasa esto generalmente el
cedente desarrolla upgrades a su producto para luego ceder versiones ms
nuevas de la tecnologa.
Tambin muchas veces se pacta que el cesionario adquiere adems el
derecho de exigir estos upgrades por un tiempo determinado.
Todo esto refleja que los contratos pueden ser muy simples o muy
complejos.
4) Pago del precio
84

Se discute si el pago del precio puede o no ser un pago simblico (pago de

un dlar). En Chile se ha determinado que esto no es aceptable, ya que el
contrato de cesin sera asimilable al contrato de compraventa. Ahora bien,
cuando se compra una empresa, generalmente se pacte un precio por toda
ella, incluyendo sus derechos de propiedad industrial. En tales casos, el
precio ms que determinado, sera determinable.
5) Formalidades
Antiguamente se exiga EP ahora bastara un instrumento privado firmado
ante notario, bastando que un extracto se anote al margen del registro
respectivo. Ahora bien, en general el INAPI ha exigido personeras o firma
notarial, aun cuando la ley no exige formalidades.
Determinacin del precio de un derecho de propiedad industrial
1) Participacin de mercado y prestigio, por ejemplo, de una marca.
2) % de ventas.
3) Mayor valor por tener marca o tecnologa. esto dice relacin con la
diferencia en costos de operar o no con una tecnologa. as, por
ejemplo, quien fabrica pozos debera analizar la diferencia entre hacer
el hoyo con gente o con mquinas u otros medios de tecnologa.
4) Costos bsicos de registro
5) Costos de investigacin (patentes)
6) Territorialidad (cuesta ms una marca o patente que cubra ms
territorios)
7) Plazo de vigencia (cuanta vida le queda a una patente)
8) Contratos de licencia ya asociados a una marca o una patente.
En definitiva, no hay receta para determinar el precio sino que depender
del caso concreto, basndose en estos elementos.
Desde la perspectiva internacional, no hay norma que regule la cesin en
todos los pases den que cada derecho est registrado, debiendo
materializarse la cesin en cada pas.
Contrato de licencia
Este contrato, as como el contrato de cesin de derechos es asimilable a la
compraventa, puede ser asimilado al contrato de arrendamiento o
comodato.
Es un acuerdo bilateral mediante el cual el dueo o titular de un derecho de
propiedad industrial, llamado para estos efectos licenciante, otorga a un
tercero, llamado licenciatario, un permiso para que ste pueda usar y gozar
de tal derecho, por el tiempo y en la forma pactada en el contrato
Caractersticas
1) Existen siempre dos partes
85

No obstante, cabe considerar que es posible que exista una cadena de

licencias, es decir que un derecho se sub-licencie. As, hay contratos de
master franchizing que generalmente se otorga a una entidad encargada de
administrar sub-franquicias en distintos territorios. No obstante, la relacin
entre licenciatario y sublicenciatarios es accesoria a la relacin principal
entre el licenciante y licenciatiario.
Tambin destaca este contrato en que, a diferencia de los contratos de
cesin e incluso de los contratos de arrendamiento, la cosa que se da en
licencia no produce un menoscabo de la cosa dada en licencia, por regla
general. No obstante, un licenciatiario de una marca podra hacerla perder
su prestigio si sta fuera mal trabajada. De ah que generalmente en
estos contratos el licenciante se guarda el derecho de intervenir cuando la
marca est perdiendo su prestigio, por ejemplo, como casual de terminacin
unilateral.
2) La intencin clara y manifiesta de querer celebrar dicho contrato
Esto se traduce en la manifestacin de la parte licenciante de entregar las
facultades de usar y gozar de una patente y, por parte del licenciatario, la
intencin clara y manifiesta de adquirir esta facultad de usar y gozar y pagar
por ellas.
3) Pago de un precio o una regala
Si bien las licencias podran, en principio ser gratuitas (como el contrato de
comodato), de ser la licencia onerosa, deber pagarse una regala, definida
en el artculo 2 del reglamento.
[copiar definicin]
Requisitos
1) De constar en instrumento privado suscrito ante notario
2) Registro de un extracto del contrato al margen del registro respectivo.
Las partes tienen la posibilidad de determinar la exclusividad o no
exclusividad del contrato de licencia.
Tambin destaca porque un contrato de licencia puede ser perpetuo o si
debiese ser transitorio. No obstante, hay quienes creen que la perpetuidad
est sujeta a la expiracin del derecho respectivo, aunque hay contratos en
que se acuerda que el licenciatario deber seguir pagando una regala una
vez vencida la patente. Esto es una manera de pagar en cuotas lo que
igualmente debera haberse pagado.
Tambin es posible otorgar licencias restringidas a un territorio, sea un pas
completo, una regin determinada o incluso una ciudad determinada. Esto
86

es importante tanto desde el punto de vista nacional como internacional,

desde el punto de vista estratgico y de competencia.
Conclusin
Los derechos pueden aportarse como capital social, darse en prenda para
pedir crditos a bancos. En fin, admitiendo el artculo 14 que sobre estos
derechos pueden celebrarse todo tipo de actos jurdicos, cualquier figura
comercial que los tenga como objeto es posible, incluidos, por ejemplo, los
contratos de joint venture.
31/10/2012
[CLASE EXTRAORDINARIA CETNA SKORIN, GERENTE GENERAL GRUPO BIOS]
La innovacin parece no slo exigir crear, sino adems introducir al
mercado.
Joseph Schumpeter teora de las innovaciones (desde el punto de vista
econmico)

Ejemplos de innovacin en Chile

GrupoBios 1 empresa en hacer I+D y realizar una verdadera inversin en
laboratorios e investigacin, lo que tiene un costo altsimo, as como un
importante componente de riesgo (no se sabe si los investigadores van a
inventar algo en 2,3 o 15 aos).
Fue necesario establecer una oficina en EEUU porque los costos logsticos y
de exportacin son menores all.
En general esta empresa destac por innovar solucionando problemas
regionales como el test de Chagas o el diagnstico de patgenos en
salmones.
En innovacin es sumamente importante saber vender y financiar la idea.
En conclusin, es difcil innovar en Chile pero s se puede.
5/10/12
Licencias no voluntarias
Nace con las patentes atendido que el Estado otorg un monopolio total al
titular sobre su invencin, para que ese monopolio se use correctamente y
no en desmedro del pas. el mismo artculo 19 N25 admite que los
derechos de propiedad industrial pueden expropiarse o encontrasre
somteidos a limitaciones en virtud de su funcin social.
87

Es una facultad especial y excepcional que se reserva el Estado para[].

Existe en la mayora de las legislaciones comparadas y tiende a ganar
importancia respecto de epidemias y enfermedades como el sida y el cncer.
As, se ha usado en Brasil y en Sudfrica. En Chile nunca se ha usado.
El artculo 2 del Reglamento define la licencia no voluntaria como: la
autorizacin que confiere la autoridad competente a un tercer para [].
Como elementos podemos destacar:
1) Autorizacin por parte del Estado Suspender al titular del derecho de
patente El titular siempre tendr derecho a un pago
2) Autoridad competente
Aqu hay un problema porque hay un rgano del poder ejecutivo (INAPI) que
otorg un derecho en us momento, en circunstancias que otro rgano del
poder ejecutivo estara levantando estos derechos.
As, entrega el
monopolio el Estado y lo quita el mismo Estado.
3) La posibilidad de utilizar una invencin sin la voluntad de su titular o
aun contra la voluntad del mismo
El artculo 51 as lo dice expresamente.
Causales
Por su parte, el artculo 51 establece las causales para el otorgamiento de
estas licencias.
1) Cuando el titular de la patente haya incurrido en conductas o
prcticas contrarias a la libre competencia []
2) Cuando por razones de salud pblica, seguridad nacional, uso pblico
no comercial o de emergencia nacional u otras de extrema urgencia
declarada por la autoridad competente, se justifique el otorgamiento
de dicha licencia.
ste es el caso ms polmico. Alude a cuando el Estado se ve amenazado,
requiriendo de la licencia para salvarse. Ac nuevamente tenemos un
Estado que declara tanto la situacin de amenaza como el otorgamiento de
la licencia
3) Cuando la licencia tenga por objeto [***]
Procedimiento
[ver la ley]. Destaca el que el artculo 51 bis B la trata como una demanda.
El tribunal competente es el TDLC en caso de la causal 1 y los tribunales
ordinarios en caso de la causal 2.
88

La modificacin de la ley del ao 2005 regul normas

perfeccionamiento de la licencia no voluntaria (art. 51 bis A y ss.).

para

el

Ley N[***] que regula la obtencin de nuevas variedades vegetales

Como vimos, por regla general, las plantas no son patentables. No obstante,
el legislador eventualmente se dio cuenta que las nuevas variedades
vegetales producen un progreso directamente relacionado con la
alimentacin mundial. As, un arroz que resiste mejor algunas pestes o
rboles que crecen ms rpido, potencian el desarrollo.
Un elemento adicional es que actualmente las grandes
multinacionales compiten por desarrollar mejores productos (o pagar
royalties a quienes lo hagan) y alimentar la mayor cantidad de bocas. De
manera similar, quienes desarrollaron una nueva variedad de kiwi en Nueva
Zelandia decidieron guardarse las patentes para ellos, sin otorgar licencias a
competidores, decidiendo donde y como se planta esta nueva variedad.
Por ltimo, cabe recordar que las plantaciones agrcolas requieren una
enorme cantidad de fuerza de trabajo. Tambin depende mucho de las
estaciones. En materia agrcola cualquier variedad nueva que se desarrolle
toma tiempo ya que tiene que cumplir con su ciclo natural, lo que
evidentemente encarece su desarrollo.
Historia
En Chile, en 1977 se dicta el DL 1764 que fija las normas para
investigacin, produccin y [***] de [***]. En ao 1994 se dicta la ley 19.342
que nos rige hasta hoy da y en el ao [**] Chile adhiere al tratado UPOV que
rige la obtencin de nuevas variedades vegetales. [verlo en la OMPI].
Ley
El artculo 2 establece ciertas definiciones:
Su letra a) define el obtentor de nuevas variedades vegetales. [copiar].
La letra b) define qu es una nueva variedad vegetal. Un taxn es cada uno
de los grupos o subdivisiones de seres vivientes [VER RAE]. Es, por lo tanto,
una raza, una variedad. En definitiva, al variedad vegetal requiere los
siguientes requisitos para que su obtentor adquiera derechos:
1) Definirse [] genotipos o diversos genotipos
2) Distinguirse de cualquier otro conjunto de plantas por la expresin de
[***]
3) [+++] a propagarse sin alteracin.
Derechos que se otorgan al obtentor
(art 3). El derecho consiste en someter a su consideracin exclusiva:
89

1)
2)
3)
4)
5)

La produccin de material de multiplicacin

Venta oferta y exposicin a la venta de ese material
La comercializacin, exportacin o importacin
Empleo repetido de la nueva vareidad
[***] plantas ornamentales

Constitucin del derecho

1) Presentacin de solicitud
Art 5 difiere de la regla general en materia de patentes. Se puede usar lo
que est protegido para innovar, salvo que se debiera usar
permanentemente.
Caractersticas del derecho (art. 6)
Siempre es un derecho exclusivo y temporal (art. 11). Tambin hay que ve
rla territorialidad, su caducibilidad, comerciabilidad, transmisin,
transferencia y licencia.
Tambin hay una especie de licencia no voluntaria en el artculo 7.
Requisitos que debe cumplir una variedad para ser objeto del
derecho (art. 8)
1) La variedad debe ser nueva. Se entiende por nueva la variedad que
[***] (art. 9) el segundo caso implica el que se haya introducido a la
mala, permitiendo al obtentor real obtener el derecho.
2) Distintibilidad (art. 10)
La manzana roja es distinta de la verde. La pera d eagua es una variedad
distinta de la pera ms dura que facilita su exportacin.
3) Homogeneidad (art. 10)
Si se cruzan 2 manzanos de la misma manera siempre la variedad producida
debe ser igual.
4) Estabilidad (art. 10)
Dice relacin con la posibilidad de que ao tras ao y cosecha tras cosecha
se mantenga la variedad
Duracin
Una vez vencido el derecho, la variedad vegetal pasa a dominio pblico.
El artculo 7 tambin permite el otorgamiento de licencias no voluntarias.
Procedimiento

90

Es muy simliar al de las patentes de invencin. Se hace ante el SAG y tiende

a ser muy engorroso, osbre todo porque el requisito estabilidad exige visitar
constantemente el predio.
Hay tambin un derecho de prioridad en el artculo 22.
El procedimiento consta de las siguientes etapas:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Presentacin SAG
Examen formal (comit calificado)
Publicacin de extracto en el diario oficial
Posibles oposiciones (60 das)
a. Traslado
b. Causa a prueba
Examen de fondo
Inscripcin en el registro
Publicacin en el boletn del registro de variedades vegetales.
Apelacin ante tribunal de segunda instancia (TPI), de ser rechazada
la solicitud, segn ley 19.039.

Tambin est la posibilidad de inscripciones provisionales.

Nulidad
Art. 37 establece la caducidad del derecho, de fomra similar a la nulidad de
las marcas.
Asimismo, las normas relacionadas con delitos en estos casos son muy
similares a las de propiedad industrial.
07/11/12
[Clase Max Santa Cruz]

Internacional
A fines del S XIX rugen el convenio de pars y convenio de berna, a cargo de
dos organizaciones que luego se fusonaran en la OMPI. La OMPI perdi
importancia en 1994 con la creacin de la OMC y el acuerdo ms importante
en materia de PI: el TRIPS, un convenio omnicomprensivo y, sobre todo,
exigible ante la OMC en virtud de un procedimiento jurisdiccional ante un
panel de expertos.
No obstante, hace ya algunos aos, la PI ha recado ms bien en otros
organismos regionales de carcter multidiciplinario como la OMS, UNESCO o
FAO, que reconocen como la PI puede favorecer sus propios fines.
Tambin ha surgido con mayor intensidad la PI en pases en desarrollo, los
que antiguamente eran muy propensos a la piratera. As, muchos tratados
91

internacionales tambin toman en cuenta estos temas. Destacan, en este

sentido, los TLC.
As, en sntesis, hay 2 corrientes normativas en materia internacional:
1) Las instituciones, como la OMC, la OMPI.
2) Las normas, sean stas tratados nacionales o internacionales.
Vase, por ejemplo, el artculo 27 de la Declaracin Universal de Derechos
Humanos.
Actualmente, la OMPI se ha reinventado y vuelve a ganar terreno frente a la
OMC. El problema con la OMC es que actualmente han cambiado los actores
relevantes internacionalmente que no necesariamente son los que lideran la
OMC. Asimismo, las rondas de negociaciones son eternas (la ltima es de
1999 y an no concluye). Ya el hecho de que la UE represente a todos sus
pases hace que sea muy difcil para ella negociar. Esto se acenta
atendiendo a que una vez que se integra la OMC uno est obligado a cumplir
todos los tratados, sin hacer reservas.
No obstante, la OMC sigue siendo importante en materia de solucin de
controversias.
El problema de la OMPI es que empezaron a dominar las empresas titulares
de PI en desmedro de los pases mismos. De ah que se sugiri que la OMPI
incorporara la agenda del desarrollo, 45 recomendaciones para los distintos
pases.
Esto modific la orientacin de la OMPI, admitiendo que la
recomendacin que hace la OMPI a EEUU no puede ser la misma que se hace
a Botsuana, es decir, ya no recomiendan un nico modelo al mundo entero,
sino varios dependiendo en las caractersticas propias de cada pas.
La OMPI tiene 4 facultades:
1)
2)
3)
4)

Administrar tratados
Monta sistemas de facilitacin de proteccin
Realiza cooperacin tcnica
Provee informacin

INAPI
En Chile, el INAPI ha tenido que enfrentar esta multilateralidad de
instituciones de propiedad intelectual. Su rol, no obstante, es distinto del de
las organizaciones internacionales. El INAPI est encargado de otorgar
derechos, sin perjuicio que ha asumido funciones propias de leyes ms bien
modernas.

92

Ministerio de Agricultura, DIBAM, Consejo de la cultura y las artes, el

Ministerio de Relaciones Exteriores y otros organismos tambin influyen en
materia de propiedad industrial.
No obstante, el INAPI es la que tiene ms facultades en matiera de PI.
Actualmente est pronto a cumplir 4 aos de existencia. Es un organismo
autnomo: propone y ejecuta la poltica aprobada por el ministerio de
economa, sus autoridades se eligen por alta direccin pblica, estn
excluidos de la Escala nica de Remuneraciones.
Sus principales funciones son:
1) Registro y administracin de derechos de PI
2) Tribunal de primera instancia
3) Proposicin y ejecucin de polticas de PI esta funcin es nueva e
implica asesorar al Presidente de la Repblica. De hecho, se cre un
departamento de polticas pblicas y estudios. Esto implica adems
que deben guardar coordinacin con el mbito agrcola, farmacutico,
medioambiental, etc.
4) Competencias Internacionales posibilidad de firmar y negociar
acuerdos de cooperacin con otras oficinas.
5) Transferencia tecnolgica y difusin el INAPI est a cargo de la
mayor base de datos de informacin tecnolgica. As, debe promover
la innovacin y su transferencia tecnolgica.
Esta es una de las funciones ms relevantes de INAPI. Se materializa en
la herramienta INAPI Proyecta, nica en su clase, que permite difundir y
ensear a usar propiedad industrial.
Actualmente tambin se ha puesto nfasis en la promocin de las
denominaciones de origen.
Internacionalmente, el INAPI es un referente a nivel latinoamericano,
junto con Mxico. Surgen as proyectos como PROSUR, que busca
coordinar el conocimiento de patentes que se solicitan en varios pases a
la vez. Chile tambin forma parte del tratado de Budapest sobre
depsitos de microrganismos y de hecho Chile es la primera autoridad de
depsito de microrganismos en la Regin.
En materia del PCT, el INAPI es una de las 18 oficinas que evalan
solicitudes internacionales.
Tambin ha propuesto una nueva ley ms acorde a la era tecnolgica,
con procedimientos ms simples y eficientes desde el punto de vista de
la proteccin y su observancia. En este ltimo sentido tambin, Chile ha
buscado establecer penas de crcel para la vulneracin de propiedad
industrial.
12/11/12
93

Derechos de autor
Ejemplos de derechos de autor: Pelculas (guin, imagen, banda sonora),
msica e incluso los planos de arquitectura.
[art. 27 declaracin DDHH]
Los derechos de autor se caracterizan porque protegen las obras desde
su creacin.
No obstante, deben inscribirse en la DIBAM, para efectos probatorios.
El derecho de autor se descompone en:
1) Derecho moral
2) Derecho patrimonial
El derecho moral es un elemento esencial de la creacin.
Es
imprescriptible y para siempre, no siendo transferible ni transmisible. El que
la 9 sea obra de Beethoven no podr ser negado por nadie de aqu hasta
que se muera. Esto sin perjuicio de la existencia de pseudnimios.
El derecho patrimonial alude a quien puede explotar comercialmente la
obra respectiva. Esto incluye la posibilidad de ceder la obra o de editarla,
respecto de libros (el contrato contemplar un plazo y la cantidad de
ejemplares que se podran editar).
En definitiva, este derecho es transferible y transmisible, pero tambin est
sujeto a un plazo de 70 aos, despus de lo cual pasa a ser propiedad del
bien comn. El derecho de autor se ha alargado por Disney: antes el plazo
era menor de 70 aos, lo que implicaba que, por ejemplo, Mickey Mouse iba
a poder ser usado por cualquier persona. esto logr extender el plazo a 70
aos.
[art. 19N 25 CPR]
El derecho es tan importante que est consagrado el nuestra CPR. Establece
que a lo menos se proteger por la vida del autor. Actualmente son 70 aos.
Antes era slo por la vida del autor, salvo que ste tuviera hijas solteras o
cnyuge
Ley 17.336
Artculo 1
[copiar]
Art. 2
Esto permitira, por ejemplo, proteger la msica que tocan los malls. En la
prctica, los derechos son cobrados y distribuidos por la SCD
94

Art. 3 qu protege el derecho de autor

Esta lista no es taxativa.
En definitiva, prcticamente toda creacin
intelectual est regulada y protegida por esta ley.
Sujetos del Derecho (arts. 6-9)
Por regla general el creador es siempre una persona natural. Una excepcin
se encuentra respecto del software (ver art. 8)
El derecho de autor se puede adquirir por cualquier ttulo, sea por
transferencia o transmisin. No obstante, esto ltimo es de muy rara
ocurrencia, ya que generalmente los autores ceden sus derechos en cuanto
pueden por cantiedades enormes de $. As, por ejemplo, Michael Jackson
era el dueo de los derechos de canciones de los Beatles
Duracin de la proteccin
[art. 10]
[art. 11]
En este caso, respecto de la letra d), ya el artculo 2 estableca que los
derechos de extranjeros se regan por tratados internacionales. Ergo, a falta
de un tratado entre Chile y otro Estado (sea bilateral o multilateral), las
obras de este pas seran de dominio pblico.
En la doctrina existen dos visiones del derecho de autor:
1) Visin continental
2) Visin anglosajona
La visin continental destaca por acentuar la dicotoma entre derechos
morales y patrimoniales.
La visin agnlosajona se centra, en cambio, en los derechos patirmoniales.
De ah su nombre de copyright, en el sentido de que lo que estos derechos
permiten es de hacer copias de la obra. Esto parte de la base de que una
vez creadas, estas obras no podran ser modificadas por otros sino solo
reproducidas.
Historia del derecho de autor
Surge con la imprenta.
Antes, los libros se escriban a mano y el
conocimeinto estaba circunscrito a los monjes. Tampoco era muy relevante
el autor. La copia era muy comn, agregndose a veces informacin, sin
perjuicio de que estos documentos circulaban muy poco.
Con la imprenta, la informacin empieza a fluir de forma mucho ms rpida.
Esto empez a preocupar tanto a los autores de las obras como a las
95

imprentas mismas. Si bien ya estaba tratado en el estatuto de Venecia, la

primera ley de copyright se dict en Inglaterra en 17[***]. EEUU y otros
pases fueron regulndolo a lo largo del S. VIII. Surgi as el convenio de
Berna, el que, administrado por la OMPI, regula el mbito internacional de
estos derechos.
En Chile, se regul por primera vez el ao 1971 con la ley 17.336. estn
protegidos por acciones civiles y criminales aunque esto no siempre es
alternativo. No obstante, las penas son tan bajas que la proteccin de los
derechos de autor es sumamente difcil desincentivar las copias y otras
infracciones.
Derechos que otorga
Derecho moral (estudiar captulo IV)
Derecho patrimonial
Ver artculos 17 y 18.
En Chile, los derechos de autor estn difcilmente protegidos, ms all de la
SCD y otra agrupacin que cobra los derechos a quienes muestran imgenes
televisivas, en la medida que otorguen al dueo del local un beneficio
econmico.
14/11/12
Ver tambin los artculos 19, 20, 21
Ojo con ciertas penas de crcel, que han sido discutidos.
Estos derechos pueden transferirse. Podra as un grupo de amigos, por la
buena onda, actuar como si fueran el Cirque du Solei si el titular de este
derecho se los cede, en los trminos en que sea cedido.
El artculo 21 dice relacin con el uso de obras en eventos o locales pblicas.
Tambin trata las entidades de gestin colectiva, encargadas de cobrar el
pago de royaties por el uso de los derechos de propiedad intelectual de sus
asociados. As pasa, por ejemplo, con la SCD que cobra, por ejemplo, por los
eventos en que el DJ deber pagar por la msica que usa, ya que es un
insumo que recibe de otro y que usa para lucrar. Lo mismo pasa con la
msica que ponen los malls y los supermercados.
Leer los artculos 22 y 23.
Limitaciones al derecho de autor
Ver arts. 71 A y siguientes con nfasis en el 71 A, D, E, I, J, K, L, N. estos
artculos reflejan que estarn afectos a un royalty quienes hagan uso de una
obra de derecho de autor con fines de lucro.
96

En definitiva, el principio bsico es que quien lucra con un derecho de

autor debe pagar por ello.
Infracciones
[Art. 79]
[art. 81] este artculo meti a la crcel a un compadre que venda material
pirateado y muri en la crcel de san miguel.
[art. 83]
[art. 85 B]
[Art. 85 D]
Derechos conexos son los que tiene el que ejecuta el derecho de autor de
un tercero. As por ejemplo, Frank Sinatra, que no escriba sus canciones .
es un derecho de autor sobre la ejecucin de, por ejemplo, la cancin, que
emana del derecho sobre la cancin misma.
Indicaciones geogrficas
Ciertos productos obtienen caractersticas particulares en base a su origen.
El destilado de uva que se elaboran en valles del norte es distinto al que
pueda elaborarse en otro lugar.
Esto justifica que slo estos destilados puedan llamarse pisco.
Estn reguladas ne varias disposiciones, destacando la ley 19.039 en su
ttulo IX, artculos 92 y siguientes. Hay un procedimiento para crear y
otorgar denominaciones de origen.
[pegar y leer estos artculos]
Actualmente, la nica denominacin de origen que se ha creado en Chile son
los limones de pica. As, si el mismo limn viene de san Felipe, no podra
denominarse limn de pica.
El procedimiento es bastante burocrtico, debindose acompaar diversos
documentos, entre ellos, planos, requisitos en la produccin del producto,
entre otros.
Ms all de la ley 19.039 hay otras denominaciones de origen tratadas en
leyes especiales, as pasa con el pisco, primera denominacin de origen en
Chile, meticulosamente regulado en el Decreto N3355 de 1949. Vase, por
ejemplo, sus artculos 49, 56, 57.
Otro ejemplo es el DS N464 que establece denominaciones para los vinos
en base a la zona en que se producen.
97

Las denominaciones de origen dan informacin sobre un producto pero NO

SON UNA MARCA, sino que son complementarias a sta. De ah que el
artculo 20 prohibe registarar denominaciones de origen como marcas.

98