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ndice.-
I.
II.
III.
Conclusiones9
I.
Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas, 6a ed., Buenos Aires, Lexis Nexis, 2006, p. 222.
Ibidem
3
Mercuriali, Carlos. El desafo de las marcas en internet. REDI Revista Electrnica de Derecho Informtico.
Nm. 27, Octubre 2000, p. 15.
4
Palazzi, Pablo A. El uso de la marca ajena en enlaces patrocinados en buscadores de internet. Derechos
Intelectuales, v. 16. Legis Editores S.A., 2011, p. 61.
2
En este caso, es necesario para determinar que hubo una infraccin, considerar que la
marca est siendo usada indebidamente por un tercero no autorizado.
2. Sin embargo, no se considera que es un uso marcario, cuando a los efectos de la
caducidad, Otamendi sostiene que no se considera uso cuando es realizado por un
tercero no autorizado, basndose en el artculo 19.2 del ADPIC, cuando establece
que este uso debe estar controlado por el titular, para ser considerado como
suficiente, a esos efectos5.
Adems podemos afirmar que no es un uso tpico marcario ya que su finalidad es
desviar a los consumidores de la competencia hacia sus productos, lo que deriva en confusin,
pudiendo el consumidor adquirir algo que no quera comprar6, lo que no se corresponde con la
naturaleza de una marca, que es el de diferenciar los productos o servicios de una empresa de
la otra.
b. El ius prohibendi del titular de marca alcanza a cohibir la actividad realizada
en internet?
El titular de un derecho marcario en principio, puede oponerse al uso no autorizado de
su marca en internet, lo que depender del uso marcario en cuestin y sobre la base de que
actividad se est realizando.
Debemos analizar entonces, de que se trata el ius prohibendi o derecho de
exclusividad que es otorgado al titular de una marca. Otamendi expone que El propietario de
una marca tiene la facultad y el derecho de defender esa exclusividad contra todo aqul que
pretenda violarla7. Lo que vale decir que el titular de una marca, se le confiere los derechos
exclusivos de explotacin de la marca registrada a su favor, as como la prerrogativa de prohibir
usos realizados sin su consentimiento.
Por lo que no es una excepcin que su derecho de exclusividad se extienda al internet,
en los casos en que su derecho se vea violentado por terceros no autorizados, que buscan
aprovecharse de la reputacin de la marca, para sus propios beneficios. Esto ha sido ratificado
en mltiples ocasiones tanto por la jurisprudencia, como por la doctrina.
En Internet se pueden utilizar los signos o las marcas en muchos contextos. Pueden figurar en el texto de
una pgina de Internet o bien en un anuncio publicitario, en una meta etiqueta invisible, en un
subdirectorio o en la informacin del encabezamiento de un mensaje de correo electrnico 9.
presentan en internet en cuanto a este tema, por el simple hecho de que un nombre de dominio
puede ser registrado por cualquier usuario y no necesariamente tenga conciencia de que el
nombre que ha escogido se encuentra protegido por un derecho, en algn lugar del mundo. Por
lo que es importante diferenciar el uso que se ejecute por el usuario. Echeverra sostiene que
la colisin entre marcas y nombres de dominio da lugar a varias cuestiones de hecho, derivadas
de determinar cundo hay uso de marca10
Lo que nos corresponde comprobar es cuando esta accin deriva en uso indebido con
la intencin de afectar a un competidor al privarlo de utilizar su marca como nombre de
dominio o para aprovecharse de la fama de una marca notoriamente conocida, ya sea ofertando
productos similares o distintos. En este caso el titular puede ejercer su derecho de exclusividad
y prohibir este uso, sindole transferido el nombre de dominio o solicitando que se cancele el
mismo.
Para entender este derecho de exclusividad que se le confiere al titular, desplegaremos
un caso que explica a lo que nos referamos en el prrafo anterior, este fue resuelto por El
Centro de Arbitraje y Mediacin de la OMPI, sobre la demanda de Disney Enterprises, Inc. v.
D. Alfredo Juan Lpez-Sidro Gil11. El demandado haba registrado el nombre de dominio
<tiendadisney.es>, este entenda que el demandante no tena derecho sobre ese nombre de
dominio ya que no estaba siendo utilizado para comercializar, por este estar inactivo.
Por su parte el demandante planteaba su derecho legtimo sobre su marca <Disney>, al
ser titular de ms de 10 registros sobre este signo, solo en Espaa. Tambin sobre la base de
que el demandado careca de inters legtimo por no tener relacin alguna con el signo en
cuestin.
OMPI, Estudio relativo a la utilizacin de marcas en internet. Segunda parte de la segunda sesin Ginebra, 7 a
12 de junio de 1999, p. 6.
10
Echeverra, Andrs. Uso de marcas y nombres de dominio. Derechos Intelectuales, v. 9. Buenos Aires, Editorial
Astrea de Alfredo y Ricardo Depalma, 2001, p. 110.
11
OMPI, Organizacin Mundial de la Propiedad Intelectual. Centro de Arbitraje y Mediacin de la OMPI. Caso
No.
DES2015-0003
[en
lnea]
[consulta:
28
abril
2015].
Disponible
en:
http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=DES2015-0003
La OMPI decidi sobre este caso a favor de la demandante planteando varias vertientes.
En primer lugar la identidad o similitud del signo era confundible con los signos de que era
titular el demandante. En segundo lugar el demandado no haba probado un inters legtimo
para utilizar el signo. En tercer lugar se consider como un registro de mala fe, toda vez que el
demandado intentaba atraer usuarios a su sitio, usando la identidad del demandante. Por lo que
se resolvi la transferencia del nombre de dominio a favor del demandante.
Este caso es uno de los tantos que prueba la fuerza que se confiere al titular sobre su
registro marcario, para prohibir el uso indebido de su marca en internet.
caso de las meta etiquetas, las cuales son palabras claves que tienen como finalidad, alterar el
resultado de una bsqueda en internet. Por ejemplo, cuando un usuario busca una palabra
especfica en un buscador, estas pginas se muestren como relevantes sobre el resultado de la
bsqueda empleada, no siendo parte del contenido de la misma, dicha palabra. Esta meta
etiqueta es invisible para los consumidores pero reconocida por los motores de bsqueda12.
El conflicto nace cuando se usa una marca como meta etiqueta para atraer la clientela
del competidor. Es un acto de competencia desleal y puede crear confusin en los
consumidores, hasta el punto de que se adquieran los productos de la competencia y no los que
el usuario buscaba en principio.
Este otro uso demuestra que la actividad en internet, puede ser cohibida por el titular
de un derecho marcario, cuando se infringen sus derechos exclusivos. Por fortuna estas formas
de competencia desleal no prosperaron, pero si crearon suficientes motivos para concebir
problemas legales13.
12
13
II.
III.
Conclusiones
El mundo digital de hoy en da permite que todos los usuarios, de cualquier parte del
mundo, accedan a un nmero de contenidos ilimitados. Internet se ha convertido en un canal
de comercializacin, sustituyendo en ocasiones el comercio tradicionalmente conocido.
Por lo que se hace necesario que a medida que van surgiendo nuevos medios, las
legislaciones se adecen para proteger los derechos intelectuales. Si bien la Jurisprudencia y la
Doctrina han amparado y definido muchos aspectos que la legislacin no, no resulta suficiente
para establecer un patrn aplicable a todos los casos.
El registro de una marca proporciona a su titular derechos exclusivos, pero esos
derechos tambin tienen excepciones, en ciertos casos, cuando el uso no es lesivo para la marca
en cuestin, no se considera que exista un uso indebido. Definir un esquema para todo conflicto
marcario sera complejo, toda vez que los casos deben estudiarse como nicos, para medir el
grado de lesin sobre el registro marcario.
Al igual que estos derechos de exclusividad existen en el mercado tradicional, sirven
de base para todo uso indebido que tenga su raz en internet, siempre que este uso constituya
actos puros de competencia desleal.
En el caso de la publicidad comparativa aun si la licitud vare segn la legislacin de
cada pas, siempre esta accin concluye en problemas judiciales, ningn titular de su marca
quiere que la competencia la utilice de forma comparativa, aun se respeten los usos que han
sido aceptados por la jurisprudencia, por lo que el titular siempre tendr la prerrogativa de
ejercer su derecho de exclusividad.