UNIVERSIDAD ANDINA

NSTOR CCERES VELSQUEZ

FACULTAD DE CIENCIAS JURDICAS Y POLTICAS
CARRERA ACADMICA PROFESIONAL DE DERECHO

ASIGNATURA: DERECHO MERCANTIL

DOCENTE: xxxxx xxxxx xxxxx
PRESENTE: xxxx xxxx xxxx
Cdigo: xxxxxx
Seccin: IX seccin C
PUNO PER
2015

Viernes 15 de mayo del 2015.

DEDICATORIA:

El presente trabajo est dirigido a todas

aquellas personas, quienes nos demuestran el
valor de la amistad, en quienes confiamos, y
tenemos un cario y aprecio especial.
Yo agradezco a mis padres que han dado todo
el esfuerzo para que yo ahora este iniciando este
semestre IX y darle las gracias por apoyarme en
todos los momentos difciles de mi vida tales
como la felicidad la tristeza pero ellos siempre han
estado junto a m, y gracias a ellos soy lo que
ahora puedo ser. Un gran Estudiante y ser un
gran orgullo para ellos y para todo los que
confiaron en m.

AGRADECIMIENTO
El presente trabajo va dirigido con una expresin de gratitud y con el
testimonio de profunda gratitud y reconocimiento a las siguientes personas:
1. Para m distinguido maestra; Al Catedrtica Abog. Ponce Fernndez,
Martha Isabel, a quien expreso mi ms profundo agradecimiento, por su
nobleza y entusiasmo nos incentiv a realizar el presente trabajo dentro
de nuestra institucin; para as ser mejores en el campo acadmico y ser
los futuros profesionales del maana.
2. A los docentes de la Facultad de Ciencias Jurdica y Polticas de la
Carrera Acadmica Profesional de Derecho. Ya que ellos me ensearon
valorar los estudios y a superarme cada da, tambin agradezco a mis
padres porque ellos estuvieron en los das ms difciles de mi vida como
estudiante.
3. Agradezco Dios por darme la salud que tengo, por tener una cabeza con
la que puedo pensar muy bien y adems un cuerpo sano y una mente de
bien.
Estoy seguro que mis metas planteadas darn frutos en el futuro y por ende
me debo esforzar cada da para ser mejor en la universidad y en todo lugar sin
olvidar el respeto que engrandece a la persona.

NDICE

RESUMEN ......................................................................................................... 4
ABSTRACT: ....................................................................................................... 5
INTRODUCCIN ............................................................................................... 7
I. ANTECEDENTES HISTRICOS .................................................................... 9
PARTE TERICO CONTRATO SOBRE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL ........ 10
II.- DEFINICIN DE PROPIEDAD INDUSTRIAL: ............................................ 10
II.1.- DEFINICIN ETIMOLGICA ............................................................... 10
II.2.- DEFINICIN ......................................................................................... 10
ASPECTOS GENERALES ........................................................................ 10
EL CONTRATO DE LICENCIA DE MARCA ............................................. 17
III.- MBITO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL .............................................. 24
IV.- DERECHO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL ......................................... 26
IV.1.- LOS DERECHOS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL ANTE EL
MERCADO ................................................................................................... 27
IV.2.- LA IMPORTANCIA DE LOS DERECHOS DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL ................................................................................................ 27
IV.3.- ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. 28
IV.4.- DIFERENCIAS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y LOS DERECHOS
DE AUTOR PROPIEDAD INDUSTRIAL DERECHOS DE AUTOR .............. 30
V.- NATURALEZA JURDICA........................................................................... 31
VI.- NORMATIVIDAD LEGAL ........................................................................... 34
MARCO NORMATIVIDAD CONTRATO SOBRE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
......................................................................................................................... 34
LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL ............................................................. 34
NORMAS GENERALES DEL PROCEDIMIENTO ........................................ 35
LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN EL PER ............................ 37
VI.1.- LEGISLACIN NACIONAL ................................................................. 39
VI.2.- LEGISLACIN INTERNACIONAL ...................................................... 40
VI.3.- NORMAS SUPRANACIONALES ........................................................ 41
VI.4.- ORGANISMOS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL ............................ 41
VII.- CASUISTICA ............................................................................................ 42
RESUMEN: PROPIEDAD INDUSTRIAL .......................................................... 43
LEGISLACIN NACIONAL........................................................................... 44
CONCLUSIONES............................................................................................. 45
BIBLIOGRAFA ................................................................................................ 46

RESUMEN

La presente investigacin tiene como objetivo analizar y estudiar la

Propiedad Industrial Peruano. La Propiedad Industrial es el derecho que se le
otorga al inventor o creador de un producto o servicio, siempre y cuando el
mismo sea haya hecho a travs de su intelecto y que el mismo est
relacionado con la industria. Este trabajo estudia lo que es hoy en da la
Propiedad Intelectual, ya que la Propiedad Industrial es una rama de ella, y la
misma incluye las invenciones, patentes, marcas, dibujos y modelos
Industriales; y el Derecho de Autor, abarca las obras literarias, artsticas, obras
de teatro, pelculas, obras musicales, entre otros.
En el Per el organismo competente para el registro de la Propiedad
Industrial y el Derecho de Autor es el Servicio Autnomo de la Propiedad
Intelectual (SAPI), el Silencio; en este trabajo de investigacin se estudia el
proceso de registro de la Propiedad Industrial y del Derecho de Autor.
Actualmente es de vital importancia el registro de la Propiedad Intelectual, es
decir de cualquier invencin o creacin que haga una persona, ya que la
piratera hoy en da representa un gran problema para los creadores o
inventores de productos y servicios; por lo tanto debido a las problemticas
existentes, hay sistemas de registro para las diferentes invenciones bien sean
de servicios o de productos. Las marcas, las patentes y el derecho de autor con
el sistema de registro en el Per, ha permitido al usuario agilizar, organizar y
facilitar el registro de las creaciones de su intelecto humano.

ABSTRACT:
SUMMARY:

This research aims to analyze and study the Peruvian Industrial Property.
Industrial Property is the right that is granted to the inventor or creator of a
product or service, as long as it is has made through his intellect and that it is
related to the industry. This paper examines what is today the Intellectual
Property, Industrial Property as a branch of it, and it includes inventions,
patents, trademarks, industrial designs; and Copyright covers literary, artistic,
plays, films, musical works, among others.
In Peru, the body responsible for the registration of industrial property and
copyright is the Autonomous Service for Intellectual Property (SAPI), Silence; in
this research the registration of Industrial Property and Copyright is studied.
Currently it is vital the Intellectual Property Registry, ie any invention or creation
made by a person, as today piracy is a big problem for the creators and
inventors of products and services; therefore because of the problems that exist
there registration systems for different inventions whether of services or
products. Trademarks, patents and copyright with the registration system in
Peru has enabled the user to streamline, organize and facilitate the registration
of the creations of his human intellect.

SUMARIO:

RESUMEN,

ABSTRACT:,

INTRODUCCIN,

I.

ANTECEDENTES

HISTRICOS, PARTE TERICO CONTRATO SOBRE LA PROPIEDAD

INDUSTRIAL,

II.-

DEFINICIN

DE

PROPIEDAD

INDUSTRIAL:,

II.1.-

DEFINICIN ETIMOLGICA, II.2.- DEFINICIN, ASPECTOS GENERALES,

EL CONTRATO DE LICENCIA DE MARCA, III.- MBITO DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL, IV.- DERECHO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL , IV.1.- LOS
DERECHOS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL ANTE EL MERCADO, IV.2.LA IMPORTANCIA DE LOS DERECHOS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL,
IV.3.- ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL,
IV.4.- DIFERENCIAS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y LOS DERECHOS
DE AUTOR PROPIEDAD INDUSTRIAL DERECHOS DE AUTOR, V.NATURALEZA

JURDICA,

VI.-

NORMATIVIDAD

LEGAL,

MARCO

NORMATIVIDAD CONTRATO SOBRE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, LEY DE

PROPIEDAD INDUSTRIAL, NORMAS GENERALES DEL PROCEDIMIENTO,
LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN EL PER, VI.1.- LEGISLACIN
NACIONAL,

VI.2.-

LEGISLACIN

SUPRANACIONALES,

VI.4.-

INTERNACIONAL,

ORGANISMOS

DE

VI.3.LA

NORMAS

PROPIEDAD

INDUSTRIAL, VII.- CASUISTICA, RESUMEN: PROPIEDAD INDUSTRIAL,

LEGISLACIN NACIONAL, CONCLUSIONES, BIBLIOGRAFA.

INTRODUCCIN

La naturaleza humana es el sentimiento de la propiedad privada, del derecho

a sentirse dueo de aquello que, por alguna razn, cree que le pertenece. este
sentimiento de dominio, personal o colectivo, se ha hecho extensivo no slo a
los objetos inanimados, a los recursos naturales, y a todo aquello que es
producto de la inteligencia y de la invencin humanas. La toma de posesin
efectiva de un territorio fue motivo suficiente para considerarlo como propio, y
sigue sindolo hoy cuando otro no ostente un mejor derecho.
A lo largo de los aos el hombre ha venido evolucionando y desarrollando
nuevas ideas y creaciones; es por ello que actualmente existe la Propiedad
Intelectual que abarca todo lo que es la Propiedad Industrial, la cual incluye las
marcas, patentes, dibujos y modelos industriales; y a su vez en la Propiedad
intelectual tambin se encuentra el Derecho de Autor, el cual se basa en las
obras teatrales, libros, pelculas, etc. La Propiedad Intelectual es el derecho
que tienen las personas para registrar las creaciones e invenciones que
desarrollaron con su intelecto humano. El registro de la Propiedad Industrial es
de vital importancia para las personas, porque les permite ser los dueos y
tener la proteccin de sus invenciones. La marca es uno de los componentes
que caracteriza a la Propiedad Industrial; ya que es esta, uno de los elementos
ms destacados en el mercado, ya que mucho de los servicios y productos en
l tienen un ttulo nico y exclusivo que permite a la clientela identificar un
producto o servicio.
En el captulo IV de la decisin 486 de la comisin de la comunidad andina,
Rgimen comn sobre propiedad industrial, se regula los contratos a cuyo
estudio se dedicara el presente trabajo bajo el ttulo de la licencia y
transferencia de marcas.
En el caso de la norma interna peruana, el Decreto Legislativo N ley general
de la propiedad industrial regula el tema en los artculos 166 al 168 que forman
parte del captulo III derecho que contiene el Registro. Adicionalmente, el art.
165 de la misma norma contempla la posibilidad de que derecho sobre la
marca sea objeto de garanta u otros derechos, o ser materia de embargo; los

efectos de tales derechos o medidas estn condicionados a su inscripcin en el

registro.
En se contexto, el presente trabajo tiene por objeto el anlisis de los
contratos de licencia y transferencia de marcas, atendidas como bienes
inmateriales, susceptibles de ser objeto de negocios jurdicos como los
mencionados.
En tal sentido, con la finalidad de situarnos en el tema, en nuestro primer
captulo, titulado aspectos generales, realizaremos un breve examen de la
naturaleza jurdica y las funciones de las marcas, as como del nacimiento del
derecho de marcas
En el trabajo analizaremos el contrato de licencia de marcas, utilizando la
siguiente estructura: en primer lugar el concepto, naturaleza jurdica y funcin
econmica de cada uno de los contratos: los derechos y obligaciones de las
partes;

y, finalmente, la regulacin de ambos contratos en los principales

acuerdos internacionales relacionados con los derechos de propiedad

intelectual, as como en la normativa andina y nacional respecto del tema.
Cabe sealar que la mayora de los aspectos que analizaremos en el
presente trabajo son aplicables tambin (dejando a salvo las particularidades
de cada figura) a otros contratos relativos a derechos de propiedad intelectual
tales como la cesin y la transferencia de marcas, patentes, derechos
patrimoniales de autor, entre otros.

I. ANTECEDENTES HISTRICOS
En los inicios de civilizacin los inventos pasaban desapercibidos ya que el
progreso tcnico era muy lento, es probable que el propio inventor no
distinguiese lo que era el producto de su imaginacin; no fue sino hasta Edad
Media en que los soberanos comenzaron a otorgar privilegios con el objeto de
fomentar manufacturas este es el primer antecesor de las modernas patentes.
El primer privilegio exclusivo otorgado a una invencin se otorg en el ao
1427 con relacin a un nuevo tipo de barco fabricado por Filippo Bruelleschi, en
1474 en Venecia se dicta una ley que estableca obligatoriedad para el registro
de las invenciones y otorgaba a los inventores un monopolio por 10 aos.
En el ao 1709, la reina Ana de Inglaterra aprob que se otorgara a los
creadores catorce aos de proteccin, prorrogables por otros catorce si el
inventor segua vivo. Con ello no haca sino refrendar las teoras jurdicas de su
tiempo, que derivaban de las leyes de derecho natural y, de forma ms
inmediata, de distintos privilegios medievales.
En el Siglo XVIII el congreso de los Estados Unidos de Amrica, concede por
medio de la Constitucin de los Estados Unidos de Amrica, a los autores e
inventores

el

derecho

exclusivo

sobre

sus

respectivos

inventos

descubrimientos.
En 1873, a sugerencia de los Estados Unidos (EEUU), Austria convoca a
quince pases a una conferencia internacional sobre los derechos de patentes,
firmndose en 1883 tratados multilaterales de comn acuerdo en lo que se
refiere a marcas comerciales y patentes. Para el ao 1943 es concedida la
primera patente de invencin en Venecia, Italia.
A fin de desarrollar un marco legal que corrija las distorsiones del comercio
entre los pases, entre los cuales se vendran produciendo daos, se realizan
numerosos acuerdos y convenciones entre los que se destaca el Convenio de
Paris en 1883 y los Acuerdos sobre Derecho Intelectual Relacionados con el
Comercio (ADPIC).

PARTE TERICO CONTRATO SOBRE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

II.- DEFINICIN DE PROPIEDAD INDUSTRIAL:
II.1.- DEFINICIN ETIMOLGICA
A. Industria: viene del latn industria, vocablo formado por el prefijo indu
en el interior- y la raz del verbo struo construir, apilar, organizar,
fabricar- con el sufijo de cualidad ia.
B. Propiedad: Derecho o facultad de poseer alguna cosa y disponer de ella
dentro de los lmites de la legalidad
II.2.- DEFINICIN
La Propiedad Industrial es la que adquiere por s mismo el inventor o
descubridor con la creacin o descubrimiento de cualquier invencin
relacionada con la industria; y el productor, fabricante o comerciante con la
creacin de signos especiales con los que distinga de los dems de la misma
categora.
Segn Henri Capitant la Propiedad Industrial es la expresin usada para
designar el derecho exclusivo del uso de un nombre comercial, marca, patente
de invencin, dibujo o modelo de fbrica, y en general cualquier medio especial
de atraer a la clientela.
ASPECTOS GENERALES
1. Funciones de la marca
1.1.

Funciones distintiva

De acuerdo con la mayor parte de la doctrina, el hecho de otorgar a un

particular el derecho de exclusiva sobre un signo distintivo, se justifica en la
importante funcin econmica que cumplen las marcas, que constituyen un
mecanismo idneo para distinguir rpidamente entre los distintos productos y
servicios que se ofrecen en el mercado, sin necesidad de efectuar, en cada
ocasin, costosos y a menudo impracticables anlisis de sus caractersticas
tcnicas, calidad, etc. Ello contribuye al correcto funcionamiento del sistema

10

competitivo, una de cuyas premisas fundamentales consiste en que los agentes

competitivos, una de cuyas premisas fundamentales consiste en que los
agentes compitan entre s nicamente sobre la base de la calidad de sus
ofertas.
Esta idea fue expresada por el Tribunal de Justicia de las comunidades
Europeas en la famosa Sentencia emitida el 17 de octubre de 1990, en el caso
HAG-II:
13. En lo que el derecho de marcas se refiere debe destacarse que este
derecho constituye un elemento esencial del sistema de competencia no
falseado que el tratado pretende establecer y mantener. En un sistema de tal
naturaleza, las empresas deben estar en condiciones de captar la clientela por
la calidad de sus productos o de sus servicios, lo cual nicamente es posible
merced a que existen signos distintivos que permiten la identificacin de tales
productos y servicios. Para que la marca pueda desempear ese cometido con
la misma han sido fabricados bajo el control de una nica empresa, a la que
puede hacerse responsables de su calidad.
En cuanto a las definiciones legales, en el derecho europeo, el artculo 1 de
la directiva Comunitaria de 1988, seala que:
podrn constituir marcas todos los signos que quedan ser objeto de una
representacin grfica especialmente las palabras, incluidos los nombres de las
personas, los dibujos, las letras, las cifras, la forma del producto o de su
presentacin, a condicin de que tales signos sean apropiados para distinguir
los productos o servicios de una empresa de las otras.
Lo mismo sucede con la ley espaola de 1988, que en su artculo 1,
establece el concepto de marca, como todo signo o medio que distinga o sirva
para distinguir en el mercado los productos o servicios de una personas, de
productos o servicios idnticos o similares de otra personas, En el artculo 2 de

11

la misma norma se numeran, a manera de ejemplo, los signos idneos para

convertirse en marca1.
En el caso de los pases andinos, el art. 134 de la decisin 486 de la
comisin de la comunidad andina, Rgimen comn sobre propiedad industrial,
dispone que constituida marcas cualquier signo que sea apto para distinguir
productos o servicios en el mercado. Podr registrarse como marca los signos
susceptibles de representacin grfica. La naturaleza del producto o servicio al
cual se ha d aplicar una marca en ningn caso ser obstculo para su registro.
El mismo artculo contiene la enumeracin de los signos que podrn constituir
marcas2.
En cuanto a la norma interna peruana, el artculo 128 del Decreto Legislativo
823, Ley General de Propiedad Industrial, define a la marca como todo signo
que sirve para diferenciar en el mercado los productos y servicios de una
personas de los productos o servicios de otras personas. Podrn registrarse
como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y
susceptibles de representacin grfica. El mismo artculo contiene, como en
los casos mencionados anteriormente, el listado enunciativo de los signos que
pueden constituir marcas3.

Ley de marcas espaolas de 1988 Art. 2 podrn, especialmente constituir marca los siguientes signos o
medios:
a) Las palabras o combinaciones de palabras, incluidas las que sirven para identificar personas.
b) Las imgenes, figuras, smbolos y grficos.
c) Las letras, las cifras y sus combinaciones.
d) Las formas tridimensionales, entre las que se incluyen los envoltorios, los envases, la forma del
producto o su presentacin
e) Cualquier combinacin de los signos o medios que, con carcter enunciativo, se mencionan en
los apartados anteriores.
2
podrn constituir marcas, entre otros, los siguientes signos.
a. Las palabras o combinaciones de palabras.
b. Las imgenes, figuras, smbolos, graficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas,
emblema y escudos.
c. Los sonidos y los colores.
d. Las letras y los nmeros.
e. Un color delimitado por una forma, o una combinacin de colores
f. La forma de los productos sus envases o envolturas.
g. Cualquier combinacin de los signos o medios indicados en los apartados anteriores
3
Decreto legistativo N823 art. 128 se entiende por marca todo signo que sirva para diferenciar en el
mercado los productos y servicios de una persona de los productos o servicios de otras personas podrn
registrarse como marca los signos que sean perceptibles, suficientemente destintivos y susceptibles de
representacin grafica, entre ellos los siguientes:
a) Las palabras reales o forjadas o las combinaciones de palabras, incluidad las que sirven para
identificar a las personas
b) Las imgenes, figuras, smbolos, graficos, logotipos, y sonidos
c) Las letras, los nmeros, la combinacin de colores

12

Como pueden apreciarse, las normas legales mencionadas tienen como

denominacin comn en hecho de que contienen definiciones amplias y
abiertas de marcas, en la cual el elemento esencial de su capacidad distintiva,
adems de relaciones enunciativas de los signos susceptibles de ser
considerados como tales y, en consecuencia, de acceder al registro, que, en
nuestro sistema jurdico, es constitutivo del hecho sobre las marcas.
Como seala Bertone y Cabanellas4 la funcin distintiva de la marca no solo
hace a la esencia de este signo, sino que solo se cumple y delimita
adecuadamente en base al derecho exclusivo del titular de la marca, que es el
corazn del derecho de marcas
El efecto, la caracterstica esencial del derecho de marcas es precisamente
el ius prohibendi, es decir, la facultad que se concede al titular del signo
distintivo, de impedir a terceros el uso de signos idnticos o similares, de
manera tal que se produzca riesgo de confusin o de asociacin.
As, el carcter distintivo se encuentra implcito en la propia definicin de
marca y, a nuestro criterio, constituye el fundamento en que se apoya el
derecho marcario.
1.2.

Funciones indicadora del origen empresarial

Para Fernndez- Novoa, la funcin indicadora del origen o procedencia

empresarial es, sin duda, la funcin primaria y fundamental de la marca: la que
se apoya directamente en las reacciones de los consumidores y se basa de
modo inmediato en la estructura del derecho de marca. En efecto, al
contemplar una marca puesta en relacin con un producto o servicio, el
consumidor piensa lgicamente que el producto o servicio procede de una
determinada empresa: de aquella empresa de la que proceden todos los
productos o servicios de la misma clases que estn dotados de la misma
marca. En este sentido la marca desempea un papel informativo: atestigua

d)

Las formas tridimensionales entre las que se incluyen las envolturas, los envases, la forma no
usual del producto o su representacin.
e) Cualquier combinacin de los signos o medios que con carcter enunciativo, se mencionan en
los apartados anteriores
4
Bertone, Luis Eduardo y Cabanellas de las cuevas, Guillermo Op. Cit. Pag.33

13

ante los consumidores que todos los productos de unos mismos portadores de
la misma marca han sido fabricados o distribuidos por una misma empresa.
La importancia de esta funcin fue reconocida por el tribunal de Luxemburgo
en su sentencia de 23 de mayo 1978, que revolvi el caso Hoffmann-La
Roche/Centrafarm , en la que sealo lo siguiente:
es preciso tener en cuenta que la funcin esencial de la marca consiste en
garantizar al consumidor o usuario final la identidad del origen del producto
marcado, permitindole distinguir sin confusin posible este producto de los
productores que tienen otra procedencia.
Que esta garanta de procedencia implica que el consumidor o el usuario
final puedan tener la certeza de que un producto marcado que le es ofertado no
ha sido objeto, en una fase anterior de la comercializacin, de una intervencin
realizada por un tercero sin autorizacin del titular de la marca que atente
contra el producto en su estado originario.
Que el derecho que se reconoce al titular de oponerse a cualquier utilizacin
de la marca que sea susceptible de falsear la garanta de procedencia as
entendida, forma parte del objeto especifico del derecho sobre la marca.
Sin embargo, como hemos sealado anteriormente, si bien reconocemos la
importancia de la funcin indicadora del origen empresarial, consideramos que
la funcin esencial de la marcas es la distintiva, de la cual se derivan todas las
dems.
Ahora bien, teniendo en cuenta el estado actual de la tecnologa y los
avances en las comunicaciones, la funcin indicadora del origen empresarial no
se entiende necesariamente como producto de una relacin directa entre el
consumidor, a travs de la marca, identifica la procedencia del producto y la
asocia con experiencia anteriores de consumo.
En otras palabras, al ver las marcas de un producto, el consumidor recuerda
que corresponde al producto identificado con la misma marca que adquiri
anteriormente, y asume que ambos proceden del mismo empresario o, si son
distintos empresarios, que existe relacin entre ellos.

14

1.3.

Funcin indicadora de la calidad

Otras de la funciones de las marcas consiste en brindar informacin acerca

de la calidad de los productos: al ver la marca que identifica a un producto
determinado, el consumidor reconoce la buena, regula o mala calidad que,
segn sus anteriores experiencias de consumo, tiene dicho producto.
La importancia de esta funcin de la marcas pueden apreciarse si se
observa el nfasis que, por lo general, ponen los titulares de signos distintivos
que otorgan licencias, cesiones o franquicias respecto de los mismos, en
establecer mecanismo que aseguren que los licenciatarios, cesionarios o
franquiciados cumplan con los estndares de calidad establecidos, de manera
tal que el pblico contine atribuyendo a los productos marcados, la misma
calidad que si fuera fabricados y/o comercializados por el titular original.
Esta idea tambin fue recogida por el tribunal de Justica de las comunidades
Europeas en la ya mencionada sentencia que resolvi el caso HAG-II, en la
que afirmo que la marca debe constituir la garanta de que todos los productos
designados con la misma han sido fabricados bajo el control de una nica
empresa, a la que puede hacerse responsable de su calidad.
1.4.

Funcin condensadora del goodwill

A travs de las marcas, se va condensando o consolidando a travs del

tiempo, de manera progresiva, la buena reputacin o goodwill de su titular,
quien puede esperar razonablemente que el pblico, al reconocer dicha
reputacin o prestigio, adquirir reiteradamente los bienes o servicios
marcados.
Esta funcin de las marcas adquiere mayor importancia, en la medida en que
aumente el prestigio de la marca en la mente de los consumidores. Siendo as,
la funcin condensadora del goodwill se aprecia con mayor nitidez en las
marcas notorias o renombradas, precisamente debido a que son las que gozan
de buena reputacin en el mercado.
Citando nuevamente la sentencia recada en el caso Hoffman-La
Roche/Centrafarm

15

el objeto especifico del derecho de marca consiste particularmente en

conferir al titular el derecho exclusivo a utilizar la marca para la primera
comercializacin de un producto y protegerlo, de este modo, contra los
competidores que pretendan abusar de la posesin y de la reputacin de la
marca.
1.5.

Funcin publicitaria

La doctrina no es unnime en reconocer a la funcin publicitaria de la marca

como autnoma y con relevancia jurdica.
En el derecho norteamericano, por ejemplo, Schechter5 afirma que la marca
no solamente es el smbolo de goodwill, sino que puede ser el mecanismo ms
efectivo para crear goodwill, y vende efectivamente los productos.
Fernndez-Novoa6concuerda con esta opinin, indicando que, si bien es
cierto que el tribual de las comunidades Europeas an no se ha pronunciado
claramente respecto del tema, no debe desconocerse la importancia de esta
funcin, que se hace evidente en la posibilidad de otorgar licencia de marcas
con potencial publicitario, para una importante variedad de productos y
servicios.
Bertone y cabanellas7, por su parte, consideran que la funcin publicitaria de
las marcas no se encuentra protegida en forma directa por la legislacin
marcaria. Las normas que restringen y determinan las facultades publicitarias,
por ejemplo, en lo que hace a propaganda comparativa, son las relativas a
lealtad comercial y competencia desleal. Jurdicamente, la funcin de rgimen
de marcas en relacin con la publicidad es indirecta. Impide que partes ajenas
al titular de la marca utilicen esta sin autorizacin de su dueo, apropindose
as de la publicidad que se haya efectuado de alguna de las maneras
anteriormente descrita.
En nuestra opinin, las marcas cumplen una importante funcin publicitaria,
independiente de la funcin condensadora del goodwill, aunque relacionada
5

Citado por FERNANDEZ NOVOA, Carlos op. Cit, Pg. 69

Fernndez-Novoa, Carlos Op. Cit Pg. 69
7
Bertone, Luis y y cabanellasde la cuevas, Guillermo. Op. Cit. Pg. 56
6

16

con esta. En efecto, las marcas constituyen un mecanismo idneo para que los
consumidores reciban los mensajes publicitarios, que a su vez contribuyen a
formar la reputacin de los productos o servicios.
Asimismo, los titulares o licenciatarios de las marcas realizan importantes
inversiones publicitarias, cuya cuanta aumenta en forma proporcional a la
notoriedad y reputacin de la marca, con la finalidad de mantener e
incrementar su participacin de mercado, o incursionar en nuevos mercados. El
eje de tales campaas es, por supuesto, la marca.
EL CONTRATO DE LICENCIA DE MARCA
Tal como sealamos en el captulo anterior, el hecho de considerar, como
hace la doctrina mayoritaria, a las marcas como bienes inmateriales, posibilita
que esta ingresen en el trafico jurdico- patrimonial.
Ene se sentido, el contrato de licencia de marcas constituye, a nuestro
criterio, el negocio jurdico ms importante y frecuentemente utilizado, entre los
vinculados a derechos de propiedad intelectual.
Roncero Snchez8 indica, refirindose al contrato de licencia de marcas, lo
siguiente:
Es carcter patrimonial de los derechos de la propiedad industrial
anteriormente sealado permite que estos puedan ser objeto de negocios
jurdicos que, desde el punto de vista de su funcin econmica, permiten
realizar el valor que adquieren ciertos bienes inmateriales como consecuencia
de la proteccin que les proporciona el ordenamiento jurdico. En ese contexto
sedan marca el contrato de licencia, figura negociar construida particularmente
en relacin con los derechos de la propiedad industrial y, en concreto, con la
patente que tambin se reconoce en relacin con las marcas protegidas
mediante la concesin de un derecho de uso exclusivo.
En el presente captulo, presentaremos en primer lugar el concepto,
naturaleza jurdica y funcin econmica del contrato de licencia de marca;
posteriormente, analizaremos los derechos y obligaciones de las partes en el
contrato: el licenciante y el licenciatario; y, finalmente, estudiaremos la forma en
8

Roncero Snchez, Amtonio. Op. Cit. Pg. 31.

17

que se ha regulado esta figura en los principales acuerdos internacionales

relacionados con los derechos de propiedad intelectual, as como su
tratamiento en la decisin 486 de la comisin de la Comunidad Andina y en el
Decreto Legislativo N823.
1. Concepto, naturaleza jurdica y funcin econmica
1.1. Concepto
Roncero9, partiendo de las distintas definiciones de contrato de licencia
existentes en la doctrina, esboza el siguiente concepto preliminar. por
contrato de licencia se entiende el contrato en virtud del cual un sujeto titular
de un derecho de la propiedad industrial (licenciante) autoriza a otro
(licenciatario) la utilizacin o explotacin del bien inmaterial protegido con
dicho derecho, generalmente a cambio de un precio.
A partir de esta definicin, el autor deduce que los elementos definidores
del contrato de licencia son:
a) Su objeto, que en principio es un bien inmaterial protegido por un derecho
de la propiedad industrial;
b) Su causa, que consiste en facilitar a un tercero el uso o explotacin de bien
material protegido;
c) La prestacin esencial material del contrato, que es la obligacin asumida
por el licenciante, de autorizar el uso por parte del licenciatario del bien
inmaterial protegido y hacer lo necesario para que el licenciatario pueda
ejercer el derecho material de la licencias.
Para nosotros, el contrato de licencia de marcas es aquel en virtud del cual
el ttulo de un signo distintivo (marca, nombre comercial, lema comercial
etc.) autoriza a otro a usar y/o econmicamente dicho signo, ya sea de
manera onerosa o gratuita, con carcter de exclusividad o no.
1.2. Naturaleza jurdica
Segn algunos autores, en contrato de licencia puede ser subsumido o
asimilado con otros contratos tpicos, tales como el arrendamiento, franquicia,

Roncero SANCHEZ, Antonio, Op. Cit. Pg. 64

18

transferencia de know how, usufructo, mutuo , sociedad, contratos de

colaboracin empresarial, contratos de sociedad, entre otros.
Por nuestro parte, c0oncideramos que el contrato de licencia de marcas
tiene caractersticas de lo individualizar y distinguir de otra figura negciales,
tales como su objeto que, como hemos sealado, consiste en la autorizacin
de uso de un bien inmaterial objeto de un derecho de exclusividad otorgado
legalmente, la importancia de la idoneidad del licenciatario; la estrecha relacin
de colaboracin que frecuentemente se produce entre el licenciante y el
licenciatario; la usual existencia de estricto controles a fin de asegurar la
calidad de los productos y servicios licenciados, manteniendo de esa manera el
goodwill de la marca material de la licencia; las limitaciones territoriales al
mbito de la licencia, entre otras.
Estamos, pues, ante un contrato sui generis, con objeto, contenido y
caractersticas singulares que, si bien es cierto que no puede ser subsumido o
asimilado en figuras contractuales afines, no est descartada la posibilidad de
aplicar con analoga las normas que regulan a dichos contratos, siempre que
se tenga en cuenta el carcter inmaterial del objeto de contrato de licencia de
marcas, as como las particularidades que se

presenten en cada caso

concreto.
Otros rasgo caracterstico del contrato de licencia de marcas es que su
celebracin se produce intuitu persona, debido a que la razn determina para la
celebracin del contrato es, precisamente, la organizacin empresarial del
licenciatario. De ello se desprende, a criterio de Fernndez-Novoa10, la regla
general segn la cual no se permite al licenciante ceder la licencia a terceros,
salvo que cuente con la autorizacin expresa del licenciatario.
Ello debido a que, como veremos ms adelante, a pesar de tratarse de un
contrato tpico (regulado en nuestro pas por la Decisin 486 del Acuerdo de
Cartagena y el Decreto Legislativo N 823) y nominado, nuestro ordenamiento
contiene pocas disposiciones relativas al contrato en cuestin, lo que podra
hacer necesaria o conveniente la aplicacin de las normas generales sobre
10

Fernndez-Novoa, Carlos Op.Cit. Pg. 441.

19

contratos, contenidas en el Cdigo Civil, o la aplicacin analgica de normas

que rige para contratos similares.
1.3. Funciones Econmica
Tradicionalmente se conceba al contrato de licencia de marca como un
mecanismo idneo para ingresar a nuevo mercados geogrficos, sin necesidad
para el titular de la marca de incurrir en los costos de crear una nueva empresa
o aplicar sus operaciones. Asimismo, el contrato de licencia se presentaba
como la nica forma sus operaciones. Asimismo, el contrato de licencia se
presentaba como la nica forma legal de ingresar a los mercados de pases
que imponan restricciones legales a las inversiones extranjeras11.
En la actualidad, adems de las finalidades originales, la doctrina reconoce
una funcin relacionada bsicamente con las marcas notarias o renombradas,
consistente en explotar el valor econmico de las mismas, ya sea a travs de la
concesin de licencia para productos idnticos o similares a los producidos por
el titular, como mediante el otorgamiento de licencias para productos distintos,
de esa manera, el licenciatario se beneficia con la reputacin de la marca
notoria o renombrada, mientras que el licenciante persigue, adems del
beneficio econmico directo ( la contraprestacin por el derecho de uso de la
marca), mantener o incrementar la reputacin de su marca, lo que
eventualmente redundara en un aumento de su licencia.
Debe tenerse especial cuidado, sin embargo, en el establecimiento de
controles respecto de la calidad e idoneidad de los productos y servicios para
los cuales se otorga la licencia, a fin de evitar el deterioro de la reputacin para
los cuales se otorga la licencia, a fin de evitar el deterioro de la reputacin de la
marca licenciada, o su uso exagerado, que puede producir a la vulgarizar de la
marca.
2. Derecho y obligaciones de las partes
2.1. Derecho y obligaciones del licenciante
En general, el licenciante tiene los siguientes derechos, aunque estos
pueden variar segn el tipo de licencia de que se trate:
11

Tal como sucedi con muchos pases latinoamericanos en la dcada del setenta.

20

a) A fiscalizar el uso que hace el licenciatario de su marca, y a controlar la

calidad e idoneidad de los productos o servicios respecto de los cuales se
otorga la licencia.
b) A ser informado oportunamente respecto de cualesquier acto de terceros
que afecte o sea susceptible de daar la reputacin de la marca licenciada.
Puede facultarse al licenciatario a accionar directamente, en representacin
del licenciante, en la defensa de sus derechos de propiedad intelectual.
c) En algunos casos, se pacta que el licenciante se encuentra en libertad de
comercializar directamente los productos marcados, en el territorio respecto
del cual se otorga la licencia.
Asimismo, el licenciante asume por lo general las siguientes obligaciones:
a) Autorizar al licenciatario a usar la marca en la publicidad y
comercializacin de los productos materia de la licencia, abstenindose
de usar el ius prohibendi contra el licenciatario, respecto del uso pactado
en el contrato. se trata de la obligacin esencial, inherente al objeto del
contrato.
b) Mantener vigente los registros y autorizaciones necesarios los derechos
correspondientes a la marca de la licencia.
c)Efectuar una adecuada publicidad de la marca materia de la licencia, a fin
de mantener su valor econmico en el mercado geogrfico comprendido
en el contrato. en algunas ocasiones, esta obligacin es trasladada al
licenciatario.
2.2. Derecho y obligaciones del licenciatario
El principal derecho del licenciatario consiste, evidentemente, en usar
pacficamente la marca del licenciante, sin que este ejerza su ius prohibendi,
los restantes derecho de licenciatario se desprende, en sentido negativo, de las
obligaciones del licenciante, razn por la cual consideramos innecesario
enumerarlos.
En cuanto a las obligaciones del licenciatario, estas consisten bsicamente
en:
a) Pagar oportunamente la contraprestacin por el uso de la marca, pactada
en el contrato. dicha contraprestacin por el uso de la marca, pactada en el

21

contra. Dicha contraprestacin puede consistir en una cantidad fija, en un

porcentaje de las ventas de los productos marcados, o en una combinacin
de ambas.
b) Cumplir con la obligacin de uso de la marca, a fin de evitar la eventual
cancelacin de la misma.
c) Usar la marca de tal manera que no se altere significativamente la forma
en que estas ha sido registrada.
d) Respetar los estndares de calidad, comercializacin, mantenimiento d
goodwill, etc., pactados en el contrato.
e) Informar oportunamente al licenciante sobre cualquier infraccin a los
derechos sobre la marca objeto de licencia que se detecte.
3. Regulacin en tratados internacionales y normas
3.1. El acuerdo Trips
El artculo 21 del acuerdo Trips12establece que los estados Miembros
podrn establecer las condiciones para la licencia y cesiones de las marcas de
fbrica y de comercio; asimismo, se prohbe el establecimiento de licencia
obligatoria de marcas de fbrica o de comercio.
El acuerdo deja a los Estados Miembros en libertad para determinar
requisitos que debe cumplir el contrato de licencia de marca.
A criterio de Ana Mara Pacn13, esto significa el legislador nacional puede
establecer que el licenciante debe preocuparse por que el licenciatario
mantenga la calidad de los productos y a estos efectos ejercer un control sobre
el licenciatario. Tambin puede establecer que el contrato de licencia, para
tener validez, deba ser registrado. Igualmente, practicas dirigidas a regular las
relaciones contractuales entre el licenciante (extranjero) y el licenciatario
(nacional), como limitaciones en el pago y transferencia al exterior de las

12

Sigla en ingls de Trade Related Aspects of intelectual Property Rights, en espaol acuerdo sobre
los aspectos de los derechos de propiedad intelectual Relacionados con el Comercio. El acuerdo Trips
forma parte del acuerdo de Marrakech, por el cual se estableci la Organizacin Mundial de Comercio
(OMC), POR EL CUAL SE formalizaron las modificaciones al marco jurdico internacional sobre el
comercio luego de la Ronda Uruguay de negociaciones.
13
PACN LUNG, Ana Mara. implicancia del Trips en el Derecho de Marcas. Articulo publicado en
Thmis Revista de Derecho Segunda poca. N 36. Lima, 1997. Pg. Y siguiente.

22

regalas, o la imposicin de un impuesto extraordinario sobre el monto de las

regalas, en principio, no violan el artculo 21.
Como puede apreciarse, la amplitud de la disposicin bajo comentario,
podra permitir la aprobacin de normas nacionales restrictivas de la libre
cesin de marcas y/o discriminatorias respecto de los inversionistas
extranjeros, lo que ira en contra del espritu del acuerdo, que consiste en
favorecer la libertad de comercio a nivel internacional.
Otro aspecto importante es el hecho de que se haya prohibido expresamente
las licencias obligatorias14, las cuales, siguiendo nuevamente a Pacn son
susceptibles de incluir a error al pblico consumidor, que asumir que el
producto respecto del cual se otorga la licencia obligatoria, ha sido puesto en el
mercado por el titular de la marca, o con el consentimiento de este.
3.2. La decisin 486 de la comisin de la comunidad Andina
El artculo 162 de la Decisin 486 faculta al titular de una marca registrada o
en trmite de registro en uno de los Pases Miembros, a otorgar licencia a uno
o mas terceros para la explotacin de dicha marca.
a) La obligacin de registrar la licencia ante la oficina nacional competente.
b) Que la licencia conste por escrito.
Por otro lado, el artculo 163 de la Decisin dispone que no sern los
contratos de licencia o transferencia de registro de marcas que no se ajusten a
las disposiciones de Rgimen Comn de Tratamiento a los Capitales
Extranjeros y sobre Marca, Patente, Licencias y Regalas, o a las disposiciones
comunitarias y nacionales sobre prcticas comerciales restrictivas de la libre
competencia.
3.3. El Decreto Legislativo N 823, Ley de Propiedad Industrial

14

La Ley mexicana de inversiones de marcas de 1975 (actualmente derogada) contemplada en su

artculo 132 el otorgamiento de licencia obligatoria de marcas. La razn de ser de la norma era que
muchas empresas licenciatarias extranjeras se negaban sin justificar algunas a renovar sus contratos de
licencia de marcas.

23

De conformidad con lo dispuesto por el artculo 166 de la norma peruana, la

marca podr ser objeto de licencias para la totalidad o parte de los productos o
servicios para los cuales se registr.
El artculo 167 dispone que, tratndose de licencia de marcas, de licenciante
responde ante los consumidores por la calidad e idoneidad de los productos o
servicios licenciados, como si fuera el productos o prestador de estos.
Finalmente, el artculo 168 del Decreto Legislativo N 823 dispone la
aplicacin del procedimiento dispuesto en el artculo 142 de la misma norma es
decir, el aplicable al registro de marcas a la inscripcin de las licencias.
III.- MBITO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
La Propiedad Industrial es una rama de la Propiedad Intelectual y no
podramos ampliar sobre la Propiedad Industrial sin antes expresar el concepto
de Propiedad Intelectual la cual tiene que ver con las creaciones de la mente:
las invenciones, las obras literarias y artsticas, los smbolos, los nombres, las
imgenes, los dibujos y modelos utilizados en el comercio.
La propiedad industrial protege al inventor o descubridor de cualquier
individuo que desee robar su idea, no por el hecho de jactarse de robar un
invento, sino para obtener el provecho econmico, se considera que
comprende cuatro grupos de instituciones.
Un primer grupo de componentes de la propiedad industrial lo constituyen las
creaciones industriales nuevas, que se protegen por instrumentos que varan
de un pas a otro en formalidades y en sus respectivas denominaciones pero
que por lo comn son las patentes de inversin, los certificados de inversin y
los registros de modelos y dibujos industriales.
Un segundo grupo de elementos de la propiedad industrial consiste en los
signos distintivos que, con variantes no radicales de una a otra legislacin, son
los siguientes: las marcas, los nombres comerciales, las denominaciones de
origen y los anuncios o avisos comerciales.

24

En tercer trmino se incluye como vinculada con la propiedad industrial la

represin de la competencia desleal.
Mas el adelanto econmico y el progreso de la tcnica han motivado que en
los ltimos aos se ample el mbito de la propiedad industrial a otras esferas
como la de las variedades vegetales, la de los conocimiento tcnicos o knowhow, y la de distintas fases que conforman la tecnologa en su sentido ms alto.
La percepcin de que la propiedad intelectual se circunscriba a las
prerrogativas del derecho de autor resultaba muy limitada para esta categora
de derechos que, hoy en da, sin discusin de ningn tipo admite lo que se
reconoce como derechos industriales, entre los cuales destacan las patentes,
las marcas y los signos distintivos. De esta afirmacin se desprende que la
Propiedad Intelectual se divide en dos categoras, a saber:
El Derecho de Autor, que se entiende como la proteccin jurdica que se
otorga al titular del derecho de una obra original del que es inventor. Es el
derecho patrimonial oponible al pblico que confiere a su titular un monopolio
exclusivo de explotacin sobre un objeto no tangible pero dotado de un valor
econmico. El Derecho de Autor comprende dos categoras principales de
derechos: los derechos patrimoniales y los derechos morales.
Por derechos patrimoniales se entiende los derechos de reproduccin,
radiodifusin, interpretacin y ejecuciones pblicas, adaptacin, traduccin,
recitacin pblica, exhibicin pblica, distribucin, entre otros.
Por derechos morales se entiende el derecho del inventor a oponerse a
cualquier deformacin, mutilacin o modificacin de su obra que pueda ir en
detrimento de su honor y reputacin.
La Propiedad Industrial que abarca las invenciones, los diseos industriales,
las marcas, los lemas, las denominaciones comerciales, incluye tambin la
represin a la competencia desleal, las patentes, la creacin tcnica de las
invenciones

aplicables

la

industria,

los

diseos

industriales,

los

descubrimientos, as como tambin los signos distintivos, incluida las marcas

de fbrica, de comercio y de agricultura, las denominaciones de origen los

25

nombres y lemas comerciales, es decir la Propiedad Industrial se entiende en

su acepcin ms amplia y se aplica no slo a la industria y al comercio
propiamente dichos, sino tambin al dominio de las industrias agrcolas y
extractivas y a todos los productos fabricados o naturales, por ejemplo: vinos,
granos, hojas de tabaco, frutos, animales, minerales, aguas minerales,
cervezas, flores, harinas.
IV.- DERECHO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
La propiedad industrial es un conjunto de derechos que puede poseer una
persona natural o jurdica sobre una invencin (patente, modelo de utilidad,
topografa de productos semiconductores, certificados complementarios de
proteccin de medicamentos y productos fitosanitarios), un diseo industrial, un
signo distintivo (marca o nombre comercial), etc.
Otorga dos tipos de derechos: en primer lugar el derecho a utilizar la
invencin, diseo o sigo distintivo, y en segundo lugar el derecho a prohibir que
un tercero lo haga.
El derecho de prohibir es la parte ms destacada de la propiedad industrial y
permite al titular del derecho el solicitar el pago de una licencia, tambin
llamada regala o royalty. Posee lmites temporales, pues casi todos los
derechos de propiedad industrial tienen una duracin mxima, y territoriales
pues slo tienen validez en el territorio donde se han concedido (normalmente,
pero no exclusivamente, un pas)
Otros lmites al derecho de prohibir son el agotamiento del derecho, por el
cual una vez comercializado con permiso del titular o habiendo cobrado la
indemnizacin no se puede impedir la posterior venta; el uso con fines
experimentales y no comerciales, la entrada temporal en el pas de un medio
de locomocin matriculado en el extranjero, etc.
La propiedad industrial es el derecho exclusivo del uso de un signo distintivo
(marcas, nombre comercial, lema comercial, denominacin de origen), una
patente de invencin, un modelo de utilidad, un diseo industrial. La propiedad

26

industrial protege la creatividad, la invencin e ingenio de cualquier persona o

empresa para identificarse en el mercado.
IV.1.- LOS DERECHOS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL ANTE EL
MERCADO
Podemos considerar que el conjunto de los derechos y aspectos incluidos
dentro del concepto de Propiedad Industrial constituyen el pilar bsico en las
organizaciones de mercado, especialmente en la economa de competencia
actual.
Todas las empresas actualmente deben apostar por una inversin cierta y
segura en investigacin y desarrollo que den como fruto las mejoras en sus
procesos productivos creando nuevos productos ms acordes con el momento
socio cultural actual.
Actualmente en la economa globalizada una empresa con un gran
patrimonio en investigacin y desarrollo, es una empresa ms potente
tcnicamente que la competencia, el derecho fundamental de la propiedad
industrial es que todo la inversin realiza en la bsqueda de nuevos productos
no sea echada por tierra por la falsificacin de nuestros productos o procesos
operativos.
La implantacin de una cultura de propiedad industrial e intelectual en las
empresas contribuir a incentivar la creatividad y la proteccin de la innovacin
como factores claves de productividad, as como integrar el patrimonio
intangible en los valores de la empresa.
IV.2.- LA IMPORTANCIA DE LOS DERECHOS DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL
Si se desea garantizar el desarrollo general de un pas es necesario el
desarrollo de aspectos como la tecnologa, el comercio y el sector industrial
entre otros y es aqu donde juegan un papel fundamental los Derechos sobre la
Propiedad Industrial como parte bsica de ese proceso de desarrollo.

27

La garanta hacia la empresa o el sujeto innovador acerca de la posesin y

derechos sobre su invento o innovacin es la base para que los diferentes
segmentos del mercado puedan avanzar en el campo de la innovacin,
proceso empresarial que se vincula directamente con el mercado y los usuarios
mejorando tanto los servicios como fomentando la competitividad de las
empresas.
Si, como es sabido, desarrollar o innovar ante el mercado ofrece ventajas
ante la competencia, los Derechos sobre la Propiedad Industrial ofrecen una
posicin de ventaja aadida en forma de exclusividad sobre su invento o
innovacin permitindole mejorar de modo notable la competitividad de modo
directo comercializando su producto o vendiendo sus derechos a terceros, otro
modo de generar beneficio a partir de la innovacin.
Pero no solo las grandes empresas se benefician de los Derechos sobre la
Propiedad Industrial; gran nmero de pequeas empresas se lanzan al
mercado a partir de una sola patente apoyada en las ventajas que sus
derechos le confieren y que segn las legislaciones vigentes pueden
extenderse hasta los veinte aos.
Como hemos visto resumidamente, la correcta proteccin de los Derechos
de la Propiedad Industrial es una parte fundamental del desarrollo de los
mercados en la sociedad moderna.
IV.3.- ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
Constituyen elementos de la propiedad industrial:
a) Las patentes de invencin; Patente, es el derecho real, exclusivo e
individual til para comercializar un invento, producto por el cual el inventor
tiene derecho a recibir regalas por un determinado perodo de tiempo. Por
ejemplo la patente del VHS, del CD room, etc., reciben cada ao regalas
slo por la utilizacin de algn derivado de dicho producto.
b) Los certificados de proteccin; Es la Patente Precautoria, es cuando un
derecho todava no ha sido reconocido, pero se encuentra en trmite. En
este caso si existiese un conflicto por obtener una patente por dos o ms

28

individuos o empresas, se prefiere el derecho de quien logra probar la

primera inscripcin o la primera invencin. El Per tiene los certificados de
Proteccin de los derivados del Yacn.
c) Las patentes de modelos de utilidad; Es la patente de un artefacto,
herramienta o instrumento cualquiera que permite (como su nombre lo
seala) una mejor utilidad del mismo. Ejemplo. Cuando se invent la
videocinta, se pagaron regalas para poder desarrollar el VHS y el Betamax.
d) Los diseos industriales; Es un derecho que permite al dueo del mismo
excluir a cualquier persona ajeno a su entorno la explotacin de cualquier
reunin/combinacin

de

lneas,

colores,

formas

que

un

producto

determinado tenga, el cual le haga merecedor de un reconocimiento en el

mercado. Ejemplo, la figura de un ratn animado en el color negro rodeado
de un anillo blanco es figura emblemtica de Disney World. La franja blanca
sobre fondo rojo es utilizada por la Coca Cola, y as. Los problemas son
frecuentes, porque los dueos de las primeras patentes de diseos
industriales no suelen acceder a que otras empresas registren un diseo
particular.
e) Los secretos empresariales; Es conocido como know how, protege la
aplicacin de un mtodo industrial en un determinado producto. Por ejemplo
Coca Cola tiene protegido su derecho de cmo fabrica su producto.
Tengamos en el recuerdo este concepto pues ser el de mayor relevancia
para nuestra investigacin.
f) Los esquemas de trazado de circuitos integrados
g) Las marcas; todo signo susceptible de representacin grfica que sirva para
distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de
otras.
Por tanto, el propio concepto demarca exige los siguientes requisitos:
Existencia de un signo.
Que se pueda representar de forma grfica.
Funcin mercantil: la marca va a desarrollar su actividad en el mercado.
Identificacin del origen empresarial de unos productos o servicios.

29

g.1.- de productos y de servicios; Utilizado sobre todo cuando se trata de

buscar una diferenciacin en cuanto a la prestacin de un servicio: alquiler
de limosina con jacuzzi, viaje al espacio, etc.
g.2.- colectivas; Utilizada por las grandes trasnacionales, por el cual se
inscriben en un solo derecho todos los derechos que estimen pertinentes,
bajo el marco de una proteccin ms universal y onerosa.
g.3. de certificacin; Son los certificados que un determinado producto o
servicio tiene, por ejemplo los certificados ISO a nivel internacional.
h) Los nombres comerciales
i) Los lemas comerciales; palabra, frase o leyenda utilizada por un industrial,
comerciante o agricultor, como complemento de una marca denominacin
comercial.
j) Las denominaciones de origen; Son la aplicacin de derechos de un
determinado producto, servicio, etc., que tiene especial referencia a un lugar
determinado. A nivel internacional estn garantizados los derechos del
Champagne, de diversos quesos, de un especial tipo de lanilla para la
industria textil, del pisco... para Chile. Esto a nivel internacional, pero en el
Per no se puede inscribir por ejemplo: Cermica de Chulucanas, porque
el Tribunal Registral del INDECOPI no otorg el permiso correspondiente,
de esto ya hace varios aos.
IV.4.- DIFERENCIAS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y LOS DERECHOS
DE AUTOR PROPIEDAD INDUSTRIAL DERECHOS DE AUTOR
El diseo debe ser registrado para su proteccin legal. La obra queda
protegida sin ninguna formalidad. Los derechos concedidos a travs del
registro son eminentemente territoriales, salvo algunas excepciones. Las obras
pueden ser protegidas de manera automtica en todos los pases miembros del
Convenio de Berna, sin cumplimiento de ninguna formalidad (Per, 20 de
agosto de 1988).

30

El derecho sobre el diseo es ms limitado pues solo se circunscribe al de

excluir a terceros de la fabricacin, importacin y oferta. El derecho patrimonial
comprender el exclusivo de realizar, autorizar o prohibir todo uso de la obra,
por cualquier medio o procedimiento conocido o por conocerse, salvo
excepcin legal expresa, sin importar que su uso est vinculado o no a la
presentacin de un producto.
El periodo de proteccin del diseo es mucho menor, ya que puede girar
entre los cinco y diez aos a partir de la solicitud. | El plazo mnimo de
proteccin de las obras de arte aplicado es de veinticinco aos contados a
partir de su realizacin, pero en la mayora de las legislaciones nacionales han
extendido esta duracin equiparndola a la de las obras literarias y artsticas
por cincuenta aos.
No son registrables los diseos que sean contrarios a la moral, al orden
pblico o a las buenas costumbres. No se conoce figura de la legalidad, es
decir, la obra queda protegida aunque eventualmente sean contrarios a la
moral y a las buenas costumbres.
V.- NATURALEZA JURDICA
Naturaleza jurdica: la marca como bien inmaterial
En el siglo XIX, surgieron la doctrina alemana dos teoras sobre la
naturaleza jurdica de la marca, que ya era concebida como un derecho
subjetivo: la teora del derecho de la personalidad; y, la teora del derecho
sobre un bien inmaterial. A continuacin repasaremos brevemente cada una
de ellas:
-

Teora de la personalidad. Formulada por primera vez por Josef Kohler

en 188415, sostiene que existe una relacin de carcter jurdicopersonal, que vincula a una persona con un producto determinado, a
travs de la marca.

Como consecuencia de la calificacin de las marcas como un atributo de

la personalidad Kohler consideraba que la marca no es transmisible, por
ser inseparable de la persona. Sin embargo, el autor admita la

15

KOHLER, Josef, derechos de marcas. Primera edicin. Wurzburg, 1884.

31

posibilidad de transferir la marca al adquiriente de la empresa, justificada

en el hecho de que la personalidad del titular de la marca se mantendra
en la empresa transferida.
-

Teora del derecho sobre un bien inmaterial. Esta tesis, creada por
Alexander Katz en 190116 parte de la premisa segn la cual la marca es
un derecho sobre un bien inmaterial que, al igual que otros bienes
inmateriales (patentes, derecho de autor), es creada como resultado del
esfuerzo y capacidad empresarial de su titular.
A fin de reforzar su teora, Katz seala el hecho de que la marca es
transmisible a terceros, y que el derecho de marca subsiste a pesar de
los cambios que se produzcan en la titularidad de la empresa.
La teora DE Katz alcanzo general aceptacin en la doctrina alemana en
la dcada de 20, habiendo sido recogida por el tribunal supremo del
Reich en la sentencia de 20 de setiembre de 1927, en la que se
consagro expresamente el principio de territorialidad, segn el cual el
derecho sobre las marcas de las empresas alemanas, se circunscribe al
mbito territorial de dicho pas.

En la actualidad, tal como seala Fernndez-Novoa17, en el derecho de

marcas ha venido prevaleciendo la tendencia a definir a la marca como el bien
inmaterial objeto de regulacin, formulando un concepto abierto y enunciando,
sin carcter exhaustivo, los signos susceptibles de convertirse en marcas.
En el mismo sentido se pronuncian Bertone y Cabanellas18, quienes
refirindose a los bienes inmateriales, afirman que: lo caracterstico de tales
bienes es la existencia de derechos erga omnes cuyo objeto no es un
elemento fsico determinado, sino cierto elementos intangibles, cuya esencia y
funcin deriva de su aprehensin intelectual, y que por lo tanto debe calificar
como inmateriales, y que pueden ser creados o elegidos de muy indistintas
maneras y utilizados de formas igualmente diversas. As entendido el concepto
de bienes inmateriales, las marcas, en cuanto signos distintivos, encuadran en
el mismo sin mayor dificultad.

16

Alexander Katz. Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht (GRUR), 1901. Pag. 102 y sgtes.
Fernndez-Novoa, carlos. tratado sobre derecho de marcas, Marcial Pons Madrid, 2001 Pag. 36.
18
Bertone y Luis Eduardo y Cabanellasde la cuevas, Guillermo. Derecho de Marcas Tomo I Marcas,
designaciones y nombre comerciales. Segunda edicin. Heliasta. Buenos aires 2003 Pag. 249 y sgtes.
17

32

Sin embargo, la aplicacin de la teora de los bienes inmateriales a los

signos ha sido discutida por algunos autores como Baylos 19, bsicamente en
funcin de las caractersticas singulares de los signos distintivos, respecto de
las creaciones industriales20.
Respecto del tema, Roncero Snchez21 seala lo siguiente:
En general, los signos distintivos no son necesariamente el fruto de un
proceso creador (no son, por tanto, una creacin en sentido estricto) y, por
ello, el ordenamiento jurdico no ofrece al signo en cuanto tal sino en atencin
a lo que est representada y a la funcin que cumple. Estos signos se dirigen a
identificar a los diferentes sujetos econmicos que ofertan bienes y servicios a
consumidores y usuarios, a sus productos o servicios y/o al lugar donde
desarrollar dicha actividad, lo que en marco de una economa de libre mercado
se revela esencial. En gran medida, las particularidades de los signos
distintivos como bienes inmateriales derivan precisamente de su carcter
industrial.
En este sentido, algunas de las caractersticas de los bienes inmateriales
son difcilmente conjugables con los signos distintivos. As sucede con la
aptitud de aquellos para ser objeto de goce simultaneo por una pluralidad de
sujetos dado que los signos distintivos y, en particular, la marca, solo
proporcionan utilidad en tanto sean objeto de uso exclusivo por un nico
sujeto. Por esta razn, frente a las creaciones industriales e intelectuales que
pueden ser protegidas a travs de diferentes tcnicas jurdicas, la proteccin
de los signos distintivos debe realizarse necesariamente a travs de la
concesin de derechos de uso exclusivo.
Ahora bien, la calificacin de las marcas como bienes inmateriales tiene
como principal consecuencia el carcter patrimonial de los derechos que
versan sobre ellas; es decir, la posibilidad de que las marcas sean objetos de
negocios y formen parte del trfico jurdico.
Tal como sealo Roncero22 interesa subrayar el carcter eminentemente
patrimonial de los derechos concedidos por el ordenamiento jurdico para la

19

Baylos corroza, Hermenegildo. 2tratado de Derecho Industrial Segunda edicin Madrid 1993.
Entre estas se encuentran las patentes, modelos de utilidad, diseos industriales, obtenciones
vegetales, circuitos integrados, etc.
21
Roncero Snchez, Antonio. el contrato de licencia de marca. Civitas. Madrid 1999 pag. 23 y sgtes.
22
Roncero Ibid. Pg. 30.
20

33

proteccin tanto de inversiones patentables como de marcas registradas. Los

derechos que se atribuyen en relacin con estos bienes tienen por contenido
bsicamente reservar la explotacin econmica de los mismos a sus titulares y
presentan por ello un carcter sustancialmente patrimonial. Este carcter
permite que estos derechos quedan ser objeto de trafico jurdico por lo que
desde un punto de vista dogmtico, no existe obstculos para admitir que los
bienes inmateriales protegidos mediante el otorgamiento de derechos de la
propiedad industrial puedan ser objeto de negocios jurdicos que tengan por
finalidad su utilizacin o explotacin sin transmitir de su titularidad.
La posicin anteriormente expuesta ha sido recogida por nuestro cdigo
Civil, que, en el inciso 6 del artculo 886, menciona a las marcas y otros
derechos patrimoniales de propiedad intelectual23, entre bienes muebles.
Por otro lado, las normas que protegen la propiedad intelectual, tanto
derechos de propiedad industrial como derechos de autor, son consideradas
por la doctrina, una rama del derecho civil, pues se les agrupa a estos
derechos como pertenecientes a los derechos reales de dominio. Para una
corriente doctrinal, los modelos y dibujos industriales, las marcas de fbrica y
las enseas comerciales, las consideran como materia ajena a la creacin
intelectual que gobierna el espritu del hombre propiamente dicho; por lo cual,
entonces, corresponde ese aspecto jurdico a los Derechos Administrativo e
Industrial.
VI.- NORMATIVIDAD LEGAL
MARCO NORMATIVIDAD CONTRATO SOBRE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL
LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
Decreto Legislativo del 23 de abril de 1996 (publicado el 24 de abril de 1996).

23

Las normas mencionadas tambin a los derechos patrimoniales de autor, de patentes, nombre y otros
similares.

34

NORMAS GENERALES DEL PROCEDIMIENTO

Artculo 12 A pedido de parte, la Oficina competente efectuar en los
registros correspondientes una anotacin preventiva de las solicitudes de
cancelacin y nulidad que se interpongan.
Artculo 13. - Para el registro de cualquier acto referido a la propiedad
industrial y salvo que la ley exija una formalidad mayor, basta que conste en
instrumento privado y las firmas hayan sido certificadas por
Notario. Si el documento se extendiera en el extranjero, deber ser
legalizado por funcionario consular peruano.
Artculo 14. Los poderes requeridos por la Ley, podrn constar en
instrumento privado y debern cumplir las siguientes formalidades:
a) En el caso de personas naturales: la firma deber ser legalizada por
Notario.
b) En el caso de personas jurdicas: El documento deber contener la
representacin con que acta el poderdante y su firma deber estar
autenticada por Notario.
En los casos de poderes otorgados por personas no domiciliadas, stos
debern adems ser legalizados por funcionario consular peruano. Para los
efectos dela presente Ley, no ser exigible la inscripcin de los poderes en el
Registro de Mandatos o en el Registro Mercantil. Con la presentacin del poder
por quien representa a una persona, quedar acreditada la existencia de sta y
su representacin. El poder podr ser otorgado despus de la presentacin de
la solicitud de registro, en cuyo caso los actos realizados por el apoderado
debern ser ratificados.
Artculo 15.- Las solicitudes de registro debern estar redactadas
ntegramente en idioma castellano. Los documentos redactados en idioma
extranjero debern ser presentados con la traduccin al idioma castellano. No
se exigir la presentacin de traducciones oficiales, bastando que se presente
la traduccin simple bajo responsabilidad del traductor y del interesado.

35

Artculo 16. - Para efectos del cmputo de los plazos establecidos en la Ley,
rigen las siguientes reglas:
a) El plazo sealado por das se entiende referido a das hbiles.
b) El plazo sealado por meses se cumple en el mes de vencimiento y en
el da de ste correspondiente a la fecha del mes inicial. Si en el mes de
vencimiento falta tal da, el plazo se cumple el ltimo hbil de dicho mes.
c) El plazo sealado por aos se rige por las reglas establecidas en el
inciso anterior.
d) Cuando el ltimo da del plazo sea inhbil, se entender prorrogado al
primer da hbil siguiente.
Artculo 17. - Salvo los casos en que la ley establezca un plazo distinto, la
solicitud

caer

automticamente

en

abandono

cuando

el

expediente

permanezca paralizado por responsabilidad del interesado durante tres meses.

No se produce el abandono cuando el expediente se encuentra en estado de
resolucin.
Artculo 18. - Salvo disposicin expresa en la ley, no procede la devolucin
de los derechos pagados por el interesado.
Artculo 19. - Una vez consentida la resolucin que otorga un derecho de
propiedad industrial, la Oficina competente expedir el certificado o ttulo
correspondiente.
Asimismo, en los casos de nulidad o cancelacin de un registro, se efectuar
el asiento correspondiente una vez consentida la resolucin que as lo
disponga.
Artculo 20. - Cualquier persona, sea o no parte del proceso, puede solicitar
copia certificada de todo o parte de un expediente, as como de los asientos
regstrales, de los certificados o ttulos expedidos, previo pago del derecho
correspondiente. No proceder tal solicitud en los casos previstos en los incisos
a) y b) del artculo 9 de la presente Ley.
Artculo 21. - En lo que no est especficamente previsto en esta Ley, regir
el Decreto Ley N 25868, Ley de Organizacin y Funciones del Indecopi, sus

36

modificatorias o sustitutorias; el Decreto Legislativo N 807, Ley sobre

Facultades, Normas y Organizacin del Indecopi, sus modificatorias o
sustitutorias; el Decreto Supremo N 02-94-JUS, Texto nico Ordenado de la
Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos y las dems
normas pertinentes, en cuanto sean aplicables a los derechos de propiedad
industrial y a sus procedimientos.
LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN EL PER
El rgimen de patentes y propiedad industrial en el Per se regula por la Ley
General de Propiedad Industrial, Decreto Ley No. 26017, promulgada el 28 de
diciembre de 1992. Esta Ley se sustenta en la Decisin 313 de la Comisin del
Acuerdo de Cartagena, a su vez sustituida por la Decisin No. 344 como se ha
visto en el Captulo anterior. En el Per la legislacin de patentes ha ido an
ms all del marco establecido en el mbito del Pacto Andino. Por ejemplo, la
Decisin 313 estableci en Febrero de 1992 un plazo de adecuacin de hasta
10 aos para que el sector farmacutico de cada Pas Miembro se prepare
antes de entrar en rigor el sistema de patentes. Sin embargo, la ley de patentes
peruana aprobada 10 meses despus se autoimpuso el plazo de un ao.
Otro dato importante a tener en cuenta es la norma singular que los pases
andinos incluyeron por primera vez, luego de 25 aos de historia, con las
Decisiones 313 y 344. Se trata de que, como nunca antes en la legislacin del
Pacto Andino, cada pas podr "fortalecer y ampliar" los derechos de propiedad
intelectual contenidos en el Rgimen Comn sobre Propiedad Industrial
aprobando leyes nacionales que sean an ms permisivas que las contenidas
en las citadas decisiones. Por ejemplo, si en la legislacin comn, como hemos
visto no se aceptan patentes sobre animales o las materias que componen el
cuerpo humano, Per o Bolivia o cualquier otro Pas Miembro podra establecer
lo contrario en sus legislaciones internas, lo que en la prctica desnaturaliza el
sentido mismo del Derecho Comunitario Andino. Esta posibilidad est
consignada en el Art.118 de la Decisin 313 y el Art. 143 de la Decisin 344
que la sustituye.

37

La Ley General de Propiedad Industrial (en adelante "la ley peruana")protege

las creaciones de los inventores as como los derechos sobre signos distintivos
comerciales, reconocindose el derecho de acceder a los beneficios de la Ley
tanto a personas naturales como jurdicas, estn o no domiciliadas en el pas.
La ley peruana regula los derechos relativos a:
a) Patentes de invencin
b) Modelos de utilidad
c) Secretos de produccin
d) Diseos industriales
e) Marcas de productos y servicios
f) Marcas colectivas y de garanta
g) Nombres comerciales
h) Lemas comerciales
i) Denominaciones de origen.
Para su debida proteccin los indicados derechos se inscribirn en los
registros que establece la misma ley, los que tienen carcter pblico con
excepcin de los expedientes de patentes de invencin y modelos de utilidad,
que no podrn ser consultados por terceros mientras no se efecte su
publicacin, salvo consentimiento escrito por parte del peticionario.
La funcin de la Ley es:
Proteger la propiedad industrial mediante la regulacin y otorgamiento de
patentes de invencin; registros de modelos de utilidad, diseos industriales,
marcas y avisos comerciales; publicacin de nombres comerciales; declaracin
de proteccin de denominaciones de origen, y regulacin de secretos
industriales.
Entre las patentes de invencin estn incluidas las de importacin, las
patentes de perfeccionamiento, y las patentes y certificados de adicin, entre
otros. La propiedad industrial se aplica no slo a la industria y el comercio, sino
tambin a la industria agrcola y la extractiva, y productos naturales como

38

vinos, granos, tabaco, frutos, animales, minerales, aguas minerales, cervezas,

flores, harinas.
VI.1.- LEGISLACIN NACIONAL
Decreto Legislativo 823 (24-04-96). El Presidente Fujimori emite dicho
Decreto Ley de Propiedad Industrial, que deroga la Ley General de Propiedad
Industrial, D.L. N 06017, debido a la fuerte presin tanto nacional como
internacional para optar por un nico sistema de codificacin y regulacin de la
materia. Adems era necesario que el Per, adecue sus disposiciones en el
marco de los diversos instrumentos internacionales sobre la materia que haba
suscrito. Estos instrumentos eran la Decisin 344 del Acuerdo de Cartagena,
Convenio de Paris para la Proteccin de la Propiedad Industrial (aprobado
mediante el R. Leg. N 26375), y el Acuerdo al GATT que establece las normas
bsicas impuestas y aprobadas por la Organizacin Mundial de Comercio
(OMC), aprobado mediante R. Leg. N 26407. Dichas influencias y
modificaciones tuvieron como consecuencias que el nuevo Organismo
dedicado a la materia el INDECOPI tuviese nuevas funciones, nuevos mtodos
de trabajo y adecuacin general a los cnones internacionales.
El porqu de tanta adecuacin obedeca al clima generalizado de la
globalizacin que el Per viva, sin considerar el Ejecutivo que esta atmsfera
en realidad no implicaba un beneficio extra a nuestro pas. Sin embargo las
consecuencias fueron positivas, el INDECOPI recibi el ISO por su sistema de
trabajo a favor de la proteccin de la Propiedad Industrial, tuvo un
reconocimiento expreso tanto de la ciudadana nacional como internacional
(marco el lineamiento de la regin).
Por qu tuvo el ISO? El ISO es un mecanismo por el cual la empresa que la
posea tiene mayores posibilidades de exportar, importar, comercializar, hacer
respetar y valer sus derechos en otras geografas, en especial Europeas. Si el
INDECOPI tena el ISO, implicaba que las patentes, los derechos que ella
reconoca, las regulaciones sobre la materia as como sus fallos tendran
implicancias en fueros internacionales.

39

De algn modo este fue un gran xito de la administracin peruana, pues los
Derechos que ac se reconocan, en Europa no tendran otro camino que su
homologacin, lo cual implicaba un ahorro de esfuerzo y dinero en cuanto a los
sistemas de proteccin de la Propiedad Industrial.
Decreto Legislativo N 1033
Decreto Supremo N 09-2009-PCM
Decreto Legislativo N 807 (1996-04-19)
Decreto Supremo N 085-2010-PCM
VI.2.- LEGISLACIN INTERNACIONAL
Convenio de Paris para la Proteccin de la Propiedad Industrial (1883),
la cual es la primera norma internacional relativa a la regulacin de la
Propiedad Industrial. Tiene relativa vigencia, debido a que sus preceptos
originales se encuentran inmersos en otros Tratados de la materia.
Convenio de Berna. (1888). Convenio establecido para proteger la
autora de produccin artstica, regula adems todo lo relativo a la
difusin de la creacin intelectual. Fue utilizada por la vinculacin al arte
a la proteccin del Folklore, pero tiene como limitacin la limitacin de
vigencia del derecho en el tiempo.
Convenio de Madrid. (1891), Donde se trabaj el tema de la Marca,
como parte de los derechos de Propiedad Industrial.
Convencin de Washington
Universal COPYRIGHT Convention. (1955), la cual fue un acierto de la
UNESCO. Tuvo como principio tratar de regular los derechos de autor a
nivel internacional. Hasta ahora se aprecian las influencias de este
convenio.
Arreglo de Lisboa. (1958). Se regul las denominaciones de origen de
los Productos industriales, as como se estableci uno de los primeros
registros internacionales de derechos relativos a la materia. Ha sido
constantemente modificado, no en esencia, sino en detalles.
Convencin de Roma. (1961) Convencin destinada a proteger los
derechos artsticos por difusin, semejante a la Convencin de Berna,
pero ms actualizado.

40

 Patent cooperation Treaty. (1970) Tiene por objetivo tratar de

sistematizar la legislacin internacional sobre la materia, acta como un
complemento al Convenio de Pars.
VI.3.- NORMAS SUPRANACIONALES
Decisin 486 Rgimen Comn de Propiedad Industrial/Comisin de la
Comunidad Andina.
Decisin 632 Aclaracin del segundo prrafo del artculo 266 de la
Decisin 486/Comisin de la Comunidad Andina.
Decisin 689 Adecuacin de determinados artculos de la Decisin 486,
para permitir el desarrollo y profundizacin de los derechos de propiedad
industrial

travs

de

la

normativa

interna

de

los

pases

miembros/Comisin de la Comunidad Andina.

Decisin 345 Rgimen Comn de Proteccin a los Derechos de los
Obtentores de Variedades Vegetales/ Comisin de la Comunidad
Andina.
Decisin 291 Rgimen Comn de tratamiento a los capitales extranjeros
y sobre marcas, patentes, licencias y regalas/Comisin de la
Comunidad Andina.
VI.4.- ORGANISMOS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
Oficina Espaola de Patentes y Marcas (OEPM). Organismo nacional
encargado de otorgar proteccin jurdica a las distintas modalidades de
propiedad industrial. Asimismo, difunde la informacin relativa a las
diferentes formas de proteccin de la propiedad industrial.
Organizacin Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI). Organismo
especializado de las Naciones Unidas cuyo objetivo es desarrollar un
sistema de propiedad intelectual internacional, que sea equilibrado y
accesible y recompense la creatividad, estimule la innovacin y contribuya
al desarrollo econmico, salvaguardando a la vez el inters pblico.
Oficina para la armonizacin del Mercado Interior (OAMI). Organismo de la
Unin Europea que permite solicitar proteccin a nivel comunitario para
marcas y diseos industriales.

41

 Oficina

Europea

de

Patentes

(OEP).

Organismo

que

ofrece

un

procedimiento nico para la tramitacin de patentes en hasta 38 pases

europeos.
VII.- CASUISTICA
La patentizacin de la Quinua. En 1994 la empresa Americana Hoesing
efectu el registro de una patente sobre una variedad de quinua boliviano,
denominado Apelawa, bajo el nmero 5.304,718. La prueba de este caso de
biopiratera la realizaron los cientficos (Universidad de Colorado) que
realizaron sus investigaciones en Bolivia.
El proceso de Patentizacin de la Sangre de Grado. Esta es una planta
comnmente utilizada por todos los que tenemos alguna referencia
familiar o geogrfica con los andes y selvas peruanos. Sin embargo los
estudios acerca de sus propiedades si bien son conocidas como
conocimiento tradicional indgena, en la actualidad se encuentran bajo el
fantasma de un registro de Patente a favor de la Shaman Pharmaceuticals.
El choclo de color. En Estados Unidos se han registrado las variedades del
choclo de color, el cual slo es originario de la zona central y sur del Per.
No existe indicios de su cultivo en otras latitudes, sin embargo en la
actualidad, los Registros de Propiedad Industrial Americanos han registrado
esta variedad. Las consecuencias estn ms ligadas al campo agrcola,
pues los dueos de las patentes, trabajan sobre todo con derivados del
choclo de color, porque se ahorran insumos al no utilizar colorantes
artificiales.
El Yacn. El Per tiene la patente primigenia sobre dicha planta, pero los
derivados no han sido catalogados ni registrado. Ha saltado a luz pblica su
caso, cuando se descubri que el cuado del Ex Presidente Fujimori haba
llevado en forma ilcita muestras de yacn a su pas: Japn. La importancia
de la planta es elevada en el campo econmico, puesto que es el
edulcorante para diabticos. Toda la industria alimentaria la utilizara, y
tengan por seguro que el Per no recibira siquiera una mencin de
reconocimiento de origen.

42

 Chirimoya. Que est registrado en Chile como Chilimoya. Sera el

segundo caso de biopiratera directa al Per por parte de nuestro vecino,
pues el primero fue el Pisco.
RESUMEN: PROPIEDAD INDUSTRIAL

La propiedad Industrial ampara la proteccin de la creatividad, la invencin e

ingenio que son las pertenencias ms valiosas de cualquier persona, empresa
y sociedad. Por otra parte, el inters general exige que las concesiones
exclusivas de propiedad industrial no sean perpetuas, y ello determina que las
leyes concedan a los derechos citados un tiempo de duracin distinto segn las
distintas modalidades que discriminen esta propiedad especial y temporal.
Transcurrido el tiempo de existencia legal, caducan los derechos. La caducidad
puede resultar por efecto de otros motivos, como la falta de pago de las
anualidades o cuotas correspondientes, el no uso por el plazo que la ley
determine en cada caso, y la voluntad, por ende, de los interesados.
La Propiedad Industrial que abarca las invenciones, los diseos industriales,
las marcas, los lemas, las denominaciones comerciales, incluye tambin la
represin a la competencia desleal, las patentes, la creacin tcnica de las
invenciones

aplicables

la

industria,

los

diseos

industriales,

los

descubrimientos, as como tambin los signos distintivos, incluida las marcas

de fbrica, de comercio y de agricultura, las denominaciones de origen los
nombres y lemas comerciales.
El derecho de prohibir es la parte ms destacada de la propiedad industrial y
permite al titular del derecho el solicitar el pago de una licencia, tambin
llamada regala o royalty. Posee lmites temporales, puescasi todos los
derechos de propiedad industrial tienen una duracin mxima, y territoriales
pues slo tienen validez en el territorio donde se han concedido (normalmente,
pero no exclusivamente, un pas).
Constituyen elementos de la propiedad industrial:
a) Las patentes de invencin
b) Los certificados de proteccin

43

c) Las patentes de modelos de utilidad

d) Los diseos industriales
e) Los secretos empresariales
f) Los esquemas de trazado de circuitos integrados
g) Las marcas
g.1.- de productos y de servicios
g.2.- colectivas
g.3. de certificacin
h) Los nombres comerciales
i) Los lemas comerciales
j) Las denominaciones de origen
LEGISLACIN NACIONAL
Decreto Legislativo 823 (24-04-96).
Decreto Legislativo N 1033
Decreto Supremo N 09-2009-PCM
Decreto Legislativo N 807 (1996-04-19)
Decreto Supremo N 085-2010-PCM
Se puede concluir que la Propiedad Industrial no slo protege los derechos
de invencin y comercial, como garanta a la patentes y marcas, de ndole
industrial y comercial; sino que adems es una forma de incentivar la
formalizacin en nuestro pas.
La propiedad industrial trae como consecuencia la promocin y difusin de
marcas y productos nacionales que no eran reconocidos antes en el mercado;
otorgndole as una nueva imagen a los mismos
La Ley General de Propiedad Industrial (en adelante "la ley peruana")
protege las creaciones de los inventores as como los derechos sobre signos
distintivos comerciales, reconocindose el derecho de acceder a los beneficios
de la Ley tanto a personas naturales como jurdicas, estn o no domiciliadas en
el pas.

44

CONCLUSIONES

Se puede concluir que la Propiedad Industrial Busca proteger los derechos

de invencin y comercial, como garanta a la patentes y marcas, de ndole
industrial y comercial sino que adems es una forma de incentivar la
formalizacin en nuestro pas.
La propiedad industrial es el derecho que tienen los inventores y
comerciantes, para resguardar los derechos, producto de su intelecto y
produccin comercial.
La Propiedad Industrial busca proteger los derechos de invencin y
comercial, como garanta a las patentes y marcas, de ndole industrial y
comercial.
Lo importante es comprender que los objetos de propiedad industrial suelen
consistir en signos que transmiten informacin, en particular, a los
consumidores, en lo que respecta a los productos y servicios disponibles en el
mercado. La proteccin tiene por finalidad impedir toda utilizacin no autorizada
de dichos signos y que pueda inducir a error a los consumidores as como toda
prctica que induzca a error en general.
Para el Estado es de gran importancia la proteccin de la propiedad
industrial, ya que reconoce y protege la propiedad intelectual sobre obras
cientficas, literarias y artsticas, invenciones, innovaciones, patentes, marcas,
lemas y denominaciones, de acuerdo con las excepciones y condiciones que
establecen la ley y los tratados internacionales suscritos por el Per a con otros
pases.
El nuevo instrumento legal debe ir acorde con el proceso de desarrollo
industrial de nuestro pas, para que nos permita avanzar en materia de ciencia
y tecnologa.

45

BIBLIOGRAFA

1. ARANA, M. (2005). Las denominaciones de origen: una metodologa para

su reconocimiento. En: Revista de la Competencia y la Propiedad Intelectual,
2. INDECOPI, Ao 1, N 1, Lima.

* ARANA, M. (2006). Las indicaciones

geogrficas y las investigaciones sobre denominaciones de origen. En:

Anuario Andino de Derechos Intelectuales, N 2, Editorial Palestra Editores,
Lima.
3. CABRERA, S. (1987). Aspectos jurdicos de las denominaciones de origen.
Tesis de abogado, Pontificia Universidad Catlica del Per, Lima.
4. DIEZ CANSECO, L. y G. RODRGUEZ (2006). Signos Distintivos, Mype y
Competitividad: A propsito de la Familia Aaos. En: Revista de Economa y
Derecho, Vol. 3, N 12, Lima.
5.

GARCA,

L.

(2001).

Algunos

apuntes

sobre

la

proteccin

de

denominaciones de origen en pases de economas emergentes: La

Comunidad Andina.
6. ROCA, S. (2007). Urge poltica de estado en denominaciones de origen, La
Repblica de fecha 15 de mayo 2007.
7. SNCHEZ DEL SOLAR, M. (2006). La denominacin de origen: percepcin,
norma y realidad. Monografa presentada en la Maestra de Derecho de los
Negocios, para el curso Propiedad Industrial, de la Universidad de San Martn
de Porres.
8.

TRATADO

DE

DERECHO

MERCANTIL

TOMO

III

CONTRATOS

MERCANTILES Y BANCARIOS AUTOR: GACETA JURDICA /CDIGO 1056UANCV-PUNO

9. http://www.wipo.int/freepublications/es/intproperty/450/wipo_pub_450.pdf
10. WWW.INDECOPI.COM

46