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O documento discute três questões relacionadas ao caso Odebrecht: 1) A extensão territorial da proteção do nome empresarial e da marca; 2) Se a solução seria a mesma caso a sociedade não tivesse um sócio com o sobrenome Odebrecht; 3) Qual princípio deveria ser usado para resolver conflitos entre marcas e nomes empresariais.
O documento discute três questões relacionadas ao caso Odebrecht: 1) A extensão territorial da proteção do nome empresarial e da marca; 2) Se a solução seria a mesma caso a sociedade não tivesse um sócio com o sobrenome Odebrecht; 3) Qual princípio deveria ser usado para resolver conflitos entre marcas e nomes empresariais.
O documento discute três questões relacionadas ao caso Odebrecht: 1) A extensão territorial da proteção do nome empresarial e da marca; 2) Se a solução seria a mesma caso a sociedade não tivesse um sócio com o sobrenome Odebrecht; 3) Qual princípio deveria ser usado para resolver conflitos entre marcas e nomes empresariais.
O presente estudo tem por objetivo discutir as solues apresentadas
pelo Superior Tribunal de Justia (STJ) sobre um conflito ocorrido em concreto: o caso Odebrecht. A contenda envolve questes como a extenso de proteo do nome empresarial e da marca, os princpios presentes, a marca de alto renome e outras correlatas. Iremos responder as questes propostas, utilizando-nos de todo arcabouo jurdico, tanto doutrinrio como jurisprudencial. A proteo do nome empresarial e da marca matria fundamental para promover a livre iniciativa e impedir a concorrncia desleal. 1. Qual a extenso territorial de proteo do nome empresarial e da marca?
Para uma clareza conceitual: nome empresarial diz respeito
identificao do empresrio, sendo sua identidade em relao a terceiros; marca refere-se identificao dos produtos ou servios oferecidos pelo empresrio. Sobre nome empresarial preceitua o art. 1166 do Cdigo Civil (CC): Art. 1.166. A inscrio do empresrio, ou dos atos constitutivos das pessoas jurdicas, ou as respectivas averbaes, no registro prprio, asseguram o uso exclusivo do nome nos limites do respectivo Estado. Pargrafo nico. O uso previsto neste artigo estender-se- a todo o territrio nacional, se registrado na forma da lei especial.
O registro do nome empresarial ocorre na Junta Comercial, portanto a
proteo estaria apta a fazer efeitos apenas na rea da respectiva unidade federativa, sendo estendida somente nos casos registrados na forma da lei especial, a lei n 8934, de 18 de novembro de 1994. Teramos que proceder ao registro em cada Junta Comercial dos Estados-membros para alcanar proteo nacional ao nome empresarial.
Entretanto no podemos nos olvidarmos da discusso sobre a
constitucionalidade deste preceito positivado. Com a promulgao do Cdigo Civil de 2002, a proteo foi restrita ao mbito estadual, estendendo-se nacionalmente apenas se registrado de acordo com a legislao especial. Tal dispositivo civil vai de encontro ao que prev a Conveno da Unio de Paris de 1883, ratificada pelo Brasil, em seu art. 8: O nome comercial ser protegido em todos os pases da Unio sem obrigao de depsito ou de registro, quer faa ou no parte de uma marca de fbrica ou de comrcio. Proclamando a igualdade constitucional de tratamento entre nacionais e estrangeiros, a jurisprudncia vem consolidando nos tribunais superiores o entendimento de que o arquivamento dos atos constitutivos de firma individual e de sociedades na Junta Comercial de somente um dos estados da federao seria suficiente para sua proteo em mbito nacional, a exemplo do que ocorre com as empresas internacionais. Concluindo que o art. 1166 do CC inconstitucional e uma vez praticados os atos prprios pelo interessado, a proteo ao nome comercial tem alcance em todo o territrio do Brasil e dos pases-membros signatrios da Unio de Paris. Sobre a proteo da marca, julgamos ser de mais fcil entendimento, sendo necessrio apenas seguir os preceitos legais. A Lei n 9279, de 14 de maio de 1996 dispe em seu art. 129: Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposies desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o territrio nacional, observado quanto s marcas coletivas e de certificao o disposto nos arts. 147 e 148.
Seguindo os trmites administrativos de acordo com a lei supracitada, a
marca registrada no Instituto Nacional da Propriedade Industrial ter proteo em todo territrio nacional. Salientamos que a marca registrada garante ao seu proprietrio o direito de uso exclusivo no territrio nacional em seu ramo de atividade econmica, com exceo das hipteses de marca de alto renome e marca notoriamente conhecida, que tero proteo especial, segundo os arts. 125 e 126, respectivamente, da mesma lei.
Art. 125. marca registrada no Brasil considerada de alto renome
ser assegurada proteo especial, em todos os ramos de atividade. Art. 126. A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6 bis (I), da Conveno da Unio de Paris para Proteo da Propriedade Industrial, goza de proteo especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil. 2. Caso a sociedade Odebrecht Comrcio e Indstria de Caf Ltda. no tivesse em sua composio social um scio com o patronmico Odebrecht, a soluo seria a mesma definida pelo Superior Tribunal de Justia?
Embora, definitivamente, h corrente contrria ao nosso entendimento, a
resposta questo afirmativa, devendo o STJ julgar de maneira idntica, mas fundamentando de maneira diferente. Justifica-se esta soluo pela anlise do que est previsto no art. 1158 do CC e o estudo da Instruo Normativa n 116, de 22 de novembro de 2011 do Departamento Nacional de Registro do Comrcio. Art. 1158, in verbis: Art. 1.158. Pode a sociedade limitada adotar firma ou denominao, integradas pela palavra final "limitada" ou a sua abreviatura. 1o A firma ser composta com o nome de um ou mais scios, desde que pessoas fsicas, de modo indicativo da relao social. 2o A denominao deve designar o objeto da sociedade, sendo permitido nela figurar o nome de um ou mais scios. 3o A omisso da palavra "limitada" determina a responsabilidade solidria e ilimitada dos administradores que assim empregarem a firma ou a denominao da sociedade.
Pela leitura do artigo acima, podemos afirmar que a Odebrecht Comrcio
e Indstria de Caf Ltda, por ser uma sociedade limitada, poderia adotar firma ou denominao. Importante distinguir estes dois conceitos para embasar a nossa deciso. A firma, alm de designar o nome sob o qual o empresrio exerce sua atividade, constitui tambm a sua assinatura. A firma sempre ser composta pelo nome civil do scio acrescido ou no de identificao mais precisa da pessoa ou do gnero da atividade exercida. Quando a firma utilizada por sociedade limitada deve seguir o que prescreve a IN n 116 do DNRC, mais precisamente no seu art. 5, nos seguintes incisos, alneas e pargrafos:
Art. 5 Observado o princpio da veracidade:
(...) II - a firma: (...) d) da sociedade limitada, se no individualizar todos os scios, dever conter o nome de pelo menos um deles, acrescido do aditivo "e companhia" e da palavra "limitada", por extenso ou abreviados; 1 Na firma, observar-se-, ainda: (...) b) os nomes dos scios podero figurar de forma completa ou abreviada, admitida a supresso de prenomes; c) o aditivo "e companhia" ou "& Cia." poder ser substitudo por expresso equivalente, tal como "e filhos" ou "e irmos", dentre outras.
Analisando todos os preceitos normativos apresentados, conclumos que
Odebrecht Comrcio e Indstria de Caf Ltda no adotou firma para seu nome empresarial pois prescinde do aditivo e companhia ou & Cia. e do nome de todos os scios. Por excluso, o nome empresarial em questo uma denominao e vamos conceitu-la. Na denominao podemos nos utilizar de qualquer expresso lingustica, tanto o nome civil de algum dos scios como um elemento fantasia. O elemento fantasia pode ser um termo comum do vernculo ou um termo incomum, como uma sigla ou nome inventado, Diletto do Brasil Comrcio de Sorvetes Ltda, por exemplo. A sociedade limitada que utilizar denominao dever incluir a designao de seu objeto social e a expresso limitada ou sua abreviatura ao final. Voltemos ao art. 5 inciso III, alnea a da IN 116 do DNRC para reforar o conceito: Art. 5 () III - a denominao formada com palavras de uso comum ou vulgar na lngua nacional ou estrangeira e ou com expresses de fantasia, com a indicao do objeto da sociedade, sendo que: a) na sociedade limitada, dever ser seguida da palavra "limitada", por extenso ou abreviada;
Apresentada a fundamentao, nossa opinio que a palavra
Odebrecht pode ser utilizada no nome empresarial como um elemento fantasia no violando o art. 34 da Lei n 8934/94: Art. O nome empresarial obedecer aos princpios da veracidade e da novidade, pois a lei lhe faculta criar e usar qualquer espcie de vocbulo quando o nome empresarial uma denominao, e um nome prprio sozinho no passa uma falsa ideia sobre a empresa, no atingindo o princpio da veracidade. Admitir de forma contrria, extrapolando para o absurdo, seria proibir o registro de sociedades empresrias por pessoas homnimas, permitindo somente ao primeiro homnimo se registrar. Quanto ao princpio da novidade, se no h empresa com o mesmo nome ou parecido, no mesmo ramo de atividade, no podemos falar que ele fora violado. 3. O conflito entre marca e nome empresarial dever ser resolvido luz de qual princpio?
Seguimos a jurisprudncia do STJ e entendemos que o conflito entre
marcas e nomes empresariais no pode ser resolvido apenas levando-se em considerao a anterioridade do registro. preciso analisar o princpio da territorialidade e o princpio da especificidade, referente ao tipo de produto ou servio oferecido. Como embasamento ao princpio da territorialidade podemos nos utilizar do que fora discutido na questo nmero 1. J em funo do princpio da especificidade ou especialidade, impe-se que o titular da marca e o do nome colidentes operem no mesmo segmento de mercado para que haja a proteo da marca sobre o nome. A jurisprudncia tem normalmente prestigiado a tutela da marca, em detrimento ao nome empresarial, mesmo quando o registro deste anterior, em caso dos litigantes atuarem no mesmo segmento de mercado. A aplicao do princpio da especialidade (tambm chamado por muitos de princpio da "especificidade") na aplicao da proteo ao nome empresarial, segundo o qual a proteo opera apenas em face de empresas concorrentes, foi reafirmada algumas vezes. Em 19-52005 decidiu o Tribunal que podiam coexistir com os respectivos nomes as empresas ODEBRECHT S/A (autora) e ODEBRECHT COMRCIO E INDUSTRIA DE CAF LTDA. (r ) na medida em que "diversas as classes de registro e o mbito das atividades desempenhadas pela embargante (comrcio e beneficiamento de caf) e pela embargada (arquitetura, engenharia, geofsica, qumica, petroqumica, prospeco e perfurao de petrleo), e no se
cogitando da configurao de marca notria, no se vislumbra
impedimento ao uso, pela embargante, da marca Odebrecht como designativa de seus servios, afastando-se qualquer afronta, seja denominao social, seja s marcas da embargada" (ED nos ED no AgRg no REsp 653.609/RJ, unnime, 4a Turma, rel. Min. Jorge Scartezzini). 4. Imagine, agora, que a expresso discutida fosse uma marca de alto renome. Seria possvel sua utilizao por outra pessoa, ainda que em ramo distinto da explorada pelo titular?
Iniciaremos a discusso trazendo novamente o dispositivo legal que
confere tratamento distinto s marcas de alto renome, para depois fazermos nossas consideraes. Art. 125 da Lei 9279/96: Art. 125. A marca registrada no Brasil considerada de alto renome ser assegurada proteo especial, em todos os ramos de atividade. Clara e oportuna a definio de Camille Dam Abreu (2012): As marcas de alto renome, consagradas pelo art. 125, Lei 9279/96, so aquelas amplamente conhecidas, no apenas em seu ramo de atuao, mas pelo pblico em geral, nacional e internacionalmente, como a Coca-Cola, por exemplo. Para tornar-se marca de alto renome, o titular desta dever requerer ao INPI um registro como tal e, se deferido, esta marca ter proteo em todos os ramos de atividade, tonando-se, ento, uma exceo ao princpio da especialidade.
As marcas de alto renome so resguardadas em todos os segmentos
mercadolgicos, desde que estejam registradas no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, sendo assim reconhecida tal condio. A proteo especial tem como objetivo evitar tanto o aproveitamento parasitrio e o enriquecimento ilcito, quanto a diluio das marcas que atingiram esse grau elevado de notoriedade. As marcas de alto renome representam uma exceo ao princpio da especialidade. Portanto, se a expresso discutida fosse uma marca de alto renome, seria impossvel sua utilizao por outra pessoa, ainda que em ramo distinto da explorada pelo titular. 5. Quais foram os critrios utilizados pelo Superior Tribunal de Justia para solucionar o referido caso concreto?
No nos arriscaremos a ter opinio diversa e utilizaremos do texto
fornecido para ilustrar e corroborar com nossa posio.
Diante do exposto, conclui-se que o STJ se utilizou de vrios critrios
para a soluo do conflito entre ambas as sociedades empresrias. Foram abordados os princpios norteadores do Direito Empresarial, tendo em vista s marcas e nomes empresariais: princpio da territorialidade, da especificidade, da novidade, da veracidade e da unicidade. Foi questionada, tambm, a identidade dos patronmicos dos scios, tanto uma sociedade quanto a outra possuem scios com nomes idnticos: Norberto Odebrecht e Edmundo Odebrecht. No foi considerado pelo STJ marca de "alto renome" para Odebrecht S/A, pois no se encaixa nos requisitos (valor da marca no ativo da empresa, gastos em propagandas, abrangncia no mercado interno e externo, etc.) para obteno junto ao INPI da "declarao de notoriedade", o que, consequentemente, no causa confuso ao consumidor. Destarte, segundo o STJ, o mbito de proteo da marca est limitado aos princpios da territorialidade e da especificidade, isto , no espao geogrfico onde foi registrada e no ramo de atividade em que oferece seus produtos e servios. Contudo, desde que devidamente requerido e preenchendo os requisitos legais, possvel obter junto ao o INPI a certificao de marca "notria" ou de "alto renome". Tal declarao afasta a aplicabilidade dos referidos princpios, estendendo essa proteo a todo territrio nacional e a todos os ramos de atividade empresria existentes. (SOUZA e BARRETO, 2009) 6. Qual o mbito de proteo do nome empresarial, segundo o TSJ? possvel obter sua extenso para que o titular obtenha sua proteo em todo o territrio nacional? Como?
Segundo o STJ, a proteo do nome empresarial, consistente na
proibio de registro de nomes iguais ou anlogos a outros anteriormente inscritos, restringe-se ao territrio do Estado em que localizada a Junta Comercial encarregada do arquivamento dos atos constitutivos da pessoa jurdica. A proteo para ser vlida nacionalmente necessrio registro complementar nas Juntas Comerciais de todos os Estados-membros (EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 653609 / RJ). Destarte,
ao
menos
neste
julgado,
Tribunal
se
posicionou
contrariamente ao que defendemos na primeira questo deste trabalho.
Concluso
Acreditamos que conseguimos mostrar de forma satisfatria o nosso
juzo sobre as questes elencadas neste trabalho. Importante frisar: embora parea inicialmente um assunto de fcil compreenso, vimos a possibilidade de inmeros desdobramentos quando refletimos sobre o tema. Referncias bibliogrficas
ABREU, Camille Dam. Nome empresarial versus marca. O descompasso da
tutela dos direitos dos diferentes signos e dos critrios de soluo dos conflitos. In: mbito Jurdico, Rio Grande, XV, n. 98, mar 2012. Disponvel em: <http://www.ambitojuridico.com.br/site/index.php? n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=11280>. Acesso em: 24 mar. 2016. BRASIL. Cdigo Civil. Lei N 10.046, de 10 de janeiro de 2002. Presidncia da Repblica Federativa do Brasil. Braslia, DF. Disponvel em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406compilada.htm>. Acesso em: 23 mar. 2016 BRASIL. Lei N 8.934, de 18 de novembro de 1994. Presidncia da Repblica Federativa do Brasil. Braslia, DF. Disponvel em: <http://www.planalto.gov.br/ ccivil_03/leis/L8934.htm> Acesso em: 23 mar. 2016 BRASIL. Lei N 9.279, de 14 de maio de 1996. Presidncia da Repblica Federativa do Brasil. Braslia, DF. Disponvel em: <http://www.planalto.gov.br/ ccivil_03/leis/L9279.htm> Acesso em: 23 mar. 2016 SANTIAGO, Leonardo Ayres. Os institutos do nome empresarial e da marca no direito brasileiro e o leading case Odebrecht. In: mbito Jurdico, Rio Grande, XII, n. 65, jun. 2009. Disponvel em: <http://www.ambito-juridico.com.br/site/ index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=6152>. Acesso em: 25 mar. 2016. SOUZA, Diego Campanati Rodriguez de; BARRETO, Pedro Jorge Duarte. Nome Empresarial e Marca: Perspectivas Luz Doutrinria e Jurisprudencial. Universo Jurdico, Juiz de Fora, ano XI, 02 de jul. de 2009. Disponvel em: < http://uj.novaprolink.com.br/doutrina/6370/nome_empresarial_ e_marca_perspectivas_a_luz_doutrinaria_e_jurisprudencial >. Acesso em: 22 de mar. de 2016. *Esta matriz serve para a apresentao de trabalhos a serem desenvolvidos segundo ambas as linhas de raciocnio: lgico-argumentativa ou lgico-matemtica.
O Direito À Notificação Constitui Uma Garantia Que Se Destina Não Apenas A Levar Ao Conhecimento Dos Envolvidos o Ato Praticado Pela Administração Pública