TESIS DE NULIDAD Y CADUCIDAD

NULIDAD

Noviembre 2004

V-P-SS-590

Julio 2010

VI-TASR-EPI-401

Abril 2010

VI-TASR-EPI-344

Febrero 2010

VI-TASR-EPI-246

Mayo de 2013

I.4o.A.53 A (10a.)

Febrero de 2012

I.7o.A.6 A (10a.)

Junio de 2015

I.10o.A.13 A (10a.)

Junio de 2015

I.10o.A.14 A (10a.)

Mayo de 2011

I.9o.A.138 A

Interpretacin de los artculos 151, fracciones I y

IV, en relacin con el 90, fraccin XVI de la ley de
la propiedad industrial
Declaracin administrativa de nulidad de un
registro marcario. Interpretacin del artculo 151,
fracciones I y IV de la ley de la propiedad
industrial
Marca.- causal de nulidad de una. No se encuentra
supeditada al hecho de que se compruebe que la
marca usada con anterioridad en el extranjero haya
sido registrada
Actualizacin del supuesto establecido en el
artculo 151, fraccin II de la ley de la propiedad
industrial
Propiedad industrial. Aspectos que deben tomarse
en consideracin al analizar una solicitud de
nulidad de registro de marca en trminos del
artculo 151, fraccin II, de la ley de la materia.
Marcas. Cmo debe proceder la autoridad
administrativa cuando se demanda la nulidad del
registro relativo con base en el artculo 151,
fraccin II, de la ley de la propiedad industrial
Nulidad de un registro marcario prevista en la
fraccin III del artculo 151 de la ley de la
propiedad industrial. Cuando involucre la fecha del
primer uso de la marca, la carga probatoria recae
en su titular.
Nulidad de un registro marcario prevista en la
fraccin III del artculo 151 de la ley de la
propiedad industrial. Para que proceda cuando
involucre la fecha del primer uso de la marca, es
innecesario que el solicitante demuestre haber
resentido algn perjuicio.
Nulidad de registro marcario prevista en el artculo
151, fraccin IV, de la ley de la propiedad
industrial. Carece de legitimacin para intentarla
quien funda su accin en uno caduco.

Artculo 151 fraccin I

VI-TASR-EPI-401
DECLARACIN
ADMINISTRATIVA
DE NULIDAD DE
UN REGISTRO MARCARIO.
INTERPRETACIN DEL ARTCULO 151, FRACCIONES I Y IV DE LA LEY DE
LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.La fraccin I del artculo 151, en comento, incorpora una declaracin general respecto de la nulidad de
un registro de marca otorgado con violacin a las disposiciones de la ley; siendo que dada la redaccin del
precepto en cita, resulta fundamental que sea vinculado, para su actualizacin, a otras disposiciones
legales que el promovente estime han sido violadas en la concesin del registro. Por su parte, el artculo
90, fraccin XVI, de la Ley de la Propiedad Industrial, entre otros supuestos, prev el caso de que se
considere como restriccin la concesin de un nuevo registro existiendo una solicitud previa en trmite.
En segundo lugar, de conformidad con lo establecido en la fraccin IV del artculo 151, es claro que
el registro de una marca ser nulo cuando se haya otorgado por error, inadvertencia o diferencia de
apreciacin, existiendo en vigor otro registro marcario que se considere invadido, por tratarse de una
marca que sea semejante o idntica en grado de confusin a otra ya vigente, que se aplique a productos
similares o a los mismos, esto es, dicha fraccin nicamente se refiere a registros concedidos. Por lo
tanto, al no haber una alternativa directa para fundar una accin de nulidad marcaria, cuando
un registro de marca ha sido concedido vulnerando los derechos de una solicitud previa, resulta
indispensable configurar la hiptesis indirecta que regula la fraccin I del artculo 151 de la Ley de la
materia, por haberse quebrantado el principio de prelacin que establece la referida fraccin XVI del
artculo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial. Lo anterior, es as, toda vez que la fraccin IV del
artculo 151, de la Ley de la Propiedad Industrial, solamente contempla la hiptesis de nulidad de
un registro marcario, cuando es similar en grado de confusin con otro registro marcario previamente
otorgado; no estableciendo el supuesto de que se haya otorgado un registro marcario cuya solicitud
ingres posteriormente a otra que se encuentre en trmite, hiptesis prevista en el artculo 90, fraccin
XVI, de la Ley de la Propiedad Industrial. En tal virtud, cuando el titular de una marca considere
vulnerados sus derechos de propiedad industrial, por que con fecha posterior se haya otorgado
un registro marcario similar en grado de confusin con su marca previamente adquirida, la ley le otorga el
derecho de solicitar la declaracin administrativa de nulidad de la marca otorgada en segundo trmino, de
conformidad con lo dispuesto por el artculo 151, fraccin IV, de la Ley de la Propiedad Industrial. Caso
distinto es cuando se ha otorgado un registro marcario cuya solicitud ingres posteriormente a otra que se
encuentre en trmite, en cuyo caso el particular afectado, deber solicitar la declaracin administrativa
de nulidad de dicha marca, en trminos de lo dispuesto por el artculo 151, fraccin I, en relacin con el
artculo 90, fraccin XVI, de la Ley de la Propiedad Industrial.
Juicio Contencioso Administrativo Nm. 252/09-EPI-01-3.- Resuelto por la Sala Regional Especializada
en materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 11 de
agosto de 2009, por mayora de votos.- Magistrada Instructora: Mara Teresa Olmos Jasso.- Secretario:
Lic. Jorge Luis Rivera Medel.

R.T.F.J.F.A. Sexta poca. Ao III. No. 31. Julio 2010. p. 307

V-P-SS-590
INTERPRETACIN DE LOS ARTCULOS 151, FRACCIONES I Y IV, EN RELACIN CON
EL 90, FRACCIN XVI DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.- El artculo 151,
fracciones I y IV de la Ley de la Propiedad Industrial, seala que el registro de una marca ser nulo
cuando se haya otorgado en contravencin de las disposiciones de la propia Ley; y, cuando se haya
otorgado por error, inadvertencia, o diferencia de apreciacin, existiendo en vigor otro que se considere
invadido, por tratarse de una marca que sea igual o semejante en grado de confusin y que se aplique a
servicios o productos iguales o similares. Tal redaccin debe entenderse en el sentido que las marcas en
controversia se apliquen a servicios o a productos o a ambos, por lo que las condicionantes para que surta
la nulidad de un registro marcario son: a) Que exista un registro marcario vigente, previo al otorgado en
segundo lugar; b) Que el registro marcario otorgado en segundo lugar sea igual o semejante en grado de
confusin al registro de marca otorgado en primer trmino; y, c) Que el registro marcario otorgado en
segundo lugar se aplique a productos o servicios o a ambos, iguales o similares a la marca otorgada en
primer lugar. El artculo 90, fraccin XVI de la Ley seala que no ser registrada una marca que sea
idntica en grado de confusin a otra registrada, aplicada a los mismos o similares productos o servicios.
Por lo que en el supuesto que existan dos registros marcarios idnticos, uno que ampara servicios
(relativos al tratamiento de los residuos biolgico infecciosos que se generen en unidades mdicas) y otro
que ampara productos (tratamiento de los residuos biolgico infecciosos que se generen en unidades
mdicas), que tienen relacin entre s, por su naturaleza y uso, existe una amplia posibilidad de confusin
en los productos y servicios, y de una competencia comercial desleal entre los productos y los prestadores
de servicios, en consecuencia, debe anularse el segundo registro marcario otorgado y publicarse tal
determinacin en la Gaceta del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. (8)

Juicio No. 12252/02-17-09-3/358/03-PL-09-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesin de 16 de junio de 2004, por unanimidad de 8 votos.Magistrado Ponente: Luis Carballo Balvanera.- Secretaria: Lic. Mnica Guadalupe Osornio Salazar.
(Tesis aprobada en sesin de 16 de junio de 2004)

R.T.F.J.F.A. Quinta poca. Ao IV. No. 47. Noviembre 2004. p. 87

Artculo 151 fraccin II

poca: Dcima poca
Registro: 2003713
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federacin y su Gaceta
Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 3
Materia(s): Administrativa
Tesis: I.4o.A.53 A (10a.)
Pgina: 2034
PROPIEDAD INDUSTRIAL. ASPECTOS QUE DEBEN TOMARSE EN CONSIDERACIN AL
ANALIZAR UNA SOLICITUD DE NULIDAD DE REGISTRO DE MARCA EN TRMINOS DEL
ARTCULO 151, FRACCIN II, DE LA LEY DE LA MATERIA.
La Ley de la Propiedad Industrial prev la posibilidad de que el titular de una marca licencie su uso o, en
su caso, transmita la titularidad de los derechos derivados de la solicitud o del ttulo de registro y prev,
en el primer caso, que el licenciatario se encuentra facultado para ejercitar las acciones legales de
proteccin de los derechos sobre la marca, y que el uso que haga de sta se considerar como realizado
por el propio titular y, respecto del segundo supuesto, que los derechos objeto de transferencia son todos
aquellos que deriven tanto de la solicitud como del propio ttulo de registro, pues se entiende que las
marcas son bienes intangibles y que, como los tangibles, son objeto de apropiacin y se rigen por la
institucin de la propiedad privada, por lo que confiere derechos de exclusividad, apropiacin y
transmisin, de manera que en el caso de la cesin de una marca se transmiten los derechos exclusivos
generados por virtud del registro, as como todos aquellos derivados de la propia solicitud que, en su
momento, se present para obtener el ttulo respectivo, el reconocimiento de prioridad y de primer uso,
los cuales se hacen constar por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial; circunstancia que a su
vez se encuentra prevista en las Directrices de examen relativas a los procedimientos de registro marcario
iniciados ante la Oficina de Amortizacin del Mercado Interior (OAMI), rgano oficial de marcas,
dibujos y modelos de la Unin Europea. En el anterior contexto, la propia ley establece que cuando una
marca sea transferida a otra persona, no slo se transmiten los derechos exclusivos derivados del ttulo de
registro sino, adems, aquellos que provengan de la propia solicitud de registro, como lo es la fecha de
primer uso, entendiendo como tal aquella en que el solicitante utiliz la denominacin por primera
ocasin, pues el uso realizado por quien cede los derechos exclusivos de una marca, e incluso aquel que
declar como primero en la respectiva solicitud de registro, son circunstancias de hecho que se transfieren
con el signo y que, a efecto de garantizar la proteccin de los derechos de propiedad industrial, deben
tomarse en consideracin, en trminos del artculo 6 quinquies, apartado C, numeral 1), del Convenio de
Pars para la Proteccin de la Propiedad Industrial. En estas condiciones, la intencin del legislador en el
artculo 151, fraccin II, de la Ley de la Propiedad Industrial, que prev una causal de nulidad de registro
de marca cuando sea igual o similar a otra que haya sido utilizada en el pas o en el extranjero, con
anterioridad a la fecha de registro o de primer uso declarado, es proteger aquellos derechos de propiedad
industrial que derivan del uso anterior de una marca. Por tanto, al analizar la solicitud relativa, deben
tomarse en consideracin todas las circunstancias de hecho atinentes a la preservacin de los derechos del
solicitante de la declaracin administrativa de nulidad, por lo que el uso de una denominacin marcaria,
realizado por la cedente de los derechos exclusivos, puede ser considerado a favor de la cesionaria que
pide la nulidad del registro, en razn de que a travs de la transmisin de una marca se transfieren tanto
los derechos exclusivos derivados del ttulo de registro como aquellos inherentes a la propia solicitud.
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 689/2012. Ex Hacienda Los Camichines, S.A. de C.V. 27 de febrero de 2013.
Unanimidad de votos. Ponente: Jess Antonio Nazar Sevilla. Secretaria: Indira Martnez Fernndez.

poca: Dcima poca

Registro: 2000249
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federacin y su Gaceta
Libro V, Febrero de 2012, Tomo 3
Materia(s): Administrativa
Tesis: I.7o.A.6 A (10a.)
Pgina: 2366
MARCAS. CMO DEBE PROCEDER LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CUANDO SE
DEMANDA LA NULIDAD DEL REGISTRO RELATIVO CON BASE EN EL ARTCULO 151,
FRACCIN II, DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.
La razn comn de los artculos 87 a 90 y 151 de la Ley de la Propiedad Industrial es evitar la
competencia desleal entre fabricantes o comerciantes y proteger al pblico consumidor, por ello,
tratndose de la nulidad de un registro marcario la autoridad administrativa debe realizar el examen
correspondiente conforme a tales dispositivos en su conjunto, ya que cuando existe una marca que goza
de cierto prestigio en el pblico consumidor, la introduccin al mercado de otra igual o similar sugiere
una relacin entre ambas o hace pensar que una corresponde o deriva de la otra, provocando fcilmente el
error y confusin en cuanto a la calidad o procedencia de los productos o servicios que amparan. Por
tanto, cuando se demanda la nulidad del registro de una marca con base en el artculo 151, fraccin II, de
la Ley de la Propiedad Industrial, es decir, cuando sea idntica o semejante en grado de confusin a otra
que haya sido usada en el pas o en el extranjero con anterioridad a la fecha de solicitud de la registrada y
se aplique a los mismos o similares productos o servicios, debe procederse en los trminos siguientes: En
principio, analizarse la identidad de la marca, y en el supuesto de que la denominacin sea igual, esto es,
un mismo nombre utilizado por dos partes, identificarse los productos o servicios que tales signos
distintivos amparan, a fin de establecer la existencia de alguna similitud o punto de contacto relevante
entre ambos, adems de la especie o clase en que estn comprendidos los productos o servicios
amparados por las marcas, para lo cual es factible tomar en cuenta diversos conceptos, como su finalidad,
composicin, lugar de venta o cualquier otra relacin que permita presumir que una marca intenta
aprovechar el prestigio de otra, cuyo anlisis objetivo pueda llevar a considerar si los productos a los que
se aplic contienen elementos comunes de composicin, pudindose tambin distinguir entre principales
y accesorios de stos, sin que sea dable estimar que la inclusin de un elemento complementario o
adicional tenga la fuerza suficiente para determinar una semejanza capaz de sustentar la nulidad.
SPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 394/2011. Grupo Casavi, S.A. de C.V. 9 de noviembre de 2011. Unanimidad de votos.
Ponente: Alberto Prez Dayn. Secretaria: Mara del Carmen Alejandra Hernndez Jimnez.

VI-TASR-EPI-344
MARCA.- CAUSAL DE NULIDAD DE UNA. NO SE ENCUENTRA SUPEDITADA AL HECHO
DE QUE SE COMPRUEBE QUE LA MARCA USADA CON ANTERIORIDAD EN EL
EXTRANJERO HAYA SIDO REGISTRADA.- Seala expresamente el artculo 151 fraccin II, de la
Ley de la Propiedad Industrial, que el registro de una marca ser nulo cuando sea idntica o semejante en
grado de confusin, a otra que haya sido usada en el pas o en el extranjero con anterioridad a la fecha de
presentacin de la solicitud de la marca registrada y se aplique a los mismos o similares productos o
servicios. Ahora bien el precepto legal en cita, seala en su parte final como requisito para su
actualizacin que, quien haga valer el mejor derecho por uso anterior debe comprobar haber usado una
marca ininterrumpidamente en el pas o en el extranjero, antes de la fecha de presentacin o, en su caso,
de la fecha de primer uso declarado por el que la registr. Visto lo anterior, esta juzgadora considera no le
asiste la razn al tercero cuando afirma debe acreditarse que la marca que se ha usado en el extranjero se
encuentra debidamente registrada, pues contrariamente a lo sostenido, el artculo 151 fraccin II de la Ley
de la Propiedad Industrial, en ningn momento seala como requisito para declarar la nulidad de
una registro marcario el que se acredite que la denominacin que se usa en el extranjero cuente con ttulo
de registro, por lo que tal circunstancia no debe ser acreditada por aqul que solicite la nulidad de una
marca en trminos de lo previsto por el citado precepto legal.

Juicio Contencioso Administrativo Nm. 486/08-EPI-01-9.- Resuelto por la Sala Regional Especializada
en materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 6 de julio
de 2009, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Mara Teresa Olmos Jasso.- Secretaria: Lic.
Mara del Rosario Maldonado Nava.

R.T.F.J.F.A. Sexta poca. Ao III. No. 28. Abril 2010. p. 235

VI-TASR-EPI-246
ACTUALIZACIN DEL SUPUESTO ESTABLECIDO EN EL ARTCULO 151, FRACCIN II
DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.- Para la procedencia de la causal
de nulidad contenida en la fraccin II del artculo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial, resulta
necesario la actualizacin de los siguientes supuestos: a) que la accin se haya intentado en tiempo; b)
que la marca propiedad de la solicitante de la declaracin administrativa denulidad se haya venido usando
ininterrumpidamente en el pas o en el extranjero, antes de la fecha de presentacin de la marca
impugnada o, en su caso, de la fecha de primer uso declarado en la solicitud de esta ltima; c) que la
marca sujeta a nulidad sea idntica o semejante en grado de confusin, a la marca propiedad de la
solicitante de la declaracin aludida y d) que las marcas en pugna se apliquen a los mismos o similares
productos o servicios. En ese sentido, el supuesto descrito en el inciso d), surge cuando el solicitante de la
declaracin administrativa de nulidad acredita el uso del signo ininterrumpidamente en el pas o en el
extranjero con anterioridad a la fecha de presentacin de la solicitud de la marca registrada o, en su caso,
de la fecha de primer uso declarado por el que la registr, marca idntica o semejante en grado de
confusin y aplicada a los mismos o similares productos o servicios, esto es, que los productos o servicios
que se pretenden amparar con el signo que se acredita su uso sean similares o iguales a los productos o
servicios protegidos por la marca registrada tildada de nula, con independencia de la clase internacional a
la que se soliciten o estn registradas. La hiptesis en anlisis no excluye que la similitud o identidad se
genere entre marcas registradas y solicitudes de registros marcarios, que pretendan proteger y amparen,
productos o servicios, la comparacin se puede hacer entre productos y productos, productos y servicios.
Juicio Contencioso Administrativo Nm. 29/09-EPI-01-1.- Resuelto por la Sala Regional Especializada
en materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 23 de
junio de 2009, por mayora de 2 votos a favor y 1 voto con los puntos resolutivos.- Magistrada
Instructora: Luz Mara Anaya Domnguez.- Secretaria: Lic. Guadalupe del Consuelo Zurita Mzquita.
R.T.F.J.F.A. Sexta poca. Ao III. No. 26. Febrero 2010. p. 460

Artculo 151 Fraccin III

poca: Dcima poca

Registro: 2009392
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federacin
Libro 19, Junio de 2015, Tomo III
Materia(s): Administrativa
Tesis: I.10o.A.13 A (10a.)
Pgina: 2323
NULIDAD DE UN REGISTRO MARCARIO PREVISTA EN LA FRACCIN III DEL ARTCULO
151 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. CUANDO INVOLUCRE LA FECHA DEL
PRIMER USO DE LA MARCA, LA CARGA PROBATORIA RECAE EN SU TITULAR.
Tratndose de la causa de nulidad de un registro marcario prevista en la fraccin III del artculo 151 de la
Ley de la Propiedad Industrial, cuando involucre la fecha del primer uso de la marca, es a su titular a
quien corresponde la carga probatoria para demostrar la veracidad de la referida al solicitar dicho registro
pues, por una parte, la ley de la materia ni su reglamento establecen que el peticionario debe demostrar la
veracidad de la fecha de primer uso que dio a conocer al solicitar el registro, sino que, atento a su buena
fe, se tiene por verdadera aquella que haya indicado; esto es, la fecha de primer uso manifestada es
declarativa y surtir efectos sin que el promovente se encuentre obligado a demostrarla, por lo que se
entiende que se trata de una manifestacin que slo deber ser objeto de comprobacin si se controvierte,
en cuyo caso corresponder al titular de la marca acreditar la veracidad de la fecha que, en su
oportunidad, seal y, por otra no debe perderse de vista que es ste quien cuenta con los elementos
idneos para acreditar la veracidad del momento del primer uso declarado, los cuales, al ser propios, se
encuentran a su disposicin.
DCIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 587/2012. Alfonso Lpez Negrete. 30 de enero de 2013. Unanimidad de votos. Ponente:
Jorge Arturo Camero Ocampo. Secretario: Anbal Jess Garca Cotonieto.
Amparo directo 514/2014. Compagnie Gervais Danone, S.A. y otra. 26 de marzo de 2015. Unanimidad de
votos. Ponente: Jorge Arturo Camero Ocampo. Secretario: Anbal Jess Garca Cotonieto.
Esta tesis se public el viernes 12 de junio de 2015 a las 9:30 horas en el Semanario Judicial de la
Federacin.

poca: Dcima poca

Registro: 2009435
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federacin
Libro 19, Junio de 2015, Tomo III
Materia(s): Administrativa
Tesis: I.10o.A.14 A (10a.)
Pgina: 2323
NULIDAD DE UN REGISTRO MARCARIO PREVISTA EN LA FRACCIN III DEL ARTCULO
151 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. PARA QUE PROCEDA CUANDO
INVOLUCRE LA FECHA DEL PRIMER USO DE LA MARCA, ES INNECESARIO QUE EL
SOLICITANTE DEMUESTRE HABER RESENTIDO ALGN PERJUICIO.
El artculo 151, fraccin III, de la Ley de la Propiedad Industrial establece que procede la declaratoria de
nulidad de una marca, cuando se hubieren manifestado datos falsos en la solicitud de registro presentada
ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, como puede ser el relativo a la fecha del primer uso
de la marca, sin que establezca la necesidad de que el peticionario de la nulidad demuestre que ese dato
falso le hubiera causado algn perjuicio, pues ello implicara la satisfaccin de un requisito no previsto
legalmente.
DCIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 587/2012. Alfonso Lpez Negrete. 30 de enero de 2013. Unanimidad de votos. Ponente:
Jorge Arturo Camero Ocampo. Secretario: Anbal Jess Garca Cotonieto.
Amparo directo 514/2014. Compagnie Gervais Danone, S.A. y otra. 26 de marzo de 2015. Unanimidad de
votos. Ponente: Jorge Arturo Camero Ocampo. Secretario: Anbal Jess Garca Cotonieto.
Esta tesis se public el viernes 19 de junio de 2015 a las 9:30 horas en el Semanario Judicial de la
Federacin.

Artculo 151 fraccin IV

poca: Novena poca
Registro: 162069
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federacin y su Gaceta
Tomo XXXIII, Mayo de 2011
Materia(s): Administrativa
Tesis: I.9o.A.138 A
Pgina: 1231
NULIDAD DE REGISTRO MARCARIO PREVISTA EN EL ARTCULO 151, FRACCIN IV, DE LA
LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. CARECE DE LEGITIMACIN PARA INTENTARLA
QUIEN FUNDA SU ACCIN EN UNO CADUCO.
El citado artculo establece que el registro de una marca ser nulo cuando se haya otorgado por error,
inadvertencia o diferencia de apreciacin, existiendo otro que se considere invadido, por tratarse de una
marca que sea igual o semejante en grado de confusin y que se aplique a servicios o productos iguales o
similares. As, de la interpretacin literal y teleolgica de dicho precepto se concluye que la solicitud de
nulidad por la referida causa slo puede promoverla quien sea titular de un registro marcario vigente, por
lo que carece de legitimacin para intentarla quien funda su accin en uno caduco, a pesar de que alegue
que al momento del otorgamiento del registro cuya nulidad solicita aqul se encontraba vigente.
NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 489/2010. Productos Indy, S.A. de C.V. 30 de septiembre de 2010. Unanimidad de votos.
Ponente: Osmar Armando Cruz Quiroz. Secretario: Francisco Manuel Rubn de Celis Garza.

CADUCIDAD
Mayo 2015

Octubre
2014

VII-CASE-PI-14

de I.1o.A.81 A (10a.)

Febrero 2010

VI-TASR-EPI-265

Febrero 2010

VI-TASR-EPI-255

Febrero 2006

V-P-SS-778

CADUCIDAD. PARA EFECTOS DE DEMOSTRAR EL

USO DE UNA MARCA EN TRMINOS DEL
ARTCULO 152, FRACCIN II, DE LA LEY DE
LAPROPIEDAD
INDUSTRIAL,
DEBEN
CONSIDERARSE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS
QUE ESTA AMPARA Y LA CLASIFICACIN
INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
PARA EL REGISTRO DE MARCAS VIGENTE,
PUBLICADA EN LA GACETA DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL
CADUCIDAD DEL REGISTRO MARCARIO. EL USO
DE UNA MARCA POR PERSONA DISTINTA DEL
TITULAR ANTES DE LA INSCRIPCIN DEL
CONTRATO DE LICENCIA ANTE EL INSTITUTO
MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL ES
EFICAZ PARA EVITARLA.
CADUCIDAD DE UN REGISTRO MARCARIO.- EL
USO DEL SIGNO DISTINTIVO AH CONTENIDO
DEBE
ACREDITARSE
RESPECTO
A
LOS
PRODUCTOS O SERVICIOS PARA LOS CUALES FUE
OTORGADO
CADUCIDAD MARCARIA.- EXCEPCIN A LA
OBLIGACIN PREVISTA POR EL ARTCULO 130 DE
LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
MARCAS.- EL USO DE UNA MARCA MODIFICADA
EN LA QUE NO SE ALTERA SU CARCTER
DISTINTIVO, NO PRODUCE LA CADUCIDAD DE SU
REGISTRO

VII-CASE-PI-14
CADUCIDAD. PARA EFECTOS DE DEMOSTRAR EL USO DE UNA MARCA EN TRMINOS
DEL ARTCULO 152, FRACCIN II, DE LA LEY DE LAPROPIEDAD INDUSTRIAL, DEBEN
CONSIDERARSE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS QUE ESTA AMPARA Y LA
CLASIFICACIN INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA EL REGISTRO
DE MARCAS VIGENTE, PUBLICADA EN LA GACETA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.El artculo 152, fraccin II, de la Ley de la Propiedad Industrial, seala que el registro de marca caducar
cuando la marca haya dejado de usarse durante los tres aos consecutivos inmediatos anteriores a la
solicitud de declaracin administrativa de caducidad, salvo que exista causa justificada a juicio del
Instituto, asimismo, el artculo 62 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, define que una
marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el
comercio o se encuentran disponibles en el mercado en el pas bajo esa marca, en la cantidad y del modo
que corresponde a los usos y costumbres en el comercio. En consecuencia, para efectos de conservar un
registro de marca, el uso de la marca debe probarse respecto de los productos o servicios previstos en el
ttulo de registro respectivo, considerando la Clase en la que se encuentran los mismos y su inclusin en
la lista de productos y servicios de la Clasificacin Internacional de Productos y Servicios para el Registro
de Marcas, vigente, establecida en virtud del Arreglo de Niza, incluyendo sus notas explicativas, que al
momento de la solicitud del registro marcario, hayan sido publicadas en la Gaceta de
la Propiedad Industrial. Lo anterior, en virtud de que no es factible alegar la improcedencia de
lacaducidad de una marca, por haber probado su uso en productos o servicios descritos de forma genrica
en el ttulo de registro de marca, cuando de conformidad con la Clasificacin Internacional de Productos y
Servicios para el Registro de Marcas publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial, al momento de la
solicitud de registro de marca, dichos productos o servicios, no formaban parte de la Clase para la cual se
solicit el registro marcario.
Juicio Contencioso Administrativo Nm. 264/13-EPI-01-7.- Resuelto por la Sala Especializada en
Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 29 de
septiembre de 2014, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Luz Mara Anaya Domnguez.Secretaria:
Lic.
Sofa
Azucena
de
Jess
Romero
Ixta.
R.T.F.J.F.A. Sptima poca. Ao V. No. 46. Mayo 2015. p. 259

poca: Dcima poca

Registro: 2007757
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federacin
Libro 11, Octubre de 2014, Tomo III
Materia(s): Administrativa
Tesis: I.1o.A.81 A (10a.)
Pgina: 2810
CADUCIDAD DEL REGISTRO MARCARIO. EL USO DE UNA MARCA POR PERSONA
DISTINTA DEL TITULAR ANTES DE LA INSCRIPCIN DEL CONTRATO DE LICENCIA ANTE
EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL ES EFICAZ PARA EVITARLA.
Conforme a los artculos 130 y 136 de la Ley de la Propiedad Industrial, si una marca no es usada durante
tres aos consecutivos para la explotacin de los productos o servicios que ampara, proceder la
caducidad de su registro, salvo que su titular o el usuario que tenga concedida licencia inscrita la haya
explotado durante los tres aos consecutivos inmediatos anteriores a la presentacin de la solicitud de
declaracin administrativa de caducidad, siendo un requisito de oponibilidad frente a terceros el registro
del contrato de licencia correspondiente. Para comprender el alcance de la exigencia relativa a la
inscripcin del acto por el que se autoriza a un tercero el uso de una marca, debe atenderse a los artculos
19, numerales 1 y 2, y 20 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
Relacionados con el Comercio, suscrito por el Estado Mexicano, de los que se desprende que, para
calificar la vigencia de un registro marcario, debe reconocerse el uso efectuado por una persona distinta
del titular de la marca, sin que los Estados Parte puedan dificultar o complicar tal uso en el comercio
mediante requisitos especiales. Es decir, de acuerdo con la obligacin internacional convenida por el
Estado Mexicano, el reconocimiento al uso efectuado por una persona autorizada por el titular de la
marca, como pudiera ser un licenciatario, no puede condicionarse al cumplimiento de requisitos
adicionales, sino que debe privilegiarse, a efectos de la conservacin de la marca y el derecho de
exclusividad que de ella deriva, su uso real y efectivo por encima de la satisfaccin de condiciones
distintas que pudieran redundar en la complicacin en cuanto a la utilizacin del signo. De ah que no sea
legal desconocer el uso de una marca previo a la inscripcin del contrato de licencia ante el Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial, pues, de lo contrario, se dara a dicha inscripcin el carcter de un
requisito especial o adicional cuya prohibicin establecen las normas internacionales mencionadas, siendo
que lo verdaderamente relevante, a efecto de verificar la vigencia de una marca, es que los productos o
servicios que ampara, real y efectivamente, se hayan comercializado o se ofrezcan en el mercado segn
los usos y costumbres mercantiles. Lo anterior cobra mayor relevancia si se tiene presente que la
inscripcin de un contrato de licencia ante la autoridad marcaria no tiene efectos constitutivos, pues el
objeto del acto registral no es ms que publicar las variaciones en la titularidad y los gravmenes
constituidos, en el caso, sobre los derechos de una marca. De esta forma, la falta de inscripcin ante el
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial no torna inexistente el contrato de licencia, ya que los
derechos de uso a favor de los licenciatarios se generan por virtud de su celebracin, no por su inscripcin
ante aqul.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 416/2014. Fintegra, S.A. de C.V. 3 de julio de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Joel
Carranco Ziga. Secretario: Pal Francisco Gonzlez de la Torre.
Esta tesis se public el viernes 24 de octubre de 2014 a las 9:35 horas en el Semanario Judicial de la
Federacin.

VI-TASR-EPI-265
CADUCIDAD DE UN REGISTRO MARCARIO.- EL USO DEL SIGNO DISTINTIVO AH
CONTENIDO DEBE ACREDITARSE RESPECTO A LOS PRODUCTOS O SERVICIOS PARA
LOS CUALES FUE OTORGADO.- De acuerdo con lo dispuesto por los artculos 128, 130 y 152,
fraccin II, de la Ley de la Propiedad Industrial, los titulares de registros marcarios o sus licenciatarios,
tienen la obligacin legal de utilizar las marcas, tal y como fueron registradas, o bien, con modificaciones
que no alteren su carcter distintivo; asimismo, se establece que si una marca no es usada por su titular o
licenciatario durante tres aos consecutivos, en los productos o servicios para los cuales fue registrada,
proceder la caducidad de su registro, salvo que se acredite su uso durante dicho tiempo (3 aos), mismo
que debe ser inmediato anterior a la presentacin de la solicitud de declaracin administrativa
de caducidad. As las cosas, la caducidad de un registro marcario se actualiza, aun y cuando el titular del
mismo, cuente con un diverso registro que contenga un idntico signo distintivo, pero aplicado a
productos o servicios diversos, ya que aunque acredite el uso de la marca en este ltimo caso, es de
conformidad con los productos o servicios que ampara el registro marcario cuya caducidad se reclama,
que debe acreditar su uso, de acuerdo con los preceptos antes sealados.

Juicio Contencioso Administrativo Nm. 1817/08-EPI-01-4.- Resuelto por la Sala Regional Especializada
en materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 9 de julio
de 2009, por mayora de 2 votos a favor y 1 voto con los puntos resolutivos.- Magistrada Instructora: Luz
Mara Anaya Domnguez.- Secretaria: Lic. Denisse Jurez Herrera.

R.T.F.J.F.A. Sexta poca. Ao III. No. 26. Febrero 2010. p. 477

VI-TASR-EPI-255
CADUCIDAD MARCARIA.- EXCEPCIN A LA OBLIGACIN PREVISTA POR EL
ARTCULO 130 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.-Segn lo dispuesto por el
artculo 130 de la Ley de la Propiedad Industrial, si una marca no es usada durante tres aos consecutivos
en los productos o servicios para los que fue registrada, proceder la caducidad de su registro, salvo que
su titular o el usuario que tenga concedida licencia inscrita la hubiese usado durante los tres aos
consecutivos inmediatos anteriores a la presentacin de la solicitud de declaracin administrativa
de caducidad. No obstante, la anterior obligacin de inscribir el contrato de licencia de la marca, puede
ser superada, cuando se desprenda que aqul que solicit la caducidad del registro marcario, es el mismo
que utiliza la marca en el registro contenida, mediante contrato de licencia con su titular; pues de una
justa interpretacin del precepto legal en comento, se advierte que la inscripcin del contrato de licencia
ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, tiene como finalidad, que lo ah establecido, tenga
efecto contra terceros. De tal suerte que si la persona que solicit la declaratoria de caducidad de un
registro marcario, es la misma que celebr un contrato de licencia de uso de la marca ah contenida, no
obstante dicho contrato no se encuentre inscrito ante la citada Institucin, se entiende que s surte sus
efectos entre las partes contratantes, esto es, entre el titular de la marca y el licenciatario (solicitante de
la caducidad), por lo que no es procedente declarar la caducidad del registro marcario solicitada por este
ltimo, bajo el argumento de la falta de inscripcin de dicho contrato.
Juicio Contencioso Administrativo Nm. 809/08-EPI-01-4.- Resuelto por la Sala Regional Especializada
en materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 3 de julio
de 2009, por mayora de 2 votos a favor y 1 votos con los puntos resolutivos.- Magistrada Instructora:
Luz Mara Anaya Domnguez.- Secretaria: Lic. Denisse Jurez Herrera.
R.T.F.J.F.A. Sexta poca. Ao III. No. 26. Febrero 2010. p. 468

V-P-SS-778
MARCAS.- EL USO DE UNA MARCA MODIFICADA EN LA QUE NO SE ALTERA SU
CARCTER DISTINTIVO, NO PRODUCE LA CADUCIDAD DE SU REGISTRO.- En trminos
del artculo 128 de la Ley de la Propiedad Industrial, una marca debe usarse en territorio nacional, tal
como fue registrada o con modificaciones que no alteren su carcter distintivo. Por su parte, la fraccin II
del artculo 152 del mismo Ordenamiento jurdico, precepta que un registro marcario caducar, cuando
haya dejado de usarse durante los tres aos consecutivos inmediatos anteriores a la solicitud de
declaracin administrativa de caducidad. Por lo tanto, no se actualiza la hiptesis contenida en la fraccin
II del artculo 152 de la Ley de la Propiedad Industrial y, por ende, no procede la declaracin
administrativa de caducidad de un registro marcario cuando se utiliz la marca durante los tres aos
consecutivos inmediatos anteriores a la solicitud de declaracin administrativa, de una forma modificada
pero que no alter su carcter distintivo, pues debe considerarse no se dej de usar la citada marca
registrada. (9)

Juicio No. 4517/01-17-09-9/306/02-PL-08-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesin de 27 de febrero de 2004, por mayora de 9 votos a
favor y 2 votos en contra.- Magistrado Ponente: Manuel Luciano Hallivis Pelayo.- Secretario: Lic. Luis
Edwin
Molinar
Rohana.
(Tesis aprobada en sesin de 8 de julio de 2005)

R.T.F.J.F.A. Quinta poca. Ao VI. No. 62. Febrero 2006. p. 186