Vous êtes sur la page 1sur 65

proprit

industrielle
bulletin documentaire

bimensuel 15 novembre 2016

PIBD

n 1060

ISSN 0338 - 6473

Rdaction de Pibd
Rdactrice en chef : Franoise Quinault
Coordonnatrice : Catherine Blanchard
Rdacteurs : Madeleine Bigoy-Courtial
Catherine Blanchard
Isabelle Bouret
Laurence de La Gorce
Sylvie Lepoutre
Charly Marchal
Ccile Martin
Christophe Schweickhardt
Documentalistes : Mireille Gardon
Martial Gros
Cline Khairallah

Assistante de la rdaction et mise en page : Carole Bednarick
Contact : pibd@inpi.fr
Abonnements : voir dernire page

Les membres de la rdaction exercent leurs fonctions


l'Observatoire de la proprit intellectuelle de lInpi. Les
documents analyss, reproduits ou cits dans ce volume
peuvent tre consults la bibliothque de l'Opi.
Les dcisions de jurisprudence publies sont le fruit dune
slection opre par une quipe de juristes.

Vous pouvez:
- retrouver la collection complte de jurisprudence en
accs libre et gratuit sur le site de lInpi www.inpi.fr;
- obtenir copie des minutes titre onreux sur la
pagede la boutique de lInpi, en prcisant le numro de
rfrence indiqu sous le rsum de chaque dcision
(detypeB20090158).

Inpi. Toute reprsentation ou reproduction intgrale ou partielle faite sans le consentement de lauteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est
illicite (art. L.122-4 du Code de la proprit intellectuelle). Seules sont autorises les copies ou reproductions strictement rserves lusage priv
du copiste et non destines une utilisation collective (art. L.122-5).

Pibd N1060 A

Proprit Industrielle Bulletin Documentaire


Sommaire n 1060 du 15novembre2016

Premire partie Textes officiels


Textes in extenso
Journal officiel de la Rpublique franaise
Arrt du 25octobre2016 portant nomination au conseil dadministration de
lInstitut national de la proprit industrielle

I-106

Questions crites Assemble nationale


Question crite n37467 du 17septembre2013 de MmeIsabelleLeCallennec
M. le ministre de lconomie et des Finances sur le rcent rapport de la Cour des
comptes Lvolution et les conditions de matrise du crdit dimpt en faveur de la
recherche (Cir), et rponse du 25octobre2016

I-106

Relevs
Site de lOrganisation mondiale du commerce
Journal officiel de lUnion europenne
Sites de lUnion europenne
Assemble nationale
Bulletin officiel des finances publiques - Impts
Travaux prparatoires
Portail du Gouvernement
Lgislation trangre
Notifications relatives aux traits

I-107
I-108
I-108
I-109
I-109
I-110
I-110
I-111
I-111

Deuxime partie Doctrine


Comptes rendus
Pour dfendre sa marque, il faut lutiliser grande chelle ou courir le risque
de la perdre, daprs larticle de Dale Carter

La doctrine dans les revues

II-145
II-146

Troisime partie Jurisprudence


Brevets dinvention
Cour de justice de lUnion europenne, 7e ch.
F. Hoffmann-La Roche Ag c. Accord Healthcare O, 5octobre2016

III-869

Cour de cassation, ch. com.


GianfrancoT et AlainB c. LouisG et LPG Systems, 4octobre2016

III-873

Tribunal de grande instance de Paris, 3e ch., 1re sect.


MohamedS et MalikaS c. Advicenne Pharma Sa, 26mai2016

III-875

Marques
Cour de cassation, ch. com.
tablissements Nicolas Sa c. Association Inter Rhne Interprofession des Vins
dAoc Ctes-du-Rhne et de la valle du Rhne, Institut national de la proprit
industrielle et Procureur gnral prs la cour dappel dAix-en-Provence,
4octobre2016

III-883

Cabinet Continental Sarl c. Laboratoire Bioderma Sas et MF Productions Sa,


20septembre2016

III-885

Ethix Sas c. Ethix Information Technology Sarl, 20septembre2016

III-887

Patrick L (Luxembourg) et Jnc-Invest Sa (Luxembourg) c. Olimp


Laboratoires Sp. Z o.o. (Pologne), Wda Olimp France Sarl, Corps Parfait
Olimp Sarl et al., 6septembre2016

III-889

Cour dappel de Bordeaux, 1re ch., civ A


Indarki Sas c Savencia Sa et Directeur gnral de l'Inpi, 18aot2016

III-891

Cour dappel de Paris, ple 5, 5/7e ch.


Bella Sarl c. Ministre des Finances et des Comptes Publics, 13septembre2016

III-894

Tribunal de grande instance de Paris, 3e ch., 1re sect.


Gsm Pty Ltd (Australie), Gsm Europe (Australie) et Rocket Trademarks
Pty Ltd (Australie) c. Baybac Sas et Mondial Transports Marchandises Sas,
12mai2016

III-896

Dessins et modles
Cour dappel de Lyon, 1re ch., civ A
Thierry B c. Van Cleef & Arpels Sasu, Van Cleef & Arpels International Sasu,
Richemont International Sa (Suisse) et al., 15septembre2016

III-900

Quatrime partie
Actualits et informations
Chronique de ltranger
IV-162
Brves IV-162
Comptes rendus

chos
IV-163
La proprit intellectuelle dans la presse trangre IV-164
tudes statistiques et bibliographie

Pibd Services
Annonces

IV-165

partie

3
1

Textes officiels

Questions crites
Assemble nationale

Textes in extenso

Journal officiel de la
Rpublique franaise

Arrt du 25octobre2016 portant nomination au conseil dadministration de


lInstitut national de la proprit industrielle
NOR: ECFI1630466A
Par arrt du ministre de lconomie et des Finances,
de la secrtaire dtat charge du Numrique et de lInnovation et du secrtaire dtat charg de lIndustrie en date
du 25octobre2016, sont nomms membres du conseil
dadministration de lInstitut national de la proprit industrielle compter du 28octobre2016:
En qualit de personnalit issue du monde conomique:
MmeAgnsPaillard, prsidente.
En qualit de reprsentant des praticiens de la proprit
industrielle en entreprise:
M.DidierHillion, vice-prsident.
En qualit de reprsentants des milieux industriels intresss la protection de la proprit industrielle:
M.EricCarreel.
MmeAnne-LaureNabat-Flecher.
M.FrdricTorloting.

Question crite n37467 du 17septembre2013 [changement dattribution le


31aot2016] de MmeIsabelleLeCallennec
(Les Rpublicains - Ille-et-Vilaine) M. le ministre de lconomie et des Finances sur
le rcent rapport de la Cour des comptes
Lvolution et les conditions de matrise du
crdit dimpt en faveur de la recherche
(Cir), et rponse du 25octobre2016
37467. 17septembre2013.- MmeIsabelleLeCallennec
attire lattention de M. le ministre de lconomie et des
Finances sur le rcent rapport de la Cour des comptes
Lvolution et les conditions de matrise du crdit dimpt
en faveur de la recherche (Cir). La Cour des comptes
recommande de faire dOso uniquement un point dentre pour les rescrits. Elle lui demande si le Gouvernement
entend rpondre cette recommandation.
Rponse. La Cour des comptes a rendu public, le
11septembre2013, un rapport sur lvolution et les conditions de matrise du crdit dimpt en faveur de la recherche (Cir) command par la commission des Finances,
de lconomie gnrale et du Contrle budgtaire de
lAssemble nationale en application de larticle 58-2 de
la loi organique sur les lois de finances du 1eraot2001.
Dans ce rapport, la Cour rappelle quelques lments de
contexte sur les procdures de rescrit en matire de crdit dimpt recherche notamment:- que deux procdures de rescrit distinctes existent en matire de Cir1 et
font intervenir des experts de la Direction gnrale des
finances publiques (Dgfip), du ministre de lEnseignement suprieur et de la Recherche (Mesr), de lAgence
nationale de la recherche (Anr) ou dOso (Bpifrance);
- quun comit de coordination a t mis en place pour
viter que des pratiques diffrencies ne voient le jour, en
matire de rescrit spcifique au Cir, entre les diffrentes
organisations pouvant recevoir une demande (Mesr, Anr,
Oso, Dgfip); - qu loccasion de ces comits de coordination, des changes ont port sur le positionnement
dOso (Bpifrance), sagissant tout dabord des questions
souleves par ltablissement sur une ventuelle facturation du rescrit2, mais sagissant aussi de potentiels conflits
1Lentreprise peut saisir au choix, pour une procdure de rescrit spcifique au Cir, ladministration fiscale, le ministre de lEnseignement
suprieur et de la Recherche, lAgence nationale de la recherche ou Oso
(article L. 80 B 3 bis du Livre des procdures fiscales). Lentreprise peut
galement solliciter un rescrit gnral, non rserv au Cir, procdure qui
existe depuis 1987 pour toutes les questions fiscales (article L. 83 B 1
du Livre des procdures fiscales).
2Oso

estimant le cot du traitement dune demande de rescrit

3000.

PIBD N1060 I 106

Textes officiels
dintrt entre la mission confie Bpifrance au titre du
rescrit et ses missions commerciales daccompagnement
financier des entreprises. Au regard de ces lments, la
Cour recommande, de ne plus permettre Bpifrance de
traiter au fond les demandes de rescrit mais de conserver cet organisme la possibilit de rester un point
dentre pour le dpt des demandes. Cette proposition
dexclure Bpifrance de linstruction au fond des dossiers
tout en conservant cet organisme la possibilit de rester
un point dentre pour le dpt des demandes pourrait dgrader la lisibilit de la procdure, les entreprises
sadressant Bpifrance, pour in fine obtenir un avis dun
autre organisme. Cette proposition risquerait galement
de rendre plus difficile respecter le dlai de rponse de
troismois3, compte tenu des changes supplmentaires
qui seraient ncessaires entre Bpifrance et lorganisme
qui rendrait un avis sur le fond du dossier. Aucune dcision gouvernementale na pour linstant t prise quant
cette recommandation de la Cour. Cependant, au vu
des lments prsents ci-dessus, si une volution sur
la procdure de rescrit tait envisage, il paratrait plus
pertinent de retirer compltement Bpifrance du dispositif
sans conserver cet organisme la possibilit de rester
un point dentre pour le dpt des demandes. Cette
volution ne devrait pas gner les entreprises qui sadressent le plus souvent aux services fiscaux comme point
dentre pour leurs demandes de rescrit Cir4. Si une volution du rle de Bpifrance dans la procdure de rescrit
devait tre envisage, celle-ci ncessiterait au pralable
une rflexion interministrielle et devrait ncessairement
saccompagner dune modification ou dun avenant la
convention conclue entre ltat et Bpifrance. En tout tat
de cause, les services des ministres financiers portent
une attention particulire aux conditions defficacit du
Cir.

Relevs

Site de lOrganisation
mondiale du commerce

Examen de politique commerciale

Congo
Le deuxime examen de la politique et des pratiques
commerciales de la rpublique dmocratique du Congo
sest droul les 25 et 27octobre2016. Le cadre rglementaire et institutionnel des droits de proprit intellectuelle nayant pas connu de modifications depuis le
prcdent examen qui remonte 2010, le rapport tabli
par lOmc procde un rappel de la lgislation en vigueur
dans les domaines de la proprit industrielle et du droit
dauteur, ainsi que des conventions internationales auxquelles le Congo est partie. Des observations sont faites
sur les difficults rencontres concernant lapplication de
la lgislation en matire de proprit intellectuelle, le fonctionnement de certains organismes de gestion et linadaptation de la lgislation sur la concurrence aux Dpi.
Les autorits congolaises, conscientes de lacunes
lgislatives et administratives de leur systme de proprit intellectuelle sont en train de mener des travaux
de modernisation en la matire. Il est notamment prvu
de crer une Autorit de protection, de rgulation et de
mise en uvre des droits dauteur et des droits voisins,
lObservatoire national de protection de droits dauteur et
des droits voisins (Onpda) et daccrotre la lutte contre la
piraterie et la contrefaon des uvres de lesprit.
Omc, rapport, nWT/TPR/S/339, 11mai2016
Congo, rapport, nWT/TPR/G/339, 11mai2016

Sri Lanka
De 2010 2015, pendant la priode prise en compte
par le quatrime examen de la politique et des pratiques
commerciales du Sri Lanka, le systme de protection de la
proprit intellectuelle de ce pays est demeur inchang.
Cependant, des projets de modification de la loi n36
de 2003 sont en cours, visant principalement permettre lenregistrement des indications gographiques,
crer un mcanisme denregistrement facultatif du droit
dauteur, introduire des limitations et des exceptions afin
de faciliter laccs des dficients visuels aux textes imprims, et mettre en uvre, en collaboration avec lOmpi,
un plan dlaboration dune politique cohrente en matire
de proprit intellectuelle.
Le rapport de lOmc contient un tableau rcapitulatif du
nombre de demandes et denregistrement de marques, de
brevets et de dessins et modles effectus au Sri Lanka
entre 2010 et 2015.
Omc, rapport, nWT/TPR/S/347, 27septembre2016
Sri Lanka, rapport, nWT/TPR/G/347, 27septembre2016

3Labsence

de rponse dans un dlai de trois mois quivaut un accord


tacite sauf si la demande a t dpose aprs engagement des premires
dpenses de recherche.

4Au

titre de lanne2011, 369demandes de rescrit ont t effectues


au titre de larticle L.80 B 3 ou B 3 bis du livre des procdures fiscales.
Sur ces 369demandes, 259 ont t reues par la Dgfip, 51 par Oso,
46 par le Mesr et 13 par lAnr.

Accs aux mdicaments

Protocole modifiant laccord sur les Adpic


Intervenant le 25octobre2016 loccasion du sixime
symposium tripartite organis par lOmc, lOmpi et lOms
consacr la rsistance aux antimicrobiens, le directeur
gnral de lOmc, Roberto Azevdo, a observ que le sujet
lordre du jour se situait lintersection des domaines de

PIBD N1060 I 107

Textes officiels
la sant publique, de la proprit intellectuelle et du commerce, et quil ncessite donc la coopration troite des
trois organisations internationales lorigine du colloque.
Selon lui, le protocole de 2005 portant modification de
laccord de lOms sur les Adpic constitue un des moyens
privilgis pour mener bien une stratgie efficace visant
faciliter, grce des licences obligatoires, laccs des
pays les plus pauvres des mdicaments antibiotiques
gnriques, ancienne et nouvelle gnrations.

Quant ceux prsents par les tats-Unis sur les


secrets daffaires, les Pme et les dessins et modles, ils
vont faire lobjet de modifications, mais semblent constituer une base de ngociation valable.
Les indications gographiques nont donn lieu qu
une brve discussion, chacun des ngociateurs campant
sur ses positions.

Accord conomique et commercial global (Aecg)


La signature de lAecg par lUnion europenne et le
Canada, le 30octobre2016, sest accompagne de
communiqus de presse de la Commission rcapitulant
les principales dispositions du Trait, dont la reconnaissance de plus de cent quarante indications gographiques
europennes.

Commission europenne, communiqus


IP/16/3582, 30octobre2016

Journal officiel de lUnion


europenne
Marque de lUnion europenne

Codification
La proposition de rglement du Parlement europen
et du Conseil (Com(2016) 702 final 2016/0345(COD)) du
31octobre2016 porte sur la codification du rglement
(CE) n207/2009 du Conseil du 26fvrier2009 concernant la marque de lUnion europenne. Le texte propos,
fait droit constant, regroupe les actes modificatifs du
rglement en y apportant les seules modifications formelles requises par lopration de codification.

Directive 98/44/CE

Biotechnologies
Publi au Joue C 411 du 8novembre2016, lavis de la
Commission concernant certains articles de la directive
98/44/CE du Parlement europen et du Conseil relative
la protection juridique des inventions biotechnologiques
dcrit le point de vue de la Commission sur la brevetabilit
des produits drivs de procds essentiellement biologiques et traite des licences obligatoires pour dpendance
entre les droits dobtention vgtale et les titulaires de
brevets, ainsi que de laccs une matire biologique par
une tierce partie. Lavis est complt en annexe par un
tableau prsentant lvolution des discussions interinstitutionnelles dans le cadre de la procdure de codcision.

Sites de lUnion europenne

Accords commerciaux

Tafta
La Commission europenne a mis en ligne un compte
rendu, secteur par secteur, du quinzime cycle de ngociations du Trait transatlantique, qui sest droul New
York du 3 au 7octobre2016.
Deux jours et demi ont t consacrs aux droits de proprit intellectuelle (y compris les indications gographiques). Lharmonisation des propositions de chacune des
parties dans le domaine des accords internationaux,
dispositions gnrales, coopration, varits vgtales
a connu des progrs notables. Des versions actualises
de ces propositions, intgrant les modifications apportes,
sont en cours de rdaction. Le texte sur le respect des Dpi
aux frontires devrait tre prt finoctobre2016.

presse,

IP/16/3581,

Lutte contre la corruption

Contrefaon
Le 25octobre2016, le Parlement europen a adopt
une rsolution sur la lutte contre la corruption et le suivi
de la rsolution de la commission Crim (2015/2110(Ini))
du 23octobre2013.
La contrefaon est cite dans le point 55, au sujet des
domaines dinterventions spcifiques. Le Parlement y
dnonce la propagation des contrefaons de biens, de
mdicaments et de produits agroalimentaires au sein de
lUnion, impliquant des rseaux de distribution grs par
la criminalit organise transnationale; invite, ds lors,
la Commission et les tats membres prendre toutes
les mesures ncessaires pour prvenir la contrefaon des
biens, des mdicaments et des produits agroalimentaires
et lutter contre ce phnomne; invite la Commission et
les tats membres rassembler systmatiquement des
donnes sur les affaires de fraude ou de contrefaon afin
de disposer dinformations sur leur porte et leurs effets et
dchanger de bonnes pratiques pour isoler et combattre
ces phnomnes.
Parlement europen, communiqu de presse, 25octobre2016

Fiscalit des entreprises

Accis
Le 25octobre2016, la Commission europenne a
annonc plusieurs projets visant rformer limposition
des entreprises, parmi lesquels figure une nouvelle version
de lassiette commune consolide pour limpt sur les
socits (Accis), rendue obligatoire pour les entreprises
dont le chiffre daffaires consolid total est suprieur
750millionsdeuros. Il serait attendu de ces mesures
une rduction des charges administratives des entreprises, un renforcement de la lutte contre lvasion fiscale
et un soutien linnovation laide dincitations fiscales
en faveur des activits de recherche et dveloppement
(R&D) qui sont lies une activit conomique relle. En
particulier, les jeunes pousses innovantes qui appliquent
lAccis pourraient dduire jusqu 200% de leurs cots
de recherche et dveloppement.
Runis en sance plnire le 26octobre2016, les
dputs ont salu les propositions de la Commission,
bien que certains eussent mis des rserves sur le seuil
de chiffre daffaires, quils auraient souhait infrieur
750millions deuros.
Commission europenne, communiqu de presse, IP/16/3471, 25octobre2016

PIBD N1060 I 108

de

Textes officiels

Assemble nationale

Loi n2014-344 du 17mars2014 relative


la consommation
Indications gographiques, Inpi
Runie le 19octobre2016, la commission des Affaires
conomiques de lAssemble nationale a examin et
autoris le rapport n4139 du 19octobre2016 de
MM.DamienAbad et PhilippeKemel sur la mise en application de la loi Hamon.
Passant en revue les dcrets dapplication dont la
quasi-totalit a t publie, les rapporteurs commentent
larticle73 de la loi prcite, article qui dfinit les indications gographiques protgeant les produits industriels et
artisanaux, tablit le rle de lInpi en matire dhomologation des IG, prvoit un mcanisme de contrle du respect
du cahier des charges par les professionnels ainsi quun
mcanisme de sanction en cas de non respect, et prvoit
la possibilit de sopposer lenregistrement dune marque portant atteinte aux droits antrieurs des collectivits
territoriales et des titulaires dune IG.
Depuis la publication du dcret dapplication n2015-595
du 2juin2016, trois demandes dhomologation dindications gographiques ont t dposes, lune sur des siges fabriqus dans les Vosges, les autres concernant la
dnomination Savon de Marseille. Leur procdure est
en cours. Une cinquantaine de dossiers en sont au stade
de la rdaction, dont deux tablis par des entreprises de
coutellerie.
Depuis la publication du dcret n2015-671 du
15juin2015 relatif la procdure dalerte, 336 collectivits,
communes, rgions et communauts de communes, se
sont inscrites lInpi. Dix procdures dopposition ont t
formes. LInpi a fait droit lintgralit de ces oppositions
et refus les demandes de marques correspondantes.

Droit dauteur

March unique numrique


La commission des Affaires europennes de lAssemble nationale sest runie le 18octobre2016 pour
examiner puis valider le rapport dinformation n4136
du 18octobre2016 de Mme Marietta Karamanli et
M.HervGaymard sur les propositions lgislatives
relatives la protection du droit dauteur dans le March
unique du numrique.
Dans ce document, les rapporteurs, considrant que ces
propositions de la Commission europenne sont adquates et proportionnes, apportent leur soutien
aux trois exceptions obligatoires prvues qui concernent
la fouille de textes et de donnes, lenseignement et la
prservation des uvres menaces dobsolescence. Le
renforcement des crateurs dans lenvironnement numrique, particulirement en matire de piratage et de contrefaon, et la cration dun droit voisin pour les diteurs de
presse emportent galement leur adhsion.
Ils regrettent toutefois que la Commission ne soit pas
alle plus loin dans certains domaines tels que la responsabilit des plateformes numriques sur les contenus
quelles mettent en ligne, et sur une meilleure sparation
entre hbergeurs passifs et serveurs actifs. Ils sopposent la remise en cause ventuelle du principe de
territorialit dans le cadre de la diffusion duvres par des
canaux numriques.

Impression tridimensionnelle
La protection de la proprit intellectuelle et de la scurit des citoyens sont les principales proccupations des
dputs Les Rpublicains lorigine de la proposition de
loi n4161 du 26octobre2016 relative limpression
3D et lordre public. Selon lexpos des motifs, permettant une rplication linfini dobjets protgs par des
titres de proprit intellectuelle (droit dauteur, marques,
dessins et modles, brevets), limpression 3D est susceptible de faciliter la commission dactes de contrefaon par
des particuliers bnficiant de lexception pour copie prive, et certaines reproductions dobjets peuvent tre
assimiles de la contrefaon ou encore pire savrer
illgales et dangereuses comme les armes feu.
Aussi larticle 3 de cette proposition de loi stipule-t-il
que limprimante 3D est soumise la lgislation relative
au droit dauteur pour la production dobjets des fins
commerciales, et larticle 4 que le fabricant de lobjet
ralis via une imprimante 3D est soumis au rgime de la
responsabilit du fait des produits dfectueux ().

Scurit sociale

Mdicaments
Le 25octobre2016, la discussion gnrale sur le projet de loi n4072 de financement de la Scurit sociale
pour 2017 a donn lieu des changes vigoureux sur
lindustrie pharmaceutique, sa participation la rgulation
du prix des mdicaments, le financement et laccessibilit
des mdicaments innovants. Sur ces sujets, la dpute
DominiqueOrliac (Prg) a notamment dit:
Alors que lindustrie du mdicament est entre en
rcession en 2012, la perte de brevets, la perte de
linfluence de lindustrie franaise au niveau international
le march pharmaceutique franais reprsente aujourdhui
3,4% de la production mondiale, contre 5% il y a
quatre ans, le dclin des exportations, lasschement des
capacits franaises dinnovation ou encore la forte diminution des investissements productifs font que nous serons
bientt distancs par nos voisins europens en matire de
recherche, de brevets et dattractivit industrielle.
Le projet de loi n829 de financement de la Scurit
sociale pour 2017 a t adopt en premire lecture par
lAssemble nationale le 2novembre2016.

Tabac

Paquet neutre
La proposition de loi n4165 du 26octobre2016
visant proposer un nouveau contrat davenir favorable
aux 26000 buralistes et moins coteux pour le budget de
ltat, ainsi que la question orale du 25octobre2016 du
dput Philippe Folliot (Udi) font figurer la gnralisation
du paquet neutre compter du 1erjanvier2017 et le commerce illicite des produits du tabac parmi les facteurs qui
obscurcissent lavenir de la profession de buraliste.

Bulletin officiel des


finances publiques - Impts

Proprit intellectuelle

Crdit dimpt recherche, brevet


Linstruction Boi-Bic-Rici-10-10-10-20-20161102 du
2novembre2016 dfinit les activits de recherche et

PIBD N1060 I 109

Textes officiels
dveloppement susceptibles de bnficier du crdit dimpt recherche. Elle prsente les brevets comme un des
indicateurs utiliss pour lapprciation de ltat de la technique, tout en prcisant: Un brevet nimplique pas que
des travaux de R&D ont t ncessaires () et des travaux de R&D ne donnent pas ncessairement lieu dpt
de brevet. Par consquent, lexistence ou labsence de
brevet ne peut caractriser elle seule lexistence dactivits de R&D. Le caractre brevetable dune cration
technique peut cependant tre utilis comme lun des lments danalyse de lexistence de travaux de R&D ().
Toutefois, certaines activits ne sont pas brevetables, ce
qui ne constitue pas un obstacle leur ligibilit la R&D
ds lors quelles satisfont aux critres de la R&D.
Un rsum de la procdure dexamen de lInpi complte
cette instruction.

comporte un programme principal, Dveloppement des


entreprises et du tourisme, auquel participent cinq oprateurs, dont lInpi, sous la forme de subventions, de prts,
de garanties ou dexonrations fiscales.

Biotechnologies

Conventions fiscales
Les instructions Boi-Int-Cvb-Uzb-20-20161104 et BoiInt-Cvb-Vnm-20161104 du 4novembre2016 concernent
les conventions signes entre la France et, respectivement, lOuzbkistan et le Vietnam. Elles renferment
des dispositions fiscales concernant les redevances en
matire de proprit intellectuelle.

Brevet
Laudition effectue par lOffice parlementaire dvaluation des choix scientifiques et technologiques (Opecst)
du Snat, le 27octobre2016, a port sur Les nouvelles biotechnologies: quelles applications, quel dbat
public?. Si les deux premires tables rondes de cette
audition ont privilgi les approches scientifique, socioconomique, sanitaire et environnementale, la troisime,
qui a concern lapplication des nouvelles biotechnologies lagriculture: les modifications cibles du gnome
des plantes et des animaux, a suscit lintervention de
plusieurs participants qui ont fait part du risque dappropriation des rsultats de la recherche publique par les
entreprises multinationales via les brevets, ainsi que de
celui de la brevetabilit des gnes.

Portail du Gouvernement

Travaux parlementaires

Entreprises

Aecg

Indications gographiques
Lors de son audition par la commission des Affaires
europennes du Snat le 27octobre2016, Harlem
Dsir, secrtaire dtat charg des Affaires europennes,
a prsent les conclusions du Conseil europen des
20 et 21octobre2016. Il sest flicit de laboutissement
de lAccord conomique et commercial global entre lUnion
europenne et le Canada, qui reconnat les indications
gographiques. En revanche, il a mis des rserves
sur le Tafta qui refuse de reconnatre les indications
gographiques.
Auditionn par la commission des Affaires conomiques
du Snat le 2novembre2016, Stphane Le Foll, ministre
de lAgriculture, de lAgroalimentaire et de la Fort, a prsent le budget de lagriculture inscrit dans le projet de loi
de finances pour 2017 et exprim son tour, dans des termes comparables, sa satisfaction de la signature de lAecg,
qui reconnat les indications gographiques protges
(Igp), ce qui nous permet de mettre un pied en Amrique
du Nord. Lui aussi a soulign les difficults rencontres
avec les ngociateurs amricains pour lesquels seules
les marques comptent et qui refusent de reconnatre
ce qui fait notre culture et notre patrimoine.

Soutien aux entreprises

Inpi
Examin et approuv par la commission des Finances
du Snat lors de sa session du 2novembre2016, le rapport de Jacques Chiron et Bernard Lalande sur la mission
conomie et sur le compte de concours financiers
Prts et avances des particuliers ou des organismes
privs analyse lensemble des dispositifs du projet de
loi de finances pour 2017 destins au soutien des entreprises, notamment des Pme des secteurs de lindustrie,
du commerce et de lartisanat. La mission conomie

Satt
Le 21octobre2016, lassociation regroupant les quatorze socits dacclration du transfert de technologies (Satt), cres dans le cadre du programme des
Investissements davenir, a sign avec lInpi une convention de partenariat de trois ans renouvelable et un certain
nombre dactions communes regroupes selon trois axes:
formation professionnelle, utilisation de linformation brevets et communication sur la proprit industrielle.
Satt, Inpi, communiqu de presse, 26octobre2016

Fiscalit
Jean-Marc Ayrault, ministre des Affaires trangres et
du Dveloppement international, a prsent, au cours du
Conseil des ministres du 2novembre2016, un projet de
loi autorisant lapprobation de lAccord multilatral entre
autorits comptentes portant sur lchange des dclarations pays par pays. Cet accord, sign par la France le
27janvier2016, sinscrit dans laction 13 du projet Beps
(Base erosion and profit shifting) de lOcde. Il prvoit
une dclaration pays par pays pour les grandes entreprises multinationales dont le chiffre daffaires annuel est
suprieur ou gal 750millions deuros. Ces dclarations
pourront tre changes entre les administrations fiscales
concernes.
Politique de simplification, innovation
Lors du Conseil des ministres du 26octobre2016,
Jean-Vincent Plac, secrtaire dtat charg de la
Rforme de ltat et de la Simplification, a prsent une
communication relative la politique de simplification,
son bilan et sa poursuite, avec quarante-huit nouvelles
mesures destines faciliter les procdures administratives des entreprises, stimuler lactivit conomique et
linnovation entrepreneuriale. Ainsi dun accs facilit aux
exonrations sociales lies au statut de jeune entreprise
innovante (Jei).

PIBD N1060 I 110

Textes officiels

Lgislation trangre

Inde

The Patents Act, 1970


Loi de 1970 sur les brevets [tat le 11mars2015]
http://www.ipindia.nic.in

The Patents (Amendment) Rules, 2016


Rglement de 2016 portant modification du rglement
sur les brevets [Entr en vigueur le 16mai2016]
http://dipp.nic.in; The Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3,
Sub-section (i), No. 349, 16mai2016

Notifications relatives
aux traits

Trait de Beijing sur les interprtations


et excutions audiovisuelles
El Salvador
Le 10octobre2016, la rpublique dEl Salvador a
dpos, auprs du directeur gnral de lOmpi, son instrument de ratification du Trait de Beijing sur les interprtations et excutions audiovisuelles, adopt Beijing
le 24juin2012.
La date dentre en vigueur du trait de Beijing sera
notifie lorsque le nombre requis de ratifications ou dadhsions, tel que prvu par larticle 26 dudit Trait, sera
atteint.
Ompi, notification Beijing, n15, 10octobre2016

PIBD N1060 I 111

partie

Doctrine
Compte rendu

Royaume-Uni

Pour dfendre sa marque, il faut lutiliser grande chelle ou courir le risque


de la perdre
daprs larticle de Dale Carter*: Brand enforcement:
use it widely or lose it?, in IPM,juin2016, p. 12-13
Cet article relate une dcision de la personne dsigne1 confirmant celle de lOffice de la proprit intellectuelle selon laquelle lusage dune marque dans une
petite partie de lUnion europenne ne constitue pas un
usage srieux au sens de la lgislation de lUnion sur les
marques.
Cette dcision fait suite au litige entre la socit turque
Intermar Simanto Nahmias et Nike au sujet de lenregistrement de marques pour des chaussures (classe 25).
Intermar a fait enregistrer la marque JUMP en Espagne
et dans lUnion europenne au dbut des annes 2000.
Lorsque quelques annes plus tard, Nike a dpos une
demande denregistrement pour la marque JUMPMAN
pour le mme type de produits auprs de ce qui allait
devenir lEuipo, Intermar sy est oppos. Les marques
tant similaires, lEuipo a fait droit lopposition forme
par Intermar et le recours de Nike a t rejet.
Bien quIntermar ait form son opposition la fois sur la
base de sa marque espagnole et de sa marque de lUE et
bien que la marque de lUE ait t la premire tre enregistre, lEuipo na fond sa dcision que sur la marque
espagnole, dans un souci dconomie de procdure. Cela
a t lourd de consquences puisque cela a permis Nike
de demander la conversion de sa demande de marque de
lUE en demandes nationales, sauf pour lEspagne.
Le Royaume-Uni est lun des pays pour lesquels Nike
a converti sa demande. Intermar a form opposition
cette demande en se fondant sur sa marque de lUE. La
marque dIntermar ayant alors plus de cinq ans, la socit
turque a d prsenter des preuves dusage.
LOffice britannique a relev que les ventes dIntermar
taient minimes par rapport la taille du march de la
chaussure dans lUE. De plus, il a estim que les ventes manquaient de rgularit et de frquence et quelles
taient trs limites gographiquement: un client direct
en Bulgarie et un client indirect en Roumanie. Pour ces
raisons, lOffice a considr que lusage qui avait t
fait de la marque ne constituait pas un usage srieux.
Lopposition dIntermar a t rejete et Nike a pu enregistrer sa marque au Royaume-Uni. Intermar a form un
recours contre la dcision de lOffice.
1

La personne dsigne a confirm quIntermar avait fait


usage de sa marque dans une zone restreinte du territoire de lUnion europenne et que le volume des ventes
tait faible par rapport la taille du march. Sur un autre
march, les ventes dIntermar auraient pu tre considres comme suffisantes. Ce genre de question doit tre
tranch au cas par cas.
Bien que cette dcision nexclue pas la possibilit de
considrer lusage dans un seul pays de lUnion comme
suffisant pour constituer un usage srieux dans lUE, elle
cre un prcdent qui nest pas favorable aux titulaires de
marques de lUE qui ne sont utilises que dans une petite
partie de lUnion. Les Pme, en particulier, pourraient tre
amenes se demander si la marque de lUE est la forme
de protection la mieux adapte leur activit.
Enfin, cette dcision napporte pas de rponse dfinitive
sur ce que constitue lusage srieux dune marque de
lUE; elle souligne nanmoins limportance de la nature
du march concern pour valuer lusage de la marque.

*Rouse, Londres.
1Appointed

person.

PIBD N 1060 II 145

Doctrine
Litigation trends in the US

La doctrine dans les revues

Litiges: les tendances aux tats-Unis


IPM,septembre2016, p. 11

Proprit intellectuelle

tats-Unis; Brevet; Marque; Droit dauteur; Litige; Statistiques;


Contrefaon; Validit

Pratique contentieuse: non bis in idem, le cumul


des sanctions douanires, pnales et civiles de la
contrefaon en pratique/ CharlesdeHaas

The Definition of profits/ EmmaMuncey

CCE, 7-8, juillet-aot 2016, p. 47-48

IPM,septembre2016, p. 30-32

France; Lgislation; Jurisprudence; Proprit


Contrefaon; Sanction; Droit civil; Droit pnal

intellectuelle;

Du brouillard sur la Manche: Brexit et proprit


intellectuelle/ ChristianLeStanc
Proprit industrielle, 9,septembre2016, p. 1-2
Royaume-Uni; Droit de lUnion europenne; Brexit; Proprit
industrielle; Brevet europen; Brevet de lunion europenne;
Marque de lUnion europenne; Dessins et modles communautaires;
Jub; Ratification; puisement des droits

La Dfinition de bnfices
Royaume-Uni; Proprit intellectuelle; Contrefaon; Sanction;
Rparation; Dommages-intrts; Recouvrement des bnfices;
Jurisprudence; Brevet; Marque

3D printing: advancing at an exponential rate/


RobLucas
LImpression 3D avance une vitesse exponentielle
IPM,septembre2016, p. 34-35
Impression

tridimensionnelle;

Brevet; Dessins et modles; Dessins


Droit dauteur; Marque; Contrefaon;
communautaires; Royaume-Uni; Brexit

et modles non enregistrs;

Atrip [International Association for the Advancement


of Teaching and Research of Intellectual Property]:
35 ans/ ChristianLeStanc

Dessins

Proprit industrielle, 9,septembre2016, p. 3

Les Mad Men de la PI

Proprit intellectuelle; Brevet; Brevet unitaire; Marque; Droit


dauteur; Contrefaon; Impression tridimensionnelle; Droit limage;
Association; Colloque

La Preuve en matire de contrefaon: constat


dachat ou saisie-contrefaon?/ AgatheZajdela
Proprit industrielle, 9,septembre2016, p. 24-28
France; Lgislation; Jurisprudence; Proprit intellectuelle;
Contrefaon; Preuve; Constat dhuissier; Constat dachat; Action
en contrefaon; Saisie-contrefaon; Procdure; Ordonnance;
Validit; Procs-verbal; Internet

Superpower stand-off

The Mad Men of IP/ JakobSchnaidt


MIP, 261,septembre2016, p. 20-27
tats-Unis; Canada; Proprit
industrielle; Avocat; Histoire

intellectuelle;

Conseil

en proprit

Understanding the impact of Canadas IP law


reform/ DavidE. Schwartzet KendraL.Cann
Comprendre limpact de la rforme du droit de la PI au
Canada
MIP, 261,septembre2016, p. 70-74
Canada; Proprit

intellectuelle;

Lgislation; Rvision; Conseil en


Confidentialit; Obtention vgtale; Droit
dauteur; Brevet; Marque; Dessins et modles; Ceta; Tpp
proprit industrielle;

O en sont les grandes puissances?


IPM, juillet-aot 2016, p. 12-13
Chine; Statistiques; Brevet; Dpt; Dfense des
tats-Unis; Proprit intellectuelle; Classement

et modles

droits;

Litige;

Reshaping perceptions about Indian IP law/


PravinAnand et VaishaliMittal
Changer limage du droit indien de la PI

In or out: the merits of keeping Alibaba on side/


PhilipHerbert
La Carotte ou le bton: de lintrt de ne pas mettre
Alibaba au ban

MIP, 261,septembre2016, p. 75-82


Inde; Proprit intellectuelle; Lgislation; Jurisprudence; Droit
dauteur; Secret daffaires; Brevet; Indication gographique;
Obtention vgtale

IPM, juillet-aot 2016, p. 16-17


Chine; Internet; Commerce lectronique; Proprit intellectuelle;
Contrefaon; Piraterie; Lutte contre la contrefaon

The Superhero settlement/ GiovanniGuglielmetti et


FrancescoBanterle
Superhero: fin du litige
IPM, juillet-aot 2016, p. 18
Europe; Euipo; Allemagne; France; Italie; Jurisprudence; Marque;
Marque de lUnion europenne; Validit; Enregistrement; Droits
confrs; Contrefaon; Exception; Droit dauteur

Utilising webpage takedowns to enforce IP rights/


MichaelStewart, KameronBonner et HedyNadjarian
Le Retrait de pages internet au service de la dfense des
droits de PI
IPM, juillet-aot 2016, p. 60-62
tats-Unis; Importation; Commercialisation; Proprit intellectuelle;
Droit dauteur; Stratgie; Dfense des droits; Contrefaon;
Internet; Fsi; Commerce lectronique; Rseau social; Responsabilit

Brevets dinvention

Lois de la nature et ides abstraites aux


tats-Unis (Uspto, memorandum, 4mai2016)/
HlneGaumontPrat
Proprit industrielle, 9,septembre2016, p. 4-5
tats-Unis; Uspto; Brevet; Procdure; Examen; Demande de
brevet; Revendication; Biotechnologie; Brevetabilit du vivant;
Ide abstraite

Mthode de diagnostic prnatal non invasif: la Cour


suprme amricaine vient confirmer le retrait du brevet dtenu par Sequenom, Inc. (United States Supreme
Court, June 27, 2016)/ HlneGaumontPrat
Proprit industrielle, 9,septembre2016, p. 5
tats-Unis; Dcision de justice; Cour suprme; Mthode
diagnostic; Gntique; Brevet; Brevetabilit

PIBD N1060 II 146

de

Doctrine
Expanding horizon of Section 337 jurisdiction/
TeagueI.Donahey
Comptence en vertu de larticle 337: lhorizon slargit
IPM, juillet-aot 2016, p. 43-44
tats-Unis;

Commerce international; Importation; Proprit


intellectuelle;
Brevet;
Contrefaon;
International
Trade
Commission; Comptence

Toys out of the pram/ AdelaideYu


IPM, juillet-aot 2016, p. 63-64
justice;
des

Brevet; Action
avoirs; Garantie

Ce qui change suite larrt Halo


IPM,septembre2016, p. 28-29
tats-Unis; Brevet; Contrefaon; Caractre intentionnel;
Dommages-intrts; Dcision de justice; Cour suprme; Npe

Patent
venue
reform:
whose
ChristianE.Mammen et AlaliDagogo-Jack

move?/

La Rforme de la comptence territoriale: la balle est


dans quel camp?

Litige autour dune poussette


Chine; Dcision de
Procdure civile; Gel

What has changed after Halo/ MikeTurner

en

contrefaon;

Test for enhanced damages/ ChristopherShield,


JonathanSpivey, LaTashaSnipes et al.
Dommages-intrts majors: quel(s) critre(s)?

IPM,septembre2016, p. 36-37
tats-Unis; Brevet; Contrefaon;
Comptence;
Forum
Juridiction;
Proposition de loi

Action

shopping;

en

contrefaon;
Jurisprudence;

Big battles in IP: where is Congress?/ LinJ.Hymel


Les Grands litiges PI: que fait le Congrs?

IPM, juillet-aot 2016, p. 69


tats-Unis; Dcision de justice; Cour suprme; Brevet; Action en
contrefaon; Contrefaon; Caractre intentionnel; Dommages-

IPM,septembre2016, p. 45-46

intrts

tats-Unis; Brevet; Brevetabilit; Mthode de diagnostic;


Biotechnologie; Logiciel; Jurisprudence; Lgislation; Rvision

Arctic Cats treble damages/ NicholasS.Boebel et


AaronA.Myers

Patent
litigation
JohnA.Tessensohn

Dommages-intrts tripls pour Arctic Cat

Tendances en matire de litiges et de transactions brevets

IPM, juillet-aot 2016, p. 72


tats-Unis; Dcision de justice; Brevet; Action en contrefaon;
Contrefaon; Caractre intentionnel; Dommages-intrts

and

settlement

trends/

MIP, 261,septembre2016, p. 9-12

Future of Upc in limbo/ GordonStark

Japon; Brevet; Contrefaon; Action en contrefaon; Action


en nullit; Dcision de justice; Recours; Transaction; Litige;
Statistiques

LAvenir de la Jub dans les limbes

Patent litigation trends in Russia/ NataliaGulyaeva

IPM,septembre2016, p. 13-14
Brevet; Brevet europen; Brevet unitaire; Jub; Royaume-Uni;
Brexit; Ratification; Accord; Stratgie

Usptos powers emerge intact from Supreme Court


row/ BrianMudge et KseniaTakhistova
Les Pouvoirs de lUspto confirms par la Cour suprme

Tendances en matire de litiges brevets en Russie


MIP, 261,septembre2016, p. 42-44
Russie; Brevet; Litige; Procdure; Expertise; Invention
Licence; Inscription; Jurisprudence

de salari;

Revoking pharma patents/ SoledadBetanzosLara


Faire annuler un brevet sur un mdicament

IPM,septembre2016, p. 17-18
tats-Unis; Brevet; Validit; Opposition; Procdure administrative;
Office; Ptab; Rvision inter partes; Interprtation des
revendications; Dcision; Recours; Cour suprme; Dcision de justice

Mexique; Brevet; Mdicament; Mdicament


Opposition

Eligibility of patents in the life sciences industry/


AntoinetteKonski

Breaking the promise doctrine?/ MichaelLoney et


NatalieRahhal

La Brevetabilit dans le secteur pharmaceutique

Va-t-on revenir sur la doctrine de la promesse?

IPM,septembre2016, p. 19-20
tats-Unis; Brevet; Brevetabilit; Procd; Mthode de diagnostic;
Gntique; Dcision de justice; Cour suprme; Cafc

MIP, 261,septembre2016, p. 55-58


gnrique;

Validit;

MIP, 261,septembre2016, p. 63-64


Canada; Brevet; Mdicament; Validit; Utilit; Cour

suprme

applicants/

How the Canadian Patent Appeal Board has dealt


with patent-eligibility/ GrantTisdall et ScottDouglas

Un petit peu plus de clart pour les demandeurs dAmm


relatives des mdicaments biosimilaires

Canada: la jurisprudence de la Commission dappel des


brevets en matire de brevetabilit

IPM,septembre2016, p. 21-22

MIP, 261,septembre2016, p. 66-69

tats-Unis; Brevet; Mdicament; Mdicament gnrique; Mdicament


biosimilaire; Amm; Loi; Dcision de justice; Cafc

Canada; Brevet; Brevetabilit; Logiciel; Jurisprudence; Office

Some
clarity
for
biosimilar
PaulaS.Fritsch et AndrewW.Williams

Patent damage pitfalls await the unprepared/


DavidJ.Ball et ChadEnnis
Les Dommages-intrts dans les litiges brevets: les
cueils qui attendent ceux qui sont mal prpars
IPM,septembre2016, p. 26-27
tats-Unis; Brevet; Contrefaon; Sanction; Dommages-intrts

Developing interplay of patent rights and competition law/ SharadVadehra et SomitraKumar


Dvelopper larticulation entre les droits confrs par le
brevet et le droit de la concurrence
MIP, 261,septembre2016, p. 83-86
Inde; Brevet; Brevet essentiel; Droit de la concurrence; Position
dominante; Licence; Licence Frand; Loi; Jurisprudence

PIBD N1060 II 147

Doctrine
Testimonial evidence in patent owner preliminary responses: its now allowed, but when is it
appropriate?/ KaraA.Specht, LionelM.Lavenue et
R.BenjaminCassady
La Rponse prliminaire du brevet peut dsormais inclure
une dposition dexpert: quand cela est-il appropri?
PTCJ, (92), 2268, 8juillet2016, p. 698-701
tats-Unis; Brevet; Validit; Opposition; Rvision
Office; Ptab; Procdure; Expert; Stratgie

inter partes;

Have we seen the last of prior art motions?/


CharlesL.Gholz et ChristopherRicciuti
Fini les requtes invoquant ltat de la technique?
PTCJ, (92), 2268, 8juillet2016, p. 702-705
tats-Unis; Brevet; Interfrence; Office; Ptab; Procdure;
Validit; Brevetabilit; tat de la technique

Halo v. Pulse ushers in a new era of enhanced


damages in patent cases/ RichardD.Coller,
DavidK.S.Cornwell et AishaM.Haley

Atteintes aux fonctions de la marque et valuation


des dommages et intrts/ GbandiNadjomb
Proprit industrielle, 9,septembre2016, p. 18-23
Droit de lUnion europenne; France; Jurisprudence; Marque;
Fonction de la marque; Atteinte la marque; Contrefaon; Action en
contrefaon; Prjudice; Dommages-intrts; valuation

Arrt Hilfiger: locataire de points de vente et


fourniture de moyens (Cjue, 7 juiL.2016, aff. C-494/15,
Tommy Hilfiger Licensing Llc et aL.c. Delta Center
A.S.)/ ArnaudFolliard-Monguiral
Proprit industrielle, 9,septembre2016, p. 29-30
Cjue; Question prjudicielle; Dcision de justice; Rpublique
tchque;
Directive 2004/48/Ce du 29 avril2004; Marque;
Contrefaon; Commerce; Commerce lectronique; Intermdiaire
commercial; Internet; Fourniture de moyens; Responsabilit;
Contrat

Arrt Cvtc: renouvellements partiels et successifs (Cjue, 22juin2016, aff. C-207/15 P, Nissan
Jidosha KK c. Euipo)/ ArnaudFolliard-Monguiral
Proprit industrielle, 9,septembre2016, p. 30-31
Cjue; Dcision de justice; Marque de lUnion
Renouvellement; Dlai; Dlai de grce; Procdure

europenne;

Trademark
NickSmee

EU

PTCJ, (92), 2268, 8juillet2016, p. 706-709


tats-Unis; Dcision de justice; Cour suprme; Brevet; Action en
contrefaon; Contrefaon; Caractre intentionnel; Dommages-

Les Marques de sries ne sont pas contraires au droit


de lUE

Dommages-intrts dans les litiges brevets: laffaire Halo


c. Pulse marque le dbut dune nouvelle re

intrts

series

compatible

with

law/

IPM, juillet-aot 2016, p. 66


Royaume-Uni; Dcision de justice; Court of appeal; Marque;
Validit; Reprsentation graphique; Registre; Directive 2008/95/Ce
du 22 octobre2008

Signes distinctifs

Le Moment de lacquisition de la distinctivit par


lusage dun signe verbal/ PatricedeCand
CCE, 7-8, juillet-aot 2016, p. 14-17
France; Jurisprudence; Marque; Caractre distinctif; Caractre
descriptif; Validit; Nullit; Usage; Enregistrement

Dcision unanime des experts sur le reverse


domain name hijacking (Ompi, Centre darbitrage et
de mdiation, 16juin2016, nD2016-0534, Uniks App
SL c. Privacydotlink Customer 588010, Blue Nova Inc.,
nom de domaine uniks.com)/ NathalieDreyfus

Advocate General gives a new twist to Rubiks Cube


puzzle/ LauraMackenzie-Mitchell et GilesParsons
Le Casse-tte Rubiks Cube: au tour de lavocat gnral
IPM, juillet-aot 2016, p. 71
Cjue; Conclusions de lavocat gnral; Marque; Marque de lUnion
europenne; Motifs absolus de rejet; Marque tridimensionnelle;
Fonctionnalit; Rglement 207/2009 du 26 fvrier2009

Impact of new EU rules on US brand owners/


JamesM.McCarthy et EricR.Moran
LImpact des nouvelles rgles de lUE sur les titulaires
amricains de marques

Proprit industrielle, 9,septembre2016, p. 3-4

IPM,septembre2016, p. 23-24

Ompi; Litige; Arbitrage; Mdiation; Udrp; Procdure; Dcision;


Marque; Nom de domaine; Similarit; Enregistrement; Antriorit;
Procdure abusive; Reverse domain name hijacking

Marque; Marque de lUnion europenne; Rforme; Terminologie;


Redevance; Classification; tats-Unis

Divergence dapprciation relative aux droits et


intrt lgitimes ainsi que la mauvaise foi du dfendeur (Ompi, Centre darbitrage et de mdiation,
16juin2016, nD2016-0796, Greenfort Partnerschaft
von Rechtanwlten mbB c. CheapYellowPages.com,
nom de domaine greenfort.com)/ NathalieDreyfus
Proprit industrielle, 9,septembre2016, p. 4
Ompi; Litige; Arbitrage; Mdiation; Udrp; Procdure; Dcision;
Marque; Nom de domaine; Similarit; Exploitation; Dpt effectu
de mauvaise foi

La Rforme du rglement sur la marque de lUnion europenne (premire partie)/


ArnaudFolliardMonguiral
Proprit industrielle, 9,septembre2016, p. 7-17
Droit de lUnion europenne; Lgislation; Harmonisation; Rglement
2015/2424 du 16 dcembre2015; Marque de lUnion europenne;
Procdure; Motifs absolus de rejet; Motifs relatifs de rejet; Usage
srieux; Recours; Chambre de recours; Tue; Contrefaon

How to win big/ DannyAwdeh et PatrickRodgers


Gagner gros
IPM,septembre2016, p. 38-39
tats-Unis; Sport; Marque; Right
Exploitation

publicity;

Protection;

Surge in app trademarks/ JeremyDrew et BenMark


Hausse des dpts de marques sur des applications
mobiles
IPM,septembre2016, p. 40
Royaume-Uni; Marque; Dpt; Statistiques; Tlcommunication;
Application mobile; Litige; Jurisprudence

Global challenge of launching and protecting trademarks/ RobDavey


Le Lancement et la protection des marques: un dfi mondial
IPM,septembre2016, p. 41-43
Marque; Conseil en proprit industrielle; Mondialisation; Chine;
Internet; Recherche dantriorit; Dpt; Dfense des droits

PIBD N1060 II 148

of

Doctrine
Courts get tough on intermediaries in fight against
counterfeits/ NickRose et BeverleyPotts

Lutte contre la contrefaon: les tribunaux deviennent


svres vis--vis des intermdiaires

Vers un droit voisin de lditeur (de presse)?/


ChristopheCaron

MIP, 261,septembre2016, p. 13-16

Droit d'auteur, droits voisins

CCE, 7-8, juillet-aot 2016, p. 1

Marque; Cjue; Dcision de justice; Question prjudicielle;


Rpublique tchque; Contrefaon; Responsabilit; Interdiction;
Directive 2004/48/Ce du 29 avril2004; Intermdiaire; Droit compar;
Royaume-Uni; tats-Unis; Chine; Australie

Droit de lUnion europenne; Droit dauteur; Droits voisins; Cjue;


Jurisprudence; diteur; Contrat ddition; Copie prive; Exception;
Reprographie; Rmunration

Protecting prefixes and suffixes as trade marks/


HernnRos, XuefangHuang, KatherineLai et al.

Des nouvelles, toujours orthodoxes, de la cration


salarie (Cass. soc., 11mai2016, n14-26.507, Prome
c. Areion Group)/ ChristopheCaron

La Protection des prfixes et des suffixes en tant que marques


MIP, 261,septembre2016, p. 28-31
Union europenne; Canada; tats-Unis; Chine; Droit compar;
Marque; Marque de lUnion europenne; Prfixe; Suffixe; Caractre
distinctif; Risque de confusion; Jurisprudence; Cjue

Integrating the crowd into trade marks/ DydraDonath,


LaetitiaLagarde, LisaPearson et al.

France; Dcision de justice; Droit dauteur; Salari; Auteur;


Cession; Contrat; uvre collective; Contrat de travail

Pratique contractuelle: les contrats internationaux


en droit dauteur; lobjet du contrat dauteur et limportance de la loi locale/ YvesGaubiac
CCE, 7-8, juillet-aot 2016, p. 44-46

Intgrer le public la cration de marques

Droit

Droits voisins; Contrat; Titulaire; Principe


Droit national; France; Allemagne; Droit
applicable; Contrat ddition; Cession; Licence
de

MIP, 261,septembre2016, p. 32-37


Marque; Crowdsourcing; Droit
Proprit intellectuelle

CCE, 7-8, juillet-aot 2016, p. 27-28

du travail;

Droit

fiscal;

Contrat;

How genuine use is treated across the EU/


BonitaTrimmer, GilesParsons, NikolayBelokonski et al.
Le Sort rserv lusage srieux travers lUnion europenne

dauteur;

territorialit;

Loi n2016-925 du 7juillet2016 relative la libert


de la cration, larchitecture et au patrimoine (JO,
8juillet)/ NathalieMaximin
D IP/IT, 9,septembre2016, p. 386-387

Marque; Marque de lUnion europenne; Validit; Usage; Usage


Droit compar; Jurisprudence; Cjue; Royaume-Uni;
Allemagne; France; Italie; Porte gographique

France; Loi 2016-925 du 7 juillet2016; Culture; Architecture;


Patrimoine; Numrique; Internet; Droit dauteur; Droits voisins;
Droit de suite; Exception; Copie prive; Droit de reproduction;
Rmunration; Audiovisuel; Contrat; Contrat ddition; Artisteinterprte; Contrefaon

Tobaccos hopes up in smoke in Uruguay/


MichaelLoney et NatalieRahhal

Text & data mining, limpossible exception/


LaurenceBallet

Uruguay: les espoirs de lindustrie du tabac partent en fume

D IP/IT, 9,septembre2016, p. 415-419

MIP, 261,septembre2016, p. 38-41


srieux;

MIP, 261,septembre2016, p. 45-46


Uruguay; Marque; Tabac; Conditionnement; Sant publique; Litige;
Droit international; Dcision de justice

Why conduct trade mark searches in Brazil?/


AndrewBellingall
Pourquoi effectuer des recherches dantriorits de marque au Brsil?
MIP, 261,septembre2016, p. 47-50
Brsil; Marque; Recherche
Classification; Registre

Madrid, Tpp and


ChristianThomae

dantriorit;

the

Dpt; Droit

trade

mark

dauteur;

system/

Le Protocole de Madrid, le Tpp et le systme des marques


MIP, 261,septembre2016, p. 51-54
Mexique; Marque; Lgislation; Convention internationale;
Protocole de Madrid; Tpp; Opposition enregistrement

Dessins et modles

Arrt Thomas Philipps: le licenci non inscrit au registre peut agir en contrefaon (Cjue,
7e ch. rec., 22juin2016, aff. C-419/15, Thomas Philipps
GmbH & Co. KG c. Grne Welle Vertriebs GmbH)/
LaureMarino
Proprit industrielle, 9,septembre2016, p. 32-33
Cjue; Dcision de justice; Rglement 6/2002 du 12 dcembre2001;
Dessins et modles communautaires; Action en contrefaon; Procdure; Licence; Qualit agir; Registre; Inscription; Prjudice

France; Droit de lUnion europenne; tats-Unis; Projet de loi;


Numrique; Internet; Recherche; Base de donnes; Protection;
Droit dauteur; Droit de reproduction; Exception; Citation;
Extraction; Fouille de donnes; Copie transitoire

Droit de communication au public: harmonie,


vous avez dit harmonie? (Cjue, gde ch., 31mai2016,
aff. C-117/15)/ Valrie-LaureBenabou
D IP/IT, 9,septembre2016, p. 420-425
Cjue; Dcision de justice; Question prjudicielle; Allemagne;
Droit dauteur; Droits voisins; Directive 2001/29/Ce du 22mai2001;
Directive 2006/115/Ce du 12dcembre2006; Tlvision; Radiodiffusion;
Rmunration; Gestion collective des droits; Communication au
public; Public nouveau; Caractre lucratif

Saisie-contrefaon et application de la loi dans


le temps (Civ. 1re, 6avril2016, n15-12.376)/
JeanneDaleau
D IP/IT, 9,septembre2016, p. 426
France; Dcision de justice; Loi 2014-315 du 11 mars2014;
Saisie-contrefaon; Procdure; Mainleve; Mesure conservatoire;
Dlai; Sanction; Application de la loi dans le temps

Les Services denregistrement de programmes


dans le cloud et lexception de copie prive: le Ndvr
[Network digital video recorder: Enregistreurs personnels de vido en rseau, Epvr] encadr par la loi
Cration/ JulienGrosslerner et FlorenceJean
Legipresse, 341,septembre2016, p. 462-470
France; Loi 2016-925 du 7 juillet2016; Jurisprudence; Droit
de lUnion europenne; Italie; Question prjudicielle; Cjue;
Droit dauteur; Droit de reproduction; Droit de reprsentation;
Informatique dmatrialise; Audiovisuel; Tlvision; Internet; Copie
prive; Rmunration; Compensation quitable

PIBD N1060 II 149

Doctrine
Loi du 7juillet2016 relative la libert de la cration, larchitecture et au patrimoine: aperu critique/ EmmanuelDerieux
Legipresse, 341,septembre2016, p. 492-494
France; Loi 2016-925 du 7 juillet2016; Culture; Architecture;
Patrimoine; Numrique; Internet; Droit dauteur; Droits voisins;
Contrat ddition; Artiste-interprte; Copie prive; Rmunration;
Audiovisuel; Lutte contre la contrefaon; Archives

Grand Chamber tackles communication to the


public/ TedShapiro
La Grande Chambre se penche sur la communication au
public
IPM, juillet-aot 2016, p. 67-68
Dcision de justice; Cjue; Musique; Droit dauteur; Droits voisins;
Droit patrimonial; Communication au public; Directive 2001/29/Ce du
22 mai2001; Directive 2006/115/Ce du 12 dcembre2006

Obtentions vgtales

Visite et prolongation de lexamen technique (Ocvv.,


ch. rec., 22avr.2016, A005/2014, Schniga GmbH c.
Ocvv)/ NicolasBouche
Proprit industrielle, 9,septembre2016, p. 35-36
Droit de lUnion europenne; Obtention vgtale; Ocvv; Pcov;
Dcision; Chambre de recours; Examen; Procdure

Valorisation, innovation

Promoting
SteveEdkins

innovation

among

Favoriser linnovation par les salaris


IPM, juillet-aot 2016, p. 74-75

Scotus clarifies standard for awarding attorneys


fees in Kirtsaeng/ ErnestV.Linek

Entreprise; Stratgie; Innovation; Salari; Brevet

Affaire Kirtsaeng: la Cour suprme amricaine clarifie la


question du recouvrement des honoraires davocat par la
partie gagnante

IPM, juillet-aot 2016, p. 70


tats-Unis; Dcision de justice; Cour suprme; Droit dauteur;
Action en contrefaon; Procdure civile; Frais de justice;
Honoraires davocat

Irish court upholds graduated response system for


Isps/ GerardKelly et EimearOBrien
Une cour irlandaise confirme une dcision sur un systme
de riposte gradue pour les Fsi

employees/

Concurrence, distribution

Le Rle du juge consulaire en matire de concurrence dloyale et parasitisme/ BatriceCharlierBonatti


CCE, 7-8, juillet-aot 2016, p. 7-8
Droit de lUnion europenne; Directive 2016/943 du 8 juin2016;
France; Concurrence dloyale; Parasitisme; Secret daffaires;
Savoir-faire; Projet de loi; Numrique; Tribunal de commerce

Le Dbat dides exclut le dnigrement (Cass.


com., 21juin2016, n14-22.710, Ugdpo, St Direct Labo,
St Univers Pharmacie c. SC Galec)/ JacquesLarrieu
Proprit industrielle, 9,septembre2016, p. 34-35

IPM,septembre2016, p. 47-48
Irlande; Droit dauteur; Contrefaon; Internet; Fsi; Sanction;
Riposte gradue; Dcision de justice

France; Dcision de justice; Mdicament; Officine pharmaceutique;


Publicit;
Publicit
mensongre;
Dnigrement;
Monopole;
Concurrence dloyale; Libert dexpression

The Conflict between social media and copyright/


AliceGatignol

Top tips for distribution agreements/ MatasPrez


Irazbal

Le Conflit entre rseaux sociaux et droit dauteur

Contrats de distribution: ce quil faut savoir

MIP, 261,septembre2016, p. 17-19

MIP, 261,septembre2016, p. 59-62

Droit dauteur; Rseau

Venezuela; Marque; Distribution; Contrat; Distribution


Distribution slective; Proprit intellectuelle

social;

Contrefaon; Stratgie

Logiciels, bases de donnes

Breaking the code: Google prevails in Oracle fair


use battle/ CaseCollard et BrianJ.Ignat
Code dcrypt: Google invoque le fair use et lemporte
sur Oracle
IPM, juillet-aot 2016, p. 32-33
tats-Unis; Dcision de justice; Jury; Logiciel; Code source; Droit
dauteur; Action en contrefaon; Contrefaon; Exception; Fair use

Federal Circuit goes Enfish-ing for software patent


eligibility/ BradChin, BrianTompkins et ChrisDrymalla
Affaire Enfish: la Cafc sur la piste des logiciels ligibles
la protection par brevet
IPM, juillet-aot 2016, p. 65
tats-Unis; Dcision
Brevetabilit; Objet

de justice;

Cafc; Logiciel; Brevet; Validit;


brevetable; Ide abstraite

Droit

Un an de droit de la publicit (mai 2015-mai 2016)/


LauraBoulet et LaurelineFrossard
CCE, 7-8, juillet-aot 2016, p. 18-26
Union europenne; France; Lgislation; Jurisprudence; Publicit;
Publicit comparative; Consommation; Internet; Donnes caractre
personnel

Droit au drfrencement: suite du bras de fer


opposant Google la Cnil (Cnil, dlib. n2016-054 de
la formation restreinte, 10mars2016, prononant une
sanction pcuniaire lencontre de la socit Google
Inc.)/ AnneDebet
CCE, 7-8, juillet-aot 2016, p. 40-41
France;

Dcision; Cnil; Comptence; Internet; Moteur de


Nom de domaine; Lien hypertexte; Donnes caractre
personnel; Atteinte la vie prive; Drfrencement
recherche;

PIBD N1060 II 150

exclusive;

Doctrine
Loi pour une Rpublique numrique: interview de
Madame la ministre Axelle Lemaire/ AxelleLemaire
D IP/IT, 9,septembre2016, p. 380-382
France; Projet de loi; Numrique; Internet; Donnes publiques;
Diffusion; Dcision de justice; Administration; Contrle;
Cnil; Cada; Recherche; Exception; Droit dauteur; Droit de
reproduction; Droit de lUnion europenne; Royaume-Uni; Droit
loubli; Loyaut; Neutralit; Fouille de donnes

Les Objets connects: quatrime rvolution industrielle/ Jean-PaulCrenn, GrardHaas, AmandaDubarry


et al.

Keep quiet and carry on under the EU trade


secrets directive/ JeffreyAndrews, ErinHennessy,
NancyMorrisonOConnor et al.
Gardez le secret et continuez, en vertu de la directive sur
les secrets daffaires
IPM,septembre2016, p. 15-16
Union europenne; Secret daffaires;
8 juin2016; Dfinition; Sanction

D IP/IT, 9,septembre2016, p. 388-414


France; Droit de lUnion europenne; Lgislation; Rglement
2016/679 du 27 avril2016; Informatique; Internet; Objet connect;
Mgadonnees; Donnes caractre personnel; Confidentialit;
Atteinte la vie prive; Piraterie; Entreprise; Responsabilit; Sant
publique; Scurit; Prjudice; Sanction

Le Droit linformation du public confront au


droit de sopposer lutilisation des donnes personnelles (Cour de cassation, 1re ch. civ., 12mai2016,
S.Dokhan et aL.c. St Les chos)/ NicolasVerly
Legipresse, 341,septembre2016, p. 479-482
France; Dcision de justice; Presse; Archives; Base de donnes;
Internet; Moteur de recherche; Donnes caractre personnel;
Cnil; Droit loubli; Droit linformation; Anonymisation

Les Donnes de sant: un enjeu pour le futur/


JonathanVayr
PA, 185-186, 15-16septembre2016, p. 4-5
France; Lgislation; Donnes
Mdecine; Exploitation; Base de donnes;
Protection; Contrle; Confidentialit; Loi 2016-41 du 26 janvier2016
Droit

de

caractre

lUnion

europenne;

personnel;

Enjeux de la technologie de blockchain/ YvesMoreau


et ChloDornbierer
D, 31, 22septembre2016, p. 1856
Informatique; Base de donnes; Chane de blocs; Lgislation;
Donnes caractre personnel; Protection; Contrle; Cryptographie;
Bitcoin

From obscurity to ubiquity?/ KennethAdamo,


EugeneGoryunov et BrianVerbus
De lombre la lumire?
IPM, juillet-aot 2016, p. 47-50
tats-Unis; Lgislation; Litige; Juridiction
Discovery; Jurisprudence

trangre;

Preuve;

conomie

Tax
incentives
for
intellectual
ScottJ.Loresch et RodS.Berman

property/

Incitations fiscales en matire de proprit intellectuelle


PTCJ, (92), 2271, 29juillet2016, p. 958-960
tats-Unis; Proprit intellectuelle; Brevet;
Lgislation; Rvision; Droit compar; Europe

Droit

fiscal;

Intelligence conomique

Protecting trade secrets but suppressing whistleblowers?/ SarahTurner et MatthewIves


Les Lanceurs dalerte, victimes collatrales de la protection des secrets daffaires?
IPM, juillet-aot 2016, p. 38-39
Droit de lUnion europenne; Harmonisation; Directive 2016/943 du
8 juin2016; Secret daffaires; Protection; Dfense des droits;
Mdia; Libert dexpression; Lanceur dalerte; tats-Unis; Loi

PIBD N1060 II 151

Directive

2016/943

du

partie

Jurisprudence
Le cadre juridique:

Brevets

Cour de justice de lUnion


europenne

Mdicament CCP Dlivrance avant


ladhsion de ltat membre lUE Dispositions transitoires Dure de validit
du CCP 1re AMM
Les dispositions transitoires prvues par larticle21
2 du rglement n469/2009 sappliquent un CCP, relatif
un mdicament dtermin, dlivr par un tat membre
avant son adhsion lUnion europenne. Dans la mesure
o ce mdicament a fait lobjet, au sein de lEEE, dune
AMM antrieure celle dlivre dans ledit tat membre
et, le cas chant, ladhsion de celui-ci lUnion, seule
cette premire AMM doit tre prise en compte pour la dtermination de la dure de validit dudit CCP.
F. HOFFMANN-LA ROCHE Ag c. ACCORD HEALTHCARE

O
Cour de justice de lUnion europenne, 7e ch., 5octobre2016 (C-572/15; B20160136)
(Dcision prjudicielle)

Arrt:
1
La demande de dcision prjudicielle porte sur la validit et linterprtation de larticle 21, paragraphe 2, du
rglement (CE) n469/2009 du Parlement europen et du
Conseil, du 6mai2009, concernant le certificat complmentaire de protection pour les mdicaments (JO 2009,
L 152, p. 1), tel que modifi par lacte relatif aux conditions dadhsion lUnion europenne de la Rpublique
de Croatie et aux adaptations du trait sur lUnion europenne, du trait sur le fonctionnement de lUnion europenne et du trait instituant la Communaut europenne
de lnergie atomique (JO 2012, L 112, p. 21) (ci-aprs le
"rglement n469/2009").
2
Cette demande a t prsente dans le cadre dun litige
opposant F. Hoffmann-La Roche AG (ci-aprs "Roche")
Accord Healthcare O (ci-aprs "Accord") au sujet de
lopposabilit des droits de proprit industrielle dtenus
par Roche lgard des mdicaments gnriques produits par Accord.

3
Lannexe II de lacte relatif aux conditions dadhsion
lUnion europenne de la Rpublique tchque, de la
Rpublique dEstonie, de la Rpublique de Chypre, de la
Rpublique de Lettonie, de la Rpublique de Lituanie, de
la Rpublique de Hongrie, de la Rpublique de Malte, de
la Rpublique de Pologne, de la Rpublique de Slovnie
et de la Rpublique Slovaque, et aux adaptations des traits sur lesquels est fonde lUnion europenne (JO 2003,
L 236, p. 33) contient une sous-rubrique 4, C, II, intitule
"Certificats complmentaires de protection".
4
Le point 1, sous b), de cette rubrique prcise que larticle 20 du rglement (CEE) n1768/92 du Conseil, du
18juin1992, concernant la cration dun certificat complmentaire de protection pour les mdicaments (JO
1992, L.182, p. 1), tel que modifi par lacte relatif aux
conditions dadhsion de la Rpublique dAutriche, de la
Rpublique de Finlande et du Royaume de Sude et aux
adaptations des traits sur lesquels est fonde lUnion
europenne (JO 1994, C 241, p. 21) (ci-aprs le "rglement n1768/92") est complt par un second alina
ainsi libell:
"Le prsent rglement sapplique aux certificats complmentaires de protection dlivrs conformment la lgislation nationale de la Rpublique tchque, de lEstonie,
de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de Malte, de la
Pologne, de la Slovnie et de la Slovaquie avant la date
dadhsion."
5
Comme le prcise le considrant 1 du rglement
n469/2009, le rglement n1768/92 a t modifi
plusieurs reprises et de faon substantielle, raison pour
laquelle le lgislateur de lUnion a dcid, dans un souci
de clart et de rationalit, de procder la codification de
ce dernier rglement.
6
Aux termes du considrant 9 du rglement
n469/2009:
"La dure de la protection confre par le certificat
devrait tre dtermine de telle sorte quelle permette une
protection effective suffisante. cet effet, le titulaire, la
fois dun brevet et dun certificat, doit pouvoir bnficier au
total de quinze annes dexclusivit au maximum partir
de la premire autorisation de mise sur le march, dans
la Communaut, du mdicament en question."
7
Larticle 13 de ce rglement, intitul "Dure du certificat", dispose:
"1. Le certificat produit effet au terme lgal du brevet de
base pour une dure gale la priode coule entre la
date du dpt de la demande du brevet de base et la date
de la premire autorisation de mise sur le march dans la
Communaut, rduite dune priode de cinq ans.

PIBD N1060 III 869

Jurisprudence Brevets
2. Nonobstant le paragraphe 1, la dure du certificat ne
peut tre suprieure cinq ans compter de la date
laquelle il produit effet.
[...]"
8
Aux termes de larticle 21, paragraphe 2, dudit rglement, dont le libell est en substance analogue celui
de larticle 20, paragraphe 2, du rglement n1768/92,
cette dernire disposition ne visant toutefois pas encore
la Rpublique de Croatie:
"Le prsent rglement sapplique aux certificats complmentaires de protection dlivrs conformment la lgislation nationale de la Rpublique tchque, de lEstonie,
de la Croatie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie,
de Malte, de la Pologne, de la Roumanie, de la Slovnie
et de la Slovaquie avant leurs dates respectives dadhsion."
Le litige au principal et les questions prjudicielles:
9
Roche, socit tablie en Suisse, commercialise en
Estonie un mdicament dnomm "Xeloda", dont le principe actif est la capcitabine et pour lequel elle bnficie
dun brevet de base n03086, dlivr le 15avril1998
(ci-aprs le "brevet de base"). Aux fins de la commercialisation de ce mdicament, Roche a enregistr pour la
premire fois le Xeloda en Estonie le 8juin2001 et, aprs
avoir introduit une demande de protection complmentaire en date du 1eraot2001, a obtenu, pour ledit mdicament, un certificat complmentaire de protection (CCP)
n00001, dlivr le 24octobre2001 par le Patendiamet
(Office des brevets, Estonie).
10
Accord Healthcare Limited a, par lintermdiaire dune
filiale, Accord, tablie en Estonie, obtenu une autorisation
de mise sur le march (AMM) pour un mdicament gnrique, dont le principe actif est galement la capcitabine.
Cette filiale a, en date du 3octobre2014, introduit une
demande auprs du ministre des Affaires sociales estonien en vue de linscription de son mdicament gnrique
sur une liste de mdicaments prvue par le lgislateur
national, cette inscription ayant pour effet de diminuer le
cot de ce mdicament pour lassur social, la caisse de
maladie nationale prenant une partie du cot de celui-ci
sa charge. Le 4dcembre2014, le ministre des Affaires
sociales a accueilli cette demande dinscription. Accord
prvoyait de rendre son propre mdicament disponible
sur le march estonien ds le 15dcembre2014.
11
Le 8dcembre2014, Roche a intent une action
devant le Harju Maakohus (tribunal de premire instance
de Harju, Estonie) en vue, notamment, de contraindre
Accord sabstenir et/ou cesser dagir en violation du
droit exclusif dtenu par Roche, en sa qualit de titulaire
du CCP relatif au Xeloda et ce jusquau terme de la validit de ce certificat, soit, selon elle, le 8juin2016, ainsi
que dinterdire Accord de commercialiser, de proposer
la vente, de vendre et de promouvoir par voie de publicit
en Estonie jusqu la mme date des mdicaments contenant le principe actif capcitabine. Par ailleurs, Roche a
demand cette juridiction dordonner la destruction de
tous les mdicaments appartenant Accord ou se trouvant en possession de celle-ci et dont le principe actif est
la capcitabine.
12
Au soutien de ses diffrentes demandes, Roche a fait
valoir quelle tait titulaire, jusquau 18novembre2014,

du brevet de base et du CCP relatif au Xeloda, dont la


validit expirait, selon elle, le 8juin2016.
13
Soutenant que la mise sur le march du mdicament
gnrique dAccord lui causerait un prjudice important,
valu une baisse de 50 % de son chiffre daffaires,
cest--dire environ 460 000 euros, Roche a simultanment prsent une demande de mesures conservatoires
lappui de son recours consistant, dune part, en la saisie
de tous les mdicaments en possession dAccord ainsi
quen linterdiction, pour cette dernire, de cder des
tiers les mdicaments en sa possession dont la substance
active est la capcitabine et, dautre part, en linterdiction
de commercialiser, de proposer la vente, de vendre et
de promouvoir par le biais de la publicit, en Estonie, des
mdicaments contenant cette substance active, jusqu
ce que la dcision de justice devienne dfinitive, mais pas
au-del du 8juin2016.
14
Accord a demand le rejet du recours et a, en outre,
introduit, le 6fvrier2015, une demande reconventionnelle visant obtenir lannulation du CCP ou la constatation que ce certificat na pas de validit et quil ne saurait
en avoir.
15
Par ordonnance du 15dcembre2014, le Harju
Maakohus (tribunal de premire instance de Harju) a fait
droit la demande de mesures conservatoires.
16
Accord a contest cette ordonnance et a demand
son annulation par le Harju Maakohus (tribunal de premire instance de Harju). Selon Accord, de telles mesures conservatoires ne pouvaient tre accordes, ds
lors que laction de Roche na aucune chance daboutir
quant au fond, cette dernire ne disposant pas dun droit
exclusif sur la capcitabine jusquau 8juin2016. En effet,
dans lordonnance du 13fvrier2014, Merck Canada1
(C555/13, EU:C:2014:92), la Cour aurait jug que larticle
13 du rglement n469/2009, lu en combinaison avec le
considrant 9 de ce rglement, doit tre interprt en ce
sens quil soppose ce que le titulaire la fois dun brevet
et dun CCP puisse se prvaloir de la totalit de la dure
de validit dun tel certificat calcule en application de cet
article 13, dans une situation o, en vertu dune telle dure,
il bnficierait dune priode dexclusivit, concernant un
principe actif, suprieure quinze annes partir de la
premire AAM, dans lUnion europenne, du mdicament
consistant en ce principe actif ou contenant celui-ci. La
premire AMM dans lUnion du mdicament contenant la
capcitabine ayant t dlivre le 10juin1998, la dure
maximale de la protection complmentaire dont Roche
pourrait se prvaloir serait de quinze annes compter
de cette premire mise sur le march, soit du 10juin1998
au 10juin2013. Dans la mesure o, le 10juin2013, la
validit du brevet de base a expir, tout comme celle du
CCP relatif au Xeloda, Roche ne serait, depuis lors, plus
titulaire dun droit exclusif sur la capcitabine.
17
Le Harju Maakohus (tribunal de premire instance de
Harju) a renvoy laffaire la Tallinna ringkonnakohus
(cour dappel de Tallinn, Estonie) afin que celle-ci se prononce sur cette contestation.
18
Par ordonnance du 26fvrier2015, cette dernire a
annul lordonnance rendue le 15dcembre2014 par le
Harju Maakohus (tribunal de premire instance de Harju)
ainsi que les mesures conservatoires affrentes.
1B20150045.

PIBD N1060 III 870

Jurisprudence Brevets
19
Par son recours devant le Riigikohus (Cour suprme,
Estonie), Roche demande lannulation de lordonnance
de la Tallinna ringkonnakohus (cour dappel de Tallinn)
et la confirmation de la validit de lordonnance du Harju
Maakohus (tribunal de premire instance de Harju).
20
Selon Roche, la Tallinna ringkonnakohus (cour dappel
de Tallinn) a mal interprt larticle 21, paragraphe 2, du
rglement n469/2009. De plus, linterprtation de cette
dernire juridiction relative leffet rtroactif du rglement n469/2009 serait contraire dautres dispositions
du droit de lUnion, et notamment la charte des droits
fondamentaux de lUnion europenne.
21
Roche soutient que, contrairement ce qua jug la
Tallinna ringkonnakohus (cour dappel de Tallinn), le CCP
relatif au Xeloda tait valide, tant donn quil a t dlivr une poque o la Rpublique dEstonie ntait pas
membre de lUnion. Il conviendrait ds lors dappliquer le
seul droit estonien, en vertu duquel la dure de validit du
CCP dpendait non pas de la dlivrance de la premire
AMM dans lUnion, mais de la dlivrance de cette autorisation en Estonie. Larticle 21, paragraphe 2, du rglement
n469/2009 nindiquerait pas expressment quil convient
de recalculer la dure de validit des CCP qui ont t
dlivrs avant ladhsion de ltat membre concern
lUnion. Ainsi, linterprtation de cette disposition retenue
par la Tallinna ringkonnakohus (cour dappel de Tallinn)
violerait le principe de scurit juridique. Selon Roche, le
CCP relatif au Xeloda demeurait ds lors valable jusquau
8juin2016, soit quinze annes compter de la premire
AMM estonienne du mdicament, conformment la lgislation nationale applicable lpoque. Lide sous-jacente
larticle 21, paragraphe 2, du rglement n469/2009
serait de permettre aux titulaires de CCP nationaux antrieurs ladhsion de ltat membre concern dexercer
leurs droits et cette disposition naurait ni pour contenu
ni pour but de sappliquer de manire rtroactive des
CCP dlivrs en vertu de la lgislation nationale. Selon
Roche, la rfrence lordonnance du 13fvrier2014,
Merck Canada (C555/13, EU:C:2014:92), nest pas pertinente, ds lors que cette ordonnance ne concerne pas
lapplication dans le temps de larticle 21, paragraphe 2,
du rglement n469/2009.
22
La juridiction de renvoi souligne, dune part, que, si,
dans ladite ordonnance, la Cour a interprt larticle 13 du
rglement n469/2009, lu en combinaison avec le considrant 9 de celui-ci, la mme ordonnance ne portait ni sur
linterprtation de larticle 21, paragraphe 2, du rglement
n469/2009 ni sur lapplication rtroactive du droit qui en
dcoule, tant donn que laffaire ayant donn lieu cette
dcision ne concernait pas un nouvel tat membre. Ainsi,
il napparatrait pas clairement si les enseignements qui
en sont issus sont galement applicables un CCP qui
a t dlivr conformment la lgislation estonienne
avant ladhsion de la Rpublique dEstonie lUnion, le
1er mai2004.
23
Dautre part, et dans lhypothse o la Cour serait
amene considrer quil convient de rduire la dure
de validit dun CCP, cette juridiction sinterroge sur la
compatibilit de cette disposition avec le droit primaire
de lUnion, en particulier avec les principes gnraux de
lUnion relatifs la protection des droits acquis et la
nonrtroactivit ainsi qu avec les articles 16 et 17 de
la Charte.

24
Dans ces conditions, le Riigikohus (Cour suprme) a
dcid de surseoir statuer et de poser la Cour les
questions prjudicielles suivantes:
"1) Convient-il dinterprter larticle 21, paragraphe 2,
du rglement n469/2009 [...] en ce sens quil entrane
une rduction de la dure de validit dun [CCP] qui a t
dlivr par un tat membre conformment la lgislation
nationale avant ladhsion de cet tat membre lUnion
europenne et dont la dure de validit lgard du principe actif serait, daprs les indications figurant sur le
[CCP], suprieure 15 ans partir de la premire [AMM],
dans lUnion europenne, du mdicament consistant en
ce principe actif ou contenant celui-ci?
2) Si la rponse la premire question est affirmative,
faut-il considrer que larticle 21, paragraphe 2, du rglement n469/2009 [...] est conforme au droit de lUnion,
notamment aux principes gnraux de lUnion relatifs la
protection des droits acquis, au principe de non-rtroactivit et la [Charte]?"
Sur les questions prjudicielles:
- Sur la seconde question:
25
Par sa seconde question, quil convient dexaminer
en premier lieu, la juridiction de renvoi interroge la Cour
sur la validit de larticle 21, paragraphe 2, du rglement
n469/2009 au regard du droit de lUnion.
26
Il importe demble de rappeler que larticle 267, premier alina, sous b), TFUE attribue comptence la Cour
pour statuer, titre prjudiciel, tant sur linterprtation des
actes pris par les institutions, organes ou organismes de
lUnion que sur la validit de ces actes.
27
En loccurrence, ainsi quil ressort du point 4 du prsent arrt, larticle 20, paragraphe 2, du rglement
n1768/92 a t insr dans celui-ci par lacte relatif aux
conditions dadhsion de la Rpublique tchque, de la
Rpublique dEstonie, de la Rpublique de Chypre, de la
Rpublique de Lettonie, de la Rpublique de Lituanie, de
la Rpublique de Hongrie, de la Rpublique de Malte, de
la Rpublique de Pologne, de la Rpublique de Slovnie
et de la Rpublique Slovaque, et aux adaptations des
traits sur lesquels est fonde lUnion europenne.
28
Aux termes de cet article 20, paragraphe 2, le rglement
n1768/92 sapplique aux CCP "dlivrs conformment
la lgislation nationale de la Rpublique tchque, de
lEstonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de
Malte, de la Pologne, de la Slovnie et de la Slovaquie
avant la date dadhsion".
29
Le rglement n469/2009 a codifi le rglement
n1768/92, de sorte que larticle 20, paragraphe 2, du
rglement n1768/92 est devenu larticle 21, paragraphe
2, du rglement n469/2009.
30
Sagissant dune disposition telle que celle en cause au
principal, la Cour a dj jug que les adaptations figurant
en annexe dun acte dadhsion font lobjet dun accord
entre les tats membres ainsi que ltat demandeur et
quelles ne constituent pas un acte dune institution, mais
sont des dispositions de droit primaire qui ne peuvent tre
suspendues, modifies ou abroges que selon les procdures prvues pour la rvision des traits originaires (voir,

PIBD N1060 III 871

Jurisprudence Brevets
en ce sens, arrt du 28avril1988, LAISA et CPC Espaa/
Conseil, 31/86 et 35/86, EU:C:1988:211, point 12).
31
Il y a lieu de prciser cet gard que la diffrence de
traitement rsultant de ce qui prcde nest pas arbitraire,
mais nest que la consquence des procdures respectivement choisies en vue de ladoption de ces dispositions.
En effet, alors que certaines desdites dispositions sont
arrtes en vertu dactes des institutions, qui sont soumis
en tant que tels au rgime gnral du contrle de lgalit
prvu par le trait FUE, les dispositions rsultant directement dun acte dadhsion ne constituent pas des actes
des institutions et ne sont ds lors pas susceptibles dun
tel contrle (voir, en ce sens, arrt du 28avril1988, LAISA
et CPC Espaa/Conseil, 31/86 et 35/86, EU:C:1988:211,
point 17).
32
Par ailleurs, comme le fait valoir le Parlement europen,
la circonstance que le rglement n1768/92 a t abrog
et remplac par le rglement n469/2009 ne modifie en
rien les considrations qui prcdent, puisque ce dernier
se limite codifier des modifications apportes prcdemment au texte dorigine, dans un souci de clart et de
rationalit, tout en prservant leur substance.
33
Il sensuit que la Cour nest pas comptente pour
connatre de la validit de larticle 21, paragraphe 2, du
rglement n469/2009.
- Sur la premire question:
34
Par sa premire question, la juridiction de renvoi
demande, en substance, si larticle 21, paragraphe 2, du
rglement n469/2009 doit tre interprt en ce sens
quil sapplique un CCP, relatif un mdicament dtermin, dlivr par un tat membre avant son adhsion
lUnion.
35
Il convient tout dabord de rappeler que larticle 21,
paragraphe 2, du rglement n469/2009 prcise que ce
rglement sapplique aux CCP dlivrs conformment
la lgislation nationale de la Rpublique dEstonie avant
la date de son adhsion lUnion.
36
Ensuite, larticle 13 de ce rglement, lu en combinaison avec le considrant 9 de ce dernier, prvoit que le
titulaire la fois dun brevet et dun CCP ne doit pas
pouvoir bnficier de plus de quinze annes dexclusivit
partir de la premire AMM, dlivre dans lUnion, du
mdicament concern (voir, en ce sens, ordonnance du
13fvrier2014, Merck Canada, C555/13, EU:C:2014:92,
point 30 et jurisprudence cite).
37
Ainsi, comme le souligne le gouvernement estonien,
depuis le 1ermai2004, la dure de validit du CCP
dpend non pas de la dlivrance de la premire AMM en
Rpublique dEstonie, mais de celle dans lUnion.
38
cet gard, il importe de rappeler que les termes "premire [AMM] dans [lUnion]", au sens de larticle 13, paragraphe 1, du rglement n469/2009, font rfrence la
premire AMM dlivre non pas dans ltat membre de
la demande, mais dans lun quelconque des tats membres. Seule cette interprtation permet de garantir que
lextension de la protection assure par le brevet, en ce
qui concerne le produit couvert par le certificat, prendra fin
au mme moment dans tous les tats membres o ce cer-

tificat aura t octroy (ordonnance du 13fvrier2014,


Merck Canada, C555/13, EU:C:2014:92, point 31 et jurisprudence cite).
39
En loccurrence, il ressort cependant du dossier soumis
la Cour que la premire AMM du Xeloda a t dlivre non pas par un tat membre de lUnion, mais par un
tat membre de lEspace conomique europen (EEE),
savoir la Confdration suisse, en date du 10juin1998.
La Cour a nanmoins dj jug que, dans la mesure o
lAMM dun mdicament dlivre par les autorits suisses et reconnue automatiquement par la Principaut de
Liechtenstein en vertu de la lgislation de cet tat est la
premire AMM de ce mdicament dans un des tats de
lEEE, elle constitue la premire AMM, au sens de larticle 13 du rglement n1768/92, tel quil doit tre lu aux
fins de lapplication de laccord sur lEspace conomique
europen, du 2mai1992 (JO 1994, L 1, p. 3) (voir, en ce
sens, ordonnance du 14novembre2013, Astrazeneca,
C617/12, EU:C:2013:761, points 41 et 42 ainsi que jurisprudence cite).
40
En outre, la circonstance que les AMM accordes en
Suisse ne permettent pas la circulation des mdicaments
qui en font lobjet sur le territoire de lEEE, lexception
du Liechtenstein, nest pas pertinente pour interprter
larticle 13 du rglement n469/2009, tel quil doit tre
lu aux fins de lapplication de laccord EEE (ordonnance du 14novembre2013, Astrazeneca, C617/12,
EU:C:2013:761, point 43 et jurisprudence cite).
41
Il rsulte des considrations qui prcdent que les
effets dune premire AMM dlivre sur le territoire dun
tat membre de lEEE sont quivalents ceux dune "premire [AMM] dans [lUnion]", au sens de larticle 13 du
rglement n469/2009.
42
Partant, dans des circonstances telles que celles en
cause au principal, et aux fins de procder au calcul de la
dure de validit du CCP, il y a lieu, ainsi quil rsulte des
constatations de la juridiction de renvoi, de se fonder sur
la date laquelle la premire AMM a t dlivre pour le
Xeloda non pas en Estonie, soit le 8juin2001, mais en
Suisse, savoir le 10juin1998.
43
Enfin, il convient de souligner, dune part, que, selon une
jurisprudence constante de la Cour, une rgle nouvelle
relevant du droit matriel de lUnion sapplique immdiatement aux effets futurs dune situation ne sous lempire
de la rgle ancienne. Par ailleurs, ds ladhsion dun
nouvel tat membre, les dispositions du droit de lUnion
sont applicables dans les conditions prvues par les traits originaires et par lacte dadhsion en cause (voir, en
ce sens, arrt du 12septembre2013, Kuso, C614/11,
EU:C:2013:544, point 25 et jurisprudence cite).
44
Dautre part, comme le font observer le gouvernement
estonien et la Commission, et conformment au libell de
larticle 13 du rglement n469/2009, le CCP ne produit
effet quau terme lgal du brevet de base.
45
Or, il est en loccurrence constant que ce brevet a expir
ultrieurement ladhsion dudit tat membre.
46
Ds lors qu lexpiration dudit brevet et au moment
auquel le CCP aurait pu prendre effet, ce rglement tait
dj en vigueur, il ne saurait sagir dune application
rtroactive dudit rglement.

PIBD N1060 III 872

Jurisprudence Brevets
47
Il dcoule de lensemble des considrations qui prcdent quil y a lieu de rpondre la premire question
que larticle 21, paragraphe 2, du rglement n469/2009
doit tre interprt en ce sens quil sapplique un CCP,
relatif un mdicament dtermin, dlivr par un tat
membre avant son adhsion lUnion. Dans la mesure
o ce mdicament a fait lobjet, au sein de lEEE, dune
AMM antrieure celle dlivre dans ledit tat membre
et, le cas chant, ladhsion de celui-ci lUnion, seule
cette premire AMM doit tre prise en compte pour la
dtermination de la dure de validit dudit CCP.
Sur les dpens:
48
La procdure revtant, lgard des parties au principal, le caractre dun incident soulev devant la juridiction
de renvoi, il appartient celle-ci de statuer sur les dpens.
Les frais exposs pour soumettre des observations la
Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire
lobjet dun remboursement.
Par ces motifs, la Cour dit pour droit:
1) La Cour de justice de lUnion europenne nest
pas comptente pour connatre de la validit de larticle 21, paragraphe 2, du rglement (CE) n469/2009
du Parlement europen et du Conseil, du 6mai2009,
concernant le certificat complmentaire de protection
pour les mdicaments, tel que modifi par lacte relatif
aux conditions dadhsion lUnion europenne de
la Rpublique de Croatie et aux adaptations du trait
sur lUnion europenne, du trait sur le fonctionnement de lUnion europenne et du trait instituant la
Communaut europenne de lnergie atomique.
2) Larticle21,
paragraphe2,
du
rglement
n469/2009, tel que modifi, doit tre interprt en ce
sens quil sapplique un certificat complmentaire
de protection, relatif un mdicament dtermin,
dlivr par un tat membre avant son adhsion
lUnion europenne. Dans la mesure o ce mdicament a fait lobjet, au sein de lEspace conomique
europen, dune autorisation de mise sur le march
antrieure celle dlivre dans ledit tat membre
et, le cas chant, ladhsion de celui-ci lUnion,
seule cette premire autorisation de mise sur le march doit tre prise en compte pour la dtermination
de la dure de validit dudit certificat complmentaire
de protection.
(Mme Toader, prs.; M. Wathelet, av. gn., Mes Ginter,
Lepasepp et Antsme, av.)

Cour de cassation
Validit du brevet europen Dispositif Description suffisante Mode de
ralisation Homme du mtier Domaine
technique Simple opration d'excution
Le brevet europen litigieux dcrit une invention
constitue essentiellement par une plate-forme circulaire
mobile destine supporter le sujet traiter et pouvant recevoir un mouvement doscillation combin un
mouvement de rotation altern par lintermdiaire dun
moteur unique sans intervention du patient, lamplitude
et la vitesse tant de loscillation que de la rotation tant
rglables et pouvant varier en cours dutilisation.
Lhomme du mtier ne trouve ni dans la description du
brevet ni dans les figures, la moindre indication technique
propre lui enseigner les moyens de raliser sur une
plate-forme moteur unique le rglage des mouvements
doscillation et de rotation alterne quand lappareil est en
cours dutilisation et que ces deux mouvements fonctionnent en combinaison. Cest par une dcision motive que
la cour dappel a retenu que les consultations produites
par les co-titulaires du brevet en cause dappel, qui supposaient le recours un organe moteur supplmentaire,
requraient que cet homme du mtier ne se limite pas
mettre en uvre une mesure dexcution afin de parvenir
un tel rglage, en mouvement.
Gianfranco T et Alain B c. Louis G et LPG SYSTEMS
Cour de cassation, ch. com., 4octobre2016 (Pourvoi
Y/2015/12294, B20160133)
(Rejet du pourvoi form contre larrt de la cour dappel de Paris, ple 5,
1re ch., en date du 9septembre2014, RG 2012/16007, B20140130)

Sur le moyen unique:


Attendu, selon larrt attaqu (Paris, 9septembre2014), que la socit LPG Systems a assign MM.T,
B et G en nullit de la partie franaise du brevet europen
n1023111 dont ils sont copropritaires;
Attendu que MM.T et B font grief larrt daccueillir
cette demande alors, selon le moyen:
1/ que la socit LPG Systems et M.G nont jamais
prtendu que le brevet europen n1023111 revendiquerait un rglage de la vitesse et de lamplitude de loscillation et de la rotation effectu sans lintervention du
patient, ni que la proposition faite dans la consultation de
M.M aurait t contraire aux enseignements du brevet
en ce quelle prvoit quun tel rglage tait effectu avec
lintervention du patient; quen retenant, pour carter la
proposition contenue dans la consultation de M.M produite en cause dappel, que celle-ci serait "contraire aux
enseignements du brevet qui revendique (...) labsence
de toute intervention du sujet traiter", la cour dappel a
mconnu les termes du litige, en violation de larticle4 du
code de procdure civile;
2/ quen statuant ainsi, sans inviter les parties sexpliquer sur ce moyen quelle relevait doffice, la cour dappel a mconnu le principe de la contradiction, en violation
de larticle16 du code de procdure civile;
3/ que le paragraphe26 de la description du brevet
europen n1023111, comme le texte de la revendication1, indique uniquement que le mouvement de rotation
altern est obtenu par lintermdiaire dun moteur unique
reli des moyens de transmission et sans intervention

PIBD N1060 III 873

Jurisprudence Brevets
du patient et que "lamplitude et la vitesse tant de loscillation que de la rotation tant rglables et pouvant varier
en cours dutilisation", mais ne prvoit nullement que
lamplitude et la vitesse de loscillation et de la rotation
seraient rglables sans lintervention du patient; quen
retenant que le paragraphe26 de la description prvoirait
que lamplitude et la vitesse tant de loscillation que de
la rotation sont rglables sans lintervention du patient"
et que le brevet revendiquerait ainsi labsence de toute
intervention du sujet traiter, la cour dappel a dnatur
le brevet europen n1023111, en violation de larticle1134 du code civil;
4/ que ltendue de la protection confre par un brevet
europen est dtermine par la teneur de la revendication,
interprte, au besoin, la lumire des revendications et
des dessins; quen lespce, la revendication1 du brevet europen n1023111 indique uniquement que la
plate-forme reoit son mouvement doscillation combin
avec un mouvement de rotation par lintermdiaire dun
"moteur unique", mais non que le rglage de la vitesse et
de lamplitude de loscillation ou de la rotation alterne se
ferait grce ce mme moteur unique; que la description
nindique pas davantage que ce rglage devrait intervenir
par lintermdiaire de ce mme moteur; quen affirmant,
pour carter les deux consultations produites par MM.T
et B en cause dappel, que celles-ci seraient contraires
aux enseignements du brevet europen n1023111, en
ce quelles prvoient un "organe moteur supplmentaire"
et en partant ainsi du principe que lappareil couvert par
ce brevet ne pourrait comporter, en tout et pour tout, quun
seul moteur et que le rglage de la vitesse et de lamplitude de loscillation ou de la rotation alterne devrait se
faire par le moteur unique", la cour dappel a mconnu
la teneur de la revendication1 de ce brevet, en violation
de larticle69 de la convention de Munich sur le brevet
europen;
5/ quen statuant ainsi, la cour dappel a dnatur
le brevet europen n1023111, en violation de larticle1134 du code civil;
6/ que dans leurs conclusions dappel, MM.T et B
faisaient valoir que la revendication1 indique uniquement
que la plate-forme reoit son mouvement doscillation
combin avec un mouvement de rotation par lintermdiaire dun moteur unique, mais non que le rglage de
lamplitude de loscillation ou de la rotation alterne se
ferait grce ce moteur unique; quils soulignaient, en
outre, que le paragraphe48 de la description distingue
bien lentranement de lexcentrique, servant obtenir
le mouvement de rotation alterne, qui est "obtenu par
exemple par lintermdiaire du moteur", et le rglage de
lexcentration, pour lequel il nest fait aucune rfrence
laction de ce moteur; quils relevaient, enfin, que le
paragraphe45 de la description prvoit que le rglage
de lamplitude de loscillation se fait par lintermdiaire
du vrin, lequel constitue un lment distinct du "moteur
unique"; quen affirmant, sans autre explication, pour
carter les deux consultations produites par MM.T et B
en cause dappel, que celles-ci seraient contraires aux
enseignements du brevet europen n1023111, en ce
quelles prvoient un "organe moteur supplmentaire" et
en partant ainsi du principe que lappareil couvert par ce
brevet ne pourrait comporter, en tout et pour tout, quun
seul moteur, sans sexpliquer sur les diffrents lments
prcits, qui montraient que le brevet revendiquait simplement la prsence dun moteur unique pour lobtention de
loscillation et de la rotation, et ninterdisait donc pas la
prsence, sur lappareil, dun autre moteur pour exercer
dautres fonctions que celle-ci, telles que le rglage de
lamplitude et de la vitesse de loscillation et de la rotation,
la cour dappel a insuffisamment motiv sa dcision, en
violation de larticle455 du code de procdure civile;
7/ quen se bornant affirmer que les modes de ralisation de linvention proposs dans les deux consultations

produites en cause dappel requerraient "ncessairement"


de lhomme du mtier dsireux de mettre en oeuvre les
enseignements du brevet quil "fasse preuve sinon dactivit inventive, tout le moins de dpasser les limites
dune simple mesure dexcution", sans autre explication,
et notamment sans sexpliquer, comme elle y tait invite,
sur les avis de MM.M et Collin, qui soulignaient, en se
rfrant notamment des documents de lart antrieur,
quil entrait dans les connaissances de lhomme du mtier
de faire varier lexcentricit, et donc lamplitude de la rotation, grce un vrin, la cour dappel a insuffisamment
motiv sa dcision, en violation de larticle455 du code
de procdure civile;
Mais attendu, en premier lieu, que la revendication 1
dcrivant le principe de fonctionnement dun appareil
"sans lintervention du patient", la cour dappel na relev
nul moyen doffice, ni dnatur les termes du litige en
constatant que le patient nintervenait pas dans le fonctionnement du dispositif dcrit par le brevet, pour en
dduire quune telle intervention tait contraire aux enseignements de ce dernier;
Attendu, en deuxime lieu, que le brevet dcrivait une
invention constitue essentiellement par une plate-forme
circulaire mobile destine supporter le sujet traiter et
pouvant recevoir un mouvement doscillation combin
un mouvement de rotation altern "par lintermdiaire dun
moteur unique, lamplitude et la vitesse tant de loscillation que de la rotation tant rglables et pouvant varier
en cours dutilisation"; que cette description ntant pas
claire et prcise, puisquelle ne disait, ni que ce moteur
unique nassurait pas le rglage de la vitesse et de lamplitude de loscillation ou de la rotation alterne, ni quil
y avait lieu de recourir, pour ce faire, quelque autre
moyen, cest par une interprtation que lambigut de
cette description rendait ncessaire que la cour dappel
a retenu, motivant ainsi sa dcision, que ladjonction dun
organe moteur supplmentaire tait contraire aux enseignements de ce brevet;
Et attendu, enfin, quayant relev quen lespce,
lhomme du mtier est un mcanicien disposant de connaissances gnrales en matire de mcanique, spcialis
dans le domaine biomdical et connaissant les mcanismes de rglage, larrt, de lamplitude des mouvements
doscillation et de rotation alterne, cest par une dcision
motive, tirant les consquences de cette dfinition, que
la cour dappel, aprs avoir relev que lhomme du mtier
ne trouve ni dans la description du brevet ni dans les
figures, la moindre indication technique propre lui enseigner les moyens de raliser sur une plate-forme moteur
unique le rglage des mouvements doscillation et de rotation alterne quand lappareil est en cours dutilisation et
que ces deux mouvements fonctionnent en combinaison,
a retenu que les consultations en cause, puisquelles supposaient le recours un organe moteur supplmentaire,
requraient que cet homme du mtier ne se limite pas
mettre en oeuvre une mesure dexcution afin de parvenir
un tel rglage, en mouvement;
Do il suit que le moyen nest fond en aucune de ses
branches.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi et condamne
MM.T et B payer M.G et la socit LPG Systems
la somme de 3000 chacun au titre de larticle700 du
Code de procdure civile.
(Mme Mouillard, prs., M. Smriva, cons. rapp.; SCP
Hmery et Thomas-Raquin, Me Bertrand et SCP Fabiani,
Luc-Thaler et Pinatel, av.)

PIBD N1060 III 874

Jurisprudence Brevets

Tribunal de grande
instance de Paris
Action en revendication de la proprit

des brevets Recevabilit (oui) Intrt


agir Bien-fond (non) Partenariat de
recherche et dveloppement Qualit
dinventeurs Description de linvention
revendique

Il appartient aux demandeurs laction en revendication de proprit des brevets d'tablir qu'ils dtenaient
une invention, donc de la dfinir prcisment et d'effectuer
une comparaison entre leur invention et les inventions
telles que dposes. Ils doivent, non pas verser au dbat
un brevet rdig tel que les rgles du Code de la proprit intellectuelle l'imposent, mais dfinir le problme
qu'ils entendaient rsoudre, ainsi que de faon suffisamment prcise, la solution qu'ils ont trouve, et en donner
les caractristiques.
Or, en lespce, il ressort des pices verses au dbat
(dclaration dinvention, enveloppe Soleau, accord de
confidentialit, changes de mails) que les demandeurs
ne dtenaient aucune invention. Dans le cadre de leur
collaboration avec la socit dfenderesse qui tait charge dapporter le savoir-faire industriel ncessaire au
lancement dun nouveau mdicament, ils nont transmis
quune information gnrale sur lobjectif de leurs travaux
de recherche, et non des informations sur une invention.
Mohamed S et Malika S c. ADVICENNE PHARMA Sa
Tribunal de grande instance de Paris, 3e ch., 1re sect.,
26mai2016 (RG2014/07953; B20160084)

PIBD N1060 III 875

Jurisprudence Brevets
Faits et procdure:
MmeS

sont enseignants-chercheurs en pharmaM. et


cie galnique et titulaires d'une habilitation diriger des
recherches. Ils disent tre titulaires de nombreux brevets
portant sur des concepts innovants de formulations mdicamenteuses.
Enjanvier2007, ils ont voqu les besoins d'une formulation usage pdiatrique pour le traitement de la
cystinurie avec MmeB, pharmacienne spcialise en biochimie mdicale et responsable, au niveau national, de
la caractrisation molculaire de cette maladie orpheline.
Les pouxS expliquent avoir initi des recherches sur le
dveloppement galnique d'une forme mdicamenteuse
usage pdiatrique base de sels alcalinisants pour le
traitement de la cystinurie et autres lithiases urinaires.
Une collaboration a ainsi dbut entre le laboratoire de
pharmacie galnique (LPG), dont M.S est responsable
scientifique, la facult de mdecine et de pharmacie de
Rouen et le laboratoire de biochimie mdicale du CHU
de Rouen.
Au cours des annes 2007 et 2008, les poux S ont
poursuivi le dveloppement de leurs travaux de recherche. Aprs avoir mis au point des micro granules charges en citrate de potassium et libration prolonge, ils
ont encadr successivement deux tudiants stagiaires en
Master1 pour une priode officielle de deux mois au sein
du LPG, afin de valider, d'une part, le concept multiparticulaire pellicul par une tude de dissolution in vitro pour
dterminer le profil de libration du citrate de potassium
partir des micro granules et, d'autre part, la reproductibilit
des rsultats exprimentaux prliminaires qu'ils avaient
obtenus en 2007.
Au cours des journes du 16 et du 17octobre2008
de confrontation clinico-biologique sur la lithiase urinaire regroupant des nphrologues et nphropdiatres
francophones, MmeB a fait l'annonce qu'une quipe de
galnistes de l'Universit de Rouen avait mis au point
un mdicament pdiatrique libration prolonge et
base de sels alcalinisants pour le traitement de la cystinurie. Elle indiquait galement rechercher, dans le cadre
d'une collaboration avec cette quipe de galnistes, un
partenaire industriel pour le dveloppement futur de ce
mdicament innovant.
Le 1ernovembre2008, sur recommandation du docteur L, nphropdiatre, M. G a contact MmeB en vue
d'apporter le savoir-faire industriel et rglementaire de la
socit Advicenne (cre par M.G et MmeR et ayant pour
activit le dveloppement clinique et la commercialisation
de mdicaments pdiatriques destins spcifiquement
au traitement des maladies neurologiques) pour la commercialisation de cette nouvelle forme mdicamenteuse
pdiatrique labore par les chercheurs galnistes de
Rouen.
Le 12dcembre2008, M.G et MmeR se sont dplacs
pour que leurs soient prsents les travaux de recherche
prliminaires des pouxS. Le mme jour, a t sign un
accord de confidentialit d'une dure de dix ans avec
M.G et MmeR, la demande de M.S. Les parties sont
en dsaccord sur le champ d'application de cet accord
de confidentialit.
Le 6janvier2009, M.G faisait part du vif intrt de sa
socit poursuivre la collaboration amorce avec les
pouxS. Le 16janvier suivant, MmeR demandait M.S
de lui adresser copie des rsultats prsents lors de la
runion du 12dcembre2008 afin dexposer ce concept
innovant ses actionnaires.
Le 23janvier2009, M.S informait la socit Advicenne
de la rdaction en cours de sa demande de brevet, mais
galement de la ncessit, avant de la dposer, d'optimiser les rsultats prliminaires obtenus sur la formulation

des micro granules afin d'augmenter le taux de charge en


citrate de potassium des minimatrices.
Le 26janvier2009, malgr les rticences de M.S, la
socit Advicenne proposait de dposer le brevet d'invention ds que possible et en l'tat, de signer un
accord avec l'Universit de Rouen, de lancer la fabrication
d'un lot clinique et, enfin, d'enregistrer le produit.
Le 17fvrier2009, M. S a rappel le caractre confidentiel des rsultats obtenus et la ncessit d'attendre
leur optimisation pour toute publication officielle. Au lendemain de ce courriel, la socit Advicenne a rompu brutalement les relations avec M.S au motif quelle n'aurait
reu aucune information scientifique (ni oralement, ni par
crit) sur le projet de celui-ci.
Pour garantir ses droits, M.S a dpos, le 26fvrier
2009, une enveloppe Soleau renfermant une description
trs prcise des rsultats obtenus pour son invention, intitule minimatrices lipidiques d'un sel de potassium ou
de sodium, procds de leurs prparations et compositions les contenant.
Le 11mars2009, M. S a pris acte de la rupture des
relations et rappel que la socit Advicenne demeurait
soumise une obligation de confidentialit sur les rsultats scientifiques transmis.
Le 18novembre2010, celle-ci a dpos trois demandes de brevet: mentionnant MmeR, M.G et MmeX
comme inventeurs,
- nFR1059468, portant sur une formulation mdicamenteuse base de sel de citrate sous une forme multiparticulaire libration prolonge et son utilisation dans le
traitement et/ou la prvention des lithiases urinaires,
- nFR1059472, portant sur une formulation mdicamenteuse base de sel de bicarbonate sous une forme
multiparticulaire libration prolonge et son utilisation
dans le traitement et/ou la prvention de lithiases urinaires
et maladies lies,
- nFR1059474, portant sur une formulation mdicamenteuse base de sels de citrate et de bicarbonate
sous une forme multiparticulaire libration prolonge et
son utilisation dans le traitement et/ou la prvention de
la cystinurie.
Des demandes internationales publies sous les
nos WO 2012066254, WO 2012066256 et WO 2012066257
ont t dposes le 18novembre2011 sous priorit des
demandes susvises. Une demande publie sous le
nWO 2014051443 a galement t dpose le 27septembre2012.
M.S a appris par la presse que la socit Advicenne
avait bnfici, le 13mai2011, d'une leve de fonds de
5,1 millions d'euros pour la commercialisation d'une formulation pdiatrique libration prolonge dans le traitement de la cystinurie chez l'enfant. Estimant que cette
socit contrefaisait ses droits, il l'a mise en garde, le
8aot2011, en rappelant les termes du contrat de confidentialit sign le 12dcembre2008. Faute de rponse,
il a ritr sa demande d'explications et rappel la
socit la ncessit de respecter les droits attachs sa
qualit d'inventeur.
Le 16septembre2011, M.S a adress la Direction
de la Recherche et de la Valorisation (DRV) de l'Universit de Rouen, via l'INPI, une dclaration d'invention de
salari, limite obligatoirement six pages de description
et portant sur les formes multiparticulaires sphriques
ou cylindriques libration prolonge, procds de leurs
prparations et compositions les contenant pour le traitement de la cystinurie.
Le 12dcembre2011, la DRV de l'Universit de Rouen
a adress un courrier M. S prcisant avoir accus rception, le 17octobre2011, de la dclaration d'invention
envoye par l'INPI. Dans ce courrier, la vice-prsidente

PIBD N1060 III 876

Jurisprudence Brevets
pour la Recherche, MmeO, a prsent aux pouxS ses
flicitations pour les rsultats de recherche obtenus et
a soulign que l'Universit de Rouen leur demandait de
tenir secret les rsultats, objets de cette dclaration. Par
ailleurs, afin de prendre position quant la protection des
rsultats prsents, elle a demand que lui soit communique une description de l'invention de faon plus dtaille,
non limite seulement sixpages.
Le 15mars2012, conformment cette demande,
MmeS a personnellement dpos auprs de la DRV la
demande de prise en charge de la valorisation de l'invention avec un document joint en annexe dcrivant l'invention en dtail sur vingt-et-une pages. Le 20 mars suivant,
elle a adress un courriel la DRV pour acter du dpt
de ces deux documents.
Le 29mai2013, M.S a de nouveau ritr ses demandes d'explications auprs de M.G, dirigeant de la socit
Advicenne.
Le 7juin2013, M.G a rpondu n'avoir obtenu aucune
information de la part de M.S et que tous les rsultats
sur l'utilisation du citrate de potassium sous une forme
multiparticulaire libration prolonge taient dans le
domaine public.
Pour tenter de rsoudre le litige l'amiable, MM.S
et G se sont runis, sur l'initiative du premier, le 8octobre2013, afin de procder devant huissier de justice
l'ouverture de l'enveloppe Soleau dpose par M.S le
26fvrier2009.
C'est dans ces conditions que, le 16avril2014, les
pouxS ont assign la socit Advicenne en revendication de la proprit des brevets prcits. Ils soutiennent
quil sagit dinventions qui leur ont t frauduleusement soustraites et que les demandes de brevet ont t
dposes en violation de laccord de confidentialit du
12dcembre2008. titre subsidiaire, ils invoquent un
droit de possession personnelle antrieure.
Discussion:
Sur la fin de non-recevoir oppose par la socit
Advicenne:
La socit ADVICENNE soulve dans ses dernires
critures une fin de non-recevoir lencontre des demandeurs au motif quils ne dmontrent pas tre les auteurs
dune invention dune part car ils ne dcrivent pas cette
invention et dautre part car si celle-ci existe elle est le
fruit des travaux des tudiants cits par les pouxS dans
leurs critures. Elle fait valoir que laccord de confidentialit ne dvoile aucunement une invention pas davantage
que lenveloppe SOLEAU dpose aprs la rupture des
relations.
Elle ajoute que les mails changs montrent que
MonsieurMohamedS reconnaissait lchec du procd
dextrusion sphronisation.
Les poux S ne rpondent pas cette fin de non-recevoir.
Sur ce:
Conformment larticle122 du code de procdure
civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend
faire dclarer ladversaire irrecevable en sa demande,
sans examen au fond, pour dfaut de droit dagir, tel le
dfaut de qualit, le dfaut dintrt, la prescription, le
dlai prfix, la chose juge.
Et, en application des articles 31 et 32 du mme code,
laction est ouverte tous ceux qui ont un intrt lgitime
au succs ou au rejet dune prtention, sous rserve des
cas dans lesquels la loi attribue le droit dagir aux seules

personnes quelle qualifie pour lever ou combattre une


prtention, ou pour dfendre un intrt dtermin, toute
prtention mise par ou contre une personne dpourvue
du droit dagir tant irrecevable.
En lespce, il est tabli:
* que MonsieurMohamedS diplm dun Doctorat
dUniversit en Sciences Pharmaceutiques en 1994, est
un enseignant chercheur spcialis dans le domaine de
la pharmacie galnique et quil assure la responsabilit
et la direction scientifique du Laboratoire de Pharmacie
Galnique (ci-aprs "LPG"), lequel a pour principale activit de recherche, lamlioration de la biodisponibilit des
principes actifs mdicamenteux et la formulation galnique au sein de lUniversit de Rouen;
* que MadameMalikaS, diplme dun doctorat dUniversit en Sciences Pharmaceutiques en 1995, travaille
depuis le 1erseptembre1998 en tant que Matre de
Confrences des Universits en pharmacie galnique de
Rouen et au sein du LPG o elle mne des recherches
en pharmacie galnique;
* que le LPG travaillait depuis 2006 sur une nouvelle
formulation dun mdicament base de citrate de potassium donn dans les cas de cystinurie dans le cadre dun
projet sur les maladies orphelines confi au Laboratoire
de biochimie molculaire de lUniversit de Rouen;
* que lors des journes du 16 et 17octobre2008 de
confrontation clinico-biologique sur la lithiase urinaire
regroupant des nphrologues et nphropdiatres francophones, MadameB, responsable du LBM de lUniversit
de Rouen, a fait lannonce quune quipe de galnistes de
lUniversit de Rouen avait mis au point un mdicament
pdiatrique libration prolonge et base de sels alcalinisants pour le traitement de la cystinurie;
* que les pices19, 20, 21, 23, 24 et 26 mises au dbat
par les demandeurs tablissent que des travaux sur le
citrate de potassium ont t effectus jusquen 2007 au
sein du LPG;
* que la socit ADVICENNE qui ne travaillait aucunement sur un mdicament pdiatrique base de
citrate de potassium avant davoir t informe par le
DocteurL, nphropdiatre, cette nouvelle forme mdicamenteuse pdiatrique labore par les chercheurs galnistes de Rouen mme si elle tablit par lattestation du
ProfesseurC, verse en pice 17 avoir t alerte sur la
ncessit de dvelopper un mdicament usage pdiatrique pour le traitement de la cystinurie;
* que les parties se sont rencontres le 12dcembre2008 aprs une prise de contact du 1ernovembre2008
et quau cours de cette rencontre, MonsieurMohamedS
a prsent ses travaux sur la nouvelle forme galnique
se prsentant sous la forme de minimatrices lipidiques
enrobes ou non, contenant un sel de potassium ou de
sodium comme principe actif, prpares par granulation
classique (humide ou sche ou par toute autre mthode
de granulation avec un profil de libration assur par la
matrice lipidique et ou non par une couche denrobage
de la minimatrice;
* que le mme jour a t sign entre le
Laboratoire de Pharmacie Galnique reprsent par
MonsieurMohamedS, le Laboratoire de Biochimie
Mdicale reprsent par MmeB, et la socit ADVICENNE,
reprsente par MadameCarolineR, directrice gnrale,
un accord de confidentialit ayant pour titre "mise au point
dune formulation libration prolonge de pellets ou
microganules charges en citrate de potassium";
* que la socit ADVICENNE a rclam les informations
donnes le 12dcembre2008 par mail dejanvier2009
et notamment les courbes de dissolution Urecit K versus
formes minimatrice en vue dun investissement possible
dans un quipement dextrusion sphronisation;

PIBD N1060 III 877

Jurisprudence Brevets
* que le 12janvier2009, MonsieurMohamedS a fait
une dclaration de valorisation dinvention en mentionnant son nom, celui de MadameMalikaS et de MmeB,
dclaration adresse le 19janvier2009 Madame B;
* que les relations ont t rompues ds le 18fvrier2009
en raison du fait que MonsieurMohamedS na pas voulu
donner les informations estimant le dpt de brevet prmatur;
* quune enveloppe SOLEAU a t dpose le
26fvrier2009 par MonsieurMohamedS mentionnant comme inventeurs MonsieurMohamedS et
MadameMalikaS et contenant une demande de brevet
franais et laccord de confidentialit.
* que trois brevets franais ont t dposs par la
socit ADVICENNE mentionnant comme inventeurs et
quatre demandes internationales.
* que par courrier adress le 13mars2009
MonsieurMohamedS et en copie Messieurs les professeursY et T, MmeB a rappel lhistorique des relations
ayant exist avec la socit ADVICENNE.
Ainsi, il rsulte suffisamment des pices mises au
dbat que MonsieurMohamedS et MadameMalikaS
ont dclar avoir dvelopp une nouvelle forme galnique pour raliser un mdicament pdiatrique libration
prolonge et base de sels alcalinisants pour le traitement de la cystinurie un stade suffisamment avanc
pour faire lobjet dune annonce lors dune confrence
internationale et pour intresser des socits telles que
la socit ADVICENNE.
Ils ont donc intrt agir en revendication de la proprit
de brevet et lapprciation du caractre brevetable ou non
du concept soumis la socit ADVICENNE lors de la
runion du 12dcembre2008 ou lapprciation quant
la dtention par les pouxS de linvention qui aurait fait
lobjet des dpts de brevets par la socit ADVICENNE
dpend dune analyse du fond et non de la recevabilit.
Le fait que des tudiants aient travaill sur le projet
ainsi que les pouxS lont eux-mmes indiqu dans leurs
diffrents jeux dcritures, est indiffrent quant leur qualit agir lencontre de la socit ADVICENNE qui ne
peut leur opposer des fins de non-recevoir que seuls ces
tudiants auraient ventuellement intrt soulever.
En consquence, la fin de non-recevoir forme par la
socit ADVICENNE et oppose la demande de revendication de proprit du brevet ou de la connaissance
antrieure de linvention sera rejete.
En revanche, les demandes de MonsieurMohamedS
et MadameMalikaS ne sont pas recevables en leur
demande relative aux dpts des brevets en fraude de
laccord de confidentialit car ils ne sont pas parties cet
accord, MonsieurMohamedS nayant sign cet accord
quen qualit de reprsentant du LPG.
Sur laction en revendication:
lappui de leurs prtentions, les pouxS soutiennent quils sont les vritables propritaires des demandes de brevet dposes par la socit ADVICENNE et
doivent tre subrogs dans tous les droits de la socit
ADVICENNE au titre des brevets litigieux, que la socit
ADVICENNE sest rendue coupable de vol dinvention
ds lors quelle a subtilis des informations confidentielles dont elle navait pas la proprit, pour dposer les
demandes de brevet litigieuses.
Ils prcisent que la conception de systme multiparticulaire libration prolonge dans le traitement de la
cystinurie et autres lithiases urinaires est leur invention
des pouxS et quils ont donc qualit pour agir comme
inventeurs, que les cadres de la socit ADVICENNE,
contrairement aux pouxS, nont aucune comptence

dans le domaine de la formulation galnique pour prtendre en tre les inventeurs, que MonsieurG et mesdamesR et X, mentionns comme premiers inventeurs du
brevet, nont jamais dpos dautres brevets. Ils ajoutent
que laccord de confidentialit ne contenait aucune stipulation attribuant prcisment la socit ADVICENNE
une comptence particulire dans la formulation galnique de traitements thrapeutiques contre la cystinurie et
enfin que la socit ADVICENNE navait pas les comptences pour mener les phases de faisabilit.
Ils font valoir que la conception de systmes multiparticulaires libration prolonge pour le traitement de la
cystinurie est le seul rsultat de leurs travaux de recherche, que les tudiants auxquels les pouxS ont, sous
leur contrle et leur supervision, demand de raliser un
certain nombre dexprimentations ntaient que de simples excutants dans ce projet de recherche qui leur a t
confi pour leur formation.
Ils rappellent que le concept prsent par
MonsieurMohamedS ne fait pas rfrence une simple
ide mais bien une invention pour laquelle des travaux
avaient t raliss avant leur rencontre de dcembre2008 comme le dmontrent laccord de confidentialit
sign par la socit ADVICENNE, de mme que tous les
travaux de recherche, rapports de stage, changes de
courriels, dclarations dinvention, ainsi que le contenu
de lenveloppe Soleau qui portent bien sur la formulation
de micro granules libration prolonge de sels alcalinisants.
Ils rfutent le fait que la socit ADVICENNE puisse
soutenir labsence dactivit inventive de la formulation
mdicamenteuse en question alors mme que cest cette
formulation qui est lobjet des brevets dposs.
Ils effectuent au sein des pices 71, 72 et 73 des comparaisons entre les termes des brevets franais de la
socit ADVICENNE et leur invention contenue dans les
documents 1, 2 et 3 quils ont mis au dbat.
La socit ADVICENNE rpond que les pouxS ne
rapportent pas la preuve de la communication dinformations confidentielles relatives linvention, avant le dpt
des brevets, pendant la priode ayant prcd les discussions entre les parties ou pendant ces discussions,
que les constatations des pouxS sur les avantages de
leur ide ne sont corrobores par aucune exprimentation, quentre le 2juillet2007 et le 1ernovembre2008,
les pouxS ne justifient daucune activit, rsultats ou
inventions, brevetables ou non, quils nont pas explicit
ce que serait leur invention avant la fin des relations entre
les parties ou entre la fin des relations entre les parties et
les dpts de brevets par la socit dfenderesse.
Elle ajoute que les pices mises au dbat ne permettent
pas de comprendre ce que serait linvention des pouxS
et encore moins si elle est reprise dans les brevets dposs et dlivrs.
Sur ce :
Si le droit au brevet appartient au premier dposant
en vertu de larticle L.611-1 du code de la proprit industrielle, larticle L.611-6 du mme code prcise que le droit
au titre de proprit industrielle appartient linventeur ou
son ayant cause.
Larticle L.611-8 du code de la proprit intellectuelle
dispose que:
"si un titre de proprit industrielle a t demand soit
pour une invention soustraite linventeur ou ses ayants
cause, soit en violation dune obligation lgale ou conventionnelle, la personne lse peut revendiquer la proprit
de la demande ou du titre dlivr".

PIBD N1060 III 878

Jurisprudence Brevets
Conformment aux dispositions de larticle 9 du code
de procdure civile, il appartient la partie qui allgue un
fait de ltablir et en lespce aux pouxS dtablir quils
dtenaient une invention, donc de la dfinir prcisment
et deffectuer une comparaison entre leur invention et les
inventions telles que dposes.
Si une invention doit tre prcisment dfinie au
sein dun brevet conformment aux articles L.612-5 et
L.612-6 du code de la proprit intellectuelle par sa description comprenant au moins un expos dcrivant les
caractristiques techniques de linvention, permettant la
comprhension du problme technique pos linventeur ainsi que la solution qui lui est apporte, complt le
cas chant, par lindication des avantages de linvention
par rapport ltat de la technique antrieure, un expos
dau moins un mode de ralisation de linvention, assorti
dexemples.
Lobjet de linvention, et non lobjectif que linventeur
sest fix, doit tre caractrisable par ses caractristiques
techniques nouvelles, inventives et ayant une application
industrielle.
En lespce, les pouxS doivent non pas verser au
dbat un brevet rdig tel que les rgles du code de la
proprit intellectuelle limposent mais doivent dfinir le
problme quils entendaient rsoudre, la solution quils ont
trouve de faon suffisamment prcise par rapport au problme et les en donner les caractristiques.
- Le problme rsoudre:
Le problme pos est celui de trouver une nouvelle
forme de mdicament contenant du citrate de potassium
pour soigner la cystinurie sachant quest connue lutilisation du citrate de potassium pour soigner cette maladie et
quun mdicament contenant ce sel le Urecit K est commercialis aux tats-Unis et au Canada mais sous une
forme difficilement assimilable en raison de la taille du
comprim.
La description du problme faite par les pouxS dans
le document contenu dans lenveloppe SOLEAU est bien
celle cite plus haut.
Les brevets franais mis au dbat par les pouxS rappellent tous les trois cette problmatique.
- Linvention revendique par les pouxS:
Il importe peu dans le cadre de ce litige que les inventeurs mentionns au sein des brevets litigieux naient pas
la capacit de raliser les inventions puisque la revendication de proprit est forme lencontre de la socit
ADVICENNE qui peut avoir en son sein un dpartement
de recherche et dveloppement.
Il appartient aux pouxS non pas de dmontrer que les
inventeurs mentionns sur les brevets nont pas la qualit
dinventeurs mais que la socit ADVICENNE a dpos
leur place une invention quils revendiquent.
Force est de constater que les pouxS ne dcrivent
jamais leur invention autrement quen se rfrant la prsentation faite lors de la runion du 12dcembre2008,
laccord de confidentialit et aux documents contenus dans
lenveloppe SOLEAU qui sont constitus dune demande
de brevet succincte et de laccord de confidentialit.
Le 12janvier2009, MonsieurMohamedS a fait une
dclaration de valorisation dinvention en mentionnant son
nom, celui de MadameMalikaS et de MmeB.
Cette dclaration dinvention verse en pice71 est
succincte et vise des microgranules libration prolonge
contenant du citrate de potassium.
Cette dclaration est antrieure celle dpose le
16septembre2011 par MonsieurMohamedS postrieu-

rement aux dpts de brevets enseptembre2011 et mise


au dbat en pice40.
Les documents postrieurs la date de dpt des brevets franais sont sans intrt puisquils ne peuvent antrioriser les connaissances de la socit ADVICENNE.
Seront galement retenus les mails changs entre la
socit ADVICENNE et MonsieurMohamedS et galement les mails changs avec MmeB.
La demande de brevet de lenveloppe SOLEAU est intitule "Minimatrices lipidiques dun sel de potassium ou de
sodium, procds de leurs prparations et compositions
les contenant".
La description rappelle lintrt des formes pharmaceutiques administres par voie orale et particulirement les
formes sches, la seule caractristique des minimatrices
selon linvention, lintrt des minimatrices lipidiques qui
permettent une libration prolonge du principe actif.
Elle mentionne le problme pos par ladministration
du citrate de potassium qui pose deux problmes une
mauvaise tolrance gastrique qui entrane souvent un
rejet chez lenfant et lexistence dune forme galnique
permettant une libration prolonge du citrate de potassium qui conduit la commercialisation dun comprim
de 1,275 grammes.
Il est indiqu que linvention concerne une nouvelle
forme galnique se prsentant sous forme de minimatrices enrobes ou non, contenant du citrate de potassium
prpares par toute mthode de granulation avec un profil
de libration assur par la matrice lipidique et ou non par
une ou plusieurs couches denrobage de la minimatrice
et quivalent ou amlior comparativement au profil de
libration du comprim K Citrat.
Linvention concerne aussi les procds de prparation
de ces minimatrices.
Enfin la caractristique suivante est mentionne: "les
minimatrices sont constitues par un noyau compos au
minimum de 80% de sel de potassium et dune matrice
lipidique".
Le procd de prparation prconis est la granulation
et notamment la sphronisation extrusion.
Linvention porte donc sur un produit et un procd de
prparation.
Sagissant du produit, lamlioration propose par rapport au mdicament dj existant proposant une libration
prolonge du citrate de potassium est la forme de minimatrice lipidique intgrant le sel de potassium.
Laccord de confidentialit porte sur le projet suivant:
"mise au point dune formulation libration prolonge
de pellets ou microganules charges en citrate de potassium".
Il est indiqu sous ce titre que le citrate de potassium
est principalement utilis pour le traitement des cystinuries, les problmes rencontrs dans ladministration de ce
citrate et la solution trouve consistant en de microgranules de citrate de potassium permettant une libration
prolonge et donc une alcanisation des urines la nuit.
Les parties laccord sont prsentes et il est prcis
que lUnit Fonctionnelle "dpistage et suivi des maladies
mtaboliques" du LBM dont MmeB est la responsable
a t charge au niveau national de la caractrisation
molculaire de la cystinurie; que cette activit a bnfici
dun financement ministriel spcifique dans le cadre du
Programme Maladies Rares 2006.
Il est ensuite indiqu que "LPG-LBM souhaitent changer des informations avec la socit ADVICENNE ventuellement lui confier des missions de fabrication, voire
dans le cadre de projets tablis, des missions de recherche en partenariat avec un ou des tiers industriels. Dans
ce cadre, LPG-LBM sont conduits ds prsent commu-

PIBD N1060 III 879

Jurisprudence Brevets
niquer la socit ADVICENNE des informations strictement confidentielles relatives notamment la conception
des microgranules de citrate de potassium dans le traitement de la cystinurie et autres lithiases."
Pour autant aucune des informations confidentielles
divulgues nest liste ou indique de sorte que ce document ne permet pas de savoir ce qui a t divulgu o
communiqu la socit ADVICENNE.
Nest pas plus explicite la prsentation qui aurait t
faite la socit ADVICENNE le 12dcembre2008 ou
plus tard.
La socit ADVICENNE avait appris la suite des
journes du 16 et 17octobre2008 de confrontation clinico-biologique sur la lithiase urinaire regroupant des
nphrologues et nphropdiatres francophones quun
mdicament pdiatrique libration prolonge et base
de sels alcalinisants pour le traitement de la cystinurie
avait t mis au point par une quipe de chercheurs de
lUniversit de Rouen. Elle a appris lors de la rencontre du
12dcembre2008 quil sagit de microgranules de citrate
de potassium permettant une libration prolonge.
Il convient donc danalyser les mails changs entre les
parties la suite de cette rencontre pour dterminer les
informations confidentielles quaurait recueillies la socit
ADVICENNE.
Le mail du 6janvier2009 adress par M.G
MonsieurMohamedS tablit que la premire tape
de collaboration tait de documenter linvention et que
MonsieurMohamedS sollicitait de la socit ADVICENNE
"une aide en particulier pour la recherche de rfrence
bibliographique, avec laide dune personne travaillant
dans votre service...".
En effet, le projet conu par la socit Advicenne, de
comparaison et dassociation du citrate de potassium et
du bicarbonate de potassium, devait tre analys la
lumire des connaissances antrieures et en particulier
dune rfrence publie en 2001 par Fjellstedt et al, qui
lui semblait bien documente, sur une comparaison de
leffet du citrate de potassium et du bicarbonate de sodium
dans lalcalinisation de lurine dans les cas de cystinurie
homozygote. Le premier travail que la socit Advicenne
voulait confier Monsieur S tait un travail de bibliographie, cest--dire une synthse mthodique qui dtaille les
publications pertinentes de lart antrieur avant de dfinir
la stratgie de dveloppement dune solution scientifique
un problme donn.
MonsieurS dans son mail du 7janvier2009 a accept
de travailler sur ce point dans les termes suivants: "jai
mis une tudiante sur le projet... Vous trouverez ci-joint
larticle de Fjellstedt".
Madame Caroline R de la socit Advicenne a demand
par mail MonsieurMohamedS le 16janvier2009 les
informations donnes le 12dcembre2008 par mail
dejanvier2009 et notamment les courbes de dissolution
Urecit K versus formes minimatrice en vue dun investissement possible dans un quipement dextrusion sphronisation.
MonsieurMohamedS a rpondu par mail le 23janvier2009 MadameCarolineR de la socit Advicenne
en mettant en vidence de nouvelles informations:
* la premire concerne la mthode dextrusion sphronisation quil a dveloppe pour obtenir les microgranules
en rappelant que le mdicament dj commercialis a lui
aussi une matrice lipidique mais est fabriqu par compression directe.
Il prcise que cette mthode dextrusion sphronisation
est difficilement adaptable lindustrie pharmaceutique
car elle nest pas utilise en routine et comporte 6tapes
au lieu de 2.

* il a mis en vidence des problmes au moment de


rdiger le brevet:le produit dans sa forme actuelle nest
pas assez concentr alors quil devrait contenir une charge
de 90 100% de principe actif.
* il fait tat dun autre souci au dpt de brevet quil
ne peut rvler.
Il conclut en indiquant que des travaux sont en cours
et quun nouveau procd est en cours de validation et
souhaite retarder le dpt de brevet de 3 4mois.
MadameR rpond MonsieurMohamedS par mail le
26janvier2009 que lors de la runion du 12 dcembre,
il avait t fait tat dun taux de concentration du principe
actif de 80 90%, que la socit ADVICENNE est principalement intresse par la fabrication de microgranules
mais subsidiairement par la fabrication dune glule.
Elle propose:
* le dpt du brevet en ltat en mentionnant la possibilit de le modifier pendant une priode dun an courant
jusqu la publication;
* la signature dun accord entre la socit ADVICENNE
et lUniversit de Rouen en fvriermars.
* lvaluation des cots de production au vu des documents dont elle redemande la communication
- un mode opration dtaillant les caractristiques
techniques de lappareillage utilis pour les travaux de
dveloppement;
- les spcifications du produit fini;
- les donnes de stabilit;
* la production dun lot clinique pour les tudes defficacit du produit en avril2009 afin dtre mme de finaliser une tude clinique findcembre2009 et denregistrer
le produit mi2010.
La lettre du 13mars2009 de MadameB mise au
dbat en pice 70 par les pouxS tablit que MadameB
a provoqu une runion le 11fvrier2009 pour dmler la situation, runion laquelle taient prsents,
MonsieurMohamedS, MadameMalikaS, MmeB et
le ProfesseurY quil a t dcid lors de cette runion
que les rsultats obtenus seraient publis au plus vite
et quune rponse collgiale serait adresse en ce sens
la socit ADVICENNE; que lors de cette runion
MonsieurMohamedS aurait dit quil stait rendu compte
a posteriori quun excipient non pharmaceutique avait t
utilis pour raliser la formulation, que la charge de principe actif annonce tait errone et quen aucun cas les
rsultats ntaient brevetables.
MonsieurMohamedS ne produit pas la rponse quil
aurait ventuellement apporte MadameB ni la suite
donne la demande de retrait du projet sur le citrate
de potassium.
Par mail du 16fvrier2009, MadameB crit
MonsieurMohamedS,
MadameMalikaS
et
au
ProfesseurL pour leur soumettre le mail qui sera
envoy la socit ADVICENNE aprs la runion qui
sest tenue entre les quatre personnes.
Par mail de rponse du mme jour, le ProfesseurY a
rpondu "OK".
Par mail du 18fvrier2009, la socit ADVICENNE a
fait savoir que: "nayant reu, de la part du laboratoire
dirig scientifiquement par MonsieurMohamedS ni oralement, ni par crit, aucune information concernant:
Les travaux effectus par les laboratoires de lUniversit
de Rouen
Les modes opratoires de la formule dveloppe
Les spcifications du produit fini
Les rsultats des tudes de stabilit", elle ntait pas
dans la mesure de procder aux valuations technico-

PIBD N1060 III 880

Jurisprudence Brevets
conomiques de cette formulation et de confirmer son
intrt poursuivre les discussions.
Elle ajoutait quelle cessait "tout change dinformation
avec le laboratoire de pharmacie galnique relevant de
laccord de confidentialit du 12dcembre2008".
Ainsi les relations entre les parties ont cess compter
du 18fvrier2009.
Il ressort de ces mails que des "courbes de dissolution de lURECIT K vs la solution trouve par les formes
minimatrices de citrate de potassium" ont t montres
la socit ADVICENNE lors de la runion du 12dcembre2008 de mme qua t divulgu le procd de prparation lextrusion sphronisation.
Ce mail dmontre galement que le LPG avait fabriqu des minimatrices lipidiques de citrate de potassium
selon ce procd et que des tests de comparaison avec le
mdicament dj connu de libration prolong du citrate
de potassium avaient t effectus et avaient permis de
renseigner cette courbe.
Cependant le mail de rponse de MonsieurMohamedS
montre galement quil estime que les microgranules ne
peuvent tre dposes en ltat comme brevet car il existe
un problme de fabrication et de choix de procd et que
la concentration en citrate ainsi obtenue est insuffisante
alors quavait t annonce une concentration de 80
90%.
Il apparat enfin que les spcificits du produit fini
montr lors de la runion nont pas t divulgues ni les
caractristiques de la mthode de prparation des microgranules.
La socit ADVICENNE a donc eu connaissance de
ce que le LBP avait mis au point un mdicament pour le
traitement de la cystinurie par des microgranules libration prolonge contenant une concentration de citrate de
potassium en utilisant un procd non dcrit prcisment
dextrusion sphronisation, que ce procd ntait pas
exploitable de faon industrielle et surtout que le taux de
concentration annonc ntait pas de 80 90%, que des
tudes taient encore ncessaires.
Les pouxS qui ont la charge de la preuve de la
communication de linvention la socit ADVICENNE
ne dmontrent aucunement avoir donn celle-ci autre
chose quune information gnrale sur lobjectif de leurs
travaux mais aucunement des informations contenant une
invention.
Ils sont donc mal fonds en leur de demande de revendication de proprit.
De surcroit la lettre de MmeB adresse le 13mars2009
MonsieurMohamedS et envoye en copie messieurs
les professeurs T et Y, confirme lexpos des faits dcrit
par la socit ADVICENNE et notamment que lors de la
runion du 12dcembre2008 MonsieurMohamedS a
affirm que la formulation tait valide et quun brevet
serait dpos trs prochainement, quil a ritr cette
information lors dune runion tlphonique le 13janvier2009, que le 19janvieril a fait parvenir MmeB une
dclaration dinvention cite plus haut pour entamer une
procdure de dpt de brevet la cellule de transfert de
technologie de lUniversit de Rouen, qu la suite du mail
du 23janvier2009 adress par MonsieurMohamedS
la socit ADVICENNE, MadameB a provoqu une
runion le 11fvrier2009 pour dmler la situation, runion laquelle taient prsents, MonsieurMohamedS,
MadameMalikaS, MmeB et le ProfesseurY, quil a t
dcid lors de cette runion que les rsultats obtenus
seraient publis au plus vite et quune rponse collgiale
serait adresse en ce sens la socit ADVICENNE;
que lors de cette runion MonsieurMohamedS aurait
dit quil stait rendu compte a posteriori quun excipient
non pharmaceutique avait t utilis pour raliser la formulation, que la charge de principe actif annonce tait

errone et quen aucun cas les rsultats ntaient brevetables; quau cours dune conversation tlphonique
ultrieure, MonsieurMohamedS aurait galement prcis que les rsultats ntaient pas davantage publiables;
que par mail du 10mars2009, MonsieurMohamedS
aurait indiqu quil refusait de cautionner des essais cliniques partir des premires formulations obtenues par
le LPG.
La lettre de MadameB se termine comme suit:
"Voici deux ans que ce projet a t initi et je suis dans
le regret de constater que:
1 - je nai eu aucune information scientifique sur la formulation galnique,
2 - aprs avoir affirm que la formulation glnique
dveloppe tait valide, quelle pouvait entrer dans un
processus impliquant un industriel et avoir rdig une
dclaration dinvention, vous dclarez finalement que
cette formulation nest pas mise au point, quelle contient
un excipent non pharmaceutique et que la charge en principe actif est insuffisante.
3 - vous navez jamais donn aucune information
scientifique orale ou crite concernant la suppose formulation au partenaire industriel, la socit ADVICENNE
PHARAM, aprs la signature dun accord de confidentialit. En effet, tous vos propos sont flous, imprcis et
nillustrent en rien un travail scientifique.
"Dans ces conditions, je viens par la prsente vous retirer de ce projet...".
MonsieurMohamedS ne verse au dbat aucun courrier montrant quil a contest cette prsentation des
faits ni quelle suite a t donne ce courrier. II ne
verse pas davantage des publications quil aurait faites
sur la formulation galnique du citrate de potassium
confirmant que les rsultats quil avait obtenus ntaient
pas publiables.
Il prtend dans ses critures, que la difficult sopposant
au dpt du brevet serait le refus de MadameB de navoir
que 30% de participation dans ce brevet.
Outre que cette affirmation nest soutenue par aucune
pice, il ressort de lanalyse faite plus haut des pices
mises au dbat que les pouxS ne dtenaient aucune
invention puisque la concentration annonce tait errone, ralise avec un excipient non pharmaceutique et
que la formulation galnique na jamais t donne au
moins lUniversit ni fait lobjet daucune publication et
surtout nont donn aucune information confidentielle permettant de dposer un brevet la socit ADVICENNE.
MonsieurMohamedS et MadameMalikaS seront
donc dbouts de leur demande principale en revendication de brevet quen leur demande subsidiaire portant
sur leur possession antrieure de linvention comme mal
fonds.
Sur les demandes reconventionnelles de la socit
Advicenne:
La socit ADVICENNE prtend que les agissements
des pouxS sont prjudiciables limage de la socit
ADVICENNE, car ils affectent la confiance que peut avoir
chacun de ses partenaires travaillant ses cts et que
les propos tenus dans les critures du 23juin2015 ont
un caractre diffamatoire.
Les pouxS soutiennent que la demande relative au
caractre diffamatoire de leurs propos est irrecevable
en ce quelle dforme et dnature les propos quils ont
tenus et dautre part que la socit ADVICENNE na subi
aucun prjudice du fait de leur action qui nest en rien
abusive.

PIBD N1060 III 881

Jurisprudence Brevets
Sur ce:
- Sur le caractre diffamatoire des propos tenus par
les pouxS dans leurs critures du 23juin2015 :
Les propos reprochs sont les suivants:
"Advicenne poursuit un objectif clair et affich de rentabilit et de profit, lequel a ncessairement pour consquence de restreindre laccs des mdicaments au plus
grand nombre"
"il convient donc de stopper la dmarche mercantile et
dcomplexe dAvicenne qui dans le cadre de son dveloppement nhsite pas attirer linvestisseur public (...)
Certainement maintenu dans lignorance du prsent litige,
sans sembarrasser de respecter les droits des inventeurs
dont elle sapproprie le travail scientifique."
Larticle 29 de la loi du 29juillet1881 dispose notamment que "la diffamation est caractrise par toute imputation ou allgation dun fait qui porte atteinte lhonneur
ou la considration de la personne auquel le fait est
imput".
Les demandes en diffamation formes par la socit
ADVICENNE sont irrecevables pour ne pas avoir respect
le formalisme de larticle53 de la loi du 29juillet1881 et
notamment pour ne pas avoir t dnonces au Procureur
de la Rpublique.
De plus, elles sont prescrites car il na pas t signifi
de conclusions interruptives dinstance tous les trois mois
compter de la date des premires demandes en diffamation soit le 22septembre2015, et ce, conformment aux
dispositions de larticle65 de la loi du 29juillet1881.
Enfin elles sont formes lencontre des pouxS alors
que seul leur conseil est responsable des crits contenus
dans ses conclusions.
La socit ADVICENNE sera dclare irrecevable en
ses demandes dindemnit en rparation du caractre diffamatoire du contenu de certains passages des critures
de leur conseil.

Par ces motifs, le tribunal rejette la fin de non-recevoir


oppose aux demandes des pouxS en revendication
de proprit des brevets et portant sur la possession
antrieure des inventions, les dclare irrecevables en
leur demande tendant voir dclarer les dpts de brevets frauduleux au regard de l'accord de confidentialit
du 12dcembre2008, les dboute de leur demande
en revendication de la proprit des brevets et de celle
fonde sur la possession antrieure, dclare la socit
Advicenne irrecevable en ses demandes en diffamation
et pour procdure abusive, et condamne les pouxS
payer la dfenderesse la somme de 8000 sur le fondement de l'article700 du Code de procdure civile.
(Mme Courboulay, vice-prs.; Mes Beauquier et Girod,
av.)

- Sur le caractre abusif de la procdure:


Lexercice dune action en justice constitue par principe un droit et ne dgnre en abus pouvant donner
naissance une dette de dommages et intrts que dans
le cas de malice, de mauvaise foi ou derreur grossire
equipollente au dol, et ce sur le fondement de larticle
1382 du code civil.
La socit Advicenne fonde sa demande sur larticle32-1 du code de procdure civile et non sur larticle
1382 du code civil de sorte que celle-ci est mal fonde larticle32-1 donnant comptence au tribunal pour condamner un dfendeur une amende civile et ne pouvant
fonder lallocation de sommes pour une partie dfenderesse au procs.
Enfin, la socit dfenderesse sera dboute de sa
demande ce titre, faute pour elle de rapporter la preuve
dune quelconque intention de nuire ou lgret blmable
de la part des demandeurs, qui ont pu lgitimement se
mprendre sur ltendue de leurs droits et dtablir lexistence dun prjudice autre que celui subi du fait des frais
exposs pour sa dfense.
Sur les autres demandes:
Les conditions sont runies pour allouer la socit
ADVICENNE la somme de 8000euros sur le fondement
de larticle700 du code de procdure civile.
Lexcution provisoire nest pas ncessaire et ne sera
pas ordonne.
PIBD N1060 III 882

Jurisprudence Marques
Marques

Cour de cassation

Opposition enregistrement Imitation Risque de confusion Impression


densemble Identit et/ou similarit des
produits et services Public pertinent
La cour dappel a annul la dcision du directeur
gnral de lINPI ayant accueilli lopposition forme par le
titulaire de la marque complexe LE GOURMAND lencontre de la demande denregistrement du signe complexe Le Verre Gourmand par Ctes du Rhne.
En constatant, avant tout autre examen, lidentit ou la
similarit des services en cause, elle a manifest que les
diffrences quelle relevait entre limpression densemble
produite par les signes devaient tre apprcies au regard
de cette identit et de cette similarit.
Ayant retenu que les signes sappliquaient des services de publicit affrents au vin, puis tudi le risque de
confusion pouvant exister en la personne du consommateur dattention moyenne, amateur de vin ou non, la cour
dappel a ainsi dfini le public vis.
Larrt a par ailleurs nonc que les lments descriptifs dun signe complexe (en lespce la mention par
Ctes du Rhne) ne sont pas ncessairement ngligeables au regard de limpression densemble produite
par le signe.
En dclarant que limpression densemble rsultant de
la comparaison des deux signes permettait au consommateur dattention moyenne de les diffrencier sans risque de confusion, la cour dappel ne sest pas prononce
au vue de leurs seules diffrences.
TABLISSEMENTS NICOLAS Sa c. ASSOCIATION
INTER RHNE INTERPROFESSION DES VINS
DAOC CTES-DU-RHNE ET DE LA VALLE DU
RHNE, INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIT
INDUSTRIELLE et PROCUREUR GNRAL PRS LA
COUR DAPPEL DAIX-EN-PROVENCE
Cour de cassation, ch. com., 4octobre2016 (Pourvoi
G/2015/11360; M20160457)1
2

(Rejet du pourvoi form contre larrt de la cour dappel dAix-en-Provence


2e ch., en date du 11dcembre2014, RG2014/00819; M20140714)

Sur le moyen unique:

1Voir

galement arrt de la Cour de cassation du mme jour entre les


mmes parties: Pourvoi H/2015/11359; M20160456.

Attendu, selon larrt attaqu (Aix-en-Provence,


11dcembre2014, RGn14/00819), que, sur le fondement dune marque complexe compose des mots "Le"
et "Gourmand" spars par le dessin dun verre demiplein, enregistre pour dsigner des services de communication en relation avec le vin, la socit tablissements
Nicolas (la socit) a fait opposition lenregistrement au
profit de lassociation Inter Rhne interprofession des vins
AOC Ctes-du-Rhne et valle du Rhne de la marque

PIBD N1060 III 883

Jurisprudence Marques
franaise complexe "Le Verre Gourmand par Ctes du
Rhne" afin de dsigner des services similaires;
Attendu que la socit fait grief larrt dannuler la
dcision n12-2245 du directeur gnral de lInstitut
national de la proprit industrielle (lINPI) accueillant sa
demande alors, selon le moyen:
1/ que la faible similitude existant entre des signes
peut tre compense par la similitude ou lidentit des
produits ou services dsigns; quen annulant la dcision
du directeur de lINPI du 17avril2013, sans rechercher
si les dissemblances quelle relevait entre les signes en
prsence ntaient pas de nature tre compenses par
lidentit des services concerns quelle constatait par
ailleurs, la cour dappel a priv sa dcision de base lgale
au regard de larticle L.711-4 du code de la proprit
intellectuelle;
2/ que le risque de confusion n de la ressemblance
entre deux signes sapprcie au regard des services et
des consommateurs viss; quen nonant quil nexistait
pas de risque de confusion entre les signes en prsence,
en se fondant sur le fait quils visaient tous deux des "vins"
et des consommateurs de vins, quand ils portaient sur des
services de publicit, la cour dappel a priv sa dcision
de base lgale au regard des articles L.711-2 et L.711-4
du code de la proprit intellectuelle;
3/ que le risque de confusion entre deux signes sapprcie globalement, au regard du public vis par la marque; quen sappuyant tour tour sur les consommateurs
de vins et sur la publicit du vin, la cour dappel, qui na
pas dfini la catgorie de consommateurs viss par les
signes en cause, a priv sa dcision de base lgale au
regard des articles L.711-2 et L.711-4 du code de la
proprit intellectuelle;
4/ que la provenance gographique dun produit ou
dun service ne constitue pas un critre distinctif pouvant fonder labsence de risque de confusion entre deux
signes; quen nonant que la mention "par Ctes du
Rhne" ne saurait tre considre comme insignifiante et
constituait un facteur pertinent dapprciation du risque de
confusion existant entre les deux signes en cause, la cour
dappel a viol les articles L.711-2 et L.711-4 du code de
la proprit intellectuelle;
5/ que le risque de confusion entre deux signes sapprcie globalement, au regard de limpression densemble
produite par eux, sans que les juges du fond puissent
forger leur dcision au vu des seules diffrences releves
entre les signes; quen annulant la dcision du directeur
de lINPI du 17avril2013, en se fondant sur les seules
diffrences constates entre les signes en prsence, sans
rechercher si des ressemblances existantes ntaient pas
de nature crer un risque de confusion pour un consommateur dattention moyenne nayant pas simultanment
sous les yeux les deux marques, la cour dappel a priv
sa dcision de base lgale au regard de larticle L.711-4
du code de la proprit intellectuelle;
Mais attendu, en premier lieu, quen constatant, avant
tout autre examen, lidentit ou la similarit des services
en cause, la cour dappel a manifest que les diffrences
quelle relevait entre limpression densemble produite
par les signes en prsence devaient tre apprcies au
regard de cette identit et de cette similarit;
Attendu, en deuxime lieu, que larrt, qui retient que
les signes en prsence sappliquent des services de
publicit affrents au vin, puis tudie le risque de confusion pouvant exister en la personne du consommateur
dattention moyenne, amateur de vin ou non, dfinit ainsi
le public vis par de tels services;
Attendu, par ailleurs, que les lments descriptifs dun
signe complexe ne sont pas ncessairement ngligeables au regard de limpression densemble que produit
ce signe;

Et attendu, enfin, que la cour dappel, qui a nonc que


limpression densemble de ces deux signes permet de les
diffrencier sans risque de confusion pour un consommateur dattention moyenne, ne sest pas prononce au vu
de leurs seules diffrences;
Do il suit que le moyen nest fond en aucune de ses
branches.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi et condamne
la socit tablissements Nicolas payer lAssociation
Inter Rhne Interprofession des Vins dAOC Ctes-duRhne et de la Valle du Rhne la somme de 3000 en
application de larticle 700 du Code de procdure civile.
(Mme Mouillard, prs.; M. Smriva, cons. rapp.,
SCP Odent et Poulet et Me Ricard, av.)

PIBD N1060 III 884

Jurisprudence Marques
Validit des marques franaise et internationale Caractre distinctif Caractre descriptif Produits viss
Dchance des marques Usage titre
de marque ombrelle Usage dans la vie
des affaires Usage titre de marque

CABINET CONTINENTAL Sarl (exerant sous lenseigne


Labo Derma) c. LABORATOIRE BIODERMA Sas et MF
PRODUCTIONS Sa
Cour de cassation, ch. com., 20septembre2016 (Pourvoi
M/2014/28356, M20160446)
(Rejet du pourvoi form contre larrt de la cour dappel de Rouen, ch. civ.
et com., en date du 25septembre2014, RG2005/01087; M20140505;
Pibd 2014, 1018, III-944)

Contrefaon des marques Imitation


Risque de confusion Apprciation globale Impression densemble Similitudes
visuelle, phontique et intellectuelle
Degr de ressemblance lev

Pour apprcier le caractre distinctif des marques


BIODERMA et les dclarer valables, la cour dappel a
constat que tous les produits dsigns aux enregistrements de ces marques taient en relation avec la
peau. Elle a pu ainsi, sans manquer son obligation
dvaluer le caractre distinctif de la marque au regard
de chacun des produits viss dans son enregistrement,
se dterminer au vu de cette caractristique commune
et essentielle.
La cour dappel a relev que durant la priode de rfrence, la dnomination Bioderma tait utilise pour
rassembler sous ce seul nom un panel de produits portant
eux-mmes des marques distinctes, quelle avait ainsi
pour fonction didentifier, lintention des consommateurs, divers produits mis sur le march, regroups dans
la mme gamme Bioderma, que lobjectif tait notamment de faire bnficier les produits de la notorit et de
limage de cette dnomination, tout en les dotant dune
identit spcifique facilitant la communication, et quainsi
sest tabli, dans la vie des affaires, un lien entre le signe
constituant la marque BIODERMA et les produits commercialiss. Elle en a exactement dduit que le titulaire
de la marque avait mis sur le march, sous cette forme
de prsentation, les produits couverts par la marque et
quun tel usage avait t fait titre de marque, et a pu
rejeter la demande de dchance des droits attach
cette marque.
Pour dire que les dnominations bio-ph6-derma et
bio-ph4-derma constituent la contrefaon des marques
BIODERMA, la cour dappel a retenu que ces signes ont
une apparence et une sonorit similaires et que les ressemblances lemportent sur les diffrences au point de
susciter une confusion dans lesprit du consommateur
dune attention moyenne nayant pas les deux signes
sous les yeux. Elle a ainsi procd une apprciation
globale fonde sur limpression densemble produite par
les marques.
La cour dappel a relev, au plan visuel, que, dans
le signe bio-ph6-derma, llment dominant est le nom
Bioderma, la prsence dlments figuratifs et la formule
ph6 ne suffisant pas effacer cette prminence, au
plan phontique, que la prminence du nom Bioderma
est si forte que, ni lagrandissement de la lettre o
par rapport aux autres lettres, ni linsertion de llment
ph6 ne conduisent prononcer ce dernier lment,
de sorte que ce signe se lit et sentend de la mme faon
que la marque BIODERMA et, au plan intellectuel, que
la formule ph6 napporte pas dvocation spcifique
distincte de celle de la dnomination Bioderma. Elle a
ainsi fait ressortir que le degr de ressemblance tait trs
lev.

Attendu, selon larrt attaqu (Rouen, 25septembre2014), que la Socit dexploitation franaise de
recherche Bioderma (SEFRB), titulaire de marques
"Bioderma", enregistres afin de dsigner respectivement des "savons, huiles essentielles, tous produits cosmtiques" et des "produits cosmtiques pour les soins de
la peau, potentiel hydrogne neutre", a consenti la
socit Lipha, devenue la socit Laboratoire Bioderma,
une licence pour leur exploitation; que ces deux parties
ont assign les socits Cabinet continental (la socit
CLM) et MF Productions en contrefaon de ces marques et concurrence dloyale; quen cours dinstance, la

PIBD N1060 III 885

Jurisprudence Marques
socit SEFRB a fait lobjet dune fusion-acquisition par
la socit Laboratoire Bioderma.
Sur le deuxime moyen:
Attendu que la socit CLM fait grief larrt de dclarer valables les marques verbales renouveles "Bioderma",
dposes, pour lune, lInstitut national de la proprit
industrielle le 25septembre1986 sous le n1371960
et, pour lautre, le 26avril1990 lOrganisation mondiale de la proprit intellectuelle sous le nR267207A
et concernant la partie franaise de la marque verbale
"Bioderma" enregistre au registre international des marques le 19mars1963 alors, selon le moyen:
1/ que le caractre distinctif dune marque doit sapprcier au regard de chacun des produits et services viss
au dpt; que la cour dappel qui sest dtermine au
regard de lactivit du titulaire de la marque et des produits
considrs, sans rechercher si la marque prsentait un
caractre distinctif au regard de chacun des produits viss
au dpt, a priv sa dcision de base lgale au regard de
larticle 3 de la loi du 31dcembre1964;
2/ que, selon la prsentation faite par la socit
Laboratoire Bioderma, notamment dans ses documents
promotionnels, les produits de la marque "Bioderma"
ont pour objet de "mettre la Biologie au service de la
DERMATOLOGIE"; quaprs avoir constat qu lpoque des dpts des marques litigieuses "dans le langage courant llment verbal 'bio' voquait seulement
de manire imprcise, par ltymologie du mot 'biologie',
lide de vie, celle de cellules, ou encore de produit provenant dun laboratoire de biologie" , la cour dappel, qui a
nanmoins jug que "nayant ainsi, lpoque, de chacun
des dpts de marque concerns, aucune signification
directe particulire, llment Bio nindiquait, lui-mme, ni
lusage des produits dsigns par la marque BIODERMA,
ni les qualits essentielles ou les caractristiques de
ces produits" , na pas tir les consquences lgales de
ses propres constatations et a viol les dispositions de
larticle3 de la loi du 31dcembre1964;
3/ quun signe verbal est descriptif si, en au moins une
de ses significations potentielles, il dsigne une caractristique des produits ou services concerns; quen se
fondant sur la circonstance totalement inoprante que
le terme "Bioderma" avait plusieurs significations possibles pour considrer quelle ntait pas descriptive, la
cour dappel a vid les dispositions larticle3 de la loi du
31dcembre1964, tel quelles doivent tre interprtes
la lumire de la jurisprudence de la Cour de justice de
lUnion europenne;
4o/ que llment "BIO" est mentionn en tant que
"prfixe" et "lment", de manire continue, dans le
Dictionnaire de la Langue Franaise Hachette de 1873,
dans le Grand Larousse Encyclopdique de 1960, et dans
le Grand Larousse de la langue franaise de 1986; quen
se fondant sur la circonstance totalement inoprante que
"llment 'bio' nest pas mentionn en tant que mot dans
les extraits de dictionnaires de cette priode (ditions
Larousse, Hachette et Flammarion principalement) produits aux dbats" et quil "y est dfini comme prfixe tir
du grec Bios" pour considrer que la marque "Bioderma"
ntait pas descriptive, la cour dappel a viol les dispositions larticle 3 de la loi du 31dcembre1964;
Mais attendu, dune part, que, constatant que tous les
produits dsigns aux enregistrements taient "en relation
avec la peau", la cour dappel a pu, sans manquer son
obligation dvaluer le caractre distinctif de la marque
au regard de chacun des produits viss dans son enregistrement, se dterminer au vu de cette caractristique
commune et essentielle;

Attendu, dautre part, que les documents promotionnels


de la socit Laboratoire Bioderma se bornant indiquer
que les produits marqus avaient pour objet de mettre la
biologie au service de la dermatologie, il ne sen dduisait
pas que le terme bioderma tait ainsi tenu pour descriptif
dune caractristique de ces produits;
Attendu, par ailleurs, que la cour dappel na pas relev
que, parmi les significations de ce terme, il en existerait
une qui revtirait un caractre descriptif pour les produits
concerns;
Et attendu, enfin, que la nature grammaticale du terme
bio est sans incidence sur le caractre distinctif du signe
bioderma pour de tels produits;
Do il suit quinoprant en ses deuxime et quatrime
branches, le moyen nest pas fond pour le surplus.
Sur le troisime moyen:
Attendu que la socit CLM fait grief larrt de
rejeter sa demande de dchance des droits attachs
la marque "Bioderma" alors, selon le moyen, quune
marque fait lobjet dun usage srieux lorsquelle est utilise conformment sa fonction essentielle qui est de
garantir lidentit dorigine des produits ou des services
pour lesquels elle a t enregistre; que seul un usage
srieux de la marque pour chacun des produits ou services dsigns par lenregistrement est de nature faire
obstacle la dchance; quen nonant, pour juger
que lusage du signe verbal "Bioderma" par la socit
Laboratoire Bioderma devait tre considr comme ayant
t fait titre de marque, que "pendant la priode considre, Bioderma a utilis le signe verbal Bioderma, titre
de marque, dans le cadre de ses relations commerciales
et de ses actions publicitaires pour identifier et promouvoir
des produits de la classe 3 viss par les deux dpts
de marque concerns", sans constater que la socit
Laboratoire Bioderma justifiait dun usage effectif de la
marque "Bioderma" sur le march pour dsigner les produits viss par cette marque, la cour dappel a priv sa
dcision de base lgale au regard de larticle L.714-5 du
code de la proprit intellectuelle;
Mais attendu quayant relev, notamment au vu des
documents publicitaires produits aux dbats, que durant
la priode de rfrence, la dnomination Bioderma tait
utilise pour rassembler sous ce seul nom un panel de
produits portant eux-mmes des marques distinctes,
quelle avait ainsi pour fonction didentifier, lintention
des consommateurs, divers produits mis sur le march,
regroups dans la mme gamme Bioderma, que lobjectif tait notamment de faire bnficier les produits de la
notorit et de limage de cette dnomination, tout en les
dotant dune identit spcifique facilitant la communication, et quainsi sest tabli, dans la vie des affaires, un lien
entre le signe constituant la marque verbale "Bioderma"
et les produits commercialiss, la cour dappel en a exactement dduit que cette socit avait mis sur le march,
sous cette forme de prsentation, les produits couverts
par la marque et quun tel usage avait t fait titre de
marque; que le moyen nest pas fond.
Sur le quatrime moyen, pris en ses quatrime et
cinquime branches:
Attendu que la socit CLM fait grief larrt de dire
que les dnominations bio-ph6-derma, bio-ph4-derma, et
toute autre formule similaire utilise pour la commercialisation de ses produits relevant de la classe3 constituent
la contrefaon des marques verbales "Bioderma" alors,
selon le moyen:
1/ quen labsence de reproduction lidentique de la
marque revendique, la contrefaon ne peut tre appr-

PIBD N1060 III 886

Jurisprudence Marques
hende que sous langle de limitation et de la dmonstration dun risque de confusion, lequel doit faire lobjet
dune apprciation globale qui dpend, notamment, de la
connaissance de la marque sur le march, de lassociation
qui peut en tre faite avec le signe utilis ou enregistr, du
degr de similitude entre la marque et le signe et entre les
produits ou services dsigns; que la cour dappel qui,
aprs avoir procd un examen des similitudes entre
les deux marques sur laspect visuel et phontique et procd la comparaison intellectuelle entre les signes, sest
borne en dduire un risque de confusion dans lesprit
des consommateurs, sans procder une apprciation
globale fonde sur limpression densemble produite par
les marques, a priv sa dcision de base lgale au regard
des articles L.713-2 et L.713-3 du code de la proprit
intellectuelle;
2/ que, dans ses conclusions dappel, elle se rfrait
la jurisprudence de la Cour de justice de lUnion europenne selon laquelle les marques qui ont un caractre
distinctif lev, soit intrinsquement, soit en raison de la
connaissance de celles-ci sur le march, jouissent dune
protection plus tendue que celles dont le caractre distinctif est moindre et rappelait que la marque "Bioderma"
avait un faible pouvoir distinctif; quen se bornant noncer quelle tait contrefaite non par reproduction mais par
imitation au sens de larticle L.713-3 du code de la proprit intellectuelle, sans rpondre au moyen soulev par
la socit CLM, la cour dappel a mconnu les dispositions de larticle455 du code de procdure civile;
Mais attendu, dune part, que la cour dappel, qui a
retenu que les signes en prsence ont une apparence et
une sonorit similaires et que les ressemblances lemportent sur les diffrences au point de susciter une confusion
dans lesprit du consommateur dune attention moyenne
nayant pas les deux signes sous les yeux, a ainsi procd une apprciation globale fonde sur limpression
densemble produite par les marques;
Et attendu, dautre part, quayant relev, au plan visuel,
que, dans le signe incrimin, llment dominant est le
nom Bioderma, la prsence dlments figuratifs et la formule ph6 ne suffisant pas effacer cette prminence, au
plan phontique, que la prminence du nom Bioderma
est si forte que, ni lagrandissement de la lettre "o" par
rapport aux autres lettres, ni linsertion de llment "ph6"
ne conduisent prononcer ce dernier lment, de sorte
que le signe de la socit CLM se lit et sentend de la
mme faon que le signe Bioderma et, au plan intellectuel, que la formule "ph6" napporte pas dvocation spcifique distincte de celle de la dnomination Bioderma, la
cour dappel a fait ressortir que le degr de ressemblance
tait trs lev et ainsi rpondu, en lcartant, au moyen
prtendument dlaiss;
Do il suit que le moyen nest fond en aucune de ses
deux branches;
Et attendu quil ny a pas lieu de statuer par une dcision
spcialement motive sur le premier moyen, sur le quatrime moyen, pris en ses trois premires branches, ni sur
les cinquime, sixime et septime moyens, qui ne sont
manifestement pas de nature entraner la cassation.

Validit de la marque Dpt frauduleux Accord de coexistence Interprtation de laccord Mauvaise foi
Concurrence dloyale Parasitisme
Dtournement de clientle

La cour dappel a retenu que la marque ETHIX


Information Technology ne pouvait tre annule pour
dfaut frauduleux. Un accord conclu entre les parties prvoyait le changement de la dnomination sociale et des
noms de domaine de la socit dfenderesse au pourvoi
afin dviter tout risque de confusion avec les signes du
demandeur. Cet accord ne contenait aucune disposition
excluant lutilisation de la nouvelle dnomination titre de
marque et une telle exclusion napparaissait pas comme
une suite ncessaire de ce qui y tait exprim propos
des signes existants. La cour d'appel a pu en dduire que
la socit poursuivie pouvait lgitimement considrer que
le dpt d'une marque ponyme avait t rendu possible par les changements oprs, de sorte que l'intention
frauduleuse n'tait pas tablie. Ayant satisfait aux seules
exigences de l'accord en adressant une copie de son nouvel extrait Kbis, sa mauvaise foi n'tait pas caractrise
du fait de l'absence d'information apporte quant au dpt
de la marque.
ETHIX Sas c. ETHIX INFORMATION TECHNOLOGY
Sarl
Cour de cassation, ch. com., 20septembre2016, (Pourvoi
W2015/11119; M20160444)
(Rejet du pourvoi form contre larrt de la cour dappel de Paris,
ple 5, 1re ch. en date du 25novembre2014; RG2013/18807;M20140684,
Pibd, 2015, 1023, III-197)

Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi et condamne la


socit Cabinet continental payer chacune des socits Laboratoire Bioderma et MF Productions la somme
de 3000 au titre de larticle700 du Code de procdure
civile.
(Mme Mouillard, prs.; M. Smriva, cons. rapp.; SCP
Lyon-Caen et Thiriez, SCP Hmery et Thomas-Raquin,
SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, av.)
PIBD N1060 III 887

Jurisprudence Marques
tout support, ou de modifier sa dnomination, les deux
socits sont parvenues un accord, le 16mars2009,
pour que la seconde prenne la dnomination Ethix
Information Technology; quayant constat que celle-ci
avait dpos, le 3avril2009, la marque semi-figurative
"Ethix Information Technology" sous le numro 3641660
pour dsigner diffrents services des classes35, 41 et
42, la socit Ethix la assigne en nullit de ladite marque, sur le fondement de larticle L.711-4 du code de la
proprit intellectuelle, pour atteinte sa dnomination
sociale et son nom de domaine, ainsi quen concurrence
dloyale et parasitisme et a demand, en cause dappel,
lannulation, pour dpt frauduleux, de la marque, sur le
fondement de larticle L.712-6 du mme code.
Sur le premier moyen:

Attendu, selon larrt attaqu (Paris, 25novembre2014),


que la socit Ethix, qui exerce depuis 1999 une activit de conseil, dexpertise comptable et de formation en
matire comptable, sociale, financire et conomique,
est titulaire de la marque verbale "Ethix" n99823932,
dpose le 19novembre1999 et rgulirement renouvele pour dsigner les services de comptabilit et
expertise comptable en classe 35, de la marque semifigurative "Ethix" n3515315, dpose le 20juillet2007
pour dsigner divers services de la classe36, et du nom
de domaine "ethix.fr" enregistr le 6mars2001; qu la
suite de la mise en demeure quelle avait adresse la
socit Ethix France, exerant depuis 2004 une activit
de conseil en systmes et logiciels informatiques, de
retirer le terme "Ethix" de sa dnomination sociale et de

Attendu que la socit Ethix fait grief larrt de


rejeter sa demande dannulation de la marque "Ethix
Information Technology" pour dpt frauduleux alors,
selon le moyen:
1o/ que les transactions se renferment dans leur objet
et la renonciation qui y est faite tous droits, actions
et prtentions, sentend de ce qui est relatif au diffrend
qui y a donn lieu; que laccord de coexistence transactionnel portait uniquement sur la dnomination sociale et
le nom de domaine de la socit alors dnomme Ethix
France, pour viter tout risque de confusion avec la marque, la dnomination sociale et le nom de domaine de la
socit Ethix de sorte quil ne pouvait valoir accord sur
lutilisation titre de marque de la nouvelle appellation
Ethix Information Technology dont lutilisation navait t
admise qu titre de dnomination sociale et de nom de
domaine; quen dcidant du contraire, la cour dappel a
viol larticle2048 du code civil;
2o/ que lannulation dun dpt de marque pour fraude
suppose la preuve de lexistence dintrts sciemment
mconnus par le dposant et quun accord de coexistence transactionnel sur la dnomination sociale- et le
nom de domaine- ne vaut pas un accord sur le dpt de
celle-ci titre de marque; que la cour dappel ne pouvait
ds lors carter la mauvaise foi et la fraude de la socit
alors dnomme Ethix France pour navoir pas inform
formellement du dpt de la marque "Ethix Information
Technology" en raison de cet accord et a viol larticle
1382 du code civil ainsi que larticle L.712-6 du code de
la proprit intellectuelle;
Mais attendu quayant, par une interprtation souveraine de laccord du 16mars2009, constat que ce dernier, qui prvoyait le changement de dnomination sociale
et des noms de domaine de la socit Ethix France pour
viter tout risque de confusion avec la marque, la dnomination sociale et le nom de domaine de la socit Ethix,
ne contenait aucune disposition excluant lutilisation de la
nouvelle appellation titre de marque et retenu que, tout
risque de confusion tant ainsi cart, une telle exclusion
napparaissait pas comme une suite ncessaire de ce qui
y tait exprim propos des signes existants, la cour
dappel a pu en dduire que la socit Ethix Information
Technology pouvait lgitimement considrer que le dpt
dune marque ponyme avait t rendu possible par les
changements oprs, de sorte que lintention frauduleuse
ntait pas tablie, et que, cette socit ayant satisfait aux
seules exigences de laccord en adressant la socit
Ethix une copie de son nouvel extrait Kbis, sa mauvaise
foi ntait pas caractrise du fait de labsence dinformation apporte quant au dpt de la marque; que le moyen
nest pas fond.

PIBD N1060 III 888

Jurisprudence Marques
Et sur le second moyen:
Attendu que la socit Ethix fait grief larrt de rejeter
sa demande fonde sur la concurrence parasitaire alors,
selon le moyen, que le parasitisme, qui consiste, pour un
oprateur conomique, se placer dans le sillage dun
autre en profitant indment de la notorit acquise ou des
investissements consentis, rsulte dun ensemble dlments apprhends dans leur globalit, indpendamment
de tout risque de confusion; que la cour dappel, en rejetant la demande en raison de ce que les deux socits
navaient pas de clientle commune et nintervenaient
pas au sein des mmes socits, a viol larticle1382
du code civil;
Mais attendu quayant retenu, par motifs propres et
adopts, que la socit Ethix Information Technology
dmontrait effectuer sa propre communication sous sa
dnomination intgrale ou sous une appellation associant
le terme "Ethix" labrviation "IT", courante dans les dictionnaires anglo-saxons, ce dont il rsultait quelle navait
pas cherch dtourner la clientle de la socit Ethix,
ni profiter de limage, de la renomme ou des investissements, au demeurant non justifis, de celle-ci, la cour
dappel en a exactement dduit que les actes de parasitisme ntaient pas caractriss; que le moyen nest
pas fond.

Dchance de la marque Usage


srieux Preuve Usage titre de
marque Dlai de non-usage Point de
dpart du dlai
Recevabilit
de
la
demande
en
rparation du prjudice Atteinte au
pouvoir attractif de la marque et prjudice
moral Demande nouvelle en appel Lien
suffisant avec la demande initiale

Pour dire irrecevable la demande de dommages-intrts en rparation de latteinte porte au pouvoir distinctif de la marque OLYMPSPORTS et du prjudice moral
forme par le titulaire de la marque, larrt retient quil
sagit dune demande en rparation dun prjudice distinct
et, par voie de consquence, dune prtention nouvelle
soumise la cour dappel.
En statuant ainsi, alors que cette demande constituait
le complment des demandes en rparation des actes
de contrefaon prsentes en premire instance, la cour
dappel a viol les articles 564 et 566 du Code de procdure civile

Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi et condamne


la socit Ethix payer la socit Ethix Information
Technology la somme de 3000 en application de larticle700 du Code de procdure civile.

Patrick L (Luxembourg) et JNC-INVEST Sa (Luxembourg)


c. OLIMP LABORATOIRES sp. z o.o (Pologne), WDA
OLIMP FRANCE Sarl, CORPS PARFAIT OLIMP Sarl
et al.

(Mme Mouillard, prs.; Mme Darbois, cons. rapp., SCP


Gadiou et Chevallier, SCP Lyon-Caen et Thiriez, av.)

Cour de cassation, ch. com., 6septembre2016 (Pourvoi


G/2014/22005; M20160421)
(Cassation partielle de larrt de la cour dappel de Paris, ple 5, 1re ch.,
en date du 19mars2014, RG2012/06240; M20140120)

Attendu, selon larrt attaqu, que M.L a dpos


le 30juin1997 la marque franaise en couleurs
"Olympsports", selon demande publie au Bulletin officiel
de la proprit industrielle (BOPI) le 8aot1997 sous le
numro 97685227 et dont lenregistrement a t publi
dans ce bulletin le 12dcembre1997, pour dsigner
des produits pharmaceutiques, substances dittiques
usage mdical, lait et produits laitiers, sirops et autres
prparations pour faire des boissons, en classes5, 29 et
32; que la socit Olimp Laboratories Sp.Zo.o (la socit
Olimp Laboratories) est titulaire des marques internationales, dsignant la France, "Olimp" n807164, enregistre
le 13juin2003 pour dsigner des produits des classes 29
et 30, "Olimp Sport Nutrition" n967714, marque semifigurative enregistre le 9mai2008 pour dsigner des
produits des classes 5, 29, 30 et 32, "Olimp" n979761,
enregistre le 25aot2008 pour dsigner des produits
des classes 5 et 32 et "Olimp Laboratories" n1012636,
marque semi-figurative enregistre le 15avril2009 pour
dsigner des produits des classes3, 5, 29, 30, 32 et 35;
quayant constat, lors dun salon professionnel, la commercialisation sur le march franais de produits alimentaires, poudres et boissons sur lesquels les signes "Olimp",
"Olimp Sport Nutrition" et "Olimp Laboratories" taient
apposs, M.L a assign les socits Olimp Laboratories,
WDA exerant sous le nom commercial Olimp France,
Pro Olimp, Corps parfait Olimp et Tout pour le commerce
(les socits Olimp) ainsi que la socit Netquattro et la
socit Direct Distribution International Limited (la socit
DDI) pour atteinte porte la marque et au nom commercial "Olympsports", en demandant la condamnation
de chacune de ces socits au paiement de dommagesintrts en rparation des prjudices subis rsultant des
actes de contrefaon et des atteintes au nom commercial; que M.L ayant, en cours dinstance dappel, cd
PIBD N1060 III 889

Jurisprudence Marques
cette marque la socit JNC-Invest, celle-ci est intervenue volontairement linstance et a demand, en outre, la
condamnation in solidum des socits Olimp, Netquattro
et DDI au paiement de dommages-intrts en rparation
de latteinte porte au pouvoir distinctif de ladite marque et
du prjudice moral subi; que la socit DDI a soulev lirrecevabilit de cette demande ainsi que, avec les socits
Olimp, la dchance des droits de la socit JNC-Invest
sur la marque "Olympsports".
Sur le premier moyen:
Attendu que M. L et la socit JNC-Invest font grief
larrt de rejeter la demande de celle-ci dcarter des
dbats les conclusions signifies le 28janvier2014 par la
socit DDI alors, selon le moyen, que dans ses conclusions signifies le 28janvier2014, la socit DDI ne sest
pas contente dinsrer un nouveau paragraphe pour mentionner lintervention volontaire de la socit JNC-Invest,
mais a galement complt son argumentation sur la
dchance en ajoutant de nouveaux dveloppements sur
labsence de valorisation de la marque "Olympsports";
quen retenant, pour dbouter la socit JNC-Invest de
sa demande tendant au rejet de ces conclusions pour
tardivet, que celles-ci se seraient "content[es] de tenir
compte de lintervention volontaire de la socit JNCInvest SA aux droits de M.L notifie le 20janvier2014",
la cour dappel a dnatur les conclusions signifies par
la socit DDI les 10 et 28janvier2014, en violation de
larticle4 du code de procdure civile et de linterdiction
faite aux juges de dnaturer les lments de la cause;
Mais attendu que, le moyen de dfense tir de
la dchance des droits du titulaire sur la marque
"Olympsports" tant dj dans le dbat, la cour dappel,
en retenant que les conclusions signifies par la socit
DDI le jour mme de lordonnance de clture narticulaient aucun moyen nouveau et ne faisaient tat daucune
pice nouvelle mais se contentaient de tenir compte de
lintervention volontaire de la socit JNC-Invest notifie
le 20janvier2014, a, sans dnaturer les lments de
la cause, souverainement retenu que ces conclusions
avaient t signifies en temps utile; que le moyen nest
pas fond.
Mais sur le deuxime moyen, pris en sa deuxime
branche:
Vu larticle 455 du code de procdure civile;
Attendu que, pour prononcer compter du 8aot2002
la dchance des droits de la socit JNC-Invest sur
la marque "Olympsports" n97685227, larrt retient
que les impressions dcran du site accessible par le
nom de domaine "www.olympsports.com" datent du
12mai2010;
Quen statuant ainsi, sans procder un examen des
usages du signe "Olympsports" effectus sur les pages
de ce site ni une analyse du contenu de ces dernires, la cour dappel a mconnu les exigences du texte
susvis.
Sur le deuxime moyen, pris en sa troisime branche:
Vu larticle 455 du code de procdure civile;
Attendu que, pour statuer comme il fait, larrt retient
que sur les offres publicitaires et bons de commande des
annes 2006 et 2007, le signe "Olympsports" est utilis
comme nom commercial;
Quen statuant ainsi, sans procder une analyse de
ces documents et sans donner aucun motif de nature
justifier une telle apprciation, la cour dappel a entach

sa dcision dune insuffisance de motivation, en violation


du texte susvis.
Sur le deuxime moyen, pris en sa quatrime branche:
Vu larticle 455 du code de procdure civile;
Attendu que pour statuer comme il fait, larrt retient que
les bons de commande dats de lanne 2002 ne mentionnent le signe "Olympsports" qu titre de nom commercial, les produits tant dsigns sous dautres signes
tels que "Pre Training", "Post Training", "Objectif volume",
"Mass Power plus";
Quen statuant ainsi, sans sexpliquer, comme elle y
tait invite, sur le fait que les tiquettes des produits
prsents sur ces documents taient en outre revtues
du signe "Olympsports", la cour dappel a mconnu les
exigences du texte susvis.
Sur le deuxime moyen, pris en sa cinquime branche:
Vu lobligation pour le juge de ne pas dnaturer les
documents de la cause;
Attendu que pour statuer comme il fait, larrt retient
que la date de la publication au BOPI de lenregistrement de la marque "Olympsports" n97685227 est le
8aot1997, de sorte que la priode ininterrompue de
cinq ans prendre en considration va du 8aot1997
au 7aot2002;
Quen statuant ainsi, alors quil ressort des extraits du
BOPI verss aux dbats que la date du 8aot1997 correspond la publication de la demande denregistrement
de la marque tandis que lenregistrement de cette dernire
a t publi au BOPI n97/50 NL du 12dcembre1997,
la cour dappel a viol le principe susvis.
Sur le troisime moyen, pris en ses deux branches:
Vu larticle 624 du code de procdure civile;
Attendu que la cassation prononce sur le deuxime
moyen entrane, par voie de consquence, celle de larrt en ce quil rejette les demandes en contrefaon de la
marque "Olympsports", ainsi que les demandes en annulation de la partie franaise des marques internationales
"Olimp" n807164, "Olimp Sport Nutrition" n967714,
"Olimp" n979761 et "Olimp Laboratories" n1012636,
formes par la socit JNC-Invest.
Et sur le quatrime moyen:
Vu les articles 564 et 566 du code de procdure
civile;
Attendu que pour dire irrecevable la demande de dommages-intrts en rparation de latteinte porte au pouvoir distinctif de la marque "Olympsports" et du prjudice
moral forme par la socit JNC-Invest, larrt retient quil
sagit dune demande en rparation dun prjudice distinct
et, par voie de consquence, dune prtention nouvelle
soumise la cour dappel;
Quen statuant ainsi, alors que cette demande constituait le complment des demandes en rparation des
actes de contrefaon prsentes en premire instance,
la cour dappel a viol les textes susviss.
Par ces motifs, la Cour casse et annule larrt attaqu mais seulement en ce quil prononce, compter
du 8aot2002, la dchance des droits de la socit

PIBD N1060 III 890

Jurisprudence Marques
JNC-Invest sur la marque OLYMPSPORTS, rejette les
demandes en contrefaon de cette marque ainsi que les
demandes en annulation de la partie franaise des marques internationales OLIMP, OLIMP SPORT NUTRITION,
et Olimp laboratories, formes par la socit JNC-Invest,
dclare celle-ci irrecevable en sa demande de dommages-intrts en rparation de latteinte porte au pouvoir
distinctif de la marque OLYMPSPORTS et du prjudice
moral subi, et en ce quil statue sur les dpens et lapplication de larticle 700 du Code de procdure civile.
En consquence, elle renvoie laffaire, sur ces points,
devant la cour dappel de Paris, autrement compose,
et condamne les socits Olimp Laboratories, WDA,
Pro Olimp, Corps Parfait Olimp, Tout pour le commerce,
Netquattro et Direct Distribution International Ltd payer
la socit JNC-Invest la somme globale de 3000 au
titre de larticle 700 du Code de procdure civile.
(Mme Mouillard, prs.; Mme Darbois, cons. rapp.; Scp
Hmery et Thomas-Raquin, Scp Piwnica et Molini, av.)

Cour dappel de Bordeaux

Recours contre la dcision du directeur gnral de lINPI Opposition enregistrement 1) Recevabilit du recours
(oui) Mentions obligatoires Identification de la personne morale Forme sociale et organe de reprsentation 2)
Recevabilit des moyens, demandes et
pices (non) Effet non dvolutif du recours
Opposition enregistrement Imitation Similitudes visuelle et phontique
Suppression du mot dattaque Caractre
banal Usage courant Adjonction dune
lettre Diffrence mineure Risque de
confusion Connaissance de la marque
antrieure sur le march Apprciation
globale Opposition partiellement fonde

peine dirrecevabilit, la dclaration de recours


doit comporter certaines mentions obligatoires parmi lesquelles, si le requrant est une personne morale, lorgane
qui la reprsente lgalement. L'indication que la socit
requrante est prise en la personne de son reprsentant
lgal domicili en cette qualit au sige satisfait l'objectif d'information complte et d'identification que traduit
cette exigence de forme, ds lors que l'organe qui est le
reprsentant lgal d'une socit par actions simplifie est
ncessairement son prsident en vertu des dispositions
de l'article L.227-6 du Code de commerce.
Lopposition lenregistrement du signe verbal AGOUR
par le titulaire de la marque antrieure SAINT AGUR est
partiellement fonde. Le terme unique de la marque
conteste AGOUR est trs proche visuellement et phontiquement de lun des deux termes de la marque antrieure SAINT AGUR. Ladjonction de la lettre O nest pas
de nature viter tout risque de confusion entre les deux
lments. Si le vocable Saint induit des diffrences de
physionomie et de prsentation densemble, il est de fait
que ce terme est dusage frquent dans le domaine alimentaire et notamment dans la dsignation de nombreuses marques de fromage, bnficiant ou non dune AOP.
Il constitue donc en la matire un lment banal et un
simple qualificatif mettant en vidence le terme Agur,
lequel apparat comme llment distinctif et dominant de
la marque antrieure.
INDARKI Sas c SAVENCIA Sa (anciennement dnomme
BONGRAIN Sa) et DIRECTEUR GNRAL DE L'INPI
Cour dappel de Bordeaux, 1re ch. civ., sect. A, 18aot2016
(RG 2015/04986, M20160409)
(Rejet du recours form contre la dcision du directeur gnral de lInpi
en date du 3juillet2015, O20143376)

PIBD N1060 III 891

Jurisprudence Marques
Discussion:
Sur la recevabilit du recours:
Selon larticle R.411-21 du code de la proprit intellectuelle: "Le recours est form par une dclaration crite
adresse ou remise en double exemplaire au greffe de la
cour. peine dirrecevabilit prononce doffice, la dclaration comporte les mentions suivantes:
1.a) Si le requrant est une personne physique: ses
nom, prnoms, profession, domicile, nationalit, date et
lieu de naissance;
b) Si le requrant est une personne morale: sa forme,
sa dnomination, son sige social et lorgane qui la reprsente lgalement.
(...)"
La socit Savencia prtend que la dclaration de
recours de la socit Indarki ne respecte pas le formalisme prvu au 1. b) de cet article, ds lors que ne sont
prciss ni la forme de INDARKI SAS ni lorgane qui
reprsente la personne requrante lgalement.
La dclaration de recours contre la dcision du directeur
de lINPI est faite la requte de: "INDARKI, SAS, dont
le sige social est [...] prise en la personne de son reprsentant lgal domicili en cette qualit au sige."
La mention "INDARKI SAS" contient la fois la dnomination "INDARKI" et la forme de la socit requrante,
SAS tant labrviation usuelle de socit par actions
simplifie.
Lindication que la socit requrante est prise en la
personne de son reprsentant lgal domicili en cette
qualit au sige satisfait lobjectif dinformation complte
et didentification que traduit cette exigence de forme,
ds lors que lorgane qui est le reprsentant lgal dune
socit par actions simplifie est ncessairement son prsident en vertu des dispositions de larticle L.227-6 du
code de commerce.
Ce moyen dirrecevabilit du recours de la socit
Indarki sera donc rejet, et ce recours sera dclar recevable.
Faits et procdure:
Le 30avril2014, la socit Indarki a dpos, la demande
denregistrement n4088051 portant sur la dnomination
Agour. Ce signe est prsent comme destin distinguer
notamment les produits laitiers, fromages, prparations
culinaires base de fromage, graisses comestibles; vente
au dtail et en gros de produits laitiers, fromages, prparations culinaires base de fromage, graisses comestibles;
services d'approvisionnement en produits laitiers et composants laitiers pour des tiers (achat de produits laitiers pour
d'autres entreprises) et les services de recherche et dveloppement de nouveaux produits laitiers et composants
laitiers pour des tiers (classes29, 35 et 42).
Le 23juillet2014, la socit Bongrain a form opposition l'enregistrement de cette marque, sur la base de la
marque verbale antrieure SAINT AGUR renouvele en
dernier lieu le 14mai2007 sous le n1424227, destine
notamment dsigner les fromages en classe29.
Par un projet de dcision en date du 29mai2015,
devenu dfinitif le 3juillet2015, le directeur de lINPI a
reconnu lopposition partiellement justifie en retenant
que les produits en cause taient, pour certains d'entre eux, identiques et similaires et que le signe contest
constituait l'imitation de la marque antrieure.
Le 31juillet2015, la socit Indarki a form un recours
contre cette dcision.

Sur la recevabilit des demandes, des moyens et


des pices de la socit Indarki:
La socit Savencia soutient dans les motifs de ses
dernires observations que la dclaration de recours fait
tat dune dcision en date du 3juillet2015, que conscutivement les critures du 28aot2015 ayant pour objet
une dcision du 29mai2015 ne peuvent tre considres
comme tant constitutives des moyens lappui du recours
form lencontre dune dcision du 3juillet2015, et que
lirrecevabilit simpose sur le fondement du dernier alina
de larticle R.411-21 du code de la proprit intellectuelle,
lequel dispose que: "si la dclaration ne contient pas lexpos des moyens invoqus, le demandeur doit, peine
dirrecevabilit, dposer cet expos au greffe dans le mois
qui suit la dclaration."
Cette prtention nest pas reprise dans le dispositif de
ses critures.
En tout tat de cause ce moyen dirrecevabilit est inoprant, ds lors que la dcision du 29mai2015 vise
dans les conclusions du 28aot2015 de la requrante
correspond au projet devenu dcision le 3juillet2015
dfaut de contestation des parties, et quil sagit bien de
la mme dcision.
Le recours form par la socit Indarki tant un recours
en annulation dpourvu deffet dvolutif, la juridiction saisie ne peut que le rejeter ou annuler la dcision du directeur de lINPI.
Il sensuit que doivent tre dclares irrecevables:

PIBD N1060 III 892

Jurisprudence Marques
- les demandes de la socit Indarki tendant voir
constater que lInstitut ne pouvait pas droger au principe
dapprciation globale des signes en conflit, en faisant
abstraction du terme Saint, que le terme Saint est lattribut de nombreux fromages dorigine, que linstitut sest
livr une apprciation errone du risque de confusion,
que la marque adverse nest pas notoire et natteint pas
la notorit dAgour;
- les demandes de cette socit tendant voir dire et
juger que la marque AGOUR ne constitue pas limitation de la marque opposante, et confirmer la dcision du
directeur de lINPI en ce quelle a rejet lopposition pour
certains produits.
La cour devant statuer dans les mmes conditions et
au vu des mmes pices que celles soumises lapprciation du directeur de lINPI, sont galement irrecevables
les moyens nouveaux et les pices nouvelles produites
au soutien de ces moyens.
Il en est ainsi du moyen relatif la notorit de la marque
AGOUR, non soutenu dans le cadre de lopposition, et
des pices y affrentes numrotes 11 19, 25 et 26.
Sur le bien-fond du recours:
1 - La comparaison des produits et services:
La socit Indarki ne conteste pas que les produits et
services objets de lopposition la demande denregistrement de la marque AGOUR sont en partie identiques et
similaires aux produits et services de la marque antrieure
invoque.
2 - La comparaison des signes:
Limitation invoque par le titulaire de la marque
antrieure lgard du signe contest implique que soit
rapporte la preuve dun risque de confusion entre les
signes.
Lapprciation de ce risque doit tre effectue de faon
globale partir de tous les facteurs pertinents, de la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en
cause, et tre fonde sur limpression densemble produite par les marques, en tenant compte notamment de
leurs lments distinctifs et dominants, et ce en fonction
dun consommateur dattention moyenne.
Le risque de confusion entre les signes est dautant
plus lev que la marque antrieure bnficie dun caractre distinctif particulirement important, soit intrinsquement, soit en raison de sa connaissance par le public
concern.
En lespce les signes comparer sont des signes
exclusivement verbaux prsents lun et lautre en lettres
majuscules dimprimerie droites et noires.
Le terme unique de la marque conteste AGOUR est
trs proche visuellement et phontiquement de lun des
deux termes de la marque antrieure AGUR, par lidentit de quatre lettres sur les cinq du signe second, places
dans le mme ordre, la mme sonorit dattaque (ag) et
des sonorits voisines en finale (our et ur).
La diffrence constitue par la prsence de la lettre
O en troisime position et au milieu du signe AGOUR
apparat peu perceptible en confrontation des similitudes
ci-dessus nonces, et nest donc pas de nature viter
tout risque de confusion entre les lments AGOUR et
AGUR.
Le vocable SAINT constituant le premier terme de la marque antrieure induit des diffrences de physionomie et de
prsentation densemble, quil convient dexaminer au regard
des lments distinctifs et dominants des deux signes.

Il est de fait que le terme SAINT est dusage frquent


dans le domaine alimentaire et notamment dans la dsignation de nombreuses marques de fromage, bnficiant
ou non dune AOP, ce que la socit requrante indique
elle-mme.
Il constitue donc en la matire un lment banal qui nest
pas de nature permettre au consommateur de distinguer
le produit en cause de ceux ayant une mme origine conomique, sagissant dun simple qualificatif mettant en vidence le terme AGUR, lequel apparat comme llment
distinctif et dominant de la marque antrieure, sans pour
autant reprsenter avec ce dernier une expression ou un
ensemble indissociable dans lesprit du consommateur
dattention moyenne auquel il convient de se rfrer.
Par ailleurs sur le plan conceptuel rien ne permet daffirmer que ce consommateur voit ncessairement dans le
terme AGOUR une rfrence au fleuve de lAdour, et quil
a des connaissances en langue basque lui permettant de
percevoir que llment AGUR signifie salut dans cette
langue, ni quil connat la chanson basque Agur Jaunak.
Le directeur de lINPI fait justement observer quil ny a
pas lieu de sinterroger sur le point de savoir si le consommateur a lhabitude de dsigner du SAINT AGUR par
le second terme AGUR, mais de rechercher si, ayant
t confront la marque SAINT AGUR lors dun achat
antrieur et nen gardant lesprit quune image non parfaite, rduite ses caractristiques essentielles, il serait
amen confondre celle-ci avec un fromage dnomm
AGOUR.
La rponse cette question doit tre affirmative du
fait des ressemblances densemble entre les signes, du
caractre dominant du terme AGUR dans la marque antrieure, laquelle bnficie dune grande connaissance sur
le march des fromages, dont attestent les pices produites par la socit Bongrain au cours de la procdure
dopposition, savoir le classement de cette marque la
78e place des marques les plus dynamiques en France, et
le sondage TNS SOFRES Baromtre Fromages 2012",
tant observ que le critre de la renomme nest pas
applicable dans le cadre des procdures dopposition.
Cest en vain que la socit Indarki se prvaut de lautorit de la chose juge dun arrt de la cour dappel de
Toulouse du 5juin20031, rendu la suite dun recours
form par la SARL Agour Distribution lencontre dune
dcision du directeur de lINPI, et mettant en cause la
socit Bongrain, ds lors que ce recours navait pas
le mme objet puisque la demande denregistrement
conteste portait sur une marque complexe comportant
la fois des lments verbaux et des lments figuratifs
de plusieurs couleurs.
Contrairement ce que prtend la socit requrante,
le directeur de lINPI na pas drog au principe dapprciation globale des signes en conflit, en faisant abstraction
du terme SAINT, quil a bien pris en considration dans
son analyse, pour en retenir le caractre secondaire par
rapport au terme AGUR.
Il ne sest pas livr une apprciation errone du risque
de confusion, en dduisant ce risque de celui dassociation, et en reliant ce risque dassociation la notorit.
En effet il sest expressment rfr au risque de confusion que ne suppriment pas les diffrences entre les deux
signes au regard de leurs ressemblances, avant dvoquer galement dans sa dmonstration le risque dassociation, sans dduire lexistence du premier du second, et
a considr que le risque de confusion (et non le risque
dassociation) tait accentu par la grande connaissance
de la marque antrieure sur le march des fromages.
3

1CA Toulouse, 2e ch., 1re sect., 5juin2003, Agour Distribution Sarl c.


Dcision du directeur gnral de lInpi et Bongrain Sa, RG 2003/00203;
M20030234).

PIBD N1060 III 893

Jurisprudence Marques
Il convient au demeurant de souligner que le risque de
confusion consacr par la jurisprudence communautaire
comprend le risque dassociation ou risque de confusion
indirect, impliquant que le public puisse croire que les
produits et services en cause proviennent dentreprises
conomiquement lies.
La socit Indarki ne peut valablement se prvaloir
de la connaissance de sa propre marque, seule celle de
la marque antrieure tant susceptible dtre prise en
compte en ce quelle vient renforcer son caractre distinctif et aggraver le risque de confusion.
Les arguments tirs des mrites et des qualits gustatives des produits commercialiss par chacune des
marques concernes, de secteurs de marchs distincts
quelle reprsentent, sont dpourvus de pertinence ds
lors que le risque de confusion entre deux marques doit
tre apprci au vu des droits confrs par lenregistrement de la marque antrieure et de latteinte susceptible
dy tre porte par la demande denregistrement conteste, indpendamment des circonstances dexploitation de
ces marques.
En consquence eu gard lidentit et la similarit
de certains produits et services en cause, aux ressemblances densemble existant entre les signes, leurs
lments distinctifs et dominants et la notorit de la
marque antrieure, lexistence dun risque de confusion
entre les deux marques en cause dans lesprit du public
pertinent apparat tabli.
Le directeur de lINPI a donc justement reconnu lopposition partiellement justifie pour les produits et services
viss dans le dispositif de sa dcision.
Il convient par suite de rejeter le recours form par la
socit Indarki lencontre de cette dcision.
Aucune considration tire de lquit ne justifie de faire
application des dispositions de larticle 700 du code de
procdure civile.
Par ces motifs, la cour dappel dclare le recours de la
socit Indarki recevable, le rejette et dit ny avoir lieu
application des dispositions de larticle 700 du Code de
procdure civile.
(Mme Fourniel, prs.; Mes Fonrouge, Lampre et LindnerJamin, av.)

Cour dappel de Paris


Mesures

conservatoires ou de remise
en tat Mainleve de la retenue en
douane Absence daction au fond dans
le dlai lgal Saisie douanire Trouble
manifestement illicite Mainleve de la
saisie
Responsabilit Prjudice commercial

La saisie douanire des marchandises litigieuses


constitue pour le saisi un trouble manifestement illicite qui
justifie la mainleve de celle-ci. En effet, ladministration
des douanes ne rapporte pas la preuve que les socits
titulaires des marques pour lesquelles elle a effectu la
retenue des marchandises litigieuses, ont introduit une
action en justice dans le dlai lgal imparti. Par consquent, la mesure de retenue est leve de plein droit en
application des articles L.521-14 et L.716-8 du CPI.
Par ailleurs, la mesure de saisie est autorise en cas
de constatation dune infraction douanire. Or, il rsulte
du procs-verbal de saisie, que les agents des douanes
se sont fonds exclusivement sur les dclarations des
socits titulaires des marques pour considrer que les
marchandises taient contrefaisantes et constituaient
ainsi des marchandises prohibes au sens du Code des
douanes. En labsence de constatations directes du caractre contrefaisant des marchandises, ladministration des
douanes ne pouvait lgitimement procder leur saisie
en invoquant la commission d'un dlit douanier d'importation sans dclaration de marchandises prohibes. En
consquence, la mainleve de la saisie est prononce.
BELLA Sarl c. MINISTRE DES FINANCES ET DES
COMPTES PUBLICS
Cour dappel de Paris, ple 5, ch. 5-7, 13septembre2016
(RG2015/13858; M20160426)
(Rformation partielle de lordonnance de rfr du tribunal de grande
instance de Bobigny en date du 11mai2015, 2015/00712)

Faits et procdure:
La socit Bella a pour activit le commerce en gros
d'articles en cuir (chaussures, sacs main et autres
accessoires de mode), qu'elle fait notamment fabriquer
en Chine pour les revendre sur le territoire de l'Union
europenne.
Aprs avoir contrl les locaux de cette socit et
dcouvert des marchandises semblant contrefaire les
marques Gucci, Chanel et Herms, l'administration des
douanes a dress, le 4fvrier2015, un procs-verbal
constatant la mise en retenue de ces marchandises. Les
reprsentants des socits exploitant les marques prcites ont confirm le caractre contrefaisant de certaines
des marchandises litigieuses.
Le 17fvrier2015, les agents des douanes ont procd
la restitution des articles non contrefaisants, ont notifi
la socit Bella l'infraction douanire de dtention irrgulire de marchandises soumises justificatif et procd
la saisie des articles contrefaisants.
La socit Bella a assign en rfr, le 17mars2015,
l'administration des douanes aux fins d'annulation de la
saisie douanire et de restitution des marchandises sous
astreinte.
PIBD N1060 III 894

Jurisprudence Marques
Par ordonnance de rfr du 11mai2015, le tribunal
de grande instance de Bobigny a rejet l'exception d'incomptence souleve par l'administration des douanes,
dit n'y avoir lieu mainleve de la saisie pratique le
17fvrier2015 et rejet la demande fonde sur l'article
700 du Code de procdure civile.
Discussion:
Sur le trouble manifestement illicite:
En application de larticle 809 alina 1er du code de
procdure civile, le juge peut toujours, mme en prsence
dune contestation srieuse, prescrire en rfr les mesures conservatoires ou de remise en tat qui simposent,
soit pour prvenir un dommage imminent, soit pour faire
cesser un trouble manifestement illicite.
En loccurrence, au vu des pices communiques par
lappelante:
Procs-verbal de mise en retenue douanire du
4fvrier2015 prcisant que les agents des douanes
procdent la retenue des marchandises trouves dans
lentrept de la socit Bella, sur le fondement des articles L.716-8 et L.521-14 du code de la proprit intellectuelle, sur demande dintervention des socits Chanel,
Gucci et Herms;
Procs-verbal en date du 17fvrier2015 14h, de fin
de retenue de certaines marchandises au titre des articles
prcits et de restitution desdites marchandises;
Procs-verbal en date du 17fvrier2015 14h30,
dress "suite la retenue contrefaon du 4fvrier2015
au titre des articles L.716-8 et L.521-14 du code de la
proprit intellectuelle et aprs expertise des socits
Chanel, Gucci et Herms, il est demand au salari de la
socit Bella de prsenter les justificatifs communautaires pour les marchandises dclares contrefaisantes par
les socits reprsentant les marques Chanel, Gucci et
Herms;" et notifiant la socit Bella les infractions de
dtention irrgulire de marchandises soumises justificatifs, prvues par les articles38, 38-4, 215, 215bis, 419
et 414 du code des douanes;
Il ressort que ces procs-verbaux rapportent le droulement chronologique de la procdure de retenue effectue
sur le fondement du code de la proprit intellectuelle,
puis de la procdure de saisie effectue sur le fondement
dinfraction douanire.
La socit Bella conteste la validit de la saisie qui sest
effectue sur des marchandises pour lesquelles elle soutient que la retenue douanire aurait d tre leve de
plein droit.
La cour observe quaux termes des articles L.521-14 et
L.716-8 du code de la proprit intellectuelle, la mesure
de retenue est leve de plein droit dfaut, pour le titulaire
du droit, dans le dlai de dix jours ouvrables compter de
la retenue de marchandises, de justifier auprs des services douaniers soit de mesures conservatoires dcides
par la juridiction civile, soit de stre pourvu par la voie
civile ou correctionnelle et davoir constitu les garanties
destines lindemnisation ventuelle du dtenteur de
marchandises.
En loccurrence, ladministration des douanes qui affirme
dans ses conclusions que ses services ont agi dans le
cadre dun contrle inopin, ce que contredit le procsverbal du 4fvrier2015, ne rapporte pas la preuve que
les socits Chanel, Gucci et Herms pour lesquelles elle
a effectu la retenue, ont introduit une action en justice
dans le dlai de dix jours.
Par ailleurs, concernant la mesure de saisie, elle est autorise selon larticle 323, paragraphe 2 du code des douanes,
en cas de constatation dune infraction douanire.

Or, il rsulte du procs-verbal de saisie, que les agents


des douanes se sont fonds exclusivement sur les dclarations des socits Chanel, Gucci et Herms pour considrer que les marchandises taient contrefaisantes et
constituaient ainsi des marchandises prohibes au sens
du code des douanes.
Dans ces conditions, en labsence de constatations
directes du caractre contrefait des marchandises, ladministration des douanes ne pouvait lgitimement procder
la saisie de ces marchandises en invoquant la commission dun dlit douanier dimportation sans dclaration de
marchandises prohibes.
Il sen dduit que la saisie constitue un trouble manifestement illicite pour la socit Bella.
La mainleve de la saisie doit donc tre prononce et
lordonnance de rfr doit tre rforme en ce quelle
a dit ny avoir lieu mainleve de la saisie pratique le
17fvrier2015 et rfr sur les autres demandes.
Sur le prjudice subi par la socit Bella:
La socit Bella fait valoir quelle subit un prjudice
du fait quelle na pas pu commercialiser les marchandises
saisies et value son manque gagner 20000euros.
Sil nest pas contestable que la saisie est la cause dun
prjudice commercial pour la socit Bella, en revanche,
cette dernire napporte aucun autre lment de preuve
du bien-fond de lvaluation que les procs-verbaux
douaniers susviss.
Au vu du nombre et de la description des marchandises
qui ont fait lobjet de la saisie annule, la provision valoir
sur le prjudice, dans lattente du jugement venir sur le
fond, sera fixe 5 000 euros, somme au paiement de
laquelle ladministration des douanes sera condamne.
Sur lastreinte:
En raison de la mainleve de la saisine, il y a lieu
dordonner la restitution des marchandises.
Toutefois, lastreinte ne se justifie pas.
Sur les frais irrptibles:
Il serait inquitable de laisser la charge de la
socit Bella lintgralit des frais irrptibles quelle a t
contrainte dengager pour faire valoir ses droits; ladministration des douanes sera en consquence condamne
lui payer la somme de 3000euros sur le fondement de
larticle700 du code de procdure civile.
Sur les dpens:
Ladministration des douanes soutient juste titre
quen vertu de larticle 367 du code des douanes, elle ne
peut tre condamne aux dpens.
Par ces motifs, la cour dappel rforme l'ordonnance
dfre, sauf en ce qu'elle a rejet l'exception d'incomptence souleve par l'administration des douanes. Statuant
nouveau, elle ordonne la mainleve de la saisie, ordonne
la restitution de la marchandise saisie et condamne l'administration des douanes payer la socit Bella les
sommes de 5000 titre de provision valoir sur le
prjudice de manque gagner qui sera fix par le jugement venir sur le fond et de 3000 en application de
l'article700 du Code de procdure civile.
(Mme Michel-Amsellem, prs.; Me de Bellescile, av.)

PIBD N1060 III 895

Jurisprudence Marques

Faits et procdure:

Tribunal de grande
instance de Paris
Action en contrefaon et en

concurrence dloyale Recevabilit de laction


lencontre du dclarant (non) Retenue en
douanes Contrat de mandat Absence
de faute personnelle du mandataire
Exception dincomptence pour connatre de la requte aux fins de saisie-contrefaon Comptence du juge du fond
(oui) Juge de la rtractation
Validit de la saisie-contrefaon (non)
Comptence pour autoriser une saisiecontrefaon Ordonnance rendue sur le
fondement du droit des marques et du
droit dauteur Comptence matrielle
Marque communautaire Comptence exclusive Comptence territoriale

Les demandes en contrefaon lencontre du


dclarant auprs du service des douanes sont irrecevables. En effet, cette qualit est exclusive par nature
de toute participation aux faits incrimins. La socit en
cause agissait pour le compte de lexpditeur des marchandises retenues en douanes. En vertu du contrat de
mandat qui liait ces deux socits, seul le mandant est
oblig par la dclaration de son mandataire qui ne pouvait
engager sa responsabilit dlictuelle lgard des tiers
qu raison de sa faute personnelle dans lexcution du
mandat. Or la dclaration en douanes, quel quen soit
lobjet, nest pas en soi un acte de contrefaon.
Les demandeurs ont prsent une requte aux fins
dautorisation de la saisie-contrefaon sur le fondement
du droit dauteur et du droit des marques. En matire de
proprit littraire et artistique, le juge territorialement
comptent pour ordonner la saisie-contrefaon peut tre
celui dans le ressort duquel les oprations doivent tre
excutes. En droit des marques, le prsident de la juridiction amene statuer au fond est comptent. En lespce,
une ordonnance unique a t rendue par le prsident du
tribunal de grande instance de Lille au visa des dispositions de droit interne rgissant tant le droit des marques
que les droits dauteur. Or, le tribunal de grande instance
de Paris est exclusivement comptent, tant matriellement que territorialement, pour connatre du fond du litige
lorsquune marque communautaire est invoque, comme
en lespce. Le tribunal de grande instance de Lille nest
donc pas comptent au fond et une seule ordonnance
ayant t rendue, celle-ci doit tre annule.
supposer que linvocation dun droit dauteur fonde
la saisine du prsident du tribunal de grande instance de
Lille, il faut que ce droit existe au jour de la requte. Or,
les demandeurs ne dfinissent ni l'uvre de l'esprit qui
n'est de ce fait pas identifiable ni les choix susceptibles
de rvler l'empreinte de la personnalit de l'auteur. Ds
lors, l'ordonnance ayant autoris la saisie-contrefaon sur
le fondement du droit dauteur est nulle.
GSM (OPERATIONS) Pty Ltd (Australie), GSM
EUROPE (Australie) et ROCKET TRADEMARKS Pty Ltd
(Australie) c. BAYBAC Sas et MONDIAL TRANSPORTS
MARCHANDISES Sas
Tribunal de grande instance de Paris, 3e ch., 1re sect. ,
12mai2016 (RG2014/12830; M20160345)

Les socits de droit australien GSM (Operations) Pty


Ltd et GSM Europe commercialisent, depuis 1973 en
Australie et aux tats-Unis et depuis 1984 en France,
des articles et vtements de sport orients vers la pratique du surf.
La socit GSM (Operations) PTY Ltd est titulaire
des marques communautaires verbale BILLABONG
n4474268 dans les classes de produits et services14,
18, 25 et 28 et figurative n1934702 dans les classes
de produits et services18, 25 et 35.
La socit de droit australien Rocket Trademarks Pty
Ltd, qui commercialise des vtements, des chaussures et des skateboards et avec qui les socits GSM
(Operations) Pty Ltd et GSM Europe ont conclu un partenariat en 2001, est titulaire des marques communautaires
verbales et semi-figurative nos2824951, 9660044 et
4945507 comportant toutes le mot lment, ainsi
que dune marque figurative n2243939, dans les classes de produits et services 18, 25 et 28.
La socit Mondial Transports Marchandises a pour
activit principale laffrtement et lorganisation de transports.
La socit Baybac quant elle, a pour activit principale
le commerce de gros non spcialis.
Le service des douanes du Havre a procd la retenue
de marchandises susceptibles de contrefaire les marques
BILLABONG et ELEMENT et en a averti la socit GSM
Europe qui a conclu l'existence d'une contrefaon. Les
informations prvues l'article L.716-8 alina6 du CPI
communiques la socit GSM Europe rvlaient que la
socit Mondial Transports Marchandises tait dsigne
en qualit de dclarant des marchandises tandis que la
socit Baybac en tait le destinataire.
Par ordonnance du 1eraot2014, les demandeurs ont
t autoriss faire pratiquer une saisie-contrefaon dans
les locaux du service des douanes.
Par acte dhuissier du 5septembre2014, les socits
GSM, GSM Europe et Rocket Trademarks ont assign les
socits Mondial Transports Marchandises et Baybac en
contrefaon de marque, de droit dauteur et parasitisme
devant le tribunal de grande instance de Paris.
La socit Baybac fait valoir que le prsident du tribunal
de grande instance de Lille ntait pas comptent pour
autoriser la saisie-contrefaon.
La socit Mondial Transports Marchandises estime
quen sa qualit de mandataire pour la dclaration dimportation aux douanes, elle ne peut tre lauteur des actes
de contrefaon et concurrence dloyale allgus.
Discussion:
1) Sur les demandes prsentes contre la socit
Mondial Transports Marchandises:
La SAS MONDIAL TRANSPORTS MARCHANDISES
expose quen sa qualit de dclarant auprs des services
des Douanes, elle ne peut tre coupable de contrefaon,
le mandataire ne pouvant tre responsable personnellement des actes accomplis par le mandant, peu important
leffet relatif des conventions, que sil a commis une faute
dans lexercice de son mandat qui en lespce nest pas
invoque.
En rplique, les socits GSM, GSM EUROPE et
ROCKET TRADEMARKS, soulignant lindiffrence de
la bonne foi en matire de contrefaon, soutiennent que
la SAS MONDIAL TRANSPORTS MARCHANDISES est
responsable en sa qualit de dclarant, de dtenteur et
dimportateur des marchandises contrefaisantes. Elles

PIBD N1060 III 896

Jurisprudence Marques
ajoutent que le contrat de mandat ne lexonre pas de
sa responsabilit lgard des tiers en excution des
dispositions de larticle1165 du code civil et que larticle
392 1 du code des douanes prvoit que "le dtenteur
de marchandises de fraude est rput responsable de la
fraude" quand son article395 dispose que "les signataires
de dclaration sont responsables des omissions, inexactitudes et autres irrgularits releves dans les dclarations, sauf leur recours contre les commettants".
En vertu des articles31 et 32 du code de procdure
civile, laction est ouverte tous ceux qui ont un intrt lgitime au succs ou au rejet dune prtention, sous
rserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit dagir
aux seules personnes quelle qualifie pour lever ou combattre une prtention, ou pour dfendre un intrt dtermin, toute prtention mise par ou contre une personne
dpourvue du droit dagir tant irrecevable.
Et, conformment larticle122 du code de procdure
civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend
faire dclarer ladversaire irrecevable en sa demande,
sans examen au fond, pour dfaut de droit dagir, tel le
dfaut de qualit, le dfaut dintrt, la prescription, le
dlai prfix, la chose juge.
En soulevant limpossibilit de lui imputer personnellement les faits de contrefaon en raison de sa qualit de dclarant, la SAS MONDIAL TRANSPORTS
MARCHANDISES oppose non un moyen de dfense au
fond mais une fin de non-recevoir tire de son dfaut de
qualit.
Aux termes de la dclaration dexportation et des procs-verbaux dresss par les services des Douanes du
Havre qui sont les seuls documents relatifs limplication ventuelle de la SAS MONDIAL TRANSPORTS
MARCHANDISES dans les faits de contrefaon dnoncs par les socits GSM, GSM EUROPE et ROCKET
TRADEMARKS:
- les marchandises ont t dcouvertes dans un conteneur dcharg dun navire CMA CGM BALZAC de la compagnie CMA-CGM dans le port du Havre,
- la SAS BAYBAC est dsigne en qualit d"expditeur/exportateur", la socit EURO DREAM SPORTS
LLC en qualit de "destinataire" et la SAS MONDIAL
TRANSPORTS MARCHANDISES en qualit de "dclarant/reprsentant" ou, dans tous les procs-verbaux, de
"dclarant",
- la facture portant sur les marchandises litigieuses est
adresse par la SAS BAYBAC la socit EURO DREAM
SPORTS LLC, la premire expliquant avoir dcid du
retour en France de celles-ci, envoyes la seconde, en
raison dun dfaut de paiement.
Ainsi, non seulement la qualit de dtenteur prte par
les demanderesses la SAS MONDIAL TRANSPORTS
MARCHANDISES est invraisemblable dans le cadre
dune retenue pratique par les Douanes aprs inspection dun conteneur dcharg dun navire quai, mais
tous les documents produits tablissent sans quivoque
la qualit de dclarant de cette socit qui agissait alors
pour le compte de la SAS BAYBAC. En vertu du contrat
de mandat ainsi conclu entre ces dernires, seule la
SAS BAYBAC tait oblige par la dclaration de la SAS
MONDIAL TRANSPORTS MARCHANDISES qui ne pouvait engager sa responsabilit dlictuelle lgard des
tiers, en application des dispositions combines des
articles 1984, 1998 et 1382 du code civil, qu raison de
sa faute personnelle dans lexcution du mandat leur causant directement un prjudice certain. Or, la dclaration
en douanes, quel quen soit lobjet, nest pas en soi acte
de contrefaon et aucune faute nest impute la SAS
MONDIAL TRANSPORTS MARCHANDISES dans lexcution du mandat, les dispositions du code des douanes
invoques tant non seulement inapplicables au litige

mais sans pertinence en labsence de fraude et dinexactitude commises par la SAS MONDIAL TRANSPORTS
MARCHANDISES.
En consquence, la qualit de simple dclarant tant
exclusive par nature de toute participation aux faits de
contrefaon allgus, les demandes des socits GSM,
GSM EUROPE et ROCKET TRADEMARKS son encontre sont intgralement irrecevables.
2) Sur la matrialit des faits de contrefaon:
La SAS BAYBAC soutient que les articles R.716-2
et suivants, R.521-2 et suivants du code de la proprit
intellectuelle attribuent spcialement comptence au prsident de la juridiction qui sera amene statuer au fond.
Elle en dduit que le prsident du tribunal de grande instance de Lille ntait pas comptent pour connatre de
la requte aux fins de saisie-contrefaon prsente par
les socits demanderesses, uniquement fonde sur le
droit des marques et sur les droits dauteur qui ne sont
par ailleurs pas tablis faute de preuve de loriginalit,
et que le procs-verbal de saisie-contrefaon dress le
8aot2014 est nul, la possibilit de saisir le juge en
rtractation ntant quune facult. Elle ajoute quen labsence de tout autre lment de preuve, les demandes
doivent tre rejetes.
En rplique, les socits GSM, GSM EUROPE et
ROCKET TRADEMARKS exposent que le tribunal est
incomptent pour apprcier la pertinence des arguments
dvelopps par la socit BAYBAC relatifs la comptence du magistrat ayant dlivr lordonnance sur requte
puisque, conformment au rgime gnral de lordonnance sur requte qui doit sappliquer, seule la procdure
de rtractation avait vocation sappliquer. Elles prcisent que lordonnance autorisant la saisie-contrefaon a
t rendue sur le fondement du droit des marques, pour
lequel le choix du juge qui connat du fond de laffaire vis
dans la liste de larticle D.716-12 du code de la proprit
intellectuelle sopre conformment larticle 46 du code
de procdure civile, et du droit dauteur en vertu duquel
la juridiction du lieu o se droulent les oprations de saisie-contrefaon est comptente pour les autoriser. Elles
ajoutent subsidiairement, que le procs-verbal dress le
1erfvrier2016 par MatreM sur le lieu de stockage des
marchandises saisies ainsi que les pices de la procdure
de retenue et les changes de courriers produits dmontrent les faits de contrefaon.
a) Sur la validit du procs-verbal de saisie-contrefaon:
Lalina2 de larticle496 du code de procdure civile
prvoit la possibilit pour tout intress dagir en rfr
rtractation de lordonnance autorisant la saisie-contrefaon devant le juge qui la rendue. Cette procdure est
destine introduire une contestation contradictoire dans
une procdure initialement ex parte et permettre au juge
ayant autoris la saisie-contrefaon de se prononcer en
considration des lments nouveaux dbattus devant lui.
Ainsi, le juge de la rtractation nest ni le juge des conditions de validit de son ordonnance ni celui des difficults
dexcution de la saisie.
Ds lors, le tribunal, qui peut toujours apprcier la
rgularit des lments de preuve qui lui sont soumis et
prononcer ce titre la nullit des procs-verbaux produits y compris en sanctionnant les irrgularits affectant
lordonnance qui les fonde, a le pouvoir de statuer sur les
moyens de nullit de la SAS BAYBAC.
La saisie-contrefaon tant un mode de preuve de la
contrefaon et non un acte de procdure, le moyen de
nullit du procs-verbal de saisie-contrefaon constitue

PIBD N1060 III 897

Jurisprudence Marques
une dfense au fond et non une exception de procdure
et est en consquence proposable en tout tat de cause
conformment larticle72 du code de procdure civile.
Et, en application de larticle649 du code de procdure
civile, la nullit des actes dhuissier de justice est rgie
par les dispositions qui gouvernent la nullit des actes
de procdure, soit les articles114 et suivants du code de
procdure civile pour les vices de forme et les articles117
et suivants du mme code pour les vices de fond.
ce titre, en vertu des articles117 et 119 du code de
procdure civile, le dfaut de pouvoir de lauteur dun acte
est un vice de fond qui doit tre accueilli sans que celui
qui linvoque nait justifier dun grief et alors mme que
la nullit ne rsulterait daucune disposition expresse.
Sil est exact quen matire de proprit littraire et
artistique, en labsence de disposition lgale spcifique
contraire, le juge territorialement comptent pour ordonner la saisie-contrefaon peut tre celui dans le ressort
duquel les oprations doivent tre excutes, toute action
civile au sens de larticle L.716-3 du code de la proprit
intellectuelle de nature affecter au fond les droits du
titulaire dune marque relve de la comptence exclusive
du tribunal de grande instance territorialement comptent,
larticle R.716-2 du code de la proprit intellectuelle prvoyant la comptence du prsident du tribunal de grande
instance comptent pour connatre du fond. Et, conformment aux dispositions combines des dispositions [...]
des articles L.717-4 et R.717-11 du code de la proprit
intellectuelle, R.211-7 du code de lorganisation judiciaire
et 96 du Rglement (CE) n207/2009 du 26fvrier2009
sur la marque communautaire, le tribunal de grande instance de Paris est exclusivement comptent pour connatre du fond du litige quand des marques communautaires
sont invoques: en prsence dun tel titre, le prsident
du tribunal de grande instance de Paris, en vertu de larticle812 du code de procdure civile, est exclusivement
comptent tant territorialement que matriellement.
Or, bien que les socits GSM, GSM EUROPE et
ROCKET TRADEMARKS invoquassent des marques
communautaires dans leur requte commune, le dlgataire du prsident du tribunal de grande instance de Lille
a autoris les oprations de saisie-contrefaon par une
ordonnance unique du 1eraot2014 et au visa des dispositions de droit interne rgissant tant les droits dauteur
que les droits des marques.
Le tribunal de grande instance de Lille ntant pas comptent au fond en prsence dune marque communautaire
et une seule ordonnance ayant t rendue par son prsident conformment ce qui lui tait demand, celle-ci
est nulle. Les huissiers instrumentaires nayant de ce fait
pas de pouvoir, le procs-verbal dress le 8aot2014 en
son excution est nul son tour.
supposer mme que linvocation dun droit dauteur
fonde la saisine du prsident du tribunal de grande instance de Lille, encore faut-il que ce droit existe au jour
de la requte.
ce titre, en application de larticle L.111-1 du code de
la proprit intellectuelle, lauteur dune uvre de lesprit
jouit sur cette uvre, du seul fait de sa cration, dun
droit de proprit incorporelle exclusif et opposable tous
comportant des attributs dordre intellectuel et moral ainsi
que des attributs dordre patrimoniaL.Et, en application
de larticle L.112-1 du mme code, ce droit appartient
lauteur de toute uvre de lesprit, quels quen soient le
genre, la forme dexpression, le mrite ou la destination.
Dans ce cadre, si la protection dune uvre de lesprit
est acquise son auteur sans formalit et du seul fait
de la cration dune forme originale en ce sens quelle
porte lempreinte de la personnalit de son auteur et nest
pas la banale reprise dun fonds commun non appropriable, il appartient celui qui se prvaut dun droit dauteur

dont lexistence est conteste de dfinir et dexpliciter


les contours de loriginalit quil allgue. En effet, seul
lauteur, dont le juge ne peut suppler la carence, est
en mesure didentifier les lments traduisant sa personnalit et qui justifient son monopole et le principe de la
contradiction pos par larticle16 du code de procdure
civile commande que le dfendeur puisse connatre prcisment les caractristiques qui fondent latteinte qui lui est
impute et apporter la preuve qui lui incombe de labsence
doriginalit.
cet gard, si une combinaison dlments connus
nest pas a priori exclue de la protection du droit dauteur,
encore faut-il que la description qui en est faite soit suffisamment prcise pour limiter le monopole demand une
combinaison originale dtermine opposable tous sans
ltendre un genre insusceptible dappropriation.
Or, dans leur requte aux fins de saisie-contrefaon
comme dans leurs dernires critures qui lient le tribunal, les socits GSM, GSM EUROPE et ROCKET
TRADEMARKS se contentent, pour expliciter les caractristiques originales quelles revendiquent, daffirmer quil
"ne fait pas de doute quen lespce lagencement particulier des motifs et des couleurs des boardshorts litigieux
et des vtements BILLABONG et ELEMENT est original"
(page 17 de ses critures). Elles ne dfinissent ni luvre
de lesprit qui nest de ce fait pas identifiable ni les choix
susceptibles de rvler lempreinte de la personnalit de
lauteur, lassiette des droits dauteur revendiqus tant
ainsi indtermine et indterminable. Ds lors, faute pour
les demanderesses de justifier de lexistence de leurs
droits, lordonnance ayant autoris une saisie-contrefaon
sur leur fondement est nulle.
b) Sur lexistence dautres lments de preuve de la
contrefaon:
Aucun produit non issu de la saisie-contrefaon n'tant
produit aux dbats, le tribunal n'est pas en mesure de se
prononcer sur la contrefaon allgue ce qui justifie en soi
le rejet de lintgralit des demandes des socits GSM.
GSM EUROPE et ROCKET TRADEMARKS.
En admettant que de simples photographies permettent
cette analyse, le procs-verbal du 1erfvrier2016 a t
dress dans les entrepts dans lesquels taient stocks
les produits quil avait saisis rellement en excution de
lordonnance du 1eraot2014. Aussi, les marchandises
examines provenant de la saisie-contrefaon annule, il
ne peut tre tenu compte de ce procs-verbal.
Le compte-rendu du 24juillet2014 rdig par
MonsieurBrunoH, dveloppement manager de la socit
GSM EUROPE, nest pas une expertise mais une inspection au sens de larticle L.716-8-3 du code de la proprit
intellectuelle ralise par la socit GSM EUROPE pour
elle-mme. Ainsi, par-del le fait que les photographies
qui illustrent ses propos sont de trop mauvaise qualit
pour tre exploites, ses dclarations nont aucune force
probante.
Enfin, rien dans la procdure de retenue douanire et
dans les courriers changs son occasion ne permet
au tribunal de procder une comparaison des produits
litigieux.
En consquence, en labsence de tout lment de
preuve de la contrefaon, les demandes des socits
GSM, GSM EUROPE et ROCKET TRADEMARKS seront
intgralement rejetes.
3) Sur la concurrence dloyale et parasitaire:
En vertu des dispositions des articles1382 et 1383
du code civil, tout fait quelconque de lhomme qui cause
autrui un dommage oblige celui par la faute duquel

PIBD N1060 III 898

Jurisprudence Marques
il est arriv le rparer, chacun tant responsable du
dommage quil a caus non seulement par son fait, mais
encore par sa ngligence ou par son imprudence.
La concurrence dloyale doit tre apprcie au regard
du principe de la libert du commerce qui implique quun
signe qui ne fait pas lobjet de droits de proprit intellectuelle puisse tre librement reproduit sous certaines
conditions tenant labsence de faute par la cration
dun risque de confusion dans lesprit de la clientle sur
lorigine du produit, circonstance attentatoire lexercice
paisible et loyal du commerce.
Lapprciation de la faute au regard du risque de confusion doit rsulter dune approche concrte et circonstancie des faits de la cause prenant en compte notamment le
caractre plus ou moins servile, systmatique ou rptitif
de la reproduction ou de limitation, lanciennet dusage,
loriginalit et la notorit de la prestation copie.
Le parasitisme, qui sapprcie dans le mme cadre que
la concurrence dloyale dont il est une dclinaison mais
dont la constitution est toutefois indiffrente au risque de
confusion, consiste dans le fait pour une personne physique ou morale de profiter volontairement et dloyalement
sans bourse dlier des investissements, dun savoir-faire
ou dun travail intellectuel dautrui produisant une valeur
conomique individualise et gnrant un avantage
concurrentiel.
Les socits GSM, GSM EUROPE et ROCKET
TRADEMARKS, dont la seule vocation dun partenariat
ne justifie pas lexercice dune action conjointe et dune
demande indemnitaire unique, invoquent au soutien de
leurs prtentions des moyens de preuve communs
ceux opposs au titre de la contrefaon. Ceux-ci tant
inexistants ou sans pertinence, leurs demandes au titre de
la concurrence dloyale et parasitaire seront galement
rejetes.
Toutes les demandes des socits GSM, GSM
EUROPE et ROCKET TRADEMARKS tant rejetes, la
demande de garantie de la SAS MONDIAL TRANSPORTS
MARCHANDISES est sans objet.

dpens de linstance qui seront recouvrs conformment


larticle699 du code de procdure civile.
Par ces motifs, le tribunal dclare irrecevables les
demandes formes contre la socit Mondial Transports
Marchandises, prononce la nullit de l'ordonnance rendue
par le dlgataire du prsident du tribunal de grande instance de Lille pour incomptence matrielle et territoriale,
prononce en consquence la nullit du procs-verbal de
saisie-contrefaon pour dfaut de pouvoir des huissiers
instrumentaires.
Il rejette l'intgralit des demandes des socits GSM,
GSM Europe et Rocket Trademarks tant au titre de la
contrefaon de marques et de droits d'auteur qu' celui
de la concurrence dloyale et parasitaire.
Il rejette la demande de la socit Mondial Transports
Marchandises au titre de la procdure abusive, condamne
in solidum les socits GSM, GSM Europe et Rocket
Trademarks payer la socit Mondial Transports
Marchandises et la socit Baybac la somme de
3000 chacune en application de l'article 700 du Code
de procdure civile.
(Mme Courboulay, vice-prs.; Mes Bauer, Cohen, Kouvela
Piquet et Lezan, av.)

4) Sur la procdure abusive:


En application de larticle 1382 du code civil, tout fait
quelconque de lhomme qui cause autrui un dommage
oblige celui par la faute duquel il est arriv le rparer.
Lexercice dune action en justice constitue par principe
un droit et ne dgnre en abus pouvant donner naissance une dette de dommages et intrts que dans le
cas de malice, de mauvaise foi ou derreur quipollente
au dol.
La mise puis le maintien dans la cause de la SAS
MONDIAL TRANSPORTS MARCHANDISES malgr lvidence de son dfaut de qualit caractrise une lgret
blmable confinant lintention de nuire. Pour autant,
cette dernire ne dmontre pas lexistence dun prjudice
distinct de celui caus par la ncessit de se dfendre
en justice qui est intgralement rpar par lallocation
dune somme en application de larticle 700 du code de
procdure civile. Sa demande reconventionnelle sera en
consquence rejete.
5) Sur les demandes accessoires:
Succombant au litige, les socits GSM, GSM
EUROPE et ROCKET TRADEMARKS, dont la demande au
titre des frais irrepetibles sera rejete, seront condamnes
in solidum payer la SAS MONDIAL TRANSPORTS
MARCHANDISES et la SAS BAYBAC la somme de
3000euros chacune en application de larticle700 du
code de procdure civile, ainsi qu supporter les entiers
PIBD N1060 III 899

Jurisprudence Dessins et modles


Dessins et modles

Tribunal de grande
instance de Paris
Salari Proprit des supports

matriels des dessins (non) Titularit des


droits dauteur sur les dessins uvre
collective
Procdure abusive (non) Malice Lgret blmable

Il rsulte de larrt antrieur de la cour dappel de


Paris, ayant autorit de la chose juge sur la question de
la titularit des droits dauteur sur les dessins suite au rejet
du pourvoi par la Cour de cassation sur ce point, que le
dessinateur salari ne peut plus prtendre un droit sur
les dessins quil a effectus dans le cadre de son travail,
participant une uvre collective ralise linitiative et
sous la direction de son employeur.
Les demandes que le dessinateur forme quant aux
droits quil aurait sur les supports matriels des dessins
et les droits dexploitation qui en dcouleraient sont irrecevables. En effet, le dessinateur est dpourvu de tout
droit sur le produit de son travail, savoir les dessins et
les supports de ces dessins qui en sont la suite naturelle
et ncessaire quil doit son employeur.
Thierry B c. VAN CLEEF & ARPELS Sasu, VAN CLEEF
& ARPELS INTERNATIONAL Sasu, RICHEMONT
INTERNATIONAL Sa (Suisse) et al.
Cour dappel de Lyon, 1re ch. civ. A, 15septembre2016
(RG2014/07504; D20160144)
(Confirmation du jugement du tribunal de grande instance de Paris, 3e ch.,
1re sect., en date du 19janvier2010, 2007/16544; sur renvoi aprs cassation partielle de larrt de la cour dappel de Paris, ple 5, 2e ch., en date
du 14septembre2012, 2010/01568, D20120142, Pibd 2012, 971, III-720;
arrt de la Cour de cassation, 1re ch. civ., en date du 19dcembre2013,
D/2012/26409, D20130328, Pibd 2014, 1000, III-166)

Faits et procdure:
ThierryB a travaill en qualit d'ouvrier joaillier puis de
dessinateur, compter de septembre2000, au sein de
l'une des socits du groupe Van Cleef & Arpels, qui commercialise des produits de joaillerie et d'horlogerie sous la
marque ponyme. Les relations de travail entre les parties
n'avaient pas t formalises par crit. Son employeur lui
a propos, enavril2004, de conclure un contrat de travail dure indtermine auquel tait annex un contrat
de cession de droits d'auteur. Ayant refus plusieurs
reprises de le signer et ayant refus de remettre les
dessins originaux, il a t licenci pour faute grave le
21septembre2005.
Estimant tre titulaire de droits d'auteur sur les dessins
de bijoux qu'il a raliss entre 2000 et 2005, ThierryB a
assign les socits Van Cleef & Arpels, Van Cleef & Arpels
France, Van Cleef & Arpels International, Compagnie
Financire Richemont et Richemont International afin
d'obtenir le paiement d'une rmunration proportionnelle
au titre de l'exploitation de ses crations jusqu'en2005
et qu'il leur soit fait interdiction de commercialiser toutes
pices de joaillerie reproduisant ses dessins.
Par jugement en date du 19janvier2010, le tribunal de
grande instance de Paris a dclar ThierryB irrecevable

en son action fonde sur la protection de droits d'auteur


sur ses dessins et a rejet la demande reconventionnelle
des socits Van Cleef & Arpels et Richemont en rparation pour procdure abusive.
Le 19dcembre2013, la Cour de cassation a rejet
le pourvoi form par ThierryB l'encontre de l'arrt de la cour d'appel de Paris du 14septembre2012
en ce qu'il a dclar irrecevables les prtentions de
Thierry B au titre de la titularit des droits dauteur, et
la cass en ce qu'il la condamn payer la somme
de 10000 en rparation du prjudice subi du fait de
l'absence de restitution des dessins litigieux. Larrt
de la Cour suprme a dclar irrecevable, comme
moyen de cassation, le moyen tir de l'application de
l'article463 du Code de procdure civile en ce que l'arrt
de la cour d'appel de Paris n'a pas statu sur la question de la proprit des supports matriels des dessins
raliss par ThierryB qu'il revendique, sur la main leve
du squestre et sur la restitution de ses dessins dont il
devait profiter.
Discussion:
1. Il rsulte des productions que Thierry B, dabord
embauch en qualit douvrier joaillier, a t nomm,
compter du 1erseptembre2000, dessinateur au sein de
lune des socits du groupe Van Cleef et Arpels, qui commercialise des produits de joaillerie et dhorlogerie sous la
marque ponyme, sans que les relations de travail entre les
parties naient t formalises par crit; que son employeur
lui a propos, en avril2004, de conclure un contrat de travail dure indtermine auquel tait annex un contrat
de cession de droits dauteur, contrats quil a plusieurs
reprises refus de signer; que licenci pour faute grave le
21septembre2005, il a saisi la juridiction prudhomale
pour contester cette mesure; que soutenant par ailleurs
tre titulaire de droits dauteur sur les dessins de bijoux
quil a raliss entre 2000 et 2005, ThierryB a assign les
socits Van Cleef et Arpels, Van Cleef et Arpels France,
Van Cleef et Arpels International, Compagnie financire
Richemont et Richemont International (les socits) aux
fins notamment dobtenir le paiement dune rmunration
proportionnelle au titre de lexploitation de ses crations
jusquen 2005 et quil leur soit fait interdiction de commercialiser toutes pices de joaillerie reproduisant ses
dessins.
2. La Cour de renvoi est comptente pour statuer sur
lomission de statuer qui aurait t commise par la Cour
dappel de Paris du 14septembre2012 et qui pourrait
tre rpare en application de larticle 463 du code de
procdure civile, sil tait fait droit sur le fond du droit
quant la proprit des supports des dessins laquelle
ThierryB prtend nouveau.
3. Il rsulte de larrt confirmatif du 14septembre2012
qui nest pas atteint par la cassation prononce le
19dcembre2013 que Thierry B, a t dclar irrecevable en ses prtentions fondes sur le droit dauteur,
comme le soutiennent, bon droit, les socits intimes
et quen consquence, il ne peut plus prtendre un
quelconque droit sur les dessins quil a effectus dans le
cadre de son travail, participant une uvre collective
ralise linitiative et sous la direction et le nom de Van
Cleef et Arpels.
4. Et contrairement ce que soutient ThierryB qui se
prtend en dfinitive, crateur de luvre graphique que
constitue chaque dessin revendiqu et ncessairement
propritaire du support matriel quil na pas cd, le fait
matriel quil ait ralis, propos et suggr en dessinant
un projet de bijou, cr par la socit Van Cleef et Arpels,
dans le cadre de son contrat de travail et dune uvre
collective, ne lui confre pas un droit dauteur et encore
moins un droit de proprit sur le support du dessin quil

PIBD N 1060 III 900

Jurisprudence Dessins et modles


doit ncessairement remettre son employeur pour la
cration collective du bijou pour lequel il a t demand.
5. Et si lensemble des demandes faites devant cette
Cour par ThierryB quant aux droits quil aurait sur les
supports des dessins et sur les droits dexplication [sic]
de toute nature qui en dcouleraient, peuvent tre voques devant cette Cour parce que la Cour dappel de
Paris dans son arrt du 14septembre2012 na rien jug
quant la revendication des supports, comme larrt de
la Cour de cassation la fait observer, en sa rponse au
troisime moyen, dans le cadre dune rectification domission de statuer en application de larticle 463 du code de
procdure civile, toutes ses demandes et prtentions sont
aussi irrecevables devant cette Cour parce que ThierryB
est dpourvu de tout droit sur le produit de son travail,
savoir les dessins et les supports de ces dessins qui
en sont la suite naturelle et ncessaire quil doit son
employeur pour participer luvre collective qui a fait
lobjet dune dcision qui a, aujourdhui, lautorit de la
chose juge qui prive dfinitivement ThierryB de tout droit
revendiquer sur le travail quil a accompli et dont le
tmoignage a pris corps sur les supports qui ont fait lobjet
dun squestre, autoris le 25octobre2005, linitiative
de ThierryB qui les avait en sa possession et auquel ils
ont t restitus le 3mai2006, sans quil les restitue
son employeur.
6. Statuant dans les limites de la cassation prononce
le 19dcembre2013 quant la demande de condamnation de ThierryB verser la somme de 10000 pour ne
pas avoir restitu la socit Van Cleef et Arpels les dessins objet du litige, il appartient cette Cour de trancher la
question de la faute reproche ThierryB et consistant,
comme il est dit, en page44 des conclusions des intimes, constituant le dispositif, en ce quil a commis une
faute en engageant une procdure judiciaire devant les
juridictions civiles, avec une intention malicieuse ou tout
le moins une lgret blmable quivalente au dol;
7. Et la charge de prouver labus du droit reproch
appartient et pse sur les socits intimes.
8. ThierryB conclut au mal fond de cette demande.
9. Le jugement du 19janvier2010 avait dclar cette
prtention mal fonde, en retenant que ThierryB avait pu
se mprendre sur ltendue de ses droits.
10. Ce chef de dcision mrite confirmation dans la
mesure o les socits intimes ne caractrisent pas
labus dont elles auraient t victimes, notamment par
leffet de la malice de ThierryB ou de sa lgret blmable, alors que ces parties taient en conflit quant
ltendue et la consistance des droits auxquels ThierryB
prtendait tort.
11. La revendication faite en justice par ThierryB des
droits qui ne lui ont pas t reconnus sur le fondement de
la proprit intellectuelle et du droit dauteur, nest en lespce que lexercice lgitime du droit dagir en justice, eu
gard aux circonstances de la cause et la naissance du
litige dans lequel ThierryB na pas fait preuve de malice
ou de lgret blmable lgard de son employeur avec
lequel il avait collabor comme dessinateur en vue de
la cration des bijoux de la marque Van Cleef et Arpels
International.
12. Car il ny a pas malice revendiquer un droit que
ladversaire ne reconnat pas, dautant que les socits
intimes ne prouvent nullement un quelconque prjudice
autre que celui de se dfendre en justice et qui peut tre
rpar par quit et par une condamnation aux dpens.
13. Car il ny a pas lgret blmable quivalente au
dol formuler devant la Cour de renvoi des prtentions
exagres comme la fait Thierry B. Cette exagration
ne cre, en effet, aucun prjudice rel et effectif, en lespce.

14. Dans la mesure o ThierryB nest titulaire daucun


droit sur les dessins et les supports, il en doit la restitution la socit Van Cleef et Arpels comme elle le
demande.
15. Lquit commande dallouer aux socits intimes
la somme de 15000 en vertu de larticle700 du code
de procdure civile et la charge de ThierryB.
16. ThierryB qui succombe, doit supporter tous les
dpens de cette procdure et se trouve mal fond en sa
demande faite en application de larticle700 du code de
procdure civile.
Par ces motifs, la cour dappel se dclare comptente
pour statuer sur la rectification de lomission de statuer,
dclare irrecevable Thierry B en toutes ses demandes
formes devant cette cour y compris sur le fondement de
la proprit des supports des dessins, dessins et supports
sur lesquels il ne peut prtendre aucuns droits. Statuant
dans les limites de la cassation, elle dclare mal fonde
la demande reconventionnelle de dommages-intrts,
confirmant sur ce point le jugement du 19janvier2010.
Y ajoutant, elle ordonne la restitution par ThierryB de
tous les dessins et de tous les supports aux socits Van
Cleef & Arpels et le condamne verser aux socits intimes la somme globale de 15000 en vertu de l'article700 du Code de procdure civile.
(M. Gaget, prs.; Mes Faure et Charrire-Bournazel, SCP
Deprez Guignot & Associs, av.)

PIBD N 1060 III 901

partie

Actualits et informations
que, cherch empcher que les demandes de brevet ne
puissent tre rejetes pour le motif vis larticle 3(d) de
la loi indienne. La dernire version du texte ne comporte
toutefois aucune disposition en ce sens.
On le voit, larticle 3(d) de la loi indienne sur les brevets demeure un problme pour les entreprises trangres, notamment dans le secteur pharmaceutique. Aussi
certains pays, dont les tats-Unis, continuent-ils faire
pression sur lInde et semblent-ils tenter dempcher que
dautres ne suivent lexemple indien.

Chronique de l'tranger

Comptes rendus

Inde

Une disposition de la loi sur les brevets explique,


elle seule, la plupart des rejets de demandes de
brevets pharmaceutiques
daprs larticle de Peter Leung: Most India pharma
patent denials due to single provision in patent law, in
WIPR, (30), 9,septembre2016, p. 12-13
Larticle 3(d) de la loi indienne sur les brevets exclut
la brevetabilit de formes nouvelles dune substance
connue, sauf si lefficacit de la substance en est amliore1. Retour sur une disposition controverse.
Une communication du ministre de lIndustrie et du
Commerce au Parlement lindique, au cours des trois dernires annes, cette disposition a t cite parmi les motifs
de rejet pour prs des deux tiers des demandes rejetes
par lOffice indien2 dans le domaine pharmaceutique.
Elle est juge inique par les laboratoires pharmaceutiques, lesquels dposent souvent des brevets ayant trait
des innovations de ce type. On se souvient quen 2013,
Novartis a t dbout par la Cour suprme indienne
dans un litige concernant le Glivec, utilis dans le traitement de certains cancers. En 2015, Pfizer sest vu refuser
un brevet relatif un produit utilis pour le traitement de
la polyarthrite rhumatode et du lupus.
Les tenants de larticle 3(d) arguent quil permet de lutter
contre la perptuation, pratique par laquelle les titulaires, en dposant des brevets ciblant des modifications
mineures, retardent larrive des gnriques sur le march. Ils soulignent en outre que larticle est conforme aux
obligations de lInde issues de laccord sur les Adpic.
Voil qui ne convainc gure ltranger. Ainsi, aux
tats-Unis, ldition 2016 du rapport du reprsentant au
Commerce sur la protection et la dfense des droits de
PI dans le monde3 voque lapplication alatoire de larticle 3(d), laquelle conduirait au refus de brevets dans le
cas de mdicaments pourtant innovants. De mme, la
Pharmaceutical Research and Manufacturers Association
of America fait tat du rejet de demandes pour des produits dont la Food and Drug Administration estime quils
amliorent sensiblement les traitements existants.
On semble avoir craint la contagion: selon certaines
sources, les tats-Unis et le Japon auraient, dans le cadre
des ngociations de lAccord de partenariat transpacifi1Loi

Brves

Allemagne

Les statistiques de dpt des sept premiers mois de


lanne laissent entrevoir quun nouveau record sera
atteint en 2016.
https://presse.dpma.de/presseservice/pressemitteilungen/aktuellepresse
mitteilungen/25102016/index.html

de 1970 sur les brevets.

2Intellectual

Property India, http://www.ipindia.nic.in.

Special 301 Report, https://ustr.gov/sites/default/files/USTR-2016Special-301-Report.pdf.

32016

PIBD N1060 IV 162

Actualits et informations
chos

tudes statistiques

Omc

Commerce mondial
Le 2 novembre, lOmc a publi des versions augmentes de deux de ses publications statistiques annuelles,
Profils commerciaux et Profils tarifaires dans le
monde, qui compltent lExamen statistique du commerce mondial4, nouvelle publication de lOmc lance
enjuillet2016.
Les Profils commerciaux 2016 prsentent des indicateurs cls sur le commerce des marchandises et des
services de 195 pays, classs par ordre alphabtique.
Ces indicateurs sont diviss en cinq catgories, dont la
dernire est consacre la proprit industrielle et au
nombre de brevets et de marques dlivrs par an par
chacun de ces pays.
Les Profils tarifaires dans le monde 2016 fournissent
des renseignements sur les mesures tarifaires et non tarifaires imposes par plus de 170 pays.
Omc, communiqu de presse, 2novembre2016

Oeb, communiqu de presse, 25octobre2016


Euipo, communiqu de presse, 25octobre2016

Site de l'Euipo

conomie
Afin de mettre la disposition des dcideurs politiques
un instrument fiable et de sensibiliser le public limportance conomique des droits de proprit intellectuelle,
lEuipo et lOeb, avec laide de plusieurs offices de proprit
industrielle, dont lInpi, ont procd, enoctobre2016,
une mise jour approfondie de leur tude deseptembre2013 qui couvrait la priode 2008-2010 et sintitulait
Les Secteurs forte intensit de droits de proprit intellectuelle: contribution aux performances conomiques et
lemploi dans lUnion europenne.
Cette nouvelle tude porte sur la priode 2011-2013.
Elle utilise la mme mthode que la prcdente, savoir
la comparaison des bases de donnes denregistrement
de lEuipo, de lOeb et de lOffice communautaire des
varits vgtales (Ocvv) en matire de brevets, marques, dessins et modles, droits dobtention vgtale,
droit dauteur, avec la base de donnes dinformations
commerciales Orbis. Lensemble des donnes ainsi
recueillies, qui concerne prs de 240 000 entreprises, permet de recenser les secteurs dactivit qui font un usage
des Dpi suprieur la moyenne et de quantifier leur contribution plusieurs indicateurs conomiques, tels que le
Pib, lemploi, les salaires et le commerce extrieur.
Les principaux enseignements de cette tude sont les
suivants. Les secteurs forte densit de Dpi, principalement concentrs dans la fabrication, la technique et
les services aux entreprises, ont gnr, au cours de la
priode considre, plus de 42% de lensemble de lactivit conomique de lUnion europenne, hauteur de
5700milliards deuros, ce qui reprsente un rsultat en
lgre augmentation par rapport la priode 2008-2010.
En matire de commerce extrieur, 86% des importations de lUE et 93% de ses exportations sont composs
4Voir

de produits manant de secteurs forte densit de Dpi.


Dune manire gnrale, ces secteurs ont mieux rsist
la crise conomique que les autres secteurs.
Ils ont gnr 27,8% de lensemble des emplois dans
lUnion europenne, hauteur de 21% dans les secteurs
forte intensit de marques, de 12% dans les secteurs
forte densit en dessins et modles, de 10% dans les
secteurs en forte densit en brevets. En moyenne, 60
millions dEuropens ont t employs dans ces secteurs, nombre qui slve 82,2millions, soit 38,1% des
emplois europens, si lon prend en compte les emplois
indirects. Les salaris de ces secteurs sont mieux rmunrs, bnficiant dun supplment salarial de 46% par
rapport aux autres secteurs.
Un chapitre a t ajout ltude de 2013. Il porte sur
le poids conomique des secteurs contribuant au dveloppement des techniques contre le rchauffement climatique, et sappuie sur les dpts de brevets lOeb.
Ces domaines dactivit reprsentent 1,2% de lemploi et 2,1% de la production conomique dans lUnion
europenne.

Bibliographie

Impression tridimensionnelle

Livre blanc
En partenariat avec lInpi et lassociation Alliance pour
lindustrie du futur, la Fdration de la plasturgie et des
composites a publi un livre blanc intitul La proprit
industrielle de limpression 3D dans la plasturgie et les
enjeux rglementaires.
Partant du constat que le march mondial de limpression tridimensionnelle va passer de 2,8milliards deuros
en 2014 8,5milliards deuros en 2020, soit une croissance annuelle moyenne de plus de 20%, ce rapport
explore les diffrentes pistes pour concilier le dveloppement dune technique susceptible de bouleverser les
business models de la plasturgie avec la protection
des crations originales contre des copies ralises sans
autorisation. Enrichi dinterventions dexperts scientifiques et juridiques, ce livre blanc est conu comme un
outil de sensibilisation des industriels de la plasturgie
la proprit industrielle et la responsabilit induite par
le caractre ventuellement dfectueux des produits issus
de limpression 3D.

Pibd 2016, 1056, IV-124.

PIBD N1060 IV 163

Actualits et informations

La proprit intellectuelle
dans la presse trangre

Brevets dinvention

China reels in patent lawsuits/ JuroOsawa


La Chine rafle les litiges brevets
La socit canadienne Wilan a choisi un tribunal chinois
pour assigner en contrefaon de brevet la socit japonaise Sony. Cela montre limportance que le systme
chinois a acquis en matire de litiges brevets. En effet,
lobtention dune mesure dinterdiction en Chine permet
dempcher non seulement la fabrication du produit
contrefaisant mais galement son exportation.
The Wall Street Journal Europe, (XXXIV), 198, 8novembre2016, p. B3

Meet the U.S.s biggest filer of patent suits/


RuthSimon et LorettaChao
Voici le champion des actions en contrefaon de brevet
aux tats-Unis
Aux tats-Unis, Shipping & Transit a lanc plus de
100actions en contrefaon pour dfendre ses brevets sur
des systmes de suivi de livraison de colis ou de transport de personnes. Aucune de ces affaires na fait lobjet
dun jugement au fond, les dfendeurs, surtout des petites
entreprises, prfrant passer un accord licence. Shipping
& Transit se dfend dtre un troll.

Rubiks trademark case shows shape of things to


come/ AndrewByrne et ScheherazadeDaneshkhu
Laffaire du Rubiks Cube et lavenir des marques tridimensionnelles
En mai2016, lavocat gnral de la Cour de justice de
lUnion europenne (Cjue) a plaid en faveur de lannulation dune marque constitue par la forme du Rubiks
Cube [affaire C-30/15 P]. Une audience de la Cour a eu
lieu le 10 novembre. Cette affaire, tout comme dautres
exemples tirs de la jurisprudence, illustre la difficult
obtenir lenregistrement dune marque constitue par la
forme du produit.
Financial Times, 39314, 7novembre2016, p. 18

Recherche scientifique et technique

680 Milliarden Dollar fr die Forschung


680milliards de dollars pour la recherche
Selon une tude de PriceWater Coopers, les entreprises nont jamais autant dpens pour la recherche et le
dveloppement. Volkswagen est en tte, la fois du classement allemand et du classement mondial.
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 249, 25octobre2016, p. 18

The Wall Street Journal Europe, (XXXIV), 191, 28octobre2016, p. A1,


p. A6

Patent translator flies flag for technology in


public sector/ CliveCookson
Un outil de traduction des brevets devient le porte-drapeau de la technologie dans le secteur public
En collaboration avec des universits, celle dEdimbourg et de Montral en particulier, lOmpi a mis au point
un outil de traduction automatique (Wipo Translate) dont
les performances dpassent celles des outils proposs
jusquici par des entreprises prives.
Financial Times, 39308, 31octobre2016, p. 3

Marques

La marca Zara podr ser usada por empresas de


transporte/ lvaro Snchez
Les entreprises de transport pourront utiliser la marque
Zara
La Cour de justice de lUnion europenne (Cjue) a
confirm larrt du Tribunal de lUnion europenne (Tue)
relatif la dchance de la marque Zara pour des services relevant de la classe39, notamment des services
de transport.
El Pas, 14367, 4novembre2016, p. 50

PIBD N1060 IV 164

Actualits et informations
Pibd Services
La rubrique Pibd Services est rserve aux abonns de la revue, qui peuvent y insrer leurs annonces titre gracieux.
Toutefois, la rdaction ne peut sengager sur les dlais de publication des annonces.
Merci dadresser votre correspondance, de prfrence par courrier lectronique, pibd@inpi.fr.

Annonces
Offres:

Cabinet Barre Laforgue &

associs

cherche

un consultant brevet senior


Conseil en proprit industrielle et/ou mandataire agr Oeb
Exprience 5 ans minimum
Ingnieur et/ou Docteur universitaire gnraliste, avec dominante lectronique et/ou
informatique.
Autonome dans le traitement des dossiers de brevets.
Matrise obligatoire de langlais crit (lallemand est un plus).
Poste bas Toulouse.
Fortes perspectives dvolution et/ou dassociation.
Envoyer lettre de motivation, CV et prtentions :
comptabilite@barre-laforgue.com

PIBD N1060 IV 165

Actualits et informations

Notre Cabinet - Paris XVI - de taille humaine, accompagne depuis une douzaine dannes, ses clients
dans la gestion, la valorisation et la dfense de toutes les problmatiques associes leurs droits de
proprit industrielle dans la sphre relle comme sur lInternet. Nous sommes galement lorigine
de nombreuses publications juridiques et rgulirement rcompenss par plusieurs guides/annuaires
juridiques au plan international pour la qualit de nos interventions, prestations et conseils.
Dans le cadre dun dpart la retraite, nous sommes dores et dj la recherche du successeur de
notre

assistante de direction/office manager (h/f)


Collaborateur (trice) direct(e) de notre dirigeante (et cratrice) du Cabinet, vous tes son bras
droit au quotidien, son indispensable base arrire lors de ses dplacements. Responsable du
bon fonctionnement et de la coordination du bureau, cette responsabilit trs oprationnelle ncessite
beaucoup de ractivit pour travailler seule ou en quipe dans un contexte fortes sollicitations.
Plus prcisment, vos missions sarticuleront autour des axes suivants:
- gestions comptable, administrative et RH en lien avec notre cabinet comptable (factures honoraires,
notes frais, rglement factures achats et correspondants trangers, gestion du personnel
- assistanat de direction: tlphone, accueil clients, organisation RDV/dplacements
Vous disposez dune exprience (min 10 ans) en environnement similaire (type conseil, finances, cabinets
avocats international) dans des contextes ractifs et haut niveau de confidentialit. Engag, fiable,
trs organis, rigoureux, polyvalent, autonome et proactif, vous souhaitez vous investir au sein de notre
Cabinet o rgne une trs bonne ambiance. Apptence chiffres et informatique indispensable. Pack Office
+ anglais + exprience outil logiciel de gestion commerciale (Ciel, Sage) indispensables.
Les entretiens auront lieu sur Paris.
Nous vous remercions dadresser votre candidature (lettre motivation, CV, prtentions) sous la rfrence
LND 44 notre Conseil qui examinera votre candidature avec le plus grand soin et en toute
discrtion:
Franoise Picard Katz
35, rue Goethe - 67000 Strasbourg ou par
Courriel : picard.katz@pluriconseil.fr.

PIBD N1060 IV 166

Actualits et informations

Gevers & Ores


cherche pour son bureau Paris

un juriste CPI confirm (h/f) en Cdi.


Missions confies:
Rattach(e) au responsable marques France, vos principales missions sont les
suivantes:
Vous apportez conseil vos clients et assurez le suivi des procdures administratives
pour lobtention et le maintien des droits de PI en troite collaboration avec les
assistant(e)s et les paralegals.
Vous assurez la reprsentation et la dfense des intrts de vos clients (dans les
procdures administratives ou judiciaires).
Vous procdez la ngociation et rdaction daccords.
Vous participez activement aux projets du cabinet (action de formation en interne et
externe, rdaction darticles, participation des forums, etc) et au dveloppement
de sa clientle.
Profil recherche:
De formation bac+5 spcialis en PI ou Ceipi, vous justifiez d'une exprience dau moins
5 ans un poste similaire. Les qualifications professionnelles sont indispensables pour
le poste.
Qualits requises: Esprit dquipe, rigueur, sens de lorganisation et de la communication,
bon relationnel client et commercial.
Vous tes laise en Anglais tant lcrit qu loral.
Le poste est pourvoir immdiatement Paris. Rmunration selon profil.
Merci dadresser votre candidature (CV, lettre de motivation et prtentions) par courriel
:
recrutement.fr@gevers.eu
en indiquant la rfrence: 2016 Juriste CPI confirm(e) h/f.

PIBD N1060 IV 167

Actualits et informations

Cabinet Plasseraud Lyon


cherche

un ingnieur brevets physique Chimie (h/f)


Vous interviendrez principalement dans les domaines de la physique et de la chimie
avec notamment pour missions:
- la rdaction de demandes de brevet en franais et en anglais,
- la rponse des lettres officielles (Oeb, Uspto, Inpi etc.),
- des tudes de brevetabilit et de libert d'exploitation,
- des oppositions ou des litiges,
- du dveloppement de clientle.
Issu(e) d'une formation d'ingnieur gnraliste/chimiste, idalement qualifi ou en voie
de qualification Eqe, vous possdez une exprience de trois cinq ans un poste
similaire.
La pratique courante de l'anglais est obligatoire.
Le poste est pourvoir immdiatement sur Lyon en CDI.
Merci d'adresser vos candidatures (CV, lettre de motivation et prtentions) par courriel
: recrutement@plass.com.

PIBD N1060 IV 168

Actualits et informations

Cabinet Plasseraud Paris


cherche

des assistant(e)s brevets


Une premire exprience PI est requise avec une formation secrtariat ou langues ou
comptabilit (niveau Bac + 2/3, diplm(e) dun Bts ou dune licence).
Vous aurez pour missions:
- traitement administratif des dossiers en relation avec les clients,
- enregistrement et suivi informatique des donnes dans loutil de gestion du cabinet,
- surveillance des dlais de procdure,
- facturation des oprations.
Les qualits suivantes sont ncessaires pour le poste:
- la pratique courante de l'anglais est obligatoire,
- rigueur, sens de lorganisation, dynamisme,
- matrise des outils informatiques.
Le poste est pourvoir immdiatement en Cdi temps plein sur Paris.
Rmunration en fonction de l'exprience et des qualifications.
Merci dadresser votre dossier de candidature complet (lettre de motivation, prtentions
et CV) par email ladresse suivante: recrutement@plass.com.

PIBD N1060 IV 169

Actualits et informations

Cabinet Germain & Maureau


recrute

un ingnieur gnraliste
Dans le cadre de notre dveloppement, nous recherchons pour notre bureau de Paris
un(e) ingnieur brevets gnraliste, ayant typiquement de 3 8 ans dexprience.
Parfaitement intgr(e) au sein de nos quipes et en liaison permanente avec une
clientle ddie, vous serez amen(e) :
- effectuer des tudes de brevetabilit,
- rdiger des demandes de brevets,
- assurer lacquisition et la dfense des droits attachs aux brevets, en France et
ltranger,
- raliser des tudes de libert dexploitation,
- valoriser des titres de brevets,
- assister notre clientle en matire de contentieux, daction en contrefaon.
Profil recherch:
Vous tes diplm(e) dune cole dingnieur ou dune universit, et du Ceipi.
La russite lEqf et/ou lEqe serait un plus.
Vous tes mme de travailler sur tous types de sujets dominante mcanique/
physique.
Vous savez vous exprimer en anglais, aussi bien lcrit qu loral.
Contact:
Merci dadresser votre candidature (cv + lettre de motivation) :
frederic.gaillarde@germainmaureau.com.

PIBD N1060 IV 170

Actualits et informations

Ernest Gutmann Yves Plasseraud Sas - Egyp


Conseils en proprit industrielle
Recherche pour accompagner son dveloppement (poste pourvoir Paris):

Un(e) ingnieur(e) brevet confirm(e)


(3/4 ans dexprience), diplm(e) du Ceipi, si possible diplm(e) Eqf et/ou Eqe
(complet ou partiel).
Profil: ingnieur brevet (cole dingnieur ou cursus universitaire) ayant des
connaissances dans les domaines de la physique et de llectrotechnique. Des
connaissances dans le domaine de llectronique et de linformatique seraient
apprcies.
Le franais et langlais doivent tre matriss lcrit comme loral. Lallemand serait
apprci.
Dfinition du poste: la personne sera amene raliser des analyses de brevetabilit,
rdiger des demandes de brevet en langues franaise et anglaise, assurer le suivi des
procdures de brevets tant en France quen Europe et linternational (Pct et pays
trangers), le cas chant former et suivre des oppositions devant lOeb et assurer une
assistance dans des contentieux des brevets.
Louverture aux diffrents domaines techniques, les capacits sintgrer une quipe
jeune et dynamique et dvelopper une relation de confiance avec la clientle, un bon
esprit danalyse et de synthse ainsi quune expression aise tant lcrit qu loral
feront partie des qualits requises.
Merci dadresser curriculum et lettre de motivation zancan@egyp.fr

PIBD N1060 IV 171

Actualits et informations

Eggo Conseils
Cabinet de conseils en recrutement spcialis en proprit industrielle depuis prs de
30 ans.
cherche pour ses clients, des candidats bilingues anglais.
Postes bass en Europe
un ingnieur brevets lectronique (h/f) Rf.: IBE
Mandataire europen, 3/5 ans dexprience professionnelle.
un ingnieur brevets senior gnraliste Futur associ (h/f) Rf: IBGFA
Mandataire europen, 8/10 ans dexprience professionnelle. Lallemand serait un
plus
Postes bases Paris/RP/et province:
deux ingnieurs brevets mcanique (h/f) Rf: INBM
Diplms du Ceipi. Eqe/Eqf (ou en cours de validation des preuves), 3/5 ans
dexprience professionnelle.
trois ingnieurs brevets lectronique (h/f) Rf: INGEL
Diplms du Ceipi. Eqe/Eqf (ou en cours de validation des preuves), 3/5 ans
dexprience professionnelle.
un responsable de cabinet de CPI Province - (h/f) Rf: RCCPI
Eqe/Eqf, 10/ 15 ans dexprience professionnelle. Rmunration motivante pour
candidat de valeur.
La discrtion la plus stricte est assure.
Merci dadresser par courriel votre candidature, CV, lettre de motivation et prtentions
sous la rfrence choisie : eggoconseils@wanadoo.fr
Eggo Conseils
10, rue de Pouy 75013 - Paris
Tl.: 01 45 80 37 37 - Fax: 01 45 89 68 87.

PIBD N1060 IV 172

Actualits et informations

Else Conseil
Conseil en recrutement
Acteur majeur dans le recrutement des mtiers de la proprit intellectuelle, cherche
pour lun de ses clients

Conseil en proprit industrielle en marques,


dessins & modles (f/h)
Le poste se situe en Province.
Pour bien russir dans ce poste vous tes aimez prendre des responsabilits, vous
tes rigoureux, dynamique et vous possdez un excellent relationnel ainsi que lesprit
dquipe.
La discrtion la plus stricte est assure.
Vous pouvez adresser votre candidature : deprez@elseconseil.fr

Else Conseil
Conseil en recrutement
Acteur majeur dans le recrutement des mtiers de la proprit intellectuelle, cherche
pour lun de ses Clients. Paris

Ingnieur brevets en lectronique (f/h)


Diplm(e) du Ceipi, vous tes ventuellement mandataire europen et/ou Conseil en
PI. Vous avez une exprience dau moins 3 ans en proprit industrielle.
Les candidatures dingnieurs brevets confirms ou seniors seront vivement
tudies.
Vous aimez prendre des responsabilits, vous tes rigoureux, dynamique et vous
possdez un excellent relationnel ainsi que lesprit dquipe.
La discrtion la plus stricte est assure.
Vous pouvez adresser votre candidature : deprez@elseconseil.fr

PIBD N 1060 IV 173

INPI
Cdpi
15, rue des Minimes - CS 50001
92677 Courbevoie Cedex
FRANCE
Courriel: pibd@inpi.fr

Abonnement

Pour souscrire un abonnement gracieux Pibd, faites parvenir votre demande pibd@inpi.fr
en prcisant vos coordonnes : socit ; nom prnom ; fonction ; adresse physique ; pays ; adresse lectronique de livraison

PIBD N 1060 IV 174

www.inpi.fr

Rdaction
Institut national de la proprit industrielle
15 rue des Minimes - CS 50001
92677 Courbevoie Cedex
Tlphone : 0 820 210 211 (Service 0,10 / min + prix appel)
CPPAP : 1107 B 06283
Abonnements
pibd@inpi.fr
Le directeur de la publication
Romain SOUBEYRAN

Vous aimerez peut-être aussi