Vous êtes sur la page 1sur 110

A Flix, Alejandro, Ana y Jess.

El hombre es mortal por sus temores


e inmortal por sus deseos.
Pitgoras
INTRODUCCIN MARA NARVEZ TIJERINA

INTRODUCCION
El hombre es por esencia un ser inteligente. El signicado etimolgico de inteligencia, como
lo expresa el maestro Cepeda, es leer la realidad. La nalidad es llegar a la verdad de las
cosas.

Es un proceso en el que comienza formulando interrogantes acerca de la realidad que le


rodea; esto le permite establecer ideas que penetran en el conocimiento de la verdad.

Cuando esas ideas van mas all de lo cotidiano, y llegan a convertirse en obras
intelectuales o soluciones creativas de los problemas, es el momento en que el derecho
debe hacerse presente, para permitir que el creador de esas obras goce del reconocimiento
y los benecios que del mismo se derivan.

La rama del derecho que se encarga de la regulacin de los derechos y obligaciones


que nacen con motivo de la creacin de una obra, es el Derecho Intelectual. El principal
cometido de la regulacin en esa materia es la exclusin de terceras personas respecto de
la utilizacin de una , siempre que su creador acuda con las autoridades para lograr ese
reconocimiento,

El presente estudio comienza con una resea de los principales antecedentes histricos y
los motivos que originaron el nacimiento del Derecho Intelectual.

Se dedica un captulo a la regulacin de la propiedad intelectual en los tratados de libre


comercio celebrados por Mxico con algunos pases de Amrica: Estados Unidos y Canad,
Colombia y Venezuela, Bolivia, Costa Rica y la Repblica de Nicaragua.

Posteriormente se da una visin del actual sistema mexicano en relacin con la proteccin
de invenciones, signos distintivos y procedimientos administrativos.

Tambin se dedica un captulo a explicar las principales disposiciones del derecho de autor.

Este libro est dedicado a todas aqullas personas que tienen el inters por la materia y
quieren iniciar el largo camino que representa su estudio.

Quiero expresar mi ms profundo agradecimiento a mi esposo Flix Contreras Arguirpulos


por su constante colaboracin y apoyo y a mi Hijo Flix Alejandro por su innita paciencia.

San Nicols de los Garza, N.L., Febrero de 2007.

7
NDICE MARA NARVEZ TIJERINA

INDICE
INTRODUCCION

CAPITULO I. ANTECEDENTES

A) La propiedad intelectual.

B) Necesidad de un rgimen internacional para la proteccin de las invenciones.

C) Normas constitucionales alusivas a la Propiedad Industrial.

1) Garantas individuales.

2) Las facultades del Congreso de la Unin.

3) Las facultades del Presidente de la Repblica.

4) Prevenciones Generales.

CAPITULO II. ORIGEN Y EVOLUCIN DE LA REGULACIN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

A) Antecedentes legislativos del Derecho Intelectual Mexicano

1) Propiedad industrial

(a) Creaciones industriales

(b) Derechos de autor

B) Normatividad nacional vigente de la propiedad industrial

C) Normas de Tratados Internacionales

1) Convenio de Pars.

2) Convenio que establece la Organizacin Mundial de la Propiedad Intelectual.

3) Acuerdo sobre los aspectos de propiedad intelectual incluido el comercio de


mercancas falsicadas.

4) Tratado de cooperacin en materia de patentes.

9
EL SISTEMA MEXICANO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL NDICE

5) Arreglo de Lisboa Relativo a la Proteccin de las Denominaciones de Origen y su


Registro Internacional

6) Tratado sobre la propiedad intelectual de los circuitos integrados.

7) Convenio Internacional para la Proteccin de las Obtenciones Vegetales.

CAPTULO III. LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO ENTRE MXICO Y LOS PASES DE
AMRICA

A) Naturaleza de los tratados de libre comercio

B) Generalidades.

C) Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte (TLCAN)

1) Marcas.

2) Patentes.

3) Esquemas de trazado de circuitos semiconductores integrados.

4) Secretos Industriales.

5) Indicaciones geogrcas.

6) Diseos Industriales.

D) Tratado de Libre Comercio entre Mxico, Colombia y Venezuela (Grupo de los tres)

1) Marcas.

2) Denominaciones de origen.

3) Secretos Industriales.

4) Proteccin de las obtenciones vegetales.

E) Tratado de Libre Comercio entre Mxico y Bolivia.

1) Marcas.

2) Franquicias.

10
NDICE MARA NARVEZ TIJERINA

3) Indicaciones geogrcas y denominaciones de origen.

4) Diseos industriales.

5) Patentes.

6) Modelos de utilidad.

7) Secretos industriales y de negocios.

8) Asistencia tcnica.

F) Tratado de Libre Comercio entre Mxico y Costa Rica.

1) Marcas.

2) Indicaciones geogrcas o de procedencia y denominaciones de origen.

3) Proteccin de la informacin no divulgada.

G) Tratado de Libre Comercio entre Mxico y la Repblica de Nicaragua.

1 Marcas.

2) Secretos industriales e indicaciones geogrcas o de procedencia y


denominaciones de origen.

CAPITULO IV. APROPIACION DE LA TECNOLOGIA.

A) El sistema de propiedad intelectual e industrial. Las formas de apropiacin.

B) Naturaleza jurdica de la apropiacin.

C) Naturaleza jurdica del derecho de autor.

CAPITULO V. INVENCIONES

A) Invenciones.

1) Patentes.

a) Invenciones de los trabajadores.

11
EL SISTEMA MEXICANO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL NDICE

2) Modelos de utilidad.

3) Diseos industriales.

4) Licencias y transmisin de derechos.

5) Secretos Industriales.

6) Nulidad y caducidad de patentes y registros.

a) Nulidad.

b) Caducidad.

7) Esquemas de trazado de circuitos integrados.

CAPITULO IV. SIGNOS DISTINTIVOS

A) Marcas.

B) Avisos Comerciales.

C) Nombres Comerciales.

D) Licencias y transmisin de derechos

E) Franquicias.

1) Antecedentes.

2) Ventajas y desventajas del sistema de franquicias.

3) El contrato de franquicia.

(i) Elementos personales

(ii) Formalidades

(iii) Obligaciones del franquiciante y del franquiciatario.

1. Franquiciante:

2. Franquiciatario:

12
NDICE MARA NARVEZ TIJERINA

(iv) Terminacin

F) Nulidad, caducidad y cancelacin.

1) Nulidad

2) Caducidad

3) Cancelacin por conversin en genrico

4) Declaracin de nulidad, caducidad y cancelacin

G) Denominacin de Origen.

CAPITULO VII. DERECHO DE AUTOR

A) Moral

1) Privilegios que conere el derecho moral.

B) Patrimonial

C) Reservas

D) Infracciones

1) Infracciones en materia de derechos de autor

2) Infracciones en materia de comercio

3) Delitos

CAPITULO VIII. PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS CON LA


PROPIEDAD INDUSTRIAL

A) Reglas generales.

B) Autoridades competentes.

1) Junta de Gobierno.

2) Direccin General.

13
EL SISTEMA MEXICANO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL NDICE

3) Direcciones Generales Adjuntas de Propiedad Industrial y de los Servicios de


Apoyo y Coordinacin de Planeacin Estratgica.

(i) Direccin general adjunta de propiedad industrial

(ii) Direccin general adjunta de los servicios de apoyo

(iii) Coordinacin de planeacin estratgica

4) Direcciones divisionales

(i) Direccin divisional de patentes

(ii) Direccin divisional de marcas

(iii) Direccin divisional de proteccin a la propiedad


intelectual

(iv) Direccin divisional de sistemas y tecnologa de la


informacin

(v) Direccin divisional de promocin y servicios de


informacin tecnolgica

(vi) Direccin divisional de relaciones internacionales

(vii) Direccin divisional de ocinas regionales

(viii) Direccin divisional de administracin

(ix) Direccin divisional de asuntos jurdicos

5) Contralora interna

6) Ocinas regionales

C) Procedimiento de declaracin administrativa.

1) Medidas provisionales en los procedimientos de declaracin administrativa de


infraccin.

D) Recurso de reconsideracin.

E) Inspecciones.

14
NDICE MARA NARVEZ TIJERINA

1) Destino de los bienes asegurados

F) Infracciones y Sanciones.

1) Infracciones

2) Sanciones Administrativas

G) Delitos.

15
CAPTULO I / ANTECENDENTES MARA NARVEZ TIJERINA

CAPITULO I.

ANTECEDENTES
A) La propiedad intelectual.

Por derecho intelectual, de acuerdo con David Rangel Medina1 se entiende el conjunto de
normas que regulan las prerrogativas y benecios que las leyes reconocen y establecen a
favor de los autores y de sus causahabientes por la creacin de obras artsticas, cientcas,
industriales y comerciales.

Abarca un rango muy extenso de creaciones, desde poesa, msica, trabajos literarios y
otras obras artsticas, frmulas, ya sean qumicas, cosmticas o de la industria alimenticia,
procesos de manufactura y diseos (por sealar algunos) hasta marcas, nombres
comerciales, secretos industriales y otras de naturaleza anloga.

Los derechos sobre estas creaciones pueden ser materia de apropiacin, es decir, una
persona puede excluir a otras de la utilizacin de una obra o invencin (producto o proceso
productivo) y lograr una situacin que le reporta (o puede reportarle) una retribucin
pecuniaria.2

La exclusin de terceros sobre la utilizacin de una obra o invencin se logra a travs del
registro o inscripcin ante los organismos gubernamentales competentes y culmina con el
reconocimiento jurdico de que los derechos slo podrn ser explotados por sus creadores o
por aqullos expresamente autorizados por ellos, por un perodo determinado de tiempo.

La propiedad intelectual se divide en dos grandes temas:


a) Derechos de autor; y
b) Propiedad industrial.

Este ltimo, a su vez, se divide en dos reas:


1. La proteccin sobre signos distintivos, particularmente
marcas que distinguen a los fabricantes, vendedores o
prestadores de servicios, y las indicaciones geogrcas
que distinguen el origen de ciertos bienes con
caractersticas atribuibles a dicho origen;
2. La tutela a la innovacin, diseo y creacin de tecnologa.
El n ltimo de la proteccin de la propiedad industrial
es el desarrollo de nueva tecnologa, a travs de la
investigacin.

1
Derecho Intelectual. Serie Panorama del Derecho Mexicano. Primera ed. Ed. Mc Graw Hill. 1998.
2
PEREZ MIRANDA, Rafael. Propiedad Industrial y Competencia en Mxico. Un enfoque de derecho econmico. Primera
ed. Ed. Porra. Mxico. 1994, p. 69.

17
EL SISTEMA MEXICANO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL CAPTULO I / ANTECENDENTES

B) Necesidad de un rgimen internacional para la proteccin de las invenciones.

La proteccin de la propiedad industrial nace como resultado de la necesidad de


proteger las invenciones, recompensando a sus creadores y beneciando a la
comunidad como resultado de la promocin del avance tecnolgico.3

El derecho ha tenido que intervenir a lo largo de la historia para resolver los problemas
que se suscitan en relacin con la retribucin que deben recibir quienes crean obras
intelectuales.

Es bien sabido que para solucionar los obstculos que ameritan una solucin cientca
o tecnolgica (inventos, modelos de utilidad, entre otros) surgen al mismo tiempo, en
distintos lugares del mundo, y an dentro del mismo pas, equipos o investigadores
independientes dispuestos a invertir su tiempo y dinero (un ejemplo de ello lo constituyen
las investigaciones relacionadas con la clonacin, o el tratamiento contra diferentes
enfermedades como el SIDA - sndrome de inmunodeciencia adquirida- o el cncer, entre
otros).

Bajo esas circunstancias es muy probable que ms de un inventor pretenda obtener los
derechos para la explotacin de esas creaciones en un mismo pas, y ello se multiplica por
el nmero de pases en que se ha abordado el problema y se ha obtenido el resultado.
Pese a lo anterior, en materia de los derechos de propiedad industrial, rige el principio de
exclusividad, aceptado en la mayora de las legislaciones, que consiste en recompensar al
primero que registra un nuevo conocimiento con la condicin de que hubiera cumplido todos
los requisitos legales exigidos por la legislacin del pas al que acude para el inscripcin de
su invento.

Segn reere Rafael Prez Miranda4 este sistema de retribuir slo al primero ha sido
seriamente criticado por lo siguiente:

En primer lugar, perjudica a quienes llegaron a conocimientos cientcos bsicos que


no pueden registrarse pero que sirvieron de fundamento a los inventores que lograron
soluciones tecnolgicas.

En segundo lugar afecta a los investigadores que han invertido un largo tiempo y recursos
econmicos y por una diferencia de tiempo, que puede ser muy breve, pierden la posibilidad
de obtener ganancias y de recuperar la inversin realizada.

El fundamento de que las patentes estimulan las investigaciones ofrece un argumento


contrario: si slo se va a premiar al primero que obtenga una solucin inventiva, carece de
sentido que los pases de menor desarrollo inviertan en investigaciones que ya han sido
abordadas por pases industrializados que, por el tamao de sus instituciones y el gasto

3
ALVAREZ SOBERANIS, Jaime. La regulacin de las Invenciones y Marcas y de la Transferencia Tecnolgica. Mxico.
Primera ed. Ed. Porra, p. 37.
4
Op. Cit. p. 41.

18
CAPTULO I / ANTECENDENTES MARA NARVEZ TIJERINA

realizado, obtendrn primero los resultados exitosos. Adems, es necesario tener en cuenta
que al darle al innovador un monopolio temporario de la innovacin, se asegura que las
innovaciones realmente se produzcan, pero tambin se evita que se utilicen ptimamente
...por lo tanto... el sistema de patente puede incluirse entre aquellas relaciones de
produccin que inmovilizan las fuerzas productivas....5

No obstante los anteriores argumentos, la existencia de una armonizacin internacional,


en materia de propiedad industrial, y de un sistema de respeto a las prioridades en otros
pases, ha logrado evitar, en gran medida, los conictos relacionados con el espionaje
industrial.

B) Normas constitucionales alusivas a la Propiedad Industrial.

Las principales disposiciones constitucionales aplicables a la materia se pueden clasicar


en:

1) Garantas individuales.

La fraccin V del artculo 3 de la Constitucin Mexicana seala que el Estado tiene como
obligacin apoyar la investigacin cientca y tecnolgica; asimismo, en la fraccin VII de
este mismo artculo se establece que las universidades y dems instituciones de educacin
superior a las que la ley otorgue autonoma realizarn sus nes de educar, investigar y
difundir la cultura, respetando la libertad de ctedra e investigacin.

Consideramos que el artculo 5 se relaciona con la materia por ser el que garantiza la
libertad de dedicarse a la profesin, industria, comercio o trabajo de su preferencia, siendo
lcitos. Dentro del trmino comercio se incluyen los derechos de propiedad industrial y estos
slo pueden existir dentro de un contexto comercial o industrial.

El artculo 25 establece la rectora del Estado en el desarrollo nacional, garantizando en su


ltimo prrafo el aliento y la proteccin a la actividad econmica, as como las condiciones
para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo econmico nacional.
El artculo 26 determina que el Estado organizar un sistema de planeacin democrtica
del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al
crecimiento de la economa...

Es indudable que el crecimiento econmico est ligado ntimamente al progreso tecnolgico,


el cual se logra, entre otras medidas, con el fomento a la proteccin de las invenciones y
otros derechos de propiedad industrial.

Finalmente, el artculo 28, que estipula la prohibicin de los monopolios y las prcticas
monoplicas, hace una excepcin con los derechos de propiedad industrial al indicar en
su dcimo prrafo que no constituyen monopolios los privilegios que se concedan a los
inventores y perfeccionadores de alguna mejora para el uso exclusivo de sus inventos.

5
Op. Cit. p. 41.

19
EL SISTEMA MEXICANO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL CAPTULO I / ANTECENDENTES

2) Las facultades del Congreso de la Unin.

La propiedad industrial se entiende como reservada para ser legislada por el Congreso de la
Unin, de conformidad con lo establecido por la fraccin X del artculo 73 Constitucional, el
cual dispone:

El congreso tiene facultad:


X. Para legislar en toda la Repblica sobre hidrocarburos, minera, industria
cinematogrca, comercio, juegos con apuestas y sorteos; intermediacin y
servicios nancieros, energa elctrica, y nuclear, y para expedir las leyes de trabajo
reglamentarias del artculo 123.

Como se seal en prrafos precedentes, los derechos de propiedad industrial slo pueden
existir dentro de un contexto industrial o comercial, por lo que se concluye que la facultad
constitucional consignada en dicha fraccin comprende los derechos de referencia.

3) Las facultades del Presidente de la Repblica.

Corresponde al Ejecutivo Federal la aplicacin administrativa de la ley de la materia, de


conformidad con la fraccin XV del artculo 89 de la Constitucin, que establece dentro de
las facultades y obligaciones del Presidente de la Repblica:

Conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado, con arreglo a la ley respectiva, a los
descubridores, inventores o perfeccionadores de algn ramo de la industria.

4) Prevenciones Generales.

Finalmente, es menester sealar que el artculo 133 de la propia Constitucin se aplica


tambin a la materia, en virtud de que, como se ha armado, el sistema de propiedad
industrial se rige por la Constitucin Federal, por los tratados internacionales y por la Ley de
Propiedad Industrial, y este precepto no deja lugar a dudas en lo que se reere a la jerarqua
de las normas; a la letra dice:

Esta Constitucin, las leyes del Congreso de la Unin que emanen de ella y todos
los Tratados que estn de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el
Presidente de la Repblica, con aprobacin del Senado sern la Ley Suprema de toda la
Unin. Los jueces de cada Estado se arreglarn a dicha Constitucin, leyes y tratados, a
pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de
los Estados.

20
CAPTULO II / ORIGEN Y EVOLUCIN DE LA
MARA NARVEZ TIJERINA
REGULACIN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

CAPTULO II.

ORIGEN Y EVOLUCIN DE LA REGULACIN DE LA


PROPIEDAD INDUSTRIAL
A) Antecedentes legislativos del Derecho Intelectual Mexicano

1) Propiedad industrial

(a) Creaciones industriales

Segn reere David Rangel Medina6 la primera ley que rigi en Mxico en materia de
patentes de invencin fue el decreto expedido por las Cortes Espaolas el 2 de octubre de
1820, para asegurar el derecho de propiedad a los que inventen, perfeccionen o introduzcan
algn ramo de industria. El ttulo de propiedad de inventor no se llamaba patente, sino
certicado de invencin, el cual tena fuerza y vigor durante diez aos (art. 13).

Despus de consumada la independencia nacional, el primer texto legal que se expidi fue
la Ley de 7 de mayo de 1832 sobre privilegio exclusivo a los inventores o perfeccionadores
de algn ramo de industria, la cual sealaba para las patentes de invencin fuerza y vigor
durante diez aos.

El segundo fue la Ley de 7 de junio de 1890 sobre patentes de privilegio a los inventores
o perfeccionadores, conforme a la cual las patentes eran otorgadas por veinte aos
susceptibles de prrroga por cinco aos ms.

La Ley de Patentes de invencin expedida el 25 de agosto de 1903 que comenz a regir el


1 de octubre del mismo ao, j a las patentes un plazo de veinte aos susceptible de ser
prorrogado hasta por cinco aos ms (arts. 15 y 16). Esta Ley incorpor por primera vez las
patentes de modelos y dibujos industriales, sometindolas a lo prevenido respecto a las
patentes de invencin (art. 107).

La Ley de Patentes de Invencin del 26 de junio de 1928 que comenz a regir el 1 de enero
de 1929, sealaba para las patentes de invencin un plazo de veinte aos como mximo,
improrrogables, y para las patentes de modelo o dibujo industrial un plazo de diez aos (art.
33)

El Reglamento de esa Ley se expidi el 11 de diciembre de 1928 (Diario Ocial de la


Federacin [en adelante DOF] de 8 de enero de 1929)

La Ley de Propiedad Industrial del 31 de diciembre de 1942 (DOF de 31 de diciembre de


1942), que seal para las patentes de lnvencin un plazo lmprorrogable de quince aos

6
Op Cit.. Ed. Mc Graw Hill. Mxico. 1988. Pp. 3-9.

21
CAPTULO II / ORIGEN Y EVOLUCIN DE LA
EL SISTEMA MEXICANO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
REGULACIN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

y de diez para las patentes de modelo o dibujo industrial. Esta ley se caracteriza, desde
el punto de vista formal, porque codica todas las disposiciones relativas a patentes de
invencin, patentes de modelo y de dibujo industrial, marcas, avisos comerciales, nombres
comerciales y competencia desleal.

El Reglamento de la Ley de propiedad Industrial, de 31 de diciembre de 1942 se public en


el DOF el 31 de diciembre de 1942.

La Ley de Invenciones y Marcas de 30 de diciembre de 1975 (DOF de 10 de febrero de


1976), reformada en 1987 (DOF de 16 de enero de 1987) A pesar de su ttulo limitativo,
esta ley, como la que le precedi, abarc todas las instituciones que tradicionalmente
la doctrina, la legislacin y la jurisprudencia estiman como elementos constitutivos de la
propiedad industrial. El plazo de vigencia de las patentes era de diez aos improrrogables,
contados a partir de la fecha de expedicin del ttulo (art. 40) Incorpor el certicado
de invencin para inventos no patentables, el cual era objeto de registro con duracin de
10 aos (art. 67) Conserv los dibujos y los modelos industriales, pero dejaron de ser
protegidos por patentes, establecindose en su lugar el registro de los mismos con una
duracin de cinco aos improrrogables.

El Reglamento de dicha Ley se expidi el 4 de febrero de 1981 (DOF de 20 de febrero de


1981), emitindose otro posterior el 24 de agosto de 1988.

En 1972 se promulg la Ley sobre el Registro de la Transferencia de Tecnologa y el Uso y


Explotacin de Patentes y Marcas.

Su reglamento es del 16 de noviembre de 1982 (DOF de 25 de noviembre de 1982).

En 1990 se aprob una nueva ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de


Tecnologa y el Uso y Explotacin de Patentes y Marcas (DOF de 9 de enero de 1990).

(b) Signos distintivos

Por lo que se reere a los signos distintivos, se pueden encontrar los siguientes
antecedentes legislativos:

El artculo 12 de la Ley de Marcas de Fbrica del 28 de noviembre de 1889 estableca la


duracin indenida para la propiedad de las marcas.

La Ley de Marcas Industriales y de Comercio del 25 de agosto de 1903 (DOF de 2 de


septiembre de 1903), jaba al registro de la marca una vigencia de 20 aos (art. 6)
La Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales del 26 de junio de 1928 (DOF de 27
de julio de 1928) sealaba tambin un plazo de veinte aos al registro marcario (art.24)
El reglamento de esa ley se expidi el 11 de diciembre de 1928 (DOF de 31 de diciembre de
1928).

La ley de la Propiedad Industrial de 1942 estableca que los efectos del registro de la marca

22
CAPTULO II / ORIGEN Y EVOLUCIN DE LA
MARA NARVEZ TIJERINA
REGULACIN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

duraban diez aos, renovables por periodos similares (art. 132).


La ley de Invenciones y Marcas de 1975, sealaba que los efectos del registro de la marca
tenan una vigencia de cinco aos, renovables indenidamente por periodos de cinco aos
(art. 112)

(2) Derechos de autor

Los antecedentes legislativos mexicanos que han regulado la materia son en esencia los
que enseguida se sealan:

La Real Orden de 20 de octubre de 1764 dictada por Carlos III se considera como la primera
disposicin legislativa espaola que tom en cuenta los derechos intelectuales sobre las
obras literarias. Declaraba que los privilegios concedidos a los autores no se extinguan con
su muerte; que los autores podan defender sus obras ante el Santo Ocio de la Inquisicin
antes de que sta las prohibiera; se estableci por vez primera cundo una obra entraba
al dominio pblico, concedindose licencia para reimprimir un libro a quien quiera que se
presentase a solicitarla, despus de transcurrido un ao sin que el autor hubiera pedido
prrroga del privilegio.

Pero no fue sino hasta el 1 de junio de 1813 cuando de una manera expresa se reconoci
el derecho que tienen todos los autores sobre sus escritos. En efecto, las Cortes Generales
y Extraordinarias Espaolas, deseando que tales frutos del trabajo intelectual no quedasen
algn da sepultados en el olvido en perjuicio de la ilustracin y de la literatura nacionales,
decretaron las Reglas para Conservar a los Escritores la Propiedad de sus Obras. Este breve
decreto, en su primer inciso, conceda al autor el derecho exclusivo de imprimir sus escritos
durante toda su vida y por diez aos a sus herederos contados desde el fallecimiento de
aqul. El inciso segundo lo confera por cuarenta aos si el autor era un cuerpo colegiado.

El siguiente prrafo declaraba que transcurridos los anteriores plazos las obras caan en
el dominio pblico, y los ltimos apartados trataban lo relativo al derecho que tienen los
interesados para denunciar ante el juez a los infractores, incluso cuando se tratase de
reimpresin de peridicos.

El 3 de diciembre de 1846, el encargado del Supremo Poder Ejecutivo, don Jos Mariano
Salas, expidi un Decreto sobre Propiedad Literaria, considerando que las publicaciones y
otra clase de obras que hay en la Repblica, exigan que se jen los derechos que cada
autor, editor, traductor o artista, adquieran por tan apreciables ocupaciones. Era una
reglamentacin a las bases del decreto de 1813, con indicaciones sobre el paso de las
obras al dominio pblico, aumento del derecho de los herederos a 30 aos, igualdad de
mexicanos y extranjeros para el goce de los derechos y la penalidad a los falsicadores.
El Cdigo Civil de 1870 para el Distrito Federal y el Territorio de Baja California, que rigi
desde el 1o. de marzo de 1871, adopt el sistema seguido en el cdigo portugus, que en
uno de sus captulos comprenda todo lo relativo al trabajo literario en general. Tanto las
obras literarias como las dramticas y musicales, y las artsticas en general, se rigieron por
las disposiciones del nuevo cdigo mexicano, contenidas en el ttulo 8 del libro II; con el
nombre de Del trabajo, constaba de sendos captulos para disposiciones preliminares,

23
CAPTULO II / ORIGEN Y EVOLUCIN DE LA
EL SISTEMA MEXICANO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
REGULACIN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

propiedad literaria, propiedad dramtica, propiedad artstica, reglas para declarar la


falsicacin, penas para la fabricacin y disposiciones generales.

Por su parte, el Cdigo Civil (1884) se reprodujo del que le precedi, el ttulo 8 del libro
segundo, llamndolo igualmente Del trabajo.

En el Cdigo Civil para el Distrito y Territorios Federales en Materia Comn y para toda la
Repblica en Materia Federal de 31 de agosto de 1928 (DOF de 26 de mayo, 14 de julio,
3 de agosto y 31 de agosto de 1928), se consider que no poda identicarse la propiedad
intelectual con la propiedad comn porque la idea tiene que publicarse o reproducirse para
que entre bajo la proteccin del derecho. Razn por la cual dicho cdigo estim que en
el caso se trata de un derecho distinto al de propiedad, denominado derecho de autor,
consistente en un privilegio para la explotacin.

La primera ley especializada, autnoma respecto de la legislacin comprendida en el Cdigo


Civil, cuyo ttulo octavo del libro segundo derog, es la Ley Federal sobre el Derecho de Autor
de 30 de diciembre de 1947(DOF de 14 de enero de 1948)

La segunda es la Ley Federal sobre el Derecho de Autor de 29 de diciembre de 1956. (DOF


del 31 de diciembre del mismo ao).

Por Decreto de 4 de noviembre de 1963 (DOF de 21 de diciembre de 1963) fue reformada y


adicionada de modo tal que algunos comentaristas han opinado que este derecho constituye
una nueva legislacin, mismo que no es as, ya que no abrog la ley de 1956, sino que la
modic.

Otro decreto, fechado el 30 de diciembre de 1981 tambin la reform, a n de adecuarla a


las disposiciones contenidas en tratados y convenios internacionales en los que Mxico es
parte.

La ley fue objeto de nuevas reformas mediante decreto de 9 de julio de 1991 (DOF de 17
de julio de 1991) para adaptar su texto a la normatividad del Tratado de Libre Comercio de
Amrica del Norte.

Sus disposiciones fueron cambiadas una vez ms mediante el Decreto de 14 de diciembre


de 1993 que reforma, adiciona y deroga disposiciones de diversas leyes relacionadas con el
mencionado tratado (DOF del 22 de diciembre de 1993)

C) Normatividad nacional vigente de la propiedad industrial.

Los ordenamientos nacionales sobre la propiedad industrial actualmente en vigor en Mxico


son los siguientes:

a) Ley de la Propiedad Industrial de 25 de junio de 1991 (DOF de 27 de junio de 1991),


reformada mediante publicaciones en el DOF del 2 de agosto de 1994, 26 de diciembre

24
CAPTULO II / ORIGEN Y EVOLUCIN DE LA
MARA NARVEZ TIJERINA
REGULACIN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

de 1997, 17 de mayo de 1999, 26 de enero de 2004, 16 de junio de 2005 y 25 de


enero de 2006.

b) Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial de 18 de noviembre de 1994 (DOF


de 23 de noviembre de 1994), reformado el 10 de septiembre de 2002 y 19 de
septiembre de 2003.

c) Ley federal del derecho de autor (DOF de 24 de diciembre de 1996), reformada el 19 de


mayo de 1997 y el 23 de julio de 2003.

d)Reglamento de la ley federal del derecho de autor (DOF del 22 de mayo de 1998)
reformado el 14 de septiembre de 2005.

e) Decreto por el que se crea el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (DOF de 10


de diciembre de 1993).

f) Reglamento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (DOF de 14 de diciembre


de 1999), reformado el 1 de julio de 2002 y 15 de julio de 2004 (fe de erratas de este
ltimo, publicada en el DOF el 28 de julio de 2004).

g) Estatuto Orgnico del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (DOF de 27 de


diciembre de 1999) reformado el 10 de octubre de 2002 y 29 de julio de 2004.

h) Acuerdo que delega facultades en los directores generales adjuntos, coordinador,


directores divisionales, titulares de las ocinas regionales, subdirectores divisionales,
coordinadores departamentales y otros subalternos del IMPI, DOF de 15 de diciembre
de 1999), reformado el 29 de julio de 2004.

i) Acuerdo por el que se crea la Comisin intersecretarial para la proteccin, vigilancia y


salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual. (DOF de 4 de octubre de 1993).

k) Acuerdo que establece las reglas para la presentacin de solicitudes ante el IMPI (DOF
del 14 de diciembre de 1994) reformado el 22 de marzo de 1999.

l) Acuerdo por el que se establecen los plazos mximos de respuesta a los trmites ante
el IMPI (DOF de 10 de diciembre de 1996).

m) Acuerdo por el que se establecen reglas y criterios para la resolucin de diversos


trmites ante el IMPI (DOF de 9 de agosto de 2004).

n) Acuerdo por el que se dan a conocer los trmites inscritos en el Registro Federal de
Trmites y servicios que aplican la Secretara de Comercio y Fomento Industrial, los
organismos descentralizados y rganos desconcentrados del sector (DOF del 27 de
noviembre de 2000).

25
CAPTULO II / ORIGEN Y EVOLUCIN DE LA
EL SISTEMA MEXICANO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
REGULACIN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

o) Acuerdo por el que se dan a conocer todos los trmites y servicios inscritos en el
Registro Federal de Trmites y servicios as como los formatos que aplica el IMPI (DOF
de 20 de junio de 2000).

p) Acuerdo por el que se da a conocer la lista de instituciones reconocidas por el IMPU


para el depsito de material biolgico (DOF de 30 de mayo de 1997).

q) Ley Federal de Variedades Vegetales de 3 de octubre de 1996. (DOF del 25 de octubre


de 1996).

r) Reglamento de la Ley Federal de Variedades Vegetales, (DOF de 24 de septiembre de


1998).

s) Ley Aduanera (DOF de 15 de diciembre de 1996).

t) Cdigo penal federal, en lo correspondiente a las reformas del 24 de diciembre de


1996, 19 de mayo de 1997 y 19 de mayo de 1999.

u) Tarifa por los servicios que presta el IMPI (DOF de 23 de marzo de 2005).

v) Acuerdo por el que se determinan la organizacin, funciones y circunscripcin de las


ocinas regionales del IMPI (DOF de 7 de abril de 2000).

w) Declaracin General de Proteccin a la Denominacin de Origen Tequila para aplicarse


a la bebida alcohlica del mismo nombre (DOF de 13 de octubre de 1977) y sus
modicaciones (DOF de 3 de noviembre de 1999 y 26 de junio de 2000).

x) Declaracin General de Proteccin a la Denominacin de Origen Mezcal (DOF de 28 de


noviembre de 1994) y su modicacin del 8 de agosto de 2002.

y) Declaracin General de Proteccin a la Denominacin de Origen Olinal (DOF de 5 de


septiembre de 1994).

z) Declaracin General de Proteccin a la Denominacin de Origen Talavera (DOF de 17


de marzo de 1995) y sus modicaciones del 11 de noviembre de 1997 y 16 de octubre
de 2003.

aa) Declaracin General de Proteccin a la Denominacin de Origen Bacanora (DOF de 6


de noviembre de 2000).

bb) Declaracin General de Proteccin a la Denominacin de Origen Caf Veracruz (DOF


15 de noviembre de 2000).

cc) Declaracin General de Proteccin a la Denominacin de Origen Ambar de Chiapas


(DOF de 15 de noviembre de 2000).

26
CAPTULO II / ORIGEN Y EVOLUCIN DE LA
MARA NARVEZ TIJERINA
REGULACIN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

dd) Declaracin General de Proteccin a la Denominacin de Origen Caf Chiapas (DOF


de 27 de agosto de 2003).

ee) Declaracin General de Proteccin a la Denominacin de Origen Sotol (DOF de 8 de


agosto de 2002).

ff) Declaracin General de Proteccin a la Denominacin de Origen Charanda (DOF del


27 de agosto de 2003).

gg) Declaracin General de Proteccin a la Denominacin de Origen Mango Ataulfo del


Soconusco (DOF de 27 de agosto de 2003).

C) Normas de Tratados Internacionales

1) Convenio de Pars.

Este Convenio tuvo su origen en (1883) como respuesta a la necesidad de proteger las
invenciones para que no fueran objeto de la piratera internacional.

Es el primero en regular a escala internacional la propiedad intelectual; logr llevar a


las partes contratantes a sujetar sus legislaciones de propiedad intelectual a una serie
de principios fundamentales que subsisten hasta nuestros das, sin dejar de ser lo
sucientemente elsticos como para oponerse a las legislaciones nacionales.

Segn Ernesto Aracama Zorraqun7, los principios fundamentales del convenio son:

a) El trato nacional (artculos 2 y 3), en virtud del cual cada Estado


contratante debe otorgar a los nacionales de los miembros restantes los
mismos derechos que a sus ciudadanos.
b) El derecho de prioridad (artculo 4), segn el cual, quien solicita una
patente o modelo de utilidad en alguno de los pases contratantes cuenta con
el plazo de un ao para registrarlo en el resto de los pases miembros.

Las relativas especcamente al derecho de patentes son las siguientes:

a) Independencia de las patentes (artculo 4 bis) que implica que la


concesin de una patente en un pas no da derecho a exigir proteccin en
otros; y por otro lado, la negativa o caducidad de la patente en un pas no
constituye argumento suciente para rechazar la solicitud en otro.
b) Mencin del inventor en la patente (artculo 4 ter)
c) Patentabilidad en caso de restriccin legal de la venta (artculo 4 quarter)
d) Limitaciones y sanciones en caso de no-explotacin (artculo 5): en virtud
de ese convenio, los titulares de las patentes estn obligados a explotar

7
El Convenio de Pars y los pases de Amrica Latina. Revista La Propiedad Intelectual. Ao VII, No. 2, Ginebra, Suiza,
1975, pp 119 y 120.

27
CAPTULO II / ORIGEN Y EVOLUCIN DE LA
EL SISTEMA MEXICANO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
REGULACIN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

su invento directa o indirectamente; en caso contrario, los gobiernos estn


facultados para imponer dicha obligacin a travs de la concesin de una
licencia obligatoria.
e) Perodo de gracia para el pago de impuestos y tasas (artculo 5 bis)
f) Introduccin libre de objetos patentados que formen parte de medios de
locomocin (artculo 5 ter)
g) Introduccin de productos fabricados por aplicacin de un procedimiento
patentado en el pas de importacin (artculo 5 quarter): la condicin para
aplicar este principio es que la introduccin en el pas se haya hecho en forma
legal.
h) Proteccin temporal en las exposiciones (artculo 11)
i) Creacin de un servicio especial para la comunicacin al pblico de las
patentes de invencin (artculo 12)

1) Convenio que establece la Organizacin Mundial de la Propiedad Intelectual.

Esta organizacin (OMPI) se cre en 1967 con el objetivo de dar estmulo a la actividad
creadora y promover en todo el mundo la propiedad intelectual, con una tendencia hacia la
modernizacin y mayor ecacia de la administracin de las uniones instituidas en el campo
de la proteccin de la propiedad intelectual, garantizando el respeto a la soberana de las
partes contratantes.

En los trminos de este convenio, la propiedad intelectual comprende los derechos relativos
a:

a) Obras literarias, artsticas y cientcas;


b) Interpretaciones de los artistas intrpretes y a las ejecuciones de los artistas
ejecutantes, a los fonogramas y a las emisiones de radiodifusin;
c) Invenciones en todos los campos de la actividad humana;
d) Descubrimientos cientcos;
e) Dibujos y modelos industriales;
f) Marcas de fbrica, de comercio y de servicio, as como a los nombres y
denominaciones comerciales;
g) La proteccin contra la competencia desleal, y todos los dems derechos
relativos a la actividad intelectual en los terrenos industrial, cientco, literario y
artstico.

Entre las funciones que realiza la OMPI se destacan:

a) La armonizacin de las legislaciones nacionales sobre esta materia;


b) Favorecer la conclusin de todo acuerdo internacional destinado a fomentar la
proteccin de la propiedad intelectual;
c) Prestar su cooperacin a los Estados que le pidan asistencia tcnico-jurdica en
el campo de la propiedad intelectual;
d) Mantener los servicios que faciliten la proteccin internacional de la propiedad

28
CAPTULO II / ORIGEN Y EVOLUCIN DE LA
MARA NARVEZ TIJERINA
REGULACIN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

intelectual y, cuando as proceda, efectuar registros en esta materia y publicar


los datos relativos a esos registros.

El rgano supremo de la OMPI es la Asamblea General; est formada por un representante


de cada Estado miembro; para que se considere que hay qurum debern estar
representados en cualquier sesin por lo menos la tercera parte stos.

Las decisiones se toman por mayora de dos terceras partes de los votos emitidos; con dos
excepciones: la primera se reere al caso de que se trate de tomar la administracin de otro
acuerdo internacional destinado al fomento de la proteccin de la propiedad intelectual, en
cuyo caso se requiere una mayora de tres cuartas partes de los votos emitidos, la segunda
cuestin se relaciona con la aprobacin de un acuerdo con la Organizacin de las Naciones
Unidas, en la cual la mayora deber formarse por el noventa por ciento de los votos
emitidos.

3) Acuerdo sobre los aspectos de propiedad intelectual incluido el comercio de


mercancas falsicadas.

Ese Acuerdo, conocido como Acuerdo TRIPS fue adoptado como parte integrante del Acta
Final de la Ronda Uruguay en abril de 1994.

Uno de sus objetivos fundamentales es la provisin de normas y principios adecuados


relativos a la existencia, alcance y ejercicio de los derechos de propiedad intelectual
relacionados con el comercio.8

Con la suscripcin de dicho Acuerdo se pretende, de conformidad con el artculo 7,


contribuir a la promocin de la innovacin tecnolgica y a la transferencia y difusin
de la tecnologa, beneciando tanto a productores como a usuarios de conocimientos
tecnolgicos, favoreciendo el bienestar social y econmico y el equilibrio de derechos y
obligaciones.

Establece reglas bsicas respecto a la denicin de los derechos de propiedad intelectual,


derechos exclusivos que coneren, duracin mnima de la proteccin, requisitos de uso y
licencias, entre otras.

Asimismo establece la obligacin por parte de los pases miembros de establecer en sus
legislaciones nacionales respectivas los procedimientos de observancia de los derechos de
propiedad intelectual, conforme a lo previsto en el Acuerdo, lo que incluye la adopcin de
medidas ecaces contra la infraccin a cualquier derecho de propiedad intelectual, evitando
la creacin de obstculos al comercio legtimo.

4) Tratado de cooperacin en materia de patentes.


Suscrito por Mxico en 1994, este tratado tiene como principal objetivo el de simplicar,

8
Principios bsicos del Acuerdo TRIPS, Anexo 1C del acta nal en la que se incorporaron los resultados de la Ronda
Uruguay de negociaciones comerciales multilaterales. Reunin ministerial de Marrakech. 15 de diciembre de 1993.

29
CAPTULO II / ORIGEN Y EVOLUCIN DE LA
EL SISTEMA MEXICANO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
REGULACIN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

hacer ms ecaz y econmico el procedimiento a seguir para solicitar la proteccin de una


patente de invencin cuando se quiere obtener esa proteccin en varios pases.

Antes de la introduccin del sistema de este tratado, el nico medio de obtener la proteccin
para la misma invencin en varios pases consista prcticamente en presentar solicitudes
separadas en cada uno de los mismos; al no guardar ninguna relacin esas solicitudes entre
s, implicaban una repeticin de las operaciones de presentacin y examen en cada pas.
Para lograr el objetivo sealado, el tratado establece un sistema internacional ante una sola
ocina de patentes, denominada ocina receptora; sta recibe la solicitud nica, que debe
estar redactada en un solo idioma y esta solicitud surte efectos en cada uno de los pases
(que sean partes) que el interesado seale en su solicitud. Esta misma ocina efectuar
el examen de forma y someter la solicitud a una bsqueda internacional que da como
resultado un informe en que se indica al peticionario si su solicitud procede en cada uno de
los pases por l indicados.

El procedimiento indicado es a grandes rasgos lo que en el Tratado se denomina como fase


internacional; la fase nal del procedimiento se llevar a cabo en las ocinas nacionales de
cada uno de los pases de inters.

5) Arreglo de Lisboa Relativo a la Proteccin de las Denominaciones de Origen y su


Registro Internacional
Vigente en Mxico desde el 25 de septiembre de 1966, seala en su artculo 2: Se
entiende por denominacin de origen, en el sentido del presente Arreglo, la denominacin
geogrca de un pas, de una regin o de una localidad que sirva para designar un producto
originario del mismo y cuya calidad o caractersticas se deben exclusiva o esencialmente al
medio geogrco, comprendidos los factores naturales y los factores humanos.

Su importancia radica en que asegura la proteccin contra toda usurpacin o imitacin,


reprimiendo aqullas indicaciones de procedencia falsas o engaosas.

Los Estados miembros estn comprometidos a resguardar en sus territorios las


denominaciones de origen de los productos de los otros pases de la Unin, que hubiesen
sido reconocidas y protegidas como tales en el pas de acuerdo con lo que determina el
Convenio que establece la Organizacin Mundial de la Propiedad Intelectual.

De conformidad con ese tratado, El pas de origen es aquel cuyo nombre constituye la
denominacin de origen que ha dado al producto su notoriedad o bien aqul en el cual est
situada la regin o la localidad cuyo nombre constituye la denominacin de origen que ha
dado al producto su notoriedad.

6) Tratado sobre la propiedad intelectual de los circuitos integrados.

Se rm en Washington D.C. en mayo de 1989. Su funcin primordial consiste en asegurar


la proteccin de los circuitos integrados y esquemas de trazado, ambos elementos
fundamentales para la industria electrnica.

30
CAPTULO II / ORIGEN Y EVOLUCIN DE LA
MARA NARVEZ TIJERINA
REGULACIN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Este tratado otorga la libertad a las partes para proteger a estas guras mediante derechos
de autor, patentes, modelos de utilidad o cualquier otra forma, con el propsito de ayudar a
la consecucin de los nes del tratado.

Asimismo establece como medios para la solucin de controversias las consultas, la


conciliacin, la mediacin y el arbitraje, y si de esta manera no se llegase a una solucin,
prev la formacin de grupos especiales integrados por expertos gubernamentales, que
emitirn su opinin y la enviarn a la Asamblea (rgano supremo) para su examen, siendo
sta quien pone n a la controversia.

5) Convenio Internacional para la Proteccin de las Obtenciones Vegetales.

Vigente en Mxico desde el 9 de agosto de 1997, este convenio tiene por objeto regular la
proteccin de quien obtiene una nueva especie vegetal, que tenga uno o varios caracteres
importantes, distintos de cualquier otra variedad notoriamente conocida en el momento en
que se solicite la proteccin.9

Se prev la posibilidad de proteger las obtenciones vegetales mediante una patente y no


necesariamente alguna gura especial. Pueden ser objeto de proteccin todos los gneros y
especies vegetales.

La convencin reconoce al obtentor el derecho de que se someta a su autorizacin previa, la


produccin con nes comerciales, la puesta a la venta y/o la comercializacin del material
de reproduccin o de multiplicacin vegetativa, de la variedad (artculo 5, inciso 1)

9
PEREZ MIRANDA, Rafael. Op. Cit. pp. 60 y ss.

31
CAPTULO III / LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
EL SISTEMA MEXICANO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
ENTRE MXICO Y LOS PASES DE AMRICA

CAPTULO III.

LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO ENTRE


MXICO Y LOS PASES DE AMRICA.
A) Naturaleza de los tratados de libre comercio

Los tratados de libre comercio se rigen por el Derecho Internacional Pblico10; por tanto, su
interpretacin y aplicacin estn reguladas por las disposiciones de derecho internacional
aplicables a los tratados internacionales. Del mismo modo, las violaciones a dichos
tratados estn reguladas por las normas de derecho internacional pblico aplicables a las
violaciones a cualquier tratado de naturaleza anloga.

Desde el punto de vista interno, las reglas acerca de la suscripcin de los tratados estn
contenidas en la Constitucin y en la Ley sobre la Celebracin de Tratados, que se public
en el DOF el 2 de enero de 1992.

La Ley sobre la Celebracin de Tratados dispone que existen dos tipos de convenios regidos
por el derecho internacional, los tratados y los acuerdos interinstitucionales y en su artculo
2 los dene en los siguientes trminos:

I.- Tratado: el convenio regido por el derecho internacional pblico, celebrado


por escrito entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y uno o varios
sujetos de Derecho Internacional Pblico, ya sea que para su aplicacin
requiera o no la celebracin de acuerdos en materias especcas, cualquiera
que sea su denominacin, mediante el cual los Estados Unidos Mexicanos
asumen compromisos. De conformidad con la fraccin I del artculo 76 de la
Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados debern
ser aprobados por el Senado y sern Ley Suprema de toda la Unin cuando
estn de acuerdo con la misma, en los trminos del artculo 133 de la propia
Constitucin.

II.- Acuerdo Interinstitucional: el convenio regido por el derecho internacional


pblico, celebrado por escrito entre cualquier dependencia u organismo
descentralizado de la Administracin Pblica Federal, Estatal o Municipal
y uno o varios rganos gubernamentales extranjeros u organizaciones
internacionales, cualquiera que sea su denominacin, sea que derive o no
de un tratado previamente aprobado. El mbito material de los acuerdos
interinstitucionales deber circunscribirse exclusivamente a las atribuciones
propias de las dependencias y organismos descentralizados de los niveles de
gobierno mencionados que los suscriben.

10
Artculo 2, inciso 1, subinciso a) de la Convencin sobre el Derecho de los Tratados, rmada en Viena, publicada en
el Diario Ocial de la Federacin el 14 de febrero de 1975.

32
CAPTULO III / LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
MARA NARVEZ TIJERINA
ENTRE MXICO Y LOS PASES DE AMRICA

Para la Conferencia de las Naciones Unidas Sobre el Derecho de los Tratados, los acuerdos
institucionales, conocidos tambin en la prctica internacional con la denominacin de
acuerdos ejecutivos, son idnticos a los tratados en cuanto a su naturaleza, y por tanto,
deben estar sujetos a las mismas disposiciones y al rgimen que les es aplicable, ya que
producen los mismos efectos.

Por su parte, la Constitucin seala que los tratados son la ley suprema de la unin,
sujetndolos a la condicin de que sea el Presidente quien los celebre, con aprobacin del
Senado,11 sin hacer alusin alguna a los referidos acuerdos institucionales, los cuales se
han celebrado en la prctica mexicana, an antes de la promulgacin de la Ley sobre la
Celebracin de los Tratados.

En opinin de diversos autores,12 las disposiciones de un tratado internacional pueden


ser o no autoaplicativas, es decir, disposiciones que por su redaccin puedan aplicarse
directamente a los particulares sin que se requiera de una disposicin legislativa interna,
o bien disposiciones para cuya aplicacin a los particulares sea indispensable una accin
legislativa interna. Un ejemplo de esto ltimo lo constituye el artculo 1718 del TLCAN el
cual dispone que las Partes estn obligadas a adoptar las medidas a n de que la autoridad
aduanera est facultada para detener en la frontera las mercancas que violen los derechos
de propiedad intelectual.

B) Generalidades.

En los ltimos aos Mxico ha adoptado una serie de medidas muy signicativas en el
mbito econmico.

Entre estas medidas destacan los tratados de libre comercio que ha celebrado con Estados
Unidos y Canad (TLCAN), Colombia y Venezuela (G-3), Bolivia, Costa Rica, Nicaragua y Chile.

En virtud de estos tratados se crean zonas de libre comercio, lo que de acuerdo con
Yolanda Huerta Casado, se traduce en una eliminacin gradual de las restricciones y
gravmenes que obstaculizan el comercio entre los pases miembros, manteniendo sus
propios regmenes de comercio exterior, es decir, no se adopta un arancel comn con pases
terceros ni existen instituciones supranacionales.13

De conformidad con lo anterior, se puede armar que las zonas de libre comercio se apoyan
en los siguientes principios:

a) Eliminacin o reduccin de medidas tanto arancelarias como no arancelarias que


restringen el comercio entre los Estados Contratantes;

11
Artculos 133, 89 fraccin X y 76 FR. I.
12
ORTIZ AHLF, Loreta y otros. Aspectos Jurdicos del Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte y sus Acuerdos
Paralelos. Coleccin Ensayos Jurdicos. Segunda ed. Ed. Themis. Mxico. 1998, p. 21.
13
BECERRA RAMIREZ Manuel (Traduccin y compilacin). Derecho de la Propiedad Intelectual. Una Perspectiva Trina-
cional. Primera ed. Editado por el Instituto de Investigaciones Jurdicas de la UNAM. Mxico. 1998, p. 135.

33
CAPTULO III / LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
EL SISTEMA MEXICANO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
ENTRE MXICO Y LOS PASES DE AMRICA

b) Dicha eliminacin o reduccin debe efectuarse en un tiempo que los Estados


contratantes consideren razonable;
c) Los niveles arancelarios y no arancelarios al comercio que se sostengan en la zona
de libre comercio no podrn ser ms altos o ms restrictivos a otros pases despus
de haber integrado la zona.

Los tratados objeto de este estudio contemplan como uno de sus propsitos el de alentar la
innovacin y la creatividad a travs de la proteccin a los derechos de propiedad intelectual.

Contemplan la sujecin a los principios de trato nacional, nacin ms favorecida y


transparencia.

El principio de trato nacional, como ha quedado asentado en el captulo precedente implica


que cada Estado contratante otorgue a los nacionales de los miembros restantes los
mismos derechos que a sus ciudadanos.

El principio de nacin ms favorecida implica que si una de las partes concede privilegios,
ventajas o inmunidades adicionales a un Estado que no forme parte del tratado, los
miembros podrn gozar de los mismos incondicionalmente.

De conformidad con los tratados, debe asegurarse que las medidas destinadas a la
proteccin que se otorga a los derechos de propiedad intelectual no se conviertan en un
obstculo para el comercio legtimo.

Se incorporan disposiciones destinadas a adoptar medidas y procedimientos para impedir


la entrada de mercancas fabricadas o marcadas ilcitamente, suspendiendo la autoridad
aduanera la libre circulacin de las mercancas, previa solicitud por parte del titular del
derecho, lo que de acuerdo con la opinin de Julio Javier Cristiani14 contribuye a una
mayor proteccin al consumidor al asegurar la procedencia legtima de los productos de
importacin.

Estas disposiciones no constituyen una novedad, ya que estn contenidas tambin en los
artculos 9 a 10 ter del Convenio de Pars.

Asimismo se contempla la posibilidad de adoptar medidas precautorias destinadas a evitar


una infraccin a los derechos de propiedad industrial y conservar las pruebas relacionadas
con la presunta infraccin y as prevenir el dao econmico a los titulares de los derechos.
Las citadas medidas deben ajustarse a los principios equivalentes establecidos para las
providencias precautorias dictadas por las autoridades judiciales.

A continuacin se dar un panorama general de los derechos de propiedad industrial en los


tratados de libre comercio celebrados por Mxico con los pases de Amrica.

14
Los signos distintivos y la aplicacin coercitiva de los derechos de propiedad intelectual en el Tratado de Libre
Comercio de Amrica del Norte. Primera ed. Editado por el Instituto de Investigaciones Jurdicas de la UNAM. Mxico.
1988, p. 173.

34
CAPTULO III / LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
MARA NARVEZ TIJERINA
ENTRE MXICO Y LOS PASES DE AMRICA

C) Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte (TLCAN)

Se public en el DOF el 12 de Diciembre de 1993 e inici su vigencia el 1 de enero del


siguiente ao.

El captulo 17 precisa y delimita el mbito de proteccin de la propiedad intelectual;


los derechos de propiedad industrial que se contemplan en este captulo son: marcas,
patentes, esquemas de trazado de circuitos de semiconductores integrados, secretos
industriales, indicaciones geogrcas y diseos industriales.

1) Marcas
En el captulo precedente qued precisado el concepto de marca; para efectos del TLCAN
se incluyen las marcas de servicios, las colectivas y las de certicacin. La condicin para
que una marca se registre es que los signos sean visibles y que no contengan elementos
inmorales, escandalosos o que induzcan a error o elementos que puedan denigrar o sugerir
falsamente una relacin con personas, instituciones, creencias, smbolos nacionales de
cualquiera de las partes, o que las menosprecien o afecten su reputacin. Para conservar
el registro es indispensable su uso.

La duracin inicial del registro debe ser de diez aos por lo menos, con la posibilidad de
renovarse por plazos no menores a diez aos, siempre que se satisfagan los requisitos y
condiciones para la renovacin.

El perodo para la cancelacin de una marca por falta de uso injusticado es de dos aos.

Las partes otorgan a los titulares de las marcas registradas el derecho de impedir a
terceros el uso en el comercio de signos idnticos para bienes similares a los que se aplica.

2) Patentes
Para solicitar una patente en cualquiera de las partes, es indispensable que se trate
de invenciones nuevas, que resulten de una actividad inventiva y sean susceptibles de
aplicacin industrial.

Se prev la posibilidad de patentar productos y procesos en cualquier campo de la


tecnologa, as como variedades de plantas y los microorganismos destinados a la industria
farmacutica y agroqumica; tambin contempla la exclusin de invenciones con el n de
proteger el orden pblico o la moral, e inclusive para proteger la vida y la salud humana,
animal y vegetal o para evitar dao grave a la naturaleza o al ambiente.

Las prerrogativas que se otorgan a los titulares de las patentes, de conformidad con
el TLCAN son las que dispone la Ley de Propiedad Industrial en Mxico, las cuales han
quedado precisadas en el captulo precedente.

Se establece un perodo de duracin mnima de una patente de veinte aos contados a


partir de la presentacin de la solicitud o de diecisiete a partir de su otorgamiento.

35
CAPTULO III / LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
EL SISTEMA MEXICANO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
ENTRE MXICO Y LOS PASES DE AMRICA

3) Esquemas de trazado de circuitos semiconductores integrados


Para delimitar la proteccin y denicin de los conceptos y de los derechos sobre estos
esquemas, el TLCAN se remite al Tratado sobre la Propiedad Intelectual Respecto de los
Circuitos Integrados, abierto a la rma el 26 de mayo de 1989.

Se seala expresamente que no se permitirn las licencias obligatorias de esquemas de


trazado de circuitos integrados.

Se prev la posibilidad de que las partes protejan los esquemas de trazado de circuitos
integrados a travs de un registro o sin ste. La duracin mnima de la proteccin en ambos
casos es de diez aos por lo menos, de conformidad con los prrafos 6 y 7 del artculo
1710; sin embargo, en el octavo prrafo advierte que una Parte podr establecer que la
proteccin caducar quince aos despus de la creacin del esquema de trazado.

4) Secretos Industriales
El TLCAN obliga a las partes a que provean a cualquier persona los medios legales para
impedir que los secretos industriales se revelen, adquieran o usen por otras personas sin el
consentimiento de la persona que legalmente tenga bajo control la informacin.

Las condiciones que impone para considerar una informacin como secreto industrial son:

a) Que la informacin no sea conocida en general ni accesible a las personas


integrantes de los crculos que normalmente manejan el tipo de informacin de que
se trate;
b) Que la informacin tenga un valor comercial efectivo o potencial por ser secreta;
y
c) Que se hayan adoptado las medidas razonables para mantener la informacin en
secreto.

Las partes no podrn limitar la duracin de la proteccin de los secretos industriales en


tanto se cumpla con las condiciones sealadas.

Tampoco podrn imponer condiciones excesivas o discriminatorias para el licenciamiento de


los secretos.

Cuando la informacin guardada en secreto est relacionada con productos frmaco


qumicos o agroqumicos cuyos componentes sean nuevos y una de las partes exija la
presentacin de datos sobre experimentos u otros necesarios para determinar la seguridad
o ecacia del uso de los productos, esa Parte proteger los datos cuando su generacin
implique un esfuerzo considerable.

5) Indicaciones geogrcas

El concepto de indicaciones geogrcas abarca a las denominaciones de origen y a las


indicaciones de procedencia; la primera constituye una modalidad de la propiedad industrial,
en tanto que la ltima no lo es.

36
CAPTULO III / LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
MARA NARVEZ TIJERINA
ENTRE MXICO Y LOS PASES DE AMRICA

El artculo 1712.1 establece que las partes dispondrn los medios legales para que las
personas interesadas puedan impedir el uso de cualquier medio que, en la designacin o
presentacin del producto, indique o sugiera que el producto de que se trate proviene de
un territorio, regin o localidad distinta al verdadero lugar de origen, de modo que induzca
al pblico a error en cuanto al origen geogrco del producto y cualquier otro acto de
competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial, remitindose
al artculo 10 bis del Convenio de Pars.

Las partes tienen la obligacin de negar el registro de una marca o, en su caso, anularlo
cuando sta consista en una indicacin geogrca respecto de productos que no se
originaron en dicho territorio, cuando se induzca al pblico a un error en cuanto al origen
geogrco verdadero de los productos.

El artculo 1712 contiene una serie de disposiciones que regulan los derechos adquiridos
por el uso previo de una indicacin geogrca, adems establece mecanismos para impedir
su uso y cancelar el eventual registro de una indicacin geogrca.

Cabe destacar que en los trminos del TLCAN se reconocen el tequila y el mezcal como
productos distintivos, al igual que el Bourbon Whiskey, el Tennessee Whiskey y el Canadian
Whiskey. Este reconocimiento no se incluy en el captulo relativo a la Propiedad Intelectual,
sino en el de acceso de bienes al mercado (Anexo 313 del Captulo III, relativo al acceso de
bienes al mercado), debido a que Canad y Estados Unidos no se han adherido al Arreglo de
Lisboa.

6) Diseos Industriales

Las Partes se obligan a otorgar proteccin a los diseos industriales siempre que sean
nuevos u originales, es decir que dieran en grado signicativo de diseos o combinaciones
de caractersticas conocidos, y que no estn dictados de acuerdo a consideraciones
esencialmente tcnicas o funcionales.

La duracin mnima de esta proteccin es de diez aos.

D) Tratado de Libre Comercio entre Mxico, Colombia y Venezuela (Grupo de los tres)

Este Tratado se rm el 15 de junio de 1994 durante la IV Cumbre Iberoamericana en


Cartagena de Indias. Se public en el DOF el 9 de enero de 1995.

El captulo XVIII dispone las reglas que rigen en materia de propiedad intelectual entre
los tres pases; cabe, sin embargo, destacar que este captulo no rige entre Colombia
y Venezuela, lo que de ninguna manera afecta a los derechos que Mxico pudiera tener
conforme al Tratado.15

15
Artculo 1-03.

37
CAPTULO III / LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
EL SISTEMA MEXICANO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
ENTRE MXICO Y LOS PASES DE AMRICA

Este tratado dedica una gran parte del captulo a la proteccin de las marcas y deja de lado
la proteccin de las patentes, diseos industriales y modelos de utilidad.

1) Marcas

El artculo 18-08 exige como condicin para que las Partes puedan registrar una marca, que
los signos sean visibles o perceptibles si son susceptibles de representacin grca, que no
atenten contra la moral y las buenas costumbres ni reproduzcan smbolos nacionales o que
induzcan a error.

Lo anterior plantea la posibilidad del registro de marcas no visibles pero s perceptibles por
otros sentidos, como puede ser el odo o el tacto, situacin que no se da en la legislacin
mexicana vigente.

La duracin mnima de la proteccin es de diez aos, contados a partir de la fecha de la


presentacin de la solicitud.

El artculo 18-09.2 establece que cuando en dos o ms Partes existan registros sobre una
marca idntica o similar a nombre de titulares diferentes, para distinguir bienes o servicios
similares, se prohibe su comercializacin en el territorio de la otra parte donde se encuentre
tambin registrada, salvo que exista acuerdo previo entre los titulares.

Se requiere el uso de las marcas para conservar su vigencia, salvo que existan causas
debidamente justicadas, tales como restricciones a la importacin. La falta de uso durante
un perodo de tres aos es causa de caducidad del registro, en los trminos del tratado.

El artculo 18-15 dispone que las Partes podrn establecer condiciones para el
licenciamiento y cesin de las marcas, pero no se permitirn las licencias obligatorias de
marcas.

2) Denominaciones de origen

En relacin con las denominaciones de origen, el tratado establece que se protegern en


los trminos de la legislacin de cada parte, obligndose a tomar las medidas necesarias
para impedir el uso de cualquier medio que en la designacin del bien indique o sugiera que
el bien de que se trate proviene de un territorio, regin o localidad distinta del verdadero
lugar de origen, de modo que induzca al pblico a error en cuanto al origen geogrco del
producto; asimismo las Partes se comprometen a evitar cualquier otro uso que constituya un
acto de competencia desleal en los trminos del artculo 10 bis del Convenio de Pars.

3) Secretos Industriales

Las condiciones para que las Partes protejan un secreto industrial contra la revelacin,
adquisicin o uso sin consentimiento del titular son las indicadas en el punto C) 4).

Dicha informacin, conforme al artculo 18-17.2 debe referirse a:

38
CAPTULO III / LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
MARA NARVEZ TIJERINA
ENTRE MXICO Y LOS PASES DE AMRICA

- La naturaleza, caractersticas o nalidades de los bienes;


- Los mtodos o procesos de produccin;
- Los medios o formas de distribucin o comercializacin de bienes o prestacin de
servicios.

La vigencia de la proteccin se prolongar durante todo el tiempo que subsistan las


condiciones indicadas.

4) Proteccin de las obtenciones vegetales

Para la proteccin de las variedades vegetales, el tratado se remite a las disposiciones del
Convenio Internacional para la Proteccin de Obtenciones Vegetales, en la medida en que
los sistemas legales sean compatibles.

E) Tratado de Libre Comercio entre Mxico y Bolivia

En vigor desde el 1 de enero de 1995, el captulo XVI se encarga de la proteccin y defensa


de la propiedad intelectual y se rige por los principios de trato nacional y de nacin ms
favorecida, asegurndose que las medidas que se tomen no se conviertan en obstculos al
comercio legtimo.

1) Marcas

Sobre el particular el artculo 16-15 contempla el registro de marcas de servicio y colectivas,


siempre y cuando sean visibles.

El registro conere el derecho de uso exclusivo y contempla una duracin mnima de


diez aos a partir de la fecha de presentacin de la solicitud o de su concesin, y podr
renovarse por perodos similares, siempre que se cumpla con las condiciones que establece
la legislacin de cada una de las Partes.

Para mantener la vigencia del registro es indispensable su uso, ya que se establece en el


artculo 16-21 que la cancelacin procede cuando se haya dejado de usar injusticadamente
la marca por un periodo de dos aos.

2) Franquicias

Este tratado obliga a las Partes a proteger y facilitar el establecimiento de franquicias,


permitiendo, en concordancia con el artculo 16-24, la celebracin de contratos que incluyan
la licencia de uso de una marca, la transmisin de conocimientos tcnicos o de asistencia
tcnica para que la persona a quien se le concede esa franquicia pueda producir o vender
bienes o prestar servicios de manera uniforme y con los mtodos operativos, comerciales
y administrativos establecidos por el titular de la marca, tendientes a mantener la calidad,
prestigio e imagen de los bienes o servicios a los que sta distingue.

39
EL SISTEMA MEXICANO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL CAPTULO III / LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
ENTRE MXICO Y LOS PASES DE AMRICA

3) Indicaciones geogrcas y denominaciones de origen

La proteccin de estos derechos de propiedad industrial se llevar a cabo de acuerdo a la


legislacin vigente en cada parte.

En los trminos del tratado, las partes se comprometen a establecer los medios legales
para evitar el uso que pudiera crear confusin en cuanto al origen de los productos o que
constituya un acto de competencia desleal en el sentido sealado por el artculo 10 bis del
Convenio de Pars.

4) Diseos industriales

Las Partes se comprometen a garantizar que los requisitos para obtener la proteccin
de los diseos industriales, en especial los referidos al costo, examen o publicacin, no
menoscaben injusticadamente la oportunidad de una persona para solicitar y obtener el
registro.

La duracin mnima de los registros es de diez aos contados a partir de la fecha de la


presentacin de la solicitud.

5) Patentes

La proteccin para las patentes cubre a bienes y procesos en las reas tecnolgicas que
permita la legislacin de cada parte, con la condicin de que sean nuevos, resulten de una
actividad inventiva y sean susceptibles de aplicacin industrial.

Las Partes pueden excluir de la patentabilidad aquellas invenciones cuya explotacin


comercial en su territorio deba impedirse para proteger el orden pblico o la moral, inclusive
para proteger la salud o la vida humana, animal o vegetal o para evitar dao grave a la
naturaleza o al ambiente.

Asimismo, se crea el compromiso de otorgar proteccin a las variedades vegetales, de


conformidad con la legislacin de cada parte.

Se plantea la posibilidad de soslayar requisitos para la transmisin de las patentes en casos


de emergencia nacional o en situaciones de extrema urgencia o en casos de uso pblico
sin nes comerciales; sin embargo se aclara que el empleo y la duracin de esos usos se
limitarn a los nes para los que hayan sido autorizados y no sern exclusivos.

La duracin mnima de los derechos sobre una patente es de veinte aos, contados a partir
de la fecha de presentacin de la solicitud, sujetando su vigencia a la explotacin, ya que a
falta de sta, las Partes tienen la facultad de revocarla.

6) Modelos de utilidad

En materia de modelos de utilidad, el Tratado los dene en los mismos trminos que lo hace

40
CAPTULO III / LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO MARA NARVEZ TIJERINA
ENTRE MXICO Y LOS PASES DE AMRICA

la ley mexicana de la materia y seala que su vigencia es de diez aos improrrogables.

7) Secretos industriales y de negocios

En los trminos de este tratado, para la proteccin de los secretos industriales y de


negocios se requiere que renan los elementos ya sealados en el punto C) d) de este
captulo. Las Partes se comprometen a no limitar su duracin en tanto subsistan las
condiciones descritas.

8) Asistencia tcnica

De conformidad con el anexo del citado captulo XVI del Tratado, Mxico se compromete
a prestar, previa peticin, asistencia tcnica a Bolivia, sin que ello implique ningn
compromiso de apoyo nanciero. Dicha asistencia comprender:

a) Apoyo en la adecuacin de procedimientos y reglamentos para la aplicacin del


Convenio de Pars y del Arreglo de Lisboa;
b) Capacitacin para el uso de la Clasicacin Internacional de Patentes;
c) Intercambio de documentos de patentes;
d) Capacitacin en materia de registros de diseos industriales y en el tratamiento de
los modelos de utilidad;
e) Asesora sobre la bsqueda automatizada y el registro de marcas gurativas;
f) Intercambio de informacin sobre la experiencia de Mxico en el establecimiento
del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial;
g) Intercambio de informacin sobre la actualizacin del marco legislativo en materia
de derechos de propiedad intelectual; y
h) Asesora en materia de derechos de autor y derechos conexos.

F) Tratado de Libre Comercio entre Mxico y Costa Rica

El 5 de abril de 1994 se rm y su publicacin en el DOF se llev a efecto el 10 de enero


del siguiente ao.

En opinin de Yolanda Huerta Casado16 es el tratado ms completo e integral rmado entre


Mxico y otro pas de Amrica Latina. El captulo XIV se reere a la propiedad intelectual.

Concretamente, en materia de propiedad industrial, este Tratado hace una amplia referencia
a las marcas, denominaciones de origen e indicaciones geogrcas y a la informacin no
divulgada, dejando de lado las dems guras.

1) Marcas

En lo que se reere a estos signos distintivos, su tratamiento es muy similar al negociado

16
El Tratado de Libre Comercio en materia de propiedad intelectual y sus repercusiones en Amrica Latina. Primera
ed. Editado por el Instituto de Investigaciones Jurdicas de la UNAM. Mxico. 1988, p. 139.

41
CAPTULO III / LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
EL SISTEMA MEXICANO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
ENTRE MXICO Y LOS PASES DE AMRICA

en el TLCAN, con excepcin a lo que se reere a las marcas de certicacin que, en este
Tratado, no se mencionan, por lo que nos remitimos al comentario vertido en el punto C) a).

Otra diferencia con respecto al TLCAN es que bajo los trminos de este Tratado, la
cancelacin por falta de uso injusticado, procede despus de tres aos.

2) Indicaciones geogrcas o de procedencia y denominaciones de origen

El concepto de denominacin de origen que da este Tratado es similar al de la Ley de


Propiedad Industrial mexicana, es decir, la denominacin geogrca de un pas, de una
regin o de una localidad que sirva para designar un bien como originario del territorio de un
pas o de una regin o de una localidad de ese territorio, y cuya calidad o caractersticas se
deban exclusivamente al medio geogrco, comprendidos los factores naturales y factores
humanos.

Una indicacin geogrca o de procedencia es, de conformidad con el artculo 14-18.2, el


nombre geogrco de un pas, regin o localidad que se utilice en la presentacin de un bien
para indicar su lugar de origen, procedencia, elaboracin, recoleccin o extraccin.

Las Partes se comprometen a negar o invalidar el registro de una marca que consista en
una denominacin de origen o indicacin geogrca que pudiera crear confusin en los
consumidores respecto al origen de los bienes.

3) Proteccin de la informacin no divulgada

El tratamiento de los secretos industriales es similar al que se da en el TLCAN, por lo que


nos remitimos al punto C) 4) de este captulo.

G) Tratado de Libre Comercio entre Mxico y la Repblica de Nicaragua

La publicacin en el DOF se llev a cabo el 1 de julio de 1998. Al igual que el celebrado


con Costa Rica, este Tratado contempla, en materia de propiedad industrial (captulo XVII),
nicamente lo relacionado con las marcas, secretos industriales e indicaciones geogrcas
o de procedencia y denominaciones de origen.

1) Marcas

Con la nalidad de no caer en redundancia, nos remitimos al comentario vertido en el


apartado C) 1), con la nica salvedad de que el trmino para la cancelacin de una marca
por falta de uso injusticado es ms amplio, ya que al amparo de este Tratado es de cinco
aos.

42
CAPTULO III / LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
MARA NARVEZ TIJERINA
ENTRE MXICO Y LOS PASES DE AMRICA

2) Secretos industriales e indicaciones geogrcas o de procedencia y denominaciones de


origen

Por lo que se reere al resto de los derechos protegidos, su tratamiento es muy similar al
que se negoci con la Repblica de Costa Rica, por lo que nos remitimos a los numerales F)
2) y F) 3).

43
CAPTULO IV / APROPIACIN
EL SISTEMA MEXICANO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
DE LA TECNOLOGA

CAPTULO IV
APROPIACIN DE LA TECNOLOGA
A) El sistema de propiedad intelectual e industrial. Las formas de apropiacin.

Segn Rafael Prez Miranda1 llamamos apropiacin de bienes intelectuales, en sentido


amplio, a los hechos o actos jurdicos en virtud de los cuales una persona puede excluir a
las otras de la utilizacin de una obra o una invencin (producto o proceso productivo) y logra
una situacin que se reporta [o puede reportarle] una retribucin pecuniaria; comprende
la patente, el derecho de autor, el secreto industrial, el modelo de utilidad, la invencin de
trabajadores en relacin de dependencia, mejoras de patentes, marcas, franquicias.

El momento de la apropiacin es justamente cuando el creador de la obra obtiene el


reconocimiento por parte de las autoridades de algn pas y por virtud del mismo, adquiere
el derecho de explotacin exclusiva sobre sta.

La apropiacin de las invenciones se realiza a travs de las patentes; las de los modelos de
utilidad, diseos industriales y signos distintivos, por virtud del registro. Las obras estticas,
literarias, arquitectnicas y dems, se reconocen a travs del derecho de autor.

B) Naturaleza jurdica de la apropiacin.

Una particularidad importante de la tecnologa, derivada de su carcter de ser un bien sujeto


de apropiacin, es que puede transferirse de una persona a otra, lo que la convierte en un
objeto de transacciones comerciales, tanto en el mercado interno como en el exterior; sin
embargo, es diferente a otros bienes, porque no se agota en la transmisin2. De ah la
importancia de delimitar los derechos que integran el concepto de propiedad industrial, as
como las normas que los rigen.

Algunos autores justican la existencia de estos derechos en la necesidad de retribuir a los


inventores para estimular la actividad creadora; otros consideran conveniente la proteccin
para la difusin del contenido, logrando con esto el avance tecnolgico. Ambas teoras
dan una argumentacin de ndole econmica; sin embargo, no ofrecen una nocin de la
naturaleza jurdica de los derechos de propiedad industrial.

Desde el punto de vista jurdico, la ley entiende por bien todo aquello que pueda ser objeto
de apropiacin. Este signicado es distinto del econmico, pues en este sentido bien es
todo aquello que pueda ser til al hombre. Por tanto, aquellos bienes que no puedan ser
objeto de apropiacin, an cuando sean tiles al hombre, no lo sern desde el punto de
vista jurdico.3

1
Op. Cit. pp- 69.
2
ALVARES SOBERANIS, Jaime. Op. Cit. p.75.
3
ROJINA VILLEGAS, Rafael. Compendio de Derecho Civil, T. II. 29a ed. Ed. Porra, Mxico, 1998, p. 67.

44
CAPTULO IV / APROPIACIN
MARA NARVEZ TIJERINA
DE LA TECNOLOGA

Opina Rojina Villegas4 respecto a la naturaleza jurdica de los derechos de propiedad


intelectual, que se acepta que el derecho civil y la legislacin positiva, al hablar de la
propiedad, se reeren a los bienes corporales, de tal suerte que el trmino de esa forma
simplemente enunciado comprende la propiedad de los bienes corporales susceptibles de
posesin material y exclusiva. Respecto de los bienes incorporales se dice que al no ser
susceptibles de posesin individual ni exclusiva, como consecuencia de no ser corporales,
en rigor no constituyen formas de la propiedad, sino derechos de naturaleza distinta.

Existe una situacin semejante a la de los derechos reales: un poder jurdico que se
ejercita por una persona determinada, el autor de la obra, para aprovecharla en forma
total o parcial y para oponer ese poder a todo el mundo. En este caso simplemente lo que
cambia no es la naturaleza del derecho, sino el objeto sobre el cual se ejerce; en lugar
de ejercitarse un poder jurdico sobre un bien corporal, se ejercita un poder jurdico sobre
un bien incorporal. Al bien incorporal lo constituye la idea en el autor de una obra literaria,
artstica o dramtica, o la invencin, que tambin es idea. En n, el poder se ejerce sobre
algo incorporal, producto de la inteligencia, sobre una idea, pero que es susceptible de
rendir un aprovechamiento, de traducirse en una explotacin pecuniaria, porque se trata de
ideas que pueden explotarse comercialmente. Desde este punto de vista, el derecho las
estudia y las protege.5

Contina diciendo el mismo autor que bajo la forma de privilegio temporal se maniesta
este derecho real, es decir, este poder jurdico para aprovecharse de un bien. En el caso
consiste en un poder temporal para aprovecharse exclusivamente de los benecios de una
obra o invencin.

Rafael Prez Miranda,6 coincide con la opinin arriba sealada, al decir que su naturaleza
jurdica es la de un derecho de propiedad, el cual sus titulares pueden transferir a terceros
mediante cualquiera de las formas reconocidas por la ley. No obstante, para Francesco
Carnelutti7 existen ciertas diferencias con el derecho de propiedad tradicional, ya que se
trata de bienes inmateriales o intangibles. Se obtiene el derecho a explotar un bien que ya
exista en la naturaleza, pero al que se ha incorporado trabajo intelectual para transformarlo
en un nuevo bien, y el derecho sobre este nuevo bien va a ser explotado en forma exclusiva
por su propietario.

Una de las diferencias importantes con el derecho de propiedad tradicional es que la


exclusividad sobre el nuevo bien est determinada por el momento en que la persona
(inventor o usuario de una marca) acude ante la autoridad a gestionar su registro, ya que
como ha quedado asentado, el primer solicitante que cumpla con los requisitos que exigen
las disposiciones legales aplicables ser quien en denitiva tendr el derecho de explotacin
exclusiva.

4
Op. Cit., p. 172.
5
Op. Cit., pp. 172 y ss.
6
Op. Cit., p. 79.
7
Usucapion de la Propiedad Industrial. Primera ed. Ed. Porra, Mxico, 1945, pp. 71 y ss.

45
CAPTULO IV / APROPIACIN
EL SISTEMA MEXICANO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
DE LA TECNOLOGA

Basndonos en las consideraciones anteriores, se puede inferir que los derechos objeto de
este estudio pertenecen a la categora de bienes incorporales o intangibles.

C) Naturaleza jurdica del derecho de autor.

La ley reconoce en el derecho de autor dos vertientes: la primera, como un derecho de la


personalidad (derecho moral), como un vnculo indestructible que une ineludiblemente al
autor con su obra, por una parte; por otra, el derecho real de propiedad, por virtud del cual
el creador de una obra tiene la facultad de explotarla econmicamente o dejar de hacerlo
(derecho patrimonial) En el captulo VII se ampliar este tema.

A partir de un interesante estudio de interpretacin y anlisis del artculo 28 constitucional


que sirve de apoyo a la legislacin autoral, se ha elaborado la tesis conforme a la cual
el derecho de autor es lo que su nombre indica, tiene una naturaleza jurdica propia y es
errneo tratar de asimilarlo al derecho real de propiedad8.

Esa naturaleza propia y especca, evidentemente, se reeja en la ndole especial de las


prerrogativas de que gozan los autores por mandato legal, agrupadas en facultades de orden
moral y de tipo pecuniario.

8
PEREZ MIRANDA, Rafael. Op. Cit. p. 73.

46
CAPTULO V / INVENSIONES MARA NARVEZ TIJERINA

CAPITULO V
INVENCIONES
En nuestro pas, los derechos de propiedad intelectual estn regulados por la Ley Federal
del Derecho de Autor del 5 de diciembre de 1996, reformada el 19 de mayo de 1997, y por
la Ley de Propiedad Industrial, en vigor desde 1991 y reformada en 1994, 1997, 1999,
2004, 2005 y 2006.

Esta ltima establece en la fraccin V del artculo 2, que la propiedad industrial se proteger
mediante la regulacin y el otorgamiento de:

Patentes de invencin;
Registro de modelos de utilidad;
Registro de diseos industriales;
Marcas;
Avisos comerciales;
Publicacin de nombres comerciales;
Declaracin de proteccin de denominaciones de origen;
Regulacin de secretos industriales;
Franquicias, de conformidad con el artculo 142 y 142 bis al 142 bis 3 de la Ley;
Registro de esquemas de trazado de circuitos integrados; estos ltimos, de conformidad
con el Ttulo Quinto bis, en vigor a partir del 1 de enero de 1998.

A) Invenciones

1) Patentes

Una patente es un documento expedido por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial


(en lo sucesivo el Instituto), que garantiza la exclusividad por un perodo de tiempo
determinado sobre la explotacin de un invento.

Para tener una idea clara de lo que implica la denicin anterior, habr que precisar algunos
de los conceptos que la integran.

Se considera como una invencin a toda creacin humana que permita transformar la
materia o la energa que existe en la naturaleza para su aprovechamiento por el hombre que
satisfaga sus necesidades concretas (artculo 15 LPI)

Este concepto tan amplio encuentra algunas limitaciones cuando lo que se pretende es la
explotacin a travs de una patente, y la primera de ellas se reere a la novedad -ya que es
un requisito indispensable que la invencin sea nueva- lo que signica que no debe estar en
el estado de la tcnica.

Esto ltimo nos lleva a precisar lo que la ley considera como estado de la tcnica y es, de
conformidad con la fraccin II del artculo 12, el conjunto de conocimientos tcnicos que

47
EL SISTEMA MEXICANO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL CAPTULO V / INVENSIONES

se han hecho pblicos mediante una descripcin oral o escrita, por la explotacin o por
cualquier otro medio de difusin o informacin en el pas o en el extranjero.

Para que una invencin se considere patentable debe ser susceptible de aplicacin
industrial, es decir, que exista la posibilidad de ser producida o utilizada en cualquier rama
de la actividad econmica, entre las que se pueden citar la industria, comercio, servicios,
agricultura, ganadera, silvicultura y pesca.

Sin embargo, no todo lo que es nuevo y susceptible de aplicacin industrial puede


patentarse; principalmente, por tratarse de elementos o procesos esencialmente naturales
o por ser materia de proteccin de la Ley Federal del Derecho de Autor. La ley establece
dichas limitaciones en los artculos 16 y 19:

Artculo 16: Sern patentables las invenciones que sean nuevas resultado de
una actividad inventiva y susceptibles de aplicacin industrial en los trminos
de esta ley, excepto:

I. Los procesos esencialmente biolgicos para la produccin, reproduccin y


propagacin de plantas y animales;
II. El material biolgico y gentico tal como se encuentra en la naturaleza;
III. Las razas animales;
IV. El cuerpo humano y las partes vivas que lo componen, y
V. Las variedades vegetales.

Artculo 19: No se considerarn invenciones para los efectos de esta Ley:

I. Los principios tericos o cientcos;


II. Los descubrimientos que consisten en dar a conocer o revelar algo que
ya exista en la naturaleza, an cuando anteriormente fuese desconocido
para el hombre;
III. Los esquemas, planes, reglas y mtodos para realizar actos mentales,
juegos o negocios y los mtodos matemticos;
IV. Los programas de computacin;
V. Las formas de presentacin de informacin;
VI. Las creaciones estticas y las obras artsticas o literarias;
VII. Los mtodos de tratamiento quirrgico teraputico o de diagnstico
aplicables al cuerpo humano y los relativos a animales; y
VIII. La yuxtaposicin de invenciones conocidas o mezclas de productos
conocidos, su variacin de uso de forma de dimensiones o de materiales,
salvo que en realidad se trate de su combinacin o fusin, de tal
manera que no puedan funcionar separadamente o que las cualidades o
funciones caractersticas de las mismas sean modicadas para obtener
un resultado industrial o un uso no obvio para un tcnico en la materia.

Ahora bien, cabe preguntarse Cules son las prerrogativas que concede una patente? y
De qu forma se benecian los inventores con su obtencin?

48
CAPTULO V / INVENSIONES MARA NARVEZ TIJERINA

El artculo 25 de la ley responde al primer cuestionamiento sealando que se concede el


uso exclusivo para explotar la invencin patentada impidiendo a terceras personas que
fabriquen, usen, vendan, ofrezcan en venta o importen el producto sin su consentimiento, y
cuando el objeto de la patente sea un proceso, el derecho de impedir a otras personas que
utilicen ese proceso y que usen, vendan, ofrezcan en venta o importen el producto obtenido
directamente del mismo sin su consentimiento.

De lo anterior se desprende que una patente puede recaer sobre:


a) Un producto;
b) Un aparato o medio especialmente concebido para su fabricacin;
c) Un proceso; o
d) Un medio creado especialmente para su aplicacin.

La exclusividad en la explotacin tiene una duracin de veinte aos improrrogables a partir


de la fecha de presentacin de la solicitud.

Respecto de la segunda cuestin, cabe sealar que algunos inventores explotan por s
mismos el invento patentado, en cambio otros llegan a un arreglo con alguna compaa
que pueda directamente llevar a cabo su aprovechamiento, de tal manera que celebran
un contrato de licencia por medio del cual el licenciatario puede explotar directamente la
patente y el inventor obtiene a cambio el pago de una cuota de regalas. El tema de las
licencias ser objeto de un apartado posterior.

a) Invenciones de los trabajadores

Los inventos que se realizan por personal subordinado en una relacin laboral representan
un porcentaje importante de las patentes que se otorgan, por lo que se han creado normas
especcas al respecto.

Dichas normas, sin embargo, no se incluyen en la legislacin sobre propiedad industrial,


sino que se remiten a la ley laboral.

A continuacin se transcribe el artculo 163 de la Ley Federal del Trabajo:

La atribucin de los derechos al nombre y a la propiedad y explotacin de las invenciones


realizadas en la empresa, se regir por las normas siguientes:

I. El inventor tendr derecho a que su nombre gure como autor de la


invencin;
II. Cuando el trabajador se dedique a trabajos de investigacin o de
perfeccionamiento de los procedimientos utilizados en la empresa por
cuenta de sta, la propiedad de la invencin y el derecho a la explotacin
de la patente correspondern al patrn. El inventor independientemente
del salario que hubiese percibido tendr derecho a una compensacin
complementaria que se jar por convenio de las partes o por la Junta de
Conciliacin y Arbitraje cuando la importancia de la invencin y los benecios

49
EL SISTEMA MEXICANO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL CAPTULO V / INVENSIONES

que pueda reportar al patrn no guarde proporcin con el salario percibido


por el inventor; y
III. En cualquier otro caso, la propiedad de la invencin corresponder a la
persona o personas que la realizaron, pero el patrn tendr un derecho
preferente, en igualdad de circunstancias, al uso exclusivo o a la adquisicin
de la invencin y de las correspondientes patentes.

Como se desprende de la disposicin transcrita, la LFT nicamente se reere a las


invenciones, dejando de lado los modelos de utilidad y los diseos industriales; sin
embargo, en concordancia con la Ley de Propiedad Industrial, a estos ltimos se les aplican,
en lo que no se oponga a su naturaleza, las mismas reglas que a las patentes, por lo que se
puede concluir que esta disposicin laboral sigue las normas directrices previstas en la Ley
de Propiedad Industrial.

2) Modelos de utilidad

De conformidad con el artculo 28 de la ley, Se consideran modelos de utilidad los


objetos, utensilios, aparatos o herramientas que, como resultado de una modicacin en su
disposicin, conguracin o estructura o forma, presenten una funcin diferente respecto de
las partes que lo integran o ventajas en cuanto a su utilidad.

Se trata de aportes tcnicos de menor envergadura que aqullos que son susceptibles de
protegerse mediante una patente; se puede decir, en trminos generales, que los modelos
de utilidad hacen ms tiles las herramientas o maquinarias ya conocidas.

Los modelos de utilidad se amparan a travs de un registro y es indispensable para obtener


esta proteccin que cuenten con la caracterstica de la novedad y sean susceptibles de
aplicacin industrial.

La lnea que separa a los inventos de los modelos de utilidad es un poco confusa; para
Tulio Ascareli1 el invento presupone un descubrimiento que directamente concierne a un
nuevo producto, a un nuevo proceso o a la satisfaccin de una nueva exigencia, aunque
sean con productos o procesos conocidos pero relativos a nuevos resultados. En el
modelo de utilidad, el descubrimiento concierne a la comodidad de aplicacin o de empleo
de un producto que, a pesar de todo, puede seguir considerndose idntico y por tanto a
la aplicacin de procedimientos tcnicos conocidos consiguiendo una mayor comodidad
y ecacia de empleo de un producto conocido o de productos conocidos o de partes o
combinaciones de partes de productos conocidos

La legislacin exige un menor nmero de requisitos para el registro de un modelo de utilidad


que para una patente y como se desprende de la denicin dada en el primer prrafo del
presente apartado, se excluye la posibilidad de registrar procesos.

1
Teora de la Concurrencia y de los bienes inmateriales. Primera ed. Ed. Bosh. Barcelona, Espaa. 1970, p. 611.

50
CAPTULO V / INVENSIONES MARA NARVEZ TIJERINA

Las prerrogativas que otorga el registro de un modelo de utilidad se reeren a la


exclusividad en su explotacin, impidiendo, como en el caso de las patentes, que terceras
personas fabriquen, usen, vendan, ofrezcan en venta o importen el producto sin su
consentimiento durante un perodo de diez aos improrrogables contados a partir de la
fecha de presentacin de la solicitud.

3) Diseos industriales

La ley contempla dos tipos de diseos industriales. Los dibujos industriales y los modelos
industriales.

El primero es una creacin esttica que se maniesta en la combinacin de guras, lneas


o colores que se incorporen a un producto industrial con nes de ornamentacin y que le
den un aspecto peculiar y propio; el segundo es una forma tridimensional que sirve de tipo o
patrn para la fabricacin de un producto industrial, que le da apariencia especial en cuanto
no implique efectos tcnicos.

Esto ltimo resulta de particular importancia, ya que da la clave para diferenciar un modelo
de utilidad de un diseo industrial, y la ley es muy precisa al sealar en el tercer prrafo
del artculo 31 que la proteccin no comprender los elementos o caractersticas que
estuviesen dictados nicamente por consideraciones de orden tcnico o por la realizacin de
una funcin tcnica, y que no incorporan ningn aporte arbitrario del diseador...

De lo anterior se inere que la diferencia fundamental entre un diseo industrial y un modelo


de utilidad estriba en que el primero hace visualmente ms atractivo a un producto desde el
punto de vista del consumidor y el segundo da una solucin tcnica, es decir, lo har ms
til.

La duracin de la proteccin de un diseo industrial es de quince aos improrrogables a


partir de la presentacin de la solicitud.

4) Licencias y transmisin de derechos

Conforme al artculo 62 de la LPI, los derechos que conere una patente o registro, o
aqullos que deriven de una solicitud en trmite, podrn gravarse y transmitirse total o
parcialmente en los trminos y con las formalidades que establece la legislacin comn.

Determina que para que la transmisin de derechos o gravamen pueda producir efectos en
perjuicio de terceros, deber inscribirse en el Instituto.

El siguiente numeral dispone que el titular de la patente o registro podr conceder,


mediante, convenio, licencia para su explotacin. Tambin es necesario llevar a efecto la
inscripcin de la licencia ante el Instituto para que pueda producir efectos en perjuicio de
terceros. Dicha inscripcin se llevar a cabo previa solicitud por escrito y pago de la cuota
de derechos correspondiente.

51
EL SISTEMA MEXICANO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL CAPTULO V / INVENSIONES

La ley establece varios tipos de licencia:

a) La licencia contractual o convencional: est regulada por el artculo 63 de la


Ley y es aqulla en la que las partes determinan las condiciones de comn
acuerdo.
Dicha inscripcin se llevar a cabo previa solicitud por escrito y pago de la
cuota de derechos correspondiente.
b) La licencia obligatoria: es aqulla que la autoridad concede en los casos
en que se da la falta de explotacin de la patente, es decir, cuando no se
haya iniciado sta despus de tres aos contados a partir de la fecha de
otorgamiento de la patente o cuatro aos a partir de la presentacin de la
solicitud ante el instituto. Este tipo de licencia opera siempre y cuando el
Instituto considere que no existe una causa debidamente justicada para esa
falta de explotacin (artculo 70 de la ley).
c) La licencia de utilidad pblica: La concede el Instituto por causas de
emergencia o seguridad nacional cuando se determina que en caso de no
hacerlo, se impida, entorpezca o encarezca la produccin, prestacin o
distribucin de satisfactores bsicos para la poblacin (artculo 77 de la Ley).

5) Secretos Industriales

En el artculo 82 de la Ley, que se reere a los secretos industriales, se proporciona, en su


primer prrafo, una denicin muy completa en los siguientes trminos:

Se considera secreto industrial a toda la informacin de aplicacin industrial o


comercial que guarde una persona fsica o moral con carcter de condencial
que le signique obtener o mantener una ventaja competitiva o econmica frente
a terceros en la realizacin de actividades econmicas y respecto cual haya
adoptado los medios o sistemas sucientes para preservar su condencialidad y
el acceso restringido a la misma.

Al hacer un desglose de los elementos dados por el anterior concepto, encontramos los que
a continuacin se sealan.

a) Se trata de una informacin de aplicacin industrial o comercial:


Aun cuando la gura se denomina secreto industrial, la ley abre la posibilidad
de que la informacin de que se trate sea de aplicacin comercial tambin.
Un secreto industrial puede consistir en alguna forma, idea, proceso,
compilacin de informacin, lista de clientes, frmulas, procesos de
manufactura, etc.

b) El secreto debe estar guardado por una persona fsica o moral con carcter de
condencial, debiendo adoptar los medios sucientes que ayuden a preservar
esta condencialidad, as como el acceso restringido a la informacin.
Las medidas para preservar esta condencialidad pueden ser muy variadas;
se pueden citar como ejemplos la instalacin de una clave de acceso para

52
CAPTULO V / INVENSIONES MARA NARVEZ TIJERINA

los equipos de cmputo, gafetes de identicacin para el personal que puede


tener acceso a la informacin, prohibir la duplicacin de ciertos documentos,
clusulas de condencialidad en los contratos laborales de quienes, por razn
de su trabajo, conocen la informacin secreta, etc.

c) Debe representar una ventaja competitiva o econmica frente a terceros.


Si la informacin guardada en secreto no representa una ventaja competitiva,
no gozar de proteccin en los trminos de la ley, por lo que se puede concluir
que no toda informacin condencial resulta necesariamente un secreto
industrial.

El segundo prrafo de dicho artculo indica que la informacin debe referirse a la naturaleza,
caractersticas o nalidades de los productos; a los mtodos o procesos de produccin
o a los medios o formas de distribucin o comercializacin de productos o prestacin de
servicios.

Otro elemento que complementa la denicin transcrita es el contenido en el artculo


83, que se reere al soporte material de la informacin y seala que debe constar en
documentos, medios electrnicos o magnticos, discos pticos, microlmes, pelculas u
otros instrumentos similares.

Con esta ltima frase, se deja abierta la posibilidad de utilizar cualquier instrumento que el
poseedor del secreto considere idnea para guardar su informacin y gozar de la proteccin
que otorga la ley.

Se podra considerar que los conocimientos guardados como secreto industrial, para obtener
una proteccin mayor, deberan patentarse; sin embargo, puede haber diversas razones para
no querer hacerlo. Por ejemplo, puede tratarse de conocimientos tcnicos no patentables
que renen los requisitos para ser considerados secretos o que s renen los requisitos
de patentabilidad, pero que desean mantenerse en secreto a n de tener su uso exclusivo
durante tiempo ilimitado o porque quiz la explotacin de una patente referida a esa
informacin le implique un costo muy alto.

Otros requisitos que se establecen para la proteccin de los secretos industriales se indican
a continuacin:

- Que la informacin no sea de dominio pblico;


- Que no resulte evidente para un tcnico en la materia;
- Que no tenga como base informacin previamente disponible;
- Que no deba ser divulgada por disposicin legal o por orden judicial;

De todo lo anterior, se advierte que la Ley no prev registro o trmite alguno para el
reconocimiento de un secreto industrial, lo que hace muy singular a esta gura.

Las prerrogativas que conere la ley a los poseedores de los secretos industriales se
reeren fundamentalmente a la exclusividad para explotarlo; sin embargo, en el caso de que

53
EL SISTEMA MEXICANO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL CAPTULO V / INVENSIONES

otra persona obtenga dicho conocimiento por medios lcitos, por ejemplo a travs de una
investigacin que se haya realizado en forma paralela, lo puede utilizar sin que el primer
detentador se pueda oponer, pudiendo existir la posibilidad de que esta persona quisiera
patentar este conocimiento, lo cual legalmente es posible.

En este supuesto, la patente no causar efectos en perjuicio del primer detentador, quien
podr seguir utilizando su secreto industrial en tanto se renan las condiciones que la ley
exige. Lo anterior de conformidad con lo sealado por la fraccin III del artculo 22 de la ley.

En el caso de los conocimientos patentados nicamente tiene el derecho a la exclusividad


quien solicit primero el trmite ante la autoridad competente y aqullos a quienes les
otorgue su consentimiento.

Se prev la posibilidad de transmitir los conocimientos tcnicos contenidos en un secreto a


travs de una licencia y quien adquiera la informacin tendr, adems de la obligacin que
se reere al pago de regalas la de guardar la condencialidad.

6) Nulidad y caducidad de patentes y registros

El captulo VII de la Ley de Propiedad Industrial establece las causas y consecuencias


de la nulidad y la caducidad de las patentes y registros de modelos de utilidad y diseos
industriales en los siguientes trminos:

a) Nulidad

Artculo 78. La patente o registro sern nulos en los siguientes casos:


I. Cuando se hayan otorgado en contravencin a las disposiciones sobre
requisitos y condiciones para el otorgamiento de patentes o registros de
modelos de utilidad y diseos industriales. Para efectos de lo dispuesto en
esta fraccin, se consideran requisitos y condiciones para el otorgamiento de
patentes y registros los establecidos en los artculos 16, 19, 27, 31 y 47;
II. Cuando se haya otorgado en contravencin a las disposiciones de la ley
vigente en el momento en que se otorg la patente o el registro.
La accin de nulidad basada en esta fraccin no podr fundarse en la
impugnacin a la representacin legal del solicitante de la patente o del
registro;
III. Cuando durante el trmite se hubiere incurrido en abandono de la solicitud, y
IV. Cuando el otorgamiento se encontrare viciado por error o inadvertencia
graves, o se hubiese concedido a quien no tenga derecho para obtenerla.
La accin de nulidad prevista en las fracciones I y II anteriores, podr
ejercitarse en cualquier tiempo; la que deriva de los supuestos previstos en
las fracciones III y IV anteriores, podr ejercitarse dentro del plazo de cinco
aos contado a partir de la fecha en que surta efectos la publicacin de la
patente o del registro en la Gaceta.
Cuando la nulidad slo afecte a una o a algunas reivindicaciones, o a una
parte de una reivindicacin, la nulidad se declarar solamente respecto de la

54
CAPTULO V / INVENSIONES MARA NARVEZ TIJERINA

reivindicacin o reivindicaciones afectadas, o la parte de las reivindicaciones


afectadas. La nulidad podr declararse en la forma de una limitacin o
precisin de la reivindicacin correspondiente.

Conforme a lo anterior, se puede advertir que la nulidad podr ser:

Total, cuando afecte a todas las reivindicaciones o;


Parcial, cuando acte solamente sobre algunas de ellas. Puede tambin declararse,
conforme al texto trascrito, como una limitacin a las reivindicaciones.

El efecto de la nulidad es la destruccin retroactiva, a la fecha de presentacin de la


solicitud, de los efectos de la patente o registro correspondientes (art. 79 LPI)
Para que se declare la nulidad de una patente o registro es necesario que el IMPI emita
una declaracin administrativa, ya sea de ocio, a peticin de parte o del Ministerio Pblico
Federal cuando tenga algn inters la Federacin. Ms adelante se abordar ese tema con
mayor detalle

b) Caducidad

El artculo 80 determina las causas de caducidad de las patentes o registros:

Artculo 80. Las patentes o registros caducan y los derechos que amparan caen
en el dominio pblico en los siguientes supuestos:

I. Al vencimiento de su vigencia;
II. Por no cubrir el pago de la tarifa previsto para mantener vigentes sus
derechos, o dentro del plazo de gracia de seis meses siguientes a ste, y
III. En el caso del artculo 73 de esta ley.

La caducidad que opere por el solo transcurso del tiempo, no requerir de


declaracin administrativa por parte del Instituto.

El efecto de la caducidad es que los derechos que amparan las patentes o registros caen en
el dominio pblico, con la consecuente libertad de cualquier interesado de explotarlos.
Recordemos la exigencia por parte de la LPI, de realizar pagos peridicos para mantener
vigentes los derechos que ampara una patente o registro; no es suciente hacer los pagos
que se requieren durante la tramitacin, sino que deben pagarse anualidades para no caer
en la causa de caducidad dispuesta por la fraccin II del artculo trascrito. Consideramos,
sin embargo que esa fraccin pierde rigidez al establecer en el siguiente artculo la
posibilidad de rehabilitar los derechos siempre que la solicitud correspondiente se presente
dentro de los seis meses siguientes al plazo de gracia... y se cubra el pago omitido de la
tarifa, ms sus recargos.

La ltima fraccin remite al artculo 73, que se reere a las licencias obligatorias; la falta
de explotacin de una patente por un tiempo determinado se sanciona con la obligacin de

55
EL SISTEMA MEXICANO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL CAPTULO V / INVENSIONES

licenciar el derecho; si no se corrige la situacin con la concesin de la licencia, caducar la


patente.

7) Esquemas de trazado de circuitos integrados

El reconocimiento de los esquemas de trazado de circuitos integrados como un derecho de


propiedad industrial nace a raz de la reforma publicada el 26 de diciembre de 1997.

Uno de los problemas de las nuevas tecnologas es que su elaboracin es producto de un


largo y costoso proceso de investigacin, pero su copia y reproduccin es muy rpida y
barata.

Enseguida se transcriben las deniciones que la ley establece en su artculo 178 bis 1,
fracciones I y II, que servirn para esclarecer lo que se entiende por circuitos integrados
y justicar, de alguna manera, la importancia de su proteccin en el mundo actual que se
basa en el desarrollo tecnolgico:

Fraccin I. Circuito integrado: un producto en su forma nal o en una forma


intermedia, en el que los elementos, de los cuales uno por lo menos sea un
elemento activo, y alguna o todas las interconexiones formen parte integrante
del cuerpo o de la supercie de una pieza de material semiconductor y que
est destinado a realizar una funcin electrnica.

Fraccin II. Esquema de trazado o topografa la disposicin tridimensional,


expresada en cualquier forma de los elementos de los cuales uno por lo
menos sea un elemento activo, y de alguna o todas las interconexiones de
un circuito integrado, o dicha disposicin indimensional preparada para un
circuito integrado destinado a ser fabricado.

Los circuitos integrados se protegen a travs de un registro que tiene una vigencia de diez
aos improrrogables contados a partir de la presentacin de la solicitud.

Dicho registro se otorgar solamente a los esquemas de trazado originales, es decir, los
que sean resultado del esfuerzo intelectual de su autor y que no sean comunes entre los
fabricantes o creadores en el momento de su generacin.

La transmisin de un esquema de trazado registrado se lleva a cabo a travs de una


licencia, que se deber inscribir ante el Instituto. Cabe aclarar que no procede el
otorgamiento de licencias obligatorias.

56
CAPTULO VI / SIGNOS DISTITNTIVOS MARA NARVEZ TIJERINA

CAPITULO VI
SIGNOS DISTINTIVOS

A) Marcas

El propsito fundamental de las marcas es el de informar a los consumidores potenciales


el origen y la calidad de los productos o servicios que se ofrecen, ya que frecuentemente
los consumidores hacen sus compras basndose en marcas que ya conocen directamente,
o por medio de la publicidad, lo que puede representar una ventaja competitiva para los
fabricantes o prestadores de servicios. De ah la importancia que tiene la proteccin de una
marca a travs de su registro.

Una marca puede ser ms que un nombre o un logotipo. Es posible que incluya otros
aspectos que aunque no sean funcionales distingan un producto o servicio o tiendan a
promoverlo en el mercado. Un ejemplo de lo anterior lo constituyen las formas, letras,
nmeros o colores. Los ttulos de algunos programas de televisin o de radio pueden
asimismo servir como marcas cuando lo que se pretende es la promocin de un producto.

La ley dene el concepto de marca como todo signo visible que distinga productos o
servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado (artculo 88).

Consideramos que la anterior denicin es muy general, por lo que a efecto de tener un
concepto ms amplio, incluiremos la denicin del primer prrafo del artculo 15 del Acuerdo
TRIPS:

Podr constituir una marca de fbrica o de comercio cualquier signo o


combinacin de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios
de una empresa de los de otras empresas. Tales signos podrn registrarse
como marcas de fbrica o de comercio, en particular las palabras, incluidos
los nombres de persona, las letras, los nmeros, los elementos gurativos
y las combinaciones de colores, as como cualquier combinacin de estos
signos. Cuando los signos no sean intrnsecamente capaces de distinguir los
bienes o servicios pertinentes, los Miembros podrn supeditar la posibilidad
de registro de los mismos al carcter distintivo que hayan adquirido mediante
su uso. Los Miembros podrn exigir como condicin para el registro que los
signos sean perceptibles visualmente.

El derecho de uso exclusivo slo se alcanzar mediante su registro ante el instituto. Sin
embargo, el hecho de no registrarla no da lugar a la imposicin de una sancin, a menos
que se trate de una marca idntica o semejante en grado de confusin a otra que ya est
registrada y que se aplique a productos similares o que se trate de una marca no registrable
conforme al artculo 90 de la ley.

57
EL SISTEMA MEXICANO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL CAPTULO VI / SIGNOS DISTITNTIVOS

Uno de los requisitos ms importantes para el registro de una marca es su carcter


distintivo.

Una vez obtenido el registro se obtiene el derecho de ostentar las siglas MR, el smbolo
o bien la leyenda Marca Registrada para hacer pblico el derecho de exclusividad.

Esta exclusividad tiene una vigencia de diez aos, pudindose renovar por perodos iguales;
es efectiva en todo el territorio nacional, an cuando en algunos lugares la marca sea
desconocida para los consumidores; se limita a los productos o servicios amparados y
subsiste en tanto el titular de la marca la use, ya que la marca responde a la prctica
comercial, es decir, al uso que de ella se haga, lo que implica que el abandono constituye
una causa de caducidad.

Es posible, de acuerdo con la ley, la transmisin de una marca mediante una licencia a una
o ms personas, con relacin a todos o algunos de los productos o servicios a los que se
aplique la marca. Para que dicha transmisin produzca efectos en perjuicio de terceros
deber inscribirse en el Instituto.

Por otra parte, cuando una marca ha sido registrada y un tercero comprueba el uso anterior
e ininterrumpido de una idntica o semejante en grado de confusin que se ha aplicado a
los mismos o similares productos antes de la fecha de presentacin de la solicitud o de
primer uso declarado, el registro no surte efectos para esta persona y ambos podrn usar la
marca an cuando el tercero no tenga la intencin de registrarla.

Los tipos de marca que reconoce la ley (artculo 89) son los siguientes:

a) Nominativas: estn formadas por una denominacin, es decir, cualquier palabra


que no vaya en contravencin al artculo 90;
b) Innominadas: Se forman con guras visibles;
c) Tridimensionales: Pueden incluirse dentro de este tipo los envases cuando sean lo
sucientemente distintivos;
d) Mixtas: Es la que combina dos o ms de los tipos de marcas sealados.

Se ha mencionado que existen denominaciones, guras o formas tridimensionales que la


ley considera que no son registrables; ello obedece, de acuerdo con la opinin de Mauricio
Jalife Daher1, a los siguientes criterios:

- Por no ser distintivas;


- Por ser descriptivas;
- Por tratarse de smbolos ociales;
- Por inducir a error o confusin;
- Por estar ntimamente vinculadas a una persona o empresa y;
- Por afectarse derechos sobre marcas previamente reconocidas.

1
Comentarios a la Ley de Propiedad Industrial. Primera ed. Ed. Mc Graw Hill. Mxico. 1998, p. 105.

58
CAPTULO VI / SIGNOS DISTITNTIVOS MARA NARVEZ TIJERINA

B) Avisos Comerciales

De conformidad con el artculo 100 de la Ley:

Se considera aviso comercial a las frases u oraciones que tengan por objeto
anunciar al pblico establecimientos o negociaciones comerciales industriales o de
servicios, productos o servicios para distinguirlos de los de su especie.

Del concepto transcrito con anterioridad, se desprende que los avisos comerciales pueden
estar destinados a anunciar productos, servicios, establecimientos o negociaciones. La ley
es muy clara al sealar que al anunciar productos, stos deben especicarse en la solicitud
de registro, y si lo que se est anunciando es un establecimiento o negociacin, el registro
no ampara productos o servicios an cuando estn relacionados con los mismos.

Para tener derecho a su uso exclusivo, se aplica la regla general de la ley que es la del
registro ante el Instituto. Este tiene una duracin de diez aos contados a partir de la fecha
de presentacin de la solicitud y ser renovable por perodos iguales.

Se aplica a los avisos comerciales el comentario vertido en relacin con la transmisin de


las marcas.

C) Nombres Comerciales

El nombre comercial es, segn la opinin de Enrique Correa2, el signo adoptado por
industriales, productores y comerciantes, sean personas fsicas o personas morales, que se
usa para distinguir sus negocios de los dems que se dedican a una actividad mercantil del
mismo gnero.

Sus funciones principales son la identicacin y, fundamentalmente, la de conservar la


clientela.

Los nombres comerciales estn protegidos sin necesidad de registro, y dicha proteccin
abarca, de conformidad con el artculo 105 de la ley, la zona geogrca de clientela efectiva
de la empresa o establecimiento al que se aplique el nombre comercial, y se extender a
toda la Repblica si existe difusin masiva y constante a nivel nacional del mismo.

Una crtica que hace la doctrina a este precepto es la que se reere a la zona geogrca
de clientela efectiva, ya que la ley no proporciona elementos para determinarla; un criterio
a seguir es el de la facturacin, ya que es ah donde se proporcionan elementos para
comprobar los lugares de donde provienen los clientes del establecimiento.

An cuando no se requiere el registro del nombre comercial para su uso exclusivo, en la


ley se prev que quien est usando un nombre comercial podr solicitar por escrito su

2
CORREA, Enrique. Proteccin del nombre comercial en Mxico. Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y
Artstica, Ao I, No. 1, Mxico, enero-junio de 1963, p. 23.

59
EL SISTEMA MEXICANO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL CAPTULO VI / SIGNOS DISTITNTIVOS

publicacin en la Gaceta (rgano ocial de difusin del Instituto), con el n de establecer la


presuncin de buena fe en la adopcin y uso del nombre comercial.

Las razones que impediran al Instituto dicha publicacin se citan en el artculo 108, y
se reeren a la existencia de un nombre idntico o semejante y aplicado al mismo giro
publicado con anterioridad o a una marca en trmite de registro o ya registrada bajo los
mismos supuestos. Asimismo, si el nombre comercial que pretende publicarse carece
de elementos distintivos o contraviene en lo aplicable al referido artculo 90, el Instituto
rechazar el trmite.

La vigencia de la publicacin es de diez aos, contados a partir de la fecha de la solicitud,


renovable por perodos iguales.

D) Licencias y transmisin de derechos

El captulo VI del ttulo IV de la LPI establece los requisitos y condiciones para la transmisin
y licencia de los derechos de propiedad industrial.

El artculo 136 seala:

El titular de una marca registrada o en trmite podr conceder, mediante


convenio, licencia de uso a una o ms personas, con relacin a todos o alguno
de los productos o servicios a los que se aplique dicha marca. La licencia
deber ser inscrita en el Instituto para que pueda producir efectos en perjuicio
de terceros.

De acuerdo al numeral trascrito, adems de que los derechos sobre las marcas registradas
pueden dar origen a un contrato de licencia, tambin es viable licenciar marcas en trmite
de registro.

Al prever la ley la licencia sobre registros en trmite, rompe con el principio de exclusividad
de los derechos de propiedad industrial, ya que en ese momento el licenciante no est en
posibilidades de apropiarse el derecho, es decir, no sabe a ciencia cierta si le concedern o
no el registro.

En el supuesto de que la marca no obtuviera su registro, procede la cancelacin de la


inscripcin de la licencia, conforme al artculo 138 de la LPI, y para determinar el efecto
que esa situacin pudiera originar entre las partes, habr que remitirse al contrato
correspondiente, el cual deber contener una clusula que prevea el riesgo al que se
somete el licenciatario.

De su anlisis, se deduce tambin que la inscripcin de la licencia tiene la nalidad de que


produzca efectos en perjuicio de terceros; sin embargo, no constituye una obligacin la
realizacin de tal acto jurdico, ya que no inscribirla no nulica ni reduce los efectos que un
contrato de licencia crea entre las partes.

60
CAPTULO VI / SIGNOS DISTITNTIVOS MARA NARVEZ TIJERINA

La consecuencia ms directa de no inscribir una licencia es que el IMPI no reconoce al


licenciatario; como consecuencia de esto, pierde algunos de los derechos que establece
la ley, como el de ejercitar las acciones legales para la proteccin de los derechos sobre la
marca y el de ser considerado como titular ante el propio Instituto.

Otro punto que salta a la vista es el que se reere a la posibilidad de conceder licencias,
exclusivas o no, y de convenir la transmisin de todos o algunos de los productos o
servicios protegidos.

Para la inscripcin de las licencias en el Instituto, deber formularse una solicitud, conforme
al artculo 137 de la LPI, en los trminos que je el reglamento.

El Artculo 150 de la Ley establece que para inscribir las licencias o transmisiones de
derechos, el registro debe estar vigente, de lo contrario, el Instituto negar la inscripcin.
Aqu se aplica el principio que reza lo accesorio sigue la suerte de lo principal; resulta muy
lgico pensar que una transmisin de un derecho que ya no tiene actualidad, no se justica;
pensar lo contrario resultara incongruente.

A continuacin se transcriben los artculos 10, 11 y 12 del Reglamento de la LPI, que


contienen los requisitos de la solicitud de inscripcin de una licencia:

Artculo 10. La solicitud de inscripcin de una licencia de uso de cualquier


derecho de propiedad industrial o franquicia, adems de los requisitos a que
se reere el artculo 50. de este Reglamento, deber sealar:
I. El nombre. denominacin o razn social, nacionalidad y domicilio del
licenciante o franquiciante y licenciatario o franquiciatario;
II. La vigencia del convenio;
III. Si el convenio reserva al licenciante, usuario autorizado o franquiciatario
facultad de ejercer las acciones legales de proteccin del derecho de
propiedad industrial materia del mismo;
IV Tratndose de licencia de uso de marca, los productos o servicios respecto
de los cuales se concede la licencia, y
V Los dems datos que se soliciten en las formas ociales.
La solicitud deber acompaarse de un ejemplar certicado o con rmas
autgrafas del convenio en que conste la licencia, autorizacin o franquicia.
Podrn omitirse en el ejemplar que se exhiba, las estipulaciones contractuales
que se reeran a las regalas y dems contraprestaciones que deba pagar
el licenciatario, usuario autorizado o franquiciatario, las que se reeran a
informacin condencial, referente a las formas o medios de distribucin
y comercializacin de los bienes y servicios, as como los anexos de
informacin tcnica que lo integren. La solicitud de inscripcin podr ser
presentada por cualquiera de las partes.
Artculo 11. Para la inscripcin de transferencias de titularidad o licencias de
derechos relativos a dos o ms solicitudes en trmite, patentes o registros,
en los trminos establecidos en los artculos 62, 63, 137 y 143 de la ley,
debern cumplirse, adems de los requisitos sealados en los artculos 90. y

61
EL SISTEMA MEXICANO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL CAPTULO VI / SIGNOS DISTITNTIVOS

10 de este reglamento, los siguientes:


I. Exhibir dos copias certicadas o con rmas autgrafas del o los convenios o
documentos en que consten las correspondientes transmisiones o licencias, y
II. Referirse, en cada promocin, ya sea a patentes, registros de modelos
de utilidad y diseos industriales concedidos o en trmite, o bien marcas
registradas o en trmite.
El Instituto emitir un ocio que contenga la resolucin sobre la inscripcin
solicitada, anexando copia del mismo en cada expediente de solicitud.
El solicitante o promovente podr solicitar la expedicin de copias certicadas
del convenio exhibido, a n de que stas sean desglosadas a alguno o
algunos de los expedientes o solicitudes contenidas en el convenio.
Artculo 12. El Instituto resolver lo que corresponda sobre las solicitudes
o promociones de inscripcin a que se reeren los tres artculos anteriores,
dentro de los dos meses siguientes a la fecha de recepcin de las mismas,
o de aquella en que se d cumplimiento a requerimientos formulados por el
Instituto.
Cuando la inscripcin solicitada no proceda, por falta de algn requisito, o por
cualquier otra causa, el Instituto noticar al solicitante para que dentro de un
plazo de dos meses, manieste lo que a su derecho convenga.

Adems de la causal de cancelacin de la inscripcin de una licencia invocada en prrafos


precedentes, el artculo 138 de la ley seala las siguientes:

La solicitud conjunta del titular de la marca y el licenciatario;


La nulidad, caducidad o cancelacin del registro de marca; y
Orden judicial.

Resulta indudable, conforme al citado precepto, que es improcedente la solicitud de


cancelacin que formule una de las partes.

Las partes debern formular en conjunto dicha manifestacin en forma inequvoca y por
escrito.

Mauricio Jalife Daher opina que es evidente que aun cancelndose la inscripcin, si el
licenciatario cuenta con evidencias para acreditar la vigencia de la relacin contractual, sta
no se ve afectada en forma alguna, por lo que hace a la vinculacin entre las partes.3

En el supuesto previsto en la tercera fraccin, es evidente que el legislador quiso reconocer


la jerarqua que merece el mandato judicial, esencialmente en los supuestos en que
corresponde a la competencia de los juzgados civiles.

Como resultado de un litigio relacionado con una licencia, la sentencia respectiva pudiera
declarar su rescisin o, en su caso, que la terminacin ha operado, por lo que la cancelacin
de la licencia debe ser la consecuencia inmediata.

3
Op. Cit. p. 282.

62
CAPTULO VI / SIGNOS DISTITNTIVOS MARA NARVEZ TIJERINA

Las obligaciones del usuario de la marca se reeren principalmente a la conservacin de la


calidad de los productos que se vendan o los servicios que se prestan con respecto a los
fabricados o prestados por el titular, de acuerdo con lo establecido por el artculo 139 de la
LPI.

La ley no dene lo que debe entenderse por calidad; debe referirse al hecho de que los
productos y servicios que venda o preste el licenciatario sean equivalentes.

El mismo precepto, en relacin con el 64 del reglamento, dispone que los productos o
establecimientos en donde se presten o contraten los servicios debern indicar el nombre
del usuario, el nombre y domicilio del titular de la marca y la leyenda de uso bajo licencia.

Dentro de las facultades de que goza el usuario de la marca expresamente indicadas en la


Ley, se encuentran las siguientes:

Ejercitar las acciones legales de proteccin de los derechos sobre la marca,


como si fuera el propio titular (art. 140)
Que su uso se considere como realizado por el propio titular (art. 141)

Es evidente que para que el Instituto le reconozca esos derechos al usuario, la licencia
debe estar inscrita; sin embargo, el titular puede reservarse, mediante una estipulacin
contractual el primero de ellos.

En opinin de Mauricio Jalife4, la expresin defensa de derechos parece estar referida a


los casos de infraccin o delito, pero no a casos de nulidad o caducidad, que por su propia
naturaleza deben corresponder en forma exclusiva al titular. En todo caso, si ste desea
descargar su defensa en la persona del usuario, estimo que el instrumento adecuado deba
ser el mandato y no una licencia de uso de marca.

Con referencia a la segunda prerrogativa de los usuarios, es necesario citar el artculo


130, que establece las causas de caducidad de las marcas, entre otras la falta de uso. En
los casos en que el titular por algn motivo no pueda explotarla directamente, recurre al
otorgamiento de licencias y ello le permite conservar los derechos del registro; el requisito
indispensable para que esto opere es la inscripcin de la licencia. Un ejemplo de ello lo
constituye el caso de que los titulares de las marcas sean extranjeros.

Adems de las licencias, los derechos que ampara una marca registrada o en trmite de
registro podrn gravarse o transmitirse, de conformidad con el artculo 143 de la ley, en los
trminos y con las formalidades que establece la legislacin comn.

Para que dicho gravamen o transmisin produzca efectos contra terceros, deber inscribirse
en el Instituto.

4
Op. Cit. p. 285.

63
EL SISTEMA MEXICANO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL CAPTULO VI / SIGNOS DISTITNTIVOS

(1) Fusin

Dispone el artculo 144 que en los casos de fusin de personas morales se entender que
existe una transmisin de los derechos sobre marcas registradas, salvo estipulacin en
contrario.

La fusin de sociedades es la reunin de dos o ms sociedades mercantiles en una sola,


disolvindose las dems. Las fusionadas transmiten su patrimonio a ttulo universal, a la
sociedad subsistente, o a la que resulta de la fusin, misma que se constituye con los
socios de las sociedades participantes.

El registro de marca se considera como un activo de la empresa, por lo que resulta una
consecuencia lgica de la fusin. Pese a esta circunstancia, el dispositivo prev la situacin
de que el titular originario se reserve la propiedad, cuando establece que la regla es salvo
estipulacin en contrario.

(2) Marcas ligadas

El artculo 145 determina que para efectos de su transmisin se considerarn ligados los
registros de las marcas de un mismo titular cuando:

Dichas marcas sean idnticas;


Amparen similares productos o servicios;
Sean semejantes en grado de confusin; y
Se apliquen a los mismos o similares productos o servicios.

Lo anterior implica que uno o varios registros pueden transmitirse solamente cuando todos
los productos que protegen sean transmitidos.

Si el titular de esos registros considera que no existe confusin puede solicitar al Instituto
que disuelva la liga. La autoridad resolver en denitiva lo que proceda (art.146)

Para proceder a la inscripcin de las licencias sobre marcas ligadas, debern transmitirse en
forma conjunta a la misma persona, de conformidad con el artculo 147.

E) Franquicias

1) Antecedentes

La franquicia, desde el punto de vista econmico, es un mtodo de expansin comercial.

Aparece en economas desarrolladas en donde existen producciones de bienes y servicios


en forma masiva -a gran escala- y en la que los consumidores de estas mercancas y
servicios exigen uniformidad en los bienes demandados.

A travs de este mtodo o sistema, como se ha dado en llamarle en la prctica comercial,

64
CAPTULO VI / SIGNOS DISTITNTIVOS MARA NARVEZ TIJERINA

un dueo o gerente de empresa autoriza a otra persona a comercializar productos o


servicios bajo su nombre y marca registrada, observando estrictamente un sistema que l
estipula.

A quien concede la franquicia, le toca velar para que el negocio que l cre mantenga las
caractersticas de excelencia que le hicieron exitoso.

Por una parte, quien concede una franquicia, el franquiciante, aumenta sus cifras con su
propio capital al recibir de quien la obtiene, el franquiciatario, mayores recursos; a su vez,
este ltimo tiene la ventaja de contar con la experiencia del franquiciante para operar en el
mercado.

Es un sistema de colaboracin entre el productor de un bien o prestador de un servicio y un


distribuidor, ambos con cierta independencia uno del otro, pero vinculados por un contrato.

Las franquicias comienzan en los EUA hace aproximadamente 145 aos, cuando la
compaa de mquinas de coser Singer desarroll una cadena de tiendas a travs de la
venta de franquicias a personas que fueran los dueos y operadores del negocio.

En 1899 la Compaa Coca Cola vendi su primera franquicia y, debido al gran


xito demostrado por el rpido crecimiento de su distribucin, es seguido por otras
embotelladoras.

En 1910 prcticamente todas las armadoras de automviles utilizaban el sistema de


franquicias para desarrollar su red de distribuidoras y para los aos 30s las grandes
compaas de aceites automotrices iniciaron inversiones masivas de expendios
independientes y los hicieron franquicias organizadas.

Durante esa dcada, la franquicia penetr en los negocios al menudeo y de servicios,


naciendo as las grandes cadenas de partes de autos, farmacias, regalos, comestibles y
dems por toda la unin americana.

Sin embargo, el desarrollo que hoy conocemos tuvo su origen en la dcada de los aos 50
y 60, cuando aparecieron empresas que expandieron su rea de negocio a travs de ese
sistema. Nos referimos principalmente a Holiday Inn, Dunkin Donuts, Mc Donalds, Burger
King y 7-Eleven, por mencionar algunos.

En Mxico este sistema comenz a tener fuerza a nes de los aos 80, en virtud de los
cambios legislativos en materia de inversin extranjera.

Empez con la importacin de franquicias provenientes de los Estados Unidos y


posteriormente, cuando se haba aanzado bien y los empresarios mexicanos estaban
convencidos de los benecios, comenzaron a desarrollarse las franquicias mexicanas.

Se vio entonces la necesidad de legislar especcamente en esta materia y la ley de fomento


y proteccin a la propiedad industrial, ahora ley de propiedad industrial, incluy entre su

65
EL SISTEMA MEXICANO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL CAPTULO VI / SIGNOS DISTITNTIVOS

articulado lo que se necesita para considerar que existe una franquicia.

El artculo 142 de la Ley citada establece:

Existir franquicia, cuando con la licencia de uso de una marca se transmitan


conocimientos tcnicos o se proporcione asistencia tcnica, para que la
persona a quien se le concede pueda producir o vender bienes o prestar
servicios de manera uniforme y con los mtodos operativos, comerciales y
administrativos establecidos por el titular de la marca, tendientes a mantener
la calidad, prestigio e imagen de los productos o servicios a los que sta
distingue.

De la anterior denicin se inere principalmente lo siguiente:

Para que se d la franquicia, debe previamente existir una marca registrada.


Debe acordarse la licencia de la marca.
Deben transmitirse conocimientos tcnicos o proporcionarse asistencia
tcnica.
Estos conocimientos tcnicos o asistencia tcnica tienen como n lograr
la uniformidad en la produccin o venta de bienes o en la prestacin de
servicios.
Una caracterstica fundamental del sistema de franquicias es precisamente
que esta uniformidad tiene como su principal objetivo mantener la calidad,
prestigio e imagen de los productos o servicios.

2) Ventajas y desventajas del sistema de franquicias

Es importante destacar que este formato de negocio tiene sus pros y sus contras; a
continuacin se sealarn, de una manera muy general las ventajas para quien compra una
franquicia:

Menor riesgo: Cuando se adquiere una franquicia, se est comprando un negocio exitoso
en parte por el tiempo que lleva en el mercado, es decir, la experiencia del titular de la
franquicia lo ha llevado a pulir las imperfecciones de la fabricacin o venta del producto o
de la prestacin de los servicios.

Los procedimientos administrativos y contables ya fueron establecidos, de tal forma que


no se invierte ni tiempo ni esfuerzo en crearlos.

Operacin llave en mano: lo que se ha dado en llamar comnmente como operacin


llave en mano implica que los procedimientos de operacin y los derechos de propiedad
industrial estn listos para que quien adquiere la franquicia las utilice con solo dar
vuelta a la llave y entrar en el negocio. Esta ventaja es de gran importancia sobre todo
para aquellas personas, empresarios potenciales, que no estn seguros de qu equipo
comprar, con cual inventario comenzar, qu tipo de productos o servicios tienen demanda
en su zona, etc.

66
CAPTULO VI / SIGNOS DISTITNTIVOS MARA NARVEZ TIJERINA

Compra colectiva: Se presentan ventajas en cuanto al ahorro por comprar en grandes


cantidades. El poder de compra al que accede la franquicia permite bajar los costos de
inventario de la mercadera.

Programas nacionales y regionales de publicidad: Se aporta un pequeo porcentaje de las


ventas a un fondo para publicidad, lo que permite un ahorro signicativo.

Finalmente, y esta lista no es exhaustiva, tenemos la ventaja de la asesora: Quien


adquiere una franquicia cuenta con asesora constante, capacitacin actualizada y, en
muchos casos, para resolver problemas de emergencia.

En contraposicin, las desventajas que ofrece este sistema de negocios son principalmente
las siguientes:

Menos control: Hay menos libertad que en una empresa independiente; los
procedimientos de operacin, los controles nancieros y otros aspectos del negocio son
determinados por el franquiciante y quien adquiere se obliga a seguirlos por disposicin
expresa del contrato.

Costo elevado: Al comprar un negocio ya probado, y con mucho menores riesgos de


fracaso, el costo de adquisicin aumenta, adems de que por lo general hay cuotas de
regalas sobre ventas (de entre un dos y un seis por ciento), regalas por publicidad, y
otras, que pueden afectar el ujo de efectivo del negocio.

Contratos obligatorios: Hay que seguir los lineamientos sobre como manejar el negocio,
tipo de cuotas que hay que pagar, tiempos de pago y otras.

Destino comn: Si la compaa central tiene problemas, es posible que el negocio del
franquiciado resulte afectado.

3) El contrato de franquicia

De conformidad con el artculo 142 Bis de la LPI, el contrato de franquicia deber contener
cuando menos los siguientes requisitos:

A) La zona geogrca en la que el franquiciatario ejercer las actividades objeto del contrato.
B) La ubicacin, dimensin mnima y caractersticas de las inversiones en infraestructura,
respecto del establecimiento en el cual el franquiciatario ejercer las actividades objeto
del contrato.
C) Las polticas de inventarios, mercadotecnia y publicidad, as como las disposiciones
relativas al suministro de mercancas y contratacin con proveedores, en su caso.
D) Las polticas, procedimientos y plazos relativos a los reembolsos, nanciamientos
y dems contraprestaciones a cargo de las partes en os trminos convenidos en el
contrato.
E) Los criterios y mtodos aplicables a la determinacin de los mrgenes de utilidad y/o
comisiones de los franquiciatarios.

67
EL SISTEMA MEXICANO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL CAPTULO VI / SIGNOS DISTITNTIVOS

F) Las caractersticas de la capacitacin tcnica y operativa del personal del franquiciatario,


as como el mtodo o la forma en que el franquiciante otorgar asistencia tcnica.
G) Los criterios, mtodos y procedimientos de supervisin, informacin, evaluacin y
calicacin del desempeo, as como la calidad de los servicios a cargo del franquiciante
y del franquiciatario.
H) Los trminos y condiciones para subfranquiciar, en su caso.
I) Las causales para a terminacin del contrato de franquicia.
J) Los supuestos para la revisin y modicacin del contrato de franquicia.

(i) Elementos personales

En el contrato de franquicia intervienen el franquiciante y el franquiciatario.

El primero, el franquiciante, es el titular del negocio; es el dueo de la marca registrada y de


la tecnologa que est envuelta en el proceso.

El segundo, el franquiciatario, es quien adquiere el negocio a travs del contrato.

Ambos son, generalmente, comerciantes y puede tratarse de personas fsicas o morales.

Es indispensable tambin que cuenten con capacidad legal para contratar.

(ii) Formalidades

En cuanto a la forma del contrato de franquicia, ste debe ser por escrito, en idioma
espaol, y en su contenido reunir todos los elementos y requisitos que se mencionaron
con antelacin, es decir, en un solo instrumento habr que establecer reglas claras sobre
la licencia de la marca, la asistencia tcnica o transferencia tecnolgica y la obligacin de
uniformidad en la prestacin de servicios, produccin o venta de bienes.

El contrato de franquicia debe inscribirse en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial


para que pueda surtir efectos en perjuicio de terceros.

La licencia debe incluir la autorizacin de uso de marca, nombres y avisos comerciales, la


explotacin de patentes y cualquier otro derecho de propiedad industrial que sea parte del
sistema.

La transferencia de tecnologa, lo que se conoce en la prctica comercial como el know how,


es una de las caractersticas que distingue al contrato de franquicia.

Ha sido denido, en general, como el conocimiento tcnico, procedimiento, conjunto de


informaciones necesarias para la reproduccin industrial, que proceden de la experiencia
en el proceso de produccin, y que su autor desea guardar en secreto, sea para su uso
personal o para transferirlo condencialmente a un tercero.

Un concepto tan amplio como el del know how, as como la variedad de medios para su

68
CAPTULO VI / SIGNOS DISTITNTIVOS MARA NARVEZ TIJERINA

transmisin, debe especicarse en trminos generales en el contrato y remitir los detalles a


manuales instructivos, diseos y otra clase de informacin.

La jursiprudencia francesa ha determinado que el know how debe ser:


Prctico y probado (el franquiciatario necesita de la experiencia del franquiciante),
Original: nadie pagara por informacin que es del dominio pblico;
Especco; y
En desarrollo constante;

Por lo que se reere al plazo, normalmente se establece un plazo jo de duracin del


contrato, que va en funcin de la recuperacin de la inversin inicial que ha hecho el
franquiciatario; es decir, debe ser lo sucientemente amplio como para obtener ganancias
atractivas del negocio.

Regularmente los contratos son renovables, dependiendo de la actuacin del franquiciatario


y del xito de la franquicia en el mercado.

A qu franquiciatario le interesara renovar un contrato que no tiene asegurado su xito


nanciero?

Un elemento importante del contrato de franquicia es la exclusividad. El espacio geogrco


puede delimitarse mediante un territorio en donde el franquiciatario podr explotar la
franquicia por medio de varios establecimientos (rea de desarrollo de franquicia) o para un
establecimiento o negociacin mercantil en la que el franquiciante autoriza la localizacin
(franquicia unitaria)

(iii) Obligaciones del franquiciante y del franquiciatario

Es indiscutible que cada negocio implica reglas propias, pero las principales obligaciones,
que les son comunes a los contratos de franquicia, independientemente del negocio de que
se trate, son las siguientes:

1. Franquiciante:

En relacin con la marca, mantener su vigencia y otorgar licencia para su uso. Lo mismo
se aplica a los nombres y avisos comerciales.

En relacin con estos ltimos, deben ser originales de tal manera que se distingan
fcilmente de otros de su especie. En el contrato de franquicia el nombre comercial va
generalmente ligado al uso de las marcas y complementa a stas.

Por lo que se reere a la asistencia tcnica y transferencia tecnolgica, instruir al


franquiciatario sobre la forma ptima de operar.

Cuando la franquicia incluye la autorizacin de explotacin de una o varias patentes,


stas deben identicarse en el contrato con su nmero, fecha de expiracin y el o los

69
EL SISTEMA MEXICANO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL CAPTULO VI / SIGNOS DISTITNTIVOS

inventos, procesos o productos que ampara. Generalmente esta descripcin se agrega


en un anexo.

La asistencia tcnica es un ujo continuo de instrucciones, directivas o consejos


suministrados en la medida en que son requeridos para la conduccin u operacin de un
proceso determinado. Tiene la caracterstica de que generalmente se presta en forma
personal por tcnicos o personal del licenciante, por expertos o consultores.

Supone para el franquiciatario una obligacin que debe cumplirse durante la vigencia del
contrato, es decir, de tracto sucesivo. Las visitas del franquiciante al establecimiento
del franquiciatario ayudan a iniciar la operacin y tambin a asistir en la solucin de
problemas.

La transferencia de tecnologa y la asistencia tcnica, en el caso de las franquicias, se


proporcionan de diversas maneras, pero en lo que todos coinciden es en que deben
proporcionarse manuales de operacin.

Estos manuales, son bsicamente compilaciones de mtodos, sistemas de operacin y


tecnologa desarrollados por el franquiciante, y forman parte integral del contrato.

Regularmente, la informacin que se proporciona al franquiciatario es condencial, lo


que implica la obligacin de adoptar todas las medidas a su alcance para preservar esta
condencialidad.

La asistencia tcnica tambin se traduce en mantener programas de capacitacin y


entrenamiento para el personal del franquiciatario.

Debe enviar tcnicos, supervisores y personal calicado y con experiencia que conozca
la explotacin del negocio para efecto de darles capacitacin a quienes trabajarn
directamente en el negocio franquiciado.

Respecto a la publicidad, el franquiciante debe contar con un equipo de especialistas


en operaciones del sistema y asistencia y desarrollo de programas de mercadotecnia y
publicidad.

Proporcionar informacin sobre el lugar que resulte ms conveniente para la instalacin


del establecimiento o lugares concretos donde se va a explotar la franquicia.

En relacin con lo anterior, se establece como obligacin la de revisar la construccin


y decoracin del local donde estar ubicado el establecimiento franquiciado, as como la
designacin de quien lo construir, modicar, adaptar o mejorar.

Debe asimismo realizar inspecciones y evaluaciones peridicas al negocio respecto de su


operacin.

70
CAPTULO VI / SIGNOS DISTITNTIVOS MARA NARVEZ TIJERINA

2. Franquiciatario:

Se encuentra obligado a mantener la imagen externa e interna del negocio, durante toda la
vigencia del contrato, con el objetivo de proporcionar unidad al sistema, permitiendo que la
clientela lo distinga fcilmente.

Obtener y mantener vigentes las autorizaciones, permisos, licencias, clasicaciones y


dems trmites necesarios para el funcionamiento y la operacin del negocio.

A seguir las especicaciones del franquiciante en cuanto a la construccin y equipamiento


del local.

Adherirse a los estndares y polticas del franquiciante para el manejo uniforme de todos
los negocios dentro del sistema.

Esta obligacin es muy amplia, entre otros aspectos puede incluir:

1. Seguir y completar los programas de entrenamiento y capacitacin.


2. Preparar y seguir los sistemas de contabilidad y los reportes nancieros en la forma
que seale el franquiciante.
3. Mantener un mnimo de horas diarias de servicio a clientes en condiciones normales
de operacin.
4. Reacondicionar y renovar el local y mantenerlo en determinadas condiciones (de
higiene, por ejemplo)
5. Adquirir cierta materia prima, equipo, partes, productos o servicios.

Es de suma importancia cumplir con todas las instrucciones y normas referentes a la


tecnologa.

Debe mantener la condencialidad de los procesos, cuando as se haya acordado.

El franquiciatario est obligado, en su caso, a no divulgar ningn tipo de informacin


condencial sobre tecnologa o la operacin del negocio o la misma franquicia.
Esto implica no comunicar o usar, en benecio que no sea propio, la tecnologa,
conocimientos, know how y cualquier clase de informacin recibida del franquiciante.

Utilizar las instalaciones solamente para la operacin del negocio franquiciado.

El franquiciatario es un usuario de la tecnologa y solamente puede utilizarla para


explotar el negocio en los trminos que supone la franquicia. La obligacin es la
de vender u ofrecer los productos y servicios que son materia del contrato, con la
prohibicin de vender y ofrecer productos distintos.

El incumplimiento de esta obligacin puede afectar a la organizacin del franquiciante al


violar la uniformidad.

71
EL SISTEMA MEXICANO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL CAPTULO VI / SIGNOS DISTITNTIVOS

Efectuar el pago de las regalas: Inicial, a la rma del contrato; regalas sobre ventas,
durante la operacin del negocio; las de publicidad y mercadotecnia, entre otras.

El pago puede ser en moneda nacional o en moneda extranjera. Si estamos en este


ltimo caso, es recomendable jar en el contrato el tipo de cambio al que habr de
efectuarse el pago, el momento en que ste debe considerarse, que usualmente
ser el momento del pago, y en algunas ocasiones, la forma de pago: giro bancario,
transferencia, depsito en alguna cuenta extranjera, etc.

Las bases de las regalas deben describirse claramente. Un criterio frecuente es el de


ventas netas para compensar la inacin. En el contrato es indispensable determinar
la base y aclarar qu debe entenderse por sta. Por ejemplo, ventas netas incluye
ventas brutas menos empaque, etes, impuestos, etc.

El monto se ja libremente por las partes, y su porcentaje puede variar durante la


vigencia del contrato.

Por ltimo, informar peridicamente al franquiciante del desarrollo de su negocio.

La informacin que se proporciona es bsicamente econmica. Generalmente se hace


en formatos que proporciona el franquiciante. Suele incluirse la obligacin de enviar
anualmente estados nancieros auditados por una rma determinada que seale el mismo
franquiciante.

Esta obligacin resulta importante y tiene varios nes, entre los que podemos citar, a
manera de ejemplo, los siguientes:

1. Determinar las regalas peridicas sobre los resultados;


2. Vericar el cumplimiento de las normas, la uniformidad;
3. Ver la necesidad de que el franquiciante preste mayor asistencia o seale directrices,
etc.

Aunque no es parte de la obligacin de informar, sino de la organizacin nanciera del


negocio, en el contrato se pueden sealar ciertos estndares nancieros.

(iv) Terminacin

Entre las causas de terminacin del contrato de franquicia, se pueden mencionar:


1. El vencimiento del trmino.
2. La muerte o incapacidad superviniente de uno de los contratantes.
3. La voluntad unilateral de una de las partes.
4. El mutuo consentimiento.
5. La quiebra de uno de los contratantes
6. La rescisin por inclumplimiento.

Algunos aspectos que deben incluirse en el contrato para los casos de terminacin

72
CAPTULO VI / SIGNOS DISTITNTIVOS MARA NARVEZ TIJERINA

anticipada o por la llegada del plazo son:

1. La obligacin del franquiciatario de no usar la marca, removerla de todos los


establecimientos, equipos, instalaciones, etc. Lo mismo tratndose de otros derechos de
propiedad industrial.

2. No seguir explotando la negociacin materia de la franquicia ni realizar negocios similares


que pudieran dar la impresin a los clientes o pblico de que sigue siendo persona
autorizada por el franquiciante para explotar esa clase de negocio.

3. Devolucin del equipo, inventario de mercancas y alguna informacin sobre


procedimientos de fabricacin, venta o prestacin de servicios relacionados con la
franquicia.

F) Nulidad, caducidad y cancelacin

1) Nulidad

El artculo 151 establece que el registro de marca ser nulo cuando:

I. Se haya otorgado en contravencin de las disposiciones de esta ley o la que


hubiese estado vigente en la poca de su registro.
No obstante lo dispuesto en esta fraccin, la accin de nulidad no podr
fundarse en la impugnacin de la representacin legal del solicitante del
registro de la marca;
II. La marca sea idntica o semejante en grado de confusin, a otra que
haya sido usada en el pas o en el extranjero con anterioridad a la fecha
de presentacin de la solicitud de la marca registrada y se aplique a los
mismos o similares productos o servicios, siempre que, quien haga valer
el mejor derecho por uso anterior, compruebe haber usado una marca
ininterrumpidamente en el pas o en el extranjero, antes de la fecha de
presentacin o, en su caso, de la fecha de primer uso declarado por el que la
registr;
III. El registro se hubiera otorgado con base en datos falsos contenidos en su
solicitud;
IV Se haya otorgado por error, inadvertencia, o diferencia de apreciacin,
existiendo en vigor otro que se considere invadido, por tratarse de una marca
que sea igual o semejante en grado de confusin y que se aplique a servicios
o productos iguales o similares; y
V. El agente, el representante, el usuario o el distribuidor del titular de una
marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre
de sta u otra similar en grado de confusin, sin el consentimiento expreso
del titular de la marca extranjera. En este caso el registro se reputar como
obtenido de mala fe.
Las acciones de nulidad que se deriven del presente artculo podrn
ejercitarse dentro de un plazo de cinco aos, contado a partir de la fecha en

73
EL SISTEMA MEXICANO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL CAPTULO VI / SIGNOS DISTITNTIVOS

que surta sus efectos la publicacin del registro en la Gaceta, excepto las
relativas a las fracciones I y V que podrn ejercitarse en cualquier tiempo ya la
fraccin II que podr ejercitarse dentro del plazo de tres aos.

La redaccin de la primera causa, como puede observarse, resulta demasiado amplia,


ya que un procedimiento de declaracin adminstrativa de nulidad, que se fundamente en
esa fraccin puede referirse casi a cualquier disposicin de la ley, an cuestiones que la
autoridad pudiera considerar como irrelevantes, a tal grado que al momento de estudiar la
solicitud le resultara inadvertido, pueden invocarse como origen de una solicitud de nulidad
conforme a la fraccin en comento.

Es bien sabido que para obtener el registro de una marca, deben observarse multitud de
requisitos establecidos en la Ley, en el Reglamento y en otras disposiciones relacionadas
como el Acuerdo que Establece las Reglas para la Presentacin de Solicitudes ante el IMPI.

Esta situacin obliga a la mayora de los solicitantes a auxiliarse de abogados expertos


en la materia, con el consiguiente aumento en los costos; sin embargo, quienes deciden
efectuar esos trmites por s mismos por diferentes motivos, por ejemplo, la insuciencia de
recursos econmicos, suelen cometer errores que, como se ha dicho, pasan inadvertidos
para el funcionario del IMPI encargado de estudiar la solicitud, lo que pudiera traer como
consecuencia la nulidad del registro.

Con respecto a la segunda fraccin, segn reere Mauricio Jalife5 que es una de las
causales que se invoca con mayor frecuencia como fundamento de las demandas de
nulidad, ya que constituye la frmula que resuelve la confrontacin entre derechos
generados por el uso y derechos constituidos por el registro de la marca.

La citada fraccin est relacionada con la fraccin I del artculo 92 que establece como
excepcin al derecho de exclusividad del titular, el derecho que tiene un tercero por explotar
la misma marca u otra parecida en grado de confusin, en territorio nacional, para los
mismos o similares productos o servicios.

El mismo precepto exige el uso ininterrumpido por parte del tercero antes de la fecha de
presentacin de la solicitud de registro o del primer uso declarado en la misma.

Una vez declarada la nulidad, el tercero tiene la posibilidad de solicitar el registro de la


marca dentro de los tres aos siguientes al da en que fue publicado el registro en la
Gaceta. Esa posibilidad se presenta como una prerrogativa y no como una obligacin, ya
que el texto de la ley seala que tendr derecho, lo cual no lo convierte en obligatorio.
El plazo para ejercitar la accin de nulidad basada en esa fraccin es tambin de tres aos
contados a partir de que surta efectos la publicacin del registro en la Gaceta.

Si transcurre el trmino sealado sin que se solicite la declaracin administrativa de nulidad

5
Op. Cit. p. 301.

74
CAPTULO VI / SIGNOS DISTITNTIVOS MARA NARVEZ TIJERINA

se pierde ese derecho y subsisten en el mercado los dos signos marcarios para amparar los
mismos o similares productos o servicios.

La ley tambin reconoce el uso previo de una marca en el extranjero, lo que rompe con el
principio de territorialidad de la materia, colocando a los titulares de registros nacionales en
un estado de incertidumbre que dura tres aos a partir de la publicacin del registro en la
Gaceta.

Respecto a la causal de nulidad contenida en la tercera fraccin, puede decirse que la


inclusin de cualquier dato falso (an aqullos que se dan por error como el escribir mal la
direccin del solicitante) es motivo suciente para declarar la nulidad del registro.
Tambin coloca a los titulares de las marcas en estado de indefensin por lo amplia que
pueda ser la gama de datos falsos que, a pesar de su intrascendencia, pueden viciar el
registro.

El plazo para el ejercicio de la accin de nulidad basada en la fraccin de referencia es de 5


aos contados a partir de la fecha en que surta efectos la publicacin del registro.
La nulidad por derechos previos (fr. IV) suele invocarse cuando el titular de un registro
estima que sus derechos se ven afectados por un registro posterior que ampara una marca
igual o semejante en grado de confusin que se aplica a los mismos o similares productos o
servicios.

La fraccin nal tipica el caso en que una persona que aprovechndose de su relacin
de negocios con el titular de la marca obtiene el registro; debe subrayarse que para su
procedencia es indispensable que el titular no hubiese dado su consentimiento.
Agrega el precepto al nal de que el registro se reputar como obtenido de mala fe, reitera
la idea de que quien registr la marca abus del titular en el extranjero al efectuar el trmite
para s mismo.

Para el ejercicio de la accin, en el caso que se comenta, la ley determina que ser en
cualquier tiempo.

2) Caducidad

Segn el artculo 152, el registro caducar en los siguientes casos:

I. Cuando no se renueve en los trminos de esta ley, y


II. Cuando la marca haya dejado de usarse durante los tres aos consecutivos
inmediatos anteriores a la solicitud de declaracin administrativa de
caducidad, salvo que exista causa justicada a juicio del Instituto.

Conforme al artculo 133 de la propia LPI, el titular de una marca deber solicitar su
renovacin dentro de los seis meses anteriores al vencimiento de su vigencia; pero el IMPI
aceptar aqullas solicitudes que se presenten dentro de los seis meses posteriores a la
terminacin de la vigencia.

75
EL SISTEMA MEXICANO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL CAPTULO VI / SIGNOS DISTITNTIVOS

Para su procedencia, es necesario que el solicitante presente el comprobante del pago de la


tarifa correspondiente y declare bajo protesta de decir verdad que usa la marca y que dicho
uso no se ha interrumpido por un plazo de por lo menos tres aos.

Para que se actualice la causa prevista en la segunda fraccin es necesario que antes de
presentar la solicitud de declaracin administrativa de caducidad, el titular haya dejado de
usar la marca durante un tmino de por lo menos tres aos. Pero si ha transcurrido ese
trmino, y antes de la presentacin de la solicitud el titular ha reiniciado la explotacin de su
marca, el interesado pierde la oportunidad de que se declare la caducidad.

Es indispensable que el titular del registro conserve en su poder elementos que le permitan
demostrar el uso de la marca; como ejemplo se pueden citar los anuncios publicitarios, de lo
contrario, podran caer en el supuesto de la fraccin de referencia.

El hecho de sancionar la falta de uso con la caducidad parte del principio de que los
derechos de propiedad industrial deben explotarse por su titular, de lo contrario se est en
presencia de una exclusividad que no se justica.

3) Cancelacin por conversin en genrico

El artculo 153 determina la nica causa de cancelacin de los registros de marcas,


que consiste en que el titular hubiera provocado o tolerado que se transforme en una
denominacin genrica que corresponda a uno o varios de los productos o servicios para los
cuales se registr, de tal modo que, en los medios comerciales y en el uso generalizado por
el pblico, la marca haya perdido su carcter distintivo, como medio de distinguir el producto
o servicio a que se aplique.

Si las marcas son aqullos signos que se utilizan para distinguir productos o servicios de
otros de su misma especie en el mercado, no tiene sentido que subsista un registro que ha
perdido ese carcter distintivo.

Se da el supuesto comentado especialmente tratndose de marcas que se aplican


a productos nuevos en el mercado que carecen de un nombre conocido para los
consumidores, fabricantes o comerciantes; esta situacin provoca que la marca sustituya
para efectos prcticos al nombre tcnico que pudiera tener el artculo en cuestin.
El propio titular puede acudir ante el IMPI a solicitar por escrito, en cualquier tiempo, la
cancelacin de su registro.

4) Declaracin de nulidad, caducidad y cancelacin

Acorde a lo establecido por el artculo 155, el Instituto declarar administrativamente, de


ocio o a peticin de parte o del Ministerio Pblico Federal cuando tenga algn inters la
Federacin, la nulidad, caducidad o cancelacin del registro de una marca, con excepcin
de la caducidad que opera por el simple transcurso del tiempo, que no requiere dicha
declaracin administrativa.

76
CAPTULO VI / SIGNOS DISTITNTIVOS MARA NARVEZ TIJERINA

En el ltimo captulo se dar una explicacin acerca de los procedimientos de declaracin


administrativa.

En opinin de Mauricio Jalife6, existen muchos aspectos cuyo estudio debe abordarse
cuando se trata lo relativo al inters jurdico en materia de procedimientos de declaracin de
nulidad, caducidad y cancelacin de marcas. Uno de ellos es el que se reere a determinar
que si para justicar la existencia de inters jurdico por parte del actor, ste debe contar
con una solicitud en trmite que se encuentre en conicto con el derecho conferido por el
ttulo reido.

Otro caso en el que se considera que el inters jurdico queda justicado es aqul en el que
el registro reido se ha tomado como base para solicitar la declaracin administrativa de
nulidad en contra de un supuesto infractor, y ste acta en va de reconvencin. En estos
casos se ha sostenido ampliamente que ese solo hecho dota de inters jurdico a la parte
que contrademanda la nulidad, caducidad o cancelacin de un registro.

El artculo en comento establece que el Ministerio Pblico Federal podr iniciar el


procedimiento de declaracin administrativa en aquellos casos en los que tenga inters
la Federacin, el cual se da en los casos en que el empleo de una marca pueda estar
ntimamente ligado a prcticas monoplicas o distorsiones graves en los procesos
econmicos.

G) Denominacin de Origen

El artculo 156 dene claramente el concepto en los siguientes trminos:

Se entiende por denominacin de origen, el nombre de una regin geogrca


del pas que sirva para designar un producto originario de la misma, y
cuya calidad o caracterstica se deban exclusivamente al medio geogrco
comprendiendo en ste los factores naturales y los humanos.

Del artculo transcrito se desprende que para que exista una denominacin de origen deben
darse tres condiciones fundamentales:
a) Que se trate del nombre de una regin geogrca del pas;
b) Que dicha denominacin sirva para designar un producto originario de esta regin y;
c) Que la calidad o caractersticas del producto sea resultado del medio geogrco.

En nuestro pas las denominaciones de origen protegidas son:


- Tequila;
- Mezcal;
- Olinal;
- Talavera;
- Bacanora
- Caf Veracruz;
- Ambar de Chiapas;
- Caf Chiapas;

77
EL SISTEMA MEXICANO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL CAPTULO VI / SIGNOS DISTITNTIVOS

- Sotol;
- Charanda y
- Mango Ataulfo del Soconusco.

La proteccin de las denominaciones de origen se inicia, conforme a lo que establece el


artculo 157, con la declaracin que al efecto emita el Instituto, y su vigencia se determinar
con la subsistencia de las condiciones que le dieron origen.

Una caracterstica que hace muy especial a esta gura de la propiedad industrial es que el
Estado mexicano es el titular de la denominacin de origen, y los particulares slo podrn
hacer uso de ella previa autorizacin de uso por parte del Instituto, cuya vigencia es de diez
aos, contados a partir de la fecha de presentacin de la solicitud, pudiendo renovarse por
perodos iguales.

Podrn solicitar la autorizacin ante el IMPI quienes demuestren dedicarse directamente a la


extraccin, produccin o elaboracin de los productos, dentro del territorio determinado en
la declaracin, cumpliendo con las Normas que al efecto expida la Secretara de Economa y
los dems que seale la declaracin.

78
CAPTULO VII / DERECHOS DE AUTOR MARA NARVEZ TIJERINA

CAPITULO VII
DERECHOS DE AUTOR
A) Moral

El derecho moral es el aspecto del derecho intelectual que concierne a la tutela de la


personalidad del autor como creador, ya la tutela de la obra como entidad propia.1

Es el vnculo indestructible que une ineludiblemente al autor con su obra y que le permite
an despus de su muerte seguir conservando esa titularidad y que se le considere como
un reejo de su personalidad. es inalienable, imprescriptible, irrenunciable e inembargable.

Esa parte del derecho de autor se traduce en la obligacin por parte de las dems personas
de no alterar la obra sin el consentimiento del autor y sin dejar de indicar su nombre.

Su ejercicio le corresponde al creador de la obra y a sus herederos. En los casos en que no


haya herederos, de obras del dominio pblico, annimas o de los smbolos patrios y de las
expresiones de las culturas populares, el Estado los ejercer siempre que se trate de obras
de inters para el patrimonio cultural nacional.

1) Privilegios que conere el derecho moral

Conforme al artculo 21 de la LDA, los titulares de los derechos morales estn facultados
para:

I. Determinar si su obra ha de ser divulgada y en qu forma, o la de mantenerla


indita;
II. Exigir el reconocimiento de su calidad de autor respecto de la obra por l
creada y la de disponer que su divulgacin se efecte como obra annima o
seudnima;
III. Exigir respeto a la obra, oponindose a cualquier deformacin, mutilacin u
otra modicacin de ella, as como a toda accin o atentado a la misma que
cause demrito de ella o perjuicio a la reputacin de su autor;
IV. Modicar su obra;
V. Retirar su obra del comercio, y
VI. Oponerse a que se le atribuya al autor una obra que no es de su creacin.
Cualquier persona a quien se pretenda atribuir una obra que no sea de su
creacin podr ejercer la facultad a que se reere esta fraccin.

Conforme al prrafo nal de ese artculo, los herederos podrn ejercer todas las facultades
sealadas, con excepcin de las que se reeren a la modicacin de la obra y a su retiro del
comercio. Por lo que toca al Estado, su ejercicio se limita al ejercicio de las contenidas en
las fracciones III y VI anteriores.

1
RANGEL MEDINA, David. Derecho Intelectual. Ed. Mc Graw Hill. Mxico. 1998. p. 129.

79
EL SISTEMA MEXICANO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL CAPTULO VII / DERECHOS DE AUTOR

La obra cinematogrca

La ley reconoce a la obra cinematogrca como original.

Se reconoce como autor de la obra al director; a los autores del argumento, adaptacin,
guin o dilogo; a los autores de las composiciones musicales; el fotgrafo y los autores
de las caricaturas y de los dibujos animados, quienes pueden ejercer los derechos morales
sobre la obra audiovisual en su conjunto (art. 97 LDA).

B) Patrimonial

El derecho patrimonial se traduce en la retribucin que corresponde al autor por la


explotacin, ejecucin o uso de su obra con nes lucrativos.

El autor tiene la facultad de explotar su derecho de manera exclusiva, as como de autorizar


a otros su aprovechamiento.

Contrario a lo que sucede con el derecho moral, es temporal, renunciable y prescriptible.

La duracin del derecho patrimonial es, conforme al artculo 29 LDA, la vida del autor ya
partir de su muerte, setenta y cinco aos ms. En el caso de que la obra le pertenezca a
varios coautores los setenta y cinco aos se contarn a partir de la muerte del ltimo.

Tratndose de obras pstumas y obras hechas al servicio ocial, setenta y cinco aos
despus de su divulgacin.

Si el titular del derecho patrimonial distinto del autor muere sin herederos la facultad de
explotar o autorizar la explotacin de la obra corresponder al autor y, a falta de ste,
corresponder al Estado por conducto del Instituto, quien respetar los derechos adquiridos
por terceros con anterioridad.

Una vez que dichos trminos transcurran, la obra pasar al dominio pblico.

La titularidad le corresponde originariamente al autor; siendo sus herederos o


causahabientes titulares derivados.

Las prerrogativas que coneren los derechos patrimoniales son, con fundamento en el
artculo 27 de la LDA, autorizar o prohibir:

I. La reproduccin, publicacin, edicin o jacin material de una obra


en copias o ejemplares, efectuada por cualquier medio ya sea impreso,
fonogrco, grco, plstico, audiovisual, electrnico u otro similar;
II. La comunicacin pblica de su obra a travs de cualquiera de las siguientes
maneras:
a) La representacin, recitacin y ejecucin pblica en el caso de las obras
literarias y artsticas;

80
CAPTULO VII / DERECHOS DE AUTOR MARA NARVEZ TIJERINA

b) La exhibicin pblica por cualquier medio o procedimiento, en el caso de


obras literarias y artsticas, y
c) El acceso pblico por medio de la telecomunicacin;
III. La transmisin pblica o radiodifusin de sus obras, en cualquier
modalidad, incluyendo la transmisin o retransmisin de las obras por:
a) Cable;
b) Fibra ptica;
c) Microondas;
d) Va satlite, o
e) Cualquier otro medio anlogo;
IV. La distribucin de la obra, incluyendo la venta u otras formas de
transmisin de la propiedad de los soportes materiales que la contengan,
as como cualquier forma de transmisin de uso o explotacin. Cuando la
distribucin se lleve a cabo mediante venta, este derecho de oposicin se
entender agotado efectuada la primera venta, salvo en el caso expresamente
contemplado en el artculo 104 de esta Ley;
V. La importacin al territorio nacional de copias de la obra hechas sin su
autorizacin;
VI. La divulgacin de obras derivadas, en cualquiera de sus modalidades,
tales como la traduccin, adaptacin, parfrasis, arreglos y transformaciones,
y
VII. Cualquier utilizacin pblica de la obra salvo en los casos expresamente
establecidos en esta Ley.

Transmisin de los derechos patrimoniales

El titular de los derechos patrimoniales tiene la facultad de transferirlos u otorgar licencias


de uso exclusivas o no exclusivas conforme al artculo 30 de la LDA.

Dichas transmisiones sern onerosas y temporales. El monto de la remuneracin as


como los trminos para su pago se jarn de comn acuerdo y en su ausencia, sern
determinados por los tribunales competentes.

La ley exige la forma escrita para cualquier acto, convenio o contrato por los que se
transmitan los derechos patrimoniales y las licencias de uso; si no se cumple con esa
formalidad, sern nulos de pleno derecho.

Debern asimismo inscribirse en el Registro Pblico del Derecho de Autor para que surtan
efectos contra terceros. Los que se formalicen ante cualquier fedatario pblico y que se
encuentren inscritos en dicho Registro, traern aparejada ejecucin.

Se debe prever en toda transmisin, una participacin proporcional en los ingresos de


la explotacin de que se trate, o una remuneracin ja y determinada en favor del autor
o del titular del derecho patrimonial, conforme al artculo 30 de la LDA. Este derecho es
irrenunciable.

81
EL SISTEMA MEXICANO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL CAPTULO VII / DERECHOS DE AUTOR

El trmino mximo jado para toda transmisin es de 15 aos, segn el artculo 33 de


la LDA. Excepcionalmente, cuando la naturaleza de la obra o la magnitud de la inversin
se justique, podr pactarse un trmino mayor. A falta de estipulacin expresa, toda
transmisin de derechos patrimoniales se considera por el trmino de 5 aos.

En los trminos del artculo 34 de la LDA, es nula la transmisin global de obras futuras, as
como el compromiso de no crear obras. Slo podr contratarse la produccin futura cuando
se jen sus caractersticas y se trate de obra determinada.

Otras caractersticas importantes de los derechos patrimoniales son que no son


embargables ni pignorables, aunque pueden ser objeto de embargo o prenda los frutos y
productos que se deriven de su ejercicio.

C) Reservas

El artculo 173 de la LDA dene la reserva como: la facultad de usar y explotar en forma
exclusiva ttulos, nombres, denominaciones, caractersticas fsicas y psicolgicas distintivas,
o caractersticas de operacin originales aplicados, de acuerdo con su naturaleza, a alguno
de:

Publicaciones peridicas.
Difusiones peridicas.
Personajes humanos de caracterizacin, o cticios o simblicos;
Personas o grupos dedicados a actividades artsticas, y
Promociones publicitarias.

Las reservas se protegen a travs del Certicado de Reserva, el cual deber inscribirse en
el Instituto Mexicano del Derecho de Autor.

Cualquier transmisin de los derechos que amparan los certicados deber noticarse al
Instituto.

La nulidad de las reservas de derechos se produce cuando:


Sean iguales o semejantes en grado de confusin con otra previamente otorgada o
en trmite;
Hayan sido declarados con falsedad los datos que, de acuerdo con el reglamento,
sean esenciales para su otorgamiento;
Se demuestre tener un mejor derecho por un uso anterior, constante e
ininterrumpido en Mxico, a la fecha del otorgamiento de la reserva, o
Se hayan otorgado en contravencin a las disposiciones de la ley.

Las causas de cancelacin se actualizan cuando:

El solicitante hubiere actuado de mala fe en perjuicio de tercero, o con violacin a


una obligacin legal o contractual;
Se haya declarado la nulidad de una reserva;

82
CAPTULO VII / DERECHOS DE AUTOR MARA NARVEZ TIJERINA

Por utilizar una reserva en forma diferente a como se otorg


Se solicite por parte del titular de una reserva, o
Sea ordenado mediante resolucin rme de autoridad competente.

La caducidad se da por la falta de renovacin.

La ley prev dos perodos de vigencia de la reserva a partir de la fecha de su expedicin:

Un ao para la otorgada a ttulos de publicaciones o difusiones peridicas; y


Cinco aos cuando se otorgue a:
Nombres y caractersticas fsicas y psicolgicas distintivas de personajes, tanto
humanos de caracterizacin como cticios o simblicos;
Nombres o denominaciones de personas o grupos dedicados a actividades
artsticas, o
Denominaciones y caractersticas de operacin originales de promociones
publicitarias.

La LDA determina, en el artculo 188 lo que no es objeto de reserva conforme a lo siguiente:

I. Los ttulos y nombres, las denominaciones, las caractersticas Fsicas o


psicolgicas, cuando:
a) Por su identidad o semejanza puedan inducir a error o confusin con una reserva
previamente otorgada o en trmite;
b) Sean genricos y pretendan utilizarse en Forma aislada;
c) Ostenten o presuman el patrocinio de cualquier entidad u organizacin,
reconocida ocialmente, sin la correspondiente autorizacin;
d) Reproduzcan o imiten sin autorizacin, escudos, banderas, emblemas de
cualquier pas, estado, municipio;
e) Incluyan el nombre, seudnimo o imagen de alguna persona sin su
consentimiento;
f) Sean iguales o semejantes en grado de confusin con otro que el Instituto estime
notoriamente conocido en Mxico, a menos que el solicitante sea el mismo titular.
II. Los subttulos;
III. Las caractersticas grcas;
IV. Las leyendas, tradiciones o sucedidos que sean conocidos bajo un nombre
caracterstico;
V. Las letras y los nmeros aislados;
VI. La traduccin a otros idiomas, la variacin ortogrca o la construccin articial
de palabras no reservables;
VII. Los nombres de personas utilizados en forma aislada, a menos que sean
solicitados para la proteccin de nombres artsticos, denominaciones de grupos
artsticos, personajes humanos de caracterizacin, o simblicos o cticios, y
VIII. Los nombres de pases, ciudades, poblaciones o de cualquier otra divisin
territorial, poltica o geogrca, o sus gentilicios y derivaciones, utilizados en forma
aislada.

83
EL SISTEMA MEXICANO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL CAPTULO VII / DERECHOS DE AUTOR

D) Infracciones

Una infraccin a los derechos de autor es el uso de una obra protegida sin autorizacin
siempre que sta se requiera conforme a la ley.

El uso puede darse por cualquiera de las siguientes vas:

Exposicin,
Reproduccin,
Representacin,
Ejecucin, o
Cualquiera otra forma de comunicacin de una obra sin permiso;
La distribucin,
La exportacin,
La importacin de ejemplares de una obra derivada sin el consentimiento del autor.
La deformacin de la obra,
La omisin de la mencin de paternidad o,
Cualquiera otro acto en detrimento del derecho moral del autor.

La ley vigente clasica la vulneracin al derecho de autor en tres categoras:

Las infracciones en materia de derechos de autor, contenidas en los artculos. 229


y 230 de la LDA;
Las infracciones en materia de comercio, reguladas por los artculos 231 al 236
de la LDA;
Las que tienen el carcter de delitos, cuyo contenido se encuentra en los artculos
424 al 429 del Cdigo Penal.

1) Infracciones en materia de derechos de autor

Segn la Opinin de David Rangel Medina2, con una terminologa desconcertante, el


artculo 229 de la LDA de 1996 agrupa infracciones bajo el ttulo Infracciones en materia
de derechos de autor, sin tener en cuenta que todas las infracciones que consigne la ley
deben ser consideradas precisamente en materia de derechos de autor.

Conforme al artculo sealado, son infracciones en materia de derechos de autor:

La celebracin de un contrato que tenga como propsito la transmisin de


derechos de autor en contravencin a lo dispuesto por la ley;
La infraccin, por parte del licenciatario, de los trminos de la licencia
obligatoria.
Ostentarse como sociedad de gestin colectiva sin haber obtenido el registro
correspondiente ante el Instituto;
La omisin injusticada por parte de una sociedad colectiva de los informes y

2
Op. Cit. p. 185.

84
CAPTULO VII / DERECHOS DE AUTOR MARA NARVEZ TIJERINA

documentos que debe proporcionar al Instituto conforme a los artculos 204


fraccin IV y 207 de la presente Ley;
La omisin en una obra de las siguientes leyendas obligatorias: Derechos
Reservados, o su abreviatura D. R., seguida del smbolo ; el nombre
completo y direccin del titular del derecho de autor y el ao de la primera
publicacin.
La omisin o la insercin con falsedad en una edicin, por parte del editor, del
nombre, denominacin o razn social y domicilio del editor; ao de la edicin
o reimpresin; nmero ordinal que corresponde a la edicin o reimpresin,
cuando esto sea posible, y Nmero Internacional Normalizado del Libro (ISBN),
o el Nmero Internacional Normalizado para Publicaciones Peridicas (ISSN),
en caso de publicaciones peridicas.
La omisin o insercin con falsedad, por parte de los impresores, de su
nombre, denominacin o razn social; su domicilio, y la fecha en que se
termin de imprimir.
La omisin en un fonograma del smbolo (P) acompaado de la indicacin del
ao en que se haya realizado la primera publicacin.
Omitir en los ejemplares de una obra, estando autorizado para ello, el nombre
del autor, traductor, compilador, adaptador o arreglista;
La publicacin en una obra, cuando se cuente con la respectiva autorizacin,
con menoscabo de la reputacin del autor como tal y, en su caso, del
traductor, compilador, arreglista o adaptador;
La publicacin de obras hechas al servicio ocial sin autorizacin.
El empleo doloso en una obra de un ttulo que induzca a confusin con otra
publicada con anterioridad;

La sancin, segn la infraccin que se cometa, puede ir desde mil hasta cinco mil das de
salario mnimo o desde cinco mil hasta quince mil das; en caso de reincidencia, se aplicar
multa adicional de hasta quinientos das de salario mnimo por da, a quien persista en la
infraccin.

2) Infracciones en materia de comercio

El artculo 231 de la LDA establece que constituyen infracciones en materia de comercio las
siguientes conductas cuando sean realizadas con nes de lucro directo o indirecto:

La comunicacin o utilizacin pblica de una obra protegida sin la autorizacin


previa y expresa;
La utilizacin de la imagen de una persona sin autorizacin;
La produccin, reproduccin, almacenamiento, distribucin, transportacin o
comercializacin de obras, fonogramas, videogramas o libros, protegidos, sin
la autorizacin de los respectivos;
El ofrecimiento en venta, almacenamiento, transportacin o puesta en
circulacin de obras protegidas por la LDA que hubieran sufrido una
deformacin, modicacin o mutilacin sin autorizacin del titular del derecho
de autor;

85
EL SISTEMA MEXICANO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL CAPTULO VII / DERECHOS DE AUTOR

La importacin, venta, arrendamiento o realizacin de cualquier acto que


permita tener un dispositivo o sistema que tenga como objetivo desactivar los
dispositivos electrnicos de proteccin de un programa de computacin;
La retransmicin, jacin, reproduccin y difusin al pblico de emisiones de
organismos de radiodifusin, sin la autorizacin debida;
El uso, reproduccin o explotacin de una reserva de derechos protegida o un
programa de cmputo sin el consentimiento del titular;
El uso o explotacin de un nombre, ttulo, denominacin, caractersticas
fsicas o psicolgicas, o caractersticas de operacin de tal forma que
induzcan a error o confusin con una reserva de derechos protegida;
La utilizacin de las obras de las culturas populares que tenga por objeto
causarles demrito o perjuicio a la reputacin o imagen de la comunidad o
etnia a la cual pertenecen.

Las sanciones correspondientes consisten en una multa de cinco mil hasta diez mil das de
salario mnimo; de mil hasta cinco mil das de salario mnimo, o de quinientos hasta mil das
de salario mnimo, segn corresponda.

En los casos de reincidencia se aplicar multa adicional de quinientos das de salario


mnimo por da en que persista la infraccin, acorde a lo establecido por el artculo 232 de
la LDA.

La LDA, en su artculo 233 prev el incremento de hasta cincuenta por ciento cuando el
infractor sea editor, organismo de radiodifusin o cualquier persona que explote las obras a
escala comercial.

El IMPI est facultado para emitir resoluciones que suspendan la libre circulacin de
mercancas de procedencia extranjera en frontera, conforme al artculo 235 de la LDA).

3) Delitos en materia de derechos de autor

La Ley Federal del Derecho de Autor no contempla las conductas delictivas. Estas pasan a
formar parte de la legislacin penal, mediante la adicin de un nuevo ttulo al Cdigo Penal
Federal denominado De los delitos en materia de derechos de autor.

Se castiga con prisin de seis meses a seis aos y multa de trescientos a tres mil das de
salario mnimo:

I. Al que especule con los libros de texto gratuitos que distribuye la Secretara
de Educacin Pblica;
II. Al editor, productor o grabador que, a sabiendas, produzca ms nmeros
de ejemplares de una obra protegida que los autorizados por el titular de los
derechos;
III. A quien produzca, fabrique, importe, venda, almacene, transporte,
distribuya o arriende obras protegidas en forma dolosa, a escala comercial y
sin autorizacin del titular de los derechos, y

86
CAPTULO VII / DERECHOS DE AUTOR MARA NARVEZ TIJERINA

IV. A quien fabrique con nes de lucro un dispositivo cuya nalidad sea
desactivar los dispositivos electrnicos de proteccin de un programa de
cmputo (art. 424, Cdigo Penal).

La pena ser de seis meses a dos aos de prisin o de trescientos a tres mil das de
multa, al que a sabiendas y sin derecho explote con nes de lucro una interpretacin o una
ejecucin (art. 425, Cdigo Penal).

Se impondr prisin de seis meses a cuatro aos y de trescientos a tres mil das multa:

I. A quien fabrique, importe, venda o arriende un dispositivo para descifrar


una seal de satlite cifrada, portadora de programas, sin autorizacin del
distribuidor legtimo de dicha seal, y
II. A quien realice con nes de lucro cualquier acto con la nalidad de descifrar
una seal de satlite cifrada, portadora de programas, sin autorizacin del
distribuidor legtimo de dicha seal (art. 426 del Cdigo Penal).

Las sanciones pecuniarias se aplicarn sin perjuicio de la reparacin del dao; para jar el
monto, se toma como mnimo el equivalente al cuarenta por ciento del precio de venta al
pblico de cada producto o de la prestacin de servicios que impliquen la violacin (art. 428
del Cdigo Penal).

Los delitos se perseguirn por querella de parte ofendida, salvo el de especular con
libros de la Secretara. Cuando los derechos de autor formen parte del dominio pblico,
la autoridad facultada para querellarse ser la Secretara de Educacin Pblica (art. 429,
Cdigo Penal).

87
EL SISTEMA MEXICANO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL CAPTULO VIII / PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
RELACIONADOS CON LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

CAPITULO VIII
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS
CON LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

A) Reglas generales

La Ley de Propiedad Industrial establece los procedimientos a seguir para la tramitacin de


las solicitudes o promociones que se presentan ante el IMPI con motivo de su aplicacin,
as como de las dems disposiciones que de la misma se deriven, entre ellas destacan las
siguientes:

Trmites de patentes o registros;


Procedimientos de declaracin administrativa;
Inspecciones y;
Recurso de reconsideracin.

Las reglas generales de la presentacin de las solicitudes se establecen en el captulo I del


Ttulo VI de la ley; deben reunir los siguientes requisitos:

1. Ser por escrito;


2. Redactadas en idioma espaol o acompaadas de su traduccin, en su caso;
3. Estar rmadas por el interesado o su representante;
4. Estar acompaadas del comprobante de pago de la tarifa correspondiente.
5. En cada expediente debe acreditarse la personalidad cuando las solicitudes y
promociones se presenten por conducto de mandatario.

La omisin de los requisitos que sealan los apartados 3 y 4 anteriores tiene como
consecuencia que el Instituto deseche de plano la solicitud o promocin.

Con referencia al requisito de la justicacin de la personalidad, la ley establece las


siguientes frmulas:

Si el mandatario es persona fsica, bastar la suscripcin de una carta poder


simple otorgada ante dos testigos, debiendo contener para el efecto el nombre, la
rma y el domicilio de estos ltimos para su plena validez.
Si el mandatario es una persona moral mexicana, se estar a lo siguiente:
a) Para efectuar trmites relacionados con solicitudes de patentes, registros
o la inscripcin de licencias o sus transmisiones, mediante carta poder
simple suscrita ante dos testigos, en los trminos comentados en el
apartado precedente, con la manifestacin de que quien la otorga cuenta
con facultades para ello, debiendo adems citarse el instrumento en el que
consten dichas facultades.
b) En los dems casos, mediante instrumento pblico o carta poder con
raticacin de rmas ante notario o corredor, debiendo acreditarse la legal
88
CAPTULO VIII / PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS MARA NARVEZ TIJERINA
RELACIONADOS CON LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

existencia del solicitante, as como las facultades del otorgante.


Cuando el mandatario sea una persona moral extranjera, se seguirn las
siguientes reglas:
a) Al igual que las personas morales mexicanas, tratndose de trmites
relativos a las solicitudes de patentes, registros o la inscripcin de
licencias, mediante carta poder simple suscrita ante dos testigos.
b) En los dems casos, mediante carta poder otorgada conforme a la
legislacin aplicable del lugar donde se otorgue de acuerdo a los tratados
internacionales.

Se presume la validez del poder, salvo prueba en contrario, cuando en el mismo se d fe de


la existencia legal de la persona moral en cuyo nombre se otorgue.

B) Autoridades competentes

La autoridad que administra el sistema de propiedad industrial es de conformidad con el


artculo 1 de la Ley de Propiedad Industrial, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

El Instituto se cre por decreto publicado en el Diario Ocial de la Federacin el 10 de


diciembre de 1993, como respuesta a la necesidad de adecuacin y fortalecimiento de los
acervos de informacin tecnolgica y la funcin de asistencia y consultora de alta calidad de
instituciones pblicas.

El citado decreto seala en su exposicin de motivos que el Instituto nace como un


organismo con personalidad jurdica y patrimonio propio, con el propsito de actuar como
rgano de asesora, consulta y difusin en materia de propiedad industrial; coadyuvar en
la promocin de las invenciones de aplicacin industrial y su desarrollo comercial; formar
y mantener actualizados los acervos sobre invenciones publicadas y realizar estudios en
investigaciones en dicha materia.

Su estructura orgnica, de conformidad con el artculo 3 del Reglamento del Instituto


Mexicano de propiedad industrial, vigente desde diciembre de 1999, es la siguiente:

1) Junta de Gobierno

La Junta de Gobierno y el Director General, son los rganos de administracin del Instituto.

Se integra con diez representantes, de conformidad con lo que establece el artculo 7 bis de
la Ley:

- El Secretario de Comercio y Fomento Industrial, quien la preside;


- Un representante designado por la Secretara de Comercio y Fomento Industrial;
- Dos representantes designados por la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico;

89
CAPTULO VIII / PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
EL SISTEMA MEXICANO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
RELACIONADOS CON LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Un representante de:

- Secretara de Relaciones Exteriores;


- Secretara de Agricultura y Recursos Hidrulicos;
- Secretara de Educacin Pblica;
- Secretara de Salud;
- Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologa;
- Centro Nacional de Metrologa;

Por cada representante propietario ser designado un suplente.

El criterio de seleccin que se tom en cuenta obedece a la relacin que guardan con la
materia de la propiedad industrial.

Cabe destacar que la Secretara de Comercio y Fomento Industrial (hoy Secretara e


Economa de conformidad con la Ley Orgnica de la Administracin Pblica Federal vigente)
preside este organismo por ser cabeza de sector y fue hasta 1994 la autoridad encargada
de la administracin del sistema de propiedad industrial, a travs de la entonces Direccin
de Desarrollo Tecnolgico.

2) Direccin General

Su designacin le corresponde al Secretario de Comercio, en sus funciones de presidente


de la Junta de Gobierno.

Le corresponde la representacin, atencin, trmite y resolucin de todos los asuntos que


le competan al Instituto. El reglamento del Instituto prev que puede ejercer todas sus
funciones directamente o delegarlas en servidores pblicos subalternos, que son los que a
continuacin se indican:

3) Direcciones Generales Adjuntas de Propiedad Industrial y de los Servicios de Apoyo y


Coordinacin de Planeacin Estratgica

Las funciones principales que les corresponden, dentro de la esfera de su competencia, se


encuentran:

- Acordar con el Director General el despacho y resolucin de los asuntos que estn
bajo su responsabilidad y supervisar el funcionamiento de las reas administrativas
a su cargo;
- Analizar y someter a la aprobacin del Director General los proyectos de reformas a
las disposiciones legales y administrativas aplicables;
- Aplicar los ordenamientos que integran el marco jurdico en materia de la propiedad
industrial y derechos de autor;
- Proporcionar la informacin o la cooperacin tcnica que les soliciten las
dependencias y entidades pblicas o privadas o las reas administrativas del propio
instituto; y

90
CAPTULO VIII / PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
MARA NARVEZ TIJERINA
RELACIONADOS CON LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

- Servir de enlace con dependencias y entidades pblicas.

(i) Direccin general adjunta de propiedad industrial:

Le corresponde esencialmente:

- Establecer las polticas y lineamientos institucionales para los trmites relativos


al otorgamiento y conservacin de los derechos de propiedad industrial y de las
declaraciones administrativas substanciadas conforme a la Ley de Propiedad
Industrial y a la Ley Federal de Derechos de Autor;
- Otorgar o negar patentes y registros que se tramiten conforme a la Ley de Propiedad
Industrial;
- Proporcionar asesora relativa a los trmites de los derechos referidos en el prrafo
que antecede;
- Emitir las resoluciones relacionadas con los procedimientos para el otorgamiento y
conservacin de los derechos de propiedad industrial; y
- Actuar como conciliador de los intereses de las partes involucradas en los
procedimientos de declaracin administrativa.

(ii) Direccin general adjunta de los servicios de apoyo:

Sus actividades principales van encaminadas a:

- Supervisar la coordinacin y participacin en las actividades de promocin, difusin


y estudio del sistema de propiedad industrial que realiza el Instituto para alentar la
actividad creativa y conocimiento de la materia;
- Propiciar la vinculacin institucional para promover y difundir mecanismos de apoyo
tecnolgico;
- Proveer lineamientos y posturas para negociaciones, reuniones y foros
internacionales sobre propiedad industrial, as como participar en los mismos, en
representacin del Instituto;
- Vigilar el cumplimiento de los compromisos derivados de los tratados o acuerdos
interinstitucionales sobre la propiedad industrial;
- Realizar los trmites referentes a la proteccin internacional de los derechos de
propiedad industrial de nuestro pas; y
- Supervisar los programas de automatizacin del Instituto.

(iii) Coordinacin de planeacin estratgica:

Entre sus principales funciones destacan:

- Formular estrategias, metas y objetivos institucionales para el funcionamiento y


desempeo de la prestacin de los servicios pblicos;
- Elaborar e integrar programas estratgicos conforme a las metas y objetivos
institucionales;
- Coordinar la instrumentacin operativa de dichos programas estratgicos; y

91
EL SISTEMA MEXICANO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL CAPTULO VIII / PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
RELACIONADOS CON LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

- Elaborar proyectos de reestructuracin organizacional.

4) Direcciones divisionales:

Compete a los directores divisionales, en el ejercicio de sus atribuciones, fundamentalmente


lo siguiente:

- Planear, dirigir, controlar y evaluar el funcionamiento y desempeo de las labores


encomendadas al rea administrativa a su cargo;
- Coordinar sus actividades con otras dependencias del Instituto para su mejor
funcionamiento; y
- Proponer el ingreso, las promociones, licencias y remociones del personal su cargo.

(i) Direccin divisional de patentes:

Sus funciones principales se reeren a:

- Aplicacin de las disposiciones legales relativas al trmite y concesin de patentes,


registros de modelos de utilidad, diseos industriales y esquemas de trazado de
circuitos integrados, as como para su negativa;
- Resolucin de las solicitudes referentes a la inscripcin de licencias, transmisin y
conservacin de los derechos aludidos; y
- Promocin y fomento de la actividad creativa.

(ii) Direccin divisional de marcas:

Le concierne principalmente:

- La emisin y la negativa de los registros de marcas, avisos comerciales, autorizacin


de publicacin de nombres comerciales, declaratorias de proteccin y autorizaciones
para el uso de denominaciones de origen; y
- La resolucin de las solicitudes referentes a la inscripcin de licencias, transmisin y
conservacin de los derechos aludidos.

(iii) Direccin divisional de proteccin a la propiedad intelectual:

Las funciones primordiales de esa direccin se reeren a la substanciacin de los


procedimientos de nulidad, caducidad y cancelacin de los derechos de propiedad industrial;
esto incluye, entre otras funciones:

- La realizacin de investigaciones de infracciones administrativas y de hechos


presuntamente constitutivos de delitos;
- La prctica de visitas de inspeccin;
- El requerimiento de informacin y datos;
- La emisin de resoluciones de suspensin de la libre circulacin de mercancas
y bienes vinculados con las infracciones en materia de propiedad industrial y de

92
CAPTULO VIII / PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS MARA NARVEZ TIJERINA
RELACIONADOS CON LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

derechos de autor, en el mbito de su competencia;


- La de fungir como rbitro en la resolucin de controversias relacionadas con el pago
de los daos y perjuicios derivados de la violacin a los derechos de propiedad
industrial.
- La de actuar como conciliador de los intereses de las partes involucradas en los
procedimientos de delcaracin administrativa; y
- La emisin de dictmenes tcnicos solicitados por el Ministerio Pblico Federal, con
base en datos que esta Direccin se allegue.

(iv) Direccin divisional de sistemas y tecnologa de la informacin:

Sus funciones ms importantes se reeren a:

- La direccin, coordinacin y evaluacin de los programas de automatizacin del


instituto;
- El mantenimiento y la planeacin de la tecnologa informtica del Instituto;
- El diseo y desarrollo de los programas de capacitacin en informtica para el
personal del Instituto;
- El diseo, produccin y mantenimiento de bienes y servicios para la difusin,
intercambio, donacin y almacenamiento de informacin protegida por los derechos
de propiedad industrial; y
- La edicin y publicacin de las resoluciones legales referentes a la proteccin de la
propiedad intelectual.

(v) Direccin divisional de promocin y servicios de informacin tecnolgica:

Entre las tareas ms importantes de esa direccin se pueden destacar:


- La coordinacin y participacin en actividades de promocin, difusin y estudio del
sistema de propiedad industrial, a travs de cursos, seminarios, talleres, ferias y
exposiciones tecnolgicas que promuevan la actividad creativa y el conocimiento de
la propiedad industrial;
- La prestacin de servicios de orientacin y asesora sobre los procedimientos para
la proteccin y defensa de los derechos de propiedad industrial a las empresas,
instituciones de educacin superior e institutos de investigacin cientca y
tecnolgica; y
- La administracin de los acervos de informacin tecnolgica con que cuenta el
Instituto y de los servicios para su consulta.

(vi) Direccin divisional de relaciones internacionales:

Esa direccin tiene a su cargo, principalmente:

- La participacin en las negociaciones para el establecimiento y la celebracin de


tratados o acuerdos interinstitucionales, as como en reuniones y foros bilaterales,
regionales y multilaterales en materia de propiedad industrial;
- La propuesta de lineamientos y posturas para las negociaciones, reuniones y foros

93
CAPTULO VIII / PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
EL SISTEMA MEXICANO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
RELACIONADOS CON LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

internacionales;
- La elaboracin de estudios sobre la conveniencia de la adhesin o denuncia de
Mxico a tratados internacionales sobre propiedad industrial; y
- La atencin y respuesta a las consultas formuladas al Instituto, sobre asuntos de
carcter internacional, referentes a la propiedad industrial.

(vii) Direccin divisional de ocinas regionales:

Compete a esta direccin, esencialmente:

- La organizacin y coordinacin de las ocinas regionales del Instituto;


- La promocin de la desconcentracin de las funciones tcnicas y administrativas del
Instituto a las ocinas regionales;
- La emisin de propuestas referentes a la creacin de ocinas regionales, su
desaparicin o modicacin, as como el nombramiento o remocin de los titulares
de las mismas;
- Ser el enlace con las ocinas regionales respecto de las solicitudes y promociones
relacionadas con el trmite para la proteccin de los derechos de propiedad
industrial; y
- La capacitacin del personal adscrito a las ocinas regionales.

(viii) Direccin divisional de administracin:

Su misin fundamental es la de atender las necesidades administrativas relacionadas con


los recursos nancieros, materiales y humanos de las reas que integran la estructura
orgnica del Instituto.

(ix) Direccin divisional de asuntos jurdicos:

Como funciones ms importantes de esa direccin, destacan:

- Actuar como representante y asesor jurdico del Instituto;


- Formular y revisar en el aspecto jurdico, los convenios y contratos que deba suscribir
el Instituto;
- Realizar los estudios e investigaciones jurdicos que requiera el desarrollo de las
atribuciones del instituto; y
- Formular y revisar los proyectos de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y dems
disposiciones administrativas que sean competencia del Instituto.

5) Contralora interna:

La contralora interna es el rgano de control interno del instituto.

6) Ocinas regionales:

Las ocinas regionales actan como representantes del Instituto ante las autoridades

94
CAPTULO VIII / PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
MARA NARVEZ TIJERINA
RELACIONADOS CON LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

federales, estatales y municipales de su circunscripcin.

Entre sus funciones principales se destacan la de prestar auxilio a las reas administrativas
del Instituto en lo referente a:
- Los procedimientos para el trmite y otorgamiento de los derechos de propiedad
industrial;
- Inscripcin de licencias, transmisin y conservacin de los derechos referidos;
- Procedimientos de declaracin administrativa sustanciados conforme a lo dispuesto
en la Ley de Propiedad Industrial y la Ley Federal de Derechos de Autor.

C) Procedimiento de declaracin administrativa

Regulado por el captulo II del ttulo VI de la LPI, el procedimiento de declaracin


administrativa es el medio que tiene el IMPI para evidenciar la existencia de causas de
nulidad, caducidad o cancelacin de patentes o registros o la comisin de una infraccin en
materia de propiedad industrial y de derechos de autor relacionados con el comercio.

El ordenamiento supletorio para su substanciacin es el Cdigo Federal de Procedimientos


Civiles, que debe aplicarse solamente en aqullos casos en que deba suplirse alguna
omisin de LPI o para interpretar sus disposiciones.

El procedimiento se inicia de ocio o a peticin de quien tenga inters jurdico y funde su


pretensin.

La LPI utiliza indistintamente los trminos solicitud o demanda para designar el escrito que
se presenta para dar inicio al procedimiento. Dicho escrito debe contener los siguientes
requisitos conforme al artculo 189:

I. Nombre del solicitante y, en su caso, de su representante;


II. Domicilio para or y recibir noticaciones;
III. Nombre y domicilio de la contraparte o de su representante;
IV. El objeto de la solicitud, detallndolo en trminos claros y precisos;
V. Los fundamentos de derecho.

Si el promovente omite alguno de los requisitos, el IMPI le requerir por una sola vez que
subsane la omisin en que incurri o que haga las aclaraciones pertinentes, en un plazo de
ocho das que, de no cumplirse, provocar que se deseche la solicitud.

Adems de las exigencias anteriores, debern agregarse los documentos en que se


funde la accin en originales o copias debidamente certicadas, ofrecerse las pruebas
correspondientes y el documento que acredite la personalidad.

Las pruebas que no se ofrezcan al momento de la solicitud no sern admitidas con


posterioridad, salvo las supervenientes.

En general se aplica el principio procesal de que el que arma est obligado a probar,

95
CAPTULO VIII / PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
EL SISTEMA MEXICANO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
RELACIONADOS CON LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

con excepcin del supuesto que establece el artculo 192 Bis 1, que seala que cuando la
materia objeto de la patente sea un proceso para la obtencin de un producto, en cuyo caso,
el presunto infractor deber probar que dicho producto se fabric bajo un proceso diferente
al patentado cuando:

I. El producto obtenido por el proceso patentado sea nuevo, y


II. Exista una probabilidad signicativa de que el producto haya sido fabricado
mediante el proceso patentado y el titular de la patente no haya logrado, no
obstante haberlo intentado, establecer el proceso efectivamente utilizado.

Se admiten toda clase de pruebas, excepto la testimonial y confesional, salvo que el


testimonio o la confesin consten en documentos, as como las contrarias a la moral y el
derecho.

Para la comprobacin de hechos presuntamente violatorios de los derechos de propiedad


industrial, el IMPI podr valerse, conforme al artculo 192 Bis de los medios de prueba que
estime necesarios.

Si el titular afectado o el presunto infractor ha presentado pruebas sucientes de


sus pretensiones y ha indicado algn elemento probatorio que est bajo el control de
su contraparte, el IMPI est facultado para ordenarle a esta ltima su presentacin,
garantizando, desde luego, la proteccin de la informacin condencial.

Cuando nieguen el acceso o no proporcionen las pruebas que tengan en su poder en un


plazo razonable u obstaculicen signicativamente el procedimiento, el IMPI podr dictar
resoluciones preliminares y denitivas basndose en las pruebas presentadas, incluyendo
los argumentos presentados por quien resulte perjudicado con la negativa del acceso a las
pruebas, sin perjuicio del derecho que tienen los interesados de ser odos.

La falta del documento que acredite la personalidad provocar que la solicitud se deseche.

Para los procedimientos de declaracin administrativa de nulidad, caducidad y cancelacin,


el IMPI noticar al afectado para que conteste en un mes.

El escrito de contestacin deber contener, conforme al artculo 197 los siguientes


requisitos:

I. Nombre del titular afectado o del presunto infractor y, en su caso, de su


representante;
II. Domicilio para or y recibir noticaciones;
III.Excepciones y defensas;
IV. Las manifestaciones u objeciones a cada uno de los puntos de la solicitud de
declaracin administrativa, y
V. Fundamentos de derecho.

Adems, deber ofrecer las pruebas y anexar los documentos base de la accin.

96
CAPTULO VIII / PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
MARA NARVEZ TIJERINA
RELACIONADOS CON LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Se conceder un plazo adicional de quince das para la presentacin de pruebas cuando


stas se encuentren en el extranjero, siempre que se hubieran ofrecido en la contestacin y
se haga el sealamiento respectivo.

Una vez desahogadas las pruebas, se emitir la resolucin administrativa, misma que se
noticar a los interesados.

La LPI no seala un plazo para el desahogo de las probanzas, por lo que queda al arbitrio
de la autoridad. Tampoco seala los requisitos que debe contener la resolucin, por lo que
habr que aplicar la legislacin supletoria, asimilndola a la sentencia.

En los procedimientos relativos a infracciones, cuando as lo amerite, el IMPI realizar una


visita de inspeccin. En caso contrario, la Autoridad noticar al presunto infractor para que
en un plazo de diez das manieste lo que a su derecho convenga y presente las pruebas
correspondientes.

Realizado lo anterior, con los elementos que cuente, el IMPI dictar resolucin.

Durante el procedimiento, con el objetivo de agilizar su tramitacin, no se admitirn los


procedimientos de previo y especial pronunciamiento, sino que se resolvern al emitirse la
resolucin.

1) Medidas provisionales en los procedimientos de declaracin administrativa de


infraccin

Las medidas provisionales son resoluciones de sencilla tramitacin y que han probado ser
efectivas, para interrumpir o corregir la violacin de los derechos de propiedad industrial.
La autoridad competente para llevarlas a cabo es el IMPI, que solo tiene competencia
para declarar la existencia de una violacin y no para determinar lo relacionado con el
resarcimiento de daos y perjuicios, que debe pedirse por la va civil.

Las medidas precautorias que puede adoptar el IMPI de conformidad con la LPI, son las
siguientes, con fundamento en el artculo 199 Bis:

I. Ordenar el retiro de la circulacin o impedir sta respecto de las mercancas


que infrinjan derechos de los tutelados por esta Ley;
II. Ordenar se retiren de la circulacin:
a) Los objetos, fabricados o usados ilegalmente; b) los objetos, empaques,
envases, embalajes, papelera, material publicitario y similares que infrinjan
alguno de los derechos tutelados por esta ley; c) los anuncios, letreros,
rtulos, papelera y similares que infrinjan alguno de los derechos tutelados
por esta Ley, y d) Los utensilios o instrumentos destinados o utilizados en la
fabricacin, elaboracin u obtencin de cualquiera de los sealados en los
incisos a), b) y c ), anteriores;
III. Prohibir, de inmediato la comercializacin o uso de los productos con los que

97
EL SISTEMA MEXICANO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL CAPTULO VIII / PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
RELACIONADOS CON LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

se viole un derecho de los protegidos por esta Ley;


IV. Ordenar al presunto infractor o a terceros la suspensin o el cese de los actos
que constituyan una violacin a las disposiciones de esta Ley, y
VI. Ordenar se suspenda la prestacin del servicio o se clausure el
establecimiento cuando las medidas que se prevn en las fracciones
anteriores no sean sucientes para prevenir o evitar la violacin a los
derechos protegidos por esta ley.

Para que puedan llevarse a efecto las medidas, el promovente deber probar:

La existencia de una violacin a su derecho o que esa violacin es inminente;


La posibilidad de sufrir un dao irreparable;
El temor fundado de que las pruebas se destruyan, oculten, pierdan o alteren;
Adems deber otorgar anza y la informacin necesaria para la localizacin e
identicacin de los bienes. Por su parte, el presunto infractor tiene derecho a
otorgar contraanza.

La persona en contra de quien se tomaron las medidas, puede formular observaciones


durante la diligencia y adems cuenta con un plazo de diez das para presentar ante el
Instituto las observaciones respecto de dicha medida, aportando los elementos probatorios
que estime convenientes. Basndose en dichas observaciones, el IMPI podr modicar la
medida.

En el supuesto de que el solicitante de las medidas no presente la demanda dentro del


plazo de 20 das, contados a partir de la prctica de las mismas o de que en la resolucin
se declare que no existi violacin alguna a sus derechos, ser responsable del pago de
daos y perjuicios.

En todo momento, el IMPI tiene una funcin de carcter conciliatoria.

D) Recurso de reconsideracin

El recurso de reconsideracin es el medio de defensa que tienen las personas a quienes el


IMPI les ha negado una patente o el registro de un modelo de utilidad o diseo industrial.

Deber presentarse por escrito ante el propio Instituto en un plazo de treinta das contados
a partir de la fecha de noticacin de la resolucin respectiva. Al recurso se acompaar la
documentacin que acredite su procedencia.

Despus de analizados los argumentos que se exponen en el recurso y los documentos


aportados, el Instituto emitir la resolucin que corresponda, la cual deber comunicarse
por escrito al recurrente.

La LPI no establece un plazo para emitir la resolucin, por lo que queda al arbitrio de la
autoridad.

98
CAPTULO VIII / PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS MARA NARVEZ TIJERINA
RELACIONADOS CON LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Si la resolucin que emita el Instituto niega la procedencia de recurso se comunicar por


escrito al recurrente y se publicar en la Gaceta. Cuando la resolucin sea favorable se le
requerir al solicitante para que dentro del plazo de dos meses cumpla con los requisitos
necesarios para la publicacin de su patente o registro en la Gaceta y presente ante el
Instituto el comprobante del pago de la tarifa correspondiente a la expedicin del ttulo. De
no cumplir, se incurrir en la causa de abandono prevista en el artculo 57 de la LPI.

E) Inspecciones

Dentro de las funciones del IMPI se encuentran las de realizar inspecciones y la requerir
informes, datos y documentos.

Se entiende por visitas de inspeccin, conforme a la LPI las que se practiquen en los lugares
en que fabriquen, almacenen, transporten, expidan o comercialicen productos o en que se
presten servicios con objeto de examinar los productos, las condiciones de prestacin de
los servicios y los documentos relacionados con la actividad de que se trate.

Las visitas de inspeccin debern practicarse en das y horas hbiles, por personal
autorizado por el Instituto, mediante ocio de comisin, pero la Autoridad podr habilitar das
y horas inhbiles para evitar la comisin de infracciones.

Previo al inicio de la visita, el funcionario del IMPI deber exhibir el ocio de comisin
respectivo y la identicacin ocial a la persona con la que se entienda la diligencia,

De toda visita de inspeccin se levantar acta circunstanciada en presencia de dos testigos


propuestos por la persona con quien se entienda la diligencia o por el inspector que la
practic en caso de que el primero se niegue a hacerlo.

Durante la diligencia, los visitados tienen el derecho de formular observaciones y de ofrecer


pruebas relacionadas con los hechos contenidos en el acta

La comprobacin fehaciente de la comisin de una infraccin o delito por parte del


inspector, puede dar lugar a un aseguramiento cautelar de los productos con los que
presumiblemente se cometan dichas infracciones o delitos, debiendo levantar un inventario
de los bienes asegurados y hacerlo constar en el acta.

Conforme al artculo 211 se designar como depositario al encargado o propietario del


establecimiento en que se encuentre, si es jo; si no lo fuere, se concentrarn los productos
en el Instituto.

Conforme al artculo 212 Bis 1, se preferir como depositario a la persona o Institucin que,
bajo su responsabilidad, designe el solicitante de la medida.

No se sabe exactamente lo que el legislador quiso expresar ya que aparentemente ambas


disposiciones son contradictorias.

99
EL SISTEMA MEXICANO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL CAPTULO VIII / PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
RELACIONADOS CON LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Si se trata de hechos posiblemente constitutivos de delitos, el IMPI lo har constar en la


resolucin que emita al efecto.

1) Destino de los bienes asegurados

La LPI contiene reglas rigurosas sobre el destino de los bienes asegurados, para dar
seguridad y transparencia jurdicas, en el supuesto de que en la resolucin denitiva se
declare que se ha cometido una infraccin administrativa. En este caso el IMPI decidir,
con audiencia de las partes, sobre el destino de los bienes asegurados, sujetndose a las
siguientes reglas:
1. Pondr a disposicin de la autoridad judicial competente los bienes que
se hubiesen asegurado, tan pronto sea noticado de que se ha iniciado el
procedimiento tendiente ala reparacin del dao material o al pago de los
daos y perjuicios;
2. Pondr a disposicin de quien determine el laudo, en el caso de que se opte
por el procedimiento arbitral;
3. Proceder, en su caso, en los trminos previstos en el convenio que sobre
el destino de los bienes hubiesen celebrado el titular afectado y el presunto
Infractor;
4. En los casos no comprendidos en las fracciones anteriores, cada uno de los
interesados presentar por escrito, dentro de los cinco das siguientes en que
se les d vista, su propuesta sobre el destino de los bienes asegurados, que
hubieran sido retirados de la circulacin, o cuya comercializacin se hubiera
prohibido;
5. Deber dar vista a las partes de las propuestas presentadas, a efecto de
que, de comn acuerdo, decidan respecto del destino de dichos bienes y lo
comuniquen por escrito al instituto dentro de los cinco das siguientes a aquel
en que se les haya dado vista, y
6. Si las partes no maniestan por escrito su acuerdo sobre el destino de
los bienes en el plazo concedido, o no se ha presentado ninguno de los
supuestos a que se reeren las fracciones la 3 anteriores, dentro del plazo de
noventa das de haberse dictado la resolucin denitiva, la Junta de Gobierno
del Instituto podr decidir:
a) La donacin de los bienes a dependencias y entidades de la
administracin pblica federal, entidades federativas, municipios,
instituciones pblicas de benecencia o de seguridad social, cuando no
se afecte el inters pblico, o
b) La destruccin de los mismos.

F) Infracciones y Sanciones

1) Infracciones

De acuerdo con el artculo 213 vigente se enumeran 25 tipos de infracciones. En la ltima,


en forma muy amplia y vaga se seala que tambin son infracciones administrativas: las
dems violaciones a las disposiciones de esta Ley que no constituyan delitos.

100
CAPTULO VIII / PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS MARA NARVEZ TIJERINA
RELACIONADOS CON LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

A continuacin se transcribe el citado dispositivo:

Son infracciones administrativas las siguientes:

I. Realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria,


comercio y servicios que impliquen competencia desleal y que se relacionen
con la materia que esta Ley regula.
II. Hacer aparecer como productos patentados aqullos que no lo estn. Si
la patente ha caducado o fue declarada nula, se incurrir en la infraccin
despus de un ao de la fecha de caducidad o, en su caso, de la fecha en que
haya quedado rme la declaracin de nulidad;
III. Poner a la venta o en circulacin productos u ofrecer servicios, indicando que
estn protegidos por una marca registrada sin que lo estn. Si el registro
de marca ha caducado o ha sido declarado nulo o cancelado, se incurrir en
infraccin despus de un ao de la fecha de caducidad o en su caso, de la
fecha en que haya quedado rme la declaracin correspondiente;
IV. Usar una marca parecida en grado de confusin a otra registrada, para
amparar los mismos o similares productos o servicios que los protegidos por
la registrada;
V. Usar, sin consentimiento de su titular, una marca registrada o semejante
en grado de confusin como elemento de un nombre comercial o de una
denominacin o razn social, o viceversa, siempre que dichos nombres,
denominaciones o razones sociales estn relacionados con establecimientos
que operen con los productos o servicios protegidos por la marca;
VI. Usar, dentro de la zona geogrca de la clientela efectiva o en cualquier parte
de la Repblica, en el caso previsto por el artculo 105 de esta Ley, un nombre
comercial idntico o semejante en grado de confusin, con otro que ya est
siendo usado por un tercero, para amparar un establecimiento industrial,
comercial o de servicios del mismo o similar giro;
VII. Usar como marcas las denominaciones, signos, smbolos, siglas o emblemas
a que se reere el artculo 4o. y las fracciones VII, VIII, IX, XII, XIII, XIV y XV del
artculo 90 de esta Ley;
VIII. Usar una marca previamente registrada o semejante en grado de confusin
como nombre comercial, denominacin o razn social o como partes de stos,
de una persona fsica o moral cuya actividad sea la produccin, importacin o
comercializacin de bienes o servicios iguales o similares a los que se aplica
la marca registrada, sin el consentimiento, manifestado por escrito, del titular
del registro de marca o de la persona que tenga facultades para ello;
IX. Efectuar, en el ejercicio de actividades industriales o mercantiles, actos que
causen o induzcan al pblico a confusin, error o engao, por hacer creer o
suponer infundadamente:
a).- La existencia de una relacin o asociacin entre un establecimiento y el
de un tercero;
b).- Que se fabriquen productos bajo especicaciones, licencias o
autorizacin de un tercero;
c).- Que se presten servicios o se venden productos bajo autorizacin,

101
EL SISTEMA MEXICANO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL CAPTULO VIII / PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
RELACIONADOS CON LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

licencias o especicaciones de un tercero;


d).- Que el producto de que se trate proviene de un territorio, regin o
localidad distinta al verdadero lugar de origen, de modo que induzca al
pblico a error en cuanto al origen geogrco del producto;
X. Intentar o lograr el propsito de desprestigiar los productos, los servicios,
la actividad industrial o comercial o el establecimiento de otro. No estar
comprendida en esta disposicin, la comparacin de productos o servicios
que ampare la marca con el propsito de informar al pblico, siempre que
dicha comparacin no sea tendenciosa, falsa o exagerada en los trminos de
la Ley Federal de Proteccin al Consumidor;
XI. Fabricar o elaborar productos amparados por una patente o por un registro de
modelo de utilidad o diseo industrial, sin consentimiento de su titular o sin la
licencia respectiva;
XII. Ofrecer en venta o poner en circulacin productos amparados por una patente
o por un registro de modelo de utilidad o diseo industrial, a sabiendas de que
fueron fabricados o elaborados sin consentimiento del titular de la patente o
registro o sin la licencia respectiva;
XIII. Utilizar procesos patentados, sin consentimiento del titular de la patente o sin
la licencia respectiva;
XIV. Ofrecer en venta o poner en circulacin productos que sean resultado de la
utilizacin de procesos patentados, a sabiendas que fueron utilizados sin el
consentimiento del titular de la patente o de quien tuviera una licencia de
explotacin;
XV. Reproducir o imitar diseos industriales protegidos por un registro, sin el
consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva;
XVI. Usar un aviso comercial registrado o uno semejante en grado de confusin,
sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva para anunciar
bienes, servicios o establecimientos iguales o similares a los que se aplique
el aviso;
XVII. Usar un nombre comercial o uno semejante en grado de confusin, sin el
consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva, para amparar un
establecimiento industrial, comercial o de servicios del mismo o similar giro;
XVIII. Usar una marca registrada, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia
respectiva, en productos o servicios iguales o similares a los que la marca se
aplique;
XIX. Ofrecer en venta o poner en circulacin productos iguales o similares a los
que se aplica una marca registrada, a sabiendas de que se us sta en los
mismos sin consentimiento de su titular;
XX. Ofrecer en venta o poner en circulacin productos a los que se aplica una
marca registrada que hayan sido alterados;
XXI. Ofrecer en venta o poner en circulacin productos a los que se aplica una
marca registrada, despus de haber alterado, sustituido o suprimido parcial o
totalmente sta;
XXII. Usar sin autorizacin o licencia correspondiente una denominacin de origen;
XXIII. Reproducir un esquema de trazado protegido, sin la autorizacin del titular
del registro, en su totalidad o cualquier parte que se considere original por s

102
CAPTULO VIII / PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS MARA NARVEZ TIJERINA
RELACIONADOS CON LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

sola, por incorporacin en un circuito integrado o en otra forma;


XXIV. Importar, vender o distribuir en contravencin a lo previsto en esta Ley, sin la
autorizacin del titular del registro, en cualquier forma para nes comerciales:
a) Un esquema de trazado protegido;
b) Un circuito integrado en el que est incorporado un esquema de trazado
protegido, o
c) Un bien que incorpore un circuito integrado que a su vez incorpore un
esquema de trazado protegido reproducido ilcitamente, y
XXV. Las dems violaciones a las disposiciones de esta Ley que no constituyan
delitos.

2) Sanciones Administrativas

Los elementos con que cuenta el IMPI para sancionar la violacin de las normas sustantivas
de proteccin de la propiedad industrial, son multas, clausuras, y el arresto administrativo.

De conformidad con la LPI, las sanciones en caso de las infracciones administrativas son las
siguientes:

I. Multa hasta por el importe de veinte mil das de salario mnimo general vigente
en el Distrito Federal;
II. Multa adicional hasta por el importe de quinientos das de salario mnimo
general vigente en el Distrito Federal, por cada da que persista la infraccin;
III. Clausura temporal hasta por noventa das;
IV. Clausura denitiva, y
V. Arresto administrativo hasta por 36 horas.

En la imposicin de las sanciones, el IMPI debe tomar en consideracin lo siguiente:

La intencionalidad de la accin u omisin constitutiva de la infraccin;


Las condiciones econmicas del infractor, y
La gravedad que la infraccin implique en relacin con el comercio de
productos o la prestacin de servicios, y el perjuicio ocasionado a los
directamente afectados.

La ley no establece frmulas para determinar, por ejemplo, el elemento de la


intencionalidad, por lo que el IMPI goza de un amplio margen de discrecionalidad en el
establecimiento de las sanciones.

La sancin para la reincidencia es ms rigurosa, ya que en esos casos se duplicarn las


multas impuestas anteriormente o bien con la clausura denitiva, entendindose como
reincidencia, la comisin de la misma conducta infractora en un lapso de dos aos; adems
de que la reincidencia se tipica como delito, como se ver posteriormente.

Independientemente de las sanciones, la LPI establece que el afectado podr exigir una
indemnizacin por daos y perjuicios que, como ya qued asentado, deber hacerse valer

103
EL SISTEMA MEXICANO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL CAPTULO VIII / PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
RELACIONADOS CON LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

mediante un procedimiento judicial.

Para cuanticar la indemnizacin, la LPI establece un mnimo equivalente al cuarenta


por ciento del precio de la venta al pblico de cada producto o la prestacin de servicios
que impliquen una violacin de alguno o algunos de los derechos de propiedad industrial
regulados en esta Ley.

G) Delitos
Los delitos se persiguen por querella de parte ofendida.

El artculo 223 de la LPI enumera los delitos:

I. Reincidir en las conductas previstas en las fracciones II a XXII del artculo 213
de esta Ley, una vez que la primera sancin administrativa impuesta por esta
razn haya quedado rme.
II. Falsicar, en forma dolosa y con n de especulacin comercial, marcas
protegidas por esta ley;
III. Producir, almacenar, transportar, introducir al pas, distribuir o vender, en
forma dolosa y con n de especulacin comercial, objetos que ostentes
falsicaciones de marcas protegidas por esta Ley, as como aportar o proveer
de cualquier forma, a sabiendas, materias primas o insumos destinados a la
produccin de objetos que ostenten falsicaciones de marcas protegidas por
esta Ley;
IV. Revelar a un tercero un secreto industrial que se conozca con motivo de su
trabajo, puesto, cargo, desempeo de su profesin, relacin de negocios o
en virtud del otorgamiento de una licencia para su uso, sin consentimiento
de la persona que guarde el secreto industrial, habiendo sido prevenido de su
condencialidad, con el propsito de obtener un benecio econmico para s
o para el tercero o con el n de causar un perjuicio a la persona que guarde el
secreto;
IV. Apoderarse de un secreto industrial sin derecho y sin consentimiento de la
persona que lo guarde o de su usuario autorizado, para usarlo y revelarlo aun
tercero con el propsito de obtener un benecio econmico para s o para el
tercero o con el n de causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto
industrial o a su usuario autorizado, y
V. Usar la informacin contenida en un secreto industrial, que conozca por virtud
de su trabajo, cargo o puesto, ejercicio de su profesin o relacin de negocios
sin consentimiento de quien lo guarde o de su usuario autorizado, o que le
haya sido revelado por un tercero, a sabiendas de que ste no contaba para
ello con el consentimiento de la persona que guarde el secreto industrial o su
usuario autorizado, con el propsito de obtener un benecio econmico o con
el n de causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto industrial o su
usuario autorizado.

Llama la atencin el hecho de que no constituya delito la conducta reiterativa de las


infracciones relacionadas con los circuitos integrados, que se prevn en las fracciones XXIII

104
CAPTULO VIII / PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS MARA NARVEZ TIJERINA
RELACIONADOS CON LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

y XXIV del artculo 213.

De acuerdo con la fraccin II anteriormente transcrita, no es suciente falsicar una marca


para tipicar el delito; es necesario, adems, que la falsicacin sea dolosa y tenga como
n la especulacin comercial; ambos requisitos resultan muy imprecisos, lo que limita la
seguridad jurdica de los gobernados a quienes se aplica la ley, y da un amplio margen de
actuacin discrecional a la Autoridad.

Las ltimas tres fracciones tipican los delitos por la violacin en materia de secretos
industriales; debe destacarse que esas conductas constituyen delitos desde la primera vez
que se cometan, siempre que renan los elementos del tipo:

Revelar, apoderarse o usar el la informacin protegida como secreto industrial;


Sin el consentimiento del detentador;
Con el conocimiento de que se trata de una informacin condencial
protegida;
Con el propsito de obtener un benecio econmico para s o para un tercero;
Con el n de causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto.

Las sanciones por la comisin de los delitos contenidos en las ltimas tres fracciones son:
dos a seis aos de prisin y multa por el importe de cien a diez mil das de salario mnimo
general vigente en el Distrito Federal (artculo 224). La sancin de prisin es menor a la
media aritmtica de cinco aos, por lo tanto, quien lo comete tendr derecho a salir bajo
anza.

Para el ejercicio de la accin penal es necesario que el IMPI emita un dictamen tcnico
en dos casos concretos: primero, cuando se reincida en la comisin de infracciones
administrativas, una vez que la primera sancin administrativa haya quedado rme; y dos, en
caso de falsicacin de marcas en forma dolosa y con nes de especulacin comercial.

Con referencia al dictamen tcnico, no se establecen los requisitos que debe reunir la
persona que deba emitirlo, o el funcionario competente para hacerlo; al ser un acto de
autoridad.

Sin el referido dictamen tcnico, no es posible ejercer las acciones civiles y penales; aunado
a esto, es indispensable que los titulares hagan pblico su derecho colocando las leyendas
de patente en trmite, o patente otorgada, o marca registrada o M. R. o .

La parte que resulte afectada por la comisin de los delitos podr demandar la reparacin y
el pago de los daos y perjuicios.

En principio los tribunales de la Federacin son competentes para conocer de los delitos
y de las controversias mercantiles y civiles y de las medidas precautorias que se susciten
con motivo de la aplicacin de la LPI; pero cuando dichas controversias afecten slo
interesas particulares, el actor podr elegir a los tribunales del orden comn, sin perjuicio de
prerrogativa que gozan de someterse al procedimiento arbitral.

105
EL SISTEMA MEXICANO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL ABREVIATURAS

ABREVIATURAS MAS USADAS


Acuerdo TRIPS Acuerdo sobre los aspectos de propiedad intelectual incluido el comercio de
mercancas falsicadas.

DOF Diario Ocial de la Federacin.


G-3 Grupo de los tres.
IMPI Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
LFT Ley Federal del Trabajo.
LPI Ley de Propiedad Industrial.
OCDE Organizacin para la Cooperacin y el Desarrollo Econmico.
ONU Organizacin de las Naciones Unidas.
OMPI Organizacin Mundial de la Propiedad Intelectual.

106
MARA NARVEZ TIJERINA

BIBLIOGRAFA
I. Doctrina.
ALVAREZ SOBERANIS Jaime. La regulacin de las invenciones y marcas y de la transferencia
de tecnologa. Primera ed. Ed. Porrua. Mxico. 1979.
ASCARELI Tulio. Teora de la concurrencia y de los bienes inmateriales. Primera ed. Ed.
Bosh. Barcelona, Espaa. 1970.
ARACAMA ZORRAQUN Ernesto. El convenio de Pars y los pases de Amrica Latina. Revista
La Propiedad Intelectual. Ao VII, No. 2, Ginebra, Suiza, 1975.
BECERRA RAMIREZ Manuel. Derecho de Propiedad Intelectual. Una perspectiva trinacional.
Primera ed. Editado por el Instituto de Investigaciones Jurdicas de la UNAM. Mxico, 1998.
CARNELUTTI Francesco. Usucapion de la propiedad industrial. Primera ed. Ed. Porra.
Mxico, 1945.
CORREA Enrique. Proteccin del nombre comercial en Mxico. Revista Mexicana de la
Propiedad Industrial y Artstica, Ao I, No. 1, Mxico, Enero-Junio de 1963.
CRISTIANI Julio Javier. Los signos distintivos y la aplicacin coercitiva de los derechos de
propiedad intelectual en el Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte. Primera ed.
Editado por el Instituto de Investigaciones Jurdicas de la UNAM. Mxico. 1988.
ELIAS, Stephen. Patent, Copyright & Trademark. Direccin de internet: http:\\www.nolo.
com/PCTM/1overview.html.
GELLER Paul Edward. La Propiedad Intelectual en el Mercado Mundial: Impacto de la
Solucin de Controversias del TRIPS? Primera ed. Editado por el Instituto de Investigaciones
Jurdicas de la UNAM. Mxico. 1998.
HUERTA CASADO, Yolanda. El Tratado de Libre Comercio en materia de propiedad intelectual
y sus repercusiones en Amrica Latina. Editado por el Instituto de Investigaciones Jurdicas
de la UNAM. Mxico. 1998.
JALIFE DAHER, Mauricio. Comentarios a la Ley de Propiedad Industrial. Primera ed. Ed. Mc
Graw Hill. Mxico1998.
NARVEZ TIJERINA, Mara. La explotacin de las franquicias en el Estado de Nuevo Len.
Departamento de Adecuacin al Marco Regulatorio de la Delegacin Federal en Nuevo Len
de la Secretara de Comercio y Fomento Industrial. 1994.
NARVAEZ TIJERINA, Mara. Tesis de Maestra en Derecho Fiscal: Implicaciones Fiscales de
los derechos de Propiedad Industrial. Monterrey, N.L. 2000.
PEREZ MIRANDA, Rafael. Propiedad Industrial y Competencia en Mxico. Primera ed. Ed.
Porra. Mxico. 1994.
RANGEL MEDINA, David. Panorama del Derecho. Derecho Intelectual. Serie Jurdica. Primera
ed. Ed. Mc Graw Hill. Mxico. 1998.
ROJINA VILLEGAS, Rafael. Compendio de Derecho Civil. T.II. 29 ed. Ed. Porrua. Mxico,
1998.
SERRANO MIGALLON Fernando. Aspectos Jurdicos de la Propiedad Intelectual. Patentes y
Solucin de Controversias. Primera ed. Editado por el Instituto de Investigaciones Jurdicas
de la UNAM. Mxico. 1998.

II. Normas mexicanas


I.1. Leyes.
Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos. Compilacin de Leyes Federales

107
EL SISTEMA MEXICANO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Compila V. Suprema Corte de Justicia de la Nacin. Direccin General de Documentos y


Anlisis. Investigacin y Automatizacin Legislativa. 1999.
Ley Federal del Derecho de Autor. Compilacin de Leyes Federales. Compila V. Suprema
Corte de Justicia de la Nacin. Direccin General de Documentos y Anlisis. Investigacin y
Automatizacin Legislativa. 1999.
Ley de Propiedad Industrial. Compilacin de Leyes Federales Compila V. Suprema Corte
de Justicia de la Nacin. Direccin General de Documentos y Anlisis. Investigacin y
Automatizacin Legislativa. 1999.
Ley Federal del Trabajo. Compilacin de Leyes Federales Compila V. Suprema Corte
de Justicia de la Nacin. Direccin General de Documentos y Anlisis. Investigacin y
Automatizacin Legislativa. 1999.
Ley Sobre la Celebracin de Tratados. Compilacin de Leyes Federales Compila V. Suprema
Corte de Justicia de la Nacin. Direccin General de Documentos y Anlisis. Investigacin y
Automatizacin Legislativa. 1999.
Ley Federal de Variedades Vegetales. Compilacin de Leyes Federales Compila V. Suprema
Corte de Justicia de la Nacin. Direccin General de Documentos y Anlisis. Investigacin y
Automatizacin Legislativa. 1999.

I.2. Reglamentos.
Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial. Diario Ocial de la Federacin. 23 de
Noviembre de 1994.
Reglamento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Diario Ocial de la Federacin.
14 de diciembre de 1999.
I.3. Otros.
Decreto por el que se crea el instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Diario Ocial de
la Federacin. 10 de Diciembre de 1993.
Acuerdo por el que se delegan facultades en los directores, subdirectores, jefes de
departamento y otros subalternos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Diario
Ocial de la Federacin. 4 de Febrero de 2000 y sus reformas.
Estatuto Orgnico del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Diario Ocial de la
Federacin. 27 de Diciembre de 1999.

III. Normas extranjeras


III. Tratados Internacionales.
Convenio de Pars para la Proteccin de la Propiedad Industrial. Firmado el 20 de marzo
de 1883, revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 6 de febrero
de 1911. en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Lisboa el 31 de octubre de 1958, en
Estocolmo el 14 de julio de 1969, enmendado el 28 de septiembre de 1979. Direccin en
Internet: http://www.wipo.int/spa/iplex/wo-par01.htm.
Acuerdo de Lisboa Relativo a la Proteccin de las Denominaciones de Origen y su
Reglamentacin Internacional del 31 de octubre de 1958, revisado en Estocolmo el 14 de
julio de 1967 y modicado el 2 de octubre de 1979. Direccin en Internet: http://www.wipo.
int/spa/iplex/wo-lis01.htm.
Convenio que establece la Organizacin Mundial de la Propiedad Intelectual rmado en
Estocolmo el 14 de julio de 1967, enmendado el 28 de septiembre de 1979. Direccin en
Internet: http://www.wipo.int/spa/iplex/wo-wip01.htm.

108
MARA NARVEZ TIJERINA

Tratado de cooperacin en materia de patentes elaborado en Washington el 19 de junio de


1970, enmendado el 2 de octubre de 1979 y modicado el 3 de febrero de 1984. Direccin
en Internet: http://www.wipo.int/spa/iplex/wo-pct01.htm.
Reglamento del Tratado de Cooperacin en Materia de Patentes, en vigor desde el 01 de
julio de 1992. Direccin en Internet: http://www.wipo.int/spa/iplex/wo-pcr01.htm.
Arreglo de Estrasburgo relativo a la Clasicacin Internacional de Patentes del 24 de marzo
de 1971. Direccin en Internet: http://www.wipo.int/spa/iplex/wo-ipc01.htm.
Tratado de Budapest sobre el reconocimiento internacional del depsito de microorganismos
a los nes del procedimiento en materia de patentes. Suscrito en Budapest el 28 de abril
de 1977. Direccin en Internet: http://www.wipo.int/spa/iplex/wo-bud01.htm.
Reglamento del Tratado de Budapest sobre el reconocimiento internacional del depsito de
microorganismos a los nes del procedimiento en materia de patentes. En vigor desde el 31
de enero de 1981. Direccin en Internet: http://www.wipo.int/spa/iplex/wo-bur01.htm.
Tratado sobre la Propiedad Intelectual Respecto de los Circuitos Integrados adoptado en
Washington el 26 de mayo de 1989. Direccin en Internet: http://www.wipo.int/spa/iplex/
wo-top01.htm.
Principios bsicos del Acuerdo TRIPS, Anexo 1C del acta nal en la que se incorporaron los
resultados de la Ronda Uruguay de negociaciones comerciales multilaterales. Acta de la
Reunin ministerial de Marrakech. 15 de diciembre de 1993. Documento proporcionado por
la Delegacin de SECOFI en el Estado de Nuevo Len.
Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte. En vigor desde el 01 de enero de 1994.
Direccin en Internet: http://www.seco-snci.gob.mx/tratados/tlcan/tlcn17.htm.
Tratado de Libre Comercio con Colombia y Venezuela En vigor desde enero de 1995.
Direccin en Internet: http://www.seco-snci.gob.mx/tratados/tlcg3/g3n18.htm.
Tratado de Libre Comercio con Costa Rica. En vigor desde enero de 1995. Direccin en
Internet: http://www.seco-snci.gob.mx/tratados/tlccr/crtec14.htm.
Tratado de Libre Comercio con Bolivia. En vigor desde el 1 de enero de 1995. Direccin en
Internet: http://www.seco-snci.gob.mx/tratados/tlcbol/boln16.htm.
Tratado de Libre Comercio con Nicaragua. En vigor desde julio de 1998. Direccin en
Internet: http://www.seco-snci.gob.mx/tratados/tlcnic/nicn17.htm.
Convencin sobre el Derecho de los Tratados. Firmada en Viena 14 de febrero de 1975.
Diario Ocial de la Federacin.
Conferencia de las Naciones Unidas Sobre el Derecho de los Tratados Documentos
ociales, Actas resumidas de las sesiones plenarias y de las sesiones de la Comisin
Plenaria, naciones Unidas, 1969.

V. Diversos.
Diccionario Internacional Espaol-Ingls, Ingls-Espaol. Ed. Langenscheidt. Canad. 1988.
GARCA PELAYO Y GROSS Ramn. Nuevo Diccionario Manual Ilustrado. Ediciones Larousse.
Mxico, 1988.
ROBB LOUIS A. Diccionario de Trminos legales. Limusa. Mxico. 1997

109
Produccin: Departamento de Comunicacion
XI del 2008