1.

Introduccin

El presente trabajo pretende ser carcter descriptivo, en tanto a las consideraciones y/o requisitos
que se deben tener en cuenta a la hora de tratar la conservacin de marcas dispuesta por la ley de
marcas N 22.362 de la Repblica Argentina; tambin supone un anlisis superficial de los
elementos intrnsecos a este tema (principios, antecedentes, etc.), no entrando en demasiados
detalles ms que algunas citas y comentarios. Tambin se a presupuesto, al tratarse de conservacin
o perpetuacin de una marca, que el proceso de registro previo se ha realizado, con sus pormenores
fuera de este escrito. Cabe sealar que adems el tema de marcas resulta de carcter general,
pudiendo abarcar gran cantidad de rubros sin que la naturaleza de estos implique un trato diferente
por parte de la ley.

2. Uso y comercializacin

Se reconoce como uso cuando los productos o servicios que la marca distingue han
sido puestos en el comercio a travs de los canales de distribucin y crculos comerciales, o se
encuentran disponibles para el consumidor de destino de forma continua, en la cantidad y del modo
que normalmente corresponde teniendo en cuenta la dimensin del mercado y elementos cmo la
naturaleza de los productos o servicios de que se trate, a esto se le suma el empleo de la marca en
la publicidad lo que es considerado como uso si es precedido de una introduccin de los productos
o servicios en el mercado en un plazo que vara segn el pas.

El uso de la marca es un requisito para mantener los derechos exclusivos de explotacin que se le
conceden al titular del registro.

3. Renovacin de la marca

Para la renovacin se solicita que la marca haya sido usada dentro de los 5 aos previos a su
vencimiento en alguna de las clases provistas por el sistema de clasificacin de NIZA.

El registro de una marca puede ser renovado, sin lmite y siempre por periodos de 10 aos.

Dicho trmite se realiza siempre sobre el tramite anterior, sin poder modificar la forma en que fue
registrada la marca. En tal sentido, quedara renovada por la misma denominacin, el mismo logo, y
para defender los mismos productos o servicios. Sobre este punto, la Corte Suprema de Justicia ha

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decretado que: "...la renovacin no importa el renacimiento del derecho de propiedad de la marca,
sino tan solo su conservacin".

4. Reinscripcin de la marca

No es posible modificar una marca registrada. De ah que sea necesaria la implantacin de una
metodologa de revisin peridica de la cartera de marcas de la empresa para medir y,
eventualmente, corregir el nivel de seguridad jurdica en el uso de las marcas. Puede ocurrir que la
modificacin realizada sobre un signo distintivo sea tan sustancial que constituya una marca nueva.
En tal caso, la nueva marca es susceptible de un nuevo registro.

5. Extincin del derecho

5.1. Causales de extincin

El art. 23 de la ley 22362 establece las causales que provocan la extincin de los derechos sobre una
marca: El derecho de propiedad de una marca se extingue:

a. por renuncia de su titular;

b. por vencimiento del trmino de vigencia sin que se renueve el registro;
c. por la declaracin judicial de nulidad o de caducidad del registro.

5.2. Renuncia

Acto por el cual el titular del registro declina voluntariamente los derechos sobre la marca.
Constituye un acto de disposicin que provoca una disminucin en el patrimonio del renunciante.
En consecuencia, slo puede efectuarla el propio titular del registro o un representante con
facultades para disponer de los bienes del titular.

El acto de renuncia debe formalizarse por escrito, identificndose en forma inequvoca el registro
renunciado. La firma del renunciante ha de certificarse ante escribano. En el caso de personas
jurdicas, el notario debe atestiguar respecto de las facultades de disposicin que detenta quien acta
en representacin del renunciante.

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La renuncia se publica en el Boletn de Marcas una vez que el INPI acredita el cumplimiento de los
extremos para que el acto sea eficaz. Una vez firme la renuncia, el signo distintivo pasa a dominio
pblico y podr ser adoptado por quienquiera tenga inters en l.

5.3. Vencimiento

Transcurridos los diez aos de vigencia del registro, si el mismo no fuera renovado, se extinguen los
derechos del titular sobre la marca.

Son varios los motivos por los cuales una marca pudiera no ser renovada: falta de inters de su
titular, falta de uso efectivo del signo dentro de los cinco aos previos al vencimiento, hasta mero
descuido.

Vencido el plazo de vigencia, nada obsta a quien fue titular de la marca a reivindicar nuevamente la
propiedad del signo. Sin embargo, salvo circunstancias de excepcin, la solicitud ser considerada
como un trmite nuevo, que no se beneficiar de la antigedad o prelacin del registro anterior.
Como el signo pasa a dominio pblico una vez vencido el registro, un tercero tambin podr
inscribir para s la marca vencida. Hay casos, sin embargo, en que tal conducta podr ser
cuestionada exitosamente por el anterior propietario (por ejemplo, si el tercero, aprovechando que el
titular olvid tramitar la renovacin, resolicitar una marca reconocida).

5.4. Nulidad

Marco Normativo

El art. 24 de la ley 22362 reza: Son nulas las marcas registradas:

a. en contravencin a lo dispuesto en esta ley;

b. por quien, al solicitar el registro, conoca o deba conocer que ellas pertenecan a un tercero;
c. para su comercializacin, por quien desarrolla como actividad habitual el registro de marcas
a tal efecto.

Causas

Es susceptible de nulidad aquella marca que accedi al registro a pesar de no cumplir los recaudos
legales exigibles al efecto. El vicio que acarrea la nulidad puede ser inherente al titular, al
procedimiento de inscripcin o al signo en s mismo.

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 a. Vicios en el titular:

Incapacidad
Falta de inters legtimo

b. Vicios en el procedimiento:

Falta de publicacin
Publicacin incorrecta (en cuanto a la clase, los productos o servicios, el titular o la
fecha de presentacin)
Falta de examen sustantivo
Insuficiencia del examen sustantivo
Inobservancia de oposiciones

c. Vicios en el signo

Falta de capacidad distintiva

Indisponibilidad

Falsificacin de marcas:

La apropiacin ilegtima de un signo configura una conducta que violenta las sanas prcticas
comerciales. No toda coincidencia entre dos marcas configura un acto de piratera que habilita la
nulidad del signo registrado. La ley exige que quien ha inscripto el signo cuya nulidad se pretende
haya obrado de mala fe al imponer como requisito de procedencia para la nulidad el hecho de que
quien ha registrado la marca conociera o debiera conocer que la misma perteneca a un tercero.

Se presumirn conocidas aquellas marcas que hubieran adquirido notoriedad, as como aqullas que
por su alto grado de originalidad o fantasa no pudieran haber surgido sino de la creacin de su
legtimo titular. En cambio, en el caso de marcas conformadas por palabras del lenguaje corriente,
es factible que ms de una parte haya escogido idntico trmino para identificar sus productos.
Tambin presume que quien realiza negocios en un determinado mbito del comercio o la industria
conoce las marcas de sus competidores.

A la hora de ponderar respecto de la nulidad de un signo idntico a otro perteneciente a un tercero,

juega un papel preponderante la distintividad de la designacin y la notoriedad adquirida por sta.

Marcas especulativas:

Consagra la nulidad de las marcas inscriptas con el nico propsito de lucrar con la venta del
registro a terceros.

Si se tiene presente que la funcin esencial de una marca es la de distinguir un producto o servicio,
es obvio que el instituto se abstendr de admitirse el registro de marcas por quien no tiene intencin

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alguna de aplicarlas a la comercializacin de bienes o servicios, sino que registra designaciones en
la esperanza de hacer negocio con su cesin a otros.

5.5. Caducidad

La obligacin del uso de la marca es un requisito indispensable tanto para renovar los registros
como para conservar la vigencia de los mismos. Las siguientes pautas doctrinarias y
jurisprudenciales permiten discernir la extensin de la obligacin de uso, as como los efectos del
no uso de las marcas.

Art. 5. El trmino de duracin de la marca registrada ser de diez (10) aos. Podr ser
renovada indefinidamente por perodos iguales si la misma fue utilizada, dentro de los cinco
(5) aos previos a cada vencimiento, en la comercializacin de un producto, en la
prestacin de un servicio, o como parte de la designacin de una actividad.
Art. 20. Cuando se solicite la renovacin del registro, se presentar adems una
declaracin jurada en la que se consignar si la marca fue utilizada en el plazo establecido
en el artculo 5, por lo menos en una de las clases, o si fue utilizada como designacin, se
indicar, segn corresponda, el producto, servicio o actividad.
Art. 23. El derecho de propiedad de una marca se extingue: c. por la declaracin judicial
de caducidad del registro.
Art. 26. A pedido de parte, se declarar la caducidad de la marca que no hubiera sido
utilizada en el pas, dentro de los cinco (5) aos previos a la fecha de la iniciacin de la
accin, salvo que mediaren causas de fuerza mayor. No caduca la marca registrada y no
utilizada en una clase si la misma fue utilizada en la comercializacin de un producto o en
la prestacin de un servicio incluidos en otras clases, o si ella forma parte de la designacin
de una actividad.

6. Transferencia de la marca

El derecho marcario argentino permite prcticamente todas las formas imaginables de transferencia.
Puede tener lugar entre vivos o mortis causa.

Si es gratuita se le aplican las disposiciones sobre donacin, si es onerosa se juzga por las
disposiciones sobre el contrato de compraventa. Se presume que la cesin o venta del fondo de
comercio comprende la de la marca. Tambin se admite una transferencia aislada e independiente.
Toda transferencia de una marca debe ser registrada. Slo puede oponerse a terceros una vez
inscripta en el Registro de Marcas.

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Entre las partes del contrato el acuerdo alcanza su eficacia con el consentimiento y no a partir de la
registracin. Se encuentra admitida la transferencia parcial a causa del desdoblamiento real del
derecho de marcas y el permiso de uso a travs de la concesin de licencias.

El titular de la marca puede conceder licencias simples o exclusivas con o sin reserva de uso.

No es necesario que la concesin de la licencia sea inscripta en el Registro de Marca.

7. Conclusin
Resulta ms que necesario el usar el derecho a la marca para distinguirse de la competencia y
proteger los productos y servicios como propios, es an ms interesante el hecho de poder perpetuar
este signo de manera indefinida, ms all de la vigencia del mismo (mediante la renovacin); esto
puede resultar muy til en un mbito tan cambiante como el de los sistemas de informacin, ya que
permitira de alguna forma, una sustentabilidad de una posible ventaja competitiva al ser protegida
por la marca, obteniendo el resguardo necesario ms all de los inconvenientes que puedan causar el
avance tecnolgico o cientfico. Los sistemas de informacin evidentemente cambian a travs del
tiempo, su formato evoluciona, permaneciendo constante su tratamiento y/o manipulacin, esto
sumado a un reconocimiento y distincin en el mercado pueden resultar sumamente beneficiosos
para sus propietarios.

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8. Fuentes de informacin

Registro marcas argentinas - https://www.argentina.gob.ar/registro-de-marcas

Otamendi, J. La Marca Notoria en La Ley, t 1975-A, pg1269;

INPI - http://www.inpi.gov.ar/marcas/aprender

Ley de marcas y designaciones -

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/15000-
19999/18803/norma.htm

Rgimen nacional de marcas y designaciones - Di Luca, Stella Maris Reg. Nacional

de Marcas y Designaciones Ed. Pensamiento Jurdico 1981;

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INDICE

1. Introduccin ................................................................................................................................ 1
2. Uso y comercializacin ................................................................................................................ 1
3. Renovacin de la marca .............................................................................................................. 1
4. Reinscripcin de la marca ........................................................................................................... 2
5. Extincin del derecho .................................................................................................................. 2
6. Transferencia de la marca ........................................................................................................... 5
7. Conclusin ................................................................................................................................... 6
8. Fuentes de informacin .............................................................................................................. 7