Marcas

vs.
Nombres de Dominio

Tatiana Anabel Fij

Contenido
I. Introduccin ....................................................................................................3
II. Nombres de dominio ......................................................................................3
II.a) Concepto. ................................................................................................4
II.b) Clasificacin ............................................................................................4
III. La regulacin de los nombres de dominio y solucin de conflictos ................6
III.a) La regulacin de los nombres de dominio "genricos" y especiales .....6
III.b) Resumen de normas ICANN ..................................................................7
III.c) Solucin de conflictos en nombres de dominio genricos y especiales
.......................................................................................................................8
III.d) La regulacin de los nombres de dominio "territoriales" .........................9
III.e) Resumen de normas NIC Argentina ........ Error! Marcador no definido.
III.f) Solucin de conflictos en nombres de dominio territoriales ..........Error!
Marcador no definido.
IV. Marcas ........................................................................................................12
V. Similitudes y diferencias entre marcas y nombres de dominio .....................13
VI. Conflictos entre marcas y nombres de dominio ..........................................14
VI.a) Registracin maliciosa de nombres de dominio. Ciberocupacin
Cybersquatting .............................................................................................15
VI.b) Confusin: ............................................................................................15
VI.c) Dilucin: ...............................................................................................17
VI.d) La falta de uso del nombre de dominio.................................................19
VI.e) Competencia desleal ............................................................................20
VII. Las designaciones genricas .....................................................................21
VIII. La buena fe del titular del dominio y su oponibilidad frente al titular
marcario ...........................................................................................................22
VIII.a) Mellizos ..............................................................................................22
VIII.b) Ciber-Secuestro inverso (Reverse Hijacking) .....................................23
IX. Registrabilidad marcaria de los nombres de dominio ..................................24
IX.a) Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (United States Patent
and Trademarks Office USPTO):.............................................................24
IX.b) Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI): .................................24
X. Conclusin ...................................................................................................24
XI. Bibliografa ..................................................................................................26

2
I. Introduccin

Internet puede ser definido como el conjunto intangible que forman

una multitud de grupos de ordenadores que se hallan interconectados entre s
por medios de telecomunicacin (cable, satlite, lser, radiofrecuencia) o, si
se prefiere, de redes abiertas de ordenadores de tal forma que cualquier
ordenador (perteneciente a particulares, empresas, instituciones y
administraciones pblicas) conectado a una de estas redes puede comunicarse
con cualquier ordenador de las otras redes interconectadas 1.
Estas redes de computadoras se interconectan por un protocolo de
comunicacin comn denominado TCP/IP (Transfer Control Protocol / Internet
Protocol) que hace posible la comunicacin y el intercambio de archivos entre
usuarios2. El protocolo aludido asigna a cada mquina un nmero especfico
llamado direccin IP donde se concentra la identificacin nica de cada
mquina conectada a Internet.
Por tratarse de una gran cantidad de nmeros, la direccin IP es muy difcil
de recordar. Para remediar tal situacin, se utilizan los nombres de dominio que
son un recurso mnemotcnico que consiste en la equivalencia de cdigos
entre estas direcciones IP (signos numricos) y un conjunto de nmeros y/o
letras (signos alfabticos y/o mixtos) que permiten a los usuarios una ms fcil
memorizacin de las denominaciones... 3 . Por ejemplo, la direccin IP
201.234.169.7 est ligada al nombre de dominio del Colegio Pblico de
Abogados de la Capital Federal www.cpacf.org.ar.
La funcin recordatoria de los nombres de dominio hace que estos
puedan llegar a superponerse con las marcas de productos o servicios, si los
primeros son idnticos o similares a stas. Es que las marcas, siendo signos,
tambin son identificadoras, y pueden consistir, como los nombres de dominio,
en una cadena alfanumrica4.

II. Nombres de dominio

1
Massaguer, Jos., Conflictos de Marcas en Internet, Revista General de Derecho, nmero
648, Valencia, 1998, p. 11111 y siguientes.
2
Mercuriali, Carlos., El desafo de las marcas en Internet, en Derechos Intelectuales, Tomo 9,
Coleccin Derechos Intelectuales, Editorial Astrea, 2001, pgina 73.
3
Vibes, Federico Pablo., El nombre de dominio de Internet, La Ley, 2003, pginas 15-16.
4
Bianchi, Roberto., Conflictos entre marcas y nombres de dominio de Internet. Primera
aplicacin de un derecho global?, La Ley2000-C, 1117.

3
II.a) Concepto

El hecho de aparecer en Internet es una gran oportunidad para los

comerciantes de captar a potenciales consumidores en todo el mundo. Por tal
motivo, si el negocio opta por establecerse on-line, debe necesariamente
obtener su identidad particular. Esta identidad es el nombre del dominio desde
el cual podr accederse a sus bienes y/o productos.
Teniendo en cuenta esta identidad que es el nombre de dominio y la
expansin de Internet, puede apreciarse el valor que ste tendr para quien
comercializa o produce bienes y/o servicios, ya que incluir su nombre o marca
como parte de ese dominio abrir las puertas a una mejor comunicacin con
sus clientes 5 . Por lo tanto, apreciamos como los nombres de dominio han
pasado a convertirse en identificadores comerciales adquiriendo en la
actualidad un gran valor dentro de los bienes intangibles 6.

II.b) Clasificacin

Los nombres de dominio se clasifican en dominios de nivel superior (TLD

Top Level Domains) y dominios de segundo, tercer o ms niveles (los
diferentes subdominios). Los dominios de nivel superior deben ser manejados
dentro de la red por computadoras conectadas en forma ininterrumpida y
controladas de forma permanente por tcnicos especializados 7. Los mismos se
clasifican en:

b1) Dominios genricos de nivel superior, expresado bajo la sigla

gTLD (Generic Top Level Domains): pueden ser obtenidos por cualquier
persona o entidad: .com (para entidades comerciales), .net (para las
computadoras de los proveedores de red), .org (para organizaciones).
Al incrementarse el uso del .com, en mayo de 2001 la ICANN (Internet
Corporation for Assigned Names and Numbers) introdujo nuevos dominios

5
Iturralde, Mara Pa., Conceptos tradicionales en el ambiente virtual: Internet, las marcas y los
nombres de dominio, La Ley2000-D, 1.
6
Richard, Soledad y Rodrguez, Pablo J., Conflictos entre el sistema de marcas y el sistema
de nombres de dominio de Internet en Argentina, La Ley2000-F, 1255.
7
Echeverra, Andrs., Uso de marcas y nombres de dominio, en Derechos Intelectuales,
Tomo 9, Coleccin Derechos Intelectuales, Editorial Astrea, 2001, pgina 99.

4
genricos patrocinados (Sponsored TLD en ingls) y no patrocinados. Un
dominio patrocinado es un dominio de Internet genrico sugerido por una
agencia o fundacin independiente, la cual establece y aplica las reglas para
formar parte de dicho dominio. Entre los dominios patrocinados, encontramos
el .aero (reservado para actividades relacionadas con la aviacin), .coop
(creado para ser utilizado por sociedades cooperativas sin fines de lucro) y
.museum (reservado para museos, asociaciones de museos y miembros
individuales de profesiones relacionadas con los mismos). Entre los dominios
no patrocinados, se encuentran el .biz (para negocios), .info (para servicios
de informacin), .name (dedicado a usuarios particulares) y .pro (para
profesionales)8.
Con el correr de los tiempos y, atento los conflictos generados por el uso
de los dominios en Internet, se hizo de suma necesidad adoptar nuevos. Entre
ellos encontramos el .travel para agencias de viajes, lneas areas, hoteles y
organismos de promocin del turismo; el .jobs para sitios Web relacionados
con el empleo; el .cat (usado por las entidades directamente relacionadas con
la lengua y cultura catalana).
En la pgina de ICANN se pueden visualizar los nuevos gTLD disponibles9.
Actualmente ICANN est preocupado con el nuevo gTLD .suck10 operado por
Vox Populi Registry Inc. Famosos y empresas estn registrando el
dominio .sucks11 en forma defensiva para evitar que otros los usen en su contra.

b2) Dominios especiales de nivel superior (sTLD Special Top Level

Domains): reservados slo para entidades que cumplen ciertos requisitos en
cada caso: .edu (instituciones educativas), .gov (uso oficial), .int
(organizaciones con Tratados Internacionales y organizaciones no
gubernamentales con el estatus de "observadores" de las Naciones Unidas) y
.mil (uso militar).

8
http://www.icann.org/
9
http://newgtlds.icann.org/en/
10
http://www.v3.co.uk/v3-uk/news/2402088/icann-urged-to-ditch-get-rich-quick-sucks-domain
11
http://www.lanacion.com.ar/1786093-los-dominios-web-apestosos-que-inquietan-a-empresas-y-
famosos

5
 b3) Dominios territoriales de nivel superior (ccTLD Country Code
Top Level Domains): a travs de los mismos se puede brindar al navegante
virtual una nocin relativa acerca del origen del Web site que est visitando.
Esto se logra haciendo figurar al final del nombre de dominio el cdigo de dos
dgitos de identificacin del pas, fijado por la norma internacional ISO-316612.
Ejemplo de ello son: .ar (Argentina), .fr (Francia), .br (Brasil), etc.
La sumatoria de todos los niveles (el gTLD, el sTLD y el ccTLD conforman
lo que se conoce como el DNS (Domain Name System).

El dominio se compone de tres elementos: uno que indica que el dominio

se encuentra en la World Wide Web (WWW), otro que establece el segmento
propiamente identificador llamado Second Level Domain o SLD (ejemplo:
google), y otro que constituye la designacin del nivel en el cual ese dominio
debe ser situado (gTLD, sTLD o ccTLD) (ejemplo: .com)13. En nuestro caso, el
dominio ser www.google.com.
El Second Level Domain es creacin intelectual del solicitante. Este SLD
puede coincidir con otros signos distintivos de terceros generando diversos
conflictos de orden jurdico 14 . En la medida en que un SLD reproduzca el
nombre de la empresa y de sus marcas se transforma en un activo patrimonial
de gran valor puesto que se convierte en un importante signo identificatorio en
Internet15.

III. La regulacin de los nombres de dominio y solucin de conflictos

III.a) La regulacin de los nombres de dominio "genricos" y especiales

Desde el ao 1993 hasta 1998, el sistema de regulacin de los gTLD y
sTLD estuvo a cargo de Network Solutions Inc. (NSI). Originariamente, NSI
implement una poltica muy simple cuyo principio fundamental era: "quien
primero solicita un nombre de dominio, primero lo obtiene" ("first come, first
served"), tambin conocido como "Principio de Prioridad". La proteccin de los

12
http://www.iso.org/iso/home/standards/country_codes.htm
13
Mercuriali, Carlos., El desafo de las marcas en Internet, en Derechos Intelectuales, Tomo 9,
Coleccin Derechos Intelectuales, Editorial Astrea, 2001, pgina 74.
14
Richard, Soledad y Rodrguez, Pablo J., Conflictos entre el sistema de marcas y el sistema
de nombres de dominio de Internet en Argentina, La Ley2000-F, 1255.
15
Richard, Soledad y Rodrguez, Pablo J., Conflictos entre el sistema de marcas y el sistema
de nombres de dominio de Internet en Argentina, La Ley2000-F, 1255.

6
derechos de terceros -de propiedad intelectual o de cualquier otro tipo-
quedaba a cargo del afectado.
En razn de las crticas hacia este sistema, en 1998 entr en vigencia el
sistema de ICANN (entidad privada sin fines de lucro) que se apoya
bsicamente en un pilar: la Poltica Uniforme de Resolucin de Disputas 16
(conocida como "UDRP" por su nombre en ingls: Uniform Disputes Resolution
Policy). Esta Poltica refleja un avance respecto del sistema regulatorio anterior,
ya que no slo recepta el "Principio de Prioridad" (first come, first served), sino
que adems instaura el llamado "Principio de Registro de Buena Fe" que, en
resumen, declara invlido a todo registro realizado (y luego usado) con mala fe
por parte de quien no tenga derecho ni inters legtimo, cuando el nombre de
dominio registrado sea idntico o confundiblemente similar con una marca de
un tercero. La Poltica tiene adems sus normas de procedimiento generales
(las "Reglas" de ICANN)17, cuya funcin es otorgar uniformidad tambin en el
mbito procesal.

Respecto a la mala fe, al igual que en materia marcaria, si bien quien llega
primero es quien tiene un mejor derecho, esto no significa que esa prioridad
sea absoluta. Llegar primero otorgar un mejor derecho si hay buena fe, ya que
el acto de obtencin de un nombre de dominio no escapa a la pauta bsica de
conducta que informa el art. 953 de nuestro Cdigo Civil.
Es necesario remarcar las diferencias entre el sistema de la ICANN y el de
proteccin de la Propiedad Intelectual. Mientras que el primero es privado (la
ICANN y los Registradores Acreditados), el segundo es estatal. Asimismo, el
propsito principal del sistema de ICANN es conferir una direccin para
operar en la red y evitar la confusin telecomunicacional, mientras que uno de
los objetivos bsicos del sistema de Propiedad Intelectual (particularmente el
marcario) es evitar la confusin legal.

III. b) Resumen de normas ICANN

La poltica de la ICANN establece el marco jurdico para la solucin de

controversias entre el titular de un nombre de dominio y un tercero, por el
16
Ver texto en http://www.icann.org/en/udrp/udrp-policy-24oct99.htm
17
Ver texto en http://www.icann.org/en/udrp/udrp-rules-24oct99.htm

7
registro y utilizacin de mala fe de un nombre de dominio en Internet. Entre
otras, son circunstancias que indican la registracin o uso de mala fe: la
registracin con el propsito de vender, alquilar o transferir el nombre de
dominio al titular de la marca o a un competidor de ese titular, por un valor que
exceda al costo del registro del nombre de dominio; o para evitar que el
propietario de la marca o de la marca de servicio pueda reflejar la misma en un
nombre de dominio; o con el propsito de obstaculizar el negocio de un
competidor; o por haber tratado de atraer intencionalmente con fines
comerciales, mediante el uso del nombre de dominio, a usuarios de Internet a
un sitio Web creando una probabilidad de confusin con la marca del
reclamante.

El titular del nombre de dominio puede defenderse afirmando y probando

sus derechos e intereses legtimos al nombre de dominio, por ejemplo
alegando el uso del nombre de dominio en conexin con una oferta de buena fe;
o que antes de la disputa ha sido conocido comnmente por el nombre de
dominio, an sin adquirir derechos sobre una marca; o que ha hecho un uso no
comercial o leal del nombre de dominio, sin fines de lucro comercial para
desviar consumidores de manera de confundirlos ni para denigrar la marca de
que se trate.

III. c) Solucin de conflictos en nombres de dominio genricos y

especiales

Adems del sistema tradicional de resolucin de conflictos, es decir, el

judicial, a partir de 1999 existe un sistema de resolucin alternativa de disputas
llamado Uniform Disputes Resolution Policy (UDRP) 18. A travs de este sistema
de solucin de conflictos, la accin de restitucin se presenta ante un
Proveedor de Servicios de Solucin de Controversias, el cual designa un rbitro
(o bien, un grupo de rbitros, si as lo desean las partes) que ser el encargado
de dictar un laudo para dirimir la controversia. El Proveedor de Servicios de
Solucin de Controversias con mayor actividad es el Centro de Arbitraje y
Mediacin de la Organizacin Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) 19,

18
http://www.wipo.int/amc/es/domains/
19
http://www.wipo.int/amc/es/center/background.html

8
con sede en Ginebra, Suiza.

La adhesin del registrante al proceso arbitral establecido por la UDRP es

inexcusable, desde que los registrantes en los niveles gTLD y sTLD se obligan
a someterse a dicho sistema de solucin alternativa de conflictos al momento
de inscribir el nombre de dominio en cuestin ante la entidad registrante
acreditada. Por lo tanto, la jurisdiccin arbitral es obligatoria para aqul. Una
vez que el rbitro lauda, si decide hacer lugar al reclamo, as lo informa a la
entidad registrante y sta efecta el cambio de titularidad electrnicamente.

III. d) La regulacin de los nombres de dominio "territoriales"

La regulacin y administracin de los ccTLD fue delegada por la IANA

(Internet Assigned Numbers Authority - Autoridad de Nmeros Asignados de
Internet)20 a los gobiernos de cada pas, para que cada Estado decidiera en
quin confiar esta tarea.

En Argentina, por Decreto N 2085/11 21, se asignaron a la Secretara Legal

y Tcnica de la Presidencia de la Nacin las competencias referidas a la
administracin del dominio de nivel superior Argentina .ar y se cre en el
mbito de la Subsecretara Tcnica de la Secretara Legal y Tcnica de la
Presidencia de la Nacin la Direccin Nacional del Registro de Dominios de
Internet. En la prctica dicha Direccin se llama Nic Argentina22.

Los dominios disponibles son23:

1. .com.ar: al subdominio .com.ar puede acceder cualquier persona

fsica o jurdica argentina o extranjera que resida en el pas o
constituya domicilio legal en el mismo.

2. .gob.ar: reservado para las entidades que pertenezcan al Gobierno

Nacional, Provincial o Municipal de la Repblica Argentina. El 09
de abril de 2008 se dict la Resolucin Ministerial 616/2008 24 la

20
http://www.iana.org/
21
http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/190000-194999/191055/norma.htm
22
https://nic.ar/
23
https://nic.ar/nuestros-dominios.xhtml
24
http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/140000-144999/142982/norma.htm

9
 cual incorpora el subdominio gob.ar para reemplazar la
denominacin .gov referida a government y adaptarla a gobierno.
Respecto de los dominios existentes bajo la denominacin .gov.ar,
la Resolucin indica que sern redirigidos a los correspondientes
en el subdominio .gob.ar.

3. .int.ar: para uso de las entidades que sean representaciones

extranjeras u Organismos Internacionales con sede en la Repblica
Argentina.

4. .mil.ar: reservado para entidades que pertenezcan a las Fuerzas

Armadas de la Repblica Argentina.

5. .net.ar: subdominio usado exclusivamente por entidades argentinas o

extranjeras que sean proveedoras de servicios de Internet y tengan
licencia de la Comisin Nacional de Comunicaciones (actualmente
25
el Ente Nacional de Comunicaciones creado por Decreto
267/201526) para prestar servicios en la Repblica Argentina.

6. .org.ar: usado slo por las entidades u organizaciones sin fines de lucro
argentinas o extranjeras.

7. .edu.ar: reservado para instituciones educativas oficiales y privadas o

asociaciones de ellas. El registro de este dominio se hace ante la
Asociacin de Redes de Interconexin Universitaria (ARIU) 27, hay
que cumplir una serie de requisitos28 y es gratis.

8. .tur.ar: para uso de empresas de turismo, agencias de viaje habilitadas

por la Secretara de Turismo.

Desde sus inicios, NIC Argentina bas su regulacin exclusivamente en el

Principio de Prioridad y ese principio sigue vigente. En febrero de 2014 se
produjo la ltima actualizacin de esta regulacin local mediante el dictado de
la resolucin 20/2014 29 de la Secretara Legal y Tcnica Presidencia de la

25
http://www.enacom.gob.ar/
26
http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/255000-259999/257461/norma.htm
27
http://www.riu.edu.ar/
28
http://www.riu.edu.ar/reglamento.html
29
http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/225000-229999/227536/norma.htm

10
Nacin donde se aprueba el Reglamento para la Administracin de Dominios
de Internet en Argentina, el Manual de Registro de Dominios de Internet y el
Glosario de trminos.

Actualmente para registrar nombres de dominio es necesario registrarse

con usuario y contrasea30 completando el formulario de registro desde el sitio
oficial de NIC Argentina31 seleccionando el tipo de persona a dar de alta.

Asimismo, hoy en da se verifican los datos personales de la persona, en

colaboracin con otros organismos.

En la actualidad NIC Argentina est facultado para percibir aranceles 32 por

todas las gestiones de registro de los dominios de Internet, entendiendo como
tales: altas, modificaciones, transferencias, disputas y renovaciones.

En el artculo 14 y en las condiciones de uso del manual de registro de

nombres de dominio (anexo II punto 3.1) se indica que () NIC Argentina
podr inhabilitar y/o revocar los dominios al usuario cuando en ellos se generen
posibles acciones que perjudiquen a terceros, encontrndose facultado para
radicar la correspondiente denuncia ante los organismos competentes.

Otra novedad es que todas las solicitudes de nuevos registros de nombres

de dominio y las transferencias son publicadas en el Boletn Oficial de la
Repblica Argentina por el trmino de dos das tanto en su versin impresa
como en su web (artculo 10). La resolucin 19/201433 establece la creacin
de una nueva seccin dentro de la publicacin del Boletn Oficial 34 para incluir
estos avisos e indica los aranceles para ello.

En el artculo 11 se establece que NIC Argentina rechazar, sin

necesidad de interpelacin previa, solicitudes de registro de nombres de
dominio ya registrados; o que considere agraviantes, discriminatorios o
contrarios a la ley, a la moral o a las buenas costumbres; o que puedan
prestarse a confusin, engao o suplanten la identidad de instituciones,
organismos o dependencias pblicas nacionales, provinciales, municipales, de
la Ciudad Autnoma de Buenos Aires, o de organismos internacionales.

30
https://nic.ar/wizard.xhtml
31
https://nic.ar/
32
https://nic.ar/aranceles.xhtml
33
http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/225000-229999/227526/texact.htm
34
https://www.boletinoficial.gob.ar/#!Portada/cuarta/all/20160527

11
 En el artculo 15 se estipula la posibilidad de denunciar una suplantacin
de identidad a travs del procedimiento de Denuncia por Datos Falsos 35
regulado en el Anexo II de la presente normativa.

Se establece la competencia de la Justicia Nacional en lo Contencioso

Administrativo Federal de la Ciudad Autnoma de Buenos Aires para todas las
controversias que se susciten de la aplicacin y vigencia de la reglamentacin
(artculo 30).

Los diferentes NIC de cada pas han ido implementando sistemas

alternativos de resolucin de disputas. Muchos pases directamente optaron
por adherirse al sistema de la UDRP. Con la resolucin 20/2014 se implementa
un nuevo sistema de disputa de nombres de dominio 36 (punto 2.9 del Manual
de Registro de Dominios de Internet Anexo II) para el caso que el usuario, al
comprobar la disponibilidad de un dominio, verifique que el mismo se encuentra
registrado y considere que l tiene un mejor derecho sobre el mismo.

El inicio de la disputa se realiza desde un botn que indica DISPUTA al

buscar un dominio en la pgina de bsqueda 37 . Luego de iniciado, el
procedimiento contina por correo electrnico siempre que se haya pagado la
tasa ($350). El usuario debe fundamentar su reclamo por escrito con la prueba
pertinente para hacer valer su mejor derecho.

Posteriormente, NIC Argentina notifica al actual titular del dominio en

cuestin, quien desde ese momento dispone de diez das hbiles para formular
su descargo por escrito junto con la prueba que considere adecuada.

Finalmente, NIC Argentina resuelve la disputa mediante disposicin

dictada por la Direccin Nacional del Registro de Dominios de Internet, previa
intervencin de las reas competentes y notifica a las partes sobre su resultado.

IV. Marcas

35
https://nic.ar/static/files/NIC-RDF.pdf
36
https://nic.ar/static/files/NIC-DD.pdf
37
https://nic.ar/buscarDominio.xhtml

12
 La marca ha sido definida como el signo que distingue un producto de
otro o un servicio de otro38. Este es el carcter distintivo de la marca. Cabe
aclarar que la titularidad de la marca recae sobre el signo relacionado con una
determinada clase de productos o servicios y slo se puede impedir su
reproduccin en unin con los productos o servicios de esa clase (principio de
especialidad del derecho de marcas) 39.
Asimismo, Carlos Fernndez Novoa nos ensea que la marca en
sentido propio es la unin entre el signo y producto en cuanto que tal unin es
aprehendida por los consumidores40. Este es el elemento psicolgico de la
marca que transmite una imagen formada por un contenido preciso cargado de
subjetividad (ejemplo: funcin indicadora de la procedencia empresarial, de la
calidad, del prestigio, seguridad).
En la actualidad, el objetivo econmicamente ms importante de la marca
es lograr una relacin entre el signo marcario y la calidad del producto o
servicio41. Considerando que la marca ha sido definida en base a un signo que
distingue un producto y/o servicio de otro, podemos apreciar cmo se asimila a
ella la funcin distintiva de un nombre de dominio por medio de su SLD, que
consiste en una nica direccin electrnica alfanumrica que permite acceder
a determinada pgina Web, distinguindola de otra u otras 42.

V. Similitudes y diferencias entre marcas y nombres de dominio

Se puede decir que en cierta forma el Derecho de Marcas incluye los

criterios reflejados en el "Principio de Prioridad" y el "Principio de Registro de
Buena Fe", ya que en la inmensa mayora de las legislaciones marcarias que
existen, el que primero solicita el registro de la marca es quien mejor derecho
tiene y los registros realizados de mala fe son pasibles de ser atacados por
nulidad.

Las marcas tienen por principal objetivo identificar un producto o servicio

38
Otamendi, Jorge., Derecho de Marcas, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1999, pgina 7.
39
Fernndez Novoa, Carlos., Tratado de Derecho de Marcas, Marcial Pons Ediciones Jurdicas
y Sociales SA, Madrid 2001, pgina 26.
40
Fernndez Novoa, Carlos., Tratado de Derecho de Marcas, Marcial Pons Ediciones Jurdicas
y Sociales SA, Madrid 2001, pgina 26.
41
Vibes, Federico Pablo., El nombre de dominio de Internet, La Ley, 2003, pgina 163.
42
Laurini, Diego N., Nombres de dominio y marcas en Internet, La Ley2002-A, 1029 LLP
01/01/2002, 800.

13
en un mbito de proteccin limitado territorialmente (principio de territorialidad)
y tambin circunscripto slo a aquellos productos o servicios con ella
amparados (principio de especialidad). De lo enunciado se desprende que el
principio de territorialidad habilita la existencia de marcas idnticas en territorios
distintos y el de especialidad hace posible que en un mismo pas convivan
marcas idnticas para distinguir distintos productos y/o servicios.

Los nombres de dominio, en cambio, no tienen una limitacin territorial y

no se clasifican por clases de productos 43 . En los nombres de dominio,
encontramos el principio de universalidad en contraposicin al de territorialidad
de las marcas y el de identidad que significa que no pueden coexistir dos o ms
SLD idnticos en una misma categora de TLD.

Las marcas pueden registrase en clases diversas y en ellas, para

productos o servicios distintos. Idnticas marcas pueden coexistir para
distinguir productos y servicios diferentes. Esto no puede suceder con los
nombres de dominio. Slo puede haber un nombre de dominio, no puede haber
dos idnticos. Como nos ensea Otamendi estamos frente a una situacin
de todo o nada. Quien obtiene el nombre de dominio tiene todo y los dems
nada...44.

De lo visto se deriva la importancia que tiene para una empresa obtener un

determinado nombre de dominio. Desde el punto de vista comercial, la falta de
un nombre de dominio adecuado implica tener menor capacidad de llegada al
pblico de Internet.45

VI. Conflictos entre marcas y nombres de dominio

El nombre de dominio puede funcionar como una direccin de Internet o

como algo ms. En el caso de los nombres de dominio que cumplen una
funcin distintiva respecto de un producto o servicio determinado, cabe hablar
de funcin marcaria. Por ende, para comprender si un nombre de dominio
funciona como marca, es preciso analizar si hay o no uso marcario. Si bien
este concepto no ha sido definido por nuestros tribunales especficamente para

43
Mercuriali, Carlos., El desafo de las marcas en Internet, en Derechos Intelectuales, Tomo 9,
Coleccin Derechos Intelectuales, Editorial Astrea, 2001, pgina 76.
44
Otamendi, Jorge., Conflictos con los nombres de dominio, La Ley2000-E, 963.
45
Vibes, Federico Pablo., El nombre de dominio de Internet, La Ley, 2003, pgina 38.

14
casos de nombres de dominio, existe cierta jurisprudencia marcaria que sirve
de orientacin. En tal sentido, se ha dicho que el... uso marcario debe
entenderse con un criterio flexible, comprensivo de todo acto que tenga como
consecuencia hacer aparecer el signo en el mercado y, ponderando que la
norma menta como equivalentes a la utilizacin y a la comercializacin, esta
ltima no ha de ser entendida con carcter estricto sino amplio, abarcando los
actos de intercambio y, asimismo, cualquier otra forma de disposicin del
producto...46.
En materia de nombres de dominio, la maniobra ms comn fue el registro
de nombres de dominio que incluyeran la marca del competidor
(ciberocupacin). A continuacin, analizaremos diversos casos de
registraciones maliciosas y de buena fe47.

VI. a) Registracin maliciosa de nombres de dominio. Ciberocupacin o

Cybersquatting

Este fenmeno consiste en el registro de marcas o nombres ajenos como

nombres de dominio para luego reclamar una suma de dinero por la restitucin
de la direccin virtual, es decir un chantaje ciberntico. Uno de los casos ms
famosos de ciberocupacin fue el de Panavision 48 , en el que la Corte de
California encontr que las acciones del demandado, consistentes en registrar
las marcas de los actores para luego vendrselas a ellos mismos, constituan
un uso comercial fraudulento.

VI. b) Confusin
La Ley marcaria prohbe la utilizacin de una marca ajena cuando dicho
uso causa confusin entre los potenciales consumidores del producto o servicio.
Evitar la confusin de marcas es uno de los objetivos principales del Derecho
Marcario ya que con esto se intenta proteger tanto a los comerciantes pero,
46
Citado por Vibes, Federico Pablo en El nombre de dominio de Internet, La Ley, 2003,
pgina 172, casos CNCCFed., Sala 2, Bizin Mario c. Ywch, del 18/06/1991; CNCCFEd., Sala 2,
Baker Cummins Dermatologicals Inc. c/ Laboratorios Felipe Bajer S.A., del 05/05/1995; y
CNCCFed., Sala 3, Vivat Holding PLC c/ Yannit SA, del 30/05/1996 (citados por Ellmann,
Sergio., en El uso de marcas en Internet, publicacin de ponencias del Seminario Regional de
la OMPI sobre Comercio electrnico y Propiedad Intelectual, Buenos Aires, agosto de 1999).
47
Casos ordenados y analizados por Federico Pablo Vibes en El nombre de dominio de
Internet, La Ley, 2003, pginas 172 214.
48
Panavision v. Dennis Toeppen, 938 F. Supp. 616 (C. D. Cal. 1996).

15
principalmente, a los consumidores. Otamendi nos ensea que la Ley de
marcas argentina no menciona en su texto las palabras confusin o
confundibilidad pero si se encuentran en el espritu de la misma reflejado en
su artculo 3 inciso a y b que prohbe el registro de marcas idnticas o
similares a otras registradas con anterioridad, al igual que el art. 4 que
establece la nulidad de las marcas que se opongan a lo dispuesto por el art. 3,
confiriendo al titular marcario un derecho exclusivo de uso 49 . Asimismo, la
confundibilidad entre marcas slo puede darse entre productos o servicios
pertenecientes a una misma clase.
La confusin en los consumidores puede ser directa o indirecta. Ser
directa cuando el comprador del producto lo adquiera convencido de que est
comprando otro. En cambio, ser indirecta cuando el comprador crea que
compra algo que tiene un origen o fabricante determinado, siendo que en
realidad el origen es otro, o bien, cuando errneamente sea convencido de que
ese producto pertenece a una lnea de productos de un fabricante distinto de
quien realmente lo fabric50.
En relacin a la confusin y los nombres de dominio, se pueden dar dos
hiptesis de conflicto: a) nombre de dominio vs. nombre de dominio o b) marca
vs. nombre de dominio. En ambos casos, hay que determinar si el nombre de
dominio en cuestin realiza un uso marcario. Si hay una utilizacin marcaria, el
conflicto se dar entre marcas y se deber aplicar el principio de
inconfundibilidad. Pasemos ahora a analizar tres supuestos de confusin en los
nombres de dominio:

b1) ciberocupacin confundible: tiene lugar cuando una empresa A,

productora de un bien determinado, es afectada por un registro ilegtimo de B, y
luego B utiliza ese dominio para publicar un sitio Web en el cual oferta y/o
comercializa bienes idnticos o similares. Esto abra camino a dos tipos de
infraccin:
el registro de un nombre de dominio idntico a la marca ajena donde la
confusin se provoca, generalmente, a travs del contenido del sitio Web.
Ejemplo de ello sera que un ciberocupador tomase el dominio

49
Otamendi, Jorge., Derecho de marcas, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1999, pgina 167.
50
Mercuriali, Carlos., El desafo de las marcas en Internet, La Ley 2000-C, 1351.

16
www.dove.com.ar y publicase all un sitio Web con imgenes de productos de
la marca Dove. En este caso, el ciberocupador incurrira en una infraccin a la
marca Dove, dado que un usuario de Internet podra ser inducido a error
acerca del verdadero operador de dicho sitio Web.
el registro de un nombre de dominio confundiblemente similar con la
marca ajena. Un caso famoso fue el del servicio de pagomiscuentas.com
donde durante un tiempo un ciberocupa registr el dominio pagomicuenta.com
y la gente que acceda al sitio pensaba que pagaba sus servicios.

b2) confusin entre nombres de dominio destinados a la

comercializacin de bienes afines: este tipo de conflicto se da entre partes
que se dedican a la misma actividad comercial utilizando marcas idnticas o
similares. Si la marca est siendo utilizada dentro de un mismo mercado, es
indudable que exista probabilidad de confusin.

b3) confusin en el inters inicial: un caso ejemplificador sera que la

marca Kosiuko comercializara su ropa a travs del dominio kosiuko.com y la
marca Cuesta Blanca, competidora, lo haga desde cuestablanca.com. Si, por
ejemplo, Cuesta Blanca registrara un nuevo dominio ropakosiuko.com, y el
consumidor accediese a travs de este ltimo dominio y no encontrara ropa de
Kosiuko sino ofertas de Cuesta Blanca y ordenase su compra electrnica,
vemos que el consumidor no se ha confundido respecto del origen de los
productos pero s hay una confusin en el inters inicial. Su idea inicial era
comprar ropa de Kosiuko y termin comprando ropa de Cuesta Blanca.

VI. c) Dilucin
La dilucin es una accin que tiende a quitar poder distintivo a una marca,
afectando su individualidad frente al pblico. El poder distintivo de la marca
disminuye como consecuencia del uso por parte del tercero- de ese mismo
signo para distinguir productos o servicios de inferior nivel o calidad o bien
cuando es utilizada para distinguir productos o servicios totalmente diferentes,
independientemente de que no exista posibilidad de confusin 51 . En la

51
Otamendi, Jorge., Derecho de marcas, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1999, pginas
403/404.

17
actualidad la proteccin contra la dilucin slo se aplica a las marcas notorias
ya que extender esta doctrina a las otras marcas implicara borrar la
clasificacin de marcas, y el registro en una clase determinara el registro en
todas.
La ley de marcas argentina no contiene normas expresamente referidas a
la dilucin. Sin embargo, tal como lo seala Otamendi, esto no es un obstculo
para impedir que esta doctrina se aplique. Este autor estima que una
jurisprudencia de excepcin podra basarse en que evitar la dilucin constituye
un inters legtimo de acuerdo a lo normado en el art. 4 de la Ley 22.362
para el titular de la marca notoria. Otra herramienta puede encontrase en las
norma del Cdigo Civil que ordenan la reparacin del dao (art. 1109 del CC).
Asimismo y, a partir de la aprobacin del ADPIC por Ley 24.425, existe otra
fuente normativa disponible en el art. 16.3 de dicho tratado.
En los Estados Unidos, la doctrina de la dilucin ha tenido un gran
desarrollo y las maniobras dilatorias han sido clasificadas en dos grandes
categoras: a) la dilucin por blurring que se da cuando se vincula a la marca
famosa con valores negativos que conspiran directamente contra el xito de la
misma (ej.: asociacin de la marca con un sitio Web pornogrfico); y b) la
dilucin por tarnishment, que se produce cuando una marca notoria es
utilizada sin permiso en asociacin con bienes y/o servicios diferentes a los
comercializados por el titular de la marca (ejemplo: yogur Ford).

c1) Ciberocupacin dilutiva: este es el caso en que el ciberocupador

registra ilegtimamente el nombre de dominio y luego prepara un sitio Web
difamatorio para aplicarlo al dominio en cuestin. Un caso famoso de
ciberocupacin dilutiva fue Intermatic Inc. v. Toeppen, donde la Corte del
Distrito de Illinois concedi la razn a la actora en los autos afirmando que
tanto la registracin realizada por el demandado as como el uso del nombre de
Intermatic como nombre de su propio dominio, debilitaba la capacidad de la
empresa para identificar y distinguir sus mercaderas y servicios en la red 52.

52
Intermatic Inc. v. Toeppen, 947 F. Supp. 1227 (N.D. Ill. 1996).

18
 c2) dilucin a travs del contenido aplicado al nombre de dominio:
este es el caso de dilucin por tarnishment. Uno de los primeros casos en el
que se visualiz esta maniobra fue el de Hasbro Inc. V. Internet Entertainment
Group 53 , en el cual los demandados crearon un sitio Web con contenidos
sexuales, utilizando el nombre de dominio www.candyland.com (marca de
juegos de mesa para nios, de propiedad de Hasbro). El Tribunal que entendi
en el juicio concedi una medida cautelar en contra de la demandada sobre la
base de la dilucin que dicho Web site provocaba en la marca Candy Land
del actor.

c3) Dilucin a travs del uso de la marca en el nombre de dominio:

consiste en utilizar un nombre de dominio en cuyo SLD se incluye la marca que
se pretende daar, junto con alguna palabra de ndole negativa como sucedi
en el caso de www.ballysucks.com.54

VI. d) La falta de uso del nombre de dominio

En estos casos el ciberocupador no usa el nombre de dominio ni solicita
dinero sino que simplemente se limita a bloquear el registro a la espera de que
el interesado lo contacte para negociar la venta del dominio. Por lo general,
ante estos casos, los Tribunales tienden a priorizar la regla primero en el
tiempo, mejor en el derecho, con lo cual, salvo que se demuestre la mala fe, el
usurpador resultar vencedor. Un ejemplo de ello fue el caso S.A. Tractebel c.
P. Le Clerq, Capricom Inc and NSI55 en el cual se decidi avalar la usurpacin
idntica a una marca de hecho que haba sido utilizada durante ms de setenta
aos. La marca de hecho de la parte actora fue insuficiente para repeler el
registro del nombre de dominio. El Tribunal a cargo del pleito entendi que las
prcticas de la demandada no eran cuestionables, dado que el nombre de
dominio no haba sido utilizado y, por lo tanto, no haba peligro de confusin en
los consumidores.

53
Inter. Ikea Systems B.V v. Cinet Information Co. Ltd., Tribunal Popular N 2 de Pekn, 20 de
junio de 2000.
54
Bally Total Fitness Holding Corp. v. Faber, 29 F. Supp. 2d 1161. USPQ 2d BNA, 1840.
55
S.A.Tractebel c. P. Le Clerq, Capricom Inc y Network Solutions Inc., Tribunal Comercial de
Bruselas, RG 2903/97, del 11/06/1997, Computerrecht 1997, nro. 5, pgina 230.

19
 Otro tema interesante es el de la caducidad del nombre de dominio por
falta de uso. En materia marcaria, la mayora de las legislaciones disponen la
caducidad de la marca por falta de uso. En nuestro pas, los artculos 23 inc. c
y 26 tipifican la accin de caducidad, cuya declaracin judicial (a pedido de
parte) opera luego de transcurridos cinco aos de falta de uso. Teniendo en
cuenta los elementos comunes entre marcas y nombres de dominio, se han
propuesto sanciones similares para los titulares de nombres de dominio que no
los utilicen en un sitio Web por un perodo de tiempo determinado. Este criterio
fue seguido, por ejemplo, en el sistema de dominios locales de Brasil (el ccTLD
.br), en el que se contempla el acuse de caducidad para aquellos nombres de
dominio que no hayan sido utilizados dentro de los seis meses posteriores al
registro.

VI. e) Competencia desleal

Por lo general, los casos de ciberocupacin se resuelven por aplicacin de
la legislacin marcaria, aunque tambin pueden ser atacados utilizando la
normativa sobre competencia desleal que es insuficiente. Este tipo de reclamos
se apoya en la necesidad de evitar la confusin de los consumidores y facilitar
la diferenciacin entre los productores, de manera tal que el pblico pueda
elegir libremente. Para que se configure un caso de competencia desleal, es
necesario que las partes enfrentadas se dediquen a un mismo ramo productivo,
o bien cuenten con una clientela comn (real o potencial).
En el plano administrativo, la competencia desleal sirve como indicio para
demostrar la mala fe del titular del nombre de dominio. Esto surge de los
artculos 4(b)(i) y 4(b)(iii) de la Poltica de ICANN, que expresan que se
interpretarn como maliciosos aquellos registros que se hubiesen efectuado
con el propsito de venderlos, alquilarlos o transferirlos a un competidor del
titular de la marca, o bien, para obstaculizar el negocio de un competidor.
En Argentina, las normas sobre competencia desleal se encuentran
diseminadas en distintas normativas: la ley de marcas, las normas del Cdigo
Civil relativas a la mala fe (arts. 21, 953, 1071, 1198 y CC.), el art. 159 del
Cdigo Penal, la Ley 22.802 (de lealtad comercial) y la Ley 25.156 (de defensa
de la competencia).

20
 En la jurisprudencia norteamericana, encontramos un caso sumamente
interesante de lealtad comercial. El mismo enfrent a Stanley Kaplan Education
Centre (en adelante Kaplan) con la Princeton Review (Princeton) 56 . Ambas
organizaciones se dedicaban a entrenar a estudiantes para diferentes
exmenes. Cuando Princeton registr su nombre de dominio princeton.com,
adems solicit la concesin del dominio kaplan.com. Kaplan se enter de la
maniobra e intim a Princeton para que renunciara al registro del dominio
kaplan.com. Al obtener una respuesta no favorable a su pedido, Kaplan
someti el caso a un arbitraje. El laudo fue favorable a Kaplan, quien de esta
forma consigui recuperar el cuestionado dominio.

VII. Las designaciones genricas

Una designacin es genrica cuando alude a una clase general de bienes,

sin indicar el origen particular del producto o servicio en cuestin. La legislacin
marcaria suele denegar proteccin a este tipo de signos, porque de lo contrario,
se estara concediendo un monopolio sobre una palabra que debe ser utilizada
por todo un conjunto de comerciantes para nombrar a los productos o servicios
del rubro en cuestin.
Cierto sector de la doctrina entiende que si consideramos que el nombre
de dominio es un signo distintivo, no debera permitirse el registro de nombres
de dominio que sean denominaciones genricas, descriptivas o de uso comn
puesto que ello alterara las condiciones de competitividad en menoscabo de la
mayora del sector dedicado a ese rubro comercial. Estas afirmaciones se
manifiestan como una crtica hacia aquellas empresas que se aprovechan del
sistema de registro de nombres de dominio (que no impide la inscripcin de
designaciones genricas) y obtienen la titularidad de nombres que no podran
usar como marcas.
En la jurisprudencia, encontramos el caso The Golf Warehouse LLC v.
Golfers Warehouse Inc57. El actor era vendedor on-line de artculos de golf y
operaba desde www.thegolfwarehouse.com y www.tgw.com. Por el otro lado, el

56
http://www.dominiuris.com/casos/eeuu.htm
57
The Golf Warehouse LLC v. Golfers Warehouse Inc., case No. 00-1412-JTM, 142 F.Supp.
2d 1307; 2001 US Dist. Lexis 5915, del 26/03/2001 citado por Vibes, Federico Pablo en El
nombre de dominio de Internet, La Ley, 2003, pginas 195/196.

21
demandado era una tienda dedicada a la venta de los mismos productos sin
presencia en Internet pero con planes de operar en la misma a travs de un
sitio Web que funcionara con el nombre de dominio golferswarehouse.com,
cuya concesin ya haba obtenido. En 1987, The Golfers Warehouse haba
obtenido la marca Golfers Warehouse en Estados Unidos, pero durante el
trmite fue observada la solicitud en virtud de que la marca era descriptiva.
Finalmente, The Golfers Warehouse renunci a sus derechos sobre el trmino
Golfers.
En septiembre de 2000, The Golfers Warehouse intim a The Golf
Warehouse a que cesara en la infraccin de su marca Golfers Warehouse. Al
ser intimada, The Golf Warehouse respondi que no estaba cometiendo
ninguna infraccin porque Golfers Warehouse era un trmino genrico y por
lo tanto no era protegible. La Corte entendi que Golfers Warehouse era un
trmino genrico y, consecuentemente, declar que no exista infraccin
marcaria alguna.

VIII. La buena fe del titular del dominio y su oponibilidad frente al titular

marcario

Cabe recordar que bajo el sistema de la ICANN, el registrante est

obligado a someterse a la Uniform Disputes Resolution Policy (UDRP) frente a
cualquier reclamo que efecte un tercero. El reclamante debe invocar y probar
la mala fe, pero tambin la misma poltica otorga al demandado la posibilidad
de probar su buena fe. A continuacin, veremos algunos casos interesantes:

VIII. a) Mellizos
Este es el caso en que las partes enfrentadas son conocidas por la misma
marca, o bien, tienen nombres comerciales o sociales idnticos. Esta situacin
se present en el arbitraje Fuji Photo Film Co y Fuji Photo Film Usa y Fuji
Publishing Group LLC58 resuelto bajo la UDRP de ICANN. Pese a la notoriedad
de la marca de los actores, el laudo fue favorable al demandado ya que ambas
partes (y sus respectivas marcas) coexistan en el mercado desde haca varios
aos. Sobre la base de estos antecedentes, los panelistas intervinientes

58
Fuji Photo Film Co. y Fuji Photo Film USA Inc. v. Fuji Publishing Group LLC, del 02/07/2000.

22
resolvieron que el demandado haba demostrado un inters legtimo y por
consiguiente, bajo la UDRP, no se la poda despojar de su nombre de dominio.

VIII. b) Ciber-Secuestro inverso (Reverse Hijacking)

Esta es la situacin del titular de una marca o un nombre comercial que
intenta recuperar un nombre de dominio registrado por un tercero de buena fe.
Un caso interesante fue el denominado DCI referido al dominio www.dci.com.
Las partes de la controversia fueron Data Concepts Inc. y Digital Consulting
Inc.59.
El actor registr en 1993 el nombre de dominio www.dci.com. Por su parte,
el demandado tambin haba inscripto el trmino dci en la Oficina de Marcas
de Estados Unidos en 1987. En este caso, NSI le dio la razn al titular marcario.
Frente a la decisin de NSI, Data Concepts acudi a la justicia federal y obtuvo
una sentencia que dej sin efecto lo resuelto por NSI en virtud de demostrar
que cientos de compaas utilizaban las mismas iniciales para identificarse
frente al pblico y que ignoraba la existencia de Digital Consulting al momento
de solicitar el registro de su nombre de dominio.
En el nivel administrativo, el Reglamento de la URDP de ICANN
especficamente se dedica al tema en los artculos 1 y 15 (e). El artculo 1
expresa que se entender por hostigamiento al buen uso del nombre de
dominio (tambin conocido por secuestro a la inversa del nombre de dominio)
la utilizacin de mala fe de la Poltica a fin de intentar privar del nombre de
dominio al titular de un nombre de dominio registrado. El art. 15 (e) dispone
que si despus de considerar los documentos presentados, el grupo de
expertos concluye que la demanda se ha presentado de mala fe, por ejemplo,
en un intento por sustraer el nombre de dominio a un titular que lo utiliza de
buena fe, o que se ha presentado fundamentalmente para obstaculizar las
actividades del titular del nombre de dominio, el grupo de expertos declarar en
su resolucin que la demanda se ha presentado de mala fe y que constituye un
abuso del procedimiento administrativo.

59
Data Concepts Inc. v. Digital Consulting Inc., 150 F3d 620, 47 USPQ 2d 1672 (6 th Cir. 1998).

23
IX. Registrabilidad marcaria de los nombres de dominio

IX. a) Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (United States

Patent and Trademarks Office - USPTO):
Segn esta Entidad el examen de los nombres de dominio en el proceso
de registracin marcaria debe seguir las mismas pautas utilizadas para las
marcas tradicionales.
A causa de innumerables pedidos de registros de marcas
correspondientes a nombres de dominio, la USPTO public una Gua de
Examinacin a fin de orientar al pblico acerca de los criterios que utilizara la
Entidad ante estos casos. Se estableci que las partculas www y .com
seran considerados trminos genricos. Asimismo, para aquellos nombres de
dominio que tuvieran errores (intencionales o fortuitos), se exigira al solicitante
que renuncie a sus pretensiones respecto de la palabra escrita en su forma
correcta.
Otra regla establecida fue la negativa a conceder marcas que incluyeran
trminos descriptivos o genricos aunque en algunos casos esa regla no se
cumpli como por ejemplo www.books.com.

IX. b) Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI):

En los ltimos aos se han registrado ante el INPI una gran cantidad de
marcas que reflejan nombres de dominio. No hay informacin acerca de los
criterios del INPI respecto de las designaciones genricas. Pero es importante
dejar asentado que se han registrado ciertos dominios que podran ser
cuestionados por contener designaciones genricas como propiedades.com en
las clases 36 y 28 y latinamericanlawyer.com en las clases 35 y 38.

X. Conclusin

El desarrollo explosivo de la World Wide Web puso de manifiesto la

importancia de Internet, en los ms variados mbitos, entre ellos el comercial.
El crecimiento de esta red de redes hace que el nombre de dominio revista una
notable importancia para las empresas cuyo objetivo es llegar a potenciales

24
consumidores. Este hecho ha producido las situaciones que aqu se han
descripto, en las que se genera un conflicto entre el sistema de marcas y el
sistema de nombres de dominio.
Una medida para prevenir el conflicto entre dos titulares con intereses
legtimos sera recurrir a la creacin de distintos TLDs que se correspondan
con las clases de actividades o productos, siguiendo el criterio establecido por
la legislacin de marcas a los efectos de evitar la confusin. Ya hemos visto
que evitar la confusin de las marcas es uno de los objetivos principales del
Derecho Marcario a los efectos de la proteccin tanto de los comerciantes pero,
principalmente, de los consumidores. Tambin es uno de los objetivos del
sistema de nombres de dominios pero referido a evitar la confusin
telecomunicacional.
Tal como fue sealado, la regulacin de los nombres de dominio ha
demostrado una clara evolucin, tanto en lo que se refiere al nivel "genrico"
(gTLD y sTLD), como en lo que respecta a los niveles territoriales (los llamados
"ccTLDs"). A nivel internacional y, a partir de la adopcin de las normas de la
UDRP de ICANN en 1999, se ha conseguido implementar un sistema de
resolucin de conflictos para nombres de dominios genricos y especiales al
cual muchos pases optaron por adherirse. El mismo se presenta ante el
afectado como un mecanismo bastante efectivo, principalmente en casos de
"ciberocupacin". Argentina no ha adherido a este sistema.
En nuestro pas, principalmente la ley de marcas, no ofrece una solucin
adecuada a muchos de los conflictos que presenta la utilizacin de los nombres
de dominio. Sin embargo, desde la resolucin 20/2014, se implement una
nueva poltica de disputa de nombres de dominio. El Reglamento para la
Administracin de Dominios de Internet en Argentina, con sus respectivos
anexos, se presenta como un avance positivo en resolucin de conflictos,
aunque insuficiente todava.
Asimismo no contamos con una legislacin de competencia desleal
adecuada que complemente el men de soluciones que se necesitan en la
actualidad. Sera deseable que la autoridad regulatoria en esta materia de un
paso ms y que el mismo se materialice en un sistema de resolucin alternativa
de disputas como el de ICANN que permita, en casos donde la ilegitimidad es

25
evidente, poner fin a las apropiaciones indebidas de nombres de dominio en un
plazo corto y a un costo lgico.

XI. Bibliografa

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Inter. Ikea Systems B.V v. Cinet Information Co. Ltd., Tribunal Popular
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Intermatic Inc. v. Toeppen, 947 F. Supp. 1227 (N.D. Ill. 1996).
Panavision v. Dennis Toeppen, 938 F. Supp. 616 (C. D. Cal. 1996)
S.A. Tractebel c. P. Le Clerq, Capricom Inc. y Network Solutions Inc.,
Tribunal Comercial de Bruselas, RG 2903/97, del 11/06/1997,
Computerrecht 1997, nro. 5, pgina 230.
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1412-JTM, 142 F.Supp. 2d 1307; 2001 US Dist. Lexis 5915, del
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28