EL KNOW HOW

1. INTRODUCCIN

Las ideas innovativas del hombre pueden ser objeto de importantes contratos en la actualidad. En el mundo
contemporneo, se puede verificar la existencia de contratos respecto de valiosos activos intangibles como:
informacin intelectual, frmulas, procedimientos2, invenciones o estrategias comerciales; los cuales son de gran
utilidad para mejorar la productividad y competitividad de diversos sectores comerciales o industriales.

Precisamente, entre estos acuerdos se encuentra el contrato de know how, el cual es un contrato atpico que confiere
derechos y obligaciones relativos a conocimientos o procedimientos secretos, no patentados ni publicitados.

Ejemplos:

a) La frmula secreta de Coca Cola Company constituye un ejemplo claro. A la fecha, uno de los
activos intangibles ms valiosos del mundo. Esta frmula secreta constituye uno de los secretos
empresariales mejor resguardados en el mbito empresarial. Esta frmula se encuentra resguardada en
una Bveda de un Banco de Georgia, Atlanta en los Estados Unidos de Amrica, y solamente es conocida
por tres o cuatro ejecutivos de la empresa transnacional.
b) Un ejemplo de procedimiento tcnico, dentro del mbito culinario, es el caso de KFC. El Know
How consiste en este caso, en el procedimiento o pautas relativas a la mezcla secreta de las once hierbas
y especias o salsa utilizadas para la cobertura de la famosa capa de fritura utilizada para la elaboracin de
sus productos.

2. ANTECENDENTES

El contrato know how aparece en 1916 en Estados Unidos de Amrica y se difunde en pases como Inglaterra y
Alemania, logrando su auge durante la Segunda Guerra Mundial.

El know how es de origen anglosajn, comenzando a desarrollarse en los Estados Unidos, pero se expansion
rpidamente a otros pases industrializados, especialmente en Inglaterra y Alemania".

El contrato de know how nace en el sistema jurdico del common law, especficamente en el derecho
angloamericano. En primer lugar, un sector de la doctrina indica que el know how surge despus de la Segunda
Guerra Mundial, a raz de que, a partir de ese momento la tecnologa sufre constantes cambios, los cuales hacen
imperativo que determinados conocimientos tcnicos sean mantenidos en secreto y que no se encuentren en
dominio pblico. De igual forma, Cogorno indica que "la expresin know how tiene su origen en el lenguaje colonial
norteamericano y aproximadamente se puede estimar que se hizo comn en el ao 1943 estableciendo sus primeros
esbozos en el derecho angloamericano a partir de su incursin en el lenguaje colonial". Por otro lado, el jurista
alemn Tiedemann indica un momento distinto en que surge el know how, sobre la base de la poca en que comenz
su anlisis y tratamiento legal, es as que precisa lo siguiente: "la ley contra la competencia desleal (utilizacin no
autorizada o comunicacin de proyectos confiados en la vida comercial) debi haber servido a principios del siglo
XX para aplacar las quejas de la industria del tejido y las puntillas por la insuficiente proteccin penal de patrones,
modelos y proyectos.

La tecnologa actual, especialmente la tecnologa de punta, hace que la competencia entre las empresas se site
en pequeos avances que difcilmente seran patentables y, en todo caso, por su rpida obsolencia, no llegan a
patentarse. Como la mayor parte de los contratos atpicos que estamos examinando, el Know how es de origen
anglosajn, comenzando a desarrollarse en los Estados Unidos, pero se expansion rpidamente a otros pases
industrializados, especialmente en Inglaterra y Alemania.

El desarrollo industrial y la actividad inventiva del hombre han llegado a lmites insospechados. Existen productos
que para su obtencin necesitaban largas jornadas y gran cantidad de fuerza de trabajo, hoy se logran en menos
de la mitad del tiempo anteriormente empleado y con una fuerza humana casi nula. En la actualidad, el valor de
muchos bienes materiales ha disminuido en comparacin con los beneficios monetarios que brinda la tecnologa
moderna, ntimamente relacionada con derechos de Propiedad

Industrial y secretos empresariales o know-how.

En las condiciones actuales en que se desenvuelve la actividad comercial, en un mercado hipercompetitivo, con la
concentracin de los bienes inmateriales en poder de las grandes transnacionales, existe al mismo tiempo un
margen de insercin cada vez ms estrecho de las pequeas y medianas empresas en el mercado con productos
propios y con posibilidades de xitos. Estos pequeos empresarios estn necesitados de una relacin eficiente,
rpida y flexible con el mercado para promocionar y divulgar sus productos o servicios, y a su vez establecer una
relacin estrecha con los consumidores, que cada da se convierten en expertos ms exigentes, que cuando han
probado la calidad de un producto, se resisten a sustituirlo por otro nuevo cuya adquisicin siempre supondr un
riesgo.

Como una alternativa de comercializacin surgen los contratos de licencia, una importante institucin jurdico-
econmica que tiene su nacimiento alrededor de los aos 30

3. DEFINICIN

3.1. KNOW HOW

El concepto de know how como expresin idiomtica con una connotacin de negocio se remonta, segn se relata
en libros e investigaciones, a inicios del siglo XVIII.

Es una forma abreviada de la expresin estadounidense ^to know how do it^ que significa en nuestro idioma
^saber cmo hacerlo^, conocer cmo hacer algo o saber cmo realizarlo. En se refiere al conocimiento en el
sentido tcnico, especfico y especializado para realizar un proceso, empresa o industria, que tiene su base o
que ha sido desarrollado a travs de la experiencia de aos de ejercicio cotidiano y profesional de la actividad.

KNOW HOW = Es el saber cmo.

El trmino alude a la habilidad prctica necesarias para ejecutar fcil y eficientemente una operacin complicada,
destinada a producir bienes, servicios o una determinada forma de comercializacin u organizacin empresarial no
protegidos por derecho de tutela industrial, de carcter relevante y confidencial.

En palabras de:

Diez de Castro el saber hacer se define como: un conjunto de conocimientos empricos que no
pueden ser presentados con precisin en forma aislada, pero que cuando son puestos en prctica de una
manera determinada, basada en la experiencia, facilitan al que los aplica la aptitud para obtener un
resultado, que de otra forma no hubiera podido esperarse con la exactitud necesaria en la eficacia
comercial.

Al igual que:

Stumpf opinamos que por Know How han de entenderse, por ende, conocimientos y
experiencias de orden tcnico, comercial y de economa de empresa, cuya utilizacin le permite o,
llegado el caso, le hace posible al beneficiario no solo la produccin y venta de objetos, sino tambin
otras actividades empresariales tales como organizacin y administracin. Entonces, en trminos
generales, podemos sealar que el Know How es un conjunto de conocimientos prcticos con valor
comercial o industrial, de carcter secreto o reservado, que ha sido utilizado previamente y experimentado
con xito, el mismo que puede ser transmitido fcilmente para permitir la obtencin de una importante
ventaja en el desarrollo de ciertas actividades.

Para autores como Marti, este saber hacer no debe encontrarse patentado. Por ello, este sector de la doctrina
enfatiza que el Know How es un conjunto de conocimientos prcticos no patentados derivados de la experiencia y
que verificados debern cumplir cuatro requisitos: ser secreto, substancial, til e identificado. Segn esta definicin,
basta que se cumplan los cuatro requisitos y que el conocimiento no haya sido patentado6, para que pueda ser
reconocido como Know How.

En efecto, no existe impedimento alguno para que sea reconocido como Know How, a aquel conocimiento que, pese
a cumplir con todos los requisitos para ser patentado, no se haya hecho. Es decir, el Know How podra contener
conocimientos patentables, siempre que los mismos no hayan sido patentados por decisin su titular o por
cualquier otra circunstancia. Por ello, al igual que Benavente podemos sealar que el objeto del Know How puede
cumplir los requisitos legales para patentarlo, por lo tanto, es susceptible de registro; sin embargo, por motivos de
su titular, este no la considera conveniente. (Ej. por la posibilidad de su publicidad generalizada que conllevara la
prdida de su ventaja competitiva).

Por ello, el concepto de Know How no se encuentra restringido a aquellos conocimientos no patentables, sino que
podra incluir escenarios de conocimientos patentables, siempre que dicho saber no haya sido patentado.

En tal sentido, discrepamos de la opinin del autor nacional Gutirrez, quien entiende que el Know How est
conformado por informacin prctica no patentable, resultante de la experiencia y la comprobacin del titular del
conocimiento tcnico, el cual deber ser considerado secreto por el que lo recibe (sustancial e identificado).

Pese a la utilizacin mayoritaria, por parte de la doctrina, del trmino Know How, algunos autores sostienen que el
trmino Know How, al momento de su traduccin al espaol, trae consigo cierta incertidumbre dependiendo del
contexto en el cual se desarrolle el tema, por lo que prefieren llamarlo conocimientos tcnicos. As por ejemplo, el
reconocido autor Cabanellas, seala que El estudio del rgimen jurdico aplicable a los conocimientos tcnicos se
ha visto innecesariamente complicado, en los pases de habla hispana, por la introduccin en la prctica comercial
y en la doctrina de la expresin inglesa Know- How.

La palabra compuesta "Know How" puede ser reemplazada en nuestro rico y generoso idioma con muchos trminos:
pericias, destrezas, habilidades, dotes, alto nivel de conocimiento. Palabras que al igual que "Know How" significan
solo "saber cmo hacer algo pronto y bien hecho". El Know How tiene una directa relacin con la "experiencia", esto
es la prctica prolongada que proporciona conocimiento o habilidad para hacer algo.

Cuando se aplica a una organizacin se dice que es la experiencia con que esta cuenta para desarrollar sus
actividades, ya sea productivas, administrativas, financieras, comerciales y de control. El "Know How" en una
empresa, a partir de la era industrial, se ha convertido en valioso activo intangible, el cual incluye la forma de mezclar
componentes, los equipos utilizados, el personal que sabe hacer la receta, etc. Lo que venden los que ofrecen
franquicias es precisamente el "Know How", esto es cmo hacer las cosas en una empresa para que esta sea
altamente productiva.

Al mencionar el trmino "Know How" de inmediato viene a la mente el libro

"Know How: las 8 habilidades que separan la gente que rinden y las que no"

1. Posicionar y Re-posicionar. Encontrar la idea central del negocio que permita satisfacer las demandas de los
compradores y hacer dinero.

2. Identificar con Precisin el Cambio Externo. Detectar las amenazas de cambio en el comportamiento de industrias
y compradores, para mantener el negocio a la ofensiva.

3. Liderar el Sistema Social. Agrupar a las personas adecuadas con las conductas correctas y la informacin correcta
para tomar decisiones mejores, ms rpidamente y conseguir resultados.

4. Examinar a la Gente. Calibrar a las personas basndose en sus acciones, decisiones y conductas, alinendolas
a las demandas de trabajo.

5. Crear un Equipo. Conseguir lderes muy competentes, emocionalmente estables, realistas, maduros, calmados y
leales, que trabajen juntos expeditamente.

6. Fijar Objetivos. Determinar resultados deseados que estn balanceados entre los que el negocio puede llegar a
ser, con lo que es realista conseguir.

7. Establecer Prioridades con Precisin Lser. Definir el camino y alinear recursos, acciones y energas para lograr
los objetivos.

8. Confrontar las Fuerzas Sociales. Anticiparse y responder a las presiones sociales que no se controlan, pero que
pueden afectar su negocio.

El objeto del Know-how es muy diverso y no se circunscribe a lo tcnico; no se trata en todos los casos de cesin
de tecnologa, sino tambin puede tratar algn aspecto de naturaleza comercial. Igualmente es menester sealar
que puede generar ambigedad el denominarlo o concebirlo como una licencia, toda vez que existe como se sabe
el genuino contrato de licencia de patente. No obstante debe aceptarse que entre ambos tipos de contratos se da
con frecuencia una estrecha relacin, empero son dos negocios jurdicos diferentes.
 3.2. CONTRATO KNOW HOW

El Contrato de Know How carece de una ley especial que lo defina y que le otorgue una regulacin especial.
En ese sentido, el Contrato de Know How es un contrato atpico porque carece de regulacin legal que defina
sus elementos esenciales y que, adems, establezca las normas supletorias as como aquellas normas imperativas
que le sern aplicables, en caso que exista algn vaco contractual.

A pesar de los pocos estudios existentes en torno al contrato de Know How, se le define como el acuerdo - que tiene
relevancia contractual autnoma - con los cuales un contratista comunica a otro contratista los conocimientos
dirigidos a la solucin de problemas tcnicos y que no se hallan cubiertos por patentes, a fin que este ltimo pueda
efectivizarlos en su propia actividad empresarial.

Por su parte, Massaguer brinda una definicin ms extensa de esta figura contractual, dndole mayor nfasis a las
prestaciones que la misma genera. En ese sentido, para el jurista espaol la Licencia de Know How - trmino
empleado por el autor en vez de contrato de Know How es aquel negocio jurdico celebrado entre personas
fsicas o jurdicas, en virtud del cual, una de ellas (el licenciante) titular de un Know How (el Know How licenciado)
autoriza a su contraparte (el licenciatario o receptor) a explotarlo durante un tiempo determinado y, con este fin, se
obliga a ponerlo en su efectivo conocimiento, y en virtud del cual, el licenciatario o receptor, se obliga por su lado, a
satisfacer un precio cierto en dinero o en especie, fijado normalmente en forma de suma de dinero calculada en
funcin del volumen de fabricacin o ventas de productos o servicios realizados con el empleo del Know How
licenciado.

Citando a Jos Massaguer, el Contrato de Know How es el negocio jurdico celebrado entre
personas fsicas o jurdicas en virtud del cual una de ellas el licenciante, titular de know how autoriza a otra
persona denominada el licenciatario o receptor a explotarlo durante un tiempo determinado y con este fin
se obliga a ponerlo en su conocimiento en razn de lo cual el licenciatario o receptor se obliga por su parte
a satisfacer un precio cierto en dinero o en especie fijado comnmente en forma de suma de dinero calculado
en funcin del volumen de fabricacin o ventas de productos o servicio realizados con el empleo del know
how licenciado.

Para Stumpf, el contrato de know how: es un saber no protegido por derechos de tutela,
industriales. Por lo comn existe un secreto. Pero esto no es una condicin. Lo que interesa es saber si el
beneficiario del know how tendra o no acceso a ese saber de no meditar un contrato. Junto a los
conocimientos tcnicos cabe contemplar la inclusin de conocimientos comerciales y de economa de
empresa. Usualmente mantenido como secreto, y cuya explotacin le permite al beneficiario no solo la
produccin y la venta de objetos sino tambin otras actividades empresariales.

Benavente define al contrato de Know How como el negocio jurdico cuyo objeto es la cesin
o transmisin del derecho sobre un conocimiento tcnico reservado, realizada por su titular a favor de la
otra parte, a cambio de una contraprestacin.
Para autores como Kors, el contrato de Know How es un contrato de transferencia de
tecnologa cuyo objeto consiste en el traspaso de informacin secreta respecto de conocimientos de
carcter tcnico, ya sea que estos puedan resultar invenciones patentables pero no patentadas o que
representen conocimientos tcnicos que no pueden ser patentados. Como contraprestacin por la licencia
de ciertas informaciones tcnicas, este contrato prev el pago de un precio.
En la misma lnea, De La Fuente y Echarri sealan que el contrato de know how se caracteriza
porque se produce una transferencia de tecnologa, de carcter secreta o confidencial, que el receptor
se obliga a mantener como tal. El objeto del contrato, en consecuencia, se agota con la comunicacin de la
informacin secreta, es irreversible.

En sentido ms amplio, existen autores que afirman que puede ser objeto de know how cualquier
conocimiento, mtodo, sistema, procedimiento o aplicacin, siempre que constituya un patrimonio para el
empresario y represente el fruto de experiencia o de la investigacin, se le reconozca un valor econmico y
pueda, por tanto, en su caso, ser objeto de transmisin a aquellas empresas que estn interesadas en su
conocimiento. La comunicacin del know how puede realizarse de formas diversas. Puede ser una transmisin oral
u operativa, enseando a los empleados de la empresa interesada las tcnicas de utilizacin y gestin. Puede as
mismo transmitirse mediante documentos que recogen las instrucciones, frmulas ()

El jurista argentino Cogorno define al contrato de Know How cuando un proveedor se

compromete a trasmitir un conocimiento tcnico ms o menos secreto a un receptor que gozar de los
 beneficios del mismo y quien se obliga a no devolverlo a terceros, a cambio de un precio denominado
Royalty o Regala. Sin embargo, y adelantando nuestra posicin, nos alejamos de la definicin de Cogorno
al sealar que el conocimiento tcnico que se transmite contractualmente es ms o menos secreto; y ello,
porque el carcter de reservado del conocimiento tcnico transmitido es una condicin sine qua non del
Know How, y uno de los incentivos que tienen los contratantes para vincularse.

Finalmente, en el Per, uno de los ms importantes juristas en materia contractual:

Max Arias-Schreiber, define al contrato de Know How como: Aquel contrato que se refiere a la
licencia de conocimientos de orden tcnico, econmico o comercial, no protegidos por la legislacin
industrial.

De las definiciones anotadas, podemos concluir que el Contrato de Know How es el acuerdo de voluntades mediante
el cual una parte se obliga a transmitir, de manera temporal o definitiva, conocimientos, procedimientos o
experiencias de orden tcnico o comercial, generalmente, a cambio de una retribucin, llamada tambin regala.

En el mbito comercial, lo usual ser que el Contrato de Know How sea a ttulo oneroso y por ende, se pacte el pago
de una retribucin a cambio de los conocimientos que se confieren. Sin embargo, en opinin que compartimos,
autores como Cabanellas, expresan que La obligacin de pagar regalas, como contraprestacin por la licencia
recibida, puede ser eliminada, sin que se altere la esencia del contrato15. Es decir, el pago de una retribucin o
regala no constituye un elemento esencial del contrato de Know How, dado que ste podra celebrarse a ttulo
gratuito. En similar sentido, en nuestro pas, Arias Schreiber precisa que esta caracterstica no es, sin embargo,
esencial, ya que nada impide que se convenga la cesin del Know How a ttulo gratuito, sin obligacin de pago por
parte del adquirente. Ello ocurre con frecuencia en el mbito de los contratos de suministro de bienes de
equipamiento industrial, que incluye clusulas de cesin gratuita de Know How como parte integrante de los mismos.
Es importante recalcar que se trata de situaciones especiales y que lo usual es que se trate de un contrato que
implique una obligacin de pago por parte del adquirente

El contrato de Know-how tiene por esencia a un saber, como conocimiento, conjunto de experiencias de carcter
tecnolgico y/o comercial, respecto de los cuales existe un secreto en cuanto a su obtencin. Dicho secreto empero
no debe ser observado con excesiva rigurosidad, puesto que puede suceder que el secreto deje de ser tal para el
lugar o pas del beneficiario del Know how, quien en definitiva no tiene acceso a tal secreto, y requiere del contrato
de Know-how para utilizar dicho conocimiento.

A) EN LO QUE RESPECTA A LA TERMINOLOGA: CONTRATO O LICENCIA? LA DOCTRINA

MAYORITARIA DENOMINA A ESTA FIGURA COMO CONTRATO DE KNOW HOW.

Sin embargo existe un sector en la doctrina, especficamente la espaola, as como, autores como Linden, Arias-
Schreiber, Figueroa Bustamante, entre otros, que emplean la terminologa: Licencia de Know How. Asimismo, un
sector minoritario emplean otros trminos, tales como: Cesin de Know How, Licencia Industrial, Cesin de
Tecnologa, Contratos de Asistencia Tcnica o Contrato de Engineering. No obstante, es en el empleo de las
voces Contrato y Licencia las que suscitan mayores discusiones:

En efecto, los argumentos que formulan para fundamentar el empleo de la terminologa Licencia de Know
How son:

1) el Know How no es ningn tipo nuevo de contrato, sino que, es el posible objeto de diversos contratos
(compraventa, licencia, cesin, etc.); hablar de contrato de Know How resulta tan absurdo como podr ser hablar
de contrato de patente. La mayora de los llamados contratos de Know How son contratos de licencia o cesin de
Know How.

2) es una licencia porque solo se concede el derecho de explotacin a cambio de una contraprestacin.

3) Y es perfectamente diferenciable la licencia de Know How con la licencia de patentes; siendo esta ltima
registrada y protegida (al ser esta susceptible de registro igual que la marca); asimismo, la licencia de patente implica
una mera autorizacin que se concede al licenciatario para la explotacin del invento patentado, siendo la licencia
de Know How ms que una simple autorizacin.

Asimismo, en el derecho comparado se han realizado trabajos tendientes a encuadrar una variedad de acuerdos
bajo el trmino Licencia; as, por ejemplo, tenemos a la Organizacin de las Naciones Unidas para el desarrollo
industrial, para quien en un acuerdo de licencia normal, el licenciante (dueo de la tecnologa) otorga, vende o
permite al licenciatario, el derecho de usar ciertos derechos de propiedad industrial y/o experiencias tcnicas (Know
How) que posee. Estos derechos pueden incluir patentes, marcas, Know How y asistencia tcnica.

1) Con relacin al argumento de que el Know How es una licencia porque no tiene autnoma
Contractual al ser el posible objeto de diversos contratos, debemos indicar que, si bien el Know
How puede tener una faz contractual compartida con otras figuras contractuales, tambin es cierto que su
transmisin puede ser completamente autnoma de otras operaciones contractuales. En efecto, la autnoma del
Know How se establece en dos niveles. El primer nivel gira en torno a diferenciar el objeto de transmisin con el
propio medio de transmisin; en ese sentido, el objeto es el conocimiento tcnico reservado en s. mismo, que a
voluntad de su titular puede ser utilizada por el mismo o transmitido a terceras personas: hay una completa autnoma
entre su uso y su transmisin. El segundo nivel de autnoma gira en torno a la estructura negocial o contractual del
Know How que si bien presenta similitud con otros contratos, la misma estara, solamente, en los derechos a
transmitir, en lo dem.s hay una total diferencia. En ese sentido, cuando Gomez Segade indica que el Know How
puede ser objeto de diversos contratos, resta toda autonoma a un contrato de transmisin de Know How puro y
confunde los diversos derechos que en esa relacin contractual se transmite; a.n as., si la transmisin del Know
How se establece conjuntamente con otros bienes corporales (distintos al soporte material del Know How), o bien
con servicios o bienes incorporales distintas al Know How - contratos mixtos no resta autonoma, ni se subsume
las peculiaridades propias de la transmisin del Know How ejemplos usulas de exclusividad, de confidencialidad,
etc. Y ello lo detallaremos ms adelante al abordar la naturaleza jurdica del contrato de Know How.

2) Con relacin al argumento de que el Know How es una licencia porque s.lo se concede el derecho de explotacin
a cambio de una contraprestacin, tambin es errnea, porque es posible (de lege ferenda) la transmisin de una
serie de derechos que el simple uso, como por ejemplo el derecho de propiedad de los conocimientos t.cnicos
reservados a trav.s de la modalidad de venta, la cual, en la legislacin de la Unin Europea, se establece la
posibilidad de venta, aunque los deja a la libertad contractual la regulacin de la misma, en desmedro de
reglamentarlos en normas legales.

3) Asimismo, el argumento de que es perfectamente utilizable el trmino licencia de Know

How, porque se le puede diferenciar con el de licencia de patente, por la susceptibilidad de inscripcin registral de
esta ltima, debemos sealar que la misma es relativa, debido que, el objeto del Know How puede cumplir los
requisitos legales para patentarlo, por lo tanto, es susceptible de registro; sin embargo, por motivos de su titular,
este no la considera conveniente
(Ej. Por la posibilidad de su publicidad generalizada que conllevara a la prdida de su ventaja competitiva); es decir,
la sola distincin del registro no es suficiente motivo para justificar el empleo del trmino licencia en la transmisin
de los conocimientos tcnicos.

Por lo tanto, somos de la opinin que el trmino correcto a ser empleado es el de contrato de Know How, la cual
presente autonoma frente a otros negocios contractuales; asimismo, es el trmino empleado en instrumentos
internacionales como la Decisin 85 y la Decisin 344 de la Comisin del Acuerdo de Cartagena.

b) Por otro lado, los que consideran inaplicable el empleo del trmino Licencia argumentan lo siguiente:

1) Se confunde con el genuino contrato de licencia de patente.

2) se diferencia del contrato de licencia porque el contrato de Know How es secreto, formal, a trmino y oneroso,
caractersticas no presentes en una licencia.

3) los contratos de licencia estn dados por los derechos privativos, otorgados o reconocidos por el Estado bajo las
leyes de patentes, modelos o diseos industriales, en cambio, los de conocimientos tcnicos se fundan sobre la
informacin no patentada.

Al respecto, no compartimos los argumentos a favor de llamar a la transmisin del Know How como una licencia; y
para fundar nuestra posicin criticaremos cada uno de sus argumentos.

c) EN LO QUE RESPECTA A LOS DERECHOS TRANSMITIDOS: CESIN O VENTA?

A simple vista parecera una innecesaria distincin porque es opinin mayoritaria y casi zanjada que solo se cede
el uso y otros derechos conexos como la explotacin o exclusividad del Know How. No obstante, si se admite que
en el Know How o conocimiento tcnico reservado recae un derecho de propiedad, lo cual, dota a su titular una serie
de derechos subjetivos, acaso ser factible transmitir aquel derecho de propiedad?

Esta pregunta es valedera, mxime si Cabanellas comparte tal posicin al admitir que: La naturaleza jurdica de los
conocimientos tcnicos como propiedad coexiste con la de derechos subjetivos de propiedad industrial y con los
bienes inmateriales. Las tres no son sino distintas facetas de un mismo conjunto de elementos normativos, por lo
tanto, es menester analizar si adems de la cesin es posible la transmisin del derecho de propiedad del Know
How va la modalidad de venta. Al respecto, la doctrina de la venta la concibe como la transmisin de bienes (corporal
e incorporal), as como, derechos (propiedad, invencin, etc.), concepto que es aplicable en la venta del Know How.
As Ledesma seala que la transferencia de un secreto de fbrica como Bien de comercio importa desprenderse en
forma total de su propiedad, aun cuando no se establezca expresamente en clusula alguna del contrato.16 Sin
embargo, no es de aplicacin las reglas del contrato de compraventa porque su estructura es distinta, como los
gastos de transporte (Art. 1530 C.digo Civil peruano), compraventa sobre medida (Arts.1574-1579 C.digo Civil
peruano), entre otros; asimismo, no es de importancia la problemtica del ttulo o del modo, as como, la
transferencia de la propiedad por tradicin o consentimiento (temtica propia del contrato de compraventa), sino
que, todo queda zanjado en la libre voluntad de las partes. Sin embargo, si surgen problemas legales sobre este
punto es de aplicacin otros instrumentos legales, hasta la dacin de una legislacin que regule todas las
peculiaridades del Know How.

4. CARACTERSTICAS

El contrato de transmisin de Know How reviste las siguientes caractersticas:

a. Es un contrato principal, porque su nacimiento no depende de la celebracin de negocio jurdico alguno; sin
embargo, es comn que se transfiera acompaado de otras figuras jurdicas especialmente de ndole contractual,
como una asistencia tcnica, una franquicia, o un paquete de licencia, dentro de la transferencia tecnolgica o dentro
de contratos de colaboracin empresarial, etc.

b. Es un contrato atpico al no estar regulado en el ordenamiento jurdico; slo en el Per existen normas legales
que afectan la transmisin de tecnologa, sin embargo, no es un marco que legisle el presente contrato. No obstante,
en otras latitudes existen instrumentos legales que norman a esta figura contractual; as tenemos en la hoy Unin
Europea; asimismo, algunos pases latinoamericanos presenta textos legales que afectan algunos aspectos del
contrato de transmisin del Know How sea en su inscripcin o en las formas de transmisin y algunas clusulas (por
lo general las que son invlidas), pero no la regula en su totalidad, as tenemos: Mxico, Brasil, Chile y Argentina.

c. Es un contrato complejo, porque su estructura y objeto pueden revestir distintos esquemas negociables, por
ejemplo una cesin de Know How con opcin exclusivo de venta del mismo o la concesin de los conocimientos
tcnicos reservados conjuntamente con entrenamiento de personal, tecnologa adicional,

etc.

d. Es un contrato consensual, porque se perfecciona con el consentimiento de las partes, es decir, basta con el
cruce de la oferta y aceptacin para el nacimiento del mismo; ulteriores requisitos como entrega o inscripcin debe
ser entendida como mecanismos de publicidad y proteccin jurdica a favor de los contratantes.

e. Es un contrato constitutivo, porque crea relaciones jurdicas entre los contratantes, aunque es factible la
celebracin de un contrato modificativo o regulatorio del mismo, tendiente a modificar, aadir o especificar algunos
elementos del contrato primigenio.

f. Es un contrato de prestaciones recprocas, debido que, cada parte debe realizar una prestacin a favor de la
otra; as por ejemplo la prestacin del transmisor en suministrar el Know How y la contraprestacin del receptor de
realizar y utilizar mejoras del mismo, o la prestacin del transmisor en suministrar conocimientos adicionales y la
contraprestacin del receptor en emplear el nombre o marca del transmisor o del titular o de un tercero. En suma,
existe una reciprocidad de prestaciones que no siempre puede ser el pago de regalas - en el caso de cesin del
Know How -, aunque la misma sea la ms usual y que aporta interesantes beneficios econmicos.

g. Es un contrato conmutativo, porque las partes tienen la posibilidad de conocer por anticipado los sacrificios y
beneficios que importa la celebracin del contrato.

h. Es un contrato que por sus efectos es generalmente de ejecucin inmediata, es decir, las prestaciones son
exigidas al momento de celebrarse el contrato, aunque las partes pueden convenir que los efectos del mismo
(cumplimiento del sinalagma especfico) sea despus de celebrado el contrato.

i. Es un contrato que por el tiempo de ejecucin de las prestaciones puede ser de ejecucin nica o por
tracto sucesivo; por ejemplo: ante la venta del Know How la ejecucin es nica, es decir, se suministra el Know
How y se paga el respectivo precio; sin embargo, en la cesin de los conocimientos tcnicos la ejecucin de las
prestaciones ser diferida (ej.: el pago peridico de regalas), configurando una ejecucin continuada o bien
peridica o escalonada.
j. Es un contrato ya sea de cambio, cuando se estipula la venta del Know How, o de goce, cuando slo se estipula
el uso y disfrute del mismo.

k. Es un contrato que puede ser paritario, es decir, que exista una negociacin previa; no obstante, el transmisor
puede de antemano haber determinado las clusulas y estipulaciones, en donde slo el receptor le queda aceptarlas
o rechazarlas, es decir, puede darse un contrato por adhesin (como usualmente se da en el Know How comercial
en relacin con otras figuras jurdicas como una franquicia).

l. En lo que respecta a su valoracin, este contrato puede ser oneroso o a ttulo gratuito, es decir, la reciprocidad de
prestaciones entre las partes puede significar un enriquecimiento o empobrecimiento correlativo o solamente una
parte sufre el sacrificio.

m. Por otro lado, el contrato de Know How en lo que respecta a su formalidad es ad probatio-nem, es decir, la libertad
de forma que tiene las partes slo es de materia de probanza, como el de ser escrito - documento privado o pblico
-, inscribirlo, etc.

n. Asimismo, el rea en que se ubica dicho contrato, es decir, civil o mercantil, es discutible, debido que,
perfectamente puede encajarse en las dos reas. No obstante, las ltimas corrientes doctrinales y legislativas
tienden a la unificacin de ambas reas: tesis de la media luna. Sin embargo, la tesis que propugna la predominancia
del Derecho Civil es complementada con la existencia de leyes especiales que regulan determinados actos
mercantiles o de los sujetos del comercio.

o. Sobre este punto, opina el jurista argentino Leiva Fernndez: "Si los propios magistrados especializados en el
derecho mercantil no aplican su cdigo, no tiene mucho sentido tener una nica norma marco que regule esta rea.

Considero que es ms indicado regular las transacciones comerciales en base a normas especficas, tales como la
Ley de Sociedades, Ley de Quiebras entre otras".

4. SUBTIPOS DEL CONTRATO DE KNOW HOW

4.1 Contrato de Know How Puro

Es puro cuando no existe patente ni marcas. Consiste en que una empresa cede a otra la asistencia o conocimientos
tcnicos necesarios para el proceso de produccin. La empresa que transfiere la tecnologa suele comprometerse
a no cederla a terceras partes en el territorio en que se haya concedido en exclusiva, ni tampoco a explotar dicha
tecnologa directamente. Es el denominado pacto de exclusividad.

Un ejemplo seria las formulas cientficas que se transfieren a las empresas de produccin.

4.2 Contrato de know-how mixto

Existen elementos patentados y no patentados. Consiste en el que una empresa, adems de la transmisin de
tecnologa cede a otra el derecho a la utilizacin de patentes (marcas, rtulos, nombres comerciales, etc.). En estos
casos, quien transfiere los conocimientos tiene un derecho exclusivo de propiedad sobre ellos, es decir, que es titular
de un derecho de patente sobre dichos conocimientos. Es lo que se denomina tecnologa patentada.

Un ejemplo en nuestro pas, la incursin de la Franquicia SERFRANSAC, la cual trabaja con el nombre: Pardos
Chickens quien ofrece su know how, en cmo preparar este alimento, la capacitacin de personal, asesora en las
operaciones, asesora diaria, mensual, etc.

5. Naturaleza jurdica

a. Es un contrato consensual, pues se perfecciona con el consentimiento de las partes.

b. Es bilateral: siempre deben intervenir el cedente y el beneficiario.

c. Es un contrato de prestaciones reciprocas, pues el cedente transfiere un conjunto de tcnicas o conocimientos, y

el beneficiario est en la obligacin de pagar a cambio una prestacin econmica que muchas veces se le
denominar retribucin o regalas.
d. Es un contrato temporal, pues las obligaciones se cumplen dentro del plazo previsto, ya que de lo contrario, se
sujetara al mximo permitido por el Cdigo

Civil.

e. Es un contrato personalsimo, pues la cesin de conocimientos se efecta mayormente con la capacitacin y

adiestramiento del personal de la empresa beneficiaria. No se trata de un contrato real, pues no se ceden bienes,
sino tcnicas y conocimientos.

f. Es un contrato innominado; pertenece al mbito de los contratos modernos en estrecha relacin con el avance
tecnolgico.

g. Es un contrato de tracto sucesivo, toda vez que la prestacin esencial del beneficiario es la de pagar
peridicamente una cantidad dineraria al cedente o dador del Know how. Empero tambin puede pactarse un pago
nico o global.

La naturaleza jurdica del presente contrato es muy discutida y variada; sin embargo, para efectos didcticos los
agruparemos en dos vertientes, para luego dar la opinin personal respectiva.

a) En primer lugar esta aquella vertiente que indica que la naturaleza jurdica del contrato de Know How est
dada por la similitud de otros contratos:

Compraventa, locacin de servicios o de obra, sociedad y arrendamiento; y por la falta de regulacin legal, permite
la aplicacin por analoga de las normas que respectivamente regulan a estos contratos.

Sin embargo, ello no es muy exacto, debido que la similitud no indica absorcin de este contrato en otras figuras
distintas (por las peculiaridades que la hacen diferenciar de otros contratos); adems, la falta de regulacin no indica
la aplicacin de normas destinadas a contratos especficos, al contrario, debe de impulsar la necesidad de legislar
especficamente al contrato de transmisin de Know How.
Para fundar con mayor precisin este argumento, pasaremos a indicar las semejanzas y diferencias del contrato de
transmisin del Know How con los contratos indicados ut supra.

a) Con el contrato de compraventa.- La similitud se basa en que el Know How como bien puede ser vendido, es
decir, darse una transferencia de propiedad, a cambio de un precio; sin embargo, esta semejanza no permite la
absorcin del contrato de transmisin del Know How con la compraventa; para ello lo fundamentaremos con los
siguientes argumentos:

- El contrato de transmisin del Know How en la modalidad de venta, puede darse una relacin de prestaciones
sucesivas, cuya ejecucin difiere en el tiempo (tracto sucesivo), situacin que no se da en el contrato compraventa.
- El contrato de compraventa admite un traslado de dominio, situacin que no se da en el contrato de transmisin
de Know How, debido a que el objeto del mismo es un bien inmaterial.
- El contrato de compraventa reviste modalidades como la compraventa sobre medida, la misma, que no es aplicable
al contrato de transmisin del Know How.

b) Con el contrato de locacin de servicios.- la semejanza radica en que el objeto del contrato de locacin es la
prestacin de servicios materiales e intelectuales. Sin embargo, las diferencias saltan a la vista:

- El contrato de locacin de servicios consiste en prestar un servicio (obligacin de hacer); en cambio, el contrato de
transmisin de Know How consiste en suministrar el conocimiento tcnico (obligacin de dar) con independencia de
prestar un servicio adicional, asesora, entrenamiento, etc.
- El contrato de locacin de servicios est sujeta a una limitacin temporal, que en el Per es de seis aos, si es
servicio profesional, o de tres aos, si son otra clase de servicios (art. 1768 C.C.), y a cambio de una retribucin; no
obstante, la misma no es compatible con el contrato de transmisin de Know How; en primer lugar porque no existe
limitacin temporal
- incluso el plazo puede ser indeterminado y sujeto a otros factores distintos al del tiempo
-, asimismo, el pago de una retribucin no es la .nica forma de contraprestacin, as tenemos: la realizacin y empleo
de mejoras o la utilizacin del nombre comercial o marca del transmisor o del titular del Know How.

c) Con el contrato de locacin de obra.- La semejanza con el contrato de transmisin de Know How es que, se
puede estipular para la explotacin tcnica y econmica de los conocimientos tcnicos transmitidos, la ampliacin
de las instalaciones del receptor, o construir uno nuevo, o la construccin del soporte material del Know How; no
obstante, presente elementales diferencias:

- La inmaterialidad del objeto perseguido por el adquirente del Know How altera sustancialmente el marco del
contrato de locacin de obra.
- Clusulas de confidencialidad o prohibicin de divulgacin y de utilizacin del Know How, al expirar el contrato, no
cabe dentro de la esencia ni la regulacin legal del contrato de locacin de obra.

d) Con el contrato de sociedad.- La similitud radica en que la transmisin del Know How puede inferir un vnculo
societario del mismo; sin embargo, existen diferencias:
- En el contrato de transmisin del Know How no siempre hay un fin comn, sus intereses son contrapuestos.
- El contrato de transmisin de Know How puede formar parte del marco de la colaboracin empresarial; no obstante,
este es un marco general que puede comprender el contrato de sociedad, Joint Venture, consorcio, entre otros,
donde estas figuras contractuales son independientes los unos de los otros.

e) Con el contrato de arrendamiento.- La similitud radica en el tracto sucesivo de la ejecucin de la prestacin y

en la cesin del bien objeto del arrendamiento; pero, presentan las siguientes divergencias:
- El contrato de arrendamiento recae en bienes corporales y no en conocimientos tcnicos secretos.
- El contrato de arrendamiento exige renta como contraprestacin; en cambio, en el contrato de transmisin de Know
How en el .mbito de pago se habla de regalas. En suma, se puede continuar diferenciando contrato por contrato,
elaborando un sin nmero de pginas, lo cual, no es objeto del presente estudio, solamente se puede decir que la
naturaleza jurdica del contrato de transmisin del Know How no est dada por la absorcin o equiparacin con otras
figuras contractuales; el sentir es identificar una estructura propia del presente contrato.

b) En segundo lugar, est la corriente que entiende que la naturaleza de la transmisin contractual del Know How,
es la de ser un contrato sui generis; siendo los argumentos la funcin de la diversidad de los posibles contenidos y
modalidades de transmisin del Know How, la imposibilidad de una nota dominante comn a todas estas
especialidades.
La principal crtica es la tendencia moderna de tratar a los nuevos contratos, que van surgiendo en el mundo jurdico,
como sui generis. No obstante, no deja de tener razn dicho argumento; en efecto, la moderna tcnica contractual
permite la aparicin de figuras poco tratadas en la doctrina y no por ello se debe concluir que su naturaleza es sui
generis, perderamos el anlisis respectivo y argumentos para su regulacin jurdica.
Entre ambas posiciones, es mi planteamiento elaborar su naturaleza en base a los elementos que lo configura, es
decir, ante la transmisin del bien inmaterial sea bajo una cesin o venta, permite una bifurcacin:
- El Know How transmitido puede ser industrial como comercial; por lo tanto, se puede estar dentro de elementos
del Derecho industrial (por ende rama del Derecho pblico) o elementos del Derecho mercantil (rama del Derecho
privado). En suma, por el objeto del contrato se est ante una naturaleza hbrida.

Esta conclusin se basa ya por los elementos inmateriales transferidos o por las modalidades de transmisin, las
cuales, la hacen diferenciar de otras modalidades contractuales; esta naturaleza hbrida va ms all Que el
considerarlo sui generis, porque la naturaleza que sealo se basa en los elementos sustanciales o materiales del
contrato de Know How y establece bases para un anlisis ulterior que posibilite una futura regulacin legal de esta
figura contractual.