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Ngociation et contractualisation de

licences

Pauline Corbire - Juriste Proprit


Intellectuelle et Contrats
Dfinition
Le contrat de licence est un contrat par lequel le
titulaire dun droit de proprit intellectuelle (le
concdant) autorise son cocontractant (le
licenci) exploiter ce droit selon des modalits
dfinies par les Parties. La licence peut tre
simple ou exclusive.
Chapitre 1 - Contrat de licence

Contrat de licence : les principales clauses


Formalisme et formalits
Contrat crit :
Condition de validit des contrats (brevet, marque, droit dauteur)
Sanction : Nullit

Inscription au Registre National des


Brevets/marques/dessins et modles
Pas une condition de validit
Condition dopposabilit aux tiers
Les Parties
Vocabulaire - rappel :
Concdant : le titulaire du brevet, le copropritaire.
Licenci : toute personne physique ou morale ayant la capacit de
contract et qui bnficie de la licence.

Capacit juridique vrifier :


Capacit juridique engager en son nom
Vrifier lexistence de la structure
Vrifier son assise financire
Le titre
Vu en pratique :
- Licence de brevet + savoir faire
- Licence/communication/transfert de savoir-faire
- Licence droits dauteur/logiciel
Incidences :
- Un titre qui ne lie pas le juge attention la requalification
- Un indice de lintention des parties
Le prambule
Un lment facultatif mais essentiel :
Permet de situer laccord/technologie dans son
contexte

Mettre en exergue lintention/les capacits/les


attentes des Parties

Un indice primordial pour le juge en cas de conflit


Les dfinitions
Intrt des dfinitions :
Eviter les interprtations divergentes
Mettre en exergue les points cls
Ex : le domaine, les produits du brevet
Accrotre la comprhension du contrat
Toujours relire les dfinitions au regard des
articles dans lesquels elles sont utilises
On peut rdiger les dfinitions en dernier
Les annexes
Les Annexes font partie intgrante du contrat
= mme valeur juridique
Dlimitent le primtre contractuel
Faciliter la rdaction et lvolution du contrat
Permet de dcrire prcisment lobjet licenci

Il est souhaitable de penser rgulirement


mettre jour les annexes
Exemple dAnnexe : lobjet licenci
Brevet : titre, intitul, date de dpt,
publication, extensions, titres dlivrs.
Savoir-faire : description du savoir-faire
Logiciel : capture dcran du code source, n
de dpt des codes sources lAPP
Autres : rfrence enveloppe Soleau, photo,,
cahier de laboratoire
Lobjet de licence
Lobjet du contrat :

Un brevet dlivr ou une demande de brevet, les


droits patrimoniaux dauteur, un savoir-faire, une
marque.
La totalit ou une partie du droit
Licence dutilisation, de fabrication, de
commercialisation, des fins de recherche
Licence de savoir -faire
Le savoir faire au sens juridique est trs prcis.

Le savoir-faire doit tre :


secret
formalis
substantiel

Si une de ces conditions nest pas remplie =


nullit du contrat
Le primtre du contrat
Le primtre du contrat :
Territoire gographique
Domaine/Application
Exclusivit (absolue/relative)/Non exclusivit
Droit ou pas de sous licencier

NB : il y a exclusivit absolue quand le


concdant sinterdit lui-mme dutiliser la
technologie
Dure du contrat
Dure du contrat :
Prise deffet au jour de sa signature (sauf clause
contraire)
Dure fixe. Exemple : 5 ans renouvelable par voie
davenant
Pour toute la dure de vie du titre licenci
Lexploitation
Obligation dexploitation :
Exploitation effective, loyale et srieuse
Mme en cas de silence du contrat
Mme en prsence de clause de minima
Spcificit Universit :
Dfinition des domaines dexploitation
Rservation du hors domaine et un droit dusage des
fins de recherche
Prvoir des sanctions en cas de non
exploitation
Suivi de lexploitation
Pourquoi ?
Mission des organismes de recherche
Garantir un retour financier auprs de lorganisme de
recherche
Rcuprer une technologie en cas de difficult de
lentreprise
Comment ?
Reporting, runion annuelle, audit
Hirarchie des sanctions (mise en demeure, retrait
dexclusivit, rsiliation de la licence)
Conditions financires
Sommes forfaitaires :
Cash la signature de la licence (ex: cot du brevet)
Paiement forfaitaire chaque date anniversaire
Etalement des paiements en fonction de la ralisation des
diffrentes tapes de recherches ( milestones )
Redevances
Redevances varies (type de produits, dexploitations, de
march)
Redevances variables (par tranches, montants cumuls)
Assiette (chiffre daffaires, unit de production)
Gestion de la Proprit intellectuelle
Prise en charge des frais de PI
Remboursement des frais dj engags
Prise en charge des frais futurs

Gestion des droits/titres de PI par le licenci


Qui dcide ?
Qui paye ? (si rien nest prvu cest le propritaire du
brevet qui doit payer)
Quid en cas de dsaccord sur la poursuite du titre ?
Dfense de la PI
Dfense des droits/titres de PI : qui peut agir ?

Titulaire des droits de PI (le concdant)


Le licenci exclusif : il peut agir si aucune clause du contrat
ne sy oppose et sil a pralablement mis en demeure le
brevet dagir et que ce dernier na pas donn suite
Le licenci non exclusif : peut intervenir dans linstance en
contrefaon mais ne peut pas initier laction
Attention
La premire dfense cest lattaque.
Lorsque lon attaque un tiers en contrefaon, il
va remettre en cause la validit du titre =
Danger
Mieux vaut prvoir que le licenci na pas le
droit dagir en contrefaon contre des tiers
sans autorisation du concdant
Garanties
Garantie dviction
Garantie dviction du fait personnel : garantie dordre
public, due mme dans le silence du contrat
Garantie dviction du fait des tiers : peut tre carte sous
rserve de bonne foi
Garantie des vices cachs
vices techniques, juridiques, cachs la conclusion du
contrat
Peut tre carte dans le contrat
Loi applicable, langue et gestion des
conflits
Loi applicable :
Privilgier la loi de la Cte dIvoire
Droits trangers relativement harmoniss sauf droits
USA/US
Langue du contrat :
Privilgier la langue franaise
Gestion des conflits
Privilgier le recours amiable
viter le recours larbitrage
Chapitre 2 Suivi de la licence
Il est important de suivre la vie de la licence
Il est recommand de faire un point tous les 6
mois sur la licence.
Selon la clause daudit prvue dans le contrat
de licence, prvoir dinterroger le licenci sur
ltat des ventes.
Il est recommand de suivre les minimas pour
pouvoir ventuellement modifier les termes
de la licence.
Le licenci
Il est important dentretenir des liens privilgis
avec le licenci.
Si cela est possible prvoir une runion physique
par an.
Il est important de tenir le licenci inform de
tout changement dinterlocuteur.
Merci de votre attention