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Existen acciones en el ámbito civil y en el penal, pero nos centraremos en las civiles que son las
que están reguladas en la LP. (Acciones por infracción de patente, acciones solicitando nulidad
de patente y acciones reivindicatorias)
Acciones civiles por infracción de patente: Se regulan en el Título VII, son acciones encaminadas
a defender derechos y facultades contra cualquier tercero que quiera interferir.
La cláusula general del art. 70 LP, enumera 1 a 1 las acciones que se pueden ejercitar. El art. 70
nos dice que el titular puede ejercitar todas las acciones que la ley le reconoce para defender sus
derechos frente a terceros.
Plazo: las acciones prescriben a los cinco años desde que el titular de la patente tuvo
conocimiento de la infracción y de quién era el infractor.
A) Acción de cesación: lo que caracteriza a estas conductas es que el tercero esta llevando a
cabo una conducta antijurídica, lo primero que se va a querer es que cese esta conducta
infractora. Se le pide al juez que cese esta conducta.
El titular solicita que cese el acto de infracción de la patente. El titular de la patente debe probar
la comisión del acto de infracción de su patente. Debe probar además que ha habido esa
infracción.Tiene que haber riesgo de reiteración sucesiva de la infracción (no sirve con un hecho
aislado). Prescribe a los 5 años desde el cese definitivo de los actos de infracción.
B) Acción de indemnización: no basta con pedir que cese la conducta, se pide además que se
indemnice por daños y perjuicios causados. Es una responsabilidad objetiva, nace por el hecho
de estar vulnerando la patente, no hay que acreditar nada, solo hay que acreditar el hecho
infractor. Se solicita que se condene al infractor a reparar e indemnizar el daño producido.
Responsabilidad objetiva que nace por el mero hecho de la realización del acto de fabricación,
importación o utilización
• 1. Exigir al infractor los beneficios que habría obtenido el titular de la patente si no se hubiese
producido el acto infractor. En la práctica siempre se suele optar por este criterio que es mucho
más sencillo.
• 2. Exigir al infractor los beneficios que obtuvo al violar la patente. No es recomendada, se tendría
que cuantificar lo que ha ganado el infractor (se necesita una orden judicial)
• 3. Exigir el pago de un canon como si el infractor hubiese celebrado un contrato de licencia.
C) Acción de embargo: es complementaria de la anterior, que se retiren del mercado y la venta al
público los productos obtenidos por esta infracción. también se puede pedir que se destruyan las
máquinas utilizadas para cometer esa conducta infractora. Se solicita el embargo de los objetos
producidos o importados con violación del derecho de patente. Es necesario que exista un
presupuesto: se debe obtener una declaración judicial afirmativa de la existencia de la violación
de la patente.
Solicitud en propiedad de los objetos o medios embargados. Se imputa el valor de los bienes
afectados al importe de la indemnización de daños y perjuicios. Si el valor excediera del importe
de indemnización el titular de la patente deberá compensar a la otra parte por el exceso
(enriquecimiento injusto).
Tiene las principales obligaciones de explotar la invención patentada y pagar las anualidades (o
tasas) para mantener la patente en vigor.
- La caducidad de la patente
B) Pago de anualidades: Para mantener el derecho sobre la invención su titular está obligado a
pagar las correspondientes anualidades que se pagan por años por adelantado a la OEPM. El
pago debe efectuarse dentro de los tres meses anteriores al vencimiento, o el mes siguiente de
haber caducado. Si se paga con retraso tendrá un recargo entre el 25 % y el 50%. Si no se pagan
las anualidades dentro de los plazos previstos la patente caducará, y la patente pasará a ser de
dominio público.
1. INTRODUCCIÓN: La patente puede ser atacada por dos causas: la nulidad y la caducidad que
se difieren por su naturaleza y efectos. La nulidad proviene de un vicio radical que afecta al
fundamento mismo de la patente, a su propia existencia, produce el efecto de que se considera
que la patente no ha existido nunca. La caducidad resulta de una causa que hace perecer la
patente originalmente válida y que no produce efectos sino a partir del momento en que esa
causa se manifiesta.
2. CAUSAS DE NULIDAD DE LA PATENTE (102 LP): Se regulan en el art. 102 LP. Constituyen un
numerus clausus. Las causas son:
A) No reunir los requisitos de patentabilidad exigidos por la ley. Es decir, que adolezca de
novedad, actividad inventiva o aplicación industrial
B) Que la patente no esté suficientemente descrita, de manera clara y completa, para que pueda
ejecutarse por un experto en la materia.
D) Que el titular no tuviera derecho a obtenerla, ya que no era el verdadero inventor (no estaba
legitimado para obtener la patente).
ACCIONES DE NULIDAD DE LA PATENTE: Se pide que la patente se declare nula cuando existe
alguno de los presupuestos del art. 102 LP. Se regulan en el Título X de la LP.
La declaración de nulidad puede ser total o parcial. Se puede declarar la nulidad de toda la
patente o solo de alguna de las reivindicaciones de la patente (es posible siempre y cuando la
patente pueda subsistir sin esas reivindicaciones cuya nulidad se ha pedido)
Acción reivindicatoria.
A las resoluciones sobre infracciones de patentes que tuviesen efecto de cosa juzgada y se
hubiesen ejecutado antes de la declaración de nulidad.
A los contratos concluidos antes de la declaración de nulidad que se hubiesen ejecutado con
anterioridad. Ej: licencias
Una vez que esta sentencia sea firme (a los 20 días de su notificación mientras no se haya
impuesto ningún recurso), tendrá efectos para todo el OJ y frente a terceros.
Debe ser notificada por escrito a la OEPM para que tenga efecto
No puede decretarse la caducidad por falta de uso antes de la expiración de dos años a partir de
la concesión de la primera licencia obligatoria.
Competencia territorial: Art. 118 LP que establece que para conocer las acciones civiles será
competente el juzgado de lo mercantil de la ciudad correspondiente al domicilio del demandado
o de la Comunidad Autónoma en la que se hubiese realizado la violación o producido sus efectos.
B) ACCIÓN DE NEGACIÓN: Se regula en el art. 121 LP. Cualquier tercero puede ejercitar esta
acción frente al titular de la patente para que un juez declare que su actuación no constituye una
violación de esa patente.
Legitimación activa: tercero que realiza conductas próximas a la infracción pero que no lo son.
PRESUPUESTO DEL ART. 121 LP: Legitimación: cualquier interesado que esté llevando a cabo
una actividad industrial y tema que puede ser demandado por violación de patente.
Legitimación activa: persona legitimada para ejercitar la acción principal. El titular de la patente.
Debe haber una presunción creíble de que la patente está siendo violada y que no exista otro
medio posible para comprobar esa infracción. Sirve para probar si de verdad se está infringiendo
la patente. Concurrencia de requisitos necesarios:
- Que no haya otra vía alternativa para comprobar la efectiva violación de la patente.
MEDIDAS CAUTELARES
Aspectos generales: Se recogen en los art. 127 y siguientes. Resulta de aplicación el art. 732.2 de
la LEC.
Legitimación activa: quien ejercite o vaya ejercitar las acciones principales contenidas en la LP. Se
piden antes de la demanda o con la misma demanda
La solicitud debe presentarse ante el mismo órgano que deba conocer del pleito principal.
Las medidas cautelares que se pueden solicitar estén en el art. 128 LP que contempla:
Requisitos para adoptar medidas cautelares: Fumus boni iuris. Apariencia de buen derecho.
Periculum in mora. Peligro en la demora (que no se pueda cumplir la sentencia debido a la
tardanza del procedimiento). Prestar caución. En PI se exige que haya apariencia de buen
derecho y que se preste caución, ya que el peligro en la demora SIEMPRE existe.