From the SelectedWorks of Juan Carlos Riofrío Martínez-Villalba

2003

Principios del Derecho de Marcas

Juan Carlos Riofrío Martínez-Villalba, Universidad de los Hemisferios

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Autor del artículo: Abogado Juan Carlos Riofrío Martínez-Villalba

Preparado para la revisa DOMINUS INTELECTUALIS, Nº 1, AÑO 2003

PRINCIPIOS DEL DERECHO DE MARCAS

Dentro de la extensísima legislación marcaria vigente en el planeta, suele uno

encontrarse con la típica frase «en (tal asunto) se estará a los principios del
derecho de Marcas». Pese a la insistencia con que se repite el apotegma, nadie
parece haberse preguntado seriamente cuáles son esos principios, quizá porque
se dan por sobreentendidos, lo cual sería un grave error.

Esto ha perjudicado a la ciencia marcaria. Uno observa los estudios jurídicos

realizados, y no deja de notar una cierta tendencia a la dispersión: se consideran
muchos asuntos, quizá con profundidad, pero aisladamente. Los tratados son un
cúmulo de conocimientos desperdigados; se abordan abundantes cuestiones, pero
por separado: cada una es una batalla distinta que se pelea a brazo partido sin una
visión de conjunto.

Los principios son el elemento que da cohesión a una ciencia. Su estudio nos
permite avanzar y ahondar en el Derecho de Marcas. La profundización en ellos no
nos llevará por un camino distinto al ya andado, pero sí nos permitirá comprender
mejor aquello que ya conocemos. Además, su esclarecimiento tiene relevantes
consecuencia prácticas.

Como los principios del Derecho hunden sus raíces y razones en la naturaleza de
los objetos que consideran (bienes, contratos, personas, marcas, etc.), será
necesario primero desentrañar cuál es la naturaleza de la marca, para después
esbozar la parte fundamental de nuestra ciencia. El ojo atento que contemple
pacientemente la realidad jurídica de la marca, sabrá descubrir en ella todos los
principios de los que hablaremos.

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1. Naturaleza de la marca.
Podemos analizar la naturaleza de la marca desde dos enfoques: desde el punto
de vista del consumidor y desde el del titular. En el primer caso la marca es un
“objeto”, es «aquella cosa que distingue a un producto frente al público»1 y 2 (marca
en sentido objetivo); en el segundo caso, la marca es un “derecho” sobre el
“objeto”, «un derecho del empresario a distinguir su producto frente al público, con
aquella cosa» (marca en sentido subjetivo).

En adelante nos atendremos a la definición objetiva de la marca, que tiene cuatro

elementos esenciales:

a) «Es una cosa» (generalmente conocida como «signo»)

b) «Que distingue» (fuerza distintiva)
c) «Un producto» (que puede ser un producto material o un servicio)
d) «Frente al público» (el público es el sujeto pasivo de la información)

Si falta un solo elemento, la cosa no es marca, y, si algún día lo fue, deja de serlo.
Así, por ejemplo, la vulgarización de una marca termina por desnaturalizarla al
perder del elemento distintivo; de igual forma, si no hay producto, porque nunca se
elaboró, la marca se desvirtúa. Lo mismo puede decirse si no existiese público que
conozca del producto y de la marca, entonces ella no tendría razón de ser.

1 Hemos preferido no seguir las tradicionales definiciones de marca enmarcándola dentro de los «signos», pues la
palabra tiene fuertes connotaciones gráficas. Hoy en día es posible registrar como marcas, olores, sonidos, etc. que,
pese a que son susceptibles de representación gráfica (de algún modo todo puede graficarse), no son propiamente
gráficos.
El diccionario de la Real Academia Española define al «signo» como «1. Objeto, fenómeno o acción material que
natural o convencionalmente representa o substituye a otro objeto, fenómeno o acción. 2. Indicio, señal de algo. 3.
Cualquiera de los caracteres que se emplean en la escritura y en la imprenta. 4. Señal que se hace por modo de
bendición (…). 5. Figura que los notarios agregan a su firma en los documentos públicos, hecha de diversos rasgos
entrelazados y rematada a veces por una cruz. 6. Hado, sino. 7. Cada una de las doce partes iguales en que se
considera dividido el Zodiaco (…) 8. V. Radio de signos. 9. Mat. (…). 10. Mús. Cualquiera de los caracteres con que
se escribe la música. 11. Mús. (…)» [Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Española, Espasa Calpe,
Madrid, 22ª edición, 2001.].
Más que un signo, consideramos que marca es una «forma», en el sentido metafísico de la palabra. Cfr. LLANO,
Alejandro, Gnoseología, EUNSA, Pamplona, 1983, p.26 a 30. No hemos encontrado precedentes en la doctrina de
este postulado que formulamos. Por la profundidad del tema y la extensión que su estudio requiere, no se lo podrá
tratar en el presente trabajo, mas lo ofrecemos para una ocasión posterior.
2 En sentido análogo, se ha dicho que marca propiamente es «la unión entre el signo y producto en cuanto que tal

unión es aprehendida por los consumidores.» [FERNANDEZ-NOVOA, Carlos, Fundamentos de Derecho de Marcas, Ed.
Montecorvo, Madrid, 1984, p.23].
El mismo autor precisa que «la marca es un bien inmaterial; esto es, un bien que no tiene una existencia sensible,
sino que, por el contrario, necesita materializarse en cosas tangibles (corpus mechanichum) para ser percibido por
los sentidos, siendo además susceptible de ser reproducido ilimitadamente y de modo simultáneo en diversos
lugares.» [Ibídem., p. 21].

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2. Los principios del Derecho. Sus funciones.
Entendemos a los principios del Derecho «como aquellas verdades inmanentes en
toda realidad jurídica»3. Basta estudiar cualquier realidad jurídica (los bienes, los
contratos, las personas, las marcas, etc.) para percatarnos que naturalmente hay
algunos principios que la rigen y determinan.

«Principio» es lo que está al principio. De los principios generales del Derecho

derivan luego todas las normas jurídicas y todos los postulados de la ciencia. Por
ello, DE CASTRO sostiene que cumplen tres funciones: «a) ser fundamento del
ordenamiento jurídico; b) ser orientadores de la labor de interpretación, y c) servir
de fuente en caso de insuficiencia de ley o costumbre.»4 Por su parte, SÁNCHEZ DE
LA TORRE añade otras funciones, entre las cuales encontramos la «integradora» y
la «limitadora».

Nos alineamos más con FERREIRA RUBIO, que distingue cuatro funciones: «a) como
criterios informadores del total ordenamiento jurídico; b) como criterios
interpretativos; c) como criterios limitativos de los derechos, y d) como criterios
integradores.» 5

Sucintamente nos referiremos a cada una de estas cuatro funciones:

a) Los principios como criterio informador del total ordenamiento jurídico.

Coincidimos con FERREIRA RUBIO cuando afirma que «(…) detrás de cada
norma concreta de Derecho positivo hay un principio general»6. En efecto, el
fundamento último del ordenamiento jurídico son, justamente, los principios
generales del derecho.

b) Los principios como criterio interpretativo.

Para DE CASTRO los principios generales son «un tipo de exteriorización del
Derecho (…) criterios de valoración no formulados, con fuerza de evidencia
jurídica»7.

Como criterios de valoración, al momento de interpretar los artículos antes

citados habrá que hacerlo tomando en cuenta su ratio legis. Esa labor de
ahondamiento y profundización en la ratio legis de cada norma debe hacerse a
la luz de los principios generales del Derecho.

3 FERREIRA RUBIO, Delia Matilde, La Buena Fe, Madrid, 1984., p. 39.

4 DE CASTRO, Federico, Derecho Civil de España, Parte General, 3ª ed., Inst. de Est. Políticos, Madrid, 1955, t. I, p.
473.
5 FERREIRA RUBIO, op. cit., p. 52.
6 FERREIRA RUBIO, ibid., p. 39.
7 DE CASTRO, F., op. cit., pág. 459.

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c) Los principios como criterio integrador.
«Mediante la integración dice acertadamente DÍEZ PICAZO, no se trata de
establecer el significado de una norma, sino de suplir o salvar un defecto del
material normativo del que de modo inmediato se dispone.»8

Efectivamente, el constante cambio positivo en la legislación –tanto nacional

como comparada– y la imposibilidad absoluta de que el legislador pueda prever
todos los casos que de hecho suceden en la vida social, ocasiona
frecuentemente que se creen lagunas en el ordenamiento jurídico, lagunas que
pueden llenarse con las aguas puras de los principios generales del Derecho.

d) Los principios como criterio limitativo de los derechos.

Cuando SALEILLES propuso a la Comisión de Revisión del Código civil francés,
la introducción en el título preliminar del Code de un texto general que impidiera
al titular de un derecho, abusar del mismo, él había visto claramente que ello
significaba no la simple aplicación de una regla de la responsabilidad, sino un
principio general del Derecho.

En efecto, la función limitadora del ejercicio de los derechos de terceros «está

íntimamente conectado dice FERREIRA Rubio con la figura del abuso del
derecho; no consagra esa institución algo distinto de aquello que ya está
contemplado por los principios generales del Derecho»9.

Resaltamos la vinculación que tiene esta función limitadora con la función

integradora de los principios generales del Derecho. Si en un momento llegase
a faltar una norma, o si su texto no es demasiado claro, no por ello el
ciudadano está autorizado a conducirse atropellando los derechos de terceros:
el principio general de la buena fe subsanaría ese vacío legal (función
integradora), prohibiendo una actuación contra Derecho (función limitativa).

3. Clasificación de principios.
Entre los muchos principios que gobiernan nuestra ciencia, nos parece que los
fundamentales son:

1. Principio de registrabilidad.
2. Principio de la libre opción.
3. Principio de temporalidad.
4. Principio de territorialidad.
5. Principio de especificidad (o especialidad).
6. Principio de no confusión.
8 DÍEZ PICAZO, Luis, conf. Sistema de Derecho Civil, 4ª ed., Tecnos, Madrid, 1981, vol. I, p. 171.
9 FERREIRA RUBIO, op. cit., p. 56.

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 7. Principio del mínimo uso.
8. Principio de la legítima defensa marcaria.
9. Principio de la buena fe marcaria.

A continuación los analizaremos en detalle.

4. Principio de registrabilidad.10
Según este principio, sólo la marca registrada surte plenos efectos jurídicos.

Al ser la marca «aquella cosa que distingue a un producto frente al público», puede
darse el caso de que «aquella cosa» no esté registrada como marca. En otras
palabras, no hace falta el registro para que una marca sea tal. Ahora bien, de ello
no se concluye que los efectos de una marca registrada sean iguales a una que no
lo esté. El legislador ha dispuesto en la generalidad de países, que para que una
marca surta plenos efectos jurídicos previamente debe estar registrada.

Este es un principio de derecho positivo, no requerido por la naturaleza de la

marca. Sólo llega a entendérselo en toda su complejidad cuando se observa en la
historia del derecho marcario. El antiguo derecho francés consideró que una marca
pertenecía al primero que la ocupaba, de forma análoga a los derechos de autor11,
lo cual resultaba comprensible en ese tiempo, cuando las marcas eran pocas y la
práctica del registro no se había generalizado. Pero la Ley sobre Marcas de
Fábrica, Comercio y Servicio de 31 de diciembre de 1964 cambió radicalmente el
sistema: confirió nuevos derechos al titular de la marca y estableció nuevas
presunciones de legitimidad, las cuales sólo eran posibles de conferir –en buena
lógica jurídica– a quien había registrado su marca. No se podía tratar igual a los
desiguales; no se podía dar los mismos efectos jurídicos a una marca no
registrada, que a una que sí lo estaba.

En países como Alemania e Italia se ha considerado que una marca notoria no

registrada podía oponerse o impugnar una marca posteriormente registrada.12 Ello
no constituye una excepción al principio de la registrabilidad. Obsérvese que la
marca notoria no surte plenos efectos jurídicos: por ejemplo, no se presume

10 No se confunda el lector con el principio atributivo del Derecho de Marcas, que se encuentra comprendido, a
nuestro juicio, en este gran principio. Por el principio atributivo se reputa titular de una marca (registrada) a quien la
haya registrado. El principio de registrabilidad observa no sólo la titularidad, sino todos los derechos que nacen a
partir del registro.
11 La Ley Francesa de Marcas de 1857 no lo formulaba de modo expreso. No obstante, los tribunales y la doctrina

rápidamente se inclinaron a dar su derecho de uso al primero que la ocupaba, como en el caso de los derechos de
autor.
12 La excepción ha sido recogida en nuestra Ley de Propiedad Intelectual ecuatoriana (LPI). Tanto los titulares de las

marcas notorias, como los de las de alto renombre, no necesistan registrarlas para hacer valer sus derechos. Cfr.
LPI, artículo 196, lits. d) y e).

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legítima, sino que hay que probar que la marca es efectivamente notoria13. La
plenitud de los efectos solamente devienen con el efectivo registro de la marca.

La ratio del principio nace más del Derecho del Consumidor que del de Marcas,
pues lo que el legislador intenta precautelar con el registro es el derecho a la no
confusión del público (corolario del derecho a la información), más que el derecho
del titular de la marca a la misma. No obstante, ambos derechos se erigen como
cofundamento de éste principio. Bien se sabe, que el registro beneficia tanto al
consumidor, como al titular de la marca.

5. Principio de la libre opción.

Por este principio, uno es libre de optar por el registro de cualquier marca.

Son fundamento de este principio básicamente dos derechos: primero, y de forma

evidente, el derecho general a la libertad del hombre, y luego el derecho a la
información, que entre sus facultades consta la de difundir o manifestar las ideas,
opiniones o conceptos que uno tenga, entre las cuales consta el derecho a la
propaganda.14

Pero como nuestro derecho termina donde comienza el del otro, la libertad
otorgada por este principio tiene una limitante15: la colisión de derechos. No se
puede registrar una marca en desmedro del derecho de un tercero. Al ser la marca
un tipo de información, tiene las limitantes propias del derecho de la información:
no se puede registrar una marca injuriosa, ni una que atente contra la honra,
intimidad o buena imagen de otro, ni que desinforme (confunda), ni en desmedro
de las buenas costumbres…16

Conocido es que tampoco se pueden registrar los signos con bajo o nulo nivel
distintivo17, o que puedan inducir al público a una confusión18. Esto no constituye
una excepción al principio de la libre opción, sino una confirmación de él. En

13 Prueba de ello es el tratamiento siempre excepcional que dan las leyes a este tipo de marcas. Cfr. LPI, artículos
197 y 198; Decisión 486, artículos 224 a 236.
14 Las facultades otorgadas por el derecho de la información son tres: la de recibir información, la de investigarla y la

de difundirla. Cfr. BEL MALLEN, Ignacio, CORREIDORA Y ALFONSO, Loreto, COUSIDO GONZÁLEZ, María y GARCÍA SANZ,
Rosa, Derecho de la Información, Colex, Madrid, 1992, t. I, pp. 111 a 115.
15 En estricto derecho el principio no tiene verdaderas «excepciones». La colisión de derechos no es una

«excepción» al principio de la libre opción, sino una limitante, pues la libertad de la que se habla no es una libertad
sin contenido, como el libertinaje. La libertad debe entenderse siempre dentro del marco de la responsabilidad, que
mira siempre al derecho de los demás. Consecuentemente, el principio de la libre opción es un principio cuya
eficacia es limitada (lo limitan los derechos de los demás), pero no tiene excepciones.
16 Cfr. DESANTES GUANTER, José María, BEL MALLEN, Ignacio, CORREIDORA Y ALFONSO, Loreto, COUSIDO GONZÁLEZ,

María y GARCÍA SANZ, Rosa, Derecho de la Información, Colex, Madrid, 1994, t. II.
17 Como colores considerados aisladamente, o denominaciones genéricas. Cfr. LPI, artículos 194 y 195, lits. a), b),

d), e) y f).
18 Cfr. LPI, artículos 195, 196 y 199.

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efecto, por este principio se puede registrar «cualquier marca», y algo que carece
de nivel fuerza distintivo naturalmente no es en marca, pues le falta un elemento
de la esencia: la fuerza distintiva.19

La prohibición general de registrar signos idénticos o similares a las marcas ya

registradas tiene dos fundamentos: a) se prohibe porque existe colisión de
derechos donde el derecho que prevalece es el del que registró la marca con
anterioridad; y, b) también se prohibe porque al ser idéntico o similar a la marca, el
signo que se pretende registrar carece de fuerza distintiva.

6. Principio de temporalidad.
En su peregrinar por esta tierra el hombre está condicionado a vivir dentro de dos
elementos naturales que lo limitan: el tiempo y el espacio. Al ser la marca un
producto proveniente del querer del hombre, también ha quedado sometida a las
mismas leyes. La marca no es un derecho ab eterno. Su duración depende de las
leyes de cada país y de la voluntad de su titular.

La vida efímera de la marca es un principio de Derecho natural. Pero la cantidad

de años por los que se prolonga este derecho subjetivo es, mas bien, de orden
convencional: el legislador puede ampliar o reducir el plazo de su vigencia por la
vía del derecho positivo (cinco, diez, quince años…), y el titular puede renovarlo si
lo desea. Una vez pasado el tiempo, la marca caduca.

7. Principio de territorialidad.
De igual forma que el tiempo, el espacio también es un limitante natural de la
marca. Una marca no es un derecho oponible universalmente, no es un derecho
que podemos hacer valer tan fácilmente erga omnes en cualquier lugar del mundo.

Al ser un elemento substancial de la marca el público, y siendo el público un sujeto

pasivo que se asienta en un territorio, los efectos jurídicos que emanan de una
marca –registra o no– siempre se circunscribirán a un territorio determinado. Esta
regla aplica tanto a las marcas comunes, como a las notorias o de alto renombre.

El registro de una marca consolida el derecho sobre ella en el territorio del país en
donde se registró, y a fortiori en los territorios hasta donde se extienda la pipe line.
Adicionalmente, por el principio de buena fe se podrá extender en el tiempo y en el
espacio su ámbito de acción, pero no nos adelantemos.

19 En realidad estamos ante una marca «inexistente», la cual por «inexistente» no se puede registrar. Como
habíamos dicho en el punto 1, los elementos esenciales de la marca son cuatro: a) que exista una cosa; b) que
distinga; c) a un producto; d) frente al público. En el caso de un signo similar o idéntico, falta el segundo elemento.

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Las marcas notorias y las de alto renombre alcanzan un alto grado distintivo en
públicos que no se circunscriben a un territorio determinado. Por ello, es de justicia
que el legislador reconozca legalmente esos efectos que naturalmente se dan20.

8. Principio de especificidad (o especialidad).

Existe también una limitante de orden intelectual: las marcas se registran en una
clase específica.

El principio de especificidad es inherente a la marca. Como dice FERNANDEZ-

NOVOA, «la marca no estriba en un signo abstractamente considerado, sino que es
un signo puesto en relación con una o varias clases de productos o servicios.
Paralelamente, el derecho sobre la marca no recae sobre un signo per se, sino
sobre un signo puesto en relación con una o varias clases de productos o
servicios.»21 Cada marca naturalmente hace relación a un producto. En otras
palabras, es de la naturaleza que una marca proteja un producto o servicio
determinado.

La consecuencia más palpable de éste principio es que distintos titulares pueden

registrar marcas iguales, en diferentes campos. Por ejemplo, el registro de una
marca destinada a proteger pasteles no impide el registro de otra que proteja
herramientas electromecánicas.22 Si los productos son diferentes, naturalmente las
marcas también lo serán.23

Sin embargo, este principio de ninguna manera puede desentenderse del

siguiente. Sin el principio de la no confusión, el principio de la especialidad
carecería de su mismo fundamento24. Consideramos que un adecuado balance
entre ambos principios pacificará algunos desatinos que se dan en la
jurisprudencia25 y en ciertas legislaciones.26

9. Principio de la no confusión.
Por principio, una marca no puede causar confusión de ningún tipo.

20 Cfr. LPI, artículo 196, lits. d) y e) y 200.

21 FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos, op. cit., p. 278.
22 Como es sabido, la clasificación de productos y servicios que comúnmente se utiliza en el ámbito internacional es

la de Niza del 15 de junio de 1957, con sus actualizaciones y modificaciones.

23 Volvemos a los elementos de la esencia: a) cosa, b) que distingue, c) un producto, d) frente al público. Si uno de

los cuatro elementos cambia –en este caso, el producto– la marca será sustancialmente distinta.
24 El fundamento de todos los principios marcarios, como se dijo en el punto 1, es la naturaleza de la marca. Para

que una marca sea tal, debe tener fuerza distintiva. Luego, en puridad jurídica, no cabe llevar el principio de la
especialidad hasta el extremo de transgredir del principio de no confusión, pues no se estaría protegiendo una
marca sino algún otro interés no jurídico.
25 Cfr. Jurisprudencia española, p. 279.
26 Cfr. Derecho Uniforme de Marcas de Benelux, donde no se aplica la regla de la especialidad.

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Si una marca no se diferencia de otra (confusión marcaria) entonces no hay marca,
pues, para que exista, debe tener «fuerza distintiva». Pero si una marca confunde
al público acerca del origen del producto, de sus calidades, etc. (confusión
informativa) entonces sí hay marca, pero nula, por desinformación27 y 28.

En consecuencia, no debe registrarse el signo que genera un significativo riesgo

de confusión en el público, fundamentalmente por dos razones: por el derecho del
titular a la individualización de su producto, y por el derecho del consumidor a no
ser confundido.

Por el principio de la especialidad, cuando se solicita el registro de dos signos

iguales en dos clases distintas, no suele haber riesgo de confusión. No obstante,
de existir tal riesgo (v. gr. los generados por una marca notoria cuya fuerza
distintiva ha rebasado su clase original), entonces la protección que se confiere a
la marca registrada traspasa los límites de la clase donde se registró, y su titular
puede oponerse o impugnar el registro del signo que causa la confusión.

Por el principio de especialidad cada marca se relaciona con un producto; por el de

no confusión se determina el grado de protección efectiva de la marca.

9. Principio del mínimo uso.

Este principio exige que una marca se use mínimamente.

Su fundamento vuelve a ser la naturaleza de la marca: una marca no usada, es un

signo sin producto, sin público y, consecuentemente, sin fuerza distintiva. Si nunca
se la usó, entonces se trata de una marca inexistente; si alguna vez se la usó, pero
dejó de usárselo, es una marca disuelta. Por eso, la disolución opera ipso facto,
aunque los efectos jurídicos se generen ipso iure en una fecha determinada, y la
declaración de la caducidad sea realizada con posterioridad.29

¿Qué tipo de uso es exigible? El mínimo, el que permita que el público asocie el
signo con el producto, es decir, que se den los cuatro elementos de la marca. Por
ejemplo, puede realizarse una propaganda masiva de un gato–robot que aún no se
27 Habíamos expresado que la marca es también una «información». Al serlo, también está regulada bajo las reglas
del Derecho de la Información, entre las que está la prohibición de desinformar. Cfr. DESANTES GUANTER, José
María, op. cit.
28 Cfr. LPI, artículo 195, 199 y 196, lits. f) y h); Decisión 486, artículos 135, 201 a 220; sobre la confusión con billetes

o monedas Vid. Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado, artículo 6; sobre la confusión con el signo de la
Cruz Roja Vid. Convenio de Ginebra para aliviar la suerte que corren los heridos y los enfermos de las Fuerzas
Armadas en campaña, artículo 53.
29 En legislaciones como la española la ley dispone que a los cinco años de no uso la marca caduca ipso iure. Ello

es una consecuencia de la realidad natural de la marca, que ipso facto ha caducado ya. El legislador está facultado
para determinar el plazo de exigibilidad del mínimo uso; no obstante, es de naturaleza que para que una marca sea
tal, debe usarse… ¿Cuánto tiempo? El que razonablemente estime el legislador de cada país.
En nuestro país son tres años necesarios para cancelar la marca. Cfr. LPI, artículo 220; Decisión 486, artículo 165.

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ha fabricado pero que «próximamente aparecerá»; como se dan todos los
elementos de la marca (signo, distintivo, de un producto, frente al público),
entonces nos encontramos verdaderamente ante una marca. Ciertamente el gato–
robot todavía no existe físicamente, pero nadie puede negar que el público tiene en
su mente «un producto» determinado. Esa existencia intelectual del producto en la
mente del público basta –a nuestro juicio– para configurar el mínimo uso.30

Ahora bien, acertadamente la doctrina ha precisado que el prototipo de «mínimo

uso» es la puesta en disposición del público del producto o servicio.31 Coincidimos
con esta tesis, pues al poner a disposición del público un producto se aumenta la
fuerza distintiva de la marca: el signo termina relacionándose con algo que el
público conoce mejor (el producto).

Por último, escuetamente anotamos que si relacionamos este principio con los
demás, pronto descubriremos diversas e interesantes conclusiones. Por ejemplo,
el principio de territorialidad determina la cuantía del «mínimo uso»: la impresión
de mil ejemplares de una revista nacional, puede bastar en un país pequeño que
tenga tres millones de habitantes, pero no en uno que tenga doscientos. Sobretodo
vale relacionar este principio con el que exponemos a continuación.

10. Principio de la legítima defensa marcaria.

Todo el que tiene un derecho también derecho a defenderlo.

La legítima defensa fue primeramente proclamada para amparar el más obvio y

fundamental de todos los derechos, sin el cual no hay derecho alguno: el derecho
a la vida. Posteriormente se traspasó al ámbito procesal y a otras ramas del
derecho, como a la marcaria.

La existencia de este derecho no es cuestionada, lo que se cuestiona es su límite.

¿Qué medidas puede utilizarse para la defensa? La respuesta la partimos en dos:
si no hay colisión de derechos, es permitido utilizar cualquier medio de defensa
lícito (acciones administrativas, judiciales, amonestaciones hechas por escrito,
etc.); si la hay, entonces la respuesta se complica y se entra a una larga casuística.
En principio, la protección de un derecho no puede llegar al extremo de transgredir

30 Por las razones expuestas, no compartimos el criterio de ciertos sectores de la doctrina que otorgan modestos
efectos al uso publicitario de la marca.
Resulta más obvio lo dicho cuando lo que se protegen son servicios. Supongamos que una Firma muy especializada
registra como marca un signo que protege sus servicios de consultoría, y hace una fuerte publicidad de ellos. Por los
altos precios, y el reducido público al que está destinado, en cinco años de propaganda no le llega ni un cliente.
¿Podemos acaso decir que su marca ha caducado por inexistencia del servicio que nunca se dio?
31 Para FERNANDEZ-NOVOA el prototipo de «acto de uso relevante» es la venta del artículo de marca [op. cit., p. 412].

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otro derecho de mayor jerarquía, como los derechos naturales del hombre; a lo
sumo se sacrificará un derecho del mismo orden32.

Al fundamentarse la marca registrada en el derecho positivo33 –no en la realidad de

su naturaleza– consideramos posible registrar «marcas defensivas»34, al menos,
mientras no se lo prohiba expresamente35. Por el principio de especialidad una
marca debe registrarse en una clase; no obstante, para evitar una posible
confusión (por el principio de la no confusión) un empresario podría legítimamente
solicitar la defensa de su marca, registrándola adicionalmente en una categoría
que proteja productos similares. En este caso lo que se defiende es la fuerza
distintiva de la marca.

Por esta misma razón se protege de manera excepcional a la marca renombrada,

para evitar la confusión del público y la disolución del derecho de su titular (por la
pérdida de la fuerza distintiva de la marca): aunque esté registrada en una sola
clase, su titular puede oponerse a que otro registre el mismo signo en las demás
clases. Y es también esta es la razón por la que el titular de una marca puede
oponerse al registro de una marca parecida (no idéntica) en su misma clase.

Lo mismo se dice de las tutelas administrativas y judiciales, en donde se pueden

hasta confiscar los bienes que violan el Derecho de Marcas. Como en los casos
anteriores, se precautela el derecho a proteger la fuerza distintiva del producto y,
concomitantemente, se evita la confusión del público.

11. Principio de la buena fe marcaria.

La buena fe es uno de los más importantes principios generales del Derecho.
Corolario del principio general es la buena fe marcaria, que empapa todos y cada
uno de los actos, procesos y hechos jurídicos que trata nuestra rama y sus
relacionadas (derechos de autor, derecho de la información, derecho informático,
etc.). La buena fe debe observarse en el registro de toda marca, en el de los
nombres de dominio, en un convenio de no oposición, en el uso de marcas no
registradas, en el uso de marcas registradas… en todo acto, en todo contrato, en
cualquier país, en cualquier momento… haya o no ley, exista o no disposición a
favor o en contra… es un principio general del derecho y debe observarse.

32 Como en el caso del derecho a la vida, es permitido matar cuando la vida propia está en juego (legítima defensa
del derecho a la vida).
33 Vid. Principio de registrabilidad, donde explicamos su fundamento.
34 Las marcas «defensivas» son las que un empresario registra con el único objeto de ampliar el ámbito de

protección de otra marca que le pertenece.

35 Cfr. Decisión 486, artículo 165, inc. 3º y LPI, artículo 221, que hablan sobre el uso de las marcas que protegen

varios productos o servicios. En principio, la misma ratio debería aplicarse a las marcas defensivas.

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¿Qué es la buena fe? Allá por el siglo I antes de Cristo, el más grande de los
abogados que Roma ha tenido en su milenaria existencia, Marco Tulio CICERÓN (
43 a.C.), sabiamente dijo: «no tenemos nosotros una idea justa y clara de lo que es
verdadero derecho y justicia; nuestras leyes no son más que imágenes y sombras,
pero ¡ojalá las guardáramos! Porque son sacadas de los mejores ejemplos de la
verdad y de la naturaleza. ¿Qué fórmula más estimable que ésta: ‘conviene obrar
bien y sin fraude, como se acostumbra entre los buenos’? (…)»36.

WINDSCHEID se refiere a la buena fe como la «honesta convicción» en el obrar;

BONAFANTE la contrapone al dolo, entendiéndola como «la ausencia de mala fe».
MONTES dice aún más, y la define como «la rectitud y honradez en el trato y que se
traduce en un criterio o manera de proceder al que las partes han de ajustarse en
el desarrollo de sus relaciones jurídicas, y en la celebración, interpretación y
ejecución de los contratos.»37

La aplicación de este principio general del derecho es amplísima y resuelve

enmarañados dilemas: ¿cómo anular el registro una marca hecho de mala fe sin
tener una marca notoria registrada en el país? ¿cómo hacer prevalecer el derecho
que confiere una marca sobre el doloso registro de un nombre de dominio hecho
en un Estado donde la marca no estaba registrada? ¿cómo impugnar una marca
registrada a sabiendas de que un tercero tenía ese signo por nombre comercial?
¿cómo hacer valer los derechos que confiere una marca fuera del país donde fue
registrada? ¿Es esto posible? ¿o hay que resignarse? Los más complicados
problemas no suelen estar resueltos por las leyes de los Estados; en esos casos,
solamente nos queda asirnos a los principios generales del Derecho.

Concluimos este artículo citando las palabras de FERREIRA RUBIO. Aunque larga es
la cita, bien vale reproducirla: «la mención de la buena fe como factor de limitación
ofrece al jurista práctico, en especial al juez, un elemento de múltiples y variadas
connotaciones, una vía directa para llegar a la solución de conflictos, sin tener que
transitar oscuros e intrincados cuando no laberínticos senderos normativo-
positivos. Mucho se ha criticado a la dogmática, y a los juristas en general, por su
afecto a la retórica; pensamos que más que retoricismo, es el afán desmedido de
no apartarse un ápice del frío texto legal, lo que hace que el abogado o el juez
argumenten con las normas hasta lograr combinarlas de forma tal que el resultado
sea lo más valioso posible. No es menester ese rodeo cuando se cuenta con la
buena fe como principio rector; y, si contamos con normas expresas al respecto,
con mayor razón.»38

36 CICERÓN, Marco Tulio, De Officiis, 3ª ed., Porrúa, México, 1978, Libro III, cap. XVII, pág. 83.
37 MONTES, V., Comentarios a las reformas del Código Civil, Tecnos, Madrid, 1977, t. I, p.363.
38 FERREIRA RUBIO, op. cit., p. 325.

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