TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 012-IP-2005

Interpretación prejudicial del artículo 134 de la Decisión 486 de la

Comisión de la Comunidad Andina, e interpretación de oficio del
artículo 136 literales a) y h) de la misma Decisión, con fundamento
en la consulta formulada por el Tribunal Distrital Nº 1 de lo
Contencioso Administrativo, con sede en Quito de la República del
Ecuador. Expediente Interno Nº 9657-LP. Actor: LORD JHON (UK)
LIMITED. Marca: “LONSDALE”.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los nueve días del

mes de marzo del año dos mil cinco; en la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por
el Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo, con sede en Quito de la República
del Ecuador.

Magistrado consultante: doctor Víctor Terán Martínez.

VISTOS:

Que la solicitud de interpretación prejudicial, se ajusta a las exigencias del artículo 33 del
Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto, por lo que su admisión a trámite fue
considerada procedente, mediante auto de fecha 11 de febrero del 2005.

1. Antecedentes.

El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como

antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

1.1. Las partes:

Demandante: LORD JHON (UK) LIMITED.

Demandado: DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

PRESIDENTE DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD
INTELECTUAL.
PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO.

Tercero Interesado: LONSDALE ESPAÑA MONTSE S.L.

1.2. La demanda:

Solicita la nulidad de la Resolución Administrativa Nº 980209, dictada por el Director Nacional

de Propiedad Industrial, con fecha 15 de mayo de 2002, que negó el registro de la marca
“LONSDALE”.

La Sociedad LORD JHON (UK) LIMITED solicitó el 1 de febrero de 2001 el registro del signo
LONSDALE, para identificar productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación
Internacional de Niza. En la demanda se menciona que ha obtenido el registro del signo
LONSDALE en varios países del mundo y que es su legítimo propietario, por lo que en estricto
derecho corresponde se le otorgue el registro en el Ecuador; además, que el propósito de su
solicitud de registro es ampliar su derecho ya existente.
 -2-
Expresa que la Sociedad LORD JHON (UK) LIMITED es famosa y notoriamente conocida en
varios países del mundo, contando con la preferencia del público consumidor y que en Europa,
otras compañías han tratado de apropiarse del signo LONSDALE, y hace mención a un caso
ocurrido en España en donde el litigio concluyó satisfactoriamente para los intereses de la
Sociedad LORD JHON (UK) LIMITED.

LONSDALE ESPAÑA MONTSE, S.L. presentó oposición en contra de la solicitud de registro de

la Sociedad LORD JHON (UK) LIMITED, con fundamento en que posee solicitudes prioritarias
de la marca LONSDALE LONDON en Ecuador y en otros países.

1.3. La contestación a la demanda.

La Dirección Nacional de Propiedad Industrial, contesta a la demanda expresando que luego de

revisar sus archivos ha podido constatar que por medio de Resolución de fecha 8 de abril del
2002, concedió a nombre de PROMOCIONES CEPISAL S.L. el registro de la marca
LONSDALE LONDON Y DISEÑO, para productos comprendidos dentro de la clase 25; y que
desde el punto de vista gráfico - visual, fonético - auditivo y conceptual, el signo solicitado
LONSDALE es muy semejante a la marca previamente registrada, por lo que la coexistencia en
el mercado de estos dos signos induciría a error y confusión a los consumidores.

El Instituto Ecuatoriano de Propiedad Industrial IEPI, contesta a la demanda, negando los

fundamentos de hecho y de derecho de la presente causa.

La marca LONSDALE posee el registro del referido signo en varios países del mundo pero en
ninguno de la Comunidad Andina, y en el proceso interno no ha demostrado que goza de la
calidad de notoria. Sobre este punto, expresa que la protección de una marca existe a partir del
registro en el país en donde se concede, en virtud del principio de territorialidad, y que la única
excepción se da en el supuesto de que la marca sea notoria. Aclara que cada derecho nacional
de marca, se somete a la ley nacional correspondiente con una protección limitada al territorio
del correspondiente Estado.

En calidad de tercero interesado contesta a la demanda la Compañía LONSDALE ESPAÑA BY

MONTSE S.L., y explica que ante la solicitud de registro del signo LONSDALE presentó
oposición basándose en aspectos como: sus derechos adquiridos sobre la marca LONSDALE
LONDON para identificar productos de la clase 25, en Ecuador, Bolivia, Venezuela, Colombia y
Perú; la notoriedad de la marca de su titularidad; y, la falta de distintividad del signo LONSDALE
con respecto a su marca registrada.

El tercero interesado propone como excepción la falta de legítimo contradictor.

2. Competencia del Tribunal.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía

prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el
fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

3. Normas del ordenamiento jurídico comunitario a ser interpretadas.

En vista de que en el mes de febrero de 2001 se presentó la solicitud de registro de la marca

LONSDALE se encontraba en vigencia la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina,
no se realizará la interpretación del artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo
de Cartagena solicitado por el consultante.

Se interpretará el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina,

solicitado, y de oficio por ser pertinente dentro del tema planteado, el artículo 136, literales a) y
h) de la misma Decisión.
 -3-
A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas.

Decisión 486

Artículo 134

“A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea

apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán
registrarse como marcas los signos susceptibles de representación
gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una
marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas,

retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

c) los sonidos y los olores;

d) las letras y los números;

e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;

f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;

g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los

apartados anteriores.”

(…)

Artículo 136

“No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el

comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular
cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada

para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o
servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de
la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;”

(...)

“h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o

transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente
conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los
productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese
susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese
tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del
prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor
comercial o publicitario.”
 -4-
4. Consideraciones.

La presente interpretación se referirá, de manera principal a los siguientes temas: requisitos

para el registro de marcas; irregistrabilidad de signos por identidad o similitud; la marca
notoriamente conocida y prueba de tal calidad; reglas para el cotejo de los signos; comparación
entre marcas nominativas y mixtas.

4.1. Requisitos para el registro de marcas.

Dentro del mercado actual en el que se ofertan toda clase de productos y servicios, la marca es
un elemento indispensable para el comercio, y un medio adecuado de información que facilita la
elección al momento de realizar una compra. La marca es un mecanismo que facilita la
búsqueda que realiza el consumidor en el mercado y al mismo tiempo representa un incentivo
para que el empresario ofrezca mejores condiciones en cuanto a calidad, precio o cualquier otro
aspecto, que le permita dejar en la mente del consumidor una cierta sensación de satisfacción,
que empuje a este último, a reiterar la compra de un producto o servicio identificado con la
marca que antes adquirió y resultó de características convenientes a sus necesidades.

Al respecto Manuel Aréan Lalín expresa que: “...la marca se constituye en un mecanismo de
diferenciación y, con ello, de identificación de los productos o servicios que pueden ser
reiteradamente reconocidos. Se erige, así, en pieza clave para el favorecimiento de la
transparencia del mercado y el sostenimiento de una competencia basada en las propias
prestaciones: en el esfuerzo desplegado, en los recursos invertidos y, en definitiva en los
resultados alcanzados por cada operador económico.” (“INDECOPI & ORGANIZACIÓN
MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. OMPI”. 1er. Congreso Latinoamericano sobre la
protección de la Propiedad Industrial. “LOS RETOS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN EL
SIGLO XXI.” Primera Edición. Editado por INDECOPI & OMPI. Lima. 1996. Pág. 178).

Julio Pascual y Vicente, define a la marca como: “Distintivo o señal que una empresa pone a
sus productos para diferenciarlos de los demás y cuyo uso pertenece a aquélla en exclusiva. La
protección legal de la marca se asegura mediante su inscripción en los registros administrativos
competentes...” (PASCUAL Y VICENTE Julio. “DICCIONARIO DE DERECHO Y ECONOMÍA DE
LA COMPETENCIA EN ESPAÑA Y EUROPA”. Primera Edición. 2002. Editorial Civitas. Pág.
260).

Marco Matías Alemán indica que las marcas “consisten en signos utilizados por los empresarios
en la identificación de sus productos o servicios, a través de los cuales buscan su diferenciación
e individualización de los restantes empresarios que se dediquen a actividades afines.” 1

La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, vigente desde el 1 de diciembre del

2000, en su Título VI, trata acerca de las marcas, incluyendo algunas importantes variantes con
respecto de lo señalado por la Decisión 344.

El artículo 134 de la Decisión 486, de inicio, define de manera general a la marca como
“...cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.” Luego en
siete literales, hace una enumeración no taxativa de los signos que son aptos para obtener el
registro marcario, la norma dice que pueden constituir marcas, entre otros: palabras o
combinación de palabras; imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas,
retratos, etiquetas, emblemas y escudos; sonidos y olores; letras y números; un color que se
encuentre delimitado por una forma, o una combinación de varios colores; la forma de
productos, envases o envolturas; o cualquier combinación de los signos o medios indicados
anteriormente.

Según el Régimen Común de Propiedad Industrial contenido en la citada Decisión los requisitos
para el registro de marcas son: distintividad y susceptibilidad de representación gráfica.
1
ALEMAN, Marco Matías. “NORMATIVIDAD SUBREGIONAL SOBRE MARCAS DE PRODUCTOS Y
SERVICIOS” Editado por Top Management International. Colombia. Pág. 73.
 -5-

Pese a que no se menciona de manera expresa al requisito de la perceptibilidad, es importante

destacar, que es un elemento que forma parte de la esencia de la marca. José Manuel Otero
Lastres ilustra este punto de la manera siguiente:

“...la ‘perceptibilidad’, entendida como la posibilidad de que sea recibida por los
sentidos la imagen, impresión, o sensación externa en que consiste el signo o
medio, es un requisito que ha de concurrir en todo signo o medio registrable como
marca. Lo que pasa es que se trata de un requisito implícito en el propio concepto
de marca como bien inmaterial y en el requisito de la aptitud distintiva. En efecto, el
bien inmaterial en que consiste la marca presupone la existencia de un soporte
material en el que ha de plasmarse la entidad inmaterial en que consiste el signo.
Pues bien, tal soporte material, por su propia naturaleza, es perceptible por los
sentidos. Y lo mismo cabe decir si nos situamos en la óptica del requisito de la
aptitud distintiva, ya que es intelectualmente imposible concebir un signo o medio
que tenga aptitud diferenciadora que no sea perceptible.”2

La distintividad es según la doctrina, y la jurisprudencia la función primordial de la marca, y es la

característica que permite diferenciar productos y servicios, a fin de que el consumidor los
individualice e identifique, pudiendo realizar de manera adecuada la elección de los productos
que desea adquirir.

Un signo que cumple con la calidad de ser distintivo cuenta con dos aspectos fundamentales
que son: “la capacidad intrínseca o “de individualización” y la capacidad extrínseca o de “no
confundibilidad””3 La fuerza distintiva de la marca implica que el signo por sí mismo debe tener
la suficiente capacidad para individualizar los bienes sobre los cuales se coloca y además no
debe generar confusión con respecto de otros signos registrados o previamente solicitados.

El requisito de susceptibilidad de representación gráfica del signo implica que la marca se

plasme en un sustento material que permite que quien la observe tenga una idea de la marca,
para ello es válido hacer uso de medios como: signos gráficos, figuras, o la combinación de
elementos de cualquier clase que permitan la descripción del signo. Mediante esta condición el
creador de la marca la lleva del campo subjetivo a la realidad.

En la práctica el requisito de representación gráfica, permite que se realice la publicación y el

archivo del signo solicitado ante la Oficina Nacional Competente en cada país.

La parte final del artículo 134 de la Decisión 486, expresa que en ningún caso será obstáculo
para la obtención del registro, la naturaleza del producto o servicio, para el cual se utilizará la
marca. José Manuel Otero Lastres expresa que “La registrabilidad o no habrá que referirla
exclusivamente al signo o medio de que se trate nunca al producto o servicio para el que se
solicite el registro del signo.”4

El Juez consultante debe analizar en el presente caso, si el signo solicitado para el registro,
cumple con los requisitos contenidos en el artículo 134 interpretado y si no se encuentra incurso
en alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la misma
Decisión 486.

2
OTERO LASTRES, José Manuel. “REGIMEN DE MARCAS EN LA DECISIÓN 486 DEL ACUERDO DE
CARTAGENA”. Revista Jurídica del Perú. Año LI Nº 2. Junio de 2001. Pág. 132.
3
Ibídem, pág. 129.
4
Ibídem, pág. 134.
 -6-
4.2. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Todo signo que se aspira a registrar como marca debe estar dotado de fuerza distintiva
suficiente. Permitir el registro de marcas carentes de tal característica, llevaría a crear confusión
en el mercado, además, de la posibilidad de generar perjuicios al titular de una marca
previamente solicitada o registrada, que vería afectado su derecho de uso exclusivo sobre el
signo distintivo. La Normativa Comunitaria contenida en el Régimen Común de Propiedad
Industrial, ofrece adecuada protección a la marca, impidiendo que se registren, signos en los
que no está presente el elemento distintivo.

Las posibilidades al crear un conjunto marcario, son amplísimas, pues se pueden combinar de
manera creativa diversos elementos, tanto gráficos como denominativos, con términos tomados
tanto del lenguaje común, como de la fantasía, por lo que el resultado puede ser siempre
distintivo, y no confundible a otros signos antes registrados por otros titulares.

La Oficina Nacional Competente, deberá realizar el respectivo examen de registrabilidad, en

donde se debe analizar si el signo cumple con las condiciones para el registro marcario, de
acuerdo a los parámetros establecidos por la normativa vigente en materia de marcas.

La prohibición, de registrar signos idénticos o similares a otros, evita que surjan condiciones
injustas en el mercado, y brinda una adecuada protección al derecho exclusivo de que goza el
titular de la marca y a la vez protege al consumidor para que no incurra en confusión o error al
realizar la elección de los productos que adquiere.

Un signo que no es distintivo, en relación con una marca ya existente en el mercado, tiene altas
probabilidades de ocasionar error entre los consumidores, por ello, la Norma Comunitaria ha
determinado que la sola posibilidad de confusión es suficiente para negar el registro solicitado.

La confusión generada entre las marcas es directa cuando la semejanza conduce al comprador a
adquirir un producto o un servicio, creyendo que está comprando otro; es indirecta cuando el
consumidor atribuye en forma errada a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen
empresarial común.

4.3. Reglas para el cotejo de los signos.

A fin de establecer el riesgo de confusión que pudiera generarse entre los signos enfrentados,
se debe analizar si verdaderamente existen semejanzas suficientemente capaces de inducir al
público a error, o si los signos en conflicto son los suficientemente disímiles como para que
pueden coexistir en el mercado sin ocasionar perjuicio a los consumidores y sin afectar el
derecho de exclusiva de terceros.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina reiteradamente, en sus sentencias sobre la

materia, ha mencionado las reglas que deben ser consideradas para determinar la existencia
del riesgo de confusión, las que según el tratadista Breuer Moreno expresan que:

“1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea.

3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre
las marcas.

4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto,

tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los
 -7-
signos en disputa. (“TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”,
Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y SS.)”5

La comparación de todo tipo de marcas debe realizarse a través de una visión total o de conjunto
de todos los elementos que integran a los signos cotejados, sin descomponerlos o fraccionarlos
para efectos de establecer similitud, ya que se debe realizar una observación global de todos los
factores integrantes de la marca con la finalidad de no destruir su unidad fonética, auditiva e
ideológica; la visión de conjunto se da por la impresión que el consumidor tiene sobre la misma.

Además se debe usar el método de cotejo sucesivo; no cabe realizar un análisis simultáneo dado
que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en forma
individualizada o por separado. En lo referente a la similitud general entre dos marcas, se deben
observar los elementos semejantes existentes entre ellas, para percibir el riesgo de confusión.

Es de competencia exclusiva del administrador o juez nacional, en su caso, el realizar el

examen de los signos, aplicando los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la
jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas.

4.4. La marca notoriamente conocida y prueba de tal calidad.

Se entiende como marca notoriamente conocida es aquélla que goza de gran difusión entre el
público consumidor de la clase de producto o servicio de que se trate, se ubica en un nivel superior
al que logran llegar pocas marcas por sus cualidades especiales, que les permite obtener un
alto grado de aceptación por parte del público consumidor.

La doctrina sobre el tema indica lo siguiente:

“La marca notoria que nació única y se mantuvo así debe ser protegida, ese vínculo
marca – producto no puede ser manchado, no puede ser diluido. No significa esto el
crear un monopolio, como señala Schechter, todo lo que el demandante pide en
esos casos es la preservación de un valioso aunque posiblemente invisible eslabón
entre él y su consumidor, que ha sido creado por su ingenio y el mérito de sus
productos o servicios” (OTAMENDI Jorge, “DERECHO DE MARCAS”. Lexis Nexis.
Abeledo Perrot. Buenos Aires. Cuarta Edición, 2002. Pág.255).

“Las llamadas marcas notorias han merecido tradicionalmente, una protección

especial, en la medida en que respecto de ellas resulta factible el aprovechamiento
del prestigio ajeno. La notoriedad debe beneficiar a quien la ha obtenido con su
esfuerzo o ingenio, pero no a quienes la utilizan parasitariamente en productos o
servicios que no pertenecen al mismo fabricante o prestador que consiguió la
notoriedad.” 6

Por su naturaleza, esta clase de marcas, goza de especial protección, ya que no se encuentra
limitada por los principios de especialidad y de territorialidad, que se aplican de modo general
en el caso de las marcas comunes, la protección que se le brinda a esta clase de marca se
dirige a prevenir que otra marca aproveche indebidamente el carácter distintivo o el prestigio de
aquélla que goza del carácter de notoriedad.

La Normativa Comunitaria Andina brinda amplia protección a los signos distintivos que posean
el carácter de notoriedad, de tal modo que se impide la reproducción, imitación, traducción o
transcripción de un signo notorio en el país donde se solicita el registro o en el comercio

5
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia del 10 de abril del 2002. Proceso Nº
01-IP-2002. Marca: “JOHANN MARIA FARINA”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Nº 633 de
17 de enero de 2001.
6
ZUCCHERINO, Daniel. “MARCAS Y PATENTES EN EL GATT” Editado por Abeledo Perrot. Buenos Aires.
1997. Págs. 130 y 131.
 -8-
subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, siempre y cuando la marca que se pretende
registrar pueda generar confusión con otra notoriamente conocida.

Quien alega la notoriedad de la marca deberá probar tal calidad, es importante señalar que a fin
de probar la notoriedad de la marca, es factible hacer uso de los diferentes medios probatorios
disponibles en el respectivo sistema judicial nacional y que las pruebas aportadas deben ser
valoradas por el administrador o juez competente, como en todo proceso, de acuerdo a la sana
critica; el determinar si la marca posee la calidad de notoria o no, es un aspecto que debe ser
analizado cuidadosamente por la autoridad nacional competente, ya que tal calificación será la
base jurídica para que el signo registrado goce de una protección especial dentro del sistema
marcario.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en sentencias anteriores ha manifestado lo

siguiente dentro del tema:

“Para que una marca sea considerada notoria debe por lo menos cumplir, según
criterios doctrinales generalmente aceptados, con uno de estos factores:

 Manejar un amplio despliegue publicitario que hace que la marca sea conocida
en un alto porcentaje de la población en general.

 Gozar de un uso intensivo y aceptación, lo que produce que la marca sea

difundida entre un gran número de consumidores, según sea el carácter más o
menos masivo del producto.

 Poseer trascendencia en la rama comercial o industrial en la que se encuentra.

Su sola mención debe provocar en el público una asociación directa con el

producto o servicio que identifica.” 7.

4.5. Comparación entre marcas nominativas y mixtas.

La marca mixta, se compone de un elemento denominativo, es decir, una o varias letras y un

elemento gráfico que puede constar de una o varias imágenes; presenta un elemento principal y
un accesorio; en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más
característico o determinante, sin embargo en algunos casos se le reconoce prioridad al
elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color, y otros aspectos que en un momento dado
pueden ser definitivos.

La marca denominativa o verbal utiliza un signo acústico o fonético y está conformada por una o
varias letras que integran un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual. Dentro
de éstas se encuentran las llamadas marcas sugestivas y marcas arbitrarias.

A fin de decidir acerca de la posibilidad de registro de un signo, que tenga similitud con respecto
de una marca registrada, o previamente solicitada, el examinador deberá realizar entre ellos
una comparación, para determinar el grado de semejanza existente y si el registro del nuevo
signo, pudiese tener implicaciones respecto de un signo registrado o previamente solicitado.

En la comparación de marcas mixtas con denominativas el examinador, con el fin de determinar

el riesgo de confusión que pudiera existir, debe analizar si existen semejanzas suficientes
capaces de inducir al público a error, o si son tan disímiles que pueden coexistir en el mercado
sin generar perjuicio a los consumidores y sin afectar el derecho de exclusiva de terceros. Al
respecto el Tribunal ha señalado:

7
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 13 de marzo del 2003. Proceso Nº
09-IP-2002. Marca “UBS UNION BANK OF SWITZERLAND”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena Nº 777 de 27 de marzo del 2003.
 -9-
“La Doctrina ha contribuido a estructurar criterios para afirmar la existencia o no de
confusión resultante en la comparación entre marcas mixtas y denominativas. El
siguiente concepto de Aldo Cornejo es ilustrativo al respecto, cuando dice que: “En
este caso se efectuará el examen, atendiendo fundamentalmente al aspecto
nominativo de las marcas. Si ellos son semejantes entonces las marcas son
confundibles. Este proceder está arreglado al principio según el cual la
confundibilidad hay que apreciarla en base a los elementos semejantes y no a los
desemejantes. Igualmente no debe olvidarse la importancia de la palabra como
elemento principal para determinar la confundibilidad o no entre las marcas en
litigio””.8

Al comparar una marca mixta y una denominativa, la doctrina ha manifestado que el elemento
denominativo generalmente sobresale sobre el gráfico, la razón de ser de este principio está en
que, al solicitar el producto identificado con la marca generalmente se hace uso de la palabra,
por lo que el elemento gráfico ostenta menor importancia frente a la denominación.

En vista de las consideraciones anteriores,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA,

C O N C L U Y E:

PRIMERO: Según el Régimen Común de Propiedad Industrial contenido en la Decisión 486,

un signo es registrable como marca cuando es apto para distinguir productos o
servicios en el mercado, es susceptible de representación gráfica y no se
encuentra incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en
los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

SEGUNDO: No son registrables como marcas los signos que en relación con el derecho de
terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada o
registrada para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios
respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

TERCERO: La marca notoriamente conocida se caracteriza por sus atributos específicos, así
como por la difusión y reconocimiento logrados en el mercado entre los
consumidores del producto o del servicio que protege, esta clase de marca,
cuando el atributo de notoriedad ha sido probado, goza de especial protección
que no se limita por los principios de especialidad y territorialidad.

CUARTO: Al realizar la comparación de una marca mixta y una denominativa, la doctrina ha

manifestado que el elemento denominativo generalmente sobresale frente al
gráfico, por lo que éste ostenta, por lo general, menor importancia frente a la
denominación.

QUINTO: El examinador deberá al momento de evaluar la solicitud del registro de una

marca, seguir las reglas establecidas para el cotejo de los signos que la doctrina
y la jurisprudencia han establecido y de esta manera, evitar cualquier riesgo de
confusión.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la

Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno 9657-
LP, deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las
prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

8
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIIDAD ANDINA. Sentencia del 27 de noviembre de 2002.
Proceso Nº 101-IP-2002. Marca: “COLA REAL + gráfica”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
Nº 877 de 19 de diciembre de 2002.
 - 10 -
Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría
General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena.

Moisés Troconis Villarreal

PRESIDENTE

Walter Kaune Arteaga

MAGISTRADO

Rubén Herdoíza Mera

MAGISTRADO

Ricardo Vigil Toledo

MAGISTRADO

Olga Inés Navarrete Barrero

MAGISTRADA

Patricio Peralvo Mendoza

SECRETARIO (a.i.)

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel

copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.-

Mónica Rosell
SECRETARIA