Las marcas de las empresas en quiebra: consecuencias de la falta de uso y de

renovación

Gabriel Martínez Medrano - Gabriela Soucasse

I. Introducción
II. Aclaración preliminar
III. La obligación de usar la marca y la caducidad por falta de uso
IV. Falta de renovación de las marcas

I. Introducción

El fallo cuyo comentario abordamos resuelve un conflicto por oposición entre Peñaflor S.A., quien
solicitó unas marcas compuestas por una letra T con una tipografía especial y Bodegas y Viñedos
Talacasto s/quiebra, quien se opuso en virtud de marcas que al momento de la sentencia se encontraban
vencidas en el registro y que no habían sido objeto de uso en los últimos cinco años.

Tanto la sentencia de primera instancia como la de la Cámara resolvieron que las marcas vencidas y sin
uso de Talacasto eran suficientes para fundar la oposición al registro intentado por Peñaflor, declarando
entonces fundada la oposición y otorgando al síndico de Talacasto un plazo de sesenta días para que
procediera a reinscribir las marcas vencidas en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial.

Talacasto es una empresa quebrada, integrante del llamado Grupo Greco, cuya quiebra dio lugar, según
señala la sentencia, al dictado de una legislación especial (ley 22334) (LA 1980-B-1604).

El fallo de Cámara tiene varias aristas, pero en este comentario nos queremos detener en dos cuestiones
centrales:

¿La quiebra de la empresa es causal suficiente para enervar la caducidad por falta de uso?

¿La quiebra de la empresa releva al síndico de la obligación de renovar los registros de marcas en el
Instituto Nacional de la Propiedad Industrial?

La respuesta a estos dos interrogantes constituirá nuestra tarea.

II. Aclaración preliminar

Como aclaración preliminar queremos señalar que la sentencia en comentario es una resolución del fuero
nacional en lo comercial.

La competencia normal en materia de conflictos marcarios es la Federal Civil y Comercial (art. 17 ley
22362) (LA 1981-A-8), no obstante entendemos que la competencia comercial viene de la mano del fuero
de atracción de la quiebra.

En materia de juicios por caducidad de marcas, estando en juego una parte del activo de la empresa en
quiebra, la jurisprudencia ha resuelto que corresponde entender en los mismos al fuero comercial (Corte
Sup., Fallos 317:1635; JA 1994-III-85)[1].

III. La obligación de usar la marca y la caducidad por falta de uso

La carga de uso de la marca viene impuesta por el art. 26 ley 22362 que establece que, a pedido de parte,
caducará una marca que no ha sido usada en el país, dentro de los cinco años previos a la iniciación de la
acción.
La consecuencia de la caducidad es la extinción del derecho (art. 23 inc. c de la ley).

Comentando la disposición antes indicada se ha dicho que la marca caduca salvo que sea usada en la
comercialización de un producto, en la prestación de un servicio o como parte de la designación de una
actividad[2]. Asimismo se ha indicado que "debe mediar un uso real, coherente con la finalidad distintiva
de la marca, y quedan, por lo tanto excluidos aquellos usos simbólicos o ficticios"[3].

La Ley de Marcas establece dos excepciones mediante las cuales, pese a que no existe uso de marca, el
registro no caduca: 1) el uso de la marca a título de nombre comercial; 2) la fuerza mayor que implica el
uso de la marca registrada.

Las excepciones a la caducidad por falta de uso tienen jerarquía superior a la ley, en tanto están previstas
en tratados internacionales, tales como el Convenio de la Unión de París (art. 5 Sección C.1)[4]

La causal de fuerza mayor, inserta en la Ley de Marcas para enervar la caducidad de la misma, ha sido
interpretada por la doctrina nacional en forma similar al caso fortuito previsto en el art. 514 CCiv.[5]

El art. 514 CCiv. define el caso fortuito como "el que no ha podido preverse, o que previsto, no ha
podido evitarse".

En la nota al art. 514 Vélez enseña que los casos fortuitos o de fuerza mayor son producidos por dos
grandes causas: por la naturaleza o por el hecho del hombre.

Estos últimos, llamados fuerza mayor por el codificador son: la guerra, el hecho del soberano, o fuerza de
príncipe. Se entienden por hechos del soberano, los actos emanados de su autoridad, tendiendo a
disminuir los derechos de los ciudadanos.

Borda[6], citando a Exner, indica las características que debe tener la fuerza mayor para eximir de
responsabilidad:

1) Debe ser exterior al deudor o sus negocios.

2) Debe ser extraordinaria.

3) Debe tener pública notoriedad.

De los tres requisitos nos queremos detener en el primero.

¿Es la quiebra del titular de la marca un hecho exterior a sus negocios?

En la sentencia que se comenta, la vocal preopinante entiende que el desapoderamiento, consecuencia de

la quiebra, y el marco de actuación especial de la situación (ley 22334 por la cual se designó un
interventor del Grupo Greco con amplias facultades) constituyeron causa de fuerza mayor para impedir el
uso de las marcas, indicando que: "si bien la ley exige su uso efectivo (conf. arts. 5 y 26 ley 22362) en el
sub lite existió fuerza mayor que torna inaplicable el principio general del art. 26 ley cit., excepción
eficiente en el caso".

Es decir que para la C. Nac. Civ. el desapoderamiento implica una imposibilidad de uso de las marcas y
por lo tanto causal de fuerza mayor.

¿Puede generalizarse tal razonamiento para todas las quiebras?

Entendemos que no, puesto que la quiebra de una empresa, a menos que se trate de circunstancias
especialísimas como la que indica la Cámara que ocurrieron con el Grupo Greco[7], no debe ser causal
suficiente para impedir que sus marcas caduquen a los cinco años por falta de uso.
La convocatoria de acreedores o la quiebra de la empresa no es un caso fortuito, sino que es una salida a
la crisis económica de una empresa.

En el derecho comparado, al menos hasta donde hemos podido investigar, las causas de eximición de la
obligación de uso de la marca pasan por cuestiones externas al devenir de los negocios del titular.

Así por ejemplo en el derecho francés se ha dicho que aun cuando no se requiera como causal de excusa
para la obligación de uso la fuerza mayor, se debe acreditar un obstáculo serio y exterior al titular de la
marca[8].

Entre los ejemplos de ese país se encuentran la imposibilidad o la gran dificultad de obtener las materias
primas para la explotación[9].

Entre los obstáculos de derecho se encuentran por ejemplo la prohibición de explotar la necesidad de una
autorización administrativa para la explotación, la existencia de un monopolio de hecho y la existencia de
una medida cautelar en contra del titular que le impida explotar la marca[10].

En el derecho inglés las excusas se reducen a las llamadas special circumstances in trade, para lo cual hay
que acreditar que todo el sector económico al que pertenece la empresa que no ha usado la marca se
encuentra con las mismas dificultades; es decir, la causa justificativa no deberá ser potencialmente
alegada por una sola empresa. Al titular de la marca le será sólo exigible actuar dentro de aquello que
pueda ser considerado como económicamente razonable[11].

En Benelux, el Hoge Raad en el caso "Whiston/Winston" declaró que no caducará el derecho de la marca
siempre que su titular pruebe que existió una serie de circunstancias no subsumibles en el riesgo normal
de la empresa, sobre las cuales él no pudo influir de ninguna manera, que o bien imposibilitaron un uso
normal de su marca, o bien lo dificultaron de tal manera que razonablemente no era exigible semejante
actuación. Asimismo, el Hoge Raad afirma que el concepto de causa justificativa debe ser interpretado de
una manera restrictiva[12].

En Alemania la inexigibilidad puede ser deducible a partir de circunstancias externas, aunque también
personales del titular de la marca, aunque teniendo en cuenta la finalidad de la institución del uso
obligatorio obligan a tratar restrictivamente las excepciones[13].

En los EE.UU. la Lanham Act (reformada en 1996) establece que será cancelada una marca cuyo uso ha
sido discontinuado sin intentos de reasumir dicho uso por un período consecutivo de tres años[14].

La jurisprudencia en aquel país es estricta al considerar las excusas para el no uso; tal es así que se ha
resuelto que, una vez pasados los tres años de no uso, no se puede revivir la marca por el uso posterior de
la misma[15].

En España, por último, la fuerza mayor es entendida en el sentido dado por la sentencia del Tribunal
Supremo del 30/9/1983 (caso "El Mercantil Valenciano").

En aquélla se dijo: "La fuerza mayor habrá de ser estudiada en cada caso concreto, desde el momento en
que su concepto jurídico debe deducirse del conjunto de circunstancias que motiven el hecho o
acontecimiento que, sobreponiéndose a la voluntad del obligado y forzándole, lo determinan a quebrantar
la obligación que le corresponda ...son aquellos sucesos tan extraordinarios que, aunque no imposibles
físicamente, y por lo tanto teóricamente previsibles, no son de los que puede calcular una conducta
prudente, atenta a las eventualidades, que el curso de la vida permita esperar... si bien no excusa de
prestar la diligencia necesaria para superar las dificultades que se presenten, no exige la llamada
`prestación exorbitante'".

La doctrina señala que lo determinante es que la marca no haya sido objeto de un uso efectivo y real por
consecuencia de acontecimientos que no son imputables al titular de la marca registrada[16].

Como vemos, en ninguna legislación se entiende que la quiebra de la empresa constituye, per se, una
excusa para el no uso de la marca.
Y esto entendemos obedece a dos razones:

1) La quiebra no es extraña al devenir de los negocios de la empresa y por lo tanto falta el elemento de
extraneidad para tipificar como caso de fuerza mayor.

2) El régimen concursal prevé alternativas que permiten la explotación de las marcas por la empresa en
quiebra, por terceros o bien la venta de las marcas para ingresar así un activo a la masa de la fallida.

Preliminarmente es bueno recordar que el responsable del decaimiento de las marcas es el síndico. Es este
funcionario quien está legitimado para el ejercicio de los derechos emergentes de las relaciones jurídicas
establecidas por el deudor antes de la quiebra (art. 142 ley 24522). Por ejemplo, si la fallida había
interpuesto oposiciones a terceros, el síndico deberá comparecer para defender los derechos de la empresa
en quiebra en el mantenimiento de las mismas o retirarlas en sede administrativa.

El síndico debe adoptar y realizar las medidas necesarias para la conservación y administración de los
bienes a su cargo (art. 179 ley 24522); bienes entre los cuales se encuentran las marcas y solicitudes de
marcas en trámite. Es el síndico quien debe apersonarse en los expedientes en trámite para obtener la
concesión y así incorporar un activo al patrimonio o ejercer las acciones necesarias para evitar la
caducidad de las marcas ya concedidas.

Para conservar los bienes de la empresa fallida, el síndico puede realizar los contratos que resulten
necesarios (art. 185 ley 24522), previa autorización judicial. Entre estos contratos, bien puede incluirse a
la licencia de las marcas a terceros, ya que la explotación de las marcas por terceros autorizados es un uso
que impide la caducidad de los registros[17].

Esta posibilidad de locación se encuentra prevista expresamente en el art. 185 ley 24522[18].

Por otra parte, si de las circunstancias del caso surge que es conveniente la continuación de la explotación
de la empresa, el régimen de quiebras prevé esta posibilidad en su art. 189, con lo cual las marcas pueden
seguir en explotación por la fallida y si no hubiera posibilidad de continuación, la liquidación de las
marcas, como de todo el activo debe hacerse en forma inmediata (art. 203 y ss. ley 24522).

Entonces entendemos que no existen excusas o impedimentos para la empresa fallida que permitan ser
considerados como supuestos de fuerza mayor, ya que no se exige al síndico una prestación exorbitante,
sino el mero cumplimiento de lo preceptuado en la Ley de Quiebras.

Si la marca no es explotada o mucho peor aun no es renovada por desinterés o desconocimiento del
responsable, dicha omisión no puede perjudicar a los terceros, que se atienen a las reglas de juego que
están dadas por la legislación marcaria.

En consecuencia, entendemos que la quiebra de la empresa no es, per se y salvo circunstancias

especialísimas, como las que parecieran existir en el fallo comentado, una causal de fuerza mayor que
impida la caducidad de la marca.

IV. Falta de renovación de las marcas

La respuesta al segundo interrogante planteado no puede ser distinta.

La falta de renovación de una marca por parte del síndico en los plazos legales, no puede ser subsanada
por la orden posterior del juez de la quiebra de ordenar al INPI inscribir la marca como si hubiera sido
una renovación presentada en término.

Si bien se ha aceptado el procedimiento de reinscripción judicial de marcas, ello cuando no ha

transcurrido un gran plazo desde su vencimiento y siempre que la marca hubiera estado en uso por el
titular[19]
Lo contrario afecta gravemente la seguridad jurídica que brindan los registros, ya que cualquier tercero
puede solicitar una marca que no esté registrada en el INPI siempre que se cumpla con la ley 22362;
ahora bien que un juez concursal, luego de varios años, ordene la reinscripción de la marca en forma
retroactiva, afecta al tercero que confió en el registro.

La reinscripción con efectos retroactivos, existiendo marcas de terceros idénticas o similares, no es otra
cosa que la privación a los terceros de los derechos legítimamente adquiridos, circunstancia que sólo
puede hacerse por vía de la expropiación (art. 17 CN.)

Entendemos que si el síndico olvidó renovar las marcas, cabe peticionarlas como nuevas cumpliendo con
el trámite ordinario de inscripción de marcas, con oposiciones de terceros incluidas, ya que de otra
manera se estaría afectando la igualdad y, aun más, se podrían afectar obligaciones internacionalmente
contraídas en el marco de los acuerdos ADPIC, en particular el art. 15 inc. 5 del mismo.

No hay excusas para no renovar las marcas, ya que las empresas en quiebra no pagan tasas ni para
renovar, ni para oponerse a terceros; basta sólo buscar el asesoramiento adecuado por parte de los
síndicos para interiorizarse en el mundo de las marcas, tal como se lo debe hacer en el caso de otras
materias que pueden exceder el conocimiento propio de un profesional en ciencias económicas.

En consecuencia, y para cerrar nuestro comentario al fallo, entendemos que no debería generalizarse la
solución brindada, puesto que no tiene el suficiente respaldo legal en el régimen marcario argentino y
propugna el desinterés de los síndicos en el cuidado y conservación de las marcas.

Por otra parte, la defensa a ultranza del activo de la quiebra, entendemos no puede avasallar derechos de
terceros legítimamente adquiridos, conforme normas locales e internacionales que, como en el caso del
ADPIC, tienen preeminencia por sobre el régimen concursal.

NOTAS:

[1]
Véase la restante jurisprudencia citada por Martínez Medrano - Soucasse, "Derecho de Marcas", 2000,
Ed. La Rocca, ps. 40/1

[2]
Poli, Iván, "Caducidad por falta de uso en la nueva Ley de Marcas", Revista Derecho Industrial, año 3,
1981, p. 69

[3]
Poli, Iván, "Caducidad por falta de uso en la nueva Ley de Marcas", Revista Derecho Industrial, año 3,
1981, p. 70

[4]
"Si en un país fuese obligatoria la utilización de la marca registrada, el registro no podrá ser anulado
sino después de un plazo equitativo y si el interesado no justifica las causas de su inacción".

[5]
Vittone, Carlos, "Caducidad del registro de marcas por falta de utilización en la República Argentina",
LL 1985-B-869; Núñez, Javier, "La importancia del uso de la marca", JA 2000-III-795; Aracama
Zorraquín, E., "Sobre el tema del uso obligatorio de la marca", ED 97-916; Poli, Iván, "Caducidad por
falta de uso en la nueva Ley de Marcas", Revista Derecho Industrial, año 3, 1981, p. 75

[6]
Borda, Guillermo, "Manual de Obligaciones", p. 90

[7]
No todos los días se dicta una ley especial para una quiebra
[8]
Tribunal de Gran Instancia de París, TGI, 31/10/1973, D. 1974, p. 762. Tribunal de Comercio de París,
5/3/1987, PIBD, 1987, n. 421.III.418. En doctrina Pollaud Dulian, "Droit de Propiété Industrielle, 1999,
Montchrestien, París, p. 596

[9]
TGI Toulouse, 8/1/1973, PIBD 1973-III-77

[10]
Pollaud Dulian, "Droit de Propiété Industrielle", 1999, Montchrestien, París, p. 597

[11]
Saíz García, Concepción, "El uso obligatorio de la marca", 1997, Ed. Tirant lo blanch, Valencia, p.
157

[12]
El Hoge Raad es el tribunal superior del Benelux, que es una unión aduanera compuesta por Bélgica,
Netherlands (Holanda) y Luxemburgo, de allí su nombre Benelux. La cita del fallo es tomada de Saíz
García, Concepción, "El uso obligatorio de la marca", 1997, Ed. Tirant lo blanch, Valencia, p. 158

[13]
Böckel/Fritze, GRUR Int 1988, p. 49, cit. Saíz García, Concepción, "El uso obligatorio de la marca",
1997, Ed. Tirant lo blanch, Valencia, p. 159

[14]
15 U.S.C. 1127

[15]
U.S. Trademark Trial and Appeal Board, "Nabisco Brands, Inc. v. Keebler Company, Cancellation n.
21498", 29/6/1995. Con comentario de Mark Partridge, "Validity of U.S. Trademark Registration not
Revived after Abandonment", no publicado

[16]
Fernández Novoa, "Derecho de Marcas", ps. 264/5. En el mismo sentido Saíz García, Concepción, "El
uso obligatorio de la marca", 1997, Ed. Tirant lo blanch, Valencia, p. 161

[17]
Poli, Iván, "Caducidad por falta de uso en la nueva Ley de Marcas", Revista Derecho Industrial, año 3,
1981, p. 73

[18]
Recordemos que al contrato de licencia de marca se le aplica en forma supletoria el régimen de la
locación de cosas (art. 16 CCiv.).

[19]
Martínez Medrano - Soucasse, "Derechos de Marcas", 2000, Ed. La Rocca, p. 50.