Examen final Marcas

Guía de estudios para clase de Marcas

Nanashara Ferreira Piazentin Gonçalves

El derecho de marcas

En cuanto a la rama del Derecho de la Propiedad Intelectual, éste tiene por objeto
regular y disciplinar los derechos, deberes y obligaciones derivados de las relaciones jurídicas
entre el titular del privilegio marcario y el tercero.

Las marcas, antes de ser protegidas por el mundo jurídico, deben ser vislumbradas como
consecuencia de la capacidad intelectiva de la que está dotada la persona humana. Por lo tanto,
los signos distintivos que individualizan y caracterizan determinados productos, mercancías o
servicios constituyen el objeto de estudio presente.

Se ha caracterizado al derecho de marcas como un derecho real de propiedad, el titular

marcario detenta el derecho de uso exclusivo y excluyente de la marca, el objeto del derecho
marcario es el signo distintivo legalmente tutelado y el ejercicio de ese derecho se realiza con
su reproducción.

Existen dos sistemas de adquisición dese derecho: Sistema atributivo o constitutivo

donde El derecho se adquiere mediante su inscripción o registro y el Sistema declarativo donde
lo derecho se adquiere mediante el uso, como el caso del Brasil.

La principal función que cumple la marca es la de distinguir los productos o servicios en

el mercado. Las marcas deben poseer capacidad distintiva extrínseca, es decir, que el signo
marcario que se pretende utilizar o registrar no debe afectar los derechos de terceros sobre ese
mismo signo, sea por ser idéntico o similar, no debe ser susceptible de crear confusión en los
consumidores.

Distintividad segundo Vaccaro es el elemento esencial y la razón de ser de las marcas

comerciales e consiste en la capacidad de un signo para individualizar y diferenciar
determinados productos o servicios de una empresa de los de otros competidores.1

El legislador brasileño estableció, en la Ley nº 9.279 / 96, el concepto jurídico de la

marca: "Art. 122. Son susceptibles de registro como marca los signos distintivos visualmente
perceptibles, no comprendidos en las prohibiciones legales".

Teoría del significado secundário ou secundary meaning: es un fenómeno mediante la

cual la marca pierde distintividad por uso intenso, tan intenso que el consumidor piensa que es
un genérico. Ejemplos: Gilette, Nylon, Lycra; Cellophane, Chiclets; Walkman.

Regímenes de protección de las marcas: el signo, para poder ser reconocido como marca,
necessita de capacidad distintiva. Para otorgar su reconocimiento algunas legislaciones exigen
que se cumplan otros requisitos adicionales. Dependiendo de los requisitos exigidos, los

1
VACCARO, Christian Schmitz. “Distintividad Y Uso De Las Marcas Comerciales”. Revista Chilena de
Derecho, vol. 39 N0 1, p. 12,15.
regímenes de protección de las marcas se pueden clasificar en: flexibles (Sólo exige que el signo
sea distintivo), intermedios (Además de la distintividad se exige que el signo sea susceptible de
representación gráfica) y restrictivos (además del caráter distintivo exigen que el signo sea
perceptible visualmente).

Tipos de signos: utilizaremos la distinción habitual entre signos tradicionales y signos no

tradicionales:

Signos tradicionales: son aquellos que han sido regularmente reconocidos como marcas: Las
palabras con o sin sentido conceptual, la combinación de letras y números, las letras y números
por su diseño particular, los emblemas, símbolos, la combinación de colores, los relieves, la
forma de los produtos. Podrán ser divididos en marcas denominativas, figurativas e mixtas.

Signos no tradicionales: son aquellos que no han sido reconocidos como tales regularmente y
que, de hecho, en algunos casos y bajo determinados sistemas legales restrictivos o intermedios,
no son registrables. Estos signos pueden ser: marcas sonoras, marcas olfativas, marcas en
movimiento, marcas fantasias, marcas evocativas, marcas descriptivas, marcas coletivas, marcas
de certificación. La Ley de Brasil prevé tanto las marcas colectivas como las de certificación en
los artículos 147 a 154.

Prohibiciones de registro: las legislaciones marcarias de los distintos países han establecido
prohibiciones de registro, que resultan ser en su mayoría comunes a todas las legislaciones. Es
usual clasificar a las prohibiciones en absolutas, cuando el bien jurídico tutelado es el interés
general, comprensivo del orden público y las buenas costumbres, y relativas cuando el bien
jurídico tutelado es el interés privado

El principio de especialidad y el registro de marcas

Este principio resulta uno de los pilares sobre los que se asienta el derecho marcario.
Encuentra su fundamento en la naturaleza misma del derecho de marcas que implica para su
titular un derecho de uso exclusivo y excluyente sobre un signo que se considera distintivo, pero
no en abstracto, sino en relación a los productos o servicios que específicamente han sido
descritos en la solicitud de registro y cuya protección a la postre ha sido acordada por la
autoridad administrativa de control.

Esta relación entre el signo registrado y los productos respecto de los cuales
efectivamente se obtuvo el registro es lo que se conoce como el ámbito de protección marcaria
o principio de especialidad y constituye un límite al derecho absoluto de propiedad que genera
el registro. Asi las marcas no obtienen protección en abstracto sino en relación a los productos
o servicios que se busca individualizar con ellas.

En este contexto, una clase determina un conjunto de productos o servicios, que se

entiende pertenecientes a ella por integrar un determinado sector de la economía.

La Clasificación de Niza: es una clasificación internacional de productos y servicios que se aplica

para el registro de marcas. Al tratarse de un nomenclador de productos y servicios, por la propia
naturaleza de la materia que regula resulta una herramienta en constante mutación, sea para
procurar la inclusión de los nuevos productos y servicios que desarrolla la industria, como para
establecer la más adecuada indicación y clasificación de los ya existentes. Esta nomenclatura
vigente cuenta con 34 clases de productos y 11 clases de servicios.
Observaciones relativas a la clasificación de productos y servicios: Una primera instancia, en la
que la autoridad de aplicación analiza las formalidades del registro. En una segunda instancia, la
propia administración, luego de vencido el plazo de 30 días corridos para la oposición, analiza si
la solicitud de marca en cuestión se encuentra alcanzada por las prohibiciones de registro.

La oposición al registro de marca: Cuando terceros que posean un interés legítimo para intentar
evitar el otorgamiento del derecho exclusivo y excluyente que importará el registro de la marca,
mediante el ejercicio del derecho de oposición.

Confundibilidad marcaria: la teoría de la confundibilidad marcaria tiene por fin evitar que se
concreten situaciones de aprovechamiento del esfuerzo ajeno. Lo trabajo judicial ha forjado
principios a lo largo de los años, e incluso jerarquías entre ellos que en algunos casos se han
mantenido en el tiempo, proyectando un marco más técnico y metodológico para estas
decisiones, a efectos de restarle subjetividad y personalismo.

Tipos de confusión: Directa: situación en la que el cliente que quiere adquirir un producto o
servicio con una marca determinada termina obteniendo el producto o servicio de otra marca
no pretendida. Indirecta: contexto en el que el consumidor es llevado a adquirir un determinado
producto o servicio por considerar que este, al encontrarse identificado con el signo que
presenta, consta de un determinado prestigio o calidad que él conoce y aprecia en relación a
otros productos. Los ámbitos en los que normalmente es percibida la confusión entre los signos
son el visual, el auditivo y el ideológico, lo que da origen a la confusión visual, auditiva e
ideológica respectivamente.

El agotamiento del derecho de marca

Es un “principio según el cual, una vez que un producto ha sido vendido en un mercado,
el titular de la propiedad intelectual ya no tiene derechos sobre él. El agotamiento no es una
característica singular del derecho de marcas, por el contrario, es común a todos los derechos
de propiedad intelectual.

La Teoría del Agotamiento del Derecho, elaborada por Josef Kohler ve en el agotamiento
del derecho una limitación al derecho exclusivo de uso sobre el signo; precisamente, el derecho
exclusivo se “agota” con la primera puesta del producto marcado en el mercado. El titular de la
marca no puede impedir la libre circulación de las mercancías una vez que estas fueron puestas
por primera vez en el mercado por él o por un tercero con su autorización. Según Vidaurreta:
los tribunales germanos concluyeron que la ley de patentes no le otorga al titular de la patente
el derecho de intervenir en las etapas posteriores de comercialización. Esta jurisprudencia luego
fue extendida también a las marcas, expresándola de esta manera: la ley le garantiza al titular
de la marca la exclusiva de marcar sus productos y la exclusiva de puesta en el comercio por
primera vez de su producto marcado. 2

Importante destacar que existen tres sistemas de agotamiento: el nacional, el regional

y el internacional.

2
VIDAURRETA, Guillermo Esteban. “El agotamiento internacional del derecho de marca en la
jurisprudencia y legislación argentina.” p. 1
 Brasil acoge en su nueva ley el principio de agotamiento nacional según surge de la
lectura del artículo 132.III, según el cual el titular de la marca no podrá impedir la libre circulación
del producto colocado en el mercado interno, por él o por otros con su consentimiento.3

El uso de la marca ajena: existen supuestos en los que un tercero puede usar el signo sin que
ello implique una infracción a su derecho. En este sentido, cabe señalar que el Acuerdo ADPIC
dispone: “El titular de una marca de fábrica o de comercio registrada gozará del derecho
exclusivo de impedir que cualesquiera terceros, sin su consentimiento, utilicen en el curso de
operaciones comerciales signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos
o similares a aquellos para los que se ha registrado la marca cuando ese uso dé lugar a
probabilidad de confusión.4

La defensa de la marca: ante la infracción de su derecho, el titular marcario cuenta con la

posibilidad de ejercer acciones penales, destinadas a sancionar con severidad las conductas
delictivas, y acciones civiles, que propenden a evitar la consumación o el agravamiento del daño
patrimonial y su reparación.

La extinción del derecho: Las causales por las que el derecho adquirido sobre un signo distintivo
se extingue se encuentran taxativamente tasadas. 1) La renuncia del titular. 2) El vencimiento
del plazo de vigencia sin que se solicite la renovación. 3) La nulidad. 4) La caducidad, supuesto
que no aplica en aquellos regímenes que no exigen el uso para la conservación ni la adquisición
del derecho.

Negocios marcarios

El fondo de comercio: en el sistema de cesión libre, como casi todos los países latinoamericanos.
la marca puede ser cedida aisladamente sin que resulte necesario para el titular ceder la
empresa o fondo de comercio a los que la marca está afectada. En sistema de cesión
condicionada, el titular de las marcas no podrá efectuar la transferencia de alguno de los signos
aisladamente, si no que deberá transferir también todos los registros de marcas relacionadas o
que integren una familia de marcas, para evitar el riesgo de confusión en el origen por parte del
público consumidor, como en Alemania, Estados Unidos, Austria y Suiza.

La transferencia de la marca: como en la cesión de cualquier bien, la transferencia de la marca

registrada implicará que ella abandone el patrimonio de su titular y se incorpore al patrimonio
del adquirente. En la transferencia parcial porcentual el titular transmite solo un porcentaje de
su derecho, pero en la transferencia parcial por producto o servicio el titular de la marca decida
transmitir totalmente su marca pero solo en relación a algún producto o servicio de los que
constituyen el ámbito de protección de su marca, conservando su derecho respecto de otros
productos o servicios para los que se ha obtenido la protección.

La licencia de marca: el titular de la marca consiente su uso a un tercero manteniendo el dominio

y derechos exclusivo y excluyente sobre ella, de modo de no ejercerlo contra dicho autorizado.
Los contratos de licencia suelen inscribirse en la Dirección de Transferencia de Tecnología del

3
SALIS, Eli. El protocolo de marcas del mercosur y el sistema de marcas argentino. p. 15
4
OMC Organización Mundial del Comercio (1994). Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de
Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio. Disponible en:
https://www.wipo.int/treaties/es/text.jsp?file_id=305906, art. 16. 1.
INPI, a efectos de darles publicidad y fecha cierta y de obtener las ventajas impositivas previstas
en la ley.

La Prenda: Este contrato respecto de las marcas puede constituirse por instrumento privado,
produce efectos entre las partes desde su celebración y respecto de terceros a partir de su
inscripción. Lo beneficioso de esta opción es que la inscripción registral de este derecho real de
prenda permite al titular de marca sujeta a prenda con registro continuar en pleno uso de la
marca, pudiendo incluso explotarla mediante el otorgamiento de licencias, evitándose de este
modo la tradición de otorgar al acreedor el bien inmaterial que resulta prendado.

El leasing: El leasing es una modalidad de contratación que se originó en Estados Unidos como
variante del arrendamiento a principios del siglo XX, y tuvo como finalidad establecer un sistema
de financiamiento que permitiera la renovación continua de equipos, maquinarias y tecnologías
para el desarrollo de un negocio o industria, reduciendo los costos de quien tuviera esta
necesidad pero sin desamparar el capital ni los intereses del acreedor. Así, se trata de un
contrato por el cual una parte, “dador”, entrega el uso y goce de la marca a la otra parte,
“tomador”, para su uso y goce, a cambio de un canon, confiriéndole también la opción de
compra de ella por un precio determinable, más conocido como “leasing operativo”.

La franquicia: Hay franquicia comercial cuando una parte —franquiciante— otorga a otra —
franquiciado— el derecho a utilizar un sistema probado, destinado a comercializar
determinados bienes o servicios bajo el nombre comercial, emblema o la marca del
franquiciante, quien provee un conjunto de conocimientos técnicos y la prestación continua de
asistencia técnica o comercial contra una prestación directa o indirecta del franquiciado. El
franquiciante deberá ser titular exclusivo del conjunto de los derechos intelectuales, marcas,
patentes, nombres comerciales, derechos de autor o, al menos, tener derecho a su utilización y
transmisión al franquiciado en los términos del contrato. Segundo Gracia: La franquicia
representa hoy en día, el que quizás ya sea el sistema de expansión empresarial más empleado
y desarrollado de las economías modernas, especialmente en ciertos sectores, tales como el
comercio minorista o la hostelería. Por ello, cualquier empresa que goce de un adecuado
posicionamiento en su entorno de actuación y que cuente con ciertas perspectivas de
crecimiento, no puede dejar de ver en la franquicia una de las alternativas más rentables y
eficaces para la consecución de todo objetivo relativo a la cobertura de nuevos mercados.5

Las marcas en el Derecho Comunitario Andino

La Comunidad Andina (CAN) tiene sus orígenes en el Grupo Andino, que nació con la
firma del Acuerdo de Cartagena (1969) inspirado en el proceso de integración europeo. La CAN
es una organización internacional de integración con personalidad funcional y no universal ya
que sus competencias se encuentran limitadas a las atribuidas por los países miembros, quienes
cedieron ciertos ámbitos de sus competencias soberanas para un fin de desarrollo común, como
lo es el ámbito de la propiedad intelectual. Los países miembros de la Comunidad Andina:
Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.

5
GRACIÁ, Verónica Baena. “Teorías y líneas de investigación en el sistema de franquicia: una revisión
desde los años 60 hasta 2009.”; Cuadernos de Gestión, Vol. 10. Nº 2. p. 3.