Lección 4ª

Protección internacional de la propiedad industrial e intelectual

Sumario: I. Concepto y función de los bienes inmateriales en una economía de mercado. 1.

Introducción. 2. Derechos de propiedad industrial. A. Patentes. B.Marcas. C. <<diseños
industriales>>. 3. Derechos de propiedad intelectual. II. Características generales de la protección
de la propiedad industrial e intelectual en el comercio internacional. 1. El principio de
territorialidad. 2. El principio de independencia. 3. Bases del régimen de protección internacional.
III. Normativa internacional de protección. 1. Convenios internacionales en materia de propiedad
industrial. A. Convenios <<unificadores>>. B. Convenios <<procedimentales>>. 2. Convenios
internacionales en materia de propiedad intelectual. 3. El acuerdo ADPIC. IV. Normativa
comunitaria de protección. 1. Creación de derechos de propiedad industrial comunitarios. A. La
marca comunitaria. B. El <<diseño industrial>> comunitario. C. La patente comunitaria. 2.
Armonización de los derechos de propiedad intelectual. 3. Incidencia del principio de libre
circulación de mercancías y doctrina del agotamiento comunitario.

I. CONCEPTO Y FUNCIÓN DE LOS BIENES INMATERIALES EN UNA ECONOMÍA DE

MERCADO

1. Introducción

Los derechos sobre los bienes inmateriales tienen por objeto las creaciones de la mente humana:
invenciones, obras literarias y artísticas, símbolos, nombres, imágenes o dibujos y modelos
industriales. Por su importancia económica exigen ser tutelados jurídicamente. En la actualidad.
Estas creaciones- en gran medida como consecuencia de la aparición de las nuevas tecnologías- son
objeto de una explotación a nivel internacional , habiendo aumentado de forma constante en los
últimos años los intercambios comerciales en los que las mismas están presentes.

Estos derechos sobre los bienes inmateriales se dividen en dos grandes categorías:

1) La propiedad industrial, que incluye a las patentes, marcas y <<diseños industriales>> y, 2) La

propiedad intelectual, que abarca los derechos sobre las obras literarias y artísticas, las películas, las
obras musicales y las obras de arte.

De este modo, y atendiendo a esta diferenciación, conviene analizar los distintos derechos que son
incluidos en cada una de las categorías señaladas.

2. Derechos de propiedad industrial

El patrimonio empresarial está integrado no sólo por una serie de bienes de carácter material sino
también, y cada vez con un mayor valor contable, por un conjunto de bienes de carácter inmaterial,
que en una economía de mercado, adquieren una importancia decisiva para el buen funcionamiento
y desarrollo de la empresa.

Estos derechos de propiedad industrial son jurídicamente protegidos en base a las funciones que
cumplen, entre las cuales destacan la de fomento de la competencia, garantizando que el desarrollo
de la actividad empresarial sea en un clima de licitud y lealtad, y la de mantenimiento del mercado
libre de toda confusión, contribuyendo a la defensa de los intereses de los consumidores.

Los derechos de propiedad industrial tienen una naturaleza absoluta y excluyente y son oponibles
con carácter erga omnes. En consecuencia, por una parte, confieren a su titular una facultad de uso
del mismo que en el mercado, y por otra, permiten que aquel pueda prohibir su explotación por
cualquier tercero. La adquisición de estos derechos se produce , por regla general, mediante el
cumplimiento de una serie de formalidades administrativas, la más importante de las cuales consiste
en su inscripción en un registro público.

Esta concesión del derecho, sin embargo, no suele ser por tiempo ilimitado y está sometida a una
serie de requisitos y limitaciones previstos por el legislador de forma específica para cada
modalidad concreta. Entre estas modalidades es preciso distinguir:

A. Patentes

Este derecho se concede sobre una invención, que puede definirse como el producto o proceso que
ofrece una nueva manera de hacer algo, o posibilita una nueva solución técnica a un problema. La
concesión de este derecho a su titular se fundamente en que el mismo se convierte en un incentivos,
pues ofrece un reconocimiento a la creatividad del inventor, otorgándole una recompensa material,
ya sea mediante su uso propio o su transmisión.

Tal incentivo es un importante aliento para la búsqueda de la innovación, por lo que se garantiza todo el sistema
de patentes sirve para lograr una mejora del progreso tecnológico y de calidad de la vida humana.

Como contrapeso al otorgamiento de este derecho en exclusiva:

1) Por una parte, en el momento de su solicitud, el titular ha de comunicar su invención a la

sociedad, y,

2) por otra, su concesión es por tiempo limitado – normalmente veinte años-, por lo que una vez
finalizado dicho periodo, la invención pasa a pertenecer al dominio público, pudiendo ser explotada
comercialmente por parte de terceros.

La invención, para ser patentable, ha de tener un uso práctico. Debe presentar un elemento de
novedad en relación con el estado de la técnica, e implicar una actividad inventiva que no podría ser
deducida por una persona con un conocimiento medio del ámbito técnico.

B. Marcas

Este signo distintivo otorga a su titular el derecho exclusivo a utilizarlo en el tráfico económico,
para indicar que ciertos bienes o servicios han sido producidos por una empresa determinada. Con
su existencia, por lo tanto, se ayuda a los consumidores a identificar y comprar el producto o
servicio que, por sus características y calidad, se adecua a sus necesidades. El otorgamiento de este
derecho sirve, además, para tutelar un interés público o el del propio mercado.

La marca se constituye en una pieza fundamental para conseguir un adecuado funcionamiento del
sistema competitivo, y lograr una transparencia en el mercado. El libre uso de la misma por parte de
su titular, y su reconocimiento jurídico, son una condición indispensable para impedir que unos
empresarios se beneficien ilegítimamente del esfuerzo, y consiguiente éxito, de sus competidores.

El signo distintivo que constituye la marca puede consistir en una palabra o en una combinación de
palabras, letras y cifras. Asimismo una marca puede conformarse mediante un dibujo, un símbolo, o
un signo auditivo como un sonido e incluso un envase tridimensional. Lo importante para su
concesión es que tal signo debe tener carácter distintivo, en el sentido de que debe ser
inconfundible, de manera que los consumidores puedan identificarlo como atributo de un producto
concreto, así como distinguirlo de otras marcas que identifican a otros productos.
La marca se concede por tiempo limitado, aunque cabe su renovación, y siempre habrá de
especificarse en relación a qué bienes y servicios se aplicará el signo -principio de especialidad-.

C. <<Diseños industriales>>

El derecho sobre el <<diseño industrial>> recae sobre el aspecto ornamental o estético de un

artículo o producto. Este diseño puede consistir en creaciones estéticas tridimensionales como la
forma de un producto -modelo industrial-, o bien en creaciones en dos dimensiones, como la
combinación de líneas y colores – dibujo industrial-. El diseño se aplica a una gran variedad de
productos de la industria y de la artesanía, pero en todo caso, se requiere para su protección que no
sea funcional, entendiendo que no se protegen los rasgos o características técnicas del artículo al
que se aplica, sino únicamente su carácter estético.

Con la protección de este bien inmaterial se otorga al titular el derecho exclusivo contra la copia no
autorizada, o la imitación del diseño de parte de terceros. De esta forma se pretende contribuir al
desarrollo económico, alentando la creatividad de los sectores industriales y manufactureros. Y, al
mismo tiempo, favoreciendo una competencia leal y unas prácticas estéticamente más atractivas
para los consumidores.

Para ser protegido, el diseño debe ser original o nuevo, entendiéndose que un diseño cumple esta
característica cuando no se tenga conocimiento de la existencia previa de un diseño similar.

3. Derechos de propiedad intelectual

El derecho de autor, o derecho de propiedad intelectual, está integrado por un conjunto de derechos
que se conceden a los creadores sobre sus obras literarias y artísticas durante un tiempo limitado:
Generalmente la vida del autor más cincuenta años. El tipo de obras sobre las que puede recaer esta
propiedad es muy amplio, abarcando desde las tradicionales obras de teatro o los libros, hasta los
programas de ordenador y las bases de datos.

La concesión de este derecho al autor de estas obras constituye un fuerte incentivo en forma de
reconocimiento y, sobre todo, de recompensa económica, ya que es posible la transmisión de las
facultades económicas que lo integran.

Dentro de estas facultades es preciso distinguir entre aquellos derechos denominados morales, que
incluyen el derecho de paternidad y el derecho a la integridad de la obra, y los derechos
patrimoniales, que son los que por su propia naturaleza tienen posibilidad de ser explotados a nivel
comercial, y entre los que se incluirían, los derechos a la reproducción, distribución, comunicación
pública y transformación de la obra.

La protección se concede, en general, sin necesidad de cumplimentar ninguna formalidad

administrativa, aunque es recomendable su inscripción registral, pues en caso de controversia
judicial el titular puede hacer valer los beneficios que esta otorga en la fase probatoria.

Junto con el derecho de autor, en los últimos cincuenta años se han desarrollado un conjunto de derechos conexos
o afines al mismo. Estos derechos han evolucionado en torno a las obras protegidas por el derecho de autor y
proporcionan unos derechos similares aunque, de forma general, con mayores limitaciones y con un menor plazo
de protección. Estos derechos se reconocen: a) en primer ligar, a los artistas intérpretes y ejecutantes en relación
con sus interpretaciones y ejecuciones.
b) en segundo lugar, a los productores de fonogramas en relación con las grabaciones y c) por último, a los
organismos de radiodifusión, en relación con los programas de radio y televisión.
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL E INTELECTUAL EN EL COMERCIO INTERNACIONAL

1. El principio de territorialidad

La propiedad industrial e intelectual gozan de una naturaleza territorial. La protección de estos

derechos se limita únicamente al territorio del Estado que los concede o reconoce. Por lo tanto, no
existe un único derecho de autor o un único derecho de propiedad industrial de alcance universal
sino que, por el contrario, existen tantos derechos nacionales de autor o tantos derechos nacionales
de propiedad industrial como Estados reconocen tales facultades sobre ese objeto a su titular.

Como punto de partida, pues no se logra una protección en el plano internacional desde el momento
de la creación de la obra por parte de su autor, o desde que el inventor crea una patente y la inscribe
en el registro de su país.

La existencia de fronteras jurídicas es un obstáculo a tal extensión, por lo que si se quiere conseguir
protección en otro países distintos al propio, es preciso cumplir con los trámites establecidos en las
legislaciones nacionales de éstos. Obviamente, esta regla se matiza en aquellas ocasiones en que
media un Convenio internacional en la materia.

2. El principio de independencia

Junto con este principio de territorialidad, el principio de independencia de los derechos implica,
además, que cada Estado es libre de establecer el régimen de protección que estime más adecuado
para esos bienes. Como consecuencia de lo anterior, la decisión de proteger un derecho en un
concreto Estado no tiene ninguna incidencia sobre la decisión que pueda adoptarse al respecto en
otro país distinto.

3. Bases del régimen de protección internacional

Los especiales caracteres descritos – territorialidad e independencia- de los derechos de propiedad

industrial e intelectual inciden de forma relevante en su régimen de protección en el plano
internacional.

1) En primer lugar, la regla general sobre el derecho aplicable a la protección de estos bienes
inmateriales es una consecuencia directa de la territorialidad. Tanto las legislaciones nacionales – en
España, el art. 10.4 Cc – como las Convenciones internacionales en la materia – esencialmente, el
Convenio de París para la protección de la propiedad industrial, de 20 de mayo de 1883, y el
Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas, de 9 de septiembre de 1886
– aceptan que la lex loci protectionis- la ley del país para el que se pide la protección – es la que
mejor se adapta a la especial naturaleza del régimen de protección de estos bienes.

Sólo puede ser infringido un derecho allá donde es reconocido y protegido, y por lo tanto, si ocurre una infracción
del mismo en un Estado donde se encuentra protegido, será la ley de dicho Estado la que tenga vocación de ser
aplicad a para juzgar tal acto infractor.

Ello no implica que la lex loci protectionis y la ley del tribunal – la llamada lex fori – coincidan, ya que las
normas de competencia judicial internacional en esta materia de protección de los bienes inmateriales no adoptan
como único criterio el del lugar de la infracción del derecho. Por el contrario, es perfectamente posible que un
tribunal español- que se ha declarado competente en virtud, por ejemplo, del criterio del domicilio del
demandado- conozca de un supuesto de piratería de un derecho de marca realizado en el extranjero, y que aplique,
por consiguiente un Derecho extranjero para evaluar tal infracción.
La ley del lugar de protección presenta un doble alcance, ya que comprende tanto los aspectos
reales relativos a estos derechos, como los no contractuales que derivan de una lesión de los
mismos. En consecuencia:

a) En primer lugar, regularía el nacimiento del derecho, el contenido del mismo, la extinción, la
duración, condiciones para la protección, titularidad, posibilidad de transmisión de estos derechos,
derechos reales proyectables sobre estos bienes y modos, condiciones y requisitos de la transmisión
del derecho real. Igualmente, cabe incluir los aspectos reales de las relaciones jurídicas de base
contractual, ya que los aspectos obligacionales serían regidos por las correspondiente ley aplicable
al contrato.

b) En segundo lugar, la lex loci protectionis abarcaría los aspectos relativos a las circunstancias que
son necesarias para que se produzca la vulneración de un derecho de propiedad industrial e
intelectual, y las consecuencias que se derivan de la misma.

2) Junto a ello, las dificultades planteadas por la especial naturaleza de estos derechos con vistas a
lograr una verdadera protección a nivel transnacional de los mismos, ha sido la razón fundamental
para que en este sector temático se haya desarrollado desde antiguo un vigoroso proceso de
codificación internacional , alcanzándose algunos importantes éxitos. Sin embargo, ha de quedar
claro, que los textos internacionales en la materia no acaban con los principios de territorialidad e
independencia de tales derechos, aunque sí introducen una serie de normas que flexibilizan su
aplicación.

Dentro de los Convenios internacionales elaborados en este sector es preciso distinguir:

a) Aquellos que contemplan normas sustantivas de protección; entre los que deben destacarse al
Convenio de París para la protección d ella propiedad industrial de 20 de mayo de 1883 y el
Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas de 9 de septiembre de 1886,
b) Y aquellos otros que tienen una naturaleza meramente <<procedimental>> donde se pretende
una centralización de la inscripción del derecho a través de la creación de un registro internacional,
tal y como puede ser el Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas, de 14 de
abril de 1891.

3) La labor legislativa de las instituciones comunitarias en este sector de la propiedad industrial e

intelectual también se ha visto influenciada de manera decisiva por los especiales caracteres del
régimen de protección de estos derechos. Sin embargo, en este caso es preciso distinguir en relación
con la técnica armonizadora utilizada.

a) Así, en materia de propiedad industrial, las autoridades comunitarias, ante la fragmentación del
régimen de protección derivada del principio de territorialidad y su consiguiente efecto sobre las
libertades comunitarias, han optado por la creación de derechos de propiedad industrial de carácter
comunitario. Es decir, se concede un único derecho a su titular con efectos en todo el territorio de la
Unión Europea – tal es el caso, por ejemplo, de la marca comunitaria-.

El principio de territorialidad no se ve alterado en su naturaleza pero si en cuanto a sus efectos, a que junto, con
los derechos nacionales coexisten en la actualidad los derechos de propiedad industrial comunitarios.

b) Por el contrario, en el ámbito de la propiedad intelectual, las autoridades comunitarias se han

limitado a tratar de armonizar aquellos aspectos que eran considerados de gran importancia para el
futuro económico de la Comunidad – así por ejemplo la Directiva sobre bases de datos-, pero sin
plantearse de ninguna manera acabar con los sistemas nacionales del derecho de autor.
 III. NORMATIVA INTERNACIONAL DE PROTECCIÓN

1. Convenios internacionales en materia de propiedad industrial

Tal y como ya hemos señalado anteriormente, en esta materia se ha producido un largo, fructífero y
exitosos proceso de codificación internacional. Son muchos los textos elaborados, gozando muchos
de ellos – hoy en día- de una amplia aceptación. Dentro de éstos, es preciso distinguir entre aquéllos
que podemos denominar Convenios <<unificadores>>, de aquellos otrosa calificados de Convenios
<<porcedimentales>>.

A. Convenios <<unificadores>>

En el primer grupo, el texto internacional más importante con el que contamos es el Convenio de
París para la protección de la propiedad industrial de 20 de marzo de 1883. Este Convenio de París
contiene, junto con el principio de trato nacional- que implica que los Estados contratantes deben
otorgar a los nacionales de los demás países miembros la misma protección que atribuye a sus
nacionales (art.2)-, una regulación material mínima que debe ser aplicada por todos los países a los
beneficiarios de la Convención, con independencia de lo contemplado en su legislación interna.

Debido a la integración de las disposiciones de fondo contempladas en el Convenio de París dentro del Acuerdo
ADPIC -vid. Infra III.3 –, los beneficiarios de la protección otorgada por este texto convencional son los
nacionales de los países miembros de la OMC, así como aquellas personas que aunque no cumplan tal requisito
estén domiciliadas en un Estado contratante, o tengan un establecimiento industrial o comercial efectivo y serio en
el territorio de alguno de los países de la OMC – art. 1.3 del Acuerdo ADPIC en relación con los arts. 2 y 3 del
Convenio de París-.

Fuera de este círculo de beneficiarios, y para poder obtener protección de estos derechos en nuestro país, habrá de
estarse a lo dispuesto en los arts. 2.2 de la Ley española de patentes – Ley 11/1986, de 20 de marzo- y 3.2 de la
Ley 17/2001, de 7 de diciembre- de marcas, que contemplan el principio de reciprocidad.

Las normas sustantivas recogidas en el Convenio de París suponen el logro de un cierto grado de
armonización en todos los Estados parte del mismo – los denominados Estados miembros de la
<<Unión de París>> -. Consiguiéndose unos niveles mínimos de protección y de seguridad jurídica
para los titulares de los derechos de propiedad industrial en el ámbito internacional. Algunos de los
rasgos que caracterizan a este estándar mínimo son:

a) El derecho de prioridad

El derecho de prioridad en materia de inscripción de patentes y marcas, recogido en el art.4 del

Convenio de París significa que, sobre la base de la presentación regular de una solicitud para
proteger un derecho de propiedad industrial en uno de los países miembros, el mismo solicitante o
su causahabiente puede, durante un plazo determinado- el plazo de prioridad es de 6 meses para las
marcas y 12 meses para las patentes-, solicitar protección para el mismo objeto en todos los demás
países miembros.

Estas solicitudes posteriores se tratan, a efectos de determinar la prelación en el derecho, como si se

hubieran presentado el mismo día que la primera solicitud – solicitud prioritaria-. Tales solicitudes
posteriores gozan de un derecho de prioridad respecto de todas las solicitudes relativas a la misma
invención o a la misma marca, presentadas con posterioridad a la fecha de la primera solicitud.
Gozan también de un derecho de propiedad en relación a todos los actos realizados después de esa
fecha, que normalmente serían aptos para anular los derechos del solicitante respecto de la
protección deseada.
Este derecho de prioridad ofrece grandes ventajas prácticas al solicitante que desea obtener
protección en varios países. No se le exige que presente todas las solicitudes en su propio Estado y
en otros países al mismo tiempo, puesto que cuenta con un plazo para decidir en que países desea
solicitar protección. Además , puede utilizar ese plazo para organizar con el cuidado necesario las
mediadas que debe tomar con vistas a asegurarse la protección en los distintos Estados en los que
está interesado.

El derecho de propiedad unionista ha sido incorporado a nuestra legislación interna con el fin de concretar los
plazos y modalidades de su ejercicio, tanto en la Ley de patentes /arts. 28 y 29), como en la de marcas (art. 14).

b) La independencia de las marcas

El principio de independencia de las marcas – recogido en el art. 6 del Convenio de París-, implica
la obtención y el mantenimiento del registro de una marca en cualquier Estado contratante no puede
depender de la solicitud, registro o renovación de la misma marca en su país de origen. Por
consiguiente, para obtener el registro de una marca en un Estado, no puede exigirse el cumplimiento
de ningún requisito previo en relación con la mismas en el país de origen.

De similar forma, ello conlleva que una marca, una vez registrada, no se verá afectada
automáticamente por ninguna decisión tomada respecto de registros similares en otros países para el
mismo signo distintivo.

Como excepción a este principio de independencia de las marcas, el art. 6 quinquies del Convenio
establece la protección de la marca <<tal cual>>. Ello permite al titular registrar en los otros
Estados miembros el mismo signo distinto – en cuanto a su aspecto formal – que aquel ya registrado
en su país de origen. Las razones fundamentales e esta excepción son dos:

1) Por una parte, es conveniente – tanto para los titulares de marcas como para los consumidores –
que las mismas marcas se apliquen para los mismos productos en los distintos países, y

2) Por otra parte, se evitan las diferencias existentes en las legislaciones internas de cada Estado en
relación al aspecto formal del signo que puede constituir la marca, reduciéndose el impacto de estas
diferencias sobre el registro de una marca que quiere ser utilizada en el comercio internacional.

c) La protección de las marcas notoriamente conocidas

El principio de protección de las marcas notoriamente conocidas – regulado en el art. 6 bis del
Convenio de París – obliga a los países miembros a rehusar o cancelar el registro, y a prohibir el uso
de una marca, que sea susceptible de crear confusión con otra marca que sea notoriamente conocida
en ese país miembro. Por lo tanto, se otorga protección a este tipo de marcas por el hecho de su
notoriedad, aun cuando no estén registradas en el Estado donde se solicita la misma.

Esta regla encuentra su justificación en razón de que una marca, que haya adquirido prestigio y
reputación en un Estado contratante, debe generar un derecho a favor de su titular para evitar que
haya un aprovechamiento injusto de ese prestigio.

El registro o el uso de una marca similar, que sea susceptible de producir confusión, sería un acto de competencia
desleal y lesionaría los intereses de los consumidores, que se verían inducidos a error por el uso de una marca para
los mismos productos u otros idénticos a aquellos para los cuales estaba ya siendo utilizada previamente.

B. Convenios <<procedimentales>>

En el segundo de los grupos en que hemos dividido a los textos internacionales concluidos en este
ámbito , y atendiendo al derecho de propiedad industrial del que se ocupan, es preciso hacer
mención al Tratado de Washington de cooperación en materia de patentes de 19 de junio de 1970, al
Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas de 14 de Abril de 1891 con su
correspondiente Protocolo de 27 de junio de 1989, y por último, al Arreglo de la Haya relativo al
depósito internacional de dibujos y modelos industriales de 6 de noviembre de 1925, revisado por
última vez en Ginebra en 1999.

Estos tres Convenios, de forma general, no contienen una regulación material mínima a aplicar por
los distintos Estados contratantes, sino que su objetivo es facilitar la posibilidad de registrar un
derecho en varios países de forma simultánea mediante una única solicitud. De ahí que los hayamos
denominado Convenios procedimentales.

Con ello se permite que un titular de un derecho de propiedad industrial que pretende una
explotación internacional del mismo no se vea compelido a lograr tantos registros nacionales de este
derecho como países en los que quisiera extender su negocio. Evitando de esta forma una de las
consecuencias más gravosas que se derivan del principio de territorialidad.

Sino que , con un única solicitud centralizada podrá conseguir que su derecho sea protegido en
tantos Estados parte como desee, aunque el estándar de protección del mismo a nivel nacional
dependerá de la legislación interna de cada Estado.

El sistema del Arreglo de Madrid del registro internacional de marcas establece que las solicitudes internacionales
deben presentarse a la Oficina internacional sita en Ginebra por medio de la oficina de origen de un Estado
miembro. Consecuentemente la Ley española de marcas de 2001 prevé expresamente la opción de que el
solicitante elija presentar la solicitud en la Oficina española de patentes y marcas. En los arts. 79 a 83 se
contemplan los requisitos , procedimientos y efectos de esta solicitud.

Otros Tratados Internacionales que formarían parte de este segundo grupo serían el Tratado sobre el Derecho de
Patentes de 1994 – todavía no ratificado por España – y el Tratado sobre el Derecho de marcas, hecho en Ginebra
el 27 de octubre de 1994. Son embargo, estos Convenios no establecen un registro internacional de un derecho,
sino que su intención es más modesta, pues buscan únicamente simplificar los procedimientos administrativos
necesarios para la solicitud de una patente o de una marca en las oficinas nacionales y regionales.

2. Convenios internacionales en materia de propiedad intelectual

El texto internacional básico en el ámbito de la protección de la propiedad intelectual es el

Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas de 1886, revisado por última
vez en París en 1971. Este Convenio reconoce el principio de territorialidad y de independencia de
los derechos nacionales, pero trata de flexibilizar en alguna medida los efectos perjudiciales que
estos principios pueden tener en la protección internacional de las obras literarias y artísticas.
De esta forma el Convenio de Berna, al igual que hace el Convenio de París, establece , junto con el
principio de trato nacional o de asimilación del autor extranjero nacional, un conjunto de derechos
mínimos cuya aplicación puede reclamarse en cualquier Estado contratante por un beneficiario del
texto convencional.

La concesión de la protección se produce de forma automática. No es necesario el cumplimiento de

formalidad de registro o depósito de la obra por parte del titular en ninguno de los Estados parte del
Convenio.

El otro texto internacional relevante en la materia es el Convenio Universal de Ginebra de derechos de autor, de 6
de septiembre de 1952. Sin embargo, la cláusula de primacía establecida en este último a favor de la aplicación del
Convenio de Berna y el ámbito de aplicación territorial casi universal de éste, convierten al Convenio de Berna en
el pilar fundamental de la protección internacional de la propiedad intelectual.
Los beneficiarios de la protección otorgada por este último serían, tras la integración de las disposiciones del
mismo dentro del acuerdo ADPIC – vid. Infra III.3 - , los autores nacionales de los Estados mimebros de la OMC,
así como aquellos autores que, no cumpliendo tal requisito, publiquen por primera vez sus obras o tengan su
residencia habitual en uno de estos países – art. 1.3 del Acuerdo ADPIC en relación con el art.3 del Convenio de
Berna-. No cumpliendo ninguno de los anteriores concede protección a aquellos autores que residan habitualmente
en España, o aunque no tuvieran residencia en nuestro país, publiquen su obra por primera vez en territorio
español.

En el ámbito de los derechos vecinos o afines, es preciso hacer mención al Convenio de Roma sobre
la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los
organismos de radiofusión de 26 de octubre de 1961. También en este caso el régimen de protección
se basa igualmente en el principio del tratamiento nacional acompañado de un mínimo
convencional.

Por último, y en relación con esta materia conviene plantearse la incidencia que las nuevas
tecnologías están provocando en la reproducción y distribución de la sobras y producciones
protegidas. La novedad de la divulgación de las obras por nuevos canales de comunicación –
Internet es el paradigma al respecto- ha planteado nuevas cuestiones en la protección internacional
de la propiedad intelectual, que no eran resueltas por los tradicionales textos internacionales en la
materia.

Por ello, la OMPI ha adoptado dos nuevos Convenios internacionales que contemplan una nueva normativa para
proteger el derecho de autor y los derechos afines en el espacio cibernético. Estos convenios internacionales son el
Tratado de la OMPI sobre derecho de autor de 1996, ninguno de los cuales está todavía ratificado por España.
Ambos textos establecen normas destinadas a impedir el acceso no autorizado, y la utilización de obras y otras
producciones creativas en Internet y en otras redes digitales.

3. El acuerdo ADPIC

La cada vez mayor importancia económica de las transacciones comerciales internacionales de las
que son objeto los bienes inmateriales, junto con los distintos niveles de protección de estos
derechos contemplados en las legislaciones nacionales – algo que puede plantear serios obstáculos a
la citada comercialización de los mismos -, condujo a que en la Ronda Uruguay del GATT en 1993,
se adoptase por primera vez en este ámbito un Acuerdo sobre los aspectos de los derechos
relacionados con el comercio; el Acuerdo ADPIC, también conocido por su siglas en inglés como
Acuerdo TRIPS (Vid. La Lección 1ª).

Este Acuerdo, cuyos destinatarios son los propios Estados miembros de la OMC, tiene como
objetivo elevar la protección otorgada a los derechos de propiedad intelectual e industrial a nivel
mundial. Para lograr que esta protección sea efectiva en este caso, y a diferencia de los Convenios
administrados por la OMPI, se cuenta con un mecanismo de resolución de controversias y de
sanción para aquellos Estados que incumplan las obligaciones derivadas del propio Acuerdo. En
especial, en relación con el establecimiento en las legislaciones nacionales de los Estados miembros
de procedimientos efectivos de observancia de los derechos tutelados.

El Acuerdo ADPIC establece , tal y como tradicionalmente venían haciendo los distintos Convenios
internacionales en la materia, el principio del tratamiento nacional -art.3-, introduciéndose sin
embargo, como verdadera novedad al principio de la nación más favorecida – art.4-, lo que conlleva
que todas aquellas ventajas o privilegios concedidos por un Estado miembro a los nacionales de
otro Estado, deban ser otorgados de igual manera a los nacionales de cualquier otro país de la OMC.

En relación con las disposiciones de fondo o sustantivas contempladas en el Acuerdo ADPIC es

preciso diferenciar aquellas que son contempladas por referencia a otros textos internacionales, de
aquellas otras que son incorporadas en el mismo ex novo.
1) Así, en primer lugar, y como ya se ha dicho anteriormente, los arts. 2.1 y 9.1 del Acuerdo ADPIC
obligan a todos los Estados miembros de la OMC a asumir las principales reglas materiales
contenidas en los Convenios de París para la protección de la propiedad industrial, y de Berna para
la protección de las obras literarias y artísticas , con lo que el mínimo convencional previsto en tales
textos internacionales ha de ser aplicado en todos los miembros de la OMC, con independencia de
que a su vez sean o no Estados contratantes de las citadas Convenciones internacionales.

2) Además, en segundo lugar, el Acuerdo ADPIC amplía esos derechos mínimos, introduciendo en
su articulado nuevas disposiciones. En este sentido, pueden destacarse la extensión de la protección
como marcas notorias a las amrcas de servicio – art. 16.2-, la obligación de protección de las marcas
renombradas – art. 16.3- o por último, la obligación de proteger a los programas de ordenador y las
bases de datos a través de la legislación sobre derecho de autor – art.10-.

IV. NORMATIVA COMUNITARIA DE PROTECCIÓN

1. Creación de derechos de propiedad industrial comunitarios

Las instituciones comunitarias, conscientes de que las diferencias entre las legislaciones nacionales
de los Estados miembros en materia de propiedad industrial pueden convertirse en barreras
proteccionistas que obstaculicen la libre circulación de bienes y servicios, y eviten el libre juego de
la competencia, se propusieron desde hace tiempo armonizar distintos aspectos relativos a estos
derechos para lograr un nivel de protección uniforme.

Fruto de este proceso fue la adopción de una serie de Directivas que, con el tiempo, se transpusieron por los
distintos legisladores nacionales. Entre ellas, destacaba la Primera Directiva 89/104/CEE, del Consejo, de 21 de
diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas,
y la Directiva 98/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 1998, sobre la protección
jurídica de los dibujos y modelos industriales.

Esta primera aproximación legislativa de la Comunidad Europea a esta materia en forma de

armonización, sin embargo, no eliminaba la características principal de los derechos de propiedad
industrial. Estos seguían manteniendo una estricta naturaleza territorial, siendo la regulación sobre
su adquisición y ejercicio competencia de cada legislación nacional. Por ello, frente a este primer
enfoque y de manera complementaria y gradual, la Comisión europea ha intentado en los últimos
años transformar el alcance territorial de estos derechos, pasando de una <<territorialidad
nacional>> a una <<territorialidad comunitaria>>. Para lograr este objetivo, se han creado derechos
de propiedad industrial únicos para todo el territorio comunitario, con un ámbito de protección que
se extiende a toda la Unión, y que existen con los derechos nacionales.

Este nuevo enfoque su plasmación en la creación de los siguientes derechos:

A. La marca comunitaria

Este nuevo derecho fue instaurado por el Reglamento (CE) 40/94, del Consejo, de 20 de diciembre
de 1993 sobre la marca comunitaria. La adquisición del derecho sobre una marca comunitaria se
efectúa mediante su registro en la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) que tiene
su sede en Alicante.

El Reglamento ha sido modificado de manera importante en estos últimos años. Así, en primer lugar, el
Reglamento nº 1992/2003, de 27 de octubre de 2003, establece un vínculo entre el sistema internacional de marcas
y el sistema de marca comunitaria, con el fin de que a través de un única solicitud se pueda obtener protección no
sólo en el territorio de la Comunidad sino también en todos los Estados parte del Protocolo de Madrid. En
segundo lugar, con el fin de incrementar la eficacia en el procedimiento de registro, se ha adoptado el Reglamento
nº 422/2004, de 19 de febrero de 2004, que simplifica el sistema de búsqueda de los derechos anteriores y cambia
la definición de los titulares de marcas comunitarias.

El Reglamento 40/94 establece los requisitos necesarios para su concesión, el procedimiento de

registro, su vigencia, su renovación, así como su renuncia, caducidad y nulidad. Además, se
incorpora de manera especifica una estructura procesal autónoma para su protección en el ámbito
europeo.

Por último, es reseñable que dada la existencia conjunto de ese derecho con los sistemas nacionales
de marcas se ha hecho preciso establecer un completo conjunto de disposiciones que hacen
referencia a las relaciones entre ambos derechos – marca comunitaria y marca nacional,- ,
disposiciones que encuentran acomodo de forma concreta en relación con el sistema español de
marcas en los arts. 84 a 86 de la Ley española de marcas, de 7 de diciembre de 2001.

B. El <<diseño industrial>> comunitario

El Reglamento (CE) 6/2002, del Consejo, de 12 de diciembre de 2001 sobre los dibujos y modelos
comunitarios crea este nuevo derecho de propiedad industrial. El sistema diseñado por este
Reglamento es similar al ya adoptado en materia de marcas comunitarias, contemplándose de igual
manera un sistema procesal específico para la protección de este derecho a nivel europeo.

El Reglamento se ha visto complementado por el Reglamento (CE) nº 2245/2002 de la Comisión, de 21 de

octubre de 2002, de ejecución del Reglamento (CE) nº6/2002 del Consejo sobre los dibujos y modelos
comunitarios.

C. La patente comunitaria

En relación a la regulación de este concreto derecho de propiedad industrial en el ámbito europeo

hemos de hacer referencia – primeramente- al Convenio de Munich sobre concesión de patentes de
5 de octubre de 1973. A través del sistema contemplado en este Convenio, se centraliza la concesión
de una patente a nivel europeo – la llamada patente europea- , ya que con la presentación de una
única solicitud se pueden obtener tantas patentes nacionales como países europeos se hayan
designado en las mismas.

En suma, con este texto convencional no se crea un nuevo derecho que produzca los mismos efectos para todo el
territorio comunitario, sino que únicamente se facilita el registro del mismo en las distintas oficinas nacionales,
dando lugar a tantos derechos nacionales como países se hayan incluido en la solicitud.

El Convenio de Munich tiene, en consecuencia, una naturaleza básicamente procedimental.

Conscientes de este hecho y con el objetivo de crear verdaderamente una patente de carácter
unitario para todo el territorio comunitario, los Estados miembros celebraron el Acuerdo de
Luxemburgo de 15 de diciembre de 1989 sobre patentes comunitarias, que lamentablemente nunca
ha entrado en vigor.

Esta circunstancia no desanimó a la Comisión europea que presentó una propuesta de Reglamento sobre la patente
comunitaria en agosto de 2000. Tal texto parecía que sería adoptado tras el acuerdo político alcanzado para su
aprobación en el seno del Consejo de Ministros de marzo de 2003. Sin embargo, con posterioridad las actuales
diferencias existentes en relación con las consecuencias jurídicas derivadas de las traducciones de las solicitudes
de patente, han dejado en punto muerto la aprobación de esta propuesta. Si finalmente se lograran solventar las
dificultades planteadas se adoptaría un instrumento normativo con el que se consigue la protección de una
invención en todo el territorio de la Comunidad en virtud de un único derecho de propiedad industrial.

2. Armonización de los derechos de propiedad intelectual

En este ámbito la actual Unión Europea ha optado por una armonización sectorial mediante
Directivas, confiando en la consecución de un nivel uniforme de protección del derecho de autor y
de los derechos afines en el territorio comunitario mediante la aproximación de las legislaciones
nacionales. La existencia de diversas Convenciones internacionales en la materia –
fundamentalmente el ya mencionado Convenio de Berna – de las que son parte los distintos Estados
miembros de la Comunidad ha permitido que los países comunitarios contasen con una normativa
bastante uniforme de protección en este sector.

Sin embargo, con la aparición de las nuevas tecnologías han surgido, tanto disparidades entre las
legislaciones nacionales de los Estados miembros, como dudas sobre la protección de determinadas
creaciones, lo que podía disuadir la explotación de estos derechos a nivel comunitario. Tales
procedimientos fueron analizados en el Libro Verde de la Comisión sobre derecho de autor y el
desafío tecnológico de 1988, fruto del cual se aprobó – en 1990 – un programa en el que se
establecieron las líneas de trabajo a seguir en los siguientes años.

De esta forma han sido adoptadas la Directiva 91/250/CEE del Consejo, de 14 de mayo de 1991, sobre la
protección jurídica de programas de ordenador, la Directiva 92/100/CEE del Consejo, de 19 de Noviembre de
1992, sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la
propiedad intelectual, Directiva 93/83/CEE del Consejo, de 27 de septiembre de 1993, relativa a la armonización
del plazo de protección del derecho de autor y del Consejo, de 11 de marzo de 1996, sobre la protección jurídica
de las bases de datos, y por último, la Directiva 2001/84/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de
septiembre de 2001, relativa al derecho de participación en beneficio del autor de una obra de arte original. Todas
las anteriores Directivas – excepto la última- están hoy transpuestas a nuestra legislación.

En una segunda etapa, la aparición de las redes digitales y la consustancial dificultad de protección
de las obras intelectuales en este nuevo medio, junto con la necesidad de adaptar la legislación de
los Estados miembros a los nuevos Tratados de la OMPI de 1996, ha supuesto la adopción de un
segundo Libro verde sobre derechos de autor y derechos afines en la sociedad de la información en
noviembre de 1995.

Como consecuencia de este trabajo se ha adoptado la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y
derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información. La necesidad de transponer esta
Directiva a nuestra legislación ha motivado que se haya modificado la Ley de Propiedad Intelectual en junio de
2006.

3. Incidencia del principio de libre circulación de mercancías y doctrina del agotamiento

comunitario.

Los derechos de propiedad intelectual e industrial mantienen una especial relación con el principio
de la libre circulación de mercancías dentro del territorio comunitario. El titular de un derecho de
propiedad intelectual o industrial lo es, en exclusiva, para el territorio de cada uno d ellos Estados
de la Unión.

Existe, por lo tanto, una falta de coincidencia entre el ámbito de protección concedido por los derechos nacionales
de propiedad intelectual, y el ámbito territorial del Mercado único, lo que puede dar lugar al fraccionamiento del
Mercado Común en varios mercados nacionales.

La especial naturaleza de estos derechos genera un conflicto entre el ejercicio y protección de los
mismos y una de las libertades comunitarias: la libre circulación de mercancías. En principio, el
Tratado de la Comunidad Europea, de 1957, da preferencia en este conflicto a los primeros.

Uno de los objetivos esenciales de la Unión consistió, desde un principio, en la eliminación de los obstáculos que
las fronteras nacionales oponen a la libre circulación de mercancías, permitiendo la sustitución de los distintos
mercados nacionales por un gran mercado único, en el cual todas las personas y los Estados miembros tuvieran un
acceso igualitario. Este objetivo, sin embargo, no fue óbice para que se admitiera la existencia de un elenco de
intereses que pueden primar sobre el principio de libre circulación de mercaderías. En este sentido, el actual 30
TCE admite la existencia de ciertas prohibiciones o restricciones a la importación, exportación o tránsito
justificadas, entre otras, por la protección de la propiedad industrial y comercial, siempre que las medidas
adoptadas no constituyan un medio de discriminación arbitraria ni una restricción encubierta del comercio entre
los Estados miembros.

Con el objetivo de dotar de contenido a dicha excepción y, sobre todo, de tratar de alcanzar un
adecuado equilibrio para la aplicación de la anterior normativa en la situaciones en que la unidad
del Mercado Común podía verse amenazado por el ejercicio de un derecho de propiedad intelectual
o industrial, el TJUE ha elaborado desde hace tiempo una jurisprudencia – cada vez más extensa y
consolidada – en relación con el denominado principio de agotamiento comunitario.

Nótese al respecto, especialmente, las Sentencias del TJCE de 8 de junio de 1971 y 31 de octubre de 1974 en los
asuntos, respectivamente, 78/70, Deutsche Grammophon, o 17/74, Centrafarm.

Este principio se basa en la idea de que no puede permitirse al titular de un derecho de propiedad
industrial o intelectual el oponerse a la importación de productos comercializados – en forma legal-
en otro Estado miembro por él o con su consentimiento, ya que – de otra forma – tendría en sus
manos un instrumento que podría romper la unidad del Mercado interior: fragmentándolo en
mercados nacionales, permitiendo el mantenimiento de precios distintos en cada Estado miembro,
limitando la competencia entre los distribuidores y privando, en suma, a los consumidores de gran
parte de los beneficios que se derivan del establecimiento del Mercado único.

El elemento decisivo para que pueda primar el principio de libre circulación de mercancías, y por tanto, para que
pueda decirse que se ha agotado su derecho de exclusión, radica en el consentimiento del titular del derecho. Si el
titular del derecho no ha consentido, su <<ius prohibendi>> entra enteramente en juego contra la ulterior
circulación de productos introducidos en el comercia intracomunitario sin su consentimiento.

En definitiva, el Tribunal de Justicia de Luxemburgo, con el enunciado de este principio, intenta

encontrar un equilibrio entre el legítimo interés del titular de un derecho a intervenir en la difusión y
distribución del producto protegido, mediante el control de la circulación del mismo, y el interés del
tráfico comercial en la no interposición de trabas innecesarias a la libre circulación de bienes.

Dicho principio de creación jurisprudencial ha recibido una adecuada acogida en la legislación española. Así, por
ejemplo por lo que hace referencia a las patentes, el art. 52.2 de la Ley española de patentes establece que <<los
derechos conferidos por la patente no se extienden a los actos relativos a un producto protegido por ella después
de que ese producto haya sido puedo en el comercio en el territorio de un Estado miembro de la Unión Europea
por el titular de la patente o con su consentimiento >>. De similar manera se expresa en relación con las marcas, el
art.36.1 de la Ley de marcas y, por lo que atañe al derecho de autor, el art. 19.2 de la Ley de propiedad intelectual.

Una última cuestión merece destacarse en relación con la aplicación de este principio del
agotamiento comunitario. Este queda, en todo caso, limitado a que la primera comercialización se
realice en territorio de los Estados miembros de la Unión Europea. No habrá agotamiento del
derecho si la comercialización se ha producido fuera del territorio comunitario.

LECTURAS RECOMENDADAS:

– El diseño comunitario, Palao Moreno,G: Valencia tirant lo blanch 2003

– Carrascosa gonzalez j, la propiedad intelectual en el derecho internacional privado español
– de miguel asesnsio, jimenez blanco y fernandez masia, bienes inmateriales, en derecho del
comercio internacional
– fernandez masia, la protección internacional de los programas de ordenador
– fernandez novoa, derecho de marcas
– gomez rosendo del toro, el derecho de autor en la union europea
– jimenez blanco, el derecho aplicable a la protección internacional de las patentes
– otero garcía castrillón, las patentes en el comercio internacional
– sabido rodriguez, la creación intelectual como objeto de intercambios internacionales,.