PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Registro / EXPRESIÓN DE USO

COMÚN – Lo es GASTRO en la clase 5 / EXAMEN DE REGISTRABILIDAD –

Distintividad / REGISTRO MARCARIO – Procede respecto del signo
nominativo GASTROS para identificar para identificar productos de la Clase
5 de la Clasificación Internacional de Niza porque la letra s final la
distintividad intrínseca mínima requerida

El Diccionario de la Real Academia Española no incluye el término GASTROS

como una palabra castiza, pero si contiene el término GASTRO cuyo significado
es el siguiente: GASTRO “[…] 1. elem. compos. Significa 'estómago', 'zona
ventral'. Gastrointestinal, gastroscopia, gástrico, gastritis. […]”. Adicionalmente, la
Sala, para tener mayores elementos de juicio, realizó una búsqueda en la oficina
virtual de propiedad industrial de la parte demandada y encontró que en efecto, a
la fecha de solicitud de registro de la marca sub lite, el término GASTRO hacía
parte de numerosas marcas registradas en la Clase 5 de la Clasificación
Internacional de Niza. Corolario de lo anterior, la marca GASTROS, no se
encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad del artículo 135, literal g), en
cuanto que no es un término que consista exclusivamente o se hubiera convertido
en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el
lenguaje corriente dado que al término genérico y de uso común GASTRO se le
adiciona la letra “S” que le da la distintividad intrínseca mínima requerida.

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Registro / COTEJO MARCARIO –

Entre el signo nominativo GASTROS para distinguir productos de la Clase 5
de la Clasificación Internacional de Niza y la marca nominativa GASTRUM /
LEXEMA – Concepto / PARTÍCULA DE USO COMÚN – Lo es el lexema GASTR
/ REGISTRO MARCARIO – Procede respecto del signo nominativo GASTROS
por no existir similitud con la marca nominativa GASTRUM

[L]os lexemas se definen como “[…] la base y el elemento que no cambia dentro
de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir
de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario […]” y ante la presencia
de los lexemas debe tenerse en cuenta que por lo general el lexema es el
elemento que más impacta en la mente del consumidor por lo que podría
generarse riesgo de confusión ideológica. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala
precisa que la marca nominativa GASTROS, solicitada a registro y la marca
registrada GASTRUM comparten el lexema “GASTR”. No obstante, en este caso
el lexema “GASTR” es también una partícula de uso común tal como lo indicó la
parte demandada en los actos acusados al identificar las siguientes marcas que
coexistían en el registro para la fecha de expedición de los actos acusados […] En
suma, una vez realizada la comparación de las marcas de manera conjunta y
sucesiva, teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, la Sala concluye
que la marca solicitada GASTROS y la marca registrada GASTRUM, no presentan
similitud ortográfica, fonética o ideológica y en tal sentido no es posible afirmar que
se configure un riesgo de confusión y de asociación entre el público consumidor,
por lo que no se cumple el primer supuesto del artículo 136, literal a). […] La Sala
concluye, con base en lo anterior, que los actos acusados no vulneran el artículo
136 literal a) de la Decisión 486 teniendo en cuenta que no se cumple el primer
supuesto de la causal que es la existencia de riesgo de confusión o de asociación
entre las marcas GASTROS y GASTRUM y, la causal en mención exige que se
cumpla tal supuesto conjuntamente con la existencia de relación de conexidad
competitiva entre los productos amparados por las marcas. Por las razones
anotadas, el cargo estudiado no tiene vocación de prosperidad.
FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 135 LITERAL G /
DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., catorce (14) de diciembre de dos mil dieciocho (2018)

Radicación número: 11001-03-24-000-2010-00081-00

Actor: LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC

Referencia: Acción de Nulidad Relativa

Referencia: Marcas farmacéuticas con raíces de uso común. Cotejo de

marcas nominativas que incluyen partículas de uso común.

La Sala decide, en única instancia, la demanda que, en ejercicio de la acción de

nulidad relativa, presentó Laboratorio Franco Colombiano Lafrancol S.A. contra la
Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las
resoluciones núms. 27847 de 29 de mayo de 2009, 39264 de 21 de julio de 2009 y
44170 de 31 de agosto de 2009.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)

Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a
continuación.

I. ANTECEDENTES

La demanda

1. Laboratorio Franco Colombiano Lafrancol S.A., en adelante la parte

demandante, por intermedio de apoderado general 1, en ejercicio de la acción de

1
Cfr. Folios 2 y 3
nulidad relativa del artículo 1722 de la Decisión 486 de 14 de septiembre 2000 de
la Comisión de la Comunidad Andina 3, en adelante la Decisión 486, y en
concordancia con el artículo 854 del Decreto 01 de 2 de enero de 1984, Código
Contencioso Administrativo, presentó una demanda contra la Superintendencia de
Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, para que se declare la
nulidad de las resoluciones núms. 27847 de 29 de mayo de 2009, “ Por la cual se
resuelve una solicitud de registro”, y 39264 de 21 de julio de 2009, “Por la cual se
resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la Jefe de la División de Signos
Distintivos; y la Resolución núm. 44170 de 31 de agosto de 2009, “Por la cual se
resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado
para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. Las
mencionadas resoluciones concedieron el registro de la marca GASTROS para
identificar productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional
de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante la
Clasificación Internacional de Niza.

2. La parte demandante solicitó que como consecuencia de las anteriores

declaraciones se ordene a la parte demandada cancelar el registro de la marca
nominativa GASTROS para identificar productos comprendidos en la Clase 5 de
la Clasificación Internacional de Niza.

Pretensiones

3. La parte demandante solicitó que se reconozcan las siguientes pretensiones 5:

“[…]

PRIMERA. DECLARAR la Nulidad de la Resolución No. 27847 de 29 de

mayo de 2009, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio
2
“[…] Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier
persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese
concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135. La
autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad
relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en
el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco
años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado […]”
3
“Régimen Común sobre Propiedad Industrial”.
4
“Código Contencioso Administrativo” “[…] Artículo 85. Toda persona que se crea lesionada en un
derecho amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto
administrativo y se le restablezca en su derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño.
La misma acción tendrá quien pretenda que le modifiquen una obligación fiscal, o de otra clase, o
la devolución de lo que pagó indebidamente […]”.
5
Cfr. Folios 60 y 61
 dentro del expediente administrativo No. 08-114933, mediante la cual ese
Despacho declaró infundada la oposición presentada por la sociedad
LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A., y concedió al
señor SERGIO TAMAYO RUEDA, el registro de la marca GASTROS, con
certificado de registro No. 387647, que ampara productos comprendidos en
la Clase 5ª. de la novena edición de la Clasificación Internacional de Niza.

SEGUNDA. DECLARAR la nulidad de la Resolución No. 36264 de 21 de julio

de 2009, por medio de la cual la División de Signos Distintivos de la
Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición
confirmándola en su totalidad y concediendo el Recurso de Apelación
interpuesto.

TERCERA. DECLARAR la nulidad de la Resolución No. 44170 de 31 de

agosto de 2009, por medio del cual el Superintendente Delegado para la
Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió
el recurso de apelación interpuesto confirmando en su totalidad la decisión
contenida en la Resolución No. 27847 de 29 de mayo de 2009, que declaró
infundada la oposición presentada por la sociedad LABORATORIO FRANCO
COLOMBIANO LAFRANCOL S.A., y concedió el registro de la marca
GASTROS, certificado de registro No. 387647, que ampara productos
comprendidos en la Clase 5ª. de la novena edición de la Clasificación
Internacional de Niza al señor SERGIO TAMAYO RUEDA.

CUARTA. Como consecuencia de las anteriores declaraciones, y a título de

restablecimiento del derecho, solicito muy comedidamente a ese Despacho
declarar fundada la oposición presentada por la sociedad LABORATORIO
FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A., contra la solicitud de registro
de la marca GASTROS, Clase 5ª., del señor SERGIO TAMAYO RUEDA, y
en consecuencia se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio
negar definitivamente el registro de la misma.

QUINTA. ORDENAR a la División de Signos Distintivos de la

Superintendencia de Industria y Comercio publicar en la Gaceta de la
propiedad Industrial, la sentencia proferida en este proceso.

[…]”.

Presupuestos fácticos

4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos 6 para

fundamentar sus pretensiones:

4.1. Sergio Tamayo Rueda solicitó el registro de la marca de la marca nominativa

GASTROS, dentro del expediente 08-114933 para identificar “[…] productos
farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para medicina; sustancias
dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para
apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales;
desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas,
6
Cfr. Folios 61 a 74
herbicidas […]”, comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de
Niza. La solicitud fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 599 de
31 de diciembre de 2008.

4.2. Laboratorio Franco Colombiano Lafrancol S.A. presentó oposición contra la

solicitud de registro de la marca nominativa GASTROS, con base en sus derechos
previos sobre la marca GASTRUM, registrada en la Clase 5 de la Clasificación
Internacional de Niza.

4.3. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de

Industria y Comercio, mediante Resolución núm. 27847 de 29 de mayo de 2009,
declaró infundada la oposición presentada y concedió el registro de la marca
nominativa GASTROS en Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

4.4. Laboratorio Franco Colombiano Lafrancol S.A. interpuso recurso de reposición

y, en subsidio, apelación, contra la Resolución núm. 27847 de 29 de mayo de
2009.

4.5. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de

Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 39264 de 21 de julio de 2009,
resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar la Resolución núm.
27847 de 29 de mayo de 2009 y conceder el recurso de apelación.

4.6. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la

Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la Resolución núm.
44170 de 31 de agosto de 2009, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de
confirmar la Resolución núm. 27847 de 29 de mayo de 2009.

Normas violadas
5. La parte demandante adujo en su libelo introductorio 7 la vulneración de los
artículos 135, literales a) 8 y b)9 y 136, literal a)10 de la Decisión 486 y los artículos
1311 y 8312 de la Constitución Política de Colombia.

Concepto de la violación

6. La parte demandante, en síntesis, expuso los cargos por violación 13 así:

6.1. Afirmó que “[…] El signo GASTROS no es apto para distinguir en el mercado
los productos comprendidos en la Clase 5 fabricados y/o comercializados por el
señor SERGIO TAMAYO RUEDA, dadas sus semejanzas ortográficas y fonéticas
con las marcas GASTRUM, además de que distinguen la misma clase de
productos como lo son los productos de la Clase 5ª. internacional, máxime si se
tiene en cuenta que no siempre el público consumidor tiene la oportunidad de
confrontar las marcas de manera sucesiva. De esta forma, el consumidor o
adquirente de los productos distinguidos con una marca confunde el origen
empresarial de los mismos, es decir, los asocia por su procedencia o nacimiento,
creyendo erróneamente que cierto producto proviene de mi poderdante
LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A., cuando no es así
[…]” 14.

6.2. Manifestó que “[…] las marcas son iguales, pues la solicitante transformó la
marca registrada, reemplazándole las letras “U” y “M” por las letras “O” y “S" para
así tratar de ocultar la copia sin lograrlo, ya que la solicitante dispuso las letras en

7
Cfr. Folios 20 a 48
8
“[…] Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: […] a) no puedan
constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; […]”.
9
“[…] Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: […] b) carezcan de
distintividad; […]”.
10
“[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio
afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se
asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los
mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la
marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […]”.
11
“[…] Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma
protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y
oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar,
lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la
igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El
Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o
mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o
maltratos que contra ellas se cometan […]”.
12
“[…] Artículo 83. Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán
ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos
adelanten ante éstas […]”.
13
Cfr. Folios 75 a 107
14
Cfr. Folio 76
igual forma, lo cual puede ocasionar confusión por parte de los consumidores,
pues la solicitante no está imprimiendo ningún cambio a la marca de mi
Representada, que permita que las mismas se distingan en el mercado. Por el
contrario, lo que está persiguiendo precisamente la solicitante es aprovecharse
del prestigio que tienen los productos de mí representada en el mercado, para así
tratar de confundir no solo a los consumidores, sino a la misma Administración, lo
cual hasta el momento ha logrado […]”15.

6.3. Agregó que “[…] Desde el punto de vista ortográfico los signos son iguales,
la demandada transcribió una a una las letras que conforman la marca de mi
representada y agregó una palabra que no otorga distintividad alguna, sino que
por el contrario hace pensar a los consumidores que se trata de una nueva
modalidad de las marcas registradas […]. Desde el punto de vista fonético las
expresiones en conflicto son muy similares, al pronunciar una y otra el sonido es
prácticamente el mismo; podemos notar que resulta muy difícil su diferenciación
ya sea por parte de un consumidor medio o de uno extremadamente diligente […];
las marcas en comento pueden generar en los consumidores un riesgo de
confusión por cuanto podría pensarse que se trata de una derivación de las
marcas de propiedad de mi representada. Lo anterior significa que el público
consumidor podrá pensar que GASTROS es una marca derivada de GASTRUM
[…]”16.

6.4. Indicó que “[…] las marcas no pueden coexistir en el mercado sin inducir a
asociación a los consumidores, ya que la marca solicitada carece de distintividad y
es indudablemente semejante a las marcas de mi representada. No es entendible
por qué en este caso que es evidente la confusión que se puede presentar, la
Superintendencia de Industria y Comercio permitió que las marcas en cotejo
coexistieran en el mercado […]”17.

6.5. Señaló que se violó el derecho a la igualdad “[…] porque le están

protegiendo derechos a unas personas, y se los están quitando en forma
indiscriminada a mi representada […]; mi representada tenía registradas las
marcas GASTRUM, motivo por el cual no se tuvo en cuenta que mi representada
es igual ante la Ley a la sociedad solicitante, y por consiguiente, ella tiene derecho
prioritario sobre la expresión […]”18.

15
Cfr. Folio 77
16
Cfr. Folios 88, 89 y 92
17
Cfr. Folio 101
18
Cfr. Folio 102
6.6. Sostuvo la parte demandada “[…] debió haber realizado un estudio con
mayor detenimiento sin dejar de lado ningún aspecto, ya que simplemente se
limitó a decir que los signos cotejados tienen un riesgo de confusión representado
en similitud media pero que los productos que identifican son diferentes por
cuanto no se expenden en los mismos establecimientos de comercio, concluyendo
entonces que no se causaba confusión, error o asociación al público consumidor
[…]”.19

6.7. Concluyó indicando que “[…] no se aseguraron los derechos de mi

representada […]. De esta forma, creerán los consumidores que el producto
representa y trae consigo la misma calidad que siempre ha caracterizado a los
productos de mi poderdante, y obviamente de salir algo indebido, perjudicará
ampliamente a la sociedad LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO
LAFRANCOL S.A., quien se ha esforzado por muchos años, para que su empresa
tenga un buen nombre, y salga avante […]”. 20

Contestación de la demanda

7. La parte demandada, por intermedio de su apoderado especial 21, contestó la

demanda22, oponiéndose a las pretensiones solicitadas por la parte demandante
argumentando lo siguiente:

7.1. Sobre la legalidad de los actos administrativos acusados indicó que fueron
expedidos con sujeción a la normativa vigente, la jurisprudencia y la doctrina
reconocida y aplicable al caso.

7.2. Afirmó que “[…] no puede predicarse de la marca registrada y de la solicitada

en registro, hoy en día registrada, igualdad o semejanza tal que induzca a
confusión o error en el consumidor […] Si bien el demandante posee en su haber
una marca previamente registrada, esto no obsta para que la Superintendencia de
Industria y Comercio SIC, como autoridad nacional competente en lo que a
propiedad industrial se refiere, conceda el registro de una marca solicitada con
posterioridad, máxime cuando esta, como se puede concluir del estudio realizado
en las resoluciones demandadas y en el presente escrito, obedece a una
expresión de uso común para la clase 5 internacional, es un producto
19
Ibidem
20
Cfr. Folio 104
21
Cfr. Folios 151 a 158
22
Cfr. Folios 145 a 154
farmacéutico y cuenta con sufijos diferentes que permiten sin lugar a dudas, la
distinción de cada producto […]”23.

7.3. Manifestó que “[…] teniendo en cuenta que nos encontramos frente al registro
de una marca que conlleva productos farmacéuticos clasificados en la clase 5
internacional de Niza, consideramos pertinente poner de presente al Honorable
Despacho que en adición al examen de registrabilidad ya expuesto, esta Entidad
sigue de forma literal lo referente a la rigurosidad que le es propia al registro de
esta clase de productos, toda vez que los mismos presentan una estrecha relación
con la salud, vida e integridad de los consumidores. La decisión adoptada por esta
Entidad, de otorgar el registro de la marca GASTROS, obedece, como se ha
demostrado a lo largo del presente escrito, al compendio de diferentes elementos
que sopesados en conjunto, permiten determinar la viabilidad del registro de una
nueva marca […]”24.

7.4. Sostuvo que “[…] la demandante pudo defender sus intereses en las
oportunidades procesales destinadas para tal fin, máxime cuando obran en el
citado expediente, las actuaciones por el ejercidas, entiéndase por estas, el
escrito de oposición y el recurso de reposición con subsidio de apelación,
memoriales que fueron atendidos con la observancia del debido proceso y
resueltos conforme a la normatividad actual pertinente a la materia. En cuanto a la
acusación de la violación del principio de buena fe, consideramos que la misma es
ofensiva, y el desarrollo del expediente por medio de la cual se otorgó el registro
de la marca, hablará por sí mismo al demostrar la legalidad de las actuaciones
efectuadas por la Superintendencia de Industria y Comercio SIC […]”25.

8. El señor Sergio Tamayo Rueda, vinculado al proceso como tercero con interés
directo en el resultado del proceso26, no contestó demanda.

Interpretación Prejudicial

9. El Despacho Sustanciador, mediante auto proferido el 23 de noviembre de

201527, ordenó suspender el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina la interpretación prejudicial respecto de las normas de la
Decisión 486.
23
Cfr. Folios 152
24
Cfr. Folio 153
25
Ibidem
26
Notificación a Folio 138
27
Cfr. Folio 163
10. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación
prejudicial 226-IP-2016 el 27 de julio de 2017 28, en adelante la Interpretación
Prejudicial, en la que interpretó el artículo 136, literal a), de la Decisión 486, y
consideró que no se interpretarían los artículos 135, literales a) y b), por no
tratarse de un asunto de nulidad absoluta y tampoco el artículo 136, literal f), por
no ser aplicable al caso. De oficio consideró que debía interpretarse el artículo
135, literal g)29, de la misma Decisión que regula la irregistrabilidad de marcas
cuando son signos de uso común y expuso las reglas y criterios establecidos por
la jurisprudencia comunitaria que a su juicio son aplicables.

Alegatos de conclusión

11. Visto el artículo 210 del Código Contencioso Administrativo, el Despacho

Sustanciador, mediante auto proferido el 11 de mayo de 2018 30, reanudó el
proceso corriendo traslado a las partes para que en el término de diez (10) días
presentaran sus alegatos de conclusión y le informó al Ministerio Público que
podía solicitar, en el mismo término, el traslado especial.

12. Dentro del plazo en mención, la parte demandante reiteró los argumentos de
nulidad expuestos en su libelo introductorio. La parte demandada, el tercero con
interés y el Ministerio Público guardaron silencio en esta oportunidad procesal.

13. Vistos los artículos 74 y 75 de la Ley 1564 de 12 de julio de 2012 31, sobre los
poderes y la designación y sustitución de apoderados 32, y atendiendo a que el
abogado Ramón Francisco Cárdenas Ramírez, identificado con la cédula de
ciudadanía núm. 19.214.395 y con tarjeta profesional de abogado núm. 25.742,
expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, allegó poder para actuar en
calidad de apoderado especial de la parte demandada 33 y considerando que el
poder cumple con los requisitos de ley, esta Sala le reconocerá la respectiva
personería.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

28
Cfr. Folios 173 a 183
29
“[…] Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: […] g) consistan
exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o
servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país; […]”.
30 Cfr. Folio
185
31 “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”.
32
Aplicable al presente asunto en los términos del artículo 267 del Decreto 01 de 2 de enero de
1984, “Por medio de la cual se reforma el Código Contencioso Administrativo”.
33
Cfr. Folios 193 a 196
Competencia

14. Visto el artículo 128 numeral 734 del Código Contencioso Administrativo, sobre
la competencia del Consejo de Estado, en única instancia, aplicable en los
términos del artículo 30835 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011 36, sobre el
régimen de transición y vigencia, y el artículo 1 37 del Acuerdo núm. 55 de 5 de
agosto de 200338, sobre distribución de negocios entre las secciones, esta Sala es
competente para conocer del presente asunto.

15. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i)

los actos administrativos acusados; ii) el problema jurídico; iii) normativa
comunitaria andina en materia de propiedad industrial; iv) los principios y
características del Derecho Comunitario Andino, v) la interpretación prejudicial del
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, vi) Interpretación Prejudicial 226-IP-
2016 de 27 de julio de 2017 y vii) análisis del caso concreto.

16. La Sala no observa que en el presente proceso se haya configurado causal

alguna de nulidad que invalide lo actuado; en consecuencia, se procede a decidir
el caso sub lite.

Los actos administrativos acusados

17. Los actos administrativos acusados son los siguientes:

17.1. Resolución núm. 27847 de 29 de mayo de 2009 39, mediante la cual la

Jefe de la División de Signos Distintivos concedió el registro de la marca
nominativa GASTROS para identificar productos de la Clase 5 de la Clasificación
Internacional de Niza. En la resolución se indicó:

34
“[…] Artículo 128. Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado,
en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá de los siguientes procesos privativamente y en
única instancia: […] #7. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley
[…]”.
35
“[…] Artículo 308. Régimen de Transición y Vigencia. El presente Código comenzará a regir el
dos (2) de julio del año 2012. Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones
administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con
posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así
como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y
culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior […]”
36
“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo”.
37
Establece que la Sección Primera del Consejo de Estado está a cargo de conocer los procesos
de nulidad y restablecimiento del derecho de actos administrativos que versen sobre asuntos no
asignados expresamente a otras secciones, como corresponde al presente caso.
38
“Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado”.
39
Cfr. Folios 9 a 16
 “[…]

Al estudiar el signo reproducido anteriormente, verificar los argumentos

esgrimidos por la sociedad opositora en su escrito, los del solicitante en la
contestación y al dar aplicación a las normas legales vigentes sobre la
materia, esta División considera que no concurre en el presente caso el
presupuesto de irregistrabilidad establecido en el literal f), del artículo 135
anteriormente citado, por cuanto, la denominación conforme se ha
presentado a registro no hace referencia a un tipo de productos en concreto.

El consumidor no tendrá una respuesta inmediata en el momento de percibir

la denominación Gastros, por cuanto no existe un tipo de producto que sea
denominado de tal manera, y que tal expresión sea entendida sin mayor
razonamiento como un producto en concreto, no hace mención a una
universalidad de mercancías sino que, fácilmente logrará establecer un
determinado elemento.

La División considera frente al signo solicitado que en su conjunto producirá

en la primera impresión del consumidor una idea evocativa, la cual no es por
sí misma irregistrable haciendo uso de la silaba inicial de la enfermedad, la
cual es considerada, como de uso común dada su presencia elevada en el
mercado, sin que sea directo el mensaje que con ello se pretende transmitir.
La expresión Gastros no se entenderá como la necesaria para describir el
producto como tal y por ende será indicativa de los productos a los cuales se
asocie, esto es, cuenta con capacidad distintiva, siendo registrable.

Por lo anterior, se determina que existe certeza en el momento de la compra

para identificar el producto deseado, proveniente de un empresario
específico, cumpliéndose de esta manera los fines esenciales de los signos
distintivos, por lo cual se concluye que el signo solicitado no está
comprendido en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 135
literal, f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina […].

[…] Esta oficina considera que entre el signo solicitado Gastros y la marca
opositora Gastrum no se presentan similitudes susceptibles de generar
confusión o de inducir a error al público consumidor teniendo en cuenta los
conjuntos mamarios en su totalidad, de acuerdo a los aspectos
individualizadores de cada uno.

En primer lugar, de acuerdo a la base de datos de la División se encuentra

que la expresión que aduce el opositor como común, esto es, la expresión
"gastr", la cual hace mención a un malestar propio del sistema digestivo […]
y por ende, se trata de una palabra relacionada con los productos a
comercializar (medicamentos), indicando de manera indirecta una idea que
se relaciona con una posible característica o consecuencia del producto
promocionado, se hace inoponible por si sola a terceros, máxime cuando ha
venido siendo usada por empresarios dentro de la clase 05 internacional,
dada la connotación de partícula de uso común 40, motivo por el cual la
misma no puede ser el fundamento de una oposición, siendo utilizada por
los diversos empresarios en sus signos y en la publicidad y promoción de los
mismos.
40
“Como consta en los registros No 264722 (GASTROCAPS) 276521 (GASTRIDE), 262134
(GASTROSEF), 325299 (GASTRIX), 146630 (GASTROBUTINA) y 248762 (TRI-GASTRO) entre
otros”
 De manera que los conjuntos marcarios Gastros y Gastrum presentan una
composición fonética, conceptual y ortográficamente disimiles, dada la
conformación de las mismas en lo concerniente a su visión en conjunto
producto de la sílaba final, compuesta por fonemas diferentes, sin que
ninguno de ellos se repita en posición, orden o sonoridad. De manera que la
conformación fonética y ortográfica en cada caso hacen que en su impresión
general los signos no generen relación entre sí, logrando cumplir con el
cometido de los signos distintivos al individualizar el origen empresarial y los
productos a comercializar, en particular cuando los signos enfrentados están
compuestos por un elemento inicial común para la clase y con las
mencionadas diferencias por lo cual los signos en estudio resultan
distintivos.

Ante la ausencia del primer presupuesto, esto es, que los signos presenten
similitudes susceptibles de generar confusión, resulta irrelevante que la
administración se pronuncie sobre la eventual relación que pueda existir
entre los productos que distinguen los signos en conflicto […].

Se reitera que el derecho al cual hace referencia la solicitud tramitada hace

referencia al conjunto marcario como fue solicitado, en su totalidad, habida
cuenta de la debilidad del signo por sus componentes evocativos, sin que
pueda argumentar propiedad exclusiva sobre el componente “gastr”, mucho
menos sobre el complemento “um” […].

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar infundadas las oposiciones que dan cuenta

el considerando segundo de esta resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Conceder el registro de la marca GASTROS

(nominativa).

Para distinguir: “productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos

para medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para
bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes
y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de
animales dañinos; fungicidas, herbicidas”; productos comprendidos en la
clase 5 de la octava edición de la Clasificación Internacional de Niza.

[…]”.

Al contestar favor indique el número de

radirarlón nnncinnaHo en el sfirker
17.2. Resolución núm. 39264 de 21 de julio de 2009 41, mediante la cual la Jefe
de la División de Signos Distintivos confirmó la Resolución núm. 27847 de 29 de
mayo de 2009 y concedió el recurso de apelación interpuesto. En la resolución se
indicó:

“[…]

En efecto, los signos en estudio apreciados en conjunto de manera sucesiva

y no simultánea, no presentan similitudes susceptibles de generar confusión
o de inducir a error al público consumidor, en tanto la confundibilidad alegada
se sustenta en el hecho de compartir una partícula de uso común, al
respecto es importante tener presente que en el caso de marcas que
contiene partículas de uso común, al realizar el examen comparativo, estas
no deben considerarse a efecto de determinar si existe confusión, tal
circunstancia constituye una excepción a la regla de que el cotejo de las
marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se
enfrentan, en donde el todo prevalece sobre sus partes o componentes […].

Ante la ausencia del primer presupuesto, esto es, que los signos presenten
similitudes susceptibles de generar confusión, resulta irrelevante que la
administración se pronuncie sobre la eventual relación que pueda existir
entre los productos y/o servicios que distinguen los signos en conflicto.

En consecuencia, la marca objeto de la solicitud no está comprendida en la

causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, razón por la que se
confirmará el acto recurrido.

[…]”.

17.3. Resolución núm. 44170 de 31 de agosto de 2009 42, mediante la cual el

Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de
apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 27847 de 29 de mayo de
2009. En la resolución se indicó:

“[…] la Delegatura, luego de analizar los argumentos del recurrente y con

base en los criterios jurisprudenciales y doctrinarios de confundibilidad,
encuentra que la marca solicitada GASTROS frente a la marca registrada
GASTRUM, no son susceptibles de crear confusión. Lo anterior, por cuanto,
observadas las expresiones en cotejo, se evidencia que ortográficamente
pese a coincidir en la partícula GASTR, común en registros marcarios del
nomenclátor 5 de la Clasificación Internacional, existe un cambio en los
sufijos de cada palabra, en este caso OS por UM, lo que es suficiente para
darle el carácter distintivo a cada expresión, lo cual permite que al ser
pronunciadas tengan un efecto sonoro diferente […].

En consecuencia, esta Oficina no considera necesario referirse a la

conexión competitiva […]”.

41
Cfr. Folios 17 a 20
42
Cfr. Folios 21 a 24
El problema jurídico

18. Corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, la contestación de la

demanda presentada por la parte demandada y la Interpretación Prejudicial,
analizar en primer término, si la marca nominativa GASTROS, solicitada a registro
como marca para identificar productos de la Clase 5 de la Clasificación
Internacional de Niza, se encuentra incursa en las causales de irregistrabilidad
previstas en el artículo 135, literal g), por estar conformada exclusivamente por un
término de uso común y en caso negativo, si se encuentra incursa en la causal del
artículo 136, literal a), de la Decisión 486 por ser confundible con la marca
GASTRUM registrada en la misma Clase, cuyo titular es la parte demandante; en
segundo término se examinará si la parte demandada vulneró los artículos 13 y 83
de la Constitución Política.

19. La Sala precisa que aunque la parte demandante citó como norma comunitaria
vulnerada los artículos 135, literales a) y b), y 136, literal f), de la Decisión 486,
también lo es que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su
interpretación indicó que no se interpretarían tales artículos por no tratarse, en el
caso del artículo 135, de un asunto de nulidad absoluta y, por no ser aplicable al
caso el literal f) del artículo 136.

20. En este orden de ideas, la Sala concluirá si hay lugar o no a declarar la

nulidad de los actos administrativos acusados.

Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial

21. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se

ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización
internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de
Cartagena43, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional

43
El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que
fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de
mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. Dicho Protocolo está en
vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de
nuestro Estado.
Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido
en la Decisión 486 de 200044 de la Comisión de la Comunidad Andina.45

Principios y características del Derecho Comunitario Andino

22. Esta Sala recuerda que, en el Derecho Comunitario Andino, las decisiones se
caracterizan por estar regidas por los principios de primacía, obligatoriedad,
aplicación y efecto directos.

23. Las decisiones aprobadas por el Consejo Andino de Ministros de Relaciones

Exteriores o la Comisión de la Comunidad Andina, entendidas como actos
jurídicos unilaterales, se deben aplicar de manera prevalente 46 sobre las normas
44
Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario
en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la
Comisión del Acuerdo de Cartagena:
i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad
Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el
tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”,
motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de
diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un
reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial. En cumplimiento de lo
anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85
la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”;
ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la
Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la
Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la
anterior;
iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena,
Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión
311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual
se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992;
iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de
octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir
a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones
anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de
la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia
obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y
v) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de
Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de
septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente
establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el
Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos
y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la
cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro.
45
La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de
integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y
hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino.
46
El principio de primacía o prevalencia del ordenamiento jurídico andino sobre las normas
nacionales, se incluyó inicialmente en el artículo 5 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia
y, posteriormente, en el artículo 4 de su protocolo modificatorio, al establecer que los Estados
Miembros “[…] están obligados a adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar el
cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina. Se
comprometen, asimismo, a no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas
normas o que de algún modo obstaculice su aplicación […]”.
internas de los Estados, sin que sea posible aducir una norma jurídica interna
como fundamento para no aplicar lo dispuesto por la organización internacional de
integración.

24. Las decisiones obligan a los Estados Miembros desde la fecha en que sean
aprobadas por el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores o por la
Comisión de la Comunidad Andina, lo que define el carácter obligatorio del
Derecho Comunitario Andino47.

25. En relación con el principio de la aplicación y efecto directos 48, las decisiones
son directamente aplicables en los Estados Miembros, a partir de la fecha de su
publicación en la Gaceta Oficial, a menos que las mismas señalen una fecha
posterior. En este mismo sentido, cuando el texto de las decisiones así lo
dispongan, se requerirá de su incorporación al derecho interno, mediante un acto
expreso en el cual se indicará la fecha de su entrada en vigor en cada Estado
Miembro.

26. Ahora, en cuanto a las características de la normativa comunitaria, las

decisiones y resoluciones, son actos jurídicos unilaterales que tienen como
destinatarios los Estados Miembros, sus instituciones y, en general, las personas
jurídicas y naturales, quienes deben cumplir y hacer cumplir la normativa
comunitaria, toda vez que, su incumplimiento puede dar lugar a que se
comprometa la responsabilidad internacional del respectivo Estado o del
respectivo sujeto del derecho comunitario, según sea el caso. En este sentido,
resulta posible solicitar el cumplimiento de las normas ante los diferentes órganos
de la organización internacional, en especial, ante el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina.

La interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad

Andina49
47
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia
y, posteriormente, en el artículo del mismo número de su protocolo modificatorio.
48
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia
y, posteriormente, en el artículo del mismo número de su protocolo modificatorio.
49
El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979,
modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996. El Tratado de
creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457
de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional,
mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo
Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de
Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor
para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro
27. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un
mecanismo de cooperación judicial internacional entre los jueces de los Estados
Miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 50

28. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del
Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de emitir
interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento
jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada
uno de los Estados Miembros.

29. En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la
Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que
“[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que
conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de
asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”.

30. Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que
conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las
normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán
solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas,
siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si
llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación
del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”.

31. La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición
establece que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere
susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y
solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal
[…]”.

32. En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el

contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del
proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea
indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”.

33. El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el

proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”.
Estado.
50
El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de
junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se
desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial.
Interpretación Prejudicial 226-IP-2016 de 27 de julio de 2017

34. La Sala procede a destacar los principales apartes de la Interpretación

Prejudicial51, proferida para este caso:

“[…]

1. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de

confusión. Riesgo de asociación. Similitud fonética, ortográfica,
figurativa o gráfica y conceptual o ideológica. Reglas generales para el
cotejo de los signos distintivos.

Como en el proceso interno se discute si el signo denominativo GASTROS

es confundible con la marca GASTRUM, el Tribunal habrá de analizar la
causal de irregistrabilidad prevista en el Artículo 136 de la Decisión 486 de la
Comisión de la Comunidad Andina […].

1.2 Conforme se desprende de esta disposición, no es registrable un signo

que sea idéntico o similar porque en dichas condiciones carece de fuerza
distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando pueden
generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en
el público consumidor […].

1.2.1 El riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto. El primero está

caracterizado frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un
producto crea que está adquiriendo otro, y el segundo cuando el consumidor
crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que
realmente posee.

1.2.2 El riesgo de asociación, consiste en la posibilidad de que el

consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial
del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra
empresa tienen una relación o vinculación económica.

1.3 Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o

semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de
confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor,
teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos
puede ser:

1.3.1. Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos

en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o
tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de
confusión se deben tener en cuenta las particularidades de cada caso
concreto.

1.3.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos

en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es,
tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las
palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones
comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor
grado a que el nesgo de confusión sea más palpable u obvio.
51
Cfr. Folios 173 a 183
 1.3.3. Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos
gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del
dibujo o el concepto que evocan.

1.3.4. Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan

una idea y/o valor idéntico y/o semejante.

1.4. Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberán

observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:

1.4.1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos

que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno
debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su
unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual.

1.4.2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo

sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es
procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor
difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en
momentos diferentes.

1.4.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las

diferencias, pues en éstas es donde se puede percibir el riesgo de
confusión o de asociación.

1.4.4. Al efectuar la comparación en estos casos es importante

colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de
conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate […].
2. Comparación entre signos denominativos

[…]

2.2. Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, se

encuentran conformados por secuencias lingüísticas o gramaticales,
formadas por una o varias letras, palabras y/o números, individual o
conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo legible […]
que puede o no tener significado o concepto. Este tipo de signos se
subdividen en:

2.2.1 Sugestivos, que tienen una connotación conceptual que evoca

ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo.

2.2.2 Arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su

significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va
a identificar.

[…]

2.3 Para comparar dos signos denominativos se deben seguir las siguientes
reglas […]:
2.3.1. Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin
descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en
cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el
conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido
en el mercado.
 2.3.2. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a
comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil
de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

2.3.3. Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un

mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y
morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia
dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones
que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el
diccionario […]. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de
expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición.
Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe
tener en cuenta lo siguiente:

a) Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la

mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un
análisis gramatical de los signos en conflicto.
b) Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.
c) Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría
generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen
de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta
que el criterio ideológico debe estar complementado con otros
criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en
conflicto.

2.3.4. Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto
indica la sonoridad de la denominación.
2.3.5. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera
más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es
captada la marca en el mercado.
2.3.6. Se debe determinar si existe un elemento común preponderante
o relevante en ambos signos.
3. Partículas de uso común en la conformación de marcas
farmacéuticas

3.1 Como se discute si la partícula GASTR es de uso común en la Clase 5

de la Clasificación Internacional de Niza, se abordará el tema planteado.

3.2 El creador de una marca al conformarla puede valerse de toda clase de

elementos como gráficos, palabras, expresiones o partículas, y alguno o
varios de estos componentes pueden catalogarse como de uso común en
relación con el tipo de productos o servicios de que se trate, razón por la
cual no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona
alguna.

[…]

3.5 Las marcas farmacéuticas frecuentemente se confeccionan con la

conjunción de elementos de uso general y corriente, que le dan al signo
algún poder evocativo (prefijos, sufijos o palabras), ya que ofrecen al
consumidor una idea acerca de las propiedades del producto, sus principios
activos, su uso terapéutico, etc. Por lo tanto, ningún competidor en el
mercado puede apropiarse de tal partícula común.
 3.6 Dichos elementos no pueden ser apropiados por ninguna persona y, por
lo tanto, el titular de una marca confeccionada con estos componentes no
puede impedir que puedan ser utilizados por otros empresarios. En
consecuencia, su signo sería considerado débil o con bajo poder de
oposición, soportando la coexistencia de marcas que también los contengan,
y en caso de conflicto marcario, los mencionados elementos deberán ser
excluidos del cotejo.

3.7 No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características

llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una
comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional
dichos componentes bajo la premisa que el signo que los contenga tendría
un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberán analizar los
signos en su conjunto, la percepción del público consumidor y cualquier
circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos
en conflicto.

3.8 De acuerdo con los fundamentos ofrecidos en esta Interpretación, se

deberá determinar si la partícula GASTR es de uso común en las Clase
Internacional 5 de la Clasificación Internacional de Niza, para posteriormente
realizar un adecuado cotejo de los signos en conflicto de conformidad con
las reglas explicadas anteriormente.

[…]”.

Análisis del caso concreto

35. Corresponde a la Sala analizar en primer término, si la marca nominativa

GASTROS, solicitada a registro como marca para identificar productos de la Clase
5 de la Clasificación Internacional de Niza, se encuentra incursa en la causal de
irregistrabilidad prevista en el artículo 135, literal g), por estar conformada
exclusivamente por un término de uso común y en caso negativo, si se encuentra
incursa en la causal del artículo 136, literal a), de la Decisión 486 por ser
confundible con la marca GASTRUM registrada en la misma Clase, cuyo titular es
el tercero con interés; en segundo término se examinará si la parte demandada
vulneró los artículos 13 y 83 de la Constitución Política.

36. La Sala aclara que aunque la parte demandante citó como norma comunitaria
vulnerada los artículos 135, literales a) y b), y 136, literal f), de la Decisión 486,
también lo es que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su
interpretación indicó que no se interpretarían tales artículos por no tratarse, en el
caso del artículo 135, de un asunto de nulidad absoluta y, por no ser aplicable al
caso el literal f) del artículo 136.
37. La Sala precisa que la marca nominativa solicitada y la marca nominativa
registrada previamente, respecto de los cuales se realizará el estudio de
semejanza y confundibilidad, son como se muestra a continuación:

MARCA NOMINATIVA SOLICITADA52 MARCA NOMINATIVA

REGISTRADA

GASTROS GASTRUM

Titular: Titular:
Sergio Tamayo Rueda Laboratorio Franco
Colombiano
Lafrancol S.A.

Certificado núm. 387647 Certificado núm. 296.709

Clase 5: “productos farmacéuticos y Clase 5: “productos

veterinarios; productos higiénicos para farmacéuticos y
medicina; sustancias dietéticas para uso medicamentos”
médico, alimentos para bebés; emplastos,
material para apósitos; material para
empastar los dientes y para improntas
dentales; desinfectantes; productos para la
destrucción de animales dañinos;
fungicidas, herbicidas”

38. La Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con
fundamento en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,
en relación con el análisis metodológico para la comparación de marcas
nominativas y el análisis de la conexidad competitiva entre productos
farmacéuticos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de
Niza.

39. Expuesto lo anterior, la Sala procede a resolver el problema jurídico planteado

para lo cual se estudiará, en primer término, el cargo de nulidad por violación de
los artículos 135, literal g), y 136, literal a), y en segundo término, el cargo de
nulidad por violación de los artículos 13 y 83 de la Constitución Política.

Aplicación del artículo 135, literal g), de la Decisión 486

52
La presente marca solicitada obtuvo el respectivo registro.
40. Visto el artículo 135, literal g), de la Decisión 486, no podrán registrarse como
marcas los signos que “[…] consistan exclusivamente o se hubieran convertido en
una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el
lenguaje corriente o en la usanza del país; […]”.

41. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación

Prejudicial53 indicó respecto de las marcas que consisten exclusivamente o se han
convertido en una designación común o usual del producto lo siguiente:

“[…]

3.3 El creador de una marca al conformarla puede valerse de toda clase de

elementos como gráficos, palabras, expresiones o partículas, y alguno o
varios de estos componentes pueden catalogarse como de uso común en
relación con el tipo de productos o servicios de que se trate, razón por la
cual no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona
alguna.

[…]

3.9 Las marcas farmacéuticas frecuentemente se confeccionan con la

conjunción de elementos de uso general y corriente, que le dan al signo
algún poder evocativo (prefijos, sufijos o palabras), ya que ofrecen al
consumidor una idea acerca de las propiedades del producto, sus principios
activos, su uso terapéutico, etc. Por lo tanto, ningún competidor en el
mercado puede apropiarse de tal partícula común.

3.10 Dichos elementos no pueden ser apropiados por ninguna persona y,

por lo tanto, el titular de una marca confeccionada con estos componentes
no puede impedir que puedan ser utilizados por otros empresarios. En
consecuencia, su signo sería considerado débil o con bajo poder de
oposición, soportando la coexistencia de marcas que también los contengan,
y en caso de conflicto marcario, los mencionados elementos deberán ser
excluidos del cotejo.

[…]”.

42. El Diccionario de la Real Academia Española no incluye el término GASTROS

como una palabra castiza, pero si contiene el término GASTRO cuyo significado
es el siguiente: GASTRO54 “[…] 1. elem. compos. Significa 'estómago',
'zona ventral'. Gastrointestinal, gastroscopia, gástrico, gastritis. […]”.

43. Adicionalmente, la Sala, para tener mayores elementos de juicio, realizó una
búsqueda en la oficina virtual de propiedad industrial de la parte demandada 55 y
encontró que en efecto, a la fecha de solicitud de registro de la marca sub lite, el
53
Cfr. Folios 181 y 182
54
Diccionario de la Real Academia Española, sito web: http://www.rae.es - http://dle.rae.es/?
id=IzcQLiC. Consultado el 24 de octubre de 2018.
55
Superintendencia de Industria y Comercio. Oficina Virtual de Propiedad Industrial. Disponible en:
www.sipi.sic.gov.co
término GASTRO hacía parte de numerosas marcas registradas en la Clase 5 de
la Clasificación Internacional de Niza56.

44. Corolario de lo anterior, la marca GASTROS, no se encuentra incursa en la

causal de irregistrabilidad del artículo 135, literal g), en cuanto que no es un
término que consista exclusivamente o se hubiera convertido en una designación
común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente
dado que al término genérico y de uso común GASTRO se le adiciona la letra “S”
que le da la distintividad intrínseca mínima requerida. No obstante, la Sala
procederá a analizar si la marca GASTROS posee la distintividad extrínseca
suficiente para coexistir en el registro con las marcas cuyo titular es la parte
demandante o si se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad relativa del
artículo 136, literal a).

Cargo de nulidad por violación del artículo 136, literal a), de la Decisión 486

45. Visto el artículo 136, literal a) de la Decisión 486, para la Sala es claro que
para la configuración de la causal de irregistrabilidad, es necesario que entre las
marcas cotejadas se genere un riesgo de confusión o asociación derivado del
cumplimiento de dos supuestos, en primer término, la marca solicitada debe ser
idéntica o semejante a una marca anteriormente registrada y, en segundo término,
debe existir una identidad o conexión entre los productos o servicios que pretende
identificar el signo solicitado y las marcas registradas; de cumplirse los dos
supuestos en el caso sub examine, la marca nominativa solicitada en Clase 5 de la
Clasificación Internacional de Niza se encontrará incursa en la causal de
irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486.

Análisis de los supuestos normativos del literal a) del artículo 136

Primer supuesto del literal a): Identidad o semejanza entre las marcas
nominativas GASTROS y GASTRUM

46. La Interpretación Prejudicial señala en cuanto al riesgo de confusión que “[…]

puede ser directo e indirecto. El primero, frente a la posibilidad de que el
consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro, y el segundo
56
A manera de ejemplo, en el Registro coexistían: GASTROCAPS con Reg. Núm. 264722;
OGASTRO FDT con Reg. Núm. 247117; TRI-GASTRO con Reg. Núm. 248762; GASTROFULL
con Reg. Núm. 266691; GASTROPRIDE con Reg. Núm. 264140; GASTROMET con Reg. Núm.
289005, entre otras.
cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial
diferente al que realmente posee. […] En cuanto al riesgo de asociación, éste
acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el
origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho
producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]” 57.
Señala además que “[…] para resolver la controversia se deberá examinar si entre
los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si
ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de
asociación en el público consumidor […]” 58.

47. Para determinar la identidad o grado de semejanza entre las marcas, la

Interpretación Prejudicial59 se refiere a las reglas de comparación aplicables a todo
tipo de signos distintivos:

“[…]

1.4.1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que

conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe
analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad
fonética, ortográfica, figurativa y conceptual.
1.4.2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo;
esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente
realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los
signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.
1.4.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las
diferencias, pues en éstas es donde se puede percibir el riesgo de confusión
o de asociación.
1.4.4. Al efectuar la comparación en estos casos es importante colocarse en
el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo
de productos o servicios de que se trate […].

[…]”.

48. De lo anterior se desprende que para determinar la identidad o el grado de

semejanza entre las marcas, siguiendo las reglas anteriormente descritas, deben
tenerse en cuenta aspectos de orden fonético, ortográfico, figurativo y conceptual
definidos por la Interpretación Prejudicial 60, así:

“[…]”

1.3.1. Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en

conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica

57
Cfr. Folio 177
58
Ibidem
59
Cfr. Folio 178
60
Ibidem
 de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se
deben tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto.
1.3.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en
conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en
cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de
sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto,
los cuales pueden inducir en mayor grado a que el nesgo de confusión sea
más palpable u obvio.
1.3.3. Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos
de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el
concepto que evocan.
1.3.4. Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una
idea y/o valor idéntico y/o semejante.

[…]”.

49. Ahora bien, de acuerdo con la Interpretación Prejudicial 61 los lexemas se

definen como “[…] la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra
cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y
cuyo significado se encuentra en el diccionario […]” y ante la presencia de los
lexemas debe tenerse en cuenta que por lo general el lexema es el elemento que
más impacta en la mente del consumidor por lo que podría generarse riesgo de
confusión ideológica.

50. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala precisa que la marca nominativa

GASTROS, solicitada a registro y la marca registrada GASTRUM comparten el
lexema “GASTR”. No obstante, en este caso el lexema “GASTR” es también una
partícula de uso común tal como lo indicó la parte demandada en los actos
acusados62 al identificar las siguientes marcas que coexistían en el registro para la
fecha de expedición de los actos acusados:

Marca Registro
GASTRIX 325299
GASTROCAPS 264722
GASTRIDE 276521
GASTROSEF 262134
GASTROBUTINA 146630
TRI-GASTRO 248762

51. Lo anterior confirma que la partícula “GASTR” es un lexema que además

es de uso común. Respecto de las partículas de uso común la Interpretación
Prejudicial señaló que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto
por persona alguna y que por lo tanto, el titular de una marca que incluya
estos componentes no puede impedir que otros empresarios los utilicen y

61
Cfr. Folio 180
62
Cfr. Folio 14
que “[…] en consecuencia, su signo sería considerado débil o con bajo poder
de oposición, soportando la coexistencia de marcas que también los
contengan, y en caso de conflicto marcario, los mencionados elementos
deberán ser excluidos del cotejo […]”63. (Destacado fuera de Sala)

52. El cotejo entre las marcas es como sigue:

Comparación Ortográfica

53. El aspecto ortográfico se refiere a la semejanza de las letras de las marcas

cotejadas, desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en
cuenta la secuencia de vocales y consonantes, la longitud del término y las
terminaciones comunes.

54. De la confrontación que se hace entre las marcas en conflicto, la Sala advierte
que tienen igual extensión al estar compuestas por igual número de letras según
se aprecia en los cuadros siguientes:

MARCA SOLICITADA
O S
1 2

MARCA REGISTRADA
U M
1 2

55. Las marcas cotejadas coinciden en el número y ubicación de sus

consonantes; ambas están compuestas por una (1) consonante diferente ubicada
en la misma posición:
CONSONANTES EN LA MARCA SOLICITADA

S
2

CONSONANTES EN LA MARCA REGISTRADA

M
2

56. Las marcas cotejadas coinciden en el número y ubicación de sus vocales;

ambas están compuestas por una (1) vocal diferente ubicada en la misma posición
según se constata a continuación:

VOCALES EN LA MARCA SOLICITADA

63
Cfr. Folio 182
 O
1

VOCALES EN LA MARCA REGISTRADA

U
1

57. A juicio de la Sala hay diferencias entre las partículas comparadas que le
permitirá al consumidor distinguir los productos en el mercado y su origen
empresarial por lo que no se da riesgo de confusión entre las marcas analizadas.

58. En este orden de ideas y teniendo en cuenta que el análisis comparativo de

las marcas debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, esta Sala colige
que no existe similitud ortográfica.

Comparación Fonética

59. Bajo el entendido que la similitud fonética se refiere a la semejanza de los

sonidos, el cotejo de las marcas, en forma sucesiva, es como sigue:

OS – UM - OS – UM – OS – UM – OS - UM – OS - UM - OS - UM
OS – UM - OS – UM – OS – UM – OS - UM – OS - UM - OS - UM

60. La Sala observa que las diferencias fonéticas entre las partículas cotejadas
son significativas por lo que no existe semejanza fonética.

Comparación Ideológica

61. Atendiendo que la similitud ideológica o conceptual se presenta cuando se

evoca una idea o concepto semejante o idéntico, la Sala precisa, que tal
comparación es relevante en aquellos eventos en los cuales las marcas tienen
algún significado.

62. Corolario de lo anterior, para la Sala no es dable comparar ideológicamente

las partículas OS y UM ya que carecen de significado. Por ello, no es posible
derivar del cotejo de ambas palabras una similitud conceptual que pueda inducir a
error a los consumidores.
63. En suma, una vez realizada la comparación de las marcas de manera conjunta
y sucesiva, teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, la Sala
concluye que la marca solicitada GASTROS y la marca registrada GASTRUM, no
presentan similitud ortográfica, fonética o ideológica y en tal sentido no es posible
afirmar que se configure un riesgo de confusión y de asociación entre el público
consumidor, por lo que no se cumple el primer supuesto del artículo 136, literal a).

Segundo supuesto: conexidad competitiva entre los productos amparados

64. Visto el artículo 136 literal a) la Sala encuentra que por cuanto no se cumple el
primer supuesto de la causal de irregistrabilidad analizada habida cuenta que no
existe identidad o similitud entre las marcas cotejadas de la que se pueda derivar
un riesgo de confusión o asociación para el consumidor, la Sala encuentra que no
es necesario entrar a analizar el segundo supuesto del artículo en mención,
relativo a la conexidad de los productos que identifican las marcas teniendo en
cuenta que la causal en mención exige del cumplimiento de los dos supuestos
para su aplicación.

65. La Sala concluye, con base en lo anterior, que los actos acusados no vulneran
el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 teniendo en cuenta que no se cumple el
primer supuesto de la causal que es la existencia de riesgo de confusión o de
asociación entre las marcas GASTROS y GASTRUM y, la causal en mención
exige que se cumpla tal supuesto conjuntamente con la existencia de relación de
conexidad competitiva entre los productos amparados por las marcas. Por las
razones anotadas, el cargo estudiado no tiene vocación de prosperidad.

De la supuesta vulneración de los artículos 13 y 83 de la Constitución

Política

66. La parte demandante considera que los actos administrativos acusados

vulneraron su derecho a la igualdad “[…] porque le están protegiendo derechos a
unas personas, y se los están quitando en forma indiscriminada a mi representada
[…]; mi representada tenía registradas las marcas GASTRUM, motivo por el cual
no se tuvo en cuenta que mi representada es igual ante la Ley a la sociedad
solicitante, y por consiguiente, ella tiene derecho prioritario sobre la expresión
[…]”64.

67. La Sala observa que los actos administrativos acusados al estar debidamente
motivados, por las consideraciones contenidas en el análisis realizado por la Sala
en los numerales previos, no ha desconocido el derecho a la igualdad de la parte
demandante, ya que el análisis de registrabilidad se debe hacer en cada caso en
particular para determinar si la marca solicitada cumplió o no la normativa
aplicable65 y a partir de tal análisis, la parte demandada, en este caso concluyó
que la marca solicitada era registrable y que la oposición debía declararse
infundada.

68. Para la Sala es evidente que en este caso particular no se ha vulnerado el

citado principio de igualdad y que por el contrario la parte demandante no recibió
discriminación alguna en cuanto que tuvo la oportunidad de presentar oposición,
ejercer su derecho de defensa en relación con los actos acusados y sus alegatos
en este procedimiento y que la parte demandada analizó tales argumentos y tomó
una decisión de fondo con base en la aplicación de la normativa relevante.

69. Con fundamento lo anterior, la Sala encuentra infundada la alegación relativa a

que se vulneró el derecho de igualdad así como el principio de buena fe teniendo
en cuenta que la parte demandada adelantó todas las gestiones propias de su
competencia y observó todas las exigencias y requisitos establecidos por la
normativa andina para el análisis de registrabilidad de una solicitud de registro
marcario. La negativa a declarar fundada la oposición de la parte demandante no
puede interpretarse en momento alguno como una violación al derecho de
igualdad o a los postulados de buena fe.

70. En consecuencia, la Sala desestimará los argumentos de la parte demandante

motivo por el cual los cargos estudiados no tienen vocación de prosperidad.

Conclusión

64
Cfr. Folio 102
65
v. gr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Admirativo, Sección Primera,
sentencia de 25 de septiembre de 1997, C.P.: Libardo Rodríguez Rodríguez, núm. único
de radicación: 3611; sentencia de 26 de julio 2012, C.P.: María Claudia Rojas Lasso, núm.
único de radicación: 11001-03-24-000-2006-00001-00; sentencia de 10 de mayo de 2007,
núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2002-00216-01.
71. A juicio de la Sala, en el presente asunto, no se configura una similitud
ortográfica y fonética entre la marca nominativa solicitada GASTROS y la marca
nominativa registrada GASTRUM, motivo por el cual, la marca nominativa
solicitada no se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad del literal a) del
artículo 136 de la Decisión 486 al no cumplirse el primero de los supuestos de la
causal en mención.

72. La Sala colige que no se vulneraron los artículos 13 y 83 de la de la

Constitución Política al declarar infundada la oposición de la parte demandada en
el trámite administrativo y considerar que la solicitud de registro marcario cumplió
con los requisitos aplicables por la normativa habida cuenta que la parte
demandada realizó el análisis de registrabilidad que debe hacerse en cada caso
particular y concluyó acertadamente que la partícula “GASTR” es de uso común e
inapropiable y que las desinencias de las marcas tienen suficientes diferencias
para coexistir en el mercado sin generar riego de confusión o de asociación.

73. En este orden de ideas, ante la carencia de vocación de prosperidad de los

cargos endilgados, se mantiene incólume la presunción de legalidad que ampara
los actos administrativos acusados y, en consecuencia, la Sala habrá de denegar
las pretensiones de nulidad y de restablecimiento del derecho contenidos en la
demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso

Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE:

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda por las razones expuestas en

la parte motiva de la presente sentencia.

SEGUNDO: RECONOCER personería al abogado Ramón Francisco Cárdenas

Ramírez, identificado con la cédula de ciudadanía núm. 19.214.395 y con tarjeta
profesional de abogado núm. 25.742, expedida por el Consejo Superior de la
Judicatura, en los términos y para los efectos del poder visible a folios 193 a 196
del expediente, como apoderado especial de la parte demandada.
TERCERO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la
Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

CUARTO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de

Estado, que una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las
anotaciones a que haya lugar.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Presidente

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS