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La reivindicación como definición de la materia que se


quiere proteger

Manuel Illescas

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La memoria descriptiva y los dibujos son la parte técnica de


una patente

El título y el resumen, son la parte divulgativa de la patente

El nombre del solicitante, de su representante, de los


inventores, la dirección, las fechas y los números relevantes,
los símbolos de la CIP, son la refª bibliográfica de la patente

Las reivindicaciones conforman el componente legal de la


patente

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Como parte legal que son definen el ámbito de protección


solicitado/conferido en/por la solicitud de patente/patente
concedida y otorgan certeza legal.

El ámbito de protección solicitado es el que va a ser


examinado en cuanto a cumplimiento de los requisitos de
patentabilidad. Son los examinadores de las oficinas de
patentes quienes confrontan la certeza de la protección
legal que se les solicita

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El ámbito de protección conferido por la patente


concedida, a priori, otorga certeza legal a los terceros
acerca de qué límites conforman el monopolio de
explotación otorgado, para saber si su actividad puede
infringir o no el derecho del titular de la patente y le obligan
a modificar sus desarrollos para no hacerlo.

Por eso las patentes son una herramienta eficaz de


competencia en el mercado entre los diferentes actores que
actúan en el mismo

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Las reivindicaciones, al definir el objeto de la invención para el que


solicita la protección en la solicitud de patente y en aras de la
susodicha certidumbre legal que deben conferir, tienen que ser:

a) Claras y concisas para, como hemos dicho, por una parte,


dar seguridad jurídica a los terceros acerca de la materia
protegida y, por otra, delimitar la invención del ET

b) Estar soportadas en la descripción que, además, ayuda a


interpretar el significado de las propias reivindicaciones. No
debe haber inconsistencias entre descripción y
reivindicaciones.

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Las reivindicaciones forman parte del contenido de la


patente, eventualmente, tal y como fuera originariamente
presentada.

Una solución aceptable por las oficinas de patentes cuando


una reivindicación no estaba «ab initio» soportada por la
descripción, es copiar su contenido en la propia descripción,
dotándola así de soporte a posteriori. Se trataría de un
reordenamiento del contenido original de la solicitud de
patente, sin introducir materia nueva lo que está prohibido.

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El objeto de la invención debe venir definido en las reivindicaciones


en base a características técnicas, preferentemente estructurales o
una combinación de características estructurales y funcionales.

Definir en las reivindicaciones el objeto de la invención solo en base


a características técnicas funcionales crea incertidumbre legal
acerca del ámbito de protección conferido por la patente.

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Ejemplo de una reivindicación exclusivamente funcional objetable


por falta de claridad:

Uso de un inhibidor del receptor celular X para fabricar un medicamento útil


en el tratamiento de una enfermedad Y

Incertidumbre para los examinadores: compuestos conocidos para el


tratamiento de la enfermedad Y ¿inhibían el receptor X implícitamente?

Incertidumbre para los terceros: ¿el compuesto que voy a lanzar al


mercado después de 10 años de I+D+i y de regulatorio, inhibe el
receptor X? Es posible que el ensayo sobre dicho receptor sea costoso o
difícilmente accesible.

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Una reivindicación independiente debe contener todas las


características técnicas necesarias para definir la invención.

Parte de dichas características técnicas pueden ser ya


conocidas (irían redactadas en el preámbulo
reivindicatorio).

Las características técnicas definitorias de la invención, que


el solicitante considere nuevas e inventivas, deben incluirse
en la parte caracterizante de la reivindicación

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Hay que evitar términos en las reivindicaciones que


introduzcan ambigüedad. Entre otros: «Alrededor de»;
«Aproximadamente»; «Preferentemente»; «Por ejemplo»; «Tal
como»; «Más particularmente»

Se debe evitar incluir en las reivindicaciones definir la invención


mediante marcas, o denominaciones internas o de fantasía,
sin soporte definitorio o explicativo suficiente en la descripción.

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En ciencia es habitual que cada grupo científico cree sus


propias denominaciones o utilice de forma interna
acrónimos.

Especialmente habitual en Biotec a la hora de identificar


genes, plásmidos, sondas, promotores, así como cepas de
microorganismos, etc….

Esas denominaciones internas son objetadas a menudo por


falta de claridad. Es mejor utilizar nomenclatura química o
códigos de indexación de bases de datos (biosecuencias) o
taxonomía reconocida (microorganismos).
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También adolecerán de falta de claridad las reivindicaciones


redactadas sin características técnicas y en base, únicamente, al
resultado a alcanzar: cenicero que permite la auto-extinción de
los cigarrillos.

Características técnicas en las reivindicaciones definidas en base


a parámetros, deben venir soportadas en la descripción con la
metodología utilizada para medir dicho parámetro definitorio.

Se deben evitar términos relativos en las reivindicaciones (ancho,


alto, fuerte, pesado, ….) y sustituirlos por términos concretos (de
una anchura >…)

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«Disclaimers» definen una característica técnica en una


reivindicación en términos negativos o excluyentes.

Cuando no forman parte de la solicitud tal y como fuera


originariamente presentada, sino se introducen durante la
tramitación, solo se permiten si:

* A la vista del ET para salvar la novedad de la


reivindicación frente a una solicitud no publicada en la
fecha de solicitud/prioridad o frente a una divulgación
accidental
* Porque la materia excluida a través del disclaimer, no
es patentable
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Estructura de las reivindicaciones

Preámbulo:
Estado de la técnica al que la invención pertenece y sobre el
que el titular de la patente no tiene protección exclusiva

Parte caracterizante:
Características técnicas de la invención que el solicitante de
la patente cree nuevas e inventivas y sobre el que pretende
ejercer su exclusividad frente a terceros. Para saber si son
nuevas e inventivas→Búsquedas documentales

No es estrictamente necesario que exista una separación


diáfana entre el preámbulo y la parte caracterizante. Por
ejemplo empleando «caracterizado por» al comienzo de ésta

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Preámbulo de las reivindicaciones


• Puede estar en el dominio público

• Puede pertenecer en exclusiva a otra patente en vigor:


dependencia entre patentes

• El alcance del ámbito de exclusividad conferido por una


reivindicación debe conformarse indisolublemente por la lectura
conjunta del preámbulo + la parte caracterizante, interpretados
ambos por el contenido de la descripción
• A lo largo del examen y a la vista del ET citado, partes
caracterizantes pueden ser trasladadas al preámbulo, al no ser
nuevas
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Parte caracterizante

Contiene las características esenciales de la invención.

Por características esenciales se entiende aquéllas que son


necesarias para alcanzar la solución técnica que supone la
invención y que resuelve el problema técnico planteado en
la patente.

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Cuanto más amplio es el ámbito de protección solicitado en una


reivindicación:

Requiere un mayor nº de ejemplos en la descripción que


soporten dicho ámbito

Implica un mayor riesgo de solapamiento con el ET

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Ejemplo de reivindicación que, entre sus características


técnicas comprende un rango numérico:

Un procedimiento que consiste en calentar una mezcla de A+B


a una temperatura entre 50-120ºC, durante 10-120 min

En la descripción debería haber soporte, al menos, para


realizaciones del procedimiento reivindicado con el rango
inferior, el rango superior y un rango intermedio entre 50-
120ºC; así como combinaciones de dichas temperaturas, a
su vez, con los límites inferior, superior y uno intermedio entre
10 y 120 min, en cuanto al tiempo de calentamiento.
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Cuanto menor sea el nº de características técnicas que


definan la invención contenidas en una reivindicación, más
amplio será el ámbito de protección a obtener.

Por ello es importante seleccionar el mínimo nº de


características técnicas que:

a) Definan la invención y
b) Permitan que un experto pueda ponerla en
práctica y
c) Doten a la invención de novedad y actividad
inventiva

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El nº de reivindicaciones no debe ser ilimitado, de ahí que, como


no se suele prohibir que cada solicitante incluya en su solicitud
de patente el nº de reivindicaciones que estime conveniente, se
graban con importes crecientes, en varios tramos, las tasas por nº
de reivindicaciones a partir de un determinado nº.

Cuando no se pagan todas las tasas debidas por el nº extra


requerido (>15 en algunos países), el examen, la tramitación y,
eventualmente la concesión, se basa en aquéllas
reivindicaciones para las que se ha pagado la tasa.Las
reivindicaciones cuya tasa no se ha pagado, se consideran
retiradas.

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Las reivindicaciones se numeran correlativamente, empezando


por el nº 1

No deben hacer refª a la descripción o a los dibujos-figuras. Hay


que evitar expresiones del tipo: «….como se describe en la
descripción…»; o como «….como se ilustra en el dibujo…..»

Sin embargo, si las figuras o dibujos contienen referencias


numéricas a diferentes elementos, dichas referencias numéricas
está permitido y es recomendable añadirlas entre paréntesis en
las reivindicaciones, acompañando a las características técnicas
que define la invención, para mejor definirlas.

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Las modificaciones en las reivindicaciones, por lo general, solo


pueden hacerse con permiso de las divisiones de examen o de los
examinadores, en momentos tasados en el procedimiento por ley.

Como excepción se contemplan correcciones en las reivindicaciones


para subsanar errores materiales

Durante la tramitación el ámbito de protección de las


reivindicaciones se puede limitar o, si el soporte en la descripción lo
permite, ampliar con respecto al originariamente solicitado. Pero una
vez concedida la patente, el ámbito de protección conferido por las
reivindicaciones, por la seguridad jurídica frente a terceros, solo se
puede limitar (en oposiciones, re-examen, recursos….); nunca ampliar.
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Categorías o clases de reivindicaciones

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Se dividen los tipos de reivindicaciones en función del tipo de


invención a proteger en ellas:

a) Entidad física: aparato, máquina, dispositivo, producto,


herramienta

b) Actividad: procedimientos y usos

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Tipos de Reivindicaciones (Dependencia)

• Independientes: Pueden ser más de una, si existe entre


ellas un nexo inventivo común (Unidad de invención).

• Dependientes: Realizaciones preferidas de una


reivindicación independiente.

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Tipo de Reivindicaciones (Dependencia)

• Estructura en capas de cebolla:

1. Reivindicación independiente→protección más amplia

2. Reivindicación dependiente (múltiple)→protección más


limitada

• Reivindicaciones dependientes: “Fall back positions”, en caso de


falta de novedad/actividad inventiva de la reivindicación de la
que dependen

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Las reivindicaciones dependientes pueden depender de una


única reivindicación anterior, independiente o, a su vez,
dependiente

O bien tener una dependencia múltiple a varias reivindicaciones


anteriores (2 a 6; 2, 3 y 6). Pueden formularse en forma alternativa
(2 o 3 o 6), o en forma acumulativa (2 y 3 y 6), con árboles de
dependencia diferentes

En algunos países las dependencias múltiples no están permitidas

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Tipo de Reivindicaciones (Dependencia)

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REIVINDICACIONES DE PRODUCTO (Farmacéutico)


15. Una composición farmacéutica formada por un vehículo
farmacéuticamente aceptable y una cantidad terapéuticamente eficaz de un
compuesto según la reivindicación 1.
16. Composición según la reivindicación 15, que comprende además una
cantidad terapéuticamente eficaz de un inhibidor de la 5α-reductasa tipo 2.
17. Composición según la reivindicación 16, en la que el inhibidor de la 5α-
reductasa tipo 2 es finasterida o una de sus sales farmacéuticamente
aceptables.

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REIVINDICACIONES DE PRODUCTO (Farmacéutico)


18. Composición farmacéutica según la reivindicación 15, en la que la
composición está adaptada a la administración tópica y comprende además
una cantidad terapéuticamente eficaz de un agente que abre los canales de
potasio.
19. Composición farmacéutica según la reivindicación 18, en la que el agente
que abre los canales de potasio es minoxidil o una de sus sales
farmacéuticamente aceptables.

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REIVINDICACIONES DE PROCEDIMIENTO
1.- Un procedimiento de preparación de ciclopropilacetileno, que
comprende las etapas de:
(a) mezclar al menos 1,0 equivalentes de una base fuerte elegida entre el grupo
compuesto por n-butil-litio, amida sódica .... , en un disolvente aprótico con un
equivalente de 5-halo-1-pentino en un disolvente aprótico, a una temperatura
comprendida entre -20 y 150º C;
(b) dejar que la temperatura de la mezcla de reacción se eleve a un intervalo
comprendido entre 0 y 150º C y mantener la temperatura dentro del intervalo durante
al menos 15 minutos, o hasta que se complete substancialmente la ciclación; y
(c) interrumpir la reacción con cualquier fuente de protones.

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REIVINDICACIONES DE USO TERAPEUTICO


• Primera indicación terapéutica: Uso de una substancia X como
medicamento

• Segunda indicación terapéutica: Uso de una sustancia X para


fabricar un medicamento útil en el tratamiento de una
enfermedad Y (Fórmula Suiza)

• A partir del 13.12.07 (EPC2000): Sustancia X para uso en el


tratamiento de una enfermedad Y

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REIVINDICACIONES DE USO TERAPEUTICO


5. El uso de un compuesto según la reivindicación 1, para la
fabricación de un medicamento para el tratamiento de trastornos
hiperandrogénicos de acné, alopecia androgénica, alopecia de
patrón masculino e hirsutismo femenino.
6. El uso según la reivindicación 5, en el que el medicamento está
adaptado para la administración oral del compuesto.
8. El uso según la reivindicación 5, en el que el medicamento
comprende además un inhibidor de la 5α-reductasa tipo 2.

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Existen también las llamadas «falsas» dependencias entre


reivindicaciones.

Se trata de reivindicaciones que hacen referencia a otras


anteriores, pero sin depender, estrictamente hablando, de ellas:
Método de medición que emplea el dispositivo de las
reivindicaciones 1 a 3.

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El ámbito de protección conferido por las reivindicaciones viene


definido de dos maneras:

i) De forma literal por el significado de las palabras


empleadas en las reivindicaciones

ii) Por equivalencia, en base a elementos análogos o


equivalentes a los elementos o características técnicas de la
invención especificadas en las reivindicaciones e
intercambiables con ellos sin que la solución al problema
técnico que la invención resuelve, se vea afectada.

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Como equivalente se entiende un elemento que lleva a cabo


sustancialmente la misma función, sustancialmente de la
misma forma, produciendo sustancialmente el mismo
resultado, que el elemento reivindicado en la solicitud de
patente, en el momento de la presunta infracción por parte
de un tercero

Dicho equivalente, además, debe ser reconocido por el


experto medio en el sector, como intercambiable con el
patentado ya que puede dar lugar al mismo resultado
conseguido con el elemento o característica técnica
reivindicada
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¡¡ Gracias por su paciencia !!

¿Preguntas?

Manuel Illescas
manuel.illescas@miapatents.com
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Telf.: +34 917011605

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