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PROCESO 12-IP-2015
VISTOS:
A. ANTECEDENTES.
Partes
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Parte contraria: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA
COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL-INDECOPI, DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ.
2. ANTECEDENTES
Hechos:
3. El 21 de abril de 2008, Bertha María del Carmen Ducos Casas señaló que el
11 de diciembre de 2007 interpuso una denuncia por infracción a los
derechos de Propiedad Industrial contra Inversiones Tu Pahue S.A.C., con
el fin de que dejara de utilizar la marca HOTEL ANTARA y logotipo (mixta)
registrada a su nombre; afirma que no es cierto que haya registrado la marca
HOTEL ANTARA y logotipo (mixta) de mala fe; nunca dio cesión ni en
licencia la marca mencionada.
7. A pesar de haber sido notificada Bertha María del Carmen Ducos Casas no
absolvió el traslado de apelación.
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8. El 18 de mayo de 2010, mediante Resolución 1096-2010-TPI-INDECOPI, el
Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual
confirmó la Resolución 1470-2009/CSD-INDECOPI de 16 de junio de 2009
y declaró infundada la Acción de Nulidad.
- Alega que: “existió mala fe por parte de la señora Bertha María del Carmen
Ducos Casas al tener perfecto conocimiento de quien era el titular de la marca
ANTARA y Logotipo (mixta)”.
- Afirma que: “ha venido haciendo uso de la marca desde 1995 cuando
empezaron como Turismo Antara, luego como Inversiones sin Fronteras S.A.;
Inversiones Tu Pahue S.A.C. y finalmente como MONTELUNA S.A.C., todas
estas empresas tienen como única dueña a la señora Juana Carrasco”.
- Argumenta que: “la señora Bertha María del Carmen Ducos Casas nunca ha
utilizado la marca ANTARA y logotipo (mixta) ella solo fue una empleada del
hotel”.
- Alega que: “El INDECOPI ha caído en un gran error al aceptar todas las
facturas de la señora Bertha María del Carmen Ducos Casas con las cuales
quiere demostrar supuestamente que no está haciendo el uso de la marca.
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Cabe recalcar que en todas las facturas presentadas se mantiene la dirección
de la propietaria Juana Carrasco”.
- Precisa que: “Ante esto todas las empresas nos sentimos atropellados por el
INDECOPI ya que cualquier persona puede argumentar el uso de una marca
de servicio y colocar la dirección de otra empresa como es el presente caso,
ya que en todos los documentos presentados por la señora Bertha María del
Carmen Ducos se observa la dirección del Hotel Antara propiedad de Juana
Carrasco”.
- Concluye que: “la señora Bertha María del Carmen Ducos Casas no usa la
marca ni nunca la usado, no es dueña de ningún hotel solo fue una
trabajadora. Sin embargo Turismo Antara, Inversiones sin Fronteras S.A.,
Inversiones Tu Pahue S.A.C. y MONTELUNA S.A.C. sí han usado el nombre
ANTARA y logotipo (mixta) y estas empresas han sido dueñas del inmueble
por más de 20 años”.
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- Sostiene que: “al respecto cabe precisar que aun en el supuesto de que,
efectivamente, hubiera existido un compromiso verbal previo entre las partes
para la devolución de la marca, que la emplazada no cumplió, al negarse a
suscribir el contrato de cesión de derechos a favor de la accionante –
situación que ha sido negada por la emplazada- dicha materia no puede ser
objeto de controversia en un procedimiento administrativo, sino uno judicial.
Y es que ante el INDECOPI lo único que se puede debatir sobre este tópico
de nulidades por mala fe, es si al momento de solicitarse la marca se
transgredió el principio de buena fe”.
16. La señora Bertha María del Carmen Ducos Casas no dio contestación a la
demanda contencioso administrativa.
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17. MONTELUNA S.A.C. (ex Inversiones Tu Pahue S.A.C.), dentro de su
recurso de apelación, en lo principal, manifiesta los siguientes argumentos:
- Señala que: “más adelante por unos problemas legales, Inversiones Frontera
se metió en un proceso de reestructuración. Ahí es donde nombramos a una
Administrador judicial que administre el hotel y elegimos a la contadora
Bertha María del Carmen Ducos Casas”.
- Alega que: “como nuestro registro estaba por vencerse le pedimos a esta
señora María del Carmen Ducos Casas que registrara la marca hasta que el
proceso de reestructuración concluya, haciéndole firmar en resguardo de
nuestros intereses, un contradocumento que fue el contrato de Cesión de
Derechos que obra en autos”.
- Sostiene que: “es por ello que el 31 de mayo del 2006 se registró la marca
Antara a favor de la señora Bertha María del Carmen Ducos Casas y el 6 de
mayo del 2006 presentamos al INDECOPI el Contrato de Cesión de
Derechos que la señora Bertha María del Carmen Ducos Casas nos cedía
la marca el cual tiene la firma legalizada. Dicha cesión de derechos en el
INDECOPI sale observada por cuanto no había intervenido el esposo de la
señora Bertha María del Carmen Ducos Casas”.
- Indica que: “posteriormente la señora Bertha María del Carmen Ducos Casas
se presenta en nuestra oficina a solicitar fuertes cantidades de dinero a
cambio de devolvernos la marca. Es por tal motivo que procedimos a
entablar una Acción de Nulidad en el INDECOPI a efectos de recuperar la
marca”.
B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL:
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Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier
momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto
en los artículos 134 primer párrafo y 135.
La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro
de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera
efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro
impugnado.
Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación
interna.
No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo
de resolverse la nulidad.
Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca
fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la
marca.
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Se considera que procede la interpretación del artículo solicitado y, de oficio, se
interpretará el artículo 137 de la Decisión 4862.
En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente
interpretación prejudicial son los siguientes:
21. La nulidad relativa, por su parte, tiene por finalidad proteger el interés de un
tercero determinado, aunque pueda ser ejercida por cualquier persona, la
acción debe ejercerse dentro de un plazo específico, se consagra la
prescripción de la acción en 5 años, contados desde la fecha de concesión
del registro impugnado.
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Artículo 137.- Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro
se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro.
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24. Cuando la norma comunitaria utiliza el término “acción”, se está refiriendo a
cualquier acción judicial que tenga por finalidad anular o declarar la ilegalidad
de los actos administrativos que conceden el registro de una marca; por lo
tanto, es muy común que en derecho interno se le dé otras denominaciones,
de conformidad con su régimen contencioso administrativo; se pueden
llamar: recurso de anulación, acción subjetiva o de plena jurisdicción, acción
de nulidad y restablecimiento del derecho, o simplemente acción
contenciosa. Lo importante en este asunto, es que el procedimiento general
que se aplica a dichas acciones es el establecido por las normas contencioso
administrativas de cada País Miembro, respetando eso sí, los parámetros
regulados por la normativa comunitaria.
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B. MALA FE EN LA OBTENCIÓN DE UN REGISTRO DE MARCA.
APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 137 DE LA DECISIÓN 486.
“El concepto de buena fe, junto con otros principios universales del derecho
como el de la equidad, el abuso del derecho o el del enriquecimiento sin causa,
constituye uno de los pilares fundamentales del orden jurídico que como tal,
debe regir no sólo las relaciones contractuales sino también cualquier actuación
en la vida de relación de los sujetos de derecho. Se trata de un postulado que,
en cuanto principio, es exigible a toda persona y no contempla excepciones en
su aplicación. La buena fe es concebida como la convicción o conciencia de no
perjudicar a otro o de no defraudar la ley. Lo contrario de la actuación de buena
fe es el obrar con mala fe, vale decir, por medio de procedimientos arteros, faltos
de sinceridad o dolosamente concebidos y, sobre todo, con la intención de
actuar en provecho propio y en perjuicio del interés ajeno.
31. Asimismo, ha manifestado que “Se presume que todo comportamiento está
conforme con los deberes que se desprenden del principio de la buena fe. Por
ello, quien afirme inobservancia debe probarla, para con base en ello deducir
las específicas consecuencias jurídicas dispuestas por el ordenamiento. Se
presume además, que el comportamiento de una persona no se ha
manifestado con la intención de causar daño, de violar una disposición
normativa o de abstenerse de ejecutar un deber propio; en consecuencia,
quien pretenda afirmar lo contrario debe probarlo”. (Proceso 3-IP-99, ya
citado).
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principio general del derecho y, por lo tanto, la mala fe en dicho ámbito
normativo también sería causal de nulidad. El literal c) del artículo 113 de la
Decisión 344 impide la subsistencia de un registro de marca que, no obstante
su apariencia de legalidad, haya sido obtenido infringiendo elementales
principios de comportamiento en la vida comercial (numeral 1) o, que tienda a
la desviación de la función o propósito del derecho subjetivo concretado en el
registro de una marca (numeral 2°)3. De igual forma, el artículo 172 de la
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, actualmente en
vigencia, contempla como causal de nulidad de un registro de marca la “mala
fe”. Pues, en efecto, como lo ha señalado la jurisprudencia de este Tribunal,
“la buena fe es un principio general de derecho que debe gobernar todas las
actuaciones en el ámbito comunitario, de manera que el Juez Nacional al
analizar el caso bajo estudio debe determinar si la actuación se surtió de
buena fe o mala fe y en consecuencia establecer la nulidad del registro de
marca.” (Proceso 109-IP-2007, publicado en la G.O.A.C. Nº 1581, de 4 de
febrero de 2008, marca: LOMA’S (mixta).
35. El presente tema será abordado por el Tribunal, en virtud a que la sociedad
demandante manifiesta que se violó el artículo 137 de la Decisión 486.
36. Estos criterios han sido vertidos por este Tribunal dentro de los, ya citados,
Procesos 126-IP-2009 y 129-IP-2009. El artículo 137 de la Decisión 486
dispone que: "Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables
que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar,
facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho
registro".
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“Esta norma implícitamente pretende castigar a quien, abusando de la credibilidad y confianza del titular de la marca,
la registra en cualquier otro País Miembro subrepticiamente, sin el conocimiento del titular en el extranjero,
tipificándose así la figura de la competencia desleal”.
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37. De conformidad con lo establecido en el artículo 258 de la Decisión 486, se
considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el
ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos. Según lo
establecido en el artículo 259 literal a) de la norma comunitaria, constituyen
actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros,
"cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea,
respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial
de un competidor".
41. En ese sentido, para que una marca registrada llegue a consolidarse, es
necesario que su titular haya obrado de buena fe al momento de proceder a
solicitar su registro.
42. En tal sentido, quien alega la causal de irregistrabilidad del artículo 137, deberá
probar que el registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar
un acto de competencia desleal a través de una imitación de la marca
previamente conocida4.
43. Por lo tanto, el Juez Consultante deberá analizar los medios probatorios
presentados, tomando en cuenta aquellos idóneos para acreditar que la
demandada actuó de mala fe al momento de presentarse la solicitud de registro.
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45. Por su parte la compañía actora enuncia que el 31 de mayo del 2006 se registró
la marca Antara a favor de la señora Bertha María del Carmen Ducos Casas y
el 6 de mayo del 2006 presentó ante el INDECOPI el Contrato de Cesión de
Derechos por el cual la señora Bertha María del Carmen Ducos Casas le cedía
la marca. Sin embargo, dicha cesión de derechos salió observada por cuanto
no había intervenido el esposo de la señora Bertha María del Carmen Ducos
Casas.
46. Indica que posteriormente la señora Bertha María del Carmen Ducos Casas se
presentó en sus oficinas a solicitar fuertes cantidades de dinero a cambio de
devolverles la marca y que por tal motivo procedieron a entablar una Acción de
Nulidad ante el INDECOPI a efectos de recuperar la marca.
PRONUNCIAMIENTO:
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La Corte Consultante deberá analizar si en efecto el acto
administrativo que concedió el registro del signo HOTEL
ANTARA y LOGOTIPO (mixto), incurre en la causal del artículo
172 de la Decisión 486.
La mala fe debe ser probada por quien alega que ésta existió.
De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal,
firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en
su adopción.
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De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la
presente Interpretación Prejudicial la Presidenta (e) y el Secretario (e).
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