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PROPIEDAD INTELECTUAL
TEMAs RELEvANTES EN EL EsCENARIO SCENARIO
INTERNACIONAL

MARco ANTONIO

PALACIOS L6PEZ LPEZ

RICAROO ALBERTO ANTEQUERA HERNANDEZ HERNNDEZ

EDITORES

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AUTORES
ALBERTO CASADO CERVINO CERVIO ALBERTO BERCOVITZ ANA MARiA PACON MARA PACN DElIA UPZYC EDITH FLORES DE MOIlNA MOUNA ERNESTO RUBIO FRANCISCO AsTUDILLO GOMEZ GMEZ FERNANDO ZAPATA LOPEZ LPEZ JOS JOSE LUIS CABAlLERO LEAL JORGE AMIGO CASTANEDA CASTAEDA JORGE OTAMENDI JORGEN BLOMQVIST KARL F. JORDA MANUEL ANTONIO RODRIGUEZ RODRGUEZ MARco ANTONIO PALACIOS LOPEZ LPEZ MAURICIO JAilFE DAHER JAIlFE RICARDO ANTEQUERA HERNANDEZ HERNNDEZ PARILU RICARDO ANTEQUERA PARILIl

PROPIEDAD INTELECTUAL
TEMAs
RELEvANTES EN EL EsCENARIO

INTERNACIONAL

Todos los derechos reservados:

2000, Secretarfa de Integracin Econmica Gentroamericana, Secretara Integracion Economica Centroamericana, (SIECA), (SIEGA), sobre la obra en su conjunto (www.sieca.org.gt) 2000, Gada uno de los autores, sobre sus respectivos aportes. Cada
artfculos Los conceptos y opiniones vertidos en los artculos de esta publicacin son responsabilidad de los autores y no representan publicacion la posicin de la Secretara de Integracin Econmica posicion Secretarfa Integracion Economica Centroamericana, (SIECA) Gentroamericana, (SIEGA) publicacion Secretaria Integracion Economica Una publicacin de la Secretara de Integracin Econmica Centroamericana, (SIECA) Gentroamericana, (SIEGA) Diseno diagramacion: Diseo de portada y diagramacin: Rodolfo E. Bolaos Bolanos Gentroamerica, Impreso en Centroamrica, 2000.

ISBN: 99922-74-03-4
Los editores agradecen el valioso apoyo prestado por Edith Flores de Molina y Manuel Duarte, consultores del Proyecto de Propiedad Inteiectual SIECA-USAID. SIEGA-USAID.

INDICE
Presentad6n Presentacin
Pr61ogo Prlogo

.
.

PRIMERA PARTE GENERAL

TEMA I. 1.
La Propiedad Intelectual en sus Diversas facetas. Facetas.

Ricardo Antequeu Parilli .

TEMA 11. II.

. ..... 1

Los Derechos de Propiedad Intelectual v las reladones relaciones comerciales intemacionales: Generalidades sobre los internacionales: Antecedentes del Acuerdo sobre los ADPIC y la Evolucin Evolucion del mismo despues del Per(ld\l de despus Perl0d\1 Transici6n. Transicin. Marco Antonio Palacios Lopez.. P.lacios Lpez 37

TEMA ill.

El derecho sobre las invenciones y sus implicaciones economias para las economas en desarrollo. Jorge Amigo Castaeda. . . . . . . . . . . Caslaileda . 81
La competencia desleal.

TEMAN.

Alberto 8ercovitz . Bercovitz

TEMA

. ... 113

v.

El rol del Estado en la administraci6n de sistemas de EI administracin Propiedad Intelectual. Fem,ndo Zapata Lopez _. . . . . . Lpez Fem.1ndo 153
Los derechos sobre los signos distinti\'os y su irnpctr distintivos tancia en una economia globalizada. economa AnI. Mari.l Pacon. Anol Mari, Pacn. . . 169

TEMA VI.

SEGUNDA PARTE ESPECIAUZADA

TEMA I. 1.

Los nombres de dominio en el ambito del Derecho mbito Marcano Marcarlo Ricardo Antequera Hernandez.. . Hemndez 231

VI

Propied.d Int.lectual Intelectual

Proyecto Propiedad Inteleetual SIECA-USAJD Intelectual $IECA-USAJO

TEMA II.

El agotamiento del Derecho de Distribuci6n en el Distribucin Derecho de Autor. Delia Lipszyc ,. . . .. 267 Derechos de Propiedad Inteleetual de las ComunidaIntelectual des Indigenas sobre los Conocimientos Tradicionales Indgenas Asodados a los Recursos Biolgicos Asociadas Biol6gicos Francisco Astudillo Gomez.. . . . Gmez 283

TEMAIII.

TEMA IV. TEMAIV.

Proteccin jurdica Proteccion juridica de las bases de datos y protecci6n proteccin sui generis para las bases de datos no originales. slIi Jos Jose Luis Caballero Leal. . . . . . . . . . .. 303
La Marca Comunitaria. Perspectivas para su Reconacimiento en los Procesos de Integraci6n nocimiento Integracin Alberto Casado Cervio . . Cervifio . .. 331 Las medidas de observancia de los derechos de propiedad intelectual en el Aeuerdo sobre los Acuerdo ADPIC. La protecci6n en el ,imbito administrativo y proteccin mbito las medidas en frontera Edilh Edith Flores de Malina. Molina. . .. 369 Rgimen Regimen legal internacional de las indicaciones geogrficas, geograficas, de las indicaciones de procedencia y de las denominadones de origen denominaciones Mauricio Jalife Daher.. . . Daher . .. 401 Licensing and franchising Karl F. Jorda ... Jarda Las patentes de segundo usa uso Jorge Otamendi

TEMA V.

TEMA VI.

TEMA VII.

TEMA VIII.

. .. 427

TEMAIX. TEMA IX.

. .467

TEMAX.

Los mecanismos de autotutela.: medio efectivo para lmedio combatir los ilicitos contra el Derecho de Autor? ilcitos Manuel Antonio Rodriguez. . Rodrguez. . .. 475 Los nuevos tratados de la OMPI sobre Derecho de Autor y sabre interpretaciones o ejecuciones y sobre 0 ejecllciones fonogramas. Ernesto Rubio Jorgen Blomqvist . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 509

TEMAXI. TEMA XI.

Pra,', 1.........1 biIII Pra,'.1=d ...... 1

PrayedO _
'~S,ECA-USAID '~S'ECA-USAID

VII

PRESENTACIN PRESENTACION
por Haroldo Rodas Melgar
Secretario General de la Secretaria de Integraci6n Economica Secretara Integracin Econmica Centroamericana, SIECA.

a obra que tengo el honor de presentar es la feliz conclusin clusion de un esfuerzo sobresaliente. Haber reunido en esta publicacion el trabajo intelectual de tan reconocidos juristas publicacin satisface de manera particular y compromete a la SIECA, an SIECA. alin mas, con el desarrollo de la Propiedad Intelectual en ms, Centroamrica. Centroamerica. Cuando los editores presentaron el proyecto que hoy vemos vernos traducido en una concreta realidad, se le encontro ambirealidad. Ie encontr cioso. pues pocas veces los compromisos y las agendas penniten reunir en Wla sola obra a tan representativos autores y autoras en el area de la Propiedad Intelectual. Sin embargo, debia apovarserea embargo. deba apov rseIe, pues la America Central ha evolucionado de forma sustantiva le, Amrica en el tratamiento de esta disciplina juridica y hoy, su "alioso e1 jurdica hoy. \'alioso recurso humano, exige de elementos que le permitan continuar Ie con el proceso de consolidacion de conocimientos y experiencias consolidacin que luego se deberan revertir en propuestas para la optimizacion debern optimizacin de la Propiedad Intelectual como herramienta para el desarrollo de esta region. regin.
En poco menos de diez aos, Centroamrica ha llevado a arlOs, Centroamerica lIevado cabo importantes y profundos cambios de tipo sustanti'o. adjetisustanti\o, adietivo y administrativo en sus regulaciones en materia de Propiedad Intelectual. Mas que respuesta a un condicionamiento de las Ms relaciones comerciales multilaterales y bilaterales. la reaccin de Ja reacci6n los Gobiernos y sector privado centroamericanos en esta temtiGobiemos tematica obedece a un mayor conocimiento de la misma v al hecho de

VIII

Propiedad Intelectual Int.lectu.1 Proyecto Proyeeto Propiedad Intelectual SIECA-USAID

que se ha tornado conciencia de que la Propiedad Intelectual es tomado

un elemento relevante a ser considerado dentro de todo esquema todD de desarrollo. Su vinculacin con las inversiones, tanto domestivinculacion domsticas como extranjeras, con los procesos de apertura y acceso a

mercados, con el estimulo al arte, la cultura y la innovaci6n e estmulo innovacin

inventiva nacionales, entre atras razones, :motiva a que se le conotras Ie sidere en un contexto amplio e integral y se le reconozca el valor Ie

y el rol que puede -y debe- desempenar en la consecuci6n de los desempear consecucin objetivos objelivos locales de desarrollo. Con la suscripci6n del Acuerdo por el cual se cre6 la suscripcin cre Organizacin Organizaci6n Mundial del Comercio -OMC-, la Propiedad Intelectual qued6 formalmente vinculada al tema comercial qued internacional. A pesar de que la Propiedad Intelectual ha sido
objeto de esfuerzos multilaterales para Sil sistematizacin desde su sistematizaci6n

finales del siglo XIX, cumulo por su efecto en el comercio entre cmulo los paises, no es sino a finales del siglo XX, precisamente con el pases, Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio -Acuerdo sobre los ADPIC-, que la natural relaci6n comercio / propiedad intelectual relacin se describe y detalla en un cuerpo normalivo que obliga a mas de normativa ms cien Estados. 5i Si bien el cumplimiento del Acuerdo sobre los ADPIC ha
representado para los paises en desarrollo un esfuerzo imporpases tante, la atenci6n no debe centrarse exclusivamente en las disatencin

posiciones que debian tenerse por cumplidas para elIde enero deban del ailo 2000, pues, como otras partes del complejo esquema que ao hoy representa la OMC, el Acuerdo sobre los ADPIC liene tiene tambin tambien una "agenda incorporada" o "agenda incluida", que ha 0 venido siendo objeto de tratamiento en el seno del Consejo de los ADPIC. Si para el tiempo en que se negoci6 el Acuerdo sobre los 5i negoci ADPIC los paises centroamericanos no se encontraban suficienpases temente preparados en la temalica de la Propiedad Intelectual, temtica para este proceso continuado de negociaci6n y discusi6n, negociacin discusin, debern deberan estarlo y deberan desarrollar, en 10 posible, un ejercicio debern lo pro-activo. Y esto es valida para otros escenarios pues, fuera del vlido contexte multilateral global, los centroamericanos se han contexto

""U ., ""II

I6n In

III IX

involucrado adicionalmente en esquemas bilaterales y plurilaterales de negociacion, a los que se suma el plano negociacin, hemisfrico, hemisferico, con el proceso de 10 que debe conduir como el Area lo concluir rea de Libre Comercio de las Americas -ALCA-. Amricas

Teniendo presente ese entorno, la SIECA ha venido ejecutando desde 1996 un proyecto de apoyo a los Gobiernos de Centroamrica Centroamerica en materia de Propiedad intelectual, en el cual se Intelectual. ha promovido y ejecutado, la divuIgacion de esa materia de divulgacin manera continuada y se ha prestado apoyo tecruco en el manejo tcnico del tema. Para ello esta Secretaria se propuso contar con la colaboracin colaboracion de organizaciones 0 instituciones especializadas, 10 o lo que le permitira coordinar y optimizar recursos destinados al Ie permitiria tema de la Propiedad intelectual en la region. Resultado de ello Intelectual regin. es que instituciones como la Organizacion Mundial de la Organizacin Propiedad intelectuaI, la Oficina para la Armonizacion del Intelectual, Armonizacin Mercado interior Europea, el Instituto Mexicano de la Propiedad Interior instituto industrial, el instituto interamericano de Derecho de Autor, la Industrial, Instituto Interamericano d Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de Amrica Jos America y el Centro Regional para el Fomento del Libro en America eJ Amrica Latina y el Caribe y otras, han confiado en las capacidades de la SIECA para multiplicar la cooperacion en materia de Propiedad cooperacin intelectual en la region y, en esta ocasion, respetables represenIntelectual Ja regin ocasin, tantes o integrantes de a1gunas de tales entidades nos honran 0 algunas con aportes especificos para esta singular publicacion. especficos publicacin. La SIECA agradece a cada uno de los autores v las autoras que aportaron su valioso esfuerzo y con el cual colaboran a dar forma a un proyecto que persigue favorecer una mayor mavor divulgacin divulgacion de la Propiedad intelectual en Centro America v Intelectual Amrica favorecer la formacion de quienes en la region, tienen responsablformacin regin, responsabIlidad en el tema. Nuestro agradecimiento 10 hacemos expreso tambin lo tam bien a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Ja Jos internacional (USAID), pues la misma como donante del Internacional programa PROALCA, ha sumado recursos a los de esta Secretara Secretaria para que se multipliquen los esfuerzos dirigidos a

Propiedad Intel.ctual Intelectual Proyecto Propiedad Intelectual SIECA-USAID

fortalecer las capacidades locales y regionales para los procesos de negociaci6n comercial y su implementaci6n y, dentro de ese negociacin implementacin contexto, para fortalecer tales capacidades respeclo del tema de respecto la Propiedad Intelectual.
De manera especial, la SIECA reitera su agradecimiento 5IECA a los Gobiernos centroamericanos y a los sectores privados de los sectares pases paises de la regi6n, por la confianza que han depositado en regin, nuestra instituci6n para apoyar los esfuerzos que los mismos lleinstitucin van a cabo en materia de Propiedad Intelectual.

Confiamos en que esta obra ser de provecho para todos sera aquellos que la consulten y, ante todo, confiarnos en que servir servira de estllulo para que en Centroamrica se profundice en el tema estirnulo Centroamerica y se generen propuestas que respondan a sus necesidades de desarrollo.

PRLOGO PROLOGO
por Marco Antonio Palacios L. y Ricardo Antequera Hemndez Hernandez

XI

EDITORES EDlTORES

a Propiedad Intelectual es un tema en permanente evolucin. evoluci6n. Durante mas de den aos, esta disciplina ms cien ailas, jurdica juridica ha sido objeto de importantes esfuerzos multilaterales sistematizacin dirigidos a su sistematizaci6n y, sin duda alguna, es el area del
derecho con mayor vocaci6n para la armonizaci6n. vocacin armonizacin.

Sin embargo, no es sino hasta en las ultimas dos decadas. ltimas dcadas. que su tratamiento cobr relevanda particular al virlculrsele con cobra relevancia aI vincularsele la agenda comercial internacional, hecho que catapuH6 el tema catapult de la Propiedad Intelectual al protagorUsmo que actualmente protagorsmo tiene en las relaciones interestatales. Efectivamente, con el establecimiento de la Organizaci6n Organizacin Mundial del Comercio -oMC- nace la era global de la Propiedad -QMCIntelectual, como la han llamado algunos especialistas en el tema. En ese nuevo escenario, la Propiedad lntelectual se presenta Intelectual
como materia directamente vinculada al comereio !' a las comercio inversiones y, por ende, como un factor de influencia en los

esquemas de desarrollo nacionales y regionales. Reconociendo su papel relevante en los ejercicios de apertura comercial y, consecuentemente, en la determmaci6n del deterrnmacin inversin pas clima de inversi6n para un pais dado, esta materia merece atendon especial y ante todo, un continuado y decisivo esfuerzo atencin todD, para su conocimiento, tratamiento y desarrollo. La Propiedad Intelectual es ademas una disciplina juridica dinamica cuva adems jurdica
transformaci6n responde, entre otros elementos, a la e\'oluci6n transformacin DtrDS e\"olucin tecnolgica tecnol6gica y a fen6menos econ6micos, 10 cual requiere de fenmenos econmicos, lo

XII

Propiedad Intelectual Proyecto Propiedad Intelectual SIECA-USAID

quienes se acercan a ella de una constante actualizaci6n. actualizacin.

A las tradicionales consideraciones en torno a la Propiedad Intelectual, se suman novedosas figuras que la

tecnologa tecnologia pone a disposicion de todos: nuevas areas para la disposicin reas innovacin y la Internet, entre atras. Adicionalmente surgen innovaci6n otras. nuevos areas cuestionamientos y nuevas plantealnientos en reas que se argumenta lienen relacion directa con la Propiedad Intelectual, tienen relacin tales como el tema de acceso a recursos geneticos y usa de genticos uso conocimientos tradicionales, para mencionar algunos.
As, Asi, no puede obviarse la necesidad de generar bibliografa bibliografia especializada que facilite la actualizacion y estimule actualizacin un proceso dirigido a mayores niveles de investigaci6n, formainvestigacin, cin cion profesional y formulacion de poIilicas nacionales y I o formulacin poIticas 0 regionales.

Con ello en mente fue propuesta la concepcion de esta concepcin obra, misma que recoge las contribuciones de diversas personalidades de la Propiedad Intelechml a nivel iberoamericano y que se presenta como un aporte sin precedentes al desarrollo de la Propiedad Intelectual en Centroamerica y a la Centroamrica

aspiracin aspiracion de que la misma favorezca efectivamente el pleno desarrollo del pueblo centroamericano. El lector puede tener la seguridad que la presente
publicacin publicaci6n se nutre con la participaci6n de reconocidos participacin

profesionales que han dedicado buena parte de sus capacidades al estudio, la ensenanza y la practica de las distintas categorias enseanza prctica categoras que conforman la Propiedad Intelectual. El contenido fue
propuesto con una estructura que permitiera cubrir, en 10 lo

posible, diversas facetas del vasto campo de la Propiedad Intelectual. La calidad de los autores y autoras que participaron de este importante esfuerzo, es garantia de lma obra que, en sus garanta contenidos individualmente considerados y en su conjunto, responder respondera a las expectativas de quienes se acerquen a ella, como principiantes en el conocimiento de la materia o de quienes ya la 0 han explorado y la dominan.

XIII

La obra se divide en dos grandes areas tematicas: la reas temticas: primera, de cobertura integral, que nos presenta trabajos que abordan la Propiedad intelectual frente a un contexto ampho, en Intelectual amplio, particular en la relacion de esta materia con la agenda comercial relacin y el impacto que tiene en el desarrollo de la economia v las inversiones. Esta primera parte es relevante para contar con una eootar visin vision actual de la Propiedad intelectual. La segunda parte, Intelectual. desarrolla temas especficos que invitan a reflexiones sustanthas especificos sustanti\as y que reflejan 10 vasto de la materia que tratamos; en ella se lo desarrollan cuestiones que se suscitan como resultado de las nuevas tecnologias (v.g. nombres de dominio, bases de datos no tecnologas originales, biotecnologia, mecanismos tecnologicos de autobiotecnologa, tecnolgicos tutela), asi como cuestiones que demandan mayor atenci6n as atencin conforme conforrne se consolidan los regimenes de propiedad intelectual regmenes observanCIa (tales como las denominaciones de origen, observanCla v una eventual marca comunitaria). No dudamos en que el contenido que sigue a este prlogo se constituira en una fuente de consulta y de moti\-acin pr61ogo constituir moth-acion para estudios e investigaciones mas profundas que se traduzcan ms en generaci6n de bibhografia local y propuestas que respondan a generacin bibliografa las realidades y necesidades de los paises centroamencanos. Centroamrica, Centroamerica, noviembre 2()()().

La Prapl ..... lnt8lecbMI ........ lnt8lectu.l Ricardo Antequera PariUi

on.ru. PItCetas

LA PROPIEDAD INTELECTIJAL EN SUS

DIVERSAS FACETAS
RICARDO ANTEQUERA PARILLI PARlLLI

Abogado venezo[ano y Doctor en Derec1ro. Pri'$idt'nte del Institlltl1 venezolano Institllfl1 Interamericano Dertcho AutorlllDAJ, Drr(c1Jo ,II lnteramericano de Derecho de AlttorlllDAJ, Profesor de Drr((1J('I de Alfft~r ,lJ Derechos Conexos en ef post-grado sobre Propiedad IntelectuQI dt' la:;. el Intelectual ;it' Universidades de Los Andes, Vt'nezuela, Buenos Airt"S, Argentina ,II del ," Externado de Colombia. Redactor de divt'TSOS doo,"'entos-base parQ proyed(5. diVt!TSOS doo,",entos-base pora proyed(}5. de reyes sobre Derecho de Aldor y Derechos Conexos para QIglln(l~ p.1:'5t':;. leyes Autor alglln(l~ latinoamericanos. Autor de varios libros, ensoyos y articulos e"soyas artculos

l. I.

Concepto y Denominacion Denominacin

omo una manera de aproximarse a la materia, podemos

definir ala "Propiedad Intelectual", en un sentido amplio. a la Intelectual". amplio, como la disciplina juridica que tiene por objeto la protecci6n de jurdica proteccin bienes inmateriales, de naturaleza intelectual y de contemdo contenido creador, asi como de sus actividades afines o conexas. as 0 Ese concepto Ial/l senslI permite incluir en el objeto prola/II sens/I tegido a bienes incorporales de diferentes 6rdenes: industriales. rdenes: comerciales, tecrucos, artisticos, cientificos y literarios. talicos, artsticos, cientficos Intelectual", ms De cualquier manera, la "Propiedad Intelectual". mas que una disciplina. esta referida a un "espacio juridico en el que. disciplina, est adems derechos, ademas de las disposiciones reguladoras de esos derechos. se subjeti\'osJ encuentran otras (que otorgan o no derechos subje!i\'os) que 0 disciplinan la actividad econ6mica (de explotaci6n) en que tales econmica explotacin) derechos inciden y en el plano de la misma en que se prod uce esa incidencia (en el de la competencia econ6mica)". econmica)". Ahora bien, la expresi6n "Propiedad Intelectual" no deJa expresin de presentar inconvenientes, porque para algunas legislaclOnes legislaCiones dicha denominaci6n esta referida exclusivamente a los llamados denominacin est

Propied8d Intelectu.1
Proyecto Propiedad Intelectual StECA-USAID tnteleclual

"derechos de autor" y otros derechos "vecinos" (v.gr.: Argentina, Chile, Espana), 10 que hace que el concepto de la disciplina, en Espaa), lo
esos sistemas, tenga un ambito mas limitado. mbito ms

Por su parte, el Convenio de Pars para la protecci6n de Paris proteccin la Propiedad Industrial (1883) y el Convenio de Berna para la Bema proteccin protecci6n de las Obras Literarias y Artisticas (1886), crearon sus Artsticas
respectivas secretarias que, reunidas en 1893, recibieron como secretaras ltimo ultimo nombre el de "Oficinas Internacionales reunidas para la

proteccin de la Propiedad Intelectual" (BIRPI), utilizando as la protecci6n asi

expresin "Propiedad Intelectual", para incluir all a ambas areas expresi6n alIi reas

jurdicas. juridicas.
Ese usa del termino se mantuvo con la creaci6n, uso trmino creacin, "Organizacin mediante el Convenio de Estocolmo (1967), de la "Organizaci6n

Mundial de la Propiedad Intelectual" (OMPI), que tiene competencia, tanto en materia de invenciones, rnarcas de fabrica o de marcas fbrica 0
comerdo, dibujos y modelos industriales, como en relaci6n con el comercio, relacin

derecho de auter y los derechos conexos. autor Finalmente, el Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), en el marco del Tratado de la Organizaci6n Mundial Organizacin del Comercio (OMC), hace comprender, bajo la denominacin de denominaci6n "Propiedad Intelectual", al derecho de autor y los derechos conexos, as! como a los derechos sobre las marcas de fabrica o de as corno fbrica 0 comerda, las indicaciones geogrficas, los dibujos y modelos comercio, geograficas, industriales, las invenciones y los esquemas de trazado de los informacin circuitos integrados, y a la proteccion de la informacion no proteccin divulgada. II. n. Derechos Intelectuales y Trabajo Intelectual
En pnnclplO, el campo normativo de los derechos pnncIpIO,

intelectuales protege al resultado de una actividad creativa

-aunque, como se ver posteriormente, incluye tambin a otros vera tambien
campos "vecinos" o relacionados-, de manera que es necesaria la 0

La Prapl. . . . InteIec..... en .... Dfvenas P.c.... DfvenaI P.e....

Ricardo Antequera Panni PariUi

existencia de un bien incorporeo, perceptible a traves del intele-cincorpreo, travs to -aunque su exteriorizaci6n se exprese a traves de un soporte exteriorizacin travs material-, objetivamente identificable.

De alii que no deba confundirse el objeto de este derecho all

-obra, invento, diseno, marca-, con el mere trabajo intele-ctual diseo, mero -por muy complejo que sea-, si de este ultimo no surge como ltimo autnomo. resultado un bien inmaterial independiente y autonomo. Por eso, la labor de un transcriptor de musica, por ejemmsica,

plo, no constituye objeto de los derechos intelectuales, porque de

su trabajo no resulta una obra nueva -originaria o derivada-, 0

sino el traslado al pentagrama de una melodia preexistente; del meloda mismo modo que la tarea de un corrector de pruebas
~n

ocasiones de suma complejidad-, tampoco arroja como producto ocasones un bien original, distinto de la obra por cuyo texto fiel. en una ben fieI. forma de expresi6n grafica, vela el corrector. expresin grfica,
111. III.

Derechos Intelectuales y Bienes Materiales Dienes A pesar de 10 anotado, resulta tambien que no todos los lo

bienes inmateriales se encuentran protegidos por los derechos nicamente intelectuales, sino urucamente algunos: in\'entos, modelos, in"entos, marcas, lemas, obras del ingenio, prestaciones artsticas, producartisticas, Dbras

fonogriificas radiof6nicas, ciones fonogrficas y emisiones radiofnicas, por ejemplo. Asi, As, en el campo del "derecho invencional" (formando parte de la "Propiedad Industriar'), no son generalmente Industrial"), patentables los inventos contrarios a la salubridad, al orden pblico o a la seguridad del Estado, como tarnpoco los sistemas, publico 0 tampoco
combinaciones o planes financieros, espeeulativos, comerciales o 0 especulativos, 0

publicitarios; y en el area del "derecho marcario" (tambien rea (tarnbien

formando parte de la "Propiedad Industrial"), no se admiten a

0 registro los signos distintivos que atenten contra la moral o las

buenas costumbres,

Propiedad Intelectual Proyecto Propiedad Intelectual SIECAUSAID

En el ambito del derecho de autor, los ordenamientos mbito nacionales generalmente excluyen de la I:utela a los textos de las tutela leyes, reglamentos, decretos, tratados y demas documentos dems oficiales. IV. Los Derechos Intelectuales y su Contenido.

Si tomamos como elemento referencial el articulo 2 del 5i artculo Convenio de Estocolmo que establece la OMPI, podemos senalar sealar que bajo la denominaci6n "Propiedad Inl:electual", quedan comdenominacin Intelectual", prendidos los derechos relativos a:
1. 2. Las ohras literarias, artisticas y cientificas. obras artsticas cientficas. Las interpretaciones de los artistas intrpretes y interpretes las ejecuciones de los artistas ejecutantes, los fonogramas y las emisiones de radiodifusin. fonograrnas radiodifusi6n. Las invenciones en todos los campos de la

3. 4.

actividad humana.
Los descuhrimientos cientficos. descubrimientos cientificos.

5. 6.

7. 8.

Los dibujos y modelos industriales. Las marcas de fabrica, de comercio y de servicio, fbrica, asi corno as como a los nomhres y denominaciones nombres comerciales. La protecci6n contra la competencia desleal. proteccin Todos los demas derechos relativos a la dems actividad intelectual en los terrenos industrial,
cientfico, cientifico, literario y artistico. artstico.

Si analizamos la anterior descripci6n nos encontramos 5i descripcin

dos detalles:
El primero, que la lista es m.eramente enunciativa

("todos los demas derechos relativos a la actividad dems intelectuaL intelectual.. .."), 10 que se justifica porque, as como existen ciertas lo asi proteccin, creaciones intelectuales exc1uidas de la protecci6n, surgen excluidas tambin tambien nuevas modalidades creativas merecedoras de tutela, rnodalidades como ha ocurrido, por ejemplo, con los programas de ordenador, las bases electr6nicas de datos y los circuitos integrados. electrnicas

L8I "rapl.d. "'1.1. cbl8t . . . . . DIoMnaa Pecetas Int.l. ~

Ricardo Antequera PariHi

El segundo, que como regia general, el objeto protegido EI regla por cualesquiera de esos derechos constituye, en mayor o menor 0 medida, un aporte intelectual que hace nacer en su titular un derecho de exclusiva oponible erga onmes, la disciplina de la om"es, competencia desleal, incluida en el tratado de la O~PI, "no reviste la forma de la atribuci6n de derechos subjetivos, de dereatribucin chos absolutos que recaigan sobre un objeto juridico propio" " jurdico ,sino que se traduce en un deber de abstenci6n respecto de ciertas abstencin conductas contrarias a la etica comercial y que atentan, ademas. tica adems. contra la fe pliblica y los derechos del consumidor. pblica
V.

Los Derechos Intelectuales Bajo una Concepcion Concepcin Unitaria

Bajo una cornente doctrinaria iniciada por el jUrIsta corriente junsta belga Edmond Picard, mientras las casualidades son el objeto de los derechos personales, los hombres el de los derechos obligacionales y las cosas el de los derechos reales, el objeto de los derechos intelectuales es la producci6n intelec.tual, vale decir, la produccin expresin expresi6n del espiritu y el talento humano de manera que quedan bajo el ambito de esa disciplina unitaria los derechos mbito sobre las obras literarias y artisticas, las invenciones industriales, los modelos y dibujos aplicados a la industria, las marcas de fbrica fabrica y las ensei\as comerciales.' enseas

No obstante las bondades de esa concepci6n, que pone concepcin, de relieve las caracteristicas comunes que comparten los derecaractersticas chos sobre las producciones del intdecto, 10 cierto es que a la luz lo del derecho positivo, tales areas comprendidas en el espacio reas genrico generico de los derechos intelectuales, estan reguladas en le,-es ,estn tratados aut6nomos, de cuya regulacin separada emanan autnomos, regulaci6n sern diferencias sustanciales entre unas y otras, las que seran estudiadas en este mismo trabajo. VI.
La Clasificacion Bipartila de los Dere<:hos Intele<:tuales Clasificacin Bipartita

Una clasificaci6n mas pragmatica hace comprender a la clasificacin ms pragmtica disciplina de los derechos intelectuales en dos grandes ramas, a saber:

Propied.d Intelectual Propiedad

Proyecto Propiedad Intelectual SIECA-USAID tnteleclual

1. La Propiedad Industrial, bajo cuya denominacin naci6n se incluyen no solamente las invenciones y los dibujos y Y modelos industriales, sino tambien las marcas de fabrica y los tambin fbrica lemas 0 denorninaciones comerciales, alubito tan amplio que o denominaciones lnbito algunos documentos llegan a comprender en esta categoria a la categora represin represi6n de la competencia desleal, aunque con la advertencia de que en este ltimo caso no se trata de derechos exclusivos, ultimo sino de sandon a los actos contrarios a los "uscs honrados" en sancin aetos contrarias "usos , materia industrial y comercial.

2. El Derecho de Autor, que en un sentido amplio se extiende a los llamados "derechos conexos". La raz6n de esta razn clasificacin clasificaci6n bipartita se encuentra en el mismo origen de la proteccin internacional, protecci6n intemacional, pues un Convenio, el de Paris sabre Pars sobre Propiedad Industrial (1883), contiene disposiciones relativas a las invenciones, las marcas de fabrica o de comercio, los dibujos y fbrica 0 comerda, modelos industriales, los nombres comerciales, las indicaciones de procedencia y la competencia desleal; mientras que el otro, el de Berna para la protecci6n de las obras literarias y artsticas, proteccin artisticas, reconoce los derechos sobre las obras en el campo de las artes y las letras. Si dejamos a un lado el tema de la competencia desleal, podemos encontrar entre esos dos grandes grupos un comtin comn denominador: que el bien juridico protegido esta constituido por jurdico est un aporte intelectual, en algunos casos creativo y en otros, par 10 por lo menos, vinculado a la creaci6n. creacin. De alli en adelante hallamos que por la heterogeneidad allf de las materias que se hacen comprender en la denominada "Propiedad Industrial", las afinidades solamente pueden encontrarse cuando se compara el derecho sobre las invenciones y los modelos industriales, por una parte, con el derecho sobre las obras literarias, artisticas y cientificas por la otra, dado que en artsticas cientficas ambos casos el objeto protegido es, esencialmente, una produccin producci6n intelectual. VII.
La Clasificaci6n Trfpartita de los Derechos Intelecluales Clasificacin Tripartita Intelectuales

La mezc1a de bienes inmateriales que, como se ha visto, mezcla

La

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P.cetIIs

Ricardo Antequera Parilli

se han incluido en la "Propiedad Industrial", hizo que un importante sector de la doctrina ensayara una c1asificaci6n clasificacin tripartita de los derechos intelectuales, asi: as: 1, El "Derecho de Autor" propiamente dicho, sobre las EI obras artisticas, eientifieas y literarias, a los euales agregaramos artsticas, cientficas cuales agregariamos los "derechos conexos", vecinos o alines, seglin la terminologia 0 afines, segn terminologa empleada por las distintas legislaciones, entre ellos los de artistas intrpretes interpretes y ejecutantes, productores de fonogramas ,. \. organismos de radiodifusi6n. radiodifusin. 2. Los correspondientes a la "produccion comerClal", "produccn incluidas las marcas de fabrica, de comercio y de agricultura, las fbrica, denominaciones y los lemas comerciales. 3. Los atinentes a la "creacion temica", es decir, la com"creacin tcnica", prensiva de las invenciones industriales y los descubrimientos: y que en ~gunas leyes se extiende a los l1amados "modelos de llamados utilidad".
Esta c1asificaci6n -que no es excluyente de otros clasificacin derechos intelectuales que se han incorporado o puedan 0 agregarse en 10 futuro-, permite ad\'ertir las diferencias entre las lo ad"ertir distintas categonas, y que se inician con sus propios antecedentes categoras, histricos. hist6rieos.
En efecto, el derecho inYencional nace con la "Parte Veneciana" del 19 de marzo de 1474, que reconocia un derecho en favor de quien hiciera en Venecia algtln artifieio nue\'O e algn artificio nue\'o ingenioso o, para algunos autores, con la ley sancionada en 0, Inglaterra, en 1824; el derecho de autor, en 1810, con el llamado "Estatuto de la Reina Ana" que reconoci6 a los autore~ un reconoci derecho exclusi\'o de reproduccion por un tiempo determinado exclus,o reproduccn o, en los paises de tradici6n juridica continental. con las le~'es 0, pases tradicin jurdica francesas de 1791 y 1793 que reconocieron, primigeniamente a los autores dramatieos, un derecho exclusivo sobre sus obras, el eual dramticos, cual fue extendido luego a los dems autores de obras literarias. demas musicales o artisticas; y el derecho marcario, euyos origenes se 0 artsticas; cuyos orgenes

Propled.d Intelectu81 Intelectu.1 Proyecto Propiedad Inteleetual SfECA-USAID Intelectual

confunden entre las ordenanzas de Pedro IV de Arag6n, en 1373, Aragn, que ordenaban a los tejedores de los panos fabricados en la Villa paos de Torroella la colocaci6n de una torre como marca local, y las colocacin leyes especiales sabre signos distintivos surgidas en Francia sobre (1824) e lnglaterra (1883). Inglaterra
VIII.

Las Relaciones entre el Derecho Invencional y el Derecho de Autor

Si excluimos de la "Propiedad Industrial" el llamado 5i uderecho marcario", nos encontramos ante las semejanzas y diferencias existentes entre los dos campos ms afines, es decir, el mas derecho invencional y el derecho autoral. autora!.
Veamos las coincidencias:

1. En ambas disciplinas, el objeto de la protecci6n proteccin est esta constituido por una aportaci6n creadora, es decir, un proaportacin ducto del ingenio humano.

2. Esa producci6n ingeniosa debe tener elementos produccin de originalidad, aunque bajo 6pticas diferentes, como se vera pticas ver ms mas adelante. 3. Desde el punto de vista de los atributos morales, existe la similitud en ambas disciplinas en cuanto al derecho del creador de ser reconocido como tal en la invencin o en la obra, creader invenci6n 0 segn los casos. seglin 4. Desde el angulo patrimonial, en ambos ngulo supuestos el derecho sobre la obra o invencin se traduce en un 0 invenci6n Ie derecho subjetivo, de efectos erga omnes, que le reconoce al titular de la creaci6n una facultad exclusiva de explotaci6n. creacin explotacin. Estudiemos ahora las diferencias fundamentales: 1. En cuanto al objeto, en el derecho invencionalla creacin creaci6n ingeniosa aprovecha o modifica las fuerzas de la 0

La Prop'e"_ Intelectuail en .... DIvwsas P.cetas Prople"'" Ricardo Anlequera Parilti Antequera

naturaleza, con el objeto de resolver un problema tem,co, tmlco, aunque de esta caracteristica no participan los modelos caracterstica industriales, donde la creatividad consiste en la lacilidad de uso o la presentaci6n de determinadas cosas; mientras que el obleto presentacin obJeto del derecho de autor se encuentra en la lorma de expresi6n expresin formal de una creacion artstica, literaria o cientfica. creacin artistica, 0 cientHieao 2. De alii que en el derecho invencional la all proteccin se reconoce al contenido de la produccin ingeniosa. proteccion produeeion al tiempo que en el derecho de autor la tutela se dirige a la lorma aI de expresi6n. Pero 10 que no es cierto es que el derecho expresin. lo industrial proteja la simple idea, ya que esta siempre debera dea, sta deber tener una exteriorizaci6n concreta, manifestada a traves de una exteriorizacin travs solucin tcnica soluci6n teemca determinada a un problema especilico. Por eso, especfico. la patentabiHdad de un invento, incluso a los efectos de patentabildad determinar su novedad, exige la presentaci6n de una memoria presentacin descriptiva de la in\'enci6n. in\'encin. 3. En relaci6n con el destino, la invenci6n tiene una relacin invencin finalidad practica o utilitaria, a los efectos de satislacer prctica 0 necesidades humanas, razon por la eual solo son patentables ne<:esidades razn cual slo aquellas invenciones que relinan el requisito de la industriabilirenan dad; mientras que la obra tiene como objeti\o el uso o el dislrute 0 intelectual o espiritual, de una forma de expresi6n artistlca, 0 expresin artishca, literaria o cientfica, 10 que no impide que de su contenido 0 cientilica, lo puedan aprovecharse ideas para la soluci6n de problemas solucin tcnicos, teemcos, como ocurre, por ejemplo, con las cartas geogralicas, los geogrficas, planos topogrficos pianos topogralicos y los programas de computaci6n. computacin. 4. La originalidad, en ambas disciplinas. es \'Ista apreciacion in\Oeneional con una apreciacin diferente: en el derecho in\encional supone. por una parte, la "novedad", condici6n obje!i\'a de patentab,licondicin objeti\'a patentabllidad, de manera que la invencin no puede haber sido conocida invenci6n pblicamente publicamente con antelaci6n en lorma suficiente, de modo que" antelacin falta esa novedad, podra Haber invenci6n pero no patente, . \', por podr haber invencin la otra, la "altura inventiva" de manera que la in\'enci6n debe in\'encin superar el "estado de la temica"; en el derecho de autor. por el tcnica"; contrario, equivale a individualidad, es decir, que la obra, por su

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Propiedad Intelectual

Proyecto Propiedad Intelectual SIECA-USAID PrOpiedad

forma de expresi6n, tenga elementos suficientes que la distingan expresin, de otras del mismo genero. gnero. 5. En el contenido de los derechos, los de orden moral tienen una mayor amplitud en el campo autoral que en el invencional, pues si bien en ambos casos existe un "vinculo "vnculo afectivo" entre el hombre y su creaci6n, la finalidad pnictica y creacin, prctica utilitaria de la invenci6n hace que en el derecho positivo se le invencin Ie conceda menos relevancia a atras facultades de orden otras extra-patrimonial distintas de la paternidad, 10 que no conduce a lo negar otras vinculaciones de orden moral que tenga el creador Dtras invencin. hay' con su invenci6n. Pero, sin lugar a dudas, ha)' una mayor influencia en el reconocimiento de los derechos morales en la
esfera autaral, dande, por tratarse de creaciones espirituales, en autoral, donde,

las cuales la protecci6n no se dirige a la soluci6n de un problema proteccin solucin

bknico, sino a una forma de expresi6n artstica, literaria o tcnico, expresin artistica, 0 cientfica -que en muchos casos refleja una manera personal de cientifica rnanera pensar o de sentir-, cobran especial importancia aspectos como 0

"el decoro de la obra y la reputaci6n del autor", raz6n por la que reputacin razn se reconocen expresamente otros derechos morales, diferentes del de paternidad, como el de divulgaci6n, el de integridad y, en divulgacin, muchas legislaciones, el de arrepentimiento o de retiro de la obra 0 del comercio. 6. Desde el punto de vista patrimonial, en ambas disciplinas se reconoce un derecho exclusivo de explotaci6n por explotacin parte del titular de los derechos sobre la obra o invencin, 10 que 0 invenci6n, lo implica la facultad de autorizar o no el uso de la creacin. Sin 0 Ja creaci6n. embargo, en el caso de la invenci6n, por su aplicaci6n industrial eJ invencin, aplicacin para resolver un determinado problema tecnico, tiene un tcnico, escenario mas limitado, pues el derecho se traduce en la facultad ms de "impedir" que terceros utilicen la invenci6n sin autorizaci6n a invencin autorizacin travs traves de determinadas modalidades, esencialmente mediante la fabricacin, fabricaci6n, copia, imitaci6n o duplicacin del invento y en el de imitacin 0 duplicaci6n 0 permitir o no el uso de modificaciones introducidas al invento. Por el contrario, en el derecho de autor se trata de un derecho exclusivo de "autorizar 0 no" el uso de la obra "por cualquier O forma o procedimiento", y dado el considerable mimero de 0 nmero

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generos creativos tulelados por el derecho de aulor \" las gneros tutelados autor innumerables modalidades de utilizacion posibles en cada una utilizacin de ellas, hace que el contenido del derecho patrimonial, en el area conlenido rea autoral, auloral, requiera de una regulacion muchomas compleja y regulacin mucho ms delallada, pues comprende, no solamenle a la reproduccin v a la detallada, solamente reproduccion modificacin, modificaci6n, sino tambien otros derechos, como la tambin comunicacion pblica por cualquier medio o procedimienlo, o el comunicacin publica 0 procedimiento, 0 alquiler a1quiler de los ejemplares reproducidos de la obra. Piensese, por ejemplo, en las pocas similitudes que Pinsese, pueden existir, como modalidades de usa reserndas al aulor, uso autor, entre el folocopiado de un libro, la incorporacion de una msica incorporacin muslca fotocopiado a la banda sonora de una obra audiovisual, la refundicion de una refundicin escultura en el bronce o la introduccion de un programa de 0 introduccin ordenador en la memoria del computador, a pesar de que lodos compulador, todos ellos son aetos de reproducci6n; o entre la transmision de una eLIos actos reproduccin; 0 transmisin obra a traves del satlite o su escenificacin en el leatro, o la travs salelile 0 escenificacion teatro, 0 ejecucin ejecuci6n de una composici6n musical a partir de una cinta composicin grabada, no obslanle 10 cual lodos son aclos de comunicacion obstante lo todos actos comunicacin pblica, comprendidos en el derecho exclusivo de explotacin publica, explolaci6n del aulor. A ello habrian de agregarse otros derechos autor. habran olros patrimoniales que no lienen parangon en la propiedad tienen parangn industrial, como es el derecho de distribucion (incluido el alquidistribucin ler de los soportes); el "droit de suite", es decir, el derecho del artista plstico a obtener una participacin en cada revenla que artisla plastico oblener participacion reventa se haga del soporte malerial que cont<~ne su obra de arte -ven material -v en algunos casos de los manuscritos originales de autores y compositores-, o la remuneraci6n compensatoria por la 0 remuneracin reproduccion reprografica de obras expresadas por escrito, en los reproduccin reprogrfica casos permitidos por la ley, o por la copia pri\ada de grabaciones 0 sonoras y audiovisuales a partir de soportes virgenes. vrgenes. 7. Respeclo de la duracin, en el derecho Respecto duracion, invendonal se estima conveniente que el plazo de proteccion no proteccin exceda del necesario para estirnular las inversiones que estimular demanden el desarrollo de nuevos inventos, razn por la cual invenlos, razon dicho lapso gira, generalmente, alrededor de los 20 anos; generalmenle, aos; mientras que al considerarse que el derecho exclusi\o de

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Propiedad Intelectual Proyecto Propiedad lntelectual SIECA-USAID Intelectual $IECA-U$AID

explotaci6n reconocido al autor no afecta al desarrollo cultural, ni explotacin

incide significativamente en el costo de los bienes intelectuales, el

plazo de proteccin es mayor, pues conforrne al Convenio de protecci6n conforme Berna (art. 7,1), no debe ser inferior a la vida del autor mas ms cincuenta aos despues de su muerte, salvo en el caso de las IDOS despus obras de arte aplicado y las fotografias, en que la tutela minima puede ser de veinticinco aos desde la realizacin de tales obras aflOS realizaci6n (art. 7,4), todo ello sin perjuicio de que las leyes nacionales puedan reconocer, como en efecto muchas 10 han reconocido, un lo plazo mayor.

8. En cuanto al titulo de adquisici6n del derecho, si ttulo adquisicin bien es cierto que el otorgarniento de la patente no hace a la otorgamiento naturaleza del derecho a la invenci6n, ya que desde el punto de invencin, vista te6rico podria concebirse un derecho invencional no sujeto terico podra a forrnalidades, ' y que pueden existir derechos sobre el invento formalidades, anteriores a la concesin de la patente, como el de ceder concesi6n corno previamente los derechos sobre la invenci6n o el de oponerse a sabre invencin 0 que esta sea patentada por un tercero, W 10 cierto es que, desde el sta lo angulo ngulo del derecho positivo, la tendencia generalizada es la de reconocer en la patente una forrnalidad ad solemnitatem, necesaria formalidad para hacer valer el derecho exclusivo de explotacin frente a explotaci6n terceros. Por el contrario, la orientacin mayoritaria en las centrario, orientaci6n legislaciones autorales, inspiradas en el Conveno de Berna (art. Convenio 5,2), es la de reconocer la protecci6n sobre la obra por el solo proteccin hecho de la creacin, de manera que el goce y el ejercicio de los creaden, derechos no estan subordinados aI cumplimiento de ninguna estn al forrnalidad. formalidad. 9. Finalrnente, en algunas legislaciones la patente Finalmente, de invencin est sujeta a un regimen de caducidad, si en un invenci6n esta rgimen plazo determinado el invento no se pone en explotaci6n; explotacin; mientras que las obras artsticas, cientficas y literarias gozan de artisticas, cientificas protecci6n, proteccin, por todo el plazo legal, con independencia de que sean divulgadas o perrnanezcan inditas. 0 permanezcan ineditas. IX. Las Relaciones entre el Derecho Marcario y el Derecho de Autor Bajo la denominacion de "derecho marcario" haremos denominacin

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Ricardo Antequera PariUi

comprender, fundamenlalmenle, dos objelos prolegidos, a saber: fundamentalmente, objetos protegidos,

Las marcas comerciales, conshtuidas por el constituidas signo identificalivo de un produclo industrial o comercial o de identificativo producto 0 0 servicio. un sen'icio.
1.

2. Las denominaciones o nombres comerciales, que 0 lienen por objelo dislinguir a una industria o a un eslablecinuentienen objeto distinguir 0 establecinuento mercanlil. 10 mercantil.

Dejaremos de lado ellema relalivo a las denominaClones el tema relativo denominaCIones de origen, dadas sus particulares caracleristicas. caractersticas. Entre el derecho sobre los signos dislinti,os -derecho distinti,os marcario- y el derecho de aulor sallan a la "isla importanle. autor saltan "ista importantes diferencias, como las siguientes:
1. Se dislingue, facilmenle, la "eficacia distintin" de la distingue, fcilmente, marca -la que no tiene porque conshtuir una creacion porqu constituir creacin intelectual, stricto sensu-, inleleclual, slriclo senSII-, del carcter creador, en su forma de car,icler expresin, expresion, de las obras lilerarias y artislicas, 10 que no imp.de. literarias artsticas, lo impIde. como se vera mas adelante, que los elemenlos configuradores de ver ms elementos una marca puedan considerarse, simultineamente. una obra del simultneamente. ingenio.

2. Se diferencian en el caracler lemporal del derecho de carcter temporal autor -en 10 que coincide, aunque mediante plazos diierentes. lo diferentes. con el derecho invencional-, con la posibilidad de que la marca. mediante renovaciones sucesivas, pueda mantenerse con pOT carcter caracter permanente, salvo que se extinga por falta de renovacin. renovaci6n. 3. Se oponen, la proleccion de la creacion literaria ,. proteccin creacin toda registro artstica, artistica, con prescindencia de loda formalidad, del regislro que aparece en el derecho marcario. 4. En el derecho de aulor -como lambien, ","talls autor tambin, "'I/Ialls mlltandi ocurre en el invencional-, el derecho exclusivo se olorga mulandi otorga

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Propied.d Intelectu.1
Proyecto Propiedad Intelectual SlECAUSAlD

sobre sabre la "obra", como bien aut6nomo e independiente. Por el autnomo contrario, en el derecho marcario la tutela pierde su senticio marcarlo sentido

fundamental si se prescinde del producto o de la empresa a la 0 eual se vincula el signa distintivo. cual signo distintiVD.
5. Precisamente, por esa vinculacion del signa signo vinculacin

distintivo con el producto, la empresa o el servicio, el monopolio 0 manapoHc de exclusividad hene visos distintos al reconocido al autor o tiene visas 0 inventor sabre Sil aporte creativo, pues, conforme a muchas sobre su

legislaciones, el derecho exclusivo sobre la marca solo se slo adquiere en relaci6n con la clase de productos, actividades o relacin 0 empresas para las cuales haya sido registrada, de acuerdo con la
clasificacin clasificaci6n oficial, de manera que pueden coexistir titulares

sobre sabre el mismo signa perc para identificar bienes diferentes o signo pero 0

servicios de distinta naturaleza.

X.

Las Zonas Fronterizas entre la Propiedad Industrial, el Derecho Marcario y el Derecho de Autor

Entre la propiedad industrial en sentido amplio, es decir, comprensiva del derecho invencional y del marcario, por una marcara, parte, y, por la otra, el derecho de autor, se presentan "zonas fronterizas", hasta el punto que algunas legislaciones disponen que los derechos autorales son independientes y compatibles con los de propiedad industrial que puedan existir sobre la obra.
A continuaci6n revisaremos algunas situaciones de continuacin

interrelacin interrelacion que plantean la descripcion de las invenciones, las descripcin obras de arle aplicado, los modelos y disefios industriales y las diseos marcas comerciales.
En el primer caso, toda invenci6n requiere para su invencin patentamiento de una memoria descriptiva de la solucin soluci6n tcnica, la cual, por Sil forma de expresin, puede ser consideratE~cnica, eual, su expresi6n,

da una obra escrita, y a partir de ella elaborarse tambien, por tambin, ejemplo, un manual de aplicaciones.

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Ricardo Antequera Panlli Parilli

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Sin perju.icio de la patente otorgada a la in\'encion. tale~ in\'encin. descripciones descripeiones y manuales pueden in\'ocar la protecci6n p0r el invocar proteccin p"r derecho de autor, a manera de impedir, por ejemplo. reproducciones no autorizadas,
La que no podr!a pretender el autor de la obra ex"ta. exnta. Lo podra descriptiva del invento o de sus aplicaciones, es que el lector. a 0 partir de los eonocimientos all adquiridos. pueda. a su \ez. conocimientos alii conseguir su propia y novedosa solucin tcnica. y en no\'edosa solucion tecnica. consecuencia patentable, pues el derecho de autor no reconoce ningn monopolio sobre las ideas, ningtln

Es mas, el rechazo de la patente. por ejemplo, debido a la ms, ausencia de no\'edad, no impediria in\'ocar la proteccil-)n del novedad, impedira proteccin deSCrIpcin derecho de autor en cuanto a la forma expresiva de la descnpci6n escrita eserita del invento cuyo patentamiento ha sido negado. sida negado_
Par su parte, las obras de arte aplicado. dehmda, p<'r el Por aplieado. defInIda, pl'r Glosario de dereeho de autor y derechos eonexo, de la O\IPI. derecho conexo, como las de caracter artistico, aplicadas a objetos de uso practJ(('I. carcter artstico, prctJ(('I. bien sean de artesania u otras producidas a escala industrial . artesana joyera. orfebrera, b5uteria, tales como los modelos en joyeria. orfebreria, bi511teria, mueblera, \'estidos decoracin. muebleria, vestidos y decoraci6n. tambien se mlle\'en en el rnue\'en "terreno movedizo" existente entre el derecho in\'enC10nal \- el in\'enc10nal autoraJ.

En efecto, esta categoria de obras hene por su torma de categora tiene

expresi6n una naturaleza artistica, pero por su destino una expresin artstica, utilizaci6n industriaL utilizacin
Berna (art. 2,71 De all que el Com'enio de Bema (ar!. 2,7) deje re>en-ada alii re>en'"da a las legislaciones nacionales la facultad de re~ular 10 I" concerniente concemiente a las obras de artes aplicadas, inclllso di~minlln>n incluso di~minun>n do el plazo de protecci6n en comparaci6n con el de otra~ obras proteccin comparacin del ingen.io, siempre que no sea inferior al de 25 aos a partIr de ingenio, ailOs su realizacin (ar!. 7,4). realizaei6n (art. Sin embargo, para las obras protegidas tinieamente como nicamente

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Propi.dad Intelectual Proyecto Proyeeto Propiedad Intelectual SIECA-U$AlD SIECA-USAlD

dibujos y modelos en el pais de origen no se puede reelamar en pas reclamar otm pas de la Unin mas que la proteeeion especial coneedida en otro pais Union ms proteccin concedida ste ltimo este ultimo a los dibujos y modelos, pem si la tutela especifica no pero especifiea
se concede en este pais, tales obras deben ser tuteladas como pas, artsticas. artisticas.

Veamos ahora la relaeion entre las obras de artes relacin aplicadas, aplieadas, por una parte, y los modelos y dibujos industriales, por la otra. El modelo industrial es toda ereaeion de forma que tiene creacin
por objeto dar una configuraci6n tridimensional nueva a un configuracin

producto, produeto, con el fin industrial de reprodueirlo, mientras que el reproducirlo,

dibujo industrial es una creaci6n de forma o canicter bidimencreacin 0 carcter

sional, que tiene por objeto la ornamentaeion de un pmdueto. ornamentacin producto.

De alIi que en las modemas legislaciones prefiera all modernas utilizarse la denominaci6n omnicomprensiva de "disenos denominacin "diseos

industriales", para referirse a eualquier reunion de lineas o cualquier reunin 0 combinaciones eombinaeiones de colores o eualquier forma externa 0 cualquier bidimensional o tridimensional, que se incorpore a un producto 0 0 artesana, darle industrial o de artesania, para dade una apariencia especial, sin que eambie el destino o finalidad de dieho produeto y sirva de cambie 0 dicho producto tipo o patron para su fabrieaeion. 0 patrn fabricacin.
Estas formas creativas presentan dos variantes, a saber:

1. Que se trate de expresiones artisticas artsticas preexistentes, creadas primigeniamente como obras de arte y que, posteriormente, sean utilizadas como modelo para la

presentacin presentaeion de produetos industriales. Es aqui donde se plantea productos la dificil distinci6n -para algunos autores inexistente-, entre la difcil distincin obra de arte aplieado, el modelo o dibujo artistico y el diseno aplicado, 0 artistieo diseo industria!. industrial. 2. Que sean modelos o dibujos ereados especifiea0 creados especficamente para su utilizaci6n en la industria, casos en los cuales se utilizacin trata tambien de ereaeiones que, por su forma, perteneeen al tambin creaciones pertenecen

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RICardo Antequera Panlli

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campo de 10 artstico, pero corno destino estn para utilizarse lo artistico, como estan utiJizarse corno diseo en la fabricacion de un articulo industnal o de como disefio fabricacin 0 artesana. artesania.
En el primer caso. no hay dudas en que la creacion nace caso, creacin como obra artistica y. en consecuencia, desde su inicio goza de la artstica y,

proteccin protecci6n por el derecho de autor, sin perjuicio de la que pueda invocarse en el ambito del derecho industrial. mbito En el segundo, la finalidad de la creacion hace que en creacin mdustnal algunos paises se les regule en la ley de propiedad Industnal 0, pases en todo caso, en una ley especial dentro del marco del derecho industrial.
Pero como quiera que, tarnbien en este segundo tambin supuesto, el diseilo puede, por su forma de expresi6n, con.stituir diseo expresin, una obra artistica, se plantea siempre la posibilidad de reconoartstica,

eerie, sirnultaneamente, la tutela por el derecho de autor. cerle, simultneamente, par Los problemas que surgen de la proteccion acumulada o proteccin 0 excluyente de este genero de obras, exceden los Iimitadns gnero propsitos propositos de este lrabajo. trabajo. ahora sealar Baste por ahara sefialar que la posibilidad de acumulacin laci6n de la tutela cobra cada vez mayores adepto5 en la \'ez adeptos Doctrina; aparece reconocida en recientes legislaclOnes ~.. es legislacIOnes ("50 recomendada en la lev-tipo de la OMPI sobre dlbujos \. modele dIbujos industriales para paises en desarrollo. " pases
Veamos Vearnos finalmente el tema de las marcas comernale:s.. es comernales., decir, los signos, figuras, dibujos, palabras o combinaci6n de 0 combinacin

palabras, leyendas u otras senales destinados a distm:ulr seales distln~uIr productos, servicios o empresas. 0
La frontera entre la disciplina marcaria aqu ubica aqui en varios aspectos, a saber:
~. ~'

la autoral se 5e

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Propiedad Intelectual Propl.dad Intelectua. Proyecto Propiedad Intelectual SIECA-USAIO

1. Que la figura o los dibujos, por ejemplo, constituyan, pey 0 per se, una manifestacion artistica, caso en el eual puede coexistir la manifestacin artstica, cual
doble protecci6n -como marca y como obra estetica-, aunque si proteccin esttica-, la legislaci6n marcaria aplicable exige el requisito de la novedad, legislacin se le podria negar la tutela por esta ultima -aunque no por la Ie ltima autoral-, si la obra fue divulgada con anterioridad.

2. Que se pretenda registrar como marca una obra artistica artstica que pertenece a otro -sea mediante plagio servil o por plagio 0 "elaborado"-, supuesto en el cual el titular del derecho de autor puede oponerse a la inscripci6n de la marca, sin perjuicio de las inscripcin acciones que ejerza, en el mbito de la ley autoral, por ambito explotacin ilcita usurpacin explotaci6n ilicita y usurpaci6n de patemidad. paternidad.

3. Que se presente la solicitud de una marca constituida por un vocablo o combinaci6n de palabras, en forma identica o 0 combinacin idntica 0 similar al titulo de una obra del ingenio protegida, de manera ttulo que dicho uso pretenda aprovecharse del prestigio de la obra usc preexistente o crear confusion en el publico entre dicha creacin 0 confusin pblico creaci6n y el producto o servicio que se aspira identificar con titulo. 0 ttulo. Sin perjuicio de las acciones que pudieran surgir del derecho camlin, la solucin debera expresarse en la propia comn, solucion deberia legislacin legislaci6n marcaria, tal el caso de la espanola, cuando establece espaola, que un tercero no puede inscribir como marca signos que reproduzcan o imiten derechos de "propiedad intelectual" 0 pertenecientes a un tercero, salvo la debida autorizaci6n, aunque autorizacin, la acci6n de nulidad por parte del afectado caduca a los cinco accin aos anos de la publicaci6n de la concesi6n en el Boletin Oficial de la publicacin concesin Propiedad Industrial. XI. El Derecho de Autor y sus Relaciones can los Derechos con
Conexos

De los capitulos precedentes han surgido los principios captulos generales que rigen el derecho de autor, entre los cuales se destacan los siguientes:
1. Se considera autor a la persona fisica que realiza fsica

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RK:ardo Antequera Parilli

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la creacion intelectual y quien tiene, salvo disposicion lel(al en creacin disposicin contrario, la titularidad originaria de los derechos sobre su obra.
2. Salvo norma legal en contrario, cualquier 0tra a) titularidad, distinta de la que corresponde al autor, tiene caracter carcter derivativo.

3. El objeto de la proteccion es la fonna de e'preEI proteccin expresian de las obras literarias, artsticas y cientificas, con caracterissin artisticas cientficas, ticas de individualidad. 4. Como quiera que estan protegidas tOOa, las Corno estn toda, obras del ingenio, de carcter creador, cualquiera que sea su caracter gnero, forma de expresin, merito o destino, la enumeraClon enumeraCln genero, expresi6n, mrito 0 legal de las obras artisticas, cientificas o literarias protel(ldas. es artsticas, cientficas 0 meramente ejemplificativa, 10 que ha pennilldo que la lo pennihdo jurisprudencia, en muchos paises, haya considerado incluidas en pases, la tutela autoral a manifestaciones creativas no mencionadas ocurri expresamente en algunas legislaciones, como ocurri6 en su momento con computacin. momenta can los programas de computaci6n. 5. El derecho moral comprende, por 10 menos. el EI lo derecho del autor a reinvindicar la patemidad de su obra ~. a paternidad oponerse a cualquier deformaci6n que atente contra el dec0ro de deformacin la misma o su peopia reputaci6n como autor, adems de otras 0 propia reputacin ademas facultades extra-patrimoniales reconocidas en muchas le~es faeultades nacionales.. como el derecho a la divulgacin !. al inedito y el divulgaci6n y indito derecho de rehrar la obra del comercio o derecho de rellrar 0 arrepentimiento. arrepentirniento. 6. Como regia general, el derecho moral se Corno regla reconoce como inalienable e irrenunciable, al menos en los pases paises de lradicion juridica latina o continental. tradicin jurdica 0 7. El derecho patrimonial consiste en la facultad EI patrimonal exclusiva del autor de explotar su obra por cualquier medio o 0 procedimiento, salvo excepcion legal expresa, y ese derecho excepcin comprende, generalrnente, el de modificacion, el de reproducgeneralmente, modificacin,

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Propiedad Intelectual Inleleclual Proyecto Propiedad Intelectual SIECA-USAID

dn, el de comunicacin pblica y el de distribucin. cion, comunicaci6n publica distribuci6n.

8. El derecho de explotaci6n puede ser cedido o explotacin 0 licenciado y, salvo pacto en contrario, la transmisi6n del derecho transmisin o la autorizaci6n de uso de la obra debe comportar, en favor del autorizacin cedente o licenciante, una rernuneraci6n proporcional a los 0 remuneracin 0 ingresos obtenidos por el cesionario o autorizado en la explotacin explotaci6n de la obra. 9. La duraci6n minima del derecho patrimonial, duracin mnima conforme al Convenio de Bema, es de cincuenta anos post ",orte", Berna, aos mortem auctoris, salvo los casos en que se permite el calculo del plazo a plazQ clculo divulgacin 0 realizacin 0 cuanda partir de la divulgaci6n o realizaci6n de la obra, o cuando el mismo instrurnento delega a las legislaciones nacionales, instrumento respecto de ciertas creaciones (v.gr.: obras de arte aplicado), la posibilidad de contemplar una lapso menor de tutela, que, en nngn caso, puede ser inferior al de 25 anos desde la realizaci6n ning(m nferior aos realizacin de la obra. 10. La protecci6n se reconoce por el solo hecho de la proteccin creacin, creaci6n, de manera que el goce y el ejercicio de los derechos autorales, no debe estar sujeto al cumplirniento de ninguna cumplimiento formalidad.
Ahora Ahara bien, con posterioridad al reconocimiento universal del derecho de autor, se han incorporado a numerosas legislaciones un conjunto de derechos que, reunidos bajo la denominaci6n de "vecinos", "conexos" o "afines" al derecho de denominacin "vecmos", 0 autor, tienen como objeto de proteccin ciertas rnanifestaciones protecci6n manifestaciones que no constituyen una creaci6n" literaria, artistica o cientifica, creacin" artstica 0 cientfica, pero s vinculaci6n con la difusi6n de las obras del ingenio. 51 vinculacin difusin ngenio.
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Algunas de esas manifestaciones han sido objeto de reconocimiento a travs de instrumentos internacionales, como traves 10 es la Convenci6n de Roma para la protecci6n de los artistas lo Convencin proteccin ntrpretes interpretes y ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusi6n, el Convenio de Ginebra para la radiodifusin, proteccin protecci6n de los productores de fonogramas contra la reproduc-

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cion no autoriz ada de sus fonogramas y, mas recientemente, en el cin ms nuevo Tratado de la OMPI sobre interpr etacion es o Ejecuciones y Interpr 0 Fonogr amas (TOIEF).
Es comn que tales derech os se encuen tren regulad os, comtin reguJad dentro de un capitul o especial, en la misma ley nacional sobre el captul derech o de autor.

Sin embarg o, no se trata de derechos conexos entre si, sino que el elemen to que los vincula es el de ser vecinos o 0 conexos con el derech o de autor, pues cada uno de ellos tiene su bene propia natural eza, objeto, caractersticas y proteccion legal. risbcas in
En cualqu ier caso, dispon e el instrum ento de Roma,

que "Ia proteccion previst a en la presen te ConvencIn deJara "la in clon deJar intacta y no afectara en modo alguno a la proteccion del derecho in de autor sobre las obras literarias y arbsbc as", de manera que artistic "por 10 tanto, ningun a de las disposiciones de la presen te lo Conve nci6n podr interpretarse en menos cabo de esa ncin podra. proteccion" (art. 1). in" Veamos en forma resumi da las caractersticas y el conrisbcas tenido de tales derechos conexos y sus relaciones con el derecho de autor.

El EI derech o de los artistas interprete: o ejecula ntes intrpr et"" 0 ejecuta

Armon izando los prm-:ipios conten idos en la prin-:ip Convenci6n de Roma, con otras disposiciones complementarias cin no previstas en dicho Convenio pero SI en diversas legislaciones. s podem os resumi r los derech os genera lmente reconocidos a los artistas intrpr etes y ejecutantes, as: intt'rpr as;:

L El artista tiene el derecho moral de rei"ind icar la EI bene rei\"ind patern idad de su ejecucion o interpretacion. n 0 etacin

2. 19ualmente tiene el derecho moral de oponer se a Igualm cualqu ier deform acion o transfo rmacio n de su prestac ion acin 0 rmaci in

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Prop.da d Propied ad Intelect ual Intelectua Proyecto Propiedad lntelectual SIECA-USAIO

0 decoro artstic artistica, que atente contra el decaro de la misma o contra su in. propia reputaci6n.

Se reconoce al artista el derecho patrim onial de 3. uccin fijacin 0 (0 "imped ir" (o de autoriz ar o prohibir) la fijaci6n y reprod ucci6n n. etacion 0 interpretacin o ejecuci6n. soporte en saportes materiales de su 4. El artista tiene la faculta d de imped ir la

ifusion icacin publica comun icaci6n pblica (incluid a la radiod ifusin ) no autorizada in 6n, a menos que Su prestaci6n n, etacin 0 de su interpretacion o ejecuci ifundida 6n 51 artistic artstica constituya, por s misma, una ejecucin radiod l. autoriz ada por el. fijacin o se realice a partir de una fijaci6n

rtido 0 Finalmente goza del derecho (comparlido o no 5. racin remune raci6n con el produc tor del fonograma), de percibir una etacin 0 ejecllcion icaci6n publica por la comun icacin pblica de su interpretacion o ejecucin fijacin fonogrfica. realiza da a partir de una fijaci6n fonognifica. Pero con el nuevo Tratad o de la OMPI sobre 0 Interpr etacion es o Ejecuciones y Fonogr amas (TOIEF), surgen interpr patrirn nueVDS nuevos derechos patrimoniales a favor de los artistas intrpretes 0 o ejecutantes (respecto de las interpretaciones o ejecuciones fijadas en fonogramas), a saber:
1.
ci6n El exclusi vo de autorizar la puesta a disposi cin

pblico del publico del original y de los ejemplares de sus interpretati ciones 0 danes o ejecuciones, mediante venta U otra transferencia de propie dad. El exclusivo de autoriz ar el alquiler comercial al 2. 0 pblico publico del original y de los ejemplares de sus interpretaciones o ejecuciones. cin El exclusivo de autoriz ar la puesta a disposici6n 3. ones, ya sea por hilo 0 pblico del publico de sus interpr etacion es o ejecuci bricos, de tal manera que los miemb ros del inalm o por medios inalam pblico publico 'pueda n tener acceso a ellas desde el lugar y en el momen to que cada uno de ellos elija.

La JllNplt ......... be.... en .... DIversaI; '.cataI Ricardo Antequera PanNi PariUi

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Ahora bien, entre el derecho del autor y el del arlista artista intrprete 0 interprete o ejecutante existen algunos elementos en comlin. por comn. ejemplo, el que en ambos casos el titular originario es una persona ffsica; el que en los dos. generalmente. son reconocidos fsica; 0 prestacin artstica. derechos de orden moral, sobre la obra o prestacion artistica. respectivamente; y el que existe la posibilidad de reunir. en una misma persona, a los dos sujetos, tipico caso de los tpico "cantautores". Pero en la relacion entre ambos derechos tambien se relacin tambin presentan diferencias, en primer lugar, en cuanto al objeto. porque la prestaci6n artistica no es una "obra", sino la prestacin artstica interpretacion o ejecucin de tula creacin pre-existente; en interpretacin 0 ejecuci6n tma creaci6n segundo lugar, respecto del contenido de los derechos. ya que los del autor confonnan un mayor mimero de atributos, tanto de nmero orden moral como patrimonial; y en tercer lugar por la preem,preemIartista nencia de los derechos del autor respecto de los del arlista (".gr.: no existe prestaci6n artistica sin obra primigenia; la prestaci6n prestacin artstica prestacin artstica artistica debe respetar los derechos del autor a la paternIdad. patem,dad. integridad y modificacion sobre su obra, etc.). modificacin fonogrfico El derecho del productor fonografico El productor fonografico es la persona natural o juridica EI fonogrfico 0 que fija por primera vez los sonicio~ ie una representacin o sonio~ -:le representacion 0 ejecucin ejecucion u otros sonidos.
La vinculacion existente entre el derecho del productor vinculacin

artista est fonogrfico fonografico y los del autor y el arhsta esta dada porque los sonidos incorporados a la fijaci6n consisten, generalmente, en los fijacin generaJrnente, de una obra del ingenio y de una interpretacion artistica. interpretacin artstica. Convencin Si se cruzan las disposiciones de la Convencion de Roma con las del Convenio de Ginebra, conjuntamente con las que contienen las legislaciones nacionales que consagran este derecho conexo. podemos seilalar que las facultades reconocidas sealar aI productor fonografico, son, generalmente, las siguientes: fonogrfico, al

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Propiedad Intelectual Intel.ctual Proyecto Propiedad Intelectual SIECA-USAID SIECA-USAIO

1.

La de autorizar o prohibir la reproducci6n 0 reproduccin

directa o indirecta de sus fonograrnas. 0 fonogramas.

2. La de obtener una remuneraci6n (compartida o remuneracin 0 no con los artistas interpretes o ejecutantes), por la utilizaci6n del intrpretes 0 utilizacin

fonograma a traves de la radiodifusi6n u otra forma de travs radiodifusin comunicacin publica. comunicaci6n pblica.
Pero con la prxima entrada en vigencia del nuevo PerD proxima Tratado de la OMPI sobre Interpretaciones o Ejecuciones y 0 Fonogramas, conformaran una constante en el Derecho conformarn Comparado la incorporaci6n de nuevas derechos, a saber: incorporacin nuevos
1.
El exclusivo de autorizar la puesta a disposicin disposicion

del publico del original y de los ejemplares del fonograma pblico mediante venta u otra forma de transferencia de la propiedad. 2. El exclusivo de autorizar el alquiler comercial al pblico publico del original y de los ejemplares del fonograma.
3. El exclusivo de autorizar la puesta a disposicion disposicin

del pblico del fonograma, ya sea por hilo o por medios publico 0 inalmbricos, de tal manera que los miembros del publico inalambricos, pblico puedan tener acceso a ellos desde ellugar y en el momento que el lugar cada uno de ellos elija.
Ahora bien, las relaciones entre el derecho del autor y el derecho del productor fonogrfico estn determinadas por la fonografico estan autorizacin autorizaci6n que requiere este ultimo para hacer la fijaci6n de la ltimo Ia fijacin Ia obra del primero, salvo el caso de las licencias legales u liceneias obligatorias, y el pago de la remuneracin correspondiente, Ia remuneraci6n adems ademas del deber de respeto a los derechos de paternidad, patemidad, modificacin integridad y modificaci6n pertenecientes al creador de la obra lijada. fijada.

De otro lado, tarnpoco existe "afinidad" entre el derecho Iado, tampoco del artista y el del productor -salvo la vinculaci6n contractual vinculacin existente entre ambos y el de comparlir generalmente la compartir

La Pra," lid I c.... en sus Dhrwsa:a Rtcardo Antequeta Palilli Antequera

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remun eraci6n genera da por la comun icacin pblica del eracin icaci6n ptiblica fonogr ama-, pues surgen diferencias notables en cuanto al objeto de la tutela, la titulari dad y el conten ido de los derechos. EI El derech o de los organi smos de radiod ifusi6n ifusin
Se entiend e por organis mo de radiodi fusi6n la person a fusin natural o jurdic a que emite, median te difusion inalmbrica, 0 juridic difusi inaliim sonido s (radio) o imagenes y sonidos (teledsi6nJ. para su 0 imgen in. recepci6n por el publico. n pblico

Confor me a la Conven ci6n de Roma, los organismos de cin radiodi fusion tienen, fundamentalrnente, el derecho de autoriz ar fusin entalm o prohib ir la retransmision de sus emisiones y la reproduceion de O misin ccin la fijacion de sus emisio nes, asi como, de acuerdo a las fijacin as condiciones para su ejercicio determinadas en la legislaci6n in nacional, la comunicacion al publico de sus emisio nes de icacin pblico televisi6n cuando estas se efecttien median te el pago de un n stas efecte derech o de entrada .
Como pued.e verse, este derecho conexo no tiene como puede objeto de protecci6n a una obra, ya que la emision no constituve in emisi uye una creacion. creaci Pero la emisi6 n de un radiodifusor contiene una emisi progra maci6n , la cua!, generalmente, e<t constituida por obras macin cual, lrnenk e<tii del ingeruo, prestaciones artsticas y producciones fonogrficas, ingertio artistic fonografieas, de manera que el organismo de radiodifusi6n es un usuario de ifusin tales creaciones, prestaciones y producciones. y por tanto obligad o a cumpli r las obligaciones derivad as de esa utihzaClon. ln.

Por otra parte, si bien el orgartismo de radiodifusion olra orgarus mo fusin tiene entonc es un derech o sobre su emisin, no puede alegar emision ningun a faculta d exclusi va de utilizae ion, sah'o pacto o utilizac in, paeto 0 disposicion legal en contrario, sobre las obras, prestaciones o cin 0 prodUCciones contert.idas en la programaei6n, pues no es titular produc ciones contert acin, de derechos sobre las creaciones, prestaciones o producciones 0 preexis tentes utilizadas en la programaci6n, a menos que al acin,

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u.1 Propied ad Intelect ual Proyecto Propiedad Intelectual SIECA-USAlO

cesin respecto ostente alguna cesi6n expres a y exclusiva. El derech o conexo atribui do al radiod ifusor se refiere a tor de una obra a1 su emisi6 Sil emisi n, y no al que pueda tener como produc 0 radiofnica o audiov isual, pues en estos casos se ubica -sea como radiof6 0 cesionario de los derechos sobre dicha obra, o bien como titular segn por efecto de la ley, segtin el sistema nacional aplicable-, en el marco del derech o de autor. Es de hacer notar, finalmente, la tenden cia que comien za cuanto a observ arse en el Derecho Compa rado en euanto a ofrecer a los organi smos que realizan sus transm isiones de origen por medio ptica, fsicos de conduc tores fisicos (v.gr.: cable, fibra 6ptica, etc.), una protecfusin. ida a los organis mos de radiodifusi6n. cin anlog ci6n analog a a la conced XII. Otros Derech os Intelec tuales

inacin Bajo la denom inaci6n de "otros derechos intelectuales" acin, fiUy estudiaremos a continuaci6n, muy someramente, aquellos que no guarda n identid ad con alguna de las ramas ya existentes; se 0 encuentran en el terreno intermedio entre dos o varias de esas racin carcte reas; 0 areas; o tienen un caracter sui generis, dada la enumeraci6n ndidos en el mbito simple mente ejemplificativa de los ambitos compre raz6n Intelec dad lntelectual, razn por la cual, jurdic espacio juridic o de la Propie genera lmente , tienen su tutela en una ley separa da y especial. La compe tencia deslea l Como ya fue mencio nado supra, la compe tencia desleal jurdic bene no tiene como bien juridico proteg ido un aporte intelectual (obra, in, invenci6n, marca), ni atribuy e un derech o subjetivo que impliq ue 0 creaci cin un monop olio de explotaci6n sobre una creaci6n determ inada o est regulaCin autno un bien inmate rial aut6no mo, pues su regulaci6n legal esta in dirigid a a obtene r una abstenc i6n respecto de ciertas conduc tas 0 la tica que, al atentar contra 1a etica comercial o industrial, lesionan, pblica a la fe publica y a los derechos tanto al empres ario honest o como del consum idor.

La'" 5' I ... 1 3 ~ . . . . . . . . . DIwersa Paceta S' k , Ricardo Antequera Pari," Pan,"

Su ubicacion en el marco de la "propiedad intelectual" se ubicacin fundamenta en que esas aetitudes desleales, en muchos casos. fundarnenta actitudes casos, guardan relacion o lesionan derechos amparados por el derecho relacin 0 arnparados invencional o el marcano. 0 marcario. Convenio As, la Revisin de Estocolmo (1967) del Com'enio de As;, Revision Pars Paris (art. 10 bis), dispone que deben prohibirse, particuJannente. particuJannente, los actos capaces de crear confusion con el eslablecimiento. los confusin establecimiento, productos o la actividad comercial o industrial de un 0 0 competidor; las falsas alegaciones susceptibles de desacreditar el establecimiento, los productos o la ac!i"idad comercial o 0 acti\'idad 0 industrial de un competidor; o las indicaciones o alegaciones 0 0 susceptibles de inducir al publico a una equivocaci6n sobre la pblico equivocacin naturaleza, modo de fabricacion, caracteristicas. posibilidades de fabricacin, caracteristicas, uso o cantidad de mercaderias. 0 Los secretos industriales Muchas legislaciones reconocen un derecho a quien tenga el control de un secreto industrial o comercial. contra la 0 revelaci6n, adquisici6n o uso de tal seereto por parte de un revelacin, adquisicin 0 secreto tercero, sin su autorizaci6n, mediante practicas contrarias a la autorizacin, prcticas lealtad en el comercio, siempre que la informacion no sea en informacin general conocida ni f<icilmente accesible al crculo de personas fcilmente drculo que nonnalmente manejen ese tipo de datos; que la infonnaci6n infonnacin tenga un valor real y efectivo en la it,dustria o el comercio por el it,dListria 0 hecho de ser confidencial; y que la persona que legalmente la tenga bajo su control. haya adoptado las medidas razonables para mantenerla secreta.
En verdad se trata de un derecho de proteccion contra la proteccin competencia desleal y el objeto no tiene porque constituir un bien porqu 0 inmaterial creativo, sino tener un valor industrial o comercial efectivo o potencial por su caracter de secreto. 0 carcter

Ante una confusion frecuente. Stedman diferencia los confusin frecuente, derechos otorgados al titular de una patente de invencion, y los invencin, relativos a los conocirnientos secretos, asi: conocimientos as:

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Proplecl.d Intetectulll
Proyecto Propiedad lntelectual SIECA-USA10 Intelectual SIECA-U$A1D

1. Las patentes deben ser claramente definidas en cuanto a su arnplirud, en las reivindicaciones correspondientes, amplirud, mientras que los conocimientos bknicos pueden consistir en un tcnicos conjunto de informaci6n tecnol6gica dificH de definir con informacin tecnolgica difcil precisin. precision. 2. La protecci6n derivada de las patentes esta proteccin est limitada al territorio del pais que las otorga, mientras que los pas conocimientos tecnicos se encuentran tutelados en todos los tcnicos lugares en que sean secretos y la legislaci6n reconozca y proteja legislacin ese caracter. carcter. 3. Las patentes estan limitadas a su perioeto legal estn perodo de proteccion, mientras que los conocimientos tecnicos pueden proteccin, tcnicos ser amparados en tanto no sean objeto de una difusi6n dfusin generalizada. 4. Las patentes otorgan protecci6n contra la copia proteccin independiente de las invenciones protegidas, mientras que el descubridor independiente de conocimientos tecnicos puede tcnicos utilizarlos y aun destruir tal caracter secreto mediante su carcter difusin pblica. difusi6n publica. n
Las denominaciones de origen

Conforme al articulo 2 del Arreglo de Lisboa relativo a la artculo proteccin protecci6n de las denominaciones de origen y su registro internacional, se entiende por denominacion de origen la denominacin u denominaci6n geografica de un pais, de una region o de una denominacin geogrfica pas, regin 0 localidad que sirva para designar un producto originario del desgnar originara mismo y cuya calidad o caractersticas se deben exclusiva o 0 caracteristicas 0 esencalmente geogrfico, esencialmente al medio geografico, comprendidos los factores naturales y los factores humanos". Si bien la finalidad consiste en brindar tutela legal a las 5i mencionadas denominaciones, 10 cierto es que no se atribuye un lo derecho exclusivo y absoluto de explotaci6n, en poder de una explotacin, sola persona para el empleo de dicho signo, sino que ampara a
II

La Pnphda d '''''.,. ctAil . . . . . DIvenae Pacetas ,"".,. cbuil Ricardo Antequera PariUi

2ll

todas aquella s empres as que produz can un bien, en una zona geogrfica geograEica determ inada, reunien do las condiciones va seiialadas sealad y cumpli dos los requisitos exigidos por la legislaci6n aplicable. in
De alli que esta materia guarde tambien intima relaci6n all tambi relaci con la compe tencia desleal y, en consecuencia, con la fe publica y pblica los derech os del consum idor, pues se pretend e e\'itar que los e\"itar produc tos, distinto s de aquello s euya calidad o caracterislicas dislinto cuya 0 risticas depend en del medio geograEico donde se fabrican, se pongan en geogrfico el comerc io bajo mencio nes capaces de engaa r al publico acerca engaiia pblico de su verdad ero origen.
Las variedades vegeta les
En este derech o, el objeto de la protecci6n no es una in invenc i6n -porqu e no se !rata de una soluci6n teauca aplicable a in trata soluci tcnica la industria, aunqu e s persigu e un objetivo prctico, ni, Ia si objeti\' practic evidentemente, es una obra literaria, artistica o cientifica-, sino artstic 0 cientfi una obtenc i6n vegetal que pUeda, por uno o varios elemen tos de in pueda, 0 import ancia, disting uirse de otra varied ad va conoci da al momen to de solicitar la proteccion. in.

Asi, conform e al Convero Intema cional para la protecaI Convef tio Interna cron de las Obtenc iones Vegetales (l%l), con sus respeeli\'as respeet Revisiones de Ginebr a (1972 y 1978). el obtento r de una \'arieda d \arieda nueva, o sus causahabientes, tiene el derecho exclusi\"o de 0 exeiusi autorizar:
1. I. La produc ci6n, con fines comerc iales, del cin, materi al de mullip licaci6 n, en su calidad de tal, de dicha multip licaci varieda d, y su puesta a la venta o comercializacin. 0 6n.

2. El empleo repelid o de la nue\'a \'arieda d para la EI repetid produc ci6n comercial de otra varieda d.. cin OlTa d 3. La ulilizac i6n comerc ial de las plantas utilizac in omame ntales o de partes de dichas plantas como materia] de orname 0 l multiplicacin mulliplicaci6n.

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u.1 Propled Propied ad Intelect ual Intelectua SlECA-USA1D Proyecto Propiedad lntelectual SlECA-USAID

olgica Las invenc iones biotecno16gicas

Las innova ciones en el campo de la biotecn ologia poradquieren una importancia inusitada en el mundo contemporavivos, y no solamente neo, pues es posible crear organismos in, vio nuevas variedades vegetales, como se via con antelaci6n, sino traves as a travs de la proten tambit~n tambin razas de animales, obtener protefn genetica o conseguir y utilizar nuevas bacterias para gentic 0 ra ingenieria
especf fines especificos.

Nadie duda sobre la necesi dad de recono cer una olgica in protecci6n a tales invenciones biotecnol6gicas, que deman dan econornicos, grandes esfuerzos investigativos y econmicos, pero subsisten cul todavia discusiones sobre cua! debe ser el objeto de la patente y cules cwiles los requisitos para la patenta bilidad , especialmente en ncin cuanto a que la interve nci6n human a haya sido el factor in determ inante para la obtenci6n del resulta do conseguido, y no participaci6n esa participacin se haya limitado a seleccionar una cuando funcin biolgi materi a biol6gica existente y dejar que desarrolle su funci6n biolgi ca normal en condic iones naturales. g bio16gi os, Por otra parte, en el campo de los microorganismos, la i6n, ci6n cin escrita de la invencin, patenta bilidad supone la descrip ualizar esta pero sta puede no ser suficiente a los efectos de individ lo 10 que se desea patentar, a menos que se deposite una muestra de lo dicho microorganismo, 10 que a su vez implica una infraestructura complicada para mantener viva y no contaminada la adem muestr a deposi tada, adema s de los inmen sos costos que depsi ese dep6si to en cada pais donde se signifi caria efectua r in. preten diera reclam ar la protecci6n. De alli que el Tratad o de Budap est sobre el depsi interna reconocimiento intema cional del dep6si to de microorganismos a los fines del proced imient o en materi a de patente s (1977), nico depsi recono zca un deposi to unico ante una cualquiera de las autorid ades nacionales que adquie ra el estatut o correspondiente, cin previa la satisfac ci6n de las exigen cias estable cidas en el
instrumento.
15

U Preplld ld Intlll c...... .... PreplldR d IAtRII

Ricardo Antequera PariHi

Facetas

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Los descub rimien tos cientif icos cientf

Aunqu e siempr e se afirma, y asi 10 contem plan as lo numero sas legislaciones, que estan protegi das las obras del estn ingenio de caracter literario, artstico o "cientfico", es de carcte artistic 0 "cienti adverti r que la tutela por el derech o de autor no abarca a las ideas, sino al ropaje con que las ideas se visten, es decir, a la aI forma de expresion. n.

Esta adarac ion cobra singula r irnportancia en 10 que se aclaracin import lo refiere a las "obras cientificas", pues, como 10 dispon e la cientfi lo Conven cion Interam ericana de Washington sobre el derech o de cin autor en obras literarias, cientficas y artisticas, y ha sido cientifi artstic recogido por mucho s textos nacionales, "el amparo conferido por par la presen te Conve ncion no compr ende el aprove chamie nto ncin industr ial de la idea cientifica", y en termino s sirnilares figura cientfi trmino similar tambi tambien, por ejemplo, en la Decision 351 de la Comun idad Decisi Andina sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos.

En consecuencia, ante un descubrimiento cientfico, el cientifi autor del hallazg o pocIra escribir una obra sobre su investigacion, pocIr acin, la cual quedar a protegi da por el derech o de autor en euanto a la cuanto forma de expres ar sus ideas, pero no podra irnpedir que el podr impedi nesultado de su trabajo pueda ser aprove chado en la practica, o prctic 0 que a partir de el se logren inventos o soluciones tcnicas. l 0 tecnica
y es que el descub rimien to cientifico no es una Y cientfi inventi on, ni una obra: se trata de un encuentro con algo que ~'a invenc in, existe en la natural eza.
Pero ese encuentro puede ser, y as! ocune generalmente, as ocurre debido a conside rables estudio s, investigaciones v dedicacion in intelectual, y no deja de resulta r injusto que, mientr as se reconoce un monop olio de explotaci6n al creador de una invenci6n que se cin invencin ha aprove chado de ese hallazg o cientifico, el descub ndor no cientfi obtiene por ello ningun a compe nsacion economica. nsacin econm

Por ello, se han tratado de elabora r formul as para frmul

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Intelect Proplecl ed Inteleet uel SIECAUSA1D Proyecto Propiedad Intelectual SIECAUSAID

cientfi sobre asegur ar derech os sabre la "propi edad cientifica", conocida propos it"s analisis " "Ie como "le droit des savants" y cuyo anlisis excede los props itos de este recuento. estn sealar Baste sei\alar que entre las diversa s propue stas estan la ia, o de principio, a de de otorgarle al descub ridor una patente pacin econm recono cerle un derech o de partici paci6n econ6m ica en la travs in, 0 invenc i6n, o una recomp ensa a traves de un sistem a de
premia ciones.

tipogr Los caracteres tipogra ficos estn tipogr Los caracteres tipograficos estan referidos al conjunto de grfico edicin la edicion de graficos (v.gr.: signos dibujos que se emplea n para risticas adamo figurativos, adornos, etc.), los cuales, de tener caractersticas de legal. ingenio sidad, deben ser merece dores de tutela No se trata aqui de un "derec ho conexo" al del autor, sobre otorga do al editor sabre la individ ualidad en la forma de smbotacin grfica presen tacion gnifica de la obra, sino en la noveda d de los simboin. los utilizad os para la impresion. in Confor me al Acuerd o de Viena relativo a la proteccion de depsi tipogr los caracteres tipograficos y su deposi to internacional, esa tutela sobre in travs a traves de la legislacion nacional sabre puede otorgarse, bien dibujo s y modelo s industr iales, bien en las disposi ciones
0 nacionales sobre el derecho de autor, o en ambas.

Los circuitos integra dos Los circuitos integrados son disposi tivos construidos en

peque pequen as piezas semico nducto ras (chips) que, genera lmente introdu cidas en una innume rable varieda d de equipo s (v.gr.: autom n cohetes espaciales, sistemas de inyeccion directa de un automo vil o a un horno de microondas, para poner tres ejemplos de distinta s electr ms dmens dimensiones), cumple n las mas diversas tareas electronicas.

U Prap........lItJl.=...... _ Lo. Prapl ...... IlIh u...... RICardo AnteQuera Patillf

.... Dtvenas P'Ketas

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Ese producto (circuito integrado), tiene como elemento creativo el "esquema de trazado" (topografia), es decir, la electrnicos disposicin disposicion espacial de los elementos electronicos integrados y de las conexiones establecidas entre ellos, sea en la forma como se halla en el propio "chip", sea en la expresada por medios tales como mascaras, dibujos a cintas magneticas. 1~ mscaras, o magnticas.
Los esquemas de trazado demandan millonarias
ms inversiones para tratar de obtener circuitos integrados mas

diminutos, mas eficientes y de menor precio, pero cuya ms

duplicacin, duplicacion, copia o imitacin se hace cada vez mas fcil \' a mu\' 0 imitacion ms facil bajo costo, 10 que desalienta nuevas investigaciones en el area. costa, lo rea. pues nadie invierte para perder, y frena el desarrollo de las industrias en el sector, El justo reclamo de las industrias productoras de estos EI nuevos bienes intelectuales, aspira a lograr una proteccion legal proteccin que les asegure, por 10 menos, el derecho de autorizar o no la lo 0 reproduccin, reproduccion, total o parcial del esquema de trazado, as; como la 0 asi
importaci6n, distribucin o venta de un esquema de trazado importacin, distribuci6n 0

protegido o de un circuito integrado en el cual dicha topograiia 0 topografia est este incorporada, El problema se ubico, desde el principio, en cual era el EI ubic, proteccin, camino adecuado para la proteccion, siempre en el marco de los derechos dereehos intelectuales: el dereeho in\'encional, el derecho de derecho derecho Sil; !reneris, autor, la competencia desleal o un dereeho s!li rmu;s, 0 El Tratado de Washington sobre la Propiedad Intelectual EI respecto de los Circuitos Integrados, deja en libertad a los Estados Contratantes para cumplir sus obligaciones convencionales, mediante ley especial, a traves del derecho de travs autor, por medio de patentes, dibujos o modelos industriales, por 0 represion contra la competencia desleal o mediante una represin 0 combinacin combinacion de dichas leyes,

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Proplecl.d Intelectu.1
Proyecto Propiedad Intelectual SIECA-USAID

NOTAS
~-----~_.-~._-_._-._----

Y.: DELGADO, Antonio (1994) Propiedad Inteleetual, en el Intelectual,

Curso de la OMPI sobre derecho de autor y derechos conexos y

su protecci6n en el Convenio de Bema y en la Convencion de proteccion Berna Convencin

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Los modelos de utilidad, que en algunas leyes nacionales gozan teyes

de una "pequena patente", son aquellos que sin importar una "pequea invenci6n invencin propiamente dicha, la perfeccionan, ampliando su rendirniento o aumentando la utilidad o comodidad delobjeto, rendimiento 0 0 del objeto, v.gr.: el respaldo mas c6modo de una silla; un lavarropa, con la ms cmodo misma mquina, pero disefiado en forma ms prctica de rnaquina, pem diseado mas practica ubicar en un pequeno apartamento; un reloj 'con similar pequeo 'can pero ms liviano maquinaria, pem mas Hviano y adecuado para determinadas

personas, etc. (Y.: ZAVALA RODRlGUEZ, Carlos Juan (1962) ZAYALA RODRGUEZ,
Regimen legal de los dibujos y modelos industriales. Buenos Rgimen Aires: Editorial De Palma. Pp.2.)

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Marco Antonio Palacios l6pez

Los

DERECHOS DE PROPIEDAD y INTELEcruAL Y LAS RELACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES:

Generalidades sobre los Antecentes del Acuerdo sobre los ADPIC y la Evolucin del mismo despues del periodo de perodo Evolucion transicin. I transicion.
MARCO ANTONIO PALACIOS LPEZ LOPEZ

Abogado y Notario guatmulftecO. SocIo de la finna legal IJ de consultorW PawC/('fS !' PiJWC/('fS
Asociados ISERCOMi" desde 1995. Reali:: e:;tudios de I'ost-grado en Ll Asociadas ISERCOMl" Realco post-grado
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derrcho del comado multil.atmJl y propiedad intelectual en Sur.:a. derecho comercio multilatmJl inte1ectual

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Amrica y Uruguay. Amirica

Profesor pisitante en mater1 de Pnlpre.Lni Profrsor mQtm~1 Pnlpre.hi

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Universidad de los Andes, Mmda, Venezuela. Es Consultor CMrdmiJJ,'r UniversidaJ Proyecto de Propiedad Inte/ectual de 5IECA-USAID. Intelectual SIECA-USAID.

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l. Inlroducci6n I. Introduccin

scribir sobre el tema que encabeza este articulo puede resultar simple y complejo a la vez.

Simple, al revisar los esceni..rlc.j comerciales actuales y esceni..rlCo':;' comerciaJes los esquemas de integracin vigentes, pues se constata que la integracion 50 Propiedad Intelectual, como disciplina juridica tutelar de la IntelectuaI, innovacin, la creatividad y otros elementos no estrictamente innovacion, creativos, pero esenciaJes para el ordenamiento y funcionamienesenciales to del mercado, esta indisolublemente vinculada a todo tema de est apertura comercial o complementacin econmica; de ah. se 0 complementacion econ6mica; ahi. puede desprender -a priori- que bajo las condiciones comemales comercIales actualmente determinantes, la relacin de la Propiedad relacion Intelectual con eltema comercial se plantea ya no como un tema InteIectual el tema 50 de discusin sino como materia necesaria y complementaria y. discusi6n por ms, justificada. Bajo esa ptica, se reconoce la creciente mas, optica, 50 dinmica de los bienes tecnolgicos y se entiende a la propiedad dinamica tecnol6gicos 50

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Propiedad Intelectual Proyecto Proyeeto Propiedad lntelectual StECAUSAID Intelectual

intelectual como cimiento de una nueva estructura en el comercio de bienes y servicios y como elemento esencial para extender corno los mercados de temologias emergentes. Como 10 sefiala Fred temologas Corno lo seala , Bergsten , .1a construccin Bergsten, .la construcci6n de esa arquitectura institucional est esta llegando a ser mas importante que la liberaci6n de las barreras ms liberacin tradicionales de acceso al mercado, incluyendo los aranceles y las barreras cuantitativas... ". Asi, no se retoma una discusi6n sobre As, discusin el impacto de la Propiedad lntelectual para un pais deterrninado, Intelectual pas determinado, sino el cumplirniento de tiempos y condiciones para que se cumplimiento realicen los compromisos en esa materia. Sin embargo, esta 6ptica a pesar de reflejar en mucho la relaci6n practica de la ptica relacin prctica propiedad intelectual con el desarrollo actual de la agenda comercial, resulta incompleta y simplista, impidiendo asi un as adecuado entendimiento del tema y de sus implicaciones. terna
JJ

Complejo, cuando se hace un recorrido por los antecedentes que dieron lugar a una mayor sistematizaci6n de la sistematizacin Propiedad lntelectual durante la segunda mitad del siglo XX, Intelectual comparando los distintos niveles de desarrollo econ6mico de las econmico naciones que convergen en los procesos multilaterales de comercio e integraci6n. integracin. La Propiedad lntelectual debe ser entendida como un Intelectual instrumento para el desarrollo, por 10 que requiere de un instrurnento lo tratamiento integral que va mas alla de las relaciones ms all comerciales. Esto se dificulta frente a las diversas prioridades prordades econmicas econ6micas y sociales de los paises en desarrollo. Sin embargo, pases resulta interesante que derivado de un mayor conocimiento y entendimiento alcanzado sobre la materia por estos paises, estos pases, stos reclaman reclarnan frente a la agenda intemacional de la propiedad internacional intelectualla incorporaci6n de temas de interes directo en raz6n intelectual la incorporacin inters razn de sus economias y realidades. economas
En este articulo se procura abordar ambas aproximaartculo ciones, reconociendo por una parte que hoy la Propiedad lntelectual es un elemento que no se disasocia de la agenda Intelectual comercial y del marco tecnol6gico, ya que revisa algunas tecnolgico, consideraciones que estan pendientes de ser atendidas de estn

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Marco AntoniO Palacios l6pez

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manera objetiva por el desarrollo de esa relacion Comereiorelacin ComercioPropiedad Intelectual. Con ese objetivo, este articulo revisara de revisar manera particular la evolucion Comereio-Propiedad Intelectual a evolucin Comercio-Propiedad partir del nacimiento de la Organizacion Mundial del Comercio. Organizacin Insisto en que la Propiedad Intelectual es un instrumento de desarrollo y que por ello, no debe atendersele ni atendrsele afrontrsele afrontarsele como un fin en s mismo sino como un elemento SI facilitador de bienestar y crecimiento. Para ello, su tratamiento no debe ser aislado, sino por el contrario, debe darse en el contexto de una vision integral para el desarrollo de una nacion. visin nacin. Varios economistas reconocen que un adecuado sistema de proteccin promocin proteccion y promocion de la propiedad intelectual estimula el crecimiento y el desarrollo economico, en tanto la misma aclUe econmico, acte interdependientemente con otros faclores'. factores'. Como instrumento de desarrollo para un pais y como pas instrumento de promocion y proteccion de la innovacion v la promocin proteccin innovacin creatividad --t>lemento facilitador en el mereado- la Propiedad mercadoIntelectual tiene que estar vinculada, entre otras, a las agendas econ6mica-eomerc:iai; tecnol6gica y de las inversiones y, en tecnolgica conjunto, deben interrelacionarse para posibilitar una mayor generacin generaci6n de empleo, acceso a informacion y mayores niveles informacin de bienestar. Es por ello que el asunto no es simple.

II. 11. Antecedentes A. El GATr', las Rondas de Negociaci6n y la OMC' GATI', Negociacin Me'
La relaci6n de la Propiedad Intelectual con los temas de relacin

comercio e inversion quedo formaJmente reconocida en el plano inversin qued formalmente multilateral -a escala global- con la suscripcion y posterior suscripcin puesta en vigencia del acuerdo , por el cual se creo la cre Organizacin Organizacion Mundial del Comereio .aMe-. Dicho acuerdo se Comercio .QMC-. complementa con una serie de Anexos y Decisiones y Declaraciones Ministeriales plenamente vinculantes a los paises pases miembros de la OMC. Me.

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Prop.edad 'ntelectu.1 Propiedad Intelectual

Proyeclo Propiedad lntetectual SIECA-USAID Proyecto Intelectual

Debe destacarse, para efectos de este artculo, el Anexo articulo, 1C del Acuerdo por el que se crea la aMe, a saber: el "Acuerdo lC OMc, sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio" conocido tambin corno Acuerdo tambien como , sobre los ADPIC -siglas en espanol- o TRIP's -siglas en inglesespaol- 0 inglsel cual es parte integrante del acuerdo por el que se creo la nueva cre , organizacin del comercio . organizacion comercio.
I

La aMC fue la conclusion de un proceso de negociaOMC conclusin ciones multilaterales desarrolladas al amparo del denominado Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio --CATI', --GATT', por sus siglas en ingles-. A ese proceso de negociacion, ingls-o negociacin, 10 denommado "Ronda" , se le dIO el nombre de "Ronda de Ie Uruguay", por el hecho de haber sido lanzada en la ciudad de Punta del Este, Uruguay, en septiembre de 1986, con ocasin de ocasion la Reunion Ministerial de las Partes Contratantes del GATT". Reunin GATI ".
Esa "ronda" de negociaciones tom ms de cuatro aos toma mas aiios para ser preparada y poco mas de siete aos adicionales para ser ms anos concluda. A la fecha, el proceso conocido como "Ronda concluida. Uruguay" ha sido el esfuerzo multilateral mas ambicioso en ms materia comercial llevado a cabo, su cobertura y resultados rebasaron el plano estrictarnente arancelario de comercio de estrictamente mercancas y comercio tradicional en las relaciones comerciales mercancias cornerciales internacionales, intemacionales, para abarcar de manera vinculante y extensa, otros temas directamente influyentes, tales como el comercio de servicios, medidas relacionadas con las inversiones y como hemos dicho con la Propiedad Intelectual.

Previamente al proceso que concluyo con el concluy establecimiento de la aMC, la Propiedad Intelechlal fue objeto OMC, de importantes esfuerzos y resultados de sistematizacion multisistematizacin lateral, los cuales se concretaron, en inicio, en el siglo XIX y continuaron a travs del siglo XX. En 1883 varios pases suscribieron traves paises el denominado Convenio de Paris para la Proteccion de la Pars Proteccin Propiedad Industrial. Posteriormente, en 1886, la otra gran area rea de la Propiedad lntelectual, la referente al Derecho de Autor, fue Intelectual, objeto de un instrumento internacional cuando se aprob el aprobo

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Convenio de Bema para la Protecci6n de las Obras Literarias y Berna Proteccin Artsticas. Artisticas. Los derechos conexos, que no son objeto de consideracin jurdica consideraci6n juridica sino hasta finales del primer tercio del siglo XX, fueron tambien materia de instrumentos especiiieo, de tambin especiiicos orden multilateral, en particular en las dcadas de 196()-;(l, decadas 1960-;0.

Ese esfuerzo multilateral del eual fue objeto la propiedad cual lue intelectual, no se di6 por easualidad sino por la influenCla que di casualidad influenCIa gue esa materia tenia ya en las relaciones sociales y comerciales. tena principio porque porgue para el trafico de bienes, servicios y personas, el principia trfico de la "territorialidad" confinada a los Estados indi"idualmente indi,'idualmente eonlinada considerados era ya sirnplemente un postulado. En (ltras simplemente 0tras palabras, el crecimiento interestatal del comercio, el aparecimiento de medios ~' tecnologias que facUitaron la reproduccion de gue lacUitaron reproduccin bienes intelectuales de forma masiva y la interacci6n entre los interaccin Estados favoreci la circulacin de tales bienes mas alia de las lavoreci6 circulaci6n alla fronteras nacionales. aunando fa falta de regulaci6n armoniz~lda la regulacin e induso la falta absoluta de regulaci6n tutelar para tales b,enes incluso lalta regulacin bIenes en varios paises, facilit y conlle,'6 la inlraeei6n a los derechos de pases, lacilit6 canlle,' infraccin sus titula.res, convirtiendose a la \'ez en un obstaculo al comercio titulares, convirtindose obstculo legtimo, legitimo. Estocolmo, En 1967, por el denominado Convenio de Estorolmo. se estableci estableci6 la Organizaci6n Mundial de la Propiedad lnteleetual Organizacin Intelectual -DMPI-, que naci6 a la vida juridica en 19;0. Esta enhdad tiene gue naci 19;0, entidad hene como objetivo la promoci6n v el de' arrollo de la propledad promocin de, =0110 propIedad intelectual y a la misma se ha contiado la administraClon de los confiado administraCIn convenios de Paris y de Bema, as! como el desarrollo de nue\"os Pars Berna, as instrumentos, instrumentos. Sin embargo, durante la decada de los aos orhendcada aflOS ochenta se cuestionaba, por varios Estados la capacidad de la O~IP] de O~IPI vincular a los paises miembros al cumplimiento de sus comprDpases a1 compeDE..<;tados misos en la materia, en tanto que otros E...;;tados encontraban apropiado fortaleeer el sistema manejado por OMP] para aseufortalecer OMPI ase!:urar una mayor coercibUidad del sistema internaclOnal. internaclOna!. Finalmente, los argumentos en torno ague la a que "",propiedad inteleetual es uno de los meeanismos rele,'antes en intelectual mecanismos la moderna concepci6n del desarrollo comercial y eeon6mieo...," ' concepcin econmico.. "

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Propleelad Intelectu.1 Propiedad Inteteetu_.

Proyecto Propiedad Intelectual SIECAUSAID ProyectO $IECAUSAID

y de que la violaci6n a los derechos de propiedad intelectual se violacin reconodan como un obstaculo al comercio, llevaron el reconocan obstculo comerda, planteamiento del tema al ambito comercial multilateral. mbito Sin embargo, independientemente de la forma relevante en que el tema de la propiedad intelectual fue incorporado dentro del contexto de los resultados de la Ronda Uruguay, es oporluno indicar que este tema no era totalmente ajeno a la agenda tuno comercial multilateral. De hecho, ya estaba incluido, aunque de includo, forma limitada, en varias disposiciones del GAIT del '47 n. GATI Las disposiciones mas especificas son las contenidas en ms especficas los articulos IX y XX, literal "d". De hecho, en el articulo IX artculos artculo ("Marcas de origen"), el GAIT del'47 hizo referencia al tema de GATI las marcas como signos distintivos y a la necesidad de evilar usos evitar fraudulentos de las misrnas, incluso de las indicaciones mismas, geogrficas geograticas y las denominaciones de origen". En su articulo XX, literal"d", el GAIT del'47 contempl6 como excepci6n general, a GATI contempl excepcin reserva de que no se aplicara como medida de discriminaci6n discriminacin arbitraria o injustificable o como restricci6n encubierta al 0 0 restriccin comercio, la posibilidad de que una Parte Contratante aplicara las medidas "...necesarias para lograr la observancia de las leyes y de los reglamentos que no sean incompatibles con las disposiciones del presente Acuerdo, tales como las leyes y reglamentos relativos (... ), a la protecci6n de patentes, marcas de proteccin fbrica fabrica y derechos de autor y de reproducci6n, y a la prevenci6n reproduccin, prevencin de practicas que puedan inducir a error". prcticas Sobre esta ultima disposici6n citada (literal"d" articulo ltima disposicin XX), el GAIT conoci6 dos paneles. El panel conocido como GATI conoci "Importaciones de dertas sistemas de resortes para ciertos automviles", fue el primer caso referido a la violacion de autom6viles", violacin patentes conocido en la historia del GAIT, el cual discuti6 sobre GATI, discuti la posibilidad de impedir acceso al mercado de los Estados Unidos de America justificandose dicho Estado en su ley de Amrica justificndose ". patentes patentes. Por otro lado, los antecedentes de un acuerdo referente

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Marco Antonio Palados l6pez

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ala relacion Propiedad Intelectual-Comercio y a los mecanismos a la relacin para corregir las distorsiones y obslaculos que para el trlico de obstculos tratico bienes -servicios y tecnologia- representa una pobre leg-islacion tecnologaleg-islacin sobre el tema, no son propios del lanzamiento de la Ronda Uruguay. Ya en la ronda anterior, la Ronda Tokio'", se promovlo promO\'l la inclusin de normas dirigidas a frenar el comercio de bienes inclusion falsificados y, aunque tal iniciativa no tuvo exilo, el tema falsiticados xito, continuo debatiendose continu debatindose dentro de la agenda del GATT. En la Declaracin Declaracion Ministerial de las Partes Contratantes del GATT, de fecha 29 de noviembre de 1982 (cuatro aos antes dellanzanuenanos to de la Ronda Uruguay), se incorporo una decision referida al incorpor decisin comercio de mercandas falsificadas y se instruyo a que se llemercancas instruy lievaran a cabo consultas con la OMPI para abordar el tema la La atendon se prestaba principalmente al trafico de bienes que atencin trfico incorporan marcas falsificadas. Los Estados miembros del GATT del '47 reconocieron que tal situacian distorsiona el come-reio y situacin comercio debia atenderse.
la referida RondaTokio fue la primera ronda en la que se La plantearon otros temas fuera del estrictamente arancelario y es

que, " ... antes de dicha ronda de (...) las negociaciones del GATT (...) se preocuparon nicamente del comercio de bienes. Durante urucamente los primeros quince aiios de vida del GATT, hasta la Ronda aos Kennedy en 1960, los Gobiernos de las Partes Contratantes se Gobiemos reduccion centraron casi exclusivamente en la reduccin de los derechos arancelarios y en la eliminaci6n de la, rcstricciones cuantitati\-as. eliminacin restricciones Mas tarde, particularmente con los "cooigos" resultantes de la Ms "cdigos" Ronda Tokio, surgio la tendencia a tratar el tema de la reduccin surgi reducci6n de otros elementos no arancelarios que distorsionan el comercio..."l~. B, Propiedad Intelectual: su influencia enel Comercio

Para la decada de los setenta y muy particularmente dcada durante la decada de los aiios ochenta, la propiedad intelectual se dcada aos haba habia convertido en una preocupacin particular para "arios preocupaci6n pases desarrollados. Las industrias vinculadas a la propiedad paises intelectual se habian convertido en un sector relevante de sus haban

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Propled.d Int.teetu.1 Intetectu.1

Proyecto Propiedad Intelectual SIECAUSAID

economas economias y la carencia de adecuados sistemas de protecci6n proteccin para la materia en muchos paises provocaba serios problemas de pases acceso a mercado o de competencia para esas industrias. Esa falla falta 0 de proteccion eficaz a los derechos de propiedad intelectual, con proteccin sus consecuentes distorsiones al cornercio mundial se defini6 comercio defini como un serio obstaculo al mismo y fue incluso denominada obstculo corno una nueva forma de protecci6n de mercados como proteccin neoproteccionismo.
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Para los Estados Unidos de America, las industrias de la Amrica, "propiedad intelectual" se encontraban, a fines de la decada de dcada los setenta y durante la siguiente decada, entre las de mas rapido dcada, ms rpido crecimiento y la falla de legislacion "adecuada" en varios paises falta legislacin pases del mundo amenazaba la prosperidad de un sector de su economa. economia. Lo mismo sucedia para algunos otros paises suceda OtIOS pases desarrollados. Junto a esto, es importante tener en cuenta que, para el tiempo que la Ronda Uruguay se lanzo, y aun antes, los lanz, an Estados Unidos de America estaba perdiendo espacio de forma Amrica considerable como la potencia economica mundial debido al econmica crecimiento que se estaba llevando a cabo en Europa y la prosperidad alcanzada por Japon". Japn". Estados Unidos estaba forzado a evaluar y redefinir su poltica politica comercial extema as! como los diversos foros en los externa as cuales se discutian o administraban las regias del comercio discutan 0 reglas mundial; ese pais requeria urgentemente balancear Sil rnundial; pas requera su participaci6n en el espacio comercial internacional y asegurar un participacin intemacional ambiente propida para la expansion de actividades con valor propicio expansin significativo para Sil economia, entre atras, el comercio de su economa, otros, servicios y la propiedad intelectual. Dentro de la evolucion del "nuevo orden mundial", evolucin Estados Unidos de America se percato de que quienes en un Amrica percat momento fueron sus socios comerciales (los paises Europeos pases concentrados bajo la Comunidad Europea y el Japon), se habian Japn), convertido en su principal competencia. La globalizacion, esa globalizacin, transnacionalizacin transnacionalizacion de capitales y operaciones mereantiles, dio mercantiles, di lugar al nacimiento de una "troika" en la arena del comercio mundial.'"

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Marco Antonio PalaOos l6pez PalaOs lpez

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En eltema de la propie dad intelectual, el plantea miento el tema

a resolver por los Estados Unidos de America y otros paises Amric desarro llados era determ inar cul era el ni\'el de efecti\'idad del cu,U sistema internacional vigente, La conclusion fue que, a pesar de sin los intensos esfuerzos lIevados a cabo desde fines del siglo XIX llevado hasta la decada de los ochenta, las respuestas multilaterales para dcada un regime n global de propie dad intelectual seguan basnd ose rgime seguian basand en delegacion de implementaci n nacional permlt iendo diversos cin entacio permIt y disimil es niveles de proteccion de pais a pais, Adicionalmente, dismil in no existia ningtin mecanismo real de vinculacion y coercion por exista ningn cin coerci medio del cual los paises miemb ros de los instrum entos pases existentes pudier an reclamar y hacer valer el cumpli miento de \'aler los compromisos adquiridos. Par otro lado, la ultima re\isi6n Por ltima resin lIevada a cabo de los dos convenios ms rele\'antes de la llevada mas propie dad intelectual -Bema y Paris- habia tenido lugar mas de -Berna Parsms 15 anos antes dellanz arnient o de la Ronda Urugua y del GATT y aos para entonces habian varios nuevos elementos que requerian haban atencio n directa, atenci
La propie dad intelectual se perfilo entonces como un perfil import ante eslabon en la cadena del comercio de los paises eslabn industr ializad os, Ante la falta de un mecani smo eficiente para su ialzad promoci6n y protecci6n en la esfera multilateraL comenzaron a cin in surgir iniciativas en las esferas unilaterales y bilaterales; el unilate ralismo pareeia ganar terreno al esfuerzo multilateraL pareca Como ejemplo, tngase presen te que en 1984, los Estados Lmdos tengase de Americ a incorporo, bajo la seecion 301 de su Lev de Comerco Amric r, seccin Le\' ComeTCIo de 1974, una disposicion que califica como una practica desleal cin prctic de comercio, inadec uados niveles de protecci6n para las in invenc iones, los derechos de autor y las marcas (para la propie dad intelectual en general) ",

El desarro llo de las industrias de la propied ad rntelectual EI y su crecimiento en el comercio mundia l, lIe\' el tema a la lie\'o atenci atencio n de la agenda comercial interestatal. La propied ad al intelectual fue reconocida en mucho s paises como un factor de pases import ante intervencion en la balanz a comercial y de pagos ncin nacionales y fue reconocida tambi n como el acti\'o ms \'alioso tambie activo mas

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ua. Propied ad Intelect ual

AID Intelectua Proyecto Propiedad Inlelectual SIECA-USAIO

de la empres a, por ende, un activo que exigia un adecua do nivel ms lo eual requerf atencio n" in, de protecci6n, para 10 cual requera atencin "_ .. en los mas altos dlares i lo poltico niveles politico s."" Como 10 describi6 Raj Bhala, "los dolares i crtica detrs fueron ftteran una fuerza critica detras del impulso que prom01,i6 el Acuerdo D sobre los ADPIC."
"O,

reuni En la ya mencio nada reuni6 n ministe rial de 1982, los ministros no se reunieron para lanzar una nueva ronda de
o ms negoci acione s sino mas bien, para"examinar el funcion amient

del sistem a multila teral de comercio, y para fortalecer los esfuerz os comun es de las Parte Contra tantes (del GATT) para nacionees. JI io mejorar ese sistema para el benefic ia de todas las nacions.,,2-1
5U prop6s reuni La reunion no satisfiz o por mucho su props ito y lo agenda y derivad o de 10 ambicioso de su plantea miento termin 6 provoc ando una seria crisis del sistema multilateral de comercio.

reunin Para esa reunion,

JI II

Amric .los Estados Unidos de America, en

haban particu lar, habian promo vido, antes y durant e la misma , que se iniciara n trabajos dentro del contex to del GATT en (...) comercio recibi de bienes falsificados (...). Ese pais recibi6 apoyo limitad o entre Los Ministros del Grupo de los 77 pases alguno s paises desarro llados. declara pases de paises en desarrollo) dec1araron que el involuc ramien (grupo ira to del GATT en tales temas no solame nte iria en detrim ento de meread pases los interes es de los paises en desarrollo en los mercados
a zara interna cionale s sino amena zaria los esfuerz os dirigid os

ms reform ar el GAIT para adapta rlo mas a las necesid ades e

pases interes es de los paises en desarrollo.,,25

ga Preocu pacion es tales como acceso a tecnologia y efectiva

se transferencia de la misma surgieron. Sin embarg o y como ya

ha visto, el tema de la propie dad intelec tual fue introdu cido en la agenda aproba da por los Minist ros al lanzar la Ronda de Urugua y. " qued prope El tema de la propie dad intelec tual qued6 incluid o Ie princip alment e por la alta import ancia que le otorgar on los particular, los Estados Unidos pases paises desarro llados, de manera

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de Amrica Como en el caso de los servicios, los paises Anu?rica desarrollados vieron tambien en el desarrollo ternol6gico su tambin ternolgico principal ventaja competitiva, en la cual se apoyarian en el futuro, tomando en cuenta que sus capacidades en determinadas reas comerciales areas comerriales estaban ya siendo retadas por los paises en desarrollo".

27

Es importante seilalar que las necesidades en el mundo sealar en desarrollo para asegurar una mayor transferencia de ternologia y de alraer mayores flujos de inversin extranjera atraer f1ujos inversi6n directa, as como la necesidad de lograr negociaciones serias ,. asi profundas en olras areas de su inten's, dieron como resultado el otras reas inters, que "Todos los participantes en la Ronda Uruguay pronto se Uruguav percataran pereataran de que un Acuerdo sobre los ADPIC (... ) era, les ADPlC gustara o no, un elemento esencial para asegurar un paquete 0 29 final. " Pero ademas, como acertadamente 10 seiiala Croome, adems, lo seala otros fadores sobre los cuales si hubo consenso, apoyaron el factores desenvolvimiento de la negociaci6n del tema "propiedad negociacin intelectual", tales como el reconocimiento de que los Gob,emos Gob,ernos no podan consentir la piratera y la infraccin a derecho' " que, derecho, podian pirateria infracci6n adems ademas era una obligaci6n de los Estados proteger a los obligacin consumidores frente a productos falsificados, para 10 cual era lo necesaria la cooperaci6n intemacional, apoyaron el cooperacin internacional, desenvolvimiento de la negociaci6n. negociacin. Finalmente, el debate sobre los niveles de protecri6n que proteccin deban debian aplicarse a la propiedad intelectual no era de forma exelusiva un asunto Norte-Sur. Los paises desarrollado' se exdusiva desarrollado, enfrentaban sobre las politicas que aplicaban y de'eaban polticas de,eaban negociarlas e incluso, algunos paises en desarrollo idenhhc:1ron pases idenhhc,1ron intereses en el area de la propiedad intelectual que tambi.n le, rea tambin Ie' interesaba proteger 1...)". ~ cr.

C. La Era Global de la Propiedad Intelectual

El 18 de diciembre de 1991, se lIev6 a cabo la tilluna llev ltuna

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Propiedad Intelectual Intel.ctual

Proyecto Propiedad Intelectual SIECA-USAID

reunin reuni6n de negociaci6n para el Acuerdo sobre los ADPIC. Un dia negociacin despus, despues, el presidente del grupo de negociaci6n present6 la negociacin present versin version final del texto. Pnkticamente ese fue el texto posteriorPrcticamente mente aprobado por el ComM de Negociaciones Comerciales Comit cuando el "paquete final" del proceso fue adoptado. Puede afirmarse que el Acuerdo sobre los ADPIC representa una nueva era en la evoluci6n inten1acional de la evolucin propiedad intelectuaJ. Ese Acuerdo y el tratamiento del tema en intelectual. el plano global confirman el que la propiedad intelectual se ha constituido en una disciplina juridica con innegable tendencia a jurdica la armonizacin internacional. En efecto, con independencia de armonizaci6n intemacional. los diferentes sistemas legales aplicables a traves del mundo, las travs regulaciones de tipo sustantivo en materia de propiedad intelectual, revisadas de pais a pais, se asemejan cada vez mas pas pas, ms como resultado del ejercicio multilateral realizado desde hace ya ms mas de lm siglo. Como 10 expres6 Richard Wilder, ex Director de la lo expres Divisin Divisi6n de Asuntos Globales de la Propiedad Intelectual de la OMPI, OMP!, la evoluci6n de la propiedad intelectual en el plano evolucin internacional puede dividirse en tres perfoctos: territorial, perodos: internacional globa". intemacional y globat. El perodo internacional est EI periodo intemacional esta representado a partir de la adopcin adopci6n de los convenios de Paris y de Berna y por todos Pars aquel10s instrumentos inspirados en estos. El nue,o periodo, el stos. perodo, perodo periodo global de la propiedad intelectual, esta caracterizado por est la vinculaci6n de la propiedad intelectual al tema comerciaJ. Y vinculacin comercial. su expresi6n mxima -a la fecha- 10 representa 1a conclusion de expresin maxima lo la conclusin la Ronda Uruguay de negociaciones comerciales en abril de 1994", que incluy6 el Acuerdo sobre los ADPIC. incluy ADPlC. inspirado en ese proceso global, previamente a la conclusin clusi6n de la Ronda Uruguay, se celebr6 el denominado Acuerdo celebr de Libre Comercio de la America del Norte (North American Free Amrica (Nortlz Trade Agreement), conocido por sus siglas en ingles, NAFTA. En ingls, ese instrumento se incluy6 por primera vez dentro del contexto incluy

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Marco Antonio PalaCiOS l6pez

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especia lizado en el tema de la propie dad intelec tual' El "AFTA EI "'AFTA

confirm61a tendencia en las relaciones comerciales interestatales la

de un acuerdo comercial de amplia envergadura,.. un capitulo

dirigid a a supera r el, hasta entonces, limitad o tratam .ento tratamI ento
arancelario de bienes, para incorporar otros temas de cornercio tern as comerc

(v,g, comercio de servicios) o vinculados al comercIO v con Inci0 mcidencia directa en el trafico comercial (propie dad intelectual l. trfico uall. Hoy, esa expresion del period o global de la propie dad n intelectual se refleja mas alia del Acuerd o sobre los ADPIC A la ms all Ala fecha, practic amente todas las negociaciones comerciales. sean prctic bilaterales o multilaterales, incluyen en los textos que regiran los 0 regirn acuerdos, un compo nente especifico en materia de propiedad especf intelectual, teniend o como punto de referencia precisamente el punta releren Acuerd o sobre los ADPIC En palabra s sencillas, "...el mundo "".el est esta siendo testigo de la mas grande expans ion jamas ms in jams desarro llada en el plano intema cional de la prop,e dad interna

intelectual..."~.

Est Esta claro entonces, dentro del ambien te de esta era global, que comercio y propie dad intelectual requieren de un tratamiento vinculado. Lo que an no esta suficientemente claro aUn est es como transformar esa relad6n en desarrollo ~. bienestar para cmo relacin los paises menos desarro llados y los paises en desarrollo. Este pases pases cuestio namien to se ha maniie stado durant e el proceso de manife implem entaci6 irnplementaci n del Acuerd o sobre los ADPIC y segura mente genera ra mayor discusi on en el foro del Consejo sobre ese r n loro Acuerd o dentro de la OMe, en otros foros y en los \'enideros OMC, loros proces os de negociaci6n sobre el tema, acin El Acuerd o sobre los ADPIC establece en su articulo 7', EI cuyo epigra fe lee "Objet ivos", que: "La protecc i6n \' la epgra in observ ancia de los derechos de propie dad intelectual debera n deber contrib conlrib uir a la promoc i6n de la inno\'aci6n tecnol6gica \' a la in innO\'acin tecnol transle transferencia y difusi6 n de la tecnologia, en beneficio reciproco difusi ga, ia de los produc tores y de los usuario s de conoci miento s tecnol tecnol6gicos y de modo que fa\'orezcan el bienest ar social y la\'orez econm econ6mico y el equilibrio de derechos y obligaciones".

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Propied .d Intelect u.1

SIEGA-US Proyecto Propiedad Intelectual SlECA-USAIO

artculo prrafo Por su parte, el parrafo 1 del articulo 71 del mismo in ar examin ara la aplicaci6n acuerd o dice: "El Consejo de los ADPIC in perod de este Acuerd o una vez transcurrido el perfodo de transici6n o 65. A la vista de la expeArtcul prrafo mencio nado en el parrafo 2 del Articul mas ara in, lo ida en esa aplicaci6n, 10 examinar dos aos riencia adquir y en adelan te a interva los despu despue s de la fecha mencio nada, tambi exmen podr idntic identicos. El Consejo padni realizar tambien examen es en acontecimientos que puedan nuevos funcin funci6n de cualesquiera nuevas cacin 0 ccin ar la introduccion de una modificacion o enmien da del justific presen te Acuerd o." Artcul prrafo EI plazo a que se refiere el parrafo 2 del Articulo 65 El ahi afio da venci venci6 al termin ar el dia 31 de diciembre del ao 1999. De ah inici ao que a partir del 1 de enero del af\o 2000 el exame n inici6 y, una pacin preocu paci6n seria y puntua l que ha sido ya expres ada es si la 0 est 0 in aplicaci6n del Acuerd o sobre los ADPIC esta o no cumpli endo o 7 del artculo podr 0 podra o no cumpli r con el objetivo establecido en el articulo pases paises en desarrollo. fiuy mismo, muy especialmente para los

IlI. III.

in n Una Revisi 6n Gener al de la Evoluc i6n del Acuerd o sobre los ADPIC
0 icin, El Perfod o de Trans ici6n, la Agend a Inclui da o Recpr Incorp orada y la Vigilan cia Recipr oca

A.

artculo De confor midad con el articulo 65 del Acuerd o sobre los pases in pases ADPIC, todos los paises miemb ros, a excepci6n de los paises de enero del del 1 deban menos adelan tados", debian aplicarlo a partir dell afio ao 2000".
an pases incump Mucho s paises mcumplieron el.com promis o y aun a la aplicarlo, an fecha varios se encuen tran aun en el proceso de plazo en el sentido de que el plaza se incluso hubo propue stas pases extend iera" . Junto al cumpli miento , los paises desarro llados y in deban notifca debian notificar su legislaci6n en vas pases los paises en vias de desarro llo sern propie dad intelec tual. Las legisla ciones nacion ales seran par lo (mucha s ya 10 han sido) revisad as por los paises miemb ros de la

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Marco Antonio PalaCios lopez lpez

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OMC, constituidos en el Consejo sobre los ADPIC', al amparo del contenido del Acuerdo. Todos los paises miembros estan en estn pas legISlaCIn la posibilidad de formular preguntas al pais cuva leglSlaClon corresponda examinar.

El sistema de la OMC se basa en la \'igilancia reciproca EI como el medio para evaluar su implementacion v aplicacion ~. de implementacin aplicacin ahi que los procesos de notUicaci6n son esenciales. ah notificacin
La revision de la legislacion de los paises en desarrollo revisin legislacin inici el 26 de junio del ano 2000. La revision tiene el objeti\o de inicio ao revisin asegurar la transparencia de los sistemas de propIedad propledad intelectual de los pases miembros y asegurar la adecuada implepaises mentacion mentacin del Acuerdo. Sin embargo. sobre el tiltimo punto. ltimo surge la duda sobre si los pases miembros pueden, en funcin paises funcion del examen, interpretar aquellos pasajes del Acuerdo que no son legislaClones suficientemente claros y confrontarlos con las legislaCIones domsticas bajo estudio. Lo que esta claro es que el Consejo de domesticas est los ADPIC s est facultado, conlorme el prrafo 1 del artculo 71 si esta parrafo articulo del Acuerdo, para Ilevar a cabo re\'isiones en razen de llevar revisiones razn cualesquiera nuevas acontecimientos que puedan jushficar la nuevos introduccion de una modificacion o enrnienda del Acuerdo. Y introduccin modificacin 0 enmienda senin el proceso de revision de las legislaciones, las experiencias sern revisin domesticas obterudas en el proceso de implementaClon \. las domsticas obtertidas implementaCIn discusiones que se lleven a cabo en el seno del Consejo. los I1even puntos de partida para la promocion de una revision del promocin revisin Acuerdo que pueda derivar en futuras enmiendas o 0 complementos.
Durante la primera reunin Ministerial de la O\IC O\IC, reunion llevada a cabo en Singapur del 9 al 13 de diciembre de 1996. los I1evada temas de la propiedad intelectual fueron atendidos limitadaIimitadamente. Se extendio la cobertura para el registro internaCIonal a extendi internaClonal que hace referencia el articulo 23, para cubrir tambin a las tambien bebidas espirituosas"'. De forma indirecta, el parrafo 19 de la prrafo periodo transicin Declaracion Declaracin de Singapur, hizo referencia al perodo de transicion del Acuerdo sobre los ADPle, al confirmar que los plazos ADPIC, establecidos en los textos de la OMe, para su correspondiente OMC,

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Propiedad Intelectu.1 Intelectu_1 Proyecto Propiedad Intelectual SIECA-USAID ProyectO

implementacin, deban implementaci6n, debian ser respetados; igualmente, dicho clicho prrafo invit parrafo invit6 a continuar el trabajo de la denominada "agenda denominada"agenda incluida"" de varios de los acuerdos que conforman la OMe, que OMC, incluye el Acuerdo sobre los ADPIC. El parrafo 18 de la EI prrafo Declaracin, Declaraci6n, por su parte, es una expresi6n de congratulacion expresin congratulacin por el hecho de que varios de los paises miembros de la OMC pases acordaron la reducci6n a 0% de arancel a bienes aplicados a los reduccin productos de informaci6n tecnol6gica y a 400 productos informacin tecnolgica
farmaceuticos, sectores directamente vinculados a la propiedad farmacuticos,

intelectual.
Durante los preparativos para la siguiente reunion reunin

ministerial, fue convocada para llevarse a cabo en Seattle en diciembre de 1999, varios paises miemhros llamaron la atencin pases miembros atenci6n sobre aspectos especificos de la implementaci6n del Acuerdo. implementacin Aquellos elementos puestos a discusi6n y los temas que discusin actualmente se discuten, ayudan a entender el estado actual del Acuerdo sobre los ADPIC y sirven de parametro para proyectar parmetro los temas y las perspectivas que informanin futuras informarn negociaciones en la materia. Varias de las propuestas presentadas por los paises miembros, evidencian que de alguna manera hay una rniembros, "....progresiva percepci6n, generalmente negativa, del Acuerdo percepcin, sobre los ADPIC y su implementaci6n... "" , basicamente en los implementacin... bsicamente campos de la transferencia de la tecnologia y las patentes -espetecnologa cialmente para los sectores farmacutico y agroqumico-. sedares farmacutico agroquimico-. El Acuerdo sobre los ADPIC cuenta dentro de su
contenido con disposiciones redactadas de forma tal que

conllevan un debate y trabajo continuo, tales disposiciones se denominan la "agenda incluida" (built-in-agenda, segun las segn expresin expresi6n en ingls). inglE's). Las principales disposiciones que forman parte de la agenda incluida del Acuerdo sobre los ADPIC son: (i) El ADPlC establecimiento de un sistema multilateral de notificaci6n y notificacin registro de las indicaciones geograficas de vinos que sean geogrficas

Marco Antonio PalaCios L6pez Lpez

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suscep tibles de protecc ion en los Miemb ros particip anles en ese in antes sistema (Articu lo 23.4) asi como un proceso continu ado de negoci aci6n dirigid o a amplia r la protecci6n a otras acin r in denom inacion es de origen al amparo del Articul o 23; la ren,i6n ren,in de la aplicac ion de las disposi ciones de la secci6n 3 del Acuerd o in seccin (Indica ciones Geogra ficas) )' atende r las negocla ciones conion ne Geogr negocia se estable ce en los parraio s 1 y 2 del Articul o 24. (ii) Proteccin a prraio Iii) ll'n las invenc iones biotecnol6gicas (protecci6n a las \"ariedades olgica cin vegeta les y animal es en particu lar) (Articu lo 2:".3.bl. (Iiil (ii) "Reclamos por no violaci6n" (Non-Violation Complaillt~, como se uReclarnos violaci iolatioll 5e le conoce en ingles) o reclam os que persigu en estable cer Ie ingls) 0 "...resp onsabi lidad intema cional por perjuic ios resulla ntes de interna resulta actos no prohib idos por el derech o intema cional" ". El lema de interna EI tema los "redam os por no violaci6n" esta referido en los parrafos 2 ~" "reclam violaci est prrafo 3 del Articulo 64 V sobre el mismo S hacen comentari05 mas Artcul se arios ms adelan te en este trabajo. Otro elemen to adicion al a los va referid os de la denom inada "agend a incluid a", 10 constit uye la dispoSlClon lo dispOSICin estable cida en el parraio 1 del Articul o 71 del Acuerd o. en el que prraio se estable ce que "EI Consej o de los ADPIC examin ara la "El ar Ia aplicaci6n de este Acuerdo una vez transcurrido el period o de in \'ez transic i6n mencio nado en el parrafo 2 del Articul o 65. l. .. )". 10 in prrafo (. lo que signific a el uno de enero del ao 2000. Asimis mo. como se anD seal senal6 supra, ese mismo parrafo y articulo indica que dicho prrafo artculo Consej o " ...podra realiza r tambie n examen es en funcion de ...podr tambi exmen funcin cualesquiera nuevos acontecimieni05 que puedan jushiicar la justiiicar introdu ccion de una modific acion o erunien da..... al Acuerd o. ccin acin 0 Queda entonc es claro que el progra ma de trabajo de los Miemb ros del Consej o sobre los ADPIC esta referid o actualm ente est aClualm a la revisi n de la implem entacio n del conten ido del acuerd o. al revisio entaci desarro llo de los conten idos especificos de la "agend a incluid a" ya un proceso continu ado de analisis y negociacion. ya anlisis cin.
B. Activacin del Mecan ismo de Solud6 n de Controversias Activa d6n Soluci

Un elemen to que merece especial atenci6n para contar ffierE.'Ce atenci con una idea mas precisa sobre el estado del Acuerd o sobre los ms

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Propied ed Intelect u.1

l Proyecto Propiedad Intelectua\ SlECA-USAIO

soluci lo ADPIC 10 constit uye el sistema de soluci6n de diferencias, que Me. no es otro, que el sistema mismo de la OMC. Los resulta dos de las interpr etacion es de los grupos guas 0 especiales o paneles, se constit uyen en guias que permit en inadas disposiciones lo aclarar 10 que debe entend erse de determ mayor del Acuerd o ". Y, aunque a la fecha la mayori a de disputa s que va han surgido se han resuelto por la via directa, los resultados etacion va estn tambil~n via estan tambin delinea ndo la interpretacin deriva dos de esa del Acuerdo. anlisis Sin preten der un analisis exhaus tivo y sin preten der a cabo un juicio de valor sobre los resultados, se tampoc o llevar do hace referencia en este trabajo a alguno s casos que han concluido artculo etacin con interpr etaci6n de articulos del Acuerdo, a otros que se estn va drecta resolvieron por via directa y a los que estan actualm ente en
proceso. proceso.

atenci Esta referencia debe llamar nuestra atenci6n al hecho de los ADPIC no es sencilla y in que la aplicaci6n del Acuerd o sobre irn an en y persist iran aful por mucho, puntos de vista que persist etacion opuest os en cuanto a la interpretacin de varias de sus
disposi ciones.

Es un hecho que no podem os referimos al estado actual an del Acuerdo como "armonioso". Por el contrario, aun resta anlisis mucho para el debate y el analisis y a veces se percibe que pases pases Memb alguno s paises Miemb ros, en particu lar alguno s paises in ran desarro llados, preferi rian la activac i6n del mecan ismo de entaci6 r la implementacin del soluci soluci6n de diferencias para asegura Acuerd o antes que revisar aquellos aspectos que limitan las pases capaci dades de los paises en desarro llo para cumpli r con sus y antes que discuti r con mayor profun didad las compro misos in, . necesid ades y requeri miento s que, para efectos de aplicaci6n,
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pases expone n los paises en desarrollo.

isme que el mecanismo de De ningun a manera sugiero , e1 o sino que, ante el soluci soluci6 n de diferencias no deba ser aplicad

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hecho de que han surgido serias dudas y cuestionamientos sobre profundice materias espedficas, resulta aconsejable que se prolundice la especficas, discusi6n y se procure atender las preocupaciones expuestas. discusin pues al final del camino, 10 que todos los paises ~lIembros linal lo persiguen es que la protecci6n y la obsen'ancia de los derechos proteccin de propiedad intelectual favorezcan el bienestar social \' lavorezcan ,: econmico econ6mico y el equilibrio de derechos y obligaciones" El 7 de abril del ano 2000, el 6rgano de Soluci6n de ao rgano Solucin Controversias de la OMC adopt6 el reporte relerido a la MC adopt referido proteccin protecci6n y plazo de prolecci6n concedida por Canada para proteccin Canad patentes de mvenclon para productos farmaceuticos invenclon farmacuticos (WT/05114/1(. El reporte interpret6 los articulos 28, parralo 1, EI interpret prrafo 30 Y33 del Acuerdo sobre los ADPIC. El caso, promovido por la Comunidad Europea (CEl, (CE), legislacin patentes invencin planteaba planleaba que la legislaci6n sobre palenles de invenci6n del Canad Canada no era compatible con las obligaciones asumidas por ese pas pais en el Acuerdo sobre los ADPIC. Ellundamenlo del alegato Ellundamento residia en argumentar que la ley canadiense no pron'a de una resida pran-fa adecuada proteccin a las patentes de productos farmaceuticos, protecci6n farmacuticos, de conformidad con 10 que establecen los articulos 28.1, 30 \. 33 lo del Acuerdo (este Ultimo referido al plazo de 20 anos de protec(ste ltimo relerido aos cin ci6n a partir de la fecha de la solicitud de la palenle). La CE lecha patente). indic indic6 que el Articulo 52.2 de la ley canadiense de patentes violaba el Articulo 33 del acuerdo al p"rmitir: (il el uso de una (i) usa invencin larmaceutica patentadd invenci6n farmacutica palentadd para el desarrollo v presentacin senlaci6n de informaci6n requerida por el gobiemo para oblener informacin gobierno obtener autorizaci6n de comercializacin (denominada "regulat(lry Tt~;:'iCil" autorizacin comercializaci6n Tt~:'l" exception") y (ii) el uso de la invenci6n para fabricar o manufacinvencin labricar 0 manulacturar el producto y almacenarlo para la poslerior comercIaposterior lizacin lizaci6n una vez expire el plazo de la palente ("excepci6n de patente ("excepcin almacenamiento" "stockpi[ing exception ''). alrnacenamiento" / "stockpiling exception"). El caso abri6 espacio para la interpretaci6n de la EI abri interpretacin clusula clausula general de excepci6n contenida en el Articulo 30 del excepcin Acuerdo. El panel concluy6 que, el uso razonable de una concluy invencin invenci6n patentada para fines de desarrollar la inlormaci6n que lines informacin

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Propled.d Intelectu.1 Intelectu

Proyecto Propiedad lntelectual SIECA-USAID PrOpiedad Intelectual

debe someterse a una autoridad de gobiemo para obtener gobierno autorizacin de comercializacin no resulta inconsistente con el autorizaci6n comercializaci6n Artculo Articulo 28,1 y que era permitido bajo la excepci6n general del excepcin artculo articulo 30, As, se interpreta que, bajo la denominada As!, "regulatory review exception", los potenciales competidores de un titular de una patente estan facultados para usar la invenci6n estn invencin patentada, para fines de desarrollar la informacin necesaria que informacion les permita posteriormente obtener la autorizaci6n de autorizacin
comercializacin comercializaci6n para la venta del producto al vencimiento del

plazo, plaza, sin precisar para ella de la autorizaci6n del titular durante ello autorizacin el tiempo que dure la protecci6n de la patente, proteccin Por Par el otro lado, el panel concluy6 que la "excepci6n de concluy "excepcin almacenamiento o stockpiling exception" era, por el contrario, 0 inconsistente con el acuerdo y que la misma no encajaba dentro can de la excepci6n general del Articulo 30 y por ende, constituia una excepcin Artculo par constitua violacin violaci6n al Articulo 28,1. Al amparo de esa excepci6n, los excepcin, potenciales competidores del titular de la patente (v,g, laboratorios de genericos) estaban facultados para fabricar y genricos) desarrollar inventarios de productos cuya patente no habia alin haba an vencido (la ley Canadiense pennitia realizar esas acciones dentro pennita aceiones de los 6 meses anteriores al vencimiento de la patente), pero los productos no podian ser vendidos sino hasta el vencimiento del podan plazo de protecci6n, Esa pnictica fue interpretada por el panel proteccin, prctica como una limitante sustancial a los derechos exclusivos a que hace referencia el Articulo 28,1 por 10 que no encajaba dentro de Artculo lo las excepciones del Articulo 30 del Acuerdo, El 5 de mayo del 2000, fue circulado otro reporte que involucraba a Canada, referido al plazo de protecci6n de las Canad, a1 proteccin patentes de invenci6n (WT /DS170/1), El caso fue promovido invencin (WT/DS170/1), EI por los Estados Unidos de America haciendo referencia par Amrica especfica especifica al plazo de protecci6n aplicable a las patentes proteccin otorgadas que fueron solicitadas en Canada antes del 1 de Canad octubre de 1989 (fecha en que cobra vigencia la nueva Ley de cobr Patentes), Estados Unidos argument6 que conforme el Articulo argument Artculo 33 del Acuerdo, los Estados Miembros deben otorgar un plaza de plazo proteccin de al menos 20 anos contados a partir de la fecha de la protecci6n aos

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solicitud de la patente y que el Acuerdo indica que ese plazo mnimo minimo debe aplicarse a todas las patentes vigentes en la iecha tOOas de aplicacion del Acuerdo a cada Miembro. aplicacin Estados Unidos reiirio que la lev canadiense "iolaba el reiiri artculo articulo 33 del Acuerdo porque el plazo concedido a las patentes cuya solicitud se presento antes dell de octubre de 1989 era de present del 1 17 anos contados a partir de la iecha de otorgamiento de la aos patente. El panel concluyo en primer lugar, que Canada eslaba concluy Canad obligada a aplicar el Acuerdo sobre los ADPIC en su totalidad a partir del uno de enero del ano 1996 v que estaba obligada a la ao aplicacin aplicacion del Articulo 70.2 del Acuerdo. A continuaci6n. el Artculo continuacin. panel evalu6 la seccin 45 de la ley canadiense de patente~ de evalu secci6n canadien.se invencin y detennin6 que esa seccin no otorgaba protecci6n invencion detennin secci6n proteccin por 20 anos a partir de la solicitud sino por 17 aos a partir del aos arlOS otorgamiento. Plazo de proteccin que no necesariamente protecci6n a!camaba los 20 anos en la iorma en que 10 manda el articulo 33 alcanzaba aos lo artculo del Acuerdo. Canada apelo el iaUo del panel, el cual fue Canad apel ia!Jo lue confirmado por el 6rgano de Apelaci6n. rgano Apelacin. El 15 de junio del 2000 iue circulado el reporte del panel del caso promovido por la Comunidad Europea en contra de los Amrica seccin Estados Unidos de America por col"ic'~rar que la seccion 110 (5) de la legislacion de derecho de autor de ese pais nolaba el legislacin pas Acuerdo. La CE argumento que la secci6n reierida permitia, bajo argument seccin permita, ciertas condiciones y sin pago de regala alguna, la comwlicacin regalia comWlicacion al publico a1 pblico de msica a travs de aparatos de radio y tele\sin en musica traves tele\ision establecimientos publicos tales como bares, hendas v pblicos restaurantes, entre otros, 10 que cDnstituia una violaci6n a las lo cDnstitua violacin obligaciones adquiridas por los Estados Unidos de America balO Amrica balo el artculo 9.1 del Acuerdo sobre los ADPIC. Dicha disposici6n ADP1C. disposicin articulo artculos exige que los paises Miembros cumplan con los articulos 1 a 21 del Convenio de Berna.

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Propied ad Intelect ual Intelectua proyecto Propiedad lntelectual SIECA-USAID

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centr La disput a se centr6 en la compa tibilida d de dos seccin iones conten idas en la secci6n 110 (5) de la ley citada con excepc ciertas artculo artculo el articulo 13 del Acuerdo. Ese articulo permit e eiertas limitantes
de o excepc iones a los derech os exclusi vos en materia de derech o l autor, en tanto que esas limitac iones no atenten contra la norma

perjuic cin explota ci6n de la obra ni causen perjuieio injustificado a los derecho de los dereehos. as intereses legitimos del titular
La primer a de las excepc iones, denom inada la cin "excep ci6n de negoci o/busin ess exemptio/1", conten ida en el

cacin a seccin subpr subpar rafo B de la seeei6n 110 (5), permit ia la amplifieaci6n de in ion sin que se msica transmisiones de musica de radio y televis acin requiri era para ello autoriz aci6n y sin que ello conllevare el pago in regala de regalias. Esta excepci6n aplicaba a establecimientos en los que bebida s y establecimientos de venta al se sirvier a comida y tamao detalle, en tanto que el tamano del establecimiento no fuera nmer determ inado numer o de pies cuadra dos. superi or a un icacin a Adicio nalmen te, Adicionalrnente, la norma permitia la comunicaci6n de esas lmite mas transm isiones en estable cimien tos ms grande s del limite
estable cido en tanto que el equipo que se utilizar a reuniera cierrsticas tas caracteristicas.

in r El panel encont r6 que la excepc i6n denom inada an" negocio/business cin "excep ci6n de negociolbllsiness exemption" era violatoria de los artculo en el articulo 13 del Acuerd o al resulta r requisi tos establecidos prrafo artculo inconsistente con los articulos 11bis, parrafo 1, numer al 3 y 11, 2 del Conven io de Berna. De esa suerte, la prrafo parrafo 1, numer al anlsis in excepci6n bajo analisis resulta ba una amena za para la norma l causar cin explota ci6n de las obras y causaria perjuicios no justificados a los titulares.
ci6n La segund a excepc lOn, denom inada "excepcin de subda ian", doms tico/ equipo domes ticol homestyle exemption", conten ida en el sub os restaupeque a seccin parrafo A de la secd6n 110 (5) permit ia que pequen prrafo pblico detalle comun icaran al publico transmisiones rantes y tiendas al regala acin msica de musica sin la autorizaci6n de los titulares y sin pago de regalia
nicam en tanto que esos estable cimien tos utilizar an (micam ente equipo

domst o aparato s de tipo domestico.

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Marco Antonio Palacios l6pez

El panel concluy que la excepcin se ajustaba a los EI concluy6 excepci6n requisitos establecidos en el articulo 13 del Acuerdo sobre los ADPIC y que por ende, era consistente con las disposiciones Berna. sustantivas del Convenio de Bema.

Estados Unidos de America no apel6 el fallo v no ha Amrica apel Iallo resuelto an que hara en cuanto a la disposicin declarada alin qu har disposici6n inconsistente con el Acuerdo sobre los ADPIC
En otro caso, Estados Unidos de America promo\'i6 Amrica promo\'i consultas directas con Brasil (WT/05I99/1) v Argentina (WT /05196/1 and WT /O5l71/1).

El "caso brasileno" se refiere a que, bajo la interpretacl6n EI brasileo" interpretacIn de los Estados Unidos de America, la legislaci6n del Brasil de Amrica, legislacin 1996 en materia de propiedad industrial, la cual cubre patentes de invenci6n, viola los articulos 27 y 28 del Acuerdo sobre los invencin, ID GATI explotaci6n ADPIC y el articulo ill del GAIT del '94, al exigir la explotacin domstica de la invencin para gozar de los derechos exclusi\'os domestica invenci6n derivados de la patente. Sin explotaci6n domestica, en los explotacin domstica, trminos de la ley, se abre de manera automtica la posibilidad terminos automatica de una licencia obligatoria.

En el caso argentino, los temas van igualmente por el lado de la propiedad industrial, en particular 10 que aplica a lo derechos exclusivos de comercializacion, en 10 referente a los comercializacin, lo datos de prueba a que se refiere de manera especifica el articulo 39.3 del Acuerdo y a la deliciencia en otorgar medldas deficiencia medIdas provisionales provisionaJes prontas y efectivas.
En cuanto al tema de los datos de prueba, Estados aI Unidos de America aleg6 de manera concreta que la nue\'a ley Amrica aleg argentina (de agosto de 1998) dej6 por fuera la anterior dej luera disposici6n que aseguraba una proteccin de 10 anos a esos datos disposicin protecci6n aos en materias farmaceutica y agroquimica, contra de cualquier uso farmacutica agroqumica, comercial desleal, 10 que implicaba una disminuci6n del ni\'el de disminucin lo proteccin protecci6n que otorgaba Argentina. Tambien se aleg6 que Tambin aleg Argentina no cumplia con 10 establecido en el articulo 70.8 fa) y cumpla lo artculo (a) 70.9 del Acuerdo,

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Propiedad Propledad Intelectual Proyecto Propiedad Intelectual SIECA-USAIO

Otros casos referidos ala aplicacin del articulo 70.8 (a) a la aplicaci6n artculo y 70.9, Y que es aconsejable consultar son: India, WT /OS50, WT/OSSO/AB/R Y WT/OS79/1; Pakistan WT/OS36, Varios y atros casos se han resuelto por la va directa o se encuentran otros via 0 sujetos al procedimiento establecido para la soluci6n de solucin
controversias.

En 10 que respecta a los procesos establecidos en contra lo de la India, tanto por las Comunidades Europeas como los Estados Unidos de Amrica, se cuestion6 el incumplirniento de 10 America, cuestion incumplimiento lo establecido en el artculo 70.8 (a) y 70.9 del Acuerdo sobre los articulo AOP1C. En ambos casos, los paneles resolvieron indicando que, de ninguna manera se limitaba el derecho de la India de postergar la proteccin mediante patentes a ciertas areas de la protecci6n reas tecnologa tecnologia para las cuales su legislaci6n no provea patentabililegislacin provda dad a la fecha general de aplicacin del Acuerdo sobre los aplicaci6n AOPIC" (en el caso de India, productos farmacuticos y agrofarmac{,uticos orros). esta lo quimicos, entre otros). Ese derecho est garantizado por 10 dispuesto en el articulo 65, numeral 4, y confiere a todo Miembro, artculo confere Membro, pas pais en desarrollo, en la situaci6n descrita, el derecho de postersituacin gar por cinco mes ms al perfodo de transici6n (que vend6 el 31 aos mas perodo transicin venci de diciembre de 1999 a la media noche) la proteccin mediante dciembre protecci6n patentes para esas areas no protegidas en el plazo aqu indicado. reas aqui
Sin embargo, los argumentos presentados por las Comunidades Europeas y los Estados Unidos de Amrica, en sus America, respectivos casos, no se enfocaban a limitar el plazo adicional previsto en el artculo 65.4 sino, por el contrario a que, segun 10 articulo segn lo artculo establece el articulo 70 del Acuerdo, en sus numerales 8 (a) y 9, SliS en el supuesto de que un pas Miembro que pueda acogerse al pais plazo de transici6n para otorgar proteccin mediante patentes, al transicin protecci6n hacerlo, debe proveer de un sistema por el cual se preserve la novedad y la prioridad de solicitudes de patentes en areas de la reas tecnologa tecnologia no protegdas (el denominado "buz6n" o "mailbox"), protegidas "buzn" 0 solicitudes que se examinarn en el momento en que dicho pas examinaran cliche pais reconozca, en su legislaci6n, protecci6n mediante patente para legislacin, proteccin las areas de que se trate (articulo 70.8.a). Ademas. conforme al reas (artculo Adems. numeral 9, se debe poner a disposici6n un mecanismo para disposicin

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Marco Antonio Palacios L6pez

otorgar derechos exclusivos de comercializaci6n para el produccomercializacin to de que se trate la solicitud de patente depositada en el IIbuzn", IIbuz6n", una vez converjan determinadas situaciones (\"er artculo articulo 70.9). En ambos casos, las conclusiones en el mecanismo de solucin soluci6n de diferencias fueron c1aras en indicar que la India debia claras deba de cumplir con 10 mandado en los numerales 8 (a l \. 9 del lo artculo articulo 70, pues al no otorgar protecci6n mediante patentes a proteccin medante determinadas areas de la tecnologia, especificamente para reas tecnologa, especficamente productos farmaceuticos y agroquimicos, debia implementar un farmacuticos agroqumicos, deba sistema o medio por el cua! se preser\"ara adecuadamente, 0 cual durante el periodo de transici6n autorizado por el articulo 65 del transicin artculo Acuerdo sobre los ADPIC, la "novedad" v la "priondad" con "priorldad" respecto a solicitudes de patente para productos en las areas reas indicadas.

solucin Ntese N6tese que, la aclividad del mecanismo de solucion de actividad controversias, da lugar a definir interpretaciones y alcances de las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC y que su papel en ese sentido resulta de especial importancia, por 10 que es lo obligatorio dar un seguimiento permanente a los casos se presenten en el contexto de la temalica de la propiedad temtica intelectual. intelectua!.
Los distintos temas revisados, consultados () en proces.o de resolverse incluyen, ademas. el marcario (caso Bacardi adems. WT /05176/1); el de las indicaciones geograficas (WT /05174. 1l, /OS176/1); geogrficas IOS174. I l, el de disposiciones referidas a la obser\"ancia de los derechos \. la aplicacin aplicaci6n de medidas pro\'isionales (\\T /0586/1. Estados prO\'isionales Unidos contra Suecia, caso relativo a medidas que afectan la observancia de los derechos de propiedad intelectual); /OS28 y fonogramas (WT /0528 Y WT /0542); audio\'isuales \. programas de televisi6n (WT /05124/1 Y \\T /05125/11. televisin /OSI24/1 y /OSI25/11.

El uso intensivo que se ha hecho del mecanismo de EI solucin soluci6n de controversias permite a la vez reflejar que, a la fecha, "...hay profundos desacuerdos en la fonna apropiada de aplicar forma el Acuerdo sobre los ADPIC.""

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Propiedad Propledad Intelectual Proyecto Proyeeto Propiedad Intelectual SIECA-USAlD

IV.

Temas Relevantes Discutidos en el Consejo del Acuerdo sobre los ADPIC"

La evoluci6n del analisis del Acuerdo sobre los ADPIC y evolucin anlisis aplicacin las experiencias para su aplicaci6n han evidenciado las diferentes interpretaciones existentes y la necesidad por parte de los paises en desarrollo, de que dentro del contexto del Acuerdo, se incluyan disposiciones mas balanceadas. Como 10 indica Wilder, ms lo aplicacin domstico, " ...sin la aplicaci6n a nivel domestico, el efecto que de armonizaci6n del Acuerdo sobre los ADPIC previsto por muchos armonizacin no llegara a realizarse". " llegar
"En enero 1 del 2000, los paises en desarrollo Miembros quedaron obligados a aplicar en su totalidad el Acuerdo sobre los ADPIC. Para entonces, a nivel global, la posibilidad de hacer respetar los derechos de propiedad intelectual se hizo posible en el mayor numero de titulares de derecho en la historia de esa nmero materia. Como consecuencia, nuevos gropos que incluyen grupos individuos y empresas de los paises en desarrollo, poseedores de conocimientos conocirnientos tradicionales y paises ricos en biodiversidad, con pases requerimientos especificos en cuanto a los usos de la propiedad especficos intelectual, estan siendo confrontados, cara a cara, por vez estn primera, algunos con existentes o incipientes sistemas nacionales 0 para la admi-nistracin y manejo de la propiedad intelectual. admi-nistraci6n Los conflictos identificados por estos nuevos grupos analizan, de manera seria, eltema de la propiedad inteleclual, evidenciandose el tema intelectual, evidencindose en algunas de las comunicaciones que fueron recibidas por el Consejo General de la OMC por parte de paises Miembros en pases referencia con el periodo preparatorio para la Conferencia Ministerial de Seattle de 1999.,,5> Las comunicaciones hechas por distintos miembros, incluyeron referencia puntual a los temas de la "agenda incluida", la cual se desarrolla con lentilud y tropiezos. En temas lentitud tales como patentes biotecnol6gicas, cuya revision inici6 en 1999, biotecnolgicas, revisin inici se esta an muy lejos de llegar a consensos. En el desarrollo de est atin las discusiones,han surgido nuevas y legitimas preocupaciones. legtimas

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En cuanto al terna de las indicaciones geograficas, hay aI tema geogr atin an mucho por discutir, en particu lar se avanza en 10 referente al lo establecimiento de un sistema intemacional para el registro de interna indicac iones geogra ficas de vinos y bebida s espirit uosas geogr suscep tibles de ser registradas, pero se exige por parte de ,.arios Miembros, que ese registro sea extend ido a otros productos.
La Union Europea insiste en acelerar el proceso que Unin permit a establecer tal registro para vinos y bebida s espiritu osas v pennit ha indicad o que abrir el sistema de registro a otros produc tos, claram ente excede del manda to estable cido en la "agend a incluida" .5~

ampliamente".~

Sin embarg o, el asegur ar una protecci6n mas all de la in ms aUa dedica da a los vinos y bebida s espiritu osas es una necesid ad formulada seriamente por varias delegaciones, especia lmente \'arias por India, que manifesto recientemente: "...es una anomalia el st la que un nivel superior de proteccion este conferida nicamente in est Unicam para vinos y bebida s espiritu osas" y propon e que "tal ru"el ni"el superio r de protecci6n se haga dispon ible para otros produc tos in en tanto que cualqu ier pais en desarro llo habra ya establecido o pas habr 0 estable cer un sistema de indicaciones geogrMicas (appel/alit'l's ,,( cera geogrficas (appellatiN'; or arigin) aplicables a produe tos agricolas " que resultan, para esos produc paises, pases, como produc tos de inters de exportacin"." India ha produe inten;s ci6n".' insstid insistid o por un trabajo mas expedi to en ese sentido en el ms senhdo articulo artculo 24, "de forma tal que [os beneficios resultantes del fonna los Acuerd o sobre los ADPIC en este tema sean distrib uidos mas ms

La misma Union Europe a 10 ha dicho, "el Acuerd o sobre Unin lo soore los ADPIC no esta disea do para perman ecer como un est disefla instrumento estcitico, sino por el connario, esta diseilado como esttico contrar est disea un instrur nento capaz de adapta rse a las nue,'as realida des"" instrum ento Tambi Tambie n ha indicad o que el Acuerd o sobre los ADPIC es una base de la cual se parte para buscar mayore s meioras en la mejora protecc in de la propie dad intelectual, no ha, espacio, en futuras i6n ha\' negoci acione s, para disminuir los actuales estandares ni para estnda otorga r period os adicionales de transici6n. Sobre este Ultimo perod n. ste ltimo

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ed Int_leet Propiedad Inteleet ua.

Proyecto Propiedad Intelectual SIECA-USAIO

in), punto (perlod o de transici6n), se ha expres ado igualm ente punta (perod on Estados Unidos , rechaz ando incluso cualquier extensi n a la no n. in aplicaci6n de reclamos por no violaci6n. " pases A la fecha persisten, entre los paises desarro llados y los torno puntas paises pases en desarrollo, diferen tes puntos de vista en tomo a los temas de la agenda incluid a y sobre la posibil idad de consen suar enmien das al Acuerd o.
pases Est fiUy Esta muy claro que los paises desarrollados desean , ver lo in i6n del Acuerd o, incluye ndo 10 que deba una total aplicac todo caso, los paises en resulta r de la "agend a incluid a". En incluid ran desarro llo espera rian que el desarro llo de la "agend a includ a" y caciones del Acuerd o se discusi n la discus 6n dirigid a a posibles modifi Uni6n lo logre, como 10 ha expres ado la Unin Europe a, "prese rvando un pases as todos balanc e entre los intereses de tades los paises asi como entre los intereses de los titulares de los derech os y los usuarios". n reclam 1 El tema de recIamos por no violaci6n es uno que, sin acin. ci6n cin y ponder aci6n. an lugar a dudas, requiere aun de mayor evalua an analisis El Consejo de los ADPIC no ha conclu ido aun el anlisis integra l EI en particu lar el referido al artculo parrafo sobre el prrafo 3 del articulo 64, 51 in, dades de aplicaci6n, Sin embarg o s ha llevado ambito mbito y modali acin acin aci6n de inform aci6n y a cabo import ante trabajo en la compil 57 n. reclam casos referidos a rec1amos por no violacion. 57

pacin Preocupaci6n especial ha sido expresada por varios ah pases paises (en desarro llo y desarro llados) sobre este tema y de ahl a anlisis s~. que se recomienda mayor analisiss~. En ese sentido, Canad desarro ll 6n expreso que "el remedio por no violacin se desarro1l6 en un contex to totalme nte diferen te del propio del Acuerd o sobre los AOPIC como un medio para asegurar acceso a los mercados. ADPIC entorn Trasladar este remedi o al entom o del A:cuerdo sobre los ADPIC no encaja en el contexto de la propie dad intelec tual y, bajo el ciria Canada punto de vista del Canad , introdu cira en el Acuerd o una punta As!, arriesg a las As, ia medid a que causar a incerti dumbr e. quizs posibil idades de los Miemb ros de introdu cir nuevas y quizas tales, cultura les y econm vitales medida s sociales, eton6m icas, ambien

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Marco Antonio Palados l6pez PaIados

de salud publica y negaria la posibilidad de aplicar beneficios pblica negara ahora contemplados bajo el Acuerdo sobre los ADPIC" ~ AOPIC" Japn, Japon, por su parte, ha expresado que la falta de consenso en los elementos esenciales del remedio por no violacin vioIacion hacen la aplicacion de dicha clausula totalmente aplicacin clusula impredecible, Estados Unidos de America, por su lado, continua Amrica, contina presionando para la aplicacion del remedio, argumentando que aplicacin el eI Acuerdo sobre los ADPIC "...fue cuidadosamente negociado AOPIC para reconocer la existencia de los diferentes sistemas legales y para acomodar las necesidades de los Miembros para a1canzar alcanzar diversos objetivos de sus politicas (... ) por 10 que la disponibililo dad de promover casas par menoscabo por no violaci6n casos por violacin sencillamente proveera de seguridad y predictibilidad y a\'udara proveer avudar a asegurar que la flexibilidad que presente el Acuerdo sobre los AOPIC ADPIC no sea mal utilizada con la intencion de evadir intencin e\'adir obligaciones legitimas"."" legtimas"."" Es un heroo que este tema esta an distante de quedar hecho est atin distanle resuelto resueIto satisfactoriamente para todos los Miembros del Acuerdo sobre los ADPIC, en particular an se discute si el lema de AOPIC, atin tema acdones por no violaci6n debe ser aplicable o no en el contexto violacin 0 de ese Acuerdo. Coincido con WLlder que, como resuhado del proceso de implementacin implementacion del Acuerdo sobre los ADPIC y de las AOPIC discusiones de la "agenda incluida", puede referirse que las mas ms complejas (y sensibles) de todas las discusiones estan teniendo estn lugar y tendrn lugar en el area de la patentabilidad, en tend ran rea particular la patenlabilidad de invenciones biolecnologicas. tema patentabilidad biotecnolgicas. ste este que, durante las discusiones, va de la mano con eltema de la \'a el tema transferencia de tecnologia. tecnologa. Sobre esta materia en particular, Wilder ha identificado cinco areas en las que los paises en desarrollo miembros de la reas pases OMC han puesto alencion especial en sus diwrsas MC atencin

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Propied.d Intelectu.1 Intelectu.

Proyecto Propiedad Intelectual SIECA-USAID

comunicaciones: "(1) requerimiento de que se mencione, en la

solicitud de patente, la fuente del material bioI6gico y el pais de biolgico pas orgen origen del mismo, (2) que se extiendan las excepciones a la patentabiJidad con el objeto de abordar adecuadamente patentabilidad preocupaciones en el area de la salud, en particular exceptuar de rea patentabiJidad la lista de drogas o "medicamentos esenciales" Ia 0 que publica la Organizacin Mundial de la Salud y exceptuar Ia Organizaci6n Ia igualmente de patentabiJidad a los microorganismos, (3) asegurar que las obJigaciones dimanantes del Acuerdo sobre los obligaciones ADPIC sean consistentes con la Convenci6n sabre Biodiversidad, Convencin sobre (4) establecer un mecanisme de protecci6n aplicable al mecanismo proteccin conocimiento conocirniento tradicional de las comunidades locales e indigenas, indgenas, y (5) mejorar los medios para alcanzar los objetivos del Acuerdo sobre los ADPIC, inc1uyendo la transferencia y diseminaci6n de AOPIC, incluyendo Ia diseminacin 61 la tecnologia.". tecnologa.". Efectivamente, la preocupaclOn de los paises en Ia pases desarrollo por los temas arriba resumidos por Wilder, se expresa con mayor fuerza a medida que las discusiones son abordadas, contandose ya inc1uso, con propuestas de texto. contndose incluso,
India, por ejemplo, en una de sus comunicaciones al Consejo General de la OMC referida a la necesidad de revisar el Ia Acuerdo sobre los ADPIC, indic6 que era necesario indic "...considerar medias que permitieran materializar los principios medios y objetivos (del Acuerdo) con respecto a la transferencia y la Ia diseminacin de la tecnologia a los paises en desarrollo... " dado diseminaci6n Ia tecnologa pases que, " .. .Ia teenologia se ha convertido en uno de los elementos .la tecnologa determinantes para el desarrollo economico...".02 econmico...".62

En esa misma comunicaci6n, el gobiemo de la India hizo comunicacin, gobierno una propuesta especifica en el sentido de introducir, dentro del contexto del Acuerdo sobre los ADPIC, la obJigaci6n de que, en Ia obligacin toda soJicitud de patente que refiera material biol6gico, debera solicitud biolgico, deber mencionarse la fuente del mismo y Sil pais de origen; la India su pas sugiri sugiri6 que tal disposici6n podria incorporarse en el Articulo 29 disposicin podra Artculo (Condiciones impuestas a los soJicitantes de patentes) del solicitantes Acuerdo. Adicionalmente, la propuesta de la India, incluye el Ia Ia inc1uye e1

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que la parte de la solicitud de palenle referida a malenal patente matenal biol6gico y la indicaci6n de la fuenle del mismo, deberia quedar biolgico indicacin fuente mJsmo, abierta para revision y observaciones publicas. Elio, segtin la revisin Ello, segn propuesla, permihria, cuando fuera aplicable, que paises con propuesta, permitira, ruando pases sustento sllstento para formular una oposici6n a determinadas rei\"indicaoposicin reindicadones, formularla eiones, pudieran formularIa y presentarla oportunamente.
La propuesta en cuesti6n refiere tambien que, como cuestin tambin complemento a una disposicin en el plano multilaleral, como la complemenlo disposici6n multilateral, realizada, las legislaciones domesticas en el area de la biodi\"ersidomsticas rea dad, podrian requerir que, previamente a disponer del malenal previamenle matenal biol6gico, deba obtenerse el consentimiento del pas de origen biolgico, consenlimienlo pais del mismo a traves de un acuerdo sobre uso v transferencia de travs 0 material biol6gico en una IDvenci6n patentable o en su caso, biolgico invencin cuando se trate de conocimientos tradicionales, un acuerdo ~obre transferencia de conocimientos. Disposiciones de esa naturaleza deberan en leyes nacionales, deberian considerarse plenamente compatibles con el Aruerdo sobre 105 ADPIC." Acuerdo AOPIC."

La propuesta de la India, a la que se sumaron otros propuesla olros pases pai.ses en desarrollo, toma como base un instrumento intematorna internadonal sobre el cual poca discusin se ha dado en el contexto del discusi6n cional sabre Acuerdo Dlwrsldad Aruerdo sobre 105 ADPIC: el Conwnio sobre la Olwrsldad AOPIC: Com'enio ... Biolgica'" (COB siglas en espanol; CBO siglas en inglesJ. La Biol6gica (CDB espaol; CBD ingles). India sostiene que tal convencion afinna, de manera categorica, convencin categrica, que los Estados tienen derec.hos soberanos sobre sus recursos. derechos adems distribucin biolgicos biol6gicos y que reconoce ademas el deseo de una distribucil"'ln equitati\'a de los beneficios que resulten del uso de tales re-curS05 equitativa as as! como del uso de conocimientos tradicionales, inno\"acione~ ~" prcticas prckticas de conser\'aci6n de di\"ersidad biol6gica y para su uso conservacin diversidad biolgica sostenido y reconoce tambien que disposiciones especiales son tambin necesarias para satisfacer las necesidades de 105 raises en desarrollo."'M

Ms aun, India ha expresado que el Acuerdo sobre 105 Mas an, ADPIC y el CDB estn inlrinsecamente ,'inculados v que por ello, AOPIC Yel COB eslan \'inculados par ella, es necesario estudiar la relaci6n entre las disposiciones relacin correspondientes de ambos inslrumentos de forma tal que correspondienles instrumentos

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puedan conciliarse para la consecuci6n del objetivo de conserconsecucin vacin vaci6n de los recursos biol6gicos y desarrollo sustentable. biolgicos Adems Ademas India agrega que el CDB establece de manera precisa que el acceso a los necursos geneticos se regula, por 10 que recursos genticos lo al nespecto establezcan los gobiemos y legislaciones nacionales. respecto gobiernos 19ualmente -indica- ese convenio precisa que, el acceso a tales Igualmente recursos, cuanda Se permita, debe hacerse bajo trminos cuando h~rminos mutuamente acordados y sujeto al previo consentimiento del
proveedor del recurso. En ese contexto, la India ha invitado a la comunidad internacional a que se respete y preserve el

conocimiento y las practicas de las comunidades indigenas y prcticas indgenas locales y ha que se promueva una distribuci6n equitativa de los dstrbucn 67 beneficios que deriven de su utilizaci6n. utilizacin. No cabe duda que, derivado de los distintos pimtos de pUntos vsta vista que se han expuesto sobre el tema en distintos foros y de 10 lo
sensible que el mismo resulta, es necesario un mayor amilisis y anlisis

trabajo en tomo a determinar la nelaci6n existente entre la relacin propiedad intelectual y los necursos geneticos y el conocimiento recursos genticos tradicional y, ante todo, de c6mo abordar esa relaci6n. cmo relacin.
En tanto ese esfuerzo se lleva a cabo, "...varias leyes

nacionales y regionales han establecido como requisitos de las solicitudes de patentes, el que se indique el origen de los recursos geneticos usados en el desarrollo de invenciones asi genticos as
como que se demuestre que se obtuvo un previa consentirniento previo consentimiento

por parte de las autoridades competentes y por parte de los poseedores de los conocimientos tradicionales. El prop6sito de EI propsito

tal requerimiento es para proveer un mecanismo de verificaci6n verificacin

de curnplimiento con las leyes nacionales y COn los contratos cumplimiento
referentes a acceso a recursos geneticos y de distribuci6n de genticos distribucin beneficios. La naturaleza de estos requisitos y sus implicaciones estn estan siendo objeto de estudio por la OMP!, por la Secretaria OMPI, Secretara

Ejecutiva de la CDB y por la Secretaria de la Comisi6n sobre Secretara Comisin Recursos Geneticos para la Alimentaci6n y la Agricultura Genticos Alimentacin (CGRFA)"."

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Oefiniti\'amente, el creciente debate en tornl' a Definitivamente, tornll propiedad intelectual y el acceso a recursos genetico~ ~ .11 al conocimiento tradicional sobre la base de las disposiciones de la sabre Ia CDB, COB, indica con claridad que la discusion de estos temas e\i~e discusin tema::- e\i~e un trabajo inlerdisciplinario, profundo, ob,eli\-o \- balanccad,'_ interdisciplinario, ob,eti\-o balancead,'_ igualrnente Las discusiones abarcan igualmente el tema de exclusione::. a la patentabilidad (v_g. plantas palenlabilidad (\'_g. planlas y animales, incluyendo micrl'0r~a inclu\'endo dimensin, retlejan nismos). En su justa dimension, esas preocupaciones retleian una preocupacin legtima preocupaci6n legitima de los paises que las fonnulan ~. rClr dill, pases reIr e1i l l, merecen 1Ul detallado analisis. El tema esta siendo consideradl' anlisis. est consideradll en los foros apropiados y se espera, que para el ai'll' ::Y\lL la ai'l(l OMPI convoque aWl comite espeeializado para el tratamlentf" de con\'oque a Wl comit especializado tratamlentf\ temas tales como acceso a recursos genetieos ~. coneximlentos genticos tradicionales:'"

V.

Nuevos Temas y Perspectivas

Toda discusion objetiva aporta favorablemente a la discusin fa\'orablemente construccin construccion de Wl sistema balanceado en materia de propiedad intelectual. Las discusiones en torno al decto de lac'efecto disposiciones de la COB sobre el regimen de la propledad CDB rgimen propiedad intelectual. inleleclual, en particular el que competc a la proplcdad compete propiedad industrial y, denlro dc esla, espeeificamenle el arca de ladentro de sta, especficamente rea estn ma.s invenciones, nos estan llevando a desarrollar un \"lS10n mas integral de la misma. No es posible en este momento anhClpar ~i antiCIpar tales discusiones concluiran con una propuesta de adecuacil1n concluirn adecuacin del sistema de patentes o no, 10 que resulta p0sible indicar es qllt.-~ 0 lo han surgido preocupaciones legitimas en los paises en de::..:1TTl,lh.. . legtimas pases de::..:1TTlllh. que deben ser analizadas y que justifiean una mas profunda justifican ms evaluacin evaluacion de temas que directa o indirectamente e~tan 0 vinculados al esquema dc la propiedad intelectuaL de

Otro tema importante a considerar es el referente a 1.1 la

relacin relaci6n Propiedad lntelectual-Comercio Electrnico, partICularIntelectual-Comercio Electronico, partlCularmente el comercio electronico realizado por la Internet. E:.'te electrnico E:.'e tema es ya objeto de estudio continuo y de recomendaci(\fie:.' recomendaci(me:.' expansin electron in. pWltuales. La exponencial expansion del comercio e!ectrnin.. .

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Propiedad Intelectual
Proyecto Propiedad Intelectual SIECA-USAIO

que se realiza a travs de la Internet conlleva serios retos para la traves tutela de la propiedad intelectual a la vez que representa grandes oportunidades para una mayor divulgaci6n de la misma. divulgacin

provoc El sistema de nombres de dominio, por ejemplo, provoc6 alarma en la conlunidad de los signos distintivos y pnicticas prcticas informaticas tales como los hipervinculos, el uso de "tags" o informticas 0 palabras clave, el "framing" y otras, pueden consistir practicas de prcticas competencia desleal. Todo ello puede amenazar legitimos legtimos intereses comerciales y provocar distorsiones artificiales en el trfico de bienes y servicios y en la comunicacin pblica de trafico comunicaci6n publica obras. La OMPI ha llevado a cabo un importante y activo esfuerzo dedicado a promover un entendimiento mundial del tema y a consensuar, dentro de 10 posible, acciones a tomar. consensuaf, lo tornar. Otro tema que podria tomar espacio en una agenda podra nueva o ampliada dentro del contexto del Acuerdo sobre los 0 ADPIC, es la observancia de los derechos de propiedad intelectual. Este tema no ha sido referido alin de forma expresa, an sin embargo, resulta claro que algunos Miembros desearian desearan lograr un mayor nivel de armonizacin, en 10 posible y cuando armonizaci6n, lo cuanda fuere pertinente, de los temas referidos a las disposiciones procesales y su aplicacion, pues la existencia de sistemas aplicacin, judiciales distintos conlleva dificultad en consensuar interpretadanes respecto de los compromisos adquiridos en materia de ciones observancia dentro del Acuerdo sobre los ADPIC. (v.g. vease caso vase de los Estados Unidos de America contra Suecia). Undos Amrica Las disposiciones sobre "Observancia" (Parte III del Acuerdo sobre los ADPIC) son, sin duda, de las mas complejas ms dentro del cuerpo del Acuerdo. Como resultado de una negociacin ciaci6n en la que participaron representantes de raises con diverpases sos sistemas legales, muchas totalmente disimiles, ellenguaje de 50S dismiles, el lenguaje la Parte III llega, en algunas ocasiones, a ser ambiguo y a prestarse con facilidad, a diferentes interpretaciones en cuanto a su alcance. Por ello, es dable anlicipar que esa Parte III se consanticipar tituya en tierra fertil para posteriores discusiones y negociafrtil ciones. dones.

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71

El como se resolve ran temas pendie ntes que reqUicren de EI cmo rn reqUier mayor an<ilisis y discusi on frente al Acuerd o sobre los ADPlC no anlisi n tiene an respue sta definit iva. "Dada la crecien te natural eza hene alin interdi sciplin aria de las discusi ones, no hay simple mente una respue sta unidim ension aL."" Como \Vilder 10 ha indicad 0. aun lo persist en deficie ncias para asegur ar una comuniicacin ete(ti\- a comun caCion eiE'l:ti\entre todos los interes ados a ni\'eles naciona l e intemal(ionaL niveles intema :ionaL particu larmen te cuando se debe estar " ..consc iente de la~ necesid ades de los nue\"os ~. emerge ntes aetor'~ \. de .:;us interes es en cuanto a la protecc i6n que pro\'ea la propie dad in intelec tual... ". ~l La intenci 6n de asegur ar un sistem a uni\'er~1 en n materi a de propie dad intelec tual requier e una ,-en-ibiiidad \ ,-ensibilidad objetiv idad recipro ca entre todos los interes ados. Y "... cuand('1 recpro preocu pacion es tales como el que los conoci miento s tradkjt'lflale:-:. o materia l biologi co estan siendo apropi ados por t('rcer(l~ ~1Il biolgi estn compe nsaci6n , son expues tas por paises en desarro llo, nt'~otro~. nsacin pases Ia en la comun idad de la propie dad intelec tual, debem os (,'mar tl'mar esas preocu pacion es con serieda d. Estas preocu pacion es deben tomars e seriam ente no por el hecho de expres ar pre0CUpal:IL'ne~ pre0CUp a(IL'ne~ poltica politica s respect o de una amena za al sistema de patente~. ~lI1CI por el hecho de que tales preocu pacion es merece n una respues ta en su justa dimens ion (... ). Cuand o los nue\os o emerge nles in j. 0 ntes actores sostien aclores soslien en que la propie dad intelec tual \. los SIstema- de Ia sIstema licenci amient o v transfe rencia de tecnolo gia no estan ga estn funcion ando para ellos, no podemos respon der con un respues tit respues ta de cajon. Debem os compr ender sus preoc-upacion es ~. re~pond('f cajn. preocu paciones ('f de Wla manera clara y objeti\ a." -: W1a En mi opinion , se podra espera r un desarro llo integ-ral opinin podr integra del Acuerd o sobre los ADPIC y la consecUCl{m de 'u obl"ll\ o consecuCin obl"tl\ genera l, cuando todos sus ~-1iembros partici pen (('In respon sabilid ad, objetiv idad y respeto a las preocupaClone~ legtim legitim as de cada uno, procur ando un balanc eado enlend lmlenentend imiento entre los distinto s interes es de los 1\.1iembros v frente a la~ clispos iciones del Acuerd o.

--_ ._- -.._-".

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Propied ad Intelect ual Proyecto Propiedad Intelectual SIECA-USAID

Soluci6 El mecan ismo de Solucin de Controversias parece seguir anteced entes a la fecha- que seguin i siendo usado de -vistos los ahora. EI punto hasta ahara. El punta de lo manera intensiva, como 10 ha sido 0 ipar qu? n discusi 6n es por que? Las deficiencias o incumplimiento en la e a diversas razones pero, es entaci implementaci6n pueden debers lo no y aconsejable preguntarse si una de esas razones 10 es oportu el que alguna s disposiciones del Acuerd o sobre los ADPIC no estn estan respon diendo a las expectativas de desarrollo de ciertos travs podrn indole pases. Razones de esa ndole no padran resolverse a traves de paises. fallos favora bles de los panele s cuando se haya alegad o entaci incump limien to en la implementacion. De tal suerte, el Acuerd o mois sobre los ADPIC necesita ms que de un eficiente sistema de tadas comn de un sentimiento camtin entre todos soluci6n de controversias, soluci respon der sus Miembros, compre ndiend o de que el texto puede a las aspiraciones legitimas de todos, dentro de un balance razn objetivo en razon de los diferentes niveles de desarrollo y los

diverso s sistemas legales que existen. No dudo que la propie dad intelectual puede ser un instrum ento para el desarrollo, sin embargo, no es una funcion autom herramienta que se active y fundon e automa ticamente, requiere que el pais que desee aprove charla se compro meta a conocerla e vision integra t 0 incorporarla, baj o una visin integral. a sus esfuerz os de pases crecimiento y desarrollo. En el plano multilateral, los paises en ms mas activo y responsable con el desarro llo deben jugar un papel nteres objeto de enrique cer los debate s y asegur ar que sus intereses se podr se podra consolidar un sistema as reflejen en los acuerdos, solo asi cional balanc eado en materi a de propie dad intelectual. interna cmo Sobre la experiencia de como ha evoluc ionado el tema de prever la propie dad intelectual, podem os preyer mayore s esfuerzos zacion annonizacin universal. En los escenarios bilaterales, hacia su 0 discuti regionales y multila terales no hay espacio para diseuti r si debe o de jurdic no incorpo rarse dicho tema dentro del contexto juridico y Exc1uir Excluir el tratam iento de la pas determ desarro llo de un pais deterrninado. pas propie dad intelectual es hoy posible, si el pais estuviese aislado. Siendo asi, se reitera la respon sabilid ad de cada Estado por contar con recurso human o adecua damen te calificado e

Loa.,..... ..............

~''''''''''""_~c

Marco Antonio Palacios l6pez

__",,,.......... .....__
~

73

informado sobre esla disciplina juridica de especial rele\'anna en esta jurdica rele\'anCla el plano global, pues solo asi se podr;; determinar, para cada as podr caso, el como la propiedad intelectual puede responder cmo adecuadamente a los intereses nacionales y el como trasladar las cmo posiciones nacionales a los planos bilaterales, regionales \. planas multilaterales.

NOTAS
- - - - - .'----_.

El presente trabajo fue elaborado y publicado originalmente en EI pubheado idioma ingles bajo el titulo "TRIPS and Post TRIPS Scenarl(\ ingls ttulo Prospects", (transition period) Present Status, New Issues and Prospects". ocasin even to y presentado con ocasion del evento denominado "WIPO

Forum on Intellectual Property Policy and Strategy in the 21 st InteUectual 5trategy

Century" en Nueva Dehli, India en julio del ano 2000. A la ao espaol adicionales versin version en idioma espaii.ol se incorporaron datos adicionaJes a

octubre del aflo 2000. ao

2
Bergsten, Fred. Cita del prefacio que escribio al libra escribi libro "InteJlectual "Intellectual Property Rights in the Global Economy". escrito por Keith E. Maskus. Publicaci6n del "Institute for InternaPublicacin honal escribi tional Economics", 2000. Fred Bergsten escribi6 el prefacio en su calidad de Director del "Institute for InternatlOnal InternatIOnal Economics".

Keith E. Maskus. "Intellectual Property Rights in the Global

Economy. Publicaci6n del "lnstitute for International Publicacin "Institute Economics", 2(X)(}. Siglas en idioma ingls para el Acuerdo General sobre ingl~s Aranceles Aduaneros y Comercio (General Agreement on Trade and Tariffs), instrumento que antes de la creaci6n de la creacin

Organizacin Organizad6n Mundial del Comerdo, rigi6, desde 1948 a 1994 Comercio, rigi. 5
el comercio multilateral. Siglas en idioma espanol para Organizaci6n ~1undial del espaol Organizacin Comercio (WTG, siglas en ingles que corresponde a \Vorld (WTO, ingls Trade Organization), la cual naci6 a la \'ida juridica elIde naci jurdica enero de 1995 y se constituy6 en el ente intemacional regulador constituy internacional regu1ador del comercio multilateral. cre El Acuerdo por el que se cre6 la OMC fue suscrito en EI

Marrakech, Marruecos, el 15 de abril de 1994. Dicho Acuerdo

entr entr6 en vigencia elIde enero del ana 1995. ao

--_._------_

.. _.-

74

Propiedad Propledad Intelectu_.

Proyecto Propiedad Intelectual SIECAUSAID

7
8

Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Agreement. Vase artculo Il.2 Vease el articulo II.2 del Acuerdo que establece la OMe, en el OMC, eual se establece: "Los acuerdos y los instrumentos juridicos cual jurdicos conexos incluidos en los Anexos 1,2 Y 3 (denominados en adelante "Acuerdos Comerciales Multilaterales") forman parte integrante del presente Acuerdo y son vinculantes para todos sus Miembros." El 1 GATT es un acuerdo comercial multilateral con nfasis en el enfasis comercio de mercancias. Fue establecido en 1947, vigente mercancas.

desde 1948; su mayor exito 10 constituy6 el compromiso xito lo constituy

asumido por las "Partes Contratantes" (paises miembros) (pases rniembros) referente a la reduccion de los aranceles aplicables a la reduccin importacin importaci6n de mercandas y la definici6n de varias reglas mercancas definicin

mercancas. aplicables al comercio intemacional de mercancias. El texto del internacional GATT, induidas su reformas y todos los instrumentos juridicaincluidas jurdicamente vinculantes desarrollados a partir de su aplicaci6n, aplicacin, como se le denomina a partir de la vigencia de la OMC, as Ie MC, asi como todas las decisiones y resultados de las rondas de negociacin negociaci6n llevadas a cabo a su amparo, forman parte 10 integrante de las normas de la OMC. Me. Ronda es la expresin utilizada en el contexto del GATT para expresi6n designar un perodo de negociaciones multilaterales. Esa pedodo OMC misma expresi6n se mantiene en el contexto de la OMe expresin Parte Contratante es la expresi6n utilizada para referirse a un expresin pas pais miembro del GAlT, cuando la expresi6n se usa en plural y GATI, expresin maysculas mayusculas (PARTES CONTRATANTES), el texto dei GATT se est esta refiriendo a los paises miembros obrando colectivamente pases (vanse (veanse los articulos XXV y XXXll del texto dei GATT del'47. artculos Sobre Ia diferencia Sabre la diferenda entre las expresiones GATT dei '47 y GATT del '94, vease la nota numero 13). vase nmero Casado Cervino, Alberto y Begona Cerro Prada. "Origenes y Cervio, Begoa "Orgenes Alcances del Acuerdo TRIPs. Incidencia en el Derecho Espaol". Espanol". Temas de Derecho Industrial y de la Competencia. Volumen 1, "Propiedad Intelectual en el GATT". Ediciones I, 13 Ciudad Argentina. Buenos Aires 1997. Pp. 73 Y74. GATT del'47 en contraposici6n a la expresi6n GATT del '94. El contraposicin expresin GATT del '47 se entender como el conjunto de normas entendera. aplicables desde la suscripci6n del GATT hasta antes de suscripcin

11 n

12

L.- DeredIoe" ~ ..~ Lo.- DeredIoe . .

J'" .. .. cc_ _'........"... _'...._, , ,

......._

75

Marco Antonio Palacios l6pez

establecerse la Organizacin Mundial del Comercio. El GAIT Organizaci6n EI CATI

del '94 comprende: las disposiciones del GATT del'47 v una

serie de disposiciones adoptadas con ocasi6n de la condusi0n ocasin conclusi0n de la Ronda Uruguay. Para mayor detalle \'ease el Anexo 1 A \'ase A-

del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la ~anlZa 50

cin ci6n Mundial del Comercio, especificamente 10 referente al especficamente lo

14

15

16 17
18

19

"Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros v Comeron de ComerCIo 1994". Es oportuno recordar que, el10 de noviembre de 1987, se adnpto ellO adopt el informe del Grupo Especial que conocio del caso que la conoci Comunidad Europea promovi6 en contra de Japon por el uso promovi japn de expresiones e indicaciones en las etiquetas de bebidas alcohlicas que se producian y vendian en Japen y que, segun la producan vendan Japn segn h6licas CE, infringan el articulo IX, parrafo 6 del Acuerdo General. infringian artculo prrafo Vase Vease para referencia "GATT ndice Analitico: Guia de las Indice Analtico: Gua Normas y Usos del GATT', Pp. 320-324. PublicaCIn de la GATT", PublicaCIon Organizacin Organizaci6n Mundial del Comercio, 6 edici6n actuailzada, edicin actualizada, Ginebra 1995. Vea50 "GATT lndice Analitico: Guia de las "ormas \. Lsos del Vase Gua ",ormas GAlT", pgs. 642-643. PubHcaci6n de la Organizaci0n \tundial GATI", pags. Publicacin del Comeroo, 6 edici6n actualizada, Ginebra 199='. Comercio, edicin Esta Ronda se desarroll de 1973 a 1979. 50 desarrollo Gervais, Daniel. "The TRIPS Agreemelll. Draflmg HIS/Orv QlId alld A/lQlysis". Editorial Sweet & Maxwell. LOndres, 1998. P.8 AMlysis". Lndres, r.8 CROOME, John. "Reshaping the World Trading S\'Stem" Organization, r.1I8. TradUCCIn World Trade Organizalon, 1995. P.118. TraduCClon libre del autor del presente trabajo. aim Amnca Considrese que para el ao 1952, Estados L' nidos de Amenca Considerese representaba, por si solo, eI200'o del total de las exportaonnes par s el 200'0 exportaCIones mundiales; la Comunidad Europea en su conjunto, un 31)) y mundales; japn el 2%. Crudos Amrica JapOn eI2% Para 1970, en cambio, Estados Cnidos de America represent6 represent un 15% de las exportaciones totales en tanto que los paises de la Comunidad Europea alcanzaron el 37 o y Jap0n el pases 0 YJap0n 3%,. En 1980, la participaci6n de Estados Cnidos de Amenca participacin Amrica segula en descenso y akanz6 apenas el 12" del total mundtal segua alcanz mundial de las exportaciones mientras que los paises europeos manpases tenan tenian una participaci6n estable (36~!o). Sin embargo, Japen participacin japn cred6 sustancialmente y represent6 el 7%, del total mundial. creci represent (Datos obtenidos del Fondo Monetario Intemacional). Internacional).

76

Propiedad Propledad Intelectual Proyecto Propiedad Intelectual SIECA-USAID

20

Los cambios geopoliticos ocurridos durante los anos ochenta geopolticos aos volcaron a Estados Unidos de America a centrar su atenci6n en Amrica Stl atencin su expansi6n econ6mica al percatarse del espacio perdido. Para expansin econmica ese tiempo, sus competidores eran ya mas agresivos y mas ms ms competitivos. Durante la decada en cuesti6n, la balanza dcada cuestin, comercial de Estados Vnidos de America fue deficitaria en Unidos Amrica tanto que la de Alemania y 1a de Japon, p()r el contrario, la Japn, pr contra rio, registraron slIperavits en diversos aos del decenio. El nuevo afios escenario comercial no se definia mas por la influencia de una defina ms sola economla sino por el concurso de al menos tres grandes economa actores. Japon, los paises miembros de la Comunidad Japn, pases Econmica Econ6mica Europea y los Estados Unidos de America. Amrica.

21 22

Vease: MASKUS, Keith. OptlS Cit. P. 1 Vase: Opus BERCOVITZ, Alberto. "EI Derecho de Autor en el Acuerdo "El TRIPS". En "Propiedad lntelectual en el GATT", BERCOVITZ, TRlPS". Intelectual
Alberto; BERGEL, Salvador, et al. Ediciones Ciudad Argentina. Buenos Aires, Argentina, 1997. P.14

23

BHALA, Raj. "International Trade Law". Michie Law "Internationa! Publishers. Charlottesville, Virginia, USA, 1996. Pub!ishers.
Traducci6n libre. Traduccin

r. 979.

24

CROOME, John. OptlS Cit. P.B john. Opus P.13

25
26

Ibid. r.16
El tema qued6 incluido bajo la Literal UD" (Temas para terna qued "0" Negociacin), Negociaci6n), Parte 1 (Negociaciones de Comercio de Bienes) I de la Declaraci6n Ministerial de la Ronda Uruguay del GATT, Declaracin como: "Aspectos de la propiedad intelectual relacionados con el comercio, incluyendo el comercio de mercancias falsificadas". mercancas

27
28 29

CROOME, John. OptlS Cit. P.120 john. Opus

Ibid. P.120 n,id. P.120-121. Ibid. P.121

30 31

WILDER, Richard. "Global Harmonization of lntellectual Intellectual Property". Trabajo presentado en el foro "Law and Trade in the 21 st Century" en el Queen Mary and Westfield College, University of London, 1-3 Junia 2000. Pendiente de publicaci6n. Junio publicacin.

32
33

!bid Ibid Vase captulo Vease el capitulo 17 del Texto del NAFTA (puede consultarse en www.secofLgob.mx Nota del Editor: El sitin WEB de la www.seeofLgob.mx E1 sitio

L.lo.-

...

I.~

'1 .... ",.

CCOO_oi'..... ......... CCOO_oI'..... ' _

T7

Marco Antonio PalaCios l6pez lpez

Secretaria de Comercio y Fomento Industrial de Mxico -SEC Mexico

OFl- cambi a: www.economia.gob.mx, por haber cambiado el cambi6

nombre a Secretara de Economa. Secretaria Economia.

34 35

MASKUS, Keith. Opus Cil. Pg. 1 Ci/. Pag. I

Conforme el articulo 66, los paises menos desarrollados artculo pases
(1

menos adelantados, cuentan con un plazo de 10 aos para dar anos cumplimiento a los compromisos derivados del Acuerdo sobre los ADPIC los cuales se computan a partir dell de enem del del 1 eneT0

ao ano 1996.
36 Los pases desarrollados deban aplicarlo a Jirtir dell de enero paises debian ~rtir del 1 de 19%.

37

Vase Vease la comunicaci6n al Consejo General de la O\fC comunicacin (WT /GC/W /209), fechada Junio 17 del ano 1999 Por medio lechada ao
del documento WT /GC/W /209/Corr.l, de fecha 28 de iuho lecha julJo

del mismo ao, los pases identificados realizaron una comuniano, paises cacin cacion en la que informaban que la Republica Dominicana Repblica deba debia ser removida de la !ista de paises que lista pases
propuesta.
pre~entl'

la

38 39

El Consejo 10 integran los paises miembros de la O\IC 1", que EI lo O\IC, 10> estn estan en libertad de participar.seglin sus intereses. participar.segn interese-s. Este enuneiado esta ineorporado en el parrafo 11 de la enunciado est incorporado prrafo II Declaracin Declaraci6n Ministerial de la OMC de Singapur, la cual fue
adoptada el 13 de diciembre de 1996.

40

El parrafo 4, del articulo 23 establece que los paises mlembros EI prrafo artculo pai.ses miembros "...entablarn negociaciones sobre el establecimiento de un SIS"...entablaran SIStema multilateral de notificacin y registro de las mdicaclones notificacion geogrficas geograficas de vinos ...". MeXICO propuso la inclUSIn de la MXICO propusola inclusl()n expresin expresi6n "bebidas espirituosas", 10 eual fue apClyado p()r lo cual
otras delegaciones. El inters de !\1exic0 era asegurar cON-rtura EI interes !'.-1xic(l

travs proyectado denOmlnaCl0n a traves del proyeetado registro para la denommaCl0n de

origen Tequila (y el Mezcal). 41 Agenda incluida o tambien denominada. en idloma espaol. 0 tambin idioma espano!. como "agenda incorporada". La expresin en idioma inglb e5 expresi6n "buiit-inagenda". Se refiere a una serie de temas que dentro del texto del Aeuerdo por el que se estableci la O\fC y Acuerdo establecio
~us

instrumentos integrantes, mandan a los Miembms a su Te\'isi0n Miembros re\"isic'n continuada y, en easos especificos, a entablar consultas y casos especficos,

negociaciones en determinados tiempos.

42

Wi1der, Richard. Opus cit. Wilder,

78

Propied.d Intelectu.1
Proyecto Propiedad Intelectual SIECA-USAID Proyeeto

43

PETERSMANN, Ernst-Ulrich. "The GATT /WTO Dispute Settlement System", Kluwer Law International, Great Britain, P.135 1997. P.l35

44

Tngase Tengase presente que los reportes de los paneles y del6rgano pneles del rgano de apelaci6n no son vinculantes para posteriores paneles. En el apelacin pneles. mecanismo de soluci6n de controversias de la aMC no hay solucin OMC obligacin obligaci6n de basar nuevas decisiones sabre fallos (reportes) sobre precedentes.

45 46 47

As Asi se establece en el articulo 7 del Acuerdo sobre los AD PIC, artculo ADPIC, que contiene los objetivos de dicho instrumento. Una descripci6n de este y otros casos en el contexto de 1a aMe descripcin la OMC pueden ser encontradas en el sitio www.wto.int La fecha de aphcaci6n general del Acuerdo sabre los AD PIC aplicacin sobre ADPIC fue el 1 de enero de 1996, segun se desprende de la intersegn pretacin pretaci6n del numeral 1 del articulo 65 que indica que, salvo artculo disposiciones especificas ahi indicadas, " ... ningun Miembro especficas ah ningn estar estara obligado a aplicar las disposiciones del presente Acuerdo antes del transcurso de un periodo general de un ana perodo ao cantado desde fa fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre contado la sabre la OMC." (resaltado es propio) El Acuerdo sobre la OMC entr" MC." entr en vigencia el 1 de enero de 1995.

48

Gervais. Daniel. "The TRIPS Agreement after Seattle: Agreem,nt

49

50
51

52 53 54 55 56

Implementation and Dispute Settlement ISSllCS". Documento Issues". a presentado durante hi 122 reunion anualde ]a International hl reunin Internatianal Trademark Associatio~en Denver, Colorado. Abril 29 - Mayo 3 del 2001. En este apartado se hace referencia al desarrollo de temas de ]a referenda denominada "agenda incluida" y a otros temas que, en el desenvalvimiento de las "negociaciones" han surgido. desenvolvimiento WILDER, Richard. Opus Cit !bid. Ibid. Vase Vease documento IP /C/M/23 "Minutes of Meefillg" COlllll for Meetillg" COlillCil TRIPS, sesion celebrada los dias 21y 22 de abril de 1999. sesin das
Vase tambin Vease tambien el documento WT /GC/W /302,Communication from Kenya on behalf of the African Group. WT /GC/W /147 WT /GC/W /193, Communication from the EUrOpeall Ellropeal1 Communities, Parrafo 2. Prrafo Los reclamos por no violaci6n permiten a un pais activar el violacin pas

Los ~ de ~ I_teleca-. , '- R81ecto.es l.teIec. . . ' -

eo-rc.... l;;.I._ _..... l; .. ~

79

Marco Anlonio Palacios l6pez Antonio

mecanismo de soluci6n de diferencias de la solucin

O~IC:5-i

estima estlma que

sus derechos estan siendo menoscabados. aun cuando no hay estn an una violaci6n expresa a ninglin acuerdo de la O\fC o parte .::lei violacin 0 .::Iel mismo. 57 58 Documento IP IC /W 1124, COllllcil for TRIP5. /124, TRIPS.
".\"t~n- \ 'jt'"l}af;('1:

Complaillts mld the TRIPS and lhe

Agntmmt." Agn't'mmt."
fo-;lr! fo-;lr!;

Vase, Vease, entre otros, \VT/GC/W/282, COmmllTlIC,l!/MI \VT/GC/W282, COmmllTlIC,1!/l11

VC1Iezuela; WTIGC/1V/302 Communication /1'0111 CommwIication from

KCIl.V11 {'"III KCIl,V/1 {'"In

1",!Ll1 i ly1Ll1

(lf" (If"

59

the African Grol/p. Los paises de la ASEA~ han exp~ado una Group. pases mayor necesidad de anlisis y una moratoria para ~u anal isis aplicacin. aplicacion. Conclusin Conclusion del Canada en su documento 'NOll-\'lli.l!:(lll. Canad
Null~ficatioll or

lmpairment under the Agramt'llt Impairment Ilnda Agrammt

011

TraJf

Rd,l~d Rd,l~d

Aspects of lnteI1eclual Pl'opel'ty Rights (TRIP5,. Documento Intellectual Property (TRIPS,".

60

identificada coma Ir /C/W 1127. identificado como IP /127. Documento IP/C/~/23, COllllcil for TR1P5. "'_\fllllltt":' ,'IP/C/~/23. COllncil fol' TRIPS, c'Meeting", session celebrada los dias 21 y 22 de abril de 19'N das WILDER, Richard. OpllS Cit. Opus \,\'T Documento \'\'T /GC/W /147. Para consultarlo, \.Slte~e www.wto.int (bid. Parrafa 16. Ibid. Prrafo
Para mayor informacion sabre este instrumentn visitese informacin sobre visites' www.biodiv.org
(bid. Parrafa 14. Ibid. Prrafo

61 62
63

64

65
66

Vase artculo Vease el articulo 15 de la Convencion sobre Convencin

Biodi\'e~ldad

67 68
69

WT /GC/W /147. Parrafa 15. Prrafo WILDER, Richard. OpllS Cit. OpltS
~ota

del Editor: La Asamblea General de la O\fPI. en su

~b

vigsima vigesima sexta sesi6n lIe\-ada a cabo en Ginebra, SUlza del sesin SUiza

de septiembre al 3 de octubre del ano 2000, estableclL) un ao estableClo Comit Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual. Co mite Recursos Geneticas, Conocimientos Tradicionales y foIcJoT'_ s.e Genticos, FolcloTe_ prev preve que el Comite lJe\'ani a cabo su prirnera reunu'ln entre 10':.'Comit lJe\'ara primera rneses anD meses de abril y mayo del ao 2001. Para seguimlent(1 S0bre la seguimiento evolucin evoluci6n de este tema visitise el www.ompi.int terna \"istise
70

[bid.
(bid. Ibid. bid. Ibid.

71 72

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81

LAS INVENCIONES Y y SUS IMPUCACIONES PARA LAS ECONOMlAs EN DESARROLLO ECONOMAS

JORGE AMIGO CASfA NEDA CASfANE.DA

EL DERECHO SOBRE

EI aldor ha impartido las oitedras de microeconoml y problenUls eco"imllc~ El autor microeco nomw eco"nll .fe de Mxico en la Universidad AlIiihuac y en la de Las Amricas. Ha OCill'Xldt1 Mexico Allhua /a America diversos cargos en el Sector Pblico. ActJUllmentt es Director Gt'nera! Nib/ico. 11.'1 Instituto Mexicano de 1Jz Propiedad 11Idustn'al. lnstituto Merican 1Jl 11ldustn'

I. Inlroducci6n Introduccin

a presen le colaboracion tiene como prop6s ito ofrecer una te acin props visin vision resumi da del sistema de patentes y de su creciente influen cia en la econom ia, especia lmenle de los paises en a, lmente desarrollo. Para aclarar esle papel, hare referencia a alguno s este har antecedentes. El anaJisis del desarrollo economico surge a principios anlisis econm del siglo XX, como lema de reflexion en el pensam ienlo economJtema reflexi iento econmIco, para inlenta r explicar su natural eza y las razones de su expreintenta sin sion en los paises: regiones amplia menle prospe ras por un lado ,. pases: mente prspe \. margin adas de esle proceso por otm. Si vemos hacia el pasado este otro. del capital ismo como sistem a de organi zacion economICa. zacin econm lCa. podem os afirma r que desde la publicacion de la obra c1asica de cin clsica Adam Smith, Natura leza y origen de la riqueza de las naciones, en el ano de 1776, el lema del desarro llo economico estaba ao tema econm implci implicito en sus reflexiones. Durant e los ultimos tres siglos, ltimos diversa s escuelas intenta ron explicar la natural eza del crecimiento economico, a partir de teonas economicas que daran enfasis a econm teoras econm darn nfasis diferentes factores y cirrunstancias. Entre las mas irnportantes circuns ms import

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Int.leet Propied ad Inl.lect u

Proyecto Propiedad Intelectual SIECA-USAID

econm escuelas de pensam iento economico, destacan: el mercantilismo, el liberalismo ionismo y elliber alismo comercial. Estas la fisiocracia, el protecc poltica escuela s conver tidas en politicas de Estado buscar on el equilibrio in entre la proteccion local y el libre comercio sin restricciones y lo sern seran la constan te a 10 largo de estos siglos y el eje alreded or del teoricas cual eua! se desarrollaron las principales corrientes tericas que to nonnar on en su momen ta las estrategias de los nacientes Estados
nacionales.

Al mismo tiempo que en Europa se concep tualiza ban cin teorfas de la protecci6n del comercio internacional para teoras intereses coloniales, al interior de los mismo s se salvag uardar sus in jurdica tambi confor maba tarnbien un tipo de institucion juridica para la in proteccion de ciertos produc tos y bienes relacionados con el creaci artstic intelecto y la creacion arHstlea y literaria. Privile gios reales y derech os privad os ms gobern Durant e siglos, gobem antes y monarc as de las mas geogr cultura variada s cultma s y latitud es geograficas, establecieron monop olios para ciertos produc tos que consid eraban de su exclusivo usufru cto (seda en China, especias en la India, metales preciosos Americ en Amrica). Posteriormente, estos derechos exclusivos fueron otorg otorga ndose a ciertos gremios de artesanos, como fue el caso de regin vino los gremio s productores de vina de la region francesa de de San Luis, expedi do a finales SAISSON, que median te el Edicto usa a del siglo XIII prohib ia a otros produc tores el uso de la palabra de AUXERRES.' regin SAISSON en los toneles de vino de la region in En 1592, Galileo Galilei solicita proteccion para usar en a para elevar agua y regar tierras, mquin forma exclusiva una maquin Ie la misma le habia ocasionado gran trabajo y grande s porque comlin gastos como para que fuera hecha "propi edad comn de todos" .' cin En Inglaterra, en 1623, una corporacion de cuchilleros encargade marcas e indicaciones de la dos de superv isar el empleo regin region de HALL AMSH IRE y alrede dores, vigilab a que regin solame solarnente los produc tores de cuchillos de esa region usaran

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dicha denom inacion para identificarlos.' En ese mismo ao. en inacin aii.o. Inglate rra, los gremio s de los panos presion aron a la aute>ndad paos real para edtar la introducci6n de una maquina que faCilitaba su ccin mquin elaboraci6n_ cin_ La lucha entre las fuerzas que presen'aban los inter('~s de la tradici6n y las que empujaban 105 del cambic' 5e fue tradici cambit"" 5E' agudiz ando. As. se sentenciaba a la harca a in\-entores que As. horca in\-enta amena zaban las formas tradicionales de haeer ~- de pensar. hacer prevale cientes durante siglos. Pero 70 aii.os despue s. esa mE.ma aos mE.rna autorid ad prohib ia la exporta ci6n de telares para deiend er asi ,u cin 'u naciente industria, la que finalrnente acabaria par imponerq> finalme acabar por imponerq- a d los talleres artesan ales.' en ao despu s, en 1624, en Inglate rra. ano despw, rnglate se estable ce el Estatut o de Monop olios que habria de re,trmg lr habra los pri\-ilegios al primer y \-erdadero in\'ento. Estos pri\-ilegios pri\'ile invento reales se fueron confor mando en una institu ci6n iuridlCd cin jurdICa asimila ble al derech o de la propie dad comn . con la protecCion comtin lon que comenz aron a otorgar alguno s estados europeo.;, dentro de sus fronteras nacionales. En ella contribu\'o rnarcadamente ]a ello uv marcad la Revolu ci6n Industr iaL cin

Resulta l6gico que sea precisa mente en Inglate rra. en la lgico segund a mitad del siglo XVUI, en donde se encuen tra por primer a vez la palabra "paten te" en documentos que aludcn a docum ento' aluden determ inados derech os otorgad os por el Estado.
Casi cien aos despue s, en el ailo de 1883. se lle\-ara a IDOS despu ao s-e lle\-ar cabo una conven cion rnundial que analizara. los mecani smos de cin mundi analizar proteccion para las invenc iones a traves de esta nue\-a in5titucll-)n in travs in5tituCln jurdic juridica que se conocera como Propiedad Industrial. De e:-.ta r e:-.t.1 reunin surgir Conven io reunion surgira el Converuo de Paris_ Pars_ Por 10 que respect a a nuestr o pas, el primer lo pais, ordena miento juridic o en materi a de Prople dad Indust nal jurdic Propie relacionado can las invenc iones fue el Decreta de las C0rte:-. con Decreto Espao Espano las, expedi do el 2 de octubre de 1820. Doce ail", ma, a"s rna, tarde, el 7 de mayo de 1832, aparece la primer a ley me,ica na en mexica la materia , conoci da como le,' sobre el Derech o de Propie dad de le\' los Invento res o Perfecc ionado res de algn ramo de la mdustn a. 0 algtin

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Propied ad Intelect ual

Intelectua Proyecto Propiedad lntelectual SIECA-US AID

factore dcada lo A 10 largo de las decada s del siglo XIX, varios factares habrian de termin in determinar la evoluc i6n de la Ley mexicana. En trminos dan genera les, las reformas parciales respondian a deficiencias poltica 0 admini strativa s de la Ley existente o a politicas prevalecientes dad Industr ial extranjera, mientras que las respect o a la Propie leyes fundam entalm ente nuevas de 1890 y 1903 fueron produc to ms de cambio s mas profun dos en la estruct ura de la econom ia relacin comerc mexicana, en particular por la creciente relaci6n cornercial con
buseD i6n lo pases. otros paises. En 10 esencial, la legislac in mexica na busc atraer cin, gas tecnologias nuevas del extranjero y estimular su explotaci6n,

cin difusi difusi6 n y asimilaci6n durant e casi todo el siglo XIX. Por otra parte, hasta 1890 la Ley no preveia mecani smos eficaces de defens a contra infractores, y no es sino a partir de la Ley de 1903 que se describ en los proced imiento s pertine ntes con gran detalle, Cdigo cndos modifi candos e inclusive el C6digo Penal Federa l relativo a la 6n dad Industr ial.' En 1903, con la Adhesi n al Conven io de Propie de Patente s y Marcas. A partir Olicina Pars, Mxico establece la Oficina Paris, Mexico ordena 1942 los ardena miento s relativos a marcas y patente s aparec en de lo en un mismo precep to legal como actualm ente 10 contem pla la Ley de la Propie dad Industr ial.'
cin la Interp retaci ones acerca de 1a protec ci6n de las invenc iones

Durant e este largo period o surgier on interpr etacion es jurdica acerca del papel del invento r y la natural eza juridica de su etacon creaci creaci6n intelectual. Dentro de estas interpretaciones destaca n las asimila comlin dad comn : en ella se asimlla la siguientes: a, derech o de propie comn in invenc i6n al derech o de la propie dad comlin; b, derech o intelec te6rica sta terica para ubicar a las invenc iones tual: surge como propue comn en un campo diferente al de los derech os de la propie dad comlin; i6n c. derechos inmateriales: supone que la proteccin de las invenah d, de ahi que sea la convebenfic ciones resulta benefic a para la socieda teriacin Ja la base de la justificaci6n de este Derecho. Un te6riniencia social in acin aci6n de una instituci6n escribi co de esta escuela, escribi6: "La justific creaci jurdic juridic a no puede depend er de la forma de su creaci6n. Depen de sociales que ponen en juego accin sobre todo de la acci6n de las fuerzas constit que luego conslit uyen el derecho. Era socialmente conlos actos epoca veniente, en la poca actual, que los derechos del artista, los dere-

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chos del inventor o los derechos del titular de una marca o de un 0 0 nombre, fueran sancionados y respetados. Y por eso reeien hace recin tan pocos aftos, vemos que se ha manifestado moti\"ando leglslaaos, motivando legIslaclones especia1es ciones d. contrato social: las ideas e in\"entos son patrimonio de la colectividad y deben por tanto cumplir una funIa cumphr cin cion social. El inventor sera de algtin modo el usufructuario y la EI ser algn Ia sociedad el titular del derecho, ya que es la fuente de inspiracion inspiracin del inventor. La exclusividad se otorgara a cambio de que el otorgar conocimiento se divulgue. (La patente como "contrato" entre el inventor y la sociedad no se basara, desde luego, en un formalisIa basar, Iuego, mo contractual, sino en un acto administrati\"o por medio del administrativo cual el Estado otorga un reconocimiento especifico); e. ortodoxa: especfico); la patente es un acto administrativo constituti\"o del derecho. en Ia constitutivo el que el particular solicita al Estado el reconocimiento del mismo. De acuerdo con 10 anterior, en la actualidad la proteccion lo Ia proteccin de las invenciones se sustenta en alguna de estas caracteristicas. caractersticas. Tan es asi, que la definicion y el concepto modemo de su protecas, definicin moderno cin cion abreva de ellas y las considera como bienes de naturaleza material e inmaterial, sui-generis.
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11. Las patentes de invend6n y su marco jurdico internacional. II. invencin juridico intemacional.

Las patentes se definen como un derecho que otorga el Estado a personas fisicas o morales, para producir o utilizar en fsicas 0 0 forma exclusiva y durante un plazo fijo, o a travs de un tercero 0 traves bajo licencia un producto o proceso q"o ha\"a sido desarrollado ql'o hava 0 por dicha persona. Las patentes son la figura juridica mas ms importante para proteger tecnolog;a. Son tecnologia prolegida protegida legalmente. Iegalmente.

EI El primer instrumenlo de proteccion a ni\'el instrumento proteccin ni"el internacional fue el Convenio de Paris, que surge con el obje!i\'o Pars, obje!i"o de ofrecer proteccion a los inventores, con independencia de su proteccin nacionalidad. Es resultado de la Convencion que se celebro en la Convencin celebr ciudad de Paris en el ao de 1883 y conjuntamente con el Pars afto Convenio de Bema para la Proteccion de Obras Artsticas y Berna Proteccin Dbras Artisticas Literarias, firmado tres aftos despues, establecen la creacion de aos despus, creacin una secretaria, llamada Oficinas Internacionales Reunidas para la

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Propledad Intelectual Proplecllad Int_&ectua. Proyecto Propiedad lntelectual SIECA-USAIO Intelectual

Proteccin Protecci6n de la Propiedad Intelectual (BIRPI). Los Estados parte de cada convenio fonnaban una Uni6n. En 1967 se realiza una Unin. Conferencia Diplomatica en la ciudad de Estocolmo, con el Diplomtica propsito prop6sito de realizar una refonna estructural y administrativa de las Uniones y revisar algunas de las disposiciones sustantivas de
los Convenios. De 10 anterior, surge un nuevo tratado en virtud lo

del cual se establece la Organizaci6n Mundial de la Propiedad Organizacin Intelectual (OMPI). Son Miembros de OMPI los paises que se pases adhirieron a la Convenci6n por la que esta se establece y pueden Convencin sta
serlo tambien los paises miembros de los Convenios de Paris y de tambin pases Pars

Berna, Bema, y a su vez los paises que son parte del sistema de las pases Naciones Unidas. Actualmente, la OMPI euenta con 171 Estados cuenta Miembro. En 1974 se convirti6 en un organismo especializado, convirti por medio de un acuerdo bilateral con las Naciones Unidas. La OMPI administra 21 tratados internacionales; 15 sobre Propiedad Industrial y 6 sobre derechos de autor. Estos tratados pueden clasificarse en tres lipos: a. Tratados que tipos:
establecen proteccion, es decir, normas intemacionales. Estos se proteccin, nOTmas internacionales.

refieren a aquellos tratados que son la fuente juridica acordada jurdica

entre paises a nivel intemacional. Destacan, en materia de pases internacional.

proteccin protecci6n de invenciones, el Convenio de Paris para la Pars Proteccin Protecci6n de la Propiedad Industrial, al que Mexico se adhiri6 Mxico adhiri en el ano de 1903 y el Tratado de Washington sobre la Propiedad ao Intelectual respecto de los Circuitos Integrados (mismo que aunque Mexico no ha suscrito, su legislaci6n ya incorpora la Mxico legislacin proteccin protecci6n de esta figura juridica, a partir de 1998); b. Tratados jurdica, que facilitan la protecci6n intemacional, al sirnplificar el tramite proteccin internacional, simplificar trmite y reducir el costo para obtener protecci6n en varios paises. proteccin pases. Destacan, en materia de invenciones: el Tratado de Cooperaci6n Cooperacin en materia de Patentes PCT, al que Mexico se adhiri6 en 1995, el Mxico adhiri Tratado de Budapest sobre el Reconocirniento Internacional del Reconocimiento Depsito Dep6sito de Microorganismos a los Fines del procedimiento en procedimento Materia de Patentes (que tampoco ha suscrito Mexico pero que Mxico en la practica aplica al reconocer a las autoridades prctica internacionales intemacionales de dep6sito que se enlistan en el Tratado, a depsito partir del 30 de mayo de 1997, fecha en que se public6 en el public Diario Oficial de la Federaci6n la lista de inslituciones reconociFederacin instituciones

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Jorge Amigo Castaneda Castal'\eda

das por el IMPI para el deposito de material biologicol: x' el depsito biolgico): Arreglo de La Haya Relativo al Deposito Internacional de los Depsito Dibujos y Modelos Industriales, que Mexico no ha f1rmado; e Mxico firmado; c Tratados que establecen sistemas de clasificacion intemacional. clasificacin internacional. que en materia de invenciones, sobresalen: el Arreglo de Estrasburgo Relatix'o a la Clasificacion Internacional de Patentes Clasificacin y el Arreglo de Locarno que establece la ClasificaClon ClasificacIn Internacional para los Dibujos v Modelos Industriales. Ambos documentos no han sido tampoco suscritos por Mexico, pero el Mxico, IMPI los utiliza en sus procedimientos administrati\os intemo5 a administrati\'os internos fin de facilitar la clasificacion, clasificacin, El sistema de palenles en el Convenio de Paris EI sislema patentes Pars Se puede decir que el sistema de patentes que establece el Convenio de Paris prev el reconocimiento de un priJegio Pars pren~ pri\OiJegio invencin divulgada, temporal a cambio de que la invencion sea di\'ulgada, como parte parle del procedimiento para ex'aluar la nox'edad, Esto significa el derec.ho al usa exclusivo para usar y explotar con fines comerderecho uso ciales una invencion protegida, De igual manera, establece la invencin independencia de las patentes, aspecto conocido como principio de territorialidad, que significa que ningUn pais esta obhgado a ningn pas est oblIgado conceder una patente solo porque otro pais la ha~'a otorgado, slo pas siendo decision soberana del Estado en cuestion concederla o decisin cuestin 0 negarla; establece ademas, el principio de trato nacionaL es decir. adems, discriminacin lo prctica la no diseriminacion para los extranjeros, 10 que en la peachca significa que ningtin pais Miembro del Conwnio exiglra a los ningn pas exigIr solicitantes extranjeros tramites adicionales que no exija a sus trmites propios nacionales; senala la obligacion de que los in,'entores seala obligacin inwntores sean mencionados como tales en los documentos de patente ~ .. ~'. finalmente, finalmenle, la conveniencia de que cada pais establezca una ofipas cma especializada competente en la materia.' cina materia"
Estas disposiciones y prineipios definen a la patente principios como un privilegio temporal que el Estado otorga a personas fsicas 0 fisicas o morales, independientemente de su nacionalidad. para que usen a exploten en forma exclusiva una in\'encin, o autorio in\'enci6n, 0 uso licencia. prctica internacional cen a terceros su usa bajo liceneia. La practica intemacional

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Propiedad Inteleetual Intelectual Proyecto Propiedad Intelectual SIECA-USAID SIECA-USAIO

seala que las patentes tienen en general un periodo de seftala perodo proteccin protecci6n de hasta 20 aos, no pudiendo renovarse W1a vez anos, concluido este plaza. plazo.

El Sistema de Patentes PCT

Como consecuencia del creciente intercambio comercial entre los pases y de los flujos de inversion, la OMPI diseno un paises inversin, dise procedinliento que facilita la protecci6n de las patentes en procedinento proteccin muchos paises a la vez, a partir de la presentacion de una sola pases presentacin solicitud con efectos en varios paises (al mes de febrero de 2000 son 106 los paises Miembro de este Tratado), permitiendo pases Membro ampliar en la practica los plazos para solicitar lma patente. Cabe prctica plazas tma sealar, que no se trata de una patente internacional que otorga seftalar, una entidad 5upranacional, ya que contravendria precisamente supranacional, contravendra el principio de independencia de patentes que senala el principia seala Convenio de Paris, sino de una solicitud intemacional (conocida Pars, internacional como solicitud PCT), que las oficinas nacionales tramitan en la olicinas Hamada llamada "Fase Internacional del PCT", ante la olicina del PCT de oficina la OMP!, en Ginebra, Suiza, para que esta gestione ante las OMPI, sta olicinas de patentes reconocidas (Espana, Austria, Australia, (Espaa, oficinas China, Japan, Suecia, Estados Unidos, Rusia y Europa), el Japn, Undos, Informe de Busqueda Internacional y / 0 el Examen Preliminar Bsqueda y/o Internacional (ante las oficinas mencionadas, con excepcion de la excepcin espaola). espanola). Una vez obtenido cualesquiera de los dos documentos: el Informe de Busqueda o el Examen Preliminar, el Bsqueda 0 procedimiento PCT senala la necesidad de que el solicitante seala presente esa misma solicitud (que en los hechos equivale a una ratificacion), ante la autoridad en la materia del pais en el que se ratificacin), pas desea obtener la patente (en el caso de Mexico es el 1MPI). Si 10 Mxico IMPI). 5i lo hace basado en el Informe de Busqueda, debe hacerlo en el mes Bsqueda, 20, a partir de la fecha legal de presentacin de la solicitud en el presentacion pas pais de origen (que se conoce como Capitulo 1), y si 10 hace Captulo I), lo basado en ambos documentos, debe hacerlo en el mes 30 (lo que (10 se conoce como Capitulo 11). La ratilicaci6n que se hace de la Captulo II). ratificacin solicitud ante la oficina del pas en cuestion se conoce como "Fase olicina pais cuestin nacional del PCT"."

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El sistema PCT se ha convertido en muy pocos anos, en EI aos, parte esencial del sistema de patentes en el mundo. !\ueslro pais no ha sido la excepcin, pues actualmente de cada 10 soliCItudes Ia excepci6n, que se presentan en ellMPl, 7 utilizan esta ,la. presenlan eIIMPI, \"a.
III. El Sistema Nacional de Patentes EI
La diversificaci6n de las relaciones econ6micas intemadiversificacin econmicas internacionales, derivadas de la constituci6n de zonas de libre comerno Ia constitucin comeOClo y de procesos de integraci6n economica, conllevan volumenes de integracin econmica, volmenes trabajo crecientes y demandan capacidad de respuesta expedIta expecttta de las oficinas de Propiedad Industrial en todo el mundo, haciendo necesarios el establecirniento de nuevos mecanismos de establecimiento cooperacin cooperaci6n internacional, de W1 gran esfuerzo de armonizaci6n armonizacin de las diversas legislaciones pre\'a1ecientes para hacer ms Iegisiaciones pre,'a1ecientes mas eficientes sus funciones, de una mayor necesidad de promO\'er el promO"er comereio desarrollo de la industria y el comercio entre regiones distantes y por ende, de W1 profundo y constante proceso de fe\'isic'n \' actualizacion legislativa a la luz de las nuevas cireunstancias. actualizacin Iegislativa Ia Iuz circunstancias.

Estos cambios de caracter legislativo estan encaminados carcter estn a adoptar disposiciones por 10 general mas c1aras sabre los lo ms claras sobre alcances a1cances de los derechos conferidos, asi como otorgar protecCIn protecClon ms mas amplia a sus titulares. Esto permite una mejor interpretacion interpretacin de las disposiciones en 10 que se refere a la observancia de esos lo Ia derechos y una simplificacion de procedimientos para la simplificacin Ia obtencin de proteccin a nivel nacional y en otros paises. tC'do obtencion proteccion olTos pases. ello inspirado en un marco de armonizaci6n intemacional en la armonizacin internacional materia,
En Mexico, el sistema de patentes esta basado en los Mxico, est siguientes Artculos de su Constitucion Poltica: 28 Parrafo 0: 7J Articulos Constitucin Politica: Prrafo Fraccin XXIXF y 89 Fraccion XV, que establecen que no Fraccion Fraccin constituyen monopolios "los privilegios que por determinado tiempo se conceden.,. para el uso exclusivo de sus inventos.. , a inventores y perfeccionadores de a1guna mejora....., con leves alguna leyes

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Propledad Intelectu.1 Propiedad

Proyecto Propiedad lntelectual SIECA-USAID Intelectual

tendientes a "difundir Y aplicar los conocimientos cientificos y tecnolgicos tecno16gicos que requiere el desarrollo nacionaL", concediendo nacional...", "privilegios exclusivos por tiempo limitado, con arreglo a la ley exc1usivos respectiva, a los d-escubridores, inventores o perfeccionadores de 0 algn ramo deJa industria...". algilll Marco legal En el ano de 1991, Mexico llev6 a cabo un profundo proao Mxico llev ceso de reforrna al marco juridico de la Propiedad Industrial, al reforma publicarse el 28 de junio de ese ao la Ley de Fomento y mo Protecci6n de la Propiedad Industrial (LFPPI). Esta ley propici6 Proteccin propici un ambiente de confianza y certidumbre para la inversion, indeinversin, pendientemente de su origen y nacionalidad, anticip<indose a las anticipndose nuevas tendencias internacionales que se venian perfilando en foros multilaterales. La autoridad administrativa para su aplicacin caci6n dependia de la Direcci6n General de Desarrollo Direccin Tecnolgico Tecno16gico (DGDT) de la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI). Con esta Ley se posibilita la protecci6n de patentes en proteccin prcticamente practicamente todas las areas del conocimiento, independientereas mente de los campos tecnol6gicos al que pertenezcan, tecnolgicos especialmente en aquellos expuestos a cambios acelerados, como es el caso de la biotecnologia, medicamentos, bebidas y biotecnologa, alimentos para consumo humano y animaL fertilizantes y los plaguicidas, entre otros. Esta Ley, ampli6 tambien los periodos de protecci6n para ampli tambin perodos proteccin las patentes de 14 a 20 aos a partir de la fecha legal de la mos presentaci6n de la solicitud y de las marcas de 5 a 10 aos; se presentacin mos; protegi6 la informaci6n tecnica de naturaleza confidencial a protegi informacin tcnica traves de los secretos industriales; se introdujeron por primera travs vez dos figuras juridicas novedosas: el modelo de utilidad y la jurdicas marca tridimensional. Por otra parte, se inc1uyeron disposiciones incluyeron expresas que desregularon la transferencia de tecnologia, al dejar tecnologa, en manos de los parliculares la negociaci6n y contrataci6n de particulares negociacin contratacin

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sta, esta, sin la intervenci6n gubemamentaL intervencin gubernamentaL Establece ademas la creaci6n del IMPI como un organisadems creacin mo especializado de consuIta, dependiente de la SECOR, transconsulta, firindole firiendole las funciones y el personal de la hasta entonces Direccin Direcci6n General de Desarrollo Tecnol6gico. Tecnolgico. Con el prop6sito de mejorar y actualizar el marco propsito juridico ofrecido por la Ley de 1991, el 2 de agosto de 1994 se public public6 en el Diario Oficial de la Federaci6n (ooF, 6rgano oficial Federacin (DOF, rgano de divulgaci6n del gobiemo mexicano), el "Decreto por el que se divulgacin gobierno reforman, adicionan y derogan di\'ersas disposiciones de la Le\ de 1991", misma que cambia su nombre por el de Le\ de la Propiedad Industrial (LPI). Entre los principales objetivos de estas reformas objeti\os destacan los siguientes: a. Perfeccionar el sistema de Propiedad Industrial mediante la simplificaci6n administrati\a que facilite la simplificacin administrativa tramitacin tramitaci6n y el otorgamiento de derechos; Otorgar mayor protecci6n mediante disposiciones que proteccin b. permitan a la autoridad emilir 6rdenes dirigidas al presunto emitir rdenes infractor de un dereeho, para impedir que cause daos al titular derecho, daftos del mismo o exigir una adecuada reparaci6n de dichos daftos, 0 reparacin daos, ruando se produzcan;
c. Establecer un sistema mas eficiente para sancionar la ms violacin violaci6n de los dereehos de Propiedad Industrial; derechos

Armonizar la Ley con las disposiciones de los tratados d. Mxico; internacionales intemacionales en la materia, firmados por Mexico; \ e. Fortalecer la infraestructura institucional necesaria para la administraci6n de los dereehos de Propiedad Industrial, administracin derechos otorgando al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (lMPI), (IMPI), las facultades de autoridad adntinistrali\a en la materia. administrativa

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Propiedad Intelactual Intelectual

Proyecto Proyeeto Propiedad Intelectual SIECA-USAID

Posteriormente, en noviembre de 1994 se public6 el public Reglamento de la Ley de la Prapiedad IndustriaL mediante el Propiedad cual se abraga el Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas abroga vigente desde 1988 y se establecen c1aramente los requisitos y claramente procedimientos que deberan observarse para la presentaci6n de debern presentacin solicitudes o promociones ante el IMPI. 0 IMP!. El marco legal de la Propiedad Industrial de Mxico EI Prapiedad Mexico cuenta tarnbien can otras disposiciones complementarias que tambin con norman las funciones, atribuciones y competencia adrninistrativa administrativa del Instituto, con el prap6sito de hacer mas precisa y eficaz la propsito ms proteccin protecci6n de la Propiedad Intelectual. Destacan, entre otras, las siguientes: Ley Aduanera de diciembre de 1995, Ley de Variedades Vegetales de octubre de 1996 y Ley Federal de Derechos de Autor de diciembre de 1996. La Ley Aduanera establece clisposiciones a traves de las travs cuales cua1es se 1es concede al IMPI y a 1a Procuraduria General de la les la Procuradura Repblica, la Republica, 1a facultad de solicitar a 1a Secretara de Hacienda y la Secretar!a Crdito Pblico, impedir en 1a frontera 1a introduccin y por Credito Publico, la la introducci6n tanto la comercializaci6n en todo el pais, de mercancias ilicitas comercializacin pas, mercancas ilcitas desde el punto de vista de 1a Propedad Industrial, provenientes e1 la Propiedad del extranjero. extranjera. Por su parte, la Ley Federal de Variedades Vegeta1es, Vegetales, cuya aplicaci6n e interpretaci6n esta a cargo de la Secretaria de aplicacin interpretacin est Secretara Agricultura, Ganaderia y Desarrollo Rural (SAGAR), constituye Ganadera un marco legal importante que facilita el acceso de nuestro mercado a los avances tecno16gicos en la producci6n y tecnolgicos produccin propagacn propagaci6n de semillas y variedades vegetales, impu1sando la impulsando capacidad exportadora del sector agricola y promoviendo 1a agrcola la investigacin investigaci6n y el desarrollo tecno16gico nacional, mediante la tecnolgico proteccin protecci6n de los derechos de quienes obtengan y produzcan semillas y otro material vegetativo en el pais. pas. En 10 que respecta a 1a protecci6n de los derechos de lo la proteccin autor, la Ley en 1a materia contemp1a disposiciones importantes la contempla para combatir 1a pirateria y la competencia desleal, entre la que la piratera

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destaca deslaca la facullad que olorga al IMPI - a partir de marzo de faculta otorga 1997-, para vigilar y sancion ar aquellas conduc las violalonas de tas violato algn derech o de aulor o de derechos conexos, que impliq uen algtin autor 0 alguna uinfracci6n en materia de comercio". Asi. los cin As. proced imienlo s que lIeva a cabo ellMPI para evilar y reprim ir los imiento lleva evitar actos aclos que violan derechos de Propie dad Industrial, se aplican en forma extensiva a aquellos aclos que afeclan tambien derechos actos afectan tambi patrim oniales de los aUlores. autores
En diciernbre de 1997, se public6 en el DOF la reforma ,diciem public

adicin adici6n a la Ley de la Propie dad Industrial, reforzandose el reforz Artcul Articulo 213 y adicion andose los Articulos 178 bis al 178 bis 9. ndose Artcul aJ que incorpo ran la protecci6n a los Esquemas de Trazado de in Circuitos Inlegra dos. Integra En el mes de diciembre de 1996, fue publica do en el DOF el Decreto por el que se adiciona al COdigo Penal el Tilulo Cdigo Titulo denom inado: DE LOS DELITOS EN MATERIA DE DERECHOS DE AUTOR, en los que se lipifican una serie de conduc tas ,- se tipifica establecen sanciones que van desde seis meses a seis ailos de aos prisin prisi6n y de trescienlos a Ires mil dias de salario minimo como tos tres das a multa, mulla, depend iendo dellipo de delito. Las sanciones pecuni arias del tipo previst as en el presen le Titulo, se aplican sin perjuiclO de la te Ttulo, perjuicI Ia reparac i6n del dailo, cuyo monlo no podra ser menor al 40 0 0 del in dao, monto podr precio de venta al publico de cada produc to o de la prestaci6n de predo pblico 0 in servicios que impliq uen la violaci6n a alguno de los derechos n lulelad os por la Ley Federal del Derecho de Autor_ tutelad Adicio nalmen te, en mayo de 1999 se aumen lan las tan sanciones pecuni arias y de privaci6n de la libertad v se eslablece n estable que la piraler ia sera consid erada como un delito graw. con 10 pirater ser lo que el presun to infractor no podra ejercer el derech o de exhibir podr fianza para obtene r la libertad (Art. 134 del COdigo Federal de (Ar!. Cdigo Proced imiento s Penales). Asimis mo, en 1999 se mooifi caron los siguien les tes ordena mienlo s: Acuerd o por el que se delega facultades en el miento Director de Protecci6n a la Propie dad Industr ial del IMP!, para in Ia IMPI,

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Int.lect ual Propled Propied ad Intelectu._ Proyecto Propiedad Intelectual SIECA*USAID

conoce canacer de las infracciones administrativas en materia de comercio confor me a la Ley Federal del Derecho de Autor (marzo ); Reglam ento Interno del IMPI (14 de diciem bre); Acuerd o que delega faculta des a los Directores Genera les Adjunt os, Coordi nador, Directores Divisionales, Titulares de las Oficinas Regionales, Subdirectores Divisionales, Coordi nadore s Depart amenta les y otros subalternos del IMPI (15 de diciembre) Orgni y Estatut o Organi co del IMPI (27 de diciembre). Actualmente, se revisi encuen tra en proces o de revisi6 n la Ley de la Propie dad Industr ial a fin de actualizar alguna s disposiciones relacionadas con can los procedimientos administrativos en materia contenciosa, in acin como la conciliaci6n y la infracci6n de oficio. zacin Esta permanente actualizaci6n del marco legal en pais, ha contrib uido a fortalecer la confianza y certidu mnuestro bre entre inversionistas nacionales y extranjeros, dinamizando el

econm desarro llo econ6mico. a IV. Las Patent es y la Econom ia sealad Alguno s histori adores han sefialado que solo cuando surgi surgi6 un sistema de mercad o organiz ado en torno al princip io tambi de la propie dad privad a capitalista, fue posible crear tambie n nte la capacidad sistem in una institucion capaz de encauzar sistematicame llevarla innova dora de la socieda d y llevarIa a aborda r el inventi va e razn, Por esta raz6n, alguno s cin. proble ma de facilitar la producci6n. sealad histori adores han sefialado que"el clima reinante entre los siglos XVIII Y XIX foment6 de una manera nueva y extraordinariaga desarrollo de la tecnologia industr ial (pues) ... no mente eficaz el slo s6lo sucedi 6 que el molino de vapor trajo el capital ismo tambi industr ial, sino tambie n que el nuevo inventor-fabricante trajo el razn, por 10 molino de vapor".lO Es par esta raz6n, que podem os afirmar que cuando dacin y consolidaci6n del sistema capitalista euando la es con 1a llegada s cin ci6n aparece en sl misma in la actividad de la invencion y la innova rlstica, ad social. Y es precisamente esta caracterstica, tma como lIDa activid nos permite comprender sefialam como sealamos anteriormente, la que nace "a raz cmo c6mo es que el derech o de Propie dad Intelectual nace"a raiz de in". i6n". que resulta ba socialmente conveniente su protecc

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relacin E:~.tad(l" Esta nueva relaci6n social entre el inventor \. el Estado" \que se va imponiendo en el lTanscurso de 105 slglos, pemeand0 transcurso sIglos, al conjunto sodal, es 10 que explica por que la tecnolflgia avanza social, lo en detenninadas areas en funci6n de las recompensas. aliClentl'~ reas funcin e incentivos que ofrezca la sociedad_ En este sentidn. el nlmbt' nlmbf' sociedad. del avance tecnol6gico es, en parte, resultado de la politIca sl't.."lai tecnolgico poltIca sl't.'-lai De esta manera, el nivel general de tecnologia puede s.egulr una tecnologa senda secuencial determinada, pero sus areas de aplicacil)1l ferie-reas reile-jan, ciertamente, las influencias sociales porque certamente, ... el ,l\"ance cl\"ance tecnolgico tecnol6gico debe ser coherente con la tecnologia Clrcundante , tecnologa CIrcundante \ con. _. las instituciones econ6micas__ .,,;: econmicas... ,,;: Estmulo Estimulo para las inversiones y la transferencia de tecnologa tecnologia Las modernas tecnologias de comunicacion. que en 1i.'S rnodemas tecnologas comunicacin. Il'S hechos acortan las distancias y amplian en forma e'ponenclal Ii.'~ amplan Il'~ mercados, tambien nos perrniten compartir y disfrutar la~ I.-,br<b tambin permiten i.-'br<b del intelecto que se crean en todos los paises y en la.:' m,is pases miis diversas culturas, ampliando asi las posibilidades de nue-str(' as nu~tr(' goce esttico y el acceso al conocimiento cientifico y tecnOlt.1~ICi.' tecnol~lcl' estetico mundial. Sin embargo, estas creaciones deben ser adecuadamente protegidas por los Estados para propiciar su ~alh) desarrollo en beneficio de sus creadores, etando su US(' nl' e\-itando ni.' autorizado.

Las leyes de la Propiedad Industrial buscan Pr0n1\'\ er la Propedad Industral pWn1'" or competencia licita entre las empresas, a tra\'es de la mn('\"aCl('Il lcita travs concesin patenh'~ tecnolgica tecnol6gica y mercantil (mediante la concesion de patentl.'~ ~" registros de marcaL otorgando exclush'idad para la e"plotac!('l!1 marca). exclusi\'idad e'plotac!('l!1 industrial y comercial de detenninados prod.ucto~. pr(\(e5('~ {"\ sen'icios, durante cierto tiempo y bajo determmada .. sen-icios, determinada condiciones. Las leyes de competencia econ6mica, por su rarte. econmica, parte. tienen tambien como proposito, mantener una sana comretenclcl tambin propsito, competenclcl entre los diferentes oferentes que concurren a un mercadl' mercadi.' espedfico, evitando la distorsi6n de precios v el contrc!\ dt:'! distorsin control dt:'1 especfico, mercado de un solo oferente dominante.
Se ha llegado a pensar que 105 derechos de Pwpledad

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Propiedad Inte.actual Intelectual Proyecto Propiedad Intelectual SIECA-USAID SIECA-U5AID

Industrial fomentan estructuras de caracter monop6lico carcter rnonoplic indeseables para el consumidor, al tratarse de derechos exclusivos que reconoce el Estado. Nada mas equivocado. Si se ms analiza con detenimiento, se observa que la Propiedad Intelectual - de la cual la Propiedad Industrial es una parte -, Inteleclual protege la invenci6n o la expresi6n artstica concreta, especfica, invencin 0 expresin artistica especifica, pero no el mercado de ese producto. La Propiedad Industrial otorga, por ejemplo, el derecho de excluir a otros de la par posibilidad de explotar comercialmente el producto o el proceso 0 protegido, sin el consentimiento del titular del derecho; el monopolio excluye, en los hechos, a otros competidores del acceso a determinados mercados.

En el caso de la Propiedad Industrial, el producto del 0 innovaci6n, intelecto materializado en un invento o en una innovacin, puede fracasar economicamente o ser superado tecnicamente por econmicamente 0 tcnicamente otros productos, mientras que el poder monoplico de una monop6lico empresa en particular limita, en la pnktica, a otros competidores ernpresa prctica, del acceso a ese mercado. Tanto las leyes antimonopolio como las de Propiedad Industrial buscan promover la competencia, pero la primera evitando la presencia preponderante de un solo oferente en el mercado y la segunda a travs de la innovacin traves innovaci6n tecno16gica y mercantil, basada en el reconocirniento legal para tecnolgica reconocimiento que el titular de un derecho 10 explote en forma exclusiva lo durante cierto tiempo y bajo ciertas condiciones. Es decir, la movacin sta iImovaci6n al servicio de la sociedad y esta en reconocimiento a su creador. Debido a que en general las grandes empresas, en su gran mayoria transnacionales, son las que mas innovaciones mayora ms realizan a nivel mundial y, por tanto, las que utilizan en mucho mayor medida el sistema de patentes, se supuso que para contrarrestar su excesiva influencia 10 mas adecuado sera lo ms seria mantener la ausencia de slidas legislaciones en materia de s6lidas Propiedad Ind ustrial.
En muchos paises -incluido Mxico-- durante aos se pases Mexico-anos comparti comparli6 la idea de que, por una parte, la Propiedad Industrial

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protega protegia monopolios y, por otra, que el conocimiento tecnologico tecnolgico al a) ser una especie de "patrimonio de la humanidad", no tenia tena porqu porque ser exclusivo de nadie. Por 10 tanto, nuestros paises lo definieron una estrategia de desarrollo tecnologico basada en tecnolgico una protecci6n debil y laxa en la ausencia de leyes modernas en proteccin dbil modemas materia de patentes, con la idea de que el conocimlento conocimIento tecnolgico tecnologico mundial, al ser patrimonio de la humanidad, no aI tena tenia por que tener un costo. Esta politica, con el paso de los aos, qu arlOS, result contraproducente pues desalento el desarrollo de la tecresulto desalent nologia en muchos pases e inhibi la investigaci6n cientifica en nologa paises inhibi6 investigacin cientfica campos del conocimiento de gran dinamismo. conocimento La experiencia observada en Mexico durante el periodo Mxico conocido como de "sustitucion de importaciones", mostr por "sustitucin mosua ejemplo, que la tecnologia desarrollada por las empresas tecnologa mexicanas durante aproximadamente el periodo de 1950 a 1970 perodo -especialmente en la industria metalmec<i.nica y de bienes de metalmecnica capital-, reflejaba sintomas claros de agotamiento, pues el impulso de las inversiones privadas asociadas al crecimiento del sector nacional industrial y agricola comenz6 a declinar, siendo agrcola comenz sustituido con la inversion publica financiada con crecientes inversin pblica emprestitos internacionales, Esta combinacin de circunstancias combinacion emprstitos intemacionales, fren freno los procesos de transferencia de tecnologia asociados a las inversiones provenientes del exterior, Par otra parte, durante lO5proveruentes Por aos ochenta el sistema de protecci6n de las in\'enciones e mnomas proteccin innocomenza vaciones a nivel mundial comenz a ser motivo de creciente di~ motive cusin, cusion, tanto por el papel que el rnismo tenia en las decislOnes de mismo tena deciSIOnes inversion directa provenientes del exterior, como par la aparicion inversin por aparicin y agudizacion del fenomeno de la pirateria a ni\'el mundial.' agudizacin fenmeno piratera
Estas nuevas circunstancias, aunadas a la {alta de falta claridad sabre los objetivos de las leyes antimonopolio \. de sobre Propiedad Industrial, asi como la carencia de un marco le!,al as le(al adecuado de proteccion para las invenciones, 10 suficientemente proteccin lo modemo y eficaz para la defensa de estos derechos, desalentaron moderno el desarrollo nacional de tecnologias novedosas, aumentando nadonal tecnologas no\'edosas, con ello la brecha tecnologica de nuestros paises. Lo anterior tecnolgica pases. esfuerzo oblig obligo a la sociedad mexicana a realizar un profundo esluerzo de

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Propl._d Inteleetu_. Intelectu_1

Proyecto Propiedad Intelectual SIECA-USAID Inteleclual

reflexin reflexion colectiva, que se inicio desde mediados de los anos inici aos ochenta y especialmente a partir de 1991, con las reformas a las leyes de competencia economica y de Propiedad Industrial, al econmica quedar claro para sus distintos sectores que las leyes de Propiedad Industrial no pueden sustituir a las leyes antimonopolio, ni estas a aquellas, pues no obstante que ambas stas tienen como proposito similar propiciar una sana competencia propsito econmica, economica, su naturaleza es distinta.

1 no diferenciar la naturaleza de estos dos tipos de El regulaciones, fue uno mas de los factores que condujeron a ms muchos estudiosos a conclusiones erroneas sobre las causas del errneas atraso alraso y la dependencia tecnologica. Ademas, propicio que los tecnolgica. Adems, propici gobiernos gobiemos establecieran politicas regulatorias rigidas y poco polticas propicias para un buen desarrollo economico, no muy adecuadas econmico, ala coyuntura economica intemacional que se estaba gestando. a la econmica internacional 1 males tar personal que puedo compartir con algunos El malestar sectores academicos e industriales de mi pais, respecto de la acadmicos pas, dependencia tecnologica, me obliga a insistir en la necesidad de tecnolgica, realizar mayores esfuerzos para difundir el conocimiento de la tecnologia y su uso licito, como requisito para alentar la inventiva nacional. Para ello, es necesario que concienticemos a nuestros diferentes sedores sobre la importancia que para la seelores consecucin consecuci6n de este objetivo tiene el que nuestros paises cuenten pases con un sistema de Propiedad Industrial modemo, que sea parte moderno, de una mas amplia, integral y eficiente eslrategia competitiva de ms estrategia nuestras empresas. Para ello, es necesario que los institutos de investigacin investigacion y las universidades coadyuven en el disefto de esta diseo poltica politica para el desarrollo economico, como ha sucedido en los econmico, pases paises industrializados. V. Las patentes como herramienla para el desarrollo economico herramienta econmico
Nuestras sociedades viven un cambio acelerado, particularmente particularmenle en las dos ultimas decadas, a partir de la ltimas dcadas, aparicin aparicion de nuevas areas del conocimiento y de las lecnologias reas tecnologas

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vienen presen tando tienen una influen cia directa y deci:~I\.'l. en deci~I\.' las formas de organiz aci6n econom ica de 105 palse~ y la, acin econm los palse~ empres as. Somas testigo s de la aparici 6n de conoci miento 5 \Somos n conocimientostecnolo gias que estan cambia ndo las tradicionale:::. f{"'lrma:-. de gas estn <"'lrma:-. genera ci6n y expresi 6n de la riqueza . De la econom ia ba~ada en cin n a el control colonia l de territor ios y la producclL1D de metaie:-. produc cin precios os, pasamo s a la econom ia de las chimenea:::. ~. 10:' blene.'a 105 blene... manufa cturado s en serie; de esta a la econom ia fmanci era y dt' la sta a Hnanci dt:' inform acion y de aqui transita mos a la llamad a econom la del acin aqu Hamad conocir niento. conoci miento . En esta nue\"a econom ia basada en el conoci mlent(' a conocim lent(, tecnol tecnol6 gico, la Propie dad Indust rial tiene una creClentt? import ancia como consec uencia de di\'erso s factoIT's. entre 10.'irnport factores. lo... que destaca n: a. la globali zaci6n, que expresa la interde penden zacin, econm cia econom ica, comercial. financi era y tecnol6gica; b. 1(,... tratadt':-. comerc iat tecnol 1(,.'- tratadt',:-' de libre comerc io, que inclu!"en capitlllo~ dt' Prople dad captll Propie lntelec tual; c. las nue\"as areas del conocim iento. como la biph,.'cIntelec reas Ia nologa nologia , las varieda des \egetal es. 105 nue\-os materiale::-, la::' te(\"egetal la::, nologa nologia s de comun icacion y reprodu cci6n digital y lo~ es.quema:, icacin ccin e5quemil~ de trazado de circuito s integra dos; d. el \'alor moneta rio de I{,::eI j(,::activos intangi bles (penetr acion del mercad o. bh~;:("~iJ\'~!" i0racin bh~;T~iJ\ '~!' (0rtalezas admini strath" as, derech os de autor, patente~ ~"marca:'!. ~ strath'a s, autof, ~. marca:, l. e. la compe tencia desleaL que lesiona la competenCIa e("Clnn e" Ia enCla e("Clnl"nlh:a a travs de la reprod uccion y venta no autoriz ada p(lr ~u titular, traVf~s uccin por de tecnolo gas y signos distinti\"05" E5ta~ circuns .tancia' tlent?n gias distinti\"05. cin.- uns.tan cia' . una import ancia crucial para el desarro llo econom ico de h"':, r<11econm h")~ ses y para la estrate gia compet iti\"a de las empres as. DiH.'rSt'.'La Di\"t"'rs~'... hechos 10 demue stran. lo El princip al factor, es que la protecCl6n de la PropIe dad EI PWF'le Intelec tual es un prerreq uisito para la in\ersi on. Existe e\"ldenCI'l in\"ersin. e\"ldencl<l de que las decisio nes de Inversi on depend en cada \"ez ma~ de la n vez m~ Ia existen cia de un marco legal que proteja la Propie dad IntelechlaL

de inform acion que ha propici ado el desarro llo de 1.1 infoml.-iticJ acin la infornl. y las comuni cacione s" Estos cambio s y 1.1 \"elexidad con la que la ~'

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En un estudio realiza do por la Univer sidad de Pensylvania a mu1tinaciona1es ejecutivos de 100 empresas multinacionales entrevistadas en 6 (qumic sectores industr iales (quimica, equipo de transpo rte, equipo e14S% senal6 elctric electrico, alimentos, metales y maquin aria), e148% seal "que la in existen cia de una protecc i6n adecua da para la Propie dad Industr ial era algo que se tomaba en cuenta para realizar ms inversi ones". Por tipo de industr ia, el mas bajo porcentaje se ci6n; ubic6 ubic en 20% para ventas y distribucin; manufacturas con 48% gacin investigaci6n y desarrollo. n SO%, ms y el mas alto 80%, para
re1aci6 tambi Parece ser tambien que existe una relacin causal de tipo pasestads estadistico entre las patente s concedidas y el PIB de alguno s paisia lo la corre1aci6n es. Si 1a correlacin es 10 suficientemente positiva, parecera ser. paci6n preocupacin y pais, mas que entre ms riqueza genere un pas, mayor a la Propie dad Industr ial y entre mayor prein protecc i6n otorga in in ocupac i6n y protecci6n otorga a la Propie dad Industr ial, mayor
14 sera riqueza ser capaz de generar.

cualqu~er pais ahi De ah se sigue que cua1qu~er pas que desea inversiones ga, y tecnologia, necesita un sistema de Propie dad Industr ial que ofrezca confianza y certidumbre al inversionista.

poltic La Propie dad Indust rial en la politic a de desarro llo sealad Como hemos senalad o con anterio ridad, la Propie dad Industr ial es un derecho exclusivo que concede el Estado por un 0 tiempo determ inado a individ uos, empres as o instituciones que 0 realizan innovaciones e invenc iones o que adoptan indicaciones 0 uir sus produc tos o servicios de otros de comerciales para disting
su misma especie.
sena1ad la Ya hemos sealado 1a necesidad de no confundir su politica econ6m la 1a de otros instrumentos de poltica econmica. La naturaleza con natura1eza can econm llo cultural, econ6mico Propie dad Intelec tual propic ia el desarro pas, y social de un pais, pues represe nta un import ante apoyo a la la modem izaci6n ci6n tecnica artfstic la creatividad artstica, 1a innovacin tcnica 'y 1a modernizacin pnictic comercial. Asimismo, fomenta las sanas prcticas de comercio, en cornerc la medida en que reconoce un privilegio temporal, otorga do bajo

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estrictos eriterios y condiciones, a los ereadores intelectuales en criterio creado mbito artstic los ambitos arUsheo y literario en el de la industria y el o eornere can comercio, con el propsito de que puedan obtener un beneticio propos benefic econm econ6mico, en retribucion a su esfuerzo. La Propie dad Industn al cin Industr ial otorga eI derech o de excluir a otros, por eJemplo, de la el ejempl posibil idad de explota r comercialmente un produc to, un proceso un aparato protegido, sin el eansentimiento del titular; o usar o consen 0 una marea registrada, aplicada a la misma c1ase de productos o marca clase 0 servicios sin la autarizaei6n correspondiente. Tiene tambien, autorizacin tambi entre otros aspectos, el prop6sito de evitar la competencia props desleal. Las leyes de competencia economica, por su parte, regueconm Ian lan las prcticas comerciales para evitar el control absoluto de un practie eomerc mercad o especfico, Tienen como propsito inhibir las prcticds a especifiea, TIenen propos practic as desleales de comercio. La politica econom ica prevaleciente en ~exico hasta poltica econm ~xico mediad os de la decada de los ailos ochent a, compa rtia una \'is,,;n dcada aos extrem adame nte cauta respec to del papel de la ,"\'ers,,;n mwrs, extranjera. Existia un marco normativo y una vision de las Exista visin relaciones comerciales al interior y hacia el exterior del rais. que pas. presup onian que el desarrollo econom ico naeianal se daria onan econm naciona dara estable ciendo ciertas Iimitaciones a la inversion extranjera, limitac n creando un marco juridieo en materia de Propiedad lndustn al jurdic desrne didam ente "proteccionista". En esta vision. se "proteccionista". visin. confun dieron los prop6s itos que persigu e una polihca props polhca antimo nopoli o con los objeti\'os de una politica de Prople dad objetiv poltica PropIe Indust rial. salida y acorde con las nue\'as circuns tancias slida internacionale intema cionale s, Esta vision suponia que impidi endo la proteccion en visin supon in alguno s campo s de la tecnolo gia (indust ria farmac eutica. ga utica. agroquimicas, biotecnologia), se e\'itaba una mayor dependenCIa micos, ologa) evitaba enCla y se foment aba la in\'eshg aci6n mexicana en dichos campos. inveshg acin Tambi Tambien se pensab a que limitan do los plazos de \'igencia de las Iimitan patente s, la tecnologia pasaria mas rapido aillam ado "domm io ga pasara ms rpido al llamad o pblico publico ", para ser asimil ada}' adapta da mas facilmente, sin asimila da }' ms fcilme ningiln costo por concep to de regalias. ningn regalas

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Desafo rtunad amente , la realida d nos mostra ba que la tecnol brecha tecnol6gica se amplia ba y la tecnologia nacional tampoc o se desarrollaba de acuerdo con las necesidades. De no haberse sealad \levado llevado a cabo las reformas legales que he senalad o ya en el Mxico inciso 2.2, Mexico se hubiera marginado de las transformaciones econm econ6m icas que se estaban presen tando en el mundo , en metien n externa particu lar de los flujos de inversi 6n extema , compro melien do su
econm futuro econ6mico.

zacin vena Como sabem os, el proces o de globali zaci6n venia ficaci genera ndo una crecien te intensi ficacio n de las relacio nes carcte intema cionale econm icas econ6rnicas y comerciales internacionales de cankte r bilateral y multila teral, no exentas de controversia. Destaca, por ejemplo, entre otras, la Ronda Urugu ay del Acuerd o Genera l sobre (GATI Aranceles Aduan eros y Comercio (GATT), que en 1986 introdu ce ocasin por primer a ocasi6n el tema de los derechos de Propie dad ms Intelec tual en la agenda de las negociaciones multilaterales mas acin trece materia s de negociaci6n import antes del mundo . Una de las de la Ronda fue la de los"Aspectos de los Derechos de Propie dad comercio, Intelectual relacionados con el comerd a, incluido el comercio de merca ndas mercancas falsificadas", conocido como Acuerdo sobre los ADPIC. El tema involuc raba concepciones diferentes que afectaEI pases, poltica interna diseo ban el disefto de politicas intema s de los raises, y en consecuena. el de la soberania. Los cia tocaba n temas muy sensibles como in \lados paises desarro llados asegur aban que la falta de una protecci6n existencia de barrera s al adecua da a estos derechos significaba la dan comercio (que pretendian esgrimir como de naturaleza no in ara lo arancelaria), 10 que significaria la exposic i6n a represalias comerciales. eracin La consideraci6n de la Propie dad Intelec tual como un fenme slo econm hecho economico, y no solo exclusivamente un fenomeno de ms n jurdica naturaleza juridica, cuya violaci6n se asemeja mas a una variante al, plante as prctic de la practica comercial, plante6 asi la necesid ad de que los n de represi 6n para defend er la Propie dad Intelectual, mecan ismos fueran plante ados fuera de los esquem as tradici onales de

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jurisdiccin (Convenio de Paris y Convenio de Bema), yele,ados jurisdicci6n Pars Berna), a un panel del GAIT, donde una discusi6n sobre perdidas de GATI, discusin prdidas ventas de exportaci6n y regaHas tendria un mejor tratamiento. 1' exportacin regalas tendra

El que un tema que hasta entonces se lTataba \' era trataba objeto de discusi6n en estos dos foros, se discutiera ahora en un discusin foro multilateral eminentemente comerciaI. moslTaba el gran comercial. mostraba papel que estaban asumiendo en los intercambios comerciales intemacionales los activos intangibles relacionados con los internacionales derechos de Propiedad Intelectual. No es casual que los temas ms discutidos fueran: a. los niveles mnimos de proteccin: b. mas minimos protecci6n: las medidas para hacer efectivo el cumplimiento de las normas (el llamado (eillamado Enforcement, o defensa efectiva frente a la competen0 rente cia desleal); y c. el sistema de soluci6n de conlToversias. Cabe solucin controversias. sealar, que un factor que facilit6 las negociaciones fueron las senalar, facilit polticas propias politicas de liberalizacin de la economia de los paises en Iiberalizaci6n econornia desarrollo, las cuales favorecieron su avance; tambien influyeron tambin positivamente los acuerdos regionales entre paises para establepases cer reglas claras en materia de Propiedad Intelectual.
En este arnplio contexto, Mexico suscribe el Tratado de amplio Mxico

Libre Comercio con Estados Unidos y Canada, Yigente a partir Canad, vigente del ano de 1994, mismo que conliene un capitulo sobre ao rnismo contiene captulo Propiedad Intelectual que engloba una gran ,ariedad de materias: derechos de autor, software y base de datos; senales seales codificadas portadoras de programas lTansmitidos "ia satelite, transmitidos ,'ia satlite, marcas, patentes, variedades vegetales, secretos industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, disenos diseos industriales e indicaciones geogrficas. El n..c. desde luego geograficas. oblg al oblig6 a realizar cambios aI marco juridico de la Propiedad Intelectual de Mexico, mismos que fueron senalados lineas Mxico, sealados arriba, pero no omito destacar que una gran parte de los aspectos que considera el n..C ya los incluia nueslra Ley desde el ano de inclua nuestra ao 1991. En concordancia con este lTatado, Mexico ha venido tratado, Mxico suscribiendo nuevos lratados de libre comercio con los siguientes tratados pases: paises: Bolivia (1995), Costa Rica (1995); Colombia v Venezuela Unin (1995); Nicaragua (1998); Chile (1999); Uni6n Europea (2000): e Israel (2000); El Salvador, Guatemala y Honduras (2000).

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VI. Conclusiones

El mundo actual es el de la globalizaei6n, de la eircuEI globalizacin, circulacin de informacin, conocimientos, bienes y valores de una laci6n informacion, nacin a otra con cada vez menor nmero de restricciones de nurnero nacien eankter fiscal, arancelario o de otro tipo, en el que la Propiedad carcter 0 Industrial es un elemento esencial para el crecimiento y la prosperidad, al estar las economias basadas cada vez mas en el economas ms conocimiento cientfico y tecno16gico como forma de creacin de cientifico tecnolgico creaci6n valor y de fortalecimiento competitivo. En esta nueva economia, economa, la Propiedad Industrial juega un papel importante. La Propiedad Industrial propicia el desarrollo cultural, econmico y social de un pais, pues representa un importante econ6mico pas, apoyo a la creatividad, la innovaci6n tecnica y la modemizaci6n innovacin tcnica modernizacin comercial. Asimismo, fomenta las sanas pnicticas de comercio, en prcticas la medida en que reconoce un privilegio temporal, otorgado bajo estrictos criterios y condiciones, a los creadores intelectuales con el prop6sito de que puedan obtener un beneficia econ6mico, en propsito beneficio econmico, retribucion a Sil esfuerzo. Por esta razn, es claro que la retribucin su raz6n, Propiedad Industrial otorga un privilegio temporal al titular de una patente, a cambio de que divulgue la informacion tecnologiinformacin tecnolgica y no puede ser renovada Sil vigencia una vez que ha vencido su el plazo legal, preeisamente para evitar la creaci6n de monopoprecisamente creacin
lios.

El proceso de globalizaci6n venia generando una globalizacin vena creciente intensificaci6n de las relaciones econ6micas y intensificacin econmicas comerciales intemacionales de caracter bilateral y multilateral, internacionales carcter no exentas de controversia. La Ronda Uruguay del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), introduce en 1986 por primera ocasion el tema de los derechos de ocasin Propiedad Intelectual en la agenda de las negociaciones multilaterales mas importantes del mundo. Una de las trece ms materias de negociacion de la Ronda fue la de los"Aspectos de negociacin los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio, incluido el comercio de mercancias falsificadas", mercancas conocido como Acuerdo sobre los ADPIC.

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El que un tema que hasta entonces se tTataba y era EI trataba objeto de discusion en el marco del Convenio de Paris o de Bema. discusin Pars 0 Berna. se discutiera en un foro multilateral eminentemente comerciaI. comercial. mostraba el gran papel que estaban asumiendo en los intercambios comerciales intemacionales los activos intangibles internacionales relacionados con los derechos de Propiedad intelectuaL Los IntelectuaL temas mas discutidos fueron: a. los niveles minimos de ms mnimos proteccin; proteccion; b. las medidas para hacer efectivo el eumplimiento de cumplimiento las normas (eillamado Enforcement. o defensa efectiva frente a la (el llamado 0 competencia desleal); y c. el sistema de solucion de contTo\ersias. solucin contro\ersias. En el mundo globalizado, la proteccion de la Propiedad proteccin Intelectual es un prerrequisito para la inversion. CualqUler pais inversin. CualqUIer pas que desea inversiones y tecnologia, necesita un sistema de tecnologa, Propiedad Industrial que ofrezca confianza y cerhdumbre al aI inversionista. En "I, las patentes inciden de diversas formas y en l, diferentes aspectos en el desarrollo econornico de las naciones. econmico Por un lado, pueden reflejar la capacidad creadora e inno\'adora desde el punto de vista tecnologico de una sociedad, v por olro vsta tecnolgico otro servir de estimulo y crecimiento para una economia. estmulo economa.
En este mundo caracterizado por la existencia de

grandes flujos de comercio, de inversion y de tTansferencia de inversin transferencia tecnologa, stos llevan implcitas tecnologia, "stos lIevan implicitas tecnologias protegidas legalmente, es decir, patentes asociadas a ellos. En los flujos comerciales, los bienes intercambiados son productos que en una gran mayoria involucran palentes y otras formas de Propiedad mayora patentes otTas Industrial. Por 10 que respecta a la inversion no financiera 0 de lo inversin o cartera que realizan empresas de un pais en olro. si bien pueden pas otro. considerarse en un principia de naturaleza estrictamente principio monetaria, manetaria, estas inversianes pueden con\'ertirse en flujos inversiones efectivos de productos, equipos, instalaciones y. en general, de tecnologas protegdas temologias protegidas por patentes y otTas formas de Propiedad otras Industrial. Por esta razon, las patentes se han vuelto un factor razn, referencial relevante para las tTansacciones comerciales, de tal transacciones manera que el tTatarniento y la proteccion que se les otorgue en tratamiento proteccin cada pais resulta deterrninante para los flujos de inversion. En el pas determinante inversin. mundo globalizado de hoy, la proteccion de las patentes es proteccin

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Propiedad Inte.ectual Intelectual Proyecto Propiedad Inteleclual SIECA-USAID Intelectual

consustancial con el desarrollo econ6mico. econmico.

La experiencia nos dice que la innovacin tecnolgica innovaci6n tecno16gica puede mejorar el desempeno del trabajo, del capital y el desempeo aprovechamiento de los recursos naturales, permitiendo a las unidades econmicas producir, por ejemplo, la rnisma cantidad econ6micas misma con mer-ores insumos y en menor tiempo. La relaci6n existente insumas relacin entre patentes (yen general los derechos de Propiedad Intelectual) y el desarrollo econ6mico, se expresa en el papel que econmico, juega la innovaci6n tecnol6gica para mejorar la productividad de innovacin tecnolgica una economia. Cualquier estrategia de desarrollo, especialmente economa. en aquellos paises que se les ha denominado emergentes, no pases puede ser concebida sin una clara poltica en materia de politica Propiedad Industrial como una herramienta primordial de promocin promoci6n empresarial y de investigacion. De all que la investigacin. alli Propiedad Intelectual en general, o las patentes en particular, no 0 pueden ser vistas slo como un aspecto de ndole legal, sino mas s610 indole ms bien como una herramienta para estimular el desarrollo econmico, cientfico y social. economica, cientifico

Bajo esta perspectiva y considerando la din<imica de un dinmica mundo globalizado, el desarrollo de tecnologias y su protecci6n tecnologas proteccin a travs de patentes, resulta un elemento clave en las estrategias traves de crecimiento de cualquier nacin. Sin embargo, en muchos naci6n. pases paises en desarrollo en lugar de ser una herramienta estrategica estratgica de la politica industrial para lograr el desarrollo econ6mico, la poltica econmico, Propiedad Industrial se ubica con frecuencia en las oficinas, exclusivamente como una instancia de regi~tro, sin ninguna relacion 0 coordinacion relacin o coordinacin con otras dependencias responsables de la puesta en marcha de politicas industriales o tecnol6gicas. polticas 0 tecnolgicas. De manera excepcional, algunos paises emergentes en el pases marco de la globalizaci6n, estimulados por los flujos de globalizacin, exportacin en que participan, se han incorporado a la carretera exportaci6n de la creatividad inventiva e innovadora y a su proteccin legal protecci6n por patentes en sus paises y en el extranjero (especialmente en los pases Taiwn). Estados Unidos, por ejemplo Malasia, Singapur y Taiwan). Undos,

..we ....... Jorge Amigo Casta"eda

II Der.cIIo 11

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SOLICITUDES DE PATENTE PRESENTADAS EN LA OFIClSA OFICISA DE PATENTES Y MARCAS DE LOS ESTADOS UNIDOS (USPTOI, POR PERioDOS

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Fuera; lnduItrtal Property as an Engt.... ofGfoblI &Gnornk Gtowth. Bru LefwMn. ItPf Growth.

Esta informacion sugiere que cada \-ez mas, cierta:-. informacin ms, economias econoDas emergentes producen invenciones que sus creadores

consideran "aliosas y desean proteger. En la medida que una \'aliosas economia creee rpido, ms econooa crece rapido, mas impulso tendra en proteger el {ruta tendr fruto intelectual de ese crecimiento.
Si por otra parte, obsen'amos la rclacion estadstIea relacin estadishca

existente entre patentes concedidas y el Producto Interno Bruto observar (PIB) de algunos paises, podemos obser\"ar que las patentes
concedidas van creciendo junto con l. Al parecer, la relacin es el. AI relaci6n generacin causal: la generaci6n de riqueza cambia en sentido positi\"o en el

tiempo, a la par que con el desarrollo tecnologico expresado en tecnolgico patentes A mayor cantidad de patentes ma\,or p05Ibilidad de pOSIbilidad
generacin generacion de bienes y senicios. Entre mas riqueza genere un sen-icios. ms pas; pais; mayor preocupaci6n y protecci6n otorgara a la Propiedad preocupacin proteccin otorgar Industrial, patentes en este caso, y entre mayor preocupaci6n preocupacin
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proteccin protecci6n otorgue a la Propiedad Industrial. mayor riqueza sera ser

capaz de generar.

108

Intelect ual Propied ad Intel.cl ual lntelectua Proyecto Propiedad Intelectual SIECA-USAID

Ie Import ancia que las empres as le dan a la existen cia de in protecc i6n de la Propie dad Intelec tual en sus decisio nes de n(l) inversi 6n(l)

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onvestmont, tecnol0ll\' ofino:elloctlJoi Property: E~ects on ,"vest""'nt, tecnolory Fuente: Edwin Mansneld. 'Un.uthonzod use ofin':ellocruoi P",perty: Pag and For.ign dlf<'>Clin....m<n f. ONU 1993 Pog 26 "Intell"ctual f'foperty i~nov!ltlon".CilBdo Ir.",,., and i~nov!ltlon". Citado en "Int.lI"ctuol Pfoperty Rig~ts an" Foreign

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36

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Cifrasen por"'.n!os 11l Cilrasen pOrClen!OS

maS Alguna s empres as consid eran ms import antes que n funcin in, otras etras la existen cia de protecc i6n, en fund6n del tipo de inversi on o gas que planea n realizar, ya sea en tecnolo gias madur as 0 de muy mversi inversiones se pretend en ga. alta tecnologia. Por ejempl o, cuando las cin 0 lineas realiza r en instala ciones de ensamb le o lneas de produc ci6n Prope os de Propie dad in rudme rudime ntarias , la protecc i6n de los derech efecto. 0 o nada de electo. En cambio, es mucho bene Intelec tual tiene poco cuando mayor cuanda se trata de instala ciones para manuf acturar gacin 0 produc tos termin ados o de investi gaci6n y desarro llo. predud es pas Otro efecto interes ante, es aquel cuando un pais cuenta Intelec tual, tiende a lortalec con un marco legal fortalec ido de Propie dad cin con relaci acione s de bienes can relaci6 n a la produc cion reducir sus import lo a, 10 que puede local de produc tos patent ados con licenci tambi slo favorec er no solo su crecim iento sino tambie n su balanz a al comerc ial y el empleo . pas Me parece que estamo s de acuerd o en que cualqu ier pais ga ms que desea atraer mas inversi ones y tecnolo gia y estar a la altura que deman da un mundo globali zado, necesit a un sistema de invers Intelec ua1 Propie dad Intelecttual que otorgu e confian za a los inversi onistas , tanto nacion ales como extranj eros.

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..' ... Des.arr.-. .

1.

La mayoria de los paises comparten principios de proteccin protecci6n y procedimientos de registro similares entre s. 51, adecuando sus marcos nacionales a dichos principios; sin embargo aUn existe mucho por hacer en materia de defensa an efectiva de derechos. En la actualidad, existen diferentes instrumentos de proteccin protecci6n de la Propiedad Intelectual basados en con\"enios. con'"enios. tratados, arreglos y acuerdos que constituyen los marco de referencia de las diversas legislaciones nacionales en materia de Propiedad Intelectual, entre los que destaca el Acuerdo sobre los ADPIC. proteccin Existen tambien sistemas de protecci6n por .patente tambin adicionales a los sistemas tradicionales de protecci6n (pais por proteccin (pas pas), pais), entre los que sobresalen el Tratado de Cooperaci6n en Cooperacin materia de Patentes y diversos los tratados de caracter regional. carcter En todos ellos se pretende facilitar la protecci6n de las proteccin invenciones, a traves de instrumentos que permitan la travs presentacin presentaci6n (yen su caso concesion). concesin). En la medida en que ningn pas posee el monopolio de ninglin pais la creath'idad hurnana, y toda vez que esta es un \'asto recurso humana, sta nacional para cualquier pais, debemos aprender a usarla. por pas, ms cornun mas comn que resulte esta frase, De ahi que coincida ah plenamente con el profesor Robert Sherwood, cuando escribi6: escribi: uComo elora en las montanas, la creatividad humana #leOma el oro montaas, extraccin, permanecer permanecera enterrada si no se alienta su extracci6n, La proteccin protecci6n de la Propiedad Industrial es la herramienta que libera Ese recurso". 1" ese Nuestras politicas de desarrollo deben sustentarse cada vez mas en los activos intangibles de las empresas. en la ms capacitacin capacitaci6n y adiestrarniento de los recursos humanos, la adiestramiento reingeniera reingenieria de procesos y el control de gestion y administracin gestin yadministracion de activos de Propiedad Industri~l, porque todos ellos son aspectos que seran imprescindibles en el futuro de nuestras sern sociedades.

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Propiedad Intelectual Proyecto Propiedad Intelectual SlECA-USAID

NOTAS 1 ASTUDILLO G6MEZ, Francisco. (1992) Las Denominaciones de origen. Estudio comparado. Caracas, Venezuela: Editorial Eduven. Pp.19 2 3 4 5 6 7 Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (lMPI). Informe de Actividades 1994-1996. Mexico 1996. Mxico cito Astudillo, Opus cit. HEILBROINER, HEILBRINER, Robert. (1977). Vida y obra de los grandes

economistas. Espana: Editorial Aguilar. Pp.24. Espaa:

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). Informe Ia
de Actividades 1994-1996. Mexico 1996. Mxico

IMPi, IMP!, opus cit. cito KHLER, Ia KOHLER, Joseph. (1965). La idea de la Propiedad Intelectual

y derechos de autor, citado por Mendieta, Sonia, en Naturaleza autof,

jurdica juridica del derecho de marcas, Revista Mexicana de ]a Propiedad Industrial y Artistica 1, Mexico. Pp.144. Artstica I, Mxico. 8 9 Organizacin Organizaci6n Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPl).

Convenio de Paris. Articulos 1, 4bis, 4ter y 12. Pars. Artculos I,

OMPI, OMP!, Tratado de Cooperaci6n en materia de Patente (PCT). Cooperacin publica do en el Diario Oficial de la Federacin OaF, el 31 de publicado Federaci<'ln OOf, diciembre de 1994. 10 HEILBROINER, Robert. Son las maquinas el motor de la lSon mquinas Ia historia? en Historia y determinismo tecnolgico. Espana: tecno16gico. Espaa: Alianza Editorial. Pp.78. 11 Ibdem, Pg. Ibidem, Pag. 79. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Informe de Actividades 1996 y 1997. Citado por Lehman, Bruce. La Propiedad Intelectual como estmulo estimulo del crecimiento economico, ponencia presentada en el econmico, Seminario Internacional organizado por la OMPI y el Instituto par Nacional de la Propiedad Industrial de Brasil "La comercializacin lizaci6n de la tecnologia proveniente de las universidades", tecnologa Brasilia, Brasil, diciembre de 1999. 14 15 Ibdem Ibidem SALAZAR Reyes-Zumeta. (1997) Cienda, Propiedad Ciencia, Intelectual y Politicas Pblicas para la Innovacion. Los retos Polticas P1.iblicas Innovacin. despus despues de la Ronda Uruguay, en Colecci6n Estudios de Coleccin

12 13

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Jorge Amigo Castafleda

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Propiedad Intelectual, Asociacion Propied.ad IntelectuaL Asociacin \1exicana para la Pmteco0n de la Propiedad Industrial AC. Mexico: Editorial Themis. Mxico: Temas Varios L Pp.95. L Pp.9S. 16 SHERWOOD, Robert. (1993) Propiedad Intelectual y Rober!.

Desarrollo Econ6mico. Argentina: Editorial Heliasta. Econmico.

La ConIpeleallC. . . . . . .

.13

Alberto BercovitZ

LA COMPETENCIA DESLEAL
ALBERTO BERCOVITZ

Abogado espanol. Catedratico de Derecho Macantil y l'v1iembro df la Ctl1711:-:1: espaol. Catedrtico In CN711:-:(i,: General de Codijicaci6n del Ministerio de JustiCIa. Doctor Honoris CI1IlSil ;;or Codificacin JustiCla. CI1IlSil ;;oT fa U,tiveTsidad Jean Moulin de L.1I01l. FTancia. Autor del afltepmyecto de 111 Ley la U,veTsidad L.l/oll. Francia. anteproyecto Espal10la de Patentes y de varias ptmenCas de leyes 6paliolJl$ St-,pre Dt~re(11(l Espanola ptmencias 6Pil1iolJl$ St-,bTe Mercantil. Autor de numerosas publicaciones.

1. I.

El origen de la regulaci6n contra la compelencia desleal EI regulacin competencia

omo es bien sabido, la regulaci6n contra la competencia regulacin desleal surge en el siglo XIX de la mano del liberalismo econmico. econ6mico. Ello es asi porque una de las conquistas de la
Revolucin Revoluci6n Francesa consiste en la denominada libertad de Iibertad

industria y de comercio; dicho en otros ll;rminos, en la libertad de trminos, competir, libertad que en elapas hisl6ricas anteriores no exisha, etapas histricas debido principalmenle a la rigida implantaci6n de los gremios. principalmente rgida implantacin
La posibilidad de dedicarse libremente al ejercIcIO de la ejercICIO actividades econ6micas puso de manifiesto, al cabo de cierto econmicas tiempo, que era necesario evilar que participanles en el mercado evitar participantes poco escrupulosos perjudicaran a sus competidores mediante

actuaciones incorrectas, mediante actuaciones desleaJes. desleales.

Por ello surge a 10 largo del siglo XIX la protecC1on lo proteccIn contra la competencia desleaJ. En Francia esa proteccion es fruto desleal. proteccin de la labor jurisprudencial, basada en la interpretacion de la interpretacin norma del C6digo civil frances sobre la responsabilidad Cdigo francs extracontractual, establecida en el articulo 1382. Sin embargo. en artculo Alemania AJemania la necesidad de proteger a los empresarios contra la competencia compelencia desleal fructilic6 en la Ley de 7 de junio de 1909. fructilic

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Propiedad Intelectual Intel.etual Proyecto Propiedad Intelectual SIECA-USAID Proyec1o SIECA-USA1D

La protecci6n tanto por la via jurisprudencial -en proteccin va Francia- como por la via legislativa --en Alemania- parta de una va parha premisa fundamental para que pudieran reprimirse los aetos de actos
competencia desleal. Esa premisa basica consis tia en la exigencia des leal. bsica ta

de que quien ejercitara la accion por competencia desleal fuera accin precisamente un competidor del ernpresario auto! de los aetos empresario autor actos incorrectos y que tales actos pudieran perjudicarle. Si no existia exista una relacion de competencia direeta entre el empresario afectado relacin directa y el autor de los aetos, entonces no podia existir competencia actos, poda desleal. Al no haber competencia, no podia haber competencia desleal. En definitiva, en la regulacin tradicional de la regulaci6n competencia desleal se trataba de proteger a los empresarios
frente a las actuaciones incorrectas de sus competidores directos

que pudieran perjudicarles. 11. II. La incidencia del Derecho antitnlst

As aplic regulacin As! se aplico la regulacion contra la competencia desleal en paises como Francia y Alemania durante la primera mitad del pases sglo siglo XX. Despues de la segunda guerra mundial se produce, sin Despus embargo, un hecho que va a incidir profundamente en el planteamiento de la disciplina de la competencia desleal. Ese hecho basico es la recepcion en Europa del Derecho antitrust bsico recepcin
norteamericano. nortearnericano.

Antes de la segunda guerra mundial no existia Derecho antitrust en Europa. Recuerdese, en efecto, que la ley alemana Recurdese, Ja contra las restricciones de la competencia de 1957 fue resultado directo de la tutela norteamericana y que esa ley sirvio de sirvi modelo a la regulacion contenida en los articulos 85 y 86 regulacin artculos (actuales arts. 81 y 82) del Tratado de Roma por el que se par
constituy constituy6 la Comunidad Econ6mica Europea. Econmica

La instauracion de un Derecho antitmst significo, desde instauracin signific, el punto de vista legislativo, un cambio radical frente alliberalislegslativo, mo economico tradicional surgido en el siglo XIX. econmico

La ~0ft C" Alberto Bercovrtz

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11.

Confon ne al plantea miento dellibe ralism o decunon<'mdel liberali smo decuno nmca, el ernpresario tenia derech o a compet ir. 50 trataba de un CO, empres tena Se derech o. Perc con la legislac ion alltitrll~f, ('I plantea miento Pero in el cambi totalme cambi6 toralmente. No es que el empres ario tenga derE"(h,l a compet ir, sino que tiene obligac i6n de compet ir. Y si \"jrda e:"d bene in 5i \"jola E':"d obligac i6n, realiza ndo pactos o concer tando comrortamiento~ in, 0 para no compe tir o para restring ir la compet encia, entonc es esta 0 entancE'S actuan do ilegalm ente y su actuacin esta sujeta a ..-ancione~ an est estable cidas en la iev. levo Esa regulac i6n legal se basa en la idea de que el sistema in compe titivo de e(onom ia de mercad o es el mas eficien te para 1a econom a ms la atribuc i6n de los recurSDS econm icos. Y este plantea miento , que in recurso s econ6m es ciertam ente econmico, 10 asume y 10 impone ellegis lador r0T econom ica, lo asuffie lo el legislador rOT medio de la legislac i6n a/ltitrust. in alltitrus

Por 10 tanto, en el ambito de la legislac i6n econ0m ica, :;e lo mbito in econnm estable ce como objet' o basieD el mantenirnient o de un si~t('ma objeti\ bsico imiento compe titivo de econom ia de mercad o. Ello significa que no e~ a que los empres arios tengan derech o a compe hr. sino que tienen compet ir. obligac i6n de hacerlo para que ei mercad o iunClOne in el correct amente . Porque el criterio fundam ental no e, "a la protecc i6n del empres ario compet idor, sino la protecCIn del in ernpres cornpe tidor, lon funcio namien to compe titivo del mercad o. Aunqu e ,e siga ampar ando at empres ario que compit e, no es este el fin ultim0 ni al ste ltim0 el Unico de la protecc in legal que se le otorga. nico ia i6n Ie
El objetiv o basico es la creaci6 n de un marco juridic0 gue EI bsico creaci jurdic0 asegur e un funcion amient o eficien te del sistema compe htinl de econom ia de mercad o. a Queda claro, por consigu iente, que para que el ""tema compe titivo funcion e, yeso es 10 que pretend e el legi~lador. ha~' y eso lo que obligar a compe tir a los empres arios, pero no basta con eso. eS(l. Hace falta, aderna s, irnpedi r que al compe tir se utilicen medlO; adems , impedi medIO; que desvirtUen el sistema compet itivo, al penniti r atraer a la desvirt en cliente la median te actuaci ones incorre ctas, en el sentido de que

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no se basan en el esfuerz o del propio empres ario ni en la calidad y ventajas de las prestaciones que ofrece.
alltitru tacin La implan taci6n del Derecho atitrust cambia, por tanto, el propio significado de la competencia dentro del conjunto de la in. legislaci6n. Y ello hace que se abra una perspe ctiva totalme nte in nueva para la regulac i6n contra la competencia desleal. Esta ya s610 no slo interesa como instrumento de los empresarios para
proteg erse de las actuaci ones incorrectas de sus compet idores

impedi irnpres directos, sino que es impres cindible para irnpedi r las distorsiones ia a de mercado, para hacer que competitivD del sistema compe titivo de econom la compe tencia funcione adecua damen te.
i6n As Asi pues, la proteccin contra la compe tencia desleal no inters solo respon de al interes de los empres arios afectados, sino que slo interes pblico existe un inters publico en que el sistema compe titivo funcione. inters irnport tambie tambi n existe otro interes import ante involuc rado, como es el y Y in de la protecci6n de los consum idores.

III. 111.

in Compe tencia desleal y protecc i6n de los consum idores

consurnidores i6n El movim iento de proteccin de los consum idores se aos inici6 en los anos sesenta del siglo XX. Se basa en la idea de que inici existe un gran desequilibrio entre el consumidor, el ciudad ano estas norma l y las empres as, de donde resulta que stas pueden comete r y comete n toda clase de abusos impune mente. Para ria cierto restablecer un derto equilibrio en esas relaciones es indispensadel legislador. Se trata, por tanto, de protege r dellegi slador. ncin ble la interve nci6n irnposici6n a los consum idores median te la imposi cin de norma s legales de
carcter impera tivo. canicte

in tambie Pero tambi n se ha puesto de relieve que la proteccion de in los consum idores se vincula con la proteccion del propio sistema un princip io esencial de la competitivo. En efecto, constit uye acta ~l econom ia de mercad o que es ~I consum idor el que acttia de el, que es l, con exito arbitro, el que da el xito a los compe tidores , puesto rbitro 0 elecci su elecci6n, el que adquie re los produc tos o servicios de uno u

La C..... _IC.. Alberto BercoVrtz Bercovi1z

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117

otro de los empresarios que partiClpan en el mercado. El partiCIpan consumidor, el eliente, es el rev del mercado. cliente, re\' situacin inferioridad Ahora bien, dada la tradicional situacion de inierioridad e indefensi6n en que se encuentran los consumidores, ocurre que indefensin stos estos no pueden ejercer el papel que deben desempenar dentm desempear dentro competiti\o. del sistema competiti'o.
Por consiguiente, la protecci6n de los consumidores, al proteccin fortalecer a estos, cumple tambien una funcin competih,a de stos, tambin iuncion competih\a primer orden, que consiste precisarnente en poner a 10:precisamente consumidores en posicion de ejercer el papel que les corresponde posicin dentro de un sistema de economia de mercado, y que es economa indispensable para que ese sistema pueda funnonar funCionar correctarnente. correctamente.

En definitiva, por tanto, tambien la protecClon de los tambin protecCIn consumidores es indispensable para el sistema competiti\"o de economa economia de mercado, igual que 10 son el Derecho alltllm,t 0 la lo alllltm,1 o regulacin regulacion contra la competencia desleal. 1\;0 es, pues, de extraar extraflar que se hayan destacado las relaciones entre esas tres ramas del ordenamiento juridico. jurdico.
Se ha senalado, en eiecto, que un medio fundamental sealado, efecto, para proteger a los consumidores es precisamente el funcionamiento correcto de la competencia en el mercado. Es COTrecto decir, que el Derecho antitrust y la regulaci6n contra la regulacin competencia desleaL en cuanto instrumentos legales basicos para bsicos el funcionamiento del sistema competiti\o de mercado, tam bien competiti'o tambin sin'en a los intereses de los consumidores. Estos nue\os sirven planteamientos tienen una gran incidencia sobre la disciplina tradicional de la competencia desleal, al hacer '"r que e5ta \"r sta protege no solo los intereses de los empresari05 competidores, slo empresarios sino tambien los de los consumidores. Y ello desde dos tambin de5de perspectivas diferentes.

Por un lado, reconociendo que hay actos de competencia desleal que perjudican directamente a los consumidores de una

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118

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Propiedad Intectual Intelectual
Proyecto Propiedad Intelectual SIECA-USAID

manera concreta. As aeurre, por ejemplo, cuando se hace una AS! ocurre, publicidad enganosa a cuando se propicia !a confusi6n entre los engaosa o la confusin procluctos o servicios de diversos empresarios competidores. Y, productos 0 por otro, reconociendo igualmente que los aetos de cornpetencia actos competencia desleal, cualesquiera que sean, perjudican genericamente a los genricamente consumidores por distorsionar e impedir un correcto funcionamiento del sistema competitivo. competitivQ.
Todas estas consideraciones llevan a conduir, por tanto, concluir, que las normas sabre competencia deslea! tienen tambien por sobre desleal tambin finalidad la protecci6n de los intereses de los consumidores; proteccin intereses que han de ser tomados en cuenta, por consiguiente, tornados tanto al elaborar esas normas como al interpretarlas y aplicarlas. Una de las consecuencias mas importantes de este planteamienms irnportantes to consiste en el reconocimiento de la legitimacin activa de los legitimaci6n consun1idores para el ejercicio de acciones por con1petencia desleal. Piensese en la extraordinaria innovaci6n que esto Pinsese innovacin supone, frente a la doctrina tradicional, que consideraba que las par 5610 tenian par acciones por competencia desleal slo tenan por objeto la proteccin protecci6n de los empresarios frente a las actuaciones incorrectas rente de sus competidores directos, que pudieran perjudicarles. Mas, si se reconoce que las normas sobre competencia

desleal tienen la finalidad tambien de proteger a los tambin

consumidores y se legitima a estos para el ejercicio de las stos acciones correspondientes, surge otra cuesti6n: la de determinar cuestin: hasta que punto son compatibles tales normas con disposiciones qu

legales

dictadas

especficamente especificamente

para

proteger

los

consumidores contra algunas actuaciones empresariales ya

contempladas como ilieitas por los preceptos sabre competencia ilcitas par sobre desleal. par engaosa, En el caso, por ejemplo, de la publicidad enganosa, tiene sentido que se la considere legalmente como acto de Ltiene competencia desleal y que, ademas, se la prohiba y sancione en adems, saricione otra disposici6n legal diferente dictada espedficamente para la disposicin especficamente proteccin protecci6n de los consumidores? Esta situaci6n no es puramente situacin hipottica. hipotetica. Se produce, por ejemplo, en Espana. donde la par Espaa.

La Co.... 0...... La Co..... .te.. 0...... Alberto Bercovitz

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publici dad engailOsa esta prohib ida no ya en dos, sino en tres engao est textos legales: la Ley General de la Publicidad, de 1988. la Ley Genera l para la Defensa de los Consum idores v Usuarios de 1984, y, finalmente, la Ley de Compe tencia Desleal, de 1991. Prescin diendo de la Ley General de la Publici dad, que es una lament able peculia ridad de la vigente legislacion espano la, in espao cabe decir que puede tener sentido la inclusion de unas misma s n actuac iones incorrectas de los empresarios tanto en las disposiciones legales sobre competencia desleal, como en otras especificamente dictada s para protege r a los consum idores. Se 5e trata de una import ante cuestio n de politica legislativa. cuesti
La prohibi cion de un mismo compo rtamie nto por las cin

norma s sobre compe tencia desleal y por aquellas otras dictada s especf especil icamen te para la proteccion de los consum idores presen ta in diferencias import antes. En primer termino, como es ob"io, por trmino ob\"io, el ambito subjeti vo de aplicacion: las normas sabre competenCIa mbito in: sobre enCla desleal pueden ser invoca das por los empres arios, mientr as que las norma s de proteccion de los consum idores solo protege n a in slo stos. estos. En segund o lugar, la violaci6n de normas adminisrrah\"as violaci administrativas de proteccion a los consum idores da lugar, normal mente. a la in imposici6n de sanciones administrativas, pero no a una indemcin nizaci nizacio n de danos y perjuicios, mientr as que en aplicacion de las daos aplicaCin norma s sabre compe tencia desleal se puede obtene r esa indemsobre nizaci nizacio n, pero normal rnente no habra lugar a la imposiCIn de mente habr lon sanciones admini strativa s. Y tambie n es import ante que. mientambi tras la acdon administrativa para la proteccion de los consumiaccin in dores puede realizarse de oficio o por una simple denunc ia, la 0 acdon por competencia desleal suele exigir fa iniciacjn de un accin la inicia on proced imiento judicial. Parece, en principio, posible la coexistencia de una regulacion contra la compe tencia desleal y de disposiciones in admin istrativ as para protecci6n de los consum idores que in coincid an en alguno s supues tos prohibi dos. La cuestio n es cuesti determ inar si esa posibil idad es digna o no de tomars e en 0 consideracin. consideradon.

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Propied ad Intelect ual Intelectua Proyecto Propiedad Inlelectual SIECA-USAID

poltica opcin Pues bien, todo depend e de una opcion de politica tradici vista de la tradicio n y legislativa, que ha de ser tomada a la cuesti6 pais circunstancias concretas del pas en que la cuestin haya de ser resuelta.
debil 0 pais con En un pas can un movimiento de consumidores dbil o gil, con un sistema judicial poco agil, puede ser aconsejable suplir can istraci n aquella debilid ad median te la actuaci on de la Admin istracio n Pblica Publica.

IV.

excJu sivos Comp etenci a deslea l y derech os exclus ivos de propie dad indust rial

in La protecc ion contra la compe tencia desleal surge i6n in camen te como una expans ion de la proteccin a las histri hist6ri dad industr ial, especia lmente distinta s modali dades de la propie cin las marcas. De ahi la estrech a vinculacion que siempr e ha y propie dad industrial. Esa existid o entre compe tencia desleal cin vincula cion aparece consag rada en el propio Conven io de la in Pars Unin Union de Paris para la protecc ion e la Propie dad Industr ial que junto a los derech os exclus ivos de la propie dad regula , in industr ial, la protecc ion contra la compe tencia desleal, a la que Artcul lbis. dedica el Articul o lObis.
origene hist6ric cion, Esa vinculacin, en sus orgenes histricos, entre la compe tencia desleal y los derech os exclusivos de propie dad , industrial, especia lmente las marcas ha exigido un esfuerz o legal, jurispr udenci al y doctrin al para diferenciar unas y otras

acciones.

Esa diferen cia puede sintetiz arse en los siguien tes trmin termin os: quien viola un derech o exclusi vo de Propie dad ilcito par esl<i Industr ial est incurri endo en un acto ilicito por el solo hecho de ello, utilizar, sin estar autoriz ado para ella, un objeto proteg ido a del derech o exclusivo. favor del titular As, Asi, por ejemplo, el simple hecho de utilizar una marca n ajena para un produc to compe tidor constit uye una violacion del

La CcNnputteuclil Desleal CcNnpu eiteUl AJberto BercovitZ

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derech o exclus ivo sobre la marca, sin tener que entrar a exclusi vo Ja considerar las circunstancias del caso. Lo que se plantea aqui es la violaci6n del derech o absolu to que tiene el titular de la marca n para utilizarla en relaci6n con productos o seryicios determinarelacin 0 servicios de term dos. En los supues tos de compe tencia desleal, por el contrario. no se viola ningn derech o absoluto. Lo que ocurre es que en deterninglin minados casos, debido a las circunstancias concretas que rodean una actuad6n competitiva determinada, esa misma, por sus ciractuacin cunstancias especficas, es un acto incorrecto, acto de competenespecif cia desleal.

Por tanto, es imposible juzgar la existencia de un acto de competencia desleal desligado de las circunstancias concretas, porque son esas circunstancias las que atribuyen al acto su carcte caracte r de deslealtad. Puede decirse que la protecc i6n de los derech os in exclusivos de propie dad industr ial v la protecci6n contra la in competencia desleal forman dos crculos concntricos. El circulo des leal circulo concen EI interio r, el mas pequen o, es el que proteg e los derech os ms peque absolutos. Y el ms amplio representa la protecci6n contra la mas in compe tencia desleal. Ello significa que el em presan o tiene su ncleo nucleo de protecci6n mas fuerte en los derechos exclusi "os de in ms exc!usi propie dad industr ial, en los derech os que le otorgan sus patente s Ie o sus marcas. Y tiene, adems, un crculo de proteccion mas adem as, circulo in ms amplio , pero menos s6lido, que es el de la compe tencia desleaL slido, desleal. porque esa protecci6n no se da en todo caso, sino que depend e de in las circuns tancias en que actUe el compe tidor. acte Ahora bien, hay que hacer notar que las fronteras entre la protecc i6n de los derechos exclusi,'os de propie dad industr ial in exciusi y la protecc i6n contra la compe tencia desleal no son inmuta bles. in conlea sino que estan sujetas a alteraciones, de manera que en ocasiones estn el legisla dor puede hacer que actos consid erados como de compe tencia desleal pasen a integra rse en el ambito de mbito protecci6n de los derechos exclusivos y viceversa. Este es in precisamente un fen6meno que cobra especial rele\"ancia en la fenme relevan actuali aetuali dad.

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Intal.clu a' Propied ad Intelect ual Proyecto Propiedad Intelectual SIECA-USAID

bpico algn Asl ocurre, por ejemplo, que algun supues to tpico de Asi compe tencia desleal , como el aprove chamie nto indebid o de la in reputac i6n de otros signos registra dos, pasa a tener relevan cia exclusi in ambito el mbito de protecc i6n del derech o excluslvo sobre la para a comun itaria de la CEE sobre marca en la Primer a directiv inclulr marcas , de 21 de diciem bre de 1988, al incluir ese supues to entre de registro . E igualm ente, un caso que las prohibi ciones relativa s in desleal , poda podia consid erarse de compe tencia des leal, como es la utilizac i6n tambi de la marca ajena en la publici dad, se incluye tambie n por la ido misma Directi va dentro del conten ldo del derech o de marca. V.
compe tenda in mbit Ambit o de la protecc i6n contra la competenca desleal

Como se ha puesto de manifie sto anterio rmente , en la in actuali dad se consid era que la regulac i6n contra la compe tencia in hene desleal tiene por objeto la protecc i6n de interes es diverso s, esto partici pan en el mercad o -empre sarios y es, la de todos los que adem consum idores- , adema s de protege r el funcion amient o correcto evitand del sistema competitivo, evltand o que se vea distors ionado por

actuaciones incorrectas.
miento Este nuevo plantea mlento afecta profun damen te a toda in la regulac i6n en esta materia , tan profun damen te que cabe afirmar que se sigue denom inando competencia desleal por inerrep rime 5610 hist6ric cia histric a. Porque ahora no slo se reprim e la compe tencia desleal en sentido estricto, sino que se impon en normas de n actuaci 6n correct a a todos los que partici pan en el mercad o in Podra 0 ofrecie ndo bienes o servicios. Podria decirse que de la protecc i6n in la contra la compe tencia desleal se ha pasado a 1a protecc i6n contra

las actuaci ones incorrectas en el mercad o.

in funcin Esta nueva funcl6n de la regulac i6n legal condic iona in. mbito su ambito de aplicacion. acin plenam ente la delimit aci6n de slo estn Desde el punto de vista subjeti vo no s610 estan sujetos a estas norma s los empres arios, sino todos los que partici pan en el 0 mercad o ofrecie ndo bienes o servicios. Por supues to que en la mayor a mayori a de los casos son empres arios quiene s ofrecen inrnens inmens

La! eo....te..c .. Des.... Alberto Bercovitz

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bienes o servicios en el mercado, pero 10 releyante para la 0 lo aplicacion de las normas sobre competencia desleal es esa aplicacin participacin participacion en el mercado y no el hecho de que puedan ser 0 calificados o no como empresarios. Ocurre que si una persona ofrece, por ejemplo, unas alfombras en venta, porque las ha heredado, estara sujeta a las normas sabre competencia desleal, estar sobre aunque sea evidente que no se trata de un empresario. Si, al hacer 5i, pblica lo publica la oferta, 10 hace enganando sobre la procedencia o engaando 0 calidad de las alfombras, esa actuacion estara sujeta a las normas actuacin estar desleal. sobre competencia desleaJ.

Por otra parte, ya que la regulacin legal no trata de regulacion proteger solamente al compelidor directo, sino tambien a los solarnente competidor tambin consumidores y al propio funcionamiento correcto del sistema aJ competitivo, no es ya preciso que una actuacion se procluzca actuacin dentro de una relacion de competencia entre varios empresanos relacin para que pueda considerarse incorrecta y, por tanto, conslituti\'a constituth'a de competencia desleal. Para que esa deslealtad exista basta que actuacin la actuacion en cuestion sea incorrecta v pueda perjudicar a cuestin cualquiera de los participantes en el mercado, por ejemplo a los consumidores, o pueda distorsionar el funcionamiento del 0 propio sistema competitivo.

Ocurrir", Ocurrir, por tanto, que si una empresa que tiene un monopolio legal realiza una publicidad enganosa, estar engaosa, estara incurriendo en competencia desleal, aunque con esa publicidad no pueda perjudicar a ningn competidor directo, porque no ninglin pueden existir. La deslealtad existira porque esa incorreccion existir incorreccin perjudica a los consumidore5 y distorsiona el corree-to correcto funcionamiento del mercado. Como puede apreciarse, la prohibicin de competencia prohibicion desleal desJeal ha pasado a ser la prohibicin de actuar incorrectarnente prohibicion incorrectamente en el mercado. A la existencia de competencia leal ha sucedido la Ala vigencia del principio de correccion en el trafico economico. correccin trfico econmico.

y naturalmente este cambio incide necesariamente en la Y legitimacion acliva para el ejercicio de las acciones por legitimacin activa

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Propiedad Intelactual Intelectual

Proyecto Propiedad Intelectual SIECA-USA1D SIECA-USAID

competencia desleal, que ya no se atribuye solamente a los empresarios competidores directos, sino tambin a los tarnbien consumidores e incluso a los organismos de la Administracin Adrninistraci6n legitimacin Pblica. La legitimaci6n de las asociaciones de consumidores se Publica. admite ya con caracter general. carcter
Por 10 que se refiere a la legitimaci6n de los 6rganos de lo legitimacin rganos

la Administraci6n Publica, esta plenamente justificada en un Administracin Pblica, est

sistema en que los procedimientos para reprimir las actuaciones incorrectas sean necesariamente judiciales. En tal caso, y

supuesto que la regulacin de la competencia desleal tiene como regulaci6n objetivo evitar las distorsiones que en el funcionamiento del sistema competitivo producen las achIaciones incorrectas, parece competitivD 16gico que tengan legitimaci6n activa los 6rganos de la lgico legitimacin rganos Administracin, correcto Administraci6n, precisamente para tratar de asegurar el carredo funcionamiento del mercado. Asi, por ejemplo, en Espaa la Ley luncionamiento Espana General de Publicidad, de 11 de noviembre de 1988, atribuye legitimacin legitirnaci6n activa a los 6rganos administrativos cornpetentes rganos competentes para la accin de cesaci6n 0 de rectilicaci6n de la publicidad acci6n cesacin o rectificacin ilicita (art. 25). Por otra parte, 10 que la normativa sobre competencia lo desleal reprime es la conducta incorrecta, porque distorsiona el porgue mercado. Por tanto, para la prohibici6n de la conducta incorrecta prohibicin no es requisito necesario ni la mala fe de su autor ni el hecho de que se pruebe que esa conducta ha causado un perjuicio cierto. Estos datos senin norrnalmente relevantes para la eventual sern normalmente aedon de indemnizaci6n de danos y perjuicios, pero no para la accin indemnizacin daos pern cesacian. senalar, algun casa, cesacin. Cabe sealar, sin embargo, que en algn caso, como el de la sustracci6n de secretos empresariales, la mala fe puede ser sustraccin Ie incorreccin el elemento determinante de la incorrecci6n de la conducta prohibida. Pero s610 euando la mala fe sea requisito necesario de slo cuando Ie la incorrecci6n de la conducta, tendr relevancia para la cesacian incorreccin tendra cesacin de esta. sta.
VI.

Clusula Clausula general prohibitiva de la competencia desleal

Es normal que la regulacin de la competencia desleal regulaci6n

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Alberto Berco'lrtz

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incluya una clausula general prohibili\'a de esa competencia. clusula prohibitiva seguida de una enumeraci6n de supuestos concretos de enumeracin comportamientos prohibidos.
La experiencia pone de manifiesto que ese planteamiento es el ms eficaz. Por una parte tipifica los mas principales supuestos de competencia desleal que aparecen en la prctica. y por otra, gracias a la clausula general, se establece la praclica. clusula Ja prohibicin en unos terminos que permiten incluir los supuestos prohibici6n trminos no especialmente previstos, bien por su caracter marginal o carcter 0 extrano, bien por la continua evolucion de las practicas evolucin prcticas extrao, comerciales, que da lugar a la aparicin de nuevos aparici6n comportamientos incorrectos.

La necesidad de esta clusula general prohibitin es clausula indudable. SoJamente gracias a ella puede e\'itarse que la Solamente proteccin contra la competencia desleaJ quede obsoleta debido desleal protecci6n al continuo desarrollo de nue\'as prcticas empresariales. aI nuevas practicas empresariaJes.
Tradicionalrnente el criterio utilizado en las leyes para Tradicionalmente delimitar 10 que se considera como competencia desleaJ se ha lo desleal referido a las buenas costumbres, los US05 honestos o las normas usos coslumbres, 0 de correcci6n en materia industrial o comercial. De manera que correccin 0 se considera como consliluti\'o de competencia desleal cualquier constitutivo acto que sea contrario a las buenas costumbres, o a los usos 0 honestos, o a las normas de correcci6n en materia industrial o 0 correccin 0 comercial.

Frente a tales criterios se ha manifestado la critica de que. debido a su carcter corporativista, no son ya compatibles con los caracter nuevos planteamientos que confonnan actualmente la conforman regulaci6n de la competencia desleal. en el sentido de proteger regulacin los intereses no slo de los empresarios competidores, sino 5610 tambin tambien de los consumidores y el propio inters pblico en el interes publico competitivo funcionamiento correcto del sistema compelili\'o de economia de mercado. Esa critica constituye un punto fundamental del preamcrilica constiluye prem-

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Propiedad Propledad Intelectual

Proyecto Propiedad Intelectual SIECAUSAID

bulo de la Ley espanola de competencia desleal, del 10 de enero espaola de 1991, yes la raz6n por la que en esa ley se adopta como critey es razn rio general delimitador de la competencia desleal la referencia a deslealla la buena fe objetiva inspirada en el Derecho suizo. En concreto, el Artculo Articulo 5 dispone que: Se reputa desleal todo comportamiento
que resulte objetivamente centrario a las exigencias de la buena contrario
fe.

No cabe duda de que en sus origenes las cli\usulas orgenes clusulas

generales basadas en referencias a las buenas costumbres, los uscs honestos o las norrnas de correccin en materia industrial o usos 0 normas correcci6n 0 tenan comercial tenian un sentido corporativista. Ello era 16gico en una Ella lgico poca epoca en la que se consideraba que los unicos intereses nicos

protegidos por la regulaci6n contra la competencia desleal eran regulacin los de los empresarios competidores. Siendo esto as, era aSl, coherente con ese planteamiento que el criterio determinante criteria fuera el de los uscs o normas de correccin que regian entre los usos 0 correcci6n regan empresarios competidores, que eran los sujetos protegidos por la ley. Y es obvio que ese criterio para definir la competencia y desleal no puede mantenerse desde el momento en que se produce el cambio y se entiende que la regulaci6n en esta regulacin materia tambien protege a los consumidores y el interes publico tambin inters pblico
en lUl funcionamiento correcto del sistema competitivo. Porque tul carrecto con este planteamiento es claro que no pueden ser determinantes las concepciones vigentes entre los empresarios, sin tener en

cuenta los otros intereses protegidos. Ocurre, en efecto, que en

algunas ocasiones aquellas concepciones empresariales no tienen coneepciones Henen en cuenta e incluso son contrarias a esos nuevos intereses euenta

protegidos.
Pinsese, por ejemplo, que los empresarios ---como ocurre Piensese, oeurre

en Espana en la actualidad- consideren perfectamente correcto la Espaa

promocin promoci6n de sus productos o servicios mediante el 0 ofrecimiento ofreeimiento de primas o la realizaci6n de sorteos. Es, sin 0 realizacin embargo, mas que dudoso que esa praetiea haya de considerarse ms prctica eonsiderarse correcta, puesto que distorsiona gravemente el funcionamiento gravernente

Alberto Bercollitz

eo.... telllCia Des"'. .... eo......ncia Desleal

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del sistema competitivo, razon por la cual esta muv restnngida " razn est prohibida en oleas legislaciones. otras Es, pues, claro que no puede ser deterrninante para determinante definir la competencia desleal exclusivamente 10 que piensen los lo empresarios" ernpresarios" Hay que tener en cuenta tambien para esa tambin delimitacin, delimitacion, los oleos intereses protegidos. otros
Pero para tener en cuenta esos nue\"os intereses protegIdos protegldos no es indispensable cambiar la clausula general clusula referida a las buenas costurnbres, 105 usos honestos o las nonnas costumbres, los 0 de correcci6n en materia rnercantil. Basta con interpretar tales correccin mercantil. expresiones desde una nueva perspectiva, que tome en consideracin consideracion todos los intereses protegidos. Esa es la gran ventaja que tienen los conceptos juridicos indeterrninados; que jurdicos indeterminados; pueden variar de contenido, segtin exija la eyolucion y el cambio segn eyolucin de las concepciones vigentes en la sociedad. Por eso, en los propios ordenarnientos en los que primero se introduio el cambio ordenamientos introdujo de planteamiento sobre la competencia desleal, como fue en el Derecho aleman, no ha sido necesario cambiar la clausula alemn, clusula general; ha sido suficiente modifiear su interpretacion de modificar interpretacin acuerdo con los nuevos principios que inspiran la regulaCin regulaC10n legal.

Las formulas tradicionales siguen siendo perfectamente frmulas aplicables. Basta con considerar, como 10 exigen los nue\"os lo intereses protegidos, que las buenas costumbres, los usos honestos o las nonnas de correcci6n mercantiles no son los 0 correccin considerados como tales eXclusivamente por los empresarios. exclusivamente sino los que son considerados como tales por todos los participantes en el mercado v son compatibles con un funcionamiento correcto del sistema competiti\o. luncionamiento clusula Para adaptar a los nuevos planteamientos la clausula general delimitadora de la competencia desleal no es, pues, frmulas necesario prescindir de las formulas tradicionales. Si la nue\a ley espaola lo espanola 10 ha hecho ha sido, sin duda, para enlatizar el cambIO. enfatizar Por ello reputa desleal todo comportamiento que resulte

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Propiedad Intelectual
Proyecto Propiedad lntelectual SIECA-USAID Intelectual

objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe (Art. 5). Ie (Arl. Cualquiera que sea la expresi6n utilizada en la clausula expresin clusula general, la finalidad perseguida es la misma. Esto es, establecer un concepto juridico indeterminado, por 10 tanto capaz de hacer lo frente a las cambiantes exigencias de la realidad, que sirva para imponer a todos los participantes en el mercado una correcci6n correccin mnima minima en su forma de actuar.
Las referencias a las buenas costumbres o los usos costumbres 0 honestos tienen una mayor carga tradicional, por cuanto dificilmente pueden existir uses o costumbres cuyo objeto sean usos 0 las nuevas modalidades de actuaci6n en el mercado. A traves de actuacin travs esos usos honestos o buenas costumbres habr que llegar a 0 habra conocer los criterios sobre 10 que debe considerarse correcto. lo

y Y la buena fe objetiva sirve para expresar la confianza Ie que legitimamente tienen todos los que participan en el mercado legtimamente en que todos los que acrnan en el tendr<in una conducta carrecta. actan l tendrn correcta. Por ello puede actuarse contra la buena fe objetiva sin que exista mala fe subjetiva; parque puede violarse la legitima confianza de porque los participantes en el mercado en que se actuara correctamente, actuar sin necesidad de que quien viola esa confianza en el comportamiento correcto acrne subjetivamente de mala fe. acte
Pareceria, por tanto, que la expresi6n mas adecuada para expresin ms la chiusula general seria la de las normas de correcci6n que clusula sera correccin deben regir en el trafico econ6mico. trfico econmico. Ahora bien, cualquiera que sea la expresi6n elegida para expresin integrar la clausula general, su aplicaci6n a los casos concretos clusula aplicacin plantea siempre dificultades, pues, como se ha dicho en ocasiones, esa aplicaci6n viene a constituir al juez en 1egislador. aplicacin legislador.
Lo que esta claro es que, cualquiera que sea la clausula est clusula general, la calificaci6n de un comportamiento como competencia calificacin desleal no exige que se haya producido can mala fe subjetiva de con su autor. Por eso las c1ausulas generales que se refieren a la buena clusulas

u e - t - c.. _ ..., ue-t-cIa_Iu'

Alberto Bercovitl Bercovitz

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fe, 10 hacen en sentido objetivo. lo objeti\'o. Ello no impide reconocer que, en la prctica. la inmensa priictica. mayora mayona de los actos de competencia desleal se realizan con mala fe subjeti\'a. Y la deslealtad es independiente tambin de que se subjetiva. tambien produzca o no un perjuicio. 0
Por tanto, aquello cuya correcci6n se enjuicia es el correccin comportamiento considerado en s mismo, prescindiendo de su 51 motivaci6n 5ubjetiva motivacin subjetiva (buena o mala fe de su autor) y de sus 0 efectos (eventuales perjuicios). Ello no signiiica. por supuesto. (e\'entuales significa. que esos elementos -buena o mala fe y carcter perjudicial- no 0 caracter sean jundicamente rele\'antes. Lo son y mucho. Son mcluso jurdicamente relevantes. requisitos imprescindibles para el ejercicio de determinadas acciones, como la de indemnizaci6n de danos y perjuicios. Pero indemnizacin daos no son requisitos para que un acto pueda ser calificado como desleal.

aplicacin Para la aplicaci6n de la clusula general puede c1ausula atenderse a criterios distintos y complementarios.
Es evidentemente incorrecto aquello que contra\'iene los usos y costumbres admitidos como correctos pOT todos los por

participantes en el mercado. Es tambien incorrecto aquello que tambin sorprende la legitima confianza de quienes participan en el legtima mercado en el desarrollo normal de las cosas. poniendoles en ponindoles situaciones no habituales. frente a las que no estan normalmente estn preparados. Es igualmente incorrecto aquello que distorsiona aqueUo injustificadamente el funcionamiento de la competencia en el
mercado.

Y cabe seilalar tambin que. por la propia tipificacin y sealar tarnbien tipificaci6n que el legislador hace de supuestos concretos de competenCla competenCIa desleal, es posible deducir criterios de carcter general, que caracter general. exceden de los casos tipificados. pero sinen para conocer los sirven criterios generales sobre 10 que el legislador entiende como sabre lo aplicacin desleal, criterios que deben tenerse en cuenta para la aplicaci6n de la c1ausula general. Asi, esta permitira considerar como clusula sta permitir

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Propied.d Intelectu Intelectu.1

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desleales conductas que no sean plenamente subsumibles en los casos concretos tipificados pero en las que se manifiestan los elementos fundarnentales de la tipificaci6n legal. fundamentales tipificacin VII. Supuestos concretos de actos de competencia desleal

Cada ley incluye su propia !ista de supuestos concretos lista de competencia desleal, pero todas las legislaciones coinciden en incIuir inc1uir en esa lista unos mismos supuestos basicos. bsicos.
Sin entrar en la consideraci6n de matices importantes, consideracin pero que s6lo se pueden estudiar a la vista de un texto legal slo determinado, cabria proponer una clasificaci6n de los supuestos clasificacin concretos de competencia desleal en tres categorias fundamencategoras tales, a las que cabe anadir como supuesto especifico e imporaadir corno tante la publicidad comparativa.

1.

Aprovechamiento del esfuerzo de otros participantes en el mercado

Un primer grupo de supuestos concretos de competencia desleal es el que caracteriza a esos supuestos porque todos ellos persiguen aprovecharse del esfuerzo de otros participantes en el mercado. A. Confusin Confusi6n

La modalidad mas evidente de actos que persiguen ms aprovecharse del esfuerzo de un competidor es aquella actuaci6n actuacin que persigue inducir a confusion a los clientes potenciales sobre confusin las prestaciones que se ofrecen o las propias empresas que 0 compiten en el mercado. Observese que al hacer referenda a la Obsrvese referencia confusin trata confusi6n se !rata no de un engano sobre las caracteristicas de la engao prestacin prestacion que se ofrece, sino que se trata de crear una situacion situacin en la que el cliente potencial no esta en condiciones de distinguir est las prestaciones que le ofrecen las distintas emp'resas o no esta en Ie 0 est condiciones de distinguir a estas mismas empresas que acttian en rnismas actan el mercado. Esto es, que al cliente potencial se le induce a Ie

Alberto Bercovltz

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adquirir las prestaciones de una empresa crevendo que son de creyendo otra o se le induce a creer que dos empresas distintas son la 0 Ie misma. No es preciso que exista una voluntad dehberada de delIberada crear la confusion para que la competencia desleal exista: aunque confusin si que es cierto que en muchos de los casos SI existe un intent() de 5i s intento crear voluntariamente la confusion. confusin. La confusion puede referirse tanto a las prestaciones. que confusin se ofrecen como a la empresa que las afrec, y puede darse lU~<1r ofrece, a ella por cualquier medio que resulte apto para que un chente clIente nonnal pueda confundirse. Por tanto, la confusion puede \"enir confundirs. confusiun originada por los signos distinti\os utihzados. cuando no estan distinti\'OS utilIzados, estn protegidos por la propiedad industrial, por la orma de i"rma presentacin presentaci6n de los productos o servicios, por la pubhCldad que 0 publICIdad se realice, con mensajes (apiados, etc. rnensajes copiados, Naturalrnente para determinar si el riesgo de c0niusln 51 c0niuSll)n Naturalmente caracterished:; existe habra que tener en cuenta las peculiares caractersticas de habr los clientes potenciales entre los que la confUSion puede confUSin producirse_ No es 10 mismo una clientela potencial constihllda lo constihl1da por el publico en general, que una clientela integrada rc'r pblico profesionales en relacion con productos o sen-ieios de demanda relacin 0 sen-icios especializada, restringida y muy especializada.
En ocasiones no se produce realmente un riesgo de confusin confusion en sentido estricto, pero si se da lugar a un riesgo de asociacin asociacion sobre la procedencia de los productos o 5en"icio5. E~to 0 sen"jeios. ocurre cuando, dada la publicidad o la fonna de presentaC!(ln dt~ 0 presentacin los productos o de las empresas, se crea en la clientela la Idea de 0 que existe un vinculo entre dos empresas, de tal (anna que :'t~ vnculo empresds, (onna considera que forman parte de un mismo grup0. En tale~ (a.;.('~ el grupD. cliente potencial esta en condiciones de distinguir los rroduLt0~ est rroduLtD~ o servicios, pero dada la presentacion o publicidad de los mismo-:presentacin 0 o de las empresas que los proporcionan al mercado, se crea en el pblico publico la idea de que las empresas productora, " product"ra, o suministradoras estan vinculadas entre s. estn sL

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Proplectad Intelectua. Propiedad Intelectual

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B.

Aprovechamiento de la reputadon ajena Ia reputacin

Otro de los supuestos frecuentes en los que un Gtro competidor trata de aprovecharse del esfuerzo de otro participante en el mercado es cuando trata de explotar la reputacin reputacion de "ste. Esta explotacion de la reputacion ajena se ste. explotacin reputacin produce ciertamente en los casos de confusion o de riesgo de confusin 0 asociacin. ,Pero 10 que caracteriza al supuesto autonomo de asociacion. lo autnomo aprovechamiento de la reputacion ajena consiste en que no se reputacin crea un riesgo de confusion, ni tampoco un riesgo de asociaci6n, confusin, asociacin, pero si que se utiliza la referenda al producto o servicio ajeno, s referencia 0 especialmente al signo distintivo que 10 caracteriza, para lo promocionar el producto propio. Asi ocurre cuando se hace As publicidad de un producto poniendo de manifiesto que es de la Ia misma clase, tipo, modelo o sistema que otro producto ajeno que 0 est esta en el mercado y que ha adquirido reputacion en ,,1 reputacin l
En ocasiones, si el signo distintivo de producto ajeno cuya reputacion pretende explotarse esta protegido como marca, reputacin est Ia utilizacion la utilizacin de esa marca en la publicidad, sin autorizacin de Ia autorizacion su titular, constituira un supuesto de violacion del derecho constituir violacin exclusivo. C.

Imitadon de prestaciones ajenas Imitacin prestadones

Ciertamente que pueden irnitarse las prestaciones ajenas imitarse en el mercado, cuando no estan protegidas por un derecho estn exclusivo. Pero esa imitacion constituye un acto de competencia imitacin desleal cuando se hace de tal manera que resulta idonea para idnea crear confusion entre la clientela sobre la procedencia confusin empresarial de los productos o servicios o para crear riesgo de 0 0 asociacin 0 asociacion o dar lugar a la explotacion de la reputacion ajena. explotacin reputacin Por otra parte, cuando la irnitacion de las prestaciones de imitacin un competidor es sistematica, puede considerarse desleal en la sistemtica, medida en que irnpide que el competidor imitado pueda adquirir impide una posicion diferenciada en el mercado de la que ocupa el posicin imitador.

La Co.... twaw:la 0...... twaw::&a Alberto Bercovitz

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En especial cabe considerar que cuando la irnitacion se imitacin realiza mediante meras reproducciones de los productos imitados, obtenidas por medios teaucos de reproduccion, esa tcnicos reproduccin, imitaci6n es un acto de competencia desleaL no slo por imitacin des leaL solo constituir constiluir un acto de imitacion o copia en particular, smo por imitacin 0 atentar contra la buena fe objetiva que se exige a todos los Ie participantes en el mercado.
D. Sustraccion o explotacion de secretos empresariales Sustraccin 0 explotacin ajenos

Evidentemente, una modalidad clasica de competencia clsica desleal por aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno es la sustracd6n o explotacin de secretos empresariales. sustraccin 0 explotaci6n Para que exista un acto de competencia desleal es preciso que conrurran dos requisitos: a. Existencia de un secreto empreconcurran sarial digno de proteccion, y b. Divulgacion o explotaCIn del proteccin, Divulgacin 0 explotaClon mismo que constituye o es consecuencia de una actuacion 0 actuacin incorrecta.
a. Existencia de un secreto industrial o empresarial 0

Para que exista un seereto industrial o empresarial es secreto 0 preeiso ante todo que el conocimiento objeto del mismo no sea preciso anle conocido de los terceros. Es decir, que los terceros no deben saber que esa empresa est haciendo uSO o bene esos conocimientos. esta 0 tiene
No es preciso que el conocimiento seereto sea nue\o en secreto el sentido del derecho de patentes, esto es, que no se hubiera hecho publico antes. Puede ocurrir, en electo, que una tecnologia pblico efecto, conocida constituya un secreto empresarial, en la medida en que sea secreto que esa tecnologa o esos conocimientos estn siendo tecnologia 0 estan utilizados por una empresa determinada. El desconocimlento EI por los competidores de que una empresa utiJiza una tecnica utiliza tcnica concreta tiene valor competitivo.

Tampoco es preciso que el objeto del seereto sea una secreto

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Propiedad Intelectual Proyecto Propiedad Intelectual SIECA-USAID

tecnologa 0 tecnologia o unos conocimientos explotables industrial o 0 Tambin empresarialmente. Tambien las investigaciones frustradas o los 0 fracasos tienen importancia en la lucha competitiva y, a menudo, rnenudo, se mantienen secretos. Del mismo modo, los descubrimientos no descubrirnientos patentables pueden mantenerse en secreto, precisamente para proseguir la linea de investigaci6n que conduzca a una invenci6n lnea investigacin invencin patentable con ventaja sobre los competidores.
Otro requisito para que exista un secreto protegible es que el conocimiento que se mantenga reservado suponga una ventaja competitiva para la empresa que 10 posee. Si el secreto se lo refiere a alga intrascendente en las relaciones competitivas, algo entonces no merece protecci6n a traves de las normas sabre proteccin travs sobre competencia desleal, aunque tal vez podria estar protegido por podra normas de otro sector del ordenamiento juridico; por ejemp1o, las jurdico; ejemplo, que protegen la intimidad de las personas. Como es obvio, suponen una ventaja competitiva aquellos conocimientos que son relevantes para 1a posicion conocirnientos la posicin eompetitiva de 1a empresa en el mercado, de maneIa que su competitiva la manera conocimiento por los cornpetidores afecte a esa posicion par posicin competitiva.

Y, por ultimo, S preciso que el empresario poseedor del ltimo, 0S secreto seereto tenga una voluntad manifiesta de mantener el caracter vo1untad carcter reservado del mismo. Es dedr, que debe adoptar medidas serias decir, para preservar el secreto y hacer que quienes hayan de conocerlo, sean trabajadores o terceros contratantes, sepan 0 claramente que se trata de un secreto y que estan obligados a estn mantenerlo como ta1. b. Divulgacin 0 explotacin Divulgacion o explotacion del secreto que constituyan consttuyan o sean consecuencia de una actuaci6n incorrecta actuacin

Lo que se prohibe es toda actuaci6n que da lugar a la prohbe actuacin divulgacin 0 divulgacion o a la explotacin del secreta, cuando esa actuacion exp1otacion secreto, actuacin
es incorrecta, esto es, contraria a las normas de correccion que correccin rigen en el trafico u objetivamente contraria a 1a buena fe como trfico la

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dispone la ley espanola. espaola.

Esa actuacin incorrecta se produce cuando una persona actuacian cuanda accede al conocimiento del secreto por medios legitimo; ", conacimiento legitimas \', sabiendo que se trata de un secreto, sin embargo, viola el deber de mantenerlo resenado. reservado.

Naturalmente es preciso que qUien accede gUlen legtimamente conocimiento legitirnamente al conacimiento resen'ado sepa que se trata de un est La "bligacin secreto y que esta obligado a mantenerlo como tal. la "bligacion de respetar el secreto puede establecerse expresamente en un 0 contrato (clausulas de confidencialidad), o puede wnstituir una (clusulas trabajadores), 0 obligacin obligacion legal (obligacion de los trabajadore;), o puede resultar (obligacin de las circunstancias en que se produce el acceso al secreto, secreta, cuando cuanda por elias parece evidente que se espera que quien accede ellas al secreta 10 mantenga como tal. secreto lo Realiza pues, una actuacin prohibida quien accediendo actuacian legtimamente legitimamente al secreto, 10 di"ulga 0 explota despues, lo di\'ulga o despus, incumpliendo su deber de mantener la confidencialidad.

Tambin Tambien realiza una actuacion prohibida quien accede al actuacin conocimiento del secreta por medias i1egitimos, como el secreto medios ilegtimos, 0 espionaje o la induccion a "iolar la confidencialidad por parte de induccin violar quien accedio al secreto legitimamente. accedi legtimamente. pmhibicion Lo importante es que la p"'hibicin afecta solamente a la actuaci6n de quien se (omporta incorrectamente, pero no a la guien perc actuacin comporta actuacin actuacion del tercero que acrua de buena fe. acta Est Esta prohibida, por tanto, la actuaclon de quien \'lola la actuacIn \'Iola obligacin obligacion de guardar secreto o quien accede al secret" 0 aprovechndose aprovechandose conscientemente de esa yiolacion a la yiolacin confidencialidad. Ahora bien, no queda afectado por la pmhibicion la p",hibicin actuacin actuaci6n del tercero de buena fe que conoce el secreta sin saber secreto que quien se 10 transmite ha actuado ilegitimamente. Por lo ilegtimamente.

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Inte'.clu al Propied ad Intelect ual

Proyecto Proyeeto Propiedad Intelectual SIECA-USAID

cin tampoc supues to, tarnpoco se ve afectado por la prohibici6n quien ha del secreto por medios propio s e indellegado al conocimiento pendie ntes. 2. Ataque s directo s a otras empres as partici pantes en el mercad o rtamien tos 0 Otro grupo de actos o comportarnientos desleales es el
a que se refiere a actuaci ones que constit uyen ataques directos

particip otras empres as parlicipantes en el mercado. A. acin Denigr acion

tir Una maner a tradici onal de compe lir deslea lmente ditndo tidor desacreditandole, consiste en tratar de perjudi car al compe te 0 el, bien a l, bien a sus produc tos o prestaciones, median credito abar su crdito en el manifestaciones que sean aptas para menosc mercado, a, no ser que se trate de manifestaciones exactas, verdadera s y pertine ntes. Especial import ancia tiene que se trate de manifestaciones "pertinentes", esto es, manifestaciones que se 6n Y Sil 0 refieran a los productos o empresas y su actuacin en el reHera ella mercado, considerados de manera objetiva. Por ello no son staciones que tengan por ninglin pertinentes en ningn caso las manife 0 objeto la nacion alidad, las creencias o ideologia, la vida privad a o cualesquiera otras circunstancias estrictamente personales del carcte Adem afectad o. Adema s, el canicte r exacto y verdad ero de las manifestaciones que se realicen sobre un competidor debe ser probad o, llegado el caso, por quien hizo tales manifestaciones.
B. in in Inducci6n a la infracci6n contractual

tpica Otra forma tipica de perjud icar desleal mente a un compe tidor consiste en inducir a sus trabajadores, proveedores, 01 clientes y otras person as vincula das con l a infringir los deberes con contra bsicos contractuales basicos que han contraido can ese competidor. n Eviden tement e la resoluc i6n del contrat o anticip ada y sin justa causa, cuando se trate de un contrato por tiempo determ inado, n constit uye una modal idad induda ble de infracc i6n de

La Competencla Deslea. Competencia Alberto Bercovitz

Des_.

137

obligaciones con!ractuales basicas, contractuales bsicas,

La inducci6n a una terminacion regular de un contrato o induccin terminacin contra to 0 el aprovechamiento en beneficio propio o de un tercero de una 0 infraccin infraccion contractual por quien nada ha tenido que \'er previamente con esa infracci6n contractual, no es por s mism0 infraccin SI un acto de competencia desleal, a no ser que "ava acompmada acompaada de otras actuaciones contrarias a la buena fe objetiYa. objetiya. En relacion con este supuesto de competencia desleal, relacin debe tenerse en cuenta que es normal que un trabajador abandone una empresa para pasar a ejercer su profeslon en otra profeSIn distinta que es competidora de la anterior, Este hecho no puede constituir por s solo un acto de competencia desleal, a no ser que sf exista competencia ilicita por \'iolarse un pacto de no ilcita competencia durante cierto tiempo posterior a la extmcion del extincin primer contrato.

Ahora bien, si el profesional o trabajador que pasa de 0 una empresa a otra trata de aprovecharse en la nue\'a empresa de elementos con ,'alor competitiyo de la empresa anterior a los que competitivo tUYO acceso por su trabajo en aquella y que no pueden tuvo aqulla considerarse integrados en sus conocimientos profesionale~. entonces SI puede existir una actuaci6n considerada desleal. s actuacin Particularmente importante den!ro de este supuesto es la dentro prctica proktica que se produce en algunos casos, en virtud de la cual un competidor !rata de impedir que otro participante en el mereado trata mercado pueda seguir compitiendo nonnalmente, al hacer 10 necesano lo para conseguir que todo el personal de un departamento o la 0 mayor parte de el abandone la empresa para pasarse al compehl dor, doro
En los casos en que un trabajador pasa de una empresa a
esta otra, si est especialmente cuaLificado, puede en ocasiones dar cualificado,

lugar a competencia desleal a1tratar de utilizar listas de c1ientes al tratar clientes de la empresa en la que habia trabajado, o tratando de obtener haba 0 alguna ventaja a favor de la nueva empresa im'ocando la relacion relacin a1guna

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Propiedad Inteleclual Intelectual Proyecto Propiedad Intelectual SIECA-USAID

anterior que el trabajador o los trabajadores tenian can esos 0 tenan con clientes cuanda aquellos trabajadores prestaban sus servicios a la cuando

primera empresa.

C.

Venta a perdida prdida

Por supuesto, dentro de un sistema competitivo cada

participante en el mercado puede fijar libremente los precios de rnercaclo

sus productos o prestaciones. Ese es el principio general. Pero 0

puede haber determinados casos en que se venda con perdida, 10 deterrninaclos prdida, lo eual no es normal en una actuaci6n competitiva. Aun as la venta cual actuacin cornpetitiva. An as!

a perdida, por s sola, no puede calificarse (mTIO actuacin prdida, SI (mTIO actuacion
desleal. Puede haber razones objetivas que la justifiquen.
Pinsese Piensese en el supuesto en que es necesario obtener con urgencia tesorera o en que existe un exceso de stocks que pone en peligro tesoreria 0

la viabilidad de la empresa. Pero hay supuestos en los que la venta a perdida va prdida claramente dirigida a perjudicar a un participante en el mercado,
con el fin de desacreditar la imagen de sus productos o servicios 0

(pinsese (piensese en la venta a perdida de productos de clientela ,electa) prdida selecta) o pura y simplemente a excluir al competidor del mercado. Es el supuesto que se produce cuando el competidor no puede seguir la guerra de precios con venta a perdida y se ve forzado a prdida abandonar el mercado. Este supuesto se da especialmente con
frecuencia como modalidad de actuacin subsumible bajo el actuaci6n
abuso de posici6n dominante dentro del Derecho antitrust. posicin mztitrust. En otras ocasiones la venta a perdida no tiene por objeto prdida bene perjudicar directamente a un competidor, sino inducir a error a la

clientela en general sobre el nivel de precios del conjunto de

productos 0 prod uctos o prestaciones que se ofrecen en el mismo e1

establecimiento, y en tal caso habria que incluirlo en el grupo de habra supuestos que impiden el correcto funcionamiento del mercado.

La Competeneill 0..... 1
Alberto Bercovrtz Sercovrtz

139

3.

Actos que inciden en general en las posibilidades de actuacin actuaci6n de los participantes en el mercado, impidiendo un funcionamiento correcto del mismo

Junto con los aetos que perjudican directamente a un,1 actos empresa determinada, bien por crear confusion eem ella (1 confusin ccm aprovecharse de los resultados de su in\-ersi6n o de su trabaj(l. in\-ersin 0 5U trabaje. bien por tratarse de aetos dirigidos directamente a periudic,ula, actos actos especficamente el existe otra serie de aetos que no afectan especificamente a una tiniea empresa eompetidora, sino que afectan en general a tl1,jl1~ nica competidora, los que participan en el mercado, impidiendo que este funehme ste funchme correctamente. A. Engaiio Engao

Los actos de engao perjudican a todos los que engailo participan en el mercado, tanto a eompetidores (PIDe a competidores CDmc' consumidores, en la medida en que se pronxa una decisic)n dl.~ la decisin clientela basada, no en las prestaciones que r('aImente se oirtXcn. realmente oirteXen. sino en una presentaci6n que induce a error, presentacin Por ella la utilizacion o difusion de IndICacIOnes ello utilizacin 0 difusin mdlCacl()nes 0 0 omisin incorrectas o falsas o la omision de las \'erdaderas sobre las tOOo ofrecen. caractersticas caracteristicas de todo tipo de las prestaciones que se oirecen. constituye un acto de competencia desleaL Para Juzgar SI el juzgar 51 engao existe hay que considerar en su eonjunto el mensaje que engailo conjunto se transmite a la elientela potencial, las circunstancias en que e;;,e clientela mensaje se hace llegar a esa clientela y las propias caracterishcas caractersticas de la clientela. En definiti\'a, existe engao siempre que las engailo indicaciones que se destinan a atraer a los clientes pptenClale5 inducen a error sobre las caraeteristicas de 1.1 prestaci0n que se caractersticas la * engailo ofrece. Es importante destacar que el engao puede pnwemr de la omisi6n de datos que debe ria conocer eI cliente potenCial ~. ~111(, omisin debera el potencial ~111(' son relevantes para su decision. decisin.
B.

Primas Tambin Tambien desorganiza el mercado el ofrecimiento de

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Propiedad Intelectual
Proyecto Propiedad Intelectual SIECA-USAID SIECA-U5AID

primas (regalos o ventajas) a quien realice alguna adquisici6n, 0 adquisicin, cuanda cuando la ventaja en que consiste la prna y la fornla en que se prilna ofrece haee pasar a segundo trmino el precio y las caractersticas hace termino caracteristicas del producto o servicio que hay que adquirir para obtener la 0 prima. Esto ocurre, por ejemplo, cuando la prima consiste en la participaci6n en sorteos can premios espectaculares, de tal forma participacin SOfteos con que la adquisici6n del producto al que la prima se vincula pasa a adquisicin segundo termino en la decision de muchos consumidores. trmino decisin rnuchos
C.

Venta a perdida prdida

En algunos casos la venta a prdida no bene por objeto perdida tiene perjudicar a un competidor determinado, sino simplernente simplemente enganar a la clientela potencial sabre el nivel de precios de atros engaar sobre otros productos o servicios del mismo establecimiento. En estos casos 0

el acto desleal incide en el funcionamiento general del mercado.

D.

Discriminacin Discriminaci6n injustificada

Tambin Tambien perjudica el funcionamiento del mercado el hecho de que un empresario aplique un tratamiento discriminatorio contra determinados clientes, cuanda no esta cuando est justificada esa discriminacin. discriminaci6n. E. Abuso de situaci6n de dependencia econ6mica situacin econmica

En olros casas ocurre que determinadas empresas o otros casos 0 consumidores se encuentran en situaci6n de dependencia frente situacin a atra empresa, al no tener alternativas de mercado que permitan otra altemativas a aqullas prescindir de la relacin con sta. Esto aeurre, en aquellas relaci6n can esta. ocurre,

particular, por ejemplo, en los supuestos de suministro de repuestos, materiales o servicios de asistencia tecnica para 0 tcnica determinados productos de marca. Pues bien, la empresa que abusa de esa situaci6n de dependencia incurre en una actuaci6n situacin actuacin de competencia desleal.
F.

Incumplimiento de normas La libre competencia en el mercado parte de la base

... eoc....... adII Des.... Alberto BercovitZ

141

segn la cual todos los competidores deben cumplir las seglin obligaciones legales que les corresponden. Por ello quien compite violando las normas legales que deberia cumplir se debera sitan situan en una posici6n ventajosa frente al resto de los posicin res to participantes en el mereado que compiten con d. Ello jushhca mercado L justifIca que el incumplimiento de normas, en especial las que rigen para la actividad econ6mica competitiva en el mercado, constituya un econmica supuesto concreto de competencia desleal. G. clientela Conductas Conduct.as agresivas frente a la c1ientela rente

Otro supuesto que se produce frecuentemente es el de una conducta agresiva para inhmidar a los clientes potenciales ,. inhmdar eJemplo. forzarles a realizar alguna operaci6n. As! ocurre, por ewmplo. operacin. As cuando se atrae con ofertas de regalos a los clientes a un local ruando determinado, del que prachcamente se les impide salir cas, a la prcticamente casI fuerza mientras no hagan el contrato o la adquisicin que se les 0 adquisici6n ofrece. En todos los casos en que no se respeta la libertad de eleccin elecci6n del cliente, forzando su elecci6n con conduetas eleccin conductas agresi\'as, se incurre evidentemente en aetos de eompetencia actos competencia desleal.
4. comparativa Publicidad comparahva

Muchos de los actos de competencia desleal se instrumentan a traves de la publicidad. Esto es especialmente travs derto en relaci6n con los aetos de confusion, de engailo o de cierto relacin actos confusin, engao 0 denigracin. denigraci6n. Yes evidente que para la publicidad comereial ngen comercial rIgen las normas generales sobre competencia desleal. por 10 que no es desleaL lo preciso establecer normas especificas. especficas. Hay un supuesto, sin embargo, al que importa hacer una referencia especial por sus importantes peculiaridades. Se trata del supuesto de la denominada "publicidad comparah\'a", Existe comparati\'a", publicidad comparativa siempre que en una acti\'idad publicitaria se comparen o se confronten los productos. servicios 0 ser\'cios o una empresa determinada con los productos o servicios de una 0 empresa competidora o con la propia empresa competidora en s 0 51

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Propiedad Intelectual Propledad Intel.ctua' Proyecto Propiedad Intelectual SIECA-USAID SIECA-USA1D

misma considerada. La comparaci6n tendra lugar normalmente rnisma comparacin tendr porque se indiquen diferencias o coincidencias entre los 0 productos, servicios o empresas objeto de la comparaci6n. 0 comparacin. Evidentemente, 10 importante es que se transmita al lo pblico 0 publico o a los destinatarios de la publicidad la comparaci6n, comparacin, cualquiera que sea la forma concreta en que esta se plantee. sta Puede ser mediante un mensaje publicitario estricto, esto es, sin intervencin intervenci6n de personas de ninguna clase, o puede ser en forma 0 de manifestaciones personales de adores o personas contratadas actores 0 para la realizaci6n del anuncio. No hay diferencia alguna realizacin sustancial entre el hecho de que el mensaje se transmita como tal mensaje objetivo o que ese mensaje se ponga en boca de personas 0 contratadas al efeelo. efecto. La publicidad comparativa es potencialmente peligrosa como instrumento competitivo, porque a travs de ella es facil traves fcil desacreditar a los competidores o a sus productos, o 0 0 aprovecharse de la reputaci6n adquirida por estos. Pero, desde reputacin stos. otra perspectiva, esa publicidad comparativa, si esta est correctamente realizada, tiene la ventaja de transmitir a los consumidores las diferencias 0 coincidencias entre los productos o que compiten en el mercado, proporcionando asi una as informacin informaci6n que de otra manera no seria tan facilmente accesible. sera fcilmente Por ello, se admite en generalla publicidad comparativa, general la pero se imponen exigencias especiales para considerarla licita. lcita. No slo se exige, con caracter general, que no sea engaftosa, no s610 carcter engaosa, de lugar a confusion, ni desacredite, ni denigre, sino que ademas, confusin, adems, se exige con caracter especifico que los bienes 0 servicios que se carcter especfico o comparen satisfagan las mismas necesidades 0 tengan la misma o finalidad y que la comparaci6n se reliera a caracteristicas comparacin refiera caractersticas esenciales y pertinentes de los productos y que esas caracteristicaractersticas que se invocan en la comparaci6n sean objetivamente comparacin verifcables verificables y representalivas de los bienes o servicios representativas 0 comparados. Si no se cumplen esos requisitos la publicidad comparativa seria desleal, porque 0 seria enganosa o sera o sera engaosa 0 denigratoria.

La Co...... teuM:J. . . . . . .
Alberto Bertovitz

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VIII.

Modelo de competencia que subyace a la enumeraci6n enumeracin de supuestos concretos prohibidos

Bajo la enumeracion de supuestos concretos de enumeracin competencia desleal subyace un modelo de competencia que conviene explicitar, por cuanto no solo sirve para entender meior slo mejor la regulaci6n legal sino, ademas, para interpretar y aplicar la regulacin adems, clusula clausula general delimitadora de la competencia desleal prohibida.

Cabra Cabria enunciar las siguientes caracteristicas del modelo cuestin: claridad diferenciacin competitivo en cuesti6n: c1aridad y diferenciaci6n de las ofertas: actuacin actuaci6n de los oferentes en el mercado basada en su propio esfuerzo; respeto de la legalidad; prohibici6n de la arbltrariedad. prohibicin arbitrariedad. y libertad de decisi6n de los consumidores. decisin La c1aridad y diferenciaci6n de las ofertas exige que stas claridad diferenciacin <'stas A. se hagan de manera que los clientes potenciales puedan conocerlas en su verdadero contenido v con posibilidad de diferenciar las diversas ofertas entre s. Solamente si las ofertas S1. estn estan claras y aparecen diferenciadas podra el cliente potencial podr compararlas y elegir entre elias. Por ello se prohiben todos los ellas. comportamientos que, al afectar a esa claridad y diferenciacion diferenciacin de las ofertas, pri\'an o dificultan a los clientes potenCIales el 0 chentes potenClales conocimiento de elementos esenciales para su decision. decisin. Esa es la raz6n por la que se prohiben las actuaciones que razn tienden a engaar o a confundir a la clientela. comprendiendo engaftar 0 todas las modalidades de engafto y de confusi6n: creaci6n de una engao confusin: creacin impresin impresi6n falsa sobre 10 que se ofrece en cuanto a sus lo caractersticas, caracteristicas, precio, condiciones de adquisici6n. etc.. adquisicin. utilizacin utilizaci6n de tffnicas dirigidas a enmascarar o aprecIar ms tcnicas 0 apreClar mas dilicilmente los precios, tales como las primas o los precios de un 0 establecimiento; establecirniento; intento de confundir a la clientela sobre la procedencia de ofertas distintas, tratando de hacer difiClI la difCIl diferenciacin diferenciaci6n entre elias; intento de crear la falsa apariencia de ellas; vnculos vinculos realmente inexistentes con otros operadores econmicos. econ6micos. Por eso la publicidad comparativa se admite en la

-----,--,_.,,'" -----,--,_."",
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Propiedad Intelectual IntelectuBI
Proyecto Proyeeto Propiedad lntelectual SIECA-USAID SIECA-USAIO

medida en que sirva para clarificar y diferenciar las ofertas.

En definitiva, la exigencia de c1aridad y diferenciaci6n de claridad diferenciacin

las ofertas se vincula al objetivo de conseguir transparencia en el mercado.

B. Se parte, ademas, de la premisa segn la cual la adems, segtin actuacin actuaci6n de los oferentes en el mercado debe basarse en su esfuerzQ. Esc termino, propio esfuerzo. Eso implica, en primer trmino, que las ofertas que se hacen deben ser fruta del propio esfuerzo de sus autores. fruto Se considera, por tanto, que cada operador econ6mico que econmico participa en el mercado debe esforzarse por hacer las mejores ofertas posibles para competir con los demas y sin pretender dems apropiarse del resultado del esfuerzo de esos competidores. Por eso las ofertas no pueden tratar de aprovecharse del prestigio de las de otros participantes en el mercado. Ciertamente que esta exigencia de que las ofertas que se hacen sean froto del propio esfuerzo no significa que no se fruto puedan tener en cuenta las ofertas de los competidores. Al contrario, cada agente econ6mico se esforzar precisamente econmico esforzara teniendo en cuenta las ofertas de los competidores y considerando los elementos de las mismas que tienen impacto en la clientela.
Esto significa que cada operador econ6mico tamara de econmico tomar las ofertas competidoras aquellos elementos gue, sin estar protegidos por derechos exclusivos de propiedad industrial o 0 intelectual, pueda considerar tiles para integrarlos en sus titiles propias ofertas. En este sentido, no puede olvidarse que la libre imitacin imitaci6n de aquello que no es objeto de un derecho exclusivo es precisamente una caracteristica del sistema competitivo y que caracterstica esa es la raz6n de ser de los derechos exclusivos de propiedad razn industrial y derecho de autor. Esa continua interacci6n entre las ofertas de los interaccin competidores es consustancial a la competencia; pero partiendo siempre de la idea de que cada competidor hace su propio

La Compet -.cUi Alberto Bercovltz

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esfuerz o, en el que se integra n las ceacciones ante las otertas de reaccio ofertas los dems y su impacto en el mercado, demas

Pero 10 que no se admite es la apropIacion pura \' SImple lo apropla cin del esfuerz o ajeno, no median te la irnitaeion sino median te la imitaci n reprod uccin de las ofertas rivales; especla lmente cuando se haec uccion especIa hace gracias a la utilizac ion de medios tecnie05 de reprodu ccion de la in tcnico s ccin lit obra ajena o sistema ticamen te. Del mismo modo que no es 0 sistem admisi ble la explota ci6n de secreto s empres ariales obtenid ()s can cin con violaei on de pactos de confide ncialid ad, o de ideas aienas violaci n 0 ajenas ofrecid as igualm ente con pacto de reserva .
Por otra parte, la exigenc ia de que la achlaci on de lo~ n operad ores econom icos se basa en su propio esfuerz o. 5igmii( a econm -:,igmfi(a tambi tambie n que ese esfuerz o debe ir dirigid o a mejora r sus oiertas , iT ofertas pero no a ataear a los compet idores. Por eso se prohibe 1.1 atacar la inducc in induec ion a la infracc i6n contrac tual de c1ientes. pro'et. 'dores o infrace in clientes pro'ff' dores 0 trabaja dores de empres as rivales, asi como la denigra cion, s.aln\ as cin, cuando puede probar se y si sirve para cIarificar las oiertas ruanda clarific ofertas ,. contrib uye a la transpa rencia del mercad o.

compe teneia se basa en que los agente s econom ieos dirijan su tencia econm icos 5U actuaci on a conseg uir su autoafi rrnaci6 n en el mercad o median te n rrnaci la captaci on de la cliente la gracias a la bondad de sus ofertas , nl) n no como consec uencia indirec ta del ataque a los competidores . hdores
Por ello, las aetuaci ones que impliea n directa mente a un actuaci implica el: compe tidor, tales como la denigr acion o la pubhci dad acin 0 publIc idad eompa rativa, slo son admisi bles en la medlda en que sin-an compa solo medIda sln-an para clarific ar las ofertas que concur ren en el mercad o.

Cabe, pues, afirma r en este punto que el modelo de punta

C. Un tercer princip io consiste en la exigenCIa de que 10' ia la lo, agente s economicos cumplan la legalidad \'igente, plies ,,,10 de econm pues ,,,lo
esa manera pueden compe tir en condic iones de igualdad_ Si un 5i empre sario ha de compe tir con otros de la denom inada Heconomia sumerg ida", es induda ble que se encont rara en ma encclOtrar

condiciones de inferioridad, puesto que los costos de quienes no costas

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ua. Propied ad Intelect ual proyecto Propiedad Intelectual SIECA-USAID

muchis 0 normat cumple n la nonnat iva laboral o fiscal son muchs imo menores.
correct jurdico En un sistema juridico que funcionara correetamente no por competencia desleal accin debera deberia ser necesario acudir a la accion n ir la situaci 6n de desigu aldad resulta nte del mped para imped propla incum plimie nto de la legalid ad vigente . La propIa 0 istraci Pblica Admin istraci6 n Publica, actuan do de oficio o en virtud de a las leyes. Mas como eso debera denunc ia, deberia impon er el respeto asr siempre asir se considera que los competidores afectados no es accin deben estar legitim ados para ejercitar la acci6n de compe tencia n trmin desleal con el fin de poner tennin o a la actuaci6n ilegal, que en el mercado. n distors iona la situaci 6n compe titiva econm A los operadores econ6m icos se les prohibe la D. n en su actuaci6n en el mercado. Esto implica que no arbitra riedad puede discriminarse injustamente entre los clientes, ni tampoco pueden impone rse condiciones abusivas a los clientes que no relaci 0 alterna tienen otras altemativas de suministro o de relacion de las ltimo operac iones que necesitan. Este ultimo supues to es posici cin ci6n del abuso de posici6n sustanc ialmen te similar a la prohibi est domin ante en el Derecho antitrust. La diferencia est.i en que la to del mercado, de posici posici6 n domin ante se refiere al conjun inters pblico inters manera que el interes proteg ido es ante todo un interes publico ente considerado. Sin en el funcion amient o del mercad o globalm sobre embargo, en el caso de abuso sabre la clientela cautiva, cuando icin posici no existe una posicion dominante de mercado, la prohibici6n no inters pblico respon de ya al interes publico en el funcionamiento del mercad o en su conjunto, sino que cobra mayor relevancia la exigencia de in un compo rtamie nto correcto en el mercad o y la protecci6n de los

intereses particu lares afectados. No puede ignora rse, sin embarg o, que dadas las concomitancias existentes entre los supuestos mencionados, la podra cin explotacion abusiva de una clientela cautiva podrfa integrarse posici como una subespecie del abuso de posici6n domina nte en la in legislaci6n antitrust. E. ms ltimo Y, por ultimo , cabe mencio nar el princip io mas

A!berto Bercovitz

La~"Deo""

importante y, por ello, mas e\'idente. Es decir, la exigencia de ms garantizar la libertad de decision de los consurnidores, decisin consumidores, Todo el sistema competiti\'o de economia de mercado se basa en la libertad de decision de los consumidores entre las decisin decisin diversas ofertas competidoras. Sin esa libertad de decision el
sistema no puede existir. Y es precisamente para fa\'orecer esa favorecer

libertad para 10 que se pretende asegurar que las ofertas lleguen lo aJ consumidor de forma clara y diferenciada. Por consiguiente, al toda acluacion que limite o impida la deciSIn libre de los actuacin 0 decisIon consumidores consurnidores es, en principio, incompatible con el modelo que trata de proteger la regulaeion sobre competencia desleal. regulacin Esa es la razn por la que las conductas agresi\'as que razon
tratan de impaner a los consumidores la realizaci6n de ciertas imponer realizacin operaciones constituyen casos evidentes de competencia desleaL casas competeneia

IX.

Acciones y procedimiento

En materia de competeocia desleal, como en tantas otras, competencia son fundamentales los aspectos procedimentales para que la
regulacin regulaci6n sustantiva sea realmente eficaz. Y hay \"arias fealmente cuestiones relacionadas con el ejercicio de las acciones y el procedirniento procedimiento que, por su trascendencia en esta materia. tienen que ser mencionadas. seT

En primer trmino, las acciones ejercitables tienen que ir termina, dirigidas basicamente a conseguir tres finalidades diwrsas: al bsicamente Impedir que comience o hacer que cese la actuacin que cornienee 0 actuacian constituye constiluye competencia desleal; bl remover los efectos de la competencia desleaJ ya realizada, y e) resarcir 105 dan05 \desleal c) perjuicios causados.
De estas tres clases de acciones, fa mas importante e5, sin la ms eS, duda, la que trata de impedir que se realice o que contine la 0 continue actuacin de competencia desleal. acluacion La rawn consiste en que, en la mayora de los casos, no razn mayana

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Propled_d InteJectu.1
Proyecto propiedad Intelectual SIECA-USAID

es posible reparar adecuadamente, a posteriori, las consecuencias

daosas daftosas de una competencia desleal. Ella es asi porque la Ello as competencia desleal afecta a la posicin competitiva de una posicion empresa en el mercado, y al ser esa posicion competitiva una posicin situacin situaci6n de hecho, no podr ser nunca restituida por una padni sentencia. Esa sentencia padTa, en el mejor de los casos, paliar podr, alguno de los efectos perjudiciales. Par eso es tambien fundaPor tambin mental que la resoluci6n imponiendo la cesaci6n pueda obteresolucin cesacin nerse rpidamente, por un procedimiento acelerado. nlpidament, En este sentido hay que distinguir 10 que puede ser un lo procedimiento sumario de 10 que es un procedimiento para el lo otorgamiento de medidas cautelares. El procedimiento sumario debe ser un procedimiento rpido rapido de tipo interdictal, que permita obtener en poco tiempo una resolucin imponiendo la no iniciaci6n o la cesacin de la resolucion iniciacin 0 cesacian competencia desleal, aunque no tenga la fuerza de cosa juzgada. De esa manera es posible poner fin de manera inmediata -y a menudo definitiva- a los comportamientos cuya incorreccin es incorrecci6n evidente. Si aqul a quien se impone la cesacin no est conforme aquel cesaci6n esta con ella, podda, en Sil caso, ejercitar la correspondiente accin en podra, su aedon el procedimiento ordinario. Y la experiencia demuestra que en 1a ordinaria. la inmensa mayoria de los casas no 10 hara. mayora casos lo har. Distinto es el procedimiento de medidas cautelares, en cuanto la resoluci6n sabre estas esta vinculada al posterior resolucin sobre stas est desarrollo del correspondiente procedimiento ordinaria. Ella ordinario. Ello hace que, aunque se otorgue la medida cautelar -que puede consistir en la cesacion-, no se ponga fin allitigio. cesacin-, al litigio. Par tanto, el procedimiento sumario y el procedimiento Por de medidas caute1ares tienen consecuencias diversas, que no cautelares pueden confundirse, y que debieran ser adecuadamente coordinadas.
La accion para remover los efectos de una actuaci6n de accin actuacin competencia desleal que ya ha tenido lugar es tambien tambin

L.- COMPetwncia Des.... COiilPet encia

Alberto 8en:ovitz

import ante, por ir especficamen te dirigid a a reducir en 10 espedf icamen lo posible los efectos del compo rtamie nto incorrecto que \'a se ha produc ido en el merado . Esta accin ira unida a la cesacin. accion ir cesacion, cuando la actuacion incorrecta siga produc iendos e; pero puede n indos ejercitarse tambien cuando ya haya cesado esa actuacin y. por tambi ruando 6n tanto, no sea necesario pedir su cesacion. cesaci
Entre los pedime ntos que pueden incluirse en una accin accion de este Ii po estara la retirad a de la publici dad o de los elemen tos ti estar 0 en que se plasmo la conduc ta desleal , la publicacion de la plasm cin resolucion judicial y la publici dad correctora. in Ocurre aqu igual que con la acci6n de cesacion, esto es, aqui accin cesaci que en la inmensa mayoria de los casos la resoluci6n a in corresp ondien te debiera dictars e en un plazo muy breve, gracias bre\'e. a la existencia de un proced imiento judicial acelerado.

Cabe afirmar, en efecto, que en materi a de competencia desleal la celerid ad en la resolucion sobre la cesacin o la in cesacio 0 remocin remod 6n de los efectos de la actuacian ilicita es mas irnportante n ms import que el respeto de las garant ias que propor ciona un as proced imient o judicial ordinar io. La razon es e\'idente: dada la razn celeridad con la que evoluciona la situacian competih\a en el situaci mercad o, las resoluciones judiciales dirigid as a incidir en esa situacin slo tienen sentido mientras tal situacin se mantenga; on solo situacia una vez que la situacion ha cambia do, la resolucion habra n in habr perdid o su senlido, al referirse a una realidad que ha dejado de sentido existir. En tales casos 10 nico que podr ser til es el lo unico podra util resarci miento de los daiios y perjuicios ocasionados. resarei daos
Par ultimo Por ltimo, las acciones dirigidas a conseg uir el resarcimiento de los dailos y perjuicios causad os suscitan daos tambi tambie n diverso s problemas. as, El mas grave de todos consiste en que nunca ser posible EI ms sera determinar con precisin los daos y perjuicios ocasionados, si se can on daflos exige la prueba de que estos son el resulta do directo y exclusivo stos \'o de la cond ucla ilicita. La relacion de causali dad estricta que en ucta ilcita. relaci

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Intelect Propied ad Inteleet ual Proyecto Propiedad Intelectual SIECA-USAID

jurdico corno espao alguno s ordena miento s juridico s, como el espana l, se exige entre por l daos ilcito el acto ilicito y los clanos y perjuic ios ocasion ados pOT el tiene su clanos referen da origen y su sentido con referencia a los daos ocasion ados en las mbito cosas casas materia les, pero en el ambito de la compe tencia desleal el ese criterio o de Ese criteria conduc e, de hecho, a negar la imient mantenirnient daos posibi lidad de conseg uir el resarci miento de los danos y in ello perjuic ios ocasion ados. Por ella se impone la atribuc i6n a los lo ionalidad, que, por 10 jueces de un cierto margen de discrec otras dems, demas, tiene ya sus anteced entes en atras materia s en las que relaci tampoc o es posible exigir una estricta relaci6n de causali dad dao ilcito entre el acto ilicito y el dana causad o. Tal es el caso en los 0 dao supues tos de dano moral o de violaci ones a los derech os al

o honor, a la intimid ad 0 a la propia imagen.

fijaci6n cabrfa En tal sentido cabra imagin ar la fijacin de criterio s o de las empres as implica das con referid os al volum en de negoci actos 0 referen cia a los produc tos o servici os afectad os por los aetas de mxim compe tencia desleal, bien fijando un porcentaje maximo, al que mnimo pueda llegar el resarci miento , bien un porcen taje minimo .

caso Distint o tratam iento debe tener el casa en que la cin en la explota ci6n indebid a de consist compe tencia desleal ha consisl ido tenia un elemen to sobre el que la empres a perjudi cada tena una ocurre, oeune, por ejempl o, con los exclusi va de hecho, tal como podra secreto s industr iales. En tales supues tos podria aplicar se el infraec i6n en materia de infracc in de mismo criterio que es normal el 0 patente s o de marcas , esto es, los benefic ios que haya obtenid o o objeto cin infract or gracias a la explotaci6n del objelo protegi do 0 los que cin ci6n ilegal hubier a podido obtene r el perjudi cado si la explota

l. hubier a sido realiza da por ,,1.

A este tratami ento diferen ciado se refiere la nueva ley accin 5610 espao espano la al estable cer slo para estos casos la acci6n de ble, sin embarg o, la enriqu ecimie nto injusto . Es discuti Dereeh alemn , aeci6n, tornada tacin implan taci6n de esta nueva accin, tomada del Derech o aleman jurdic espao y que no corresp onde dentro del ordenan1iento juridic o espano l Cdigo can la accin de enrique cimien to injusto regulad a en el C6digo con acci6n Civil. Cabe pensar, por ello, que para llegar al mismo resulta do

Alberto Bercovitz

La~"""""

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previsto por el legislador espanol a! regular esta nue\'a accion. espaol nueva accin. podra podria servir la accin general de indernnizacion de danos ,. accion indemnizacin daos \. aplicacion perjuicios. aunque matizada en cuanto a su aplicacin con criterios como los que rigen en materia de patentes o de marcas. 0

Por 10 que se refiere a la legitimacin acti\'a. ya se lo legitimacion activa. expuso anteriormente como, dada la nueva concepcin de la cmo, concepcion competencia desleal. deben estar legitimados no solo los slo empresarios competidores directamente afectados por la Ja competencia desleal, sino tambin los consumidores, las tambien asociaciones de consumidores y empresariales. e incluso los organos de la Administraci6n. rganos Administracin. legitimaci6n Pero naturalmente esa legitimacin es diferente se~ las diversas acciones que pueden ejercitarse. Las acciones de
cesac6n en sentido arnplio (prohibicin de iniciacin o cesacin cesacin amplio (prohibici6n iniciaci6n 0 cesacion

propiamente dicha) o de remoeion de efectos deben poder ser 0 remocin ejercitadas por todos los participantes en el mercado que puedan sentirse afectados por la conducta incorrecta. o por la:,0
asociaciones empresariaJes o profesionales, o de consumidores o empresariales 0 0 0

para proteccin de los consumidores. o por los rganos de la proteccion consumidores, 0 organos Administraci6n Pblica. Administracin Publica.
indemnizacin sOlo Sin embargo. las acciones de indemnizaci6n slo deben embargo, poder ser ejercitadas. como es obvio. por quienes hayan sufndo ejercitadas, en sus propios palrimonios los daos y perjuicios resultantes del patrimonios danos
comportamiento ilcito. ilicito.

Ocurre. sin embargo. que la experiencia demuestra que. en genera!. el consumidor aislado no ejercita las acciones que le Ie corresponden para reclamar los daIios y perjuicios a cu~o daos resarcimiento pueda tener derecho. Esto suele ser asi porque la cantidad a reclamar no compensa los problemas y riesgos que el ejercicio de la accin implica. Pero. sin embargo. globalmente acci6n considerados los daos y perjt.J.icios causados a 105 dailos los consumidores, en su conjunto las cantidades a resarcir pueden canhdades suponer cifras muy elevadas.

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Propiedad Intelectual Proyecto Propiedad Intelectual SIECA-USAID

Par ello, si se quiere que la acci6n de resarcimiento a Por accin favor de los consumidores sea efectiva, deben preverse mecanismos eficaces para su ejercicio. Estos pueden consistir en legitimar aetivamente a las asociaciones de consun1idores para legitirnar activamente ejercitar las acciones de resarcimiento a favor del conjunto de sus asociados que hayan sido perjudicados, o en legitimar a algtin 0 algn 6rgano de la Administracin para que, previos los anuncios rgano Adrninistraci6n pertinentes para que se identifiquen los consumidores perjudicados y que pretendan obtener resarcirniento, ejercite la resarcimiento, accin acci6n en favor de estos. stos. Por ultimo, interesa senalar que en los ordenamientos en ltimo, sealar que existen nonnas especiales para atribuir la competencia judicial en materia de Propiedad Industrial (patentes o marcas), 0 debe preverse expresamente la posible acumulaci6n de acciones acumulacin de competencia desleal, ya que es muy frecuente que unas yatras y otras acciones deban ejercitarse conjuntamente al vincularse los aetas actos de competencia desleal a la violaci6n de derechos exclusivos de violacin Propiedad Industrial. Industria!.

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EL ROL DEL ESTADO EN LA AnMINISTRACION DE SISTEMAS DE ADMINISTRACIN PROPIEDAD INTELECTUAL

FERNA NDO ZAPATA LOPEZ

Autor de numerosos articulos especia1iizad05 en la nJatena. Gcupa el cnrgl artculos espec11zad05 matena. Ocupa cnrg.l .it' ./t' Director Ge1Icral de la Direccion Nacional de Derec1w dt' A,It/or de Ct1h'mha Ge1Ieral Direcci A,u/M Ct1h1mba Es abogado de la Universidad Nacionnl de Colombia, en d(JIIde dicta fa Naciona a. la cate'dra fa cfc'dra de Dereclw de Autor. que iguafmmte imparte en las Ulliz-ersiidades 1.1;,,'n17l igualmm Ulli-eTs dades !.1,,,'n17liil l y Extenlado de Colombia. Ex/enlad

I.

Introdu ccin Inlrodu cci6n l concepto de propie dad intelectuaL es el resulta do de I

aplicar la nocion de goce y disposi cin sobre una cosa. sea nocin cion cosa, su ndole materiaJ no, a la aetividad intelecrual en 10 literario. indole 1 activid lo o,

artstic artistico e industrial, yen virtud del cual autores, inventores v dems demas titulares de tales derechos han podido ejerrer actos de ejercer domin io en relaci6n con las diferentes fonnas de explotaci6n de relaci lonnas cin sus creaciones. No obstante, durant e un largo tiempo el concepto de propie dad intelectual fue asimila do de manera exclusi\'a al exc1usi aI derech o de autor; causa por la cual las leyes al regular la aI proteccin de las obras literarias y artsticas no 10 hacan bajo el i6n artistic lo hacian epgraf epigraf e de derecho de autor sino de propie dad intelectual, postura que an se conserva en las leyes sobre derecho de autor atin consen 'a de Argentina, Chile y Espana. Espaa Con ocasi6n de la organizacin, en 1893 en Bema-Suiza, ocasin Ia aci6n, Berna-S de las BIRPI, oficinas intema cionale s reunida s para la protecci6n interna in de la propie dad intelectual, que no era mas que la reuruon de la Ia ms Ia reurun Oficina Internacional del Com'en io de Paris para la Protecci6n de Pars Ia in

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Intelect Propied ad Int.lact ual Inteleclua Proyeeto Proyecto Propiedad Intelectual SIECA-USAID

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la Propie dad Indust rial, hecho en 1883, y de la Oficina in Berna Intema Internacional del Conven io de Bema para la Protecci6n de las 6 se institucionaliz la Artstic Obr,!s Obr'!s Literarias y Artisticas, hecho en 1886, i6n expres in propie dad intelectual, como compre nsiva del derecho de autor y la propie dad industrial. Tal entend imiento , de que la 0 tena propie dad intelectual tenia dos ramas principales, para unos, o a un conten ido restringido lirucas, dos ramas nicas, para otros, condujo cin prope del vocablo propie dad intelectual, hasta que la conven ci6n

izaci6n ci atica diplom tica que estable ci6 la Organ izacin Mundi al de la

Propie dad intelectual (OMPI), celebra da en Estocolmo, Suecia, defincin 6 en 1967, formul una nueva definici6n de propie dad intelectual, como un concepto que admite que su conten ido al presen tarla est este confor mado por otros derechos que resulta n de la actividad industr ial.

cientf ico e artstic intelec tual en los sectore s literario, artistico, cientifi co

Hoy, entonc es, la comun idad interna cional se ha

familia rizado con una
in expres i6n

que

con

un

alcanc e

Ie omnico mprens ivo le permit e cubrir y proteg er otros resulta dos ms all y de la inteligencia del hombre , mas alla de los del intelecto autor y la propie dad proteg objetos protegi dos por el derecho de corno industrial, como es el caso de las interpretaciones {) ejecuciones fonogr artstic artisticas, las produc ciones fonograficas y las emisiones de los ifusin ifusi6n ; las varied ades vegeta les; los organi smos de radiod ti otras circuitos integrados, u atras cuestio nes que buscan ser protegidas como nuevas formas de propie dad intelectual, como las bases de biolgi datos no originales; la diversi dad bio16gica y la biotecnologia; el nal y las expresiones del folclore. conoci miento tradicio Al tiempo que el concepto evolucionaba, la propie dad a uy intelec tual se constit uy6 para la economia de todos los paises en n, el flujo de capitales de inversi6n, pues un import ante rubro para pais tiene una en la medid a que se acredite y se confirme que un aci6n s610 actitud de respeto hacia estos derech os, no slo en la formulacin cionales en 6n de leyes nacionales y adhesi n a los tratado s interna practic la prctica, garantizando el goce y estas materias, sino en pas gozar legtim ejercicio a sus legitim os titulare s, este pais gozara del As reconocimiento de la comun idad internacional. Asi concebida,

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Fernando Zapata l6pez

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esta especie de propiedad tiene el reconocimiento como una nueva fonna de riqueza, configurando unos derechos rewshdos rewstldos de muchas singularidades, pero no por ello exentos de enmarcarse en el mismo contexto economico, social, poltico y econmico, politico tecnolgico tecnol6gico que ha labrado, a 10 largo del tiempo, la propiedad lo hempo, propledad comn. Por ello mismo se dice, que la propiedad intelectual de comlin. hoy, ademas de conlribuir al producto interno de los paises. adems contribuir aI produclo incide de manera detenninante en la generacion de empleos y en generacin el desarrollo de ellos.
No solo a nivel interno de cada pas, como una slo pais, participaci6n importante de su produccion nacional, sino produccin participacin irnportante ademas dentro de los nuevos escenarios de comercio, ci.rculaci6n circulacin adems y transacci6n de bienes y servicios en el mbito internacional. se sen:icios eI ambito intemacional. transaccin resalta cada dia con mayor nitidez la trascendencia econmica economica da que tienen todas aquellas creaciones que son objeto de un derecho de propiedad intelectual y todas las achndades que actlndades directa o indirectarnente se derivan de las mismas. De enonne 0 indirectamente dificultad es la medici6n precisa de la anterior afinnacion. pero medicin afinnacin. no por ello y por la falta de estudios mas cientificos sabre el lema, ms sobre tema, podemos renunciar a reconocer la validez en que se sustenta. No se concibe hoy en da una libre, natural ~. sana dia stos movilizaci6n de bienes y servicios si estos no gozan de ni\'el~ de movilizacin proteccion suficientes proteccin suficentes y adecuados que garanticen, tanto a sus titulares originarios y derivados como a las industrias e interesados en las achvidades empresariales que de ellos se actividades derivan, el respeto a su derecho como fund amen to de una justa fundamento posibilidad de recompensa por su actividad. La vocaci6n universal que tienen las creaciones no slo vocacin sOlo porque estan hechas y concebidas para que, baJO (iertos estn balO ciertos supuestos, esten orientadas al beneficio comun, sino ademas por estn aI adems su incorporacin a bienes y servicios que no conocen limites incorporaci6n lmites geogrficos indicati'"o geograficos de ninguna naturaleza, es un indicati,"o adicional de su trascendencia econmica. econ6mica.

Las investigaciones, sean protegidas por un regimen de rgimen

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Propiedad Intelectual Intel.clual Proyecto Propiedad Inlelectual SIECA~USA1D Intelectual

patente, de secreta industrial u otro similar; los signo, distintivos secreto signos con sus multiples funciones que comportan un beneficia para sus mltiples beneficio titulares y para los consumidores; las obras protegidas por el derecho de autor que estan presentes en una gama infinita de estn actividades vinculadas con la industria del software, la industria del ocio, la cultura, y en fin todas las manifestaciones de la propiedad intelectual, se encaminan con el paso del tiempo, y cada vez de manera mas vertiginosa, a constituir el verdadero ms patrirnonio y la mas importante riqueza de los Estados, que patrimonio ms conocen los limites de recursos fisicos pero que no pueden lmites fsicos perc siquiera concebir el infinito potencial que se descubre con las momento ms creaciones del ingenio y del talento humano, cada momenta mas fortalecidas y en vias de entronizarse por completo dentro de las vas cornpletD realidades econ6micas. econmicas. Todo 10 anterior se complementa con la adopci6n de lo adopcin nuevos instrumentos de derecho intemacional y con las diversas internacional discusiones en el sena de esquemas de cooperaci6n o de seno cooperacin 0 integracin, integraci6n, en donde la propiedad intelectual requiere la definicion de reglas claras de protecci6n que el comercio exige y definicin proteccin que las realidades econ6micas imponen. econmicas II. n. Objeto de la Protecci6n Proteccin

El concepto de propiedad intelectual que eleva a la EI condicin condici6n de dominio el producto del ingenio y del talento humano, abarca, segn 10 senalado, diversas especies: seg-un lo sealado, 1. Derecho de Aulor Autor

Este derecho comprende las obras literarias. artisticas y artsticas cientficas, cientificas, y otorga al autor de las mismas, prerrogativas de orden moral y patrimonial. Entre las primeras se encuentran los derechos irrenunciab!es, inalienables y perpetuos de paternidad, irrenunciables, integridad, ineditud, modificaci6n y retracto; en las modificacin patrimoniales los derechos renunciables y exclusivos para realizar, o autorizar o prohibir, la reproducci6n, la comunicaci6n 0 0 reproduccin, comunicacin

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Fernando Zapata l6pez

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pblica publica , la distribu cion (alquile r, prestam o publico , importa cionJ, cin prstam cinJ, la transforrnacio n y demas formas de utilizac i6n de las obras. rmaci dems in conoci das o por conocer. Estos derech os se adquie ren pDf el 0 adquil' p0r mero hecho de la creaci n de la obra, sin que se requier a su creacio 50' 5U registro ni el cumpli miento de formalJ dad alguna para ac",dlt ar formal ldad acned,t autoria . autora
2. Derech os Conexo s

llamad os as por la doctrin a, porgue tienen comll tuente aSl Ia porque COml'l la utilizacin de una obra protegi da por el derecho de autar. '" ian par a autor. refieren a los derech os de los artistas interpr etes o eiecutant~. intrpr 0 produc tores de fonogr amas y organismo:- de radiodiiu:-.in_ mo5 radi()diiu:-.i~)n_ Consis ten en faculta des exclusivdS en fa\or de In' artl.:'tas exclusi vas J(1' intrpretes o ejecuta ntes, para impedi r la utilizac i6n en '"IH' de inh~rpr 0 in '"IHl sus interpr etacion es o ejecuci ones; de los produc tores de 0 fonogr amas para autoriz ar o prohib ir la reprodu ccinn de .:'U5 0 Ia fonogr amas; de los organi smos de radiod ifusi6n (radlCl \" ifusin televis ion) para autoriz ar o prohib ir la utilizac inn de ~U5 in) 0 emisio nes. No requier en de formal idad alguna para :,u recono cimien to. 3. Derech os de Propie dad Industr ial

La protecc in de esta especie de propied ad Intelec tual ian tiene por objeto las patente s de invenc i6n en tOOos los c'lmr0:,' de in todos c<lmr0: la activid ad human a; los modelo s de utiJidad : Jo~ dlbuio~ (l utilidad o modelo s industr iales; las marcas de fabrica o de C0merCICO; las fbrica 0 marcas de ser\'icio ; el nombr e comerc ial, las mdicaciClnl-..... de servicio mdicaci(lnl-..... proced encia o denom inacion es de origen, y 1.1 represi n de 1.1 0 la represi<.''lO la compe tencia desleal . Confor me al artculo primer o del Cl")n'-enift articulo C<.")n'-enift de Paris para la propie dad industr ial, ella se aplicd no "l'(l it la Pars aplica '-<."do (l. Ia industr ia :' al comerc io propia mente dichos, sino tamble n .11 Y' al domini o de las industr ias agricol as y extracti\"a5 ~. a tndos 10S agrcol \"as t()do~ l(l~ produc tos fabrica dos o natural es, tales como los \'ino~, ~rarw~. 0 hojas de tabaco, frutos, animal es, minera les, aguas minerale". minera l",. cen'eza s, flores, harinas . Estos derech os son exdusi\'o~ ~", para el caso de las patente s, se conced en como pri\'i1egio de caracte r pri\'i!eg io carcte

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Intelect ual Propied ad Intel.clu el AID Proyecto Propiedad Intelectual SIECA-USAIO

tempor al. El registro para las diversa s formas de propie dad industr ial es constit utivo de derecho. 4. Las Varied ades Vegetales in Tienen por objeto la protecc i6n de una varieda d vegetal
0 o decir, nuevar es dedr, que pueda disting uirse claramente, por uno otra variedad cuya varios varias caracteres importantes, de cualquier ion, to existen cia, en el momen ta en que se solicite la protecc in, sea

Ie notoria mente conocida. Los derechos se le otorgan al obtento r de ste, 0 o al causah abiente de ';ste, a partir de la la varied ad nueva cin verificaci6n de un registro. 5. Los Circuit os Integra dos

Esta especie de propie dad intelec tual proteg e los esquem as de trazad o (topog rafias) , entend idos como la cin disposi ci6n tridimensional, expresada en cualquier forma, de los elemen elementos, de los cuales uno por 10 menos sea un elernento es de un circuito 0 activo, y de alguna o todas las interconexion cin 0 integra do, o dicha disposi ci6n tridime nsiona l prepar ada para un
in se circuito integra do destina do a ser fabricado. La protecc i6n
0 otorga a favor de una person a natura l o juridica, previa solicitud pblica de registro ante una autorid ad publica compe tente.

III.

Difere ncias entre el Derech o de Autor y la Propie dad Indust rial

sobre extra No es extrano encontrar en la doctrina sabre la to de los derechos propie dad intelectual, un tratam iento conjun in que recaen sobre los diferen tes objetos de protecci6n presen tados en el campo de la anteriormente, ni mucho menos que as ensea ensena nza se presenten as! igualmente; no obstante, una exacta comn conexi dad no existe, salvo el rasgo comun que alguno s tratadi stas creen encont rar entre las patente s, los dibujos y modelo s industr iales y el derech o de autor en cuanto a la stacin finalid ad de los tres institut os de' protege r la manife staci6n in creaci extema de un acto de creaci6n intelectual y asegurar la obtenci6n externa

el rgI" bbdo . . . . .....~...... eJ Fernando Zapata lPez lOpez

. . Pi pl,dad ~ pl.dad

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de un beneficio econ6mico por su explotaci6n. Existe si, y IUS.t0 econmico explotacin. )US.t0 es decirlo, una clara interconexi6n en relaci6n con el objeto interconexin relacin jurdico juridico protegido en el caso de las obras artisticas ~. 105 dibujos artsticas o modelos industriales; pues si bien los dibujos y modelos industriales pueden ser protegidos por esta disciplina en cuanto representan formas omamentales o el aspecto incorporado o ornamentales 0 0 aplicado a un producto industrial, el derecho de autor puede dispensarles proteccin dispensaries protecci6n en cuanto expresi6n artistica que se expresin aplica a un producto industrial o artesanal. 0 Hechas estas precisiones, es menester destacar las d05 diferencias que la doctrina y la praxis encuentran entre estas dos especies de la propiedad intelectual: El derecho de autor es un derecho humano a la luz de la EI 1. Declaracin Declaraci6n Universal de los Derechos Humanos de 1948. artculo articulo 27. parrafo 2; en tanto que el derecho de propiedad prrafo industrial no 10 es, y en el caso especifico de las patentes. por lo especfico ejemplo, es un privilegio temporal; privilegia El derecho de autor bene por objeto de proteccin un EI tiene protecci6n 2. resultado de creatividad intelectual. prescindiendo de su aplicacin aplicaci6n industrial o comercial, como s sucede en la propiedad 0 5i industrial; 3. El derecho de autor comporta prerrogati\'as de orden EI prerrogati"as moral, como ya 10 mencionamos, en tanto que el derecho moral lo tinicamente, eJ del inventor, en el caso de el nicamente, se resume en el derecho soliCItud al reconocimiento de su calidad de inventor en la soliCltud de patente, o en todo otro documento oficial. de conformidad con 0 conlorrnidad las legislaciones nacionales; derecho que puede ser objeto de renuncia a contrario de los derechos morales de los autores que son perpetuos, inaJienables e irrenunciables; inalienables 4. El derecho de autor nace del acto de creaci6n de la obra, EI creacin en tanto que los derechos de propiedad industrial surgen. por regla regIa general, del reconocimiento de la autoridad administrati""; administratiYa; 5. En resumen, en tres aspectos principales podriamos podramos

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Propiedad Intelectual Proyecto Propledad lntelectual SIECA-USAID Propiedad Intelectual

presentar las diferencias entre el derecho de autor y la propiedad industrial: objeto de protecci6n, contenido del derecho y modos proteccin, de adquisici6n. adquisicin.

IV.

La Participacin del Estado Participaci6n

Lo dicho La cliche hasta aqul, encierra una realidad economica, aqu, econmica,

poltica y social, que impone a los Estados la necesidad de politica

construir politicas ptlblicas que establezcan cuales deben ser los polticas pblicas derechos y obligaciones que socialmente deben asumir todas los todos

ciudadanos de cara a la propiedad intelectual, pero fundamentalmente que odenten la responsabilidad y la achtud orienten actitud de los gobiemos en tomo a esta materia. gobiernos torno Cua! Cul entonces, podra ser ese rol que los Estados estan podda estn llamados desempei\ar !lamados a desempear en materia de garanhzar la eficacia y garantizar adecuada proteccin del derecho de autor y los derechos protecci6n
conexos, conforme a Sil compromiso como miembros de la Unin su corno Union

de Bema, de la Convencin de Roma, de los Tratados de la OMPI Berna, Convenci6n de 1996, y del Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio ADPIc, entre otros. AOPIc, Veamos. Propiedad Industrial En materia de propiedad industrial la administraci6n administracin gubemamental de esta forma de propiedad intelectual debe gubernamental atender, por 10 menos, los siguientes aspectos bsicos: lo basicos: 1. Trabajo de campo destinado a ilustrar sobre el a!cance de alcance los derechos de propiedad industrial, de forma tal que las personas y las empresas conozcan las posibilidades y beneficios
que ofrece el reconocimiento jurdico de las nuevas creaciones, de juridico los signos distintivos, Y, en el caso de los secretos industriales, de y,

la forma en que puede poseerse validamente el derecho. vlidamente

Muchas empresas e investigadores desaprovechan, por elemental desconocimiento, las ventajas que les dada la dara explotacin exclusiva de un determinado invento o modelo de explotaci6n 0

. . . . . . IbIaiIID . . . ..._ _.... . . . . . . . . . P, ' ' ... ' ' " Pt II I Fernando lapa1a L6pe.z Lpe.z

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utilidad, porque no han sido ilustrados sobre el regimen de las rgimen patentes de invencion o de los modelos de utilidad, seglin sea el invencin 0 segn caso. La desproporcion entre las peticiones de patentes de desproporcin solicitantes extranjeros frente a los nacionaJes es una constante en nacionales los paises latinoamericanos, y la causa para que esto sea asi no es pases que carezcamos por completo de la capacidad de innm'ar, smo SlOO que, en gran medida, obedece a una profunda ignoranCla sobre el ignorancIa rgimen regimen juridico que permite conceder proteccion a este tipo de proteccin trabajos. Una accion decidida y organizada del Estado para proaccin mover el estudio sobre las posibilidades de patentamiento de invenciones o de modelos de utilidad, redundaria en enormes 0 redundara beneficios no solo para los propios inventores, sino tarnbien para slo tambin los centros de investigacion, las empresas y las universidades. investigacin, Tampoco se han explotado y aprovechado los sistemas de informacion que sobre el estado de la tecnica existen en los informacin tcnica bancos de patentes, en que se apoyan las oficinas gubemarnengubernamentales para hacer sus estudios de novedad y del estado de la tcrUca. tecrUca. Las universidades, los centros de investigaci6n y las investigacin empresas tienen en las oficinas de propiedad ind ustrial. en cuanto exista un banco de patentes mas o menos desarrollado, la ms 0 posibilidad de acceder a informacion valiosa y actualizada, que informacin les facilita adelantar sus propios trabajos ahorrando tiempo y esfuerzos considerables. Tampoco escapa a esta consideracion el regimen de los consideracin rgimen signos distintivos, en donde la falta de informacion sobre las informacin funciones publicitarias y de garantfa de las marcas, los lemas, las garanta denominaciones de origen, por slo mencionar los mas 5610 ms representativos, perjudica los intereses de los empresanos v debilita las garantias que corresponde conceder a los garantas consumidores. Debe existir una politica general de informacion sobre poltica informacin propiedad industrial, las prerrogativas que supone y la conveniencia o no de acceder al registro, casi siempre 0

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Propiedad Intelectual Propied.d Intelectu.1 Proyecto Propiedad Inteleetual SIECA-USAID Intelectual

constitutivo de los derechos, de las nuevas creaciones y los signos distintivos.

2. Ms all Mas alia de esa politica general de informaci6n, y por poltica informacin, que no decirlo, de promoci6n, las oficinas de propiedad promocin, industrial deben estar dotadas de una infraestructura que sea consecuente con la naturaleza del registro que deben adelantar, y los estudios que previo a tales registros deben hacer. Ninguna garantia ofrecen los estudios de novedad del garanta estado de la tecnica que no esten sustentados en datos tcnica estn actualizados y representativos de la informaci6n que sobre el informacin particular existe a nivel mundial. De la misma manera, el estudio debe ser hecho por personas altamente capacitadas en distintas disciplinas cientificas y tecnol6gicas que sean prenda de tecnolgicas garantia de un analisis juicioso y responsable. anlisis Otro Gtro ejemplo, que puede ser mencionado en este acapite, acpite, se refiere a la informaci6n indispensable para adelantar los informacin estudios de antecedentes y de confundibilidad en relaci6n con los relacin signos distintivos. De manera similar a 10 que anotabamos para lo anotbamos las nuevas creaciones, debe existir un apoyo humano y unas herramientas tecnol6gicas (bases de datos, sistemas de tecnolgicas da tos, bsquedas busquedas de parecidos graficos y foneticos, etc.) que esten a la grficos fonticos, estn altura de la responsabilidad gubernamental para la concesi6n de concesin estos derechos de propiedad industrial. 3. Materias de tan alto grado de especializaci6n, muchas especializacin, veces veees no estudiadas por los profesionales en derecho en sus cursos de pregrado, requieren esfuerzos adicionales de cara a obtener por parte de los funcionarios judiciales y de policia su correcto entendimiento a la hora de hacer efectivas las garantias garantas consagradas en las leyes sobre propiedad industrial. Slo cuando la propiedad industrial parte de un S610 conocimiento preciso por parte de sus potenciales titulares, y este conocimiento esta respaldado por un aparato administrativo est

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Femancro Zapata L6pez Femanclo

modemo y calificado, y cuando los ftmcionarios encargados de moderno hacer valer estas prerrogativas conocen su contenido, se cump)e cumple el comelido de esta fonna de propiedad. Nadie mas calificado cometido fOnTIa ms para suministrar las paulas generales sobre el a1cance de estos pautas alcance derechos que la entidad que se dedica a su concesion y concesin reconocimiento juridico. jurdico. Puede senalarse, sin temor a equi\'ocos, que las sealarse, equvocos, consideraciones hechas en maleria de propiedad industrial es materia posible lrasladarlas a las variedades vegetales: un tema trasladarlas desconocido que requiere ser difundido con agresividad; una fuente de informacion rica y valiosa, y una esperanza de informacin desarrollo en nuestros paises. pases. Derecho de Autor
En relacion con esta importante especie de la propiedad relacin intelectual, debemos anotar en primer termino que durante anos trmino aos los poderes que apuntan a la consecucion de los fines del ESlado consecucin Estado (legislativo, ejecutivo (legislalivo, ejeculivo y judicial) limilaron su aclividad a buscar limitaron actividad protegen la adhesion a los tralados intemacionales que prolegen las obras adhesin tratados internacionales literarias y artisticas; a propiciar y aprobar legislaciones artsticas; nacionales, mas o menos afortunadas en la consagracion de una ms 0 consagracin proteccin, proteccion, y a garantizar, muy limidamenle, en muchos lugares, limidamente, esa proleccion debida y adecuada que se promelieron ofrecer proteccin prometieron con la adhesion a los tralados y la expedicion de las leyes adhesin tratados expedicin nacionales.

As Asi vimos florecer en esta parle del mundo un parte interesante inleresante y complejo sislema normalivo, que desde el SIglo sistema normativo, slglo pasado, aspira a hacer realidad los compromisos adquiridos. De ello dan buena cuenla las primeras legislaciones en materia de cuenta derecho en America Latina, expedidas en 1834, (Colombia " Amrica Chile) y los tratados interamericanos sobre el mismo tema, que lienen lugar, casi de manera ininterrumpida desde 1889 con la tienen Convencin Convencion de Montevideo hasta 1946, ano en que tuvo lugar la ao Convencin Convencion de Washington. Esta rica profusion normaliva, no obstante, no dio lugar profusin normativa,

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Propled_d Intel.clu.' Inteclu.'

Proyecto Propiedad Inlelectual SIECA-USAID Intelectual

a que germinara tma conciencia de respeto a estos derechos, que

los Estados se esmeraban en proteger, de suerte que a una, titulares y usuarios, ofrecieran desde Sil perspectiva, hechos su
elaros inequivocos claros e inequvocos como expresi6n de dicho respeto, que impiexpresin clicho irnpi-

dieran la practica generalizada de defraudar el derecho de autor prctica que se impuso en America Latina. Amrica Quiz Quiza la instituci6n que mas se acentu6, y la que, por institucin ms acentu, represento la mas autntica y ms autentica tambin nica, tambien la tmica, presencia del Estado en el entorno de las obras y sus autores, fue el registro de obras; instituci6n que por su institucin naturaleza no contribuy, como era de esperar, a generar una contribuyo, cultura de respeto al derecho de autor.
consiguiente, durante aos, aiLOs,

Tenemos entonces, que la promoci6n de tratados y promocin

convenios, sin la participaci6n de los autores y titulares; la participacin expedicin de leyes, sin sanciones vigorosas y verdaderamente expedici6n disuasivas; y oficinas de derecho de autor, limitadas a una simple y nica funci6n registral, fueron por aos el escenario en el eual linica funcin mos cual se movi6 la participaci6n tutelar del Estado en America Latina. movi participacin Amrica

El Presente El hoy, es sustancialmente diferente, particularmente por EI esa transcendencia econmica que se le reconoce al derecho de econ6rnica Ie autor y que anotabamos en la introducci6n de este escrito. El anotbamos introduccin ahora del derecho de autor viene precedido de una raz6n que razn supera 10 cultural y educativo, que reconoce en las obras lo literarias y artisticas un doble cometido: el de difusores de artsticas cultura y expresi6n de la identidad cultural de los pueblos, y el expresin de bienes representativos de mercancias que luchan por la conmercancas quista de mercados. Desde la vigencia del Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, ADPIC, en ADPC, el marco de la Organizaci6n Mundial de Comercio, el derecho de Organizacin autor, en particular, y la Propiedad Intelectual en general, conocen de un marco multilateral de principios, normas y

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Fernando lapata l6pez lOpez

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disciplinas, que les impone, como concepto o nocion, el de servir 0 nocin, de vehiculo para reducir las distorsiones del comercio internavehculo cional de los bienes que protegen, asegurando que las medidas y procedimientos que se adopten no se conviertan en obstaculos a obstculos ese mismo comercio legitimo.
Conforme ya 10 hemos anotado, esta realidad econmica lo economica que circunda al derecho de autor, ofrece a los Estados el marco ideal para asumir un rol protagonico en la defensa y proteccIn protecClon de estos derechos, que podramos resumir en Ires aspectos, podriamos tres todos ellos apuntando al mismo fin de generar una cultura de respeto al derecho de autor: 1, Fortalecimiento de las legislaciones nacionales
La normatividad existente, debe ser fortalecida en la

regin en terminos de contener medidas que verdaderamente region trminos disuadan a los infractores del derecho de autor, bien desde la infraclores perspectiva de penas privativas de la libertad como de elevadas prvativas sanciones economicas. De analoga manera, las medidas econmicas. anloga cautelares o provisionales, deben permitir que los autores y 0 titulares de este derecho logren hacer cesar las cond uctas ilicitas uclas y preservar anticipadamente las pruebas. La legitimacion para legitimacin actuar de los colectivos de aulores y demas titulares, debe ser autores dems presunta, en funcion de la personeria otorgada o el funcin personera 0 reconocimiento efectuado, por la .espectiva legislaCin. La legislacion. accion debe ser publica en todos los casos en que se presente accin pblica una violacion al derecho de autor y los derechos conexos. A la violacin par que se deben vigorizar los procedimientos civiles v penales. se deben crear mecanismos para la solucion alternati\'a de solucin conflictos, tales como el arbilraje y la conciliacion, o los jueces de arbitraje conciliacin, 0 paz, en aquellos lugares donde existan.

Lo anterior, no debe desestimar la expedicion de normas expedicin que permitan conlrolar en frontera el ingreso y salida de obras y controlar producciones reproducidas sin autorizacin, piratas, mediante autorizacion, accin del particular o por decision del funcionario que tenga accion 0 decisin asignada la funcion. funcin.

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Intel.ct ual Propied ad Intelectua. lntelectua SlECAUS Proyecto Propiedad Intelectual SlECAU5AID

2.

gestin El 1 impuls o y desarr ollo de las socied ades de gesti6n colecti va

acin inters pases Los paises en su interes de apoyar la organizaci6n de la las democracias, socied ad civil, factor que fortalece y dinami za no deben olvida r los colectivos de autore s )' de artistas , Sil creaci stos inh~rpretes intrpr etes ejecuta ntes; pues estos con su creaci6 n, con su acin imagin aci6n y con la capaci dad para transm itir emociones )'
fenna Ie sentim ientos, le dan fanna a las expresi ones cultura les de los

pueblo s, a la identid ad cultura l de las naciones en el concierto universal. su otros, Estos elementos, y no atros, constituyen, a Sil tumo la 0 materi a prima de las industr ias del entretenimiento, o de las tambie a. Son tambi n llamad industrias del ocio, como otros prefier en llamarl lo estas expresiones, conten ido fundam ental de 10 que circula por la uyendo de manera imgen Internet: imagenes, textos, sonidos, contrib lo racin determ inante a la configuraci6n de 10 que hoy conocemos como acin, 0 la socieda d de la informaci6n, o la era del conocimiento. estn Pero no por el papel que estan llamad as a jugar las artstic literari as y artistic as y las diferen tes diferen tes obras zacin, manife stacion es culturales en el conjunto de la globalizaci6n, conclu podem os condu ir que tales contenidos, nuestro s contenidos, tienen desde ya asegur ado un import ante papel por el mero hecho de serlos. De ningun a manera, por el contrario, debe ser gobiern pacin preocu paci6n de todos, y en especial de los gobiem os, el preocu parse porque la calidad de tales conten idos se cualifique de manera tal que les permit a competir en un mundo global, y para ello, nada mejor que apoyar a las sociedades de autores, a vehcu las socieda des de artistas, pues ellas son los vehiculos adecua dos acin en procur a de lograr la cualificaci6n de las para llegarles a todos literarias. artstic cientfi obras y las manifestaciones artisticas, cientificas y 3. n Difusi 6n del derech o de autor

ltimo Este aspecto, que no por ser el ultimo en traerse es el gobiern atenci la atenci6n de los gobiem os de menos import ante, debe ocupar

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Fernando Femando Zapata lpez lOpez

nuestros paises en los aos por venir. Esta difusion que pases arlOS difusin proponemos, debe estar acompanada de una amplia ensenanza acompaada enseanza de estos derechos en escuelas, (olegios y urU\'ersidades; rues colegios universidades; debemos tener en euenta que mientras el respeto a la prop,edad debernos cuenta propIedad comn siempre se ha puesto de presente en la difusa'm de los comtin difuSIn valores de la nacionalidad, el acatar y reconocer la propledad propIedad sobre los bienes protegidos por el derecho de autor v los derechos conexos, no fue nunca del interes de los programas curriculares inters de ensenanza. enseanza.
En realidad no conocemos otro mecanismo mas eficaz, conocernos ms que el mencionado, para generar o formar una cultura de respeto 0 a estos derechos. Las obligaciones que ahora se imponen a los pases, paises, en funcion de facilitar la libre circulacion de obras funcin circulacin audiovisuales, grabaciones sonoras, software y escritos de eualquier naturaleza (libros, re\'stas, peridicos, etc.), pueden cualquier revistas, periOdicos, ciertamente ser satisfechas, en gran parte, a partir de instrumentos judiciales y de policia, pero el grueso de tal responsabllidad, polica, no cabe duda, tiene en la difusion y en la ensenanza del derecho difusin enseanza de autor y los derechos conexos, unos principalisimos actores.

pblico A este respecto, la union de esfuerzos del sector pubhco unin y del sector privado, se trae como una valiosa experiencia que corno genera una importante sinergia en la busqueda de este cometido, bsqueda pues a el confluye el interes del Estado de honrar sus. l inters compromisos domesticos e intemacionales, y la necesidad domsticos internacionales, legtima legitima de los titulares de derecho por un goce y ejercicio de sus derechos. derec.hos. En efeeto, no podriamos concluir este ensayo. sin dejar efecto, podramos de mencionar que durante los cuatro anos que lleva actuando el aos Ueva Convenio Antipirateria en Colombia, entre entidades del Estado Antipiratera y los gremios y las sociedades de titulares de derechos, se han capactado capacitado 1,160 funcionarios de la rama jurisdiccional, de la fiscala, fiscalia, de la policia y de impuestos y aduanas nacionales, ,. que polica en pos de igual prop6sito el Estado Colombiano a tra'';s de la propsito Direccin Direcci6n Nacional de Derecho de Autor, ha organizado en los ltimos dez aos ultimos diez anos 233 eursos, con una asistencia de 9,949 cursos, personas y una intensidad horaria de 1,153 horas.

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Los

DERECHOS SOBRE LOS SIGNOS DISTINTIVOS Y SU IMPORTANCIA EN UNA y ECONOMiA GLOBALIZADA ECONOMA

ANA MARIA PAc6N PACN

Doctora en Dereclw de 1Jl UnivasidllJI de Allgsbllrgo, Alenul1IUl. Presidento del Alenul1I". Presidenta Tn1mnol de Defensa de la CompelencUl y de ProteCCIn de 1Jl Prornedod Tn1!1lnol Defrnso fa CompetencUl Protemon Intelectllal del lNDrCOp/, PerU. INDECOPI, Per.
DoctOTQ

Introduccin Introducci6n acia el siglo XVIII las marcas perseguan esencialmente marras perseguian proteger al consumidor frente a productos de escasa aI rente calidad,' Con esta finalidad se dotaba a los correspondientes Artculos del signo representativo del gremio, que garantizaba Articulos una calidad predeterminada; a ste se anadia, segn las este aada, seglin ordenanzas gremiales, un signo individual que permitia permita identificar al maestro arlesano que haba confeccionado el proaI artesano habia ducto, Para la plena satisfaccion de aqul se confera una protecsatisfaccin aquel conferia cion cin de naturaleza juridico-publica por la que, si el nivel eualilajurdico-pblica cualitaautoridades, tivo resultaba defraudado, las autordades, de oficio, sancionaolicio, ban con la perdida del permiso de produccion. prdida produccin. Durante el siglo XIX - como resultado de los cambios generados por ellransito de una estructura econmica gremial a el trnsito estruclura econ6mica una capitalista, merced a la revolucion industrial - se produce revolucin una radical transformacin de los objetivos del ordenamiento. transformacion Las exigencias de la produccion en masa provocaron una radical produccin mutacion mutacin en el sentido de la marca. Esta adquiri significado marra. sta adquirio como instrumento de venta y paso a desempenar pas desempear primordialmente una funcin distintiva de la diversa funcion procedencia empresariaL Los abusos cometidos por los

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competidores promovieron entre los circulos econ6micos crculos econmicos interesados, la exigencia de un derecho de marcas caracterizado por la efectiva protecci6n de los intereses empresariales. En este proteccin contexto fue promulgada en 1857 en Francia la primera Ley de Marcas.' En Alemania la inoperabilidad del 287 del StGB desat6 5tGB desat la reclamaci6n de una protecci6n efectiva de los derechos de reclamacin proteccin marca, que culmin6 con la publicaci6n de la Markel1schlltzgesetz culmin publicacin de 1874 en la que se introdujeron acciones de naturaleza civil - cesacion, remoci6n e indemnizaci6n - para reprimir las cesacin, remocin indemnizacin situaciones de confusin.) La atribucin del derecho de confusion.) atribucion monopolio de uso de signos distintivos se realiz6 mediante el realiz reconocimiento de una nueva forma de propiedad: la Propiedad Industrial de derechos subjetivos absolutos de exclusi6n. exclusin. Posteriormente, el desarrollo e introducci6n de introduccin productos altamente competitivos ha generado que el exito xito comercial de la concreta prestaci6n no se base solamente en prestacin elementos objetivos. Ha sido necesario la presencia de otros factores, entre los cuales la publicidad cumple un rol fundamental. La diferenciaci6n se ha logrado a traves del diferenciacin travs fenmeno fen6meno publicitario, dotando al producto o servicio de una 0 imagen atractiva asociada a la marca, que caracteriza y
personaliza al correspondiente producto o servicio respecto a a1 0 productos o servicios analogos de los competidores.~ anlogos 0

Del breve resumen anterior se deduce que el papel de las

marcas como instrumento de identificaci6n y marketing no identificacin resulta, resu1ta, desde lll1 anilisis historico, congenito, sino que, por el anlisis histrico, congnito, e1

contrario, ha evolucionado en atenci6n a las necesidades de atencin proteccin protecci6n detectadas en cada momento. Actualmente, la globalizaci6n de la economia y la globalizacin economa
consiguiente integracion de mercados ha traido consigo un camintegracin trado

bio significativo de 6ptica para afrontar los problemas que susciptica ta la protecci6n juridica de las marcas en el ambito intemacional. proteccin jurdica mbito internacional. Adems, Ademas, al haberse vinculado en el marco de la Organizaci6n Organizacin Mundial del Comercio (OMC) los temas de comercio de bienes y servicios con los temas de propiedad intelectual,' en especial el derecho de marcas ha adquirido una connotaci6n que hasta hace connotacin
poco no tenia. tena.

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Ana Maria Pac6n Mara Pacn

El punto de partida: El principio de territorialidad

La protecci6n juridica de las marcas se encuentra proteccin jurdica gobernada por el principio de territorialidad. Ello sigruiica que sigrulica cada legislador nacional determina de forma autonoma e autnoma independiente el objeto, requisitos materiales v formales, efectos y duraci6n de las marcas, que una vez concedidas o reconocidas duracin 0 son independientes entre sf. De ahi se sigue, entre otras s. ah consecuencias, la limitaci6n de su eficacia al territorio del Estado limitacin que reconoce su tutela y, en consecuencia, la necesidad de satisfacer las exigencias, y en particular los requisitos de obtencin obtenci6n y mantenimiento puestos por la legislaci6n de cada legislacin Estado para asegurar la protecci6n en su respectivo temtorio. Las proteccin dificultades que semejante estado de cosas reporta al comercio internacional son evidentes, y han sido sentidas desde fecha bIen temprana.

Por ejemplo, hasta hace poco no todas las legislaciones de derecho de marcas pennitian que la marca estuviese pennitan compuesta por una sola letra o mimero." En estos casas, el titular 0 nmero." casos, de una marca registrada de este tipo de signos no podia obtener poda proteccin proteccion en otro Estado donde el registro de tales signos no estaba previsto, con la consecuencia de que el titular no podia poda ingresar a ese olro mercado con los productos marcados bajo otro dicho signo. Por ello, ya en el siglo pasado se celebr6 el Conwnio celebr de la Union de Paris para la Proteccion de la Propiedad Unin Pars Proteccin Industrial' que luvo como principal objetivo superar los tuvo inconvenientes practicos de esta configuraci6n territorial de la prcticos configuracin proteccin proteccion juridica de la Propiedad Industrial en general ,. del derecho de marcas en especial. Desde entonces y hasta la fecha, la respuesta de la comunidad internacional a los obstaculos y dificultades obstculos implcitas implicitas en el fraccionarniento de la proteccion juridica de la fraccionamiento proteccin jurdica Propiedad Industrial en general se ha orientado b<isicamente en bsicamente tres direcciones: el establecimiento del principio de trato nacional, la imposicion de una proteccion de minimos en fa"or imposicin proteccin

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Propiedad Intelectu.1 Propieclad

Proyecto Propiedad Intelectual SIECA-USAIO ProyectO SIECA-USAID

de los nacionales de otros Estados y la simpliHcaci6n de los simplificacin procesos de obtenci6n y conservaci6n de los derechos de obtencin conservacin Propiedad Industrial.' El principio del trato nacional ha permitido a los EI nacionales de los Estados Miembros del Convenio de la Uni6n de Unin Pars Paris acceder a la protecci6n de las marcas en los demas Estados proteccin dems contratantes en los mismos trminos y condiciones en que se b~rminos autoriza a hacerlo a los propins nacionales, quedando de este propios modo sustituido el principio de reciprocidad para el reconocimiento de derechos juridicos-privados a los extranjeros." jurdicos-privados Sobre ello, se ha conferido a los nacionales de los Estados Eslados contratantes un conjunto de derechos minimos en el territorio de los demas Estados contratantes. En el campo del derecho de dems marcas estos derechos minimos son: el derecho de prioridad,'" la protecci6n de la marca notoriamente conocida, Ilia proteccin de proteccin conocida,l\ la protecci6n la rnarca "tal cual",ll la protecci6n de la "marca agente"/3 la marca proteccin "rnarca agente",D independencia de la marca de la naturaleza de los productos." Finalmente, se han creado mecanismos para facilitar la proteccin protecci6n de la marca en una pluralidad de paises mediante la pases unificacin unificaci6n de la presentaci6n de la solicitud de registro ante una presentacin Unica oficina nacional: el Arreglo de Madrid relativo al Registro nica oHcina . li ti . InternaciOnal InternaclOnal de Marcas y el Protocolo al Arreglo de Madnd relativo al Registro Internacional de Marcas." Recientemente adems ademas se aprob6 el Tratado de Derecho de Marcas" cuyo aprob objetivo es arrnonizar a mvel internacionallas fonnalidades de armonizar nivel internacional las los procedimientos administrativos de registro de rnarcas. 11l Se busca asi simplificar la protecci6n de las marcas, mediante la as proteccin supresin supresi6n de una serie de formalidades consideradas innecesarias. De esta fonna, se pertnite que los titulares de marcas economicen tiempo y dinero, particularmente en ]a etapa la en la que solicitan el registro de sus marcas. Las perspectivas de futuro: Las exigencias de la globalidad
Esta situaci6n normativa podria considerarse situacin podra satisfactoria en su conjunto para un estado de cosas caracterizacasas do por la mera fluidez de los intercambios comerciales entre

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Ana Mara Pacn Maria PaCOn

naciones, y ciertamente su consecucion merece respettl y consecucin rnerece respett1 admiracin. Pero admiraci6n. Pew no es menos cierta que se reyela insuficiente en cierto revela una perspectiva de futuro, marcada como esta por una est par globalizaci6n de la economia y la consiguiente integraci6n de globalizacin economa integracin mercados" :" Esta nue\"a realidad trae consigo un cambio signiiicah\"o de optiea para afrontar los problemas que suscita la proteccin ptica Ia proteccion jurdica de la Propiedad Industrial en el ambito intemacional. En Ia mbito internacional. juridica derecho de marcas son principalmente tres reas que mefC'-Cen areas especial atenci6n: la proteccin de las marcas notoflamente atencin: protecci6n notOrIamente conocidas, el agotamiento de derecho de marcas !" el llSO de las uso marcas en el ciberespacio. En este ambito los organismos intermbito nacionales y regionales han adquirido un pape! protagonista en papel configuracin Ia el impulso del desarrollo y en la misma configuraci6n de la prote<:cin Ia ellas s.e te<:ci6n de la Propiedad Industrial, y en elIas se ha de centrar el presente trabajo. E1 elemento comn a estas tres areas es el cootrabajo, El comlln reas conflicto que se produce entre el principio de territoriahdad del flido derecho de marcas y los requerimientos que generan el d intercambio economico de productos y sen"icios a nin>l econmico niH>1 intemacional. internacional. Consecuencia de 10 anterior, el concept0 lo concepto tradicional de marcas se \"a modiiicando y exige lma adaptac10n del sistema de marcas a la nue\'a realidad economlCd. En el Ia econmiCa. anlisis analisis se empezara por plantear el problema que (ada una de empezar cada estas areas en\'uelve dentro de una economia mundial \" se reas economa desarrollar desarrollara su regulacion jurdica a ni\'el internacionaL para regulacin juridica nivel intemacionaL condUIT con una perspectiva de futuro. concluir 1.
Las marcas notoriamente conocidas

1.1

Elementos eslTucturales del sistema de marcas estructurales

Muchos sistemas de marcas sr sustentan sfltm2 d~': sc slIstentan principios: el principio de inscripcion registral !' el principw de principia inscripcin registrai ('1 especialidad. De acuerdo con el primero, el derecho sobre una marca nace con su inscripci6n en el registro. El mero u~o de un inscripcin EI signa no genera derechos. Can la adopci6n de este prinei pio S signo derechos, Con Ia adopcin prin se

evita la incertidumbre que genera acudir al principio de

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Propiedad Intelectual Propi.dad Int.l.ctu.1 Proyecto Propiedad Intelectual 5IECA-USAID SIECA-USAID

'" prioridad en el uso. Se opta aqui por la "seguridad juridica".' jurdica".El segundo principio limita con caracter general la carcter posibilidad de oponer una marca frente al registro de otra que tiene por objeto un signa identico o similar, a los casos en que signo idntico 0 sta se solicite para productos o servicios idnticos o similares. La 0 identicos 0 esta misma regia se proyecta tambien sobre el a!cance del ius regla tambn e1 alcance itls prohibendi que se confiere al titular de la marca. Asi, las acciones As, por violaci6n del derecho de marca s610 pueden ser ejercidas violacin slo seI frente a los terceros que empleen signos identicos o semejantes idnticos 0 >, para distinguir productos identicos o similares.' idnticos 0 similares.En aqueUos paises que han adoptado los principios aquellos pases anteriormente resenados, anterionnente reseados, la vigencia de los rnismos ha crearlo mismos creado dos problemas: de un lado, 1a proteccin de la marca no la protecci6n registrada; y de otro, la protecci6n de la marca inscrita mas all proteccin ms aHa de los productos o servicios identicos o similares. procluctos 0 idnticos 0 La relaci6n entre marcas registradas y no registradas ha relacin side objeto de discusi6n desde los primeros af\os del moderno sdo dscusn prmeros aos modemo n derecho de marcas. El problema esta estrechamente relacionado est con el principio de territorialidad de las marcas, al que se ha hecho antes referenda. Como ya se senalo, de acuerdo con este referencia. seal, principia, la protecci6n de una marca se encuentra circunscrita a principio, proteccin los limites del pais en donde ha side registrada. S se quiere que lmites sdo regstrada. 5i quere la rnarca sea respetada en otro pais, tendra que solicitarse su marca pas, tendr registro en l. Una aplicaci6n rigurosa de este principio puede e!. aplicacin dar lugar a la comisi6n de una serie de abusos. comisin As, Asi, existe el peligro de que un tercero registre para sf regstre s una marca ajena (extranjera) que an no ha sido registrada en el aUn pas pais (extranjero) por su titular legitimo. En tales casos, el titular legtimo. puede verse desposefdo de su marca en este pais, si en el mismo desposedo el nacimiento del derecho sobre la marca se rige por el principio de inscripci6n registra!. inscripcin registral. La experiencia ha demostrado que los supuestos de registro de una marca extranjera por parte de un tercero se dan

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Ana Maria PaCOn Pacn

principalmente cuando un signo ha "enido siendo usado por un \'enido empresario y como fruto de sus esfuerzos, el signo ha conseguido eonseguido una gran implantacion en el trafico economico. En implantacin trfico econmico. estos casos la inscripcin de la marca extranjera se hara por dos inscripci6n har motivos: con el objeto de obligar al titular legitimo de la marca a abonar una fuerte suma de dinero como contrapartida de la "cesi6n" de la marca por parte del titular registrar o para "cesin" 0 aprovecharse de la notoriedad y buen renombre de la marca.:' marca.: Estas praeticas no slo generan perjuicios para su titular legtimo prcticas 5610 legitimo podr pas (quien no podra registrar la marca a su favor en el pais tambin quines extranjero), sino tambien para los consumidores, quienes asociarn e1 signo conocido asociaran el signa eonocido con una empresa determinada, pudiendo verse confundidos. Para e,"itar practicas de esta prcticas naturaleza, en la mavoria de las legislaciones que han adoptado mavora el prinCipio de inscripci6n registral en punto al nacimiento del principio inscripcin derecho sobre la marea, se preve una excepci6n para el caso de marca, prev excepcin marcas mareas "notorias" o "notoriamente conocidas" que son 0 registradas en el pas por terceros. ~ pais
Situacin Situaci6n diferente se ha presentado cuando se ha buscado proteger a la marca mas alia de la regla de la ms all regia especialidad. Asi, desde los origenes del modemo derecho de moderno marcas se vio la necesidad de proteger a cierto tipo de signos mas ms all de los productos o servicios idnticos o similares. En la alia 0 identicos 0 medida que ello significaba alejarse del tradicional "riesgo de confusin" confusion" se limito la protecci6n a un concepto extraordinarialimit proteccin mente restrictivo: prdida contra la dilucin, debilitamIento o perdida dilucion, debilitamlento 0 "aguarniento" de la fuerza distintiva de la marca por su uso por parte de terceros en productos o servicios distintos. El 0 EI temprano surgimiento de esta protecei6n condiciono su recurso a proteccin condicion ma.rcas. nociones caractersticas noc-iones earacteristicas del derecho de marcas. En efecto, la excepcionalidad de la protecei6n exigia ser muy cauteloso con su proteccin exiga otorgamiento. Por ello, resultaba razonable ser riguroso con las otorgamiento, earaeteristicas que debia revestir la marea a efectos de ser merecaractersticas deba marca cedora de 1a proteccin ampliada. Asi, si el sistema de marcas se la protecci6n configura para protegee a1 signa inscrito en su faceta distinti,a proteger al signo (riesgo de confusion), la proteccin excepcional slo tiene confusin), La protecciim solo sentido para amparar la extraordinaria fuerza distintiva frente al

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PropiMI.d Intelectu.1 Proyeclo Propiedad Intelectual SlECAUSAID Proyecto

riesgo de perdida de esa posici6n sobresaliente en el tralico que prdida posicin trfico puede ocasionar la utilizaci6n por terceros del mismo signo u utilizacin otro semejante para productos o servicios diferentes. Estas 0 exigencias se construyeron a partir de elementos ya conocidos en derecho de marcas. Si la notoriedad suponia la efectiva 5i implantacin implantacion del signa entre sus destinatarios y su reconocimiensigno to como instrumento de identificaci6n de los productos o corno identificacin 0 servicios de un agente econ6mico respecto de los productos o econmico 0 servicios identicos o sirnilares de otro agente, la protecci6n idnticos 0 similares proteccin excepcional, que excede el principio de especialidad, exigia la exiga implantacin implantaci6n y reconocimiento entre un sector cuantitativamente importante del publico en general, mas aUa del circulo de pblico ms all crculo destinatarios potenciales del producto o servicio. Paralelamente, 0 la doctrina requera que junto a la exigencia de un grado de requeria implantacin implantaci6n sobresaliente la marca debia tener un goodwill deba desarrollado desarroUado a partir de la excelente calidad de los productos o 0 servicios a los que se asignaba el signo. El fundamento de la EI proteccin resida protecci6n residia en el perjuicio para la fuerza distintiva y publicitaria del signo. A partir de esta situaci6n, la situacin, jurisprudencia fue perfilando las caracteristicas que debia reunir caractersticas deba este especial tipo de marca: notoriedad preeminente, utilizaci6n utilizacin exclusiva exc1usiva del signo en el tralico, originalidad del signo, especial trfico, orginalidad especal 27 valoracin valoraci6n en el mercado. La concurrencia de estos elementos en un signo aseguraba practicamente su protecci6n frente al prcticamente proteccin Irente riesgo de dlucin, sin analizarse la plausibilidad de que diluci6n, realmente pudiese producirse un dano concreto a su fuerza dao 28 distintiva. La particularidad de los presupuestos que condiconaban condicionaban la protecci6n ampliada requerian una proteccin terminologa terminologia diferente a las caracterizadas bajo "marca notoria" o "marca notoriamente conocida". Se adoptan entonces una serie de terminos que pretendian subsumir la cualificaci6n eXigible a trminos pretendan cualificacin exigible la marca para acceder a la protecci6n mas all de la regla de la proteccin ms aUa regia especialidad: "marca famosa", "marca de alto renombre", "marca renombrada", "marca celebre". clebre". Con el transcurso de los anos, la superaci6n de la regia aos, superacin regla

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Ana Maria Pao6n Pacn

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de la eSpecialidad Unicamente para los casos en que la marca especialidad nicamente revesta revestia las caraderisticas antes descritas, no parecia justiticado" caractersticas pareca justificado" El riesgo de dilucion no era mas el \inico presupuesto que dilucin ms nico justificaba la proteccion ampliada, Correlali\'amente, no slo las proteccin Correlati\'amente, sOlo marcas en las que concurrian las exigencias antes expuestas concurran parecan parecian ser merecedoras de aquella proteccion. La reabdad proteccin, reahdad econmica econ6mica demostraba que muchas rnarcas poseen una imagen marcas atractiva atracliva que puede ser empleada en la promoClon de productos promocIn o servicios distintos_ La creaci6n de esta imagen no es casuaL sino distintos. creacin que obedece a una estrategia de marketing y a cuanliosos cuantiosos desembolsos de dinero, Los nesgos a los que se \'en expuestos nesgas estos signos son: diluci6n del valor atractivo de la marca, LISO dilucin uso parasitario de las representaciones positivas que conden~ el signol utilizaci6n de la marca para productos o sen-icios dishnto~ utilizacin 0 serYicios dishnto~ de forma que pueda daflarse las asociaciones posili\'as que la daarse positi\'as marca suscita. De estos riesgos que difieren de los protegidos diferen tradicionalmente por el sistema de marcas, slo el primero sOlo (dilucin (dilucion del valor atraclivo de la marca) era merecedor de una atractivo deba re\'estir proteccin ampliada, proteccion ampHada, Para ello la marca debia re\'eslir determinadas caracteristicas, entre las cuales, era relevante la caractersticas, releyante implantacin implantacion del signo en practicamente la totalidad del pubbco prcticamente pbhco de los consumidores. Se cuestion6 entences si Sl0 este hpo de cuestion entonces s610 marcas debian merecer una proteccion contra los otros riesgos proteccin ri"'gos sealados, La conclusin a la que se lleg fue que el fundamento sei\alados. conclusion lIego comn comiln a estos riesgos, no era tanto la gran implantacion que implantacin goza el signo en el trafico econornico, sino la reputacion que trfico econmico, reputacin condensa la marca, de la cual se hace un uso parasitario o se trata 0 de dailar negativamente. Surgen entances los terminos "marca daar entonces Jos trminos renombrada", "marca de alta reputaci6n" para definir a ~te reputacin" nuevo lipo de signo que condensa una elenda reputaCl0n \' tipo \. prestigio que 10 hace merecedor de una protecci0n mas all de la lo ms aUa regla regia de la especialidad, En la calificaci0n del signo como renombrado el elemento cualitativo (reputacion, renombre) (reputacin, cobra una importancia mayor frente al elemento cuantitati\"(1 trente (grado de notoriedad), sin que ello implique desconocer la

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Prop. .MI Intelectu Prop,,'" Intelectu8. proyecto Propiedad Inteleetual SIECA-USAID proyectO Intelectual SIECA-USAIO

importancia de la notoriedad como indicio de la reputaci6n que reputacin puede gozar una marca." La ventaja de esta concepci6n es que se concepcin permite una aproximaci6n flexible al problema de protecci6n de aproximacin proteccin la marca mas alla del principio de especialidad. La desventaja es ms all que a diferencia del criterio cuantitativo se trata de un criterio ms mas complejo y apto para el desarrollo de enjuiciamientos subjetivos.'" La doctrina y la jurisprudencia demandan ademas a adems efectos de conceder la protecci6n ampliada que no slo se proteccin s610 compruebe la presencia de los elementos que sirven para
cualificar a una marca como tal, sino que se analice la conducta ilcita. ilicita.
3t 31

1.2.

El Artculo 6bis del Convenio de Paris (CUP) EI Articulo

A nivel internacional el problema de las marcas notoriamente conocidas no registradas obtuvo Sil su reconocimiento con la introducci6n en la Conferencia de introduccin Revisin Revisi6n de la Haya de 1925 del Articulo 6bis en el CUP." Dicho Artculo Articulo fue posteriormente modificado por las Conferencias de Londres en 1934, de Lisboa en 1958 y de Estocolmo en 1967. De acuerdo con esta norma, el usa o registro de una marca que uso 0 pueda ser confundible con una marca notoriamente conocida debe ser prohibido por las autoridades competentes del Estado Miembro -ya sea de oficio 0 a instancia de parte- aunque la O marca notoriamente conocida no se encuentre registrada en dicho pais. pas. Es necesario, ante todo, determinar si el Articulo 6bis CUP es una norma autoejecutiva, 10 que supone su directa involo cabilidad por las partes interesadas, 0 si se limita a imponer a o cada Estado Miembro una obligaci6n que debera cumplir mediobligacin deber promulgacin ante la promulgaci6n de los correspondientes preceptos de derecho interno. La doctrina reconoce que la norma es autoejecutiva, ya que se encuentran los requisitos basicos de las normas uniobsicos nistas autoejecutivas: delimitaci6n precisa del supuesto de hecho delimitacin y fijaci6n de las consecuencias juridicas anud~das al mismo." fijacin jurdicas

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Ana Maria Pac6n Pacn

TIpos de marcas protegidas El Articulo 6bis CUP se refiere tinicamente a las marcas nicamente de fabric a y de comercio y no a las marcas de seryiclo. Por 10 fbrica serYicio. lo tanto, los Estados Miembros no estan obligados a otorgar una estn proteccin a las marcas de sen'ido, pero lienen libertad de protecd6n sen'icio, tienen hacerlo, sin que resulte necesario conocer en estos casos si el 51 titular de la marca puede beneficiarse del Com'enio, mbito Ambito personal de la notoriedad El Articulo 6bis CUP no contiene ninguna indICaci6n Artculo indICacin sobre si la marca debera ser notoriarnente conocida entre el deber notoriamente pblico publico en generala si por el contrario basta que sea conocida general 0 entre el circulo de consumidores de los productos idenhcos o crculo idnticos 0 similares, indicando slo que la notoriedad debe determinarse en sOlo el pais en que se desee la protecci6n. Al no haber precision al pas proteccin. precisin aI respecto, es posible interpretar eltexto estrictarnente, al grado de el texto estrictamente, aI tomar como referenda la totalidad del pblico o de los referencia publico 0 pas. conswnidores de un pais. ~ la respuesta que la doctrina y jurisprudencia han dado a La este punto se encuentra diyidida. Asi, parte de eUa, enliende que dividida. entiende la notoriedad debe prosperar en los consumidores o el pbbco 0 pubbco 0 concernido por los productos o sen'icios distinguidos por la marca.;15 Cabe preclsar que tal calificaci6n no emana de la precisar calificacin normativa intemacional. internacional. mbito Ambito territorial de la notoriedad El Articulo 6bis CUP exige como minima que se de Artculo minimo d proteccin protecci6n a las marcas que sean notorias en el pais en el eual se pas cual s.e reclama proteccin, Los reclarna la protecci6n, los Estados Miembros estan en libertad de estn proteger a las marcas que fuesen notoriamente eonocidas en conocidas mbitos ambitos distintos del eslrictamente nacional. estrictamente Para gran parte de la doctrina v jurisprudencia de derecho comparado el conocimiento notorio que fundamenta la

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ProphMII.d Intelectual Proyecto Propiedad Intelectual SIECAU$AID SIECAUSAID

protecci6n debe tener lugar en el pais en que esta se invoque,"la proteccin pas sta notoriedad del signo en el pais de origen o en otros Estados no pas 0
resulta
suficiente.~7

La Resoluci6n de la Asociaci6n lntemacional para la Resolucin Asociacin internacional Proteccin Protecci6n de la Propiedad Industrial (AIPPI) sobre la Cuesti6n Cuestin N 100 (Protecci6n de las marcas no registradas pero (Proteccin notoriamente conocidas y protecci6n de las marcas de alto proteccin renombre) determina que para el establecimiento de la notoriedad local debe tomarse en cuenta la notoriedad de la
marca a nivel intemacional. rnarca
311

Con relaci6n a este punto, se ha senalado que para que el relacin sealado Artculo Articulo 6bis CUP tenga una verdadera eficacia no se debe exigir que la marca sea notoriamente conocida en el pas en el que se notoriarnente pais pide la protecci6n. En efecto, es posible que signos que en el pais proteccin. pas
an atin no tienen una fuerte implantaci6n en el mercado perc que en implantacin pero el comercio intemacional son por todas conocidos, sean objeto de internacional todos usurpaciones por parte de terceros. En consecuencia, seria sera

deseable conceder la protecci6n del Articulo 6bis CUP tambien a proteccin Artculo tambin aquellos signos que a nivel intemacional son conocidos y donde internacional existan elaros indicios que el titular original va a extender sus claros actividades comerciales a dicho pais:" pas: Utilizacin Ulilizaci6n efectiva de la marca en el pais de protecci6n pas proteccin El Articulo 6bis CUP no precisa la manera como la marca Artculo puede o debe hacerse conocida en el pais en el cual se esta 0 pas e1 est solicitando la protecci6n. Ello ha generado que no exista proteccin. unanimidad sobre la necesidad de una efectiva utilizaci6n de la utilizacin marca notoriamente conocida en el pais donde se solicita la pas
proteccin 0 protecci6n o si por el contrario es suficiente que sea conocida en

ese pais, por medio de la publicidad u otro medio, al margen de pas, 40 su efectiva utilizaci6n. En la Conferencia de Revision de Lisboa utilizacin. Revisin se pretendi6 aclarar el precepto en este ultimo sentido, pero la pretendi ltimo iniciativa no lleg6 a prosperar por expresa oposici6n de Australia lleg oposicin y Brasil.

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Contenido del derecho

En la medida que el objeto del Articulo 6bis CUP es proteger a marcas notoriamente conocidas no registradas de la usurpacin usurpaci6n por parte de terceros en paises donde el registro es constitutivo de derechos, la protecci6n que prev!! esti limitada proteccin prev est para los casos donde se produzca confusiOn entre los productos confusin en cuesti6n. No se contempla el uso o registro no autorizado para cuestin. 0 productos completamente diferentes."
Las consecuencias juridicas del supuesto tipificado en el Articulo 6bis CUP estriban en la atribuci6n al titular de la marca atribucin notoria de Ires facultades. En primer termino, la potestad de tres trmino, dirigirse al 6rgano administrativo competente del pais para que rgano rechace el registro de la marca que constituye una reproducci6n, reproduccin, imitacin 0 traducci6n imitaci6n o traduccin de la marca notoria, En segundo lugar, el titular legitimo esta facultado para solicitar la nulidad del est registro de la marca identica o semejante a la marca notoriamente idntica 0 conocida. Acci6n que se sujeta al plazo y modo sei\alado por Accin sealado cada pais, Sin embargo, el titular legitimo debe disponer de un plazo de cinco aos por 10 menos durante el cual puede pedir la ailOS lo anulacin anulaci6n del regislro. Finalmente, el titular tiene derecho de registro. ejercitar las acciones pertinentes para que se prohiba el usa de uso una marca confundible con la marca notoriamente conocida. Los Estados Miembros tienen libertad de establecer un periodo dentro del cual se habra de solicitar iii prohibici6n del uso de la habr ia prohibicin marca en conflieto. No se indica en este casa, un plazo minimo. conflicto. caso, Para marcas notorias registradas o usadas de mala fe, no existe 0 plazo alguno para entablar las correspondientes acciones.

En su momenta, el Articulo 6bis CUP implic6 un gran momento, implic

progreso frente a la situaci6n existente. Sin embargo, su situacin importancia practica ha ido disminuyendo, en vista de que en la prctica mayona de los paises se ha ido otorgando una protecci6n a mayora proteccin marcas no registradas. Adicionalmente, nuevas exigencias del trfico econmico tratico econ6mico no podian ser atendidas por el Articulo 6bis, podan dada su redacci6n tan limitada y su aplicaci6n tan restrictiva en redaccin aplicacin muchos paises. Asi, en algunos se exige para su aplicaci6n, que la pases. As, aplicacin,

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Propiedad Intelectual Propledad Intel.etual Proyecto Propiedad Intelectual SIECA-USAID Inteleclual SIECA-U5AID

marca sea conocida en (todos) los circulos de consumidores. drculos Propuestas para que se vincule la notoriedad intemacional (junto internacional con las posibilidades de expansi6n del titular) a la notoriedad expansin nacional de los correspondientes circulos empresariales o que crculos 0 ella se circunscriba a los correspondientes drculos de circulos consumidores nacionales no prosperaron. Tampoco prosper6 el prosper requerimiento de que para la aplicaci6n del Articulo 6bis baste el aplicacin Artculo conocimiento de la marca y no Sil usa real en el pais en el eual se su uso pas cual proteccin. traves solicita la protecci6n. Finalmente, tampoco es posible a travs de esta norma extender la protecci6n mas alla de los productos proteccin ms all idnticos 0 identicos o similares para evitar un aprovechamiento de Sil su reputacin 0 reputaci6n o un riesgo de diluci6n de su fuerza atractiva. No dilucin obstante las insuficiencias del Articulo 6bis CUP para atender las Artculo necesidades modemas de protecci6n de las rnarcas notorias, es modernas proteccin marcas innegable que esa disposici6n clasica ha sido la base de un disposicin clsica importante desarrollo posterior que se refleja, entre otros, en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC). 1.3.

El Acuerdo sobre los ADPIC EI

En la definicion del signo que puede ser objeto de una definicin marca (Art. 15), el Acuerdo sobre los ADPIC no asume el principio de especialidad. De alli que el Acuerdo no constrifie all constrie sistemticamente alcance sistematicamente el a!cance de la protecci6n juridica de la marca proteccin jurdica al ambito de los productoso servicios idnticos o similares. Con mbito productos o identicos 0 ello adopta un punto de partida que no presenta dificultades para insertar la protecci6n de las marcas notoriamente conocidas proteccin frente a la violaci6n que se produce por su utilizaci6n para violacin utilizacin productos 0 procluctos o servicios no identicos ni similares.~' idnticos La protecci6n de la marca notoria ha sido integrada en el proteccin Acuerdo a traves de la obligaci6n impuesta a los Paises travs obligacin Pases Miembros de cumplir con 10 dispuesto en el Articulo 6bis del lo CUP." Sin embargo, la norma ADPIC -buscando superar algunas de las deficiencias antes senaladas del Articulo 6bis CUP- va sealadas Artculo ms all mas alia de 10 previsto en ella. lo

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Ana Maria Pacn Pac6n

TIpos de marcas protegidas El Articulo 16.2 ADPIC no protege urucamente a marcas EI Artculo nicamente de productos; marcas de servicio merecen expresamente una proteccin. protecci6n. mbito Ambito personal de la notoriedad El Articulo 16.2 ADPIC estipula que para detenninar si EI Artculo determinar una marca es notoriamente conocida, los Estados Miembros tomarn tomaran en cuenta la notoriedad de la marca en el sector pertinente del publico. En consecuencia, ya no es posible exigir pblico. que la marca posea una notoriedad dentro de la totalidad del pblico. publico. Para marcas que sirven para distinguir productos especializados y que por 10 tanto slo pueden ser conocidas lo 5010 dentro de un pequeno sector del tratico econ6mico esta pequeo trfico econmico aclaracin con respecto al Artculo 6bis CUP es de mucha adaraci6n Articulo importancia. irnportancia.
La norma en cuesti6n constituye el nivel minimo de cuestin mnimo proteccin." protecci6n." Nada irnpide que los Estados Miembros de la OMC impide MC introduzcan criterios adicionales que faciliten calificar una marca como notoria. Por ejemplo, estableciendo que una marca notoria ser aqulla sera aquella conocida por los circulos empresariales o 0 interesados del pas. pais.

mbito Ambito territorial de la notoriedad El Acuerdo de los ADPIC no establece claramente si con EI la redacci6n del Art. 16.2 "... al determinar si una marca de redaccin fbrica o de comercio es notoriamente conocida, se tomara en fAbrica 0 tomar cuenta si esta se conoce en el sector pertinente del publico..... se sta pblico..... busca extender la notoriedad a la que se refiere -entre otros- el Art. 6bis CUP a una notoriedad intemacional. Sobre este punto, internacional. la doctrina se muestra mas bien esceptica y hubiese sido ms escptica deseable que el Acuerdo se pronunciase expresamente sobre este punto. Sin embargo, la referencia que hace el Art. 16.2 ADPIC al ADPlC Art. 6bis CUP hacen pensar mas bien que la notoriedad debe ms
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Propiedad Intelectual Intel.clue. Proyecto Propiedad Intelectual SIECAUSAlD lntelectual

determinarse en el pais en que se esta solicitando la protecci6n.~7 pas est proteccin.~7

Utilizacin efectiva Utilizaci6n efediva de la marca en el pais de protecci6n pas proteccin El Art. 16.3 ADPlC regula expresamente que la Ar!. ADPIC notoriedad puede derivar como resultado de una difusion de la difusin 4R marca en el sector relevante del publico de los consumidores. pblico De esta forma se inc1uye la notoriedad como consecuencia de la incluye promocin promoci6n de la marca. Correlativamente, se excluye la posibilidad de condicionar la protecci6n de la marca notoria a su proteccin utilizacin utilizaci6n efectiva y real en elterritorio del Pais Miembro. En tal el territorio Pas 0 sentido, la notoriedad adquirida por publicidad de la marca o por su difusi6n en medias de comunicaci6n, tales como cable, difusin medios comunicacin, Internet, debe ser reconocida para efectos de canferir una conferir . proteccIn a I a marca. .. protecC16n 1 " Contenido del derecho El Artculo 16.3 ADPIC establece que la proteccion EI Articulo proteccin conferida se extiende mas all de los productos o servicios ms alIa. procluctos 0 idnticos 0 similares. identicos o sirnilares. Por prirnera vez un acuerdo intemacional primera internacional protege juridicamente a las marcas mas alia de la regIa de la jurdicamente ms all regla especialidad. Pese a la referencia que se hace al Articulo 6bis CUP, para Artculo algunos autores no debe entenderse que la proteccion prevista en proteccin el Articulo 16.3 ADPIC sera conferida a las "marcas notorias" o Artculo ser 0 "notoriamente conocidas" del Articulo 6bis CUP, sino que la Artculo proteccin protecci6n tan amplia que preve el Acuerdo (solo) puede prev (slo) entenderse con relacion a 10 que la doctrina y la jurisprudencia de relacin lo derecho comparado conocen como las "marcas renombradas", cornparado an cuanda el Acuerdo no emplee esta expresi6n. '" au.n cuando expresin. De cualquier forma, requisito para apticar la protecci6n aplicar proteccin prevista es que el uso por parte del tercero pueda indicar que existe una conexi6n entre los productos y servicios del tercero y conexin del titular de la marca registrada, y sea probable una lesion de los lesin as proteccin intereses del titular. Se extiende asi la proteccion a todos los

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supuestos tradicionalmente considerados: confusi6n (identidad confusin o semejanza de los productos o servicios), explotaci6n de la 0 explotacin Ia reputacin, reputaci6n, perjuicio del renombre, y diluci6n. dilucin. Las facultades concedidas al titular para proteger a su marca notoria contra este tipo de riesgos son las mismas que las reguladas en el Articulo 6bis CUP. En tal sentido, la protecci6n se Ia proteccin extiende a la fase de acceso al registro (obligaci6n de denegar y (obligacin posteriormente de cancelar el registro de las marcas marras incompatibles) como a la fase de utilizaci6n. Todo ello integrado utilizacin. en el sistema de marcas (no a traves de la compelencia desleal). travs competencia La protecci6n del Articulo 16.3 ADPIC slo se extiende a proteccin s610 las marcas notorias que se encuentren registradas. Se ha querido restringir la protecci6n mas allii de la regla de Ia especialidad a Ia proteccin ms all regia la marcas notorias registradas.S> La marca notoria no registrada del registradas." Acuerdo, Unicamente puede acceder a Ia tutela prevista en el nicamente la Articulo 6bis CUP, siempre que -<amo usualmente sucederena rel1na esta condicion. " De cualquier forma, en estos casos el condicin. espectro de la protecci6n es menor, pues slo cubre los supuestos proteccin s610 de confusi6n dentro del principio de especialidad. confusin Finalmente, en la medida que el Articulo 6bis CUP par por definicin s610 definici6n slo concede una protecci6n a extranjeros subditos de proteccin sbditos un Estado Miembro, pero no a los nacionales del pais, el Articulo pas, 16.3 ADPIC tampoco obliga a extender Ia proteccin prevista a la protecci6n los nacionales." 1.4 La Recomendacin Conjunbl relativa a las disposiRecomendacl6n ciones clones sobre pmtecci6n de marcas notoriamente conoproteccin <onocldas de la Organizacl6n Mundial de la Propiedad cidas Organizacin Intelectual (OMP!) (OMPI)

En 1995 Y sobre la base de un memorandum elaborado memorndum

por la Oficina Intemacional" se constituy6 en el seno de Ia OMPI Internacional" constituy la un Comite de Expertos sobre marcas notoriamente conocidas, Comit 56 que celebraron diversas reuniones en 1995, 1996 Y 1997. Si bien el primer memorandum no contenia ninguna propuesta de memorndum contena
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Propiedad Intelectue_ Propi.ad Intelectue. Proyecto Propiedad Intelectual SIECA-USAID

texto, a partir de los siguientes memoranda ya se present6 un present articulado que fue objeto de discusi6n en el seno del Comire de discusin Comit Expertos. El proceso continu6 en 1998 en el marco del Comite continu Comit Permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales." En su primera sesi6n se acord6 continuar con los sesin acord trabajos iniciados por el Comite de Expertos. Asimismo se logr6 Comit logr consenso en cuanto a la forma de dar efectividad a los resultados del trabajo sobre marcas notoriarnente conocidas. Asi, el texto notoriamente As, que se aprobase debia incorporarse a una resoluci6n de la deba resolucin Asamblea Asarnblea General de la OMPI o de la Unin de Paris en la cual OMPl 0 Uni6n Pars se recorniende a los Estados Miembros a cumplir con sus recomiende obligaciones correspondientes al Articulo 6bis CUP protegiendo Artculo a las marcas notoriamente conocidas con el tenor' del documento." docurnento." Tras euatro anos de deliberaciones, durante la trigesima cuatro aos trigsima cuarta serie de reuniones de las Asarnbleas de los Estados Asambleas Miembros de la OMPI celebrada del 20 al29 de setiembre de 1999 al 29 se adopt6, sobre la propuesta presentada por el Comite adopt, Comit Permanente, una Recomendaci6n Conjunta relativa a las disposiRecomendacin hO danes sobre proteccin de las marcas notoriamente conocidas. ciones protecci6n TIpos de marcas protegidas La Recomendaci6n Conjunta consta de seis Articulos y Recomendacin Artculos no contiene una definici6n de 10 que es una marca notoriarnente definicin lo notoriamente conocida. Se centra mas bien en establecer los rasgos determims nantes para calificar a un signo como tal. Para ello se ha optado por establecer mas bien criterios de caracter cuantitativo relams carcter cionados con la medida en que el publico conoce un producto o pblico 0 servicio, aunque el documento en el Articulo 2.1)b)6 toma en Artculo cuenta un elemento cualitativo,61 Dado el carcter enunciativo de caracter estos criterios, los Estados Miembros no estan impedidos de estn tener en consideraci6n otros criterios de orden cualitativo. consideracin mbito Ambito personal de la notoriedad En cuanto al ambito personal de la notoriedad, la mbito

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Recomendacin Recomendacion Conjunta aclara que la marea debe ser marca notoriamente conocida en el sector pertinente del pliblico, coinpblico, cidiendo con 10 dispuesto en el Articulo 16.2 ADPIC. Queda de lo Artculo ADPlC. esta forma claro, que para dar la proteccion ampliada no se perproteccin mite mile exigir la prueba de que la marea es conocida por el publico marca pblico en general. La Recomendacion Conjunta aclara en el Art. 2.2)b) Recomendacin que para la determinacion del sector pertinente puede bastar su determinacin conocimiento en los circulos comereiales pertinentes. circulas comerciales mbito Ambito territorial de la notoriedad Con relacion a la delimitacion geografica del mereado relacin delimitacin geogrfica mercado relevante en el que la marea ha de ser notoriamente conocida, marca ser sera suficiente tambien con que coincida con el territorio del pais tambin pas en el que se protegera." Como todas las normas de la proteger." Recomendacin Recomendacion Conjunta, se establece 10 que deberia ser un lo maximo de exigencia, nada obsta, sin embargo, para que esta sea mximo sta menor. Utilizacin Utilizacion efectiva de la marca
En cuanto a la cuestion de si la marea ha de ser usada en cuestin marca

el pais donde solicita la protecci6n, la Recomendaci6n Conjunta pas proteccin, Recomendacin se pronuncia a favor de su no exigibilidad." Para ella se !u\'o en ello tu\'o M cuenta el Articulo 16.2 ADPIC. Artculo Contenido del derecho En 10 que respecta a la proteccion de la marea contra el lo proteccin marca uso de terceros en relaci6n con productos o servicios diferentes, relacin 0 en los trabajos preparatorios del Comite de Expertos se Comit estableci establecio que sobre este punto habian dos opciones. Cna haban primera que consista en introducir una categora especial dentro prirnera consistia categoria del concepto de marcas notoriamente conocidas. Se trata de un grado superior en la notoriedad de las mismas, ya sea que se siga un metoda cuantitativo o cualitativo. La segunda consistia en mtodo 0 cualitalivo. consista establecer una serie de riesgos (dilucion del valor atraclivo de la (dilucin atractivo

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Propiedad Intelectua. Propieclad Intelectual Proyecto Propiedad Intelectual SIECA-USAlD SIECA-USAlO

marca, aprovechamiento de la reputaci6n, y protecci6n frente a reputacin, proteccin conductas lesivas al renombre de la marca notoriamente conocida) cuyo cumplimiento determina la protecci6n mas alia proteccin ms all del principio de especialidad. La Recomendaci6n Conjunta no adopta la definici6n de Recomendacin definicin una categora especial de marca notoriamente conocida, sino un categoria sistema de condiciones, y dentro del mismo no se exige la
reputacin reputaci6n de la marca.6..~ La Recornendaci6n se aparta de las Recomendacin

reunin Comit conclusiones de la primera reuni6n del Comit" de Expertos, que se habia pronunciado por el criterio de la reputaci6n haba reputacin acompaada de unas determinadas condiciones, y sigue ms acompaftada mas bien el modelo del Articulo 16.3 ADPIC, aunque ellistado de las Artculo el listado condiciones no sea la misma. Por otro lado, la Recomendaci6n Recomendacin Conjunta - a diferencia del Articulo 16.3 ADPIC - deja de lado la Artculo exigencia del registro y amplia los riesgos en los que la marca ampla M notoriamente conocida es susceptible de merecer protecci6n. proteccin. En primer lugar se regula el conflicto cuando una marca
o una parte importante de la misma, supone una reproduccin, reproducci6n, imitaci6n, traduccin 0 transliteracin rnarca imitacin, traduccion o transliteraci6n de la marca notoriamente

conocida susceptible de crear confusi6n en relaci6n con producconfusin relacin tos o servicios identicos o similares. Se trata del supuesto tipico idnticos 0 0 tpico de protecci6n de una marca, sin necesidad de que sea notoriaproteccin 67 mente conocida. Seguidamente se preve la protecci6n de la marca prev proteccin notoriamente conocida mas alia del principio de especialidad, ms all siempre y cuando se cumpla una de las condiciones reguladas:
que la utilizaci6n de la marca en relacion a productos o servicios utilizacin relacin 0

distintos indique una conexi6n de estos con el titular de la marca conexin stos
notoriamente conocida;68 que pueda menoscabar el carcter caracter

distintivo de la misma;" que constituya una ventaja desleal respecto de ese caracter distintivo" o que pueda perjudicar de carcter 0 otta forma los intereses del propietario de la marca." otra En cuanto a las facultades que tiene el titular de la marca notoriamente conocida, al igual que en el caso del Articulo 6bis Artculo

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CUP son las de oponerse al registro, anularlo en caso que la marca notoria se haya registrado y solicitar la prohibicion de su regislrado prohibicin Recomendacion pre",; uso, Para ello la Recomendacin Conjunta pre\' un plazo mnimo de proteccion de cinco aos, salvo los casos de mala le, minimo proteccin ailos, Ie, donde no existir plazo alguno para ejercer la accin, Se establece existira a1guno accion. tambin tambien que en caso la marca notoriamente conocida se haya registrado a favor de un tercero pero esta no viene siendo sta utilizada en el mercado, no existir plazo a1guno para ejercer la existira alguno accin de nulidad, accion nulidad.
conclusion 1,5 A modo de conclusin
La saturaci6n de los mercados y las modificaciones en las saturacin

preferencias de los consumidores han lle\'ado a una creciente llevado diferenciacin de los productos 0 servicios que se olreeen en el diferenciaci6n o o/recen mercado, mercado. Ello se ha reflejado, en parte, en una variacin objeti\'a variaci6n objet],'a de las caractersticas de los productos 0 servicios, pero tambin, caracteristicas o tamblen, en parte, se ha acentuado el elemento subjetivo, la creacin de acenluado creacion una imagen atractiva asociada a la marca. En este contexto se han desarrollado nuevos mtodos de marketing, la publicidad de los metodos productos o servicios se ha intensificado, 0 intensificado.
Este desarrollo ha Iraido como consecuencia que la trado marca cumpla cada vez mas su papel de ser portadora \' ms transmisora de las informaciones no slo las relativas al titular 5610 tambin uct0S o del signo sino tambien acerca de los propios prod uct"s 0 servicios. Como resultado de estos cambios, se ha modificado modilicado tambin lambien la teora de las funciones de la marca. As!, si bien teorla marca, As, tradicionalmente la marca (slo) serva como indicadora de la (5610) servia fuente de procedencia empresarial, se destacan ahora la presencia de otras funciones dignas de especial lutela por parle olras tutela del sistema de marcas, La protecci6n de la marca mas all de los proteccin ms alia productos o servicios identicos o similares implica el 0 idnticos 0 reconocimiento de la fundon comunicativa de la marca. La fundn regulacin de esta lutela en las leyes de marcas acredita la regulaci6n tutela superacin carcter superaci6n del caracter excluyente de la funcin indicadora de la funci6n

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Propiedad Intelectu.1
Proyecto Propiedad Inteleetual SIECA-USAID Intelectual

procedencia y da cabida a otros intereses involucrados en la utilizacin de las marcas en el mercado. Su inclusion en el utilizaci6n inclusin Acuerdo de los ADPIC y la reciente Recomendacion Conjunta Recomendacin aprobada en el seno de la OMPI reflejan un consenso a nivel internacional intemacional en abordar el problema de la proteccion de la marca proteccin notoriamente conocida mas alia del principio de especialidad. Su ms all influencia en las legislaciones nacionales se puede ya apreciar. Como resultado de 10 anterior es muy probable que en los lo prximos arms aumente considerablemente la importancia de la proximos aos protecci6n de la marca notoriamente conocida. proteccin De otro lado, en epocas de globalizacion, la apropiacion pocas globalizacin, apropiacin de marcas extranjeras atractivas constituye un problema a nivel mundial. En particular, en los raises cuyas economas de pases economias mercado estan sufriendo un cambio radical, la proteccion de la estn proteccin marca notoria a nivel internacional es el media legal mas rnarca medio ms nico, prcticas. efectivo, sino el unico, para combatir estas practicas. En tal sentido, todo titular de una marca esta directamente interesado est en la aplicacin de las normas de proteccin de las marcas aplicaci6n protecci6n notoriamente conocidas dentro del marco de las convenciones internacionales. intemacionales. Sin embargo, atender las demandas de los titulares de marca slo ser posible si el cumplimiento de estas solo sera normas esta garantizado en el propio sistema legal nacional. est 2. 2.1 El agotamiento del derecho de marcas EI Introduccin Introducci6n

El derecho sobre una marca confiere a su titular un EI derecho de exc1usiva que le permite monopolizar el uso del exclusiva Ie correspondiente signo en relaci6n con determinados productos o relacin 0 servicios. El derecho de exclusiva es justamente el mecanisme 1 mecanismo que hace posible que al cumplir sus fundones basicas, la marca funciones bsicas, genere transparencia en el mercado. Ahora bien, el derecho de exclusiva exc1usiva puede originar ciertas disfunciones en supuestos excepcionales: disfunciones que perturbarian, por un lado, la transparencia del mercado, y, por otro lado, lesionarian los legtimos legitimos intereses de los competidores del titular de la marca. A

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Ano Maria Pacn Ana Pad>n

fin de corregir estas eventuales disfunciones, es necesario someter al derecho de marca a determinadas limitaciones que aI neutralicen relativamente los efectos excluyentes de la marra. marca.

El agotamiento del derecho de marca constituye uno de los limites del derecho de exclusiva. Es ellimite que sefiala el fin el limite seala del derecho de exclusiva y correlativamente el principio de Ia la libertad de comercio de los terceros en relacion con los productos relacin que llevan la marca autntica. Uevan autentica.

La doctrina del agotamiento del derecho de marca fue

desarrollada desarroUada a finales del siglo pasado por la jurisprudencia de derecho comparado para oponerse a los intentos de Ia industria la de productos con marca de utilizar el signo dislintivo para distintivo influenciar infIuenciar la posterior comercializacion y el precio final del ,., comercializacin producto con marca. Para fundamentar esta doctrina se parlio por determinar parti cul cuM es el objeto del derecho de marcas. Asi, se decia que la marca slo tiene corno funcin distinguir los productos de un titular de 5610 como funci6n dislinguir los productos de otro titular. La marca no otorga un monopolio de comercializacion del producto con marca y, por 10 tanto, no comercializacin lo permite acuerdos contractuales sobre el precio del producto final y su distribucion, Un tal control implicaria una carga distribucin, implicara insoportable para la colectividad y una barrera al trafico trfico econmico. econ6mico.

La anterior fundamentacion tropezaba con un obsli\cuIo, fundamentacin obstculo,

ya que en muchos textos legales el derecho exclusivo sobre la marca comprende el derecho de poner en el mercado el producto identificado con la marra. Para salvar esta dificultad se marca. recurri la recurrio a Ia siguiente construccion dogmatica: con Ia prirnera construccin dogmtica: la primera introduccin introduccion en el mercado del producto identificado con la marca, eI titular hace usa de su derecho, quedando el signo el uso "agotado" 0 "usado", de modo que los productos con marra asi o marca introducidos en el mercado pueden ser objeto u1teriorrnente de ulteriormente n sucesivos aetos de comercializaci6n. actos comercializacin.

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Proplecl.d Int.leel.a. Intelectua.

Proyecto Propiedad Intelectual SIECA-USAID

La doctrina del agotamiento del derecho de marca se reconoci reconoci6 luego en el campo del derecho de patentes y de derechos de autor y sirvi6 tambien para fundamentar los casos sirvi tambin de importaciones paralelas. 2.2 Agotamiento nacional, regional e internacional intemacional Por su alcance territorial pueden distinguirse tres tipos
de agotamiento del derecho de marca: nacional, regional e internacional.

El agotamiento nacional del derecho de marca es EI causado con la primera comercializaci6n de los productos con comercializacin marca realizada o consentida por su titular en el mercado 0 nacional. Se impone en aras de la unidad del mercado nacional y dellibre comercio interior. del libre El agotamiento regional se produce cuando esa primera comercializacin est localizada en un mercado regional, tipo el comercializaci6n esta Mercado Comn de la Uni6n Europea. Asi, el agotamiento Comt1n Unin regional se impone en aras de la unidad del Mercado Comn y Comt1n dellibre comercio intracomunitario. del libre El agotamiento intemacional se produce cuando esa EI internacional primera comercializaci6n est localizada en un mercado comercializacin esta extranjero, es dedr, en el mercado de un Estado exportador no decir, integrado en un mercado regional. El agotamiento intemacional EI internacional significa la libertad plena de las subsiguientes ventas de los productos de la marca autentica en el Estado (importador) en que autntica esa marca estuviese registrada, una vez que hubieran sido
comercializados por primera vez por el titular de la marca o con 0

su consentimiento en cualquier lugar del mundo. El agotamiento EI internacional intemacional engloba el regional y el nacional. 2.3 Excepciones al agotamiento del derecho de marca Excepcionalmente, aunque el titular de la marca haya agotado su derecho con la primera comercializaci6n del comercializacin

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producto marcado realizada por l mismo o con su tH 0 consentimiento -sea en el territorio nacional, regional o 0 internacional, intemacional, dependiendo del sistema que rija en el pais pas recobra su derecho de exclusion para prohibir a los terceros que exclusin realicen actos de uso de la marca que sean susceptibles de confundir al publico consumidor sobre la verdadera procedencia pblico consurnidor empresarial de los productos.

Ello puede ocurrir, especialmente, cuando un comerciante compra los productos autnticos y sustituye la auh~nticos marca par otra, aunque sea del mismo titular, reenvasa los por productos autenticos o realiza otras operaciones que alteren o autnticos 0 0 transformen los productos autenticos y vuelve a marcarlos can la autnticos con marca autentica a simplemente la mantiene induciendo al autntica o pblico publico a creer erroneamente que los productos alterados errneamente proceden del titular de la marca. Si bien el titular no puede impedir la posterior comercializacin del producto con marca irnpedir comercializacion despus despues de la primera puesta en el mercado por el o con su l 0 consentimiento, si mantiene el control sobre la utilizaci6n s utilizacin correcta del signo. EI agotamiento internacional 2.4 El agotamlento intemacional del derecho de marca 2.4.1 Planteamiento del problema El agotamiento intemacional del derecho de marcas internacional materializa la relacion de tension que se produce entre la relacin tensin configuracin configuracion territorial del derecho de marcas y el caracter carcter internacional intemacional del trafico economico, en el cuallas fronteras de los trfico econmico, cual las paises no pueden constituir una barrera.
La cuestion juridica puede formularse muy simplemente: cuestin jurdica

Puede "Puede el titular de una marca en base al registro que tiene en el pas pais (importador) impedir que terceros importen el producto original con marca, cuando esos productos han sido producidos e introducidos en el mercado extranjero par el a por empresas por l o par vinculadas con el? l?

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Detrs de este simple cuestionamiento se esconde un Detras problema bastante complejo, cuya respuesta no es facit el mismo fcil, que comprende una serie de consideraciones econmicas y que econ6micas esta est impregnado por fuertes intereses contrapuestos.

2,4,2 2.4.2 Los hechos El problema del agotamiento internacional del derecho EI
de marcas se presenta basicamente en dos grandes grupos de bsicamente gropos casos: "

En el primer grupo, el titular de la marca en el pais pas importador es el mismo que produjo los productos en el extranjero y los introdujo con la marca en el mercado extranjero. Dos subcasos deben diferenciarse aqui: aqu: En el primer subcaso, el producto con marca se produce exclusivamente en el extranjero y se comercializa en el pas cornercializa pais importador por un distribuidor exclusivo o una empresa del 0 consorcio del titular, En el segundo subcaso, el producto con marca se produce no s6lo en el extranjero sino tambien en el pais slo tambin pas importador, sea por un licenciatario del titular, sea por una empresa subsidiaria del titular. En el segundo grupo, el titular de la marca en el pais pas importador no es identico con el titular que produjo el producto idntico en el extranjero y 10 introdujo con la marca en el mercado lo extranjero. Aqu tambin pueden apreciarse dos subcasos: Aqui tambien En el primer subcaso, el producto con marca se produce
de forma centralizada en el extranjero, es revestido con la marca

all alii y luego a traves de distribuidores exclusivos comercializados travs en los diferentes paises importadores. El titular de la marca en el pases pas pais importador no es el mismo titular (extranjero) de la marca en el pais exportadof, sino una empresa comercializadora vinculada pas exportador, pas con el. La marca se encuentra registrada en el pais importador a l.

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nombre del nacional por consentimiento expreso o tckito del 0 tcito titular extranjero o porque la marca le fue transierida por el 0 Ia marea Ie transferida titular extranjero. En el segundo subcaso, se trata -otra \ez- de un caso de produccin producci6n descentralizada: el producto con marea se produce marca tanto en el pais exportador como en el pais importador. Las pas pas empresas productoras en los diferentes paises importadores no pases pas slo s610 se encuentran autorizadas a usar la marca en el pais importador, sino tambien son los titulares de ella. Por 10 general tambin lo se trata de empresas que son parte del consoreio de la empresa consorcio titular de la marca original o licenciatarios del titular extranjero. 0 extraniero.

La diferencia sustancial entre el primer v el segundo grupos de casos radica en la titularidad del derecho de marea. En marca. el primer grupo, la marca permanece en todos los paises a Ia permaneee nombre de la casa matriz extranjera y las diferentes empresas productoras estan autorizadas a usar la marca por contratos de estn licencia o por pertenecer al mismo consorcio de la empresa 0 matriz; en el segundo grupo, la titularidad de la marea se ha Ia marca descentralizado: la marca se ha registrado en cada pais a nombre Ia pas nom!:>re de las diierentes empresas productoras que guardan una relacion diferentes relacin con la empresa matriz extranjera. 2.4.3 Importaciones paralelas El caso tipico de importaciones paralelas donde el EI tpico agotamiento intemacional del derecho de marca resulta internacional determinante, se presenta cuanda terceros importan, distribuyen cuando y comereializan en el pais (importador) productos genuinos cc>n comercializan pas marca, marea, que previamente fueron introducidos en el mereado del iueron mercado pais exportador por su mismo titular (primer grupo de caso,} o pas 0 por empresas vinculadas con el (segundo grupo de caso'!, l siendo adquiridos aUi legalmente por eltercero, Iegalrnente el tercero, En el siglo pasado, el problema de las importaciones paralelas de productos con marca slo surgi ocasionalmente. 5610 surgi6 Resurge con mayor frecuencia y generalidad despues de la irecuencia despus Ia

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Segunda Guerra Mundial, debido a la expansion del comercio expansin intemacional, a la internacionalizaci6n de los mercados, al internacional, internacionalizacin surgimiento y desarrollo de las companias multinacionales y a la compaas difusin difusion de redes de produccion y distribucion bajo acuerdos de produccin distribucin licencia y distribucin exclusiva con restricciones territoriales de distribuci6n reparto de mercados. "
Gran influencia tuvo tambien la revolucin tecnolgica tambin revoluci6n tecno16gica experimentada en la segunda mitad del presente siglo que inund6 los mercados de nueVQS y diversos procluctos. Para inund nuevos productos. promover Sil venta surgieron nuevas marcas y se multiplic la su multiplieD creaci6n creacin de filiales y de acuerdos de licencia y de distribucin. distribuci6n.
En definitiva, entonces, el aumento de las importaciones

paralelas es una consecuencia logica de una economia lgica economa ampliamente liberalizada e intemacional, que va a adquirir internacional, mayor importancia con el aumento del tralica de mercancfas trfico mercancas entre los Estados. 2.4.4 Intereses subyacenles subyacentes
Si uno se pregunta euales son los diferentes intereses cules subyacentes a todo la problemtica de las importaciones problematica

paralelas, puede conslatarse de la experiencia de derecho constatarse comparado 10 siguiente: lo Independientemente de la forma de produccion y produccin distribucin distribucion del produclo genuino --<:entral o descentralizada- e producto 0 descenlralizadaindependientemente de la titularidad del derecho de marca independienlemente --<:entral o descentralizada- para el titular de la marca las 0 importaciones imporlaciones paralelas significan un descontrol sobre su red de distribucin, no poder garantizar los acuerdos de venta distribucion, exclusiva y, a la inversa, no poder hacer respetar los acuerdos de compra exclusiva, dado que sus vendedores podnin abastecerse podrn en la fuente alternativa a precios mas ventajosos. En otras altemativa ms palabras, el titular de la marca quiere evilar perturbaciones -por evitar medio de importaciones no deseadas- en su red de distribucion distribucin oficial del producto con marca. Se trata de proteger a distribuidores exclusivos y licenciatarios nacionales de la

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Ana Maria Pac6n Pacn

penetraci6n en sus territorios de terceros. Un anlisis ms exacto penetracin an.ilisis mas de la problematica permite constatar que el interes de no problemtica inters perturbar la red oficial de distribucion esta relacionado en la distribucin est Ia mayoria de los casos con el inters de mantener una politica de mayora interes precios. En electo, las importaciones paralelas practicamente solo efecto, prcticamente slo tienen lugar, si el precio del producto con marca en el pais mas exportador es mucho ms barato que el precio del producto con marca en el pas importador. Slo cuando la diferencia de precios pais 5610 Ia es sustancial el importador paralelo podra compensar los costos podr de importacion (precios de compra, de transporte. impuestos. importacin aranceles) y ofrecer los productos importados a precios inferiores a los olrecidos por el titular original o por su red ofiCiai de ofrecidos 0 ofiCial distribucin.:"~ distribuci6n.:"~ Por el contrario, intereses especificamente especficamente marcarios ",omo la preocupacion por la reputacion de la marca preocupacin reputacin Ia -slo -solo fueron_invocados - por 10 menos hasta hace muv poco- en lo mUY pocos caS05. casos. Para los consumidores la entrada del importador paralelo implica automaticamente un incremento de la oferta del automticamente producto autentico, una competencia de precio5 con los. autntico, precios vendedores integrados en la red oficial de distribucion, con el distribucin, consiguiente abaratamiento de los precios. v un incremento de las fuentes altemativas de abastecimiento. alternativas Para el sistema competitivo de libre empresa, las importaciones paralelas son beneficiosas, con los beneficios inherentes a la competencia: eficiencia de la asignaCin de asignaCion recursos, incremento de la oferta, menores precios y menor inflacin, inflaci6n, y mejor satisfaccion de la demanda de los satisfaccin consumidores. Estas consideraciones e intereses economicos deben econmicos tomarse en cuenta al momento de enjuiciar desde el derechC' de derech0 marcas la licitud o no de las importaciones paralelas. Iicitud 0 importaCiones

2.5

EI El agotamiento del derecho de marca en el derecho comparado

De un estudio de derecho comparado se descubre que

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Propiedad Intelectual Intelaclual Proyecto Propiedad lntelectual SIECA-USAID Intelectual $IECA-USAID

hasta hace muy pOCO en una gran cantidad de raises se reconoca fiUy poco pases reconocia el principio del agotamiento internacional del derecho de marca. principia intemacional Es el caso de muchos raises europeos hasta antes de la pases armonizaci6n del derecho de marcas, '" de algunos paises armonizacin pases latinoamericanos"y lalinoamericanos"y en cierta forma de los EEUU.'" En la mayoria de los casos, el principio ha sido establecido por las jurisprudencias comparadas, deduciendolo de las normas legales deducindolo delimitadoras del derecho de marcas y de la noci6n legal de nocin usurpacin. usurpaci6n.

La idenlidad del principio deriva de la identidad de la identidad

fundon de la marca protegida en los ordenan1ientos juridicos funcin jurdicos analizados: en todos ellos la funcin primordial de la marca es tadas fundon

garantizar pblico garanlizar al publico que todos los productos portadores de una marca proceden de una determinada empresa o han sido 0 fabricados bajo su control. La protecci6n de esta funci6n esencial proteccin funcin para el sistema de libre competencia, exige el reconocimiento al titular de la marca de un derecho de uso excluyente. Pero este Perc derecho de exclusiva esta delimitado por la funci6n de la marca. est funcin En consecuencia, slo se puede prohibir el uso de la marca s6lo prohibiT usa susceptible de causar confusin en el pblico consumidor confusi6n publico eonsumidor respecto a la procedencia empresarial de los productos. De la delimitacin delimitaci6n del derecho de exclusi6n y del concepto legal de exclusin infraccin infracci6n de marca, la jurisprudencia comparada deduce el agotamiento intemacional del derecho de marca, negando que el internacional derecho de marca constituya un monopolio de venta que permita al titular controlar y restringir la comercializaci6n de sus comercializacin productos con marca. Su derecho de exclusin termina una vez marea. exclusi6n que introduce o consiente introducir los productos marcados en 0 eonsiente produetos el comercio interior o exterior, pues la marca sigue indicando el 0 marea indicaci6n veraeidad verdadero origen empresarial; indicacin cuya veracidad no es alterada por el cruce de fronteras estatales ni por el hecho de que los productos con la marca autentica sean importados por terautntica ceros con o sin autorizaci6n del titular de la marca.~ 0 autorizacin De otro lado y como se desprende de 10 hasta ahora lo expuesto, el principio del agotamiento del derecho es principia fundamental para conciliar dentro de un mercado comlin el comiin

"--...-... ......................... , _ ~ _ _ &--'9' Or . , . . &--'9'" . , . Ana Maria Pac6n Pacn

1.

principio de libre circulacin de las mercaderas con el ejercicio Iibre circulaci6n mercaderias de los derechos nacionales de propiedad intelectual. Por 10 lo anterior no asombra que este tema haya ocupado y sido desarrollado ampliamente por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (nCE). No es el lugar aqui para reproducir en detalle la jurisprudencia del TjCE." El resultado TlCE." EI resu!tado sustancia! ha sido la introduccin del principio del agotamiento introducci6n regional con la primera puesta en el mercado de la mercaderia en mercadena el territorio de la Uni6n por el titular 0 con su consentinllento. Unin o [)etras de este principio est la consideracin del territorio de la esta consideraci6n Detrs Unin Union Europea como una nica area econ6mica y juridica. linica rea econmica jurdica.
l

El analisis seguido es el siguiente: La libertad EI anlisis siguienle: fundamental del Tratado de Roma (TCEE) es la libre cireulaci6n circulacin de las mercancas (Art. 30 TCEE). Una excepcin a este prinCIpio mereandas excepci6n princlpio 10 constituye la salvaguarda de los "objetos especificos" de los lo derechos de Propiedad Industria! (Art. 36 TCEE). Para aplicar esta excepcin, el TlCE se "io en la necesidad de hacer una excepci6n, TjCE \'io distincin distinci6n entre la existencia (intocable por el derecho comunitario) y el ejercicio (sujeto a limilaci6n) de cada tipo de ejereicio limitacin) derecho de Propiedad Industrial. As, se salvaguarda la AsL "existencia" del derecho, a! garantizar el "objeto especifico" 0 o "contenido sustancial" de cada tipo de derecho de Propiedad suslancial" Industria!. En relacin con el derecho de marcas, inicialmente el relaci6n mareas, especfico 5610 exclusi\'o objeto especifico slo comprendia el derecho exclusi,o del titular a usar la marca (aplicarla al producto) para introducir por (apHcarla pm primera vez un producto en el trfico econmico" De esta ITcifico econ6mico" delimitacin delimitaci6n de la exclusiva de comercializacin," el nCE comerciaHzaci6n," deduda como consecuencia necesaria el principia del deduca principio agotamiento regional del derecho de marca. Postenormente. el Posteriormente. nCE aadi a! objeto especfico la tutela del origen autntico del ai\adi6 especifico autentico producto distinguido con la marca, en garantizar a los consumidores la identidad de origen del producto. Filo producto." FlIo permiti irnpedir permiti6 impedir la irnportaci6n de produclos que haban "do importacin productos hab/an reempaquetados y distinguidas sin autorizaci6n can la marca distinguidos autorizacin con original." Esta linea fue desarrollada ulteriormente \' el nCE Esla aadi ailadi6 a la salva guardia de la identificacion del arigen salvaguardia identificacin origen empresaria!, la tutela de la funcin de la garantia." La marca no funci6n

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Proyecto Propiedad Inteleclual SlECA-USAID Intelectual

slo sirve para indicar un origen empresarial, sino debe ofrecer la s610

seguridad de que los productos con ella distinguidos han sido producidos bajo control de su titular, que asi se responsabiliza de su calidad frente a sus destinatarios. El elemento determinante es Irente la posibilidad de un control sobre la calidad de las productos y los no el ejercicio efectivo de dicho controL~H clicho controL~H Los principios desarrollados por el TJCE tuvieron influpar TjCE encia en las actividades legislativas de la Uni6n Europea y alect6 Unin afect el principio del agotamiento internacional del derecho de marca adoptado por la jurisprudencia nacional de diversos paises. Asi, en la Directiva de Marcas '" se establece en Sil Articulo 7' parasu Artculo pargrafo 1, que el agotarniento del derecho de marea oeurre can la agotamiento marca ocurre con primera puesta en el mercado de la Uni6n Europea. Gran controUnin versia se produjo al analizar los alcances de esta disposici6n. No disposicin. quedaba claro si los Estados estaban impedidos de regular un agotamiento intemacional o se trataba mas bien de un precepto internacional 0 ms minima que los Estados debian respetar con relaci6n a los prominimo deban relacin dudos genuinos con marea puestos en el mercado en algtin pas ductos can marca algn pais de la Uni6n, pero ello no obstruia para que los Estados Unin, Estadas establecieran can respecto a paises no Miembros de la Uni6n con pases Unin Europea un agotamiento internacional. El texto del Articulo 7" EI Artculo YO permite ambas interpretaciones. Una redacci6n sin1ilar hene el redaccin tiene 0 Artculo Articulo 13 pargrafo 1 del Reglamento de la Marca panigralo 10 Comunitaria. " La cuesti6n qued6 dilucidada por el TJCE en una cuestin qued eJ TjCE n sentencia relativamente reciente. Se estableci que una disposiestableci6 cin ci6n nacional que regulase que el agotamiento del derecho de marca se producia con la puesta del proclucto con marca en un produca producto espacio geografico fuera del Espacio Econ6mico Europeo atentageogrfico Econmico Y3 Y ba contra el Artculo 7.1 de la Directiva. } Por 10 anterior, no cabe Articulo lo sino interpretarse que las normas europeas excluyen el agotamiento intemacional del derecho de marca. y~ internacional En el marco del Pacto Andino, la DeCisi6n 344 establece DeCisin un agotamiento internacional del derecho de marca al estipular que el agotamiento operani cuando el titular de la marca o una operar 0 persona autorizada introdujera el producto marcado "en el comercio nacional de cualquier pais"."' No existe hasta la fecha en pas"."' lecha

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Ana Maria Pac:6n Mara

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el Tribunal Andino jurisprudencia alguna sobre el tema. ADPIC 2.6 El Acuerdo sobre los AOPle En el Acuerdo sobre los ADPlC no se lleg6 a un acuerdo AOrlC lleg en este punto."" Sus disposiciones de derecho sustanti\'o 110 mencionan nada al respecto, en el Articulo 6 se establece que el Artculo s.e tema del agotamiento de los derechos, siempre que se respete 10 lo establecido en los Articulos 3 (tratamiento naclOnall' y ~ Artculos nacIOnal)' Y (clusula (clausula de la naci6n mas fa\'orecida( del Acuerdo, no sera nacin ms ser materia de una solud6n de eontroversias, De esta fonna, ~e opta soludn controversias, por no regular el agotamiento de los derechos de propiedad intelectual. dejndose ms inteleclual, dejandose mas bien que cada Estado determine a nivel nacional 10 que considere ms con\eniente. En lo mas eonsecueneia, los Estados Miembros estan en libertad de consecuencia, estn introducir un agotamiento nadonal, regional o intemacianal de nacional, 0 internacional los dereehos.<lolproblemas en el eomereio intemacional se \'an a derechos.''Problemas comercio internacional presentar, si unos paises optan por el agotamiento intemacional pases internacional de los derechos pero otros paises 10 hacen por el SIstema de pases lo agotamiento naeional de los derechos, dificultando. de esta nacional forma, el aeeeso a sus mercados de productos provenientes de 105 acceso 105 primeros. En cualquier caso, sea cual fuere el reglffien que se rglffien adopte, este se aplieara -de aeuerdo con el principio de ste aplicar acuerdo tratamiento nacional y de la clausula de la nacion mas clusula ms otros favorecida- tambien a los ciudadanos de los olros Estados tambin Miembros de AOrle. ADPIC
Para un sector de la doctrina esta postura abstencionista de los AOrlC es doblemente coherente'" En primer lugar, ADPlC porque porgue no hubiera sido posible introducir en una regulacion de regulacin mnimos minimos un principio: el agotamiento internacional, que no s0lo s010 carece de arraigo en los convenios intemacionales sino que internacionales adems ademas no goza de reconocimiento generalizado en las legislaciones de los Estados Miembros. En segundo lugar, porque el agotamiento internacional del derecho de marca se ha fundamentado en la funci6n indicadora del origen empresarial. funcin Ahora bien. en la medida que el Acuerdo sobre los ADPlC AOrlC protege en su Articulo 16.3 a las marcas notoriamente conocidas Artculo

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Propiedad Intel.clual Intelectual Proyeclo Propiedad Inlelectual SlECA-USA1D Proyecto Intelectual

ms all mas aHa del principio de especialidad ella impliea reconocer principia ello implica atras funciones de la marca, a saber: la funci6n publicitaria, por otras marea, funcin 10 que hubiese resultado incoherente reconocer por un lade, el lo lado, valor publicitario de la marea y por otro lado, consagrar un marca Hie lile agotamiento internacional del derecho.

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2.7

Perspectivas de futuro
A nivel internacional la discusi6n sabre el agotamiento discusin sobre

nacionalo intenlacional del derecho de marcas no ha finalizado. nacional o marC3S

Hasta hace poco en muchos paises, aun cuanda 1a legislaci6n pases, cuando la legislacin

respectiva no hubiese contenido una norma sabre el particular, la sobre

jurispnldencia habia establecido el principio del agotamiento haba principia internacional del derecho de marea. Este principio se ha marca.

derivado de la funcin de la marca juridicamente protegida en funci6n jurdicamente

los diversos ordenamientos jurdicos. Ahora bien, las recientes juridicos. normas regionales como intemacionales adoptadas en el campo internacionales del derecho de marcas han traido consigo algunos cambios que trado

modifican el concepto tradicional de marca. Si se partia de que tradiclonal 51

la fund6n indicadora de la procedencia empresarial era la funcin procedenda fund6n que exclusivamente se encontraba protegida por el funcin derecho de marcas y, por 10 tanto, no corresponde con la esencia lo de la marca regular la comercializaci6n del producto can Inarca, comercializacin con

ya no es posible -por 10 menos de esta forma- fundamentar el lo

principio del agotamiento internacional del derecho de mareas. principia marcas. En efecto, la protecci6n de la marca notoriamente conocida mas proteccin ms all de los productos o servicios iguales o similares, sielnpre alIa 0 0 que se pueda oeasionar un perjuicio a la fuerza distintiva o al ocasionar 0 valor comercial de la marca, implica un reconocimiento del valor econmico econ6mico de la marca. Si bien la fund6n indieadora del origen funcin indicadora empresarial sigue siendo la funci6n esencial de la marea, se funcin marca, reconocen juridicamente tambien otras funciones que llevan a jurdicamente tambin
liP liJ.1

proteger el goodwill condensado en ella, sin que para ello sea relevante que se produzca una confusion respecto al origen empreconfusin a1 sarial de los productos oservicios. produetos o servicios.
Debe condudr esta modificaei6n del concepto de marea lDebe conducir modificacin marca

a la derogacin del principio del agotamiento in ternacional del derogaci6n principia temacional

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203

Ana Maria Pac6n Pacn

derecho de marca? Indudablemente, permitir al titular de la marca establecer una poltica de distribucin y de precios sir\"t~ a rna.rca politica distribuci6n la explotacin del valor econ6mico de la misma. Sin embargo, en explotaci6n econmico la mayona de los ordenamientos juridicos la proteccion que se mayora jurdicos proteccin otorga al valor econ6mico de la marca es mas bien excepcional ~ ms econmico no la regla. Por 10 tanto; no es una consecuencia necesaria de la regia. lo adopcin del nuevo concepto de marca el abandono total del adopci6n principio del agotamiento internacional del derecho de marca intemacional
Sin embargo, debe tenerse en cuenta adicionalmente algunas realidades del mercado. Asi, es frecuente la adaptaclc-)n a1gunas As, adaptaCin de los prOOuctos a las caractersticas de los mercados locales. " productos caracteristicas ello con independencia de que los prOOuctos procedentes del productos mercado extranjero estn vinculados al titular local del derecho eXlranjero esten de marca.1':1.I 19ualmente, el diseito de los sistemas de distribucion Igualmente, diseo distribucin y su implantacin estn frecuentemente adaptados a las particuimplantacion estan laridades, posibilidades y exigencias del mercado local. Estas btas consideraciones obligan a reflexionar acerca del principio del marca agotamiento. intemacional del derecho de marea ~: a introducir internacional ciertas matizaciones en su postulacion. postulacin.

En este sentido, el consentimiento del titular en relacin relaci6n con la primera puesta en el comercio no asegura que la marca cumplira tambin y necesariamente sus funciones en un cumplir tambien mercado distinto y en particular que el prOOucto responda a la producto informacion que la marca transmite a los consumidores en el informacin mercado de destino sobre calidad e imagen,
Para que esto ultimo suceda es necesano, en pruner ltimo marca lugar, examinar si en un caso concreto la marea que portan 10:5prOOuctos importados lransmite adecuadamente las mformaproductos imporlados transmite dones sobre las que los consumidores locales fonnan sus pretepreietoman rencias y taman sus decisiones de compra. En segundo IUf:ar. analizar la correspondencia de las condiciones estructurales entre procedencia (exportacin) Y los mercados de procedeoda (exportaci6n) y destino (importacin), . (imporlaci6n),
p~

En definiti,'a, cuando los productos distinguidos con la

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Propiedad Intelectual Proyecto Propiedad Intelectual SlECA-USAID lntelectual

marca posean las mismas caracteristicas que los distribuidos por misrnas caractersticas
el titular de la marca en territorio nacional o, al menos posean 0,

unas caracteristicas que no puedan alterar negativamente las caractersticas representaciones de teda clase ligadas por los consumidores toda consurnidores locales a la marca en cuestin y, de ser el caso, se distribuyan en cuesti6n el pais de destino a traves de los canales escogidos por el titular pas travs de la marca para su cornercializaci6n, ti otros que no afecten Sil comercializacin, U negativamente a la imagen transmitida por la marca en el mercado local, se podra considerar producido el agotamiento podr intemacional. internacional. 3. Conflicto de marcas en el dberespado ciberespacio Por todos es conocido las modificaciones que Internet ha trado traido a los diferentes campos de la propiedad intelectual. Ello se debe a multiples factores. entre ellos el hecho de que la mltiples colocacin colocaci6n de un mensaje en la World Wide Web permite su percepcin cepci6n en cualquier lugar del mundo a traves de una computatravs dora que este conectada al ciberespacio. Este efecto es contrario est contraria con el principio fundamental de los derechos de propiedad intelectual: el principio de territorialidad. "" En el campo del derecho de marcas, dos son las areas reas donde se estan generando una serie de conflictos. En primer estn lugar, la utilizaci6n de marcas ajenas en Internet. Debido utilizacin justamente al principio de territorialidad, no es inusual que existan dos signos identicos para distinguir los mismos idnticos productos o servicios a nombre de dos titulares diferentes en 0 lOi pases. diferentes paises. !O; Mientras cada marca sea utilizada en el territorio donde merece proteccion, ambas coexistirn sin proteccin, coxistiran problema alguna. Las controversias van a surgir cuando una alguno. empiece ernpiece a utilizarse en el territorio de la atra. otra. En segundo lugar, el conflicto que surge por la obtenci6n obtencin y posterior utilizaci6n de un nombre de dominio identico a una utilizacin idntico marca previamente protegida, normalmente a traves de un travs registro, a favor de un tercero no relacionado con el titular del nombre de dominio.

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.... ~ ......... ..... ~ J .. I ~ _ . . . E.c. . . . . . . . . . . . . . .

205

3.1 Utiliza ci6n de marcas ajenas cin

En reladan con los conflictos desenc adenad os por la relacin utilizacion no consentida de una marca identica o similar a otra in idntic 0 ajena para disting uir produc tos o serYicios identicos o slffi.lares 0 seryicios idntic 0 sImilar en las pagina s web, sea para promo cionar las propia s pgina activid ades, establecimientos, productos o sen'ieos. ~a tara 0 sen'icio promo ver directamente la contrataci6n e incluso para realizar acin electr electro nicame nte transacciones relati\as a sus producto~ o relat 0 servicio servicias, '" surgen tres puntas a tomar en consideracion: puntos racin:

,Que tribuna les lienen jurisdi ccin' Qu tienen jurisdiccion> Constituye este uso de la marca ajena una infracci6n al ,Const ituye in derech o de marcas> marcas ' Es posible el eP~for(ement de una sentencia que prohiba el ,Es uso usa de una marca en Inteme t en el pais donde el titular Interne pas de esa marca bene su domicilio?" tiene

A la fecha no es posible dar una respuesta certera ~. segura a estas interrogantes y ella no solo por 10 impreYisible de ello slo lo imprey isible las prckticas que se estan introduciendo, sino tambien por la prctic estn tambi radical dispari dad de principios y reglas existentes entre Internet y el sistema de marcas. A pesar de los esfuerzos que se estn estan hacien do a nivel intemacional por diseiiar alguna solucion, entre interna disear soluci ellos en el seno de la OMPl." no parece realista espera r una OMP!. annoni zacin 0 unifornUzacin annani zaci6n o uniformizaci6n de las practicas existentes en el prctic corto plazo.

3.1.1

Jurisdi cci6n ccin

Un aspecto relevante en los conflictos de marcas en Interne t es la detenn inacion de los tribunales compe tentes para inacin conocer y resolver las correspondientes contro\'ersias. controversias. A nivel intemacional, de acuerdo con la Conyenci6n de interna cin Bruselas sobre Competencia y Efectos de las Sentencias en 5enten Materi a Ciyil y Mercantil lienen compe tencia los tribunales del lil tienen Estado donde el demandado liene su domicilio as como los del tiene aSI

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Propied ad Intelect ual
Intelectua SlECA-USA1D Proyecto Propiedad Inlelectual SlECA-USAID

ilicito, Estado donde se produc e el ilcito, que puede ser tanto el Estado ilcito en cuyo territor io se realiza materia lmente el ilicito como el ltl . . efectos Estado en cuyo ternton o se produc en sus efeclos.
marca slo in La infracci6n de una marea s6lo puede ocurrir en un temnim a in, EI rritorio donde la marca goza de proteccion, El requisito minimo la marca cin para estable cer jurisdic ci6n es que 1a marea deba estar registra da, estii pas o proteg ida de otra manera , en el pais donde se est reclam ando OtIOS in. LSon protecc i6n. Son necesa rios otros requisi tos a efectos de Lei jurisdiccin? estable cer jursdiccion? En otras palabra s el solo hecho que la pais marca aparez ca en la pantall a de una compu tadora en el pas constit uye una base legal in donde la marca goza de protecc i6n

jurisdiccin? suficiente para establecer jursdiccion? existen doctrin aclualm revisi De la revision de la doctrn a actualm ente exstente, la cci6n para estable cer jurisdi ccin es opini opinio n mayor itaria es que mared uso n necesa rio una conexi 6n entre el usa de la marca en el lar. En el docum ento de paco ciberespacio y un territorio particu octubre trabajo de la OMPI de oclubre de 1999 se propon en una serie de mared criterio s a tomar en cuenta para determ inar si una marca ha inc1uye pas 0 produc ido efectos en un pais o territor io particu lar. Se incluye n cuanda el usuario de un cuando tambi tambie n los criterio s a tomars e en cuenta estn 0 servicin signa declara que los produc tos o servicios ofrecidos no estan signo lo pais 0 inado pas o territorio, y por 10 siendo comerc ializad os en determ pais 0 pas o e1 tanto el uso de la marca no produc e efectos en ese
territor io.
l12

in evtar Lo que se quiere evitar es que la sola utilizaci6n de una marca en Interne t pueda hacer a su titular pasible de una deman pas da en cada pais donde la marca exista a favor de un tercero, pues la va in llevara la ello llevada 1a no utilizaci6n de Interne t como una via para 1a cemucho Sin embarg o, fiucho s triecon6rn n lebraci 6n de transacciones econmicas. rnostra ales han mostra do su rechazo de que su jurisdic bunale s nacion pmanera vea ci6n nacion al se yea recorta da en la rnanera propue sta en el pacin rrafo anterior. 113

ernpez norteam ericano s los Entre 105 tribuna les nortear nerican os parece empez ar a recursos pasivo s y perfila rse una doctrin a que disting ue entre

L-.hnoc. . . . . . . . . . . . . . . . ......... ~ . . ~ _ I ~ ......:...

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recursos interactivos. De acuerdo con los primeros, los recursos tienen informacion pero no permiten de manera inmediata la informacin contratacion de prestaciones, por 10 tanto la utilizacion de la contratacin lo utilizacin marca no produce efectos en el territorio nacionaL De acuerdo con los segundos, si es posible la aproximacion directa ~. e50 Ia aproximacin especifica con los potenciales c1ientes locales. si es posible de especfica clientes forma razonable ponerse en contacto con el oferente o si la can oiere-nte 0 Ia contratacion ha de tener lugar en la red, la marca estara siendo contratacin Iugar Ia estar utilizada en el territorio nacional. Por su parte, los tribunales alernanes y de orros paises europeos son mas reacios a aeeptar en otros pases ms aceptar alemanes estos casos que no tienen jurisdiccin. "< jurisdiccion. ,,<
ll~

3.1.2

Infracciones

No esta claro cuanda y bajo que eireunstancias la est cundo qu circunstancias utilizaci6n de una marea en el ciberespacio puede considerar~ utilizacin marca una infraccin a los derechos de marca protegidos en un rais infracci6n particular. Como una cuestin preliminar, debe detenninarse eua) cuestion cul sera la ley aplicable para decidir este problema. La respuesta a ser esta pregunta es e\'idente: la ley del pais donde la marca se pas encuentra protegida, protegida. En relacion con la definicion de infraccion. de acuerdo relacin definicin infraccin. con el esludio realizado por la OMPI. la nocion de infracclon estudio OMP!. nocin infraCCin puede ser amplia o reslricti\'a'" arnplia 0

arnplio infraccin. En virtud de un concepto amplio de infraccion. es suficiente que la marca sea visible en la pantalla de una computadora de un pas para que exista una iniraccion. pais infraccin.
En \-irtud de un concepto restricti\o, para que exista una \"irtud restricti\'o, infraccin es necesario que exista una conexi6n entre la infracci6n exi50ta conexin Ia utilizacin ulilizacion de la marca en Internet y el pais en el que la marca esta est protegida. En estos casos. es probable que en 105 pa,",s se los pai""s establezcan una serie de crHenos para determinar cuando ~ esta 50erie criterios cundo est ante una conexion con el pais en particular, El problema que "" conexin pas EI '"'

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Proyecto Propiedad Intelectual SIECA-USAID

presenta es que cada pais puede adoptar criterios diferentes. De pas cualquier fanna, debera. tomarse en cuenta, en primer lugar, la deber intencin inteneion del usuario de producir un efecto en un pais o que por pas 0 10 menos dicho efecto fuese previsible en ese pas. En segundo lo menDS clicho pais. lugar, el grado de interactividad de la pagina Web en la que se interactvidad pgina utiliza la marca (si se utiliza en el contexto de la publicidad; para efectuar pedidos por correo; para la entrega de productos o ser0 vicios digitales, entre otros). Relacionado con 10 anterior, debe lo esclarecerse si el usuario puede mediante una declaraci6n declaracin 117 "renunciar" a tener conexi6n con un pais deterrninado. En este conexin pas determinado. caso, el usuario advierte de una fanna clara y no ambigua que el producto con marea no est a la venta en un pais particular.ll~ marca esta pas
3.1.3 Ejecucin Ejecuci6n de sentencias

Los problemas relacionados con el efecto mundial de las sentencias, teniendo en cuenta la naturaleza omnipresente de Internet, merecen una especial atenci6n. As!, por ejemplo, debe atencin. As, dilucidarse si una sentencia expedida por los tribunales de Espaa Espana que prohibe al usuario de Argentina continuar utilizando su marca en Internet, puede hacerse valer en Argentina? Para LPuede ello deber ella debera analizarse en primer termino si existen acuerdos trmino bilaterales celebrados entre los paises en cuesti6n. A nivel pases cuestin. internacional, la mencionada Convencin de Bruselas, que busca rnencionada Convenci6n simplificar y facilitar, entre otras cosas, el reconocimiento mutuo mutUQ y la ejecuci6n de las sentencias de los tribunales de los Estados ejecucin Miembros, establece que las sentencias deben ser aplicadas y ejecutadas a partir de su solicitud sin necesidad de un procedimiento de ejecuci6n adicional. Ello significa, que como ejecucin regla regia general, no es posible revisar los aspectos sustantivos y de procedimiento de una sentencia expedida en un Estado Miembro.
3.2 Conflictos entre marcas y nombres de dominio

3.2.1

Nociones basicas sobre Internet bsicas Internet constituye una red mundial de redes, cada una

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de elias autonoma entre si. De esta forma, cualquler ellas autnoma s. cualqUIer computadora conectada a una de estas redes (host o anfitrin) 0 anfitrionl puede contactar con otra. A efectos de que dos computadoras puedan comunicarse deben previamente poder ,denhficarse Idenhficarse claramente una de la otra. Para poder cumplir con este requislto c1aramente requisito se adjudica a cada anfitrion una "direccion Internet". Esta anfitrin "direccin direccin direcci6n se representa como una sucesi6n de digitos divididos sucesin dgitos diYididos en cuatro partes separados por puntos. Cada uno de este grupo de numeros puede alcanzar un ,alor entre el O y el 25.3. Ln nmeros 0 ejemplo te6rico seria una computadora cuya direccion IP terico sera direccin (Internet Protocol) fuese: 129.187.10.25. 3.2.2 Los nombres de dominio
Como las direcciones numericas son dificiles de numricas difciles memorizar, se ha creado el "Sistema de 1'iombres de Dommio" I\"ombres (Domai" Name System - DNS). De acuerdo con este metodo. las mtodo. direcciones de las computadoras estan formadas por una estn sucesin sucesion de palabras, tambien separadas por puntos, cada una de tambin las cuales representa un diferente ni,el de dominio. nel

Un nombre de dominio se lee de derecha a izquierda. en Cn ejemplo de nombre de dominio de la Admmistracion peruana es: domino Adrnmistracin indecopi.gob.pe. Es posible apreciar aqui diferentes OI\eles. El EI dommio de nivel superior o de primer nivel ".pe" que 0 corresponde al cdigo del pas (ccTLD). Este primer OI\'el de aI codigo pais dominic indica que la computadora se encuentra en el Peru. El dominio eI Peni. EI dominio de segundo nivel ".gob" identifica al concreto anfitrIcin. Es posible ademas aadir otros subdominios de tercer o ulterior adems a.ii.adir 0 nivel con el fin de especificar mas la localizacion de la ms localizacin computadora ".indecopi". ni\'e1: Existen dos tipos de dominios de primer ni\'el: los primeros genricos genericos y los nacionales. Los prirneros indican el tipo de organizacin aI organizacion al que pertenece la computadora. ActuaImente Actualmente existen siete grupos de dominio de este orden: ".com" destmado a acti\'idades comerciaIes y personales. ".net" utilizado por los comerciales proveedores de servicio de la red, ".int" resenado a ".int
U

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Propiedad Int.lectual Intelectual Proyecto Propiedad Intelectual SIECA-USAID

organizaciones creadas en virtud de un acuerdo internacional, intemacional, .org" para organizaciones no lucrativas y los dominios" .edu" .arg" dominios ".edu" para educaci6n, ".gov" para organisrnos de la Administraci6n y educacin, ".gav" organismos Administracin ".mil" para instituciones y departamentos militares. Los cuatro ".m il" primeros pueden ser obtenidos por cualquier entidad o persona, 0 independientemente del pais en que esten domiciliadas, los tres pas estn ltimos estn destinados a las instituciones de ensenanza y a la tiltimos estan enseanza administracin administraci6n civil y militar de los Estados Unidos de America. Amrica.
IJ

Por Sil parte, los dominios de primer nivel nacionales su incluyen una referencia territorial y corresponden con el cdigo referenda c6digo del pais segun la norma ISO 3166 (".es" para Espana, ".it" para pas segn Espaa, !talia, ".ar" para Argentina). Italia,
La adjudicacin y administracin de los nombres de adjudicaci6n adrninistraci6n nornbres dominio de segundo nivel -al igual que aeurre con las direcocurre danes IP- estan en manos de la internet Assigned Numbers ciones estn Internet Autllority Authority (lANA), entidad dependiente del Gobierno de los organizacin Estados Unidos y de la Internet Society (ISOC), una organizaci6n no lucrativa cuyo objetivo es mantener y extender el desarrollo y la disponibilidad de Internet y de sus tecnologias y aplicaciones asignacin asociadas. La lANA ha delegado la asignaci6n de las direcciones
IP a escala continental a los correspondientes registros regionales

y la gesti6n del DNS a InterNIC, centro creado en 1993 mediante gestin

un acuerdo entre el Gobiemo norteamericano y tres campaiUas Gobierno compaas

norteamericanas: General Atomic, AT&T y Network Soilitions Inc. Sollltians Ine. (151), correspondiendo a esta ultima la responsabilidad del ltima . 119 regIstro. reglstro.
La asignacin de los dominios de primer nivel se realiza asignaci6n a traves de los Registros Internet o Network Information Centers travs 0 eenters (NICs). La gesti6n del NIC que corresponde a los dominios de gestin primer nivel generico ha sido delegada por la U.S. National genrico par Nationa/ (N5F) So/u hans Inc. Science Foundation (NSF) a la Network Solutions [nc. (NSI). La gesti6n de los NICs correspondientes a los dominios de primer gestin

nivel nacionales esta concedida por la lANA a distintas entidades est 120 nacionales. DO

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211

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3.2.3 Los nombres de dominio y las marcas

Si se define a la marca como un signa que sin:e para 5i signo identificar los productos o seryicios de lma empresa de los de 0 servicios otra en el mercado, pueden encontrarse algunos objeti\"os lo similares con los nombres de dominio, En efecto, de 10 establecido anteriormente, la funci6n de los nombres de dominio es en funcin primer lugar identificar e individualizar un objeto concret0. a individuaIizar saber: una computadora conectada a la red. Sin embargo. en la medida que el objeto identificado no son los productos o sen'i0 ser\'icios (marcas), ni la empresa en si (nombre comereial" ni el s comercial" e) establecimiento que constituye su base lisica (rotulo de estable(rtulo cimiento), no es posible aplicar de forma directa en general las disposiciones sobre signos distinti\'oS a los nombres de domimo. Par ello un nombre de dominic es mas bien equiparable con una Por dominio ms direccin 0 direcci6n o un nmero de telefono, I:) nurnero telfono, i:)

Pese a todo, no puede desconocerse que los nombres de dominic pueden ser utilizados en la pcactica casi como signos dominio prctica distintivos, A nadie escapa los intentos de las empresa~ de utilizar los nombres de dominio como indicati\os de la empresa o de los productos o sen'idos que ofrece en el mercado. Ello 0 servicios sucede, en primer lugar, porque los nambres de dominlO pueden nombres dominiO ser elegidos libremente y por ello conscientemente ser introducidos en la estrategia de marketing de una empresa. En segundo lugar, los nombres de dominio son por 10 general cortos lo y de mas fcil recordacin que las direcciones a numer0S de ms facH recordaci6n o nmer0S telefono, por 10 que poseen una capacidad potencial ma\'Or para telfono, lo mamr identificar identifiear a la empresa. En consecuencia, nombres de dominio bien elegidos pueden cumplir en la prctica la funcion de practica funcin distinguir en el mercado los resultados de las prestacIOnes de la prestaclOnes empresa.
Ic~

En vista de esta (doble) funcion que pueden cumplir le>s funcin Ie>s nombres de dominio deben estar tambien sujetos a las reglas tambin basicas que rigen el sistema de marcas. Asi. deben respetar As. bsicas derechos anteriores de terceros, De especial interes son ls inters k1S conflictos que surgen entre una marca protegida anterior y el uso

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Propiedad Intelectual
Proyecto Propiedad Inteleclual SIECA-USAID Intelectual

de un nombre de dominic posterior. De otro lado, no queda claro dominio otTO si los nombres de dominic deben respetar tambin las dominio tam bien prohibiciones que existen en derecho de marcas para que un signa acceda a protecci6n, en especial las prohibiciones relativas signo proteccin, 1" a las denominaciones genericas y descripti\'as. denorninaciones genricas descriptivas. 3.2.4 El registro de marcas ajenas como nombres de dominic EI dominio El registro de nombres de dOlninio se encuentra gobemado por el principio de prioridad en el tiempo (first come, gobernado (jirst Jirsl served) limitado al propio DNS. Un registro de marca o first 0 solicitud de registro anterior a la solicitud de registro del nombre de dominic no impide su registro. Las (micas anterioridades dominio irnpide Sil nicas relevantes al efedo son los nombres de dominic anteriormente efecto dominio registrados bajo el mismo nivel de dominio. Son F'osibles aqui aqu dos supuestos: 1. que alguien registre como nombre de dominio algl1ien una marca que no le pertenezca, o 2. que alguien que tenga la Ie 0 marca 10 registre como nombre de dominio, pero impide el lo otro la registro como nombre de dominio de olro titular de 10. nlarca para productos o servicios diferentes, o inclusive para productos o 0 0 praductos servicios identicos cuando la marca suIte efectos en paises difeidnticos surte pases rentes. Con relaci6n al primer supuesto, son conocidos los relacin sl1puesto, conflictos que al respecto se han suscitado a nivei internacionat m m sobre todo en los Estados Unidos. Debido a las caracteristicas caractersticas del sistelna de asignaci6n de nombres de dominio -por 10 menos asignacin lo l25 en sus inicios no es de extraar que los primeros conflictos entre extrafiar prirneros marcas y nombres de dominio se hayan suscitado por el registro de marcas de gran implantaci6n y recono(:imiento, que fueron rnarcas implantacin recono.--:imiento, iniciados can el evidente prop6sito de ser luego vendidos a los con propsito rnarcas casos titulares de las marcas afectadas. Algunos de estos casas han merecido una gran difusi6n en el pblicc> McDoflald's, Coke, difusin public" McDonald's, Hertz, MTV, Levi's, Avon, Readors Digest, entre otros - la maReaders yora yoria de ellos finalizaron can acuerdos de transacci6n, En este con transaccin, supuesto no cabe duda que pueden aplicarse las ~10rnlas sobre infraccin infracci6n de marcas (usa de marLa ajena). Estas normas podrian (uso podran incluso ser empleadas preventivamente en la e'ap" del registro empJeadas etapa

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del nombr e de dominio."" Sin embargo, para la practica es mas import ante, antes prctic ms que estos casos singulares de resonancia mundial, los eonflict05 conflictos que resulta n de coincidencias no deseadas. Este problem a cada da dia cobra mas relevancia, en la medida que las posibil idades de ms diferenciacion son mas dificiles y con mas frecuencia se registran ciacin ms difcile ms nombres que suscitan una relaci6n con la marca de un titular. EI relacin El proble ma se agudiz a si se tiene en cuenta que con Interne t las fronteras de un pais no existen ms. Cualqu ier nombre de pas maS. domini o que se utilice en la red puede termin ar en un conllicto conflic con una marca protegida en alg-un pais donde exista una algn pas computadora conectada a la red. De esta forma, el numero de nmero potenciales coincideneias y conflietos aumenta considerableencias conflic mente. No es posible en este trabajo profun dizar sobre esle tema. Sin embarg o, el principio deberia ser que el nombre de prinCip debera dominio que sea identico o similar a una roarea anteriormente idntic 0 marca registr ada o protegi da de otra forma por su mismo titular debe ria 0 deberia ser permitido. En la mayona de legislaciones de mareas, este mayor marcas U50 uso se encuen tra previst o bajo las limitaciones del derech o de marra. marca. Ahora bien, el registro del nombr e de domin io solo deberia ser slo debera permit ido, si el nombr e es utilizad o de forma leal en el mercado, no es capaz de suscitar confus iones y no impliea un implica aprove chamie nto o explotacion de la reputacion ajena de la 0 cin in Ir 17' marca. marea. 3.2.5 El registr o de indicac iones generic as y descrip tivas EI genrc
En el sistema de marras no es posible registra r un signo marcas que no sea apto para disling uir los produc tos o serYicios de und disting 0 sen'icio s una empreS a empresd de los de otra empreSd. Por eso se prohibe el registro de empres a. signos simples, banales, etc. que no puedan ser asociados por los dsociad consumidores con un origen empresarial determinado. Tambien Tambi se prohib e el registro de sign 05 o denom inacion es que design en signos 0 el genero , categoria, especie o naturalezd de los produc los o gnero a, 0 eza 0 servicios a los que pretend e aplicarse la marca, o que inform an sen'icio s marra, 0

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Intelect ual Propied ad Intel.ctu al AID Proyecto Propiedad Intelectual SIECA-USAIO

rsticas sabre directa mente a los consum idores sobre las caracterfsticas de los 0 procluctos o servici os. De conced er el registr o de estas produc uira denom inacion es a favor de un solo compe tidor se constit uiria o, una barrera de acceso a determ inado sector del mercad corresp ondien tes produc sobre monop equiva lente a W1 manap olio sabre los
0 tos o servicios.

En el proced imiento de registro de nombr es de domini o

el parte, no se aplican los anterio res princip ios. En partc, porque te, muy rpida aqu registro aqui debe hacerse de forma fiUy fapida y eficien

donde un exame n complejo y exhaus tivo no es posible. En parte funcin la tambi tambie n porque 1a diferen te funci6n que cumple n los nombr es de est clararn ic dominio (identi ficar claram ente una compu tadora que esta s Ie hace conect ada a la red) no haee necesa rio que se le exijan los mismo requisi tos que a las marcas (la aptitud de disting uir unos relaci con la 0 produc tos o servici os de otros en el mercad o). En re1aci6n can necesid ad de que determ inadas denom inacion es perman ezcan par libres en el mercad o, de modo que puedan ser utilizad as por 0 0 o describ ir sus produc tos o cualqu ier compe tidor para design ar es servici os, puede observ arse cierto paralel ismo con los interes a1 que subyac en en el derech o de marcas . En efecto, al igual que en el derech o de marcas, el registro del nombr e de domini o concede posici una posicio n de exclusi vidad (en determ inado sector) a favor de e1 su titular. Por supues to, el efecto de crear una barrera de acceso C'o aqu a1 al mercad o es aqui menor que en el caso de marcas , sin embarg o, no debe de dejarse de tomar en cuenta que los efectos s seT tambi prctic practic os de este registro tambie n pueden ser graves, los mismo la 1a que se van a ir acrece ntando confor me se increm ente Internet.!"" econm cion realiza cin de transac ciones econom icas en InterneLI.'" 3.3 Perspe ctivas de futuro

Las anterio res reflexio nes acerca del uso de las marcas en Inteme t y el registro de nombre s de domini o reflejan que hay an mucha s pregun tas que deben ser aun esclarecidas. Desde las nadas con el conflicto de leyes y el de cues hones cuestio nes relacio soluci cin jurisdic cion hasta la solucio n de controv ersias en casos de corno es de domini os y marcas como el registro de nornbr colisi n de nombr colisio

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215

denominaciones genericas y descriptivas en Internet. genricas El empleo de nonnas nacionales (de derecho de marcas o EI normas 0

de competencia) para tratar de solucionar los problemas de

marcas en Internet no \'an a ser suficientes a largo plaza" En el plazo. futuro sera necesario que a nhel intemacional se acuerden ser internacional normas de caracter obligatorio y \"inculatorio" En el seno de carcter \"inculatorio. algunas asociaciones intemacionales, como la APPI .... la APpr internacionales, Intenzatiollal In/ematiollal Trademark Associatioll (INTAl se nenen disculiendo (lNTA) discutiendo

los problemas antes descritos. Se han desarrollado pautas para la

resolucin resoluci6n de conflietos. conflictos.
1:0.'

Si bien, no debe olddars.e que las. car-

actersticas acteristicas esenciales del registro de nombres de dominio son su rapidez y eficiencia, ello no debe implicar la realizacion de un irnplicar realizacin examen pre\'io general para evitar abusos y actuaciones des.leales pre\'ia

de algunos compelidores. competidores.

NOTAS
Para el desarrollo historico del dereeh\l de mared:'. \"er histrico derech{l marca:,.
BERTO~E/CABA~ElLAS,Oerecho Derecho

de Marcas, l'1SY' \l'1SY'

T~'m('

1, Buenos Aires: Editorial Heliasta S.RL. COR'\EIO. 'Cl\\' Las I, S.R.L.

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Gesellschaft KG) %-l. KGI 1<J6.l.

Para una panoramica del derecho comparado en 6tt" penlxi{"'l. panormica e5te penlxh'.
ver Kohler, Das Recht des \farkenschutzes. \erlai:. I \"erl'-h::'

Bensheimer, \fannheim-Leipzlg 1910,

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\'('0

1874. JLS, FC';' 7't-1 JL"5.

Vee Ver

MO~IEAGCDO,

(1993) la proteccion de la marca renomLil proteccin

(lta:,

brada, \ladrid: Editorial Ci\"itas, S.A., eon ulterll)re:, brad..., con uiterll)re:, 5

doctrinales. doctrinales" En general sabre el Acuerdo de los ADrIC, "er Beier Schncker sobre Aeuerdo ADPIC, \"er

(eds.), From GATT lo TRIPS - The Agreemenl on Trade-Rdated to Agreement Trade-Related

Aspects of Intellectual Property Rights, \\"einhelm 199f.: \\"einhelrn Correa/Yusuf, Intellectual Pmperty and Internatl0nal Trade-

216

Propiedad Intelectual Proyecto Propiedad Inlelectual SIECA-USAID Intelectual

The TRIPS Agreement, Kluwer Law International, Londres/La Haya/Boston 1998; Iglesias Prada (Director), Los derechos de propiedad intelectual en la Organizaci6n Mundial del Organizacin Comercio, Madrid 1997. 6 con As, As!, de acuerdo can ley alemana de marcas de 1894, Gesetz zum Schutz von Warenbezeichnungen (WZG), vigente hasta el 31.12.1994. Sobre el particular, ver Baumbach/Hefermehl, Warenzeichenrecht, 12. Edici6n, Verlag CH. Beck'sche Edicin, 7 Verlagsbuchhandlung, Munich 1985, 4, m.im. 56 y ss. nm. 55. Convenio de 1a Union de Paris para la Protecci6n de 1a la Unin Pars Proteccin la

Propiedad Industrial de 1883 (CUP) revisado en Bruselas (1900), Washington (1911), La Haya (1925), Londres (1934), Lisboa (1958) y Estocolmo (1967). Para su membresia al
15.7.2000,ver http://www.wipo.int/englratificldoclindex.htm. http://www.wipo.intJenglratificldoclindex.htm. Para la historia y analisis de las disposiciones del Convenio, ver Ia anlisis Bodenhausen, Guia para la aplicaci6n del Convenio de Paris Gua aplicacin Pars para la Protecci6n de la Propiedad Industrial, BIRPl, Ginebra Proteccin Ia

1969.
8 Massaguer, La Propiedad Industrial: Balance y Perspectivas,

AD! 1998, 101. ADI 9 10 11 12 13 14

15

Art. 2 CUP. Art. 4 CUP. CUPO Art. 6 bis CUP. Art. 6 quinquies CUP. Art. 6 septies CUP. Art. 7 CUP.
Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas de 1891 (AMMI) revisado en Bruselas (1900), Washington

(1911), La Haya (1925), Niza (1957) y Estocolmo (1967), enmen

dado en 1979. Para su membresia al 19.7.200, ver Sil membresa http://www.wipo.int/eng/ratific/doc/index.htm. Para la historia y anal isis de las disposiciones del AMMI, ver Botana anlisis Agra, La Protecci6n de las Marcas Internacionales, Marcial Proteccin

Pons, Ediciones Juridicas, SA, Madrid 1994, 15 Y ss. Jurdicas, S.A., 55.
16 Protocolo al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacio-

nal de Marcas de 1989 (PAMMI). Para su membresia al 19.7.2000, aI19.7.2000,

ver http://www.wipo.int/eng/ratificldoclindex.htm. Para un http://www.wipo.intJeng/ratificldoclindex.htm. anlisis analisis sobre las disposiciones del PAMMl, ver Botana Agra

(nota 15), 143 Y ss. 55.

.... ....

............. .............

~,

...__ __ . . ' _ _ .. _ _ E.c--. 9' nftr... '. .Kd .KM"

217

Ana Maria Pac6n Pacn

17

Tratado de Derecho de Marcas de 1994 (TLT). Para su membreshl aI13.7.2000, \'er http://www.wipo.intlenglratifiddodindex.htm. al 13.7.2000, "er hltp:l/www.wipo.intJengiratifiddodindex.htm.

18
19

Ver Doc. 1996.

OMPIPI/JL:L1~Ii%/3 O~lPL OMPI/PI/JL:/LI~Ii%/3 de

nonemOre nonem",e de

Asi tambien \lassaguer (nota 8), 102. As tambin

Fernndez-~O\"oa,EI Fernandez-~on)a, El

20
21

nacimiento del derecho sobre la marca.

RDM 1966, 1\:' 102, 187 \' ss. 55.

Sobre el principio de especialidad, \er por todos Fernancieze1 :\"ovoo, :\ovoo, La aplicacion de la regIa de la especialidad a las marcas aplicacin regla Ia especiaJidad idnticas, identicas, ADI 1977, 237 Y S5. ss.
22

Kur, Well-Known Marks, Highly Renowned \Iarks and \fark\Iarks Having a {High) Reputation - Whats It AII About .... All
~::-

He lIe

1992,218. 23
Busch, Der Schutz im Ausland bekannter \Iarken Aneignung im Inland - Gedanken zur Anderung
y jurisprudencia.
de~ l:!e~en

Art t-biSo t-blSo

pvC, GRCR Int. 1971,293 Y ss. con ulteriores Cltas de dCloCtnna pv-C, CItas

24

Femndez-i\ovoa, El Femandez-i\ovoa, II relieve juridico de la notoriedad de la jurdico Ia

marca, 25
26

RD~11969, 1\:'

112, 179, nota

Kur (nota 22), 219.

Iiteratura La literatura que existe sr~bre el tema de prflteccion de 1.1 m..u ca prflteccin la minea ms all mas alia de la regia de la especialidad es abundante. rara:,u regla rara:"ou tratamiento desde sus origenes hasta 1.1 actualidad. 'e!" el orgenes la ,e!"
4). trabajo de \Ionteagudo (nota 4l.

27

Baumbach/Hefermehl (nota 6), 31 mim. 190 y nm.

y
55.

5.S., FemandezFemandel~

No,oa, Fundamentos de Derecho de \Iareas, \Iadnd 1'1M \Iarcas,

~~~1

28
29

Kur (nota 22), 224.

Ver Kur (nota 22). 226. Monteagudo (nota 4), 47. Cfr. Kur, Schutz nicht eingetragener, aber notorisch bekannter Marken (Art. 6 bis PVLl und Schutz beruhmter \tarken (Q 100), GRL:R Int. 1990,606 wn citas de lunsprudenw Kur lunsprudenC1<1
~1onteagudo (nota 22), 226; \.10nteagudo (nota 4), 4-l~"

30
31

ss. ss..
~. p[(1ce~t' de

32

Para un anlisis exhausti,"o de los precedentes anali5i5 formaci on formacin de la norma, \"er
Fernandel~o\"(')a, Fernndez~o'"oa,

La genesis del gnesis

E~tudll)S E~tudll'~

Articulo 6bis del Convenio de la Union de Paris, en: Artculo Unin Pars,

en Homenaje al Profesor Lpez Rod, Madrid 1972.367-38':' a1 LOpez Rod6,

218

Propiedad Intelectual Proyecto Propiedad Intelectual SIECA-USAID

Ver Bodenhausen (nota 7), 90; Femndez-Novna (nota 32), 487. Fernandez-Novoa 33 Ver OMPI, Aspectos de la proteccion de las marcas notoriamenproteccin te conocidas, los nombres comerciales y los lemas comerciales, Doc. OMPI/MAO/CCS/97/l de junio de 1997,P 4. 34 35 36 Fernndez-Novoa Fernandez-Novoa (nota 32), 487. Fernndez-Novoa Fernandez-Novoa (nota 32), 487; Km, TRIPs and Trademark Kur, Law, en: Beier/Schricker (eds.) (nota 5), 105. Beier /Schricker Baumbach/Hefermehl (nota 6), Art. 6bis pvD, num. 2, 1058; PV, nm. Bodenhausen (nota 7), 99 Y S.; Busch (nota 23), 293. De diferente 5.; opinin, opini6n, Pellise, Comentarios basicos a la nueva Ley de Marcas bsicos la de 1988, RJC 1989, N 3, 58, que considera que 1<1 notoriedad en cualquiera de los Estados fundamenta el recurso a los beneficios del Art. 6bis ccr CCP. 37 38 39 Ver Annuaire AIPPl1991/1, 271, 295, 320. AIPP11991/1, Ver Km (nota 31), 607, 609. Kur Notria, II Ver Kunz-Hallstein, Marca Not6ria, Anais do 11 Seminario Nacional da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro 9-10 de agosto de 1982, 32. 40 41 Ver Aetas de la Conferencia de Revision de Lisboa, 666 y ss. Actas Revisin 5S. Una propuesta para otorgar al titular de la ma.rca una facultad de esta indole fue discutida en repetidas oportunidades. Ya en ndole 1958 en 1a Conferencia de Lisboa el tema fue debatido <Impliala mente, sin llegarse a ningun acuerdo. Uno de los puntns en ningn puntos controversia fue determinar si la protecci6n ampliada debra de proteccin deba incluirse en el Articulo 6bis, en el 10bis que sanciona los actos Artculo 6bs, de competencia desleal o establecer, en su defecto, una seccion 0 seccin independiente. Se lleg6 a la conclusion que no era aconsejable lleg conclusin tratar el tema en el Articulo 6bis, ya que este tenia como objeto Artculo ste tena proteger a las marcas notoriamente conocidas en aquellos pais pas es donde el registro es constitutivo del derecho. 19ualmente, el Igualmente, Articulo 10bis no parecia ser el mas adecuado, puesto que el 10bs pareca ms conflicto no se daba en los supuestos donde existe una relackm relacin de competencia. La mayoria estuvo de acuerdo con elaborar un mayora Artculo Articulo por separado, pero no hubo consensn en cuanto al consenso texto de la norma. Ver Aetas de la Conferencia de Lisboa, 719 y Actas ss. S5. 42 Massaguer/Monteagudo, Las normas relativas a las marcas de fbrica 0 fabrica o de comercio del Acuerdo sabre los Al)[JIC, en: Iglesias sobre

.... ~...,.. . . . . . . . ~ J .. I....,..-d_ ... E~G' . . . . . .

219

Ana Maria Pac6n Pacn

Prada (Director) (nota 5), 157. 43

El Art. 2.1 AOPIC regula la relaCion de In, AOPIC Cl'n el ClT EI ADPIC relacIn ADPIC wn

Se pren~ que todas las Partes Contratantes deben cumrlir pre\' cumplir respecto de las Siguientes partes del Acuerdn enn In siguientes Acuerdo cnn en los arts. 1 a 12 y el Art. 19 CLP: Parte 11 (nllrmas II
dl~rUch'
relatl\"a~ a

la existenCla, alcance y ejercicio de los derechos de rf0Fledad existencia, intelectual), 111 (observancia de los derechns de rrl'FleJ.-d III intelectual) y IV (adquisici6n y mantemmiento de los (adquisicin manteOlmiento
deTe\:hn~ la~

de propiedad intelectual). En el Art. 2.2 se establece qut' 50' CLP permanecen \'igentes y no deben entenderse
Pars-~f5": Paris-~ta5": Los

obligaciones asumidas por una Parte Contratante en nrtul..1 del \"lrtU1..1

denl~a,,:b~

por los ADPIC. Esta relaci6n se CllOoce (llmO eI "Princ:rh'relacin el "Princ:rh\ADPIC incorporan a
tra\'l~S

de

~u

Art . .2

h-..:ia~

las disposiciones materiales del CCr. haciendllla:'o

l,bh.~.ltc!fla~ \\~ l\\~

inclusive para paises no \iiembros del CLP. Aden1.1:' pases Aden1.1~ do por el Cl:P Cl:P.
44

ADPIC contienen disposiciones que van ma~ alia de'lll r'i:.uiam~ all OMPI (nota 34), 4.
Kur, TRIPS und das Markenrecht, GRl:R Int d .. Inl
1~~4.

45

""4 En

contra de una notoriedad internaclOnal' internacIOnal'

~farcas ~1arcas

\ta~~a~uer

l\;lonteagudo (nota 43L 173. A fa\'or: Zucchenn\l /\titelM.m.

y Patentes en el CAn, GAn,

Buen~ Aires

144;'. 13:.

46 47 48 49 50

Kur (nota 36), 10tl. lot.. Kur (nota 46), 994 O\lPI (nota 34). 8. \lonteagudo (nota 4), 109. Kur (nota 36), 108.
~'tassaguer/Monteagudo

51
52

(nota 43t 176. 43).

Kur (nota 46). 994. Doc. O\lPI WK\1/CE/1(2 del 287.19\15. WK'.1/CE/1(2 287.1995.
Doc.OMPI Doc.OMP! WIC\,l/CEil/3 de nonembre de 1995 l'!\iS

53 54
SS 55

Segunda Sesi6n del Comite de Expert()5 l1eyada a Sesin Comit Expertos

sesin, Comit 26.8.1996. En esta sesion, el Comite de Expertos

ca~l en~re

el

28 Y 31 de nmiembre de 1996, Doc. O\lPI \\K\l 'CE 11 :; del 19%, II

5(' ~e

ded:c\'

.1

analizar el documento preparado por la O\lPI WK\I 11 : par II ,':;6 Sabre este punto, \'er Garcia Vidal, Los trabajl1s de la O\fPI Sobre Garca Vida!, traoajl1s sobre las marcas notoriamente conocidas y las marcas renc'mbradas, AOII996, 1117 Y 55. Yss.

220

Propiedad Intelectual Proyecto Propiedad Intelectual SIECA-USAID

57

El Comite Permanente fue creado en marzo de 1998. Al igual EI Comit que los otros Comites Permanentes creados en materia de Comits patentes y derechos de autor su objetivo es brindar a los Estados Miembros un mecanismo mas eficaz para establecer ms prioridades, asignar recursos y asegurar la coordinacin y coord ina cion continuidad de los trabajos en curso.

58

De esta forma quedo zanjado este importante problema. El qued eomite de Expertos tambien habia barajado la posibilidad de Comit tambin haba darle al texto la forma de un instrumento internacional, como por ejempla, un Protpcolo al Tratado sobre el Derecho de par ejemplo,

Marcas (TLT).
59
60

OMPI, Utilizacion de Marcas en Internet: Documento de Utilizacin

exposicin exposicion de problemas, Doc. OMPI SCT 131 4 del 7.10.1999. SeT /3/4
El Art. 6bis CUP tampoco contiene una definici6n de la marca EI definicin notoriamente conocida. Al respecto, la doctrina mas autorizada ms ha establecido que son rasgos cuantitativos los que sigue dicha norma. En la misma direccion se pronuncia el Art. 16.2 ADPIC direccin 61 Can relaci6n al ambito geografico dande la marca debe ser Con relacin mbito geogrfico donde notoriamente conocida, cabe indicar que en una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 14.9.1999, asunto
C~375/97, ante

una petici6n de peticin

decisin decision prejudicial planteada por el Tribunal de Commerce de par Toumai (Blgica), se estableci que de acuerdo can el Art. 5.1 de Tournai (Belgica), estableci6 con la Primera Directiva relativa a la aproximaci6n de las legis laaproximacin legisladones de los Estados Miembros en materia de marcas, si bien ciones no es necesario que la marca goce de renombre en "todo" el ste territorio de un Estado Miembro, este debe existir en una parte sustancial de este. ste. 62 Art. 2.3)i).

63
64

Ver supra 1.3.

A diferencia de la linea seguida por el Derecho europeo de lnea marcas dande el renombre es presupuesto para acceder a la donde proteccin protecci6n especiaL

65
66

Ver supra 1.3.

Garda Vidal (nota 57, 1128) echa de menos que en el Proyecto Garca (hoy la Recomendaci6n Canjunta) no se haya reconocido Recomendacin Conjunta) expresamente que la notoriedad de la marca tenga consecuencias a la hora de decidir si una marca mas reciente es ms
con~

Les .....................

~,

..

~'

..._ _~ _ _

-.c--. ..........

221

Ana Maria Pac6n Mara Pacn

fundible con ella, extremando el rigor de 1.1 comparacion. la comparacin. 67 68

Se busca aqu evitar una posible confusin sabre 1.1 procedenaqu! confusion sobre la
cia de los productos a servicios. o ser\'icios.

Se pretende .lsi evitar el menoscabo de 1.1 fuerza distintiva de 1.1 as eJ la la

marca notoriamente conocida. Ella se puede dar cuando 1.1 Ello la
marca pierde su posicin nica en el mercada y se aproxima .11 roarea posicion unica mercado al carcter caracter banal, fruto de su proliferacin como distinti\'o para proHferacion mltiples multiples clases de productos o senieios. 0 senicios.

69

En este caso, se pretende evitar que el tercew se benefiCie indebeneficie

bidamente de 1.1 fuerza distintiva del titular de 1.1 marca nntola la ria mente riamente conocida. Este riesgo se puede dar cuando 1.1 marea es la marca usada por un tercero para productos o servicios rompanbl6 y 0 rompatlbl6 dirigidos a ciertos grupos de consumidores homogeneos. Ello homogneos. no supone la similitud o conexi6n competiti\'a de prnductos <' 0 conexin competith'a <l
podran cnnservicios en derecho de marcas. En este sentido, pOOr"'n enn-

siderarse compatibles, en atenci6n a 1.1 diversifieacion en la atencin la diversificacin

produccin producci6n de las grandes empresas, p0r ejemplo, los \'ehicu-

los y relojes de pulsera. Ejemplo extraid<) de \1onteag-ud0 nota Inota

4,44).

70 71

Ello se producira cuando 1.1 marea se emplea para producir ruando la marca

producto~ o 0

servicios de calidad inferior o naturaleza inmmal u Clbscena 0 inmnral Ver Beier, Territorialitat des Markenrechts und intemati<maler internati<maler
Wirtschaftsverkehr, GRUR Int. 1968, 10 Y ss. Wirtsehaftsverkehr, 55.

72 73
74

efr. Beier (nota 72), 12 Yss. Cfr.

Ver Beier (nota 72), BYs.
Ver De las Heras, El agotamiento del derecho de marea. EI marca. Editorial Montecorvo, S.A.,
~1adrid

1994,27 Y SS. Yss.

75
76 77

Ver Beier (nota 72), 9.

Ver Beier (nota 72), 9. En los ltimos tiempos, sin embargo. e5ta ultimos

tendencia ha sufrido una modificacin. modificacion.

Alemania, Austria, los paises del Benelux. los paises n0rdicos. pases nlrdicos.

en parte el Reino Cnido era considerado entre los pases que paises regia el agotamiento intemacional del derecho de marea \-er rega internacional marca Beier/\'on Mhlendahl, Mi..i:hlendahL
De~

Grundsatz der internatIonalen

Erschopfung des Markenrechts in den \-1itgliedstaaten der EG Erschpfung \-litgliedstaaten und ausgewahlten Drittstaaten, \fitt. der deutschen \1itt.
Patentanwaite Patentanwalte 1980, 101 Y SS.; Massaguer, Agotamienh' del 55.;

derecho respecto a marcas y las importaeiones paralelas, en: importaciones

222

Propiedad Intelectual Proyecto Propiedad Intelectual SIECA-USAID

SAPI, La propiedad intelectual en el umbral del siglo XXI, e] umbra]

Caracas 1998, 240. 78

Los paises Miembros de la Comunidad Andina (Art. 106 de la pases Decisin Decisi6n 344 de la Comisi6n del Acuerdo de Cartagena, ver Comisin

Pacn, El Pacon, 1 agotamiento del derecho de marea, en: Indecopi, Los marca,
retas de 1a Propiedad Industrial en ei siglo XXI, Lima 1996, retos la el 196), Mexico (Art. 92 2do. parrafn de la Ley de Propiedad Mxico prrafo

1ndustrial de 1991 reformada en 1994 y Art. 54 Reglamento de

la Ley de Propiedad Industrial de 1994, ver lalife, Comentarios Jalife, a la Ley de la Propiedad Industrial, McGraw-Hill, Mexico 1998, Mxico

201 Y ss.). Argentina (aunque en la Ley 22.362 del 26.2.1980

sabre marcas y designaciones no existe una norma expresa que sobre permita reconocer cul fue la intencin del legislador, la cwit intenci(m jurisprudencia ha venido reconociendo un agotamiento internacional del derecho de marca, ver Bertone I Cabanellas (nota 1, Tomo 11, 128 Y ss.); OMP!, Aspectos de la legislaci6n de Torno II, 55.); OMPI, legislacin Propiedad Industrial relevantes para la integraci6n de los integracin

pases paises del MERCOSUR, Doc. OMPl/MERCOSUR/MVD/94/2 Doo. OMPI/MERCOSUR/MVD/94/2 79 Rev. de septiembre de 1994, 36 Y s.). efr. McCarthy, Mc Carthy on Trademarks and Unfair Cfr.
Competition, cuarta edici6n, West Group, St. Paul 1998, 25:41 edicin, Pau11998,
55. EI y ss. El intento de impedir las importaciones paralelas de los

productos can marca a traves del registro de etiquetas en la con travs Oficina de Derechos de Autor norteamericana fue rechazado recientemente por la Corte Suprema. Ver Sentencia de la Corte Suprema del 9.3.1998 - Quality King Distributors, lnc. v. L' Anza Inc.

Research lnternational, Inc., 55 PTC) 400 (1998) = GRUR Int. international, Ine., PTCj 1999,369 Y 55. can el comentario de Manz; ver tambien Clarida, Yss. con e1 tambin
La cour supreme des Etats~Unis annule l'interdiction frappant COUT suprme les importations paralle1es, PI Mondiale (julio/agosto 1998), 11 paralleles,

80 81

Y s. Or. Beier (nota 72), 13 Y ss. Cfr. 5S.

En general, sobre el agotamiento regional del derecho de marca, ver Massaguer, Los derechos de Propiedad Industrial e intelectual ante el Derecho comunitario, IDE!, Madrid 1995,43IDEI, ms 49. Para una resumen de los casos de jurisprudencia mas

82

importantes, ver Doc. OMP1 (nota 79), 41 Y ss. Doo. Sentencia del TjCE del 31.10.1974, asunto 16/74Centrafarm/Winthrop, IIC 1 (1975), 110. I1C

Les DIIncM& ...... 1M . . . . . .......".. y . . 1...,.,u.e1ll . . . . . ~ S'" Sht Y I...,.,u.elll Ana Maria Pac6n Pacn

223

83

Este enunciado pas6 por alto la funa6n principal de la marca, pas funcin a saber: la identificadon y diferenciaci6n de la prr-cedenCla identificacin diferenciacin prr-cedenCia empresarial de los productos o servicios. Sobre el partKuJar, 0 ver Massaguer (nota 78). 244.

84

T]CE Sentencia del TJCE del 22.6.1976, asunto 119/7:- - SOClt 119/7:> S{)cll:~'te

Terrapin (overseas) Ltd, C. Societe Terranova Indu:-tne C:\ Ud, Socit CA Kaplerer & Co, IIC 4 (1976), 520 = CMLR 2 (1976), -I-S2. Kapferer Cn, IlC 85 86
87

Sentenda del TICE del 23.5.1978, asunto 102/77 - Holiman - L1 Sentencia Hnfiman Roche/Centralarm, nc 6 (1978), 580 = C\fLR 3 (197S" 217 Roche/Centrafarm, IIC (197S!, Sentenda TICE del 17.10.1990, asunto 10/89 - SA. C'(L-ScKai C,(L-ScKaI Sentencia TjCE HVc.Hag GEAG (Hag 11), CMLR 3 (1990),571. II),
Sentencia TICE del 22.6.1994, asunto 9/93 -Ideal Standard

88

Primera Directiva del Consejo relativa a la aproximaclnn de la::. aproximaclon la::legislaciones de los Estados
~tiembros en

materia de marc as, marcas,

89

Directiva 89/104/CEE, IXXE n' L401L En Suecia, el legislador partiendo de que la Directiva de \Iarras ellegislador partiendode \farras

no impedia que los Estados regulasen el agotamientC1 intemaimpeda agotamient<l internacional de los derechos de marca, no adopt6 en la ultima adopt
modificadn modificad6n de su ley de marcas del ano 1995 una re.gulaci<lO ao re.gulaci(lO

como la del Art. 7.1. En Austria y Dinamarca - aunque s.e Soe incluyo en las respectivas leyes de marcas una norma Cl'm(l la incluy Cl'mCl de la Directiva - tanto la doctrina como la exp051C1c1 n de
motivos sealaban en un inicio que ello no impJicaba quoO' ya seftalaban implicaba

no se podia aplicar el pnncipio del agotamiento intemaCH'nal poda intemacH'nal del derecho de marca. Consideraban que en todo
(a~o ca~o

esta e-sta

cuestin cuesti6n fuese decidida por el TJCE. En Alemania. dnnde la T]CE.

posicion que la Directiva sOlo estableda la regulacin miOlma posicin slo estableca regulacicin mimma que debia regir en los EstadosMiembros fue fuertemente deba Estados Miembros defendida por la doctrina mas autorizada (yer Beler. ms BeIer. GewerbJicher Rechtsschutz und freier \\Iarenverkenr 1m europaischen Binnenmarkt und
jm

Verkehr mit Dnttstaaten.

GRUR Int. 1989,603,614; Loewenheim, Nationale und mternationale Erschopfung \"on Schutzre::hten im \Vandel der Zelteno Zelten. GRUR Int. 1996,307,313; ver tambien Alberth/Heath (comentambin cnmentario a la sentencia del Tribunal Supremo Aleman ,oGefarbte Alemn 'Gefarbte
Yss.) pem tambin Jeans", GRL"R 1996, ver tb. 275 Y 55.) pero tambien rechazada

(ver Klaka, Erschopfung und

Verwirkun~ m im

Llcht des LIcht

Markenrechtsreformgesetzes, GRL"R Int. 1994, 321

~. ss.; 55.;

Kunz-

224

Propiedad Intelectual
Proyecto Proyeeto Propiedad Inteleclual SIECA-USAID Intelectual SIECA-U8AID

Hallstein, GRUR 1993, 439 Y 55.), en la exposici(m de motivos Yss.), exposicin de la nueva ley de marcas del ano 1994 se establece que la ao Directiva no permite que el principio del agotamiento internacional del derecho de marcas se siga manteniendo a nivel nacional (efr. Amtliehe Begrndung zum Entwurf eines (cfr. Amtliche Begriindung zuro Gesetzes zur Reform des Markenrechts und zur Umsetzung der Ersten Richtlinie 89/l04/EWG). Esta postura fue luego eonfirmada por la Corte Suprema Alemana en su sentencia de confirmada par fecha 14.12.1995 Gefarbte jeans (GRUR 1996,271 Y S5.). lecha ss.). 90 Reglamento sabre la Marea Comunitaria (eE) n 40/94 del sobre Marca (CE) Consejo, DOCE Cansejo, DaCE nO 111/1. Sobre el agotamiento del derecho de marca marea en el Reglamento, ver Fernandez-Novoa, El Sistema Fernndez-Novoa, Comunitario de Mareas, Editorial Montecorvo, S.A., Madrid Marcas, 1995,221; Tobia, Agotamiento del derecho conferido por la Tobo, marca comunitaria, marea eomunitaria, en: Casado/Llobegrat (coordinadores), Comentarios a los Reglamentos sabre 1a Marca Comunitaria, sobre la Marea vol. 1, Universidad de Alieante, Alicante 1996, 165 Yss. I, Alicante, 91 Sentencia Senteneia TjCE del 16.7.1998, asunto 355/96 - Silhouette, GRUR Int 1998, 695 Y 55. Sobre el particular, ver los comentaYss. e1 rios de Casado/Borrego, El agotamiento internacional del riDS derecho de marca: el asunto "Silhouette International", Gaceta "5ilhouette Jurdica Juridica sept. 1998, 5 Y 55.; JaIler, Zur territorial en Reichweite Yss.; Joller, des Ersehbpfungsgrundsatzes im Markenrecht, GRUR Int. Erschopfungsgrundsatzes Jnt.
55. 1998, 751 Y ss.

92

El TjCE parte de la base que los arts. 5 al 7 de la Directiva con tienen armonizacin completa Henen una armonizaci6n eompleta de los derechos conferidos por la marea. Se trata de normas eentrales del derecho de marpar marca. centrales repercusin directa cas, que tienen una repercusi6n direeta en el funcionamiento del mereado comn. Por 10 anterior, si algunos Estados mercado comlin. lo Miembros permitieran el agotamiento internacional y otros no, se crearian obstaculos al comercio dentro del mercado interior, crearan obstculos contraviniendo precisamente el objetivo de la Directiva que consiste en armonizar el mereado interior y eliminar las mercado barreras al eomercio. comercio.

93

Erschopfung von Ver Sack, Die Erschbpfung van gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten nach europaischem Recht, GRUR 1999, na eh 193 Y ss. (211).

94

Art. 106 de la Decisi6n 344 de la Comisi6n del Acuerdo de Decisin Comisin

L.. ~ .... 1M ...... 1MIItIIIIthes, . . .11....~ . ...

Ana

Maria Pac6n Pacn

t_...._

e........

225

Cartagena. En el Proyecto de Decision no se esta pl'e\'iend(l un Decisin est cambio en la regulaci6n (Art. 158 Proyecto de Decision, \'ersi6n regulacin Decisin, \'ersiln

aprobada en la Reunion de Expertos del 23.3.2000). Reunin

95 Ni el CUP ni los otros tratados internacionales en matena de intemacionaJes materia derecho de marcas (Arreglo de Madrid 96
~.

Protocolo al ArregJo Arreglo

de Madrid) contienen una disposici6n sobre este punta. disposicin punto. ADPlC El principio de trato nacional regulado en los ADPIC comCIde con el principio de tratamiento nacional establecido en las e\ISnadonal tentes com'enciones internacionales (Art. 2 CLPL de acuerdo CLP), con el cual se concede a los extranjeros - detenninado de acuerdo con su nacionalidad, domicilio o establecimiento comerClal0 los mismos derechos previstos para los nacionales. La razon de razn su inclusion en los ADPIC fue para asegurar la aplicaclon de inclusin aplicaCin este principio a materias no contempladas en las com'enciones internacionales, intemacionales, como por ejemplo. las nonnas sabre obsen'ansobre obser'\"ancia de los derechos. Ver Reinbothe, Der Schutz des Lrheberrechts und der Leistungsschutzrechte imAbkommens.entwurf imAbkornmens.entwurf GATT /TRIPS. GRUR Int. 1992.712; efr. tambien FaupeL GATT /TRIPS, 1992,712; cfr. tambin Faupel. und geistiges Eigentum - Ein Zwischenbericht zu Beginn der entscheidenden Verhandlungsrunde, GRL'R Int. 1990, :!6S. De diferente opinion, Katzenberger. TRIPS und das Lrheberrecht, opinin, GRUR Int. 1995. 460. 1995,

97

De acuerdo con este principio. tan pronto comn una parte le comCl Ie otorgue a otro pais o a un ciudadano de un pais detenninado pas 0 pas algn algun pri\'ilegio en el campo de la propiedad intelectual, este 'ste debe extenderse automaticamente a tOOos los atras pai5e5 y a automticamente todos otros los ciudadanos de estos paises. la importancia practica de la pases. La prctica clusula clausula de la nacion mas fa\'orecida - allad("l del princlpl(l de nacin ms princlpll"l tratamiento nacional - es relativa, en la medida que un Estadcl Estad.-) slo excepcionalmente conceder sOia excepeionalmente concedera a extranjeros una pHltecclt'ln pf0teccin mayor que a sus nacionales. Ver Drexl, Dienstleistungen und geistiges Eigentum: Die Bedeutung der neuen Welthandelsorganisation fur Entwicklungslander, en: GATT und die hir Folgen, Ed. Gesellschaft fur internationale Ent\ncklung fr Munchen e.v., forschungsstelle Gottstein in der Mo.nchen
~fax-Planck

Gesellsdtaft, Munich 1994,47. Gesellschaft. Mnich 1994.47.

98

Cfr. Bercovitz, El derecho de autor en el Acuerdo de TRIPS, en: TRlPS, Num Novo Mundo do Direito De Autor?, Torno 11, Lisboa 1994. II,

226

Propiedad Inte.ectual Intelectual

Proyecto Propiedad Inlelectual SIECAUSAID Intelectual

899; Bronckers, The Impact of TRIPS, Intellectual Property Inlellectual Proleclion Protection in Developing Countries, CMLR 31 (1994), 1267 Y Counlries,
5S.; ss.; Cottier, Das Problem der Parallelimporte im Freihandelsab-

kommen, Schweiz-EG und im Recht der WIO-GATT, SMI Rechl WTO-GATT, (1995),55; Reinbothe/Howard, The State of Play in lhe Reinbolhe/Howard, Sta le nf the Negnlations Negotations on Trips, EIPR 13 (1991), n' 5, 159; Ullrich, Technologieschutz Teehnologiesehutz nach TRIPS: Prinzipien und Probleme, GRUR In!. 1995, 635. 99 100 101 Ver Massaguer (nota 78), 255. Ver supra 2.5. Para algn sector de la doctrina, si bien minoritaria, el Articulo algtin Artculo 6 no es una norma de derecho sustantivo y a pesar de su tenor literal debe interpretarse sistematieamente con otras normas sistemticamente del Acuerdo. Asi, segun De las Heras (nota 75, 458 Yss.) dos As, segn argumentos abogan por un agotamiento internacional del deremarca. prrafos lOy cho de marea. En primer lugar, conforme a los parrafos 10 y 40
0

del Articulo IJI del GATT rige el principio de trato nacional o Artculo III 0 asimilaci6n nacionales asimilacin de los productos importados a los naeionales en materia de reglamentaciones interiores. La legislaci6n regulegislacin ladora de la Propiedad Industrial esta sometida a estos princiest afectar Ja pios, por afeetar la venta, la oferta para la venta, la compra, el transporte, la distribuci6n y el uso de los productos importados distribucin
y nacionales en el mercado. En eonsecuencia, concluye el autor, consecuencia,

los productos del territorio de un Estado Miembro importados en el territorio de eualquier Estado Miembro no pod ran recibir cualquier podrn de la ley de Propiedad Industrial un tratamiento menos favorable que el concedido a los productos similares produetos simi lares de origen nacional. De manera que "si a los productos nacionales se les Importados aplica el agotamiento nacional, a los productos importados de otra Parte eontratante ha de aplicarsele el agotamiento internacontratante aplicrsele cional en las mismas condiciones; es decir, cuando han sido introducidos en el comercio en el mercado de la Parte contratante exportadora por el titular del derecho de Propiedad Industrial o con su eonsentimiento. En caso contrario, la legis0 consentimiento. lacin laci6n nacional violada el principio fundamental del trato violara nacional". El texto del GATT de 1994 no ha modificado el Artculo IJI Articulo III del GATT de 1947, por 10 tanto, indica el autor, la lo no regulaci6n del principio del agotamiento de los derechos en regulacin

.... ~ . . . . . . . . . . . . . . ~ J _ I . . .

NC'._-..k_9fe+e* .... _._-..k_9fe+e*

227

Ana Maria Pac6n Paen

los ADPIC queda salvada por la neeesidad de reClln,l":t'r necesidad

cionado Artculo Ill. Adicionalmente. seala dona do Articulo 1fI. Adidonalmente. senala De las
Hera~,

~.

aplicar el agotamiento intemacional que se de:-prende dd meninternacional ep. los ADPIC existen disposiciones p(lsiti\'as que
rt.'~ulan t:'l .1.:;,L

tamiento intemaeional de 105 derechos, al menns. en ei Jere..:rh' internacional los menos. Jere..:rh 1 de marcas. \1enciona para ello los arb. ltd y 31 El prlmer,l arts. lb.l EI prlmerll establece el cnntenido del derecho de marca, el contenido
~t.'i:::un'~l' ~t.'::un,~,'

l.l

facultad del titular del derecho de marea de Impt.'d,r que:' :'t.' marca :'-t.' importen productos con usurpacil'm de su marea. En nmeun,) usurpacin marca. de los Articulos se indica que el titular de la marca tlt'r'.t' 1.1 Artculos Iii tlt>r'.t' facultad de prohibir las importacIOnes paralelas de importaclOnes
pr,,"Ju":hl~ rr,,"Ju":h'~

que lleven la marea por orden o con el consentlmlentll del Beven marca 0 titular, ni a impedir la importacin de la marca ,1uent](;1 irnpedir importaei{'ln ,1uknr](,l Ambas "omisiones" indicarian. entonces, eI recnn0Clrnlent,' indicaran. entonees, el recnn0Clmlent,'
agotamiento internaeinnal del derechn de marca, rara agotarniento internacional derecho raril 254-256.
,~t' ,~t':
1.:0,1

argumentacin en contra de esta tesis, \"er \fa:'>saguer 'nllta:--' . argurnentacion \Ia:'>saguer

102 103

Ver supra 1.

Xo hay consenso en la jurisprudencia de derecho C{lmraraJll_ cl1mparaJll. si las diferencias de calidad de los productos en
d(l~

raI5t.':' rillStO':'

puede considerarse un motivo justificadl' que imp!l~ue el np ni,) desencadenamiento del agotamiento y en C(lnsecuen':l.l ;a desencadenarniento agotarniento facultad de su titular de ejercer en estos
caSll~

s-u dert:'(h,l dert:'(h"

Jp~ J(l~

j",

exclusin. exclusion. En Alemania, por ejemplo, de acuerdi.1 ':lln la Alernania, ':ll" opinin opinion mayoritana, las diferencias de la calidad de

f'w-

duetos ductos no puede considerarse un mLlti\Ll.lustItlCadp. Admltlr III considerar-se rnLlti\Ll.lustItlCadn. JIl

contra rio, podria llevar a un compartimento de IllS contrario, podra

merca~i(l-S mer.:a~i(l-S
tra\'~ tril\'~

En estos supuestos, el titular debe ms bIen pnxurar a m.:b

de una diferenciaci6n de los signos o de otros medll"" qut.' 1,':'diferenciacin 0 otr05 medii"" 1,,::. consumidores no se vean engaados en relaCin Clln la cahd.h; enganad05 relacu-''10 con cahd.hi de los productos importados. Diferente es la sltuaCK'lf1 en \l!Tl'S s-ltuaCK'lO
pases {Suiza, EECe, Reino L'nidol, donde en paises EEeL:,
~h~ .:a...."'" ~ :'..1 .:.1...."'"

otorgado una proteccin marcaria al titular "er Sack nllta"''';_ protecci6n rnarcaria 'er 5ack nllta"''';. 210 con ulteriores citas de jurisprudenCia jurisprudenClJ 104 Cfr. Massaguer (nota 78), 261 Y ss.

105
106 107

Ver supra p. 3.
Ello independientemente de la protecCi{'lO que mefl>("en la:' independienternente proteccin Ja:,

marcas notoriamente conocidas. Ver supra 1"

Ver Massaguer, Conflicto de Marcas en Internet, Secci6n de Seccin

228

Propiedad Intelectual Proyecto Propiedad Inteleclual SIECA-USAID Intelectual

Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual, RGD sept.

1998,1108 Y s. 5.

108 lOS

Ver Kur, ldentical Marks Belonging to Different Owners in Identical Different Countries - (How) Can They Coexist in Cyberspace?,

The lournal of World Intellectual Property morza 2000, 308. Journal marzo 109 110
111 112

Ver Doc. OMPI (nota 60). Dar. Ver Ma55aguer (nota 108), 11140. Massaguer Ver Doc. OMPI (nota 60), Anexo, L Dar. Ver Kur (nota 109), 310. Ver Ma55aguer (nota 108), 1141 Y s. Massaguer
Este tema es analiza do minuciosamente por Bettinger/Thum, analizado par Bettinger jThum, Territoriales Mar kenrecht im Global Village - Oberlegungen zu VilIage berlegungen internationaler Tatortzustadigkeit, Kollisionsrecht und materiellem Recht bei Kennzeichenkonflikten im Internet, materiel1em

113
114

GRUR In!. 1999, 659 Yss. Y 55. 115

116

Ver Doc. OMPI (nota 110), 4 Ys. Dar. OMPl Y 5.

Se produciria en estos casos la "exterritorializaci6n" de la producira "exterritorializacin" marca.

117
118 l1S

Ver Km (nota 109), 312. Kur

Ver Bettinger, Kennzeichenrecht im Cyberspace: Der Kampf um die Domain-Namen, GRUR Int. 1997, 402 Y S5. con urn ss. ulteriores citas; Garda, Marcas y nombres de dominio en Garcia, nombre5

Internet, AD! 1997, 191. ADI 119

120

Ver Ma55aguer (nota 108), 11112 Y 5. Massaguer Ys.

Ver Garcia (nota 119), 193; Kur, Internet Domain namesGarca na mes Brauchen wir strengere Zulassungsvarschriften fur die Zulassungsvorschriften fr

Datenautobahn?, Computer & Recht 6/1996, 327.

121 As As! ha sido reconocido por la jurisprudencia norteamericana y alemana, entre atras. Ver Bettinger /Thum (nota 115), 661 Y ss.; otras. IThum 55.;

Kur (nota 121), 327.

122 Las diferencias entre las marcas y los nombre5 de dominio han nombres sido resaltadas por Massaguer ((nota ]08), 111111 y s.). Senala en par JOS), Ys.). Seala primer lugar, que el sistema de marcas es publico, en el sentido e5 pblico, 5entido que su gesti6n est confiada a administraciones publicas Sil gestin esta. pblicas nacionales o internacionales y su regulaci6n tiene origen y 0 regulacin carcter caracter legal. En cambio, el DNS es privado, encomendada a entidades de derecho privado que establecen la regulaci6n regulacin pertinente. En segundo lugar, el sistema de marcas se basa en

..... -....-... Ana Maria Pac6n Pacn

~

..............

~,-'

I _. . . .

_ ~ .........

228

el principio de territorialidad, mientras que el

D~S
e5

tiene tlene

alcance aleance uni\-ersaL desde cualquier lugar del mundo

prlSible

acceder a la computadora con el nombre as identificad(l_ En as! tercer lugar, el sistema de marcas se basa en el riesgo de (nnfusin, fusion, mientras que el D:\S resuelve los conflictos con D:\"S
(\fW5<

nombres de dominio en base al principia de identidad. En cuarprincipio to lugar, el sistema de marcas se basa en el Fnncir!ll de FnnciF'h1 especialidad y por 10 tanto es posihle el registro de un slgn0 lo posible idnhco idenhco para diferentes productos o serviclos, 0 servicIos,
mientra~

que el

D.i\S es universal y no permite nomhres identicos dentTl.. . de nombres cada nivel dominio. En quinto lug-ar, en algunos 5lsterna5< es lugar, posible la protecci6n de marcas usadas pero no proteccin pem
123
re~istrada5<.

mientras que en el D:\S no existe protecciQn sin registrn. proteccin registrn, Ver Burk, Trademarks Along the Infohahn: A First Look at the Infobahn: Emerging Law af Cybermarks, Richmond Journal ot law and of Cybermarks. or Technology 1995; Bettinger, GRL'R Int 1998, Bettinger.
6f,(l

Y ss.: Dueker.

Trademark Law Lost in Cyberspace: Trademark Pmtectinn tnr rnr Technnh'g"19%. Internet Addresses, 9 Harvard ournal of Law & Technnh'g"I'i%. Journal 483 y ss..hp:Jljolt.law.harvard.edu/articleslv9n2p483.hlmL ss..hp:/ljolt.law.harvard.edu/articleslv9n2p483.hlmI. Kelly/Kumor, Trade Marks: Intellectual Property nn the KelIy/Kumor, Information Super Highway. 10 EIPR 1995, 4-82 Y s. 1995.
124

Actualmente, en algunos centros encargados del reglstn l de nombres de dominio se ha elaborado un sistema prOpl(l de resolucin resolucion de conflictos. Para los Estados Lnidns, 'etwL1 rk conflictos, LnidCls. Solutions Domain Name Dispute Policy (Re\isi(1n 021,
ftp:/Irs.inter~nic.net!policy/internidintemic~dom,in-6.txt; ftp:/Irs.inter~nic.net!policy/internidintemic~dom.in-6.txt;

para el Reino Cnido, \'er Osborne. Domain :\ames. :\"ames,

Re~!50tra Re~!50tra

tions & Dispute Resolution and Recent C.K. Cases., 11 EIPR hons L.K.
1997,644 Y s.s.; para Espana: Garcia (nota 119). 202 Y50S 5-5.; Espaa:

125 126
127

As Asi Kur (nola 121).327. As lambin Asi lambien Kur (nola 121). 328. Porque el registro de una denominaci6n genenca o descnph\'a denominacin gennca 0 como nombre de dominio no impide a los c(lmpehdnres. '1ue utilicen dicha denominacion en la comercializach'm o PWf:1t).. denominacin comercializacin 0 PWr:1t).. cin cion de sus productos o servicios en el mercado. 0

128

Ver Kur (nota 121), 328. La AIPPI considera que las prohiblprohibiciones absolutas al registro de marcas deben aplicarse cuando se trate de registrar nombres de dominio de segundo ni\el. \er ni\'el.

--------------- 230
Propiedad Intelectual Proyecto Propiedad Intelectual SIECA-USAID

Resolucin AIPPI, Cuestin Resoluci6n AlP PI, Cuesti6n Q 143, Nombres de dominio en Internet, marcas y nombres comerciales del 29.5.1998.

129 130

Ver Km (nota 121), 331 Kur Resolucin APPI Resolucion APP! (nota 129)_

Le. NOInIIns Lc. NOInIIn. de Dominio en AmbIto .... o.r.cho Marcano mbIto Marcarlo
Ricardo Antequera Hemandez Hemndez

231

LoS NOMBRES DE DOMINIO EN EL MBITO AMBITO DEL DERECHO MARCARIO MARCARlO

RICARDO A'\lEQCERA HE~"A~DEZ A'\IEQCERA
Abogado relle:olatlo. socia de fa fimza de abogados "Allffqller,l P.l'r:llL rl"lIe:olatio. socio la I1bogados "Alltt"qller,l Rodriguez y Asociados" Rodrguez
d~te

1997. Especialisfl1 ell PropIedad Illteleclua/l'ln Especialista en Propledad IlltelectItJ/I'ln

USl

1a Unil'ersidad de los Andes 1995. Autor dt' 1a ohm: la la obm: el Ciberespacio.

.It" Idetltlh(.1,i(lrt"~ 0: de' Idetltlf(.1,i(lrt"~ o:

Desde el momento en que la Internet deja de ser un esde dej proceso can acceso restringida a ciertos sectores y a procesa con restringido determinado pais para abrirse y ofrecerse publicamente, se pas pblicamente, encontro tambien encontr tambin con su primera dificultad: la identificaci6n de identificacin los agentes que libremente circularian por ella. Para su soluci6n solucin se cre un sistema de asignacin y administracin de 105cre6 asignaci6n administraci6n nombres que identificaran, en principio, a las computadoras que se "comunicaban" a travs de los protocolos desarrollados para tran~s hacer factible tal proceso.
la aparici6n de los nombres de dominio, en su condici6n La aparicin condicin de ser los principales identificadores del ciberespacio, cuyo uso y proceso mismo de concesin ha trado consigo multiple~ concesi6n traido mltiple~ problemas, amerita una especial atencin \' estudio por ser una amenta atencian materia reciente que evoluciona sobre el principio del "ensayo y el error". Adems, no puede olvidarse que las tecnologias Ademas, oJ"idarse inherentes al mundo ""irtual" han permitido, entre otras mucha, "\'irtual" cosas, la utilizacian de 105 signos distinti,os tradicionales en el utilizacin los distinti\'os ambiente del ciberespacio bajo condiciones que can frecuencia con suscitan suseitan inquietudes desde el plano de la legalidad, ,. que \. resultan de interes por su incidencia sabre el Derecho de ~larcas inters par sobre en particular, y para la Propiedad Intelectual en general.

232

Propiedad Inteleclual Intelectual

Proyecto Propiedad Intelectual SIECA-USAID

1.

El EI Nombre de dominio y su naturaleza juridica jurdica

Ubicar a los nombres de dominic como nuevos nornbres dominio identificadores mercantiles dentro de alguna categoria juridica, categora jurdica, resulta tarea sencilla y complicada a la vez. Lo prirnero, porque primero, parque nadie duda que "alga" se distingue can esos nombres que "algo" con aparecen en la pantalla de un camputador cada vez que se desea computador ubicar informacion o personas a traves de la Internet. La informacin 0 travs Lo segundo, porque las propiedades y caracteristicas (micas del caractersticas nicas medio de comunicacion donde dichos "identificadores" se comunicacin rnanifiestan manifiestan hacen de esta una diiicillabor. sta dicillabor.

De inicio no hay lugar a dudas de que existe un reconocimiento reconocirniento casi unnime coincidiendc en las dos cualidades unanirne coincidiendo reconocidas a los nombres de dominic. La primera de ellas esta dominio. est relacionada con una incidencia estrictamente tecnica, estrictarnente tcnica, estrechamente unida a la funcionalidad de la Internet, en cuanto a servir como enlaces de comunicacion entre puntos distantes comunicacin puntas (computadores), cumpliendo funciones similares a las de las curnpliendo direcciones fisicas a a los numeros telefonicos, terna este de fsicas o nmeros telefnicos, tema ste menor importancia para el Derecho de Marcas, ademas de irnpcrtancia adems considerarlo poco representativo de los momentos por los que transcurre la sociedad en su relacion can la Internet. La segunda relacin con es reflejo de una vision mas contemporanea, es decir, la de hacer visin ms contempornea, las veces de signos distintivos (en un intento por incorporarlos directamente a la categoria legal de identificadores), cuya ubicacin ubicaci6n concreta dentro de los distintos tipos de signos puede resultar dificil, dependiendo en cada caso del elernento elegido difcil, elemento por la persona o empresa para presentarse ante la comunidad 0 cibemutica cibemautica (por ejemplo, nombre del establecimiento cornercial, comercial, marca de los productos o servicios, o, simplemente, 0 0, sirnplemente, denominaciones descriptivas o genericas). 0 genricas).
Sin embargo, debiera ser aceptado que la primera de las funciones destacadas no puede ser atribuida al nombre de dominio en su condici6n de expresi6n alfanurnerica (conjunto de condicin expresin alfanumrica caracteres), de un grupo de numeros que constituyen la direccion nmeros direccin lP " real identificadar de cada computadar dentro de la red. As!, identificador computador As, IP

Loo N _ ... Domlnlo ... el mbIto .... _ . . . . . . Loo DomInIo ... Ricardo Antequera Hemndez Hernandez

N_'"

el_.. . _......-

233 233

ha verudo siendo reconocido cada vez mas que 105 nambres de venido ms los nombres dominic son asociadas con los contenidos (entendidos stos dominio asociados estos como los productos, servicios o actividades mostrados en cada 0 sitio silio en la red, sean propios o de terceros, en los supuestos de 0 anunciantes o relacionados a ese lugar virtual), que se despbegan 0 despliegan a partir de ellos, mas que con la funci6n teenica va reierida. ms funcin tcnica referida,

Por ello, e independientemente del lugar que ocupen dentro del amplio gnero de los signos distinli,os, los nombres ampbo genero distinti"os, de dominio cumplen la funci6n de idenlificar eI titulo que funcin identificar el ttulo
distingue los contenidos incluidos en cada sitio dentro de la world wide web t pudiendo tratarse a su vez de informacin tvorld web informacion relacionada con productos, con servicios, informacion de informacin

inters interes general o con la empresa que "presenta" el .irea de 0 rea acceso virtual (Uweb site En ese sentido, pennitasenos aplicar t1web penntasenos a los nombres de dominio algunos de los prinClpales aspectos prinCIpales que rigen a los signos dislinlivos (que no al derecho sobre ellosJ. distintivos de la manera siguiente:
U ll
).

a. La eficacia distintiva

Resulta innegable que los nombres de dominio son la primera referenda a la que cualquier usuario de Internet acucle al referencia acude momento de pensar en ingresar a cualquier sitio en la red. As, ~. AsL dejando a un lado el apoyo de los motores de busqueda, los bsqueda, directorios, o los "buscadores de buscadores" -, la marea 0 marca comercial o algtin juego de palabras relacionado con los signos 0 algn de la empresa, ha resultado generalmente la primera altemati\-a en la que se piensa. Sin embargo, con la crecida de la marea piensa, "intemutica", "intemautica", han ido surgiendo nombres que inmediata y exclusivamente son asociados a la realizaeion de alguna realizacin actividad dentro del ciberespacio (pensemos en algunos mU\' reconocidos en ese ambito, tales como "Q11lil:Oll ", '"Ull'/{\' i' mbito, '"UIl'{\' n "terra ), "terra"), por 10 que mal podria concluirse que dichos nombres no lo han llegado al pinaculo que aspira todo empresario cuando pinculo busca un idenlificador para su producto, servicio o acti\"idad: la identificador 0 acti"idad: asociacin asociaci6n del nombre o signo con el objeto identificado. 0 Tampoco debiera aceptarse como argumento para negar su

234

Propiedad Intelectual
Proyecto Propiedad lntelectual SIECA-USAID Intelectual

condici6n de signo distintivo, el nive1 de asociaci6n que produzcondicin nivel asociacin ca en el publico el nombre de dominio respecto a ?tros signos dispblico dominic tintivos de la empresa titular del sitio en la red, ni tampoco el grado de distintividad que el dominio confiera (sobre todo en el caso de dominios genericos), puesto que resulta vlido hacer genricos), valido extensivo al tema de los identificadores en Internet los concertos extensivQ conceptos , de signos fuertes y debiles, o el del "secO/ldary meallllg" ,de ser dbiles, 0 mealling" aplicables al caso que se quiera estudiar. b. La registrabilidad Al igual que ocurre con los signos distintivos dentro de sus diversas especies juridicas, y en un grade an mayor en jurdicas, grado alin ocasiones', concesin esta ciertas ocasiones" la concesi6n del nombre de dOlninio no est condicionada a la existencia del requisito de la novedad o de la 0 originalidad, inherente a otras ramas de la Propiedad Intelectual (como en el Derecho Invencional y en el Derecho de Autor, respectivamente), sino a la existencia de elementos diferenciadores que 10 distingan del resto de bienes de similar lo naturaleza (una relativa "fuerza distintiva", por cuanto la sustituci6n sustitucin de un cankter basta para que, en principia, se carcter principio, considere al dominio como registrable), y que permitan al consumidor identificar la actividad que se preste a partir de dicho nombre, por cuanto el dominio, en su concepcion actual, clicho concepcin debe ser unico. Esto no significa que se deba estar de acuerdo con nico. extremos que, en nuestro criterio, debieran ser objeto de revisin revision dentro de las politicas que apliquen los Network Tnfornzation polticas Informatan Centers de cada pas, al pennitirse el registro de un dominio que pais, minimas tenga mnimas e insignificantes variaciones respecto a otro previamente registrado (por ejemplo, un dominio donde se sustituya la letra "o" por el nmero "0" '\ as como consentir en "0" numero "O" asi el registro de expresiones genricas, descriptivas o que se genericas, 0 ubiquen entre las prohibiciones absolutas del registro de marcas en un sistema jurdico determinado y que sean aSignadas a un~ juridico asignadas persona en exclusividad para el servicio identificado en la red'. Resulta entonces contradictorio el que partir de un punto de contacto se detecte a la vez uno de distanciamiento, pero valga la reflexion reflexin en cuanto al acercamiento necesario que se percibe

Los NotnItr n de Domlnio en eI AmbIto del Denteho Marcart ele Dominio el Dentello o Ricardo Antequera Hemandez Hemnde

235

entre uno y otro sistema, sabre todo al pensar en las re\-isiones sobre todD re\"isio eanstan tes de la que es objeto hoy en da el D:'-lS, en busque da de constan objeta dia D:--lS, un punto de equilib rio que satisfag a las aspirac iones de los punta ria aspirae ianes diferentes intereses encontrados_ encontrados.

(, El inleres en la protecc ion c, EI inters prolecc in

Al igual que en las mareas , ]a Jurispr udenei a ha "enida marcas la udenci \'enido aeeptando can el tiempo que la protece in lurdica de los acepta nda con protecc ion luridiea nambr es de damin ia se justifiea par: nombr domini o justific por:
i.

11.

El valor que como media para la captacion de clientes o corno medio n 0 usuario s benen estos signos (protecci6n del origen tienen cin empres arial)'; y, aral)'; La necesid ad de proteccion al consum idor en su deI"'Cho in a tener acceso a una informacion que coincida con sus acin requerimientos o expectativas, y no sea engana do por 0 hvas, engaa terceros que registren como domini os marcas o nombres 0 de sus competidores con distintos fines-o Si esto no fuese fines-. 5i as, (como asi, cmo explicar entonc es que en una transaccion cin financiera por un nombr e de domin io, la empres a "Compaq Compl/ter Corp", respan sable del famoso motor Compu respon famaso de busqueda "Altal'ista", haya pagado aproximadamente bsque nes millon es tresciento5 cincuenta mil d61ares estatres tos dlares daunid enses (USS 3.350.000,001 por el dominI O dounid par dominl "Altapista_com" a la empresa "Altill.'ista Tt'cJmoloRY'" quien "Altapis ta.com" Tt'cJmoioR"Y", lo registr6 10 registr para s en 199~, un ana antes de que surgiera si ao el popula r search I.'1lgille? .

Afortunadamente, las oficinas de registro de marcas han "enida eompr endien do la magnit ud del fenme no, aeepta ndo venido compr fenome acepta la protecci6n marcaria de identificadores que son usados como in nombres de domini o, hacienda las consideraciones Il"spectl\-as do Il"spectl\as de manera tal que los exmen es de registra bilidad tradiCIOnales examen tradielO se ajusten a las caracteristicas basicas de la Internet rsticas bsicas

As, por ejempl o, la Ofieina de Propie dad Intelec tual del Asi, a, Oficina Reino Reina Unido, en fecha 11 de marzo de 1998, dicto un docum ento dict

236

Propied ad Intelect ual Proyecto Propiedad Intelectual SIECA-USAID

contentivo de lineamientos para el registro de dominios como cacin o marcas, donde los TLD (.com, .org) a la identificaci6n de la son tomado s en par in aplicaci6n usada por el domini o (www, http),n o cuenta como parte de la solicitud de registro, salvo que los restant es elemen tos confieran al nombr e la distinti vidad de ley, trracin haciendo similar consideraci6n para el registro marcario de termillOs mmos genenc os .
. 32 ,. ,. ] 2

ajustn Sobre Sabre este aspecto y ajustan dose al Clasifi cador in de Niza, la concesi6n de nombres de dominio como Internacional podra marcas podria ubicarse dentro de las ocho opciones que el citado clasificador reconoce para marcas de servicios, variando la especf funcin naturaleza del servicio en funci6n del contenido espedf ico de alterna cabria cada sitio, y donde siempre cabra la altemativa de acudir a la clase 42 (servicios no compre ndidos en otras clases), para ubicar acin all alii los de imposi ble clasificaci6n dentro de las anteriores. tambi podra Adicio nalmen te, tambie n podria pensar se en supues tos legtim donde el domini o puede llegar a constit uir una legitima marca de As, producto. As!, con la cada vez mayor onda expansiva de las industrias del entretenimiento, el acceso a bienes de consumo ms 6n con relacio nados can la diversi n y el esparci miento se ha hecho mas nente de nuevos sencill o, gracias al surgimiento perma tecnol mecan ismos tecnol6gicos que permit en el disfrut e del individ uo hogar. Por ello, desde la comod idad del hagar. Par ella, la existen cia de son predom inantem ente ubicables dentro del produc tos que (0 territor io virtual de la Interne t (o que hacen de ese ambien te una 0, par import ante), o, por ejemplo incluso los nombr es pauta comercial o peridi de domin io que identifican las version es en linea de peri6dicos a revista s", en tanto cumpla n los requisitos de ley (aplicaciones /ine '" nicam ticas, informaticas, publica ciones disponibles unicam ente on line ), podra podria n ser perfect amente admiti dos como signos registrables. todo En tada caso, si el argum ento para negar el gnero reconocimiento del nombre de dominio como especie del genero signos distintivos es que se generan conflictos entre marcas previamente registradas y dominios solicitados posteriormente cin en el territor io de jurisdicci6n de la marca, no debe olvidar se que

Los N _ ... Dominio ..... AmIlito .... _ Ilomlnlo ... el

Ricardo Antequera Hernandez Hemande1:

N_'"

237

dicha situacion no es exclusiva de los bienes mtangibles aqui situacin

analizados, por cuanta el escenario tambien puede producirse. cuanto tambin

por ejemplo, entre una marca registrada y nombres o lemas 0 comerciales posteriores, identicos o semejantes, o viceversa, con idnticos 0 0
la razon social de empresas o sociedades mercantiles, o con el razn 0 0

ttulo titulo de obras tuteladas por el Derecho de Autor, de acuerdo al

contexto del casa en concreto que se estudie. caso

En otras palabras, la aceptacion de los nombres de aceptacin dominio como signos dislintivos no altera el hecho de que, por distintivos las propiedades y caracteristicas de cada uno de elias, las marcas caractersticas ellos, puedan encontrarse en conflicto respecto a cualquier otro miembro de la familia juridica. jurdica. En conclusion, y no obstante las diferencias que puedan conclusin, detectarse entre el sistema de proteccion de marcas v el de los proteccin nombres de dominio, no deberia negarse la condicion d,slinti\'a debera condicin d.stinti\a que caraeteriza a los dominios en Internet, debiendo aceptarseles caracteriza aceptrseles como un miembro mas de la familia de signos dislinti\os ms distinti\'os atpicos, atipicos, por cuanta podran asumir la figura de marcas, nombres cuanto podrn o lemas comerciales, dependiendo de la fonna como se utihcen y fanna utilicen el objeto que identifiquen, dentro del contexto de la Internet"'

2.

Los escenarlos de conflicto entre las marcas y los escenarios nombres de dominio

Con el desarrollo de las primeras ideas de este trabajo, se inicia la tarea de ejemplificar la casuistica surgida en esta materia casustica con la asistencia de las experiencias que arraja la Jurisprudencia arroja Comparada, a los fines de formar criterios que permitan una comprensin comprension global de la dinamica evolucion de conceptos v dinmica evolucin \' principios que estan rigiendo los parametros de las relaciones estn rgiendo parmetros
entre los "nuevas" identificadores y los tradicionales signos "nuevos" distintivos, teniendo como norte el evitar, como explica la eI Ia

Organizacin Organizacion Mundial de la Propiedad IntelectuaJ en su informe Intelectual final de recomendaciones sobre este tema, "... la coexistencia de
dos sistemas aut6nomos que se ignoren mutuamente: eI D~S en autnomos el D~S el espacio cibernetico y el sistema de propiedad intelectual de ciberntico

238

Propiedad Intelectual Proyecto Propiedad Intelectual SIECA-USAID lntelectual

identificadores que fueron creados antes de 'que surgiera Internet" If,. Internet" !f'.

Lo complicado del tema ha originado que los NIC's, histricamente acostumbrados hist6ricamente acostumhrados a prestar el servicio de registro de dominios a la colectividad con fines estrictamente altruistas (motivados por el entusiasmo cientifico contagiante que origin6 cientfico origin el crecimiento de la Internet), han debido tambin adaptarse a los Ia tambien tiempos del "boom comercial" que experimenta la red, donde toda "regulacin" "regulaci6n" se pone en vigencia con el temor de la reaccin reacdon inmediata de los distintos agentes quienes, tal vez predispuestos ante el paradigma de 10 desconoddo, se encuentran en muchas lo desconocido, ocasiones ocupando posiciones encontradas. posidones Ciertamente que uno de los temas que ha ocupado mayor extension en las discusiones sabre la regulaci6n de extensin sobre regulacin Internet ha sido, junto a la libertad de expresin dentro de este Ia expresi6n medio ", el de la supuesta invasi6n relacionada con el ingreso invasin masivo de los sectares comerciales can sus marcas a la red. Para sectores con ellos (los titulares de marcas), "... la cuestion es si aceptan las cuestin 5i leyes de un "klondike digital", bajo el principio de que el primero en llegar sera el primero en ser atendido, o si (y bajo cuales reglas ser 0 cules legales) el nombre de dominio deseado puede ser asegurado por la propia compania" R. compaa" JR.
Veamos entonces esos escenarios, asi como as aplicabilidad en cada caso del ordenamiento legal vigente. 3. Las marcas notorias la

3.1.

EI riesgo de confusion entre marcas, nombres de El confusin dominio y la nueva poltica para la solucin de contrapolitica solucion controversias de ICANN

'" Deben incluirse, a ttulo preliminar, algunas titulo consideraciones generales respecto a varios aspectos importantes varias del escenario en revision: revisin:

Los NomIM de Domlnio en .. Ambito del Dentcho Ibrcario Dominio el mbito Ricardo Antequera Hemandez Hemndez

239

a.

Los nombres de dominio, a la fecha, solo pueden slo pueJen registrarse en base a combinaciones de palabras., palabras-, nmeros 0 numeros o caracteres. Por ella. quedan excluidas de una ello. revision comparativa las marcas figurativas ~- las mi\td~ revisin grfico), limitndono~ (en cuanto a su elemento graficoL limit.indono~ a las nominahvas :"; nominativas

La practica dominante hasta el momento permite, en prctica algtmos pases, el registro como dominios de termin\)5 paises, trmin\)5 irregistrables como marcas I por ejempl0. la, Ipor denominaciones genericas o descripti\'as); genricas 0 c. Tratemos de obviar en este momenta el (ara..::ter momento cara..::ter extraterritorial de los dominios \' asumam05 como asumamospremisa general que no se trata de marcas notorias (por cuanto la relacin entre nombre de dominio v marea relacion \' marca notoria tendra mas adelante su propio desarrollo\. Fef(' tendr ms efechvamente usadas dentro del mercado donde la efectivamente mereado marca est marea esta inscrita y que el nombre de dominio ha sld\) tambin tambien registrado, conforme a los requerimientos del Nle local; d. En nuestra revision tambien incluiremos, como espnle revisin tambin del genero de riesgo de confusion. el supuest0 de p0;Ible gnero confusin. infraccion por confusion en la fuente. es decir. elllamad0 infraccin confusin decl<. riesgo de asociacion :!. asociacin e. Por ultimo, y como 10 ex plica Femndez !\:'o\"oa' ltimo, lo explica Fernandez !\:'\"oa'
lila determinacion de si existe o no riesgo de (cmfusion determinacin 51 0 (cmiusin

b.

entre las marcas confrontadas, constituye una tarea jurdica sumamente compleja " sutiL Al decldlr SI las sutil. AI decidIr 51 juridica marcas comparadas son conhmdibles, el jurista tiene yue confundibles, hene llevar a cabo lUla valoracion en 1a que han de tene~e en Hevar Wla valoracin la cuenta multiples faetores, los cuales s~~ dificilmente mltiples factores, diticilmente reducibles a reglas generales y precisas" Empecemos por analizar el tema de la posible aplicaci0n par del ordenamiento jurdico en matena de marcas al terreno del juridico ciberespacio.
La consagraci6n de un derecho de uso exclusi,'o soore consagracin exc!usi,'o

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Propiedad Intelectual Proyecto Propiedad Intelectual SIECA-USAID

una marea, responde al inters de cada Estado en articular un marca, interes conjunto de garantias que funcionen como estimulo a la garantas estmulo captacin captaci6n de la inversion y de la actividad empresarial, en inversin beneficio directo del consumidor, principal interesado de que exista un mercado estimulado por la competencia. En consecuencia, la persona a quien se le ha acreditado ese derecho Ie es puede explotar su marea dentro del comercio pa.ra identifiear los marca identificar procluctos o servicios para los que fue solicitada, sujeto productos 0 nicamente unicamente a las limitaciones que el propio ordenan1iento lirnitaciones juridico impone. jurdico

El supuesto segiln el eual un tercero, sin consentimiento segn cual del titular de la marca, procede a solicitar el registro de un nombre de dominic en terminos de identidad o similitud can una dominio trminos 0 con marca marea registrada (en condiciones tales que no serb aceptado para sera su inscripcin marearia, si se tratara de una marea en trmite), inscripci6n marcaria, marca tramite), suscita inmediatamente la inquietud en cuanto a si el uso de ese 5U5cita dominio puede generar riesgo de confusi6n en el consumidor y confusin si puede ser exitosamente objetado por el titular de la marca. La marea. respuesta a las dos inquietudes es ciertamente afirmativa, dejando a salvo algunas consideraciones que sern planteadas en seran prximos prrafos. pr6ximos parralos.
efecto, En electo, si la norma transcrita del Articulo 104 de la Decisi6n Decisin 344 claramente determina el sujeto pasivo ("cualquier tercero"), no seria valida el razonamiento gue pretendiese la tercero n ), vlido inaplicabilidad de la ley al detentar de un dominio. Por ello, y al detentor quedar incluido el titular de un nombre de dominio dentro del colectivo que debe respetar elderecho adquirido por quien registra una marca, slo podra excluirse del liS pmhibendi el uso marea, 5610 podr illS de un dominic bajo condiciones que no se ubiquen dentro de los dominio supuestos reservados linicamente al titular de la marea o a nicamente marca 0 tereeros que cuenten con su consentimiento. terceros
Aclarado esto, corresponde determinar las condiciones bajo las (uales el nombre de dominio sera susceptible de causar cuales seria perturbacin perturbaci6n en el uso y disfrute del derecho exclusivo reconocido al titular de una marca.

L..;

N.." , _ de Domlnio _ Noc"'_ Dominio Ricardo Antequera Hemndez Hernandez

.. AmbIto .... DertlCho lIar'cao IIar'carto el mbIto ....

241

Generalmente los supuestos de hecho presentes en elll" el ,; prohibendi marrario requieren de una actuaci6n por parle del marcario actuacin parte solicitante de un dominio que exceda el solo acto de registro. Por ejemplo, ejernplo, las conductas mencionadas en la nonna comunitaria cornu nita ria citada, constituyen supuestos (vender, ofrecer, usar, aplicar. importar 0 imporlar o exportar) cuyo potencial infractor debe al menos insinuar al publico (como en el caso tipico de la oferla v de la pblico tpico oferta publicidad), su intend6n de presentar en eltrafico comercial un publiddad), intencin el trfico signo (en nuestro caso, un nombre de dominio) que promocione un producto, un sen'ido o una actividad, para que pueda servicio 0 configurarse alguno de los supuestos de ilicitud . Este principio fue ampliamente ratificado para el ciberespacio por La Politica lJniforme de Soluci6n de Poltica Uniforme Solucin Controversias en Materia de Nombres de Dominio que fuera aprobada por la Corporaci6n de Asignaci6n de Nombres y Corporacin Asignacin Ntimeros de Internet (ICANN) el 26 de agosto de 1999 \. CU\'OS Nmeros documentos de ejecuci6n entraron en vigencia el 24 de octubre de ejecucin 1999 " Segtin esta politica, los Ires supuestos de hecho que debe Segn poltica, tres cumplr cumplir todo caso presentado por un titular de marca que denuncie la violaci6n de sus derechos por quien ha registrado un violacin idntico 0 inc1u\-e nombre de dominio identico o sim.ilar a la marca inclu\-e el supuesto de registro del dominio y uso de mala fe por parle del parte supuesto infractor (Articulo 4.ajii de la Political". De una 4.a.iii Poltica)". manera sumamente ejemplificativa, el Articulo 4.b de la Politica del ICANN lista conductas calificables como de mala fe por parle parte del registrante de un nombre de dominio, a saber: regfstrante "A los fines del parrafo 4.ajii., las circunstanClas prrafo 4.a.iii., circunstanCIas siguientes, entre otras, constituiran la prueba del registro constituirn y utilizaci6n de mala fe de un nombre de dominio, en utilizacin caso de que el grupo de experlos constate que se hallan expertos presentes: "i. Circunstancias que indiquen que usted ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el 0 registro del nombre de dominio al demandante que es el aI

._------_..
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_-~.

.. ......

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Propiedad Intelectual Proyecto Propiedad Intelectual SIECA-USAID lntelectual

titular de la marca de productos o de servicios o a un 0 0 competidor de ese demandante, por un valor cierto que par supera los costas diversos documentados que estn 5upera costos esbin relacionados directamente con el nombre de dominio; o dominic; 0 "ii. usted ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o de ser 0 vidos refleje la marca en un nombre de dominic corresvicios dominio pondiente, siempre y cuando usted haya desarrollado una conducta de esa indole; o ndole; 0

"iii. usted ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad 0 comercial de un competidor; o "iv. al utilizar el nombre de dominio, usted ha intentado de manera intencionada atraer, con animo de lucro, nimo luera, usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro sitio Sil 0 en linea, creando la posibilidad de que exista confusin confusi6n con la marca del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliaci6n o promoci6n de su sitio Web o de su afiliacin 0 promocin 0 sitio en linea o de un proclucto o servicio que figure en su lnea 0 producto 0 Sil sitio Web o en su sitio en linea." 0 lmea." Visto as, podria pensarse que la peticin e inmediata asi, podra petici6n obtencin obtenci6n de un nombre de dominic no constituiria dominio constituira automticamente un acto violatorio del derecho sobre la marca, automaticamente sabre incluso cuando la intencin del registrante fuese la de intenci6n transferirlo al titular de la marca, porque hasta que ese dominio potencialmente infractor no se materialice pblicamente en su publicamente funcin de identificar los contenidos presentes en un "web site" funci6n (uso efectivo del dominio en condiciones equiparables a as las exigidas a las marcas, adaptado a las caractersticas del media caracteristicas medio donde se concreta -Intemet-), o, al menos, no se exteriorice su 0, intencin de transferir el dominio a cambio de un precio, el intenci6n cambia supuesto generadar de la sancin (uso del signo) no se generador sancion cumplira cumpliria 26,
No obstante, en decisiones administrativas emitidas en ernitidas

Los No...... ele Dominio en .. AmbIto del Derecho llarulrio cIe el mbIto
Ricardo Anlequera Hemandez

243

virtud de demandas planteadas ante el Centro de Arbitraje de la OMPI (una de las cualro instituciones actualmente acreditadas cuatro para decidir casos sobre esta materia en aplicacion de la Politica aplicacin Poltica del ICANN"'\ se ha concluido en que el mero acto de re);istro ICANN"'', re);istrc> puede, en el ambito de estos procedimientos de arbitraje, mbito constituir causal de mala fe" Especificamente, en el Especficamente, procedimiento D2ooo-oo18 (disputa por los dominios par "banesto.org" y "banesto.net"), siguiendo los lineamientos del "baflesto.org" "baflesto.flet"), procedimiento D2()()()-{)()3, se tomo en consideraci6n, juntn a tom consideracin, otros factores propios del casa en cuestion, la conducta pasi\"a del caso cuestin, demandado en cuanto a su inactividad respecto de la acti\'aci<in acti"acin efectiva de los dominios registrados para identificar contenido5 contenidos en la red. 3.1.1. La distincion de productos o servicios distincin 0

Siendo que el mero acto de registro puede no bastar para configurar el supuesto tipo de infraccion de "riesgo de infraccin confusin", utilizacin confusion", la utilizaci6n real y efectiva de un dominio no traeria traera como consecuencia necesaria del supuesto de hecho donde hay V marcas v nombres de dominio identicos o simi lares, la \"iolacin idnticos 0 similares, \"ioIaei{-)n per se del derecho marcario . Para ella habna de plantearse la marcara ello habra susceptibilidad de que el publico consumidor sea inducido al pblico error en cuanto a la identidad u origen del produeto o ser\"icio. producto 0 sen"leia. algn ({'eH' respecto de algUn sitio en la ({',pw identificado con un nombre de dominio identico o similar al de la marca, desde donde se idntico 0 ofrezcan productos, servicios o actividades conexas con las de 0 aquellos distinguidos can el signa registrado. con signo
~ ~

Naturalmente, al igual que como se realiza con la comparacin comparacion de dos marcas en pugna, la primera labor a cumplir ser sera determinar si la macea . el dominio son idntic()s o marca v V identic0s 0 semejantes , prescindiendose, para el momento del cotejo, de prescindindose, coteio, aqueUos elementos del dominio que no hagan a su distinti\"idad. dominic especialmente dominios de primer ni\'eL o subdominios niveL 0 5ubdominios disponibles de conformidad con las reglas del "IC local. loca!. elementos estos que tampoco debieran ser reinvindicables a la stos sec reinvindieables hora de su inclusion como parte de una solicitud de reglstro de inclusin registro
~

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"Propiedad Intelectual
Proyecto Propiedad Intelectual SIECA-USAID SIECA-USAIO

marca, corno ya ha siclo dicha en este rnisn10 trabajo. De como sido dicho producirse la existencia de identidad o similitud entre los signos 0 habr cotejados, habra que analizar los contenidos identificados con el nombre de dominio y el objeto de distinci6n de la marca distincin registrada, para evaluar entonces si el prin1ero es capaz de generar confusion en el consumidor respecto a los productos o 0 confusin rnarca servicios para los cuales la marca fue registrada.

Ese principio fue ratificado judicialmente en 1997 por la

justicia estadounidense en el caso "Interstellar 5tnrship Services, "lnterstellar Stnrship

Ud vs. Epix, Inc", en el cualla segunda, en su condici6n de titular Ltd cual la condicin de la marca EPIX concedida para identificar, entre otros bienes, programas de computaci6n y circuitos integrados, y ante el computacin registro del dominio "EPIXcom" (usado para identificar las "EPIX.com" actividades de un grupo teatraillamado "The Rocky Horror Picture teatral llamado Roeky Pieture Show") por parte de la demandada, accion6 judicialmente sabre accion sobre la base de la confusion marcaria. confusin marcara.
El tribunal de la causa, al desestimar la acci6n concluy6 EI accin concluy que:

"Interllestays "Interllestar's use ofepix.com eould confuse actllal or potential could costl/mers Inc., costllmers of Epix, Inc" 'initially', because they might go to the lnterstellar web site when they were seeking EP1X, [nc. But the Interstellar EpIX, fnc. Bul COl/rt held that the differences between the parties goods and cOllrt differenees seroices services were such that Epix, lnc. ~s Cltstomer::; 'could not be Inc. customer::; 'couId seriol/sly seriollsly confused' by the lise of the domain name" '" . l/se doma in
Sin embargo, al decidirse la apelaci6n del mismo caso, de apelacin fecha 19 de julio de 1999, un tribunal del Estado de California decidi decidi6 a favor del demandante bajo el supuesto de una "confusion inicial de interes" que podia generar desviaci6n de "confusin inters" poda desviacin clientela, visto que ambos silios usaban la Internet como medio sitios de prornoci6n y coincidian en los canales comerciales usados, promocin coincidan produdos aun cuando los productos y servicios ofrecidos por las partes eran diferentes. criterio Al margen de las distintas opiniones que tal criteria

Los N _ de _ 1o ..... '-o .... oe..cho _ _ _ Loo _ l 0 ... el '-'to

Rrcardo RICardo Antequera Hemandez

judicial pueda propiciar, rescatamos el concepto de la "confusion "confUSin inicial de inten,s" presentado por la primera sentencia, por 'u inters" relevancia cierta que tiene dentro de otros supuestos de uso de marca ajena, dande la inleocion del tercero no es identiiicar rnarca donde intencin identificar falsamente un bien o servicio, sino simplemente "engaar" a los 0 "enganar" browsers y motores de busqueda para que coloquen su sitio web bsqueda en posiciones priviJegiadas en las listas de hits o aciertos de privilegiadas 0 consultas de usuarios, de ser posible, incluso por encima del verdadero titular de la marca ingresada por el particular como argumento de consulta,
En apoyo al criterio de la necesaria confundlbiJidad de los productos o servicios distinguidos con los nombres en 0 disputa, se pronunciaron los tribunales holandeses en la controversia por el dominio http://www.xxlinknL donde el demandante tenia registrada para los paises del Benelux la marca tena pases XUNK Al desestimar la accion, el Tribunal considero que no AI accin, consider habia suficiente semejanza en los sercios identificados bajo el haba servicios identiiicados dominio, y los de la marca registrada .,

Resulta importante recordar que los tnbunales tambien tambin han tomado en consideracion el poder de exclusion que el D~5 tornado consideracin exclusin le confiere a los nombres de dominio {en elsentido de ser unic0sL Ie nornbres el sentido niC0sL haciendo an ms necesario el estudio de las variables presentes aUn mas en cada caso (como la relacin concurrencial entre las partes. la relaci6n notoriedad o la mala fe), antes de pronunciarse respecto a las 0 peticiones de las partes, En efecto, en "Cnrdserl'ice 1111'1. lile V McGee". donde el "Cnrdserl'ce 1111'1, Illc demandado registro como dominio, en retaliacion a su intento registr retaliacin fallido par faJJido por ser representante de los servicios prestados por el accionante, la marca de este ("Cnrdsen~j(e bttenuztiona["J. y otras ste ("Cnrdsen~j(e variaciones de la misma (csimall.comJ, una \Oez que le fuera Ie prohibido judicialmente el uso como dominio de la marca mencionada, el tribunal, al condenar tal conducta por considerarla un acto de mala fe comercial, ordeno el cese del usa orden uso del dominio, a cuyos efeclos analizo el tema del riesgo de efectos analiz confusin la confusion y 1a eficacia distintiva de los nombres de dominio afir-

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Propiedad Intelactual Intelectual Proyecto Propiedad Intelectual SIECA-USAID

mandoque: mando que:

"... domaill names present a unique CirCllnIstance when ", .. domain circunIstance determining the like/wad o/ confusion caused by possible delerminillg like/lOod of con/usion poss/ble trademark violalions. Traditionally, trademark disputes lrademark violations. Tradil/anal/y. traderllilrk or involved tzoo or more parties llsing the same 01' a similar mark. Vvith regard to domain names, however, only the one party can VI/ith tlze

hold any particular domain name. Who has access to that WllO domain name is made even more important by the fact Olaf fhe t!wt there 15 nothing in the Internet equivalent to a phone book or is file ay directory assistance. A customer W}lO is unsure about a custamel' who aboltt company's domain name will often guess that the donwin na me glless domain name is also the company's name... " "... Thus, a domain name aIso is more thall a mere internet address. It also identifies the i5 Internet nlso fhe internet site to those who reach it, mIlch like n person '5 name thase zuho mI/eh pasan identifies n particular persan, or, morc relerant to the person, Of, more fo fhe trademark disputes, a company's name ident(fies a spec~fic eompany " 32 company
En el anlisis que se haga sobre los fallos judiciales antes analisis mencionados, siempre deben ser tenidos en cuenta los hcibitos y hbitos costumbres del usuario regular de la Internet guien, como primera herramienta de referenda, se vale de las marcas que referencia, rnarcas identifican a los productos, servidos o al nombre de 1a empresa servicios 0 la en s, pero que si al momenta de acceder al sHio se entera de que sf, momento sitio ha ingresado a un lugar errado, puede de inmediato dirigir su atendon a otra altemativa de consulta. atencin alternativa
No obstante, esa misma practica o costumbre del usuario prctica 0 tambin tambien puede generar confusion o al menos 1a asociacin confusin 0 la asociacion mental de que se trata de sociedades con algtin tipo de vinculo algn vnculo comercial, sobre todo al tratarse de dominios capaces de evocar algn algun tipo de origen empresarial, hecho que pod ria ser en la podra medida que los responsables de los silios en la Internet, conssitios cientes de la susceplibilidad a coincidencia que puede existir susceptibilidad dentro de la www, realizaran las aclaratorias suficientes en cuanto a la inexistencia de una relacion comercial o institucional relacin 0 respecto a otros lugares dentm de la red cuyos dominios otms dentro

Los Hombre. d. Dominlo en .1 Ambito del Derecho M.rcario Nombre. de Dominio el mbito
Ricardo Antequera Hemandez

2.7

pudieran generar algn grade de confusi6n. algtin grado confusin. Por ello, cada caso requiere de un especial an.ilis-I3 ant('~ de proceder con acciones judiciales susceptibles de L;enerar el rechazo colectivo, sobre t~o en paises donde la Internet l" un pases Ia medio de consumo masi\'o ... Sirva como apo~() a esta condU:'ll111 condU:'llln el estudio hecho por el tribunal gue decid16 la dbputa por l'l par decidi dominio "plalllledparentJlOod.com, donde se explican la~ dIstmtas "pla1l1ledparentJlOod.com, etapas de potencial confusion que el demandado pudo habeT confusin haber generado al mantener un site con la marea de su c()ntra~"lartl': a1 marca contra~"lartl':

"First, because '.com' i~ a popillar de:,i,lIatil11l t'r /ll~t'r'l"~ '.(0111' poplllar de.. i\lIatil11l fi.'r '~t'r'l"~ domaiu llames, domain 1lames, QH lntemet u...er is likdv til Ll:;:;lI111l' tiu: ;-,'11; Intemet ll:,er tl after a corporation's name (ci/lifring ha t,) tll.l! (,l1r('r.;~;,I: llame i.cilll Jrillg her ti) tll.1! (,l1r('r.~,: home page, ~f OIll' l'xi5t5. Second, all Illtemd :,{'r ::,1;1::1 JlOme one l'Xi5t5. SCC01ld, al! flltcmff u:,{'r ::,1;1::! immediatl'ly detem/hle the contenf l~f a Jlil111t' pi1\t' 11lmn UiI:t'.i immediately detemlille tile content lJ1111t' p,l\t' main U:t'.i by tile Oi.Cller l~f a particlllar d()f1lt1ill lIt111i(' {)r ,>(;1:('; .;: ,1 tlle Oi.CHa (~f d(mlt1ill ,>(,,:t''; spec(fic address. O"ly after a 1i5er IUl~ ~t'(11 (1r t'l:I".rt'.i O"Iy 1l5eT IUl~ ~'ll (lr t'll:t'.rt'.i 'plamledparelltJlOod.com' can s1ze a(Ct'~'" HIt' i.Ct'i'.'"/ft'. ::::J 'pJamledparelltJlOod.com' size a('~:' tllt' i.Ct+.'-ft'. ::<IJ access occurs after at lea...t a temporary ddav. 111 a.idi:l(lll. t:;(r,' Ieast ddau. hI is a delay ({'hile tlze !lome pi1ge 1(1il.I~ 11ltt' t/:t' :",,:!1!.!(r. deIa.'! u'hile t1ze hemlt' i'l!t' tilt' :,',,:!11,!(r. Because tire ll'ords 011 tile hlp (~fthe pa~t' load fir~:. :i:t' 11:':";'on ale /(lp pl~t' fr~:. 11:':";~ first greeted soJely (pith tile 'l\'elcome ft' PL71l1lr'd P,1rnl~IL\1.i solely i.L'ith t!le 'l\'efcome ft, P,1Tn~IL\1.i Home Page'. It is highly like1.11 tllat <111 lntcr1It't ll,-cr ~"d! :'t;!! lt hig!lIy t!lat mi Intcrllt't u:,cr ~,,;! :'.t:!! beIifl t' that she has fOWld plaintiff... ,reb5-itt' at Ol.1t J'l'iI! tlral fOlmd pli1i1lti(fs i.l'cb:-itt' Out ,,,'ill!
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En todo caso, siempre habra de acudir"" al obJet" \' habr acudir>e obJete> contenido ubicados dentro del sitio identificado con el dommi(l. por cuanto la infraccion marcaria por usa del nombre de domInio par infraccin marcara uso domIniO es solo uno de los escenarios de contlicto aqui tratadp;;.. slo conflicto aqu 3.1.2. La imposibilidad de coexistencia en el DN5 DNS

el cua' La forma de funcionamiento actual del 01'\5, para e' cual el registro de un nombre dentro de un TLD e,dll\-e e'c!ll\-e automticamente automaticamente al resto de las personas, hact:' ~u~C1taT hace ~u~C1tar situaciones en ocasiones injustas. Asi, 1a posibilidad de que As, la coexistan marcas idenhcas o similares, registradas para idnticas 0 similan>s,

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Propiedad Intelectual
Proyecto Propiedad Intelectual SIECA-USAID

identificar productos 0 servicios distintos de manera tal que no se o produzca la confusin en el consumidor, no es susceptible de confusion repetirse, en principio, en el mundo de los signos distintivos del ciberespacio. El hecho de que una empresa, bajo las condiciones descritas, se vea imposibilitada de usar Sil marca como dominio yea su dominic tal como la tiene registrada, no implica necesariamente una conducta desleal del tercero, quien, al registrar prirnero su signa primero signo como dominio, ha hecho uso de sus tambien legitimas tambin prerrogativas como titular de una marca. Inclusive, marcas debidamente registradas y en plena vigencia, pero sin la suficiente fuerza distintiva que las obliga a soportar la concesin de concesi6n signos parecidos (conocidas por la Doctrina bajo el calificativo Dactrina de marcas dbiles), podran tambin ver "limitado" su derecho debiles), podrian tambien "Iimitado" de exclusiva dentro del ciberespacio.

"CDS Network CDS Ese concepto fue recogido en "COS Netwark vs. COS Solutions, dace Solutians, Inc", donde la demandante, una de las doce personas con derechos marcarios reconocidos por la Oficina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos de Norteamerica, intent obtener Norteamrica, intent6 de la demandada el dominio CDS, aun cuando los servicios ofrecidos por las empresas eran diferentes. En su decisin, el decisi6n, tribunal consider que el dominio no infringa los derechos sobre consider6 infringia la marca CDS, por cuanto esta ltima se asocia ahora con un COS, ultima ahara trmino de usa comun (CD), careciendo de protecci6n suficiente termino uso comn proteccin frente a terceros al no ser una marca fuerte :15. .'15.

3.1.3. Olros casos de confusion Otros confusin

Tal y como ocurre en el espacio real, son muchos los intentos de registrar como dominios denominaciones de imposible concesin marcaria en algunos casos (por ejemplo, concesi6n pblico, o expresiones contrarias al orden publico, simbolos patrios 0 que identifiquen a organismos internacionales), 0 dc limitaciones inlernacionales), o limilaciones relativas, tales como los casos de terminos genericos, trminos genricos, indicaciones geograficas, expresiones enganosas can respecto al geogrficas, engaosas con producto o produclo 0 servicio al cual prelenden aplicarse, que slo son pretenden s610

Los NOI'" ele DonIInIo ...... an.tto del Derecho Marcario HOi'" tie .... el InWto det
Ricardo Antequera Hemandez Hernandez

registrables como marcas en la medida en que el conjunto de elementos al cual se incorporan, otorguen al signo caracter de carcter distintividad.
Se ha visto como uno de los argumentos esgrirnid05 por cmo esgrimidos la Doctrina que objeta el caracter de signo distintivo al nombre de carcter dominio, radica en que algunos NICs no cuentan dentro de sus NIes polticas politicas de administracion con reglas excluventes del registro de administracin nombres que, aplicando extensivamente los criterios de la administracin administracion de los sistemas marcarios, tarnpoco podrian ser marearios, tampoco inscritos como marcas. Esta obsen'acion, a1 igual que las otras obsen'acin, al que puedan hacerse para confrontar la posiCln aqui detendlda, posioon defendIda, olvida que el DNS, como todo el mundo de la Internet en DN5, general, ha side de muy reciente aparici6n en cuanto a medio sido aparicin masivo de comunicaci6n, habiendo tomado por sorpresa y comunicacin, tornado par desprevenida muv especialmente a la comunidad juridica ,. empresarial. Muestra de ello es que para mayo de 199~ apenas un tercio de las empresas estadounidenses caWicadas dentro del top SOO que anualmente publica una prestigiosa re"ista de ese lap 500 re\"sta pais, habia registrado su nombre como dominio en la Internet. pas, haba mientras los oportunistas de la red habian tomado para si un haban tornado catorce por ciento (1~%) de dichos nombres comefCIales", con el comercIales", consiguiente perjuicio para sus legtimos titulares en cuanto a legitirnos traves an tratar de "recuperar" sus achvos, sea a travs de los atin incipientes en muchos paises procedimientos de resolucion de resolucin pases este tipo de controversias, no obstante las posih\"aS consecuencias que se han derivado de la hasta ahora muy exitosa aplicacin aplicacion del procedimiento de arbitraje establecido en "La Poltica"; Politica"; sea en el terreno judicial; sea por medio de la negociacin negociacion directa entre las partes.

Esa inexperiencia ha ocasionado el efecto de una preocupacin extrema en cuanto a tratar de asegurarse a tcxio preocupaci6n costo la exclusividad de uso sobre estos nue\'os acti\"os, no slo costa 5610 para eventuales planes de comercializaci6n de producto5 ~. comercializacin sen'icios par la via del comercio electronico, sino tambin rara servicios por va electrnico, tam bien salvaguardar posiciones defensivas que restrinjan el registro de expresiones que luego pudiesen ser usadas por terceros corno par como

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Propiedad Intelactual Intelectual Proyecto Propiedad Intelectual SIECA-USAID Proyeclo Inlelectual

tribunas de desprestigio para la empresa, sus productos y / 0 sus y/o servicios. Esa puede ser la unica explicaci6n para que, por ejemnica explicacin plo, una afamada firma transnacional tenga dentro de su cartera de nombres registrados el dominio http://www.badbreath.com (mal aliento), desde donde se despliega un sitio web con los enlaces o "links" hacia los principales productos de la compania, 0 compaa, relacionados can la higiene y el aseo personal. con
Tambin equvoco Tarnbien se ha generado el equivoco de creer, como explica Bentata, que el registro de expresiones genericas corno genricas como dominios pudiese:

" ...impedir otras "...impedir a atras personas que ejerzan su actividad Sil econ6mica en esos sectores, el uso de estos indicativos econmica para describir su actividad. Debe uno preguntarse, por 10 Sil lo tanto si el registro de genericos como nombres de genricos corno dominic impide a los competidores de su titular el usa de dominio irnpide uso )" J" los mismos" '.
Naturalmente que, aun cuanda todavia se permita el cuando todava registro de tales expresiones, ellas no podran limitar ni que elias podrn nuevos dominios sean registrados bajo una conlbinaci6n de conlbinacin trmino corno caracteres que incluyan el termino ya registrado como dominio, ni, mas importante atm, su uso en el trMico econmico. Incluso ms an, trfico econ6mico. los tribunales han tenido ya opartunidad de pronunciarse sobre oportunidad este tipo de casos donde, al no estar involucrado un derecho marcario como fuente de la ilicitud, ha sido la alternativa de la side competencia deslealla utilizada por quienes se sienten afectados desleal la por la Poltica del lCANN debido a la exclusin que se genera Polilica ICANN exclusi6n par la concesi6n de dominios sobre terminos genericos. por concesin trminos genricos. Especificamente, un tribunal ,de Frankfurt, en sentencia dell3 de Especficamente, del 13 febrero de 1997, consider6 que el registro de los dominios consider "cerveza,de" y "viajes.de" (ambos en su acepcion alemana), por acepcin par

parte de empresas vinculadas a esas actividades mercantiles, no constitua actos des leal. constituia aetas de competencia desleal.

No obstante esas dificultades, el proceso de aprendizaje continua acelerando sus revoluciones a fin de tratar de disminuir contina

Loe NomIN de Dominio ..... ele ... el Ricardo Antequera Hemndez Hernandez

Ambito del

Derecho lIarc-.io IIarc-.io

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a su minima expreSlOn escenarios de conflicto injustilicados mnima expreslOn injustificados como los aqu lratados. Adems, slo el tiempo detennmara si aqui tratados. Ademas, solo detennmar trminos genricos o descriptivos (cuyo registro ya est siendo h~rminos genericos 0 esta prohibido en algunos pases), tendrn algtin valor intrinseco en paises), tendran algn intrnseco cuanto a que cumplan efectivarnente su funcion como Slgnos efectivamente funcin SIgnos distintivos dentro del emergente mundo del comercio comereiD eleclronico, o si, al igual que las marcas, las empresas debe ran electrnico, 0 debern acudir al ingenio publicitario para generar tenninos que tnninos cumplan su funcion denlro de este mercado, captando la funcin dentro atencion del publico consumidor sobre los productos, servicios o pblico 0 atencin aclividades ofrecidos en la red. actividades

Similares inquietudes pueden plantearse respecto a la inquetudes posible apropiacion denlro del ciberespacio de nombres apropiacin dentro geograficos de ciudades, pases o cualquier localidad que. geogrficos paises 0 aunque sea tema superado para el derecho marcario por cuanto es clara su imposibilidad absoluta en cuanto a que se aceple acepte como marca algn indicador de esta naturaleza, eltema no esla algtin el tema est resuelto dentro de la red. Asi, por ejemplo. podra pensar el As, zpodria lector que el dominio "merida.com" no esla regislrado por "merda.com" est registrado ninguna de las Ires ciudades en !beroamrica que llevan ese tres Iberoamerica nombre, sino que, por el contrario, pertenece a una fabrica de fbrica bicicletas en Taiwan? Taiwn? Al margen del tema politico, no pareciera sensato en poltico, modo alguno pennilir esta clase de conductas por parte de terceros, incluso en los dominios a regiSlrarse denlro de los dominies registrarse dentro gTLD, ya que dicho acto constituiria una ventaja competiti\'a constituira dando por resultado un acto de exclusin, en nueslra opinion de exclusion, nuestra opinin naturaleza desleal, frente a intereses superiores a los de meros rente fines comerciales, por 10 cual el registro estos nombres como lo regiSlro dominios debiera estar reservado con exclusividad a los gobiemos nacionales, estatales o municipales de cada lugar, gobiernos 0 segn el caso. segtin caso, Sin embargo, incluso dentro de esta altemativa podrian alternativa podran suscitarse posibilidades de conflictos, especialmente cuando algunas localidades comparten la misma denominacion dentro denominacin

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Propiedad Intectu Intelectu.1 Proyecto Propiedad Inleleclual SIECA-USAID Intelectual

de diferentes ordenamientos territoriales. Resultara entonces Resultaria

injusto atribuir un mejor derecho para alguna de ellas al momento de registrar el dominio dentro de gTLD, pero respetando para cada localidad la titularidad del dominio en su respectivo ccTLD (dominios de primer nivel geografico). As!, geogrfico). As, para plantear un caso hipotetico, la ciudad de Valencia hipottico, localizada en territorio espanol tendria la exclusividad para el espaol tendra registro del dominio "Valencia.es", mientras que su par en
Venezuela detentaria su dominic "Valencia.ve", con 10 que no se detentara dominio lo

suscitara confusin suscitaria confusi6n alguna respecto al origen de cada una de

ellas.

Situaciones como las aqui planteadas han side resueltas aqu sido por la jurisprudencia alemana donde, asimilar el nombre de dominio a una categoria de signo distintivo --l nombre como categora identificador de personas naturales o juridicas-, ha impedido el 0 jurdicas-, registro u ordenado la cancelaci6n de dominios registrados por cancelacin particulares correspondientes a ciudades de dicho pais, pas, reconociendo el derecho de las autoridades de esas localidades a detentar el derecho de usc sabre los mismos.38,3~ uso sobre 4. Los nombres de dominio y fa dilucin la diluci6n

Iniciaremos el desarrollo de las prximas ideas con dos pr6ximas de los comentarios finales publicados en el informe de la OMPI sobre sabre esta materia, por cuanto los mismos concentran la esencia de las inquietudes existentes sobre la materia a considerar:
"245. La fama trae consigo atenci6n en muchas farmas, atencin formas, entre ellas la imitaci6n por quienes desean beneficiarse imitacin de sus ventajas evidentes, asociaci6n por parte de asociacin quienes desean compartir sus posibles beneficios y crticas criticas por quienes ponen en duda la situaci6n dada a situacin quien goza de fama. Por 10 tanto no es sorprendente, en lo el medio de comunicaci6n abierto y eficaz que es comunicacin Internet, que la fama atraiga la atenci6n y provoque atencin diversas formas de reacciones. "246. En el mundo comercial, la fama con frecuencia se traduce en reputaci6n y con frecuencia la reputaci6n se reputacin reputacin

Los Hombres . . Dominio en .. AmbIto .... Derwcho Dominlo el mbIto Ricardo Antequera Hemandez Hernandez

-..c.no

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adjunta como expresion de la identidad de la empresa: expresin sus marcas. Las marcas famosas y notoriamente conocidas han sido el blanco especial de ,arias practicas prcticas predatorias y parasitarias en Internet"
La conducta natural del ser humano !rata de seguir la trata senda del exito que airas han logrado transitar. Para lograrlo, los xito olros individuos no siempre acuden a practicas sanas que se ajusten a prcticas los principios y valores de etica comercial de una sociedad tica determinada, sino a mecanismos facilitadores que reduzcan las los plazos de espera. Tal realidad justifica la exislencia, denlro de existencia, dentro mercados que estimulan la competiti"idad para el desarrollo global, glabal, de una especie del genero de las marcas a la que las gnero los Estados conceden una especial calificaci6n y trato, como calificacin reconocimiento al esfuerzo empresarial del titular de la marca en cuanto a lograr un posicionamiento comercial particular, que le Ie confiere al signo una identidad propia y tinica, que, en distintos nica, grados, hace a la marca notoria. gradas,

Esos distintos estadios de la capacidad de recardaC16n recordaCIn han ocasionado la categorizacion de distintos niveles de fama de categorizacin la marca, partiendo desde aquella conocida por el publico al eual pblico cual est dirigido el producto o servicio identificado con la marca, esta 0 hasta hasla llegar al signo que logra reproducir en la memaria del reprodUCir memoria colectivo coleclivo de una detenninada ubicacion geografica, el bien que determinada ubicacin geogrfica, distingue. En un sentido eslricto, cuando la nOloriedad 'basica" de estricto, notoriedad 'bsica" una marca slo permite a su titular hacer usa de ese ius. ma.rca solo uso lus. prohibePldi de orden superior, con el objeto de eXcluir a quienes excluir usen signos identicas o similares para identificar seryicios a idnticos 0 serYicios o productos lambien idenlicos o similares " (es decir, bajo tambin idnticos 0 baja confusin), Legislacin condiciones que puedan producir confusion), la Legislacion \" la Jurisprudencia se han vislo en la necesidad de proteger ese visto renombre del signo incluso en casos donde la confusion (0 la confusin (o relacin relacion de competilividad entre las partes), no sea presumible competitividad de ocurrir, aunque si la posibilidad de desprestigia a dicha s desprestigio marca. Recuerdese que la dilucion esta reconocida en la Recurdese dilucin est

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Propiedad Intelectual Propl.dad Inte_.ctua_

Proyecto Propiedad Intelectual SIECA-USAIO SIECA-USAID

legislacion comunitaria andina (Artculo 104, literal "d" de la legislacin (Articulo Decision 344, ya transcrito con anterioridad), como infracci6n al Decisin infraccin derecho del titular de cualquier marca registrada, !rente a un frente potencial usa de un signo identico o similar capaz de producir uso idntico 0
una merma en la fuerza distintiva o en el valor comercial de la 0

marca. Por ello, y en estricto apego a 10 dispuesto en dicha lo

norma, cualquier titular de una marea registrada puede aeudir a marca acudir

la figura de la dilucion para evitar el desprestigio que sea susdilucin ceptible de ocasionar el uso de un dominio q\le, sin llegar a confundir respecto al origen o a la responsabilidad de los contenidos 0 presentes dentro de un deterrninado sitio web, p\leda perjudicar determinado
la imagen y prestigio de la marea y/o de los procluctos o servimarca y / 0 productos 0

cios por ella identificados.

dil\lcin La importancia de la dil\lcion como mecanismo de salvaguarda para los titulares de marcas es tal que ya en las discusiones legislativas tendientes a la reforma de la Lanham Act en 1995, un senador estadounidense expreso: expres:
"It is my hope that this anti-dilution statute can help stem the

use of deceptive Internet addresses taken by those who are deeeptive ehoosing marks that are associate with the products and choosing assoeiate produets reputation of others" " athers"
Visto Vista que la casulstica relacionada con la materia tiene un casustica

origen fonineo en su totalidad, en sistemas donde la dilucin est forneo dilucion esta bsicamente basicamente asociada al concepto de la marea notoria entendida marca H dentro de la optica restringida que se comento con anterioridad , ptica coment y no en su caracterizaci6n de "supermarca" (vigente, por ejemcaracterizacin plo, en la legislacion andina), basta slo recordar que, indepenlegislacin solo dientemente de otras alternativas legales a las que podria acupodra
dirse dentro de un hipotetico caso de diluci6n marcaria, por hipottico dilucin constituir tal conducta una practica ilicita, estirnamos como prctica ilcita, estimarnos corno

directamente aplicable el derecho marcario en los trminos antes terminos planteados cuando la condicion de notoriedad sea un agravante condicin de los hechos, que amerite un analisis muy cuidadoso del juez anlisis en razon del valor del bien a tutelar, mas no constituya ellinico razn el nico supuesto generador de la legitimacin activa a favor del titular legitimacion

Los N ~ de Dominio en .1 Ambito .... Derecho Mareario ele mbito

Ricardo Anlequera Hernandez Hemandez

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de una marca potencialmente agraviada. agra\"iada, Uno de los aspectos que ms ha preocupad(l a !l15 mas preocupad0 IllS titulares de marcas notorias en cuanto a lo~ reg:i:;trc'~ dl-~ idnticos 0 reconocidas, j(' dominios identicos o similares a marcas re-conocidas, prcxcde d(' la popularidad masiva que temas como 1,1 pomograiia han ternas la pomograia Ia adquirido dentro de la Internet, usandose nombres fam(lS('lS en usndose nada relacionados can dicha acthidad como "gancho para ll):' con acti\idad Il):' asiduos a ella, o para seeton's a quienes no deberian estar dc~ti 0 sectores cstar nadas dichos contenidos, 10 que terrnina siendo objet0 de n~al nados lo termina preocupacin. preocupaci6n. En uno de los primeros casas sobre esta materia casos sabre (Hasbro, hIe. "Us. Internet Entertainnlfllt Gn~Hp). el tribunal de 1.1 blC. "US. Entertainment Gn~Hp). la causa dicta una orden de cesaci6n TeSpecto al uso del dominio dict cesacin respecto "candyland.com" registrado para promocionar temas ~\llah~s. por considerar que daaba la reputaci6n de la marca reglstr.1da dailaba reputacin regIstrada por el demandante, CANDY LAND, para Idenhficar un juego par Identificar para nmos. Para la toma de tal decision iue fimdamental el ",te nios. Ia decisin eJ ,,'te jo entre los objetos de distinci6n en ambos casos, conclu:,:endll ('11 distincin ca50:5, conclu:.:endll l'l1 que es perjudicial el hecho de que se identificaran tema' de wn idenhficaran tematenido sexual explicito, con una marca destinada al pbli(o explcito, pt'lbli(o infantil. La mencionada orden judicial inclu~6 la prohibici0n prohibicitn para el demandado de registro de dominios similares tales ((lml) "candyworld. com" 0 "cmldygirl.(om"' .w. Similares prClDkma,;. ha o "clUzdygirl.(onl"' debido enfrentar la empresa MatteI, responsable de la iabncaci,'n MatteJ, iabncaci,;n de la famasa mueca "Barbie", por la creaci6n de Siti05 en 1.1 red famosa mufteca creacin sitios la con contenido sexual para adultos, donde ~ utiliz.1n dln>r~a5 utilizan dln>r~a5 combinaciones de nombres que contienen la conocida marea. marca. Un tribunal del Estado de Washington, en 1996, fue maall alia de la sentencia "Has!>ro", en el asunto 7('u; "R lJ-. 1>::. tI-. Akkaoui", por el usa del dominio "Adult; R U< para identliICar par uso "Adu/t; identlilCar cuestin, los temas en cuestion, en perjuicio de las marcas del demandante "Kids R Us" y "Tbys R Us", obligando a cesar, no Sl110 en el lb('l dl'] RUs" Y RUs", slo eJ US('l d( dominio, sino a eliminar cualquier referencia a dicho n0mDr(' ,< dentro del site. Sin embargo, distinto resultado obtmo el titular site '< .. obtU\o de las dos marcas arriba citadas en su accian por diluci6n (ontra accin par dilucin el responsable del sitio "gwIsareus.co11l' (traducido (Oml' "la,;. "gwlsareus.co11l' coml pistolas somas nosotros"), al concluir improbable la Corte que l,h somos Ia I,h

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Propiedad Intel.ctual Intelectual

Proyecto Propiedad Intelectual SIECA-USAID

consumidores del tipo de productos promocionados en el site del demandado (venta de armas) asociaran a este con las tiendas y ste productos (articulos para ninos) comercializados por aquel, sobre (articulas nios) aqul, todo al carecer el nombre de dominio objeto de la acci6n del accin principal e1emento dislinlivo de las marcas supuestamente elemento distintivo violadas, por haber suslituido la letra R por el verbo are. sustituido

Dentro de la misma corriente de tutela eficaz para las marcas notorias, y apuntalando las consideraciones que presentarnos respecto a la naturaleza juridica de los derechos jurdica sobre el nombre de dominio, se encuentra la sentencia del caso "Umbro International vs. 3263851 Canada, Inc.", del 3 de febrero de 1999, en la cual un tribunal del Estado de Virginia conden6 en conden daos a1 dafios al registrante del dominio "umbro.com" (marca reconocida en el rubro de articulos deporlivos) y, ante la carencia de activos artculos deportivos) en territorio norteamericano del demandado, adjudico los adjudic restantes veinlisiete (27) nombres que este tenia registrado ante el veintisiete ste NIC de ese pais, para su posterior remate ~f;. pas,
Como muestra de que son muchos los temas conflictivos daos reputacin que pudiesen generar danos ciertos a la reputaci6n e imagen de marcas notorias, el sitio en la web idenlificado bajo el dominio identificado http://www.yahooka.com. similar sin necesidad de mayor esfuerzo a uno de los principales motores de busqueda en la red, bsqueda "yahoo", sin duda una marca famosa en el medio de Internet, "ya"oo", presenta un directorio que apoya el consumo y la legalizaci6n de legalizacin la marihuana, incluso bajo un look and feel (diagramaci6n del site (diagramacin y presentaci6n en pantalla) que asemeja al del scarell engine antes presentacin search engil1e comentado, y donde slo al final de la pagina de presentaci6n se 5610 pgina presentacin anuncia una exclusion de asociacion con "yahoo", y la posibilidad exclusin asociacin "yallaD", de hacer un vinculo hacia este ultimo silio. ltimo sitio.

Aun cuando el proceso de la OMP\, ya citado, no OMPI, concluy concluyo con resoluciones deterrninantes sabre el tema por las determinantes sobre objeciones planteadas por grupos opositores a limitar 0 o qued privilegiar las opciones de registro de dominios, si qued6 claramente planteada la recomendaci6n a ICANN para que, recomendacin trabajando en conjunto con los ~dministradores de Internet

Los NomIInts ... DomMio . . . . el Ricardo Antequera Hemandez Hernandez

Ambfto .... Dencho lIarcario AmbIto IIarcario

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locales, pueda construirse un proceso calificado de exclusion al exclusin aJ registro como dominios de marcas notoriamente conocidas. De hecho, uno de los anexos a tal informe plantea una propuesta de politica exclusion poltica a la exclusin de nombres de dominio, al menos en los genricos, TLD genericos, y eventualmente los ccTLD, en la que grupos de expertos tomarian decisiones en cuanto a conceder a marcas tomaran notoriamente conocidas que calificaran para ello, el benefino de benefiCio impedir el registro como dominio a personas distintas del titular de la marra. marca.
Los criterios para optar al ingreso de tal uni"erso se corresponden con principios ya manejados por las Oficinas de Registro de la Propiedad Industrial (destacndose la (destacandose obligatoriedad de presentacin de antecedentes judiciales o de presentacion 0 olTos otros entes competentes que hayan reconocido la notonedad, asi como pruebas de intentos de terceros en apropiarse de la marca en el ciberespacio), alin cuando se reconoce que las ewntuales an ruando resoluciones que tome tal cuerpo de expertos no seran sern vinculantes, ni para dichas oficinas ni para los tribunales nacionales, en 10 que resperta a la aplicacion de la legislacion lo respecta aplicacin legislacin vigente sobre la materia en el mundo "rear ~~.

NOTAS
-_
..

~------

1 2

Conocidos como Protocolos de Internet. Los "buscadores de bllscadores" consolidan en una sola buscadores" respuesta la informacion disponible en los motores de informacin bsqueda busqueda ofrecidos dentro de la aplicacion, haciendo en aplicacin, ocasiones mas rapida la consulta, ahorrandose el usuario ms rpida ahorrndose la repetici6n de la misma inquietud en varios "search repeticin

engines".
3

Punto que se plantea por el hecho de la ausencia de barreras geograficas, que hacen posible el acceso al dominio geogrficas, desde lugares donde la(s) marca(s) objeto de promocion promocin en el sitio, no es(son) conocida(s). Sin embargo, dentro de una concepcion moderna del derecho de marcas, la concepcin

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Propiedad Propledad Intelectual Proyecto Propiedad Inlelectual SIECAU$AID Intelectual SIECAUSAIO

triloga trilogia entre marca-publico-origen empresarial, no tiene marca-pblica-origen el mismo efeeto que en el pasado, ante el valor cada vez efecto mas autonomo de la marca, en su condici6n de bien ms autnomo condicin inmaterial capaz de producir por si mismo los efectos comerciales buscados (poder de venta del signo). Resulta acertado entonces concluir que los nombres de dominic conduir dominio tambin tambien pueden tener eficacia distintiva, aunque no evoquen una marca preexistente de la empresa. Vid. GARCA GARCIA VIDAL, Angel (1998), Marcas y nombres de ngel dominio en Internet, en Actas de Derecho Industrial. Universidad Santiago de Compostela - Marcial Pons. Madrid. Pp.195. jurdica Figura juridica que hace posible la registrabilidad como marcas de signos que, en principia, carecen de las cualiprincipio, dades objetivas para aspirar a su trato como marcas. Sobre este respecto explica McCarthy: "Secol1dary mean"Seeol1dary

il1g requires 0111y that ellstomers associate the word or Slfl'lbol reqllires ol1ly customers Slfl1lbol with a sil1g1e, albeit al1ol1ymous, eommercial source. There is sil1gle, al1ol1ymolls, commercial 110 requirement that Cllstomers k110W the l1ame of the company reqllirement customers compal1Y that produces the product". Vid. McCARTHY, Thomas: Qb. produet". Ob. Cit. Pp.394.
5

Recurdese Recuerdese que, en principia, las unicas limitaciones no principio, nicas son intrinsecas al dominic en s (distintas de las formales, intrnsecas dominio 51

tales como el domicilio del solicitante del dominio, para algunos paises, como Espana). pases, Espaa). Una muy importante sentencia del 9 de abril de 1999 ("Pail1ewebber vs. FortllI1Y") conlirmo que quien registra FortuI1Y") confirm de modo intencional un dominio similar a una marca, dominic cambiando solo un caracter, tratando de capitalizar en los slo carcter, errores de "tipeo" de los navegantes, infringe los derechos del titular y constituye un acto de mala fe susceptible de danar la imagen y reputacion de la marca alectadaar reputacin afectada.Vid:http://www.perkinscoe.com/resource/ecomm/ da.Vid:htlp:llwww.perkinscoie.com/resource/ecomml netcase/Cases-26.htm (visitada el 9 de septiembre de e1 1999). Son, por ejemplo, los casos de registros para los dominios "internet.com", "ecommerce.com" o "ciberespacio.com". 0 En este mismo sentido se pronuncia Ellman cuando alirafir-

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ma que: "Los mismos principios de prohibiciones absorna relativas lutas y relatins de acceso al registro de marcas deben aplicarse a los nombres de dominio en cuanto dichos principios sean susceptibles de ser aplicados a esta materia.. .". Vid. ELLMAN, Sergio (1999), El uso de marcas en Internet, en Jomadas de Propiedad industriaL organ,Jornadas organIzadas por la Asociaci6n Argentina de Propiedad Asociacin Industrial. Buenos Aires. Pp.2. As As; fue reconocido en una medida cautelar dictada por el Tribunal de Distrito de Nue\'a York del 28 de octubre de 1994 (MTV Nehl'Orks "s. CI/rry), en relaci6n con un "S. Cllrryl, relacin antiguo empleado de la empresa y quien registr6 a su registr nombre el dominio "mtv.com". Or. GARCA VIDA\.. Cfr. GARCiA VIDAL. ngel: ab. Cit. Pp.193. Angel: Por ejemplo, en "Princeton "s. Kaplan" (demanda del q de "Princelon <'s. marzo de 1994), caso resuelto en via de arbitraje, donde el primero registr6 como dominio el nombre de su comregistr corno petidor, para montar un sitio donde se descalificaban los servicios de la empresa Kaplan, alabando las bondades del servicio de Princeton. En "Planned ParentJzood ~~. "Plarmed Parenthood Riciulrd Bllcci", el Tribunal concedi6 una medJda caulelar BI/cci", concedi cautelar ordenando la suspensin de un sitio (u'i.crcplmmedparentsuspenSion IIOOO.co",) donde se publicaban por parte del responsable IlOod.co"') del ",eb site (locutor de radio contrario a la prachca del web sile prctica aborto), contenidos en contra del aborto y de los controles anticonceplivos, hechos contrarios a la linea de anticonceptivos, Linea pensamiento accin pensarniento y accion del demandante. Or. ABEL. Salh': Cfr. "Trademarks Issues in Cyberspace: The Bral'f' ,"til' Fn'llti::r" ,"tl' Fn'lltit:r" en:hllp-llwww.fenwick.comlpub/trademark_issue5_in_ en:hllp-Jlwww.fenwick.comJpub/trademark_issue5_in_ cyberspace.htrnl cyberspace.hlml .1998, Pp.3 (visitado el 30 de agosto de 1999). Vid: www.domainhandbook.comldd-l.html(\.isitado el septiembre 4 de sepliembre de 1999) En otras palabras, se ha iniciado un proceso de compresin y famiJiarizacin de la industria de la Internet por sion farniJiarizacion parte de las oficinas de Propiedad Industria!' Industria!. Para mayor informacion, vid. www.patenl.gov.ukJsnews! informacin, www.patent.gov.ukJsnewsl domain.html (silio en la web de la Oficina de Patentes (sitio La

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Propiedad Inte.actual Intelectual Proyecto Propiedad Intelectual SIECA-USAfD SIECA-USAIO

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del Reino Unido), visitado el30 de agosto de 1999. el 3D En el caso "Lozano Entreprises V La Opinion Publ'g", un tribunal del Estado de California, en 1997, declar6 que el declar demandado, al Haber registrado el dominio haber "laopinian.com" "laopinion.com" para presentar el peri6dico digital "La peridico opinin opinion de San Antonio", infringa los derechos del demaninfringia dante sobre la marca "La Opinion", registrada y usada Opinin", para identificar un peri6dico para la comunidad hispana peridico de Norteamerica ordenando se le transfiriese tal nombre Norteamrica Ie al titular de la marca objeto de infraccin. Cfr: infracci6n. Clr: www.prekinscoie.com/resource/ecomm/netcase/ Cases-OB.html (visitado el 9 de septiembre de 1999). Un ejemplo 10 constituye la versin en linea del diario lo versi6n venezolano "El Universal", identificado y publicitado en "EI la red como "EUD" (El Universal Digital). (EI Sobre las diferencias y semejanzas entre los nombres de dominio y los signos distintivos, Vid. MASSAGUER, Jose Jos (1999). Algunas cuestiones relativas a la infracci6n del infraccin derecho de marca mediante el registro y la utilizaci6n utilizacin de un domain name identico o semejante. Documento dornain idntico 0 presentado en Jomadas sabre Comercio Electr6nico y Jornadas sobre Cornercio Electrnico Propiedad IntelectuaL OMPL Guatemala. Vid. OMPI (1999), La gestion de los nombres y direcgestin dones de Internet: Cuestiones de Propiedad ciones Intelectual. Ginebra. Pp.16. IntelectuaL
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"Perhaps the best-known (and most hyped) featLlre of the Net best-knawn is that everyone on it has access to a mass-medium each of liS can reach audiences of thousands OY even millions". Less oj or diseussed is discussed ls the fact that many and perhaps most of the/olks 011 faet mast the folks
the Net can access that mass medium anonymotlsly. Tllat s, anonymously. That is,

we can choose to say what we want to a mass audience in nmys fo In that obscure or conceal our real identities". Vid. GODWIN, tizat abseure coneeal ldentlties". Mike (1998), Cyber rights. Times Books. Nueva York,
18 Pp.133. BETIINGER, Torsten (Diciembre 1997/ Enero 1998) La BETTINGER, batalla de los nombres de dominio, en Derecho de la Alta Tecnologa (DAT). No. 112/113. Buenos Aires. Pp.12. Tecnologia Como punto de inicio a este analisis, se transcribe inteanlisis, nte-

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Los N ~ de DomInIo en .. Ambtto de. Derecho ...rcario el Ambito

RiCardo Antequera Hemandez

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gramente la norma de la Decision }oH que establffe el Decisin 3-H Rgimen Comlin Regimen Comn de Propiedad Industrial para los ['a,,ce['a,cemiembros de la Comunidad Andina de l'aClonesJ. el eual l'aCJonesJ. cual dispone las atribuciones que comprende el 1Il::: l'r.';[Y'lj l'r,';;dY'l.-l, del titular marcario. Articulo 104: El registro de la marca conllere a su titular EI confiere 5U el derecho de actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento rea lice, con relaci6n a productos 0 ~en'i realice, relacin cios identicos o similares para los cuales haya sid0 reidnticos 0 sirnilares gistrada la marea, algwlO de los aetas siguientes: marca, algw\O actos a. Usar o apliear la marea o un signo que se Ie asemeie, 0 aplicar marca 0 le asemeje, de forma que pueda inducir al publico a error u originar lorma pblico situaciones que puedan ocasionar un perjuicio al titular de la marca; b. Vender, ofrecer, almacenar a introducir en el comercio o productos con produetos can la marca u ofrecer sercios en la ml~ma; senieios c. Importar a expartar productos con la marea; o exportar marca; d. Usar en el eamercio un signo identico o similar a la comercio idntico 0 marca marea registrada, con relaei6n a produetos o 5('n'icio~ relacin productos 0 5('rcio~ distintos de aquellos para los euaies se ha registrado la cuales misma, cuando el uso de ese signo respeeto a tale~ Fr()respecto Frc)duetos o servieios pudiese indueir al pblico a err(lr (\ 0 servicios inducir pllblieo confusin, confusion, pudiese causar a su titular un dana eccmmidao eC0nt.;'lTIlico o comercial injusto. o produzea una dilueion de ia 0 0 produzca dilucin fuerza distintiva o del valor comercial de dicha marea; 0 marca; e. Cualquier otro que por su naturaleza o finalidad fueda 0 linalidad rueda considerarse analogo o asimilable a los literales indICaanlogo 0 dos en el presente articulo" (subrayados y destacad(.::. artculo" <subrayados Y destacad():-; nuestros). Sin embargo, estos tipos de mareas, as como en marcas, as! cualquier otra categoria, Sl estan comprendidas dentm de categora, s estn dentro otros posibles escenarios de ilieitud en el ciberesFaci(" ilicitud ciberesFac"\, especialmente respecto al uso de Sign05 en otr(l~ ,imblt0'" signos ,imbltC'''' de la www ("linking", '/ramil1g" 0 "mt'tl1fagg-",""'" ("Jil1king", '~framing" o "mt'tl1faggl-","" I" Recogido expresamente de esta manera por la Dire..::ti\-a rnanera del Consejo de las Comunidades Europeas relatl\a marcas del 21 de diciembre de 1998, que en su articul{. articul("\ 4(b) dispone como causal de irregistrabilidad. "cuand". irregistrabiIidad.

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Propiedad Intelectual Proyecto Propiedad Intelectua; SIECA-USAID SIECA-U5AID

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por ser identica o similar a la marca anterior y por ser idntica 0 rnarca idnticos 0 identicos o similares los productos o servicios designados 0 por ambas marcas, exista por parte del pllblico un riesgo arnbas pblico de confusion, que comprenda el riesgo de 3sociacion con confusin, cornprenda asociacin la marca anterior". Vid. http://www.europa.eu.int (visitahtlp:llwww.europa.eu.int do el 7 de septiembre de 1999). FERNNDEZ NVOA, FERNANDEZ NOVOA, Carlos: Ob. Cit. Pp197. Aun cuanda nuestro analisis versa especifican1ente sabre cuando anlisis especfican1ente sobre las marcas, los derechos legtimamente adquiridos sabre legitimarnente sobre un nombre comercial ti otros signos distintivos podrian nornbre cornercial U OtTOS podran tambin seT tambien ser infringidos por la explotaci6n de un explotacin dominic. dominio. Para revisar la version en espanol de "La Politica" versin espaol Poltica" ICANN y su Reglamento, vease dentro del web site de la vase OMPI OMP! la siguiente direcci6n: http://arbiter.wipo.int/ direccin: htlp:llarbiter.wipo.intl domains/rules/index-es.hlml (visitado el 25 de junio de 20(0). Las restantes causales son: a. que el nombre de dominio sea similar a la marca de productos o servicios, al grade 0 grado de poder causar confusi6n, y b. que el registrante carece confusin, de legitimos derechos o intereses para detentar el nombre legtimos 0 de dominio. Sin embargo, en una de las primeras sentencias estadounidenses sobre la materia, un tribunal de Illinois (caso Actmedia, Inc. vs. Active Media, Inl"/, Inc) decidi6, en un Int"!, decidi, casa de marca notaria, que la sola reservaci6n como nomcaso notoria, reservacin bre de dominio de dicha marca por un tercero, constituye una infracci6n marcaria y un acto de diluci6n. Aun cuaninfraccin dilucin. An da se trate de una marca notaria, la referencia pudiese ser do notoria, usada en algun momento. Vid. ABEL, Sally: Ob. Cit. algn Pp.17. No obstante, en un caso de "domnill grnbbibg", "donlnill grnbbbg", decidido por la justicia holandesa en 1997 (Laboucllllre vs. IMG Holland), donde el demandado (corredor de acciones en la Bolsa de Valores) registro como dominios Balsa registr los nombres comerciales de varias aseguradoras e instinornbres tuciones financiares de ese pais, el Presidente de la Corte e5e pas, del Distrito de Amsterdam dictamin6 que el solo hecho dictamin del registro de los dominios que identificaban los nom-

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Los NomlH'aa de Domlnlo en ......ito del Derecho "~rio Dominio el mbito

Ricardo Antequera Hernandez Hernndez

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bres comerciales de los demandantes, constituia un constitua hecho ilicito por infraccin del artculo 5 de la Lev de ilcito infraccion articulo Ia nombres comerciales de ese pais. Vid. SCHE~lER. IV pas. (1999) The Netherlands. Webverlising: Ullfair Competitioll alld Trademarks 011 tlJe IItenJet". tile Illtenlet". Association Internationale des Jeunes Avocats. Londres. Pp.145. A saber: a) http://www.cpradr.orglICANN_Menu.htm CPR bls/itute for Dispute Resolutioll [CPR]: b) Ills/itute ICPR): h tlp:llwww.eresolulion.ca/services/dnd/arb.htm tlp:llwww.eresolution.ca/services/dnd/arb.htm Disputes.org/e Resolution Consortium[DeC]; c) ConsortiumIDeC]; http://www.arbforum.comldomains/ The National http://www.arbforurn.comldomains/ Arbitration Forum [NAF], y d) La OMPI. Cada una de estas OMP!. Instituciones cuenta con su propio reglamento adicional, cuyo contenido puede ser revisado desde la siguente duecsiguiente due<cion: cin: http://www.icann.OIg1udrplapproved-providers.htm (visitado el 25 de junio de 2000). Dejando a salvo, de que la presencia concurrente de los 3 Ia supuestos de hecho reconocidos en "La Poltica'". al Politica'". menos dentro del escenario de solucion de contro\ersias solucin actualmente mas idneo para la expedita solucin de ms idoneo Ia solucion conflictos en esta materia (arbitraje admirustrati\o en (arbi/raje lnea), linea), debe generar como consecuencia juridica el jurdica traspaso del nombre de dominic a manes del titular de la dominio manos marca cuyos derechos se denuncie son objetos de \io\"iolacin. laci6n. Sobre este aspecto en el caso "Playbov Ent. lne. \'5. Caln Inc. \s. Cah'in Designer Label", fue decidido que el uso del demandado de los dominios "playboyxxx.com" y 'playmate!i't'.Ctml"" 'playmateli~'t'.Ctml infringa los derechos marcarios del demandante sobre infringia '"pial/mate'. Cfr. las marcas '"playboy" y '"plal/mate. Or. MASSAGCER. Jos: Ob. Cit. pp.7. Jose: Or. ABEL, Sally: Oh. Cit. Pp.18. Cfr. Db. Or.. ABEL, Sally: Oh. Cit. Pp.26. SalIy: Db. Cfr.. Cfr. Clr. CRISTAL, Lisa y GREENRELD, Neal (1999) U.S Disputes over domain names",. en "Trademark Lall' & Lan' The IItemet. INTA. New York. Pp.169. Illtemet. Puesto que por momentos pareciera que en la paranoia Ia

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Propiedad Intelectual Intel.ctual

Proyecto Proyeeto Propiedad tntelectual SIECA-USAID SIECA-USA10

que este terna ha suscitado en los titulares de marcas, rnarcas,

preocupados por la "apropiacion indebida" de su signo "apropiacin distintivo en el ciberespacio, se han llegado a situaciones extremas, como el caso de los padres de una beb reden bebe recin nacida, quienes en ocasion de su nacimiento montaron ocasin un sitio en la web identificado con el nombre de su hija http://www.veronica.org para publicar alli fotografias all alegricas al nacimiento. Dicho nombre coincidia con el aleg6ricas nornhre coincida
de un personaje de ficci6n de una serie de bras carnicas, ficcin tiras cmicas,

generando el reclamo de la empresa titular del derecho de autor sobre los "comics" (Archie Comics), sobre la base (Arcilie Comies),
de infracci6n a los supuestos derechos de autor que la infraccin misma posee sobre el personaje "Veronica", y su sitio en "Vernica", la web, http://www.veronica.com. Dicho reclamo fue posteriormente desistido, pero sirva el antecedente para demostrar que la mala fe de algunos ha molivado la premotivado ocupacin, en muchos casos innecesaria, frente a domiocupaci6n, nios y silios que en modo alguno son susceptibles de prositios ducir algun tipo de infraccion o dana al titular de la algn infraccin 0 dao marca. Tambin marea. Tambien en un publicitado reclarno del mes de reclamo septiembre de 1998, la empresa Colgate-Palmolive envio envi una carta al titular del dominio"ajax.arg", requiriendo el dominio "ajax.arg", cese inmediato del usa del dominio por considerarlo viouso dominic latorio de los derechos de la empresa sobre la marca AJAX. El sitio haba sido nombrado en honor a un gueEI silio habia side rrero de la antigua Grecia. Gracias a la presin de la ffero presion comunidad de Internet, publicando mas de mil cartas en ms apoyo al sitio AJAX.ORG, Colgate Palmolive desistio de desisti http://www.domainhandbook,com su reclamo. Vid. http://www.domainhandbookcom y http://www.ajax.orglajaxlcolpal (silios visitados el 4 de (sitios septiembre sepliembre de 1999). Cfr: CRISTAL, Lisa y GREENFIELD, Sean: Ob. Cit. Pp.170. Sentencia del 22 de abril de 1998, del Tribunal del Distrito de Oregon. Vid. http://www.domainhandbook.com/ dd-1.html (visitado e14 de sepliembre de 1999). septiembre Vid. WALSH, Paul (1996) Lost in Cyberspace? Trade

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marks, domain names and the Internet, en The Legal alld

Los No...I....... DomkIio ..... Ambtto del Derecho . .rcatio N.aul....... ... el mbfto Ricardo Antequera Hernandez Hemande.z

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lmplications 01 Transacting Business on the lrltenlet Implications of Illtemet Londres, Pp.!. BENTATA, Victor (1998) La ",arca ell llltemet. en La marca erI lrltenlet. cn Vctor Propiedad Intelectual en eI Umbral del siglo XXI. el Servicio Autonomo de la Propiedad Intelectual. Caraca,. Autnomo Pp.217-218. Para mayor informacion sabre esta interesante corriente informacin sobre doctrinaria y jurisprudencial alemana, \'id. GARClA \'d. GARCIA VIDAL, ngel: Ob. Cit. PpI97-198. Angel: Db. Cil. Disputa por los nombres de dominio de las Ciudades Cludade s Heildelberg y Braunschweig. dentro de su respectin' respecti\"(, ccnD ".de". En el segundo de los casos al Ciudadano casas Cludadano que habia registrado como dominio el nombre de la ("iuhaba dominic t:iudad le fue ordenado renunciar a l. sobre la base del dereIe el. sabre cho de la ciudad a utilizar su propio nombre dentnl de la Internet, y al riesgo de confusion que se producia respecnesgo confusin produca to al responsable del silio en la red. Vid. ComptlaCion de aI sitio ComptlaCln jurisprudencia sobre la materia en siho en la .-.eie de la ,1",Cii' firma de abogados estadounidense "Perkins Coie LLP": http:// www.perkinseoie.eom/resoureeleeomm/ www.perkinseoie.eom/resoureeleeomID/ netcaselCases-14 (\'isitado el 7 de septiembre de 1""~' (visitado 14'l~, Vid. OMP!. Ob.Cit. Pp.80. OMPI. Ob-Cil. Articulo Convenio Pars. Vid. Artculo 6bis (1) del Converuo de Paris. Declaracion Vermonl. Declaracin del Senador por el Estado de Vermont. Patrick L"mdO" Palrick 1- Leathy, ante el Senado de los Estados emdO" de Norteamerica, Norteamrica, el 29 de diciembre de 1995. Cir: LASTER. Daniel (1997) Copyright, Trademark, and Database Databa.. lssues", en "Intellectual Properly tor the llltemet Aspen "lnteUectual for lrltenlet Issues", Law & Business. NUe\'a York. Pp.145. Par ejemplo, en la reforma a la Ley Federal de "larc,,, de Por '.larc,1S los Estados Unidos de Norteamrica (Lanham Act de Norteamerica 1946), 1946). conocida como la "Federal Tnukmark Dilllfl(~11 .-\(t'DiJltl(~1l ,-\0'dISpuso expresavigente desde el16 de enero de 1995, se dlspuso "pre-amente que las acciones por concepto de dilucion mardilucin caria estan reservadas a los titulares de marcas famosl3 estn famosa3 (capitulo 43). Esta reforma legislativa define el termmo (captulo trmmo diluci6n como "la disminucin de la capacidad de una Ul a disminuci6n dilucin marca famosa de idenlificar y distinguir bienes ,. sel'\'lidentificar se,,,,-,-

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cios independientemente de la presencia o no de: (a) 0 relacin relaci6n de competencia entre el titular de la marca famosa y otras partes, o; (b) riesgo de confusi6n, error o 0; confusin, 0 engao" (traduccin libre del autor). En el caso del Reino engaflO" (traducci6n Unido (Ley de marcas de 1994), se refiere a las marcas que tengan reputaci6n en ese territoria, y cuyo uso por reputacin territorio, terceros no autorizados, genere una ventaja desleal o 0 afecte el caracter distintivo o reputaci6n de la marca. carcter 0 reputacin Cfr. CRISTAL, Lisa y GREENFIELD, Sean. Ob.cit. Pp.166. Idem. Cfr. http://www.domainhandbook.comldd-1.html(visihttp://www.domainhandbook.comldd-1.htmi(visitado el 4 de septiembre de 1999) Ob.cit. Vid. OMPI: Ob.Cit. Anexo VI.

el Itt: _lo Derecho .. Itc batAII. ,to ... Derccho ... m.trtItud6n ..... Derecho ... ..... DercdIo
Delia lipszyc

baA".

2tI7

EL AGOTAMIENTO DEL DERECHO DE EI.

DISTRIBUCIN DISTRIBUCION EN EL DERECHO DE AurOR AUTOR
DELIA DELlA urszyC

Abogada argentina, profesora de Derecho de Autor y Derechos Co"e:r{l~. de Dereeho Dereehos Prapiedad Intelectual y de Propiedad I'ldustrial en las UlIi''t'rsida.ies dt' 8I1t',u'>:5 Inteleetual Irldustrial Uni''t'rsida.ies dc' 8I1c',u'>:5 Aires .II Austral. Tambibl ha sido profesora militada en las UnirYrsid.1dc~ .It h~ y Tambin err U"irYrsid.1dt~ dt Andes, Venezuela, Extenlado de Colombia .II Alicante, E~pmla Extemado y E~pmla

Ha P'lb1:(.1.10 P'I[.1:(.1.10

diversos trabajos en peridicos .II repistas. peri6dicos y

1. El derecho de distribucion del autor distribucin uchas legislaciones sobre derecho de autor reconocen explcitamente, explicitamente, entre los derechos patrimoniales -adems -ademas del derecho de reproduccion e independientemente de reproduccin este- el derecho de distribucion (o derecho de poner en distribucin (0 circulacin) ci.rculaci6n) como la facuJtad exclusiva del autor de autorizar la facultad puesta a disposicin del pblico de copias o reproducclOnes de disposicion publico 0 reprodUCCIOnes una obra (o del ejemplar original rle esta), como sucede, por (0 sta), ejemplo, en Alemania (art. 17.1), Dinamarca (art. 2), Espana (art. Dinaman:a Espaa 19.1), Italia (art. 17), Paises Bajos (art. 12), Portugal (art. 68.3). Otros paises no reconoc'n expresamente el derecho de palses distribucion, como Belgica y Fr lcia, no obstante 10 cua!, para distribucin, Blgica Fr~ lo cual, Adolf Dietz, paradojicamente la posicin del autor es ms slida Dielz, paradjicamente posicion mas salida que en los anteriormente mencionados, porque al faltar el derecho de puesta en circulaci6n, tampoco entra en juego su circulacin, tarnpoco limitacion por la doctrina del agotamiento y, por olra parte. limitacin otra porque pueden alcanzarse las mismas posibilidades de este derecho de una manera indirecta, gracias a una configuracion configuracin ms mas amplia del derecho de reproduccion a travs de la reproduccin traves jurisprudencia,l

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Propiedad Intel.etual Intelectual Proyecto Propiedad lntelectual SIECA-USAID Intelectual SIECA-U5A1D

En las legislaciones latinoamericanas, tradicionalmente, el derecho de distribuci6n no fue objeto de reconocimiento distribucin expreso; sin embargo se considera que se encuentra implcito en irnplicito el derecho de reproducci6n por tratarse de un caTalario reproduccin corolario

inseparable de este.' ste.' En efecto, en virtud del derecho de reprodueci6n el autor reproduccin tiene la facultad de explotar la obra mediante su fijaci6n fijacin material en cualquier media y por cualquier procedimiento que medio permita su comunicacin y la obtencin de una o de varias copias comunicaci6n obtenci6n 0 capias de todo 0 parte de ella. Pero el derecho de reproducci6n no se o reproduccin agota en la facultad de hacer o de autorizar a reproducir o hacer 0 0 copias de la obra, sino que eomprende todo el proceso de , comprende explotacin explotacion de los ejemplares, de modo que lleva implicita la implcita facultad exclusiva de decidir si los ejemplares a los que se ha incorporado la obra (0 el ejemplar original de esta) seran puestos (o sta) sern a disposici6n del pblico, es decir, si van -0 no- a circular en el disposicin publico, dedr, -o comercio, a que titulo -si por venta 0 por alquiler a por cualquier qu ttulo o o otro-, en que areas geograficas, durante que plazo, en que qu reas geogrficas, qu plaza, qu puntos de venta al publico (por ejemplo, slo en librerias 0 solo pblico 5610 libreras o slo en puestos de diarios y revistas 0 s610 en elubes de lectores, o slo clubes etctera), etcetera), porque el autor puede fragmentar la transmisi6n de ese transmisin derecho. As, As!, el titular del derecho de reproduccion de una obra reproduccin audiovisual en videocopias puede decidir que en un determinado territorio la explotacion de los ejemplares se han; explotacin har slo mediante el alquiler y en otro slo mediante la venta; puede 5610 5610 otorgar derechos de distribuci6n en exelusiva a un distribuidor o distribucin exclusiva 0 en forma concurrente a varios distribuidores; puede lirnitar el limitar plazo durante el eual puede hacerse la distribuci6n autorizada, cual distribucin etctera. etcetera. Por otra parte, como ha senalado Ulrich Uehtenhagen, sealado Uchtenhagen, "las chiusulas generales usuales en los paises de Iberoamerica clusulas pases Iberoamrica que confieren al autor todos los derechos en la utilizacion de su utilizacin obra y le garantizan una amplia libertad de contratar conllevan Ie que el autor tambien puede influenciar la utilizaci6n de los tambin utilizacin ejemplares de su obra. Esta posibilidad resulta de la estructura

el ,,*,*,," "uto .... o-echo de DlstrilMfciOn ..... Iht'echo eI ele DlstrilMfcin ... el de AutOI' ele Delia lipszyc

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genera l de la protecc i6n juridic a iberoam ericana \' no tiene que in jurdic ser deri\'ad a de derech os parciales separad os". os"'.
Empero~ desde hace unos anos, en los aos, pases paises iberoamericanos existe una tendencia a reconocer expresamente el derech o de dislribu ci6n de los ejempl ares o copias de la obra distribu cin 0 -{) de su origina l-, mencio nando -<amo modali dades de ese -<:omo derech o- todas o alguna s de las siguientes: 0

la venta u otras formas de transfe rir la propie dad el alquile r el prstam o pblico prt'stam publico

As! As resulta de las disposi ciones de Brasil (arts. 5.1\', 29.\"1 Y VII; 87.m y IV; 93.U\ Costa Rica (art. 4.0\ El Salvad or (art. 4.\ farl. 7.d\ Espana (arts. 19 Y 37.2\ Guatem ala (arts. 4 \. 21.e" Espaa larts. Hondu ras (art. 38.6"\ Mexico (arts. 16.v y 27.1V' \ Nicara gua Mxico (arts, 2.6 y 23.4'\ Panam a (arts. 36 y 40'\ Paragu ay (arts. 2.7 \. 2304'\ 2.29, 25.3 Y 28") Peru (arts. 31.c y 34'\ Portug al (art. 68.2.i i. Per (arl. ,Venezu ela (art. 41 ) Y en el ambito de la Comun idad Andina mbito (Bolivia, Colom bia, Ecuador, Peru y Venezuela) la Decision 351 Per Decisi de la Comisi 6n del Acuerd o de Cartag ena (art. B.c"). n B.c'). El Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (WCT " EI TODA) reconoce en el art. 6 un derech o genera l de dislribu ci6n arto distribu cin (1) pero, al iguaI que en el Acuerd o sobre los Aspectos de los aI igual Derechos de Propie dad Inteleclual relacio nados con el Comer cio tual (AADPIC) ,no se pronun cia sobre el agotam iento del derech o de distrib ucin, cuesti dislrib uci6n, cuesti6 n que, en el segund o pan-afo del art. 6. se prrafo arl. difiere a las legislaciones nacion ales' .

..

En el Conve nio de Bema, el derech o de distribu cion slo eI Berna, cin 5610

se menciona explicitamente respecto de las obras cinematogrMiexplci cas en los arts. 14, 1 Y 14bis, 2, b. Sin embarg o, como corolan o insepar able del derech o de reprod ucci6n expres amente reconociuccin do en el art. 9, 1 del Conven io de Bema, se conside ra que, como arto Berna, dijimos, esta implicito en ';ste. est implci ste.

-- -- _.._."..
270

.-._--. __ ...
Intelect ual Propied ad Intel.ctu al Inteleclua Proyecto Propiedad Intelectual SIECA-USAID Proyeeto

2.

in-o 1 El agotam iento -0 extinc i6n- del derech o de ucin distribuci6n del autor

En los paises cuyas legislaciones establecen el derech o de 0 cin ucin 0 distrib uci6n o de circulaci6n de los ejemplares o del origina l de autor, la obra como una faculta d especifica del au tor, aparece una n-o iento -0 extinci 6n- del derecho de figura denom inada agotam ensea cin-, ucin -o distrib uci6n -0 de circulaci6n-, Carlos A. Villalba enseiia que
limitac i6n jurdic este institut o jUridico opera como una lirnitacin del derech o de

ucin distrib uci6n con la finalid ad de compa tibiliza r las distinta s natural ezas de los derechos intelectuales y del derech o sobre las cosas, cuando convergen sobre un mismo objeto. Con la doctrin a del agotam iento del derech o de ucin distrib uci6n se procur a dar respue sta al interro gante de si el titular de un derech o de autor puede seguir control ando la venta (o de los ejempl ares (0 del original) una vez que se pusiero n s pblico ci6n legtimamente en circulacin entre el publico, que es cuando legitim sucede el "agota miento ", y es por ello que las legislaciones
agotam qu concretan en que consist e ese agotarniento".
II 11

paises En muchos pases europeos, particularmente, en los Unin de la Union Europe a (por efecto de la Estado s miemb ros art. 1.4 sicin transpo sicion a sus derech os nacion ales del arto 1,4 de la prstam Directi va europe a sobre alquile r y prestam o", y en alguno s desde antes, como en Alema nia y Dinam arca) para proced er a la pot medio reventa de ejemplares comercializados por media de su venta al cin, pblico publico , por efecto del agotam iento del derech o de distribu ci6n, o aci6n cantar no es necesario contar con la autorizacin del titular del derech pblico publico que cin_ de distribuci6n_ En otras palabra s, las person as del han adquir ido ejempl ares de una obra por compr aventa acin realiza da con autoriz aci6n del titular del derech o de autor, para nico (0 revend er dichas copias (o el ejempl ar unico si son obras de arte"')
acin no necesit an de la autorizaci6n de dicho titular.

in espao Al respecto, la ley espano la ,en el art. 19.2 (redacci6n seglin actual segn el texto refund ido aproba do en 1996 en el que se or incorp or6 la mencio nada Directiva) establece el agotam iento

III

Aeota.......tu .... Derecho de OtstrtlluciOn Otstrtllucton

en .. o.r.dIo lie Autor ele

271

Delia lipszyC

regional en el ambito de la Union Europea es decir. en el mbito Unin decir, mercado interior, en los siguientes trminos: h~rminos: "Cuando la distribucin se efecte medIante venta, en el distribucion efecrue venta. mbito ambito de la Union Europea, este derecho se extingue Unin con la primera y, nicamente, respecto a las \-entas tinicamente, sucesivas que se realicen en dicho mbito por el titular ambito 0 del mismo o con su consentimiento". De modo que el agotamiento del derecho de dislribucion distribucin no incide sobre el derecho exclusivo del titular del derecho a las dems demas formas de explotacion de los ejemplares de la obra (0 del explotacin (O original) que se derivan del derecho de autor. tales como la autor, reproduccion, comunicacion publica, reproduCCin, la comunicacin pblica, el alquiler y el p,,>stamo prstamo publico. pblico.
La figura del"agotamiento del derecho de distnbucion" distribucin" y la precisin de sus alcances o efectos tambien se encuenlra en precision 0 tambin encuentra varias de las legislaciones latinoamericanas que reconoc:n expresamente expresamenle el derecho de distribucion: El Salvador (art. 7.d ), distribucin: EI 7.d' Guatemala (art. 2Le''j, Mexico (art. 27.Iv'\ Panama (art. 40'\ 21.e''j, Mxico Panam r ~ _ ' Paraguay (art. 28 ), Peru (art. 34 ) YVenezuela (art. 41. In 611e' I. Per (arl. ,filie' l. Respecto de esta ltima, Ricardo Antequera PariJli seiiala que las sta ultima, seala aclaraciones conlenidas en la ultima parte del art. 41 sin'en para contenidas ltima arto sirven destacar que: "I) el titular tiene la facultad de autorizar olras "1) otras reproducciones de la obra, confornv' a su derecho exclusivo. as conform"'" asi como impedir que a partir de los ejemplares colocados a disposicin del pblico se realicen duplicaciones de la obra, 10 disposicion publico lo que tipiiicaria una 'pirateria'; 2) como quiera que el tipificara 'piratera'; arrendamiento de los ejempl' ~es constituye una actividad ejemplC' lucrativa y el alquiler es suscepti, le de perjudicar la explotacin Ie explotacion normal de la obra, ya que cada duplicacion alquilada. asi se Irate duplicacin alquilada, trate adqUisicin, de una copia autorizada, podria desestirnular su adqulsicion. el titular de los derechos consen'a, a pesar de la primera "enta, el conserva, ,'enta, derecho de autorizar o no el arrendamiento de dlChas 0 dichas reproducciones y 3) evidentemente, de acuerdo al principia principio segn el cual los derechos autorales son independientes del segtin objeto material que contiene la obra, cuva enajenacion no enajenacin

272

Propiedad Intelectual
Proyecto Propiedad Intelectual SIECA-USAID

produce a favor del adquirente la cesi6n de derechos de praduce cesin explotaci6n, la propiedad del soporte cuya comercializaci6n se explotacin, prapiedad comercializacin ha permitido, no implica facultad alguna para el propietario en cuanto a realizar a partir de el una comunicacin pblica de la l cornunicaci6n publica autorizaci6n ohIa, obra, sujeta al derecho exclusivo de autorizacin previa y remuneracin,,3(). neraci6n,,3().

Antonio Delgado, al comentar el art. 19.2 de la ley espaola espanola en Sil primitiva redacci6n de 1987 (que disponia: su redaccin dispona: "Cuando la distribuci6n se efectue por venta, este derecho se distribucin efecte extingue a partir de la primera", perc sin aclarar, como se hace en pero el texto actualrnente vigente, que Ese derecho se extingue actualmente ese "nicanlente, respecto a las ventas sucesivas que se realicen en "unicanlente, clicho mbito 0 can SU dicho ambito por el titular del mismo o con Su consentimiento")(precis6 los efectos del agotamiento 0 extinci6n del derecho to")(precis o extincin de distribuci6n destacando que "se trata, por tanto, de un distribucin agotamiento del derecho con efectos limitados a la explotaci6n explotacin de los ejemplares de la obra mediante su circulaci6n en venta, y circulacin que no es aplicable a los restantes supuestos (alquiler, prstamo prestamo y otras de transferencia tanto de la propiedad -donaci6n- como otros -donacinde la posesi6n), ni tampoco a las operaciones de distribuci6n de posesin), distribucin las que sean objeto los ejemplares vendidos y que no consistan en Sil reventa, para cuyas operaciones hay que solicitar la su autorizaci6n del autor, ya que se trata de ejemplares que slo autorizacin 5610 fueron fueran puestos a disposici6n del publico para su enajenaci6n disposicin pblico enajenacin mediante precio (unico supuesto de hecho contemplado en la (nico excepcin 'cuando excepci6n 'cuanda la distribuci6n se efecttie por venta' - y distribucin efecte respecto del cual se extingue 'este derecho', esto es, el de su puesta a disposici6n del pblico en esta forma -no 'el derecho' de disposicin publico 31 distribucin distribuci6n en general_)" En un trabajo anterior, Delgado - puntualiz6 muy puntualiz acertadamente que"en el caso de distribuci6n en forma de venta, distribucin el derecho comentado se agota 0 extingue a partir de la primera o (art. 19, parrafo segundo), en el sentido de que, efectuada esta prrafo sta con la autorizaci6n del autor, no se requiere nueva autorizaci6n autorizacin autorizacin habr extincin para las sucesivas reventas, bien entendido que 110 habni extincion del derecho si la celebrada en primer termino 110 10 f!le al pl/blieo, sino a trmino no lo flle pblico,
p

.........'....'N .... _ _ .........'....'lo .... _ _ de ...._ _ ._odlO de _ olDelocllO

Delia lipszyc

%73

distribuidores 11 otros comerciantes (tanto mayonstas como minoristas', alTOS que acilian como eslabones intermedios de la operaci61l menciorUlda" actan internIedios operacin (cursivas agregadas).
Estos comentarios son extensivos a las leyes latinoametrminos utilizados ricanas toda vez que, si se comparan los terminos uhlizados en ellas elias se advierte que, generalmente, son similares a los empleados en el texto de la ley espanola analizado por Delgado. espaola

Conclusin 3. Conclusion En el campo del derecho de autor. una correcta regulacin regulacion legal del derecho de distribucion con agotarniento distribucin agotamiento nacional -0 regional cuando se trata de espacios integrados- es -o fundamental para una ordenada explotacion de la obra y el explotacin desarrollo de la industria nacional. porque implica la poslbilidad poSIbilidad de controlar la comercializacion dentro de los territorios que se comercializacin han autorizado. Para quienes se enfrentan a la cuestion del agotarniento cuestin agotamiento del derecho de distribucion del autor con una optica exc1usiva o distribucin ptica exclusiva 0 preponderantemente civilista. los efectos de la transnusion de la transnusin propiedad sobre el soporte o soportes materiales a los que esta 0 est incorporada la obra suelen ser dificiles de comprender porque no son los mismos que ruanda se trata del derecho en las casas (ills cuando cosas (ius in re). y ello se debe a que dichos efectos atienden a las rei. particularidades propias del derecho de autor sobre la obra (bien inmaterial) que 10 diferencian fuertemente de los derechos reales. lo conclusiones Pero hay que tener en cuenta que las conc1usiones suelen diferir segn el enfoque. si se hace desde la optica del derecho de segtin ptica autor o desde el derecho de patentes o del derecho de marcas. 0 0 El reconocimiento expreso del derecho de distribucion distribucin como derecho exc1usivo del autor tiene la finalidad de destacar. exclusivo con efectos erga omnes, que quienes han recibido una licencia en exclusiva exc1usiva para determinada area geografica pueden oponerse a rea geogrfica las importaciones paralelas debido al ambito espacial de vigencia mbito

-----,-_._ ... -----,--,_

274

, . , ..

.
Propiedad Inte.ectual Intelectual Proyecto Propiedad Intelectual SIECA-USAID

de otra licencia, es dedr, a que se comercialicen en ese territorio decir,

ejemplares licitamente producidos en otro, lcitamente ste. este. pero que no son

lcitos licitos en el primero porque su circulaci6n no se ha autorizado en circulacin

NOTAS

DIETZ, A. (1983) El derecho de autor en la Comunidad EI Ia Europea, Madrid: edici6n espanola, Ministerio de Cultura. t. I. edicin espaola, 1. Pp.199.

Vid. Memorandum de la Oficina Internacional para la tercera Memorndum Intemacional sesin sesi6n del Camite de expertos sabre un posible Protocolo al Comit sobre Convenio de Berna (documentn BCP /CE/1II/2m de 5 de /CE/1II/2,lI! mayo de 1993), 49.a, b.i, ii Yiii. Y ii.

3
4

Vid. MASOUYE, C. (1978) Guia del Convenio de Bema, MASOUY, Gua Berna, OMP!. Pp.61,62. Ginebra: OMPI. 9.4. Pp.6162. UCHTENHAGEN, U. (1991) El control del autor sobre la uti, EI Ia uti lizacin lizaci6n de los ejemplares de su obra. Un estudio de derecho comparado, en ellibro memoria del 1Congreso Iberoamericano el libro I Congreso de Propiedad Intelectual, Madrid. t. !. Pp.520. I.

Brasil (1998)Art. 5, Art, S. A los eiectos de esta Ley, se considera: [... ] eectos J IV - distribuci6n (la puesta a disposici6n del publico del origidistribucin disposicin pblico nal o copia de obras literarias, artisticas o cientificas, inter0 artsticas 0 cientficas, pretaciones o ejecuciones fijadas y fonogramas, mediante 1a 0 la venta, alquiler o cualquier otra forma de transferencia de 0 propiedad o posesin; [...] 0 posesi6n; [... J Art. 29. Depende de autorizaci6n previa y expresa del autor la autorizacin utilizacin utilizaci6n de la obra, por cualquier modalidad, tal como: [...] VI - la distribucion, cuando no sea intrinseca al contrato distribucin, intrnseca a1 suscrito por el autor con terceros para uso o explotacin de la 0 explotaci6n obra; VII-la distribuci6n para oferta de obras o producciones medidistribucin 0 ante cable, fibra optica, satelite, ondas o cualguier otro sistema ptica, satlite, 0 cualquier que permita al usuario realizar la selecci6n de 1a obra o proseleccin la 0 duccin, ducci6n, a fin de recibirla en tiempo y lugar previamente deter-

et Agotam leftto .... DeNctto ... Dlstribu ciOn ..... o...cho ... Aulor Dlstrlbu MI el Autor Deba llpszyc

275

minado s por quien formula el pedido, y en los GISt)::' en '1Ut' t.'1 Ins '1St)::' acceso a las obras o producC1ones se reaUee pnr cualqUler ~::,. 0 realICe cualqUI tema que redunde en pago por parte del usuanp : [ ] Art. 87. El titular del derecho patrimo nial sobre una t~.1~e j"" EI jt.' datos tendra el derecho exclusiv o, respecto de la fprma Gt.' tendr jo:.' expresi on de la estructu ra de la referida base, de auhmz ar,' n
ba~t. de dar,'" " Jat,'" su comuni caci6n al publicn ; cacin pblicn IV -la reprodu ccion, distribu cibn o comuni cackln al publl.:\' de -Ia ccin, cin 0 cacin pubJ(\, los resultad os de las operaci ones mencio nadas en el mCl"\' 11 je me]"\' este articulo . artculo

prohibir prohiblr: [... ) J 111 ~ la distribu cin del original o copias de la III disITibuci6n 0 Ja

Costa Rica (ley de 1982, modinc ada en 1994)modific Art. 4. Para los efectos de esta Ley se entiend e

pOL

'\. i\

Distribu cion: consiste en poner a disposich'm del public() r\):'" cin: public<) ,"enta, alquiler , importaci()n, prstam p Cl p()r cualgUler \"enta, importa cin, prestam \)tn

forma similar, el original o las coplas de la obra 0 copias El Sahado r (1993)EI

t)

{(mpg-rarra i<mpg-rarra

Art. 7. El derecho pecunia rio del autor e-5 la facultad de ::,erd:'lr EI Ja rerd:'1:" benefici os econm icos prO\enientes de la uttlizaCl0n de la~ econom prmeni utIlizaC obras y compre nde espeeia lmente las siguient es facuital..it.'~ especia facutal..io:.'~ d) La de distribu ci6n de la obra, es dec-ir, 1.1 de p'-mer a cil:,r\':'l~ cin decir, la pi.mer cin cion del publico los ejempla res de la oora pDr medl0 de 1.1 \t>nta pblico obra p0r la \,,>nta u U otra forma de transfer encia de la propied ad, [. __} [._-J Espaa Espana (ley 22 de 1987, segn el texto refundldCl arwbad l' en 5eg-un 1996)Art. 19. Distribu cion. cin.
1. Se enhend e por distribu ci6n la puesta a dlS.poslCh'm de] en hende cin dlS.poslCln del pblico publico del original (l copias de la {lbra median te ~u '-(";1:.1. \-(";1:.1. alquiler , prestam o o de cualqui er otra forma prstam 0 OITa [ ... ] [..1

3" Se entiend e por alquiler la pue-sta a dlSp(1'SKlOn de j(~ \)n~:~ puesta dlsp<1'SK nales y capias de una obra para su USfl por t1emp1l i1m;~a~--J\'' \ copias t1empll 1m;~a~--J\ con un benefici o econom ico o comerci al direct() () mdlrt"'t:l., econm 0 direct<) mdlrt"'t:! Quedan excluid as del concept o de alquiler la puesta a dbrl)~l cin cion con fines de exposic i6n, de comunl cackm put-Ilea a t,utlf in, comUni cacin pllblJca t.ut1f de fonogra mas a de grabaci ones audiO\"lsuales.. IOcJu~n ~ie {ra~~ o ncJu~n ira~~ mentos de unos y otras, y la que se rea lice para consulta 111 :"::/ realice

276

Intelect Propied ad Inte.ect ual lntelectua Proyecto Propiedad Intelectual SIECA-USAID

disposic in prstam 4. Se entiend e por prestam o la puesta a dis posicion de origiuso copias nales y capias de una obra para su usa por tiempo limitado sin ni ial directo nj indirect o, siempre 0 ia econm beneficio econom ico o comerc esta.blecimiento travs Ileve dicho prstam que dicha prestam o se lleve a cabo a traves de estabiec imiento s

pblico accesibles al publico . 0 benefici o econm r ra que no existe benefic ia econ6m ico o comerci al Se entende prstam prestam o efectua do por un directo ni indirect o cuando el pago publico de establec imiento accesible al pblico d lugar al raga de una cubrir io para cubfir sus gastos lo cantida d que no exceda de 10 necesar de funcion amiento . prstam Quedan excluid as del concept o de prestam o las operaci ones parrafo mencio nadas en el prrafo segund o del anterior apartad o 3 y pblico efecten las que se efectuen entre establec imiento s accesibles al publico . prsartculo 5. S. Lo dispues to en este articulo en cuanto al alquiler y al presaplicar tamo no se aplicara a los edificio s ni a las obras de artes aplicadas. ccin prstam Art. 37. Libre reprodu cci6n y prestam o en determ inadas instituciones . [...] 2.. Asimism o, los museos , archivo s, bibliotecas, hemero tecas, zcan pblica 0 0 fonotec as o filmotec as de titularid ad publica o que pertene zean 0 carcter de earacter cultural , cientifico o inters a entidad es de interes general lucro, 0 nimo educati vo sin animo de luero, o a instituc iones docente s n espaol integrad as en el sistema educati vo espanal , no precisar an n cin autoriza ci6n de los titulares de los derecho s ni les satisfar an realicen. prstam racin remune raci6n por los prestam os que

Guatemala (1998)Art. 4. Para efectos de esta ley se entiend e por: [...] pblico in pblico uci6n Distrib ucin al publico : Puesta a disposic i6n del publico del gU ma ma median te su venta, 0 fClTIogra 0 original o copias de una obra o fonogra cin 0 prstam alquiler , prestam o, importa ci6n o cualqui er otra forma. tambin Compre nde tambien la efectua da median te un sistema de permita transmi si6n digital individu alizada, que perroita , a solicitu d de copias. [...] pblico cualqui er miembr o del publico , obtener confiere 0 pecunia rio o patrimo nial, canhere al titular Art.21. El derecho Art. 21. 1 del derecho de autor las facultad es de utilizar directa y per0 sonalm ente la obra, de transfer ir total o parcialm ente sus derein chos sobre ella y de autoriza r su utilizac ion por terceros. 0 de autor o quienes estuvie ran expreS610 el titular del derecho Slo

.. Agotamiento del Derecho ... DistrtlluclOn ...... Dencho ... AutoI' el tiel Distribucin .... el

2T7

Delia lipszyc

samente autorizados por l, tendnin ei derecho de uhlizaT 1a par el, tendrn el la obra por cualquier medio, forma o proceso: de consig,ulente. le-:0 consiguiente. Ie-:corresponde autorizar cualesquiera de los actos siguientn: 1 [1 1 e) La distribuci6n publica del original y copias de su obra, ya distribucin pblica ::'oU sea por medio de la venta, arrendamiento o cualquil:'r lltf.l 0 lltr'l

10

forma. [... 1 Honduras (1993)-Arl 38. Al autor corresponde el derecho a percibir beneos Art. AI benellCios
econmicos utilizacin F';,.lr econ6micos provenientes de la utilizaci(ln de la 0bra F';,.,r

cualquier media, forma o proceso. Por medio, 0

consi~ente,

pod.r pod.ra
~I

realizar o autorizar en especial, cualesquiera de 10::' ach"l:' If!::' reaHzar 0

guientes: [... 1
6) La distribuci6n publica de ejemplares de su obra fX'r med!ll distribucin pblica f>\lr me...ih1 de la \. 11 venta u otras formas de transferir la propiedad \l F'\lf F'\lr arrendamiento o pres-tama o cualquier otra modalidad". 0 prstamo 0
Mxico Mexico (1996)--

Art. 16. La obra podra hacerse del conocimientf'l publlC(l mepodr pbllC(l diante los ados que se describen a continuacin: [... J continuacion: l} actos V. Distribudn al publico: Puesta a disposicin del publico del Distribution pblico: disposicion pblico original o copia de la ohm mediante venta, arrendamiento y. en 0 obra general, cualquier otra fonna, [..]. fnona, Art. 21. Los titulares de los derechos patrimoniales pCl(iran pcrn autorizar o prohibir: [...] 0 l...] IV. La distribuci6n de la obra. incluyendo la venta U otras i':lrdistribucin u t.:lrmas de transmisiim de la propiedad de los soportes matenale-s transmisin soport'S que la contengan, as como cualquier forma de transmiSI(ln de asi usa o explotaci6n. Cuando la distribudon se lIeve a uso 0 explotacin. distribucin lleve efectuada 1a primera venta, s.alvo en el caso la
ca~l

me-

diante venta, este derecho de oposicion se entender oposicin entendera

a~otado

e~presamentt' e,lnc,ln-

12

templado en el art. 1M de esta Ley; [1. arto Nicaragua (1999)-Art. 2. Para efectos de esta Ley se entiende por: (_.. }
Distribuci6n: 2.6. Distribucin: Es 1.1 puesta a disposicin del put-he,"! ..1t?"! la disposicion put-hc,"I original o copias de la obra o fonogram.1, mediante su Yenta.. 0 0 fonograma, yenta
alquiler, importacin, prstamo 0 cualquier .1lquiler, importacion, prestamo o cuaiquier (ltra f(lrmJ de

transferencia de la propiedad o posesin. 1 terminn dlstrit-U0 posesion. El trmino dlstnt-udo... comprende 1.1 efectuada mediante- un sistema de transcia... la

misi6n misin digital individu.1lizada y a solicttud de cualquier miemindividualizada

278

Propiedad Intelectual Propledad Intelactual Proyecto Propiedad Intelectual SIECA-USAID

bro del publico, siempre que la copia as! obtenida no tenga bra pblico, as carcter caracter transitorio o incidental. 0

Art. 23. El derecho patrimonial es alienable, temporal y, sin perjuicio de atras modalidades, comprende las siguientes: [...] otras distribucin publico. 4) Derecho de distribuci6n al pblico.

13

Panam Panama (1994, con vigencia a partir de 1" de enero de 1995)1." Art. 36. [...] El derecho patrimonial comprende, especialmente, los de [...] distribuci6n, [...] distribucin, distribucin autor Art. 40. La distribuci6n comprende el derecho del autar de autorizar o no la puesta a disposici6n del publico de los ejem0 disposicin pblico

plares de su obra, por media de la venta medio

misin mision de la propiedad, usa a titulo oneroso (... J". uso ttulo

otra forma de transalquiler o cualquier modalidad de 0

U ti

14

Paraguay (1998)Art. 2. A los efectos de esta ley, las expresiones que siguen y sus respectivas formas derivadas tendrn el significado siguiente: farmas tendT<ln
[ ... ]

7. distribuci6n al publico: puesta a disposici6n del publico del distribucin pblico: disposicin pblico original o una o mas capias de la obra o una imagen perma0 0 ms copias 0 nente o temporaria de la obra, inclusive la divulgaci6n me0 divulgacin diante su venta, alquiler, transmisiones o de cualquier otra 0 forma conocida o por conocerse; [... J 0 29. prestamo publico: es la transferencia de la posesion de un prstamo pblico: posesin ejemplar licito de la obra durante un tiempo limitado, sin fines lcito institucin estn lucrativos, por una instituci6n cuyos servicios estan a disposicin cion del publico, como una biblioteca o un archivo publico; pblico, 0 pblico;
0 exclusivo de realizar, autorizar o prohibir: [...]

r... J f...

Art 25. El derecho patrimonial comprende, especial mente, el ArL especialmente, distribucin pblica 3. la distribuci6n publica de ejemplares de la obra; [...] captulo, Art. 28. La distribuci6n, a los efectos del presente capitulo, distribucin, comprende la puesta a disposici6n del publico de los ejemdisposicin pblico plares de la obra, por medio de la venta, canje, permuta u otra forma de transmisi6n de la propiedad, alquiler, prestamo transmisin prstamo pblico 0 publico o cualquier otra modalidad de usa o explotaci6n. [... J uso 0 explotacin.

15

Per Peru (1996)Art. 31. El derecho patrimonial comprende, especialmente,. PJi

] derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir:. rL .. J 0

c. La dislribuci6n al publico de la obra [... J. distribucin pblico [...].

I!I Agot...-..nto .... lMncho de Dlatribuclft en .. Derecho de Autor IMncho DlatribuctOn el Delia Lipszyc

279

Art. 34. La distribuci6n, a los efectos del presente Capitulll , distribucin, comprende 1.1 puest.1 a disposicion del publico, por cualquier la puesta disposicin cualqUier media a procedimiento. del original a capias de 1.1 obra, p0r medio o o copias la media de la venta, canje. pennuta u otra forma de transmlS10n medio transm1S10n de 1.1 propiedad, alquiler, prestamo publico o cualquter otra la prstamo pblico 0 cualqUIer modalidad de usa a explotacin. [.l uso o explotacion. [... J. 16 Portugalal otros, exclusl\"{l Art. 68. [...) 2. Asiste .11 autor, entre atTOs, el derecho excluslHl de hacer o autorizar, por si 0
('I ('1

por sus representantes: [... ] li ti

Cualquier forma de apropiaci6n directa o indirecta, tal comi.' 1.1 apropiacin 0 la venta a el alquiler de ejemplares de 1.1 obra reproducida; [... J. repTOducida; [1 o la 17 Venezuela (ley de 1962, modificada en 1993)

Art. 41. [... ] El derecho de reproduccion comprende tambien 1.1 J EI reproduccin la

distribucin, distribucion, que consiste en 1.1 puesta a disp05icion del ptibli la disposicin ca del original o capias de 1.1 obra mediante su ,ent.1 u (lITa co 0 copias la ,enta forma de transmision de 1.1 propiedad. alquiler u otra mooah transmisin la ti nna mooaJ dad de uso a titulo oneroso [...]. ttulo 18 Decisin Decision Andina 351 (de 17 de diciembre de 1993)

Art. 13. El autor EI

c)

0,

en su caso, sus derechohabientes, tienen el

derecha exclusiva de realizar, autorizar o prohibir: derecho exclusivo 0 mediante 1.1 venta, arrendamiento o alquiler; [... J la 0 19

I.. ] l..

La distribucion publica de ejemplares n capias de 1.1 tlbr,1 distribucin pblica copias la

AADPIC (Nota al pie 13 (al art. 51). Q/lt'da mtelldhi(1 'll1t fie (.11 arto mtelldld(1 ;ll1t nc
hahni obligacin de aplicar (Stas procedimie'IfQs habr ohligaci6n tstos procedimie'ItQs
11

las m'f.'l,rfnnCHt:mlf.'l'rtnncnt:-

de mercancias puestas en el mercado e'l (,tro pas PQr tl lll'ilr .it'! mercancas ('fro pais ti tltlt'~i1r .id derecho 0 con Sll c01l5elltinJlento. "i a los maclHlcliL.;;, t:'ll t r,i"s.t(l o Sil c01lselltinuento. n; las macl1nc,iL... t:'11 r,j"s.t(l

20

Tratado de la OMPl sobre Derecho de AutorOMPI

Art. 6. 1) Los autores de obras literarias y artisticas artsticas

pblico publico del original y de los ejemplares de sus

~ozarn ~ozarim del

derecha exclusivo de autorizar 1.1 pUe5ta it dispflSlo0n del derecho la a

(lbra~

mediante
p~nte

venta u otra transferencia de propiedad. 2) Nada en el pmpiedad.

Tratado afectara la facultad de las Partes Contratantes de deter afectar minar las condiciones, si las hubiera, en las que se aplicara eI el agotamiento del derecho del parTafo 1) despues de la pnmera prrafo despus venta o transferencia de propiedad del original o de un eiem0 0 piar plar de la obra can autorizaci6n del autor. Ia obr.1 con autorizacin 21 Directiva Directlva europea 92/100/CEE de 19 de no\'iembre de 1992 sobre ciuechos de alquiler y prestamo y otros derechos afines a prstamo atTOS deree-has

280

Propied8d Int.leetu.1 Int.lectu.1

proyecto proyeeto Propiedad Intelectual SIECA-USAID SIECA-USAIO

los derechos de autor en el ambito de la propiedad intelectual, mbito

art. 1.4: arto

"Los derechos a que se rejiere el apartado 1 110 se (lgatan en caso de refiere agotan venta 0 de otro acto de difllsion de originales y copias de obras proteo difusin origillales gidas por el derecho de alltor II olros objctos mencionados en el apartaotros objetos do ] del articl/lo 2. artclllo
N

22

o bien, tratndose de obras como los grabados, de uno de los O tratandose

ejemplares del tiraje limitado realizado por el artista y que es
usual que este los numere por media de un numero quebrada ste medio nmero quebrado cuya numerador corresponde al ejemplar que 10 porta y el cuyo lo

denominador indica el total de ejemplares de ]a obra (por ejemdenorninador

plo, 2/6 designa la segunda obra de un total de seis)

23

El SalvadorEI
Art. 7. [...] d) [...] pero cuando la comercializaci6n de los ejempem comercializacin plares se realice mediante venta, esta facultad se extingue a partir de la primera venta, salvo las excepciones legales; conservando el titular de los derechos patrimoniales, el de
auto~

rizar a no el arrendamiento de dichos ejemplares, asi como los o as de modificar, comunicar publicamente y reproducir la obra; pblicamente [ ... ]". [...r.

24

GuatemalaArt. 21. [... 1e) [... 1Cuanda la distribucin se efecte mediante [...] [...] Cuando distribuci6n efectue venta, sta se extingue a partir de la prirnera venta realizada, esta primera salvo las excepciones legales; [...]

25

MexicoMxicoArt. 27. [...] IV. [...] Cuando la distribucin se lleve a cabo medistribuci6n Heve
diante venta, este derecho de oposicin se entendera agotado oposici6n entender efectuada la primera venta, salvo en el caso expresamente conexpresarnente

templado en el arl. 104 de esta Ley; [...]. art.

Art. 104. Como excepcin a 10 previsto en el articulo 27 fraccion excepci6n lo artculo fraccin
IV; el titular de los derechos de autor sabre un programa de sobre

computacin 0 sobre computaci6n o sabre una base de datos conservar, aun conservara, an despus despues de la venta de ejemplares de los mismos, el derecho de Ia e1
autorizar o prohibir el arrendamiento de dichos ejemplares. 0 aplicara ejempJar Este precepto no se aplicar cuando el ejemplar del programa de computaci6n no constituya en s mismo un objeto esencial computacin S1 de la licencia de uso. PanamPanama-

26

I!I

Aeotwu.... to .... Derecho de DlstribUciOn en .. DeNcho de Autor DistribUcin ele

281

Delia Lipszyc

Art. 40. [... ) Sin embargo, cuando la comercializaci<'m aut('nza ruanda comercializacin aut('r1za da de los ejemplares se realice mediante nmta, este derechp derech(l
lo 21, pero el titular de los derechos patrimoniales conserY3 reproduccJ(in, de modificacin, comunicad6n publica y reproduccain, modificacion, comunicacin piares". plares".
(El mencionado art. 21 consagra el derecho de paTticipaci(,n de arto participacin los artistas plsticos o "dro"t Jt' suile"). plasticos 0 "droit suite"). 27
~

extingue a partir de la primera, salvo 10 dispuesto en el artIculo articuh~ .1~i

como el de autorizar o no el arrendamiento de dichos eJem 0 dlChos

ParaguayArt.28. [... j Cuando 1.1 distribuci6n autorizada se etectue meArt. 28. [...] la distribucin S' etectLie diante venta u olra forma de transmisi6n de 1.1 pWFledaJ. otra transmisin la tular de los derechos patTimoniales cansen-a patrimoniales consen"a
h~

derecho se extinguir a partir de 1.1 primera. ,"0 obstante. el tiextinguirci la ,"o

de ffitxiifi ffitxilfi
(~ra, 3:.-i

cacin, comunicaci6n publica y reproduccin de la cacion, comunicacin pblica reproduccion pblico publico de los ejemplares.

como el de autorizar o no el arrendamiento () el pre-stamo 0 prestamn

28

PemPeruArt. 34. [...] Cuando la comercializaci6n autorizada de 10'5 elem [... J comercializacin
pia res se realice mediante \"enta u otra forma de transmisiclO de piares la propiedad, el titular de los derechos patrimoniales nn pt-xlra oponerse a la reventa de los mismos en el pas para el eual han pais cual sido autorizadas, pero consen'a los derechos de traduCCliln, pem conserva

adaptacin, adaptacion, arreglo U otra transformaci()n, comunicaei6n publIu transformacin, comunicacin publica y reproducdon de la obra, as como el de autorizar n nt' el reproducdn as! nl' e! arrendamiento o el prestarno publico de los ejemplares. 0 prstamo pblico

El autor de una obra arquitectnica no puede oponerse a que eI EI arquitectonica el

propietario alquile la construccll)n. construccin.

29

Venezuela-

Art. 41. [... ) "Sin embargo, cuando la comercIalizacin auto[.,.) ruanda comerclalizaci(-)n
rizada de los ejemplares se realice mediante \'enta, el titular del derecho de explotacin consen'a los de Cl"lmunicaCln publica \. explotaci6n Cl"lmunicaCl('n

reproduccin, as como el de autonzar o reproduccion, as! 0

de dichos ejemplares".

nt'

el arrendamlent\)

30

Caraca> A:-"'TEQUERA PARllLl, R. (1998) Derecho de Autor. Caraca, Sen'icio Autonomo de la Propiedad Intelectual-Dlreccll""ln Servicio Autnomo Intelectual-DJreccll""ln
Nal.-ronal del Derecho de Autor, t. I. Pp.406-7.

31

DElGJ-\OO, A. (1991) El control del.utor sobre la utilizacion EI del autor I. utilizacin

282

Propiedad Propledad Intelectual Proyecto Propiedad Inleleclual SIECA-USAID Intelectual SIECA-USAIO

de los ejemplares de su obra. La experiencia espanola, en el espaola, libra memoria del 1 Congreso Iberoamericano de Propiedad libro I
Intelectual, Madrid, t. I. Pp.538-9, 34.2. 32 Panormica la Protecci6n DELGADO, A. (1988) Panoramic. de I. Proteccin Civil y

Penal en materia de Propiedad Intelectual, Madrid: Editorial

Civitas. Pp.32.

DeNC. . . . . . las CO_....... Francisco Astudlllo G6mez Asrudlilo

I~ ....

ceaoc......... b :.......

283

DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAl DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS INDGENAS SOBRE LOS CONOCIMIENTOS TRADICIONAlES AsOCIADOS A LOS RECURSOS BIOLOGICOS BIOLGICOS
FRANCISCO ASTUDILLO G6MEZ

Abogado tlf1lezolnno y Doctor en Derec1JLl. tlf1lf'Zolnno Dereclw.

Pn~fesor

FlIndador FlIndaJor

.1/ .11

)(ldm.dl'r C()(ldm.dl'r
h~

Acadmico Acadtmico del Post-grada de Prapiedad 11lte/ectua/ de fa U7I1<'ersda.f .-1,' Post-grado Propiedad /llte/ectua/ la .-i,'

Andes Andis (VellcllelaJ y alltor de t'i1rias pl/b/icaciones en la TIlaleri). Ex-D:rfcfllr autor publicaciones Ia malfrill. ftmdador fUfldador del Sen>icio Autollomo de la Propied'ld Intdcctlw! 1 SAP! .ff Autnomo Ia I Venezuela y Ex-Preside,lte del Gmpo de NegociaCl" dt' Propllda.i GnEpO NegociaC/6u dl' Amricas ,. del rea de Libre Comercio de las Americas (ALCA I. Area
blfc'(~-!.li blfc'i(~-!l!.li

1.

Introduccin. Introducci6n.

Durante la decada de los no\'enta del siglo pasado, surgio dcada noventa surgi tu1 tema que constituye tu1 reto para los Derechos de Propiedad Intelectual en general (DrI) en el senhdo de (DPI) sentido determinar la protecci6n de los conocimientos tradicionales de deterrninar proteccin las comtu1idades indigenas o locales de los diferenles paises 0 diferentes asociados a los recursos naturales; y como compartir e\entuales cmo utilizacin beneficios que se deriven de la utilizacion de esos conocimientos. El Con\'enio sobre Di\'ersidad Biol6glCa (CDBI suscnto EI BiolglCa prembulo "la tradiCional en 1992, reconoce en su preambulo "Ia estrecha y lrad'Clonal dependencia de muchas comunidades locales \' pOOlaciones poblaciones \'ida basado> indgenas indigenas que tienen sistemas de vida tradicionales basados en los recursos bio16gicos y la conveniencia de compartir biolgicos equitativamente equitati\'amente los beneficios que se deri\'an de la utilizaci6n de derivan utilizacin los COflocimientos tradicionales, las innovaciones ~' las practicas conocimientos prcticas pertinentes pilea la conservaci6n de la diversidad biologica y la p3ra conservacin biolgica utilizacin utilizaci6n sostenible de sus componentes",

284

Propiedad Intelectual Proyecto Propiedad Intelectual SIECA~USAID

Ese reconocimiento hecho por los paises firmantes del

Convenio, se disposicin especfica sobre Convenio,se tradujo luego en una disposici6n espedfica sabre el tema, prevista en el Articulo 8 relativo a la "conservacin in 5itll" Artculo "col1seruacioll situ" de los ecosistemas y habitats naturales. hbitats

Elliteral j del citado Articulo 8, expresa que: "Cada parte El literal Artculo Contratante, en la medida de 10 posible y segtin proceda: lo segn

j.

Con arreglo a su legislaci6n nacional; respetani, preserlegislacin respetar, var mantendr, vani y mantendra, los conocimientos, las innovaciones y prcticas indgenas las practicas de las comunidades indigenas y locales que
entraen estilos tradicionales de vida pertinentes para la entrafLen conservacin y la utilizaci6n sostenible de la diversidad conservaci6n utilizacin

biolgica promover biol6gica y promoveni su aplicaci6n mas amplia, con la aplicacin ms aprobacin aprobaci6n y la participaci6n de quienes posean esos participacin conocimientos, innovaciones y pnicticas, y fomentar prcticas, fornentara que los beneficios derivados de la utilizacin de esos utilizaci6n conocimientos, innovaciones y prcticas se compartan pnlcticas
equitativamente". equitativarnente".

Aunque timida la redacci6n, por cuanto cada parte tmida redaccin, par contratante solo en la medida de 10 posible, segtin proceda y con lo segn legislacin deber tornar arreglo a su legislaci6n nacional, debera tomar medidas en el
sentido senalado, se ha dado un reconocirniento expreso al sealado, reconocimiento

aporte que han dado las comunidades indigenas y locales, para indgenas
la generaci6n de tecnicas e innovaciones susceptibles de generacin tcnicas aplicacin aplicaci6n en la industria, principalrnente alimentaria y principalmente alirnentaria farmacutica. farmaceutica. conocirnientos Traducir esos conocimientos en beneficios para las

comunidades que los generaron resulta justo, por 10 que correspar lo ponder pondera a los Estados velar por ello. El citado Articulo 8 j se complementa con el Articulo 10, Artculo Artculo literal c relativo a la utilizaci6n sostenible de los cornponon::es de e utilizacin componon::es la diversidad biol6gica. Establece este que: biolgica. ste

DencINMI e._ c._ Francisco Astudillo G6mez

c-.c-'atos c-.c"'atos

trMIk....... t:rMIk.......

285

"Cada Parte Contratante, en la medida de 10 posible ,. lo '0 segn proceda: segiln

c. Proteger alentar Protege,,; y alentara la utilizaci6n consuetud,utilizacin consuetudInaria de los recursos bio16gicos, de conformidad con las biolgicos, prcticas practicas culturales tradicionales que sean compahbles compatibles con las exigencias de la conservaci6n o de la uhlizacion conservacin 0 utilizacin sostenible. sostenibleo

De modo que los Estados, a la par de reconocer el aporte de los conocimientos tradicionales de las comunidades para la generacin generaci6n de teaucas e innovaciones, deberan igualrnente en la tcnicas debern igualmente medida de 10 posible, alentar su usa, cuando este sea compahble lo uso, ste compatible con la conservaci6n de la diversidad biol6gica y su utihzacion conservacin biolgica utilizacin sostenible. sostenibleo

La nueva Constituci6n de la Republica Bolivariana de Constitucin Repblica Venezuela contempla todo un capitulo relativo a los derechos de captulo estas comunidades, en uno de cuyos articulos "garantiza y artculos protege la Propiedad lntelectual colechva de los conocimientos, Intelectual colectiva tecnologas tecnologias e innovaciones de los pueblos indigenas", con 10 cual indgenas", lo este pais reconoci6 derechos de exclusi,oa a las comunidades reconoci exc1usi"a indgenas indigenas sobre dichos conocimientoso La forma de adquisICion ,. conocimientos. adqUisICin '0 ejercicio de esos derechos sera producto de ulteriores desarrollos ser legislativos. legislahvoso El presente trabajo es una contribuci6n para qu,enes contribucin qUIenes analizan la mejor forma de protecci6n de los conocimientos proteccin tradicionales de comunidades indigenas y locales, de cara a los indgenas compromisos del Comoenio sobre Diversidad Biolgica. Convenio Biol6gicao

2.

Los Conocimientos Tradicionales como objetos de OPt DPI

Lo primero que debemos precisar es 10 que debemos lo entender por conocimientos tradicionales asociados it los a

288

Propiedad Intelactual Intelectual

Proyecto Propiedad Intelectual SIECA-USAID

recursos biolgicos Y cules pueden ser caracterizados corno biol6gicos y ell ales como

tales. En este sentido, el Articulo 8, literal j del Convenio sabre Artculo sobre Diversidad Biolgica nos habla, cmo vimos, de "conocimientos, Bio16gica como innovaciones y practicas", el Articulo 10, literal c por su parte de prctcas", Artculo par "prcticas "practicas culturales tradicionales"; el Articulo 17, numeral 2 de Artculo "conocimientos autoctonos y tradicionales". El Articulo 18, autctonos Artculo numeral 4 de "tecnologias aut6ctonas y tradicionales". "tecnologas autctonas Todos estos terminos, desde el punto de vista de los DP!, trminos, punta DPI,
se refieren a expresiones o manifestaciones generalmente 0 intangibles desarrolladas y perpetuadas por las comunidades par

indgenas. indigenas. Ahara bien. Cuales expresiones Ahora l Cules consideradas conocimientos tradicionales? pueden ser

Contamos con algunos intentos de caracterizacin de caracterizaci6n esos conocimientos. As tenemos, que la misma Secretara Asi Secretaria Ejecutiva del CDB ha elaborado el siguiente cuadra: cuadro:

DltRcll_ de I Comu.ldade. 'ndtl.n sobre conocim"ntol Ir.dicioflal.5 d tomueld.d 'nditlen conocimtentol Iradicioflal.5 Frar.C!sco Astudillo Gmez Gomez

287

vii.

Tknicas tradidonales para 1.0 Tcnicas tradicionales la comunicad6n y transmision de 1.0 comunicacin transmisin la informacin informacion

11.

DcaolliSfas aIIopiadU para 1.0 conservacion ~ la conservacin in situ de componenles de: i. Conodmienlo y tecnologias Conocimiento tradidonalespara Ia conservacion ill tradicionales para la conservacin in situ. si"'Temologf<ls para el uso duradero de 1.0 Temologls la diversidad biolgica y sus componentes. biol6gica i. Usos espirituales y cullurales culturales it ji. TKnict.M~cionales produccion TKnict.M~cionaies produccin de
de~

iii. i.

'D'atam~de los ~ naturales

COn e1uo de! conocimienlo y conocimiento

iv,

.,an, ;.,an, :!u :i Do

I~: ,., 'o,

.~ .

~~autclonos ~~aut6ctonos

!.~':~':l l!.~':~':l
!:;) .: ,.: ;',~t~ '.: ;',-~t~
i i

...........i:e.igiosos. l' .:... ;;'

I' .; .. ,11'

para 1.. evaluacion de 1.. I.. evaluacin I.. gica, incluso 6gica, induso valores tales como Ia existencia la eticos Y ticos y ...,L . . . . .'..,L . . . .

...... ~I ~l Cop. 19, 1996, !'p.ll Copo pp.ll

.-.;'.'.<':' . . :

I I

Como ,"emos, La Secretara Ejecllti,'a del CDH \-,1h~kJ: '"emos, Secretaria Ejecuti"a CDB \-,1\~kJ: genricamente genericamente de "tecnologias" .11 conjunh.' de (lIh..... m:l'ntll-. "tecnologas" al conjunh_' (lIh-..... lm:l'ntll-. usos, metodos, tr.1tamientos, etc., que, para dlen'nte" Iln\' ... dIIt'n'nte" lInt' mtodos, tratamientos. que. constituyen un sistema de conocimiento:-. tradK!llnalt> tradKllnalt> ...

Ordena 1a Secretaria de la CDR 1,1", tl'(:~,<\'~1,1 ... la Secretara I,l" tl'(:~'<\'~1,1'" tradicionales de conformidad con el fin p('r~(,~ulli\). :\ . . h.'nl'I~':\h p('r~('~ulli\). :\"'1 h_'nl'I~':\h en primer lugar las ,'inculadas (on Ll idcntlth.h" .:~ \'inClllada5 idcntlth'.h"
caracterizacin supervisin caracterizaci6n y supervision de ecosistemas. e~FeLh:> \" rl'~'~l:~l e~FeLle" r~l:"'l"" genticos; luego senala las apropiadas para 1<1 Clln"'l'n',1(Il'n geneticos; seala ln"'Cn-,1(Il'n situ; para finalizar con aquellas cu~'o objetn'l) e" e111~\' d~lr,1~j<.. ;'.' ~,.\
h

de la diversidad biol6gica y sus compont>nte=" biolgica

288

Propiedad Intelectual Proyecto Propiedad Intelectual SIECA-USAID

Estos conocimientos deben ser en todo caso autctonos autoctonos de una comunidad y haberse transmitido por tradici6n oral y tradicin escrita. Pensamos que a partir de esta clasificaci6n, los paises clasificacin, pases pueden intentar el levantamiento de inventarios de conocimientos tradicionales de sus comunidades indigenas y conocirnientos indgenas locales. De esta forma, los inventarios as conformados as! facilitaran facilitarian que las comunidades puedan ejercer los derechos "colectivos" que le confieran las leyes sobre sus conocimientos Ie
tradicionales, como es el caso de Venezuela, que como vimos, su corno \limos,

Constitucin Constituci6n expresa que los pueblos indigenas tienen la indgenas Propiedad Intelectual "colectiva" sabre sus conocimientos, sobre tecnologas tecnologias e innovaciones.
Pero. pueden realmente lpueden tradicionales ser protegidos por DP!? DPI? estos
conocimientos

Las diferentes categorias de DPI, como el Derecho de categoras Autor, el Sistema de Patentes y los Derechos de Obtentores de Variedades Vegetales, no constituyen las vias correctas para la vas protecci6n de tales conocimientos y practicas de las comuproteccin prcticas nidades. Por medio de ellas no se protegen conocimientos sino creaciones intelectuales. El conocimiento cientfico o cotidiano cientifico 0 considerado en su pura esencia no interesa a los derechos de Propiedad Intelectual.
Los conocimientos le permiten al hombre obtener Ie creaciones, las cuales deben expresarse o exteriorizarse para 0 poder ser objeto de DP!. Por ejemplo, un artista debe plasmar sus DPf. ideas en un lienzo o una escultura para obtener protecci6n Henzo 0 proteccin directa via derecho de autor. Por su parte, un investigador puede va invstigador tener conocimientos para transferir genes de una variedad o 0 especie a otra, pero debe " materializar" un organismo l/materializar" transgnico transgenico para poder solicitar una patente de invenci6n. invencin.

Las comunidades indigenas y locales tienen indgenas conocimientos sobre todo acerca del uso de plantas. animales y microorganismos y diches cenocimientos definitivamente dichos conocimientos aumentan las posibilidades de encontrar por ejemplo,

..... c._................... c4MMtdMieates tI'MideII....

28

Francisco Astudillo G6mez GOmez

compuestos de utilidad farmaceutica. Las meras consultas a los farmacutica. indgenas indigenas incrementan las posibilidades de exito. En otras palaxito. bras, dichos conocimientos reducen el riesgo en materia de in\'ersiones para la obtenci6n de nuevos productos en sectores como el obtencin farmacutico. farmaceutico. Las comunidades conacen las propiedades de algunos conocen recursos biologicos, 10 que conduce y facilita la in\'estigacin biolgicos, lo u1\"estigaci6n para la obtencion de medicamentos. Asi tenemos, que de los 120 obtencin As componentes activos de utilidad medica que actualrnente se mdica actualmente derivan de plantas, cerea de 90 plantas se usan en la industria cerca farmacutica farmaceutica con un proposito siInilar al que tenian cuando las propsito similar aI tenan usaban los pueblos indigenas '.
Ahora bien, Cmo proteger esos conocimientos v ,Como prcticas practicas de las comunidades? ,Como evitar el apro\'echamiento Cmo de sus conocimientos sin una justa compensaci6n? compensacin? prcticas Si bien esos conocimientos y practicas son un ejercicio de las facultades mentales, no estan por 10 general expresados en un estn lo medio material, por 10 que, no estarian protegidos por el Dem:ho lo par Derecho

de Autor. Por su parte, la figura de la Propiedad Industrial que les permitiria a las comunidades un aprovechamiento exclusivo permitira industrial y comercial de sus conocirnientos y practicas asociados conocimientos prcticas a los recursos biol6gicos y geneticos, es la patente de in\-encion. biolgicos genticos, in\-encin. pero para ello deberian tales conocimientos y prachcas deberan prclicas expresarse como invenciones y someterse en cada pais a los exmenes examenes correspondientes para determinar su no\'edad nO\'edad mundal, aplicacin im-entiva lo mundial, aplicacion industrial y altura im'entiva 10 cual es posible pero es tambien complejo y costoso. tambin En cuanto a los Derechos de Obtentores de Variedades Vegetales, esta categoria de DPI protege solo nuevas \'ariedades slo vegetales distinguibles, homogeneas en cuanto a sus caracteres y homogneas estables hereditariamente. Protege este sistema a las variedades vegetales como productos materializados o al menos vegetates 0 menDs materializables, no siendo susceptibles de tutela por esta via los va

290

Propiedad Intelectual Proyecto Propiedad Inlelectual SIECA-USAID Intelectual SIECA-USAIO

procesos para su obtenci6n. Como se aprecia, no es posible obtencin. Corno proteger por media de estos derechos a los conocimientos medio tradicionales. Algunos autores han senalado sobre el tema, que los sealado terna, conocimientos conocirnientos y practicas de las comunidades indigenas y prcticas indgenas locales asociadas a recursos biolgicos podran ser objeto de una bio16gicos podrian proteccin protecci6n similar a la prevista para el foldore'. folclore'. No obstante, la protecci6n del foldore, no se ha definido proteccin folclore, claramente a nivel internacional, perc es derta que guardan intemacional, pero cierto similitud, por cuanto ambos son expresiones basadas en creencias y tradiciones, estn o no soportadas en un media esten 0 medio material; y son parte del patriotismo cultural de un pueblo. En 1985, la UNESCO propuso un Proyeeto de Tratado Proyecto para la Protecci6n de las Expresiones del Foldore contra la Proteccn Folclore Explotacin Ilcita y otras Acciones Lesivas, el cual define en su Explotad6n Ilicita Artculo Articulo 1 como foldore "las producciones integradas por corno folclore elementos caracteristicos del patrimonio artfstico tradicional caractersticos artstico desarrollado y perpetuado por una comunidad 0 por individuos o que renejan las expectativas artisticas tradicionales de su reflejan comunidad... sea que estas expresiones estn fijadas o no en un stas estt~n 0 soporte" (nuestro el resaltado).
Notamos en la anterior redacci6n una diferencia con el redaccin Derecho de Autor por cuanto, tradicionalmente este slo protege 5610 obras literarias, artisticas y cientificas fijadas en soporte material. materia!. Los conocimientos tradicionales de las comunidades indgenas al indigenas igual que muchas expresiones del foldore tienen generalmente folclore una naturaleza intangible.

Sin embargo, los derechos de las comunidades segUn el segn prayecto citado proyecto de tratado (Art. 4), parecieran enmarcarse parederan dentro de la esfera del derecho de autor, por cuanto se necesita la autorizacin autorizaci6n del Estado contratante para la publicaci6n, reprapublicacin, reproduccin, distribuci6n o importacin, recitacin, interpretacin o ducci6n, distribucin 0 importaci6n, recitacion, interpretacion 0 ejecucin pblica ejecuci6n publica de expresiones del foldore. Cada Estado folclore.

Derecllto. de 1 . C.....ld..... ladige aobre conoe.""',"" tredlcio..... I. . coftoclmMR1" FranCIsco AstudlllO Gamez Gmez

291

administrar administrara la proteccin de las expresiones del foklorE'. dt'S.I~ proteccion folclore. nando lUla autoridad competente. Llama 13 atenci6n de t:"'5tt:' lIDa competentE'. la atencin proyecto de tratado el hecho de no involucrar a las. comunidade.; que dieron origen a las expresiones del foldore en la admml~ folclore tracin traci6n de estas. stas. En el caso de conocimientos ~. prcticas tradlcil)J1<1lt:::- ;:k practicas tradlcil)J1<1!t:::- .::k comunidades indigenas asociadas a reCursos biok"lgico:--, :--1..1 indgenas recursos biolgico:--, utilizacion pudiera conducir a la generacion de prrxiuch" ~, utilizacin generacin prrxiuch " servicios, por 10 que lUl eventual derecho de autorizaci6n de U,~l lo lID autorizacin u,~, en dicho sentido, estaria inscrito en el rgimen de la Pwpiedad estara regimen Propiedad Industrial. Industria!. Quizs Quizas sea necesaria la creaci6n de un nueu) re~imen. creacin nuen) r~imen. que combine el Derecho de Autor y la Propiedad IndustriaL para proteger los conocimientos y expresiones de las comunidade~ En marzo de 1993, lUl grupo de abogados, crticos Iiterafll':'o.. lID criticos Iiterarli.l:'o informaticos, editores, ambientalistas y otras personas li~ada.; a informticos, dllnde la cultura, sostuvieron una conferencia en Bellagio, Italia, dl'nde se firma una declaracion "que llama a considerar a I()s der\.:lhl :-firm declaracin dert:'(lh':-conexos como regimen legal para proteger los trabalt':'-- dd rgimen trabalt'=--folklore, de la cultura asi como el conocimIento tradl(i~mal as conocimlento trad(i~mal biolgico y ecol6gico de las comunidades" biol6gico ecolgico La misma UNESCO y la O~lPl elaborawn una le, elaboraron Ie, modelo para la Proteccin del Folclore contra E't"llot<Kh'Ilt5 Proteccion E\'''llot<Kh'Ilt..'5 lliotas y otras Aceiones Lesivas tambien en 1983, pre\-iL'Ill..i() llicitas Acciones tambin pre\-iL'Ill..il) quizs quizas la dificultad de lograr la firma y puesta en ,"igenCia de un genCla acuerdo intemacional sobre la materia. internacional preo Sin embargo, pre\io a cualquier tratamlent0 mtt:'nudonal, como ya 10 hizo Venezuela en su nue"a Con~litucl~'n. :'l'!": cional, lo nue,"a Con~litucll'n. :'l'!~ los propios Estados los llamados a reconacer, Flor na k~al. dt.'rl'+ lIamados reconocer, F'OT nil chos a las comunidades indigenas !' locale::. SLlbrl' ~U:.- indgenas !. locale::- sLlbrl' ~U=-- conocimientos y prcticas tradicionales as(xiadas a re(llr:'oll~ practicas aSLxiadas re(llr:'ol'~ biolgicos y velar asimismo por el cumplimiento de ",to-. ,\-, 1" biol6gicos ,\- han hecho los paises de la Comunidad Andina al e.;;.tablccer en ia pases Decisin Decision 391 (Regimen Comun sobre Ac(e~o a R('(ur:--~l:'o (Rgimen Comn R('(ur:--~':'o Genticos) Geneticos) en su Articulo 7: "Los Paises \Iiembros. dt.' Artculo Pases Qt.'

292

Propiedad Intelectual
Proyecto Proyeeto Propiedad Inleleclual SIECAUSAID Intelectual

conformidad con esta Decision y Sil legislaci6n nacional conforrnidad Decisin su legislacin complementaria, reconocen y valoran los derechos y la facultad para decidir de las comunidades indlgenas, afroamericanas y indgenas, locales, sabre sus conocimientos, innovaciones y pnicticas sobre prcticas tradicionales asociadas a los recursos genticos y sus productos asociados geneticos derivados".

3.

Las Comunidades Indlgenas y locales como sujetos de DPI Indgenas

En primer lugar debemos preguntarnos Qu es una LQue comunidad indlgena y local? indgena No contempla el CDB definicion alguna en este sentido. definicin prembulo, "Ia En su preambulo, reconoce "la estrecha y tradicional dependencia de muchas comunidades locales y poblaciones indfgenas que tienen sistemas de vida tradicionales basados en indgenas los Recursos Biolgicos... " Biologicos...
indgenas Esta interdependencia de las comunidades indlgenas con los recursos bio16gicos se refleja igualmente en el preambulo biolgicos prembulo de la Decisin 391, la cual, como vimos contempla el Regimen Decision Rgimen Comn Comun sobre Acceso a Recursos Geneticos de la Comunidad Genticos Andina de Naciones (Bolivia, Colombia, Ecuador, Peru y Per Venezuela). Esta Decision sl nos trae una nocion de comunidad Decisin s nocin indlgena. En este sentido, el Articulo 1., senala que"se entiende indgena. Artculo seala por comunidad indlgena, afroamericana o local. un grupo indgena, 0 humano cuyas condiciones sodales, culturales y econ6rnicas 10 sociales, econmicas lo distinguen de otros sectores de la colectividad nacional, que esta est regido regldo total o parcialmente por sus propias costumbres o 0 0
tradiciones o por una legislaci6n especial y que, cualquiera sea su 0 legislacin situacin jurdica, situaci6n juridica, conserva sus propias instituciones sociales, economicas, culturales y politcas o parte de ellas". econmicas, politicas 0

definicin Esta definicion tiene 3 elementos determinantes y

concurrentes:

Que la comunidad sea un grupo dislinto a la distinto coleclividad colectividad nacional en 10 social cultural y economico. Este lo econmico.
1.

~1toe._C_"""I"""'~C._. ~1toe._C_"""I"""'~C

Francisco Astudillo G6mez

'_tostl.re'.... ' '.tosblrc'....

a3

grupo pudiera ser, en el caso de Ia Comunidad Andina pre o la 0 postcolombino.

2. Que se rija por costumbres y tradiciones. o por una tradiciones, 0 legislacion especial, La mayora de estas comunidades basan su legislacin rnayoria vida comunitaria en practicas ancestrales por supuesto no prcticas escritas. No obstante, algunas pudieran regirse por le~'es especiales, espeeiales, como es el caso de las comunidades afrocolomblanas en Colombia. 3. Que conserve sus instituciones sociales, econ6micas, econmicas, culturales y politicas o parte de ellas. Estas instituciones son polticas 0 generalmente ancestrales, aun cuando las comunidades an pudieran haber adoptado otras o modificado las existentes por 0 influencia de la colectividad nacional. Dados estos tres elementos, estariamos en presencia de estaramos una comunidad indigena, al menos en los paises andinos. indgena, pases carcter Ahora bien, existen categorias de DPI con un caracter categoras "colectivo", como es el caso de las indicaciones geograticas, geogrficas, donde el uso exclusivo de una de ellas 10 tiene la comunidad de lo productores" de una region geografica determinada; \. no cada regin geogrfica uno de ellos en forma individual. individua!.

En este sentido y en relaci6n con los conocimientos relacin tradicionales asociados a recursos naturales o biol6gicos. los 0 biolgicos, derechos los adquieren las comunidades indigenas que los desarrollaron. Ningun miembro de estas indi\"ldualmente Ningn stas indiVIdualmente considerado tiene sobre un conocimiento tradicional especifico el especfico "jlls indae" sobre el mismo, en el sentido de no poder disponer indere" senhdo de este por s solo. ste 51
Este derecho colechvo de las comunidades indigenas colectivo impone a! res to de la colectividad la obligacion de abstenerse aI resto obligacin (obligacin (obligacion de no hacer) del uso de los conocimientos tradicionales protegidos con fines de explotacion comercial. :"0 explotacin obstante, con el fin de evitar la dilucion de este derecho, las leves dilucin

294

Propiedad Intelectual
Proyecto propiedad lntelectual SIECA-USAID Intelectual

que regulen la materia deberan establecer presunciones de debern violacin violaci6n del derecho, cuando se utilicen los recursos biol6gicos biolgicos a los que estcin asociadas conocimientos tradicionales protegidos estn asociados especficos, especificos, sin autorizaci6n de la comunidad indigena que la autorizacin indgena desarroll. desarroll6.

4.

relacin DPI Los Trabajos del COB, en relaci6n con los OPI de las comunidades indigenas. indgenas.

La Secretaria Ejeculiva del Convenio sobre Diversidad Secretara Ejecutiva Biolgica Biol6gica cuenta con un Grupo de Trabajo Especial de Composicin Composici6n Abierta del Periodo entre Sesiones sobre el Articulo 8j y disposiciones conexas de COB. Este grupo ha preparado un documento (UNEP ICBDI W685 I 2 del 10 de enero de 2000) considerado en una reuni6n reunin celebrada en la ciudad de Sevilla del 2 al 31 de marzo de 2000, en donde se presentan modalidades juridicas y otros lipos de tipos proteccin protecci6n para los conocimientos, las innovaciones y las prcticas practicas de las comunidades indigenas y locales. indgenas Seala Senala este documento que"se consideran inadecuados los regimenes tradicionales de DPI en cuanto a proteger los proteccin conocimientos indigenas por basarse en la protecci6n de los dereindgenas chos de Propiedad Intelectual individuales mientras que la propiedad de los conocimientos tradicionales es en gran parte y por su naturaleza de indole colectiva". ; ndole
Ello Ella es eierta a medias por cuanto, como vimos en el cierto punto anterior, algunas categorias de derechos de Propiedad categoras Industrial, tienen caracter colectivo" concretarnente las indicacarcter concretamente ciones geograficas o denominaciones de origen. las cuales pergeogrficas 0 miten la individualizaci6n de productos extraidos o manufacindividualizacin extrados 0 turados en una regi6n geografica con el nombre de esa regi6n, regin geogrfica regin, los cuales tienen una deterrninada calidad y caracteristicas determinada caractersticas debidas fundamentalmente al medio geografico. El derecho geogrfico. EI exclusivo a su usa 10 tienen slo una comunidad de productores uso lo s6lo de una regin, la eual establece generalmente condiciones para region, cual
JJ

hntcIIos . . las C........... IIMI............ COltOC.....tos IIHI............ Francisco Astudillo GOmez Gmez

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que cada uno de sus integrantes las pueda ulilizar para dislinguir utilizar distinguir sus productos. NingUn productor individualmente considerado Ningn bene denominaci6n ''/us illdere" tiene sobre la denominacin de origen el ''ius nJere" (derecho sentido sobre la cosa) en el senlido de no poder disponer por si solo de la misma en forma exclusiva. AI no poder hacerlo no se configura Al el derecho de propiedad individual. Este precedente denlro del ambito de los mjsmos DPI. dentro mbito permitir permitira a nuestro juicio, desarrollar una categoria especial de categora estos derechos para proteger los conocimientos tradicionales de las comunidades indigenas y locales asociados a recur~o~ indgenas biolgicos. biol6gicos.

En este senlido, hemos preparado un anteprovecto de le, sentido, Ie, para Venezuela, siguiendo el marco que proporciona su nueva Constitucin, Conslituci6n, el cual se incluye en el presente trabajo.
5, Los DPI de las Comunidades Indigenas en la nueva Indgenas Constitucin Conslituci6n de Venezuela.

Como senalamos al inicio, la Constituci6n de la sealamos mieio, Constitucin Repblica Republica Bolivariana de Venezuela deslina todo un capitulo destina captulo (vrn) a consagrar los derechos de los pueblos indigenas. (VTIl) indgenas.

En este trabajo sOlo analizaremos el Articulo 124 relali,o slo relati'o a los DPI de estos pueblos, pero por ser la primera ConslituCIon ConstituCIn que trata en forma tan extensa los derechos de estas comunidades, reproducimos a conlinuaci6n los 8 Articulos que continuacin Artculos integran el sei\alado capitulo: sealado captulo:
reconocer "Artculo "Articulo 119.- El Estado reconocera la existencia de los pueblos y comunidades indigenas, su orgartizaci6n social. polilica ,. indgenas, orgartizacin politica econmica, economica, su cultura, usos y costumbres, idiomas y religiones, as as! como su habitat y derechos originarios sabre las tierras que hbitat sobre ancestral y tradicionalmente ocupan y que son necesarias para desarrollar garantizar desarroIJar y garanlizar sus formas de vida. Correspondera al Corresponder Ejecutivo Nacional, con la parlicipaci6n de los pueblos participacin indgenas, indigenas, demarcar y garanlizar el derecho a la propiedad garantizar

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Propiedad Intelectual Intel.elua. Proyecto Propiedad Intelectual SfECA-USAID

colectiva de sus tierras, las cuales sern inalienables, seran imprescriptibles, inembargables e intransferibles de acuerdo con lo 10 establecido en esta Constituci6n y la ley. Constitucin

Artculo Articulo 120.- El aprovechamiento de los recursos naturales en los habitats indigenas por parte del Estado se hara sin lesionar la hbitats indgenas har integridad cultural, social y econmica de los mismos e, igualeconomica rnisrnos , mente, est sujeto a previa informacin y consulta a las comuesta informacion nidades indgenas respectivas. Los beneficios de este indfgenas aprovechamiento por parte de los pueblos indigenas estan indgenas estn sujetos a la Constituci6n y a la ley. Constitucin Artculo Articulo 121.- Los pueblos indigenas tienen derecho a mantener indgenas y desarrollar su identidad emica y cultural, cosmovisi6n, valores, tnica cosmovisin, espiritualidad y sus lugares sagrados y de culto. El Estado EI fomentar la valoracin y difusin de las manifestaciones fomentara valoraci6n difusi6n culturales de los pueblos indigenas, los cuales tienen derecho a indgenas, una educaci6n propia y a un rgimen educativo de carcter educacin regimen canicter intercultural y bilingiie, atendiendo a sus particularidades bilinge, socioculturales, valores y tradiciones. Artculo Articulo 122.- Los pueblos indigenas tienen derecho a una salud indgenas integral que considere sus practicas y culturas. El Estado reconoprcticas cer cera su medicina tradicional y las terapias complementarias, con sujecn sujeci6n a principios bioeticos. bioticos. Artculo Articulo 123.- Los pueblos indigenas tienen derecho a mantener indgenas

y promover sus propias practicas econ6micas basadas en la prornover prcticas econmicas

productivas tradicionales,

reciprocidad, la solidaridad y el intercambio; sus actividades su participaci6n en la economia participacin economa nacional y a deiinir sus prioridades. Los pueblos indigenas deinir indgenas tienen derecho a servicios de formacin profesional y a formaci6n participar en la elaboraci6n, ejecuci6n y gesti6n de programas elaboracin, ejecucin gestin especficos de capacitacin, servicios de asistencia tcnica y especificos capacitaci6n, tecnica financiera que fortalezcan sus actividades economicas en el econmicas marco del desarrollo local sustentable. El Estado garantizara a los EI garantizar trabajadores y trabajadoras pertenecientes a los pueblos indigeindgenas el goce de los derechos que confiere la legislaci6n laboral. legislacin

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Francisco Astudillo G6mez

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a7

Artculo 124.- Se garantiza y protege la Propiedad lntelectual Articulo garanliza Intelectual colectiva de los conocimientos, tecnologias e inno\'aciones de los tecnologas innovaciones pueblos indgenas. Toda acti\'idad relacionada con los recur"os indigenas. Tada actividad genticos y los conocimientos asociadas a los mismos geneticos asociados perseguirn perseguiran beneficios colectivos. Se prohibe el registro de colecti\'os. patentes sobre estos recursos y conocimientos ancestales. Artculo 125.- Los pueblos indgenas tienen derecho a la Articulo indigenas participacin poltica. garantizar la representaci6n participaci6n politic.1. El Estado garantizar<i 1.1 representacin incligena en la Asarnblea N.1cional y en los cuerpos deliberantes inclgena Asamblea Nacional de las entidades federales y locales con poblacin indigena. entid.1des poblaci6n indigen.1. conforme a la ley. Articulo 126.- Los pueblOS indigenas, como culturas de raices pueblos indgenas, raiees la Nacin. \' ancestrales, forman parte de 1.1 Naci6n. del Estado v del pueblo venezolano como nico, soberano e indivisible. De confomudad Unico, conformidad con esta Constitucin tienen el deber de salvaguardar la Constituci6n sal\'aguardar integridad y la soberana nacional. soberania El trmino pueblO no podra interpretarse en esta EI t<,rmino pueblo podr Constitucin Constitucion en el sentido que se le da en el derecho internaIe intemacional".
En cuanto al Artculo 124, tenemos que el constitu\'ente Articulo constituvente venezolano quiso salvaguardar en este caso a los pueblos indgenas indigenas del aprove<:hamiento indiscriminado de ~us. aprovechamiento conocimientos asociadas a los recursos biol6gicos y genetic~ de asociados biolgicos gentic~ su hbitat. Por ello introdujo directamente un rgimen de DPI habitat. regimen calilcndolo de "colectivo", cuyo objeto de protecci6n son 10" calilicandolo proteccin conocimientos, tecnologias e inno\'aciones de los pueblos tecnologas innovaciones indgenas. indigenas.

proteccin Los sujetos de protecci6n son entonces estos "pueblos indgenas" indigenas" como colectivo. Cada pueblo tendra en consecuencia tendria el derecho de explotacion exclusiva sobre sus conocimientos, explotacin correspondiendo a sus representantes el ejercicio de este derecho. procurando en todo caso "como reza 1a propia norma" el todD la beneficio colectivo. Las personas naturales integrantes de los colecti\'o.

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Propied.d Intelectu.1 Int.lectu81

Proyecto Propledad Inteleetual SIECA-U$AID Propiedad Intelectual SIECA-USAID

pueblos no tienen el ejercicio de este derecho, por cuanto este ste nace en cabeza de cada pueblo. Cundo nace este derecho? lCwindo A nuestro juicio, la ley que desarrolle esta norma constitucional debe prever el nacimiento del DPI al momento de concebirse el conocimiento, no importando si esta o no fijado est 0
materialmente. Muchos de estos conocimientos son producto de

la tradici6n oral de estos pueblos. tradicin Sabemos que los DPI exigen una materializaci6n real materializacin (Derecho del Autor) o al menos posible (patentes) pero en el caso 0 de los pueblos indigenas su exigencia, por 10 senalado, haria indgenas lo sealado, inoperante a la norma constitucional. Al igual que sucede con el Derecho de Autor, pudiese instaurarse solo con fines declarativos y probatorios, un registro de estos conocimientos por parte del Servicio Aut6nomo de la Autnomo Propiedad intelectual (SAPI). Intelectual En cuanto a la prohibicin prevista en el mismo Articulo prohibici6n Artculo 124, de registrar patentes sobre recursos geneticos y genticos conocimientos ancestrales, tenemos que los prirneros no primeros pudieran obtener protecci6n por la senalada via, por cuanto proteccin sealada va, carecen de una de las condiciones objetivas de patentabilidad como es el nivel, altura o paso inventivo (al no intervenir el 0 hombre y modificarlo, no habria inventorial y en el caso de habra inventora) "conocimientos ancestrales tarnpoco por cuanto estes no sedan tampoco estos seran "novedosos" (el cual es otra condici6n legal de patentabilidad), condicin encontrndose encontrandose en consecuencia en el estado de la tcnica. tecnica.
fl U

6,

Anteproyecto de Ley de Propiedad Intelectual Colectiva sobre los conocimientos tradicionales asociados a recursos biol6gicos de los pueblos biolgicos indgenas indigenas (Venezuela),

Artculo Articulo 1.- Los pueblos y comunidades indigenas tienen la indgenas

DerecItos ti. las eo_...... ,........ Mbre CottOCtmlelltos tie CO_. . . . . . I......... Mbr. CottOCtmielltos Francisco Astudillo G6mez

trHk........ tn4Ik........

2St9

Propiedad lntelectual colectiva de los conocimientos Intelectual tradicionales asociados a recursos biol6gicos generados. desabiolgicos generados, rrollados y perpetuados por ellos. Artculo Articulo 2.- A los efectos de la presente Ley, se entiende por pueblos o comunidades indigenas a los grupos humanos cm'as 0 indgenas condiciones sociales, culturales y economicas los dishnguen de econmicas distinguen otros olros sectores de la colectividad nacional y que estan regldos estn regIdos total o parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones y 0 0 que, cualquiera sea su situacin jurdica, consen'an su propia situacion juridica. conservan organizaci6n politica, econ6mica organizacin social, poltica, econmica y cultural. Artculo Articulo 3.- A los efectos de la presente ley, se entiende por recursos biol6gicos a los recursos geneticos, los orgarusmos o biolgicos genticos, 0 partes de ellos, las poblaciones, o cualquier otro tipo del 0 componente bi6tico de los ecosistemas de valor o utibdad real o bitico 0 0 potencial para la humanidad. Por recurso gentico se entiende el POI genetico material gentico de valor real o potencial. genetico 0 conocimientos Artculo 4.- Se entiende por conocirnientos tradicionales, todas Articulo las prcticas, tecnologas e innovaciones asociadas a recur50S practicas, tecnologias biolgicos biol6gicos creadas, desarrolladas y perpetuadas por los pueblos y comunidades indigenas sea que las mismas esten fijadas o no indgenas estn 0 en un soporte. Entre olras, quedan protegidos los conocimientos otras, vincu1ados con la identificacion, caracterizaci6n y supen'ision de vinculados identificacin, caracterizacin supersin ecosistemas, especies y recursos geneticos; los relati\os a la genticos; conservacian in si/u de los recursos biolgicos, y los inherentes al conservacin situ biologicos. uso sostenible de la di\'ersidad biol6gica y sus componentes. biolgica
0 tendr Artculo Articulo 5.- Cada pueblo o comunidad indigena tendra el derecho exclusivo de explotaci6n de sus conocimientos explotacin tradicionales, asociados a recursos biol6gicos de conformidad biolgicos con las disposiciones de la presente lev v sus reglamentos.

0 indgena podr Artculo Articulo 6.- Cada pueblo o comunidad indigena podra dictar una reglamentacin interna reglamentaci6n intema para regular la utilizaci6n de sus utilizacin conocimientos tradicionales asociados a recursos biol6gicos. biolgicos.

300

Propiedad Int_lectual Propledad Intelectual

Proyecto Propiedad Intelectual SIECA-USAID tntelectual

Artculo Articulo 7.- Los Ministerios del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables y de la Producci6n y el Comercio Produccin levantarn levantaran un inventario de los conocimientos tradicionales asociados a recursos biol6gicos de los pueblos y comunidades biolgicos
indgenas. indigenas. En este inventario, el eual debeni ser actualizado cada cual deber

cinco (5) aos, figurara el nombre del conocimiento tradicional, aflOs, figurar una descripci6n del mismo, el nombre del pueblo o comunidad descripcin 0 indgena indigena que 10 desarroll, el lugar geogrfico donde tiene su lo desarroll6, geogriifico asiento y la fecha de inscripci6n. inscripcin. Artculo Articulo 8.- El inventario dara fe, salvo prueba en contrario, de la dar existencia de los conocimientos tradicionales que figuren en el omisin su mismo. La omisi6n de Sil registro en el inventario no impide a los pueblos o comunidades indigenas el goce o el ejercicio de los 0 indgenas 0 derechos reconocidos en la presente Ley, los cuales se adquieren a partir de la creaci6n del conocimiento tradicional. creacin
0 Artculo Articulo 9.- Corresponde exclusivamente a cada pueblo o comunidad indigena la facultad de explotar sus conocimientos indgena tradicionales asociados a recursos biolgicos en la forma que a asociadas bio16gicos bien tenga y de sacar de ellos beneficios. En los casos de expropiacin expropiaci6n de ese derecho por causa de utilidad publica o de pblica 0 inters general, se aplicaran las normas especiales que rigen la interes aplicarn

materia.

Artculo Articulo 10.- Cuando existan conocimientos tradicionales 0 mas asociados asociadas a recursos bio16gicos desarrollados por uno o ms biolgicos pueblos o comunidades indigenas, los productos derivados o 0 indgenas, 0 sintetizados de dichos recursos no podran ser objeto de derechos podrn de Propiedad Intelectual individual ni comercializados sin la autorizacin autorizacion de los pueblos o comunidades involucradas. 0

Artculo Articulo 11.- En todo caso ya los efectos de la presente Ley, se ya presume infringido el derecho del pueblo o comunidad 0 indgena indigena sobre sus conocimientos tradicionales asociados a recursos bio16gicos, especifico, cuando alguna persona utilice biolgicos, especfico, ntegra 0 integra o parcialmente dichos recursos con fines de explotaci6n explotacin comercial. El acuerdo de acceso a los recursos biol6gicos que biolgicos

............ e.-.................. CMOC. . . . . . . . b r'.... e.-....... I. . . . . . . . . .

Francisro A$tudillo G6mez

301

involucren conocimienlos tradicionales de un pueblo o conociDentos 0 comunidad indigena, cumpliendo con las disposiciones del indgena, Rgimen Comn Regimen Comtin sobre Acceso a los Recursos Geneticos de la Genticos Comunidad Andina de Naciones, sera nulo si no se cuenla preser cuenta viamente con el consentimiento de dicho pueblo o comunidad. 0 Artculo 12.- Los pueblos y comunidades indigenas tienen en Articulo todo caso el derecho a ser mencionados como proveedores de conocimientos asociados conocirnientos asociadas a los recursos biol6gicos, en los biolgicos, productos derivados o sintetizados logrados a partir de estos 0 sinletizados ltimos, y en la promocion de los mismos, inclicandose asimismo ultimos, promocin inclicndose el lugar geogrfico ellugar geografico donde tienen su asiento. Similares menciones debern deberan hacerse en las solicitudes de las diferentes categorias de derechos de Propiedad IntelectuaI. Intelectual. Artculo Articulo 13.- Las cesiones y licencias de los conocimientos tradicionales asociados a recursos biolgicos debern ser biologicas deberan registradas ante el Servicio Aulonomo de la Propiedad Sen'icio Autnomo Intelectual del Ministerio de la Produccion v el Comercio. Produccin Artculo Articulo 14.- Los pueblos y comunidades indigenas que tu\'ieren tuvieren razn razon para lemer el desconocimiento de sus derechos o que se temer 0 contine 0 continue o se reincida en una violaci6n ya realizada, podra pedir violacin podr al Juez que declare su derecho y prohiba a los supuestos infractores su violaci6n, sin perjuicio de la acci6n par violacin, accin por resarcimiento de danos morales y materiales que puedan daos intentar contra los rnismos. mismos. El Juez eslablecera que las contra\'enciones seran penalizadas establecer contravenciones sern con multa a solicitud de la parte agraviada, la cual no excedera exceder del equivalente a cien unidades tribularias. tributarias. Artculo Articulo 15.- El Juez podra ordenar inspecciones judiciales \. EI podr expemcias, as experticias, asi como cualquier otto medio de prueba pre\'isto en otro el COdigo de Procedimiento Civil. Asimismo, podra decretar el Cdigo podr secuestro de todo 10 que constituya violacion de los derechos de lo violacin Propiedad Intelectual del pueblo o comunidad indigena 0 indgena lesionada.

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Propiedad Intelectual Inte_.cluBI

Proyecto Propiedad Intelectual SIECA-U$AID SIECA-USAID

De la misma forma, el Juez podni ordenar el embargo de podr los proventos que correspondan al pueblo o comunidad indige0 na cuyo derecho se lesion6. lesion. Las medidas de secuestro y embargo solo se decretaran decretarn

si se acompafia un medic probatorio que constituya presuncin acompaa medio presunci6n

grave del derecho que se reclama, o si dicha presunci6n surge en 0 presuncin la practica de algunas de las pruebas practicadas. prctica

NOTAS

CORREA, Carlos M. (1999) Proteccion de la Propiedad Proteccin

Intelectual de los Conocimientos Tradicionales relativos a

Recursos GemHicos Vegetates. Universidad de Buenos Aires Genticos Vegetales.

(Argentina). Seminario Internacional Conocimientos Semina rio
Tradicionales y Recursos Geneticos. INDECOPI, Lima, Peru, Genticos. Per,

19,20 Y21 de mayo. Pp.2.

2
Rural Advacement Foundation International (RAFI).
Cons.ervacin Cons.ervaci6n de Conocimientos Au t6ctonos: Integraci6n de tctonos: Integracin dos sistemas de innovacion. Estudio realizado pOT encargo del innovacin. por

PNUD. 1994, Pp.1

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Regulacin ASTUDILLO G6MEZ, Francisco. (1987) Regul.cion del Acceso a los Recursos Geneticos y Propiedad Intelectual. Genticos Biodiversidad: Estrategias y Oportunidades para el Siglo XXI. SELA, Caracas. Pp.l47 y 148.

UNEP / CBD / WG 8j / 1 / 2 10 de enero 2000. Mod.lid.des Modalidades

Jurdicas Juridicas y de otro tipo de Proteccion para los Conocimientos, Proteccin las Innovaciones y las Practicas de las Comunidades Prcticas Indgenas Indigenas y locales con estilos de vida tradicionales de importancia para la conservacion y el uso sostenible.de la conservacin

Diversid.d Biolgica. Pp.5 Diversidad Biologic.

Proteccin ..Iuricllai ... las ProtecclOn ..Iuriclla! Jos Luis Caballero Leal Jose luis leal

... D8tn D8tos

303

PROTECCIN JURIDICA PROTECCION 1URDICA DE LAS BASES DE y PROTECCIN DATOS Y PROTECCION SUI GENERIS PARA LAS BASES DE DATOS No ORIGINALES
OS LUIS CABALLERO LEAL JOSE

1 autor es especialista en Derecho de Autor. socia de la firma El socio

MxiCO, & Campuzano, MexiCO, con estudios de posgrado .v mae'ftra mae':>tria

Jal~ft', Ja1~ft',
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Cilba:iall

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Autor. Dedicado desde hace 15 atlos a Ul atellcid1l t.'Specla},:nJa .ie aSlmlll;,.if Jlilce atellcin especlall:nJa ,le aSIHlll;,.fe Derecho de Autor. Editorialista en tenias de esa e,:>ptclQlzJaJ ell temas e'fpt'ClQlzdaJ
en ires Universidades de Mxico. tres Mexico.

trf::' frc::.

publicaciones periOdicas nacionales. Profesor de Posgrado en Derecho de A ut(lr peridicas

Introduccin Introducci6n
esultara esultaria muy dificil justificar el grado de a\'ance difcil avance tecnolgico tecno16gico al margen de la existencia de mecanismos o 0 sistemas que pennitieran el acceso a toda clase de inionnacion o nionnacin 0 datos de manera ordenada, clasificados de tal forma, que su sou identificaci6n fuera inmediata permitiendo al usuario del mismo. identificacin el empleo de su contenido en el desarrollo cientiiico o educati\"O. 0

imaginemos la dificultad y la inwrsion de tiempo que Y nwrsin hempo supondra, supondria, por ejemplo, la locaJizacion de un nmero teleioruco. localizacin nlimero teleiruco. o la ubicacion de un establecimiento detenninado. o la obtenCion ubicacin detennnado. 0 obtenCin de datos acerca de los horarios, d "tinos y numeros de \uelos de SMOS Yntimeros inforrr.acin temtica aeronaves, sin la ayuda de inforrr.acion tematica clasificada. Imaginemos un pais sin censo poblacional, sin estadisticas. sin pas estadsticas. padrn padron electoral confiable por carecer de mecanismos que le Ie pennitan el procesamiento ordenado de tal infonnacion. Por nfonnacin. existir en todos los casos, descartamos tales posibilidades como factibles, atendiendo precisamente a la existencia de las bases de datos, algunas de enonne soiisticacion, como las que resguardan soiisticacin, la infonnacion meteorologica, y otras de menor grado de nfonnacin meteorolgica,

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Propiedad Inteleclual Intelectual

Proyecto Propiedad Inteleclual SIECAUSAID Intelectual

desarrollo, perc que sin embargo son igualmente importantes pero para sus usuarios, como las listas de clientes de una empresa determinada. Este Est esfuerzo creativo, que muchos reducen a simples sistemas de organizaci6n autornatizada que hoy existen, supone, organizacin automatizada sin embargo, la realizaci6n de arduas e importantes tareas de realizacin sistematizacin, de seleccin, de depuracin de informacion sistematizaci6n, selecci6n, depuraci6n informacin existente, para la creaci6n de una base de datos .eficiente. Este creacin esfuerzo se traduce en la prctica, en la inversin de importantes pnictica, inversion recursos tcnicos, humanos, tiempo y dinero, adems de tecnicos, adernas cotidianas tareas de mantenimiento y actualizaci6n de la actualizacin informacin contenida en la misma. informacion

Los autores, desarrolladores o fabricantes de las bases de 0 fabric antes datos requieren de sistemas o recursos legales eficientes que 0 garanticen esas inversiones de manera adecuada, estimulando adems, la sana competencia en el mercado. ademas, Dos diferentes mecanismos de protecci6n han dado proteccin cabida a las bases de datos. El Derecho de Autor ha sido empleado, en primera instancia, como el medio id6neo para el corno idneo reconocimiento de tma serie de derechos exclusivos en favor de los autores o desarrolladores de las bases de datos, sin exigirles 0 el cumplimiento de mayores formalidades como condici6n para condicin el otorgamiento de la protecci6n autoral. El emp leo de los preproteccin autora!. ceptos de los tratados internacionales vigentes, adicionado con lo normas expresamente diseftadas para tales efectos, como 10 diseadas sedan las contenidas en el Tratado de la OMP] sobre el Derecho seran OMPI de Autor de 1996, ha propiciado un reconocimiento casi universal de que es a traves del sistema de derechos de autor como se travs puede aspirar al mejor mecanismo de protecci6n para este espeproteccin cial genero de la creaci6n intelectual. gnero creacin Por otra parte, y ante el reclamo de los desarrolladores frente a las enormes limitantes que se encuentran alrededor del sistema de derechos de autor, particularmente cuando el contenido de las bases de datos no agota el requerimiento de

Plots c'n.luridlca de las . . . . . de Piola c .... .luridlca Jos luis Jose Luis Caballero Leal leal

originalidad, y por ende resultan ajenas a la proteccion por esta proteccin va, crendose via, creandose un vado legal, sin recurso legal alguno para vaco combatir eficientemente el uso no autorizado de la base de datos. ha orillado a la Organizacion Mundial de la Propiedad orllado Organizacin lntelectual (OMPI) a desarrollar trabajos preparatorios con miras Intelectual (OMP!) a la probable adopcion de un tratado intemacional sobre la adopcin internacional proteccin slli proteccion St gellens de las bases de datos, y en el caso de los paises integrantes de la Comunidad Europea, a la promulgacion promulgacin de una Directiva reconociendo desde el pasado 1 e de enero de 1998, la existencia de un sistema paralelo de proteccion ;Ill proteccin ;lll geueris al otrecido a tran's del Derecho de Autor. ofrecido tra"s Autor,
C

El tema que informa este trabajo es precisamente el irorma anlisis analisis de ambos mecanismos de proteccion, de manera que el proteccin, lector pueda distinguir los alcances, las ventajas, las simIlitudes sinuliludes y diferencias existentes entre ellos. Sstema ProtecCn travs A, Sistema de Protecci6n a traves del Derecho de Autor
I.

Las Bases de Datos como Obra de Colecci6n. Coleccin,

No existe an acuerdo alguno con relaci6n al significado atin relacin ,'ocablo lo del "ocablo Base de Datos, no obstante 10 cuaL no dejan de presentarse coincidencias en las diversas definiciones que del mismo di\'ersas se han pronunciado hasta la fema. que nos permiten. al menos. fecha. estas analizar los diversos elementos de que stas aparentemente se componen. "recopilacin", Las expresiones "recopilaci6n", "obras", "datos". "informacion", "organizacion sistematica o metodica. "informacin", "organizacin sistemtica 0 metdica". "disposici6n" y "accesibilidad" pareceran resultar comunes a "disposicin" parecerian prcticamente practicamente todas las definiciones dadas, por 10 que el an"hs" lo anlIsIS de cada uno de estos elementos individualmente considerados. indi\'idualmente podra podria ser de gran valia para la comprension total del concepto a comprensin cuyo significado pretendemos arribar. arribar, Recopilar, compilar. compendiar. reunir. antologar. compendiar, refieren en todos los casos el acto de allegar o reunir, en un solo casas 0

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Propiedad Propledad Intelectual

Proyecto Propiedad Inleleclual SIECA-USAID Intelectual

cuerpo de obra, partes, extractos o materias de otros libros o cuerpa extrados 0 0

documentos.' Se entiende igualmente por tal expresi6n, en el expresin, mbito ambito del Derecho de Autor, la compilaci6n de obras compilacin seleccionadas, o de pasajes de las mismas, tales como antologas, 0 antologias, , crestomatas 0 crestomatias o enciclopedias.
Desde una perspectiva eminentemente autoral, la Descle recopilaci6n supone el surgimiento de una obra derivada, es recopilacin
dedI, la creacin de una ohra basada en obras preexistentes. Por decir, creaci6n obra

virtud de que el grade de originalidad que las leyes de Derechos grado de Autor a nivel universal exigen para estar en presencia de una obra protegida por el Derecho de Autor tiene un perfil relativamente bajo, resulta muy dificil contender el caracter de difcil carcter obra derivacla que posee una cornpilaci6n, recopilaci6n o derivada compilacin, recopilacin 0 coleccin colecci6n de obras o fragmentos de stos, no obstante que, por 0 estos, ejemplo, en el celebre caso norteamericano de Feist Pltblications v. clebre Rural Telephone Service Company, la Juez Sandra Day O'Connor,
resolvi que un directorio telefnico no es susceptible de ser resolvi6 telef6nico

protegido por el Derecho de, Autor como una obra de

compilacin, compilaci6n, por carecer en 10 absoluto de toda creatividad lo a utares autoral, poniendo en serio riesgo a la totalidad de los autores de

las denominadas bases de datos, ; El Convenio de Bema para la Protecci6n de las Obras EI Berna Proteccin Literarias y Artisticas, en su Texto de Paris de 1971, en vigor a Artsticas, Pars partir del 10 de octubre de 1974, reconoce protecci6n expresa en lO proteccin favor de las obras derivadas, al establecer claramente en su Artculo Articulo 2 (3): " 2(3), Estaran protegidas como obras originales, sin perEstarn juicio de los Derechos del Autor de la obra original, las traducciones adaptaciones, arreglos musicales y demas dems transformaciones de una obra literaria a artistica." o artstica."
El mismo instrumento internacional da cabida a la rnismo proteccin autoral en favor de las colecciones, al establecer en su protecci6n

numeral 2(5) 10 siguiente: lo

Jose Luis Caballero Leal Jos

Proteccin ProtecciOn .JuricUca de . . . . . . . . de Datos

307

"2(5). Las coleeciones de obras literarias 0 artstica" tale~ colecciones C' artisticac' como las enciclopedias y antologias que, por la ~lecch_)n antologas ~lecCln o disposicion de las materias. cons-tltu~an creacillne:,materias-. constltu~-an creacil'IH>:'disposicin estarn perjul(J(' intelectuales estaran protegidas como tale~, ~in periul(H' de los derechos de los autores s0bre (ada una de Ll:'sC'bre cada df' L1:'obras que forman parte de estas cole(ci\1Oe~. "

Del precepto en cita se deduce el reconocimientp dt' proteccin proteceion autoral a quienes, a tra\-s de un proceso de selecck'n. tra\"t~s ordenamiento y depuraeion de materias n )ntenid0~. dan depuracin (()ntenid0~, surgimiento a una ereacion inteleetua!, y no a aquell(1~ Cll\-,l tMhl creacin intelectual, (Ll\-,1 tMh1 se limita a la mera reunion o simple agnlramient() de d,ltt)~ d\~ reunin 0 dl~ muy diversa naturaleza. naturaleza, Este principio de reconocimiento de proteccif'm autl'r,ll .1 proteccin aut('r,ll las coleceiones o eompilaciones de obras que dan surgmlil~ntn a colecciones 0 compilaciones surgm1iL~ntn una ereaeion intelectual en la medida en que satisfagan IL'~ creacin sahs-lagan requisitos de originalidad pre,oistns en h)s re50F'ectl\'l)~ pre\"istos ordenamientos autora les, desde luego les resulta e\.ten~i\,l a 1,1:'autorales, Ies e\.ten~i\-,l denominadas Bases de Datos, siendo irreleyante, para los eled\""l:-' electl""l:-' de la proteceion que el Derecho de Autor 16 (("Inliere. ('I hE"(hl) dl~ Ia proteccin el dL~ que su contenido este compuesto por obras intelectuales pt'r .';':'. l) est .';':', bien por otro tipo de informacion o datos carentes de rrntec':ll)n informacin 0 a travs de sistema legal alguno, reiterndose que It) '-lut.' tra\"t~s reiterando~e h) '-lut:.' constituye finalmente el objeto de proteccil-)n de la l'bra de proteccin llbra compilacin lo compilaei6n 10 es el esfuerzo de seleccit-)n o di~F'0~l(h"n dl' seleccin (""1 di~F'0~l(h"n dL> contenidos que dan lugar a la creacion de una obra intelt.""Ctll<11. creacin sin abarcar en si mismos a los datos o materiales comrjladl)~ (' 0 coleccionados, o inclusive a las obras o fragmentos dt..> eqa~. la~ 0 0 fragment(l~ dl-~ qa~. que mantienen el regimen de protecci6n que la le~' autl""lral It.> rgimen proteccin reconoce_ reconoce. :\rtcull""l Es preciso mencionar igualmente que el citad0 :\rticull""l 2(5) del Convenio de Bema da cabida a las denominadas Ba-..s de Berna Datos no obstante no ser objeto de menci6n expresa, pues de la mencin simple leetura del mismo se deduce que al rL'ierir~e al lectura rL'ierir~(' reconocimiento de proteeeion a las colecciones de obras literaria~ proteccin o artisticas tales como las enciciopedias y antologias, deja daraartsticas enciclopedias antologas, clara-

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Propiedad Inteleclual Intelectual Proyecto Propiedad IntelectlJal SIECA-USAID Intelect'Jal SIECA-USAIO

mente abierta la posibilidad de reconocimiento de identico dereidntico cho a otras formas de colecci6n de obras, independientemente coleccin del soporte material en que estas se contengan, asi como el destisapoTte stas as no o fin que a traves de su aplicacin prctica se persig-a. Es decir, 0 travs aplicaci6n practica persiga. se trata de una descripci6n mermnente enunciativa mas no lirnidescripcin limitativa, que admite, por tanto, la protecci6n a otras formas de proteccin el colecdn existentes, aunque estas no se mencionen de Inancra colecci6n stas expresa. EI alcance del precepto antes aludido ha sido abiertaEl mente reconocido por la doctrina y reflejado en numerosas legislaciones sabre derechos de autor, e inclusive en tratados internasobre donales, como seria el casa del Acuerdo sabre los Derechos de cionales, sera caso sobre Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC o 0 TRIPS, por sus siglas en ingles) que en su Articulo 1IJ(2) eslablece ingls) Artculo establece textualmente: " 10(2). Las compilaciones de datos U otros materiales, en u forma legible por maquina o en otra forma, que por 0 razones de la selecci6n o disposici6n de sus contenidos seleccin 0 disposicin constituyan creaciones de cankter intelectual, seran carcter sern protegidas corno prolegidas como tales. Esta protecci6n, que no abarcara proteccin, abarcar los datos o materiales en si mismos, se entendera sin 0 rnateriales entender perjuicio de cualquier Derecho de Autor que subsista respecto de los datos o materiales en sf mismos. " 0 s principia Este mismo principio se encuentra recogido en el nuevo Tratado de la Organizaci6n Mundial de la Propiedad Intelectual Organizacin Sobre Derecho de Autor, adoptado por la Conferencia Ja Diplomtica Diplomatica de la OMPI, en Ginebra, Suiza el2IJ de diciembre de 1996, mismo que en su Articulo 5 preve: prev:
II 11

5. Las compilaciones de datos o de otros materiales, en 0 cualquier forma, que por razones de la selecci6n o seleccin 0 disposicin de sus contenidos constituyan creaciones de disposici6n carcter caracter intelectual, estan protegidas como tales. Esa estn proteccin protecci6n no abarca los datos o materiales en si mismos abaTea 0 rnateriales y se entiende sin perjuicio de cualquier Derecho de Autor respecto de los datos o materiales contenidos en la 0 rnateriales compilacin. compilaci6n. "

PToteccIOn ....rid~ de ... - - . de Datos PToteccIn Jos luis Caballero leal Jose

En similares condiciones se pronuncia el Articulo 1705 del Tratado de Libre Comercio celebrado entre los Estados Unidos de America, Canada y los Estados Unidos Mexicanos, en Amrica, Canad vigor a partir del 10 de marzo de 1994, reconociendo proteccion lOde proteccin especfica travs especifica a traves del Derecho de Autor a las bases de datos que presente las mismas caracteristicas antes enWlciadas. caractersticas enlUlciadas.

Debo igualrnente mencionar que de identica manera, el igualmente idntica Tratado de Libre Comercio celebrado entre los Estados L'mdos Mexicanos, Colombia y Venezuela, con vigencia a partir dell' de \'igencia del l' enero de 1995, conocido regionalrnente como el "G3", protege a regionalmente travs traves del Articulo 18,03 a las compilaciones de datos, expresadas en cualquier forma conocida o por conocerse en el futuro. 0 El Tratado de Libre Comercio celebrado entre los Estados EI Unidos Mexicanos y Costa Rica, de fecha l' de enero de 1995, I' reconoce en su Articulo 14(20)(1), proteccion expresa a las bases Artculo proteccin de datos,
En identicas condiciones tanto de fecha como de idnticas proteccin, proteccion, se pronuncia el Tratado de Libre Comercio celebrado entre los Estados Unidos Mexicanos y Bolivia, en su Articulo 16(10)(1), Tambin Tambien podemos encontrar el mismo principio de proteccin proteccion en fa\'or de las bases de datos en el Articulo 15(091141 del Tratado de Libre Comercio celebrado entre los Estados I' as Unidos Mexicanos y Chile, de fecha l' de agosto de 1999, asi como en el Articulo 17(19)(1) y (2) del Tratado de Libre Comerclo ComercIo celebrado con Nicaragua,

Finalmente, en el Tratado de Libre ComerclO ComercIO recientemente concluido entre la Union Europea \' los Estados Unin Unidos Mexicanos, se preve en el Articulo 36 del TihIlo l\', que prev Artculo ThIlo I\', los paises signatarios confirman las obligaciones der!\'adas de los pases der;\'adas principios contenidos tanto en el Acuerdo sabre los ADPIC, como sobre ADPlC, los contenidos en la Convencion de Bema v el Tratado Sobre Convencin Berna OMPI, lo Derechos de Autor de la OMP!, 10 que indudablemente se

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Propiedad Intelectual
Proyecto Propiedad Intelectual SIECAUSAID

traduce en el reconocimiento del derecho reconocido en favor de las bases de datos en los tres mstrurnentos internacionales ya instrumentos intemacionales precisados.'

La Ley Federal del Derecho de Autor mexicana, por su parte, establece en el Articulo 107 que:
n

Artculo Articulo 107.- Las bases de datos a de atras materiales o otros

legibles por media de maquinas o en atra forma, que por medio mquinas 0 otra razones de seleccin y disposicin de su contenido consselecci6n disposici6n tituyan creaciones intelectuales, quedarn protegidas quedaran como compilaciones. Dicha proteccin no se extender a protecci6n extendera los datos y materiales en s mismos." 51

Dicho precepto recoge los principios rectores que sabre principias sobre el tema se han expuesto ya en este documento." Puede conduirse por tanto, que las bases de datos que concluirse par satisfagan los requerimientos que de manera general se han requerirnientos expuesto ya, constituyen una forma de obra derivada que encuentra pratecci6n especifica a traves del Derecho de Autor, proteccin especfica travs reiterando que dicha protecci6n no estriba en el contenido de la proteccin base de datos como ta!, sino en la originalidad con que las obras tal, o a datos que la conforman es seleccionada a dispuesta. o II. n. Bases de Datos que lncorporan Obras Originarias. Incorporan

Siendo entonces la base de datos una categoria de obra de colecci6n protegida al amparo de la legislaci6n del Derecho de coleccin legislacin Autor, debemos referimos necesariamente a la existencia de un autor que la crea, estando igualmente ante la presencia de una obra que puede ser realizada en forma individual, en colaboracin o bien de manera colectiva, pudindose transmitir el ejerracion 0 pudit~ndose cicio de los derechos que derivan de la misma a traves de contravs tratos, de presuncin de cesin, como sera el caso de la obra presuncion cesion, seria hecha por encargo a aquella producto de la relaci6n labora!, a par o relacin laboral, o inclusive mortis causa.

Proteccin .luriclical de las . . . . . de Datos ProtecciOn .Juridical I. . . . . Jose Luis CabaHero Leal Jos luis leal

311

Independientemente de s se trata de llIW u ptro 51 supuesto, 10 que resulta importante establecer es que el <1utl'r jf' irnportante gue <1utl)r je lo la base de datos, o bien el titular l-' cesi()nario de 1l1~ dert_,-h,)~ 0 l- cest)nario correspondientes, se encuentra facultado para ejt'rcer 1.1 tl)tali..i,hi 5e la tl'tali..i,hi de los derechos exclusi\"os reconocidos tanto en la.;, le\-e~ exc1usi\"os nacionales del Derecho de Autor como en lp:; tratadl)~ Ip:; intemacionales sobre ia materia, con~i:"tentes e~tl" l'n el internacionales t'n reconocimiento del derecho de paternidad, de integndad. ,bl patemidad, a~l como de la totalidad de 105 derechos que le pt:"rmitan lleyar a Ia tot.llidad Ie cabo caho el uso y explotaci6n exclusi\'a de la base de datl's, en b explotacin exc1usi\'a I.1 datl)S, fonna y condiciones que mejor cOIwenga a sus mterl:'-t.'';' cOIl\"enga su~ mtert.:'-t.'';' Habindose resuelto Habiendose resueHo en principio la ubicacil-1n leg,ll dt.' 101 principia ubicacin la base de datos dentro del ambito del Derecho de :\utor. t':' mbito DC'recho t.':, importante referirnos ahara al contenido de las ba"e" de d,ltl':'. ahora can el objeto de poder detenninar cual es el regimen Ie~al que le.;, con detennin.1r cul rgimen le~al gue Ie.;,

resulta aplicable.
Las bases de datos, .11 margen de 1.1 proteccin que les e-:;. al la protecCil-1J1 reconocida a travs del Derecho de Autar CL)mO obras de tra\'t~s Autor CL)mO coleccin, colecci6n, pueden estar conformadas por obras preexistenteo; ti conformad as preexistente.; u originarias, o bien por una di\'ersidad de infonnacilln ~. date':,. 0 di\'ersid.ld infonnactn datc':" que en si mismos carecen de todo tipo de pwte(CiL)n .lutoral. s pwte(cin autora!. En el supuesto de que las bases de datos e:-.tu\-ieran conformadas por obras .lutorales originaria~. (orre~p()nden a l\)~ conforrnadas autorales originaria~, l\,~ autores o titulares de los derechos (orresplmdle-nte~ "'l)bre Ll~ 0 corresplmdle-nte~ obras objeta de tal compilacion o coleccin, una S(.'rie de dere(hp,;, objeto compilacin 0 colecci(\n, dere(hp.;, exclusivos reconocidos en la mmensa mayoria de la:, exclusi\'os reconocid05 mayora b:legislaciones autorales del mundo, independientement( al Iegislaciones sistema al que estas pertenezcan, .lsi como en los prinCipale-stas as prinClpale-tratados intemacionales que sobre 1.1 materia se han promulgadCl internacionales la promulgadn hasta el momenta. momento, Tales derechos se ubican tanto en el ambito de It)s (>1 mbito It):-' denominados derechos morales de autor, cU~'o R"'Cono'cimiento denominad05 mor.lles cu~'o R"'Ccmocimiento parece seguir siendo exclusi\'o de los pai~e~ con tradicin tradici(-)n exclusi\"o pa~e~ jurdica juridica latina, no .lsi en el (aso de los paises de tradKil\n as (.150 pases jurdica juridica anglosajona, asi como en el ambito de los denl)mmad()s as mbito denl)mmadc)s derechos patrimoniales, que, como se saben, dan pleno sentid() econmico econ6mico a esta disciplina juridica. jurdica.

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Propiedad Intelectual Propledad Intel.clua_ Proyecto Propiedad Intelectual SIECA-USAID SIECA-USAIO

Derechos Morales

Patemidad. Paternidad. En el primer supuesto, es decir, el caso de los derechos morales, surgen complejos problemas relacionados con la observancia rigurosa del derecho de paternidad e integridad de las creaciones intelectuales que son objeto de compilaci6n o compilacin 0 coleccin, colecci6n, puesto que, salvo contadas ocasiones, el cfl?dito de los crdito autores cuyas obras se incorporan en este especial genero de la gnero creadon intelectual, casi siempre es omitido, lesionando el creacin principio universalmente admitido que le pern1ite al autor principia Ie reivindicar la paternidad de sus creaciones. Integridad Si el tema del credito autoral supone una gran 5i crdito sup one complicacin cornplicaci6n en el terreno pnictico de la confonnaci6n de las prctico confonnacin bases de datos, la observancia de los derechos de integridad, que garantizan al autor el ejercicio de tada clase de acciones toda tendientes al respeto de la obra, impidiendo a terceros toda deformacin, modificacin 0 mutilaci6n deformaci6n, modificaci6n o mutilacin de la misma que pueda
causar perjuicio, deshonra o menoscabo a sus intereses, pareceria 0 parecera

un asunto que por su propia condici6n, resulta materialmente condicin, imposible ser acatado en su totalidad. No pretendo sugerir a priori que la totalidad de las bases de datos conformadas por par obras preexistentes transgreden derecho de naturaleza moral, sin embargo, no puedo omitir el comentario en el sentido de que su incorporacin incorporaci6n a esta especial forma de creaci6n intelectual, casi creacin por naturaleza trae aparejada alguna conducta que lesiona, en mayor o menor medida, el contenido de los derechos morales, 0 considerados en la gran mayoria de las legislaciones de tradici6n mayora tradicin jurdica juridica latina, irrenunciables, inalienables, imprescriptibles y , perpetuos. Derechos Patrimoniales En el ambito de los derechos patrimoniales de autor, es mbito

Proteceton ....rida de las . . . . . de Dmos Jos Jose Luis Caballero Leal

313

necesario distinguir dos diversas etapas, a saber: a. La de la conformaci6n de la base de datos como conformacin tal, es decir, la etapa de construccin, compilacin, construccion, compilacion, selecci6n, reproduccion, rransfonnacin. adaptaci6n ~. seleccin, reproduccin, transfonnacion. adaptacin depuracin depuraci6n de la informacion de que tal base de dato, informacin estar integrada, y; estara di\'ulgacin dato,. b. La etapa de la di\'ulgaci6n de la base de dat",. que supone diversos actos, tales como la comunicacl0n comuniC3ci6n pblica, publica, la reproducci6n de la obra \" la distribuclon de reproduccin distribucin ejemplares. Etapa de Conformaci6n Conformacin
Durante la primera etapa, es decir, la de confonnaCln 0 confonnaCl6n integracin de la base de datos, surgen una serie de conductil~ integraci6n conductt1~ e\"identemente reguladas por el Derecho de .-\utor. Entre ",ta, destaca el acto mismo de la fijacin de las obras pree,is.tente~ a la fijaci6n base de datos, es decir, la incorporacin de letras. numero:"-. incorporaci6n nmero:"-. sonidos, signos, ~agenes y dems elementos en que ~e ha~'a ~genes demas expresado la obra. Sobre este particular. ~; como parte de la Declaracin concertada relativa al Artculo 1.4 del Tratado de la Dec1araci6n Articulo OMPI sobre el Derecho de Autor, adoptada por la Conferencla de MPI ConferenCia fecha 20 de diciembre de 1996, la Conferencia DlplomatlLa DlplomtlLa acord acord6 que:

" ...El derecho de reproduccin tal y como se establ~e en ...EI reproduccion el Articulo 9 del Convenio de Bema. \" las e,cepelOn6 Con\"enio Berna. excepcIOn>
pennitidas en rtud del mismo, son totalmente a... . !i.:,l\-irtud aJ.. li.: . l bies bles en el entomo digital. Queda entendido que el alma entorno cenamiento en fonna digital en un soporte electr0nico de electr6nico una obra protegida, con5titu~e una reprcxiucci0n en el reprcxiucci011 e1 sentido del Articulo 9 del Convenil' de Berna. Artculo Conveni,' Bema. Reproduccin Reproducci6n

El concepto de reproducci6n que define el senalado EI reproduccin sealado

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Propiedad Inteleetual Intelectual

Proyecto Propiedad Intelectual SIECA-USAID $IECA-USAID

Artculo Articulo 9(1) del Convenio de Bema alude a que los autores de Berna obras literarias y artisticas protegidas por dicha instrumento artsticas dicho internacional, gozarn intemacional, gozaran del derecho exclusivo de autorizar la reproduccin reproducci6n de sus obras por cualquier procedilniento y bajo cualquier forma. Ni el Acuerdo sobre los ADPIC ni el Tratado OMPI sobre Derechos de Autor definen el derecho de reproduccin de manera expresa, establecindose en ambos reproducci6n estableciendose instrumentos intemacionales, que las Partes Contratantes clanin internacionales, darn curnplimiento a 10 dispuesto en los Articulos 1 a 21 del Convenio cumplimiento lo Artculos de Bema. Berna.
"

Si el proceso de fijaci6n de las obras originarias supone fijacin

el ejercicio del derecho exc1usivo de reproducci6n que exclusivo reproduccin corresponde a los autores y/o titulares de los derechos y/ 0 correspondientes, entonces, el auto! o responsable de la creacin autor 0 creaci6n de la base de datos de que se trate, requiere necesariamente de su autorizacin autorizaci6n previa con el objeto de llevar a cabo la reproducci6n reproduccin de la obra correspondiente. Slo habiendose agotado tal S610 habindose requisito, podemos afirmar que la fijaci6n de la obra respectiva, fijacin se efectua en observancia estricta del derecho exclusivo de efecta reproduccin reproducci6n que le corresponde al autor o legitimo titular de los Ie 0 legtimo derechos sobre la obra de que se trate.
Es necesario mencionar aqui que en determinadas aqu circunstancias, y atendiendo desde luego a las disposiciones legales de cada pais, el autor de la compilaci6n puede invocar, en pas, compilacin la reproducci6n de obras 0 partes de estas dentro de la base de reproduccin o stas datos respectiva, la limitaci6n del derecho patrinl0nial de autor, limitacin ya sea porque los fines que se persiguen a traves de la misma son travs didcticos, 0 didacticos, o bien, se trata de citas de breves fragmentos, en cuyo caso, resultan aplicables los presupuestos legales previstos en el Articulo 10 y 10 Bis del Convenio de Bema ya invocado, no pudiendo dejar de observarse, igualmente, las reglas generales que rigen el derecho de reproducci6n previsto en el Articulo 9(2) del reproduccin Artculo mismo instrumento internacional, en el sentido de permitir la reproduccin reproducci6n de las obras cuando:
i.

Tal reproducci6n no atente contra 1a explotaci6n reproduccin la explotacin

normal de la obra, y

P.otacctl'l.Jurida de las . . . . . de Datos P,otaeel" .lurida Jos lUIS Caballero Leal Jose LUIS leal

31.

ii.

Tal reproducci6n no cause un perjuicio injustUlreproduccin injustificado a 105 intereses legitimos del autor. los

primero los Asi pues, tenemos que el prirnero de 105 derechos exclusivos que debera agotar el autor de la base de datos o el deber 0 responsable de su creaci6n, con las excepciones pre\-istas. creacin, anteriormente, sera obtener el derecho de reproduccion de las ser reproduccin obras literarias o artshcas que pretenda fijar en la obra de 0 artishcas coleccin 0 compilaci6n colecci6n o compilacin a que se refiere este documento. Adaptacin Adaptacion Otro de los derechos exclusiv05 que debera igualmente exclusivos deber obtener el autor o responsable de la creacion de la base de datos, 0 creacin 10 sera, sin duda alguna, el derecho de adaptanon. adaptaCIn. lo ser, transformacin 0 Iransformacion o arreglo de las obras preexistentes a la base de datos de que se Irate. El entomo digital en que se desarrollan las trate. EI entorno bases de datos, es decir, la transformacion de obras de su transformacin aritmtico configuracin configuraci6n original a un lenguaje aritrnetico binario, es decir. nmeros 0 ntuneros O y L suponen lUla tarea de adaptaci6n, por 10 que la W1a adaptacin, lo autorizacin autorizaci6n del autor o titular de los derechos correspondientes 0 es absoluta y totalmente indispensable. Berna Sobre el particular, el Articulo 12 del Convenio de Bema establece que u _ .los autores de obras Iiterarias o artishcas literarias 0 artsticas adaptaciones. gozarcin del derecho exclusivo de autorizar las adaptaciones, gozarn arreglos y olras Iransformaciones de sus obras ... " derecho que en otras transformaciones el caso de la legislaci6n mexicana sabre la materia se recoge en el legislacin sobre e1 Articulo 27(VI).
U _

Divulgacin Etapa de Divulgaci6n Una vez concluida la realizaci6n de la base de datos, realizacin ser 16gico es suponer que sera divulgada, es decir, dada a conocer lgico por diversos medios o mecanismos, entre los que destacan 1a 0 la comunicacin pblica, comunicaci6n publica, la distribuci6n de ejemplares, \. desde distribucin luego, la reproducci6n. reproduccin.

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Propiedad Intelactual Intelectual

Proyecto Propiedad lntelectual SIECA-USAID Intelectual

Comunicacin Pblica Comunicacion Publica

Comunicar publicamente una obra protegida significa el pblicamente

acto a traves del cual la obra es puesta al alcance general, por travs

cualquier media a procedimiento que la difunda, siempre que no medio o

consista en la distribuci6n de ejemplares. El Articulo 8 del distribucin Artculo

Tratado OMP! sabre Derechos de Autor establece sabre el OMI'I sobre sobre particular: Artculo Articulo 8. Sin perjuicio de 10 previsto en los Articulos perjuiCio lo Artculos 11.1.ii.,11 Bis .1.i. Yii., 11 Ter .Lii., 14.1.ii. Y 14 Bis.1. del U.1.ii., U y ii., U .!.ii., !4.1.ii. y!4 Convenio de Bema, los autares de obras literarias y Berna, autores
H

artsticas artisticas gozaran del derecho exclusivo de autorizar C'ualquier comunicaci6n al publico de sus obras por cualquier comunicacin pblico medios almbricos 0 inahimbricos, medias alambricos o inalmbricos, comprendida la

puesta a disposici6n del publico de sus obras, de tal disposicin pblico forma que los miembros del publico puedan acceder a pblico stas estas desde el lugar y en el momenta que cada uno de momento ellos elias elija. '"
H

No puede quedar duda alguna en el sentido de que el disposicin pblico acto de poner a disposici6n del publico en general la base de datos realizada a travs de W1 sistema de comunicaci6n remota, traves comunicacin como 10 seria el m6dem y la linea telef6nica, 10 que le garantiza a lo sera mdem telefnica, lo Ie stos estos el acceso a su contenido desde ellugar y en el momento que el lugar
10 deseen, constituye un acto de cornunicaci6n pllblica, mismo lo comunicacin pblica, misrno que, de nueva cuenta est sujeto a la autorizacin previa del cuenta, esta autorizaci6n autor o titular de derechos de que se trate. 0
l

Dislribucion Distribucin

La puesta a disposici6n del publico de ejemplares de la disposicin pblico base de datos, como 10 podrian ser aquellas que recopilan lo cantidades muy importantes de obras fotograficas, suponen fotogrficas,
necesariamente el ejercicio de un derecho de distribuci6n. distribucin.

El derecho de distribuci6n se define con claridad en el distribucin can Artculo Articulo 6 del Tratado de la OMP! sabre los Derechos de Autor OMI'I sobre

_ I On ....rid""' . . 1M _ I n rld""'
Jos Luis Caballero Leal Jose luis

.. . . -

317

de la sigillente manera: siguiente " Articulo 6. (1) Los autores de obras literarias v artistica5 artstica5 gozarn del derecho exclusivo de autorizar la puesta a gozaran disposicin disposici6n del publico del original v de los ejemplares pblico de sus obras mediante venta U otra transferencia de la veota u Dtra propiedad. (2) Nada en el presente Tratado afectara la facultad de las afectar Partes Contratantes para determinar las condiciones. si condiciones, las hubiera, en que se aplicara el agotamiento del dereaplicar cho del parrafo (1) despues de la primera wnta u otra prrafo despus transferencia de la propiedad del origmal o de un ejem0 eJemplar de la obra con 1a autorizacin del autor. " abra la autorizaci6n
Al tratarse de nueva cuenta de un derecho cuyo ejercicio AI euyo se reconoce de manera exclusiva en favor de los autores y lo de exclusiv3 lode los titulares sobre los derechos correspondientes, su autorizacin sabre autorizacion previa es condici6n indispensable para lIe\ar a cabo la condicin distribucin distribuci6n de ejemplares de la base de datos en que 5U5 respectivas obras se encuentren fijadas. respechvas

Reproduccin Reproducci6n El concepto de reproducci6n de la base de dato5 5e EI reproduccin materializa en el momento en que el usuario de la obra de coleccin colecci6n ya referida, ejecuta un comando de la computadora que le ha perrnitido acceder a la base de datos med,ante 5U Ie permitido medIante comunicacin pblica, a traves del cual ordena la impresin de comunicaci6n publica, travs impresiQn ejemplares tangibles de la misma. Este acto de nue\a cuenta supone supane la autorizaci6n no nicamente del autor de la obra de autorizacin Unicamente <'bra coleccin, colecci6n, sino primordialmente de los de las obras comp.lada5. compllada5.
De esta manera es posible arribar a 1a segunda la conclusin, en el sentido de que, cuando la base de datos est conclusion, esta conformada por obras originarias cuyos derechos le Ie conforrnada corresponden a una diversidad de autores, tanto en la etapa de elaboracin elaboraci6n de la base de datos, como particularrnente en la de particularmente divulgacin divulgaci6n de la misma, a !raves de su comunicaci6n publica. travs comunicacin pblica,

318

Propiedad Intelectual Proyecto Proyeeto Propiedad Intelectual SIECA-USAID SIECA-U5AID

distribucin distribuci6n y repraducci6n, es absolutamente indispensable reproduccin, haber obtenido de manera previa los derechos exclusivos que en cada caso le corresponden a los autores y/o tihllares de los Ie y/ 0 derechos sobre las obras objeto de la colecci6n. la ausencia de coleccin. La
tales autorizaciones supone enormes riesgos para los autores y/ 0 y/o

titulares de las bases de datos respectivas, no unicamente por las nicamente

molestias y riesgos que supone afrontar judicialmente un

reclamo de tal naturaleza, sino particularmente por la posibilidad de inutilizar una base de datos cuyo contenido ha sido parcialmente suprimido.

III. Bases de Datos que Incorporan Datos o Informes. IIJ. 0

Las las bases de datos pueden igualmente conformarse por datos e informes que en s mismos carezcan por completo de 51
todo todD tipo de protecci6n legal, e inclusive de obras au torales que proteccin

ya se encontraren en el regimen del dominio publico, es decir, rgimen pblico, que el plazo de pratecci6n reconocido en ellugar de origen de la proteccin el lugar obra de que se trate, ya hubiere fenecido. Es importante recordar que estamos ante la presencia de un genera de obra prategido gnero protegido
por los tratados intemacionales al margen de su contenido, internacionales

teniendo relevancia esta explicaci6n por 10 que atae a los explicacin lo atafle requisitos legales que su elaboraci6n supondria en caso de elaboracin supondra tratarse de la colecci6n de obras originarias cuyos derechos aun coleccin an se mantuvieren vigentes. No siendo tal supuesto el que nos ocupa por virtud de estar ante la conformaci6n de una base de conformacin datos a partir de meres datos o informacin que no puede meros 0 informacion adquirir por s sola el cankter de obra literaria o artfstica, sf carcter 0 artstica, tinicamente vale la pena comentar que, por 10 que atae al autor nicamente lo atane de la misma, se le reconocer el ejercicio de los derechos Ie reconocnl
previstos en el Articulo 6 Bis del Convenio de Berna, en relaci6n Artculo relacin

con las facultades de orden moral, asl como la serie de derechos as exclusivos de indole patrimonial descritos en los Articulos 9 y 12 Artculos del Convenio de Bema, y 5, 6 Y 8 del Tratado de la OMPI sobre Berna, Derechos de Autor, entre otros. No deseo dejar de mencionar el supuesto nada eventual consistente en que en el pais de primera publicaci6n de la base de pas publicacin

Pi t Po

11..111ril11ca ..... _ _ . . . . . . . lie ... .......

. - Luia c - . LeoI

datos de que se Irate, se hubiere incorporado una obra literaria o trate, 0 artstica artistica cuyos derechos, de conformidad con la 1egis1aci6n legislacin nacional, ya hubieren sido declarados en el dominio pUblico. y m pblico. por ende su utilizaci6n libre de autorizaciones previas y pago de mde utilizacin Iibre paga regala alguna. regalia a1guna. Sin embargo. es muy factible que en otros paises m distintos del de la primera publicaci6n de las bases de datos, el publicacin plazo de vigencia del derecho patrimonial sabre las obras fijadas sobre fuere considerablemmte mayor al del pais de origen motivando considerablemente aI pas entonces que tado acto de reproducci6n, distribuci6n y comunitodo reproduccin, distribucin cacin pblica cacion pUblica de la base de datos respectiva en ese territorio en 10 particular. estuviere condicionado a la autorizacin previa del lo autorizaci6n autor o autores de la obra de que se Irate. " 0 aulores trate. De 10 anteriormente expresado puede igualmente lo concluirse que no tadas las bases de datos requieren todas necesariamente estar constituidas por obras que an se alin encumtren dentro del n!gimen legal de protecci6n conferido por encuentren rgimen proteccin las leyes nacionales y / 0 los tratados internacionales sabre la y/O sobre materia. sino inclusive por datos e informes que en si mismos carezcan de toda protecci6n autoral, sin perder de vista el caso de proteccin autora!, las obras que ya se hubiesen incorporado al regimen de dominio hubiesm aI rgimen pblico. publico. De manera extensa he aludido ya aI concepto de a1udido al proteccin protecci6n de las bases de datos, no en funci6n de las obras de funcin que se compone. sino de la selecciou o disposici6n de contenido. selecciu 0 disposicin habiendo no solammte transcrito los ArticuIos conducentes y Artculos aplicables tanto del Convenio de Berna, como del Acuerdo sabre sobre los ADPIC y el Tratado de la OMPI sabre el Derecho de Autor. sobre sino inclusive en los diver-os Tratados Internacionales Intemacionales celebrados por los Estados Unidos Mexicanos con diversos paises tanto del Continmte Americano como con la Uni6n pases Continente Unin Europea, sin omitir a Israel. En tados los instrumentos detallados todos se reconoce de manera expresa la protecei6n de la base de datos. proteccin aludiendo a Ia seleccion y disposicion de los materiales u obras la seleccin disposicin de que se integran. No queda duda a1guna de que ha sido el regimen del alguna rgimen

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Propiedad Intelectual Propled.d Int.lectu.1

Proyecto Propiedad Inteleclual SIECA-USAID Intelectual

Derecho de Autor el que le ha dado cobijo a las bases de datos, Ie ratificndose ratificandose tal situaci6n de la simple lectura de los distintos situacin
instrumentos internacionales que sabre la materia se han sobre pronunciado hasta la fecha, as! como las disposiciones legales as que en cada legislacin nacional se han emitido con miras a la legislaci6n

uniformidad legislativa sobre el tema. B. Proteccin Protecci6n Sui Generis para las Bases de Datos N o No
Originales Importantes esfuerzQs han realizado diversos paises, esfuerzos pases,

especficamente especificamente los grandes desarrolladores o fabricantes de 0 bases de datos, para encontrar un sistema de protecci6n alterno, proteccin aHerno, tambin tambien denominado Sui Generis, para las bases de datos no originales, al margen de la protecci6n que les otorga la legislaci6n proteccin legislacin sobre Derechos de Autor, no obstante que, como se ha podido apreciar, tal protecci6n se encuentra s6lo condicionada a un proteccin slo mnimo minima requerimiento de originalidad, posible de satisfacer en prcticamente pni.cticamente todos los casos, extendindose la misma tanto extendiendose
para el caso de las bases de datos en medias electr6nicos, como medios electrnicos,

las realizadas de manera impresa. No obstante 10 anterior, y lo considerando que este sistema juridico de protecci6n no satisface jurdico proteccin o garantiza plenamente los intereses de los grandes inversionistas, fabricantes y desarrolladores de bases de datos, por virtud de no poder cumplir siquiera con el requisito minima mnimo de originalidad en cuanto a la selecci6n o disposici6n de los seleccin 0 disposicin materiales de que se compone, no obstante estar en presencia de una trabajo que ha supuesto una generosa inversi6n de tiempo y inversin consecuentemente de recursos, se ha considerado la posibilidad de convocar a una conferencia diplomatica para la adopci6n de diplomtica adopcin un tratado intemacional sobre la protecci6n sui generis de las internacional proteccin bases de datos. Tal inquietud se recoge desde los meses de febrero y marzo de 1996, durante las reuniones del Comite de Comit Expertos sobre un Posible Protocolo a la Convenci6n de Berna, y Convencin particularmente del interes de la comunidad internacional y los inters crculos cientficos, circulos cientificos, a partir de la Conferencia Diplomatica de la Diplomtica OMPI sobre Ciertas Preguntas en Materia de Derechos de Autor y Derechos Conexos, celebrada en diciembre de 1996. p

PI'oteccIOn D..os Plvteccln ..IuricUca de las . . . . . de D"os Jose Luis Caballero Leal Jos luis leal

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En el mes de septiembre de 1997, la Organizacion 50ptiembre Organizacin Meteorologica lntemacional, formulo importantes obsernciones Meteorolgica Internacional, formul a la OMP! con relacion a la eventual adopcion de un Tratado OMPI relacin adopcin Intemacional Protecci6n Internacional sobre la Proteccin a las Bases de Datos, haciendo intemacional notar al organismo internacional los graves mcon\-enientes que incon\-enientes supondra para la comunidad cientific3. educah\'a y de cientfica. 5upondria investigacin investigaci6n en general, la imposici6n de una serie de imposicin importantes barreras al acceso gratuito, sin restricciones ~' sin limitacin alguna, al contenido de las bases de datos, Iimitacion indispensables para la lnvestigaci6n y el desarrollo cientifJCo. investigacin cientfICO. educanvo y tecnologico del mundo entero, En el documento de educativo tecnolgico entero. mento, la Organizaci6n Meteorol6gica lntemacional somete a la mrito, Organizacin Meteorolgica Internacional consideracion de la OMPI, una serie de relevantes preguntas en consideracin tomo a la eventual adopci6n del tratado ya descrito, solicitando adopcin ponerlas a consideraci6n de los paises ~.. organizaciones consideracin pases acreditadas ante tal organismo especializado de las :\aciones Unidas/~ mismas que, a craves de un documento preparado por travs el Buro Intemacional, fueron remitidas a los organlsffios Bur Internacional, remitdas organismos gubernamentales, Unin gubernamentales, gubemamentales, no gubemamentales, a la Union Europea y a los Estados Miembros de la OMP!.' OMPI.' Durante la Primera Sesion del Contite Permanente de Sesin Comit Derechos de Autor y Derechos Conexos, celebrada en Ginebra. Suiza del 2 al 10 de no\'iembre de 1998', se analizo la informa5uiza no\"iembre 50 analiz cin recibida de distintas organizaciones intergubemamentales y cion intergub'mamentales no-gubernamentales, no-gubemamentales, de cuyo contenido se refleja la enorme 5e complejidad del tema que nos ocupa, al advert.. la propia terna advertir Asamblea General, las energicas posiciones de rechazo manifesenrgicas tadas con relacin a la posible adopcion de un Tratado relacion adopcin Internacional Intemacional sobre la Protecci6n Sui Gl"leri~ de las Bas.es de Proteccin SlIi Datos, particularmente emindas por instituciones de naturaleza emitidas cientfica, as cientifica, asi como la de beneplacito por parte de otras orgamzabeneplcito como lo ciones, corno 10 fue el caso de la postura presentada por la Comunidad Europea y los Estados Miembros, Como parte de Miembros. los trabajos preparatorios, la OMP! ha solicitado de las organIzaOMPI organlzagubernamentales, no-gubernamentales \. ciones gubemamentales, no-gubemamentales \' Estados Miembros, Miernbros, se pronuncien acerca del impacto economico que la econmico adopcin adopcion de un Tratado lntemacional sobre la Proteccion 5/11 Internacional Proteccin 5111

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Propiedad Intelectual Proyecto Propiedad Inteleclual SIECAUSAID Intelectual

Generis de las Bases de Datos podria generar, continuando en el Ceneris podra

seno del organismo especializado los trabajos relativos a la evensena tual convocatoria para una conferencia diplomatica sobre el terna diplomtica que nos ocupa.

Debe advertirse que una de las principales causas de oposicin oposicion expresadas con relacion a la adopcion del tratado relacin adopcin muitireferido, lo multireferido, 10 es el otorgamiento de una serie de derechos adicionales en favor del fabricante o desarrollador de la base de 0 desarrallador datos que le permitirian, entre otros aspectos, el reconocimiento Ie permitiran, de un derecho de propiedad absoluto con relacion al contenido relacin de la base de datos, independientemente de su origen, 10 que se lo Ia informacion traduciria en la posibilidad de que la informacin y datos que traducira hoy son accesibles a todo el mundo, y que carecen de pratecci6n proteccin legal por si mismos, no 10 fueran el da de manana por virtud del s lo dia maana explotacin ejercicio de un monopolio de explotacion absolutamente injustificado. Se critica igualmente el establecimiento de plazos de prateccion aparentemente temporales, pero capaces de ser proteccin pera extendidos de manera indefinida, a travs de sucesivos procesos traves de actualizacion de contenidos, 10 que permitiria al fabricante o actualizacin lo permitira 0 desarrollador mantener el derecho de uso exclusivo sobre la base desarrallador Ia de datos de manera ilirnitada. Se cuestiona de la misma forma la ilimitada. Ia Ia falta absoluta de limitaciones que permitan o garanticen el 0 acceso de la comunidad a su contenido, ya sea por razones de investigacin, ciencia o de ndole educativo, reiterndose el 0 indole reiterandose investigacion, representara inminente riesgo que representaria para la comunidad internacional la interrupcion del libre flujo de informacion Ia interrupcin informacin cientfica! traducindose cientifica, traduciendose en un importante retraso econ6mico y econmico tecnolgico. tecnologico. Por su parte, quienes favorecen la adopci6n de tal adopcin instrumento internacional sostienen la necesidad de contar can con un sistema de protecci6n sui generis, que de alguna manera sirva proteccin para garantizar la competitividad en el mercado de las bases de datos, para armonizar los distintos sistemas de protecci6n proteccin existentes a nivel intemacional, as como para asegurar las internacional, aSl importantes inversiones econmicas realizadas por los econ6micas fabricantes y desarralladores de este tipo de obras de desarrolladores

Proteecln .ridtc. de las . . . . . de Datos ProteecIOn ele

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Jose Luis Caballero Leal Jos

compilacin. compilaci6n. Afirman ademas, que a tra\"es de dh.:ht) adems, tra\'s dh.:hl) instrumento debe reconocerse un derecho e\clu~i\'('1 del e,clu~i\'('I fabricante o desarrollador a impedir la ('\traccil--)n ~. ~-, 0 e'traccin reutilizacin reutilizaci6n no autorizada del contenido de las bases de datI''':'' \ Liatp..:.. que perjudiquen sus inversiones, desde el punto de \I,ta eI \1..:..t<1 cualitativo y cuanhtat'o, sin oponerse, desde Iue~o, <1! cuanhtah\"o, lue~o, reconocimiento reconocirniento de una serie de limitaciones que no aiectt.'n dl' aieL1t.'n manera alguna, ese flujo de informacin permanente que informaci()n quI.' alimenta la in\'estigaci6n y el desarrollo cientifico ~" educatin' a Ia investigacin cientfico ~. educatin, nivel internacional. ni\'el intemacional.

La Directiva 96/9/CE
Can fecha 11 de marzo de 1996, El Parlament0 Eur"f'e,' Con EI Eur"F'e,' y el Consejo de la Union Europea, aprobaron 1<1 Dirt'ctl\"a Ia Unin la Dirt'ctl\'a 96j9jCE sabre 1.1 Proteccin JuridICa de las Base' de Oat", Se sobre la Protecci6n Dat", proteccin :;.i trata de un sistema de proteccion :;'Ul '\CllCn..;, para Ir,.; Jr''; desarrolladores o fabricantes de bases de datos. a partIr dt:' la 0 Lit:' consideraci6n comunitaria de que estas no se t:'nc('Otrar-,ln consideracin stas t:'nCl'I1trar-,ln suficientemente protegidas en todos los Estados mit'mbn'~ dt.~ L1 comunidad, y que tal falta de protecci6n incidia ne,r;ati\"aml.'nte proteccin incida ne,r;ati\'amente en el funcionamiento del mercado interior, y particularmentf'" t:'il particularmente. la libertad de las personas fisicas y morales, para sumini",trar fsicas bienes y prestar ser\'icios en el sector de las bases de dat~)~ en servicios lnea linea confonne a un fundamento juridico arm{'nizadl).

Se argument6 igualmente que las imp()rtante~ dlrerenargument dierencias en el marco legal ofrecido por los di\"ersos sistema~ de derechos de autor aplicables en la comunidad, p0dia con:,tltUlf un con:,tltUlr serio obstaculo para la libre circulaci6n de mercancias ~" ~n"l(iP obstculo circulacin mercancas ~. ~n'l(p en la comunidad, por 10 que el reconocimiento de un :'1~tt.~m<1 lo alterno de protecci6n, no slo era conveniente, :-.ino totalmente proteccin, 5610 :-oino justificado, para impedir la extraccibn ~. /() utilizacil-)n nt) ,lUt,,extraccin utilizacin nl)
rizada del contenido de una base de datos, considerandl' la, la..:.. altsimas altisimas inversiones realizadas en materia tecnica, economh':.l \. tcnica, \" humana, y desde luego, los riegos economicos que pod ria <1"':<1econmicos podria crear la falta de recursos legales para pre\"enir y ~anClOnar lil:'pre\'enir li~5 prcticas practicas desleales de los infractores.

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Propiedad Intelectual
Proyecto Propiedad Intelectual SIECA-USAID

Se consider6 por igualla importancia absoluta que liene consider igual la tiene la inversion en el desarrollo de mejores sistemas de inversin almacenamiento de informacion, y la falta de garantias existentes informacin, garantas en ese momento para que tales inversiones fueran efectivamente realizadas, reconociendose que a traves del derecho sui Kfneris, se reconocindose travs encontrara encontraria un mecanismo ideal de protecci6n al margen de los proteccin Derechos de Autor existentes sobre su contenido o bien sobre la 0 forma de selecci6n o disposicin empleada en la conformaci6n seleccin 0 disposici6n conformacin de la base de datos, es decir, sin posibilidad de afectaci6n alguna afectacin por la existencia de otro derecho independiente. Uno de los argumentos que sin lugar a dudas fue determinante para la adopci6n de la Direcliya 10 fue el uso cada adopcin Directiva lo yez mayor de la tecnologia digital que, a decir de los paises vez miembros, exponia a los fabricantes o desarrolladores de bases expona 0 de datos al peligro de que su contenido fuere copiado y reordenado electr6nicamente sin su autorizaci6n, sin que tal electrnicamente autorizacin, conducta supusiere una violaci6n de derechos de autor, pero no violacin perc por ella dejaria de constituir una praclica totalmente desleal. ello dejara prctica En atenci6n a tales consideraciones, el Parlamento y el atencin determin Consejo de la Comunidad Europea determin6 adoptar la Directiva Directiya ya precisada que pretende proteger a los fabricantes o 0 desarrolladores de bases de datos contra la apropiaci6n de los apropiacin resultados obtenidos de las inversiones econ6rnicas y de trabajo econmicas realizadas por quien busc6 y recopil6 el contenido, ya que a quin busc recopil travs traves de tal DirecliYa, se protege el conjunto o las partes Directiva, 0 sustanciales de las bases de datos contra aetas no autorizados actos 0 que pueda cometer el usuario de la misma o un competidor. Se trata pues de un ordenamiento que garantiza, a decir de sus autores, la proteccion de una inversion en la obtencion, proteccin inversin obtencin, verificacin o presentacin del contenido de la base de datos, que yerificaci6n 0 presentaci6n se materializa en el derecho del fabricante o desarrollador para 0 impedir la extraccion o reutilizacion no autorizada de la extraccin 0 reutilizacin totalidad o una parte sustancial del contenido de la base de 0 datos. Se ratifica que la intenci6n dellegislador de la Comunidad intencin del legislador Europea consistio en encontrar una solucion adecuada que consisti solucin

Proteccl6n .Juridlu de las Proteccin ele Jos Luis Caballero leal Jose luis

de Datos ele

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permitiera perrnitiera compaginar la proteccion reconocida en fa"or de las proteccin la,'or bases de datos a traves del sistema tradicional del Derecho de travs Autor, como un esquema de protecci6n sui gelleris que proteccin gClIeris reconociera derechos en favor del desarrollador o fabricante de lavor 0 labricante bases de datos, como recompensa a la inversion considerable de inversin mano de obra, capital y estuerzos desplegados, esfuerzos desplegados. La Directiva protege a las bases de datos en general. independientemente de la forma que estas adopten, lorma stas extendindose, extendiendose, por 10 que hace al ambito de apltcacion lo mbito apltcacin territorial, a tadas aquellas bases de datos cuyos fabricantes o todas labricantes 0 desarrolladores sean nacionales de un Estado l\1iembro de la Comunidad o tengan su sede o residencia habitual en el 0 0 territorio de esta, pudiendo extenderse la misma a bases de datos sta, fabricadas en paises terceros, si deterrninados requisitos son labricadas pases determinados satisfechos. satislechos. atae mbito proteccin Por 10 que atafte al ambito de proteccion espacial. el lo plazo de proteccion otorgado a 105 fabricantes de bases de datos proteccin los labricantes es de quince aflos a partir del siguiente 1::: de enero a la fecha en aos siguientel::: que se haya concluido la elaboracion de 1a misma. Sin embargo. elaboracin la este plazo podra extenderse en casa de que el desarrollador o podr caso 0 fabricante, efechie cualquier modificacion sustancial. cualitati\'a efecte cualqUier modificacin sustaneial. o cuantitativa, que resulte de la aeumulaei6n de adieiones, acumulacin adiciones, supresianes a cambios sucesivas que conduzcan a considerar que eonduzcan eonsiderar supresiones o sucesivos se trata de una inversin sustancial, en cuyo caso, permitira inversion euyo permitir atribuir a la base de datos resultante, un plazo de protecclon proteccIn propio. El objeto de la Directiva que se comenta consiste. segtin EI segn se expresa en el Articulo 7, en el reconocin\iento de un derecho Artculo reconocinento sui generis, otorgado en favor del desarrollador de la base de lavor datos, de manera que pueda prohibir la extracci6n (> reutiltzaCl6n extraccin reutiltzaCln de la totalidad o de una parte sustancial de esta, evaluada 0 sta, cualitativa o euantitativamente, cuanda la obteneion, 1a 0 cuantitativamente, cuando obtencin, la verificaci6n o la presentaci6n de dicho eontenido representen verificacin 0 presentacin contenido una inversion sustancial desde el punto de vista cuantitativo o punta cuantitati\'o 0 inversin cualitativo.

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Propiedad Intelectual Propl.dad Intelactual Proyecto Propiedad Intelectual SIECA-USAID

La Directiva reconoce la existencia de una serie de limitaciones al derecho sui generis, de IDanera que el pblico en manera publico general pueda, sin autorizaci6n del fabricante, extraer o reutilizar autorizacin ex traer 0 una parte sustancial del contenido de la rnisrna para fines misma

privados del contenido de una base de datos no electr6nica, electrnica,

cuanda se trate de una extraccin con fines ilustrativos de cuando extraccion enseanza 0 ensefLanza o de objetivo no comercial que se persiga, as! como as cuanda se trate de una extracci6n o reutilizacin para fines de cuando extraccin 0 reutilizaci6n seguridad publica o a efectos de un procedimiento judicial o pblica 0 0 administrativo. l~ administrative.

La Directiva obliga a los Estados Miembros a adoptar las medidas necesarias para la entrada en vigor de sus disposiciones, a mas tardar el dia 10 de enero de 1998, situaci6n que, como en el ms da lOde situacin caso de Espana, aconteci6 a traves de la Ley 5/1998, de 6 de Espaa, aconteci travs marzo, de incorporaci6n al Derecho espanal de la Directiva incorporacin espaol 96/9/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 1996, sobre la protecci6n juridica de las bases de datos. proteccin jurdica ley Federal de Derecho de Autor de Mexico Mxico
En un evento sin precedente, sin mediar consulta o 0 explicacin de ninguna naturaleza, sin que hubiera el mnimo explicaci6n minimo debate razonado sobre el particular o disposici6n similar en 0 disposicin

alguna legislaci6n sobre Derecho de Autor que hubiera servido legislacin como referencia a los poderes Ejecutivo y Legislativo nacionales, o principio semejante en algun tratado internacional o inclusive algn 0 en proceso de discusi6n, el Articulo 108 establece: discusin, Artculo Artculo Articulo 108.- Las bases de datos que no sean originales quedan, sin embargo, protegidas en su uso exclusivo por quien las haya elaborado, durante un lapso de 5 anos. 11 aos.
u
II

La ley de la materia omite toda referencia . explicaci6n o referenda explicacin 0 razonamiento al akance, naturaleza y significado del precepto en alcance, cita. Debemos suponer, a contrario sensu de 10 previsto en el senslI lo

Artculo Articulo 107 de la misma Ley,

" que la base de datos no original

PNteccin ....rid~ de 1M . . . . . de Datos PNtecciOn Jos Luis Caballero leal Jose luis

327

es aquella que en su proceso de selecci6n v disposlC.on de seleccin disposICIn contenido, no satisface el requisito minimo de origmalidad mnimo requerido por la ley de la materia. De ser cierta tal afirmacin, sec afirmacion. sena imposible no preguntarse por que se incluvo tal precepto en seria qu incluv
un ordenarniento que justamente exige como condicin mnima ordenamiento condicion minima para el reconocimiento de la protecci6n el acreditar el requi5ito proteccin

de la originalidad. Debe igualmente apuntarse aqui, que el contemdo del Artculo Articulo 108, dista mucho de parecerse a 10 pre\'isto en la L,'\' lo presto incorporacin espai101 5/1998, de 6 de marzo, de incorporacion al Derecho espaol de la Directiva %/9/CE, del Parlamento Europeo y del Comejo. de 1l Consejo. de marzo de 1996, sobre la proteccion juridica de las ba>e' de proteccin ba"",
datos, y por ende de garantizar los derechos exclusi\'os que exc1usi\'os
conforman el espiritu de la protecci6n slli genai::; pre\"ista en la espritu proteccin ge1fai::;

absoluta

Directiva de la Comunidad Europea, dejando en una SItuaCin de s.tuaClon indefinicin indefinici6n y desventaja, a los fabricante5 ()
desarrolladores de bases de datos no origina,Ies, origina,les,
cu~..os

derechos

exclusivos son absolutamente inciertos, amen de que las mis-mas amn mismas eaen caen en el dominio publico una vez fenecido el plaza de los cinco pblico plazo

aos anos a que se refiere el pluricitado precepto legal, ,m que ,e pre\'ea la posibilidad de extension alguna del ambito de extensin mbito proteccin protecci6n temporal, atendiendo a las modificaciones que a la misma pudieren ser realizadas. rnisma El precepto de la ley mexicana que se comenta. no encuentra apoyo ni susten to en el Articulo 110 del mbmo sustento Artculo
ordenamiento legal que refiere los denominado:'o derechC'5 denominado:,exclusivos de titular de los derechos patrimoniales sobre una

base de datos, pues estos se ejercitan respecto de la forma de stos

expresin expresi6n de la estructura de dicha base, que es precisamente el

objeto de proteccion proteccin favorecer los Considero que lejos de fa\'orecer 105 intereses de los fabricantes 0 fabncantes o desarrolladores de este tipo de compilaciones de informacin 0 informacion o datos, el apresuramiento y ligereza absoluta con que fue tratado el tema desde la propia iniciatin del E,ecuti\" Eecuti\'"

328

Propiedad Intelectua. Intelectual Proyecto Propiedad Intelectual SIECA-USAID

Federal, hasta la absoluta y total ignorancia del terna por parte tema del H. Congreso de la Unin, acarrear consecuencias totalmente Union, acarreara totalrnente
negativas para la industria especializada en este tema.

C.

Otros Olros Mecanismos de Prolecci6n Proteccin

Al margen de los esfuerzos desplegados por la Organizaci6n Organizacin Mundial de la Propiedad Intelectual por otorgar proteccin protecci6n expresa a las bases de datos no originales a travs de traves la adopci6n de un tratado intemacional sobre el terna, diversos adopcin internacional tema,
especialistas se han pronunciado por encontrar vias alternas de vas

proteccin al Derecho de Autor, cuando los alcances de ste no protecci6n este

son suficientes para garantizar la debida seguridad jurdica a los juridica

fabricantes o desarrolladores de bases de datos. Por ello, han 0 sugerido que la va contractual y la figura de la competencia via desleal, poclrian funcionar como un esquema de protecci6n podran proteccin adecuado para tales propsitos. prop6sitos.
La via contractual ha side criticada con justa razn como va sido razon una forma id6nea de proteccin para las bases de datos no idnea protecci6n originales, pues universalmente es admitido el principio de que el contrato no puede sino alcanzar (micarnente a las partes que 10 nicamente lo celebran, no pudiendose extender jams a quien no forma parte pudindose jamas
del mismo. Sin descartar la eficacia que el acuerdo de voluntades

podra podria provocar entre las partes contratantes derivado de la violaci6n a sus pactos o convenios, tal y como se aprecia en el violacin 0 caso de ProCD, Inc. V Zeidenberg and Silken Mountain Web MOlmtain Services," ventilado ante las autoridades judiciales de los Estados Unidos de America, se descarta esta alternativa como viable y Amrica, vable efectiva para proteger las bases de datos no originales. La figura de la competencia desleal tampoco ha ganado demasiados adeptos, basicamente porque no es posible bsicamente encontrarla en todas las leyes nacionales, y porque aun en el an supuesto de preverse, el tratamiento de tal figura vara de pais en varia pas pas, por 10 que no existe un principio de homogeneidad juridica pais, lo jurdica

Proteccin ....rdlca Protecci6n ....ridlca ... 1 . . . . . . . . . Datos I. .

Jos LUIs Caballero Leal Jose lUIs leal

en su regulaci6n, 10 que la hace igualmente impractica para 105 regulacin, lo imprctica

fines que se persiguen.

NOTAS

1 2

Diccionario de la Lengua Espanola, Real Academlil E~ran('b. Espaola, b.pa<\b. XXI Ed,ci6n, Madrid, 1992, Pp.369. Edicin, Glosario de Terminos de Derechos de Aulor y de Dere<hos Trminos Autor Conexos, Organizacion .\1undial de la Propledad Intelectual. Organizacin PropIedad Ginebra, 1980, Pp.38.

OMA!\;, Ralph, (December 1999) et al, A Cenlur\' of RaIph, el 01 Intellectual Property, Ir WorIwlde, Pp.36. IntelIecluaI lP El Tratado de Libre (omercio con 1.1 Lnin EUf0pea iue EI Ubre Comercio la Lnit1n EUfClpea tue firmado en 1.1 ciudad de Lisbo.1. Portugal, el dia 23 de la Lisboa. di.1 del 2000.
milrZ()

La Ley Federal del Derecho de Autor de los Estados Lnido:'o Mexicanos apareci publicada en el Dlano Oticial de techa .2..1 ap.1recio Oficial re<:ha .2.. de diciembre de 1996, entrando en \-igor a partir del .2" de diciernbre .2..1 marzo de 1997.

Los derechos morales referidos en los dos parrai,':; precedentes, encuentran sustentn en el primer parraro del sustento parraio Artculo Articulo 6 Bis del (an\"enio de Bema. Con\"enio Berna.

7 8

Articulo 6 de 1.1 Ley Federal del Derecho de Auhlr me"lCana. la Tratado de 1.1 OMPI sobre Derecho de Aulor con las la OM PI Autor Declaraciones Concertadas Relativas .11 Tr.atado adoptadas al Tr.alado por 1.1 Conferencia Diplomatica, Org-.1nizach'ln \fundlal de la la Diplomtica, Org-anizacln ia Propiedad IntelectuaL Ginebra, 1997, Pp.2. Intelectual,

9 10

Artculo Articulo 1.4 del Tratado de la O\1PI sobre Derech(l:;. de Auhlf y Derech<l:;. Auhlr 9 del Acuerdo sabre los ADPICS sobre mferenCla Dirh'm.H1C3 al Ver Declaracin concertada de la C<mferenCla Dir!.'m.HlC<l .11 Declaracion articulo 8, en el Tratado de la O\1PI sobre Derecho de Autor e1 can las Declaraciones Concert ada,:, Relati\'as .11 Tratadi.' con Concertada,:, Rel.1ti\'as al adaptadas por la Canferencia Diplomtica, OrgaOlZ.1CHn adoptadas Conferencia Diplomatic.1, OrgaOlZ.1CHin Mundial de la Propiedad IntelectuaL Ginebra, 1';49;",

rr;"

11

La Conferencia Diplomatica emiho una Ded.1racicin c(\Ocerta\.ia Diplomtica emih Dedaracicn \Ocerta\.ia

330

Propiedad Inte.ectual Intelectual Proyecto Propiedad Intelectual SIECA-USAID lntelectuai

con relaci6n a los Artkulos 6 y 7, en el sentido de precisar que relacin Artculos

las expresiones "capias" y "originales y copias" sujetas al "copias"

derecho de distribuci6n y al derecho de alquilar en virtud de distribucin tales Articulos, se refieren exclusivamente a las cupias fijadas Artculos, copias que se pueden pone en circulaci6n como objetos tangibles, es circulacin decir, ejemplares. Supuestos de esta naturaleza son frecuentes, por eiempl0, en el ejemplo, caso de compositores mexicanos cuyas obras fueron editorialmente contratadas en Estados Unidns de America, y que de Unidos Amrica, acuerdo a su fiUy complejo sistema de determinaci6n de la muy determinacin

12

vigencia del derecho patrimonial, basado en renovaciones y depsitos depositos de toda clase de noticias ante el Cop~lrig!Jt Office, Cop~lrigft
exceden por mucho, el plazo de vigencia pre\'isto en 1a ley previsto la mexicana de 75 aiios post mortem auctoris, propiciando que, aos cuando las obras ya han caida en el dorninio publico mexicano, cado dominio pblico an aun les resten muchos anos de vigencia en los Estados Unidos aos de America. Amrica. DB/lM/5 lecha IS Ver Documento DB/IM/5 de fecha 15 de septiembre de 1997 de la OMPl Ia OMPI Ver Documento DB/IM/4 de fecha 4 de sephembre 4 de 1997 DB/lM/4 lecha septiembre de la OMP!. OMPl. Ver Documento DB/IM/7 de fecha 18 de noviembre de 1997 de la OMP!. OMPI. CSR/l/INF /3 lecha jumo Ver Documento CSR/1/lNF 13 de fecha 30 de urna de 1998 de la OMP!. Ia OMPI. CSR/1/INF/2 lecha Ver Documento CSR/1/lNF/2 de fecha 19 de mayo de 1998 de 1a OMPI. la OMP!. Los comentarios realizados a 1a Directiva 96/9 ICE constituyen la un resumen tanto de 1a Exposici6n de Motivos como de los la Exposicin Moti\'os Artculos Articu10s de que se compone la misma. legibles Artculo Articulo 107.- Las bases de datos o de otros materiales legib1es 0 por medio de maquinas o en otra forma, que por razones de mquinas 0 seleccin disposicin selecci6n y disposici6n de su contenido constituyan creaciones quedarn intelectuales, quedaran protegidas como compilaciones. Dicha

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proteccin protecci6n no se extendera a los datos y materia1es en s mismos. extender materiales 51 MILLE, Antonio (September 1999) Protection of databases MlLL, workshop, International Conference on Electronic Commerce Electrnnic and Intellectual Property, WlPO Document EC/CONF/SPK/ Inte1leetual WIPO EC/CONF/SPKI 22-C/e, Pp20.

La"rca~

331 33'

Alberto Casado Cervifio

LA MARCA COMUNITARIA.
PERSPErnvAS PARA SU
RECONOCIMIENTO EN LOS PROCESOS DE INTEGRACION INTEGRACIN
ALBERTO CASADO CERVINO CERVIO

Doctor en Derecho por la Unir'6Sidad de Sarrtiago de Compostelil_ UnirlTSidad

Allfl~"Allfl~,.-

Jt'

numerosas ponencias, articu/os .II libros. Miemb,.-o del COIl5el0 de Rdacc:i.~11 .ie artculos y ConseJo Rdacc:ll ,if
las Reristas luridicas "Actas de Derecho Industrial, "Rr.'islJ .ft' Dtr'c1Jo Jurdicas "Acias Deredw tit' Dtr:'cl!o Baneario y Bursatir .II "Deredw Industrial" de la Bancario Burstir y fa
Aires. Pro/escr de la U,livf75idad de Aliemlfe, ESpal.1. Profesor fa U'livnsidad Alica1lte, ESpa1i'1.
Uni~'t?rsidaJ de Blit'll('5 BlIt'll"5

I.

El derecho de marcas en la Union Europea Unin El sistema comunitario de marcas EI

1.

nico Unin a creaci6n de un mercado Unico en la Union Europea creacin hizo necesario que se adoptaran medidas especificas con especficas el fin de eliminar los obstaculos a la libre circulacion de obstculos Iibre circulacin mercanas y a la libre prestaci6n de sen'icios y de crear un mercandas prestacin ser\"icios sistema para garantizar que no se falsee la competencia. Al mismo tiempo. la mejora de las condiciones de funcionarniento funcionamiento de este mercado Unico tambien requiri6 crear y mantener las nico tambin requiri condiciones juridicas necesarias para que las empresas pudiesen jurdicas adaptar sus actividades de fabricacion v distribucion de fabricacin distribucin productos y de prestaci6n de sen'kios a la nUe\a dimen.sion prestacin servicios dimen.sin unitaria del mercado comunitario. Entre los medios que precisan las empresas para poder alcanzar estos objeti\os figuran aquellos derechos de Propiedad Industrial que les permitan actuar uniformemente en toda la Union Europea. En el caso concreto de Unin las marcas, el nacimiento de esta nueva unidad territorial im plico plic

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Propiedad Intelectu Intelectual Proyecto Propiedad Inteleclual SIECA-USAID Intelectual

la conveniencia de conceder un nuevo titulo de protecci6n a las ttulo proteccin empresas ernpresas que les permite identificar sus productos o servicios de 0

fonna identica en toda la Comunidad sin necesidad de tener en idntica cuenta las fronteras. Para comprender esta necesidad no debe olvidarse que la marea, en su dimensin tradicional, confiere derechos marca, dimension exclusivos que Henen un alcance territoriallimitado a un Estado tienen territorial limitado y cuyo contenido no ha sido plenamente objeto de armonizaci6n armonizacin entre los raises Miembros. Si se persigue lograr un mercado pases
nico, unico, es innegable que es necesario tanto una armonizaci6n de armonizacin las normas nacionales reguladoras del Derecho de marcas como

la creacion de una marca que cubra todo el territorio creacin

comurutario. Lo contrario equivaldra a admitir factores de comunitario. contraria equivaldria fadores

desequilibrio y desigualdad entre los paises Miembros y a pases impedir el objetivo de la libre circulaci6n. e1 circulacin. Por estos molivos, y paralelamente a las actividades del motivos, ms mas alto Tribunal Comunitario, las Comunidades Europeas (CE) impulsaron una politica de desarrollo normativo de los derechos poltica de Propiedad Industrial que tuvo como uno de sus objetivos definir el marco juridico dentro del cual va a implantarse el e1 mercado (mica. Esta politica ha conducido a que en estos ultirnos nico. poltica ltimos aos hayan surgido normas comunitarias especificas en el campo arlOs especficas de la Propiedad Industrial y, mas concretamente, en el sector de ms las marcas. Estos logros no han sido, sin embargo; fciles ni hiciles pacificas. pacifieos. Los trabajos de las CE para la elaboraei6n de un sistema elaboracin de marcas en el ambito europeo se iniciaron en 1961, merced a mbito una iniciativa conjunta de los Estados Miembros y de la Comisin Comision adoptada en dieiembre de 1959 para la creacion de un diciembre creacin "Grupo de Trabajo sobre Marcas". La labor de este Grupo se materializ materializo en 1964 con la presentaeion de un Anteproyecto de presentacin Convenio de marca europea. En este memorandum se senalaba memorndum sealaba ya eual deberia ser el camino para lograr 105 objetivos unitarios cual los en materia de marcas. Conforme a este documento, el sistema comunitario de marcas no podia conseguirse unicarnente poda nicamente

La IIarca Marca

Alberto Casado Cervil"o

eoa-"tariII

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median te una simple Directiva de armonizacion de los Derechos zacin Dere.::h nacionales. Era preciso, ademas crear un completo sistema adems lo comunitario de marcas.
i

La adopci on del Reglam ento No. 40/94 sobre la marca n comun itaria ha supues to, pues, un largo proce,;o de estudl0 ' ,. estudie>' negociaciones que empez aron en la dcada de 105 se>enta. ,. decada se,...nta cuyas postrer as dificultades politicas se supera ron en el Con,...,o poltica Con>el de Asunto s Genera les de la Union Europea, celebrado el 6 de Ia Unin diciem bre de 1993, que abriola s puerta s a su adopeion definiti"a abri las adopci n el 20 de diciembre y a su publicacion en el Diario Oticial de las cin Oficial Comun idades Europeas el 14 de enero de 1994'. El Reglamento e114 EI entr entro en vigor el 15 de marzo de 1994'. El Reglamento. que ha permit perrnitido la creacin del sistema de la marca comun itaria. ha creacio itarla. sido compl etado y desarro llado por tres Reglam entos posteriores. Estos Reglamentos son: el Reglamento (CE'I :\0. tCE 2868/95 de la Comision, por el que se establecen normas de n, ejecucion del Reglam ento (CE) 1\:0. 40/94 del ConseJo sobre la n Consel marca comun itaria'; el Reglamento (CE) No. 2869 :95 de la Comision, de 13 de diciembre de 1995. relativo a las tasas que ,... n, >e han de abonar a la Oficina de Armonizacin del Mercado lnteno r izaci6n Inteno (Marcas, Dibujos y Modelos)'; y el Reglamento (CE) ~o. 21696 de la Comis ion, de 5 de febrero de 1996. por el que se establecen Comisin, las normas de proced imiento de las salas de recurso de la OiICma O(ICma de Armon izacin del Mercad o Interio r (Marcas. Dibu,os ,. izacion DibuiOS Model s>'. Modeloost

"0.

La marca comun itaria es el (mico sistema de derechos de nico Propie dad Intelectual que propor ciona proteccion um tana a las tiona in un aJas marcas en toda la Unin Europea La Oficina de ArmonJizacin Ia Union ArmOn zacil'ln del Mercado Interior, ubicada en Alicante, Espaa, se encarga de Espana administrar el sistema de la marca comunitaria. De hecho. es un 's sistema regional que compre nde a los quince Estados ~liembro, de la Unin Europea: Belgica, Dinamarca. Alemama. Gnxla. Union Blgica Alemania. Goxla. Espana, Francia, Irlanda, Italia. Luxemburgo. los Paises Ba"'5. Espaa Halia. Bal"', Austria, Portug al, Finlandia, Suecia v Reino Unido. El aspecto EI
ms mas singula r del sistema de la marca comunitaria es su caracte e5 carcter

unitari o, 10 que supone que los qu'ince Estados Miembros son lo

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Propiedad Intelectual Intel.clual Proyecto Propiedad Inlelectual SIECA-USAID Intelectual

tratados, desde este punto de vista, como un territorio nico. tinieo.

1.1.

La marca comunitaria: un modelo de protecci6n proteccin

Hasta el ano 1996 solo existian en Europa dos ao slo existan posibilidades para registrar una marca. A nivel nacional, presentando y registrando una solicitud en cada oficina nacional de la Propiedad Industrial, en la que se solicita la protecci6n de proteccin la marca; o a nivel intemacional, a traves del Sistema de Madrid 0 internacional, travs que establece el sistema de registro internacional de marcas. el 1 Pues bien, desde ello de abril de 1996 existe un nuevo
sistema regional que pennite a los nacionales y a las empresas de

todo el mundo proteger sus marcas en el conjunto de la Union Unin ello Europea. De hecho, ell 0 de abril de 1996 fue el dia de la apertura olicia! del sistema de la marca comunitaria; el dia en que los oficial da solicitantes, por primera vez en la historia, padian presentar una podan solicitud de protecci6n de su marca en toda la Union Europea. proteccin Unin Gracias a el prcticamente cualquier persona fsica o jurdica no fisica 0 juridica l pnkticamente importa de que lugar del mundo puede obtener una marca valiqu vlida en toda la Unin Europea con una {mica solicitud, escrita en Union nica un idioma y presentada en una Oficina, que proporcionara una proporcionar proteccin unitaria en un sistema unitario. protecci6n 1.2.
La Oficina de Armonizaci6n del Mercado Armonizacin

El ncleo operativo de este sistema es la Gficina de EI nuc1eo Oficina Armonizacin Armonizacion del Mercado Interior (GAMI), la Glicina creada (OAMI), Oficina conforme al Articulo 2 del Reglamento No. 40/94 sobre la marca Artculo comunitaria. La Oficina es un organismo comunitario dotado de su propio estatuto juridico, que se encarga de los tramites de jurdico, trmites concesin del nuevo ttulo comunitario. Esta Oficina comunitaria concesi6n titulo goza de amplia autonomia juridica y financiera para poder autonoma jurdica financera cumplir sus objetivos. Tiene un presidente y dos vicepresidentes. decidi La cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de 1993 decidio que la sede oficial de la Glicina estuviera en Espana. Posteriormente, Oficina Espaa. Posterormente, y de comn acuerdo con el Gobierno espanol, su domicilio se fij comUn espaol, lijo

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Alberto Casado Cervino Cervio

en Alicante. La Oficina de marras empezo a recibir solicitudes el marcas empez O 10 de abril de 1996, de conformidad con la decision del Consejo decisin l de Adminislracion de la Oficina del 11 de julio de 1995. Desde Administracin mavo entonces, y hasta mayo de 2()()(), se han recibido en Alicante alrededor de 160,()()() solicitudes de marcas comunitarias en la OAM!. OAMt todas ellas mulhclase. multiclase.

La Oficina lrabaja fundamentalmente en cinco idiomas. trabaja En efecto, el Reglamento sobre la Marca Comunitaria (R.\fCl distingue entre idiomas oficiales de la Cnion Europea e idiomas de Cnin la OAMI. Los idiomas oficiales de la Union Europea son el Unin alemn, dans, espaol. finlands, francs, aleman, danes, espaflO!. fin landes, frances, griego, Ingls, itamgles, liano, neerlandes, portugues y sueco (once idiomas'. Estos once neerlands, portugus idiomas). idiomas se utilizan en la redacci6n y presentaci6n de la sohcitud redaccin presentacin solicitud de una marca comunitaria. El solicitante se beneficia tambin de tambien este sistema de once idiomas, en el Boletin de marcas comuniBoletn tarias y en las inscripciones en el Registro de marcas comunitarias. Los idiomas de la OA.\-U son el aleman, espano!. frances. alemn, espaol. francs. ingls ingles e italiano (cinco idiomas). Los procedimientos ante la Italiano OAMI se realizaran en los cinco idiomas de la Oficina sah'o que realizarn las partes acuerdan uhlizar olra lengua oficial de la ComunIdad utilizar otra o que en un procedimiento no existan mas partes que el solicims tante y este hubiese presentado su solicitud en un idioma oficial ste de la UE distinto de uno de los cinco idiomas de la Oficma.
1.3. Las caracteristicas principa'es de la Marca Comunitaria caractersticas

El sistema de marcas se puede resumir en los siguientes EI puntas 0 caracteristicas: puntos o caractersticas:

a una empresa que desea proteger su marca en toda la Union Europea alcanzar Unin este objetivo presentando una tinica solicitud. 0 prcticamente Toda persona o empresa de practicamente cualquier parte del mundo puede solicitar una marca comunitaria. comwtaria. Se trata de un sistema enormemente liberal que permite proteger protegee en Europa las marcas de las empresas de tooo el mundo.

La marca comunitaria

pt:~ntile

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Propiedad Intelectual Intelectua_ Proyecto Propiedad Inlelectual SIECA-USAID Intelectual

Se puede presentar una solicitud utilizando uno de los Unin once idiomas oficiales de la Union Europea. El solicitante de la marca comunitaria puede elegir uno de entre estos once idiomas y no necesita presentar ninguna traduccin. traducci6n. En lugar de pagar tasas distintas, en diferentes monedas nacionales, a cada oficina nacionat sistema que resulta complejo y costoso, el procedimiento de la marca comunitaria supone un sistema de tasa unica, en virtud nica, del cual se efectuan pagos unitarios y prefijados a la efectan Armonizacin Oficina Gficina de Armonizaci6n del Mercado Interior. Por otro lado, cualquier pago ante la GAMI se realizani en OAMI realizar EUROS, EURGS, que es la nueva divisa europea. No hay que usar, por 10 tanto, las monedas nacionales. par lo Adems de las razones anteriores, la marca comunitaria Adernas es atractiva porque la obligaci6n de uso establecida en la obligacin norma se satisface siempre que la marca sea efectivamente usada "en algun lugar" de la Comunidad. algn No es, pues, necesario que el titular de la marca acredite en cada pais por separado que efectivamente la esta est usando en relaci6n con los productos o servicios para los relacin 0 que se ha registrado el signo. Can el fin de asegurar la defensa de la marca Con comunitaria, el RMC preve la creacion de Tribunales de prev creacin Marcas comunitarios. Estos tribunales de primera y segunda instancia senln designados entre los tribunales sern nacionales de los Estados Miembros. El titular de una marca comunitaria podra ejercer ante los tribunales de podr marcas comunitarias la correspondiente accion para rnarcas accin defender su signo contra los aetos de usurpaci6n o actos usurpacin 0 violacin violaei6n de un tercero. Las resoluciones sobre validez y violacin violaci6n de marcas eomunitarias produciran efecto y se rnareas comunitarias producirn extendern extenderan al conjunto de la Comunidad. Las normas que se aplicaran a todas las acciones legales relativas a aplicarn las marcas comunitarias seran las del Convenio de sern Bruselas relativo a la competencia judicial y a la ejecucin ejeeuci6n de resolueiones judiciales en materia civil y resoluciones n1ercantil.

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eon-ltarla

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Alberto Casado Cervil'lo

La OficIDa cuenta con sus propias Salas de Ret_llr~() (('Ill Oficina Cl'ln competencias para examinar tados los recur~('IS que todos pudieran presentarse contra las decisiones ad0ptadas por la Oficina. Son 6rganos de la Oficina '-lue ~ozan de Ofiema. rganos independencia para el cumplimiento de sus funcilmE's. La OA~H es una oficina altamente informatizada. El EI objetivo perseguido es que llegue a 5er una "(")ficina sm Begue 5er "("'\ficina SlIl pape!". Actualmente, gracias al sistema informatI(l ...it' la papel". informtI(l de Oficina, Oheina, el sistema ECROMARC, 10_ e,ammadore- dc> la lo, de> Oficina no uhlizan papel, sino que [('ali zan tlxi(' ..;u OHcina utilizan realizan ";u trabajo en ordenador. Es una OfieIDa que cuenta I.-t'n Oficina I.-l'n importantes medias de difusi6n de sus actidades. entre medios difusin acti\"idades. los que se encuentran su Diario Oficial. pub1icadl' Ofieia!. publicadl' mensualmente en los cinco idiomas de la Oficina. que recoge las decisiones del Consejo de Admini~tra(i(:\f1. ...iel Admini~tra(in Comite Presupuestario y del Presidente. a~i (('ml' c'tra" Comit Cl'mn informaciones que se estiman de intere~ para Jl'~ inforrnaciones inter~ usuarios del sistema; v su Boletin de \tarc<1:'Boletn \tarca~ Comunitarias. Esta publicacion induvl' h'da la publicacin incIuve J<1 informacin informacion de interes para el procedimiento de re~i~tn' inters re~i~trC' de mareas. El Boletin se edita tanto en papel (t'm() en marcas. EI Boletn c<-'ml) CD-ROM. Principios de la Marca Comunilaria Comunitaria

2.

El sistema de la marea comunitaria se ba:'-d en ilh. EI marca prinCipios de unidad, autonomia y coexistencia. principios

2.1.

El Principio de la Unidad

El sistema de la marca comunitaria permite reg-i~trar Wla EI marea Urla misma marea en todo el territorio comunitario, mediante tlfL1 marca tlfLl sola solieitud y a travs de una unica oficina de marca~ r Artlcuk'" solicitud traves nica Artcuk'" 1 RMC). A estos efectos el Reglamento s("lbre 1,1 marca eornunitaria erea una marea comunitaria que tiene las si,guiente:-. comunitaria crea marca hene caraderisticas: se extiende a todo el territori() comunitarw caractersticas: comunitarH' regula el eontenido, alcance y extinci6n del derecho; ~. rren5 la contenido, extincin ~' creacin creacion de una Oficina comunitaria de marCdS, con dlltcmomia marcas, dutcmomia

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Propiedad Intelectual Proyecto Propiedad Intelectual SIECA-USAID IntelectLJ81

propia, a quien correspondeni la recepcin, examen, concesi6n y corresponder recepci6n, concesin renovaci6n de la rnarca comunitaria. renovacin marca 1 corntmitaria s610 necesitani El solicitante de una marca comtmitaria slo necesitar
tmica ofieina, nicas actuar ante una nica oficina, pagar tasas unicas y uniformes y utilizar, si as! 10 desea, un unico mandatario, Asimismo, el RMC 5i as lo nico mandatario.

permite al solicitante defenderse contra las decisiones de la

Oficina mediante el ejercicio de una u.nica acci6n, can efectos en nica accin, con

toda el territorio de la UE. y es el catalizador para 10 designacion todo Y la designacin

en los Estados Miembros de Tribunales de marcas comunitarias de primera y segunda instancia. As!, una nica lnarca, inscrita en As, Mica Inarca, un nico registro cubrir todo el territorio de la Unin Europea y tinico cuhrini Union s610 podr slo padni ser registrada, cedida, ser objeto de renuncia, caduci-

dad o de nulidad para el canjunta de la Union Europea. 0 conjunto Unin 2.2. Principia Autonoma El Principio de Autanamia

La marca camunitaria se rige por 10 establecido en el comunitaria par lo RMC, en los reglamentos de desarrollo y en los demas textas dems textos legales comunitarias que hayan sida adaptadas o que se adopten comunitarios sido adoptados 0 en el futuro. No depende de los sistemas nacionales. El sistema EI previsto en el RMC es campleto y autasuficiente. Al igual que completo autosuficiente. hace cualquier sistema nacional de marcas, el sistema camunitario parte del propio concepta de marca para, a comunitario concepto continuacin, determinar que continuaci6n, deterrninar qu signos o medias pueden 0 medios constituirse vlidamente como marcas a nivel comunitario y validamente establecer los criterios registrales por los que se debera regir. par deber 2.3. Principio El Principia de la Coexistencia

La marea comunitaria no est Hamada a reernplazar ni a marca esta llamada reemplazar los sistemas nacionales de marcas ni al sistema internacional de

registro creado por el Sistema de Madrid. Por el contrario, la par marca maTea comunitaria debera no s6lo convivir con ellos sino deber slo tambin coordinarse tambien coardinarse y, en la medida en que ello sea posible, integrarse en los sistemas intemacionales previamente existentes o internacionales 0 que puedan constituirse en un futuro. Precisamente, la coexistencia entre marcas comunitarias y marcas nacionales explica que

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Alberto Casado CervJ"o

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en la normat i\'a comun itaria se pre\,ea expres amente la con iva prevea Ia vivencia entre ambos signos. Por 10 tanto, las marcas nacionales lo marca5 nacionaleS anterio res pueden irnpedir, confor me al Articulo ~ R-'Ie. el ""ceimpedi R-'le. eI
so de una solicit ud de marea comun itaria al regis-tn ) . y, marca registf l) Y, de una solicitu d de marea nadona l '. marca nacion al'.
,i

contrario sensu, una marea comunita:?a puede impedi r el re';btTo marca

11. II. 1.

Rgim Regim en Legal de la Marca Concep to y TIpos de Marcas

caso de un dibujo) o mixto (esto es, la combinaCin de SlgnOS 0 combinaCl<1n SignOS denom inativo s y graiico s). Tambie n pueden constit uir marcas grfico Tambi
comun itarias las fannas tridime nsional es y cualqu ier otr0 Slbno fonnas suscep tible de representaci6n grafica. En parlicular. el .-\rlieul,' .j ntacin grfica eI .-\rlicul" . RMC senala que podran constitu.ir marc as, entre otro~, la~ seala podrn marcas , palabra s, los nombre s de person as, los dibuiOS. las letr,,-. las dibuJos letras. cifras y la forma del produc to o de su presentaCll\n 0 presentacin

sen'lci os de una empres a de los produc tos (I sen"icio s de ptra senTici o empres a (art. -I RMC). El signo que se adopte como marca pUt-de -1 EI pUl-de ser denom inativo (por ejempl o, un vocablo), grfit.:o l(t'lIDO (':-. vocabIo gratico /(('!IDO e:-. el

Se entien de por marca todo signa suscep tible de signo represe ntaci6n grafiea, que sin'a para disting uir los produc hh () ntacin grfica

El signo que se elija podria ya existir antes de su adop' EI podra adop cion o ser un signa de fantasa creado por quien pretend e u~arl() cin a signo fantasi a como marra. En cualqu ier caso, el signa que s.e adopte (nm('I marca. e:1 signo cnm('I marca debera eumpli r detenn inados requisi tos: a ~aber: en marea deber cumpli primer lugar debe servir para individ ualizar un pn"Xiuct0 (\ sen.'ir pn-xjuc sen'ido , disting uiendo lo de los otras produc tos o ~('rnc](): uindo otros 0 ~('rn(]():-. idntic identie os o similar es que concur ran en el mercad o. :\ e::;.te 0 sirniJar requisi to se le denom ina "fuerza distinti \'a". En ~gundo lugar. Ie va". debe ser suscep tible de representacion griiiica. En tercer lu~"r. ntacin grica lu~ar. no debe estar inmers o en ningun a de las prohiblCioneo;" l('~atl'': prohiblCione" l('~al'': conten idas en el RMC. Par otra parte, el Reglamento no ,,":1]t1 Por o;",,:1]\.1 reconoce las marcas de produc to y marcas de ser.. icio sinC' que tambi tambie n regula expres amente las marcas comun itarias Cl)!l"'cti\"as, la marea natoria y la marca renombrada_ Esta inclusit"ln ('\presa marca notoria renomb rada. inclusi n e\presa de la marea renomb rada en el texto de la norma re\-j.;.te una marca re\j.;.te especia l import ancia, ya que supone dar reconocirnien to legal a irnport cimien

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Propied ad Intelect ual Proyecto Propiedad Intelectual SIECA-USAID

regla una modali dad de marca respect o de la cual la regIa de la especia lidad es irrelev ante. 2. cin mbit n icin, Adquis ici6n, Duraci 6n y Ambit o de Aplica ci6n del Derech o sobre la Marca Comun itaria

El derech o sobre la marca comun itaria se adquie re por el con a vlida registro valida mente efectua do de confor midad can las comun itaria marCel dispos iciones del Reglam ento sobre la marca cin El EI derech o surge de la inscrip ci6n de la marca (Artcu (Articu lo 6 RMC). registro en el registr a comun itario que gestion a la OAML De esta suerte, bene cin la inscrip ci6n en el registr o comun itario tiene efectos constit utivos y no meram ente declara tivos. aos rnarca ser duraci La duraci6 n de la vida legal de la marca sera de diez arms acin ilizado contabiJizado s a partir de la fecha de la present aci6n de la par amente por plaza solicitu d. Este plazo es renova ble ininter rumpid aos (Artcu tambi perod period os de tiempo de tambie n diez anos (Articu lo 46 RMC). La in protecc i6n conferi da a una marca comun itaria se exhend e a todo Unin el territor io de la Uni6n Europe a. 3. Signos que pueden ser registr ados como Marca

padran Artcul El Articul o 4 del RMC estable ce que podrn constit uir ser marca comun itaria todos los signos que puedan sel objeto de una in condic i6n de que los mismo s sean ntacin grfica represe ntaci6n grafica con la 0 praduc aprapi ados para disting uir los produc tos o servici os de una apropi literal de esta norma, empres a de los de otras empres as. Del tenor in que no aporta una definic i6n de marca, se despre nde que pueden constit uir marca una plurali dad de signos suscep tibles de ser tambh~ n, captad os no solo por la vista sino tambin, en ciertas condic iones EI Artcul par otros y cumpli endo ciertos requisi tos, por otras sentido s'. El Articul o 4 del RNlC mencio na expres amente como signos que pueden constit uir una marca comun itaria las palabra s, incluid os los nom12 10 ciiras bres de person as, los dibujos , las letras ,las cilras , la forma del l111meru acin. 0 produc to o su present aci6n. Esta lista no constit uye un Humerus en ella tiene y carcte clausus claUSHS, su caracte r es meram ente enunci ativo, ntacin grfica tible de represe ntaci6n grafica , que signo suscep cabida cualqu ier signa sllscep
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Alberto Casado Cervifto Cervirto

goce de fuerza distintiva.

3.1.

Prohib iciones absolutas. las.

Por molivo s de denega cion absolulos se entiend en aquemotivo cin absolut 1I0s que recaen sobre signos cuyas caraclerislicas los hacen inadellos caracteristicas cuados para operar en el mercado como marra, bien de manera marca, absoluta o bien en relaci6n con los productns o servicins a los 0 relacin tos 0 servicios cuales prelen de diferenciar. El Articulo 7 del RMC eslablece el preten EI estable conjun lo de prohibiciones que, de concurrir, afeclaran de manera to afectarn absolu la a la validez de la marca. Eslas prohibiciones impedm in. ta Estas impedI rn. normal menle, la inscripcion del signo como marca. Baslara con mente, cin Bastar que concur ra uno solo de los motivo s de denega cion absolutos slo cin para que el signo no pueda regislrarse como marca comun ilaria". registra itaria". En concreto, no podrn inscribirse como marcas comunitarias los podran signos que estn integrados exclusi vamen te por: esten

Signos que no son susceptibles de represenlacion grafica ntacin grfica (art. 7.l.a) Signos que carezcan de caracle r dislinli ,'o (arl. 7.l.b) carcte distinli (art. Signos que describan 0 design en la natural eza, calidad o cualqu ier otra caraclerislica de los produc los osen'ic io> caracteristica tos o sen'icioo' a individ ualizar (art. 7.l.c). Los nombr es habitua les 0 genericos de los produc los 0 o genric tos o servicios que prelend a disting uir (arl. 7.l.d). pretend (art. Signos que eslen conslil uidos exclus ivamen le por estn constit te determ delerm inadas formas (art. 7.l.e). Signos conlrar ios al orden publico 0 a las buenas contrar pblico o costum bres (art. 7.1.f) 7.1.1) Signos engao sos, que puedan inducir a error al publico engano pblico de los consum idores, enlre olros, respec lo de la entre otros, to Ia natural eza, la calidad 0 la proced encia geografica del o Ia geogr produc lo 0 del servicio. (art. 7.l.g). to o Signos que reprod uzcan 0 imilen la denom inacion , el o imiten inacin escudo , la bander a, las condecoraciones v otros emblemas de Estados u Organizaciones Intemacionales, a no Interna ser que medie la debida autoriz acin (art. 7.l.h). Ia auloriz acion

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Int.leetu al Propied ad Intelect ual Proyecto Propiedad Intelectual SIECAUSAlD

inters Las marca s consti tuidas por emble mas de interes pblico (ar!. publico (art. 7.1.i) (ar!. vinos Las marcas comerciales de los vinas y otras bebida s (art. 7.1 j).

offico par Las prohibiciones absolu tas son examin adas ex officio por concur la Oficina comunitaria. Y en el supuesto de que cancurra una ser misma sera rechaz ada icin prohib ici6n absolu ta en una solicitud, la
icin por la Oficina. Por otro lado, la concurrencia de una prohib ici6n
0 radical absolu ta es causa de nulida d absolu ta o radica!. El Reglamento in sobre la marca comunitaria recoge una relevante excepc i6n a las faltos afecta a los signos fallos prohib iciones absolu tas de registro que (ar!. (ar!. carcte de caracter distinti vo (art. 7.1.b), a las marcas descriptivas (art. (ar!. (art. 7.1.d). En efecto, el o 7.1.c) y a las marcas habitua les a usuales 7.3 RMC expres amente dispon e que "las letras b., c. y d. Artcul Articulo n del aparta do 1 no se aplicar an si la marca hubier a adquir ido, 0 produc tos o servici os para los cuales se solicite el para los carcte registro, un cad,de r distint ivo como consecuencia del uso que se haya hecho de la misma ". En este caso, incumb e al solicitante icacin formul ar esta reivindicaci6n y probar que su signo, en princip io constituir una marca comunitaria, ha adquirido un no apto para carcte caracte r distinti vo (secondary meaning) como consecuencia de su

uso usa en el mercado.

3.2.

Prohib iciones relativ as

Las prohibiciones relativas previstas en el RMC tienen por finalid ad posibilitar la tutela de los derechos anteriores de par cin par terceras person as que podrfa n verse afectados por la inscripci6n to tradicional, que se de la marca comun itaria posterior. El supues contempla en este conjunto de disposiciones, es la existencia de signo u una marca U otro signa distintivo anteriormente registrado in can con la marca que se solicita. La aplicaci6n de esta confun dible con o as a confun dibles can idntic icin prohib ici6n de registrar marcas identic otros derechos anteriores implica un proceso de examen y in valoraci6n en el que entran en juego factores tales como la a 0 identid ad o semejanza entre los signos, la identid ad o similit ud uidos por los signos o de los produc tos a servici os disting

Alberto Casado CervJ"o

u "'rca Comuni ta..... Lo.

enfrent ados y la tutela del interes publico que suele concre tarse inters pblico 5uele en el interes de los consum idores. La concur rencia de und inters una prohibi ci6n relati,'a es causa de nulidad relati,' a \ dlcha nulidad cin dicha nulIdad puede afectar a la totalida d de la marca o a una parte de ella En 0 este ultimo supues to nos encont raremo s ante un caso de nulidad ltimo parcial . Es de resalta r que la concur rencia de una prohlbKil"ln Ia prohlbK in relativa puede ser subsan ada o e\'itada por las partes median te. 0 por ejempl o, la autoriz aci6n total o parcial del titular del dereeh l' acin 0 derech anterio r o la limitac in de los produc tos o servicio s pre\'ist(l~ en 0 lirnitac i6n 0 la solicitu d de la nueva marca, El Articu lo 8 del RMC estable ce que, mediandc' d" oposici on del titular de una marea anterio r, no podran inscrib irse n marca podrn como marea: d. los signos que sean identie os a una marea marca: idntic marca anterio r y que se solicite n para indi\'id ualizar 10::- nll~mo~ indi\"id ualizar lo::. ml~mo~ produc produe tos a servici os para los euaies este protegi da la marea o serviei cuales est marca anterio r. b. Los signos que sean identic os o semeja ntes a una idntic 0 marca anterio r y se solicite n para indind ualizar produc tos ('I indi\"ld ualizar ('1 servicio s identic os o similar es a los de la marea pre\'ia siempr e idntic 0 sirnilar Ia marca pre\"ia que exista riesgo de confus ion por parte del publico en d in pblico territor io en que este protegi da la marca anterio r. El nesgn de est EI confus ion inc1uye el riego de asociae ion con la marca anterio r. in incluye asociac in El Tribun al de Justicia comun itario (nCE) ha Ida delIjusticia (nCE Ido delimitand o en su mas recient e jurispr udenci a sobre mareas los crjms marcas criterios que deben seguirs e para valorar la existt:'ncia de un rie:--go de confus ion entre dos mareas . As!, por \ez primer a, el Tribun al in marcas As, par de Luxem burgo seal en la sentenc ia "Sabd C. Pllnll1' <11gunl>s seilal6 '"Sabd Pllnll1" de los faetore s que son fundam ental. y no cxc!usi \ament e. ll'~ factore (,~ siguien tes: a. el conoci miento de la melrea en el mercad o: b. la melrca asociac i6n que puede hacerse de la marea con el signa utilizad 0 in marca signo o solicita do [lease "regist rado"); c. el grada de similitu d entre la [lase rado"; grado marca Y' el signa, y d. el grado de similit ud entre los productl)S 0 signo, servici os design ados". Asimis mo, el Tribuna l establecil) en designa dos. ci esta misma sentenc ia que todos los factores que eo~curran en el caso co~cur concre to deber n aprecia rse de forma global )' por ultimo, el debe ran par ltimo, eI Tribun al avanz6 un criteria de gradua cion a la hara de \"alorar IlJ~ avanz criterio cin hora \'alorar factore faetores. Este criteria es el "caract er distinti \o de la marca criterio "carct \'o

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Propiedad Intelectual Intel.clu8. proyecto proyeeto Propiedad Intelectual SIECAU$AID lntelectual SIECAUSAID

anterior". Cuanto mayor sea el carcter distintivo de la nlarca caracter anterior, mas elevado sera el riesgo de confusion )~. ms ser confusin

Es de resaltar que la jurisprudencia del Tribunal de ]usticia al examinar el riesgo de confusi6n, ha confirmado y Justicia confusin, confirrnado resaltado la especial protecci6n de la que gozan las marcas proteccin renombradas y, en cierta medida, las marcas notorias ". La doctrina del TJCE es clara y reiterada al respecto. En los casas en casos los que ha examinado esta cuesti6n'", el TJCE establece que del cuestin'", TjCE Artculo Articulo 4 apartados 3 y 4 (a) y del Articulo 5 apartada 2 de la Artculo apartado Directiva de marcas se desprende que dichas marcas gozan de una protecci6n reforzada que permite a su titular uprohibir la proteccin Sil utilizad6n sin causa justa de signos identicos o similares a su utilizacin idnticos 0 marca, sin exigir que se demuestre un riesgo de confusion, ni confusin, siquiera cuando los productos de que se trate no sean similares" I~. Esto es, conforme al TJCE el titular de una marca neE rnarca renombrada, ya sea nacional o cornunitaria, merece proteccion 0 comunitaria, proteccin ms all mas alia de la regla de la especialidad. No es preciso, gue exista regia confusin riesgo de confusi6n entre la marca anterior renombrada y la rnarca marca posterior. Basta que con la utilizacin de esta tiltinla marca utilizacion ltinla se pretenda obtener una ventaja desleal del caracter distintivo o carcter 0 del renombre de la marca anterior, o se pueda causar un perjuicio renornbre 0 a la misma. ala misrna. 3.3. 3.3.1. Contenido del Derecho: sus limites Contenido del Derecho

La marea comunitaria confiere a su titular un derecho marca cornunitaria exclusivo. Este derecho de exclusiva se descompone en una pluralidad de facultades, conocidas como facultades positivas y pasitivas facultades negativas, en favor de su titular. Entre las facultades positivas se encuentran la-<; siguientes: a. Usar la marea en marca exclusiva en el trfico mercantil sobre sus productos y servicios, trMico rnercantil en su correspondencia y documentaciop comercial y en la documentacip publicidad; b. Ceder la marca, can a sin 13 empresa; c. con o la Licenciarla, autorizando su uso.

La lIaR:a eomunn...... IIaR:a Alberto Casado Cervino Cervil'\o

Entre las facultades negativas, destacan las de: a. lacultades Impedir que un tercero no autorizado use su marca u otro signo Impeclir confundible para distinguir productos o sercios identicos o 0 sen-icios idnticos 0 similares; b. Oponerse a que se inscriba en la DAMI como marca AMI comunitaria un signo que sea confundible con el que ha can registrado pre\'iamente como marca; c. Solicitar ante los previamente Tribunales la nulidad de otras marcas inscritas con posteri0ridad confusin a la suya, cuando estime que existe el riesgo de confusion en el mercado mercadao
o

3.3.2.

Lmites Limites del Derecho

El derecho de marca, cuya contenido acabamos de cuyo Por est examinar, no es un derecho absoluto. Par el contrario, esta sujeto \' Dlrecti\'a a un conjunto de limitaciones que el RMC " la Dlrecti,'a de marcas enumeran con precision y el neE esta comenzando a precisin y nCE est Conforme justicia, Iimltaciones desarroUar, Conlorme al Tribunal de Justicia. estas limItaciones tienen por objeto conciliar los intereses hmdamentales de la proteeci6n de los derechos de marca v los intereses de la libre proteccin Iibre circulacion mercancas prestacin senoieios circulacin de mercancias y libre prestaci6n de senoicios en el Unin mercado de la Union Europea. No obstante, las limitaciones no pueden sen'ir de base para impedir que el derecho de marca servir pueda cumplir su cometido de elemento esencial del sistema de competencia no falseado que el Tratado pretende establecer " lalseado \' rnantener~lo Entre estos limites destacan par su relie,oe aquellos lmites por relie\Oe que son conseeuencia de la regla de la especialidad, de determlconsecuencia regia especialidad. determinarlos nados usos de terceros permitidos por la norma como puede ser uso (ar!. Rc\-ICl 0 uS<.' el usc del propio nombre en el mercado (art. 12 (a) Rc\-IO o el u"-' de la marca a eleetos informativos" (art, 12 (c) IU"ICl, de la repre>-efectos IU"IO. duccin ducci6n de la marca en diccionarios (ar!. 10 RMO. \' del pnnci(art. RMCl. pio del agotamiento del Derecho (art. 13 RMO, RMC), 3.3.2.1. El agotamiento de la marca EI El principio del agotamiento del dereeho esta en estrecha EI derecho est conexi6n con las facultades del titular de la marca. En efecto. el conexin lacultades eleeto. agotamiento del derecho constituye uno de los limites lmites jurisprudenciales y legales a las mismas. Asi, aun cuando an

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Propiedad Intelectual Proyecto Propiedad Inteleclual SIECAUSAID Intelectual

corresponde al titular de la marca la primera comercializaci6n de comercializacin los bienes o servicios identificados por ese signo, una vez 0
realizada dicha comercializaci6n directamente por el titular o con comercializacin 0 su consentimiento, el mismo no padni irnpedir que los terceros rnismo podr impedir efecten efecruen las comercializaciones posteriores que se produzcan en

un regimen de libertad de comercio. De esta suerte, el principio rgimen del agotarniento del derecho de marca supone una de las agotamiento medidas claves adoptadas a nivel comunitario para favorecer la libre circulaci6n de las mercancias en el territorio de la circulacin mercancas
Comunidad
22 .

En los ultimos anos se ha planteado la cuesti6n de cual ltimos aos cuestin cul podra podria ser el alcance real del requisito territorial que debe concurrir concurr!r para que se produzca el agotamiento del derecho. Es dedr, si la normativa comunitaria recoge el agotamiento decir, comunitario conforme al eual, cuanda concurren las condiciones cual, cuando previstas, el derecho de marca se "agota" en el territorio que comprende la Uni6n Europea; o bien, si se permite el Unin 0 agotamiento internacional, conforme al eual una vez cual comercializados por primera vez los productos, en cualquier
parte del mundo, por el titular o con su consentiIniento, este no 0 ste

podr podra esgrimir sus derechos de exclusiva para impedir las importaciones paralelas de esos productos portadores de la marca originaria. El conflicto ha sido resuelto por el Tribunal de Justicia, al EI justicia, menos temporalmente, en favor del agotamiento comunitario de la marca. En efecto, en las sentencia sobre los asuntos "Silhouette "SilhaLlette Intemational Schmied GmbH & eo. KG"" y "Sebago"", el TJCE claraco. TjCE International Sehmied mente sefial6 que el agotamiento de los derechos de marca tiene seal
exclusivamente un alcance comunitario
24

El Tribunal precis6 que precis

cuando se cumplan los requisitos establecidos en el Articulo 7 de la Directiva de Marcas (DM) "el derecho exclusivo conferido por la marca se agota de forma que el titular de la marca ya no esta est facultado para prohibir su uso. El agotamiento esta subordinaEI est do, en primer lugar, a que los productos hayan sido comercializados por el titular o con su consentimiento. Ahora bien, 0 segn el propio texto de la Directiva, el agotamiento s610 tiene seglin slo

La lIarca Con_nlt.rIa IIarca COII_..Ia.rIa Alberto Casado Cerviflo

lugar cuando los produclos han sido comercializados en la productos Comunidad (en el Espado Econmico Europeo (EEE) desde la Espacio Economico "~o entrada en vigor del Acuerdo EEE)" ". Y en la sentencia "Sebago", el1]CE confirm su interpretacion en los siguientes terel1JCE confirmo interpretacin trminos "[... J el Tribunal de Justida ya haba formulado la Justicia habia respuesta respuesla a las Ires primeras cuestiones prejudiciales en la sentres lencia SilhoueHe ntem"ton,, Schmied, anles citada. En efecto, tencia fntem"tion,,1 antes declo, en los apartados 18 y 26 de esta ultima sentencia, el Tribunal de ltima Justicia estim6 que, segn el propio texto del Articulo 7 de la estim seglin Artculo Directiva, Directiya, el agotamienlo de los derechos conferidos por la agolamiento marca slo tiene lugar cuando los productos han sido comer5610 produdos cializados da1izados en la Comunidad (en el EEE desde la entrada en vigor del Acuerdo EEE) y que la Directiya no deja a los Estados Directiva Miembros la posibilidad de preyer en su Derecho nacional prever dicho agotamiento respecto de productos comercializados en agolamiento r pases paises terceros" . 3.4. Obligaciones del Titular de la Marca y el Uso Obligatorio Obligalorio de la Marca

Para conservar el derecho de exclusiva sobre la marca bsicamente, comunitaria su titular debe cumplir, basicamente, tres obligaciones; a saber: a. Pagar las lasas previstas en el R.\1C y en tasas el Reglamento correspondiente. La lasa de solicitud de marca tasa comunitaria hasta Ires clases es de 975 euros, mienlras que la lasa tres mientras base por el regislro de una marca individual es de 1100 euros; b. registro Renovar Renoyar la marca cada 10 aftos; c. Usar la marca en el mercado. aos; (Arl. (Art. 15 RMC).

3.5.

La Marca Comunitaria como Objelo de Propiedad. Objeto Cesin Cesion y Licencia de Marca

La marca y la solicitud de marca son bienes del acovo activo empresarial, economicamente valiosos, que pueden ser objeto de econmicamente cesin, cesion, de licencias, de usufructo, de ltipoteca y de cualquier otro hipoteca derecho real, con independencia de la empresa. Tambien podra Tambin podr ser embargada e incluirse en un procedimiento de quiebra o de 0 suspension de pagos. La regIa general prevista en el Art. 16 R.\IC suspensin regla

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Propiedad Intelectual Proyecto Propiedad lntelectual SIECA-USAID Intelectual

es que en cuanto objeto de propiedad, la marca comunitaria se considera en su totalidad y para el conjunto del territorio de la Comunidad como una marca nacional registrada en el Estado e1 o Miembro en el cual el titular de la marca tenga su sede 0 su domicilio. En consecuencia estos aetos se regiran por la ley actos regirn nacional aplicable. Si el titular de la marca no tiene su sede o su 5i 0 domicilio en un Estado Miembro se considerara que por Estado considerar Miembro debe entenderse el Estado en que tiene su sede la GAMI. En este caso Espana. AMI. Espaa.
l J

Como principio general, estos actos de disposici6n de la disposicin marca o de su solicitud debern inscribirse en el Registro de 0 deberan marcas de la GAM!. La inscripci6n de la cesi6n y de la licencia AMI. inscripcin cesin deben'i solicitarse mediante instancia acompanada del deber acompaada documento publico acreditativo, en el que debera figurar el pblico deber haber satisfecho el pago de los tributos pertinentes. La falta de esta inscripcin puede entranar determinadas consecuencias inscripcion entraar para las partes en el negocio. En electo, conforme al Art. 23 RMC efecto, los aetos de cesin, licencia y cualesquiera otros derechos reales actos cesion, slo seran oponibles a los terceros desde su inscripci6n en la s610 sern inscripcin GAM!. Ahora bien, esta regia general esta sometida a AMI. regla est excepciones. As, podnin oponerse frente a los terceros aquellos Asi, podrn aetos alin actos an no inscritos en dos supuestos especificos, a saber: cuanespecficos, do estos terceros hayan adquirido la marca teniendo conocimiento de las cargas que recaen sobre ella y cuando la marca haya sido adquirida por sucesin a ttulo universal. sucesion titulo 3.6.
Extincin Extinci6n de la Marca Comunitaria: Nulidad y Caducidad Renuncia,

A diferencia de las patentes la marca comunitaria posee una vida legal que puede prolongarse indefinidamente en el tiempo. Si la marca se renueva cada 10 anos, no se extinguir por aos, extinguira par el transcurso del tiempo. Ahora bien, la marca puede extinguirse por distintas causas. El RMC distingue entre la renuncia, las causas de nulidad y las causas de caducidad.

3.6.1. Renuncia
La renuncia consiste en la declaracion unilateral del declaracin

........... .. Comun. .....

Alberto Casado Cervu'io CeNlo

titular de la marca comun itaria de abando nar su derl-"'Cho rnarca de exclusi va sabre un signa que, de esta suerte, quedar libre en sobre signo guedarA el mercad o. Para que la renunc ia produzca sus efecto~. el titular produl deber debera respeta r detenn inadas fonnali dades, tal Como se C':,-tirula determ formal idades, Sf' C':,-ti::,ul en el Articul o 49 R.'\fC. La rcnunc ia debera declarar~e F'or e~LfltL) Artcul renunc deber F'OT e~LfltL) ala Oficina , acto que obligatoriarne nte debera realiz{u el tltt..:]ar a la oriame deber realiz{1r eI tltL:Jar de la marea. Y slo tendra efecto despue s de que ha~a ~ld() marca. s610 tendr despu inscrita en el Registr o de marcas comun itarias. Ahora bIen. rnarcas (.J derech o del titular a renunc iar a Sli marca no es abs-olutl"l, su maTCd abs-olut(l, Fl titular deber tomar en conside raci6n la eYl2ntual E'.\isten(ia. bel1 debera. racin ai ben de derech os reales sobre su marca inscrito s en el re~i:'-trl) <1 tan)! sabre mared e1 re~i:,-trl) de un tercero, bien de licencias.

3.6.2. Caduc idad

El Articul o 50 Rc'v1C estable ce cinco causas de caduCi dad cadUCi de una marca comun itaria que podrn ser declara das bien P(lT maTea podran P(lT la Ja DAMJ. bien por los Tribun ales en el marco de una deman da de AMI. par reconv enci6n en una aedon por vialacin de la maTed, F~ta~ encin accin violaci an maTca, causas son las siguien tes: a. que la marea no ha~'a sidll u5<1da marca efectiv amente en la Comun idad durant e un reri0d reri0d" ,' ininter rumpid o de cinco aos para los proouc tos o los :'-C'n-iLl arias produc 0 l)~ para 105 que ha sido registr ada; b. que la mar(d. ((1m,' consec uencia de la actid ad o de la inacti\" idad de su titular. acti\-id ad 0 Sli ,t' 't' haya conver tido en la design acion usual en el comerci() de un acin produc to 0 de un servici o para el que este registra da. 5-e sancl0n o est a expres amente el proceso de vulgari zacin de la marca; c. que \,ulgari zacion maTea; la marca, COIDO marea, como consec uencia del usa realiza do por su titular () (()n uso ((In su consen timien to, puede induei r al pliblico rl errl)r induci pblico especialmente acerca de la natural eza, la calidad o 101 prexoo en':la especia lmente 0 la geogr geogra fica de estos produc tos 0 de esos sen:icio s; d. que el tltular o de la marca deje de cumpli r las condic iones requeri da:- ppr l~1 Articul o 5 Rt\1C para ser titular de este signo comum tan(): e. que sec concur ra para las marcas comun itarias coleetl\a~ alguno de 1lh supues tos pre,"istos en el Articul o 71 R~-1C. pre,ist Artcul

La caduci dad no tiene, como princip io general , dectlh ia C'ectlh retroactivos, de tal suerte que la marca produc e todas sus electo:' tivas, todos erecto:,

----_._~..

.---_.- -._Inteclu al Propied ad Interect ual AID Proyecto Propiedad Intelectual SIECA-USAIO

350

0 t hasta la fecha en que se presen t6 la solicitu d de caduci dad o la 0 dad puede ser total o encin deman da de reconv enci6n . La caduci para parte parcial . Si la causa de caduci dad solame nte existiera est 0 de los produc tos o de los servicios para los que este registr ada la la caduci dad de los derech os del r marca comun itaria, se declara ni 0 slo titular s610 para los produc tos o los servici os de que se trate.

3.6.3.

Nulida d

El RMC disting ue entre causas de nulida d absolu ta y EI causas de nulida d relativa . El registro de una marca comun itaria a cuando estar estara afectad o de nulidad absoluta cuanda la marca se hubier tas previst as registr ado contrav iniendo las prohib iciones absolu in ser en el Art. 7 RMC. (Este princip io genera l no sera de aplicac i6n uso de su usa en el mercad o la marca cuanda como consec uencia cuando relaci carcte haya adquir ido caracte r distinti vo en relaci6n con los produc tos cuando os que individ ualiza) cuanda se haya conced ido a una o servici acin person a que carece de legitim aci6n para ser titular de un signo comun itario (Art.5)o cuando el solicita nte hubier e actuad o de colectiv mala fe. En el caso de las marcas comun itarias coleclivas, tame cuando incump lan las condic iones establebin podrn bien podran anulars

cidas en el Art. 66 del RMC.

estar EI El registro de una marca comun itaria estara afectad o de hubier a conced ido contrav iniendo nulida d relativ a cuando se o relativa las prohib iciones relaliva s previst as en el Art. 8 del RMC, 0 os cuando su uso pueda prohib irse sobre la base de derech anterio res que se fundam enten en el derech o al nombre , a la o propia imagen , al derech o de autor 0 sobre derech os de Propie dad Industr ial. Es de destaca r que la existencia de estos derech os anterio res son causa de caduci dad pero no puede ser in alegad a en fase de oposic i6n durant e el proced imient o de retiene gistro. A diferen cia de la caduci dad, la nulida d liene efectos tendr cin retroac tivos, de tal suerte que la declara ci6n de nulida d tendra la produj la marca nunca prodUjo efectos. consec uencia de consid erar que o La nulida d puede ser total 0 parcial. Si la causa de nulida d o nicam linicamente para parte de los produc tos 0 de los serviexistie ra cOffiWlitaria, ada la marca comw taria, la nulida d este cios dos para los que est registr o slo podr de la marca s610 podra declara rse para los produc tos 0 los servi-

cios de que se trate.

La lIar'ca Co_...... IIar'ca AJberto Casado Cervifto

351

4. 4.1.

Proteccin Proteccion Registral de la Marca Comunitaria Caractersticas Caracteristicas Generales

El sistema de protecci6n de marcas pre\'isto en la norEI proteccin previsto mativa comunitaria comprende un procedimiento complejo y contradictorio que se caracteriza por establecer: par a. b. c. d. Un sistema registral, en el que la marra nace slo registra!, 5010 por el registro en la OAMI. AMI. Un sistema de examen de oficio de las prohibiciones absolutas pre\'istas en el ~\IC. Un sistema de participacion de los terceros, que participacin pueden intervenir presentando observaciones.. Un sistema de oposici6n que pennita a los tituoposicin lares de derechos anteriores oponerse a la concesin si6n de una marea comunitaria. marca Un sistema que permita conocer al solicitante las anterioridades registrales que existen a ni\"el comunitario (marcas o solicitudes de marcas 0 comunitarias) y a nivel naeional (mareas \" nacional (marcas solicitudes de marcas nacionales).

e.

4.2. 4.2.1.

Procedimiento Registral La solicitud de la marca comunitaria

El RMC adopta un criterio muy liberal a la hora de EI determinar que personas pueden solicitar y ser titulares de qu htulares marcas comunitarias. Conforme al Art. 5 del ~\1C pueden ser Ar!. titulares titula.res de marcas comunitarias toda persona fisica o jurdica. fsica 0 juridica. incluidas las entidades de derecho publico que sean; o: pblico 0: a. b. Nacionales de los Estados Miembros; o 0 Nacionales de otros Estados que sean parte en el Convenio de Paris para la Protecci6n de Pars Proteccin Propiedad Industrial (CUP) del que en la actualidad forman parte mas de 100 Estados. o ms 0

._----"~~"

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Propiedad tnteleetu_1 Propdad Intelectual

Proyecto Propiedad Intelectual SIECA-USAID

c.

d.

en el Acuerdo por el que se crea la Organizaci6n Ja Organizacin Mundial del Comercio'"; o 0 Nacionales de Estados que no sean parte en el Convenio de Paris, pero que esten domiciliados Pars, perc estn o que tengan su sede o un establecimiento 0 industrial o comercial efectivo y serio bien en el 0 territorio de la Uni6n Europea o bien en el de un Ja Unin 0 Estado que sea parte en el Convenio de Paris; o Pars; 0 Nacionales de un Estado que no sea parte en el Convenio de Paris o en el Acuerdo por el que se Pars 0 eJ crea la Organizaci6n Mundial del Comercio, y Organizacin que, segun comprobaciones publicadas, concede segn a los nacionales de todos los Estados Miembros de la U.E. la misma protecci6n que a sus Ja proteccin nacionales en 10 que concierne a las marcas; y lo que, reconozca el registro de la marca comunitaria como tal registro. Esto es, se aplica en este caso el principio de reciprocidad.

La solicitud de marca comunitaria se podra presentar, a podr elecci6n Armonizacin eleccin del solicitante, en la Oficina de Armonizaci6n del Mercado Interior, con sede en Alicante, o en el servieio central de 0 servicio 1a Propiedad Industrial de un Estado Miembro o en la Oficina del Ja 0 Benelux de Mareas. Marcas. 4.2.2, Reivindicacin Reivindicaci6n de la antigedad de marcas nacionales antigiiedad anteriores a la marca comunitaria.

EI solicitante y el titular de una marca comunitaria en El ciertos casos habnin previamente solicitado o inscrito su marca habrn 0 Sil en uno o mas Estados Miembros de la Uni6n Europea. En estos 0 ms Unin supuestos, una misma persona puede detentar la titularidad o la 0 solicitud de un mismo signo para indvidualizar los mismos inclividualizar productos o servicios al mismo tiempo a nivel nacional y a nivel 0 comunitario. De concurrir estas circunstancias, el RMC le otorga Ie a esa persona la posibilidad de reivindicar la antigedad de sus antigiiedad marcas nacionales.

La lIarca COIIIc.HtarIII IIarca

Alberto Casado
Cervi~o

El Articulo 34 del RMC consagra estos principios al Artculo aI establecer que eltitular de una marca anterior registrada en un el titular Estado Miembro que presente una solicitud de marca identica idntica para registrarla como marca comunitaria para productos o 0 servicios idnticos a aquellos para los que este registrada la identicos est marca anterior, o que esten incluidos en estes productos o 0 estn estos 0 servicios, podra pre\'alerse para la marca comunitaria de la podr prevalerse antigiiedad de la marca anterior en 10 que respecta al Estado antigedad lo Miembro en el cual o para el cual este registrada. Ahora bien, esta 0 est posicin posicion de pri\'ilegio del titular anterior de una marca nacional privilegio tiene un alcance limitado. El efecto principal de la antigiiedad se antigedad producir producira en el caso de que el titular de la marca comunitaria renuncie a la marca anterior o la deje extinguirse. En este 0 supuesto se considerara que dicho titular continua disfrutando considerar contina de los mismos derechos que tendria si la marca nacional anterior tendra hubiera conlinuado registrada (art. 34.3 R\.K). El RMC permite continuado RlvK). antigedad reivindicar rei\'indicar el pri\'ilegio de la anligiiedad en dos momentos privilegio procesales distintos, a saber, en el momenta de solicitar la marca momento comunitaria (art. 34 RMC) o una vez que la misma haya sido 0 \'ez registrada (art. 35 RMC). Por otra parte, la antigiiedad rei\'indicada para la marca antigedad reivindicada comunitaria se exlingujra cuando se declare la caducidad de los extinguir ruando ruya antigiiedad ha\'a derechos dellitular de la marca anterior cuya antigedad se hava reivindicado, cuando se declare la nulidad de dicha marca, o rei\'indicado, ruando 0 cuando se renuncie a la misma antes de que la marca comunitaria ruando fisma sea registrada (art. 34.3 RMC). 4.2.3. Examen Formal de la Solicitud. Busqueda de Bsqueda Anterioridades

Una vez que la Oficina haya concedido una fecha de \'ez presentacin presentacion a una solicitud de marca comunitaria v ha\'a \' ha va comprobado que el solicitante cumple las condiciones Arl. redactar bsqueda establecidas en el Art. 5 RMC, redactara un informe de busqueda comunitaria. En este informe se senalariin las rnarcas sealarn marcas comunitarias .0 solicitudes de marca comlUlitaria anteriores cuya existencia se haya descubierto Y. que, en virtud del Art. 8 del \'irtud

354

Propied ad Intelect ual

Proyecto Propiedad Intelectual SIECA-USA1D

RMC, pudier an oponer se al registro de la marca comun itaria solicita da. Al mismo tiempo , una vez conced ida a la solicitu d de tacin, marca comun itaria la fecha de presen tacion, la Oficina al servici o central de itir comun itaria transm itira copia de la misma Propie dad Industr ial de todos los Estado s Miemb ros que la decisi hayan inform ado a la Oficina de su decisio n de llevar a cabo una bsque busque da en su propio registro de marcas respect o de las 0 solicitu des de marca comun itaria. Realiza dos o recibid os los itir la OAMI transm itira sin demor a al bsque inform es de busque da, solicita nte de una marca comun itaria tanto el inform e de bsque bsque busque da comun itaria como los inform es nacion ales de busque da. ser n Ahora bien, la actuaci on de la OAMI no sera la misma en los inform es de respect o de los titulare s de marcas que figuran 0 bsque husque da. En los supues tos de -marca s comun itarias o de soliCitudes de marcas comun itarias que figuren en el inform e de sern bsque busque da comunitarios, sus titulares seran inform ados por la rnarca cin la publica ci6n de una solicitu d de marca comun itaria AMI OAM! de sus derech os anterio res. Por el que puede entrar en conflicto con ser icacin contrar io, esta comun icaci6n no sera realiza da respect o de los tisolicitu des de marcas que figuran en los 0 tulares de las marcas o bsque inform es de busque da naciona les. 4.2.4. Exame n de las prohib iciones absolu tas

Una vez efectua do el exame n formal de la solicitu d y er cin, antes de su publica cion, la OAMI proced era a efectua r un exame n de fondo de la misma , verific ando si la marca solicita da est esta afectad a por alguna de las prohib iciones absolu tas previst as 0 en el Articul o 7 del RMC o si el signo solicita do carece de las necesa rias para constit uir validam ente una marca condic iones confor me al Articul o 4 del RMC. En virtud de este examen , la 0 podr solicitu d de marca comun itaria podra desesti marse total o
parcial mente.

4.2.5.

acin Public aci6n de la solicit ud. Observ acione s de tercero s y oposic iones La solicitu d de registro de una marca comun itaria que

La ComunltarUI Comunltarl Alberto Casado Cervir"lo

"rea "n:a

35!l

rena reUna los requisitos fonnales y haya SUperadD 105 exmenes superado los examenes publicar Boletn antes mencionados se publicara en el Boletin de marcas comunitarias de la DAMI. Una vez publicada la SOliCitud de la AMI. solicitud marca comunitaria, cualquier persona fisica o jurdica, as como fsica 0 juridica, asi las agrupaciones que representen a fabricantes, prOOuctores, productores, prestadores de sen'idos, comerciantes o consumidores, pod ran servicios, 0 podrn dirigir a la Oficina observaciones escritas, precisando 105 moti\os los segn los cuales procede denegar de oficio el regisrro de la marca segllil registro (art. 41 RMC). Estas observaciones debern fundarse, en especial. debe ran en la violacion del Articulo 5 del R,\,1C y en las prohibiciones violacin absolutas previstas en el Articulo 7 del RMe. Quienes formulen Artculo RMC. estas obser\'aciones no adquiriran la calidad de partes en el observaciones adquirirn procedimiento ante la DAMI por el simple hecho de haberlas AMI presentado. Por este motivo, estos terceros no pod ran recurrir la podrn decisin decision que la DAMI adopte respecto de sus observaciones. Las AMI observaciones dirigidas a la DAMI se notificarn al sohCltante. notiiicaran AMI que podra tomar posicion. podr posicin. Por su parte, los titulares de marcas ~. otros signos distintivos antenores, asi como los Iicendatarios de marcas anteriores, as Iicenciatarios facultados por el licenciante podrn oponerse al registro de una podran reglstro contar marca comunitaria en el plazo de tres meses a centar desde la publicacin publicaci6n de la solicitud de marca comunitaria. La eposicion oposicin deber debera fundarse bien en alguna de las prohibiciones relat!\'as relatIvas previstas en el art. 8 del RMC o bien en la mOOificacion de la arl. 0 modificacin est arl. R,\IC. EI solicitud tal y como esta contemplada en el art. 45.2 del R,\Ie. El plazo para presentar la oposicion sera de tres meses a contar oposicin ser desde la publicacion de la solicitud de marca comumtaria. publicacin comUnItaria.
4.2.6.
Concesin 0 Denegacin Concesion o Denegacion

Una vez cumplidos los requisitos necesarios, subsanadas todas las deficiencias, y rechazadas tooas las opOSICiones, en su tOOas todas oposlCiones, caso, la Oficina proceder previo pago de la tasa de registro al procedera registro de la marca comunitaria en el Registro de \larcas Comunitarias (art. 45 RMC). El sohcitante debera pagar la tasa EI deber en un plazo de dos meses a pactir del momento en que la Oficina partir le invite a hacerlo. En caso de no abonarse la tasa en dlCho plazo, Ie dICho

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Propiedad Intelectual Propl.dad Intelactual Proyecto Propiedad Intelectual SIECA-USAIO

todava gozar todavia gozani de otro plaza de dos meses contados a partir de plazo partr una nueva notificaci6n por parte de la Oficina. No obstante, en notficacin este segundo plazo de dos meses el solicitante debera pagar un deber
recargo adicional sobre la tasa.

El registro se publicara en el Boletm de Marcas de la publicar Boletn Comunidad y la Olicina remitira al propietario de la marca Oficina remitr
comunitaria un certificado de registro de la marca en cuesti6n. La rnarca cuestin. duracin del derecho sobre una marca comunitaria ser de diez duraci6n sera

aos, anos, contados a partir de la fecha de presentaci6n de la solicitud presentacin (art. 47 RMC). Posteriormente, el registro podra renovarse, podr
ininterrumpidamente~ por

perodos sucesivos de diez aos. La perfodos anas.

OAMI lleva un registro, denominado Registro de marcas

comunitarias, en el que se inscriben las decisiones adoptadas, as! as como cualquier otra indicacin que deba hacerse constar en atra indicaci6n

dicho Registro. Este Registro estara abierto para su consulta estar pblica. regstro publicar publica. El registro se publicara en el Boletm de marcas comuniBoletn tarias. Asirnismo, la OAMI expide al titular de la marca comuniAsimismo, taria un certificado de registro.
5. Recursos

En el Reglamento sobre la marca comunitaria se establece un s6lido sistema de tutela juridica de las personas que slido jurdica participen en los procedirnientos ante la Olicina. Asi, se preve, en procedimentos Oficina. As, prev, una primera fa5e, la posibilidad de recursos de carcter fase, canicter administrativo que se resolveran en el propio seno de la OAM!, resolvern OAMI, en el marco de un procedimiento ante las Salas de recurso. Y frente a las resoluciones de las Salas, en una segunda fase de carcter caracter jurisdiccional, podra acudirse ante el Tribunal de )usticia podr Justicia de las Comunidades. Las decisiones de la OAMI podran ser recurribles por podrn cualquiera de las partes cuyas pretensiones no hayan sido estimadas. El recurso, que tendr efectos suspensivos, deber tendra debera interponerse por escrito ante la Olicma en un plazo de dos meses Oficna a partir del dia de la notilicaci6n de la resoluci6n. Slo se partr notficacin resolucin. 5610 considerar interpuesto el recurso una vez que se haya pagado la considerara tasa de recurso (art. 59 RMC). En el plazo de cuatro meses a

a.. lIarc8I e--.. ..... IIarc8I

Casado Cervif>o

partir de la notificaci6n de la resoluci6n recurri da deber notificacin in debera deposi tarse un nuevo escrito en el que se expong an los moti,o s del recurso. Durant e el examen del recurso, la Sala invitara a las partes, euanta s veces sea necesario, a que se le presen ten, en un cuanta Ie plazo que ella ntisma les fijar, sus observaciones sobre las fijara, notificaciones que les haya dirigid o o sobre las comunicaciones 0 que emane n de las otras partes (art. 61.2 RJ..iC). La Sala de recurso fallar sobre el recurso, y al hacerlo podr, o bien ejercer falJara podra, 0 las compe tencias de la instanc ia que dicto la resoluc ion dict in impug nada, o bien devolv er el asunto a dicha instancia para que 0 le de eumpli miento . En el caso de que la Sala de recurso Ie d cumpli devolv iere el asunto para que le de cumpli miento la instancia Ie d que dicto la resolucion impug nada, sern vincula ntes para esta dict in seran instanc ia los motivo s y la parte disposi tiva de la resolucion de la in Sala de reeurso en tanto en cuanto los hechos de la causa sean los recurso mismo s (art. 62.1 Y 2 RJ..iC). Contra las decisiones de estas Salas cabra recurso de cabr casacion ante el Tribunal de Justicia de las Comun idades (TjCE) casaci rnCE) con sede en Luxemburgo. El recurso ante el Tribunal de Justicia EI se interpo ndra en un plazo de dos meses a partir de la ndr notificacion olicial de la resolucion de la Sala de recurso. Y el cin oficial in Tribun al de ]usticia al fallar sobre el recurso interpu esto ser Justicia aI falJar reeurso sera compe tente para anular o modificior 14 resoluci6n impugnada." 0 modifi c..r in Este recurso se podra fundar en razones de incompetencia, de podr quebra ntamie nto sustanc ial de forma, de violacion del Tratado, n de violacion del RJ..iC o de eualqu ier norma juridica relati"a a su n 0 cualqu aplicacion y por motivos de desviacion del poder (art. 63.2 RJ"fC). in in R,'"fC).
~

111. III.

Defens a de la Marea Comun ilaria itaria

El titular de una marca comun itaria podra ejercer ante EI podr los lribuna les de marcas comun itarias la accin pertine nte para tribuna accion defend er su signo contra los actos de usurpa cion o violacion de cin 0 n un tercero. Con el fin de evitar que se dicten senten cias contrad ictorias a raiz de acciones en las que esten implicadas las estn

358

Propied ad Intelect ual

Intelectua 5IECA-U5 Proyecto Propiedad Intetectual SIECA-USAID

par misma s partes y que hayan sido incoadas por los mismos hechos basnd basand ose en una marca comun itaria y en marcas nacion ales ia paralelas, la norma tiva comun itaria parte del principio de que cuando las acciones hayan sido incoad as en el mismo Estado deber medias Miemb ro, los medios para llegar a dicho objetivo debera n no afecta buscar se en las norma s procesa les naciona les, a las que i6n el presen te Reglam ento. Por este motivo , en caso de infracc in de o nacion al i6n una marca comun itaria, es de aplicac in el Derech Por marcas . Par el contrar io, cuando las sabre infracc iones contra sobre acciones se incoen en Estado s Miembros diferentes, parece apropi ado utilizar disposi ciones inspira das en las norma s en n materi a de litispen dencia y de conexi6n de causas del Conve nio n tencia judicial y a la ejecuci6n de de Bruselas relativo a la compe resoluc iones judicia les en materi a civil y mercantil.
sern Los Tribun ales de marcas comun itarias senin tutela respon sables de la tu tela de las marcas tanto en primer a como en aci6n segund a instanc ia. La design acin de los tribuna les de marcas l a las autorid ades nacion ales ponder comun itarias corres ponden compe tentes de cada Estado Miembro. Conforme al Articulo 91 arn del RMC "Los Estado s Miemb ros design anin en sus territor ios nmer un numer o tan limitad o como sea posible de Tribun ales de lo primer a y de segund a instanc ia, en 10 sucesiv o denom inados desemp eftar Tribun ales de marcas comun itarias, encarg ados de desem pear

funcio las fundo nes que les atribuy a el Reglam ento". con Por razn Par raz6n de la materi a y de confor midad can el Art. 92 tendr del RlvlC, los tribuna les de marcas comun itarias tendni n compe tencia exclusi va, entre otras,
a.
6n acci6n para cualqu ier accin por violaci n y, si la i6n legislac in nacion al la admitie re, por amena za 6n de violaci n de una marca comun itaria, obaci para las accion es de compr obaci6 n de ci6n 6n, violaci n, si la legisla cin inexist encia de nacional las admitie re, nacion allas para las accion es indemn izatori as ejercid as cin n 0 aetos contra actos de violaci 6n o usurpa ci6n de

b.

c.

La _ _
Alberto Casado CerY1M

d.

solicitu des de marcas ya publica das, ,. para las deman das de recon vencio n por venci caduci dad o por nulida d de la marca 0 comunitaria.

En cuanto a la compe tencia territorial. como principlO principIO general, sern competentes en cada accin concreta, por este seran acciDn orden, los Tribunales de los Estados Miembros de la e filn Cmon Europe a en los que el demandado tenga su domicilio o su 0 establecimiento; en su defecto, los Tribunales de los Estados Miemb ros de la UE en los que el deman dante tenga su domicilio o su estable cimien to; si no concurrieren las circunstancias anteriores seran com petentes los tribunales espano les en tanto sern espao que Estado Miemb ro en el que radica la sede. Estas reglas de Ia compe tencia territorial pueden ser alterad as, no obstant e, en las condic iones y con el alcance establecido en los arts. 93.4 ,. 5 del RMC.

IV. 1.

Marca Comun itaria y Marca Intema cional Interna La Marca Intema eional del Arregl o y del Protoc olo de Interna cional Madrid

Junto al sistema comunitario de mareas y en conexin conexio con el se encuen lra el sistema de registro intema cional de marca l tra interna regulad o en el Arreglo de Madrid . El Arreglo de Madnd de 14 de EI abril de 1891. cuya ultima acta en vigor es el Acta de Estocolmo ltima de 14 de julio de 1967 (AMMI), esta en vigor en mas de est ms cincue nta pases, entre los cuales se encuentra una parte paises, cuaies relevan te de los paises comun itarios. El Arreglo de "Iadrid pases EI C\.ladrid establece un sistema intema cional de marcas en cuva \"irtud los interna nacion ales de los Estados Miembros de este Arreglo pueden obtene r un registro de una marca en todos los paises Miembros. Este regislro puede obtene rse (y esta es la ventaja de este registro sta Tratado), median te un Iinico deposit o, efectua do en lengua nico depsit francesa y median te el pago de una tasa uniforme.
Aunqu e el sistema de marca intemacional constituve marea interna

,-- --- ,._...

360

... ----- -----

.----

Propied ad Intelect ual

Intelectua Proyecto Propiedad lntelectual SIECA-US AIO

internacionale uno de los mecan ismos intema cionale s que mejor funcionan en

mayori lo el campo de la Propie dad Industr ial, 10 cierto es que la mayor a n pases los paises de tradici on pases de los paises latinoamericanos y de tenan Cornrno Common Law, tenian serias dificultades para poder incorpo rarse creaci al sistema de Madrid . Por otra parte, la creacion de un sistema hada comunitario de marcas haca absolutamente necesario que el vnculo Arreglo de Madrid permit iese un mecan ismo de vinculo entre su ambito sistema y el creado en el mbito comunitario. Era, pues, preciso buscar soluciones que permit iesen amplia r el sistema de Madrid vnculo y estable cer un vinculo entre este sistem a y el sistem a comunitario. Precisamente, con el fin de conseg uir estos adopt objetivos, se prepar o y adopto en 1989 un Protocolo para modifi car el Arreglo de Madrid .
mas Las innova ciones ms relevantes que introduce el del Arregl o de Madrid son las siguientes: en primer Protocolo interna lugar, permit e fundar los registros intema cionale s en solicitudes slo de registros nacion ales de marcas y no s6lo en registros nica os, ilnica posibil idad admiti da nacionales previam ente obtenid por el Arreglo de Madrid ; en segund o lugar, otorga a las Oficinas cin nacionales de Marcas design adas un plazo de denega cion de la interna in proteccion de registro intema cional de 18 meses, prorrog able en ao plaza caso de oposiciones, en lugar del plazo de un ano previsto por el nacon Arregl o de Madrid ; en tercer lugar reconoce a la Oficina nacion al d de percibi r el import e pas de un pais design ado la faculta equiva lente al de la tasa exigida por un registro nacional; en interna nnar cuarto lugar, permit e transformar un registro intema cional que razon xito no haya tenido exito - en razn de un ataque central - en pases solicitudes nacionales en cada uno de los paises design ados, tacin conser vando estas solicitudes la fecha de presen tacion y, en su interna intemacionaL caso, la de priorid ad del registro

1.1.

lacin Interre lacion entre la Marca Comun itaria y la Marca Interna Intema cional

prxim r La marca comun itaria se vine.ulara en un futuro proxim o corno marcas. Y como una interna con el sistema de registro intemacional de in vnculo de este vinculo la protecci6n de las marcas en la consecuencia

La II.-eal eo-lI. . la 1a Alberto casado CeMIIo

.1

Comun idad se va aver favorecida. Las normas del Protocolo de a ver Madrid que permit en crear un vinculo entre la marca comun itaria y la marca internacional. haciendo posible que ambos sistemas se interconecten y potenc ien muluam ente son, mutuam en esencia, las siguientes: El sistem a de marcas interna cionale s previst o en el EI Protocolo ya no es exclusivo para los Estados, sino que tambin bien se abre a deterrninadas organizaciones que podran ser determ podrn Miembros del sistema de Madrid (Articulo 1 del Protocolo (Artcu 10 relativo a! Arregl o de Madrid para el Registro Internaciona! al cional de Marcas, PAMRIM). Para que una organizaci6n sea parte acin del Arregl o de Madrid se necesita que al menos uno de sus a! Estado s Miembros sea parte del Conve nio de Paris para la protecci6n de la Propie dad Industria! y que dicha organiin ial zacin zaci6n tenga una Ofieina regional para el registro de marcas Oficina con efecto en el territorio de su organizaci6n. La Uni6n acin. Unin Europea, con la creaci6n de la marca comun itaria y de la creaci Oficina OEieina de A1icante, curnple plenam ente estos requisitos. El Alicant cumple EI territorio de la Uni6n Europea, una vez que la Comun idad Unin se convie rta en parte contra tante del PAMRIM, sera ser consid erado como territorio en el que puede produc ir su efecto un registro intemaciona!. internacional. b. Una solicilud de una marca comun itaria puede servir de solicitu base para un registro intema cional y, viceversa, una interna solicitu solicilud de marca internaciona.: puede desemb ocar en una marca comun itaria (Articulo 2 PAMRIM). De esta suerle, el (Artcu suerte, depsi dep6si to de una solicilud de marca comun itaria puede solicitu constit constil uir base valida para ootene r una marca internaciona!. vlida obtene cional. Y, por el contrario, a lraves de un registro internaciona! se travs cional podr obtene podra ootene r una marca comunitaria. c. El registro internaciona! de una marca preva!ece, en deterEI cional prevale minada s condiciones, sobre el registro de esa misma marca rnisma como marca comunitaria; de tal suerte que en el caso de que entre ambas marcas concur ran total identid ad de signos y de los produe tos o servicios que individ ualiza, y siempr e produc 0 que exista plena coincidencia en la person a de su tilular, el titular, registr o interna ciona! sustilu ye aI registro comun itario, cional sustitu al
0

a.

362

Inte'ect Propied ad Intelect ual

tntelectual SIECA-US AID Proyecto Propiedad Intelectual5lECA-U5AID

indos manten iendos e los efectos de la marca in temaci onal en el PAMR1 territorio comun itario (Articulo 4 bis PAMRIM). Se evita asi cin una doble inscripci6n de una misma marca en dos registros distint os, pero se conser van los efectos positiv os de los re-

d.

gistros efectuados. intema Si un registro internacional es cancelado respecto de la 0 0 ad o parte de los produc tos o servicios que individ uatotalid cional puede presen tar una intema liza, el titular del registro interna d para transformar dicho registro en una solicitud de solicitu marca comunitaria gozand o de la misma prioridad. Para que esto sea posible es preciso que la solicitud de transformacin maci6n se presente en el plazo de tres meses contados a parintema tir de la fecha en la que el registro internacional fue concey servicios que protegen sean coinbido; bide; que los produc tos rmaci cidentes; y que la solicitud de transformaci6n satisfaga los rmaci asi, e, ast la transformaci6n de requisi tos del RMC. Se permit interna una marca intemacional que es atacada, en una marca Unin valida comun itaria vlida en el territorio de la Uni6n Europea, para cuales 0 aquello s produc tos o servicios respecto de los euales no hay conflicto.

2.

Marca Comun itaria y Marca Nacion al

sealad Como ya hemos senalado anteriormente, la marca comucreaci sustitu ye a las marcas nacionales ni su creaci6n supone nitaria no nacionales que existen ricin r o supond ra la desaparici6n de las marcas Uni6n ios de los distintos paises Miembros de la Unin en los territor no parece justificado obligar Europe a. En efecto, en la fase actual a las empresas que registran sus marcas a utilizar exclusi vamen te el sistema comunitario de marcas. Por otro lado, las marcas nacion ales siguen siendo necesarias para las empresas que no in deseen una protecci6n de sus marcas a escala con1unitaria. Ahora bien, entre el sistema de marca comunitaria y los sistema s nacion ales existen numer osas interconexiones, como no otra poda podia ser de atra forma. Estas interconexiones son de variada ms natural eza y alcance. Entre las mas relevantes destaca n las si-

guientes:

La

Alberto Casado

"rca c:om-.ita"Cerv;~o

a.

Una solicitud de marca comunitaria puede prevalerse del derecho de prioridad que nace de una solicitud nacional anterior. El solicitante \" el EI titular de una marca comunitaria que ha~'a inscrito previamente su marca en uno o ms 0 mas Estados de la UE podra rei"indicar la podr rei\'indicar antigedad antigiiedad de sus marcas nacionales para impedir oposiciones o acciones de nulidad 0 basadas en marcas nacionales posteriores a sus propias marcas. El solicitante o ellitular de una EI 0 marca comunitaria tambien podra renunciar a su tambin podr marca nacional y continuar beneficiandose de beneficindose los derechos que ya habia adquirido con dicha haba marca.

b.

Una marca nacional puede impedir la inscripcin inscripci6n de una marca comunitaria. Y. al contrario, la marca comunitaria no dejara dejar acceder al regislro a una solicitud de marca registro nacional confundible con ella. La solicitud de marca comunitaria a la que se le Ie haya otorgado una fecha de registro tendra. en tendr. los Estados Miembros de la Union Europea. el Unin valor de un deposito nacional regular. Este depsito efecto de deposito nacional regular es la base depsito que va a permitir la transformaci6n de una transformacin solicitud sollcitud de una marca comunitaria o de una 0 marca comunitaria ya registrada en una solicitud de marca nacional. Par eso mismo, transcuPor rrido un eiecto plazo sin solicitar la transformacierto cin, cion, se estima que la solicitud de marca comunitaria deja de producir el efecto de depoSIto depSIto nacional. nadona!.
Una solicitud de marca comunitaria o una marca 0 comunitaria ya registrada podra lransformarse regislrada podr transformarse en una solicitud de marca nacional, consenando cansenando

c.

d.

---- ---_ ._., ---- --" -,-"

364

. .

Propied Propled ad Intelect ual

Intelectua Proyecto Propiedad lntelectual SIECA-US AID

0 lecha su fecha de solicitud o de priorid ad, cuando la

0 marca comun solicitu d de marea cornunitaria fuese retirada o

cuando la marca comun itaria deje de produc ir electos. efectos,

e. la marea ultimo aUn Por ltimo, an cuando los efectos de 1a marca se las dispos ideterm inan exclusi vamen te por lo ciones del RMC y de los Reglamentos que 10 contra las marcomple cornplementan , las infracciones regirn cas comunitarias se reginin por el Derecho sobre nacion al sabre infracciones contra marcas
nacionales.
V.

Ventaj as y Realid ad de la Marca Comun itaria

lo De 10 expues to, se despre nde que este nuevo sis tema de

cmulo in protecc i6n regional presen ta un innegable cumulo de ventajas s que operan en el mercado. Asi, desde para los distinto s sectore acin el punto de vista de la organizaci6n de la empres a, la marca Unin e cubrir todo el territorio de la Union comunitaria permit o (aboga do, median te una sola solicitu d, un solo expert decisi nico emplea do, agente), un tinico proced imiento y una decisi6n a en todo el aci6n lavorec lo unitari a 10 que favorece la planificacin de la empres
slo comun itario, territorio cornunitario, un s6lo idioma y unas tasas unitarias. econm ica, marca punto Desde el punta de vista econom ico, la marea comunitaria vano in supone una clara reducc i6n de costes. No en vanc nos 5610 unicas, encontramos ante un sistema de tasas nicas, con un slo idioma

in, mltip que evita los multip les gastos de traducci6n, que requiere los >nes onal, en el que las decisi~:>nes se slo servicios de un s6lo profesi Unin adopta n al mismo tiempo para toda la Uni6n Europea, en el que marcas nacionales utilizando el la empresa puede renunciar a sus antig isme mecanismo de la anligiiedad sin que la tutela de sus derechos se in yea vea debilit ada y la protecci6n del signo puede lograrse median te
-unico recursos unitarios ante un nico Tribunal.

in Desde el punto de vista de la protecci6n del derecho, la a un derecho reforzado, marca comunitaria otorga a la empres

La -..c. Comuni tarIa Alberto Casado Gervil"to

..

mucho ms fuerte que la marca naeional o internacional. No debe maS nacion 0 intema olvidar se que el sistema comun itario de marcas ha creado sus propia s Salas de Recurso y Tribunales Unitarios que permiten pennit defend er el derecho, con una sola acci6n, en todo el territorio accin, europe o. El EI sistem a comun itario de marcas es plenam ente operat ivo y ha demos trado en estos euatro anos de cuatro aos funcion amient o su oportu nidad, su adecua ci6n a las necesid ades cin del mercad o interio r y a las expectativas de las empres as que operan en Europa y la capacid ad de su Oficina para hacer frente a la ala enorm e deman da de nuevos registros. Asintismo, el esquem a Asins de tutela legal adopta do por el Reglamento comun itario v las mltip mUltiples ventajas que se derivan del mismo han traspas ado el mbito ambito de la pura especu laci6n para materia lizarse en la \ida especulaCin econmica. econ6rnica. Las mas de 35,000 nuevas solicitu des multiclase ms multid recibid as de prome dio cada ano entre 1996 y 1999 asi 10 ao as lo acredit acred.itan. Y en el ano 2000 se espera n mas de 50,000 nue\as ao ms solicitudes. Y en esta misma direcci6n apunta el dato de las n empres as que solicita n los servici os de la DAM!. En este OAMI. mome nta han solicita do marcas comunitarias empre sas nto proven ientes de mas de 170 paises y territor ios y no es ms pases exager ado door que las socieda des mas import antes forman decir ms parte de su clientela. Por estos motivos hoy en dia no es posible da pensar en el mercad o europe o sin pensar, al mismo tiempo , en la aI rnismo marca comunitaria.
---------------

NDTA S NOTA S

1.
2.

lJOCE No. L11, de 14 de enero de 1994. DOCE

En torno al Sistema comuni tario de marcas y sus distinto s

Reglam entos vease: CASADO/LLOBREGAT, (1996), vase:

Coment arios a los Reglam entos sobre la marca comuni bria, 2

vol., Alicante; FERNANDEZ-NOVOA, (1995), El Sistem . FERN EI

Comun ibrio de Marcas, Madrid.

3_

Reglamento (CE) No. 2868/95 de la Comlsi6n de 13 de ComIsin

Intelect u_. Propled .d Intelectu _1

Proyecto Propiedad Intelectual SIECA-USAID

4.

diciembre de 1995 por el que se establecen las normas de ejecucin cuci6n del Reglamento (CE) No. 40/94 del Consejo sobre la marca comuni taria, DOCE No. L 303 de 15.12.95. Comisi Reglamento (CE) No. 2869/95 de la Comisi6n de 13 de diciema la bre de 1995 relativo a las tasas que se ~an de abonar ala Oficina zacin de Armonizaci6n del Mercado Interior (marcas, dibujos y moDOCE No. L 303 de 15.12.95. delos), Comisi Reglamento (CE) No. 216/96 de la Comisi6n de 5 de febrero de 1996 por el que se establece el reglamento de procedimiento de

5.

6. 7. 8.
9.

las salas de recurso de la OAMI, DOCE No. L 28 de 6.2.96 (Ii) Art. 8.2.(a) (ii) RMC. Arts. 4.2.(a) (i) y 4.2.(b) DM. in Vid. la resoluci6n de la Segund a Sala de recurso de 11 /02/199 9 offresh en el asunto R 156/1998-2 "The smell oifresh Cllt grass". Ejemplos de nombres de personas registrados como marcas Dylnn" comunitarias son "Bob DyInn" (solicitud No. 267757, publicada Boletn en el Boletin de marcas comunitarias No. 30/98 Pp.315),
")ohnny "Johnny Halliday" (solicitud No.12096, publica da en el Boletin de marcas comunitarias No. 18/97 Pp.39), "John Travolta" Boletn (solicitud No. 257592, publicada en el Boletfn de marcas comunitarias No. 26/98 Pp.400). qumico "HP" para productos quimicos de Hewlett Packard (solicitud Boletn 00, publicada en el Boletin de marcas comunitarias No.4697 No.41/9 8 Pp.487), "KT" para aparato s de telecomunicaciones Boletn (solicitud No.78618, publicada en el Boletin de marcas comuni-

10.

11.

tarias No.42/9 8 Pp.l30). compa La marca "727" de la compan ia Boeing (solicitud No.597401, Boletn publicada en el Boletin de marcas comunitarias No.55/9 8 Pp.597). OAMI" sI. CambIe Vid. as. T-163/98 "The Procter & Gamble c. GAM/" , sl. de jurdico 8/07/99 (fundam ento juridico 29) y as. T-19 /99"DKV Deutsche Kranke nversic herung AG c. OAMI" de 12/01/2 000 (fundajurdico mento juridico 30). As. C-251/95, del 11/11/9 7. jurdico Fundamento juridico 22. Vid, en este mismo sentido, las otras sentencias citadas en este
apartado. jurdico Vid. fundam ento juridico 24 del As(...) En el caso concreto de

12.

13.
14. 15.

16.

La

-.c. eo.... ..,..

Alberto Casado Cervi"o

esta sentencia, el caracter distinti\o de la marca anterior se tencarcter dra en cuenta a la hora de valorar la similitud de los pmducdna productos o servicios. As, "[ ... ] no puede excluirse que la similitud 0 As!, conceptual derivada del hecho de que dos marcas uhlicen Ima~ utilicen genes que concuerdan en la idea representada pueda crear un riesgo de confusion en caso de que la marca anterior posea un n carcter caracter distintivo particular [... 1". Veanse, tambin, los asunVanse, tam bien, too Canon y Uoyd. tos Lloyd. Para un anlisis ms exhaust ivo del riesgo de confusion~' de la analisis mas n~' proteccin protecd 6n de las marcas renombradas y de las marcas notona~ vase vease la obra de CASAO O CERVI: \O, (2000), Derech o de marcas y proteccion de los consum idores: El tTatamiento del error in EI tratami del consum idor, Madrid: Editorial Tecnos. Sobre la protecci6n n de las marcas notorias vase la Recomendacion (onjunta adop\ease ndacin conjunt tada en septiembre de 1999 por la Asamblea de la emon de Ja Cmn Pars Paris y por la Asambl ea General de la O\lPI relat"'a a la proO\IPI relatl\'a teccin teccion de las marcas notoriamente conocidas. As. C-251 /95 "Sabel c. Puma", st. de 11 /11 /97, Re<. 1997, PplPpJ6191. As. C-39/9 7 "Canon Kabush ikl Kaisha c. \Ietroiki Goldwy n-Maye r Inc., anteriormente Pathe Commu nicahon s Ine., Cornmunicahon Corpora tion", st. de 29/09/9 8, Re<. 1998 As. C-J.l2i9 7 "llo\'d 51.
Schuhfa brik Meyer & Co. GmbH c. Klijsen Handel BV". st. de sI. 22/06/9 9, Re<. 1999. As. C-375/9 7 "Gener al \Io'ors \Iolors Corpora tion c. YPLON SA", st. de 14/09/9 9, Re<. 1999. sto Vase, Vease, por todos, los fundamentos juridicos 20 y 21 del as. Cjurdico 251/95 "Sabel c. Puma", st. de 11/11/9 7, Re<. 1997, Pp.I-6191. Fundamento juridico 62 de la sentencia de 23/02/9 9 en el ~un jurdico to C-63/97 , "Bayeri sche Motore nwerke AG IB\1\\') \. B\II\' IB\IW) B\IW Nederla nd BV c. Ronald Karel Deenik" . Tal como el TjCE IOdlC. ral T)CE mdlca en este fundamento, vid. tambien el fundamento jurdico 13 \'id. tambin eJ juridico de la sentenc ia de 17/10/9 0 en el asunto C-1O/89 "HAG Ir'. Re<. 1990, Pp.l-3711. 21. As. C-63/97 , "Bayeri sche Motore nwerke AG IB\I\\' 1 y B\III' IB\II\' Nederla nd BV c. Ronald Karel Deeruk" , de 23/02/9 9. Re<. 1999. Como indica FElt\lA NDEZ- NOVOA , "si se permIti ese el e",rperm'he se eJercicio del ius prohibendi inherente a la marca para controJar el controla proceso de ulterior comercializacion de los correspondientes alizaci

17.

18.

19. 20.

22.

368

Propied .d Intelect u.1

Intelectua Proyecto Propiedad Inte\ectual SIECA-USAID

sta dejara ralizar product os, se desnatu ralizari a la figura de la marca: esta dejaria smbolo de ser un simbolo indicad or del origen empresa rial y calidad mecanis mo pasara de los product os y pasaria a convert irse en un mecani sme que s restrictivas de la prctica ara garantiz aria la efectivi dad de las practica compet encia" en Derecho de marcas, Madrid , 1990, libre 23. 24. 25. Pp.171. International As. C-355/9 6 "Silhouette Internafional Schmied c. Hartalarter Ree. sI. aft", sl. de 16/07/9 8, Rec. 1998. Handelsgesellsch Ancienn e Maison Dubois et As. C~173/98 "Sebago Inc. y SA Ree. sI. c. Fils e. SAGB- Unic", sl. de 1/07/99 , Rec. 1999. de la clara tesis adoptad a por el TJCE en la Como consecuencia dems casos prctica sentenc ia Silhouette practica mente todos los demas casas pentema dientes ante el TJCE sobre el terna del agotam iento internas; entre otros, as. C-278/9 7 "Wrang ler donal cional fueron retirado German y GmbH c. Metro Selbstb edienun g;;:;-Gr osshand el GmbH" ; as. C-370/9 7 "The Polo/La uren Compa ny LP, NY Y Pars Jrgen Poloco Polaca SA, Paris c. Jiirgen Denz, titular de la empres a no registrada Jeans & More"; as. C-4/98 "Calvin Klein Tradem ark A/5, Trust c. Cowboy land A/S, Dansk Superm arked Admini stration /Peter A/S, HBN Market ing ApS, Progres s v IPeter Jensen y Bilka varehus A/S"; as. C-80/98 "3Com Corpor ation c. Lavpris 26. 29. 28. 29. Bluecom Danma rk A/S y KISS Nordic A/S". jurdico Fundam ento jurfdico 18. jurdico Fundam ento juridico 17. Reglam ento Comun itario No.328/94 del Consejo , de 22 de diciemb re de 1994. EI El TPI en su sentenc ia de 8 de julio de 1999, as. T-168/9 8 Artculo estim "BABY-DRY" estim6 que el tercer apartad o del Articulo 63 conser forme al cual "El Tribuna l de Justicia sera compet ente tanto in ar la resoluc ion impugn ada" para anular como para modific segn debe interpre tarse a la luz del apartad o precede nte, segun el fundar cual "El recurso se fundara en incomp etencia, en quebran violaci tamient o sustanc ial de forma, en violacio n de Tratado, del prejurdica 0 sente Reglam ento o de cualqui er norma juridica relativa a su Artculo in i6n de poder" y de los Articulo s 229 CE aplicacin, o aplicac i6n,o en desviac TFI al TrI decidir sobre la CEo Por lo Y 230 CE. Par 10 tanto, no corresp onde Artculo demand a, en el caso concreto, de aplicar el Articulo 7.3 RMC Oficina el uso) cuando la Oneina no (carcte (cankte r distintiv o adquiri do por al.in fond ha examin ado an el fonda del asunto.

............

~ c........ DeftcItes . . PM............1ectu.1 ..... les PN............1ectu.1

..

Edith Flores de Molina Malina

LAs MEDIDAS DE OBSERVANCIA DE LOS

DERECHOS DE PROPIEDAD INTELEcruAL EN EL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC. LA PROTECCION EN EL AMBITO PROTECCIN MBITO ADMINISTRATIVO Y LAS MEDIDAS EN y FRONTERA
EDlTH FLORES DE MOLlNA EDITH MOLINA

Abogada y Notaria guatemalteca.

alias 1998-2000. alios

Es consuItora para el s consultora

Pm:Jech~
ell

Je h'rf. hlf.

Propiedad bltelectuaI 5IECA-U5AID. Fue 'v1ct'millistra de EC01wmi.z SIECA-USAID. 'vceministra ECOllon/fu catedrtitica matena. catedrtica unit>eTsitaria en la misma materia.

Ha sido consultora e" temas de comuno extenor v consuItora comercio

1.

Antecedentes de la proteccin de la propiedad intelecprotecci6n tual en el marco de las negociaciones comerciales multilaterales

unque desde finales del Siglo xvm, se reconoce la XV1I1, propiedad intelectual como una categora especial del categoria derecho de propiedad y un derecho fundamental del hombre, el inters en establecer en el marco de las relaciones comerc-iales comerciales interes intemacionales, un sistema de protecci6n homogneo \' fortaleinternacionales, proteccin homogeneo lorlaleeer los mecanismos para la observancia de estos derechos, surge cer en la decada de los setenta como eonsecuencia del incremento del dcada consecuencia comercio de productos falsificados y productos pirata v la elilaisificados minacin minaci6n de barreras para la circulacin de mercancias. circulaci6n mercancas.

Si bien a esa fecha la mayoria de paises reconocan derelecha reconocian

370

PropllHlad Intel.ctu Intelectual Proyecto Propiedad lntelectual SIECAUSAID Intelectual

chos exclusivos sobre las principales creaciones intelectuales (obras, invenciones y signos distintivos), la incapacidad y/o la y /0 falta falla de interes de los Estados para reprimir eficazmente las inters infracciones a esos derechos y el desarrollo de la tecnologia posibilit produccin, bilito la produccion, a muy bajo costo, de copias ilicitas de productos elaborados por la industria del derecho de autor y de productos falsificados con marcas ampliamente difundidas en los

medios publicitarios. De alli que los principales sectores empreall

sariales norteamericanos propusieron la aprobaci6n de la secd6n aprobacin seccin

301 de la Trade and Tariff Act de 1974, mediante la cual el gobierno de los Estados Unidos podia aplicar sanciones economicas poda econmicas unilaterales, consistentes en restricciones cuantitativas a las exportaciones, en contra de aquellos paises que obstaculizaban el pases
acceso a su mercado a procluctos estadounidenses, o negaban productos 0

una adecuada y efectiva proteccion en su territorio, a los dereproteccin chos de propiedad intelectual cuyos titulares eran ciudadanos o 0 empresas de los Estados Unidos. Ese mismo sector, apoyado por las principales corporaciones de Europa Occidental y Japon, propuso posteriormente la Japn, adopcin, adopcion, en el seno del GAIT, de medidas que perrnitieran CATI, permitieran luchar contra el comercio de las mercancias falsificadas y pirata, mercancas argumentando:
a) La existencia de distintos niveles de protecci6n para las proteccin creaciones del intelecto -particularmente en marcas, patentes y

derecho de autor- que habia provocado un aumento del comercio haba de mercancias infractoras e impedia el patentamiento de algunas mercancas impeda invenciones, causando perjuicio a las industrias que invertan en invertian investigacin investigacion y desarrollo; y b) La falla de voluntad y/o incapacidad de los Estados para falta y/ 0 reprimir eficazmente las infracciones a los derechos de propiedad intelectual reconocidos en sus legislaciones nacionales. Este esfuerzo concluyo con la creacion de un Comite de concluy creacin Comit Propiedad Intelectual que propuso -durante las negociaciones

a.- ....... OM 0Ile

Edith Fklfes de Malina Molina

el." 1M hrecItM . . cl."

~ I~I

371

del GATT conocidas como la "Ronda Uruguay"- el provecto inicial de las disposiciones que constituyen el Acuerdo sobre los Aspectos de la Propiedad Intelectual Relacionados con el ADPlC 0 Comercio (en adelante Acuerdo sobre los ADPIC o simplemente el Acuerdo).
2.

El Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad IntelecEI luaI Relacionados can el Comercio -Acuerdo sobre los tual con ADPIC-

El Acuerdo sobre los ADPIC contiene disposiciones que EI definen el estandar minimo de proteccin que deben otorgar los estndar mnimo proteccion pases rniembros paises miembros de la Organizacion Mundial del Comereio Organizacin Comercio -aMC- respecto de las creaciones intelectuales objeto de dicho -0MCAcuerdo' y los mecanismos para garantizar la observancia de esos derechos, tanto a nivel nacional como entre los Estados Miembros. El contenido de los derechos sustanti\os se desarrolla EI sustanti\'os sobre la base de las convenciones intemacionales vigentes en el internacionales campo de los derechos de propiedad intelectual. particulannente el Convenio de Bema para la Proteccin de las Obras LIterarias y Berna Proteccion Artfsticas (Convenio de Bema), el Com'enio de Paris para la Artisticas Berna), Convenio Pars Proteccin Protecci6n de la Propiedad Industrial (Convenio de Paris), la Convencin Convencion Internacional para la Proteccin de los Artistas Protecci6n Intrpretes 0 Interpreles o Ejecutantes, los Prodllctores de Fonogramas v los Prod"clores Organismos de Radiodifusion (Convencion de Roma) \. el Radiodifusin (Convencin Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados (Tratado respecto de los Circuitos Integradosl, Integradosl. aunque ninguna disposici6n dt Acuerdo obliga a los Estados disposicin dE Miembros a adherirse a los citados convenios. Los Miembros pueden preyer en sus legislaciones una protecci6n ms amplia prever proteccin mas que la exigida en el Acuerdo, pero estn obligados a proteger efiestan cazmente los derechos que confieran. El Acuerdo tambin compromete a los Estados Miembros EI tambien reprimir a reprirnir la competencia desleal en materia de propiedad mdustrial, incorporando disposiciones especificas para la proteccin proteccion

372

Propiedad Intelectual Intel.ctua. Proyecto Propiedad Intelectual SIECA-USAID

de los secretos empresariales y los datos de prueba no divulgados que se proporcionen en los procedimientos administrativos procedirnientos administraHvos para la obtencin de la autorizacin de comercializacin de proautorizaci6n comercializaci6n obtenci6n ductos farmaceuticos y agroquimicos. farmacuticos
Para garantizar la observancia de los derechos sustan5llstantivas, tivos, el Acuerdo obliga a los Estados Miernbros a prever en sus Miembros preyer 0 legislaciones nacionales procedimientos, judiciales o administrativos, tivas, que sean adecuados, expeditos y efectivos pero que no constituyan a Sil vez obstikulos al comercio legitimo. Las pressu obstculos legtimo.

cripciones incluyen disposiciones sabre medias de prueba, mansobre medios damientos judiciales, medidas provisionales, indemnizaciones pecuniarias y sanciones penales. Cualesquiera que sean los procedimientos que se contemplen para dar curnplimiento a estas cumplimiento disposiciones, el resultado debe traducirse en una proteccin protecci6n efectiva a los derechos de propiedad intelectual. La anterior Lo constituye el desafo mas grande que enfrentan las naciones cendesafio ms troamericanas, en especial por la falta de una adrninistraci6n administracin pblica publica eficiente y un sistema judicial adecuado.'
En cuanto a los mecanismos para garantizar la observan-

cia de las disposiciones sustantivas y de procedimiento por parte de todos los Estados Miembros, el Acuerdo senala que en el caso seala de que alguno de los Estados se vea perjudicado en sus intereses yea por el incumplimiento de otro Estado respecto a alguna de las par disposiciones del Acuerdo, la solucin de la diferencia se regir soluci6n regira por la normativa del Entendimiento de la OMC sabre Soluci6n par sobre Solucin , de Diferencias (el Entendimiento). Ninguna disposici6n del disposicin Acuerdo en esta materia se interpreta como una norma o procorno 0 cedimiento cedirniento especial o adicional al previsto en el Entendimiento. 0 Entendirniento. De conformidad con este ltimo, el Estado que se vea can ultimo, yea par afectado por el incumplimiento de las disposiciones del Acuerdo, puede recurrir a medidas de compensacin en el caso que las compensaci6n recomendaciones emanadas del rgano de Soluci6n de ernanadas Organo Solucin Diferencias de la OMC no fueren aplicadas dentro de un plazo plaza prudencial. Par la naturaleza de las reclamaciones derivadas del prudenciaI. Por reclarnaciones incumplimiento del Acuerdo, es evidente que las medidas de

. . . . . . . . or..II"II.-cU . . . . . DerecItcM . . PrI,11 .... lIIteIectIIaI cM ... IIIteIectIIaI

Edith Flores de Motina

compensacin compensacion se aplicarcin -en la ma-yona de los casos- en un aplicarn rna-yona casas-

sector de la produccion distinto al de los derechos de propiedad produccin intelectual. 3. Principios del Acuerdo sobre los ADPIC

Toda la normaliva del Acuerdo sobre los ADPIC esta normativa est basada en los tres grandes principios que informan todo el sisWorman tema multilateral del comercio en la OMe OMC:

a) Principio de Trato Nacional, en virtud del cual los nacionales y los extranjeros lienen los mismos derechos en cuantienen to a la existencia, adquisicion, alcance y mantenimiento de los adquisicin, derechos previstos en favor de las creaciones intelectuales cubiertas las por el Acuerdo; asf como para el ejercicio de esos derechos y as de las acciones que fueren necesarias para la observancia de los
rrusmos.

b) Principio de la Nacion Mas Favorecida, que conslituye una Nacin Ms constituye novedad en los acuerdos intemacionales sobre propiedad ininternacionales telectual y en virtud del cual toda ventaja, favor, privilegio o privilegiO 0 inmunidad que un Miembro conceda a los nacionales de otro pas, pais, ya sea sobre los derechos sustanlivos o los procedimientos sustantivos 0 de observancia, se concedera inmediatamente y sin condiciones a conceder los nacionales de los demas paises Miembros. Se admite como dems pases excepcin excepcion -e1 10 que se refiere a los I'rocedimientos- las disposilo IJnxedimientosciones que se deriven de leyes de caraeter general. no limitadas carcter especficamente especilicamente a la proteccion de la propiedad intelectual. proteccin
e) c) Principio de Transparencin, en virtud del cual los paises TranspareneJ1, pases Miembros deben publicar y hacer del conocimiento de los demas dems Miembros, toda su normaliva en materia de propiedad intelecnormativa tual. 4. Las medidas de observancia en el Acuerdo sobre los ADPC. ADPIC. Obligaciones generales
En el Acuerdo sobre los ADPIC la inclusion de normas inclusin

374

Propiedad Intelectual Proyecto Propiedad Inteleclual SIECA-USAID Intelectual

espedficas para asegurar la efectividad de los derechas sustanespecficas derechos tivos elev6 categora campromisa intemacianal, tivas elev a la categoria de compromiso internacional, dentro de
las relaciones comerciales multilaterales, la obligaci6n constituobligacin

donal de los Estados de impartir justicia, que para algunos cional Estadas
autores constituye la garanta jurisdiccional de las normas jurdigarantia juridianteriares intemacionales cas. Los anteriores acuerdos internacionales sobre propiedad intelectual no incorporaban mecanismos para garantizar la efec-

tividad de los derechas previstas y asegurar el cumplimienta de derechos previstos cumplimiento las abligacianes pactadas; de alii que se dga que el Acuerda obligaciones all dlga Acuerdo sobre los ADPIC constituye el convenio ms completo que existe, sabre canstituye eanvenia mas campieto hoy en dla, sobre propiedad intelectual. da, sabre propedad preyer procedimientos La abligaci6n de prever procedimientas para pedir y obligacin obtener Estado abtener del Estada la tutela de los derechas sustantivos previstos derechos sustantivas previstas en la legislaci6n, de eualquier naturaleza que estas sean, eanstilegislacin, cualquier stos constituye el camplementa necesaria de la actividad legislativa. Si el complemento necesario aetividad titular de un dereeha no puede remediar la transgresin a viaderecho transgresi6n o violaci6n ste, juridica par medio cual Ie lacin de este, la norma jurdica por media de la eual se le
reconoce ese derecho resulta ineficaz. Considerando que una de las circunstancias argumentadas como causal del incremento del comercio de las mercancas rnercancias falsificadas era la ausencia de interes de los Estados para repriinters

mir las vialacianes a los derechas de propiedad inteleetual, el violaciones derechos intelectual, Acuerda abliga a los Estados Miembros a prever procedimientos Acuerdo obliga Estadas preyer procedimientas que permitan la adapd6n de medidas eficaces contra cualquier adopcin eficaees accin infractora, y tambin para prevenir estas. Las sanciones aecion tarnbien stas. represivas, ya sean baja la forma de pena a indemnizacin, deben bajo o indemnizaci6n,
constituir un medio eficaz de disuasi6n de nuevas infracciones disuasin

para estimular la abservaneia de los preceptos. observancia preceptas.

Las medidas

preventivas deben ser efectivas para evitar infracciones, o al 0 menos, para reducir el dano que la presencia de productos ilcidao iHci-

tas en el mercado acasiana al titular del derecha, y para presertos mercada ocasiona derecho,
var los medias de prueba relacionados con la infracci6n. medios infraccin.

El Acuerdo no define los procesos que deben eantemEI Acuerda pracesas contemplarse ni abliga a instaurar un sistema judicial especifico, sino se obliga especfico, limita a indicar las caracteristicas que deben tener los procecaractersticas

a.- . . . . . . . . . -.....c... los DeftdI. . . . Pna,..... latelectllal &oM; ....... .. . tie

Edith FlOreS de Molina Edittl

375

dimientos, reconociendo que los derechos de propiedad intelectual son derechos privados; sin embargo, impone a los Estados Miembros la obligaci6n de no establecer para el tramite gastos obligacin trmite O innecesarios 0 excesivamente gravosos que puedan dificultar la caracteristicas reclamacin reclamaci6n de los derechos. La mayoria de las caracterislicas que el Acuerdo prev'; en relaci6n con los procedimientos admiprev relacin nistrativos nistralivos y judiciales, se refieren a garanlias procesales que se garantias encontraban contempladas en todas las legislaciones.
Concretamente, el Acuerdo incorpora los siguientes principios:

ai a) Pn'neipio garantI Pn'ncipio de garantiJI del dereelro de defensa d~ las partes nI cI derecllO n, el curso del proeeso: Los procedimientos relalivos a la observancia de proceso: relativos los derechos de propiedad intelectual deben ser Justos y equitativos; talivos; deben preverse salvaguardias para evitar el abuso de los recursos y medidas que se instauren; y debe garantiLlrse a las garantL1rse partes la posibilidad de presentar argumentos y pruebas para desvirtuar la pretensi6n de la contraparte, asi como la oportupretensin nidad de pronunciarse sobre las pruebas presentadas por la parte
contraria.

bi b) Principio del debido proceso: Los Estados Miembros estan estn legislacin obligados a definir en su legislaci6n nacional, los procedimientos
de confomtidad con los cuales se su~tanciaran las acciones que se cornorntidad su~tanciarn inicien por violaci6n a los derechos de propiedad intelectual. En violacin los procedimientos que se instauren, deben respetarse los plazos previstos (no deben comportar retrasos innecesarios) ,. deben contemplarse mecanismos agile" y plazos razonables a efecto de gil"" evitar dilacin evilar la dilaci6n de la actuaci6n jurisdiccionaL en perjuicio del actuacin jurisdiccional, titular del derecho.

Principio de publicidad del proeeso: Las resoluciones de pllblicidad proceso: fondo en los procedimienlos relalivos a la observancia de los procedimientos relativos intel~tual debern derechos de propiedad inlel~tual deberan emitirse, preferentemenIe, escrito debern disposicin mente, por escrilo y deberan ponerse a disposici6n de las partes, sin retrasos indebidos.
c)

376

Propiedad Intelectual
Proyecto Propiedad Intelectual SIECA-USAID

d) Principio Principia de la verdad procesal: Las autoridades corresponemitir lo dientes deben emilir sus fallos con base en 10 que les ha sido probado durante el procedirniento. Con el objeto de que las procedimiento.
autoridades puedan investigar la verdad por todos los medias a medios
Sil su

alcance, el Acuerdo seala -dentro de las disposiciones refesefLala

rentes a los procedirnientos judiciales y administrativDs- que los procedimientos administrativos-

demandados tienen el derecho a recibir un aviso sobre el fundamento de la rec1amaci6n, por escrito y con detalles suficientes. reclamacin,
Tal disposici6n, que en nuestro media equivale a la notificaci6n disposicin, medio notificacin

de la demanda, liene como objelivo que la parte demandada tiene objetivo pueda aportar las pruebas que obren en su poder sobre los hechos invesligados. En el Acuerdo se incluyen tambien otras investigados. tambin disposiciones que obligan a las partes a proporcionar las pruebas e informaci6n de que dispongan en relaci6n con los hechos invesinformacin relacin identidad ligados, incluyendo la de proporcionar la idenlidad de los tertigados, ceros que hayan participado en la producci6n y distribuci6n de produccin distribucin los bienes o servicios infractores y la identificaci6n de los cir0 identificacin cuitos de distribuci6n de dichos productos. distribucin

e) Principio Principia de la nlOtivaci6n de las resolucianes: Las autorimotivacin resoluciones: dades administralivas y judiciales que conozcan de los procesos administrativas
iniciados para garantizar la observancia de los derechos sustan-

tivos, estan tivas, estn obligadas a emitir resoluciones fundamentadas o 0 razonadas y basadas en pruebas sobre las cuales se haya dado a la parte contraria la oportunidad de pronunciarse.

f!

Principio impugnacin: Principia de impugnaci6n: Debe preverse la posibilidad de

una revision judicial, por 10 menos, de las decisiones finales en revisin lo los procesos que se tramiten en la via administrativa, as! como de va as

los aspectos juridicos de las decisiones judiciales iniciales sobre el fondo del caso. En resumen, el Acuerdo sobre los ADPIC senala que los seala procedimientos procedirnientos administrativos y judiciales deben cumplir con
las disposiciones que aparecen en el cuadro siguiente:

LM . . . . . . . . . 0..

c....... DeredlH" Pi pi . .~ DeredlH . . p,

Edith Flores de Malina Molina

CARACTERlsTICAS CARACTERlsTfCAS DE LOS PROCEDfMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES

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5.

Naturaleza de los procedimienlos de observancia procedimientos

En cada una de las calegorias de propiedad inlelectual categoras intelectual

mencionadas en el Acuerdo sobre los ADPIC, fa proteccin del la protecci6n Estado se refiere a la concesi6n de un derecho exclusivo a su tefiere concesin titular para la explotaci6n del producto objelo de su creaci6n. explotacin objeto creacin. Este derecho permile al titular excluir a terceros de la achdad ach,idad permite econmica que le ha sido reservada por disposici6n de la le\', Ie reseT\ada disposicin Ie\" econ6mica durante un plazo determinado y dentro del terriIorio del Estado territorio que ha reconocido ese derecho, por 10 que la "iolaci6n de los lo \'iolacin derechos de propiedad intelectual esta relacionada con el de la est competencia ilicita, entendiendo como tal, tanlo la competencia ilcita, tanto prohibida como la competencia desleal.

378

Propiedad Intelectua. Intelectual Proyecto Propiedad Intelectual SIECA-USAID

La competencia prohibida es aquella en la que 10 ilicito lo resulta ser el ejercicio propio de una actividad economica que econmica slo solo puede ser desarrollada por una persona determinada, quedando en consecuencia prohibida para todas las demas. En dems. materia de propiedad intelectual, la exclusividad reconocida por par la ley confiere al titular el derecho a realizar los actos que se
encuentran especificados en la legislaci6n nacional, apartando a legislacin

terceros de su realizaci6n. Asi por ejemplo, la creacion de una realizacin. As creacin

obra otorga al autor, el derecho exclusivo a su explotaci6n explotacin

econmica, economica, en especial, el derecho a reproducirla, traducirla, comunicarla o distrihuirla por cualquier media; el registro de una 0 distribuirla medio; marca otorga a su titular el derecho a utilizarla con exclusividad en los productos o servicios para los cuales se obtuvo el registro; 0 y la concesi6n de una patente y el registro de un disefto indusconcesin diseo trial, conceden a su titular la exclusividad de fabricar y comercializar el producto que incorpora la invencion o el diseo proteinvencin 0 diseno gido.
La realizaci6n de cualesquiera de los aetas anteriormente realizacin actos

sealados, senalados, sin la autorizaci6n del titular del derecho, constituye autorizacin
una infracci6n y posibilita el ejercicio de una acdon civil en la via infraccin accin va

judicial 0, en el caso que la legislaci6n 10 permita, a traves de un o, legislacin lo travs procedimiento administrativo, independientemente de que el acto constituya o no delito. Si la actividad ilicita se encuentra ti0 5i pificada como delito, procede ademas una accion penal. adems accin En el caso de la competencia desleal, la actividad econ6mieconmica que se lleva a cabo es, en sl misma, licita y permisible y 10 que s lcita lo
la hace incurrir en ilicitud es ejercitarla con deterrninados medias determinados medios

reidos renidos con los usos y practicas honrados. Por 10 general, las prcticas lo leyes no definen en forma exhaustiva los actos que constituyen competencia desleal indicando que es todo acto realizado en el ejercicio de una actividad mercantil o con motivo de ella, que sea 0
contrario contraria a las reglas de la buena fe o a los usos y pnkticas hon0 prcticas

radas en materia mercantil; por 10 que para reclamar los daos y lo danos
perjuicios causados por un acto de competencia desleal, es nece-

sario probar previamente, a traves de un procedimiento judicial, travs que la actividad ejercida por el competidor es contraria a los usos

Las 1IetI. . . . . . OMernI.cg ~. los DuecII. . . . ~ 1.wM-ct881 OMernI.c" ,. .

Edittl Flores de Malina Edith Molina

-.cu..

379

y practicas cornerciales honestos. prcticas comerciales honestos,

6. Acciones civiles. Acci6n por infracci6n. Acci6n de Accin par infraccin. Accin nulidad. Accion de compelencia desleal. Accin competencia

El Acuerdo sobre los ADPIC regula en los articulo- -le al EI articul,,, -Ie 49 las caracteristicas que deben cumplir los procedimientf':-' caractersticas procedimientt':-. la civiles que se contemplen en las legislaciones nacionales para 1.1 tramitacin tramitaci6n de las acciones deri\'adas de la infraccion a 10~ dereinfraccin chos de propiedad inlelectual. intelectual. Todos los sistemas legales que reconocen prott::'Cci(:m para prott'Ccin las creaciones del intelecto, pren~n varias acciones que pueden prevn ejercerse para asegurar el cumplimiento de los derech()~ rec~lni..") curnplirniento cidos: acciones de llatllrale:n dt'claratiZ'i1, para la declaraci0n de ia ridos: existencia del derecho o de la infraccion; acci(1llt'~ dt' (]rJ,.-tt'r 0 infraccin; wrJ,.-tt'r inhibitorio, para prohibir a terceros el ejercicio de acti\"idade.;. de explotacin explolacion que corresponden al titular de los derechos de htular propiedad intelectual; y aCCi01lt'S de rCnIO(Il'Il C df~tnlcii~il. rCntOCll"1 e df~tnICi~il. para eliminar los productos infractores y los materiale.::. e m~tru m~tnl mentas empleados en su elaboraci6n con el opieto de (,\"ltar ~lue mentos elaboracin objeto ('\"ltar el ilicito se continue cometiendo. ilcito contine Dentro de las acciones civiles mas comune.::. encontram(t~ ms comun'.::. la acdon por infracci6n, la acci6n de nulidad ~. la accion de Cl")maccin par infraccin, accin accin petencia des leal. desleal. 6.1 Accion por infraccion. Accin infraccin.

La acci6n civil por infraccicn procede c0ntra cualquier accin infraccin contra acto que constituya una violaci6n a los derechos e5tablf'\.":ido~ en violacin derecho5 establf'\.":ido~ la ley. Esencialmente persigue (1) hacer cesar la actindad IlKlta: a<tindad IlK Ita: (2) impedir que la infraccian se continue cometiend0; Li! l,L"'tt.' irnpedir infraccin contine l,L--.tt.' ner la reparadan o resarcimiento de los daos ocasionad('~ al reparacin 0 resarcirniento danos ocasionadf'~ titular del derecho por la acti\'idad efectuada por un tercero que no tena derecho a realizarla; y (4) obtener una indemnizacic'n tenia como consecuencia de la infracci6n cometida. infraccin

380

Propiedad Intelactual Intelectual

Proyecto Propiedad IntelectLal SIECA-USAID

A diferencia de las acciones penales que pueden ser impulsadas de oficio por el Estado, las acciones civiles deben ser iniciadas por la parte afectada. El demandado debe ser notificaEI do de la reclarnacion a efecto de que pueda presentar, dentro del reclamacin plazo concedido, sus alegatos y pruebas pertinentes.

Los Estados estan en libertad de establecer el tipo o clase estn 0 de proceso a traves del eual puede ejercerse la acci6n, pero ste travs cual accin, este deber debeni notificarse al Consejo de los ADPIC, en cumplimiento del principio principia de transparencia y para facilitar el ('x amen que examen cualquier Miembro puede hacer de los procedimientos implementados; esta obligaci6n cornprende tambien la de notificar los obligacin comprende tambin tribunales que son competentes para conacer de dichas acciones, conocer aunque como se estableci6 en los parrafos precedentes, no existe estableci prrafos la obligaci6n de instaurar un sistema judicial distinto. Los proobligacin cedimientos deben prever plazos razonables, que deberan ser debern observados por las autoridades judiciales, y no deben requerir innecesariamente la comparecencia personal del titular del derecho, perrnitiendo que este acrue a traves de un abogado (articulo permitiendo ste acte travs (artculo 42 del Acuerdo sobre los ADPIC).
Para fundamentar una accin por infraccin, el demanacci6n infracci6n, dante debe acreditar la titularidad del derecho e identificar las pruebas de la infraccion cometida, aportando aquellas que tenga infraccin en su poder. En cuanto a la demostracion de la titularidad, debe demostracin tornarse en cuenta el sistema adoptado para el reconocimiento de los derechos de propiedad intelectual. Algunas creaciones no requieren el cumplimiento de formalidades (deposito o registro) (depsito 0 para su proteccin, como es el caso de las obras literarias y artsprotecci6n, artlsticas, en euyo supuesto la titularidad puede demostrarse acomcuyo paando panando un ejemplar de la obra protegida en el que aparezca el nombre del autor de la misma, salvo que los derechos de explotacin explotacion hayan side cedidos a un tercero, supuesto en el cual sido se exigini la presentacin de prueba documental que acredite tal exigir presentaci6n extrema. En otros casos, los derethos exclusivo~ previstos a extremo. derechos exclusivo~ favor de las creaciones protegidas requieren del reconocimiento del Estado, como sucede en el caso de las marcas y las invenciones. Para demostrar la titularidad en esos casos, debera acomdeber

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Edith Flores de Motina

paarse el ttulo o certificado correspondiente. paii.arse titulo 0

Respecto de las pruebas que deben aportarse al proceso, el Acuerdo contiene dos disposiciones basadas en el principlO de principIO colaboracion en la administracion de la justicia. La primera de colaboracin administracin elias se refiere a los medios de prueba que se encuentren en ellas poder de la parte contraria, en cuyo caso, las autoridades judiciales pueden ordenar la aportacion de dicha prueba, bajo aportacin apercibimiento de tener como cierta la informacion presentada informacin por el demandante. Debe entenderse que en tal supuesto. el demandante debe aportar evidencias acerca de 10 que conozca lo sabre el medio de prueba que se encuentra en poder del adversobre ad\"ersario y probar que dicho medio 10 tiene la parle contraria. La lo parte segunda, se refiere a la situacion en la que la parte contraria no situacin facilite la informacion que le sea requerida o deniegue el acceso a informacin Ie 0 la misma, en cuyo caso las autoridades judiciales pueden resolver sobre la pretensin del demandante con base en la inforpretension macin (artculo sobre ADPIC). macion presentada (articulo 43 del Acuerdo sabre los ADPlel.
En adicion a las medidas seilaladas, el Acuerdo sabre los adicin sealadas, sobre ADPIC prev la posibilidad de que en casas graves, las autonpreve casos dades judiciales puedan ordenar al infractor, que informe al titular del derecho sobre la identidad de los terceros que hayan parsabre ticipado en la produccin y distribucin de los bienes o ser\'lcios produccion distribucion 0 infractores, y sobre sus circuitos de distribucion (articulo 47 del sabre distribucin (artculo sobre Acuerdo sabre los ADPIC).

ultimo, Por ltimo, el Acuerdo pre"e la inversin de la carga de pre" inversion la prueba cuando se trate de procedimientos que se iruclen por procedirnientos iruCien infraccion de una patente de procedimiento. El Acuerdo seilala infraccin EI seala una presuncin a favor del titular de una patente de procepresuncion dimiento para la obtencin de un producto nuevo, de conformiobtencion dad con la cual, salvo prueba en contrario, todo producto idntiidentico producido por un tercero, sin el consentirniento del titular de producida consentimiento la patente, ha sido obtenido por el procedimiento patentado. El EI Acuerdo tambin faculta a los Estados Miembros para establecer tambien eslablecer esa presuncin legal respecto de productos que no sean nuevos, presuncion si existe la probabilidad de que el producto haya sido fabricado

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Propiedad Intelectual Propi.dad Int.lactua' Proyecto Propiedad Intelectual SIECA-USAID tntelectual SIECA-USAIO

mediante el procedimiento patentado y el titular de la patente no puede establecer, an cuando se haya esforzado para ello, cual ha atin cul sido el procedimiento efectivamente utilizado (articulo 34 del Acuerdo sobre los ADPIC).
En el caso que la prueba en poder de terceros tenga carcter confidenciat deben preverse mecanismos para que las cara-cter confidencialr autoridades garanticen esa confidencialidad. El Acuerdo no EI define que debe considerarse como informacin confidencial, sin informacion embargo, podria considerarse esta como aquella informacion podra sta informacin cuya divulgaci6n implicaria una ventaja para un competidor o 0 divulgacin implicara tendra tendria un efecto desfavorable para la persona que la proporcione. Un caso especial previsto en el Acuerdo dentro de la informacin que debe ser protegida con carcter de confidencial, se macion cankter refiere a la que se proporcione en los procedimientos en materia de infraccion de una patente de procedimiento. infraccin

En todos los casas en que se aporte informacin confiinformacion casos deberia dencial a un proceso, debera entenderse que la parte que la proporcione debe adjuntar un resumen de la informacion que le perinformacin Ie mita a la parte contraria pronunciarse sabre ese media de prueba sobre medio a efecto de no violar el derecho de defensa. En relacion con las pretensiones que puede redamar el relacin reclamar titular del derecho (cesacn de la actividad ilcita, remocin de (cesacion ilicita, remocion los productos infractores, reparacin de los daos ocasionados e reparaci6n clanos indemnizacion), el Acuerdo contiene algunas disposiciones de indemnizacin), caracter obligatorio: carcter a) Para hacer cesar la actividad ilcita, las autoridades judiiUcila, ciales estn facultadas para impedir que los productos infractores estan importados entren en los circuitos comerciales, despus de haber despues sido ordenado su despacho por las autoridades de aduanas. (articulo 44 del Acuerdo sobre los ADPIC).

infraccin conlintie, b) Para evitar que la infraccion contine, las autoridades judidales podrn ordenar que las mercandas ilcitas sean retiradas ciales padran mercancas ilicitas del comercio o que sean destruidas, sin que el infractor tenga 0

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derecho a obtener ninguna indemnizacion. Cuando se trate de indemnizacin. mercancas mercandas que incorporen marcas falsificadas, la remocion del remocin signo no bastar para permitir que las mercancias entren nuevabastara mercancas mente a los circuitos comerciales, salvo casos excepeionales. El excepcionales. EI Acuerdo faculta tambien a relirar del comercio los materiales e tambin retirar insumos que se hayan empleado en la elaboracion de las merelaboracin cancas candas infractoras, a efedo de reducir a1 minima los riesgos. de efecto al mnimo nuevas infracciones (articulo 46 del Acuerdo sobre los ADPIC)' (artculo ADrICI'
c) e) Respecto de la Qcci6n reparadora de los danos ocasio"a~il):'-=. el accin daos Acuerdo senala que las autoridades judiciales deben ordenar al seala infractor que pague allitular del derecho el equivalente al dano al titular dao que este haya sufrido debido a la infraccion, mas los gastos en ste infraccin, ms que haya tenido que incurrir durante la reclamacion, incluvendo reclamacin, los honorarios de los abogados que 10 hayan auxiliado (articulo lo 45 del Acuerdo sabre los ADrIC). sobre ADPIC). d) Finalmente, en 10 que se refiere a la acdon indenmi:Jltor-ia, lo accin indenmi:iltoria, sta esla debe ser 10 suficientemente disuasoria para pre\enir la lo comisin comision de la infraccion. El resarcimiento por los perjuicios ocainfraccin. EI o.:asionados debe ordenarse atin cuando el infractor hava comehdo an el ilicito sin saberlo o sin tener motivos razonables para conocer ilcito 0 que la aclividad desarrollada comportaba la violacion a un dereactividad violacin cho (articulos 41.1 Y45.2 del Acuerdo sobre los ADrICI. (artculos ADPIC).

Por lo Par 10 general, el caJculo de !a indemnizacion de los clculo indemnizacin daos dailos y perjuicios se realiza en funcion de cualesquiera de los funcin sguientes siguienleS criterios: segl1n el lucro segn ellucro cesan'e sufrido por ellitular del el titular derecho como consecuencia de la infracci6n: infraccin: segl1n monto segn el manto dp los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de nfractor infraccin; 0 infracci6n; o segn el precio que el infractor habria pagado segiln habra por concepto de una licencia contractual, tenienpar do en cuenla el valor comercial del derecho cuenta infringido y las licencias conlractuales que contractuales hubiere concedido el titular.

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Pro........ Intelectual lmeleetua. Proyecto Propiedad Intlectual SIECA-USAID Int&lectual

En adici6n a las medidas senaladas, se preve la posibiliadicin rnedidas sealadas, prev dad de que en casos graves, las autoridades judiciales puedan ordenar al infractor, que inforrne al titular del derecho sobre la informe identidad de los terceros que hayan participado en la producci6n produccin y distribuci6n de los bienes 0 servicios infractores (articulo 47 del distribucin O (artculo Acuerdo sobre los ADPIC). La finalidad de esta disposici6n es disposicin
encontrar la fuente de las mercancias infractoras de manera que mercancas rnanera

se evite o reduzca la posibilidad de que se sigan colocando en el 0

mercado productos ilcitos; adems, aumentar los medias de que produdos ilicitos; ademas, medios

dispone el titular para obtener el pago de los daflos y perjuicios ocasionados por la infracci6n a su derecho, ya que en la mayora infraccin rnayoria de los casos estos no pueden ser cubiertos por las personas que stos comercializan cornercializan los productos, por carecer aquellos de la capacidad
econmica econ6mica para hacerlo.

Para evitar que se cometan abusos en la utilizacin de utilizacion estos recursos por parte de los titulares de una creaci6n protegi creacin protegida, el Acuerdo senala que en los casos en que el demandante no seala dernandante pruebe la infracci6n cornetida, deber indernnizar al dernandado infraccin cometida, deber" indemnizar demandado por los dailos y perjuicios que le hayan causado las medidas daos perjuidos Ie rnedidas tomadas en su contra; y debera pagar asimismo, los gastns en deber gastos que el demandado haya tenido que incurrir durante su defensa dernandado (artculo (articulo 48 del Acuerdo sobre los ADPIC).

Finalmente, Finalrnente, para no desalentar la adopci6n de las mediadopcin rnedidas necesarias para frenar el comertio de mereandas infractoras, mercancas el mismo artculo 48 del Acuerdo senala que las autoridades y los rnisrno articulo seala funcionarios publicos que hayan ordenado o ejecutado medidas pblicos 0 rnedidas tendientes a retirar del cornercio dichos bienes, estar"n exirnidos comercio estarn eximidos de responsabilidad, siernpre que las actuaciones se hayan ordesiempre nado o realizado de buena fe y de conforrnidad con la ley. 0 conformidad 6.2 Acdon de nulidad Accin

accin procede La acci6n de nulidad l'rocede en aquellos casos en los que se pretende obtener de las autoridades judiciales, a adrniniso administrativas si la legislaci6n nacional lo permite, la declaratoria de la legislacin nacionallo perrnite, ineficacia de un registro otorgado en contravenci6n a las disposicontravencin ciones de la ley.

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La nulidad se entiende que es siempre de pleno derecho (ipso jure), porque no necesita ser reclamada por la parte directamente afectada. Pueden a1egarla el Estado y cualquiera que tenga inters interes en hacerlo, menos el que haya ejecutado el acto sabiendo o debiendo saber el vicio que 10 uwalidaba; inversamente a 10 lo un-a1idaba; uwersamente lo que sucede con la anulabilidad de los actos juridicos, cuya jurdicos, ineficacia slo puede ser reclamada por la persona directa5610 mente afectada y cuya validez se mantiene hasta en tanto no

sean declarados nulos.

En materia de marcas, las causales de nulidad de un registro gislrO pueden deberse a !'ieios en el solicitante, cuando el titular del picios registro regislro no hubiere tenido derecho a obtenerlo 0 hubiere carecido o de la capacidad para hacerlo; a [';eios que afectan al signa, cuando picios signo, aquel carece de aptitud distintiva para idenlificar productos 0 identificar o servicios de olros semejantes en el mercado, ya sea porque liene otros tiene una relaci6n directa con el producto que ampara 0 porque puede relacin o dar lugar a confusion con arras marcas registradas con anterioriconfusin otras afectan procedimiellto cOllcesi6n, dad; y a vicios que a/edan el procedimiento de concesin, cuando el violacin registro se ha realizado con violaci6n de ciertas formas previstas en la ley.

Cabe aclarar respeeto a los vicios que afectan un signo, respecto que denlro de las causales de inadmisibilidad para el regislro de dentro registro una marca, la mayoria de legislaciones incluyen algunas que mayora encuentran encuenlran su fundamento en la escasa capacidad distinti\'a del signo. Ahora bien, an cuando la marca puede tener escasa alin capacidad distinliva en un inicio, puede suceder que hava distintiva adquirido ese poder distintivo, con el lranseurso del liempo, en transcurso tiempo, cuyo caso el regislro no podria anularse si la legislaci6n interna registro podra legislacin prev preve la posibilidad de regislrar ese tipo de marcas.registrar

En materia de patentes, las causales de nulidad de un matera registro tambin regislro tambien pueden deberse a [';cios del solicitante, cuando el picios titular de la patente no hubiere tenido derecho a obtenerla; a vicios de lo que se ha considerado como invencion, es decir, que el vidos /0 invencin, objeto de la patente no es patentable porque carece de no-'edad, nO\'edad, nivel inventivo 0 aplicaci6n industrial; y a mcios en el procedimiento o aplicacin Dieios

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Propiedad Intelectual Propi.dad Intetectu.1 Proyecto Propiedad Intelectual SIECA-USAID PrOpiedad SIECA-USAIO

de concesi6n, por no haberse observado las formalidades previstas concesin, en la ley. Similar consideraci6n cabe hacer respecto de las otras consideracin
creaciones protegidas que requieren de un reconocimiento del

Estado para la obtenci6n de los derechos de exclusividad, tales obtencin

como los disenos industriales, las variedades vegetales y los diseos

esquemas de trazado de circuitos integrados. 6.3 Acdon de competenda desleal Accin competencia

Los derechos de explotacin exclusiva sobre las creaexplotaci6n ciones del intelecto tambin pueden ser violentados cuando la tambien
actividad econ6mica que llevan a cabo terceros, an cuando en s econmica atm cuanda 51

misma es licita y permisible, incurre en ilicitud porque es ejercilcita

da con determinados medias que rmen con los uscs y practicas medios rien usos prcticas

homados, cuya finalidad es tratar de desviar hacia si la clientela honrados, del competidor o eliminar a ste de la competencia. La 0 este obligacin obligaci6n de asegurar una protecci6n eficaz contra la competenproteccin cia desleal se encuentra contenida en el articulo 1bis del artculo 10bis Convenio de Paris para la Protecci6n de la Propiedad Industrial, Proteccin cuya observancia es obligatoria de acuerdo a 10 dispuesto en el lo artculo articulo 2.1 del Acuerdo sobre los ADPIC. ADPlC. Aunque el parrafo segundo del citado articulo lObis del prrafo artculo Convenio de Paris no define en forma exhaustiva los actos que
constituyen competencia desleal, indica que"constituye acto de

competencia desleal todo acto de competencia contrario a los

uscs honestos en materia industrial o comercial" y obliga a los usos 0

Estados Miembros a incluir en su legislaci6n sobre competencia legislacin en general o en la de propiedad industrial, disposiciones sobre 0 algunos casos especiales de competencia desleal, a saber: a) Actos capaces de crear confusi6n: El Convenio de Paris confusin: EI Pars obliga a prohibir los aetos capaces de crear confusion, por actos confusin, cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad de un compelidor. Dentro de estos actos se 0 incluye la prohibici6n de utilizar un signo distintivo similar a prohibicin otro registrado. El titular de una marca registrada puede oponerse al registro de otra marca igual a traves del procedimiento travs

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Edith Flores de Molina Mona

establecido para el registro de signo, pero en ocasiones, slo sOlo puede actuar en contra del uso de una marca similar, a rra\"es de tra\"s una accion de competencia desleal. accin aseveraciones b) Aseveraciones Aseveraeiones falsas: Respecto de las ase\'eraciones falsas, el Convenio de Paris prohibe que se empleen en el ejercicio Pars del comercio aseveraciones o manifestaciones falsas que s.ean 0 capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la 0 actividad empresarial de otro competidor. c) Aseveraciones Aseveraeiones que induzcan a error: El Conwnio de EI Pars Paris prohibe asimismo, el empleo de indicaciones o ase\"era0 ciones respecto de un producto, que induzcan al publico a error pblico sobre su naturaleza, modo de fabricacion, caracteristicas. cantifabricacin, dad o cualidades. Dentro de estos actos se incluye la prohibiClon 0 prohibiCin de utilizar indicaciones geograficas que seiialen o sugieran que el geogrficas sealen 0 producto proviene de una region geografica distinta al "erdadero regin geogrfica lugar de origen, ya sea que esa indicaci6n se ublice en la desiindicacin utilice gnacin gnacion del producto o en su presentacion (articulo 22.2 Ii-teral a) 0 presentacin Ji-teral del Acuerdo sobre los ADPIC). Cuando se trate de "inos ,. ADPlC). bebidas espirituosas que se identifiquen con el nombre de una regin geogrfica. region geografica. la utilizacion de esa indicacion es prohibida, utilizacin indicacin an cuando no se induzca al pblico a error ni exista tul acto de aUn publico W1 competencia desleal (articulo 23.1 del Acuerdo sobre los ADPIC). ADPIC l.
En adicion a los casos seiialados, el articulo 39 v la nota adicin sealados, \' de pie de pagina numero 10 del Acuerdo sobre los ADPIC mcorpgina nmero poran los siguientes casos especiales de competencia desleal:

d) La divuIgaci6n de secretos empresariales: El Acuerdo divulgacin EI obliga a los Estados Miembros a prohibir la adquisicion. utiadquisicin. lizacin 0 divulgacin lizaci6n o divulgaci6n a terceros, sin autorizaci6n, de cualquier autorizacin, infonnacin infonnaci6n que un empresario mantenga secreta y cuya di\"ulgacin gacion pudiera representar una ventaja competiti\'a a quien la competitiva informacin obtenga por su valor comercial. Esa informacion debe haber sido objeto de medidas de proteccion razonables, a efecto de no perproteccin mitir su fadl acceso a cualquier persona. La adquisicion de los rnitir fcil adquisicin secretos empresariales debe sancionarse civilmente, atin cuando an quien hubiere adquirido la informacion no supiera que la informacin

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Proplecl.d Intelectu_1 _nteleetu_. Proyecto Propiedad Intelectual SIECA-U5AID SIECA-USAID

adquisici6n implicaba un acto de competencia desleal. adquisicin

e)

La divulgaci6n de datos de prueba: El Acuerdo prohibe divulgacin

tambien, que las autoridades administrativas que requieran la tambin,

presentacin presentacion de datos de prueba para autorizar la comercializaci6n de W1 producto farmacutico o agroqumico, divulguen lizacin farmaceutico 0 agroquimico, esa informacion a terceros. Debe tratarse de datos no divulgados informacin

con anterioridad, suministrados bajo garantia de confidencialigaranta

dad, y cuya elaboraci6n suponga un esfuerzo econ6mico consielaboracin econmico

derable, cuyo aprovechamiento por un tercero pueda representar una ventaja indebida. f) La utilizaci6n desleal de los datos de prueba: utilizacin Adicionalmente, a la prohibicion de divulgar los datos de prueprohibicin ba que hayan sido sometidos a su conocimiento, las autoridades administrativas estill obligadas a proteger esos datos de prueba estn contra cualquier usa que pueda ser calificado como desleal, uso incluso cuando su divulgacion se haya efectuado con el fin de dvulgacin proteger al publico. pblico.
g)

Practicas contrarias a los usos comerciales honestos: La Prcticas

nota de pie de pagina numero 10 del Acuerdo sobre los ADPIC pgina nmero
seftala adernas, que dentro de los aetos que se consideran conseala adems, actos trarios a los uscs honestos en el comercio, deben incluirse, por 10 usos lo menos, los que se refieren al incumplimiento de contratos, el menDS, abuso de confianza, la instigaci6n a la infracci6n y la adquisici6n instigacin infraccin adquisicin

de informacion no divulgada a sabiendas de que la misma ha informacn sido obtenida deslealmente. Las acciones por competencia desleal pueden ser interpuestas por los empresarios directamente afectados o por las aso0 ciaciones que representen a esos empresarios (articulo 10ter del (artculo Convenio de Paris). Pars).
7.

Acciones administrativas derivadas de la infraccin de infracci6n los derechos de propiedad intelectual

Originalmente las disposiciones sobre los procedimientos administrativos tenian por objeto impedir la infraccion de los tenan infraccin

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Edfth Flores de Malina Molina

derechos de propiedad intelectual en la frontera, permitiendo a las autoridades aduaneras suspender, por un periodo limitado, el ingreso de bienes falsificados o piratas, y una vez determinada 0 de manera definitiva la infracci6n, decomisarlas y deslruirlas. infraccin, destruirlas. Durante la negociaci6n del Acuerdo sobre los ADPIC, estas <lisnegociacin disposiciones se denominaron Medidas en Frontera y las regulaciones sobre los procedimientos administrativos quedaron contempladas ternpladas como una opci6n para sancionar civilmente a1gunas opcin algunas infracciones a los derechos protegidos, en el caso que la ley nacional lo nacionallo permitiera (articulo 49 del Acuerdo sobre los ADPIC). Algunas A1gunas legislaciones, por ejemplo, consideran que no todas las infracciones a los derechos de propiedad inlelectual intelectual tienen la misma gravedad y facultan a las oficinas administrativas encargadas de la administraci6n de las leyes'de propiedad administracin intelectual, para sustanciar procedimientos administrativos en contra de quienes realizan, sin autorizaci6n, acti\'idades que quines autorizacin, lesionan un derecho de propiedad intelectual. Por 10 general, la lo sanci6n que se impone en estos procedimientos equivale a una sancin multa, que aI igual que las sanciones pecuniarias en los proceal dimientos penales, no puede considerarse como una indempued.e nizacin nizacion por los danos y perjuicios ocasionados aI titular del daos al derecho. Otras, permiten que las acciones de nulidad de un registro se planteen ante la misma autoridad que 10 otorg. lo otorg6. Los procedimientos adrnini;ti~tivos deben ser, al igual aI que los procedimientos judiciales, justos y equitativos y proporcionar a las partes una adecuada defensa de sus derechos. Debe permitirse que las partes esten representadas por abogados v no estn exigir innecesariamente la comparecencia personal del titular del derecho. Las resoluciones deben ser razonadas y debe preverse la posibilidad de su impugnaci6n ante una autoridad judicial. impugnacin 8, Acciones penales

La necesidad de adoptar sanciones penales contra las infracciones a los derechos de propiedad intelectual se fundamenta en el hecho de que la actividad ilicita no ocasiona danos ilcita daos

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Propiedad Intelectual Intel.clue' Proyecto Propiedad Inteleclual SlECA~USAID Intelectual

solamente al titular del derecho, sino ca,!sa un grave perjuicio a ca1Jsa

la economia nacional, particularmente en 10 que se refiere al nivel economa lo

de empleo y a las condiciones de los paises para atraer inversiones extranjeras; aparte de que dificulta a los Estados el cumplimiento de los compromisos adquiridos internacionalmente, La obligaci6n de establecer sanciones penales por la obligacin infraccin infracci6n a los derechos de propiedad intelectual aparece contemplada en el Acuerdo al menos en dos casos: (1) cuando se trate de falsificaci6n dolosa de marcas de fabrica y de comercio; falsificacin fbrica y (2) euando se trate de actos de pirateria lesiva al derecho de cuando autor, que se rea-licen a escala comercial, aunque es irrelevante el monto del be-nefido econ6mico derivado de la infracci6n. En los be-neficio econmico infraccin. dems demas casos, queda a discreci6n de los Estados preyer o no prodiscrecin prever 0 cedimientos penales, especialmente cuando la infracci6n se cuanda infraccin cometa con dolo y a escala comercial (articulo 61 del Acuerdo (artculo sobre los ADPIC). No obstante que el Acuerdo senala la obligaci6n de seala obligacin
establecer procedimientos penales en los dos casos mencionados,

deja en libertad a los Estados para determinar la sanci6n sancin imponible, que puede comprender pena de prisi6n, sanciones prisin, pecuniarias que sean coherentes con el nivel de las sanciones aplicadas a delitos similares, o ambas. Comnmente se ha torna0 Comunmente tomado como referencia para el establecimiento de las penas, los deli, tos de fraude y estafa, pero en todo caso, las infracciones deben ser sancionadas con penas 10 suficientemente drsticas que dilo drasticas suadan la comisi6n del delito o la reincidencia del infractor, El comisin 0 Acuerdo tambien senala que dentro de las disposiciones que tambin seala pueden ordenarse en los procedimientos penales se incluye el decomiso y la destrucci6n de las mercancias infractoras y de destruccin mercancas todos los materiales y accesorios utilizados para la comisi6n del comisin delito. En la legislaci6n comparada, el cumplimiento de las dislegislacin
posiciones anteriores supera 10 requerido en el Acuerdo sabre los anteriares lo sobre

ADPIC. La mayoria de los paises contemplan, en adici6n a los mayora pases adicin casos senalados en el Acuerdo, sanciones penales para la viosealados lacin laci6n de la mayoria de los derechos de exclusividad previstos en mayora

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favor de autores e inventores y muchos de ellos preven la aphprevn aplicacin cacion de penas privativas de libertad y sanciones peeuniarias.' pecuniarias.' Muchos paises han optado por establecer para la represion de pases represin estos delitos mas de una pena principal (prision y multa). debido ms (prisin multa), al nivel de enriquecimiento que deriva del comercio de las meraI cancias infractoras. La decision de establecer penas privati\'as de infractoras, decisin libertad ha obedecido tambien al hecho de que las sanciones hbertad tambin aI exclusivamente pecuniarias no resultan ser disuasorias, en particular porque: a) los beneficios obtenidos por la actividad ilicita penniten permiten considerar como un "costo" el monto de las multas, aunque se reconoce que en las penas privativas de libertad tambien existe el tambin peligro de que eslas sean conmutadas -atendiendo a las condistas ciones economicas del penado- dejando con eUo de ser disuasoeconmicas ello rias; y b) las personas a quienes se encarga la comercializacion de quines comercializacin los productos ilicitos, pertenecen en su mayoria al sector de la mayora economa economia informal y carecen de capacidad economica para econmica responder por los daitos y perjuicios ocasionados al titular del daos derecho, derecho. El ejercicio de la accion penal no excluye la responsabiliaccin dad civil derivada del delito y la imposicin de la multa -ya sea dehto imposicion que se encuenlre prevista como pena principal o complemenencuentre 0 laria- no sustituye la obhgacion de reparar los daitos e indemtariaobligacin daos nizar a1titular del derecho por los perjuicios ocasionados por la al titular actividad aclividad ilicita. La reparacion e indemnizacion deben ser ordereparacin indemnizacin nadas por las autoridades judi(iales, an cuando el infractor alin haya desarroUado la acti\'idad sancionada. sin saber o sin tener desarrollado sancionada, 0 motivos para saber que estaba violando un derecho. 8. Medidas Cautelares

Para aclivar la funcion jurisdiccional del Estado. no es activar funcin Estado, necesario que eltitular del derecho espere hasta que se lransgreel titular transgreda el precepto juridico. La ley preve mecanismos que tienen por jurdico. prev

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Propiedad Inteetual Intelectual Proyecto Propiedad Intelectual SIECA-USAID

objeto objelo anticipar los efeclos de la jurisdicci6n con la finalidad de efectos jurisdiccin (1) prevenir la infracci6n del derecho; (2) prevenir las consecueninfraccin cias de esa violaci6n; (3) evilar que el dano producido por la vioviolacin; evitar dao lacin laci6n de la norma resulte agravado por la llegada lardia del tardia remedio jurisdiccional; o, (4) preservar un medio de prueba rela0, cionado con la infraccin, a efecto de asegurar el resultado de las infracci6n, efeeto acciones que ejerza el titular en contra del infractor.
Por su naturaleza, no existe ninguna limitaci6n en las limitacin

legislaciones nacionales respeclo a las medidas que pueden solirespecto citarse en el ejercicio de una acdon cautelar. La norma general accin establece eslablece que el inleresado puede solicilar las providencias, que interesado solicitar segn segun las circunstancias, parezcan mas id6neas para asegurar sus ms idneas derechos. En consecuencia, las auloridades judiciales deben autoridades ordenar las medidas que resulten mas eficaces para lograr los ms objetivos sealados en el prrafo anterior. senalados parrafo
articuEstos mismos criterios fueron incorporados en el artcu-

lo 50 del Acuerdo sobre los ADPIC, en el que se senala el objelo seala objeto y requisitos para ordenar una medida cautelar, as como las concautelaf, as! corno secuencias a que queda sujela la parle que las sohcite en el caso sujeta parte solicite de que no inicie el procedimienlo para oblener una decisi6n procedimiento obtener decisin sobre el fondo del asunlo, pero no se enumeran las medidas que asunto, pueden decrelarse. Las disposiciones previslas en el Acuerdo se decretarse. previstas
aplican tarnbien a las medidas cautelares que ardenen las autoritambin ordenen

dades que lengan competencia para conocer en los procedimientengan tos administrativos.
Usualmente cuando la accin se inicia para prevenir la acd6n infracci6n solicitara infraccin del derecho, el titular solicitar el comiso de las mercancas candas infractoras -si stas se encuentran dentro del territorio estas aduanero nacional- o la suspensin del despacho de aduanas, 0 suspension

cuando tenga conocimienlo de la importaci6n de las mismas. conocimiento importacin

Cuando

la acdon se accin

inicia para

prevenir un

agravamiento agravamienlo de los danos ocasionados por la infracci6n del daos infraccin derecho, las auloridades judiciales ordenaran, a solicilud del tiluautoridades ordenarn, solicitud titular, (1) la cesaci6n inrnediala de los actos que constituyen la comcesacin inmediata

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Edilh Flores de Melina Edith Molina

petencia ilcita; y (2) el retiro de los productos infractores de los ilicita; circuitos comerciales. Cuando la accin se inicia para preservar un medio de accion prueba relacionado con la infraccion, las autoridades judiciales infraccin, podrn podran ordenar, entre otras medidas, (1) el allanamiento del a11anamiento inmueble en el que se encuentren las mercancias infractoras o los 0 equipos y materiales utilizados en su fabricacin; (2) el comiso o fabricacion; 0 secuestro de dichos bienes; y (3) la revision de la contabilidad del revisin supuesto infractor para establecer los beneficios obtenidos como resultado de la infraccin. infraccion.

Por Ultimo, cuando se trate de garantizar el pago de los ltimo, dailos daos y perjuicios ocasionados al titular del derecho. puede aI optarse por el embargo de bienes del demandado. Generalmente esta medida se ordenara cuando ya se haya determinado la "ioordenar olacin del derecho y la responsabilidad del demandado. lacion
Las medidas cautelares pueden solicitarse antes de iniaccin tramitacin ciar la accion penal o civil, o durante la tramitacion del proce0 0 dimiento. Si se solicitan antes de iniciar la accin principal. su accion duracin es temporal y la persona a cuyo favor se otorgan debe duracion constituir una fianza o garanta suficiente para responder de los 0 garantia eventuales daos y perjuicios que pudiera ocasionar la medida a dailos la parte contraria. La duracion ser la que determine la legisduracin sera lacin de cada Estado Miembro, y a f i1ta de determinacin en la lacion determinacion legislacion legislacin nacional. el plazo no ser superior a 20 das hbiles o sera dlas habiles 0 31 das naturales, s este ltimo plazo fuera mayor (artculo 50.6 dias 51 ultimo (articulo del Acuerdo sobre los ADPIC).

Independientemente del hecho que se soliciten antes de iniciar la accion o durante el procedimiento. las medidas deben accin 0 decretarse sin necesidad de or a la otra parte (/wud,la altera oir Ii/wild/fa a/tera parte), especialmente cuando haya probabilidad de que cualquier retraso cause un dao irreparable al titular del derecho o exista el dailo aI 0 riesgo de que las pruebas de la infraccin desaparezcan o se infracci6n 0 destruyan (Artculo 50.2 del Acuerdo sobre los ADPIC). (Articulo

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deber Para solicitar una medida cautelar, debeni n aportar se las prueba s de la titulari dad del derecho y las prueba s de que razonablem ente dispon ga el solicitante respecto al hecho de que su regla in. 0 derech o es o va a ser objeto de una infracci6n. Por regIa general, cas ilcitas in las pruebas de la infracci6n la constit uyen las mercancias ilicitas se encuen tran en y los medios utilizad os para produc irlas que lo poder del advers ario, por 10 que las autorid ades judiciales stas, 0 e1 podrn podran ordena r el comiso o secuestro de estas, bastan do para ello identif lque el lugar identiique elluga r en donde se encuen tran y acree1 que el titular lanza 0 dite haber constit uido la fianza o garanti a respectiva.
0 En los casos en que la medida sea revocada o cuando se in in 0 determ ine que no hubo infracci6n o amenaza de infracci6n del Ie solicitar que el titular le podr derecho, el afectado por la medida podra daos nsacin pague una compe nsacion por los daiios y perjuicios ocasionados, y los gastos judiciales y extrajudiciales en que haya incurrido. Queda a salvo la respon sabilid ad de las autorid ades que hayan

Fe. ordena do la medida de buena fe. 9. Medid as en Fronte ra

Sucede a veces, que los actos que constit uyen la infracilcita) cin cion a los derechos (competencia ilicita) no han sido realizados acin dentro del territorio nacional, pero si se permit e la import aci6n ion su cas de las mercancias infractoras, Sil colocacin en el mercado 0 a1 dano " causar un dao irrepar able al titular del derecho; o bien, han sido elaborados en el territorio nacional para ser enviad os a otros situaci atenci mercados. En atenci6n a esta situaci6n, el Acuerdo sobre los estn los Miemb ros estan obligados a adopta r -por seala ADPIC senala que permit imiento s lo 10 menos - .procedirnientos que perrnitan al titular del derecho import aci6n de la irnportacin de las mercancias falsisin la solicitar 1a suspen si6n opcion al estable cirnien mercan das lcadas ficadas y las mercancas pirata. Es opciona1 el estab1ecimiento de sin la imiento s estos procedirnientos para 1a suspen si6n del despac ho de las in cin mercan das mercancas destina das a la exportaci6n y no existe obligaci6n trnsicas expresa de aplicar estas disposi ciones a las mercancias en transias cantida des peque to, al equipaje person al de los viajeros ni a pequen (artcul carcte caracter comercial (articulo 60 del mercan das de mercancas que no tengan Acuerd o sobre los ADPIC).

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De confor midad con el Acuerdo, la suspen sion del sin despac ho de aduana s pUede solicitarse directamente a la autoripuede dad aduane ra o a las autorid ades jucliciales competentes, para 10 0 lo cual el interes ado debe aporta r prueba s suficie ntes que demue stren que existe una presun cion de infraccion. El solicicin in. EI tante debera ademas , describir las mercancias ilegilimas que se deber adems mercan as ilegtim presum e seran irnportadas o exporta das, para que las autorisern import 0 dades aduane ras pUedan identificarlas facilmente y constituir la puedan fcilme fianza o garant a que ordene la autorid ad respectiva (articulos 51, 0 garanti (artcul 52 Y52 del Acuerd o sobre los ADPIe). ADPICl

Si la medida fue ordena da por las autorid ades aduaneras, la suspen sion del despac ho se manten dra durant e un sin dr plazo de cliez das habiles, prorrog able por un period o igual, dias hbiles dentro del cual el titular del derecho debe iniciar la accion judiaccin cial sobre el fondo del asunto u obtene r una orden judicial para manten er la medida vigente. El monto de la garanti a constituida EI garant deber debera ser suficiente para protege r al deman dado y a las autoridades compe tentes respecto a la responsabilidad que pucliera deduc deducirseles. Si la medida se solicita directa mente ante un juez, se considerara, en cuanto a sus requisitos y efectos. como una rar, medda cautela r (articulos 53 y 55 del Acuerd o sobre los ADPIC medid a (artcul ).
Las autorid ades jucliciales estan obligad as a permit ir que estn el titular del derech o inspeccione las mercancias retenidas en la mercan as aduana , a efecto de que aquel cuente con suficientes elementos para susten tar su accion. Este derecho tambien le asiste al accin. tambi Ie consig natario de los bienes retenidos, para el caso que requiera inciar iniciar una accion en contra de quien obtuvo la meclida (articulo accin (artcul 57 del Acuerd o sobre los ADPle ). ADPICl.

Finalmente, la aplicacion de la medida tambien puede in tambi solicitarse de oficio, en cuyo caso, tanto las autorid ades que la soliciten como los funcionarios que las ejecuten quedar an eximin exmidos de toda responsabilidad, siempr e que sus actuaciones hayan sido realiza das de buena fe y en eslricto apego a las disposiciones realza estricto de la ley (Articulo 58 del Acuerd o sobre los ADPIC). (Artcu

Proplectad Int.teetual Propiedad Intelectual

Proyecto Propiedad Intelectual SIECA-USAID

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Las ......... .. ~ . . . . Edith Flores de Molina MoIina

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Resulta dos de la Ronda Urugua y de Negocia ciones Comerc iales Multila terales. Los textos juridicos. Publicacion de la Secreta na in Secretaria del GATT. Ginebra

NOTA S
----~-_.--- -~- _.-

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---_._--

Se consideran falsific adas las mercan cias que se ponen a la cas venta identifi cadas con una marca de fabrica que el vended or fbrica \'ended

no esta autoriz ado a utilizar en el territon o en donde se proest territori duce la venta, porque se encuent ra registra da a favor de un tercero. Las mercandas pirata son las que vulnera n el derecho de as autor, entend iendo dentro de este concep to los derech os conexo s. Se trata en general , de produc tos identifi cados con una marca notoria mente conocid a, que por el renomb re del signa puede vender se a un precio elevado , y de capias no signo copias autoriza das de obras o fonograrnds que se realizan a muy bajo 0 mds costo gracias al desarro llo tecnol6gico. tecnolg 2 Las categor ias de propied ad intelectual que se encuent ran proas tegidas por el Acuerd o sobre los ADPIC, por cOll5iderarse que sabre ADPIe, conside rarse las creaciones que pertene cen a esas categor ias se incorpo ran a as product os que se encuent ran en el comero o, son las siguientes: comerci Derecho de Autor Derechos Conexo s Marcas Indicaciones Geograficas Geogrf lnvenci ones Invenci Variedades Vegetales, que pueden estar protegid as por el sistema de patentes , por un sistema su; generis o por una sui 0 combin aci6n cornbinacin del sistema de patentes y un sistema SIll SJlI
gelleris.

Diseos Diseftos Industri ales Esquem as de Trazada de Cireuitos Integrad os Trazado Circuito 3 Al respect o, Robert Sherwo od citado por Pedro Roffe en su

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Inte'ect Propied ad Intelect ual Proyecto Propiedad Intelectual SIECA-USAID

pases y sus obra "El Acuerdo TRIP's Y SItS efectos: El caso de los paises en los pases mayora seala desarrollo" senala que en la mayoria de 105 paises en desarrol lo, tracin oficinas las ofieinas encarga das de la adminis traci6n de la propied ad tran capacit adas para asumir las intelec tual no se encuen nuevas respons abilidad es que surgen del Acuerdo , particul armente por la escasez de recursos; y que la falta de credibil idad pases in regme de los regime nes de protecc i6n de los raises en desarro llo, judide la incapac idad de los sistemas juciiresulta en gran medida las infracin ciales para otorgar una protecc i6n efectiva contra intelect ual. ciones a los derechos de propied ad intelectual. dones pases stracin publica Para lograr una admini straci6n pblica eficient e, los paises
pases pueden recurri r al compro miso adquir ido por los paises acione s de la desarro llados, en el marco de las negoci in OMC, OMe, relacio nado con la obligac i6n de prestar coope0 pases era racin tcnica rad6n tecnica y financi er a a los paises en desarro llo o cin menos adelant ados. Esta coopera ci6n compre nde: la cin a) La asistenc ia en la prepara ci6n de leyes, tanto para 1a proteccin ci6n de los derech os de propie dad intelec tual como para preveni r el abuso de los mismos ; in b) La formac i6n del person al que debe tener a su cargo la adminis tracin admini strad6n de las leyes de propied ad intelect ual; y c) El apoyo para el estable cimien to y mejora miento de las oficinas naciona les compet entes en esta materia . 4 soluci La soluci6 n a cualqui er controv ersia que se de entre los Estados relacin Miembr os en relaci6n con el cumplim iento de las obligac iones del Acuerd o, debe someter se al procedi miento previsto para la OMC. soluci soluci6 n de todas las diferen cias comerc iales en la OMe. Se admite incluso la posibili dad de iniciar un procedi miento en casas los casos en los que un Estado Miembr o conside re que sus ventajas resultan tes del Acuerd o se hallan anulada s () disminu idas, an cuando la medida que haya origina do el menosc abo no aim violaci 51 constitu ya en s misma una violaci6 n a las disposi ciones del artculo cin, disposi ci6n, previst a en el articulo 64 del Acuerd o. Esta aos, par plaza qued Acuerd o qued6 en suspen so por el plazo de cinco anos, que an A la vencier on e131 de diciemb re de 2000. Ala fecha aun no ha sido

S1 violaci cin present ada ninguna reclama ci6n por "no violaci6 n", aunque s par se han iniciado varias consult as por medida s que afectan la

Las lIetUdaa .e ~ c l los IIetUdaa ~cl e Edith FloI'es de MoIina Molina

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oe...ctl_ . . Itr.,~ I"'~ I

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observancia de los derecho s de propied ad mtelectual. En h>da~ observa nda ellas se ha llegado a una solucin mutuam ente aC(lrdad<~ Par" elIas Ilegado solucion mutua mente ParJ ms mas informa cion \'er en la pagina web de la O\fC 11l~ ..:a~\)' cin pgina ll~ plantea dos por los Estados L"nidos en contra de Dinama rca ~. Suecia (par la ausenci a de medida s pro\'islOnales iII.1ll.i;t.l .l-::t r ., (por }::t"r.,

parte en los procedl mientos cinles), procedi

Comunl dade~ Eur\lrt'a~.

Grecia y Argenti na (por la ausenci a de medlda s prll\'l~h)na!e:, medIda rpidas rapidas para impedir la introduc cin a J~ elrculto s c(lmt'r(l;,l~ ci6n CIrcUito ("('mt'r(l ;),l~
de produc tos que infringe n una patente y la ltmltMIPr'i .1 :.1:' hmltaclP i.1:' autorid ades judicial es de traslada r la carKa de la prueb.~ en 1,,:11':0procedi mientos ci\'i1es referent es a infraccinnes de In~ dert'\:"h'h ch-iles I)~ dert'\:"h, de patente s de procedi miento) , 5

El proyect o origina l prepara do por las comum dade:, t'm::-reEI t.'m::-resarias de Estados L:nidos, Europa Occiden tal \' Japnn ht.-d.~jt'\::l,'! Estad(ls japon ht;~jt'".:: l,'! que los bienes decnmi sados debian ser de-stnlld\lS, sm nJn~Lln deban de-struld,lS, nm~Lln
derecho de indemn izacion por parte del mfrachl r izacin

El articulo 15,1 del Acuerd o sobre Ips ADPIC senala que: EI artculo st'J1ala "Podr "Podra constitu ir una marea de fbrica i.l de ("()merClll cU.1I'iUler marca fabrica Cl)merC cU.1I-iUl
signa o combin aci6n de si~os que ::>ean capact"'.- de dl~tlri::tlir signo 0 acin caract"'.r los bienes a sen'icio s de una empres a de h'tS de i.ltra~ emp~a:, o

[..,] Cuando los signos no sean intrnse camente capan":- ~it' dl~ [...] intrinse capace~ d,~ tinguir los bienes o serYicios pertmen tes, los \flembTlls pc...:iran 0 seryicio Ins \tlembw s supedit ar la posibili dad de registro de 105 mlsm\'s al caractt'r regis-tro mlsm,ls a1 distinti\ 'o que hayan adqulri do median te 5U US{l. [... ]'" adqUIri l.. ]'" 7 En la propues ta elabora da por las Comun idades Emrrna na:, Comunl dade~ Emprna de los Estado s Lnidos , Europa OCCIdental y Japl'p. (Mr.\' OCCide Jap"p. eM,'.,' antepro yecto del Acuerd o de los :\DPIC s.e :'l'ala que {,,~ Soe :o.l'nala {,'~
respecto a "la falsificaciilO de marcas ,1 disenns . il:'l (,lITh' :.1 a "Ia falsifica cin marc-as \1 disens il:,l pirater pirateri a de derecho s de autor, 1(1s signatanos btabJeC t'Lln ~1P 1(15 signata btabJect.'Lln penalid ades cpmpar ab16 a 1.1:0. q-...;e t:'\l~tan cllmpar la:' e\~tan para el fraude () la estafa y, en todn caSll, adecuad a:, rara o todo adecuada:o. para disuadi r a los infracto res potencia les".

ciones crimina les

~.

En el derecho eompar ado se han tipihcad o eomll dehtos C{mtrJ compar tipificad comll la propie dad intelee tual, ademas de 1.1 reprod uccwn nIl intelec adems la nl l

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Intelect Propied .d Intelecl u.1

AID lntelectua Proyecto propiedad Intelectual SIECA-USAIO

uso autoriz ada de obras y fonogra mas y el usa en el comerc io de relacion da en relacin con los mismos product os que una marca registra Sil ccin pas ella distingu e, la introdu ccion al pais de dichos product os, su misin la cin 0 almace namien to, distribu ci6n o venta; 1a retrans mision no

comeruso usin; autoriz ada de emision es de radiodif usi6n; el usn en el cornerpmtegid os; 0 cio de un nombre comerc ial o emblem a protegi dos; la fabricacin 0 acin cin cion autoriz aci6n de su titular; y, la distribu ci6n o venta de 0 diseo produc tos ampara dos por una patente o diseno industr ial, a
cin sabiend as que fueron elabora dos sin la autoriza ci6n del titular. la negocia cin Adicion almente y como consecu encia de 1a negoeia cion del a del Norte (conoci do Amric Tratado de Libre Comerc io de Americ ingls) par NAFTA por sus siglas en ingles) y los tratados bilatera les como in de protecc i6n de la propied ad intelect ual celebra dos con los Unidos , se ha incorpo rado como figura delictiv a la Estados miento 0 cin, fabricac in, fahricac i6n, importa ci6n, venta, arrenda mientn o cualqui er 0 acto que permita tener un disposi tivo o sistema que sea de satlite seal ayuda primord ial para descifra r una senal de satelite codifica acin da portad ora de progra mas, sin autoriz aci6n del titular acin ilcito ilicito civil, la particip aci6n en las seal; legtimo legitimo de esa senal; y como recepci as activida des anterior mente mencio nadas, asi como la recepcio n,
0 la relacin en relaci6n con activida des comerci ales, o 1a ulterior distribu sahHite seal cin cion de una senal de satlite codifica da portado ra de progracin mps, que ha sido descifra da sin autoriza cion del distribu idor

seal. legtimo de la senal. legit-iroo

.......... Legat Inlenn.clonalcle ........'lclc_ _ el 1 ...... Intern.clonal ...........'Ic!c ..... 01 I

Mauricio Jalife Daher

RGIMEN REGIMEN LEGAL INTERNACIONAL DE LAS INDICACIONES GEOGRAHCAS, DE LAS GEOGRFICAS, INDICACIONES DE PROCEDENCIA Y DE y LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN
MAURlCIO JAUFE DAHER MAURICIO
Autor de vanos libros y articulos sabre Propiedad intelectual. Editorialista varios Iibros sobre [ntelectlla/. Ed,torialista w desde 1992 en el peri6dico WE Financiero . Catedratico en tres cursos de peridico wEI Catedra/ico cur50S
w

especializacion en Propiedad lnte/ectlla/, abogado litigante con mns de 15 especializacin Intelectual,

aos anos dedicados a Propiedad lnteltual, fundador del Centro para d Sllu/i(l y fnteltllal, fllndador el Estudi(l Y la Difusion de la Propiedad itlteledual y Secretario de la AsociDcio'J Meric.:lIlil Difusin Itlteltctllaf Seattana AsociDci'J

para la Proteccion de la Propiedad industrial. Ea Proteccin fa Industrial.

anto en la legislaci6n de practicamente todos los paises, legislacin prcticamente como en la propia regulaci6n internaciona!. el tema de las regulacin internacional, indicaciones geograficas es reiterativo como uno de los geogrficas supuestos mas recurrentes de inviabilidad absoluta para ms conformar un signo distintivo susceptible de usa, protecci6n y uso, proteccin registro.
Esta limitaci6n, debemos reconocerlo desde este limitacin, momento, se encuentra limitada a un cierto nlimero de hip6tesis. nmero hiptesis. generalmente asociadas a la posibilidad de confundiT o causar confundir 0 error, o bien, de generar ventajas injustificadas de competencia. 0

A diferencia de otras instituciones juridicas del campo de jurdicas los signos distintivos, que a traves de los anos acusan una travs aos evoluci6n significativa -como las marcas notoriamente evolucin conocidas, por ejemplo-, en el caso de las indicaciones geogrficas geograficas el perfil de su regulaci6n no parece haber regulacin evolucionado con el dinarnismo esperado, conformando, en cada dinamismo

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Propiedad Intelectual Proyecto Propiedad Intelectual SIECAUSAID

pas, W1 abanico extenso de soluciones casusticas, acordes a la palS, casuisticas, idiosincracia de cada cua!. Soluciones que se han ido apartando cual. gradualmente del perfil basico aportado desde hace dos siglos bsico por el Convenio de Paris y el Convenio de Madrid relalivo a la relativo Represin Represi6n de las Indicaciones de Procedencia Falsas o Enganosas 0 Engaosas sobre el Origen de los Productos, y que an no se ajustan a los atin nuevos parametros consignados por el ADPIC. En el siglo de parmetros AOP1C. distancia que transcurri entre el Convenio de Pars y el AOPIC, transcurri6 Paris ADPIC, de manera silenciosa, al menos en este tema, los paises fueron pases implementando sus muy propias interpretaciones, hasta alcanzar distancias que an sin ser especialmente significativas en 3tin calidad, si 10 son en canlidad. lo cantidad.
En este contexto, la peticion que recibi de los peticin recib compiladores de esta obra para desarrollar el tema que me ocupa, que mucho agradezco, planteaba esa primera complejidad de c6mo decir algo nuevo sobre un tema que parece cmo terminado. Sin embargo, un acercamiento al asunto, descorriendo las contradicciones semanticas de sus vocablos semnticas necesarios, asi como la gradual afinacion de la regulaci6n as afinacin regulacin internacional que se ha generado desde hace mas de diez ms dcadas, decadas, revela angulos que permiten, al menos, exponer ngulos algunas sugerencias orientadas a reorganizar el conocimiento sobre esta figura, y en animo de aportar algunos malices para su nimo matices comprensin, comprensi6n, subrayar las tendencias ms evidentes que es mas posible identificar hacia el futuro.

Sobre el primero de los rubros debe decirse que la propia significacin significaci6n de las expresiones utilizadas recurrentemente para referirse a este tipo de expresiones que por su "contenido geogrfico" geografico" son consideradas no aptas para ser empleadas como marca, muestra una clara inconsistencia, si no es que una abierta contradiccin. Trminos corno contradicci6n. Terminos como "indicaciones geograficas" geogrficas" "indicaciones de procedencia", "designaciones de origen", denominacin denominaci6n de origen", y otras expresiones, suelen ser empleadas, en ocasiones como sin6nimos, y en otras como corno sinnimos, corno categoras categorias y especies.
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II JI

'e' . up IillternKlonaIde . . II ('epe' ... 810....... Lep Illter'nKlonaIde" JI t'er' . . . 810 ....... Mauricio Jalife Oaher Jafe Daher
Para los fines de este articulo y lTatando de apegarnos a artculo tratando los usos mas extendidos de estas expresiones en la doctrina ven ms la legislaci6n intemacional, de manera prov15ional habremos legislacin internacional, aqu aqui de referimos a slo Ires de eUas, las cuales parecen com5610 tres prender cualquier otra referencia conceptual en el tema. Basandonos "tamano" Basndonos en su "tamao" conceptual, estimamos como la mas Ia ms incluyente a la expresi6n "indicaci6n geogratica"; en un punto expresin "indicacin geogrfica"; intennedio "indicacin de procedencia", y como un grupo menor "indicacion las llamadas "denominaciones de origen". En este sentido. una primera aproximacion a los conceptos tendra que reconocer que aproximacin tend ria las indicaciones geograficas comprenden a las indicaciones de geogrficas procedencia, y estas a su vez comprenden a las denominaciones stas de origen.
En opini6n de David Rangel Medina,, por designacin opinin Medina designaci6n geogrfica se entiende el nombre de las partes del mundo geografica tradicionalmente conocidas como continentes; puede tambin tam bien referirse al nombre de paises, regiones, estados, ciudades v localidades, asi como el nombre de rios, montanas v demas as montaas dems accidentes en que se dIvide y c1asifica la superficie terreslre. En clasifica terrestre. general, aduce Rangel Medina, no basta su caracter geogratico carcter para que la denominaci6n sea incapaz de ungtr como signo denominacin tungtr distintivo_ distintivo.

Una primera inquietud que es pertinente identificar en relation al concepto propuesto por este autor, es la extension relacin par extensin teora distinti\os misma que para los efectos de la teoria de los signos distintos debe otorgarse a la palabra "geogriilico". En su connotaci6n mas "geogrfico". connotacin ms basica, el tennino no se limita a los elementos terrestres. sino que bsica, tnnino comprende el universo mismo, siendo, por tanto, una expresi6n expresin como: "de Marte", esencialmente geogratica. La propia geogrfica. Astronomia es considerada como una rama de la GeograHa. Sin Astronoma embargo, coincidimos con Rangel Medina en conSlderar que solo conSIderar slo las designaciones geograticas del planeta tierra deben ser geogrficas comprendidas en el concepto, toda "ez que si la generaci6n de '-ez generacin confusin confusi6n es el paramelTo de la falta de aptilud para conformar parmetro aptitud vilidamente una marca, entonces la referencia extraterrcola. por vlidamente extraterricola. su propia naturaleza, le excluye del grupo de referencias Ie

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geogrficas geognificas susceptibles de crear confusion u orillar al error. confusin a1 Nadie supondria, desde luego, que una botella de "agua purificada" distinguida con 1a marca "Lunar", podria provenir la podra de nuestro satelite. satlite.

En este orden de ideas, Hermenegildo Baylos', al disertar sobre sabre la legislaci6n espanola, aclara que para que la denomilegislacin espaola, nacin naci6n sea calificada como geogrMica, debe ser conocida por el geogrfica, par comlin de las gentes y no slo por eruditos en Geografia, y comn s610 par adems, ademas, ha de representar una carga valorativa para el producto o servicio que trata de distinguir. La prohibici6n de registrar prohibicin designaciones geogrMicas persigue evitar que los objetos geogrficas designados se beneficien indebidamente de la nombradia, el nombrada, prestigio 0 la notoriedad que una determinada localidad 0 regin o o regi6n geogrfica hayan adquirido como lugar de procedencia de geografica determinados productos.
Cabe entonces mencionar que la expresi6n "denominaexpresin"denominaciones geograficas" debe comprender, atento al espiritu de esta geogrficas" espritu regulacin, regulacion, tanto las que responden a un determinado nombre por virtud de su nomenclatura oficial y reconocida, como por par designacin comn, designaci6n comun, ya que son muchos los lugares, zonas o 0 por comn con regiones, que son identificadas par el comun de las personas can un nombre, aunque el mismo no haya sido recogido por la ciencia. En este mismo orden de ideas, es procedente mencionar que an y cuando la regulaci6n de las indicaciones geograficas aUn regulacin geogrficas histricamente hist6ricamente ha estado ligada a los productos que son distinguidos con las mismas, no se debe marginar de este tratamiento a los servicios, siendo que tambien existen tambin numerosos lugares famosos par la prestaci6n de ciertos servicios, por prestacin y las razones que concurren para pretender su tutela son exactamente las mismas que en el caso de los produdos. Este productos. podra podria ser el caso, por ejemplo, de la marca "Daytona", ciudad cudad famosa por la organizaci6n de carreras de autos, para el caso de organizacin que la misma se pretendiese registrar para distinguir precisamente ese tipo de servicios (espectaculos). (espectculos).

. . . . .11 LetIlII ~ ..... de las IncllcM:..... G ......11 ele Mauricio Jalife Daher Oaher

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Por su parte, respecto de la "indicaci6n de procedencia", "indicacin el propio Rangel Medina establece que es la designaci6n o designacin 0 mencin de un lugar cualquiera, a titulo de lugar de elaboraci6n, menci6n ttulo elaboracin, recoleccin 0 extraccin recoleccion o extraccion de un producto, o mas exactarnente, el 0 ms exactamente, sealamiento senalamiento de una designaci6n geografica notoriamente designacin geogrfica conocida como ellugar de producci6n de ciertas mercancias. el lugar produccin mercancas. Desde luego, no debe confundirse la funci6n que lienen funcin tienen las marras de denotar el fabricante o comerciante de donde marcas 0 proceden las mercancas con la "indicaci6n de prOC"e'Clencia", ya mercandas "indicacin que ",sta alude a los nombres geograticos y regionales que sean sta geogrficos reconocidos como emporios de alguna manufactura o como 0 fuentes de produccin de la mercancia y los cuales deben su producci6n mercanca nombre nacional o universal a ese motivo; son nombres que 0 molivo; evocan un especial centro de producci6n de la mercancia. produccin mercanca. Segn seala Segtin senala Rangel Medina, 10 que determina la lo incapacidad del nombre geografico para servir como signo geogrfiCO marcario es ese insondable nexo de origen que existe entre el producto y el nombre geografico; relaci6n de origen resultante de geogrfico; relacin que la mercanca ma.rcada necesariamente se produzca en la mercanda marcada Ja localidad, o de que sea de tipica fabricaci6n regional, o de la 0 tpica fabricacin 0 materia empleada, o del modo de elaboraci6n, etc. Si la 0 elaboracin, mercanca mercancia se fabrica con substancias naturales producidas en la localidad cuyo nombre quiere adoptarse o de acuerdo con una 0 trnica que sea caracterstica de 1" misma -dice Ferrara - es tecnica caractenstica Ii: evidente que ello no debe ser tolerado, porque el nombre de la localidad servira en tal supuesto, para indicar indirectamente la servir composicin 0 composici6n o el modo de fabricaci6n del producto, teniendo por fabricacin 10 tanto, el valor de una indicaci6n descripliva del mismo. Y se lo indicacin deSCriptiva comprende que tal indicaci6n no puede ser monopolizada por un indicacin empresario, atrayendo la atenci6n de la clientela, siendo que es atencin un nombre de patrimonio comtin, porque su nombre se debe a la comn, estructura geologica del terreno, a su clirna, o incluso por ser geolgica clima, 0 fruto de la aclividad de todos. actividad Ursula Wlltenzellner " a prop6sito de sus comentanos a propsito la legislacion argentina senala que el peligro de engano \'inculalegislacin seala engao

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do a las denominaciones geograficas no jug6 un papel de tanta geogrficas jug relevancia en el derecho marcario argentino como la prohibici6n marcarlo prohibicin de palabras en idioma extranjero, si bien ambas prohibiciones deban debian servir a un mismo prop6sito. propsito. Por su parte, Miller y Davis' explican que en relaci6n a relacin marcas geograficamente descriptivas, la prohibici6n obedece a la geogrficamente prohibicin necesidad de impedir la apropiaci6n de un termino que debe apropiacin trmino estar en el dominio publico. Por otro lado, la prohibici6n de pblico. prohibicin negar marcas geograficas enganosas es para prevenir el error o la geogrficas engaosas 0 confusi6n, asi como para proteger a los competidores. Segun confusin, as Segn estos autores, los trminos geognificos, de acuerdo a la h~rmines geogrficos, legislacin com-un legislaci6n comn norteamericana, en general son considerados como no aptos para ser marcas. La prohibici6n para registrar o prohibicin 0 usar estos terminos es la misma que la de las marcas descriptivas. trminos De hecho, su tratamiento en relaci6n al segundo significado es relacin sin duda solo una variante del que se aplica a las expresiones varante descriptivas.
Primariamente, la significacion geogrMica es medida en significacin geogrfica relacin relaci6n al mercado y los productos del solicitante. Entonces, una marca es prohibida solo si el termina es primariamente slo trmino considerado como geograficamente significante en relaci6n al geogrficamente relacin producto particular, en el mercado en que sera vendido. Y es ser suficiente con que para algunos consumidores esta asociacion asociacin exista, para que la marca sea denegada.

Otro de los elementos que deben discutirse al fijar la ijar extensin extension de las expresianes "indicaci6n de procedencia", e expresiones "indicacin "indicacin geogrfica", "indicacion geognifica", es la relativo a que atros elementos otros pueden cumplir la misma funci6n significante, sin que se trate funcin propiamente de "nombres geograficos". Tal es el caso, por geogrficos". ejemplo, de muchas legislaciones que impiden el registro de mapas, par censiderar que son medias graficos de hacer alusion por considerar medios grficos alusin a dertos lugares, por 10 que empleados en asociaci6n con dertos ciertos lo asociacin ciertos productos 0 podran constituir preductes o servicios, podrian consEtuir un medio de engano. engao.
Este es el mismo caso de atros medios visuales de otros

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las IncI~iofte.aG. DD aftcaa

Mauricio Jalffe Daher

identificaci6n de lugares o zonas, ya que existen mltiples identificacin 0 multiples imgenes imagenes que pueden lograr tal proposito, de hecho, con mamr propsito, eficacia que los mapas mismos, como es el caso de elementos arquitectnicos arquitectonicos vinculados a ciertos ciudades. La torre Elffel. o el Effel. 0 Big Bell, por ejemplo, son elementos graficos que pueden BeIl, grficos representar a Francia e Inglaterra, respeclivamente, de mejor respectivamente, manera que el mapa de dichos paises, por ser mas faciles de pases, ms fciles reconocer y asociar para el grueso de la gente.
I. Las indicaciones geograficas en los Tratados Internacionales geogrficas Inlemacionales

El Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad EI Proteccin Industrial, que sin duda merece el reconocimiento de ser el bastin histrico bastion historico que ha soportado el edificio de la regulacion regulacin internacional intemacional de la Propiedad Industrial, en su Articulo 10 establece que la posibilidad de aplicar embargo a mercancias ilcitas, ilicitas, es aplicable en los casos en los que se utilice. de manera utilce. directa o indirecta una indicaci6n falsa concerniente a la 0 indicacin procedencia del producto o a la identidad del productor, fabri0 idenlidad cante o comerciante. Sera en todo caso reconocido como parte 0 Ser fsica o interesada -aade el precepta-, sea persona fisica moral. todo -aftade precepto-, productor, fabricante o comerciante dedicado a la produccion. la 0 produccin. fabricacin 0 fabricacion o el comercio de ese producto y establecido en la localidad falsamente indicada como lugar de procedencia. o en la 0 regin est o region donde esta localidad esta situada, en el pas falsamente pais indicado, o en el pais donde se emplea la indlCacion falsa de 0 pas indICacin procedencia. Es claro que el marco referencial establecido por el Convenio Com'enio de Paris sabre el particular, ha influido nOlablemente Pars sobre notablemente en la legislacion de muy variados paises en el tema de falsas legislacin pases indicaciones de procedencia, y por tanto en el tratamiento general de las designaciones geograficas. Destaca la menClon geogrficas. menCIn expresa que el texto del Convenio realiza respecto del reconocimiento de los habitantes dellugar "afeclado" por el uso del lugar "afectado" de la falsa indicacion, como los detentadores de la aCClon de indicacin, corno aCCIn oposici6n, 10 que claramente tuvo repercusiones influyentes en la oposicin, lo asignacin asignacion posterior de esta facultad a los beneficiarios de la

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PropledMl Intelectual Intetectual Proyecto Propiedad Intelectual SIECA-USAID

denominacin denominaci6n de origen.

Otra de las referencias obligada~, no slo por Su aneja 5610 su aeja confeccin, confecci6n, sino por versar en forma particular sabre el tema de sobre las falsas indicaciones de procedencia, es el denominado Arreglo de Madrid relativo a la Represin de las Indicaciones de Represi6n Procedencia Falsas 0 Engaosas sobre el Origen de los Productos, o Enganosas del 14 de abril de 1891, revisado en Washington el 2 de junio de 1911, en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934 y en Lisboa el 31 de octubre de 1958, y adicionado por Acta de Estocolmo del 14 de julio de 1967. En terminos generales el Arreglo de Madrid sigui6 1a sigui la trminos pauta marcada por el Arreglo de Paris, al sealar que todos los Pars, senalar productos que lleven una indicaci6n falsa 0 engaosa en virtud indicacin o enganosa de la eual resulten indicados directa o indirectamente, como pais cual 0 pas o como lugar de origen alguno de los paises a los cuales se pases o aplica el mencionado Arreglo, 0 un lugar situado en alguno de ellos, seran embargados al ser importados en cada uno de dichos sern pases. paises. En terminos del Arreglo de Madrid, el embargo se efectrminos tuar tambin tuara tambien en los pases donde haya sido colocada la indipaises cacin caci6n de procedencia falsa 0 engaosa, 0 en aquel donde.haya o enganosa, o aqul sido introducido el producto provisto de esta indicacin falsa o indicaci6n 0 enganosa. engaosa.
De alguna manera, las disposiciones del Arreglo de Madrid realizaron la funcin, propiamente, de detallar 0 ampliar funci6n, o las disposiciones generales del Convenio de Paris en el tema de falsas indicaciones de origen. Este es el sentido que se percibe de preceptos como el que determina que tal regulaci6n no obsta a regulacin que el vendedor indique su nombre o su direccin en los pro0 direcci6n ductos procedentes de un pas diferente al de venta; pero, en este pais direccin 0 caso, la direcci6n o el nombre debern ser acompaados de la deberan acompanados indicaci6n precisa y en caracteres visibles del pais 0 dellugar de o del lugar indicacin fa-bricaci6n o de produccn, o de cualquier otra indicaci6n sufifa-bricacin 0 producci6n, 0 indicacin ciente para evitar cualquier error sobre el verdadero origen de las mercancas. mercancias.

Mauticio Jalife Daher Mauricio

a.u, l.' l.4IpIlntem-c'a .... de "'Ind'c-c'a ... sue..... a'D' I" l.4IpIlntem-C'a ele "'Ind'c-cla

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En este mismo sentido el Arreglo de Madrid determin6 determin

que los paises se comprometen igualmente a prohibir el empleo pases en la venta, en la exposici6n o en la oferta de los productos, de exposicin 0 todas las indicaciones que tengan caracter de publicidad y sean carcter susceptibles de equivocar al publico sobre la procedencia de los pblico productos haciendolos figurar sobre las insignias, anuncios, hacindolos facturas, tarjelas relalivas a los vinos, cartas o papeles de tarjetas relativas 0 comercio 0 comerdo o sobre cualquier otra clase de comunicacin comercial. comunicad6n comerciaJ. Un Tratado multilateral que tiene especial significaci6n significacin en la zona de Latinoamerica es la Convenci6n General Latinoamrica Ja Convencin Interamericana de Protecci6n Marcaria y Comercial, en cuyo Proteccin Marcarla lexlo se define como falsa e ilegal, y por lanto prohibida toda texto tanto indicacin indicaci6n de origen o procedencia que no corresponda 0 realmente al lugar en que el articulo, producto o mercanca fue 0 mercancia fabricado, manufacturado o recolectado. Como se puede 0 apreciar, en el particular contexto de la Convenci6n, al concepto Convencin, de falsa indicaci6n no se le exige como condici6n para exislir que indicacin Ie condicin existir la misma se refiera a un lugar famosa o reconocido por la famoso 0 fabricacin fabricad6n de dertas mercancias, sino que basta can que exista ciertas mercanas, con una incongruencia entre la indicaci6n usada v el verdadero lugar indicacin de procedencia de la mercancia, para refutar tal indicaci6n como mercanca, indicacin
falsa.

Precisando el alcance de la expresi6n "indicaci6n de expresin "indicacin procedencia", la Convenci6n eslabl."e 1ue se considerara como Convencin establ."e considerar tal el consignar o hacer aparecer en alguna marca, etiquela, 0 etiqueta, cubierta, envase, envoltura, precmta, de cualquier articulo, producto 0 mercanda 0 direclamente produclo o mercanca o directamente sobre el mismo. el nombre geogrfico geografico de una localidad, regi6n, pais o nacin determinada, regin, pas 0 naci6n bien sea de modo expreso y direclo, o indireclamente, siempre directo, 0 indirectamente, que dicho nombre geogrMico sirva de base o rau a la frase. geogrfico 0 raz palabras o expresiones que se empleen. 0 Resulta por demas grMica la intenci6n que el precepto dems grfica intencin refiere, en el sentido de ampliar el concepto de "indicaci6n de "indicacin procedencia" a las variantes, incluso caprichosas, de los terminos trminos originalmente entendidos como geograficos, 10 que es recogido geogrficos, lo

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por multiples legislaciones nacionales, las cuales incluyen, entre mltiples los supuestos de restricci6n sobre el particular, los denominados restriccin gentilicios. Una importante declaraci6n que contiene la Convenci6n, declaracin Convencin, ahora en sentido positivo, respecto del derecho general de utilizacin utilizaci6n de las denominaciones de origen, es la contenida en su Articulo 25, que senala que los nombres geograficos que Artculo seala geogrficos indiquen origen o procedencia no son susceptibles de 0 apropiacin apropiaci6n individual, pudiendo usarlos libremente para indicar el origen o procedencia de los productos o rnercandas o 0 0 mercancas 0 su propio domicilio comercial, cualquier fabricante, industrial, comerciante o agricultor establecido en ellugar indicado o que 0 el lugar 0 comercie con los procluctos que se originen de ste. La indicaci6n productos este. indicacin de origen o procedencia geognifica, fijada o estampada solire un 0 geogrfica, 0 producto o mercancia, debera corresponder exactamente allugar 0 mercanca, deber al lugar en que dicho producto o mercancia ha sido fabricado, manufac0 mercanca turado o recolectado. 0 Otro Gtro de los Convenios que resultan relevantes en la zona
es el denominado Convenio Centroamericano para la Protecci6n Proteccin de la Propiedad Industrial', que en su Articulo 72 establece que se Artculo considerar consideranl como indicaci6n de procedencia el nornbre geografiindicacin nombre geogrfico de la localidad, regi6n o pais que se consigne o haga aparecer regin 0 pas 0 en alguna etiqueta, cubierta, envase, envoltura o precinto de 0 cualquier mercanca, 0 cuaiquier mercancia, o directamente sobre ]a misma, como lugar sabre la esta. de elaboracin, recoleccin o extraccin de sta. Para los mismos elaboraci6n, recolecci6n 0 extracci6n geogrfico denominaci6n efectos, denominacin de origen es el nombre geogrMico con que se designa un producto fabricado, elaborado, cosechado o 0 extrado extraido en ellugar al cual corresponde el nombre usado como el lugar denominaci6n y que sirve para determinar una calidad y ciertas denominacin
caractersticas. caracteristicas.

Asimismo, el propio Convenio Centroarnericano deterCentroamericano mina que todo industrial, comerciante o prestador de servicios 0

establecidos en un pais, lugar o regin determinada, tiene derepas, 0 regi6n cho a usar el nombre geografico del mismo como indicaci6n de geogrfico indicacin procedencia de sus productos, mercancias o servicios, debiendo, mercancas 0

Ue' .LetPI~IonaI"'''''nd'c'CiD . .... GI~etWtc::as .LetPI~IonaI"'''''nd'c'CiD'''''GI~etlteas Mauricio Jalife Daher

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dicho nombre geografico que se emplee como indicaClon de geogrfico indicacIn procedencia o como denominacin de origen, corresponder exac0 denominaci6n tamente al dellugar donde la mercancia adquirio su naturaleza o aI del lugar mercanca adquiri 0 substancia o de donde proviene. 0
El ADPlC, referencia obligada en materia de Prop.edad EI ADPIC, PropIedad Intelectual como el gran Tratado Internacional del fin de s.glo en Intemacional sIglo esta materia, establece sobre el tema de indicaciones geogrficas geograficas que son las que identifican un producto como originarlo del originario territorio de un Miembro o de una region o localidad de ese 0 regin 0 reputaci6n, territorio; cuando determinada calidad, reputacin, u otra caracteristica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geografico. Encontramos ya en esta disposici6n, como geogrfico. disposicin, elemento del concepto, la notoriedad o reputacin del lugar, en 0 reputacion vinculacin o vinculacion 0 asociado a ciertas mercancias. De 10 anterior se mercancas. lo advierte que a diferencia de la indicacion de procedencia, en el diierencia indicacin caso de la denominaci6n de origen existe no slo la \'inculaci6n denominacin 5010 \'inculacin "Iugar-producto", "lugar-producto", sino que en estos casos el producto ha tomado casas tornado el nombre del lugar, y ademas, el producto obedece a Clertas adems, cIertas condiciones climaticas, o de insumos, que 10 hace particular. lo climticas, 0 denominacin Podemos entonces afinnar que toda denominaci6n de origen es, ala vez, una indication de procedencia. a la indicacin

En relaci6n con las indicaciones geogrtHicas, determina relacin geogrficas, el ADPIC, los Miembros arbitraran los medios legales para que arbitrarn las partes interesadas puedan imped;~ Ia utilizacion de cualquier la utilizacin medio que, en la designacion o presentacion del producto. designacin 0 presentacin indique o sugiera que ,;ste proviene de una reg.on geografica 0 ste regln geogrfica distinta dislinta del verdadero lugar de origen, de modo que induzca al pblico a error en cuanto al orig '1 geografico del producto. asi publico aI geogrfico como cualquier otra utiJizaci6n que constituya un acto de utilizacin competencia desleal, en el sentido del Articulo 10 bis del Convenio de Paris (1%7).
Todo Miembro, de oficio si su legislacion 10 permIte, o a legislacin lo perm'le, 0 peticin de una parte interesada, denegara o im'alidara el peticion denegar 0 in\'alidar registro de una marca de fabrica o de comercio que contenga o fbrica 0 0 consista en una indicaci6n geogrfica respecto de productos no indicacin geogrMica

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originarios del territorio indicado, si el usa de tal indicacin en la uso indicacion marca de fabrica o de comercio para esos productos en ese fbrica 0 Miembro es de naturaleza tal que induzca al publico a error en pblico cuanto al verdadero lugar de origen. Una importante precisin establecida por el ADPIC es la precision que determina que las disposiciones antes referidas se aplicaran aplicarn a toda indicacin geogrfica que, aunque literalmente verdadera indicacion geografica literalrnente en cuanto al territorio, regin o localidad de origen de los region 0 productos, brinde al publico una idea falsa de que estos se pblico stos originan en otro territorio. Por otro lado, por 10 que hace a vinos y licores, el ADPIC lo determina que cada Miembro establecer los medios legales para establecera que las partes interesadas puedan impedir la utilizacion de una utilizacin indicacion geogrfica que identifique vinos para productos de indicacin geografica ese gnero que no sean originarios del lugar designado por la genero indicacion geografica indicacin geogrfica de que se trate, o que identifique licores 0 para productos de ese genero que no sean originarios del lugar gnero designado por la indicacin geogrfica en cuestion, incluso indicaci6n geografica cuestin, cuando se indique el verdadero origen del producto o se utilice 0 indicacin geogrfica la indicaci6n geognHica traducida o acompaada de expresiones 0 acompaftada tales como "clase", "tipo", "estilo", "imitaci6n" u atras ana-logas. "imitacin" otras anlogas. De oficio, si la legislacin interna 10 permite, o a peticin de una legislacion lo 0 peticion parte interesada, el registro de toda marca de fabrica o de eJ fbrica 0 comercio para vinas que contenga o consista en una indicaci6n vinos 0 indicacin geografica que identifique vinos, o para licores que contenga o geogrfica 0 0 consista en una indicaci6n geogrMica que identifique licores, se indicacin geogrfica denegar 0 invalidara denegara o invalidar para los vinos o licores que no tengan ese 0 origen. En relacion a indicaciones geograficas, el ADPIC relacin geogrficas, establece que cada una de las Partes proveera, en relacin con las proveer, relacion indicaciones geograficas, los medios legales para que las geogrficas, personas interesadas puedan impedir el usa de cualquier media uso medio que, en la designacion o presentacion del producto, indique o designacin 0 presentacin 0
sugiera que el producto de que se trate praviene de un territorio, proviene

region o localidad distinta al verdadero lugar de origen, de modo regin

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Mauricio Jalffe Daher

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que induzca al publico a error en euanto al origen geografico del pblico cuanto aI geogrfico asi cualquier otro producto, as! como eualquier olro uso que conshtuya un acto de constituya competencia desleal. Ad!cionalmente, Adicionalmente, el ADPIC determina que cada una de las Partes, de oficio, si su legislacin 10 permite, o a peticin de legislacion lo 0 pehcion una persona interesada, se negara a registrar o anulara el regtslro negar 0 anular regtstro de una marca que contenga o consista en una indicaci6n geogrci0 indicacin geogrfica respecto de productos que no se originan en el territorio, regin o localidad indicada, si el uso de lal indicacion en la marca region 0 tal indicacin para esos productos es de naturaleza tal que induzca al pblico a publico error en cuanto al origen geografico del producto. Como se apregeogrfico claramente cia, el ADPIC se orienta c1aramente en el senhdo de que el sentido empleo de indicaciones geogrficas solo debe limitarse en la geograficas medida en la que esta pueda originar error o confusin, pero no med!da sta 0 confusion, basta que sencillamente el producto no provenga de la region regin designada para que se actualice la hiptesis de restriccion. hipotesis restriccin. Y sobre este punto, el ADPIC llega an mas lejos, al y Uega atln ms aI determinar, en el apartado 4 del Articulo 22, que cada una de las deterrninar, Partes negar el registro de toda indicacion geogrfica que, negara regislro indicacin geogratica aunque indique de manera correcta el territorio, region o regin 0 localidad en que se originan los productos, proporcione al pblico una idea falsa de que estos se originan en olro territorio, publico stos otro regin 0 region o localidad.
contiene. Sin embargo, el ADPIC conhene. como casi todos los Internacionales, relativa Tratados Intemacionales, la salvedad relaliva a la no aplicacioo aplicacin retroactiva de sus disposiciones, al disponer que ninguna de las aI restricciones acordadas se interpretara en el sentido de obligar a interpretar una Parte a impedir el uso continuo y similar de una determinairnpedir da indicacion geogrfica de otra Parte que idenhfique vinos o indicacin geografica identifique 0 bebidas espirituosas en relaci6n con bienes o servicios, a sus relacin 0 nacionales o a los domiciliados de esa Parte que hayan usado esa 0 indicacin geografica en elterritorio de esa Parle, de manera conindicacion geogrfica el territorio Parte, tinua, en relaci6n con los mismos bienes o sen'icios U otros relarelacin 0 sen"icios u cionados, por 10 menos durante diez anos, o de buena fe. antes de lo aos, 0 ADPC. la fecha de firma del ADPIC.

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Asimismo, ninguno de los paises miembros estar obliestani gado apliear gada a aplicar estas disposiciones a una indicacin geogrfica, si indicaci6n geografica, esta es idntica al nombre acostumbrado en el lenguaje comn sta identica comlin del territorio de ese pas, para los bienes o servicios a los que se pais, 0 aplica esa indicacin. indicaci6n. Finalmente, en el tema de Tratados Intemacionales, es importante mencionar que el tema de las indicaciones geografigeogrficas ha aparecido reiteradamente en arreglos bilaterales o 0 multilaterales del tipo del Tratado de Libre Comercio de Amrica America del Norte (TLCAN), y del tipo de los que diversos paises latinoamericanos han celebrado recientemente entre s. S1.

11. II.

Las Denominaciones de Origen

Por 10 que hace a la regulaci6n de las llamadas lo regulacin "denominaciones de origen", el Arreglo de Lisboa relativo a la Protecci6n de las Denominaciones de Origen y su Registro Proteccin Intemacional de 1958, ha constituido el fundamento obligado de su reconocimiento mundial, y del crecimiento econmico notable econ6mico de la producci6n de las mercancias que han quedado en alglin produccin algn momento amparadas por la regulaci6n proteccionista de este regulacin excepcional tipo de Propiedad Industrial.
Esta instituci6n, cabe referirlo, es una de las mas institucin, ms especialesde cuantas integran la Propiedad Industrial, y dentro especiales de del campo particular de los signos distintivos sin duda constituye el caso de mayor contraste.

A diferencia de los otros tipos de signos distintivos, como el nombre comercial, la marca o ellema publicitario, en los 0 el lema que una entidad juridica especifica, por 10 general un prestador lo de servicios, industrial o comerciante, particular o privado, se 0 0 constituye en titular de los derechos, en el caso de la denominaci6n de origen tal titularidad se diluye. El titular de denominacin EI una denominaci6n de origen es la comunidad o Asociaci6n que denominacin 0 Asociacin reside y fabrica los productos amparados por la denominacin, o denominaci6n, 0 en su caso, seglin cada legislacin nacional, el Estado. Las segn legislaci6n

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personas o empresas que emplean las denominaciones ~O~ 0 usuarios de las mismas, a travs de una especifica autorizaCll'm . tran~:.i autorizaCin. Su contraste con las marcas deri\"a de la consideraclon de consideracIon que mientras estas se adoptan y apropian para disting-uir stas productos o sen"icios en el mercado, como reterencia de 0 referencia procedencia y calidad para el consumidor, la den0mmacin de deo0mmacit-1o origen se orienta a proclamar la exclusi\idad sabre un ~enerico. sobre circunscribindola circunscribiendola a los limites y condiciones que la propia le: lmites Ie: 51, circunstanCia define. En s, el contraste se perfila por la circunstanna de que. mientras una objeci6n natural para el registro de marcas es el que objecin stas estas consistan en expresiones genericas, en la denominacioo de genricas, denominacin origen la proteccion se gesta, de algn modo, sobre un ~enerico proteccin algtin (apelativo geografico) de condiciones extraordinarias. geogrfico) Las condiciones extraordinarias para que la pwtffcion pwtffcin legal se genere sobre una denominacin de origen. ~on denominaciQn tradicionalmente tres: (I) que se trate del nombre de una rep6n (1) repn geogrfica pas; denommaCln ,In'a para geografica de un pais; (2) que dicha denommaCll\n "n'a rara designar un producto originario de dicha region: (31 que la regin: calidad o caracteristicas del producto obedezca al medio 0 caractersticas geogrfico, comprendindose geografico, comprendiendose en ella los faclores naturale; ,. ello nalurale; \. humanos. Ya 10 hemos seiialado. tada denominaci6n de ori~en es lo sealado. toda denominacin tambin tambien una indicaci6n de procedencia prohibida 'para qUlenes indicacin (para qUIenes no residen en 12'1 lugar), ya que se trata siempre del nombre de el una poblacion o lugar que se caracteriza por la fabricacion de poblacin 0 par fabricacin ciertos productos, sin embargo, para adquirir 1.1 cate~oria de la denominacin denominacion de origen es menester que dicha denommaclon denornmaclon geogrfica geografica cumpla con las tres condiciones antes referidas. reteridas. Es importante tener claro que la protecCll-ln a 1.1 proteccIn la denominacin denominaci6n de origen tiene una amplia tradicion hist<-irica. que hene tradicin histrica. se remonta a los reclamos de muchas comunidades que graCias a su dedicaci6n, talento, procesos y recursos naturales, lograban la dedicacin, generacin generaci6n de productos que como medio de identidad general adoptaban el nombre mismo de la localidad en que se gestaban.

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de tal manera que el grupo de personas dedicadas a tales actividades propiciaba un sentimiento de pertenencia con el nombre del producto, considenmdose como de natural justicia el considerndose corno hecho de reservar el usa de clicho nombre, en forma exclusiva, a uso dicho los miembros de la comunidad respectiva.
Esa es la razen de que, a diferencia de algunas razn legislaciones que confieren al Estado la titularidad de las denominaciones de origen, en la mayo ria de los paises en que la mayora pases figura es reconocida, la titularidad de la denominaci6n se asigne denominacin al grupo de productores de la regi6n, constituidos en regin, asociaciones, camaras, cooperativas U otras formas de cmaras, ti

organizacin organizaci6n colectiva de productores.

Al propio tiempo, al igual que los signos distintivos, la proteccin protecci6n deviene en una garanta para el consurnidor, que en el gararitia consumidor, caso de las denominaciones de origen adquiere un especial limitar utilizaci60, nicamente, relieve, al lirnitar su utilizacin, unicamente, a los productores que reunen ciertas condiciones especificas de mtodos de renen especficas metodos produccin ubicacin, producci6n y ubicaci6n, que garantizan mantener y observar los estndares estandares aceptados para los productos designados con la denominacin denominaci6n de que se trate. econmico El valor econ6mico que se asocia a las denominaciones de origen es tan amplio, que muchos pases poseedores de este paises tipo de denominaciones son importantes pron10tores intemacionales para el reconocimiento y proteccion de esta internacionales proteccin peculiar figura. Es claro que cuando un cierto producto de una localidad logra posicionamiento a nivel intemacional, los ingresos que internacional, pueden derramarse a dicha colectividad cuanda se logra que la cuando denominacin geogrfica denominaci6n geografica en cuesti6n sea tutelada en esta forma, cuestin son muy cuantiosos, ya que se reserva en su favor el empleo exclusivo de la misma. Se constituye, asi, una justa ventaja as, competitiva de enorme valor, que se proyecta en el tiempo para cornpetitiva tiernpo generar beneficios permanentemente a la poblaci6n, regi6n o pennanentemente poblacin, regin 0 pas pais de que es originaria.

.U.k.......... Intemaclonal de 1M Indk:.llc'" Gnu *fIc:.M; IU.k.......... Indk:.llc. . . MauridO Jalife Daher

.17

Slo Francia ha acumuJado mas de 650 denominaciones 5610 acumulado ms de origen a 10 largo de su historia, 10 que refleja la tradicion del lo lo tradicin tema y su importancia a nivel internacional. Entre las denominaciones de origen mas famosas, solo para fines de ilusms lamosas, tracin, tracion, se encuentran las siguientes:

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Propiedad Intel.clual Intelectual Proyecto Propiedad Intelectual SIECA-USA1D Proyec1o

Algunas de las bases mas importantes de proteccion a las ms proteccin denominaciones de origen que contiene el Arreglo de Lisboa, determinan que cada pais se compromete a proteger en sus pas territorios las denominaciones de origen de los productos de otros paises de la Union de Paris. pases Unin
En un sentido general podriamos ciecir que as! como la podramos decir as regulacin regulacion de las denominaciones geograficas es de naturaleza geogrficas
restrictiva, esto es, est orientada a impedir el usa abusivo de un esta uso

apelativo geografico en detrimento del consumidor y los geogrfico competidores, en el caso de las denominaciones de origen la proteccin protecci6n responde a la necesidad y conveniencia de proteger en forma exclusiva el usc de una indicacin geogrfica en favor uso indicaci6n geogrMica de sus residentes, cuanda dertas condiciones de insumos y cuando ciertas insumas elaboracin convergen. Se puede afirmar, en ese sentido, que la elaboraci6n denominacin denominaci6n de origen es no solo una garantia de origen o garanta 0 procedencia, sino tambin una garanta de calidad, por cuanto se tambien garantia tiene la certeza de que los produclos amparados por la misma productos corresponden a los eshindares de fabricaci6n impuestos como estndares fabricacin mnimos a los usuarios autorizados de la denominacin. minimos denorninaci6n. En terminos generales el Arreglo de Lisboa determina trminos que sus Miembros se cornprorneten a proteger en sus territorios, Miernbros comprometen las denominaciones de origen de losproductos de los otros paislos productos pases de la Union de Paris, reconocidas y protegidas a dicho titulo Unin Pars, ttulo en el pais de origen y registradas en la Oficina de la Union para pas Unin la proteccion de la Propiedad Industrial. proteccin Para los efectos del Arreglo de Lisboa, se entiende por denominacin de origen la denominacin geogrfica de un pas, denominacion denominacion geogrMica pais, de una region o de una localidad que sirva para designar un regin 0 producto originario del mismo, y cuya calidad o caracteristicas se misrno, 0 caractersticas deban exclusivamente al medio geografico, comprendidos los geogrfico, factores faclores naturales y los faclores humanos. El pais de origen, bajo factores pas esa tesitura, es aquel cuyo nombre constituye la denominacion denominacin de origen que ha dado al producto su notoriedad, o bien aqul en 0 aquel el cua! est" ubicada la region o localidad cuyo nombre constituye cual est regin 0 la denominacion de origen que ha deparado al producto su denominacin notoriedad.

111.1 ..... LetPlInteraIdonaI de ... Indlcae. . . . ala, .neas ele Indlcac. ala' Mauricio Jalife Daher Daner

.1.

Una de las mas importantes disposiciones del Arreglo de ms Lisboa es la que determina que la proteccion sera asegurada conproteccin ser tra toda usurpaci6n o imitacin, incluso si el verdadero origen usurpacin 0 imitaci6n, del producto figura indicado, o si la denominacion se emplea en 0 denominacin traduccin 0 traducci6n o va acompaada de expresiones tales como acompanada "gnero", "genera", "tipo", "manera", "irnitaci6n" o simiJares. Queda clara "imitacin" 0 similares. la pretension de la disposicion, en el sentido de evilar que las pretensin disposicin, evitar denominaciones de origen protegidas sean burladas a tra,'';' del tra,'';'; burdo expediente de emplearlas en formas engailosas. engaosas. Uno de los grandes beneficios que es necesario Identificar como derivado del Arreglo de Lisboa, fue el de crear un registro intemacional, que procede a peticion de las administrainternacional, peticin ciones de los paises de la Union de Paris, en nombre de las perpases Unin sonas fisicas o juridicas, publicas o privadas, titulares del derecho 0 jurdicas, pblicas 0 de usar estas denominaciones segn su legislaCin nacional. 5eglin legislaci6n Como una nota de proteccion adicional, el Arreglo de Lisboa proteccin prev preve que una denominacion adrnitida a la proteccion en un pais denominacin admitida proteccin pas de la Union no podra considerarse que ha llegado a ser generico, Unin podr genrico, en tanto se encuentre protegida en el pais de origen. pas Tmoco Soares, al comentar la Ley TIpo para los PaIseS en Soares ,al Vas Vias de Desarrollo sobre Marcas, Nombres Comerciales y Competencia Desleal, edicion Birpi 1%7, comenta que en los edicin pases paises en vias de desarrollo, donde la industrializacion no ha vas industrializacin conseguido los avances necesarios, existen con frecuencia produetos ductos naturales o productos artesanales de alta calidad, ongl0 narios de determinadas regiones. La misma situaci6n, senala el situacin, seala autor, puede producirse en 10 que se refiere a servicios de una lo calidad especial. En estos casos es importante que se utilicen las indicaciones de procedencia o las denominaciones de origen tini0 nicamente para productos o servicios que tengan derecho a ella, y 0 no para otros de origen diferente y posiblemente de peor calidad, porque su empleo por estos ultimos destruiria la repulacion de ltimos destruira reputacin los productos o servicios de origen genuino y el valor economico 0 econmico correspondente. correspondiente. Cuando se aborda el tema de las denominaciones de ori-

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Propiedad Intectual Intelectual

Proyecto Propiedad Inteleclual SIECA-USAID Intelectual

gen, una escala inevitable es la que debe hacerse al considerar esta figura en contraposici6n a las rnarcas colectivas y a las marcontraposicin marcas cas de certificaci6n, ya que las tres figuras se encuentran asociacertificacin, das y, en dertas circunstancias llegan a cumplir funciones ciertas

equiparables. Inclusive, muchas de las comunidades que por alguna razn no renen las condiciones o cumplen con los requirazon relinen 0 sitos para aspirar a una denominaci6n de origen, encuentran en denominacin la marca colectiva, 0 en la marca de certificaci6n, altemativas que o certificacin, alternativas les procuran un grado relevante de protecci6n. proteccin. Las marcas colectivas son registradas por grupos 0 asoo ciaciones gremiales, que deciden aplicar un signo 0 denomio nacin comn, como distintivo de los productos o servicios de naci6n COffiOO, procluctos 0 ese gremio. A diferencia de las marcas de certificaci6n y de las certificacin denominaciones de origen, para la obtenci6n de un registro de obtencin este tipo no se exige que la marca distinga un proclucto o servicio producto oservicio de cierta calidad, aunque la asociaci6n titular podria autoimpoasociacin nerse ciertos estandares obligatorios. estndares En el caso de las marcas colectivas, la utilizaci6n del terutilizacin trmino "colectiva" no deriva de su propiedad compartida, la cual
corresponde en forma unitaria a la sociedad o asociaci6n titular, 0 asociacin sino del uso compartido que corresponde a los miembros, socios

o integrantes de la persona moral titular de una marca colectiva.

La Hamada "marca de certificaci6n", en cambio, consiste llamada certificacin",

en el tipo de signo distintivo empleado para "avalar" la calidad

de un producto o servicio, por cumplir este con ciertas especifi0 ste

caciones y corresponder a una calidad impuesta por una entidad

supervisora. En muchos paises, la marca de certificaci6n se conspases, certificacin

tituye en un medio para garantizar que ciertos productos cumplen con determinados estandares de calidad, teniendo dereestndares cho a emplearlo slo las empresas que acreditan cumplirlos fiel5610
mente. De esa manera, la marca se convierte en una garantia para garanta el consurnidor, que encuentra en la marca de certificaci6n un aval consumidor, certificacin

de la calidad del producto. La marca de certificaci6n, al igual que la denominada certificacin,

1Uah...", LegallntomIM:ionaI do ... IndicacionH GlapfIcas IUSk...", Indicaciones G.a . . . . . .

Mauricio Jalife Daher

marca colectiva, muchas veces son empleadas en forma adicional o agregada a la marca propia del comerciante, pero en otras se emplean como marca tinica, de manera que no es posible establenica, cer diferencias entre productos de comerciantes di\"ersos que se diversos unen para poner en el comercio productos fabricados con los mismos parametros y bajo la misma marca. parmetros
En el caso de estos dos tipos de marcas, la colectin \. la de certificacion, no exisle desde luego la condicion de que sean certificacin, existe condicin geogrficas, geograficas, sino que las mismas pueden recaer en cualquier tipo de signo o denominacion que sea registrable. 0 denominacin La gran diferencia que es procedenle discernir entre la procedente marca de certificacion y la denominacion de origen, es que esla, certificacin denominacin esta,

por su regimen inlernacional, en aquellos casos en que el pais internacional, respectivo es Miembro del Arreglo de Lisboa, logra protecClon protecCIn mundial a traves de su regislro en la Oficina internacional, 10 que travs registro Internacional, lo no sucede con la marca de certificaci6n, que obser\"a las lirnitacertificacin, observa limitaclones territoriaJes de las marcas convencionales. ciones territoriales Admitiendo su valor referencial, a pesar de que en general el TLCAN se apega a las disposiciones de ADPIC, es pruADrle, dente denle comentar que este Tratado define las indicaciones geogrageogrficas como cualquier indicacion que identifica un producto como indicacin originario del territorio de uno de los paises, o de una regin o pases, 0 region 0 localidad del mismo, en casos en que determinada calidad. reputacin putacion u otra caracteristica del producto se atribuya esencialmente a su origen geografico. Es destacable que en esla wrslon. geogrfico. esta wrsln. redactada redaclada en sentido positivo, no se establece el impedimento de registrar como marca indicaciones geogr.Hicas de lugares geogrficas famosos por la elaboracion de ciectos produclOS, sino que el conelaboracin ciertos productos, cepto mismo de denominad6n geografica exige tal condici6n. denominacin geogrfica condicin.
Ms alla de su alcance anecdtico, es necesario refenr Mas all aJcance anecd6tico, referir que no siendo Canada y Estados Unidos paises signalarios del Canad pases signatarios Arreglo de Lisboa relativo a la Proteccion de las Denominaciones Proteccin de Origen y su Registro internacional, en el marco de las negoInternacional, ciaciones para la firma del TLCAN, Mexico insistio de manera insisti

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Propiedad Intelectual Propledad Intelectua.

Proyecto Propiedad Intelectual SIECA~USAID

permanente en lograr exc1usividad para el empleo, en la zona exclusividad

comercial de los paises firmantes, sus denorninaciones de origen pases denominaciones

protegidas, en particular las denominaciones de origen "tequila" y "mezcal". Ante la imposibilidad de alcanzar un compromiso de las partes para que Canada y Estados Unidos accedieran al Arreglo Canad de Lisboa, las partes idearon un sistema especial de
reconocimiento de derechos sabre "productos tipicos". Dicho de sobre tpicos". otra forma, como las partes no pudieron construir un esquema

que fuera tecnicamente aceptable para los conceptos propios de tcnicamente la Propiedad Industrial en el tema de "denominaci6n de origen", "denominacin stas estas optaron por lograr la protecci6n a traves de establecer cierproteccin travs tas restricciones reciprocas en el Capitulo relativo a "Trato recprocas Captulo
nacional y acceso a mercados para bienes".

Al respecto, bajo el rubro de "productos distintivos", las partes establecen en el TLCAN, de manera basica, que Mexico y bsica, Mxico Canad Canada reconocen el Bourbon Whisky y el Tennesse Whisky, e1 como productos distintivos de Estados Unidos. En consecuencia, Mxico Canad Mexico y Canada no perrnitiran la venta de producto alguno permitirn como Bourbon Whisky y Tennesse Whisky, a menos de que se hayan elaborado en Estados Unidos de acuerdo con las leyes y reglamentaciones relativas a la elaboraci6n de los mencionados elaboracin productos. Por su parte, Estados Unidos y Mexico reconocen el Mxico Canadian Whisky como producto distintivo de Canada, y Canad, Estados Unidos y Canada reconocen al Tequila y al Mezcal como Canad productos distintivos de Mexico. Mxico.
Este especiaHsimo sistema para brindar protecci6n a los especialsimo proteccin

llamados "productos distintivos", propio del TLCAN, trae como

consecuencia que la cobertura no requiera que la denominaci6n denominacin

de origen del producto haya tenido que satisfacer todas las formalidades legales del procedimiento del pais respectivo, ni de su pas registro intemacional, 10 que suele requerir un proceso largo y internacional, lo desgastante.

............ lApIlntenwclonal_ ... Incticltciones a.aD *Rcaa

Mauricio Jalife Daher Oaher

El asunto lrasciende 10 circunstanciaL ya que el rgimen EI trasciende lo regimen tpicos", proteccIn de "productos tipicos", como medida alterna a la protecc"m de altema adhesIn. las denominaciones de origen, parece estar ganando adhesll'n. En el reciente acuerdo comercial de Mexico con la e nin Mxico Cnion Europea, un convenio similar fue finnado, con objeto de que las partes mutuamente establecieran condiciones de mercado exclusivo a ciertas bebidas alcoholicas designadas por cada parte para alcohlicas gozar de tales beneficios.

IV.

A manera de conclusion conclusin

La revision de los antecedentes regulatorios de las revisin regula torios denominaciones de origen en los Tratados lntemacionales que a Internacionales lo 10 largo de la historia se han celebrado, demuestra que cada \"el \"eZ en mayor medida los supuestos de prohibicion progresivamente prohibicin se han relajado. De la posicion radical del Convenio de Paris v posicin Pars del Convenio de Madrid relati,o a la Represi6n de las relati,'o Represin lndicaciones de Proeedencia Falsas o EngailOsas sobre el Origen Indicaciones Procedencia 0 Engaosas de los Productos, ambos instrumentos del siglo XIX, que establecan establecian una prohibicion general y radical para emplear prohibicin denominaciones o indicaciones geograficas que no cnrres0 geogrficas pondieran al origen real de los productos, se ha lIegado hasta llegado versiones avanzadas como el ADPIC, en las que la restriccion se Ia restriccin limita al empleo de este tipo de denominaclOnes, Unicamente, denominaCIOnes, nicamente, cuando se lrata del nombre de un lugar reconocido por la fabntrata labncacin de cierto lipo de productos, cuando la denominaci6n se cacion tipo denominacin pretenda destinar a distinguir estos. stos.

Al propio tiempo, las restricciones que muchas lepslaAI ciones contemplan para denegar el regislro de marcas geografiregistro geogrficas, atendiendo a consideraciones de descripti\'idad, esto es, cuando la marca misma describa el lugar de origen o proceden0 cia, parecen haber ido atenuando sus electos, haciendo descansar efectos, la evaluacion de la procedencia de marcas de este tipo, UnICaevaluacin nICamente, en los supuestos expresamente destinados a las den('lmidenominaciones de contenido geografico. Dicho de otro modo, cada \"el geogrfico. \"eZ ms mas la limitacion para registrar este tipo de marcas obedece al limitacin

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Propiedad Intelectual
Proyecto Propiedad Intelectual SIECA-USAID

posible engaflo a los consumidores, derivada de la referencia engao inexacta inexacla respecto del origen, que de la posible descriptividad de
la marca.

Un punto que vale la pena destacar, es el relativo a la aplicacin aplicaci6n cada vez mas difundida de la doctrina del segundo ms
significado a las denominaciones geogrMicas, en el sentido de geogrficas, que, cuanda de su usc y publicidad se derive que las mismas son cuando uso identificadas cumpliendo funciones de marca, entonces son re-

gistrables, por encima de sus notas descriptivas a de la prohibio cin que sobre ellas pesa por ser falsas indicaciones de proceci6n
dencia.

La tendencia de la regulaci6n intemacianal ha llevado a regulacin internacional que, al tolerar el uso y registro de denominaciones geogrficas en usa denominacianes geograficas forma general, salvo cuando induzcan al error, atando este concepto a aquellos nambres que se refieran a lugaTes famosos por la nombres lugares produccin producci6n de ciertos productos, ha conducido a una identidad, o una especie de fusion semantica entre los terminos "indicaci6n fusin semntica trminos"indicacin de procedencia" y "denominacin o indicaci6n geografica". JJdenominacion 0 indicacin geogrfica". De hecho, por 10 que hace a las referencias 0 indicaciones lo o de proceclencia diversas a la marca misma, tales como las difunprocedencia rnisrna, didas leyendas "Hecho en" y otras equivalentes, su regimen rgimen parece cada vez mas escapar al alcance de las disposiciones en ms materia de Propiedad Industrial, y se inscriben en la normativa orientada a la defensa de los derechos de los consumidores, particularmente a las que se destinan a la regulaci6n de la informaregulacin cion comercial de procluctos y servicios. cin productos En la expresi6n "indicaci6n geografica", segun discutiexpresin "indicacin geogrfica", segn rnos mos en el primer apartado, deben comprenderse todas las referencias geograficas existentes de nuestro planeta, tanto las ofigeogrficas ciales como las camunes, y todo apunta a que el tl'rmino debe corno comunes, trmino comprender tambin los terminos derivados y referenciales tambien trminos corno como los gentilicios, los mapas, las banderas y hasta los simbolos smbolos y edificios que se asocian con un determinado lugar o pas. 0 pais.

...... lnternacioNl' de las Inclicltcionn Olaa ficas lnternacioNl. Olau _ficas

Mauficio Jalife Daher Mauricio

En este mismo orden de ideas, es de destacarse que la nueva protecci6n que se ha incorporado en tratados como el proteccin

TLCAN, para los llamados "productos lpicos o distint,,os". que Hamados tipicos 0
es una protecci6n altemativa a la que brindan las denominaproteccin alternativa ciones de origen, par su condici6n pragmatica presenta \-entaja50 por condicin pragmtica

que podrian impulsar su adopci6n generalizada. En esa medida. podran adopcin

0 razn estn poblaciones o lugares que por alguna raz6n estan impedidos

para ser protegidos como denominaci6n de origen, estarian denominacin estaran

equiparando su protecci6n, de manera que denominaci6n de oriproteccin, denominacin gen e indicaci6n geografica (como impedimento de reglStro de indicacin geogrfica regIStro nombres geograficos famosos), estarian integrandose en un St.-llo geogrficos estaran integrndose

y nico concepto. tinico

Sin embargo, debe destacarse el riesgo de que este tipo de protecci6n casuistica, al margen del sistema mundial de proteccin casustica, Propiedad Industrial, siente precedentes indeseables, en la medlmedida en la que se reconoee que el sistema ideado para la proteccion reconoce Ideado proteccin de denominaciones de origen no esta siendo observado. est Es deseable que a nivel intemacional pueda promowrse internacional la creaci6n de parametros en 105 Tratados Intemacionales marco, creacin parmetros los Internacionales sea en el seno de la OMP) o de la OMC, en los que se procure OMPI 0 definir las bases para que las legtslaciones domesticas armomcen legislaciones domsticas armonIcen con las tendencias generales, ya que, al dia de hoy, las di\"ergenaJ da
das de estilo entre las regulaciones nacionales imprime una cias buena dosis de inconsistencia e incertidumbre.

En este conlexlo, parece por demas deseable que se contexto, dems intente inlenle fortalecer el esquema del Arreglo de Lisboa, con el objeto de forzar la adhesion del mayor m.imero de paises, con\"enciendo adhesin nmero pases, a algunos induslrializados ql.1e se han mantenido al margen, de industrializados la necesidad de que sacrifiquen su poslura en defensa de sus propostura dudares locales de mercancias prolegidas por denominaclOnes mercancas protegidas denominacIOnes duclores de origen de otros, a cambio del fortalecimiento general del sislema internacional de Propiedad Induslrial. Industrial. tema inlemacional

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Propiedad Intelectual Proyecto Propiedad Intelectual SIECA-USAID SIECA-U5AID

NOTAS
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- ----

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1 2 3 4 5 6

RANGEL MEDINA, David, (1960) Tratado de Derecho Marcario, Mexico: Editorial Libras de Mexico, Pp.416-419 Mxico: Libros Mxico, BAYLOS CARROZA, Hermenegildo, (1978) Tratado de Derecho Industrial, Madrid: Editorial Civitas, S.A"Pp.854 S.A.,Pp.854 RANGEL MEDINA, Op_ cit. Pp.4I7 cil. Pp.417 WITTENZELLNER, Ursula, (1987) Derecho de Marcas en la Ia Argentina, Buenos Aires: Abeledo-Perrot, Pp.88-90 MILER R Arthur y DAVIS H MICHAEL, (1990) InteIledual Intellectual Property. West Publishing Co., E.UA, Pp_I71-176 E.U.A, Pp_171-176 Actualmente, el Convenio Centroamericano para la Protecci6n Proteccin

de la Propiedad Industrial slo se aplica en El Salvador, en s610

virtud de 10 acordado en el Protocolo de Modificaci6n suscrito lo Modificacin

en San Jose de Costa Rica, el 17 de septiembre de 1999. En Jos

clicha documenta, los paises centroamericanos acordaron dejar dicho documento, pases sin efecto las disposiciones del Convenio a efecto de que cada uno pudiera emitir su ley nacional sobre Signos Distintivos, acordando que en tanto no entrara en vigencia 1a ley nacional la que regulara esa materia, podrian seguirse aplicando las podran disposiciones del Convenio. 7 8 la JALIFE DAHER, Mauricio, (1998) Comentarios a 1a Ley de la Propiedad Industrial, Mexico: McGraw Hill, Pp.332_ Mxico: TINOCO SOARES, Jose Carlos, (1984) Estudios de Propiedad Jos Industrial. ASIPI. Estudio y Regimen de las Marcas Colectivas, Rgimen de Certificaci6n y Denominaciones de Origen. Conveniencia de Certificacin su Adopci6n_ Pp.291 Adopcin_

Kart F Jorda

Uc-mv_,.-....

LICENSING AND FRANCHISING

KARL F. JORDA

Is Da ..,jd Rines ProffS--<;()r of Intellectual Propert.llua' as u.'t?ll as D:r(ylor i,l ;!It'

Germeshaust'n Center for the Law of In1l0Iutioll ilud Elltr(pTt'l1l1rsJlIp :l!

Franklin Pierce Law Center. He is a/so AdjulIt't Prt~ft"S:50r at hte Fletcher Scil~:\< of Law and Diplomacy. TI~fts. At these institufimlS he tmchr::. pnm.Jr;.'u IF Licensing, IP Management and Intemotional IP L1iL'_

A. Technology Licensing Law and Practice

I.

Introduction

t will hardly come as nev.'s that we do have a new ball game in the field of intellectual property OP) Iicensmg. "simple, straight-forward plain-\'anilla patent. trade secret or trademark license is practically a thing of the past; mstead. complex and sophisticated hybrid agreements, option/license agreements; joint venture, corporate partnering, co-promotion or (1..")marketing arrangements; strategic alliances and consortium licensing are the order of the dav.

And there are other \'ery significant de\'elopments and trends in licensing attitudes and practices, m lP \'aluation and royalty setting or other quid pro quo choices, such as, e.g. cross licenses. And we ha\'e an entirely different antitrust chmate where restrictions commonly found in license agreements are generally viewed as pro-competitive rather than anti-eompetiti\'e and IP is considered property - as it should be - rather than a monopoly. However, the basic principles as well as the key elements

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Propled_d Intel.clu.'
Proyecto Propiedad Intelectual SIECA-USAlD

and terms of technology licenses will likewise be found in these modem-day sophisticated arrangements and, therefore, need to be kept in mind and mastered. II. Assignment Rather Than Exclusive License

One of the more memorable and challenging licensing experiences I had in my whole career was when I had to go to
Australia and New Zealand to chase down an elusive invention and an elusive inventor, owner and prospective licensor and had

to come back with a signed patent application ready for filing in the u.s. and Canada, because we were running up against a publication statutory bar. And I had to bring back an executed exclusive license agreement, ready for execution by my management as well. The invention had to do with a novel bovine parturition
control method, which was invented by a veterinarian of a New

Zealand dairy company and employed a pharmaceutical product of ClBA-GEIGY, namely, a long-acting gluco-corticoid (dexamethasone TMA). I did come back with a finished patent application, which I promptly filed upon return home in the U.S. and Canada, the only countries where veterinary methods could be patented and grace periods still permitted us to do so. And I also came back with an assignment with a provision for installment payments based on net sales of the parturition-inducing product. Why an assignment and not a license? I don't recall why I prepared an assignment. Perhaps it was intuition, because it was not until later that I learned of Tom Arnold' 5 suggestion in his article on licensing that: "what is perceived by the businessman as an 'exclusive license', is best negotiated into the form of a patent assignment with rights to reversions of title if royalties are not paid...because the exclusive license differs from assignments only in areas (like who sues infringer and has authority to compromise in settlement) which may be better borne by the party actively in the business than

~_.--

Karl F JOI'da

....

by the passive transferor of the technology." Indeed, the New Zealand dairy company was mere'" a "passive transferor of the technology" and mv company was going to have to do considerable additional R&D work to obtain the requisite government approvals for commercialization. Relevant proVisions in this assignment were as follows: provisions (2) Assignor hereby sells, assigns, transfers and conveys toAssignee, its successors and assigns, its entire right. title and interest in and to the u.s. and Other Patent Rights, the same to be held and enjoyed by the Assignee for its own use and benefit as fully and entire'" as this right, title and interest would ha\'e been held and enjoyed by Assignor if this sale, assignment. transfer and conveyance had not been made. At Assignee's expense, Assignor will from lime to time, as and when requested by Assignee, execute, or have executed and deliver to Assignee such further instruments, make available to
Assignee such further information in Assignor's

possesion, and do and have done such further acts as

may be necessary or which Assignee may deem

advisable in order to establish, perfect, or maintam 10 Assignee the entire right, title and interest in and to the U.S. and Other Patent Rights. (3)(a) In consideration of the sale, assignment, transfer and conveyance by Assignor to Assignee, and in full payment therefore, Assignee will, on or before March 31, 1983 and on or before March 31 in each year thereaiter thereafter until the expiration of the last to expire of the patents included among the U.s. and Other Patent Rights. pay t" Assignor, as an annual installment of the purchase price for the US. and Other Patent Rights, an amount equalt" 1% of the Net Sales of Agreement Products made bv Assignee and its licensees, if any, during the precedmg calendar year; provided that in any event the amount

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Propiedad InteJectual
Proyecto Propiedad Intelectual SIECA-USAtD

payable to Assignor with respect to the calendar year 1984 and each subsequent year shall be not less than $10,000. (6) Assignee may, on 30 days prior written notice to Assignor, terminate this Agreement by reassigning all right, title and interest in and to the u.s. and Other Patent Rights to Assignor.
InterestinglYr a reversion or revestrn.ent clause in such an assignment can raise the issue of whether it is primarily a security device for assignor or creates a termination power in assignee.

This happened in Ortman v. Stanray Corp.' where a dispute arose over the following provision: "4. Assignor, on thirty (30) days advance notice to or from Stanray, shall be revested with the entire right, title and interest in and to the said patent rights if Stanray fails or refuses to make the payments to Assignor provided for in paragraph (2) hereof or if Stanray discontinues manufacturing or acquiring milling head inserts of the type disclosed and claimed in the said patent application Serial No. 812, 320 for more than one (1) year."
In this case, payments were to be made for ten years or for the life of any patent that issued but assignee stopped payments after five years in the belief that the patent did not cover its product. An action for infringement and breach of contract ensued. While the lower court ruled in favor of assignee, finding the contract clear and unambiguous on its face, the Court of Appeals reversed and remanded for admission and consideration of relevant collateral evidence, proffered by assignor to show that the clause in issue was primarily a security device for assignOf.

III.

Royalty Setting Misconceptions about royalties abound, e.g., licensors

ue-tng _
Kar1 F Jorda

F.-....

can charge whal the traffic will bear, licensors can recoup their R&D expenses, the cosl of the development of a technology is a big factor, there are royalty standards within each industry to go by, etc. None of this is necessarily true. Indeed, there is a limit to what a licensor can charge and very often it is the licensee's economics, not the licensor's that controls the royalty determination. First of all, when it comes 10 royalties less is more and greed rarely if ever pays off. At ClBA-GEIGY several agreements turned sour over the years because the royalties were too high, the profitability was nol there and the deals could not be sustained in the end. On several other occasions, agreemenls had to be renegotiated for lower royalties for the same reasons. Actually, the cost to licensor of the de\'elopmenl of the technology is not a factor. "The research and de\'elopment costs of developing the 11 (Technical Information) are sunken e'penses expended by the licensor whether or not the 11 IS licensed and, therefore, should not be considered by the licensor in arriving at a suitable royalty.'" The public's interest in bUYing a product and, thus, "the value of a technology in the marketplace is essentially unrelated to the cost of developing it except msofar as it aids estimation of the cost in time and money of the licensee's alternative," namely, competitive development ot equivalent technology.' Now what about royalty standards in industry' Are there not norms in each industry to go by' This is the common belief as there are figures often being bandied about as industry averages. In an article on "Patents for Sale: E\'aluating the Value of U.s. Patent Licenses", John Romary of Finnegan, Henderson m Washington, called industry a\'erage royalty rates "folklore" and , "suspect as royalty-rate guide." He pointed out, for example, that "a 5% running royalty for a non-exclusive license helps \'en' little in evaluating an exclusive license on different, but related technology and a 1.5% running royalty on technologv that can be effectively designed around is equally unavailing in pegging the value of a pioneer patent critical to the competitor."-

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Propiedad Int.leetual
Proyecto Propiedad Inteleclual SlECA-USAID

However, Romary allows as how such averages provide additional data points, and he lists for chemicals 1-5%, electronics 1-5(10, computers 3-5%, consumer products 2;;" pharmaceuticals 4-15%. He also states that these figures are based on the net sales price and a non-exclusive license and - note this - that a "20 to 50 per cent premium" and "as much as a 300 per cent premium...in the pharmaceutical field" may be a reasonable average for an exclusive license.'

In a licensing situation, that came to my attention a while back, 1came across the statement that "based on research into the matter, it can be seen that there was generally, and consistently, a ratio of on the order of Isic) 2 to 1 in the royalty rates, as between exclusive and non-exclusive licenses, regardless of the specific subject matter." While it is generally realized that the exclusivity vel non
is an important factor in royalty detennination, quantification

regarding the magnitude of this factor is harder to come by. Anent factors to take into consideration in royalty setting, Tom Arnold tabulates and discusses "100 Factors Involved in Pricing the Technology License" in Appendix C of the above-referenced "1988 Licensing Law Handbook". Hence, it is a handy checklist, even though not all factors playa role in a given technology license deal. He groups them under the rubrics of intrinsic quality, protection and threats of protection, values brought to the table by the licensee, IP portfolios and market, competitive, risk, legal and government regulatory considerations, and it is clear from his discussion that among the most important and weighty factors are a) the stage of development of the subject technology (embryonic and untested v. tested and commercial), b) the strength of the IP rights (solid v. weak, easy to design around vel non) and c) the degree of exclusivity (exclusive v. non-exclusive), discussed above. And the fact that many other operative clauses in a tech-

Ic............ Pranchhintl

Karl F JOfda

nology license have economic weight, as for example, pa\'ment structures and schedules, MFL clauses, representations and warranties, etc., needs to be kept in mind, so that rovaltv -.etting " not the first task in licensing negotiations but the last one, one to be tackled after all the terms have fallen into place, IV, Content of the All-important Grant Clause

The grant clause is the most important clause In a lIcense agreement. A typical basic grant clause might ha\'e the following five elements: 1)
2)

3)

4) 5)

ABC Corp, grants (or agrees to grant or grants and agrees to grant) to XYZ Inc. a (non) exclusive (or sale) license under certain IP Rights to make, ha\'e made, use, offer to sell, ,ell or import Licensed Products (or to practice Licensed Methods) throughout the Territory for the duration of this Agreement.

Typically, however, such modifiers as "indi\"isible'", "irrevocable" and/or "non-transferable" are Inserted betore "(non) exclusive license" in boilerplate fashion" This is inad\-isable, The term "indivisible", for instance, will take awa\' the right "to have made", which normallv is implIed and included In the term "to make", when it is not specificallv recited, Arnbiguitv may result, It might also rule out the right for subsidiaries and affiliates to operate under the license, ~Iam' a d,-pute and lawsuit were caused by this phraseologv !'or does the term "irre\'ocable" belong in the grant clause, Conditions, ii am', of re\'ocabilIty should be recited in the termmation clause, The "non-transferable" language, if found in the grant clause, would not grant any right to assign or sublicense and \\"ould be ambiguous if assignment or sublicensing rights are recited, While the phraseology "non-transferable, except for the assignabilit\, provisions of Article X hereof" would cure this defect, it still should best be left out.

434

Propiedad Inta.ectual
Proyecto Propiedad Intelectual SIECAUSAID

As regards the bundle of rights to be granted (element 3), it is preferable to track the statutory language. Other terms that are often added, e.g. "lease", "dispose of", etc., may lead to a restrictive reading because of the general rule that inclusion of one means the exclusion of the other. Anent the territory of the license, the right to sell in foreign countries goes with a grant of a U.S. license, as a general rule, except in countries where there are foreign counterparts.

But in light of frequent litigation, this issue is still quite unsettled. , In Mid-West Conveyor Co. v. Jervis Webb Co. the following provision was construed as a grant of a world wide license: Webb hereby grants to Mid-West and Mid-West hereby accepts a non-exclusive, non-transferable license to manufacture, use and sell, or have manufactured for use and sale by Mid-West, power and free conveyor systems incorporating any invention disclosed and claimed in the licensed patent (U.s. Patent No.4, 616, 570) and such
conveyor system being hereinafter referred to as a

licensed systems. Even the following clause was hotly contested in another case in this regard: Licensor hereby grants and agrees to grant to Licensee a sole license under Licensed United States Patent Rights to make, have made, use, and sell Licensed Products throughout the U.s. during the term of this agreement." However, Elliot Co. v. Lagonda Mfg. Co. where defendant
was licensed to manufacture, use and sell to others "for use"
H'

throughout the U.s., the court unsurprisingly held that this language limited the defendant to selling "for use" in the U.S.

v. V.

The Inescapable Uncertainly Principle of Contract Drafting

The Definition section is the second most important sec-

I ': . . . . . . . . .

PIWIChI8Ing

Karl F .Io<da

tion in any"license agreement. Why? Because of the inescapable uncertainty principle of contract drafting, which is a twopronged principle, based on a semantic dilemma and on human frailty. The fonner is due to the existence of undefined tenns, terms that are incapable of definition and the fact the few tenns are universally understood to have a single meaning as, for example, "public domain", "line of business", etc. An attempt at definition may often merely substitute one uncertainty for another one. Still, stiff definitions are very important. The second prong is based on human frailty, i.e.. the imperfection of human intelligence and attentiveness. Press of business is also a contributory factor. This problem which can be mitigated more easily than the semantic dilemma, leads to three defects: a) ambiguity: imprecise boundaries, two possible meanings, dilferent from vagueness, e.g., "residence", b) excessive vagueness, e.g. "indivisible", and c) unclear modifiers, the most common and most dangerous, e.g. "a license under patent applications other than design patent applications filed before July 1, 1995".
VI.

Protection of Licensees from Third-party Dominant Patent Risks

Not infrequently, a licensee finds the exercise of the license blocked or impeded due to the existence or issuance of a third-party patent, mostly a dominant patent, a patent on a component or subcombination, or a patent one is aware of and rules out as being infringed but later turns into a threat due to a nO\'el interpretation of the claims or claims scope or a novel (twisted) doctrine of infringement by the patentee (as has happened in mv experience). Thus, this may occur in spite of rigorous due diligence prior to the conclusion of the license. For its protection in such a situation, licensee should negotiate a hold-harmless clause with licensor and pursuant to this clause licensor would get licensee another license, provide a non-infringing alternative or defend an infringement suit (but

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Propied.d Intelectuel
Proyecto Propiedad Inteleclual SIECA-USAID

not open-endedly). It could also be a cost-sharing arrangement, if any royalties have to be paid by licensee to the third-party patentee or if it comes to an infringement suit. As a last resort renegotiation of the royalty provision in the first license is a possibility. We had once a 12% royalty-bearing license with Party A. When subsequently we had to pay 6% to another "dominant" patentee, we were able to renegotiate or offset the 12% royalty to 6%, so that our total royalty exposure remained at 12%. In another case, technical people had concluded a trade secret agreement (without the benefit of IP counsel), which was
woefully inadequate for several reasons, e.g. silent on exclusivi-

ty and confidentiality obligations, and in particular on facing up to an imminent third-party patent issuance, which I was already aware of.
I, as a licensee, was then able to include a provision,

which I was able to successfully assert later, that no further payments apart from the down payment would be due if the technology in question turned out to be covered by a dominant patent. And for the benefit of Licensor, it should be pointed out that Licensor should not represent and warrant that the licensed subject maller "does not infringe any valid rights of any third party" (as was suggested in a recent issue of the Intellectual Property Strategist) because licensor can't foresee what licensee will do and evaluate the risk nor can licensor foresee, what submarine patents or other secret pending patents might issue. All
licensor can represent and warrant is that it is not aware of any

patents of others that would be infringed.

VII.

Beller Alternatives for the Common "Best Efforts" Clause

Best efforts clauses are routinely written into agreements. A "best efforts" clause to the effect thai ABC "shall exercise its best efforts to exploit the Licensed Products", is useless as

LIc--" _ ._ _ _ _
Karl F JOI'da

437

a device for the protection of licensor where licen.see's perfor-

mance is unexpectedly low or inadequate. The above clause led to litigation once, in which I served as an expert witness. It is dubious language that courts can interpret strictly or looseh' as merely stating a theme rather than a course of conduct. Cse of such language as "reasonable diligence consistent WIth the mterests of the business" or '''Best Efforts' shall mean those eliorts efiorts which a reasonably prudent person knowledgeable of such 01 matters would consider desirable~ necess~' or commerciall:" reasonable to further the intentions of the Parties hereunder". would be preferable or, better yet, statements of objecti\'e, quantitative criteria of performance or requirements for minimum annual royalty payments. Best of al.l are such mechanIsms as conversion from exclusive to non-exclusi\'e status or a termination power if specified levels of performance or annual mmlmums are not maintained. Of course, a lumpsum up-front payment wou.ld obviate the problem completeh'. In an assIgnment with installment payments, re\'ersion of all right. title and interest to assignor is, of course, the remedy of choice tor below-par performance.
In the absence of a best-efforts clause, an obligation to employ best efforts has generally been implied where the onl\' consideration for grant of a license are royalties. The courts ha\"e found it necessary to imply a covenant to emplov best efforts as a matter of law when the contract would otherwise lack mutuality of obligation and be inequitable.
However, in the Penrumence Corp. l.-'. Kemuzmi'faJ. I"c decision, the court held that where licensee had paid a substantial lumpsum and an advance on rovalties when It took out the license and again when it permissibly converted the non-exclusive license to an exclusive license, no best efforts need be implied, because licensor had protected itself agamst the ['(>5'1bility that licensee would perform poorlv.

VIII,

Trouble-free MFL Clauses

An MFL clallSe is a frequent bone of contention in m\'

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Propled.d Intelectual
Proyecto PrOpiedad \ntelectual SIECA-USAID

experience and in light of the number of lawsuits in this area. It is a very important clause in non-exclusive licenses, witness the Gould Laser Patent Case History (See XI. below.). Licensees should negotiate MFL clauses to extend identical terms or to refrain from granting to subsequent licensees more generous
terms, as there is no law or rule that requires licensor to do.

Licensor, on the other hand, can include a so-called negative MFL

clause in given situations.

A general or overly broad MFL clause, however, can be

troublesome to licensor, if special circumstances arise, e.g. a

license arising from a settlement or litigation. Hence, it is advisable a) to stay away from vague phrases (such as, "other terms and conditions", b) to include escape clauses or exceptions, e.g. settlements, and c) to give licensee the right to terminate and negotiate the license, if a subsequent licensee has been overly favored. Thus, it is important that an MFL provision, in order to
reasonable protect licensee without excessively restricting licen-

sor, be limited to royalty or other money terms. It is also important to provide for license to give prompt notice to licensee, whenever more favorable money terms are granted to a subsequent licenser and require licensee to accept such new terms within, say, 30 days. An exemplary MFL clause can be found in the standard Patlex/Gould laser patent license. It was scrutinized by licensees but did not result in any lawsuit. It reads: ARTICLE XII- MOST FAVORED LICENSEE
If subsequent to the Effective Date of this Agreement
another manufacturer of lasers, laser systems, or Low or

High Power Laser Tubes similarly situated to LICENSEE is granted a license by PATLEX which provides to said another manufacturer a combined royalty rate and royalty base materially more favorable to said another

~_

.-cItIo....

Karl F JOl'da

manufacturer with respect to any of the Licensed Patents than that proVided herein to LICENSEE for lasers, laser systems and Low or High Power Laser tubes sold or leased in the United States, then LICE!\;SEE rna,', at Its
option, adopt the subsequent license in its entirety,

mutatis mutandis, as of the effective date of such subsequent license, PATLEX shall notify LICENSEE of any such subsequent license and proVide LICE!\;SEE an opportunity to exercise the option provided herem, A comprehensive and excellent article on this subject appeared in 1997 in Les Nouvelles, " IX. Additional Clauses Needing Close Attention

A typical technology license requires negotiation and drafting of several, if not many, additional explicit clauses. which are also very important and need meticulous attention, To name but a few: Confidentiality -crucial where trade secrets are im'oh'ed but excepting situations where a) the trade secret IS already m the public domain, b) enters the public domain without fault of licensee, c) is disclosed to licensee by a third-parn' who has a right to make such disclosure or d) , alreadv independently developed bv licensee; putting a limit of years on licensee's confidentiality obligation is a must. Improvements - whether to be "granted back" b,' lICensee to licensor or to be "granted forward" by licensor to licensee where they continue their R&D, a narrow, precise definition. preferably tied to the scope of the patent claims and in non-e,clusive form, is requisite. Sublicensing rights - especiallv important in exclUSive licenses for practical and legal reasons because absent such a clause which carmot be implied, no further licenses can be granted by either party, even if it is desirable to do so,

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Propiedad Intelectual
Proyeeto Propiedad \ntelectual SIECA-USAID

Termination - this third most important element is a multipronged concept, where each prong needs to be defined separately, inasmuch as a license never terminates over night, since different rights and obligations of the parties, such as, making reports, paying accrued royalties, auditing books, returning documents, maintaining secrecy, etc., continue after termination. "

X.

Implied Licenses Based on Conduct and Relationship

Licenses may be granted not only by means of an express written agreement, he it a formal document or a letter agreement - the most common and best forms - but also via an informal written agreement, an oral or parol agreement or an implied license as a consequence of conduct or relationship of the parties. A formal written agreement may become effective and enforceable even if the agreement is not executed and delivered, provided the terms are agreed to and an intent to be bound is shown. An informal written agreement, via e.g. informal correspondence or a letter of intent, is likewise effective and enforceable, if it is intended to be a prelude to a formal contract and if an intent to be bound in advance is exhibited or if a formal contract is viewed as a mere memorialization. If there is no such intent, no license enters into force until there is execution of a formal contract. Hence, it is advisable to evidence lack of intent by a special letter agreement to that effect. An oral or parol agreement is difficult to enforce to begin with because of its nature, especially after passage of time, and, of course, is unenforceable if it is not to be performed within a year, is void if it falls within the statute of frauds, and is not effective if it is an assignment in legal effect against a subsequent ~ssignee without notice. Conventional wisdom has it that if you don't have it in writing you don't have it or a "verbal agreement isn't worth the paper it's written on" (Samuel Goldwyn). On the other hand, McDonald has suppliers with whom they have been doing busi-

Lic........... prwtchlt;lng Karl F. Jorda

ness with "for 40 years on the basis of a handshake, with nothing " on paper".. But enforcing handshake agreements and letters of intent is difficult and risky, as can be seen from the case of Fo.r ,. Nezvs Net1.vork P. Time ~Vamer, which raises the issue of when is a deal a deal. In connection with the merger of Tune Warner and Turner Broadcasting in 1995, Time Warner needed an additional unaffiliated cable news service and hence negotiated With two news services, namely, MSNBC and Fox News. When TIme Warner chose MSNBC over Fox, Fox sued, alleging that TuneWarner had assured Fox during their negotiations that the, were in agreement and all details were set; but the court found that they never had reached an agreement, inasmuch as there was no clear evidence that they intended to be bound, had a meeting of the mtnds on all material terms and there was an unequivocal acceptance of those terms. Richard Tashjian with reference to the Fox Nezvs case also discusses the case of SIUlllrl 1.'. DWlk in this article "When is a deal a deal? A recent 2d Circuit decision established a framework for determining when negotiations haw actually led to the creation of a contract". ,. In the Slim", decision, two types of preliminary agreements were summarized. Firstly, a "type I" agreement "where all essential terms have been agreed upon in the preliminary contract, no disputed issues are perceived to remain, and a further contract is envisioned primarily to satisfy formalities" ,. and, secondly, a "lYpe II" agreement "where the parties recognize the existence of open terms. e,en major ones, but, ha,ing, agreed on certain important terms, agree to bind themselves to negotiate in good faith to work out the terms remaining. In type II agreements, the parties do not bmd themselves to conclude the deal, but only to negotiate in good faith toward conclusion within the agreed framework". ,. According to Richard Tashjian: "The difference in consequences flowing from a breach of a type I agreement or a type II agreement can be significant. Under a type I agreement, a party is generally entitled to recover benefit-of-the-bargain damages. The damages flOWing from a breach of type II agreement,

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Propledad Intelectual
Proyecto Propiedad Intelectual SIECA-U$AID

however, are not so clear. While some courts have awarded benefit-of-the-bargain damages, other courts have only awarded reliance damages on the theory that it would be unreasonable to assume that such an 'agreement to agree' would have ripened into a contract". 21
Not infrequently, however, a license may come into being by implication through conduct and/ or relationship between parties. Thus, implied licenses can arise from acquiescence and laches, where patent owners sit on their rights rather than enforcing them against infringers.

The most common and best-known implied license is a so-called shopright arising from an employer--mployee relationship. In a general employment and in the absence of an express agreement, requiring an employee to assign an invention made by him or her during the terms of employment (and afterwards pursuant to a trailer clause), an employer may acquire a shopright or an implied non-exclusive limited license to use such an invention for its own purposes and only for its own purposes, provided the invention was made on company time with company resources. Even in a licensor-licensee relationship, an implied license may be acquired, although a licensee under one patent does not ordinarily or necessarily include an implied license under another patent. However, it may occur in the case of an unlicensed but indispensable patent as for example a dominant patent that issued to the licensor later or an earlier-issued dominant patent that is later acquired by licensor. Likewise, in a seller-buyer relationship, where the seller sells an article or component for use in a patented method or combination, the buyer may acquire an implied license under seller's method or combination patent, although ordinarily the sale of an element of a patented method or combination carries no implied license.

Uc-mg_._.. . .
Karl F. Jorda

However, an implied license in a seller-buver relahonship requires clear implication, as is illustrated bv the lac,'/>"'" " Cox Paving Co. :: decision, where Jacobson sued Cox for infringement of Jacobson's rubber-asphalt paving material patent Co, defended on the grounds that Jacobson had given hIm an implied royalty-free license by virtue of Jacobson's sale to Co, of a used asphalt-rubber distributor truck, which could be used to apply the patented asphalt-rubber material. Cox's president admitted that he had paid Jacobson royalties for a single asphaltrubber paving job recently and that the company had recei\'ed a proposed patent license agreement and it had had several pnor discussions with Jacobson regarding the payment of ro\'alties, According to the court, there are two requirements to support an implied license and Cox failed on both counts: (l) The circumstances of the sale must plainly indicate that a grant of a ro\'altvfree license should be inferred; and (2) the product must ha\'e no other non-infringing uses, When an equipment purchaser IS notified at the time of sale of a requirement for a patent license. such express notice precludes the grant of an implied license under the patent. It was also shown that the truck, which was sold b\' Jacobson to Cox, could be, and had in fact been, used b\' Co, to apply convenhonal asphalt paving materials. This in combmation with Jacobson's express royalty demands, according to the court, eliminated any basis for a finding of a royalty-free lffiplied license running from Jacobson to Cox. Finally, in a business relationship, conduct. as for example, close cooperation on an innovative project can gi\"e rise to an implied license. \Vitness the recent case (~f l"mlg Llbtlrolf,'rJt'::' ;:". Mitsubishi Elec/rollics ',' - a case of the unwritten patent Iicen..." In this case, Wang's James Clayton invented the basic memorY module, known as a SIMM (single in-line memory module I, Wang was not a components manufacturer and did not want to develop and manufacture SIMMs. Rather, it wanted companIes like Mitsubishi to make SIMMs in large quantities so that SIMMs could be used economically in Wang's computers, But memorY manufacturers did not want to make Wang's design until they knew that the SIMM would be a general standard in the indus-

._---_._._~.--

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Propledad Intelec:tua.
Proyecto Propiedad lnteleclual SIECA-USAID

try. Wang began to convince the Joint Electronic Device Council (JEDEC) to adopt the Wang SIMM as an industry standard, which JEDEC did. In the meantime, Wang had been talking with Mitsubishi to convince it to enter the SIMM market in a big way so that prices would come down. Mitsubishi complied and Wang began buying Mitsubishi's SIMMs. Wang then asserted its patents, which it also had obtained in the meantime, against the industry that it had created. It sued everybody, including Mitsubishi. The whole industry opted to settle rather than fight, with Wang issuing more than 40 licenses at a royalty rate of 3%. The one major holdout was Mitsubishi. Mitsubishi felt betrayed, inasmuch as Wang had induced Mitsubishi to enter the field, had encouraged it to spend millions of dollars on research and development, had hidden the fact that it was seeking patent protection, and now was suing Mitsubishi for doing exactly what Wang had asked it to do. Moreover, Wang had clearly gotten a free ride on SIMMs, since Mitsubishi had not charged its costs for engineering SIMMs to Wang, and Wang was able to charge lower prices. Given this behavior pattern of strong inducement by Wang leading directly to Mitsubishi's entry into the field, the court concluded that Mitsubishi had an implied license under Wang's patents. This case shows that the formerly infrequently used and
often unsuccessful implied-license defenSf where a court must scrutinize the entire course of conduct between the parties to

determine whether a license was created in the absence of a written document, can be successful.
XI.

Licensing Case History - Gould Laser Patents

This licensing story played out in the eighties. But it is not ancient history at all. Invaluable lessons can be learned from the masterful licensing scheme of the Gould laser patents, as it illustrates important licensing concepts and ingenious licensing strategies. First and foremost, it shows that one can be very creative in crafting win-win license agreements and thereby resolve

Lie

...

Karl F. Jorda

intractable controversies and disputes. As was stated bv Tom Arnold: "(T)he v arious clause concepts are as keys upon a piano. Each may be played loudly, softly, staccato or with lingering resonance; and each may be played in solo melody or in chords with the others in infiniti\'e "arielv; they constitute a piano upon which infinite varieties of transactions can be played". " Gould invented the laser during the late 1950's while a graduate student at the University of Columbia, but he was not taken seriously for decades, Now with hundreds of licenses and possibly more than $100 million in gross licensing re\'enue, he 15 recognized as a laser pioneer. Gould's early efforts to obtain patent protection for his invention were consistently rebuffed by the C5PTO. Interferences were declared between his applications, the first of which was filed on April 6, 1959, and the applications of other companies. A number of U.S. patents were, however, e\'entuall\' issued to Gould, and three of these were broad, basic patents and commercially very Significant. The first was U.s. Patent l\io. 4,053,845, entitled "Optically Pumped Laser Amplifier", whIch was issued on October 11, 1977. This patent covered most solid state lasers but before this patent could be licensed or asserted, three reexamination requests were filed in 1982 and in 1983. The reexamination certificate, confirming the patentability of all claims, was not issued until 1987, follOWing protracted legal proceedings. Earlier filed patent infringement litigation against Control Laser Corp. in the Middle District of Florida, had been stayed pending the outcome of the reexaminations. The second commercially Significant patent that issued to Gould on July 17, 1979, U.S. Patent No. 4,161,436, was entitled "Method of Energizing a Material", and covered most uses of

Propi.dad Intectual
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commercial lasers. As was the case with the preceding patent, multiple reexamination requests were filed in late 1982 with the patentability of all claims not confirmed until 1988. Again, extensive court proceedings were required before this favorable result was aChieved. achieved.

u.s. Patent No. 4,704,583, entitled "Light Amplification Employing Collisions to Produce a Population Inversion", the third major Gould patent, did not issue until November 3, 1987. This patent, convering gas discharge lasers was only issued after a favorable CAFC decision the preceeding June.
The licensing effort for the Gould patents had initially been undertaken by Refac Technology, a New York City-based invention brokering and licensing company, with notable lack of success. It was not until Patlex Corp. took over this effort in the early 1980's that the licensing effort took off. Patlex secured public funding and engaged Richard Samuel, who had been working extensively on the Gould laser patents while a partner at the law firm of Lerner, David, Samuel et aI, to take over active management of Patlex. Since efforts to license the '845 Patent were relatively stymied by initially unfavorable decisions in the reexamination proceedings in the USPTO, coupled with a general unwillingness of lasers manufacturers to take a license before the Control Laser suit in Florida was completed, much effort was directed to licensing the '436 Patent to laser users. While a number of early user licenses, such as AT&T, GE, GM, and IBM involved conditional payments, payment schedules, payments based on laser usage, minimum and maximum payments and other non-standard features, tl,e user licensing program quickly envolved into a standard format in which the laser user paid to Patlex a 6% royalty on the purchase price of all infringing lasers purchased from an unlicensed laser manufacturer. The licensed laser user paid nothing to Patlex for lasers purchased from a licensed laser manufacturer.

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Karl F Jorda

This effort to license laser users was designed to pronde revenue to Patlex, but more importantly, to encourage the laser users to prevail upon the laser manufacturers to take a license directly from Patlex at a maximum royalty rate of 50. L"nhl, however, the outcome of the Control Laser litigation, this strategy had only limited success. The Control Laser suit proceeded to trail in September of 1987 following the favorable conclusion to the reexamination of the '845 Patent earlier that year. In October 1987, the jUry found that the '845 Patent was both valid and infringed. During the damages phase of the trial, which immediately followed, Patlex reached settlement agreements with Control Laser, and also with Quantronix, which had previously agreed in separate Iitigahon to be bound by the outcome of the Control Laser suit The terms of these two substantially identical licenses, which became standard agreements, besides ha\ing significant payments for past infringement, included a 5% royalty for lasers infringing the '845 Patent. Lasers covered by the '436 Patent required a 3% royalty until reexamination of the '436 Patent was completed (which occurred in April 1988) and a 5% royalty rate thereafter. A step-up royalty rate was provided for gas discharge lasers under the '583 Patent with each licensee having the opportunity to select two gas discharge laser competitors to trigger r0yalty rate increases from the initial royalty rate of 2% to the fmal royalty rate of 5%. When one of the named competitors, name", Coherent or Spectra-Physics, the two largest laser manufacture..,; and hold-outs, was either licensed or sued by Patlex, the rate increased to 3.5% and the final rate became effech\'e when both named competitors were either licensed or sued. A mulhple patents provision prevented the payment of more than one royalty where the royalty bases overlapped and another provi,ion limited the royalty rate on foreign sales to 2%. FollOWing the licensing of Control La,er and Quantronix, the licensing activity began to accelerate and many other laser manufactures and laser users quickly became Iicen-

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Propiedad Intelectu.1 Proyecto Propiedad Intelectual SIECA-USAID

ses. Coherent and Spectra-Physics (then a subsidiary of CIBAGEIGY) remained out of the fold until the fall of 1988. The breakthrough came, first with Coherent, followed closely by Spectra-Physics, with the negotiation of volume breakpoints (or descending royalty rates), at which the royalty rates would be reduced from the standard rates as sales volume increased, as follows: $0 - $15 million, 5.0%; $15 - $20 million, 3.0%; $20 - $25 million, 1.0%; and $25 million and above, 0.5%. Spectra-Physics' sales volume was far in excess of $25 million. These same volume breakpoints were, of course, offered to all
existing licensees in accordance with the usual most favored

licensee (MFL) provision of the licenses. Most licensees paid a 5% royalty, since most licensees had U.S. sales under $15 million. Spectra-Physics' effective royalty rate was about 1.7% due to the volume breakpoint scheme. Since Spectra-Physics further negotiated caps on royalties and a lump-sum payment on "present value" terms, their total royalty obligations were discharged by a check in an amount of less than $10 million. This contrasted very favorably with litigation cost exposure of over $5 million. And, in case of defeat, a total royalty exposure of about $50 million. Although other licensees insisted on getting the "same effective rate" under the MFL clause
rather than just the same terms", no litigation ensued about this issue. In fact, when Amoco was allowed to partially "pay-up"
II

their license and this deal was offered to other licensees, there
were no takers.

This case history clearly illustrates the dynamic interplay of step-up royalty /MFL clauses and a descending royalty scheme, with the former inducing the smaller players to sign up when the bigger competitors -here Coherent and Spectra-Physics - are holdouts and thus have an additional competitive edge by not paying any royalties. And the descending royalty schedules entice the holdouts to take out licenses, inasmuch as their total royalty exposure is significantly reduced, e.g. down to about 1.7% in the case of Spectra-Physics. "

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F JOl"da

....

p,.1ChiaIng

XII.

Conclusion

The above discussion of key elements in technology licenses, such as, patent, trade secret, or most often, h\'brid patent/trade secret licenses, has demonstrated, on the one hand, that truly lasting win/win agreements can be crafted to sol\'e even completely intractable situations by combining a\'ailable licensing clauses in ingenious ways or designing and fashioning novel clauses, like playing music on a piano.
On the other hand, lessons to be learned from the abo\'e cases are that it is risky to copy boiler-plate clauses from different agreements blindly and to rely on implication when it comes, e.g., e.g" to best efforts or MFL clauses, representations and warranties, rights to have made rather than merely make, rights to sell in foreign countries, sublicensing rights, etc. Express pro\'isions that, e.g, e.g. sublicensing rights are or are not granted, an MFL clause is or is not included, are by far preferable, if not requisite.

B.
I.

Franchising Law and Practice Introduction

Franchising, from a commercial viewpoint, is one of the most important, and from a legal standpoint, one of the most difficult and intricate forms of intellectual property (lP) licensmg. licensmg, As regards the former, franchiSing is big busmess m the United States. It has seen phenomenal growth in recent limes. limes, Already in the early '90'5 franchised business accounted for O\'er $700 billion in armual sales 30% of the Gross National Product 38% of all retail sales 500,000 locations across the country 6 million people employed.

Thus, franchising has been a major segment of the eco-

Propiedad Inte.ectual Proyecto Propiedad Intelectual SIECA-USAID

nomy, and by now attracts half of all consumer spending. It is also a very popular and versatile form of marketing as well as expanding businesses internationally.
II.

Business Advantages of Franchising

From a commercial perspective, a franchise holds the following attractive advantages and benefits for the franchisor: a) The franchisor can engage in rapid system expansion and market penetration without the expenditure of any capital whatsoever, but instead with an infusion of capital. b) The franchisor acquires the aggressive self-motivation of franchisees, whose ownership fervor is generally far greater than that of employee managers. c) The franchisor can rely on "local entrepreneurs" that can decipher local requirements because of their direct customer contact and gamer goodwill engendered in that contact. d) The franchisor can obtain revenue from a variety of sources: a substantial fee for the sale of the franchise, a royalty for the use of the mark and the business system, savings due to reduction of large inventories and profits due to economies of scale in the production, storage, and handling of products. e) The franchisor has the ability to motivate and control huge numbers of indirect employees, avoids a certain amount of risk inherent in most businesses, receives the benefit of the constant accretion to the value of its trademark or service mark.
On the other hand, a franchisee can count on the following enticing advantages and benefits:

a) The franchisee is given access to a proven product or service that has been advertised and is known to customers.

Kart F. JOrda

, '; ......... ... P,-1IChb:JnI

b)

The franch isee benefi ts from a standa rdized manag ement system and metho ds of interna l contro l and from the guidan ce provid ed by the franchi sor in the form of busine ss standar ds. The franch isee is assiste d in capital matter s like site selection, design and engine ering of the facilitv, la,out. choice and sources for equipm ent, furnishings, supplie s and even general contractor services. Franch ise System Structu re

c)

III.

A prospe ctive franchisee has little choice but to put his entire faith and confidence in the franchisor. From sources of supply to adverti sing, to orders, payme nts, credits, discoun ts, the franchisee must look to the franchisor for total guidan ce in e\"ery materia l aspect of the franchise relationship.
As franchising is a creature of contract, the entire structure of a franchise system will be contain ed in a franchise agreement or series of franchise agreements, which set forth in detail the rights, duties, obligations and activities which each pam' pledge s to undert ake and perform . The basic franchise IS the urut franchise relation ship, in which a franchisee is given the right to open and operate one -and only one- franchise outlet, usual1\- at a specified location and within a design ated territory.

The beginn ing point of the franchise relation ship is the duratio n of the franchise relationship, This is not an eas,' question. If the term is too short, it will attract few buvers , Franch isees are purcha sing a busine ss opport unity where lime IS needed to develo p name recognition. to maxim ize goodwill and to recoup their investm ent. If the term of the franchise is too long, the franchi sor may be stuck with a less than desirab le franchIsee. who is unwilli ng or unable to operate the franchise successfulh', Anothe r key feature of the franchise structu re is the grant of territorial rights, It is most commo n for franchisors to confer upon franchisees some degree of territorial protection for their busines ses, s<H:a1led "exclusive territory", Selection of the

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Propied .d

Int.~ect u.1

Proyecto Propiedad lntelectual SIECA-USAID

franchise location and the constru ction of the franchise unit are also import ant. Franchisor approv al of any franchisee-selected site should always be provid ed for. Further, any relocation rights should be addres sed as well. Two types of franchise relationships of interest are the individ ual or unit franchises and area franchises. Individ ual or unit franchises are those in which a franchisee is granted the right to develo p and operate one outlet at a specific location or with a defined territory. Unit franchises may also be offered as an existin incentive for growth for eXisting franchise owners , with additional franchises grante d to successful franchisees.
Area franchises are those with multip le outlet franchises

or area develo pment agreem ents and may include subfranchisors and master franchisors. Under these arrang ements , a franchisee may be granted the right to develo p and operate two or more outlets within a defined territory or, in some instances, the right to subfranchise some of these develo pment responsibilities. In area franchises, a single develo pment agreem ent is used to grant develo pment rights for all outlets to be develo ped by the franchisee. Separa te franchise agreements are then used to grant specific rights related to each outlet. IV. Types of Franch ises
In busine ss terms, a franchise is a form of distrib ution

systems, a method of market ing, under which the franchisor grants -in return for a fee- a franchisee the right to market and distrib ute certain goods and/ or services under established trademarks or service marks, in accordance with speCified standards, in an agreed -upon relationship. A tradem ark license is usually the core of a franchise relationship. The license to use the tradem ark is the vehicle for the franchisee to becom e part of the busine ss system with uniform format and quality standar ds.

LicensIn8 ..... rtad.....

KaI1 F Jorda

While there are many different fonns and kinds, franchises may be divided into four basic types: 1) A distribution franchise - one in which the primary purpose is for the franchisee to serve as an outlet for products manufactured bv or for the franchisor. Examples are franchised sales outlets for bincles, automobiles, and gasoline. 2) A manufacturing franchise - one in whIch the franchisor permits franchisees to make and sell prod ucls using either raw materials and/or specifications supplied by the franchisor. Examples are mattress and bedding manufacturing and the local bottling and canning of soft drinks. 3) A "business format" - one in which the franchisor is primarily licensing a business format or ,,stem, rather than selling goods identified with the franchi,or. In this type of franchise, the franchisee is primarily iranchisee paying for the use of a franchisor's well- known and advertised mark together with training, operating specifications, and business know-how supplied b, the franchisor. 4) An affiliation franchise - one in which the franchisor recruits into its system as franchisees persons who are already established in the particular line of business. Each of the businesses is required to adopt and use the franchisor's mark, but they may be permitted to continue using their own marks as secondary marks. These businesses rarely use the same overall presentation or identl~' format except for the mark itself. Examples are tn,Urance, financial, and real estate brokerage sen"ices. V, Legal Problems and Pitfalls

From a legal perspecti,e, franchising in the u.s. is heavily regulated. Federal law imposes substantial disclosure requirements and a number of states have their own additional

Propl.dad InteleeN._
Proyecto Propiedad tntelectual SIECA-USAID

disclosure and/ or registration or notification requirements and may also impose substantive regulations over the content of the agreements. Failure to comply with all appliable federal or state franchise laws can subject the violator to injunctions and substantial civil fines and may result in the rescission of the agreement.

Protection of franchisees against abuses -practiced by franchisors in the early days of franchising all too often- is of course the reason behind the drastic regulatory scheme, which appears even heavy-handed, given the horror stories, recounted below, and given the freedom-to-contract system, which reigns in the United States. There is a danger that an IP agreement, especially a trademark license, and even a technology license or a distributorship agreement, may inadvertently or aCCidentally create a accidentally franchise and fail to comply with the federal and state franchise laws and regulations. Thus, it is a serious pitfall or trap for the unwary that such licenses or agreements may easily constitute ufranchises". In other words, a party to a licensing or distribution agreement may be a franchisor and not know it and find itself facing dire consequences. Coverage under franchise laws cannot be avoided simply by describing a relationship as a "license" or by some other name, or by drafting contracts that do not literally reflect the characteristics of a franchise. VI. A. Legal Definitions of Franchises Federal Trade Commission (FTC) Rule

The FTC Rule is applicable to all relationship which meet the statutory definition of a franchise, whether or not the parties intend to create a franchise and use the term "franchise" to characterize the relationship. The term" franchise" according to the FTC Rule encompasses any relationship in which:

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Kar1 F JOrda

...-..

...

1) The franchisee sells goods or services associated with the franchisor's trademark or service mark. This element is sati5~ fied if the franchisee has the right to sell or distribute goods associated with the franchisor's trademark, with or without a formal licensing agreement.
2)

The franchisor has the power to exert significant control over, or promises significant assistance with, the iranclused business. Any of the following factors bespeaks the existence of significant control or assistance: a) b) c) d) e) offering formal sales, repair or business trainmg programs, establishing accountings systems, furnishing management, marketing or personnel advice, selecting site locations, or furnishing a detailed operating manual.

Whether the licensee has become dependent upon the

licensor's control or assistance, is the test, rather than trade-

mark quality control.

3)

The franclusee is required to pay the franchisor O\"er S500 during the first six months of the agreement. Anv "required payment" from the franchisee to the franchisor which:
a)

b)

c)

is owr S5OO, 5500, is a condition of maintaining or commencing the franchise operation, and most be made before or within the first ", months after commencing operation, will satisfy the fee element.

"Required payment" can include rent, advertising assistance, required equipment and supplies, training, securitv depOSIts, escrow deposits, bookkeeping, promotional literature, equIpment rental, and continuing royalties on sales.

456

Propiedad Intelectua. Proyeeto Propiedad Intelecti.lal SIECA-USAID

B.

State Definitions

The states vary widely in their definition of "franchise". Most state statutes governing franchises define a franchise relationship as one in which the franchisor provides goods or services for the franchisee to sell, the franchisee operates under the franchisor's trademark or other commercial symbol, and the franchisee pays some sort of fee. Some states vary from this norm, though. For example, New York does not require use of a franchisor's trademark in order to quality the relationship as a franchise, if the franchisee pays the franchisor a fee and submits to the franchisor's requirements in marketing and operations. Many states define categories of "business opportunities" and "business investments" that are subject to regulation designed to protect franchisees. The business elements of the relationship may bring an arrangement within the rubric of these state statutes, even though they are not called" franchises". Sixteen states, Puerto Rico and the District of Columbia have adopted franchise relationship laws with different definitions of the term "franchise", but with most definitions having a combination of the following elements: either a marketing plan or community of interest element, a trademark element, and a fee element. In greater detail, these elements are as follows: a) Marketing plan - generally, a marketing plan exists whenever the franchisor presents the group of franchised outlets to the public as a unit, with the appearance of somecentralized management and uniform standards. Community of interest - some of the franchise laws b) require that a franchisor and franchisee maintain a "community of interest" in the marketing of the goods or services. This is

usually a much broader element than de marketing plan..\ community of interest exists for example, where the parties ha,e a continuing financial interest and a degree of interdependence. This can refer to almost any ongoing business relationship in which the dealer has an investment in the business. c) Trademark - this element of the state relatIonship laws will always be satisfied if the franchisee is licensed to do business under the franchisor's name or mark. Most of the marketing plan franchise laws, however, do not require a license. In some states, the operation of the franchisee's business must be "substantially associated" with the franchisor's trademark. In other states, the trademark element is satisfied where the franiranchisor's trademark identifies the goods or services sold, rather than the business itseli, which would include man, ordinary distributorships. d) Fee - this element of the definitIon of a franchise generally means any fee or charge that the franchisee is required to pay for the right to do business under the franchise agreement. This payment does not have to be in the form of a franchise fee; iee; it may also be royalties on sales. As a result. almost any trademark license agreement would satisfy this requirement.

C.

Exceptions and Exemptions

The franchise laws pro"ide for several exceptIons, exclusions and exemptions, so that in some cases relationships can be structured to avoid these stringent requirements, as follows: a) Fractional franchises - where a busmess that has

been in existence for more than two years enters into a franchise

relationship, and the parties anticipate that the new franchi'" franchi", relationship will not increase sales by more than 20'0 oi the of dollar volume of the pre-relationship sales. b) Oral agreements - where there is no writing evidencing any material terms of the relationship.

Propied ad Intelecl uel Proyeeto Propiedad Intelectual SIECA-U$AID

Single tradem ark licenses - where a tradem ark c) licensor offers only one tradem ark license agreem ent of a particular type with respect to one tradem ark. Experienced franchise relationship - many state d) franchise laws exemp t large and experienced franchisors, sophisticated franchisees, agreements betwee n franchisors and franchisees who already have a franchise relationship. Categories of industr ies - certain industr ies or catee) gories of busine ss arrang ements are exemp t from state franchise laws becaus e of public policy considerations, or becaus e these industr ies or busine ss arrang ements are already regulat ed by other legislation, such as motor vehicle dealers, bank credit plans, sellers of farm machinery, and market ers of petrole um produc ts. Size and net worth - like the federal govern ment, f) many states seek to exclude busine ss arrang ements initiate d by franchisors whose net worth exceeds a specific amount, or who have specified years of experience admini stering franchise systems of a specified size. VII. Disclo sure and Regist ration Requir ements

Federa l and state regulat ions now protect prospe ctive franchisees by requiri ng disclosure and registration by franchisors. The FTC Rule impose s six differe nt require ments in connec tion with the "adver tising, offering, licensing, contracting, sale or other promotion" of a franchise in or affecting commerce. Basic Disclosures - franchisors must give potenti al invena) tors a basic disclosure docum ent at the earlier of the first face-toface meetin g or ten busine ss days before any money is paid or an agreem ent is signed in connec tion with the investment.

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Karl F. Jorda

..

Ad,'ertised b) Ad"ertised Claims - only advertisements that include an earnings claim are affected, Such ads must disclose the number and percentage of existing franchisees who have achie"ed the achie,'ed claimed results, along with cautionary language, Their use triggers required compliance with the Rule's earnmgs claim disclosure requirements, c) Earnings Claims - if franchisors make earnings claims, whether for past or future, they must have a reasonable basis. gi,'en and prescribed substantiating disclosures must be gi"en to potential im'estors in writing at the same time as the basIC diSclosures. d) Franchise Agreements - franchisors must give inwslors a copy of their standard-form franchise and related agreements at the same time as the basic disclosures, and final copies intended to be executed at least five business davs before signing, 01 e) Refunds - franchisors musl make refunds of deposits and in,'estors, initial payments to potential in"estors, subject to anv conditions on refundabilily stated in the disclosure slatement. Contradictory Claims - while franchisors are free to proIranchisors lree vide investors with any promotional or other materials the" the,' wish, no written or oral claims may contradict mlormation promformation vided in a required disclosure,
f)

01 Failure to comply with any of the six requirements IS a violation 01 the FTC Rule and the FTC can Impose ci"il penalties of ci,'il of up to 510,000 per violation. They can also require rescissi0n. reformation, payment of refunds or damages, or combmations of 01 01 these remedies, and they can issue cease-and-desist orders. There is no private right of action for violations of the FTC Rule, 01 lor 01 Remedies do, however, exist under state law, State franchise and business opportunity laws, and state consumer fraud of "little FTC acts", which typically cover the sale of franchises and fre01 Irequently make any violation of the FTC Rule a state law nolation, 01 generally provide a private right of action for rescission, da01 lor

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Propiedad Inteleclual Proyecto Propiedad lntelectual SIECA-USAID

mages, costs and attorneys' fees, and sometimes multiple or punitive damages. Willful violations of state laws may also result in criminal penalties, including fines and imprisonment.

Because disclosures required by state regIstration and

disclosure laws can be used to satisfy the requirements of the

FTC Rule, state disclosure laws should be kept in mind. Sixteen states required franchisors to register and disseminate to prospective franchisees a prospectus-type disclosure document prior to engaging in any franchise sales activity. Unless a statutory exemption is available, no offer or sale of a franchise can take place unless and until the franchisor has filed with the appropriate state agency -and that agency has approved and registereda prospectus setting forth honestly and in detail all of the material facts of the franchise sales transaction. 111is registered prospectus must then be given to prospective franchisees at the earlier of: a) the "first personal meeting" between a franchisor and its prospective franchisee (i.e. the first face-to-face meeting held for the purpose of discussing the sale, or possible sale, of a franchise); b) ten business days prior to the execution by the prospective franchisee of any franchise-related agreement; or, c) ten business days prior to the payment by the prospective franchisee of any monies or other consideration in connection with the sale, or proposed sale, of a franchise. VIII. Horror Stories

An example -the "Kis" of Death- of how franchise laws may be bootstrapped onto a business entity nominally unconcerned with franchising and lead to its demis, can be found in Matter of the KIS Corp. and its progeny. KIS was a French manufacturer of one-hour photographic minilabs which it offered and sold in the US. Under the KIS program, purchasers of minilab

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Kart F. Jorda

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"1

equipment were entitled to display a "K1S" banner in their windows and were further given (for free) marketing advice that purchasers could follow or ignore, as they wished. Kl5 was warned by counsel that, although it was not a franchise in an. sense of the word, it was so close that prudence dictated that It act as a franchisor (and register and disseminate disclosure documents accordingly), even though it was not. KlS rejected this advice and, within a two-year period, found itself the subject of no fewer than five state investigations and one FIC investigation alleging it to be a franchisor that had failed to comply with federal and state franchise registration and disclosure laws. KlS spent hundreds of thousands of dollars defendUlg itself in these investigations (and in related private lawsuits charging that it was a franchisor) and, ultimately, ceased all business activities in the US - but not before the FIC made it enter into a consent agreement coupled with a penalty of more than 51 million.
Then an extraordinary event transpired in \Visconsin, one of the states that was investigating KlS. At the conclusion of its investigation, the state entered a stop order under its franchise statute, prohibiting KlS from any further sales ac!i\itv. The order was lifted by a court upon KlS's motion. Thereafter, in an administrative proceeding, K1S argued that the Wisconsin Commissioner of securities exceeded his authority in conslruUlg the term "prescribed marketing plan or system" (one of the definitional elements of a franchise under Wisconsin's franchise law) as embracing mere suggestions that could have been ignored bv the KlS minilab purchaser.

The administrative judge agreed and held that the Commissioner acted in an ultra pires fashion in promulgating a regulation to the effect that mere "assistance" constituted a prescribed marketing plan or system. The administrative judge held that to find a marketing plan or system present, the putati\'e fran-

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Propiedad Intelectua. Proyecto Propiedad lntelectual SIECA-USAID

chisor's "suggestions" had to be backed up either with some type of sanction for noncompliance or with a showing that, in fact, the "optional" assistance was not optional at all, in that the purchaser did not have unrestricted autonomy in the operation of its business. The KIS administrative judge struck down those portions of the Wisconsin Administrative Code that held that mere suggestions sufficed to conclude that a "prescribed marketing plan or system", and thus a franchise, existed. This case is especially important given the fact that Wisconsin's definition of the tenn franchise is substantially identical to the majority of other regulating states' definitions. Other painful lessons show that the same warning applies also to other nontraditional "franchisors", For example, in New York, radio dispatched black car limousine services, so heavily used by New York City's law finns, have been deemed to be franchisors (as per the Aristacar decision). Their drivers pay a fee for the opportunity of participating in the radio dispatch service (fee element), their drivers are required to conduct business under the car service mark (trademark element), and the company typically regulates virtually every aspect of its drivers' activities, including the type of car to be driven, dress code and how customers should be treated (marketing plan element).
Even distribution agreements can bring massive headaches to equipment manufacturers. To wit in the recent case of Cooper Distributing v. Amana Refrigeration, the US Court of Appeals for the Third Circuit construed the definition of the term "franchise" under the New Jersey Franchise Practices Act (which enjoins franchise terminations absent good cause) as including a relationship between a manufacturer and distributor where a community of interest in the sale of the underlying product existed. Of critical importance is the fact that the court so held even though the distributor (i.e., the "franchisee") at issue conducted

Lie ............ PIWlCNs....

Kat! F Jorna

business under its own name, and not under the manufacturer's name, Amana. In another case that stretches the definition of a "franchise" to cover a distributorship, a snack distributor was found to be a franchise under the Minnesota Franchise Act because the distribution agreement authorized the distributor to use the "All Snax" trademark, even though the distributor did not actuallv use the trademark. While the distributorship seller denied that there was a community of interest because the distributor purchased goods directly from snack manufacturers and paid the distributorship seller no royalty or percentage of sales, the distributor received a financial benefit from the manufacturers depending upon the amount of products the distributor ordered. The court found this was sufficient community of interest, e\'en though distributorship seller exercised no control O\'er the distributor and the distributor made no specific investment for the I'franchise". The grave danger and how far the courts will go to deem an ordinary license to be a franchise, is also highlighted by a recent California court rufing that distributors of a proprietary business record keeping system were franchisees under the California Franchise Investment Law, even though they did not actually sell any products or services (they just processed orders), could not enter into binding contracts with customers and bore no risk of loss because they never took title to the products ordered through them. IX. Conclusion

Before the modem franchising system developed, the courts tended to apply traditional principles of contract law to franchise contract issues, real property law to real property issues, and the like, without recognizing the unique character of the franchisor-franchisee relationship. Howe\'er, as the franchising concept began to expand rapidly through the economv O\'er the last three decades, so too did the case law. The number of

Propiedad Inte.ectual
Proyecto Propiedad Intelectual SIECA-USAID

judicial decisions directly involving business fonnat or chainstyle franchising problems increased annually. Today, there is a recognized distinct body of law specifically dealing with the mayor concerns of the franchising industry and the franchising parties. But franchising law and practice are not static. We have here a fertile field for legislation and litigation. Developments and trends abound. Particularly noteworthy is that a new Uniform Franchise and Business Opportunities Act and a Model Law for Franchising are in the works, with the former having seen, or soon to see, the light of day. This is a most salutary development in light of 1) great differences in existing laws and regulations among the states and on the federal level with respect to definitions and other aspects, 2) many unresolved issues regarding duty of good faith, earnings claims, liability for due diligence, etc. 3) development of new forms of franchising, such as, niche franchising, and 4) significant economic changes, with the market place demanding greater levels of franchisor experience and financial strength.

ENDNOTES

Tom Arnold, "Basic Considerations in Licensing", Les Nouvelles

vol.XV, No.3, p.171, 177, Sept.1980. 2 168 USPQ 617 (7th Cir.1971).
3 4 Martin Landis, "Pricing and Presenting Licensed Technology", The

Journal of Proprietary Rights, p.l8, 20. Aug.1991.

Tom Arnold, "1988 Licensing Law Handbook", Clark Boardman,

Appendix C, p.295, 308. 5 8 EIPR, 385, 389, 1995.

6 7 Ibid. Idem at 390. 8 39 USPQ2d 1754 (10th Cir.1996).

I was an expert witness in an aroitration proceeding involving this clause. However, there was a settlement without a clearcut decision.

10 205 F 152 (WoO.Pa. Apr.3D, 1913). 11 15 USPQ2d 1550 (6 th Cir.I990). 12 See Patrick O'Reilly and Michael Morin, "Troubles for Most-F,,ured Licensees", Les Nouvelles, vol.XXXlIl, No.1, p.26, "larch 1998.

13 See the exhaustive discussion of this topiC in the topic

Nou\elles, vol.XXXl1, No.3, p. 153, Sept.97.

followin~ followin~

article:

Julie Schwartz, "Antitrust Issues Can Arise Vlhen Subhcenslng", Les Vv'hen

14 See Patricia Schreck, "The Importance of Termination Clau.se-s

License Agreements", The Licensing Journal, p.s, August 1997. 15 The Nahonal Law JournaL p.B5, Feb.3, 1997. 16 1997 WI. 271720 (E.D.N.Y., May 16, 1997). 17 B4 F.3d 73 (2d Cir.I996).
18 Richard Tashjian, The National Law Journal, p.B-t June 23,1997

In

19 51""111

P.

Dunk, B4F.3d at 77.

20 Richard Tashjian, Ibid.

21 Ibid.
22 19 USPQ2d 1641 (D.Arizona 1991). 23 41 USPQ2d 1263 (Fed.Cir., 1997).
24 Tom Arnold, "Basic Considerations in Licensing", Les ~(lun'lles,

vol.15, p.171, 177, Sept.1980. 25 This Licensing Case History is based partly on my own experience

and materials and partly on a memorandum pnwided me tor use

mer Patlex Director of Patent Operations.

In

my IP Licensing/Technology Transfer classes by Albert \1i1ler. for-

......twa ...... u ado Uso de ido

Jorge Otamendi

PATENTES DE SEGUNDO USO

JORGE OTAMENDl Abogado argentino. Dodor en DeredlO ,1/ Ciencias SocIa/es petr 1 U"i;xrsidaJ .11 Soclales pctr li1 UnxrsidaJ de Buenos Aires. Pro/escr univt7sitario de curses de propiedad itltdec1llal Profeser cursos inteledllal Legislacin Econmica Competencia Legislacion Eeonomiea y Competenda y autor de varias obras :sobrc $Obre Argentina y disertQlIte en tlllmeTOSOS congresos y c01~ferencU1s. disertante numerosos eongresos
t''500S

materUls. Ha sido asesor de las SecretQrias de Industria v de Ecorromi,l de materiJls. Secretarias Ecorromi.l

as invenciones, para ser patentables, deben reunir tres requisitos: novedad, aplicaci6n industrial y licitud. l'na aplicacin invencin invenci6n tiene nm'edad cuando antes de la fecha de su solicitud novedad no era publicamente conocida. pblicamente Ante este requisito, cabe preguntarse si liene nO\'edad un tiene nm'edad producto que ya existia, que ya habia sido inventado. pero que exista, haba cumpla cumplia con una finalidad, una aplicaci6n un uso diferente, aplicacin Podra Podria decirse que el producto en si mismo ya existia " exista que por tanto no es novedoso. Ahora bien, desde que una inwninv-encion debe tener aplicacion industrial, la invencion no es solacin aplicacin invencin mente el producto en cuanto una mera combinaci6n de distintos combinacin elementos. la aplicaci6n industria! requerida hace que el proLa aplcacin industrial ducto sea algo mas, Es un producto que por la finalidad que ms, tiene, por su aplicacin, tiene una caracterstica especiaL aplicaci6n, caracteristica Entonces la novedad se mide respecto del producto en cuestn cuesti6n y su aplicaci6n industria!. aplicacin industrial. En los paises que exigen que la invenci6n no debe ser pases invencin obvia (non-obviollsness), la obviedad Use juzga con referencia al "se a! restado del arle, a la luz de todo 10 que era previamente conociarte, lo

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Propiedad Int.tectual Intelectual

Proyecto Propiedad Intelectual SIECA-USAID \ntelectual

do por las personas versadas en ese arte, derivado de la experiencia de 10 que era ernpleado en la prctica, como as tambin lo empleado practica, asi tambien del contenido de escritos previos, especificaciones, libros de texto y otros documentos". Este requisito es, en palabras diferentes, OtIOS 0 mrito igual al requisito de altura inventiva, paso inventivo o merito inventivo.
Se exige asi que el invento contenga un cierto esfuerzo as del inventor y no de algo que cualquier persona conocedora del arte en cuesli6n pueda deducir con facilidad. cuestin

Todo esto liene atinencia cuando se trata de las patentes tiene de segundo usc, o, como se las denomina en otros paises, como uso, 0, otIOS pases, en Francia y Argentina, las patentes que consisten en la nueva aplicacin aplicaci6n de medios conocidos. Los medios pueden consistir en medias medias 6rganos mecanicos, agentes quimicos y procedimientos mecanirganos mecnicos, qumicos mecnicos y qUimicos.' qumicos.'
Estas invenciones son las que se reconocen a un producto conocido al que se le ha encontrado una propiedad diferente, Ie un usa diferente, una aplicaci6n diferente. El producto era conouso aplicacin cido, su nueva aplicaci6n no. aplicacin

Un ejemplo puede ser el de un compuesto quimico con qumico propiedades adhesivas al que se le encuentra la funcin de matar Ie funci6n insectos. El compuesto quimico es el mismo, pero no las aplicaEI qumico ciones o usos que liene. Con 10 cual habr dos productos dife0 tiene. lo habra rentes, un adhesivo y un insecticida.
La novedad, o la obviedad, deben establecerse entonces 0 con relacin al insecticida. Era conocido ese compuesto como relaci6n LEra insecticida presentacin? LEra inseclicida antes de la presentaci6n? Era obvio? Su obtencin LSU obtenci6n tena mrito inventivo? tenia merito Como bien senala Mathely, "Ia ap licaci6n consis te en la seala "la licacin puesta en practica de un medio conocido para obtener de l un prctica el resultado que no habia sido obtenido hasta ese entonces".' haba

......, ......... de ....-0 Uao

Jorge Otamendi

A los efectos de la novedad del insecticida, es irrelevante que el compuesto luviera antes aira aplicaci6n. El insecticida es tuviera olTa aplicacin. un producto distinto que bien pudo haber sido inventado anles que el adhesivo. Como se ha sostenido, una in\'encion es la soluinvencin Ia cin ci6n a un problema antes no solucionado de la manera definida en la invenci6n. Por tanto, 10 que debe juzgarse es si el matar invencin. lo insectos con el compuesto qumico en cuestin, siguiendo con el eI quimico cueshon, eI ejemplo dado, era conocido. La novedad no debe buscarse en s, SI olTos habia airas insecticidas, pues esto es irrele\ante. La novedad qumico debe buscarse en el compuesto quimico usado como insecticida. Como bien se ha dicho "para que una aplicaci6n deje de ,-.er aplicacin nueva es necesario que el resultado haya sida ya obtenido por los sido par , mismos medios". En airas palabras, no hay raz6n para juzgar la invenci6n olTas razn invencin que consiste en una nueva aplicacion o nuevo uso, de manera aplicacin 0 diferente de cuaiquier aira invenci6n. cualquier olTa invencin. El empleo nuevo
A diferencia del nuevo uso o de la nueva aplicacion de 0 aplicacin medios conocidos, el nuevo empleo no es palentable. Ha" nue\'o Hav empleo cuando el medio vueh'e a cumplir la misma funcian que empIeo vuelve funcin la que cumplia antes. cumpla

Como bien 10 dice Breuer Moreno "si el resultado no lo vara, no habra invento"', v cita el ejemplo de una cerradura varia, habr ahora conocida que anles aplicada a una puerta, ahara se aplica a un fichero o a las caratulas de un libro. El resultado, la funci6n, del 0 cartulas EI funcin, medio es el mismo, actuar como cerradura. En este sentido no le Ie preocupa a Breuer Moreno la diferenciacion entre nue\'o uso o Ia diferenciacin 0 nuevo empleo, desde el punto de vista terrnmol6gico. El sosliene terminolgico. EI sostiene que hay nuevas aplicaciones patentabIes y nue\'as aplicacione3 patentables no patentables. o
0

Aliar!, Allar!, hace 115 anos, decia que el empleo nuevo no aos, deca patentable es aquel en el que "el medio conocido juega el mismo rol y produce el mismo resultado que antes" y da el ejemplo del

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Propiedacl Intelectu.1 Propiedad Proyecto Propiedad Intelectual SIECA-USAtD

no patentable uso de las ruedas para un homo cuando las ruedas horno
eran conocidas en muebles.

Refirindose Refiriendose al sistema ingles de patentes, T.A Blanco ingls White 8 cita el viejo principio que no puede otorgarse una patente para el "mera nuevo usa de una cosa vieja" y recomienda usar "mero uso mxima esta maxima con cautela. Respecto de aparatos, agrega a continuacin nuaci6n que"ciertamente no es ley que un nuevo modo de usar

un viejo aparato no puede ser vlidamente patentado". vilidamente Ya antes, Toulmin, hablando del uso de la cosa vieja para un prop6sito nuevo y no analogo explica: "esa cualidad de la propsito anlogo imaginacin imaginaci6n que es la fundaci6n del genio inventivo puede ser fundacin ejemplificada por la habilidad del inventor en tomar una vieja pieza de aparato, o un viejo instrumental, y transplantarlo a un 0
campo enteramente nuevo no relacionado en forma alguna, y asi as lograr un resultado en ese campo que es a la vez nuevo y util" ~. til"

Y agrega que en este nuevo ambiente, el aparato no debera fundeber cionar de la vieja forma produciendo un resultado esperado. Se trate pues de una composici6n, o de un aparato, la cacomposicin, 0 racterstica raderistica del invento no patentable es la obtenci6n del mismo obtencin resultado conocido. Segunda aplicaci6n terapeutica aplicacin teraputica Cuando se habla de un resultado diferente, no significa esto que deba hacer del producto uno diferente en el genero. El gnero. EI resultado diferente hara que se trate de otro producto en la har especie, aunque participe del mismo genero. Es 10 que sucede gnero. lo cuando se encuentra que un analgsico, administrado de una cuanda analgesico,
cierta manera, cura una afecci6n a la piel. Ambos son productos afeccin

farmacuticos, farmaceuticos, pero uno es un analgesico y el otro es un dermaanalgsico tolgico. tol6gico. Es .cEs patentable esta segunda aplicaci6n? aplicacin? La primera

cuestin cuesti6n con que nos enfrentarnos es si estamos frente a un metomto-

do terapeutico o frente a un producto farmaceutico que por su teraputico 0 farmacutico

.....tw. . . . . . . .ndo Uso ...............ndo Jorge Otamendi

47'

aplicacin aplicaci6n especial y no\'edosa se transforma en un prod ueto novedosa ucto diferente. Dicho esto ultimo en otras palabras, el producto al ,er ltimo aplicado de una manera especial. adquiere otras propiedade, curativas curati\'as y pasa a ser un producto diferente.
La distinei6n eS importante porque hd~' paises en 105 que distincin pases

los metodos terapeutieos no son patentables. En el caso dado mtodos teraputicos como ejemplo, entiendo que estamos frente a un nuen) lh() tTente patentable y no frente a un metoda terapeutico. Ello porque la mtodo teraputico. diferencia en la fonna de administrar el prod ucto no e~ 10 nlWepn.xi lo nlwedoso, ya que muchos productos se aplican por frotaClon. La frotacIn. diferencia del resultado que 10 hace un producto dlstintO, es 10 lo dIstinto, lo patentable. Otra es la situaei6n en que se eneuentran distintos metosituacin encuentran mtodos terapeuticos para la aplicaci6n del producto conocido, ,in teraputicos aplicacin que estos cambien su naturaleza y adquieran par tales mt0...io:stos por met0...io:;. distintas propiedades. No digo que estos no sean patentable" stos simplemente que es un easo diferente. caso razn Pero, frente al nuevo producto "no ha~' una razon fundanue\'o Lapaz mental par la que una in\'enci6n de este tipo ~a menl):- l:apaz de por invencin EI monto trabaJO proteccin por patente que cualquier otra. El manto de trabalO protecei6n par eualquier comprendido en lograr la invencion, el beneficia potenCial para invencin, beneficio el publico, y la importancia comercial potenCial. pueden ser tan pblico, potencial. grandes como las de una invenei6n de una nue\-a entidad quimiinvencin ca que tenga una utilidad farmaceutica" farmacutica"

Este autor critica la postura de quienes le megan Ia Ie la patente a estas invenciones por eonsiderada:; un metMt) leconsiderarlas mtexil) teraputico. con razn, trente rapeutico. Afinna, can raz6n, que en definiti\'a se e~ta irente a un redaccin. As, redactar r('inndlproblema de redacci6n. As!' una cosa es redadar la reinndlmtodo enfernll'dad cacin caci6n como un metoda de tratamiento de la enfemll'dad \" mediante la administraci6n del compuesto X, ~. alra decir "Cn administracin otra "Ln mtodo metodo de tratamiento de la enfermedad V que comprende la administracin, administraci6n, a un ser humano con necesidad de tal tratamiento, de una efecliva dosis del compuesto X". efectiva

472

Intelectu 81 Propled 8d Intelect u8.

Proyecto Propiedad Intelectual SIECA-US AID

atin ms redaccion ria Yo agregara una forma de redaccin que aleje an mas la

caracte mtodo diciend discusi n respect diseusi 6n respeeto del metodo dieiendo un produc to earaeterizado por adquir ir la propie dad de tratar la enferm edad X en tanto Y. sea apliead o de la manera y. aplicad
todas farmas De tadas formas, estamo s frente a un nuevo producto en in usc, in BU razn razen de su aplicaci6n nueva, de su nuevo uso, y a esta invenci6n

Ie no le debe ser vedada la patenta bilidad .

basnd soluci No conven ce una soluci6 n contraria basand ose en que si

aplicacubra produc el produe to estaba patenta do eubr!a todas sus eventu ales aplieaccin la construcci6n es ciones. denes. Como bien dicen Foyer y Vivant, 1a critican seducto sedueto ra, y eriticando esta postur a de Haas sostienen que para haba ste, este, el resulta do, no descubierto, hab!a sido ya obtenid o yagreaplicacin pretend er que la segund a aplieaci6n efecto, gan: en efeeto, no es posible patentable por de un medicamento sea considerada como no falta de noveda d, desde el instant e en que el efecto puesto a la straci6 segUn cierta funcin luz, es fundon de una derta dosis, de una administracin segn produc prescripcin icidad una period ieidad determ inada, de la preseripci6n del produe to de un camespecf en un tratamiento de conjunto bien especifico, hasta l'esprit) hiptes hip6tes is que no son (des v!les de l'espritJ ... bio de forma, todas toria". Y se En tal caso, la no patenta bilidad se revela bien deroga "Entonces cul pregun tan luego "lEnto nees eua! es ese resulta do 'obteni do' que concien jams jams jamas nadie ha investi gado ni jamas tuvo eonciencia de lograr?"

NOTA S
1 2 3 Edicin Terrell on the Law of Patntes, 1200 Edici6n, por D. Falconer, W. Sweel Aldows & D. Young, Londres, 1971. Ed. Sweet & Maxwell. Francais des Brevets d'Invention", Paul Mathely, "Le Droit
Paris, 1974, P 99. "Les Brevets d'Invention", Ancien Manuel R. Moureaux et C. por Weisman, 400 Ed. par P. Devant, R. Plasseraud, R. Gutinon, H. Pars Jacquel in y M. Lemoine, Paris 1971, P. 5]. n", Breuer Moreno, "Tratado de Patentes de Invenci6n", Ed. Pe. Pc. Perrol, Abeled o Perrot, Buenos Aires, 1957, T. l, P. 171. I, Moreno, op. cit., 1. 1, P. 171. Breuer

4 5

PaNua PaNna de S
Jorge Otamendi

.,ndo Uso

6 7 8 9 10 la

Henri Allart, "Tratee des Bre\'ets d'ln\"entions", T I. Pans, Ed AHart, Brevets 1.

A.Rousseau, 1885, P. 35.

"Patents for Inventions and the registration o Industrial of

Designs", Londres, Ed. Stevens & Sons, 1962, PI'. 20,21

Henry Aubrey Toulmin, "Handbook of Patents", Ed. D. \"an

Nostrand Company Inc., N. York, 1949, P. 64 Ine.,

Philip W. Grubb, "Patents in Chemistry and Biotechnology".

Clarendon Press, Oxford, 1986, P. 146. Pross,

Jean Foyer y Michel Vivant, "Le droit de bre'"ets", Universitaires de France, Paris, 1991, P. 157.
Pres:;.e~

Loe.....__ ... _
Manuel Antonio Rodriguez

MECANISMOS DE AUTOTUTELA: MEDIO lMEDIO EFErnvo PARA COMBATIR LOS lLiCITOS CONTRA EL DERECHO DE ICITOS AUTOR?
MA"'lJEL ANTOI-:O RODRIGUEZ ANTONIO RODRGUEZ
Abogado vellezolano. Especialista (11 PropiedaJ lnte/eetllo! rUmn'rsuad de ll~ venezolano. ell Propiedad fntelectua! Mercantil fUnii.',:rsidad Cilthc.a .411.i.l'"t~ Andes) y Especialistll en Derecho Macon!if fUlIii.'f:rsidad Cill6hc.a :1n.i.r

Los

Bello). Socia de la firma "Antequera Parilli. Rodrigue: y Asociad(l~'" Socio Ia

xiste una tendencia que no puede pasar desapercibida por nosotros. En paises como los Estados Urudos de corno Unidos Nortearnrica Norteamerica (USA) y los que integran la Union Europea ICh Unin ICEL desde hace mas de siete aos se viene estudiando, con abonad~l ms IDOS profundidad, la incidencia de los mecanismos de autotutela en la Sociedad de la Informacion, especialmente los referidos a las lecInformacin, teerucas criptograficas y los procesos de coctificacion. En CSA se nicas criptogrficas codificacin. han constituidos asociaciones con representantes de la multimulhindustria, como el "Copyrigirt Protection Tech1llcnl lY(lrks'c'lIp "Copyriglrt Protectiott lY(lrkSTc'lIp (CPTW)", con subcomites que estudian la tecnologia e implicasubcomits ciones del disco de ,'ideo digital (OVO). 19uaJrnente se organizo Igualmente organiz el Grupo de Alianza del OVD.

En Europa, estudios y procesos de discusion como el discusin Informe Bankemann, presentado a la consideracion del ConseJo consideracin Comisin Europeo en junio de 1994, base del Libro Verde de la Comision de las Comunidades Europeas sobre los derechos de autor ,. los derechos afines en la Sociedad de la Informacion, marcaron Informacin,

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476

Propled8d Intelectu.1 Propled.d Intelectu. Proyecto Propiedad Intelectual SIECA-USAID SIECA-USAIO

pauta en el tratamiento de esta tematica y, especificamente, los temtica especficamente, sistemas tecnicos de identificaci6n y protecci6n de obras, en tcnicos identificacin proteccin procura de la instauraci6n de nuevas procesos de control y instauracin nuevos

gestin gesti6n de los derechos en el entorno digital. incorporacin La lenta, pero progresiva incorporaci6n de mecanismos
de autotutela en varias legislaciones latinoamericanas, su presencia en el Tratado de Libre Comercio (TLC), en el G3 y su posicionamiento en los nueVQS Tratados de la OMP!, son illl indicatinuevos MPI, vo del avance de esa corriente que tiene la esperanza en que los mecanismos de autotutela controlen y disminuyan el usa no uso autorizado de las obras y producciones. Si bien los paises latinoamericanos no tenernos la capacipases

dad de producir la tecnologia de punta que circunda la Sociedad tecnologa

de la Informacion, con tada seguridad seremos usuarios inrneInformacin, toda inmediatos de la misma y muchas obras y producciones senin incorsern poradas a los nuevas soportes y mecanismos de auto tutela. nuevos

Al implantarse la tecnologia digital se produce con tecnologa inmediatez en todo el mundo un impacto directo en distintas
reas, areas, como jamas habia sucedido antes, carnbiando, en muchas jams haba cambiando, ocasiones, radicalmente el modo de explotaci6n de las obras del explotacin ingenio. Asi, conjuntamente con esta tecnologia surgen: nuevos As, tecnologa

mecanismos de reproducci6n y lectura de las obras, tales como: reproduccin 1 el lser, ella.ser, sistemas de comprensi6n de imagen y sanido tipo mpge ; comprensin sonido
nuevas formas de difusi6n de la obra: transmisiones par satelite difusin por satlite

y televisi6n por cable, Internet; novedosos soportes materiales, televisin

cada vez con mayor capacidad de almacenamiento y menor costa costo

como el disco compacto y el disco de video digital; novedosas

formas de publicaci6n, algunas sin practicamente ningn costo, publicacin, prcticamente ningun

como es colocar la obra en internet, con la posibilidad de que un Internet, colectivo mundial pueda acceder a ella, todo 10 que desencadena lo en inagotables formas de explotaci6n de las obras. explotacin analgica Si en la era anal6gica los titulares de derechos confrontaron serios problemas para resguardar sus obras contra usos

_Ie..............tubitwla _le..............

Manuel AntoniO Rodriguez Rodrguez

no autorizados, en este tiempo digital, las posibilidades de una efectiva proteccion, si se aplican los metodos convencionales de proteccin, mtodos defensa, se alejan cada vez mas con el desarrollo de la lecnologia, ms tecnologa, ya que la misma sobrepaso los clasicos metodos de explotacion sobrepas clsicos mtodos explotacin de las obras, y 10 que es mas importante, la manera de controlar lo ms y seguir el destino de la misma, como era posible, en buena parte, hace dos decadas alras. dcadas atrs. Por ello, el establecimiento de normas juridicas que tuteIan lan la Propiedad lntelectual, la creacin de autoridades de apliIntelectual, creacion cacin cacion con amplias facultades, la penaJizacion de las conductas penalizacin que violen los derechos intelectuales, la instauracion de caminstauracin paas panas de divulgacion y concientizacion general, resultan insufidivulgacin concientizacin dentes si no estan acompanadas de mecanisrnos de autotutela cientes estn acompaadas mecanismos 0 tcnica, tecnica, que creen una primera barrera o defensa ante el uso no autorizado.
I.

Qu son los mecanismos de autotutela? ,Que

Las medidas tecnologicas, definidas asi por los nue\'os tecnolgicas, as Tratados de la OMP!, que nosotros preferimos denominar OMPI, mecanismos de aulotulela (se entiende lernica), por ser una autotutela tcnica), expresin expresi6n que se explica asi sola, consiste en la utilizaci6n o as utilizacin 0 implementacin implementaci6n de software, hardware o cualquier otra tecoica 0 otTa tcnica que ayude o permila la proleccion de las obras o producciones 0 permita proteccin 0 tuleladas por el Derecho de Aulor y los Derechos Conexos, contuteladas Autor tra el acceso, la reproducci6n, comunicaci6n publica, distribuci6n reproduccin, comunicacin pblica, distribucin o modificacion no aulorizada del bien protegido, o que pre\'enmodificacin autorizada 0 gan, eliminen o restrinjan dichas conductas ilcitas. 0 ilkitas. inters: Desglosando el concepto, tenemos algunos puntos de interes: Cuando se mencionan mecanismos de aulotutela se trata autotutela a) de la utiJizacion de un software (por ejemplo, de encriptamientol. utilizacin de un hardware (como es el caso de larjelas con circuitos intetarjetas grados que permilen codificar una senal salelital contentiva de permiten seal satelital obras audiovisuales) o de cualquier temica (como la firma digi0 tcnica tal).

478

Propiedad Intelectual Int.lactual Proyecto Propiedad Intelectual SIECA-USAID

b) Tal utilizaci6n est dirigida a proteger los derechos de los utilizacin esta titulares de Derechos de Autor y Derechos Conexos.
e) c) Previenen, restringen o eliminan, segun el caso, 0 segn cualquier conducta no autorizada dirigida a: acceder a una obra,

reproducirla, comunicarla al publico, distribuirla o modificarla. pblico, 0

analgico 0 d) Estas medidas pueden aplicarse al entorno ana16gico o digital, en cuanto esten cornprendidas en el supuesto de la estn comprendidas norma, ya que existen limitaciones en algunas disposiciones, tal el caso del Art. 12.1(i) del Tratado de la aMPI sobre Derecho de OMPI Autor, que se refiere a la supresi6n o alteracin de cualquier supresin 0 alteracion informacin electrnica. informacion electr6nica. Similar disposici6n se encuentra condisposicin tenida en el Articulo 19 del Tratado de la aMPI sobre Artculo OMPI Interpretacin o Ejecucin y Fonogramas. Interpretaci6n 0 Ejecuci6n violacin e) La violaci6n a los mecanismos de autotutela se produce cuando los infractores realizan alguna conducta dirigida a burlar
los mismos. Esta conducta esta prevista a traves de verbos recest travs , tores, que esencialmente son: cincunvalar utilizado en el

Copyright Act; soslayar , utilizado por la Ley sobre el Derecho de Autor de Peru; y eludir por los nuevos Tratados de la aMP!. Per; OMPI. Consideramos que el verbo mas amplio y completo es eludir, verba ms siendo razonable el uso de soslayar, mas nos parece inapropiado
el de circunvalar.

Cabe destacar que al violentarse un mecanismo de auto-

tutela, se puede no solo vulnerar el derecho patrimonial, sino tambin el derecho moral, por ejemplo, a la paternidad de la tambien patemidad obra. Si un transgresor para tratar de pagar menos derechos a 5i una sociedad de gesti6n colectiva, elimina el nombre de los gestin
autores y compositores de las obras musicales de un catalogo catlogo

digital, con 10 que se irnposibilita la identificaci6n de las obras, lo imposibilita identificacin adems ademas de ocasionarIes una perdida econmica a los titulares, ocasionarles prdida econ6mica est atentando contra el derecho a la paternidad. esta
importancia Ello puede tener una irnportancia adicional, ya que al ser los derechos de orden moral inalienables, inembargables, irrenun-

Los Mec.mSMOS de Autotu.... Mee.slnOS

Manuel Antonio Rodriguez Rodrguez

ciables e imprescriptibles (en 1.1 mayona de las leglslacione, " ,i la mayora algn infractor presenta como defensa que \'iol el mecam,mo alglin \'iolo de autolutela, por ejemplo, para acceder a una obra del d"mini" d"mn" ptiblico, bien sea con 1.1 finalidad de comunicarla .11 pbllL" ,. pblico, la al ptibllL" <. reproducirla, 0 incluso, 10 que es mas gra\'l~ para modificarla. o ms siempre podra alegarse los derechos de orden moral para eyitar podr que esta conducta quede sin sanci6n_ sancin_
2. Los mecanismos de autotutela como una facultad de los titulares. tilulares.

Puede plantearse 1.1 discuslon si los titulares de Der",h" la discusln Dere-:h" de Autor y Derechos Conexos estan facultad05 para implementar estn facultados en sus obras y producciones mecanismos de autotutela que le Ie brinden protecci6o, si can dichos mecanismos, se le podria ("-('nproteccin, 5i con Ie pod ria tual 0 hipotticamente estar causando un perjuicio o un Jafl0 a o hipotE~ticamente 0 quien 10 elude, lo

Resulta l6gico que los titulares acudan en defensa de sus lgico derechos a la implementaci6n de estos mecanismos, toda H'Z implementacin que, slo por citar ejemplos, 1.1 industria del software empaquesolo la tado en 1998 ' perdio a ni\'el mundial 11.200 mill"ne, de dlare, perdi d,)lare, por usa no autorizado de sus obras, o que la industria erneuso 0 emematogrfica dej matografica dejo de percibir mas de 3_900 miUones de dlares pt)r millones di..ilares comunicacin pblica reproduccin comunicaci6n publica y reproducci6n no autorizada de sus obras en 1996 " Estas cifras no mntemplan perdldas de I", mercado, prdldas secundarios, los canales de comercializacion, desemple0 ~enera comercializacin, do e irnpago de impuest05, que si bien no afectan a los titul.1res impago impuestos, 5i directamente, sedan excelente5 razones para considerar las. seran excelentes transgresiones a la Propiedad lntelectual, C0mo autentica5 (()nIntelectual, (0IDO autntica5 ductas duelas que afectan 1.1 seguridad del Estado, afeclan la

1",

Aunque 1a respuesta pareciera ob,-ia y concIu!-ente. en la afirmar 1.1 facultad de los titulares de derecho de lmplementar la mecanismos de autotutela, conviene profundizar ms el a:'ollnh~: IDaS

1)

Si los usos no autonzados de las obras v prc>duccione" autorzados

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Propled.d Intelectual Propled8d Proyecto Propiedad Intelectual SIECAUSAID

no representaran un verdadero peligro para los autores y la industria en general, indudablemente que no existirian los existiran mecanismos de autotutela, ya que al no haber una finalidad para implementar irnplementar los mismos (evitar las transgresiones a los derechos), no tendria sentido invertir tiempo y dinero en ellos. tendra inverlir 2) No consideramos que sea procedente la reclamacin por reclamacion dao dano de un infractor a los derechos de propiedad intelectual, que inicialmente haya eludido un mecanismo de autotutela y luego el mismo se haya reaclivado bajo el cumplimiento de una determireactivado nada condicion u orden (por ejemplo, perdida de la data al cocondicin prdida piar y ejecutar un programa protegido por un mecanismo de autotutela, cuya proteccin se reactiva). Este sera el caso de un protecci6n seria sistema de impida la copia del programa, pero siendo burlado este mecanismo y, habiendose copiado el programa, ste se habindose este encripta totalrnente y en conjunto con la data contenida incorpototalmente rada por el usuario todo se hace ilegible, al cumplirse una condicin, por ejemplo, de orden temporal, a los diez dias de haberse cion, das instalado. reproduccion 3) De un hecho ilcito, que es la reproduccin no autorizailicito, da de una obra y de eludir un mecanismo de autotutela, no puede nacer en cabeza del titular del derecho lesionado la obligacin de resarcir al transgresor por un pretendido dano. De obligacion dao. la camisi6n de un hecho ilicito no puede nacer la obligaci6n de comisin ilcito obligacin
resarcirlo.

4) No estamos de acuerdo con el planteamiento que los mecanismos de autohltela sean mencionados obligatoriamente autorutela en los mensajes, servicios electr6nicos o ejernplares a que se electrnicos 0 ejemplares apliquen. Si estos mecanismos persiguen proteger a los litulares titulares publicitaci6n de derechos y la publicilacin de los mismos puede ser tomado tornado como un reta para los "hackers''?, pensamos que anunciando la reto "hackers,,7, existencia de los mismos no se genera ningun beneficio ni se ningn brinda proteccin a otro derecho. Por tanto, posturas que exigen protecci6n la presentaci6n de informaci6n sobre el alcance y efectos de un presentacin informacin mecanisme de autotutela, sedan contrarias al destino y sentido mecanismo seran de los mismos.

....

Manuel Antonio Rodriguez Rodrguez

_ ...-

Por ella consideramos de avanzada la posicion de ,'anello posicin \'anguardia que tuvieron los proyectistas de la actual Lev sobre el Derecho de Autor de Peru de 19%, ya que en su articulo 38, Per expresamente acordaron la facultad al titular del derecho para implementar los mecanismos de autotutela, Con 10 que, al menos lo en Peru, se acabo con la discusion sobre la legalidad o no de estos Per, acab discusin 0 mecanismos de autotutela, con una afirmacin clara de tal dereafinnaci6n cho, 3. Referenda Referencia Legislativa a los Mecanismos de Autotutela

comn Pese a que representa un lugar comlin el reconocer "., ,el profundo impacto que han tenido el desarrollo y la com'ergencia Yla de las tecnologias de la informacion y comunicaClon en la tecnologas informacin comunicaCIn creaden y utilizacin de las obras literarias y artsticas... creacin utilizaci6n artisticas... Destacando la notable significacion de la proteccion del derecho significacin proteccin de autor como incentivo para la creacin literaria y artstica"-, 10 cTeacien artistica"', lo cierto cierta es que resultan escasos los textos legislati\os y la doctrina legislati\Oos que abordan el tema de una efecti"a y eficaz proteccion de las efecti\'a proteccin
obras a traves de mecanismos de autotutela (que los Tratados de travs

la OMPI denominan mecanismos de seguridad), Existe una enorme brecha entre las declaraciones, el
deseo y las actuaciones que permitirian concretar el fin de tula permitiran

adecuada y real proteccion legal a las obras del ingenlO. Basta proteccin ingenIO. observar la indiferencia, y en ocasiones desprecio, que muchos Estados le bOOdan a la Propiedad Intelectual, aclitud que se acreIe brindan actitud cienta cuanda se trata de temas tecnicos vinculados a esta area cuando tcnicos \'inculados del Derecho, Por eso llama la atencion que la Ley de Derecho de Autor, atencin Diseo Diseflo y Patente del Reino Unido, haya previsto desde el aflo ao 1988, una norma que prohibe la fabricacion, dislribucion o ,'enta fabricacin, distribucin 0 \'enta de un implemento diseflado o adaptado para eludir sistemas de diseado 0 proteccin proteccion anticopia, 10 que la consagra en la primera manilo festacin normativa que conocemos, que haya demostrado prefestaci6n ocupacin ocupacion por el resguardo de los mecanismos de autotutela,

482

Propied8d Intelectu81 Propied.d Intelectu.1 Proyecto Propiedad Intelectual SIECA-USA1D SIECA-USA10

3.1.

Algunas legislaciones en Latinoamerica que contemLatinoamrica plan los mecanismos de autotutela:

A efectos comparativos sobre el tratamiento de los e1 mecanismos de autotutela previstos en algunas legislaciones latinoamericanas, nos permitimos seleccionar la normativa contenida en la Ley Federal del Derecho de Autor Mexicana, la Ley sobre Per Derecho de ~utor del Peru y la Ley sobre Derecho de Autor de Paraguay, no sin antes manifestar nuestra preocupacin por la preocupaci6n desidia de nuestros legisladores en abordar este tema, e incluso, la mora legislativa en que incUTren, por ejemplo, Colombia y incurren, Venezuela, al no tipificar como delito en ninguna ley las conductas contempladas en el Articulo 18-07 del G3, que mas adelante ms transcribiremos. 3.1.1. Estados Unidos Mexicanos: Ley Federal del Derecho de Autor. "

El Estado Mexicano, al menos de cara al contexto interEI nacional, nacionaI, con la finalidad de cumplir con 10 prcvisto en el TLC, Ia lo mostr su preocupacin por el tema de la instauraci6n de normas mastr6 preacupaci6n instauracin que dispongan limites al derecho de importaci6n, fabricaci6n, lmites importacin, fabricacin, distribucin y uso de aparatos o prestacion de servicios que perdistribucion 0 prestacin mitan o faciliten la desproteccin tcnica de mecanismos de auto0 desproteccion tecnica tutela (medidas tecnoI6gicas). tecnolgicas). Art. 112: "Queda prohibida la importaci6n, fabricaci6n, Ia mportacin, fabricacin, 0 prestaci6n distribuci6n y utilizaci6n de aparatos o la prestacin de distribucin utilizacin servicios destinados a eliminar la proteccin tcnica de protecci6n tecnica los programas de cmputo, de las transmisiones a traves computo, travs del espectro electromagnetico y de redes de telecomunielectromagntico caciones y de los prograrnas o elementos electrnicos programas 0 electr6nicos Hi H! sealados sefialados en el articulo anterior" Ntese N6tese la amplitud de las conductas tipificadas: importacin, fabricacin, distribucin y utilizacin de aparatos o importacion, fabricaci6n, distribuci6n utilizaci6n 0 prestacin prestaci6n de servicios, 10 que facilita la labor de las autoridades lo Ia

Los _.c . .la4uuw de AutotuteUi

Manuel Antonio Rodriguez

de aplicaci6n y el ejercicio de acciones por parte de los titulares aplicacin de derechos que se vean lesionados por tales conductas_ Estas normas a1canzan a: los programas de computaci6n, alcanzan computacin, transmisiones a traves del espectro electromagnetico (las electutravs electromagntico adas bajo los sistemas de antenas parab6licas o directo al hogar, parablicas 0 tal como el seIVicio que presta Directv 0 Sky) y redes de telecoDirect\' o Y municaciones (entre las cuales se incluve Internet, las intranet. intranel. los seIVicios de televisi6n por cable, slo por mencionar algunos) televisin 5610 prctica Consideramos de utilidad para la proktica lorense, \-a que amplia el marco de los bienes inscritos dentro de las hipatehiptesis previstas en el citado articulo 112, que el articulo 111 ha\-a artculo artculo indicado que los elementos visuales, sonoros, tridimensionales o 0 animados en los programas de computaci6n electuados eleccomputacin trnicamente tr6nicamente se les aplicara el indicado articulo 112_ aplicar artculo Por su parte el articulo 145, califica como conducta' artculo conductas transgresoras de la ley Federal del Derecho de Aulor, sujeta a Autor, reparaciones por danos y perjuicios, las acciones siguienles, daos siguientes, cuando no se disponga de la respecti\'a autorizaci6n del disautorizacin tribuidor legitimo de la senal: a) El descilrar una senal de satelite legtimo seal: EI seal satlite codificada portadora de programas, con 10 que evidentemenle se lo evidentemente tuvo que violar el mecanismo de autotulela de la codificaci6n; bl luVO autotutela codificacin; la recepci6n y distribuci6n de una senal de satelile codifICada La recepcin distribucin seal satlite portadora de programas que haya sido ilicitamente descilrada; c) El participar o coadyuvar en la labricaci6n, importaci6n, venta, EI partcipar 0 labricacin, importacin, \enta, arrendamiento 0 realizacin de cualquier acto (lo que puede ",r (10 o realizaci6n >er calificado como conducta residual) dirigido a pro\-eerse de un dirigdo dispositi\o (como podra ser un descodificador) 0 sistema Iial dispositivo podda o Ital desencriptacin 0 criptoanalisisl como los sistemas de desencriptaci6n o criptoanlisis) que resulten de ayuda primordial para descifrar una senal de satelite coseal satlite dificada, portadora de programas: Art_ 145: "Debera pagar danos y perjuicios la persona que sin la "Deber daos autorizacin autorizaci6n del distribuidor legitimo de la senal: legtimo Ia seal:

484

Propiedad Intelectual Proyecto Propiedad Intelectual SIECA-USAIO Inleleclual SIECA-USAID

Descifre una senal de sa!elite codificada portadora de seal satlite programas. seal satlite Reciba y distribuya una senal de satelite codificada portadora de programas que hubiese sido deseifrada iheitadescifrada ilcitamente, y
Participe o coadyuve en la fabricacin, importacin, 0 fabricaci6n, importaci6n, venta, arrendamiento o realizaci6n de cualquier acto que 0 realizacin con permita contar can un dispositivo o sistema que sea de 0 ayuda primordial para descifrar una sei1al de satelite seal satlite eodificada, portadora de programas". codificada,

Para dar mayor nfasis a la proteccin que se brinda a los enfasis proteccian qU mecanismos de autotutela en la Ley Mexicana, ellegislador preel legislador vi como una infraccin en materia de comercio, debidamente via infraccian importaci6n, sancionada, la importacin, venta, arrendamiento a cualquier o acto (conducta residual) que permita tener un dispositivo o sis0 tema cuyo fin sea desactivar los dispositivos electr6nieos que electrnicos pueden proteger a los programas de computaei6n. Aunque concomputacin. sideramos bueno el sentido teleol6gico de esta norma, pensamos teleolgico que pudo haberse reforzado, manteniendo la palabra desactivar, si se hubiese incorporado el vocablo eludir, particularmente por la amplitud que tiene, No se tome este comentario como una critica, observaci6n crtica, sino como una observacin que nace de la comparacin comparaci6n con can otros textos,

Art. 231: "Constituyen infraeciones en materia de comerinfracciones cio las siguientes conductas cuando sean realizadas con cia can fines de lucro directo o indirecto: ... v. Importar, vender, 0 arrendar a realizar cualquier acto que permita tener un o dispositivo o sistema cuya finaldad sea desactivar los 0 finalidad dispositivos electrnicos de protecci6n de un programa electr6nicos proteccin de computaci6n"". computacin"". 3.1.2. Repblica Republica del Peru: Ley sobre el Derecho de Autor.. Per: Autor

,.

Con la reforma global y profunda que recibi6 en 1996 el recibi Intelectual Per, rgimen regimen de la Propiedad intelectual en el Peru, nacieron en la ley

Los

de Autotu....

Manuel Antonio Rodriguez Rodrguez

autora! autoral dos normas de proteccion a los mecanismos de autoproteccin tutela, de gran amplitud, que contemplan aspectos de mten's, mters, como veremos:

Art 187: "Tambien incurrira en falta graw aquel que faArl. "Tambin incurrir aqul brique, ensamble, irnporte, modifique, "enda, alquile, otrezca importe, \'enda, ofrezca
para la venta o alquiler, o ponga de cualquier otra manera en cir0 0 0 culacin, culaci6n, dispositivos, sistemas, esquemas o equipos capaces de soslayar otro dispositivo destinado a impedir o restrin::;ir la rea0 re5trin~ir lizacin lizaci6n de copias de obras, o a menoscabar la cahdad de las 0 calidad copias realizadas; o capaces de permitir o fomentar la recepoon 0 0 recepCIn de un programa codificado, radiodifundido o comunicado en 0 otra forma al pblico, por aquellos que no esten autorizado para olra publico, estn ello"l:l.

a) Una buena gama de conductas tipificadas como IliCltas Hiotas en el texto de la norma: importar, fabricar, ensamblar. modificar, modificar. 0 CIrcuvender, alquilar, ofrecer en venta o alquiler, a poner en cIfeuo lacin lacion (conducta residual);
b) Variados objetos o procesos como medios materiales 0 0 para la comision del ilicito: disposih\'os, sistemas, esquemas o comisin ilcito: equipos capaces de burlar los mecanismos de autotutela: autotute1a: e) c) Un correcto verba generico a1 utilizar como nucleo cenverbo genrico al ncleo norma refirindose mecanismos tral de la nonna "soslayar", refirie-ndose a los mecanismo5- de autotutela;

Un catalogo que encuadra a los objetos o proces05 que catlogo 0 procesos d) soslayan el mecanismo de autotutela al: permitir la reproducClon del bien que se pretende proteger; al posibilitar que el acto de reproduccin reproducci6n involucre la obtenci6n de una copia de calidad SIobtencin milar al original que le sirw de matriz (incluso, obtener copias Ie clnicas clonicas si el bien a reproducir esta en soporte digitaL 10 que es est lo muy camlin actualmente); permitir la recepci6n de un prog-rama fiuy comn recepcin programa codificado, radiodifundido o comunicado de cualquier forma al 0 pblico, publico, no estando autorizado para ello. Nuestro Unico comennico

486

Propied.d Intelectu.1 Propied8d

Proyecto Propiedad lnte!eclual SIECA-USAID Intelectual

lario sobre 10 ltimo afirmado, apunla a que debi6 darsele mayor tario lo ultimo apunta debi drsele nfasis enfasis al senalar que la recepci6n del programa codificado sealar recepcin involucraba su descodificaci6n, ya que es posible recibir un prodescodificacin, grama codificado, mantenerlo como tal y proceder a distribuirlo o retransmitirlo, segun sea el caso, sin que sea descodificado, con segn 10 que plantearia la interroganle si existe la violaci6n que pueda lo planteara interrogante violacin ser encuadrada en la norma que transcribimos enseguida, o si se 0 estara estaria vulnerando algUn otro derecho. algn Por su parte el Articulo 38 dispone: Artculo Artculo Articulo 38.- El titular del derecho patrimonial tiene la facultad de irnplementar, o de exigir para la reproducci6n o la implementar, 0 reproduccin 0 comunicacin cornunicaci6n de la obra, la incorporaci6n de mecanismos, sisincorporacin
temas o dispositivos de autotutela, incluyendo la codificaci6n de 0 codificacin senales, con el fin de impedir la comlU1.icacin, recepcin, seales, comlffiicaci6n, recepci6n, retransmisin, reproduccin 0 modificacin retransmisi6n, reproducci6n o modificaci6n no autorizada de la
obra.

En consecuencia, es ilicita la importaci6n, fabricaci6n, ilcita importacin, fabricacin, venta, arrendamiento, oferta de servicios o puesta en circulacin 0 circulaci6n en cualquier forma, de aparatos o dispositivos destinados a 0 descifrar las senales codificadas o burlar cualesquiera de los sisseales 0 budar lemas de autotutela irnplementados por el titular de los derechos. temas implementados

EI transcrito articulo 38 indica claramente la facultad del El artculo titular del derecho de implemenlar, y 10 que es mas importante, implementar, lo ms exigir la irnplementaci6n de mecanismos de autotutela que preimplementacin serven su derecho de reproducd6n y comunicaci6n publica, reproduccin comunicacin pblica, impidiendo el uso no autorizado de las obras, bien sea mediante comunicacin, recepcin, retransmisin, reproduccin 0 comunicaci6n, recepci6n, retransmisi6n, reproducci6n o modificad6n. cacin. 3.1.3. Repblica Republica del Paraguay: Ley sobre el Derecho de H Autor Aulor La nueva Ley sobre el Derecho de Autor de la Republica Repblica

L-. Mec-msmo. de AutotuteIII

Manuel Antonio ROdriguez ROdrguez

del Paraguay, promulgada este ano, conlempla en el Capitulo de ao, contempla Captulo las Sanciones Penales, en sus articulos 168, numeral 7~ ~. 170. la artculos proteccin protecci6n a los mecanismos de autotutela: Artculo Articulo 168: "Se impondr" pena de prision de dos a tres mpondr prsn aos o multa de doscientos a mil salarios mlimos, en los casos mos 0 millimos, siguientes: .. . 7". A quien fabrique, importe, venda, arriende o ponga quen arrende 0 de cualquier otra manera en ci.rculaci6n, dispositi\os o sistemas circulacin, 0 que sean de ayuda primordial para descifrar sin autorizacion una autorizacin seal senal de satelite codificada portadora de programas a para satlite codfcada o fomentar la recepci6n no autorizada de un programa codiiicad0. recepcin codificad0. radiodifundido o comunicado en otra forma al publico" 0 pblico" mpondr prisin Artculo Articulo 170: "Se impondr" pena de prision de dos a tres aos o multa de cien a doscientos salarios minimos a qUien mos 0 mnimos posea, use, disee, fabrique, importe, exporte o distribu~'a, ya ~a 0 disene, para la venta, arrendamiento. prestamo u otro. cualquier artetacprstamo artefacoferta to, programa de computaci6n o contra quien haga la oterta de computacin 0 0 e1 permitir 0 realizar o realice un serYicio, cuyo objeti\'o sea el de permihr o servicio, euyo objeh\'o facilitar la evasion de tecnologia de codificacion" evasin tecnologa codificacin"
Resulta ResuHa interesante destacar de las citadas normas, 10 lo siguiente:

a) La variedad de conductas que dan origen al hecho ilicial posesin to, incluso en el articulo 170, se tipifica hasta la posesiLin de los bienes que permitan o faciliten la evasion de la tecnologia de la 0 evasin tecnologa codificacin. codificacion. b) bl Se incluye como conducta que tipifica deli to, la oferta de delito, servicios, a la realizacion de los mismos que tenga por finalidad o realizacin par evadir la tecnologia de la decodificacion. tecnologa decodificacin.
c) Convendra hacer Convendria haeer el respeetivo segumuento de como respectivo seguimiento cmo interpretarn interpretaran los Tribunales del Paraguay, la expresion "u otro'", expresin

488

Propiedad Intelectual Inte_.clual Proyecto Proyeeto Propiedad Intelectual SIECA-USAID tntelectual SIECA-USAIO

que sigue a la palabra prestamo, en el citado articulo 170. prstamo, artculo 3.1.4. Ley de Telecomunicadones:

La nueva Ley de Telecomunicaciones, aprobada en mayo del ao 2000, estableci6, 10 siguiente: IDO estableci, lo Ser prisin aos: Articulo 189: Sera penado con prisi6n de 1 a 4 anos: Artculo 2. El que utilizando equipos y tecnologias de cualquier tecnologas
tipo, proporcione a un tercero el acceso 0 disfrute en forma frauacceSD o

dulenta o indebida de un servicio o facilidad de telecomunica0 0 dones. ciones.

La norma en referencia, pese a que esta dirigida a tutelar referenda, est

y preservar el uso autorizado de un servicio o facilidad de teleusa 0

comunicaciones y no la protecci6n de un bien tutelado por el proteccin Derecho de Autor, consideramos que debe entenderse y extenconsiderarnos
derse, con una sana interpretacin de los supuestos que la misma interpretacion

indica, es decir, la aplicaci6n de equipos y tecnologias de aplicacin

cualquier tipo, a los casos en que por aplicacin de los mismos se aplicaci6n proporcione un servicio de telecomunicacin, como el de la teletelecomunicaci6n, visin vision por suscripcin. Lamentamos que la propuesta normativa suscripci6n.

de dos articulos, especificos para la instauraci6n de los mecanisartculos, especficos instauracin

mos de autotutela dentro de la Ley de Telecomunicaciones, no mas

haya sido considerada por el 6rgano legislativo, pese a su rgano innegable utilidad y necesidad.
3.2. El "Copyright Act"

El tratarniento de los mecanismos de autotutela no ha tratamiento estado ausente de la COpyrigllt Act de los Estados Unidos de
Norteamrica, que regula todo 10 concerniente a esta materia. As Norteamerica, lo As!

la Secci6n 1002 sefiala: Seccin seala: deber 0 Seccin Secci6n 1002: "Nadie debera importar, fabricar o distribuir ningtin aparato, u ofrecer o prestar ningun serviningn 0 ningn

Los

Manuel Antonio ROdriguez

cio, cuyo props ito o efecto primario sea e\"itar, superar. ciD, prop6s 0 efeeto 5uperar remover, desacti var o de cualquier otra manera circun0

valar, cualqu ier progra ma o circuito que implem ente en 0 tode o en parte un sistema de administraci6n de copias todo 0 straci capias en serie o un sistema similar". serle 0
Por su parte la Communicatiorls Act incluye una disposi Conzmuncatior cin similar: cion

Seccin Secci6n 605: "Cualq uier person a que fabrique. arme, modifiique, import e, exporte , venda o distrib uva cualqu ier mOOif que, 0 cualqU implem ento o equipo electrnico mecn ico o de otra clase, cono0 electr6 mee-m ica 0 atTa cla.se, ciendo o teniend o raz6n para conore r que el implem ento o el 0 razn conoce 0 equipo es primariamente para asistencia en la decriptacin no acion autoriz ada de progra maci6n de progra mas de satelite para cable. macin satlite o se destine para cualqu ier otra acti\'id ad prohib ida [por Secci6n Seccin 605 (all sera multad a con no mas de S 5.000 por cada \'iolaCln, o (al] ser ms on, 0 aprisionada por no mas de cinco aos por cada \"iolacin o las ms ailos \'lolaci6 0 dos penas. A los fines de todas las penalid ades y remedi os tOOas estable cidos respect o de violaci ones de este pargrafo. la activiparagr achvidad prohib ida estable cida aqui, en cuanto la misma se aplique a cada uno de los aparato s, debera entend erse como una \'iolacion deber n indepe ndiente " .
Estimamos que esta norma bene una red.acci6n adecua da tiene redaccin a los supues tos de hecho a los cuales deben dirigirs e las dispos, dispoSI ciones legales que pretend an resgua rdar los mecani smos de autoaulotutela. Sin embarg o, la presencia del caracte r doloso de la (c'ncarcte duela ducta para que sea tipificada como deli to, le resta \'alor a la delito, Ie norma. Consid eramos que deben penalizarse de manera obieti\manefa a las conduc tas relacionadas en el texto, aunque ello parezca muy radical, y en alguno s casos, pueda resulta r hasta injusto, pero el riesgo de perdid a y efecti\' idad en la proteccion se desvan ece, en prdid Ia in nuestro entend imiento , si debe probar se el dolo.

Por ello estamo s de acuerd o con la Propue sta del Grupo ',< de Trabajo del "Greell Paper", que recomi enda que el Capitu lo 5 Papa"<

490

Propi.d Propiedad Intelect ual Intelectua Proyecto Propiedad Inteleclual SIECA~USAIO

Seccin de la "Copyright Act", se incluya una nueva Secci6n 512:

0 deber Seccin Secci6n 512: "Nadie debera import ar, fabricar o distrib uir compo nente incorp orado en 0 cualqu ier implem ento, produc to, o 0 realizar ningun 0 ento o producto, y ofrecer o realizar ningn servicio, irnplem un implem 0 props cuyo efecto o prop6sito primario sea evitar, superar, remover, otra 0 0 var o circunvalar o cualquier atra manera, sin la autodesacti 0 o de la ley, cualqu ier proceso, rizaci rizaci6 n del titular del Copyright 0 0 tratamiento, mecan ismo o sistema que preven ga o inhiba el ejerSeccin os exclusivos de la Secci6n 106" cicio de cualqu iera de los derech

La amplit ud de esta nOrma en cuanto a: conduc tas tipifiin; ilegales cadas como ilegates; objeto bien definid o de protecci6n; funilcitas como ilicitas y que desaciones danes que deben ser consideradas s0 rrallen los bienes o proces os que tienden a inutilizar los mecani rrollen mos de autotut ela, hacen aceptable este proyec to de norma.
verbo uso unica critica En todo caso, la nica crtica atiende al usa del verba cirlo cunvalar, que nos parece poco definitorio, por 10 que preferirnos r. 0 otros como: eludir, evadir o soslaya

3.3.

Dispos iciones en el Tratad o de Libre Comer cio (TLC)

i6n cuanto El Tratado de mayor enverg adura en euanto a poblac in EI trnsito activa, capital en transito y mercad o de consum o, es el Tratado mrica suscrit o entre los Estado s Unidos de Nortea merica , Canad a y Mxico Mexico, para dispon er de una zona de libre comercio entre eual paises, razon dichos pases, razn por la cual el marco normativo general de s, en cuanto a aspectos relacionados con el intema sus leyes interna est Comer cio, esta regulad o por este Tratado.
i6n tinicam Dispon e de proteccin nicamente para los mecan ismos seales las senales satelitales conten tivas de progra acin de codificaci6n de macin tutelad maci6n lutelad a por el Derech o de Autor, tal vez derivad o del mrica inters interes de los Estado s Unidos de Nortea merica de brinda r una paises togrfi i6n efectiva proteccin a su industria cinematogratica, en los pases

LM c..1smoa . . Autotut ela LAM tie Autotute fa Manuel Antonio ROdriguez ROdrguez

...

signata rios del TLC (Canad a y particu lannen te en MXIco). MeXlco)_ Art 1707: Dentro de un ao a partir de la fecha de '-igenaiio 'igencia de este Tratado, cada Parte Contra tante dispon dr: dra:
a) Un delito crimin al para quien manufa cture, import e, venda, arriend e o haga accesible de otro modo un d.s0 dISpositiv o o sistema que es primordialmente de asistencia para 0 descifr ar un progra ma codificado portad or de senal satelitaI. sin seal l. la autoriz aci6n del distrib uidor legitimo de dicha senal; ,. acin seal: ,b) Un delito civil para quien reciba, en conexi6n conexi con activid ades comerciaJes, o distribuya adicionalmente una comerciales, 0 senal de satelite que porte un progra ma codificado que ha,-a sido seal satlite ha,a descod ificado sin la autoriz aci6n del distrib uidor legal de la acin senal 0 seal o se dediqu e a cualqu ier actividad prohib .da segtin el subprohibI da segn prrafo (a)_ parrafo (a).

Cada Parte Contra tante dispon dra que cualqUIer delito dr ler civil estable cido segn el subpar rafo (b) sera enluiciable segtin subpr ser enJuici por cualquier persona que posea algtin intere-s en el conalgn intents eJ tenido de dicha seal. senaI.
De inters en esta nonna es el ultimo paragra fo, que brminteres ltimo pargra da amplia posibil idad a cualqu ier person a que, sintin dose sintien lesiona da y teniend o inters en el conten ido de la senaL (segtin 10 interes seaL (segn lo establezca la legislacion interna), pueda tener leg.tim idad para in l, legItim accionar por via civil, supues to en el cual califican, por ejemplo, va cuaJ las empresas cinematogrficas, cuando estimen que se yiolan sus tografi derech os sobre las obras que produc en v que fonnan parte del conten ido de la senal_ seal.

Convie ne transcr ibir el concep to del Articulo 1721 de este Artcul Tratado, ya que explica que debe entend erse por senal de satelite qu seal satlite portad ora de progra ma codificado: Articul Artcul o 1721 (2): "Un progra ma que porta una seal de (2); senal

492

Propied ad Intelect ual Intetectua Proyecto Propiedad Intelectual SIECA-USAID

satlite satelite que es transm itida en una forma median te la cual 0 0 rsticas las caracteristicas auditivas o visuales, o ambas, son de impedi r la recepo modifi cadas 0 alterad as a los fines cin cion no autorizada, por personas, sin el equipo autorizaest disea do que esta disena do para elimina r los efectos de dicha i6n, cacin 0 caci6n o alteracin, de un programa contenido en modifi
senal" esa seal"

3.4.

Repb Tratad o de Libre Comer cio entre la Repub lica de Venez uela, los Estado s Unido s Mexic anos y la Repb Repub lica de Colom bia" (G3)

lo Como ya 10 mencio namos en el punto 3.1 de este in 5610 Mexico Capitu lo, slo Mxico ha cumpli do con la obligaci6n previst a en 0 de una o varias noreste Tratado con respecto al establecimiento in mas que dispongan protecci6n contra cualquier conducta dirigida a eludir los mecan ismos de autotut ela. artculo 1807 in Destac amos que el objeto de protecc i6n del articulo 18-07 seales son las senales satelitales portad oras de progra mas, debien do tvas entend erse. aquella s conten tivas de obras proteg idas por el Derechos Conexos. Como resulta obvio, ante Derech o de Autor y n una gama de modali dades de violaci6n al derech o de los titunada en esta norma, su utilida d queda, lares, distint a de la mencio tpo lo dems y es, yes, por 10 demas limitad a a un tipo de obra y a los derechos de ifusin ifusion. los organismos de radiod Art. 18-07: "Derec hos de los organis mos de radiodi fusin. fusion.

ao ...5. ...S. Dentro del ano siguien te a la entrad a en r vigor de este Tratado, cada parte tipificara como delito: acin, cin, la fabricaci6n, importaci6n, venta, arrendamiena) 0 0 to o cualquier acto que permita tener un dispositivo o sistema satlite seal para descifrar una senal de satelite que sea de ayuda primor dial del disacin cifrada portadora de programas, sin autorizaci6n
seal; legtim tribuidor legitimo de esa senal; uccin o misin fijacin la retrans misi6n , fijaci6n, reprod ucci6n 0 divulb)

Manuel Antonio Rodriguez Rodrguez

"'11_"'_"

. . 11_.. _..

gaClon de una enuslOn de un organismo de radiodifusion, a radiodifusin, travs de cualquier medio sonoro o audiovisual, sin la previa y traves media sonom 0 expresa autorizaci6n del titular de las emisiones, as! como la autorizacin as recepcin, difusin 0 distribuci6n reeepci6n, difusi6n o distribucin por cualquier medio, de las emisiones de radiodifusin sin la previa y expresa autorizacin radiodifusi6n autorizaci6n del titular". 3.5. Nuevo Tralado de la OMPI sobre Derecho de Autor Tratado La aprobaci6n del Tratado de la OMPI sobre Derecho de aprobacin Autor, al igual que el Tratado de la OMPI sobre Interpretacion o Interpretacin 0 Ejecucin Ejecucion y Fonogramas, se produjo el 20 de dlCiembre de 19%, dICiembre en Ginebra. TIene parte de sus antecedentes en 105 trabajos del "Grupo de Expertos" que desde mediados de 1989 trabajaron en los estudios del denominado "Protocolo Adicional a la Adiciona! Convencin Convenci6n de Berna". El Comite de Expertos sobre Cuestiones EI Comit de Derecho de Autor, " ... en sus reuniones de noviembre de 1991 y febrero de 1992 se ocupo de una amplia variedad de temas ocup entre los que se contaban los nuevos posibles objetos de proteccin cion del derecho de autor (programas de ordenador, base de datos, sistemas expertos y otros sistemas de inteligencia artificial, y obras producidas mediante ordenador); algunos dereehos parderechos ticulares (reproduccion, alquiler, distribucion, importacion); la (reproduccin, distribucin, importacin); aplicacin aplicaci6n de los criterios minimos de protecci6n v el tralo proteccin nadonal a la par de la proteccion de los derechos de las grabaproteccin nacional dones sonoras" \" t~ ciones
Se considera que la formulacion y normati\'a de este 50 formulacin Tratado es insuficiente y no satisfizo las expectativas de multiples mltiples sectores, menos an se corresponde con las posiciones y docu aun mentos producidos por el Grupo de Trabajo. Algunos afinnan en prodUCidos cuanto a los resultados, que" ... resulta magro respecto de las expectativas que gener6 y de la vastedad de los temas que actualgener mente reclaman atenci6n en el area de la propiedad intelectual.. atencin rea no es sorprendente que las innovaciones introducidas en el

----,-_.,---,.. ----,-_.,---,."
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Propled.d Intelectu.1
Proyecto Propiedad Inlelectual SIECA-USAID Intelectual $IECAUSAID

Derecho de Autor por estos Tratados parezcan insustanciales, teniendo en cuenta que desde 1989 para aca, la comunidad plaac, netaria vivi6 W1 cambia mucha mas dramatico y sorprenvivi cambio mucho ms dramtico dente ... "'" Particularmente, el Tratado de la OMP! sobre Derecho de OMPI Autor no abord6 10 que se consider6 uno de los puntas neuabord lo consider puntos rolgicos rol6gicos de necesario tratamiento y reglamentaci6n: el derecho reglamentacin: de reproducci6n en el entomo digital, 10 que dio como resultado reproduccin entorno lo di COIDO que se eliminara el articulo 7 del Proyecto, identificado como artculo "mbito "ambito del derecho de reproducci6n": reproduccin": 1) El derecho exclusivo acordado a los autores de obras literarias y artisticas en el Articulo 9,1) del Convenio de artsticas Artculo
Berna de autorizar la reproduccin de sus obras incluir la reproreproducci6n incluira reprducci6n directa o indirecta de sus obras, tanto pennanente como duccin 0

provisional, por cualquier procedimiento y bajo cualquier forma. 2) Con sujeci6n a 10 dispuesto en el articulo 9,2) del sujecin lo artculo Convenio de Berna, correspondera a la legislaci6n de las Partes corresponder legislacin Contratantes limitar el derecho de reproducci6n cuando la reproreproduccin duccion provisional de una obra tenga como nico propsito duccin tinieD prop6sito hacer que la obra sea perceptible, o cuando la reproduccin sea 0 reproducci6n de naturaleza elimera o incidental, siempre que dicha reproducefmera 0 cin tenga lugar durante la utilizaci6n de la obra que este autoci6n utilizacin est rizada por el autor o permitida por ley, 0 ley.
En consecuencia el derecho de reproduccin sigue regureproducci6n lado por el Articulo 9 del Convenio de Berna, con algunas limiArtculo taciones que pueden presentarse si se le interpreta incorrectaIe mente, como pudiera ser que para que exista reproducci6n de la reproduccin obra, bien sea total o parcial, se necesita que la fijaci6n de la 0 pardal, fijacin misma en la memoria RAM del computador, por ejemplo, deba de ser permanente. Si se acogiera este planteamiento o inter0 pretaci6n, se limitaria enormemente la aplicaci6n de los mecapretacin, limitara aplicacin nismos de autotutela al entorno digital. Esta problematica de problemtica interpretacion, referida esencialmente al derecho anglosaj6n, es interpretacin, anglosajn,

Loe

-.c.m........ AutotuteIa

Manuel Antonio Rodriguez

~.

propuesta con claridad por Antonio Mille. Mill.

Desconocemos si ya se ha aplicado en algUn ca,o Judicial algn ca'o JudicIal la Declaracion Concertada adoptada por la Conlerencia Declaracin Diplomtica Diplomatica en cuanto a este Tratado, respecto del Articulo 1.4, Artculo relativo al derecho de reproduccion, que alinna que el Articulo 9 reproduccin, a!inna del Convenio de Bema le es aplicable al entomo digital. tal como Berna Ie entorno relirieramos en el Capitulo II de este trabajo. refiriramos Captulo Sin embargo, siempre quedara la pregunta: ,que impidlo quedar que impidI a la Conferencia Diplomatica de la OMPI aprobar el Articulo 7 Diplomtica del Proyecto, relativo al ambito de aplicacion del derecho de mbito aplicacin reproduccin? reproduccion? Los articulos 11 y 12 del Tratado de la OMPI soI:>re Derecho de Autor, relativos a las medidas tecnologicas, lueron tecnolgicas, objeto de mIiltiples discusiones y encontrados conllictos de mltiples conflictos intereses, desde la fase de estudio hasta los momentos en que se celebr celebro la Conferencia Diplomatica. "Este fue un aspecto mu\ Diplomtica. lue debatido durante todos los Comites, dada la necesidad de Comits, establecer un articulo que obligara a las partes a declarar la ibCliliCItud de la importaci6n, manufactura, oferta o distribuci6n de disimportacin, 0 distribucin positivos que menoscaben la proteccion del derecho de autor, o proteccin 0 prestaCin la prestacion de servicios con este mismo efecto. Se trataba de electo. sentar las bases para determinar como hecho punible, la posesin deterrninar posesion de dispositivos para eludir la proteccion establecida para los proteccin autores o titulares del derecho."" 0
Art. 11- Obbgaciones relati\'as a las medidas tecnolagicas. Obligaciones tecnolgicas.
"Las Partes Contratantes proporcionaran protecci6n proporcionarn proteccin jurdica juridica adecuada y recursos juridicos electivos contra la Ja accin accion de eludir las medidas tecnologicas electi\as que tecnolgicas sean utilizadas por los autores en relaci6n con el ejercicio relacin de sus derechos en virtud del presente Tratado v que, respecto de sus obras, restrinjan actos que no esten autoestn rizados por los autores concemidos o pennitidos por la concernidos 0
Ley".

496

Propled_d Intelectu8. Proyecto Propiedad Intelectual StECA-USAID

El articulo 11 establece las obligaciones relativas a las EI artculo medidas tecnol6gicas (que nosotros hemos de llamar mecanistecnolgicas mos de autotutela), destacandose en el texto del mismo 10 sidestacndose lo guiente: obligacin a) Las Partes Contratantes estn en la obligaci6n de estan incorporar a sus respectivas legislaciones medias de protecci6n medios proteccin jurdica juridica adecuada que irnpidan que los mecanisrnos de autoimpidan mecanismos tutela puedan ser eludidos o soslayados. 0 b) Estos medios de protecci6n juridica deben de proteccin jurdica estar acompanados de recursos juridicos efectivDS, por 10 que las acompaados jurdicos efectivos, lo sanciones que la legislaci6n interna imponga, deben ser 10 sufilegislacin intema lo cientemente disuasivas para que haga desistir a los infractores de nuevos nuevas intentos de violaci6n. Por ello, pese a que no existe un violacin. estndar mnimo estandar minima de protecci6n, como podemos encontrar en proteccin, otras normas internacionales (por ejemplo plaza minima de proplazo minimo teccin), tecci6n), consideramos que tal efectividad equivaldria a no poder sancionar las acciones que soslayen los mecanismos de autotutela, con penas inferiores a las sanciones previstas, en Sil limite su lmite mayor, para la violaci6n a los derechos de explotaci6n en la leviolacin explotacin Ie gislacin gislaci6n interna del pais, a cuya competencia le corresponda pas, conocer canocer de la infracci6n. infraccin. c) La frase" contra la acd6n de eludir las medifrase " accn hiptesis das tecnol6gicas efectivas " contempla una amplia hip6tesis tecnolgcas que engloba, a nuestro modo de ver, a quien realiza la acci6n, as! accin, as como aquellos que participan, bien directa o indirectamente 0 como coadyuvantes o fadlitadores de los bienes o servicios que 0 facilitadores 0 permiten eludir los mecanismos de autotutela. Por ello, creemos que, una empresa que se ocupa de vender aparatos descodifitcnicos, 0 cadores, que los instala, que presta servicios tecnicos, o que por cualquier otra manera fadlita la acci6n, seria sujeto pasivo para facilita accin, sera la aplicaci6n de una sanci6n. Siguiendo a MILLE, " ... destaquese aplicacin sancin. MILL, destquese que la disposici6n de manera alguna limita su alcance a medidas disposicin tecnolgicas tecnol6gicas implementadas por medios electr6nicos o que proelectrnicos 0 electrnicos. tejan obras soportadas por medios electr6nicos. Por ejemplo, si

Manuel AntoniO Rodriguez

Los Mecani smos d. Autotu t'" Meean.i smos

497

un editor editara una obra imprim iendola sobre un papel e~re- indola cial destina do a impedi r la fotocopia \' esa obra fuera 'despro lefotoeop gida' median te una accin (uso de un filtro fotogra fico adKuado, acci6n fotogr por ejempl o) nos enconl ramos denlro del rea cubiert a por la disencont dentro area par posicin":: posicio n"::

d) Los mecani smos de autotut ela deben ""r eteceteetivos, vale decir que, no puedan ser facilmente eludido s p0r una fcilme person a con conoci miento medio, por ejemplo, en materia rniento materi a inform atica, o cualquier persona que pueda predecir, por eiemtica, 0 ejemplo el passil'ord de alguien, colocan do aleatoriament e su nombre passil'ord , el de su esposa , su cedula de idenlid ad, apodo, fecha de cdula identid nacimi ento, por mencionar algunos que serian fcicilmente \"i('I-mencio nar seran fecilme \"i('I-lables. Jables.

e) Solamente seilala la norma a los autores como seala las person as que pueden utilizar los mecan ismos de autotutela utiljzar mecani smo5 en el ejercicio de sus derechos, 10 que conside ramos extremadaejercic.i lo consid eramos mente restrictivo, ya que esta posibilidad debera estar concedIrestricb vo, debe ria lda a cualquier titular deri\"ado (par actos entre \'os o por eiec(por \"i\'os 0 decto de la ley) que tenga interes legitim o en la defensa de la obra. inters legtim Si esta interpr etacion no resultara la mayoritariamente aceptada. interpretacin ra tariame nte cmo podra, por ejemplo, accionar directarnente una product0como podria, r direeta mente ra c.inematografi ca, si Ie fuere eludido el mecanIsmo de auh"lcmema togrfica, le eludid o mecanl duh"ltutela que coloc para proteg er la obra. ,Tend ria algim sentid" coloeD Tendr ia senlid" ello?

f) Los derech os que pueden ser protegi dos p"r los pnr mecan.ismos de autotutela son los contem plados en el TratadC' Tratad0 ~. las disposiciones sustanti\"as (articulas l' al 21) del Con\"emo de (articul os Berna, por establecerlo as los Artculos 1: \" .::r del Tratado de la Bema, par asi Articul OMPI sabre Derech o de Autor. OMP! sobre

g) Claram ente seala la norma en coment ario. que senala los mecan ismos de autotutela persguen restringir actos que no rnecan persigu estn esten autoriz ados por los autores . par

--- --,. _.__ .....

498 Int.lact Propied ad Intelactual
Intelectua lSIECA-U Proyecto Propiedad lntelectua1SIECA-USA1D

la in La expres i6n con que concluye 1a norma, "perh) a las limitaciones que la Ley impon e al mitido s por la ley" aduce ilutores ejercicio de los derech os que correspondan a los autores y tituAr!. inters es de interes tener presen te el Art. 10 lo lares derivad os, para 10 cual de este Tratado, relativo a las limitaciones y excepc iones.
~~

seala Artcul Por su parte el Articul o 12 del Tratad o senala las gestin acin Obligaciones relativas a la inform aci6n sobre la gesti6n de derechos, de cuyo largo texto hacem os los coment arios siguien tes:

acin Ar!. Art. 12 - Obligaciones relativas a la inform aci6n sobre la gestin gesti6n de derechos. cionar n Las partes contrat antes propor cionan in recursos 1) jurdic juridicos efectiv os contra cualquier person a que, con conocim ien0, actos to de causa, realice cualquiera de los siguien tes aetos sabiend o o, s razonables para con respect o a recursos civiles, teniend o motivo acin saber que induce , permit e, facilita u oculta una inform aci6n de 0 cualqu iera de los derech os previst os en el presen te Tratado o en Berna: el Conve nio de Bema:
acin 0 suprim a o altere sin autoriz aci6n cualqu ier i) gestin acin electr inform aci6n electr6nica sobre la gesti6n de derechos. 0 cin, distribu ya, import e para su distribu ci6n, emita o ii) acin, pblico comun ique al publico , sin autorizaci6n, ejemplares de obras gestin acin electro sabien do que la informacion electrnica sobre la gesti6n de dereaci6n. a sin autorizacin. 0 chos ha sido suprim ida o alterad

er Artcul A los fines del presen te Articulo, se entend era 2) que acin gestin acin por "inform aci6n sobre la gesti6n de derechos la informaci6n de la obra, al titular sobre cualqu ier identf identil ica a la obra, al autor trmin acin 0 derech o sobre la obra, o inform aci6n sobre los termin os y condinmer 0 c6digo y todo numer o o cdigo que in ciones de utilizac i6n de las obras, aci6n, tal informacin, cuando cualquiera de estos elemen tos represente 0 Iiacin estn de inform aci6n esten adjunto s a un ejempl ar de una obra o fiicacin relaci guren con relaci6n a la comun icaci6n de la obra".

Loo_ ... _ Loo_"'_

Manuel Antonio Rodriguez

a)

Se obvi6 la expresi6n "proporcionanin protecci6n juridiobvi expresin "proporcionarn proteccin jurdi-

ca adecuada", utilizada al principio del ya comentado Art, 11 de este Tratado, b) Se dirige la norma a sancionar a cualquier persona. por 10 que entendemos puede ser una persona de derecho publico o lo pblico 0 privado, natural o juridica, nacional o extranjera, 0 0
e) c) Se le exige a la persona en referenda que tenga Ie referencia conocimiento de causa, vale decir que medie intencionalidad

para realizar cualquiera de los actos siguientes: inducir. permltir. permItir. facilitar u ocultar una infraccion de cualquiera de los derechos, infraccin Ello le resta gran efectividad a la norma, ya que quien pretenda Ie accionar con base a los presupuestos de este articulo. debera artculo. deber demostrar que existe cierto grado de conocimiento o conciencia grade 0 por parte del infractor en cuanto a que l cometia un ilicito, Una <'I hiptesis hipotesis de dificil prueba ante nuestros Tribunales, difcil
d) Para entenrler la expresion "... sabiendo o, con respectl'l a entender expresin" ... 0, respeck'l recursos civiles, teniendo recursos razonables para saber .. hemos de auxiliarnos de la interpretacion que hace ~IILLE :': auxiliamos interpretacin ~IILL ":
"Por 10 menos en su version en lengua castellana, la redaccion es lo versin redaccin

realmente arrevesada: debe leerse como disponiendo que exista una proteccion civil y penal contra los actos dolosos y una proproteccin teccin teccion exclusivamente civil para los actos culposos'

e) Solamente se dispone proteccion a la informacion sor"r50lamente proteccin informacin sop"rtada electrnicamente, siempre que dicha infonnacin encuadre electronicamente, infonnaci6n dentro de los supuestos establecidos en el inciso 2 de la norma comentada comenlada y se refiera a la gestion de derechos, "ale decir las gestin ,'ale actividades que efectUan las sociedades de gestion colech,'a efectan gestin
f) Las conduclas consideradas ilicitas son la distribucion. conductas distribucin. importacin importaci6n para su distribuci6n, emisi6n o comunicacin al distribucin, emisin 0 comunicaci6n a1

pblico, publico, sin la debida autorizacion, de ejemplares o archi"os'< de autorizacin, 0 obras, sabiendo que la informacion electronica sobre la gestion informacin electrnica gestin de derechos ha sido suprimida o alterada sin autorizacin, 0 autorizacion,

------------500
Propiedad Intelaclual Intelectual
Proyecto Propiedad Intelectual SIECA-USAID PfOyec1o SIECA-U5A1D

4. Reflexiones finales

Pacos niegan la gravedad de la problematica generada Pocos problemtica por el acelerada desarrollo de la tecnologia en detrimenta de los par acelerado tecnalagia detrimento derechos que carrespanden a los titulares de Derecho de Autor_ corresponden derechas Derecha Autar_ Par ella, tenemas a bien presentar algunas reflexianes, tal vez de Por ello, tenemos reflexiones, escasa valor academica, pero inmersas en la campleja realidad escaso acadmico, compleja que representa la escasa aplicaci6n de los rnecanisrnos de autoaplicacin mecanismos
tutela para evitar los ilicitos en esta materia. ilcitos

1) Los medios tradicionales de defensa de los derechas inmedias tradicianales derechos telectuales, mas que insuficientes, son absolutamente ineficientes ms tiene ante el aumento, en algunas ocasiones exponencial, que hene el usa no autarizada de las abras del ingenia_ La verdad es que, si uso autorizado obras ingenio_ bien las actualizacianes legislativas en materia de Propiedad actualizaciones Intelectual, formacin de autoridades judiciales y administratifarmaci6n autaridades vas en el rea, desarrollo de campaas comunicacionales para area, campaiias sensibilizar a los canales de mercadeo y al pblico general sobre mercadea publico sabre las consecuencias negativas del usa no autorizado de obras, esta uso est permitiendo, en algunos casos puntuales, disminuir los indices ndices de infraccianes, la generalidad de la situaci6n apunta a un infracciones, situacin aumento en el nurnero y gravedad de las transgresiones. nmero 2) Sin desear culpar al desarrollo tecnal6gica de los males tecnolgico (uso (usa no autarizada de las abras) que adalece el Derecho de Autor, autorizado obras) adolece Derecha Autar, resulta innegable que la acentuada naturaleza evolutiva de la evalutiva ciencia, facilita en grado sumo la transgresin de las normas que transgresi6n regulan la Propiedad IntelectuaL Ya no es un problema si el Derecho Derecha va det",s de la Tecnalagia, 10 real es que el Derecha no detrs Tecnologa, lo eJ Derecho sabe, no conoce y no en pocas ocasiones le interesa el estado acIe Tecnologa. tual de la Tecnologfa. Ni tan siquiera puede mencionarse como un divarcio entre ambos, ya que jams, han permanecida unidos_ divorcio jamas, permanecido unidas_ 3) Es indispensable que los especialistas en materia de Propiedad Intelectual, cuya area de trabaja sea el resguarda de rea trabajo resguardo los derechos contra los usos no autarizadas de obras y producusas autorizados dones, asuman la obligacin de instruirse sobre los aspectos ciones, obligaci6n

Los M.canIsmos de Autotutela ele

Manuel AntoniO Rodriguez

501

bsicos basicos que informan los mecanismos de autotutela. Resulta

difcil dilicil obrar con precision al redactar una nonna, delender 105 precisin defender los derechos de un titular ante la autoridad jurisdiccional o adminis0 trativa, si se adolece de un desconocimiento te6rico-practico terico-prctico sobre la tecnologia que infonna los mecanismos de autotutela, "a tecnologa \'a que estando incorporados al hardware o software que maneja los 0 soportes, mensajes, servicios o archivos, son punto detenninante 0 para apreciar o no el ilicito. 0
4) La soluci6n parcial inmediata al uso no autorizado de solucin obras y producciones, al menos la visualizamos asi. es la impleaI asL mentacin mentaci6n de mecanismos de autotutela. Estos brindaran una brindarn amplia proteccion sin distingo a1guno de 105 titulares de dereproteccin alguno chos, preferiblemente no diferenciando si los soportes. mens-ajes mensajes o archivos se encuentra de modo analogico o digital. analgico 0

5) Las nonnas legales que consagren como tipos delict,,os delictl\'os el eludir o soslayar los mecanismos de autotutela, deben estar 0 redactadas de tal manera que engloben la totalidad de las conductas que puedan presentarse como transgresoras de tales mecanismos (incluso la prestaci6n de senidos), al igual que las prestacin servicios), modalidades en que estas conductas puedan matenalizarse. SI la stas matenahzarse. Ley 10 perrnite pueden establecerse hasta conductas residuales. lo permite El eludir o soslayar los mecanismos de autotutela debe EI 0 6) ser considerado un deli to que no arnerita el dolo o la in tendelito amerita 0 cionalidad, ya que la prueba del mismo, puede hacer nugatono el ejercicio del derec.ho en aguellos casos en que las conductas no derecho aquellos conformen parte de las modalidades de la delincuencia or~.lni zada. Si bien ello podria ser considerado injusto en algunos 5i eUo podra casos, el peso que representa el enorme numero de persona:>. que nmero se ven afectadas por el uso no autorizado de obras y producciones, hace que la balanza se incline hacia la pelICion fonnulada. petIcin lonnulada.
7)

Las penas en que incurran las personas que eludan

('I ('1

soslayen los mecanismos de autotutela deben ser pri"alI"as de la pri\'atI\'as libertad, sin posibilidad de com'ersion a multa, v en ninglin cas<' com'ersin ningn

502

Propiedad Intelectua_ Propledad Intelectual Proyecto Propiedad Intelectual SIECA-USAID PrOpiedad

pueden ser menores a las sanciones establecidas por la violaci6n violacin de los derechos de explotaci6n. En aquellos casos en que existan explotacin. distinciones entre las penalidades aplicadas a los delitos derivados de las infracciones a los derechos de comunicaci6n publica y comunicacin pblica el de reproducci6n, se tomara el termino mayor de las existentes. reproduccin, tornar trmino 8) En la legislaci6n, debe estar consagrada como una facullegislacin, corno tad expresa el que los titulares de derechos puedan implementar los mecanismos de autotutela para la protecci6n de sus obras y proteccin orientacin, producciones. Una norma con esta orientacion, puede evitar posibles e infundadas acciones de transgresores, que queriendo eludir los mecanismos de autotutela, o tal vez hacindolo, 0 haciendolo, puedan sufrir alglin dano o perjuicio por su reprochable conducalgn dao 0 ta. tao 9) Reconocernos Reconocemos que los mecanismos de autotutela pueden tener una utilidad limitada, ya que la rpida evolucin de la teclirnitada, rapida evoluci6n nologia genera modos para eludirlos. Resulta sta atra raz6n nologa esta otra razn para tipificar como delito la actuaci6n de quien trate o logre corno actuacin 0 eludirlos. No deseamos ignorar que los mecanismos de autotutela desearnos 10) requieren de cierto grado de estandarizaci6n de la industria que estandarizacin 10 promueva a escala mundial para lograr la necesaria intero-pelo prornueva ratividad e interconectividad de las redes, sistemas, soportes o 0 servicios. Aunque la estandarizacin puede generar cierto rechaestandarizaci6n cierta reehazo inicial por parte de los titulares de derechos, usuarios o conw 0 surnidores, al manejar la relaci6n beneficios/perjuicios nos persumidores, relacin catamos que los beneficios son mayores, y que, an existiendo min posiciones de estandares de facto, estas pueden ser atacadas por estndares stas las leyes que protegen y promueven la libre competencia. 11) La industria relacionada con la Propiedad Intelectual debe dispensar apoyo al resguardo de los mecanismos de autotutela. No existe otra explicaci6n que la basada en el interes coexplicacin inters mercial inmediato, el que muchas corporaciones habiendo brindado apoyo econ6mico al desarrollo de mecanismos de autoeconmico tutela, como el sistema de encriptarniento para la zonificaci6n de zonificacin

Lo-. c......... de Autotut... La-. tie Manuel Antonio Rodriguez

S03

los discos de videos digitales, con posterioridad pongan a disvdeos posicin posicion de cualquiera, generalmente en la red, medios para burlar estas medidas.
12) Los Estados, ademas de dictar las normas relati"as a los adems mecanismos de autotutela, debe declarar de interes publico su inters pblico implementacin. EI inters implemenlacion. El interes del Estado nace, no slo de la protec5010 cin cion que debe a la Propiedad Intelectual, sino que la misma es fuente generadora de empleos y Iributos. tributos. 13) En definitiva, consideramos que la problematica del uso problemtica

no aulorizado de las obras y producciones, no es un problema de autorizado Derecho, sino de esfuerzo y aplicacion de las normas. Slo los aplicacin 5610 mecanismos de autotutela pueden solventar, o al menos reme0 diar paocialmenle esla situacion. parcialmente esta situacin.
NOTAS

Vid: http://www.glos.Jt/word.intrepI1020.htmIVisitad<l el 15 http://www.glosoJt/word.intrepI1020.htmIVisitad<l

de junio de 1998. "MPEG: ('.lotion Pictures Experts GrouPI. L:n GmuPI.

mtodo metodo de almacenar peliculas () video en formato dig-ital". pelculas mtodo, actual mente estndar Ms Mas que un metodo, actualmente representa el estandar de comprensin comprensi6n de datos para la industria cinematograhca y cinematogrhca fonogrfica fonografica en el mundo digital. El MPGE1 se utilizo hasta utiliz mediados de 1997, el MPGE2
e~

el que actualmente esta en la est

industria, y en fase de prueba v aplicacion esta el MPGE3. Esta aplicacin est \iPGD. informacin informaci6n aparece reiteradamente en cualquier revista de infonnhca, infonnahca, tales como: PCNews, PCReport y peNews,
2
PCRevie\~.

DICCIONARIO DE LA LENGL:A ESPA1\;OLA (86 20.): T L P DICClONARIO 20e):

367. (Dellat. circumvallare). "Cercar, ceir, rodear una Cludad, circurnvallare). rerur, Ciudad, fortaleza, etc." 3

JI. cosa travs lb.: T II. p. 1263. tr. Poner una rosa ladeada, de a travl;s u
oblicua para pasar una estrechural 2. Pasar por alto de largo, estrechura!

dejando de lado alguna dificultad. 4 lb.: T L p. 530 (Del latin eludere). (Dellatin
Ir. IT.

Huir la dificultad; esqUI-

varla 0 varia o salir de ella con alglin artificiol 2. Harer vana, o hacer algn arhficio! Hacer 0 que no tenga efecto, una cosa por medio de algtin artificio. algn

504

Propiedad Intelectual Inte.ectual Proyecto Propiedad Intelectual SIECA-USAID

Vid: BUSSINESS SOFTWARE ALLIANCE (BSA): Ei impacto (S5A):

econmico econ6mico de la pirateria de programas de computaci6n en el piratera computacin Mundo. Ano 1998. Tnforme comisionado a Price Waterhouse Ao Informe

por la BSA. Washington, 1999. Ia

6 Vid: Comunicado de prensa de la Motion Picture Associaton (MPA), contentivo de las declaraciones de Jack Valenti, Valen ti,

Presidente de ia MPA, el17 de juiio de 1997. 7

Vid: http://www.interguia.com.mxlguialglosario.htm Visitado ellO de junio de 1999."Hacker:Salteador, persona que trata de violar la seguridad informatica, accediendo a lugares no perinformtica, mitidos.

Organizacin Organizaci6n Mundial de 1a Propiedad Intelectual (OMPI): la Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor. Ginebra, 20 de diciembre de 1996. Tornado del Preambulo de dicha Tratado. Tomado Prembulo dicho

Estados Vnidos Mexicanos: Ley Federal del Derecho de Autor. Unidos

Diario Oliciai. 24 de diciembre de 1996. Oficial

10

El articulo anterior al que se refiere es el 111 y senala: "Los artculo seala: programas efectuados electrnicamente que contengan e1ectr6nicamente elementos visuales, sonoros, tridimensionales o animados 0 quedan protegidos por esta Ley en los elementos primigenios que contengan"

11

El articulo 232 de la Ley Federal del Derecho de Autor de los E1 artculo Estados Vnidos Mexicanos, estab1ece una sanci6n de cinco mil Unidos establece sancin hasta diez mil dias de salario minima cuando se incurra en 1a das mnimo la infraccin sealada, pudiendose aplicar una multa adicional de infracci6n senalada, pudindose hasta quinientos dias de salario minimo general vigente por das mnimo da, dia, a quien persista en la infracci6n. El articulo 233 del mismo infraccin. artculo texto legal permite incrementar hasta en un cincuenta por par ciento los valores de las multas, cuando el infractor fuese un editor, organismo de radiodifusi6n o cualquier persona fisica o radiodifusin 0 fsica 0 moral que explote obras a escala comercial. Se aprecia en estas normas el valor discrecional que tendra el Instituto norm as tendr Mexicano de Propiedad IndustriaL no solo al aplicar las multas, sino al considerar que debe entenderse pOl' explotaci6n qu por explotacin de obras a escala comercial.

12

Repblica Republica del Peru: Ley sobre de Derecho de Autor. Diario Per:

Oficiai Peruano. Ao Oliciai Ei Pernano. Ano XlV. No. 5773. 24 de abril de 1996.

Los Loo

-.e-_ de Autotutela

505

Manuel AntonIO Rodriguez

13

El articulo 188 de la Ley de Derecho de AuttlT de 1.1 Republica EI artculo la Repblica

del Peru, establece la (acuItad de 1.1 Oficina de Derechl' de Per, facultad la

Autar, de imponer conjunta o indistintamente Autor, 0
la~ s-anClllnt>5
Lnldade~

siguientes: amonestacion, multa de hasta 130 amonestacin,

Impositi\"as Tributarias, reparaclon de reparacin

la~ ()mbhme~, .:erre ':lerre estableClmlen~ ~ntenCla

temporal hasta por treinta dias 0 defJnltlnl del das o defJnltlH)

to, incautaci6n 0 comiso definitiyo. publicaci6n de la incautacin o publicacin

a costa del infractor. Conforme al articul0 189 ~ rodra imp()podra

ner el doble de la multa de manera sucesi\'J e ihmitada cuand,) neT sucesiva

hara reincidencia. haya

14 15 Repblica del Paraguay: Ley sabre el Derechp el AuhlL Ley :\l' Republica sobre AUhlL :\l) 1.328. Hoj. No.1 ~ 1 Hoja No./
Vid: Revista "Derecho de 1.1 Alta Tecnologia" _ Ann \"11 '\"III. la Tecnologa" _Ao

Nos. 84/85. Agosto/Septiembre 1993. p. 1.3 Febrem \larzp

1997.
16

Repblica Republica de Venezuela: Tratado de Libre COmerC)0 entre 1.1 la Repblica Republica de Venezuela, los Estados Cnidos
\fexlcan(l~ y '~l

1.1 la

Repblica Republica de Colombia. Gaceta Oficial

-1 '.iJ

Extraordinario. 29 de diciembre de 199-1. Este Acuerdll rue suscrito en Cartagena de Indias, Colombia, el 13 de iuOI<.' de juniP
199~.

17

ZAPATA, F. (97): "Los Tr.t.dos de I. O~IPI de dlClemhe de Tratados la O~IPI dlCJemhe 1996". En: Boletin Informativo del Centro Colome-laMl del Boletn Informati\"o Colome-Ianf1 Derecho de Autor. No, 6. p. 6, Diciembre, 1997
lb, "Finalmente el Comit de Expertos sobre Cuestiones- de Cornite Ib,

18

Derecho de A utar, se ocup d Uidnte sus siete reunllm~ -la lti-1.1 Ultiutor, OCUPI..) U'-dnte ma de elias en mayo de 1996-, de los siguientes temas: 1 J ellas
Fr~

gramas de ordenador, 2) base de datos, 3) derecho de aiquiler. 31 alquiler.

4) licencias no \'oluntarias para las grabaClones S-On(lraS- de grabaCIones S-On(lr.1S-

obras musicales, 3) licencias no \'oluntarias para 1.1 r.1dlOdlIicencias la radIOdifusin primaria y comunicacil."tn por satelite, 6j derech(l de comunicacin satlite, fusion
dl~

tribucin, tribucion, incluido el derecho de importacin. 7', duran0n de importach'm.

las obras fotograficas, 8) comunicacion .11 pLibhcn p(lr radl(xhfotogrficas, comunicacin al pbhcn racll(xhfusin par satlite, fusion por satelite, 9) ejercicio de los derech0s. nacional". 19 \lILL,A. \lILLE,A. (97): "Los Nuevos Tr.t.dos de la O\IPl". En: Ren>!. Tratados I. Ren>!a
Jtl)

trattl tratt1

"Derecho de la Alta Tecnologia". Ao IX. 'os. 102 103. Tecnologa". Ano Febrero/M.rzo 1997. P. 1. Febrero/Marzo

506

Propiedad Intelectuel Intelectual Proyecto Propiedad Intelectual SIECA-USAID Intelectual8lECA-U8AID

20

Vid: MILL, A. (97): O. cit. pp. 2-3. "Dado que los implementos MILLE,
a traves de los cuales se distribuyen los contenid0S en el mundo travs contenid()s en linea (naturalmente los que incorporan obras protegidas) lnea son computadoras universales o dedicados, es de la esencia del 0 proceso la reproducci6n del contenido de la memoria RAM del reproduccin equipo, durante el tiempo necesario para procesar el archivn archivo digital respectivo y dade adecuada salida por darle
]05

perifricos perifericos

del sistema ... Quienes se propusieron adaptar el sistema de e1 tratados internacionales existentes al nuevo contexto tecnico y tcnico econ6mica, dieron gran importancia a explicitar que 1a reproeconmico, la duccin duccion transitoria en una memoria RAM califica como un acto de reproducci6n ... vista desde la 6ptica de un pais de reproduccin visto ptica pas Derecho Civil y de lengua Romance... es una reproducci6n en reproduccin el sentido de la tecnica y del Derecho, ya que durante ellapso tcnica el lapso consiguiente existe en esa memoria un registro del contenido, explotable por SI mismo y aut6nomo de otros. Sin embargo, la par s autnomo cosa no resulta tan sencilla desde la optka del Copyright ptica anglosajn anglosaj6n y de la lengua inglesa ... De a ll que la ley de Ja Ili

copyright estadounidense ponga el acento en el derecho a consta la fabricaci6n trolar la copia y defina el resultado de esta como 1a fabricacin de determinados objetos materia1es. Todo esto desembo) en la materiales. desemboc propuesta de una legislaci6n estadounidense que dispondra legislacin dis pond ria que 1a transmisi6n de un archivo hacia una memoria RAM la transmisin constituye la reproduccion de un ejemplar, () sea: algo tan conreproduccin a19o tradictorio como la transmisi6n por medio de las comunicatransmisin dones de un objeto material" ciones

21
22
23

ZAPATA: a.c. p. 12. O.c.

MILLE o.e. p. 16. MILL O.c.
Art. 10: Limitaciones y excepciones: 1) Las Partes Contratantes podnln preyer, en sus legislaciones nacionales, limitaciones a podrn prever, o excepciones impuestas a los derechos concedidos a los autores de obras literarias y artisticas en virtud del presente Tratado en artsticas ciertos casos especiales que no atenten a la explotaci6n normal explotaCIn de la obra ni
cau~en

un perjuicio injustificado a los intereses

legtimos legitimos del autor'. 2) Al aplicar el Convenio de Berna, las partes contratantes restringiran cualquier llmitaci6n o exceprestringirn limItacin 0 cin irnpuesta ci6n impuesta a los derechos previstos en dicho Convenio a Convenj{l explotacin ciertos casas especiales que no atenten a la explotaci6n normal casos

Proyecto Propiedad Intelectual SIECA-USAJD AID

PiapJ.dllCll~J

507

de la obra ni causen un perjuici o injustif icado a los legtimo legitimo s del autor.

intere~e~

24
25

MILLE (97), 0.0. p. 17 MILL

lb. "Es dificil maneja r 'agenda s digitale s' con 'cuhura anah,difcil 'cultura gica' en la mollera ... la informa cion electnln ica que sera unl cin electT(ln utll para el manejo de la propied ad intelect ual del futurp. 5-e grabar grabara predom inantem ente en archivo s que radicar an :,-nlamente en memori a de masas.. , a donde \'.1\"an a selecclonM \'.1van usuario s archi\'o s de sonido y \'ideo para proveersse el goce proveer .e
i{)~

Al viajar desde la memori a de masas a las termina les de 1\):-. \"iajar term males ill:'> usuario s, la informa cion sobre gestion de derecho s "permlt lra cin gestin el proceso de datos necesa rio para registr ar y cobrar la utilizaci 6n. generan do de paso 10 datos suficien tes para p.l,gar n. lo pa,gar

y distribu ir las regalias consigu ientes.. regalas

el Trat8do de .. OMP. sobre Dencbo de Autor er Documento preparado par Ia OMPt por la

!llIll !lOll

EL TRATADO DE LA OMPI SOBRE

y DERECHO DE AUTOR Y EL TRATADO DE LA OMPI SOBRE LA INTERPRETACION O INTERPRETACIN 0 EJECUCIN y EJECUCION Y FONOGRAMAS
DOCUMENTO PREPARADO PaR LA OFICl,\;A I,\;TER,\;ACIO,\;AL POR OFICI,\;A I,\;TER,\;AClO,\;AL DE LA ORGANIZACIN MUl\;DIAL DE LA PROPIEDAD ORGANlZACl6N INTELECTUAL (aMP!) (OMPI) ERNESTO RUBIO JORGE,\; BLOMQVIST

1. I.

Introduccin Introduccion

l Convenio de Berna para la Proteccion de las Obras I Proteccin Literarias y Artisticas (denominado en adelante "el Artsticas HeI Convenio Com'enio de Bema"), tras su adopcion en 1886, se re\"isO de Berna"), adopcin re\is forma casi peridica, aproximadamente cada 20 aos o menos, periOdica, arl.OS 0 menDs, hasta las "revisiones gemelas" que !u\'ieron lugar en Estocolmo lu\"ieron , en 1967 y en Paris en 1971. Las conferencias de revision se Pars revisin reunieron, en general, para dar respuesta a las moo\"aciones tecinnovaciones nolgicas nologicas (tales como la fonc~grafia, la fotografia, la radio. la dfon~grafia, radio, cinematografa 0 nematografia o la televisin)." television)."
En los decenios de 1970 y 1980 se produjeron un gran nmero de innovaciones ternologicas de gran importancia (la ntimero ternolgicas irnportancia

reprografa, reprografia, la videotecnologia, los sistemas de casetes comvideotecnologa, pactos que facilitan la grabacion en el hogar, la radiodifusi6n por grabacin radiodifusin satlite, televisin satelite, la television por cable, la mayor imporlancia de los proimportancia gramas de ordenador, las obras creadas por ordenador, las bases de datos electronicas, etc.). electrnicas,

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Propiedad Intelectual Intel.clual Proyecto Propiedad lntelectual SIECA-USAID Intelectual SIECA-USAIO

Durante un tiempo, la comunidad intemacional relainternacional cionada con el derecho de autor sigui6 la estrategia del "desasigui rrollo dirigido"', en lugar de tratar de establecer nuevas normas internacionales. intemacionales. Las recomendaciones, los principios rectores y las disposiciones tipo elaborados por los distintos 6rganos de la rganos OMPI (al principio, en frecuente cooperaci6n con la UNESCO) cooperacin sirvieron de orientaci6n a los gobiemos para responder a los orientacin gobiernos desafos desafios planteados por las nuevas tecnologias. Esas recomentecnologas. daciones, principios rectores y disposiciones tipo se basaron, en prinCipios general, en la interpretacin de las normas intemacionales exisinterpretacion internacionales tentes, en particular del Convenio de Bema (por ejemplo, en 10 Berna lo relativo a los programas de ordenador, las bases de datos, las grabaciones en el hogar, la radiodifusi6n por satehte y la teleradiodifusin satlite visin por cable); perc tambien comprendieron algunas normas vision pero tambin cornprendieron nuevas (por ejemplo, en relaci6n con la distribuci6n y el alquiler relacin distribucin . , captas). de COPlas). La orientaci6n asi dispensada en dicho periodo de perodo orientacin as "desarrollo dirigido" tuvo importantes repercusiones en la legislacin laci6n nacional, y contribuy6 al desarrollo del derecho de autor contribuy en todo el mundo. Sin embargo, a finales del decenio de 1980 se reconoci que la simple orientaci6n ya no bastara; eran indisreconoci6 orientacin bastaria; 5 internacionales pensables nuevas normas intemacionales obligatorias.
La preparacin de nuevas normas se inici6 en dos foros. preparaci6n inici

En el GAIT, en el marco de la Ronda Uruguay de negociaciones, GATI, y en la OMPI, primero en un comite de expertos y, posteriorcomit mente, en dos comites paralelos de expertos. comits comits Durante un tiempo, la labor preparatoria de los comites de la OMPI perdi6 impulso, ya que los gobiemos interesados perdi gobiernos tenan empeo en evitar cualquier interferencia indeseable en las tenian empefl.O complejas negociaciones sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC) emprendidas en el marco de la Ronda Uruguay. Tras la adopci6n del Acuerdo sobre los ADPIC SurglO adopcin una nueva situacin. En dicho Acuerdo se inclufan determinasituaci6n. incluan

I!I Tratado de .. OMPI sobre Derecho de Autor la Documenlo preparado par la OMPI Documento por

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dos resultados del periodo de "desarrollo dirigldo"', pero no -e dirigido"', daba respuesta a todos los problemas planteado, por las nue,'as planteado> tecnologas tecnologias y aunque, interpretado adecuadamente. el Acuerdo poda podia aplicarse generalmente a muchas de las cuestiones ~usci tadas por la asombrosa expansion de la tecnologia digital. partiexpansin tecnologa cularmente travs culannente a traves de Internet, no trataha especificamente algutrataba especficamente nas de esas cuestio~es, por 10 que se juzgo oportuno introducir lo juzg ciertas dertas aclaratorias.
En consecuencia, se acelero la preparacion de las nue\"as aceler preparacin comltE~s normas sobre derecho de autor y derechos conexos en los comIts de la OMPI, 10 que dio lugar a que se com'ocara con relati"a lo re1ati,'a rapidez la Conferencia Diplomatica de la O\IPI sobre ciertas Diplomtica cuestiones de derecho de autor " derechos conexos. que se celebr bro en Ginebra del 2 al 20 de diciembre de 1996,

La Conferencia Diplomatica adopto dos tratados: el Diplomtica adopt Autor Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autm (en adelante denominado tambien "el WCT' o "el Tratado" sepln el contexto) " el tambin 0 segn Tratado de la OMPI sobre Interpretaciones o Elecuciones y sabre Interpretadones 0 Ejecuciones Fonogramas (en adelante denominado "el WPPT" o "el Tratado" 0 segUn el contexto), segn
La prensa internacional que siguio con gran atenci6n 1a sigui atencin la Conferencia Dip10matica frecuentemente se refiri6 a estos trataDiplomtica refiri dos simplemente como los "Tratados Internet", En cierto modo. sirnplemente dicha referenda estaba suficientemente jushficada. pues aunque referencia justificada. ms 5010 los tratados, como se explica mas adelante. contienen slo ciertas disposiciones que aclaran las obligaciones establecidas por las estab1ecidas normas internacionales ya existentes, su importancia especifica se debe principalmente a aquellas disposiciones que ofrecen respuesta a los desafios planteados por la tecnologia digital. pm tecnologa dlgllal. desafos En este articulo se examina brevemente 1a naturaleza artculo la jurdica juridica de ambos tratados y su relacion con otros tratados. luego relacin se aborda la llamada "agenda digital" de la Conierencia digtal" Conferencia Diplomtica Diplamiitica y, para finalizar, se hace un bre\"e in\"entario del resto resta de las disposiciones'sustantivas, disposiciones administra-

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Propiedad Intelectual Inte.actual Proyecto Proyeclo Propiedad Intelectual SIECA-USAlD

tivas y chlusulas finales de los tratados. clusulas 11. II. Naturalez Juridica de los Tratados WCT y WPPT Y su Jurdica y Relacin Relaci6n con Olros Tratados Intemacionales Otros Internacionales El Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor EI En la primera frase del Articulo 1.1) del WCT se establece Artculo que "[e]l presentc Tratado es un arreglo particular en el sentido presente Trataclo del Articulo 20 del Convenio de Bema para la Proteccion de las Artculo Berna Proteccin Obras Literarias y Artisticas, en 10 que respecta a las Partes Artsticas, lo Contratantes que son paises de la Union establecida por dicho pases Unin Convenio." En el Articulo 20 del Convenio de Berna se estipula Artculo 10 siguiente: "Los Gobiemos de los paises de la Union S reserlo Gobiernos pases Unin se van el derecho de adoptar entre ellos Arreglos particulares, siempre que estos Arreglos canfieran a los autares derechos mas siernpre confieran autores ms amplios que los concedidos por este Convenio, 0 que comprenarnplios o dan atras estipulaciones que no sean cantrarias "11 presente otras contrarias ell Convenio." Asi pues, la disposicion antes citada del Articulo 1.1) As disposicin Artculo del WCT tiene una importancia especifica para la interpretacion interpretacin del Tratado. En ella queda claro que no es aceptable ninguna interpretacin del WCT que pueda ocasionar una disminucin interpretacion WeT disminuci6n del nivel de proteccion otorgado por el Convenio de Bema. proteccin Berna. En el Articulo 1.4) del Tratado se garantiza de nuevo el Artculo mayor respeto posible del Convenio de Berna, ya que en el se l incluyen por referenda todas las disposiciones sustantivas del referencia tacias sllstantivas Convenio de Berna al establecerse que "las Partes Contratantes danm cumplimiento a 10 dispuesto en los Articulos 1 a 21 y en el darn lo Artculos Anexo del Convenio de Bema." En elArticulo 1.3) del Tratado se Berna." el Artculo aclara ac1ara que, en ese contexto, por Convenio de Berna se entiende el Acta de Paris de 1971 de ese Convenio. Estas disposiciones Pars deben tenerse en cuenta a la luz de las disposiciones del Artculo Articulo 17 del Tratado, que se examinan mas adelante, en virtud ms de las cuales no s610 los paises parte en dicha Acta de Paris slo pases Pars de 1971 y, en general, no solo los paises parte en cualquier acta slo pases del Convenio de Berna, sino tambien cualquiera de los paises tambin pases miembros de la OMPI, sean 0 no parte en el Convenio, y tambin o tarnbien

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Documento preparado PCJf Ia OMPI la

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determinadas organizaciones intergubemamentales, pueden adherirse al Tratado.

En el Articulo 1.2) del Tratado figura una clausula de salArtculo clusula

vaguardia similar a la incluida en el Articulo 2.2) del Acuerdo Artculo sobre los ADPIC: "Ningn contenido del presente Tratado "Ninglin derogar derogara las obligaciones existentes entre las Partes Contratantes en virtud del Com'enio de Bema para la Proteccion de las Obras Berna Proteccin Literarias y Artisticas." El ambito de aplicacion de esta clau5ula Artsticas." EI mbito aplicacin clusula de salvaguardia difiere del de la clausula incluida en el Acuerdo clusula sobre 105 ADPIC.' La clausula de salvaguardia del Acuerdo sobre los clusula los ADPIC tiene tarnbien importancia en relacion, al menos, con tambin relacin, un articulo del Convenio de Bema que contiene c1isposiclOnes artculo Berna sustantivas .....1Articulo 6bis, sobre derechos morales-, va que ese .....1Artculo artculo articulo no se incluye por referencia en el Acuerdo sobre los ADPIC. El Articulo 1.2) del WCT slo es pertinente desde el EI Artculo 5610 punto de vista de 105 Artculos 22 a 38 del Com'enio de Bema, los Articulos Convenio Berna, que contienen disposiciones aclininistrativas y clausulas finales clusulas que no se incluyen por referencia (ni en el WCT ni en el Acuerdo sobre los ADPIC), y solo en la medida en que esas disposiciones slo establezcan obligaciones para las Partes Contratantes'En la segunda frase del Articulo 1.1) del WCT se trata la Artculo relacn \' cuestin cuestion de la relacion que puede existir entre el WCT v otros tratados distintos del Convenio de Bema. En eUa se afirma que Berna. "el presente Tratado no tendr conexi6n con tratados distintos /lei tendra conexin del Convenio de Bema ni perjudicara ningun derecho u Berna perjudicar ningn obligacin obligacion en virtud de cualquier otro tratado'" El Acuerdo sobre los ADPIC y la Convencin Universal sobre Derecho de Ia Convencion Autor constituyen ejemplos de esos otros tratados.'
Asimismo, es preciso senalar que tampoco existe una sealar tam poco relacin especfica relacion especifica entre el WCT y el WPPT, y que el segundo es tarnbien tambin "otro" tratado abarcado por la segunda frase del Artculo Articulo 1.1) del WCT. Es mas, entre el WCT y el WPPT tarn poco ms, tampoco hay una relacion semejante a la existente entre el Com'enio de relacin Berna Bema y la Convencion de Roma. Seglin el Articulo 24.2) de la Convencin Segn Convencin Convencion de Roma, solo pueden adherirse a esa Convencion slo Convencin

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Propdad Intelectual Propiedad Proyecto Proyeeto Propiedad lntelectual SIECA-USAtD Intelectual

los paises que sean parte en el Convenio de Berna 0 en la pases o

Convencin Convenci6n Universal sobre Derecho de Autor. Si bien, en prin-

cipio, cualquier pais miembro de la OMPI puede adherirse al pas aI WPPT, no se le exige la condicin de que sea parte en el WCT (0 Ie condici6n (o en el Convenio de Bema o en la Convenci6n Universal sobre Berna 0 Convencin Derecho de Autor). Otra cuesti6n es que tal adhesi6n por sepacuestin adhesin rado no sea beneficiosa y quepa desear que no se llegue a proHegue ducir. El Tratado de la OMPI sobre Interpretaci6n o Ejecucin EI Interpretacin 0 Ejecuci6n y Fonogramas Al comienzo de la labor preparatoria para la Conferencia
Diplomtica, slo DiploffiiHica, s610 se previ un nico tratado que fue tentativaprevia tinieo

mente llamado "EI Protocolo de Berna", el cual mas tarde lleg6 a "El ms lleg ser el WCT. De acuerdo a los terminos de referencia, aquel tratatrminos do se dirigia a cubrir tambien la protecci6n de las grabaciones de diriga tambin proteccin sonido, saniclo, para servir de puente entre los distintos sistemas juridijurdicos, pero esta idea no fue aceptada por aquellos paises que senpases tan tian la fuerte necesidad de separar el derecho de autor de los e1 derechos conexos. Fue as! como se dio origen a un proyecto seas diD parado bajo el nombre de "Nuevo Instrumento" a fin de cubrir los derechos de los productores de fonogramas junto con los derechos de los artistas interpretes a ejecutantes. A partir de alli, intrpretes o all, los dos comites de expertos trabajaron sobre "El Protocolo de comits
Berna" Bema" y el "Nuevo Instrumento", cuyas reuniones tuvieron lugar, sin embargo, en sesiones conjuntas.

En un momenta previo a la labor preparatoria del WPPT, momento debera surgi surgi6 la idea de que este "Nuevo Instrumento" deberia mantener con la Convenci6n de Rama la misma relacion que se preveia Convencin Roma relacin prevea entre el WCT -"El Protocolo de Berna"- y el Convenio de Berna; -"EI es decir, deberia tratarse de un arregl0 especial en virtud del debera arreglo Artculo Articulo 22 de la Convenci6n de Roma (que determina la natuConvencin raleza y las condiciones de clichos arreglos, mutatis nllltandis, en dichos mutandis, la misma forma en que 10 hace el Artculo 20 del Convenio de lo Articulo Berna). Sin embargo, esta idea no reelbi6 apoyo sufieiente, y la recibi suficiente, relacin relaci6n entre el WPPT y la Convenci6n de Roma se ha regulado Convencin

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en forma similar a la relacion entre el Acuerdo sobre los ADPIC relacin y la Convencion de Roma. Ello significa que i) en general. la apliConvencin cacin de las disposiciones sustantivas de fa Con\-encin de cacion disposidones la Con\-enci6n Roma no es obligatoria para las Partes Contratantes; iil solo unas ii) slo pocas disposiciones de la Convencin de Roma se inclu\"en como Convencion elegibilidad referencia (las relacionadas con los criterios de elegibiJidad para . la proteccion); " y i) el Artculo 1.2) del Tratado conliene, 11111/"/" iii) Articulo 111111,,11, proteccin); mutandis, practicamente la misma disposici6n que constituye el prcticamente disposicin Articulo 2.2 del Acuerdo sobre los ADPIC es deck que nada en Artculo decir, el Tratado ira en delrimento de las obligaciones que las Partes ir detrimento Contratantes puedan tener entre s en virtud de la Con\'enci6n de 51 Con\'encin Roma.
relacin olros Respecto de la relacion con otros tratados, el }\rticulo 13) del Tratado, incluye una disposicion similar a la del Articulo 12) disposicin del WCT: "EI presente Tratado no tendra conexin con, ni perJu"El tendr conexi6n pefJudicara ninglin derecho u obligaci6n en ,'irlud de otro tratado". dicar ningn obligacin \'irlud El titulo del Articulo 1 del WPPT es "Relacion con "tros EI ttulo Artculo "Relacin Convenios y Convenciones", sin embargo, el parrafo 2) del Con\'enios prrafo Artculo Articulo se refiere a una cuesti6n mas amplia, a saber, la reladan cuestin ms relacin entre el derecho de autor, por una parte, y los" derechos conelos "derechos xos" previstos en el Tratado, por la otra, Est disposiC!on reprootra. Esta disposiCIn duce, palabra por palabra, el texto del Articulo 1 de la Artculo I Convenci6n de Roma: "La proteccin concedida en \'irlud del Convencin protecci6n presente Tratado dejar intacta y no afectara en modo algun" a la dejara afectar proteccin protecci6n del derecho de autor en las obras literarias v arlisbcas, arlistIcas. Por 10 tanto, ninguna disposici6n del presente Tratado podra lo disposicin podr interpretarse en menoscabo de esta proteccion". Es sabido que, proteccin". si bien durante la Conferencia Diplomatica que adopt6 la Diplomtica adopt Convencin Convenci6n de Rama, en 1961, tales intentos generaron resistenRoma, cia, y ello qued6 claramente reflejado en las Aetas de la qued Actas 11 Conferencia, siempre hubo expertos que lrataron de interpretar trataron esa disposici6n en el sentido de que n" slo la protecci6n sino disposicin 5610 proteccin tambin tambien el ejercicio del derecho de autor debia permanecer intacto ante la protecci6n y el ejercicio de los derechos conexos; es proteccin decir, por ejemplo, si un autor desea autorizar la ulilizaci6n de la utilizacin grabaci6n grabacin de sonido de una interpretacion o ejecucion de su obra, interpretacin 0 ejecucin ni el artista interprete o ejecutante ni el productor de la grabaci6n intrprete 0 grabacin

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Proyecto Propiedad Intelectual SIECA-USAID PrOpiedad lntelectual

deberian poder prohibir dicha utilizacin sabre la base de sus deberan utilizaci6n sobre derechos conexos. La Conferencia Diplomtica rechaz6 esta DiplomMica rechaz interpretacin interpretaci6n al adoptar una Declaraci6n Concertada que Declaracin establece 10 siguiente: "Queda entendido que el Articulo 1.2) lo Artculo aclara la relaci6n entre los derechos sobre los fonogramas en virfonograrnas relacin tud del presente Tratado y el derecho de autor sabre obras incorsobre poradas en los fonogramas. Cuando fuera necesaria la autorizacion del autor de una obra incorporada en el fonograma y un rizacin artista intrprete o ejecutante o procluctor propietario de los dereinterprete 0 0 productor chos sabre el fonograma, no dejan\ de existir la necesidad de la sobre dejar autorizaci6n del autor debido a que tambien es necesaria la autorizacin tambin autorizaci6n del artista intrprete o ejecutante o del productor, y autorizacin interprete 0 0 viceversa".
III.

La "Agenda Digital" y los Tratados WCT Y WPPT y

Durante el periodo posterior a la adopci6n del Acuerdo perodo adopcin sabre los ADPIC, y en el curso de los trabajos preparatorios que, sobre can el tiempo, dieron lugar al WCT y al WPPT, se hizo claro que con la tarea mas importante y mas urgente de los comites de la OMPI ms ms comits y de la eventual conferencia diploma-tiea consistia en facilitar coruerencia diplomtica consista aclaraciones sobre las normas vigentes y, en caso necesario, crear sabre nuevas norrnas para dar respuesta a los problemas planteados normas por la tecnologa digital y particularmente por Internet. Las par tecnologia par cuestiones abordadas en ese contexto se denominaron de forma conjunta "agenda digital".
Las disposiciones del WCT y del WPPT relativas a esa agenda" comprenden los temas siguientes: ciertas definiciones, transmisin los derechos aplicables al almacenamiento y a la transmisi6n de obras y objetos de derechos conexos en sistemas digitales, las derechos limitaciones y excepciones impuestas a los derech05 en un entorno digital, las medidas tecnologicas de proteccin y la infortecnolgicas proteccion macion sabre la gestion de derechos. macin sobre gestin
II IJ

Definiciones En general, el Convenio de Bema no contiene definiBerna tradicin. Berna, ciones y el WCT sigue esa tradicion. En el Convenio de Bema, la

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sola y verdadera excepcion es la definicion de "obras publicadas' excepcin definicin pUblicadas' en el Artculo 3.3). Fue en conexion con esa definicin que el Articulo conexin definicion incluyo disposicion proyecto del WCT incluy una disposicin interpretati\'a que, sin embargo, no fue adoptada. (Esa disposicion del prO\'ecto, no disposicin mas obstante, es explicada ms adelante, pues tuvo una relaci0n tu\'o relaci<'>n especfica cuestin especifica con la cuestion de aplicabilidad del derecho de distribucion para transmisiones digitales). tribucin
El WPPT sigue la estructura de la COn\'encin de Roma EI Com'encion al tener en su Artculo 2 una serie de definiciones. Las definiArticulo clones mas 0 trminos ciones abarcan ms o menos los mismos terminos definidos en el Articulo 3 de la Convencion de Roma: "artistas intrpretes a ejeArtculo Convencin interpretes o cutantes", "fonograma", "productor de fonogramas". "publicacin", y "radiodifusin"; pero mas al definir "fijaci0n" \. cacion", "radiodifusion"; ms "fijaci<'>n" u comunicacin al pblico", y menos, puesto que no define comunicaci6n publico", menDs,
"reproduccin" oi "retransmisin". "reproducci6n" ni "retransmisi6n".

La repercusion de la tecnologia digital esta presente en repercusin tecnologa est las definiciones, al reconocerse que los fonogramas va no SlgmfiSignIfican necesariamente la fijacin de sonidos de una interpretacion o fijaci6n interpretacin 0 ejecucin o de otros sonidos; actualmente, tambien pueden ejecuci6n 0 tambin incluir fijaciones de representaciones (digitalesl de sonid"s que (digitales) nunca han existido sino que han sido generados directamente generarlos por medios electronicos. La referencia a dicha posibilidad de electrnicos. fijacion figura en las definiciones de "fonograma", "fijacin", fijacin "fijacion", "productor de fonograma", "radiodifusion" v "comunicaci0n al "radiodifusin" "comunicaci<'>n publico". Sin embargo, debe ria seflalarse que la referencia a las pblico". deberia sealarse "representaciones de sonidos" no ampHa el alcance de las disamplia posiciones pertinentes previstas en los tratados ya existentes, simplemente refleja el deseo de brindar una aclaracion a la luz de aclaracin la tecnologia actual. tecnologa
reproduccin Alcance del derecho de reproduccion
Los textos de ambos tratados y las declaraciones concertadas se acordaron durante una serie de reuniones de consulta informales del Comite Principal l que tu\'o lugar durante la terComit I tuvo cera semana de la Conferencia.

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Propiedad Intelectual Propl.dad Intelectua. Proyecto Propiedad Inteleclual SIECAUSAID Intelectual SIECA-USAID

Aunque en los proyectos del WCT y del WPPT figuraban ciertas disposiciones destinadas a detenninar el alcance de la aplicacin del derecho de reproducci6n, finalmente stas no se reproduccin, aplicaci6n estas incluyeron en los textos finales. Vale sealar que stas resultaron senalar estas ser las disposiciones ms controversiales para cuya discusin se mas discusi6n invirti una gran cantidad de tiempo. invirti6
Los temas cubiertos en esas disposiciones se encontraban principalmente relacionados al hecho de que durante las transmisiones a traves de redes digitales, tienen lugar una serie de travs reproducciones y que la utilizacin previa solicitud de obras y utilizaci6n objetos de derechos conexos (incluso, el "browsing'") implica la "brozusing'") elaboraci6n de, al menos, reproducciones de carcter temporal en elaboracin caracter los ordenadores receptores.

El Artculo 7.1) del proyecto del WCT contenia la siEI Articulo contena "El guiente aclaratoria: "EI derecho exclusivo acordado a los autores de obras literarias y artisticas en el Artculo 9.1) del Convenio de lteraras artsticas Articulo Berna, Bema, de autorizar la reproducci6n de sus obras incluini la reproduccin incluir reproduccn directa e indirecta de sus obras, tanto pennanente reproducci6n corno provisional, por cualquier procedimiento y bajo cualquier como procedirniento fonna." El Artculo 7.1) del proyecto del WPPT incluia una dsEI Articulo inclua disposicion similar: "Los artistas intrpretes o ejecutantes gozarn posicin l/Los intE~rpretes 0 gozaran del derecho exclusivo a autorizar la reproduccin drecta o indreproducci6n directa 0 indirecta, pennanente o temporal, de sus [Variante A: interpreta0 ciones o ejecuciones musicales fijadas en fonogramas,] [Variante 0 B: interpretaciones o ejecuciones fijadas en cualquier saporte,] 0 soporte,] por cualquier procedimiento o bajo cualquier forma." El Artculo procedirniento 0 Articulo 14 del WPPT contena, mutatis mutandis, la misma disposicin contenia, disposici6n relativa a los fonogramas. El parrafo 2 de los tres artculos, sujeto a las disposiEI prrafo articulos, danes generales pertinentes sabre lirnitaciones y excepciones, ciones sobre limitaciones consagraba la posibilidad de establecer limitaciones especficas: especificas: "Cuando la reproducci6n provisional de una obra tenga como reproduccin provisonal nico propsto Unico prop6sito hacer que la obra sea perceptible, o cuando la 0 reproduccin sea de naturaleza efmera o incidental, siempre que reproducci6n efimera 0 dicha reproduccin tenga lugar durante la utilizacin de la obra reproducci6n utilizaci6n

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interpr etacion o ejecucion fijada que este autoriz ada por el autar etacin 0 n est autor o pennit ida por la ley"; "cuand o el objeti\"o tinico de la repre>objetiv nico reprc>ducci n temporal sea hacer que la interpretacin o ejecucin fiiaduccio etacion 0 on fijada pueda ser percibi da o cuando la reprodu ccion sea de nalu0 ccin naturaleza efmera o inciden tal. siempr e que dicha reprodu ccion ;e efimera 0 ccin haga durant e la utilizacion de la interpr etacion o ejecucion fijada Ia in etacin 0 n lijada autoriz ada por el artista intrpr ete o ejecutanle o pennit ida por interpr 0 nte 0 la ley", "cuand o el objeti\o tinico de la reprod uccion tempor al Ia objet' nico uccin sea hacer que el fonogr ama pueda ser percibido o cuando la lonogr 0 reprod uccion sea de natural eza efimera o incidentaL siempr e que uccin efmera 0 dicha reprod uccion se haga durant e la utilizacion del fonogr ama uccin in ionogr autoriz ada por el produc tor del fonogr ama o pennit ida por la par lonogr 0 Ia uD 1 Iey.
El hecho de que el aImacenamien to de obras en memoEI almace meme>rias electronicas es un acto de reproducci6n ha side reconocido. electr uccin sido y nunca cuestionado, desde hace "arias anos. Ya en junia varios aos. junio de 1982, un Comite OMPlj UNES CO de Expert o; Comit Gubem amenta ies sobre los problem as que plantea ba en el plano Gubern les del derech o de autor el empleo de ordena dores en el acceso a las obras o en la creaci6n de obras 10 aclaraba como parte del (on0 creaci lo conjunto de recome ndacio nes. El texto de la recomendacion pertiEI ndaci nente era el siguiente: "La memorizacin y la recuperacion FOT eca izaci6n racin sistema s de compu tadora s (entrad a y salida) de obras protegi das puede, segtin los casos, implica r por 10 meno; los siguien te; segn lo derech os de autor, predst os en las con\'enciones intemacionale'5 previst conven internacional :o en la legislacin nacional sobre derecho de autor, o en ambas ion naciona! 0 a la vez: ... (b) el derech o de reprod ucir cualqu ier obra .. ::' Ia .':'

Las cuestio nes que emergi eron respecto al alcance de la akanee reprod uccion en un entom o cligital no involuc raban realme nle reprodUCCin entorn nte los almacenamientos en forma electrnica en general, sino slo alrnace namien electro sOlo ciertos tipos de almace namien to, a saber, aquella s fonna; tran,ilonna; torias e incidentales de reproduccin temporal las cuales son ucci6n mencio nadas en el prrafo 2 de cada uno de los Ires articulo s parrafo tres arriba mencionados. Alguno s creyeron que tales reproducciones no debian estar cubiert as por la operac ion del derech o exclu5lvo deban par Ia in de autoriz ar la reproduccion. ccin.

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Intelect Propied ad Intel.ct ual

Proyecto propiedad Intelectual SIECA-USAID

Duran te el trabajo prepar atorio, tres tenden cias i6n relacio emergi eron con relacin a la aplicac in del derecho de reproduccion respecto a tales reprod uccion es transitorias e incidentales. cin opinin Los seguid ores de la primer a corrien te eran de la opini6n de que era necesaria, pues la i6n especif i6n 0 ningun a limitacin o excepc in especfica disposiciones generales sobre limitaciones y flexibilidad de las excepciones (basad a en la "prueb a de las tres etapas" que se ms describ e y se explica mas adelan te bajo el titulo "Limitaciones y marco jurdico provea entorn excepciones en el entom o digital") proveia un marco juridic o
suficien te. Segn Segun la segund a corriente, las reprod uccion es

demas iado transito rias e incidentales simple mente debian ser ccin. in excluid as de la definici6n de reprodu cci6n. Sin embarg o, se sobre s reproducciones sabre la seftalaba que, primero, excluir alguna sealab seria duraci6 base de la duracin de las reproducciones, sera un ejercicio sub0 s, segund os o nanose (Cual sera ellimil <horas, jetivo ((,Cual seria ellimit e? horas, minuto cuesti gundos ?) y, en segund o lugar, si los actos en cuesti6 n corresn exclusi6n de tales actos uccin ponda pondia n al concep to de reprod ucci6n , la estara to estaria en conflicto con el Articulo 9.1) del de tal concep s cual Bema, Conve nio de Berna, el eual claramente cubre las reprod uccione "por cualqu ier proced imient o y bajo cualqu ier forma" . gan6 Natura lmente , la tercera corriente gan mayor apoyo, concretadeba uccin ningun a reprod ucci6n tempor al debia ser -pues mente porque in definici6n de "reprod ucpodan ellas no podian ser- excluidas de la debian cin", pero deban establecerse las limitaciones corresp ondien tes cion", respect o a ciertas reproducciones transitorias e inciden tales cuando se justificara. Las disposiciones en los proyec tos de los trataltima dos, arriba citadas, siguier on esta ultima idea.

debera Ciertam ente, existe una pregun ta inevitable que deberia uccion, respon derse cuando se trata el concep to de reproduccin, y es la Berna El Conven io de Bema cmo descrb relativ a al c6mo se describ e tal concepto. in especf no ofrece una definici6n espedf ica al respecto, pero las actas de fijaCin ticas las distinta s conferencias diplom aticas aclaran que la fijaci6n de 1'. bsico una obra es el elemen to basico del concepto. Sin embarg o, con prxim est sto todava esto todavia nada esta realme nte resuelto puesto que la proxim a qu fijacin, inevita ble pregun ta es que es fijaci6n. Afortu nadam ente, respecposicio to a ello, parece existir una posici n bien acordada a nivel intera la suficiente estabil idad de la forma, fijacn nacional: fijaci6n signific

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de manera lal que 10 que es fijado puede ser percibi do, repre>tal lo 5er reprc-ducido o de cualquier modo comun icado. Una declaracion acer0 cin dcerca de esle punlo se incluye en el reporle del Comlte este punto reporte ComIt OMPI/ UNES CO de Expertos Gubem amenla les anleriom1ente Gubern amenta anterio citado, donde se aclara que "".la suficiente estabil idad de 1.1 cilado, "".1.1 nle la fOm1a en que se fija una obra debe ria juzgar5e desde el punlC' de debera juzgars punt" vista funcional, en el sentido de que 1.1 obra pueda perClblrSe. visla la reprod ucirse o transm itirse de otro modo .11 publico por medi" 0 al pblico mediC' de un sistema de compu tadoras "." sislema ladoras ".'

Resulta interesante hacer notar en este contexto que, segn el Articul o 2.c) del WPPT, "fijacion" significa "la inc"rp"'segUn Artcul "fijaci "1.1 incC'rpC racion de sonido s, o la representaci6n de stos. a partir de la cual racin 0 ntacin estos. puedan percibirse, reproducirse o comunicarse mediante un dis0 positiv o." Ello indica que 1.1 Confer encia Diplomtica tambi n la ahca tambie reconoci6 los elemen tos bsicos arriba mencio nados del concepci basicos 10 de "fijacin" y, por ende, del concep to de reprodu ccin. to "fijacio ccion.

En genera l, es dificilm enle cuesh" 'nable que Inclus"' ente cueshCnable mclusC

almace namien tos tempor ales e inciden tales de obras y objetos de derech os conexo s en una memor ia electr6nica corresponden electr a aquello s conceplos, pueslo que son 10 suficie ntemen te eslable ,. " tos, puesto lo nlemen estable en base a stos, las obras y los objetos de derecho5 cone'o~ estos, cone,o pueden percibirse, y posteriormente reproducirse y comuniicarse. reproduCirse comun carS. Asi, parecia apropiado usar el sistema de limitaciones ~. e'\cepAs, parea ciones (sujeto a 1.1 "prueb a de las Ires etapas" explica da anteno r(sujelo la tres mente) donde 1.1 aplicac in del derech o de reproduCCIn pod ria la ion reprodU cClon podria no ser considerada justificada en el caso de tales almacenamienlos lempor ales, ms que tratar de excluir tal reproducCl0n del tos tempor mas tralar concep to de "reprod uccin ", lo uccion

1", I",

obstant la No obslanl e, 1.1 Confer encia Diplom atica no ad"pt6 105 tica adC'pt> famosos Articul os 7 de los dos Iratado s y Articulo 14 del \\TrI. as tratado \\TPr. Hubo delegac iones que apoyar on dichas disposi ciones ren realidelega ciones dad hubo un amplio apoyo por el parrafo 1) del Articul o "7 en prrafo ambos Iralados, .lsi como por el Articul o 14 del WPPT, ,. solatratado as 501.1mente el amplio consenso se vio dividid o en el tema de la~ limitern a lacione s y excepc iones eSlablecidas en los prrafo s 2) de dichos tacione estable parrafo

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Propiedad Intelectu81 Propledad Intelectual

Proyecto Propiedad Intelectual SIECA-USAID SIECA-USAIO

articulos). Hubo otros que estaban a favor de la exclusi6n las exclusin reproducciones transitorias e incidentales del concepto de reproduccin, ducci6n, y hubo tambien algunas delegaciones que, en principio, tambin
hubieran estado dispuestas a aceptar las disposiciones men-

cionadas, con la importante diferencia de que la aplicaci6n de las aplicacin limitaciones mencionadas en el prrafo 2) de cada uno de los tres parrafo Articulos no sera unicamente una posibilidad dejada a las Partes seria nicamente Artculos Contratantes, sino mas bien una obligaci6n de las Partes ms obligacin
Contratantes.
1 17 ?

Diplomtica Finalmente, la Conferencia Diploma-tiea no

alcanz alcanzo un acuerdo sobre tales disposiciones y los tres Articulos Artculos fueron excluidos del texto de los Tratados. Asi, la corriente que As, prevaleci prevaleci6 fue aquella que estaba en contra de la inclusi6n de inclusin limitaciones o excepciones especficas. lirnitaciones 0 especificas. Al mismo tiempo, la Conferencia Diplomatica adopt6 Diplomtica adopt
una declaraci6n concertada cuyo texto es el siguiente: "El deredeclaracin

cho de reproducci6n, tal como se establece en el Articulo 9 del reproduccin, Artculo Conveno Convenio de Berna, y las excepciones permitidas en virtud del mismo, son totalmente aplicables en el entorno digital, en particular a la utilizaci6n de obras en forma digi tal. Queda entendido utilizacin que el almacenamiento en forma digital en un soporte electrnisaporte eledr6nico de una obra protegida, constituye una reproducci6n en el reproduccn sentido del Articulo 9 del Convenio de Berna." Una declaraci6n declaracin concertada similar fue adoptada tambien respecto al WPPT. tambin La primera frase de la declaraci6n concertada fue adopdeclaracin
tada por consenso, al igual que las dems declaraciones concerdemas

tadas, y en realidad ella declara 10 obvio: El concepto de reprolo duccin ducci6n establecido en el Articulo 9.1) del Convenio, que abarca la reproducci6n "por cualquier procedimiento y bajo cualquier reproduccin forma", as, segn esta disposici6n del Convenio de Berna, no se asi, sglin disposicin permite excluir una reproducci6n del concepto de reproducci6n reproduccin reproduccin slo porque se Irate de una reproducci6n en forma digital me5610 trate reproduccin diante almacenamiento en una memoria electr6nica, ni porque se electrnica, trate de una reproducci6n de caracter temporal. Al mismo tiemreproduccin carcter po, de esa primera frase se desprende tambien que el tambin Artculo Articulo 9.2) del Convenio es tambien plenamente aplicable, 10 Conveno tambin lo que constituye una base adecuada para introducir excepciones

el T...... de .. OMPI solin DeNdIo de Autor eJ soaw. Documento preparado par Ia OMPI por la aMPI

justific adas en la legislacion nacional, como por ejempl o los casos in mencio nados de reproducciones transitorias e incidentales. en armon armonia con la "prueba de las tres etapas" pre\'ista en e~a disposici posicio n del Conven io. La segund a frase de la declaracion concer tada no se cin adopt unnim adopto uniinimemente (pero si con la mayon a de los votos. 10 mayor lo que fue mas de dos tercios de la mayora requeri da para la adopms mayon cin cion del texto del Tratado)." No obstant e, la \'alidez de 10 que se lo incluye en esa frase dificilm ente pudo cuestio narse, debido a las difcilm razones expues tas anteriormente; as. el almacenamiento de asL obras y objetos de derech os conexo s constituye una reproducdon, y no hay necesid ad de incluirle en una declaraci6n concercin, cin tada. Sin duda alguna , ello se deduce de las normas interna cionale s existen tes, particu larmen te del Articu lo 9. 1) del I) Conve nio de Bema. Berna. Transm isi6n de obras en redes digital es; la denominaisin ina da #soluc i6n marco# in Durant e los trabajos prepara torios, los Comite s de la Comit OMPl se mostra ron de acuerd o en que la transm ision de obras a isin travs traves de Interne t y de redes similares debia ser objeto de un derech o exclusi vo de autoriz acion del autor o de otro titular del acin 0 derech o de autor.. ciertamente con las debida s excepciones. Sin embarg o, no existio acuerd o respecto al derech o o los existi 0 derech os que debena n aplicar se realme nte. El derech o de comudebera real mente. EI nicaci nicacio n al publico y el derech o de distribu cion fueron las dos pblico cin opcion es princip ales.
Pese a que se reconoci6 que la reproducci6n tenia lugar ci uccin al producirse cualquier transmisi6n en las redes digitale5, ~urgi6 isin ~urgi la necesid ad de aplicar uno o ambos derech os en razon de que el 0 razn solo derech o de reprod ucci6n no parecia ser suficiente, pues no uccin corresp ondia a la extrem a natural eza dinami ca de las redes tipo onda dinmi Interne t y, mas atin, el derech o de reprod uccion no ofrecia por s ms an, uccin sf solo una base satisfactoria que facilitara la observ ancia de nor-

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Propl.dad Inlelectu Propiedad Intelectual

Proyecto propiedad lntelectual SIECA-USAID Intelectual

mas por parte de aquellos responsables de poner a disposici6n disposicin del publico obras y objetos de derechos conexos en dichas redes. pblico "Poner a disposici6n del publico obras y objetos de dere''Poner disposicin pblico chos conexos en una red electr6nica interactiva" parece ser una electrnica descripci6n mas o menos precisa de los aetos o series de aetos actos 0 actos descripcin ms 0 que deberian ser cubiertos por derechos apropiados. Asi, podria podra surgir la idea de sirnplemente reconocer un cierto derecho que simplemente cubra un cierto acto, pero en este caso, no hay completa libertad perc ni se acta en una situacin de tabula rasa, pues no es posible actua situaci6n eliminar las categorias, los derechos y las excepciones incluidas categoras, en los tratados y leyes ya existentes, sobre los cuales se han establecido ciertas pnicticas y se han consolidado relaciones conprcticas tractuales a largo plaza. plazo. Por tanto, resulta bastante normal el deseo general de
tratar de aplicar las normas ya existentes, a nivel nacional o inter0 nacional, a este nuevo fenmeno. Se encara la realidad de que a fen6meno. nivel de las normas internacionales, no existen tales derechos intemacionales, econmicos econ6micos amplios como el "derecho de poner a disposici6n del disposicin pblico". publico". Diferente es que el concepto exista en un contexto diferente, verbigracia el papel de la primera puesta a disposici6n disposicin del publico en el calculo del termino de protecci6n de ciertas pblico clculo trmino proteccin obras bajo el Articulo 7.2) y 3) del Convenio de Berna; y otra cosa Artculo distinta es que algunas leyes nacionales provean tales derechos de manera amplia 19

A nivel internacional y segun la mayoria de las leyes segn nacionales, los actos de poner a disposici6n del publico una obra disposicin pblico o un objeto de derecho conexo se encuentran cubiertos por dos grupos de derechos separados: derechos relacionados con la reproduccin y derechos no relacionados con la reproduccin. reproducci6n reproducci6n. Los derechos relacionados con la reproducci6n (como el reproduccin derecho de distribuci6n, el derecho de alquiler y el derecho de distribucin, prstamo pblico) prestamo publico) cubren los actos a traves de los cuales la reprotravs duccin ducci6n es puesta a disposici6n del publico, tipicamente para utidisposicin pblico, tipcamente lizacin lizaci6n diferida, pues el acto de poner a disposici6n y la percepdisposicin

e l T _ . . . OMPI _ _ . _ elT_."OMPI
Documento preparadO par Ia OMPI Oocumento por la aMPI

cin cion por parte del publico (estudiar, ver, escuchar), de los signos, pblico signos. imgenes y sonidos, en los cuales se expresa una obra o se incorimagenes 0 poran objelos de derechos conexos (es decir, la "ulilizacion" "erobjetos decir. "utilizacin" \'erdilieren dadera), difieren en elliempo. el tiempo. Por otra parte, los derechos no relacionados con la reprorepresentacin 0 ejecucin pblica. duccin duccion (como el derecho de represenlacion o ejecucion publica, el derecho de radiodifusion, y el derecho de comunicacion al radiodifusin, comunicacin pblico publico por hilo), eubren los actos a lraves de los cuales las obras cubren travs y los objelos de derechos conexos son puestos a disposicion para objetos disposicin utilizacin directa utilizacion direcla (es decir, no para ulilizacion diferida) por utilizacin parte del publico (percibir, estudiar, ver, escuchar). pblico Las transmisiones digilales alleraron el dogmatico v digitales alteraron dogmtico debidamente tipificado debidamenle lipilicado cuadro de eslas dos familias de derechos. estas
Se eslirna que la diseminacion comercial del malerial estima diseminacin material protegido prolegido en las redes digilales lendra lugar con la aplicacion de digitales tendr aplicacin las medidas lecnologicas que permiliran el acceso solo si 105 tecnolgicas permitirn slo miembros del publico curnplen ciertas condiciones. Por e)emplo, pblico cumplen ejemplo. se preve la utilizacion de los lIamados "software "",,,,Iopes.' Esle prev utilizacin llamados "",,,,lopes'.' Este """""lope" 0 sobre conliene cierla informacion disponible al """""Jope" o contiene cierta informacin pblico publico sin reslricciones y sin proleccion lecnologica alguna, restricciones proteccin tecnolgica alguna. como el encriplamienlo (de alii su sirnilaridad con los sobres encriptamiento all similaridad donde aparece alguna informacion, pero el conlenido de la carta informacin, contenido slo s6lo se encuentra disponible para la persona que liene el derecho tiene de abrirlo), La informacion identifica el material y el titular de abrirlo). informacin los derechos e indica las condiciones de licenciamiento. Por supuesto, supueslo, aquel miembro del publico que desee lener acceso al pblico tener material deber dar su nmero de suscripcin, o su nmero de debera ntimero suscripcion, 0 ntimero larjela de credilo en el caso de sislemas abiertos. Luego, esla pertarjeta crdito sistemas Luego. esta sona podria estudiar ej menu de las posibles aplicaciones indipodra el men cadas en el sobre. Esla persona debe saber que para la exploEsta racin, al menos hasta cierto punto, no necesitar pagar o quizs racion, rnenos necesitara 0 quizas pagar slo una minima cantidad, pero para un estudio mas 5610 nnima ms amplio del malerial, para ver imagenes fijas 0 en mo\'irnienlo 0 material, imgenes lijas o movimiento o para escuchar msica U otros sonidos incluidos en el material, musica u induidos deber debera desembolsar cierta cantidad de dinero, la cual sera mayor ser

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Propiedad Intelectua. Intelectual

Proyecto Propiedad Intelectual SIECA-USAID SIECA-USAIO

en caso de que se quiera descargar el material sabre una base mas sobre ms

permanente. De este modo, la verdadera extension de la utiextensin lizacin no se determina al momento de poner a disposici6n lizaci6n disposicin (carga) ni la determina la persona o entidad que lleva a cabo el 0 acto de poner a disposici6n; es el miembro del ptlblico a traves disposicin; pblico travs de su negociaci6n virtual con el sistema quien determina no s6lo negociacin slo extension utilizaci6n tambien esta sera la extensin de la utilizacin sino tambin si sta ser diferida (a traves travs de la obtencin de algo ms que una reproduccin transiobtenci6n alga mas reproducci6n
taria) 0 toria) o directa (como estudiar una base de datos, ver imgenes irnagenes en movimiento o escuchar msica en lnea). 0 musica linea).

Adicionalmente, con las transmisiones digitales surgen algunas formas hibridas de "poner a dis posicion" que no hbridas disposicin" respetan la frontera preestablecida entre los derechos relacionados y no relacionados a la reproduccion. Es suficiente referirse al reproduccin. tambin hecho de que tambien las utilizaciones en linea en tales sistemas digitales implican necesariamente la obtencion de reproducobtencin denes temporales. ciones
Por tanto, no es sorpresa que cuando comenz6 el estudio cuanda comenz sobre cuMes derechos existentes se aplicarian para cubrir las sabre cules aplicaran pases transmisiones digitales, varios paises no se encontraron del

mismo lado de la frontera entre los derechos relacionados y los

no relacionados a la reproduccin. AS, surgieron dos tendencias reproducci6n. As!,

principales: una que trataba de basar la solucion en el derecho de solucin distribucin distribucion y la otra que preferia alglin derecho de comuniprefera algn cacin cacion al publico general (ambos combinados con la aplicacion pblico aplicacin del buen Viejo derecho de reproduccion si era el caso). Estados reproduccin -, " Unidos de America se mostro en favor de la primera opcion- , Amrica mostr opcinmientras que la Union EUTopea, luego de una breve aventura con Unin Europea, la idea de aplicar el derecho de alquiler, "se inclino por la seguninclin 23 a. d
No es por azar que uno u otro pais favorece una u otra pas atra solucin. solucion. Las respuestas dependen mayormente de las leyes nacionales existentes, cuyos derechos y a1cance se basan en las alcance prcticas y los intereses nacionales en juego. pnicticas

e J T . - ..... OIIP' _ _ ... _ Documento preparado por la OMPI Oocurnen

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Cuand o esluvo daro que la comun idad intema cional del estuvo claro interna derech o de autor encara ba dos opciones basicas (la aplicacion del bsicas (Ia in derech o de reprod uccion junto con el derecho de distribucion o uccin can cin 0 la aplicacion del derech o de reproduccion junto con el derecho de in uccin comun icacin al pblico), con la posibilidad tambin de combiicacion publico tarnbie nar estas opciones ms adelante, pues se reconoci que la aplimas ci6 cacion de estas opciones no resultaba fcil y ciertamente una simcacin facil ple decision no arreglaria el resto. decisi rla
Los concep tos de distribucion y comunicacin al pblico cin icaci6n publico poclian no resulta r aplicables si no se efecluase cierta aclaratoria. efectua En mucho s paises el concepto de distribu cion se encuen tra relapases cin cionad o ntima mente a la transferencia de la propie dad v! 0 a la intima v!o posesi posesio n de ejemplares tangibles. De este modo, SI el derech o de 51 distrib ucion se aplicaba, este seria acepta do y se aclararia que el ucin ste sera la derech o de clistribucion cubriria desde la distribucion, pasand o ucin cubrir cin, por la reprod uccion hasta la transmisin, es decir, abarcaria la uccin ision, puesta a disposicion de la reprodu cciones efeclua das en los ordecin efectua nadore s receptores y /0 en sus terminales (como las impresoras), termna a travs de la transmisi6n de senales electrnicas traves isin seales electr6

Similares adarato rias se necesitan respecto al concep to aclarat orias de comunicacin aI pblico. Debe aceptar se y adarar se que tal icacion al publico aclarar concep to se extiend e no solo a los actos Uevados a cabo por los slo como resulta do de los euales una obra u objeto de derecho cuales conexo es realme nte puesto a disposicion del pblico y los nuemcin publico bros del pblico no tienen ms que hacer sino encend er el eqUlpO publico mas eqUIpO necesa rio para la recepcion, por ejemplo), sino tarn bien a los n, tambi n actos que consisten slo en hacer accesible la obra o el objeto de solo 0 derech os conexos al pblico, y en cuyo caso los miembros del publico pblico publico tienen que hacer que en realidad el sistema se los ponga a disposicin. Mayores aclaratorias se necesitaron respecto a la ci6n. nocion de "public o", ms precisa mente respecto a 10 que se connocin "pblic mas lo sidera como poner a disposicion o hacer accesible "al publico". cin 0 "aI pblico Se hizo claro que tarnbien las transmisione;; previa solicilud se tambi isioneS solicitu encont raban eubiertas. cubiert
comun icadore s, los transmisores mismo s (es decie, a los actos decir, actO'S

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Propiedad Intelectual Intel.clua. Proyecto Propiedad Intelectual SIECA-USAID tntelectual

En cuanto a las normas intemacionales, las aclaratorias internacionales, mencionadas no fueron suficientes, por ejemplo, el Convenio de Berna Bema no brinda un derecho de distribucion para todas las catedistribucin gorias de obras, sino s610 para las obras cinematogrficas (ver goras slo cinematognificas Articulos Artculos 14.1)i) y 14bis.1, y aunque la cobertura del derecho de comunicacin comunicacion al publico (ver Articulos 11.1)ii), 11bis.1). pblico ll.l)ii), llbis.1). ms ste llter.1)ii), 14.1)ii) y 14bis.1 es mas amplio, este no se extiende a todas las categorias de obras en todas sus formas. categoras fOImas. Por ultimo, 10 que parece ser por largo tiempo el probleltimo, lo ma mas dicil, se encontr que seria difkil para varias paises ms dificil, encontr6 sera difcil varios pases secundar una soluci6n especifica que no reconociera la legitimisolucin especfica dad de otra solucion altemativa, sin embargo al mismo tiempo solucin alternativa, hubo un acuerdo bastante general sobre cuales actos deberian ser cubiertos por los derechos exclusivos y las diferencias relacionadas solamente a la tipificaci6n juridica de esos aetas. tipificacin jurdica actos. Como consecuencia, se prepar6 y se propuso una soluprepar transmisin cin especfica; cion especifica; a saber, que el acto de transmisi6n digital se describiera de forma neutral, sin una tipificacion juridica especitipificacin jurdica especcul fica que estableciera, por ejemplo, cual de los dos derechos "tradicionales" mencionados ampara ese acto; que tal descripreflecin cion fuera especificamente tecnologica y, al mismo tiempo, relleespecficamente tecnolgica jase la naturaleza interactiva de las transmisiones digitales; que, respecto respeclo de la tipificaci6n juridica del derecho exclusivo -s tipificacin jurdica decir, respecto de la eleccion real del derecho o los derechos que eleccin 0 se aplicaran- se otorgase libertad suficiente a la legislacion aplicarnlegislacin nacional; y, por ultimo, que las deficiencias existentes en el ltimo, Convenio de Bema en cuanto al a!cance de los derechos pertiBerna alcance nentes -el derecho de comunicaci6n al publico y el derecho de -l comunicacin pblico distribucindistribuci6n- se subsanasen. Esta soluci6n se denomin"solusolucin denomin6 "solucin marco". cion EI El WCT aplica esta "solucion marco" de forma especifi"solucin especfica. Puesto que los paises que preferian la aplicacion del derecho pases preferan aplicacin de comunicaci6n al publico como opci6n general parecian mas comunicacin pblico opcin parecan ms numerosos, en el Tratado se extiende, en primer lugar, la aplicabilidad del derecho de comunicaci6n al publico a todas las catecomunicacin pblico

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Documento preparado por Ia OMPI Oocumento la

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goras gorias de obras y se aclara que ese derecho cubre asimismo las transmisiones en sistemas interactivos descritas sin tipificaciones tipiiicaciones jurdicas. juridicas. Este aspecto se incluye en el Articulo 8 del Tratado. que dice 10 siguiente: "Sin perjuicio de 10 pre\'isto en los lo lo pre"isto Articulos 11.1)ii), llbis.1)i) y ii), llter.1)ii), 14.l)ii) y 14bis.1) del l1.1)ii), Y Ii), Convenio de Bema, los autores de obras literarias y artsticas Berna, artisticas gozarn gozaran del derecho exclusivo de autorizar cualquier comunicacin pblico cacion al publico de sus obras por medios alambricos o inalmalmbricos 0 inalambricos, comprendida la puesta a disposici6n del publico de sus disposicin pblico obras, de tal forma que los miembros del publico puedan acce-pblico der a esas obras desde ellugar y en el momento que cada uno de el lugar ellos elios elija." No obstante, en una segunda fase, cuando esta disposicin examin posicion se examino en la Comision Principal 1de la Conferencia Comisin I de " Diplomtica, Diplomatica, se afirm' -y ninguna Delegacion mostr6 su disafirm6 . Delegacin mostr conformidad con tal afirmacion- que las Partes Contratantes afirmacintenan tenian libertad para cumplir la obligacion de conceder el derecho obligacin exclusivo de autorizar tal "puesta a disposici6n del publico" disposicin pblico" tanto mediante la aplicacion de un derecho distinto del derecho aplicacin de comunicacion al publico como mediante la combinaci6n de comunicacin pblico combinacin diferentes derechos. Por supuesto, por derecho "distinto" se entendi entendio ante todo el derecho de distribucion, rero un derecho distribucin, pero "distinto" podria ser tambien un nuevo derecho especifico, como podra tambin por ejemplo el derecho de puesta a disposicion del publico pre-disposicin pblico previsto en los Articulos 10 y 14 del WPPT. Y14
La declaracin atada anteriormente parece ser vlida, no declaraci6n dtada valida,

solo porque ninguna Delegacion de la Conferencia Diplomatica slo Delegacin Diplomtica se apusa a ella ';5, sino porque se encuentra en armonia con la opuso armona vieja practica seguida por los Estados Miembros de la linin de prctica union Berna Bema en la aplicacion de los distintos derechos concedidos por el aplicacin Convenio, Converuo, a saber, que la tipificacion juridica de un derecho no es tipificacin jurdica frecuentemente la misma del Convenio en las leves naclOnales. naCIOnales. Por ejemplo, en ciertos paises el derecho de representacin o ejecucin publica cubre no solamente aquellos actos sentaci6n 0 ejecuci6n pblica aetos referdos referidos en el Convenio de Bema como ejecuciones publicas de Berna pblicas las obras", sino tambien al derecho de radiodifusion v de comutambin radiodifusin nicacin aI publico, nicacion al pblico, los cuales son derechos separados en el
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Convenio de Bema. En otros pases, el derecho de comunicaci6n Berna. paises, comunicacin al publico es un derecho general que cubre las 3 categodas de pblico categoras derechos mencionadas 28, en otros paises, el derecho de radiodirnencionadas pases, fusn fusi6n cubre tambien la comunicaci6n al publico por hilo.'" Con tambin comunicacin pblico la "soluci6n marco", las distintas tipificaciones juridicas pueden "solucin jurdicas involucrar el cruce de la frontera de los derechos relacionados con los no-relacionados a la reproduccin, pero ello es slo la reproducci6n, perc ella s610 consecuencia del hecho que con las transmisiones interactivas, por primera vez, se encaran estos tipos de aetas hfbridos. La actos hbridos. aceptacin aceptaci6n de estas distintas tipificaciones juridicas depende del jurdicas respeto de las obligaciones que garantizan el nivel minimo de proteccin protecci6n respecto a los actos pertinentes. Si, por ejemplo, el derecho de radiodifusi6n fuera extendido a los actos que el radiodifusin Convenio de Berna califica como actos de comunicacin al pbliBema aetas comunicaci6n publico por hilo (programas transmitidos por cable) y tambien se tambin aplicaran las licencias obligatorias a este ultimo caso, citando el ltimo hecho de que el Articulo llbis.2) del Convenio permite tales licencias para la radiodifusin, se estara en claro conflicto con el radiodifusi6n, estaria Convenio de Berna que no permite tales licencias para los programas transmitidos por cable). "

En el caso del derecho de distribuci6n, el WCT tambien distribucin, tambin elimina las lagunas existentes en el Convenio de Berna. El EI Articulo 6.1) del WCT concede un derecho exclusivo de autorizar la puesta a disposici6n del publico del original y de los ejemdisposicin pblico plares de sus ohras mediante venta U otra transferencia de obras u propiedad, es decir, un derecho exclusivo de distribuci6n. distribucin.
Como se mencion6 anteriormente, en el Convenio de mencion Berna slo se garantiza explicitamente este derecho para las s610 explcitamente obras cinematograficas. De acuerdo a ciertas opiniones, tal derecinematogrficas. cho, que subsiste al menos hasta la primera venta de los ejemplares, puede derivarse del derecho de reproducci6n como cororeproduccin lario indispensable de ese derecho y en algunos sistemas juridi31 cos ese derecho se reconoce sobre esta base. Sin embargo, otros expertos son de otra opini6n y muchas leyes nacionales no opinin siguen la: soluci6n basada en el concepto del reconocimiento solucin implcito implicito de tal derecho. Por tanto, tal disposici6n en el WCT disposicin

19 T . - de" OIIPI _ _ de Auto< de ..

Documento preparado por La QMPI pot' QMPl

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debera deberia considerarse como minima como una aclaratoria de las mnimo obligaciones en el Convenio de Bema ( y tambien en el Acuerdo Berna tambin de los ADPIC, que induye por referencia las disposiciones perliincluye pertinentes del Convenio), pero probablemente se justiiica mas conjustifica ms siderar tal disposici6n como el elemento Bema-pills-TRIPS-pills. disposicin Berna-p/IIs-TRIPS-p/IIs.

El Articulo 6. 2) se ocupa del tema del agolamiento del EI Artculo agotamiento derecho de distribuci6n. Las Partes Contratantes no estan oblidistribucin. estn gadas a escoger entre el agotamiento nacional, regional e internacional ni a regular eltema del agotamiento del derecho de disel tema tribucin despus tribuci6n despues de la primera venia u otra transferencta de venta transferenCIa propiedad del original 0 de un ejemplar de la obra con autoo rizacin rizaci6n del autor. Va de suyo que la entrega digital de las copias no es, ni deberia ser, cubierta por ningn agotamiento del deredebera ningUn cho de distribuci6n, pues en realidad no se transfiere la tilularidistribucin, titularidad de la copia cargada; la distribuci6n tiene lugar por la reprodistribucin duccin ducci6n de nuevas capias a travs de la transmisi6n. copias traves transmisin. Desde el punto de vista de la aplicaci6n de la "solucion punta aplicacin "solucin marco", la declaraci6n concertada adoptada por la Conferencia declaracin Diplomtica Diplomatica concerniente al Articulo 6 (sobre el derecho de disArtculo tribucin; tribuci6n; ver arriba) y al Articulo 7 (sobre el derecho de alquiler; Artculo ver abajo) podria considerarse pertinente. Eltexto es el siguiente: podra El texto "Tal como se utilizan en estos Articulos, las expresiones "copias" "copia:;" y "originales y copias" sujetas aI derecho de distribucion \. al al distribucin derecho de alquiler en virtud de dichos Articulos, se reiieren Articulas, refieren exclusivamente exdusivamente a las copias fijadas que se pueden poner en cIrCIrculaci6n Podria cuesti6n culacin como objetos tangibles." Podra surgir la cuestin de si la declaraci6n concertada se encuentra en conflicto con la "'soludeclaracin cin ci6n marco" y, parlicularmente, si ella exduye la aplicacin del particularmente, ello excluye aplicaci6n distribucin derecho de distribuci6n para las transmisiones en redes digitales. La respuesta a esta pregunta deberia ser negaliva ob\iamente. debera negativa obamente. declaracin 5610 mximo La declaraci6n concertada determina slo el maximo alcance de la aplicaci6n del derecho de distribuci6n, y no crea ningtin aplicacin distribucin, obstculo obstaculo para los Estados Contratantes el ir mas alia de ese mims all mnimo. nima. Por otra parte, la disposici6n induida en el Articulo 3 del disposicin incluida Artculo

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Propiedad Intelectual Proyecto Propiedad Intelectual SIECA-USAID

proyecto del WCT referente a la noci6n y lugar de publicaci6n, y nocin publicacin, la discusi6n de tal disposici6n en la Conferencia Diplomatica, discusin disposicin Diplomtica, recaicaron recalcaron que la aplicaci6n del derecho de distribuci6n para aplicacin distribucin transmisiones digitales es una opci6n legitima. El parrafo 3 aiel opcin legtima. prrafo a1el Artculo Articulo contenia el siguiente proyecto de disposici6n: "Cuando disposicin: se pangan a disposici6n del pliblico obras litem";as o artisticas por pongan disposicin pblico literarias 0 medios almbricos o inaltimbricos medias aldmbricos 0 inalmbricos con el consen timien to de sus at/tores, ta autores, de tal forma que los miembros del publico puedan acceder a estas obras pblico desde el lugar y en el momenta que coda uno de ellos elija, de manera ellugar momento cada eli}a, que las copias de esas obras esten disponibles, las Partes estn Contratantes, con arreglo a las condiciones especificadas en el Artculo Articulo 3.3) del Convenio de Bema, consideraran tales obras Berna, consderarn como obras publicadas." Debe destacarse que el texto en italica itlica es el mismo de las transrnisiones interactivas previa solicitud en transmisiones redes digitales induido en el Articulo 8 del WCT sobre la "comuincludo Artculo nicacin pblico". nicaci6n al publico". Esto adara que tal "puesta a disposici6n de aclara disposicin obras"/ al menos en ciertos casos, puede resultar en un acto relacionado a la reproducci6n: la puesta a disposici6n del publico, reproduccin: disposicin pblico, sinnimo sin6nimo de distribuci6n de copias. La disposici6n induida en el distribucin disposicin incluida Articulo 3 del proyecto de Tratado finalmente no fue adoptada. Artculo No obstante, las razones para ella no se fundamentaron en nada ello que hubiera cuestionado la posibilidad de formas relacionadas con la reproducci6n de la "puesta a disposici6n de las obras".. reproduccin disposicin " El WPPT aplica la "soluci6n marco" de un modo mas "solucin ms directo. Los Articulos 10 y 14, conceden lln derecho especifico de Artculos un "puesta a disposici6n del publiCO", un acto descrito practicadisposicin pblico", prcticamente de la misrna manera como las transmisiones interactivas misma previa solicitud en redes digitales son descritas en el Articulo 8 Artculo del WCT. El texto del Articulo 10 es el siguiente: "Los artistas Ariculo intrpretes 0 interpretes o ejecutantes gozaran del derecho exclusivo de autogozarn rizar la puesta a disposici6n del publico de sus interpretaciones o disposicin pblico 0 ejecuciones fijadas en fonogramas, ya sea por hila o por medios hilo 0 medos inalmbricos inalambricos de tal manera que los miembros del publico puedan pblico tener acceso a ellas desde ellugar y en el momento que cada uno el lugar de ellos elija." El Articulo 14 establece, mutatis n1lltandis, los misArtculo mutandis, mos derechos para los productores de fonogramas.

I!I Tratado de .. OMPI aobN DeNc:bo de Autor el ele ele Documento preparado pol" Ia OMPI poi" la

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El concepto de "comunicaci6n al pblico" como '" "comunicacin publico" define en el Artculo 2.g) del WPPT no se extiende a la "puesta a Articulo \vPPT disposici6n". El derecho de radiodifusi6n v de comumcaci6n al disposicin". radiodifusin comunicacin pblico Artculos y publico (en los Articulos 6 Y 15) Yel derecho de distribuci6n len distribucin los Artculos 8 Y12, en cierto modo similar al Articulo 6 del \\'CT. Articulos y 12, mutatis muta"dis) se conceden separadamente. La libertad de las respeeto tipificaci6n Partes Contratantes respecto a la tipificacin juridica de los acto,; cubiertos y la elecci6n del o los derecho(s) realmente aplicados eleccin 0 parece ser la misma del WCT. Resulta interesante destacar tam\VCT. bien que, mientras respeeto al WCT, no se adopt6 el provecto de bin respecto \VCT, adopt disposici6n (Articulo 3.3) del proyecto de Tratado, wr arriba. que disposicin \"er reconoca que la publicaci6n podia tener lugar a tra\'s de la reconoda publicacin tra\'es entrega digital en redes interactivas, esta disposicion si se inclu~'o disposicin inclu~' en el WPPT. El texto de la disposici6n (Articulo 15,4)) es el si\vPPT. disposicin 15,411 guiente: "A los fines de este Articulo, los fonogramas puestos a disposici6n del pblico, ya sea por hilo o por medios malmbripublico, disposicin 0 malambricos de tal manera que los miembros del publico puedan tener pblico acceso a ellos desde ellugar y en el momento que cada uno de el lugar ellos elias elija, seran considerados como si se hubiesen publicado con sern fines comerciales." Cabe notar que la Conferencia Diplomtica adopt6 una Diplomatica adopt declaracin dedaraci6n concertada destinada a dirigir el tema de la responsabilidad de los proveedores de servicio y acceso v las empresas de telecomunicaciones respecto a las transmisiones en redes interactivas previa solicitud. El texto es el siguiente: "Queda entendido que el simple suministro de instalaciones fsicas para fisicas facilitar o realizar una comunicaci6n, en si mismo, no representa 0 comunicacin, s una comunicaci6n en el senlido del presente Tratado o del comunicacin sentido 0 Berna. Tambin lo Converuo Convenio de Bema. Tambien queda entendido que nada de 10 dispuesto en el Articulo 8 impide que una Parte Contratante aplique el Articulo llbis2)." declaraci6n En la declaracin concertada se afirma realmente algo obvio, ya que siempre ha sido evidente que, si alguien lle\'a a cabo un acto distinto del acto amparado por un derecho pre\';sto pre\'isto en el Convenio (yen las leyes nacionales correspondientes). no tiene responsabilidad directa respeeto del acto amparado por tal respecto

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Propiedad Intelectual Int.lectual Proyecto Propiedad Intelectual SlECA-USAIO SlECA-USAID

derecho. Otra cuesti6n es que, segun las circunstancias, pueda cuestin segn

de algn modo estar sujeto a algunas otras form as de responalgtin formas sabilidad, tales como la responsabilidad concurrente a indirecta. o No obstante, las cuestiones de responsabilidad son muy camplecomplejas. Para poder juzgar un caso determinado es necesario conocer tener amplios conocimientos del derecho escrito y jurisprudencial de cada pais. Par ello, los tratados internacionales sobre Por ella, sabre derechos de propiedad intelectual, de modo comprensible y acertado, no abarcan esas cuestiones de responsabilidad. El WCT se WeT

inscribe en esa tradici6n (y ella tambien vale para el WPPT). tradicin ello tambin
Limitaciones y excepciones en el entomo digital entorno

A este respecto, se adopt6 una declaraci6n concertada adopt declaracin cuyo texto es el siguiente: "Queda entendido que las disposiciones del Articulo 10 [del Tratado] perrniten a las Partes Artculo permiten Contratantes aplicar y ampliar debidamente las limitaciones y excepciones al entorno digital, en sus legislaciones nacionales, tal entomo como las hayan considerado aceptables en virtud del Convenio de Bema. Igualmente, debeni entenderse que estas disposiciones Berna. deber permiten a las Partes Contratantes establecer nuevas excepciones y limitaciones que resulten adecuadas al entorno de la red digital. Tambien queda entendido que el Articulo 10.2) [del Tratado] Tambin Artculo no reduce ni amplia el ambito de aplicabilidad de las limitaciones ampla mbito y excepciones permitidas por el Convenio de Berna." Una par eJ declaracin declaraci6n concertada respecto al Articulo 16 del WPPT sabre Artculo sobre limitaciones y excepciones prev la aplicacin mutatis mutandis preve aplicaci6n de la declaraci6n concertada arriba mencionada. declaracin
Esta declaraci6n concertada requiere una interpretacion declaracin interpretacin apropiada. Ambos Articulos (10 del WCT y 16.1) del WPPT) Artculos

establecen la aplicacin de la "prueba de tres etapas" como aplicaci6n condicin condici6n para la introducci6n de cualquier limitaci6n a excepintroduccin limitacin o cin ci6n a los derechos garantizados por los tratados como se par establece en los Articulos 9.2) del Convenio de Berna relativo al Articulas derecho de reproducci6n y 13 del Acuerdo sabre los ADPIC relareproduccin sobre tivo a cualquier derecho. De este modo, cualquier limitaci6n o limitacin 0 excepci6n puede ser introducida s610 i) en ciertos casas espeexcepcin slo casos

"~"'''OMPI

Documento preparado par Ia OMPI por la

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ciales; ) que na atenten ala explotaci6n normal de la obra. interti) no a la explata cin narmal pretacion o ejecuci6n o fonograma; iii) ni causen un perjuicio n 0 n 0 periuic injustificado a las interes es legitim as de las litulares de derecho. icada los los titulare La aplicac i6n de la prueba de las Ires etapas a los derech os de los in tres as artistas interpr etes a ejecuta ntes y productores de fonogr amas e> intrpr o tares lonogr de particu lar impart ancia. pues signilica que las dispasicIOnes import signific disposiclOnes caduca s del Articulo 15.1) de la Canven ci6n de Roma fueron rea Conven cin lueran chazad as (las cuales, por ejemplo, canced en una tatal discrecipn par a, conced total a las Partes Cantra tantes para cansid erar cualqu ier usa persan al Contra consid uso person cama na vialatario de las derechos de las artistas interpr etes o como no violato ria los as los intrpr 0 ejeeuta ntes y prOOuctares de fonogramas). ejecuta produc tores lanagra El Articu la 10.2) del WCT, similar al Articulo 13 del EI Articul o simlar U Acuerdo sabre las ADPIC, extiend e la aplicaci6n de la pnleba de a sobre los in Ia pn.eba los tres pasos a tadas los derechas econom icos estable cidos en todos os econm el Canvenio de Bema, mientr as que el Articulo 16.1) del WPPT Conve nia Berna, Artcul a estable ce que las Estado s Cantra tantes "puede n prewr en "us los Estada Contra legislac iones nacionales, respecto de fa proteccin de los arti5ta5 la i6n arti5tc15 intrpr interpr etes a ejecuta ntes y las prOOuctares de fonogr amas. las o los produc tores lanagra mas. los mismo s tipos de limitac iones o excepc iones que contien e su le0 Iegislaci nacion gislaci6n nacian al respecto de la pratecc i6n del derech o de autor a protecc in de las abras literari as y artisticas." obras Iiterari artstic El estudia de la OMPI sobre las "Implic aciones del EI estudio Ia sabre Acuerdo sabre las ADPIC en las Tratad as administrados por la a sobre los los Tratado s stradas par OMPI" OMP!" se reliere al hecha de que "[e)I Canwn lO de Bema conrefiere hecho "[e)l Conwn Berna tiene una disposici6n similar relativa al derech o exclusi\'o de dispasi cin "o reprod ucci6n (Artcu la reprOOuccin (Articulo 9.2 y varias excepciones a Iimltacione> ianes o al misma y a atras derechos exclusivos (veanse los Articul os 10. mismo otros as vas (vanse 10bis Y 14bis 2)b)) y permit e la sustitu ci6n del derecho e\c!usi\\'(' y Ia cin a e\e1usi'C' de radiOOifusi6n y del derecho e\e1usi \'o de grabac i6n de obras radiodi fusin a e\c!usi \'a in musica les por licencias no valunta rias (veanse los Articulos par Iicencia na volunta (vanse llbis2) y 13.1). Luega cantinu a: "ningu na de las limitaclOnes ,. Luego contin limitaCIOnes \. excepciones que permit e el Cam'e nio de Bema deberia n. SI se ianes Com'e nia Berna debera aplican debida mente, atentar a la explata ci6n normal de la obra explota cin narmal y ningun a de ellas deberia, si se aplican correctamente, causar un eHas debera 5i perjuicio injustificado a las intereses legitimos del titular del ia icada los legtim as derecho. De esta manera , en genera l y narmal mente. na hav cana. normal no con-

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Int.lact Propied ad Intelectual Intelectua Proyecto Propiedad Inte\ectual SIECA-USAID

sobre flicto entre el Conve nio de Berna y el Acuerd o sabre los ADPIC iones a los derechos exclulo en 10 relativo a excepc iones y limitac sivos. ,,~3 lo anlisis Sobre Sabre la base de este amilisis, queda claro que a 10 que las rmente citadas se refieren declaraciones concertadas anterio n --<conc --<:oncretamente el traslad o y la extensi 6n apropi ada en el y excepciones "tal como las entorn o digital de las limitaciones hayan consid erado acepta bles en virtud del Conve nio de automa debera Bema" - no deberia ser considerado un ejercicio automtico y in ello mecni mecamco, todo ella se encuen tra sujeto a la aplicaci6n de la pruecin iones de explotaci6n norma l de ba de las tres etapas. Las condic o las obras, las interpr etacion es a ejecuciones y los fonogramas en un entorn o digital son distinta s a aquellas condiciones en un tambie asi ana16g entorno analgico tradicional, as como tambin puede diferir el al legtimo que pueda causarse allegit imo alcance del perjuicio injustificado Por inters interes de los titulare s de derecho. Par tanto, la aplicabilidad y debera in extension de las limitaciones y excepciones "existentes" deberia stas medio revisarse al produc irse el "trasla do" al media digital, y estas n y se extiend en a la prueba 5610 podria n manten erse slo si cumple de los tres pasos. acin cin tecnol Medid as tecnolo gicas de protec cion e inform acion sobre gestin sabre la gestion de derech os ci6 atoria Durant e el trabajo prepar atorio se reconoci que no con bastab a can establecer los derechos adecua dos respecto de la utiin lizaci lizaci6n digital de las obras, en particu lar la utilizaci6n en entorno, Internet. En ese entomo , no se pueden ejercer eficazmente los in tecnol derech os sin el apoyo de las medida s tecnol6gicas de protecci6n gestin acion y la informacin sobre la gesti6n de derechos necesarias para rein gular esa utilizaci6n median te licencias y supervisarla. Se coinacin in cidi cidi6 en que la aplicaci6n de esas medida s e inform aci6n debia os interesados, pero ser incumb encia de los titulares de derech jurdica tambie tambin en que se necesitaban disposiciones juridicas adecuadas acin. e informaci6n. Esas in para proteg er la utilizaci6n de tales medida s Artcul disposi ciones figuran en los Articulos 11 y 12 del Tratado.

I!l Tntado ..... OMPI ....... _ I!I Documento preparado por lei CM?l Oocumento pot' la OMPl

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En \'irtud del Articulo 11 del Tratado, las Partes Artculo Contratantes deben proporcionar "proteccion juridica adecuada "proteccin jurdica y recursos juridicos efectivos contra la acdon de eludir las medijurdicos accin das tecnol6gicas efectivas que sean utilizarlas por los autores en rlas tecnolgicas relacin relacion con el ejercicio de sus derechos en \'irtud del presente Tratado o del Convenio de Bema y que, respecto de sus obras, 0 Berna restrinjan aetos que no estn autorizados por los autores (onactos esh~n concemidos o permitidos por la ley." cernidos 0 Ley."

Segn la obligacin impuesta por el Articulo 12.1) del Seglin Ia obligacion irnpuesta Artculo Tratado, las Partes Contratantes "proporcionaran recurSOS juridi"proporcionarn cos efectivos contra cualquier persona que, con conocimiento de causa, realice cualquiera de los siguientes actas sabiendo 0, con actos o, respecto a recursos civiles, teniendo motivos razonabJes para razonables saber que induce, permite, faciIita u oculta una infraccion de facilita infraccin cualquiera de los derechos previstos en el presente Tratado o en 0 el Convenio de Bema: i) suprima 0 adultere sin 3utoriz3Clon Berna: o autorizaCIn cualquier informacin electrnica sobre la gestin de derechos; rua1quier informacion electronica gestion ) distribuya, irnporte para su distribucion, emita, o comunique ii) importe distribucin, 0 aI pblico, sin autorizacin, ejemplares de obras sabiendo que la al publico, autorizacion, informacin electrnica informacion electr6nica sobre la gestion de derechos ha sido gestin suprimida O alterada sin autorizacion." En el Articulo 12.~1 se 0 autorizacin." Artculo define la "informacion sobre la gestion de derechos" como "Ia "informacin gestin "la informacin informacion que identifica a la obra, al autor de la obra, al titular de cualquier derecho sobre la obra, o informacin sobre los trIa 0 informacion h;rminos y condiciones de utilizacion de la obra, y todo numero o utilizacin nmero 0 cdigo cooigo que represente tal informacion, cuando cualquiera de informacin, ruando estos elementos de informacion esten adjuntos a un ejemplar de informacin estn una obra o figuren en relaci6n con la comunicaci6n al publico de 0 relacin comunicacin pblico una obra."
la Conferencia Diplomatica adopto una declaracion conLa Diplomtica adopt declaracin certada relativa al Articulo 12 del Tratado que consta de do, Artculo dos partes. la primera parte dice 10 siguiente: "Queda entendido La lo que la referenda a 'una infracci6n de cualquiera de los derechos referencia infraccin previstos en el presente Tratado o en el Com'enio de Bema' 0 Berna' incluye tanto los derechos exclusivos como los derechos de remuneracin." EI remuneracion." El texto de la segunda parte es el siguiente:

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Propied8d Intelectu.1 Int.lectu.1 Proyecto Propiedad Intelectual SIECA-USAID

"Igualmente queda entendido que las Partes Contratantes no se

basarn basaran en el presente Articulo para establecer o aplicar sistemas Artculo 0

de gesti6n de derechos que tuvieran el efecto de imponer forgestin

malidades que no estuvieran permitidas en virtud del Convenio

de Berna o del presente Tratado, y que prohiban el libre 0

movimiento de mercancas o impidan el ejercicio de derechos en rnercancias 0

virtud del presente Tratado."

mutatis Los Articulos 18 y 19 del WPPT contienen, mlltatis Artculos
mutandis, practicamente las mismas disposiciones del Articulo 11 prcticamente Artculo

y 12 del WCT, y una declaraci6n concertada respecto al Articulo declaracin 19 del WPPT preve la aplicaci6n mlltatis mlltandis de la anteriorprev aplicacin mutatis mutandis mente citada declaraci6n concertada tambien para este Articulo. declaracin tambin ste Artculo.
Estas disposiciones son de naturaleza 10 suficientemente lo general, pero contienen los elementos necesarios sobre cuya base

se pueden adoptar las disposiciones apropiadas a nivel nacional. La naturaleza general de estas disposiciones indica que los legisladores nacionales tendnin que ir mas en detalle, a fin de ofrecer tendrn ms
una protecci6n eficiente a las medidas tecno16gicas de protecci6n proteccin tecnolgicas proteccin e informacion sobre la gesti6n de derechos, en caso de que 105 informacin gestin los

tecnolgicos as lo cuando adelantos tecnologicos asi 10 requieran y euando dicha proteccin est cion este justificada tomando en consideraci6n los legitimos consideracin legtimos
intereses.

IV.

Otras Qtras Disposiciones Sustantivas

Como se explico anteriormente, el papel mas importante explic ms de los dos Tratados de la OMPI es el dar respuesta a los retos de la tecnologia digital, particularmente Internet. Si las dispositecnologa ciones relativas a la "agenda digital" no hubiesen sido acordadas, la adopci6n del resto de las disposiciones incluidas en los dos adopcn disposciones ncluidas Tratados hubiese dificilmente justificado las tres semanas de la difcilmente Ellas Conferencia Diplom<itica y cualquier otro Tratado. Elias son, en Diplomtica cierta manera, de naturaleza complementaria. rnanera,
Por las razones expuestas, se hara slo un breve invenhar s6lo tario acerca del res to de las disposiciones: resto

el T _ d e l a OMPI eJ
Documento preparado por Ia OMPI la QMPI

de_

Dispos iciones sustan tivas del

wcr

Criteri o de elegibi lidad: El Articulo 3 pren; la apliEI cacin ml/tatis mlltalld caci6n mil/a/is mlltandis de las disposiciones de los Arliculos 3 a 6 Artcul del Com'e nio de Bema. Conve Berna. Conten ido y alcance de la protecc i6n: El Articulo 2 in: EI aclara adara que "[I]a protecci6n del derech o de autor abarear a las "[lja n abarcar expres iones pero no las ideas, proced imiento s. metod o, de s, mtod
operac i6n o concep tos matem aticos en si." Esta es prachc amente in 0 ticos s." prctic

la misma adarac i6n conten ida en el Articulo 9.2 del Acuerd o aclaracin sobre los ADPIC. ADPlC Progra mas de ordena dor y bases de datos: Los Articul os 4 y 5 del Tratado contien en adarac iones relati\'as a la aclarac
protecc i6n de los progra mas de ordena dor como obras litecan as in literari y recopilaciones de datos (bases de datos). Salvo alguno s cambios en el texto, esas aclaraciones son semejantes a las incluidas

en el Articulo 10 del Acuerd o sobre los ADPIC 10 que se subra\' a ADPIC, lo

en dos declara ciones concertadas adopta das por la Confecencia Confer en relacin con los Artculos mencionados. En esas dos declararelaci6 Articul

ciones se especifica que el ambito de la protecci6n de los programbito in mas de ordena dor en virtud del Articulo 4 del Tratado \. de las compil acione s de datos (bases de datos) en viriud del Articulo 5 virtud del Tratad o "esta en confor midad con el Articulo 2 del Com-e nio "est de Bema y a la par con las disposiciones pertine nles del Acuerd o Berna ntes sobre los ADPIC." ADPlC La nica diferencia mas o menDs esencial entre los linica ms 0 menos Articul os 4 y 5 del wcr, por una parte, y el Articulo 10 del Y Artcul Acuerd o sobre los ADPlC, por ,?lra, es que en las disposi ciones ADPIC '?tra, del wcr se utiliza un lenguaje mas general. En el Articulo 10 1 ms Artcul 10.1 del Acuerd o sobre los ADPIC se establece la proleccion de I"s ADPlC proteccin lC's programas de ordenador "sean programas fuente o programas 0 objeto," mienlr as que en el Articulo 4 del wcr se hace 10 propi" mientr lo propi,' en relacin con los programas de ordenador "cualquiera que sea relaci6 orrlena su modo o forma de expresi 6n." Se entiend e que el ambito de 0 n." mbito protecc i6n previst o en ambas disposiciones es el mismo . pero el in ,

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Propied ad Intelect ual Propieci AID Intelectua Proyecto Propiedad lntelectual SIECAUSAIO

especf texto del WCT es menos especifico respecto de la tecnologia. sobre Artcul el Articulo 10.2 del Acuerd o sabre los ADPIC Anlog Analog amente , en otros materiales, en o se habla de "comp ilacion es de datos a de o na a en otra forma," mientr as que en el par mqui forma legible por maqui Artcul Articulo 5 del WCT se refiere, en general, a "compilaciones de o datos a de otros materiales, en cualqu ier forma". Artcul Derech o de alquile r: En el Articulo 7 del Tratado se establece el derecho exclusi vo de autorizar el alquiler comercial as pblico al publico respecto de las misma s categorias de obras --s decir, togrfi progra mas de ordena dor, obras cinematograficas y obras incorcn amas, tal como estable zca la legislaci6n porada s en fonogr par ampara das por los nacon nacional de las Partes Contra tantes- que las can sobre Artcul Articulos 11 y 14.4 del Acuerd o sabre los ADP1C, y con las mismas de ordeones mas excepciones (a saber, respecto de los progra ; 51 nador, que no sean en s mismo s el objeto esencial del alquiler el alquile r comertogrfi respecto de las obras cinematograficas, cuando a una copia genera lizada de dichas obras cial no haya dado lugar exclus que menos cabe consid erablem ente el derech o exclusivo de uccin reprod ucci6n ). fotogr in n Duraci 6n de la protecc i6n de las obras fotograficas: El injustificada de las inacin Artcul Articul o 9 del WCT suprim e la discrim inaci6n in, duraci respecto de la duraci6 n de la protecci6n, y fotogr obras fotograficas de aplicar el obliga a las Partes Contra tantes a abstenerse Berna Artcul Articul o 7.4) del Conve nio de Bema (que, al igual que respecto de plaza fotogr las artes aplicadas, establece para las obras fotogriificas un plazo plazo aos- ms -25 anos- mas corto que el plaza genera l de 50 anos). Artcul cin Aplica ci6n en el tiempo : El Articulo 13 del WCT remite Berna Artcul simple mente al Articulo 18 del Conven io de Bema para determita aplica el Tratado en el momento de su nar las obras a que se determ inado, y entrad a en vigor para un Estado contrat ante n Artcul cones establece que las disposiciones de ese Articulo se aplicar an tambin bien al Tratado. Artcul Observancia de los derechos: El Articulo 14 del Tratado versin mutatis mutand es una versi6n ",utatis ",utandis prrafo prrafo contiene dos parrafos. El parrafo 1)

III Tratado . . . . OMPI sobN Derecho . . Autor 11I Oocumento preparado por la QMPI Documento

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del Articulo 36.1) del Convenio de Bema, y en el se establece que Artculo Berna, l "las Partes Contratantes se comprometen a adoptar, de conformidad con sus sistemas juridicos, las medidas necesarias para asegurar la aplicaci6n del presente Tratado." El parrafo 2) es una aplicacin EI prrafo versin versi6n mlltatis mlltandis de la primera frase del Articulo 41.1 del Artculo Acuerdo sobre los ADPIC, y su tenor es el siguiente: "Las Partes Contratantes se aseguraran de que en su legislaci6n nadonal se asegurarn legislacin nacional establezcan procedimientos de observancia de los derechos, que permitan la adopci6n de medidas eficaces contra cualqUler adopcin cualqUier accin acci6n infractora de los derechos a que se refiere el presente Tratado, con inclusi6n de recursos agiles para pre\'enir las inclusin giles infracciones y de recursos que constituyan un medio eficaz de disuasin de nue\'as infracciones." disuasi6n Disposiciones sustantivas del WPPT EI prev Criterios de elegibilidad: El Articulo 3 pre"e la aplicaci6n de los criterios establecidos en "irtud de la Com'encion de cacin virtud Com'encin Roma (Articulos 4, 5, 17 Y18). (Artculos Trato nacional: El Artculo 4 pre"e el mismo tipo de EI Articulo prev trato nacional dispuesto por el Articulo 3.1 del Acuerdo sobre los Artculo ADPIC con respecto a los derechos conexos; es dec!r. el trato decIr. nacional abarca sOlo los derechos conferidos en \'irtud del slo Tratado. Alcance de los derechos de los artistas interpretes o ejeintrpretes 0 cutantes: El aleance de los derechos de los artistas interpretes o EI alcance intrpretes 0 ejecutantes es similar al que se prev en "irtud del Acuerdo sobre aI pre"e virtud los ADPIC; abarea Unicamente las interpretaciones o ejecuciones abarca nicamente 0 sonoras en directo y las interpretaciones o ejecuciones fijadas en 0 fonogramas, con excepci6n del derecho de radiodifusion \' comuexcepcin radiodifusin nicacin nicaci6n al publico de interpretaciones o ejecuciones en directo pblico 0 que, en virtud del Articulo 6.i) abarea todos los tipos de interabarca pretaciones o ejecuciones en directo y no slo las interpretaciones pretadones 0 5610 o ejecuciones sonoras (como dispone la segunda frase del Artculo Articulo 14.1 del Acuerdo sobre los ADPICl. ADPIC).

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Propiedad Intelectua. Intelectual

Proyecto Propiedad Inlelectual SIECA-USAID Intelectual

Queda librado a la interpretacion determinar si el dereinterpretacin cho de autorizar la fijacin de las interpretaciones o ejecuciones fijaci6n 0 no fijadas, en virtud del Articulo 6.ii), abarca todas las fijaciones Artculo El disposicin o solo las fijaciones en fonogramas. EI texto de la disposicion slo podra sugerir un alcance amplio; no obstante, si se hene en cuenpodria tiene ta tambien la definicion de "fijacion" que contiene el tambin definicin "fijacin" Artculo Articulo 2.c), pareceria justificable una interpretacion mas limitaparecera interpretacin ms da. Con arreglo a dicha definicion, "fijacion" significa unicadefinicin, "fijacin" nicamente "la incorporacin de sonidos, o la representaci6n de stos, a incorporaci6n 0 fa representacin estos, partir de la cual puedan percibirse, reproducirse o comunicarse percibirs, 0 mediante un dispositivo" (anadidas las italicas). As! el (aadidas itlicas). As nicamente Artculo 6.1i) Articulo 6.ii) parece abarcar unicamente las fijaciones en fonogramas (como la primera frase del Articulo 14.1 del Acuerdo sobre los ADPIC). Derechos morales de los artistas interpretes o ejecuintrpretes 0 EI Articulo tantes: El Artculo 5.1) dispone 10 siguiente: "Con independenlo cia de los derechos patrimoniales del artista interprete o ejecuintrprete 0 despus cesin tante, e incluso despues de la cesion de esos derechos, el artista intrprete 0 interprete o ejecutante conservara, en 10 relativo a sus interpretaconservar, lo danes o ejecuciones sonoras en directo o sus interpretaciones o ciones 0 0 0 ejecuciones fijadas en fonogramas, el derecho a rei vindicar ser reivindicar corno identificado como el artista interprete o ejecutante de sus interintrprete 0 excepto cuando omisin pretaciones o ejecuciones excepta cuanda la omisi6n venga dic0 tada por la manera de utilizar la interpretacion o ejecucion, y el interpretacin 0 ejecucin, derecho a oponerse a cualquier deformacin, mutilacin u otra deformaci6n, mutilaci6n modificacin de sus interpretaciones o ejecuciones que cause permodificaci6n 0 juicio a su reputacin". Esta disposici6n, en sus rasgos princireputacion". disposicin, pales, sigue el Articulo 6bis del Convenio de Berna (sobre los Artculo derechos morales de los autores), pero exige un nivel de proteccin ligeramente inferior: respecto del derecho a ser identificado ci6n ligerarnente como el artista interprete o ejecutante, el elemento de viabilidad intrprete 0 est esta incorporado, y asimismo, el alcance del "derecho al respeto" es mas limitado. El Articulo 5. 2) Y3) sobre la duracion de la proms Artculo duracin teccin teccion y los medios procesales para la salvaguardia de los dereArtculo chos son, mutatis mutandis, versiones del Articulo 6bis.2) y 3) del Berna. Convenio de Bema.

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Documento preparadO por Ia OMPI pol'" la

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Derechos patrimoniales de los artistas interpretes o ejeintrpretes 0 cutantes: Ademas del "derecho de poner a disposicion" examiAdems disposicin" nado mas arriba, bajo el titulo" agenda digital", Yde un derecho ms ttulo" de distribucion, examinado mas adelante, el WPPT pre\' prctidistribucin, ms pren; praclicamente los mismos derechos patrimoniales de los artistas interintrpretes 0 ejecutantes que reconoce el Acuerdo sobre los ADP1C: o AOP1C: derecho de lransmision y comunicacion al publico de las intertransmisin comunicacin pblico pretaciones 0 ejecuciones no fijadas (si bien en el Articulo 6 i) se o Artculo agrega: "excepto cuando la interpretacion 0 ejecucion wnslituva interpretacin o ejecucin wnstituva por s misma una ejecucion 0 interpretacion radiodifundida"), 51 ejecucin o interpretacin radiodifundida"). derecho de reproduccion y derecho de alquiler (Articulos 6, 7 Y reproduccin (Artculos 9), -eorrespondientes a los derechos conferidos en el Acuerdo -correspondientes sobre los ADPIC (Articulo 14.1 Y 4). Sin embargo, si bien el AOPIC (Artculo y alcance de los derechos es praclicamente el mismo, la naturaleza prcticamente de los derechos (excepto en 10 relativo al derecho de alquilerl lo relalivo alquiler) difere difiere de la naturaleza de dichos derechos en \'irtud del Acuerdo sobre los AOPIC, y del Articulo 7 de la Convencion de Roma. ADPlc. Artculo Convencin Mientras Mienlras que el Acuerdo y la Convencion preven la "posibilidad Convencin prevn de impedir" los actos en cueslion, el Tratado confiere el derecho cuestin, exclusivo de autorizar esos aetos. actos. Derechos de los productores de fonogramas: Ademas Adems del derecho de "puesta a disposicion", examinado mas arriba disposicin", ms distribucin. bajo el titulo "agenda digital", y de un derecho de distribucion. ttulo el WPPT preve los mismos derechos de los prod uctores de lonoprev tonogramas -derecho de reproduccion y derecho de alquIler reproduccin (Artculos (Articulos 11 y 13)- que se confieren en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC (Articulo Y4). 105 AOPIC (Artculo 14.2 y 4).
Derecho a remuneracion por radiodifusi6n y comuniremuneracin radiodifusin cacin pblico: cacion al publico: El Articulo 15 preve praclicamente el mismo Artculo prev prcticamente lipo de derecho a remuneracion de los artistas interpretes \. ejetipo remuneracin intrpretes cutantes y productores de fonogramas que reconoce el Artculo Articulo 12 de la Convencion de Roma (aunque, en tanto este Convencin ltimo ultimo permite a la legislacion nacional decidu si ese derecho se legislacin decidir concede a los artistas interpretes 0 ejecutantes, a 105 productores artstas intrpretes o los o a ambos, el prirnero prev que ese derecho se debe conceder a primero preve ambos, en forma de remuneracion equitativa y linica) !' con el remuneracin nica)

Propiedad Intelactual Intelectual Proyecto Propiedad Intelectual SIECA-USAID

mismo alcance que preve el Articulo 16.1a) de la Convenci6n de prev Artculo Convencin Roma, en 10 que respecta a posibles reservas. lo Una caracteristica especifica del Articulo 15 figura en el Artculo prrafo parrafo 4) que preve 10 siguiente: "A los fines de este Articulo, prev lo Artculo, los fonogramas puestos a disposici6n del publico, ya sea por hilo disposicin pblico, o por medios inalambricos de tal manera que los miembros del inalmbricos pblico publico puedan tener acceso a ellos desde el lugar y en el momento que cada uno de elIas elija, Sefiln considerados como si ellos sern se hubiesen publicado con fines comerciales". Diplomtica adopt La Conferencia Diplomatica adopt6 la siguiente Declaracin Declaraci6n Concertada respecto del Articulo 15: "Queda entenArtculo dido que el Articulo 15 no representa una soluci6n completa del Artculo solucin nivel nive1 de derechos de radiodifusi6n y comunicaci6n al publico de radiodifusin comunicacin pblico que deben disfrutar los artistas interpretes o ejecutantes y los intrpretes 0 productores de fonogramas en la era digital. Las delegaciones no pudieron lograr consenso sobre propuestas divergentes en 10 relo lativo a la exclusiva que debe proporcionarse en ciertas circunstancias o en 10 relativo a derechos que deben preverse sin posi0 lo bilidad de reservas, dejando la cuesti6n en consecuencia para rescuestin 0luci6n futura." Esta declaracin se refiere a la opinin a favor olucin declaraci6n opini6n de que se justifiquen los derechos exclusivos en el caso de ciertos servicios que se asemejan a los de previa solicitud. Posibilidad de ceder los derechos: Se exammo, en varias ocasiones, la cuesti6n relativa a la posibilidad o imposibicuestin 0 lidad de ceder los derechos reconocidos en virtud del que, en un comienzo, se denomin6 "Nuevo Instrumento". Finalmente, no denomin se incluy6 disposici6n alguna en el WPPT, sobre este asunto. Sin incluy disposicin embargo, ella significa que el Tratado -analogamente al ello -anlogamente Convenio de Bema y al WCT- no contiene limitaci6n alguna a la Berna limitacin posibilidad de ceder los derechos patrimoniales. Asimismo, confirma la posibilidad de ceder los derechos patrimoniales la frase de introducci6n al Articulo 5.1) sobre los derechos morales de los introduccin Artculo artistas interpretes o ejecutantes, que dispone 10 siguiente: "con intrpretes 0 lo independencia de los derechos patrimoniales del artista interintrprete o ejecutante, e incluso despus de la cesi6n de esos derechos ... (se 0 despw1s cesin derecJws han aadido las itlicas). afladido italicas).

el TnItIIdo de .. OMPI sobre DeNcho de AIltot' ele Autor Documento preparado por Ia QMPI Oocumento la

Duracin Duracion de la proteccion: En \'irtud del Articulo 17 del proteccin: Artculo WPPT, la "duracion de la protecci6n concedida a los arti~tas "duracin proteccin intrpretes 0 interpretes o ejecutantes en \'irtud del presente Tratado no podra \'irlud podr ser inferior a eineuenta ailos, contados a partir del final del ao cincuenta aos, eontad as ano en el que la interpretacion o ejecucin fue fijada en un fonograinterpretacin 0 ejecucion rna". Al ma". AI parecer, esta duracion difiere de la pre\'ista en el duracin Artculo Articulo 14.5 del Acuerdo sobre los ADPIC que tambien se ADPC tambin refiere al ano en que tuvo lugar la interpretacion o ejecucion ao interpretacin 0 ejecucin como punta duracin. corno un punto de partida alternativo para calcular la duraci6n. prctica Sin embargo, en la practica no hay diferencia puesto que en el caso de una interpretacion no fijada, la duracion de la proteccion interpretacin duracin proteccin s610 tiene una importancia te6rica. slo terica. Asimismo, la duracion de la protecci6n de los fonograduracin proteccin mas difiere, en su esencia, de la duracion prevista en el Acuerdo duracin sobre los ADPIC. En virtud del Articulo 14.5 del Acuerd,'. el ADPlC. \irtud Acuerdl'. plazo de cincuenta aos se caleula siempre desde el final del ano ailos calcula ao en que se realiz6 la fijaci6n, en tanto que en \"irtud del realiz fijacin, Artculo Articulo 17.2) del WPPT el plazo se caleula desde el final del ano plaza calcula ao en que el fonograma se public6, y nicamente en ca50 de aus.enpublic, tinicamente publicacin cia de publicacion se calcula en la misma fonna que dispone el Acuerdo sobre los ADPIC. Habida cuenta de que la publica(l('>n. publicaCIn. normalmente, tiene lugar despues de la fijaci6n. el plazl'l que despus fijacin. ms establece el Tratado, en general, es ligeramente mas largo. Formalidades: En virtud del Articulo 20 del \\TPT. el Artculo goce y el ejercicio de los derechos pre\'istos en el Tratado no estarn estaran subordinados a ninguna formalidad. Aplicacin Aplicacion en el tiempo: El Articulo 22.11 del "-PPT EI Artculo \\-PPT prev preve en generalla aplicacin mutatis mulaHdi::: del Articul0 18 del general la aplicaci6n mutaHdi::: Artcul0 Berna. Artculo Convenio de Bema. Sin embargo, el Articulo 22.2) pem1ite a la~ Partes Contratantes limitar la aplicaci6n del Articulo 5. :--('1:->[(' aplicacin derechos morales, a las interpretaciones o ejecuciones que tengan 0 lugar despues de la entrada en vigor del Tratado respeeto de despus respecto ellas. elias. Observancia de los derechos: El Articulo 23 consta de EI Artculo dos parraIos. El panalo 1) es una \"ersin, mutatis mlltandis, del prrafos. prrafo \Oersion, mulondi:-.,

Propiedad Intelectual Proyecto Propiedad Intelectual SIECA-USAID Inleleclual

Artculo Articulo 36.1) del Convenio de Berna. Preve que las "Partes Prev Contratantes se comprometen a adoptar, de conformidad con sus sistemas jurdicos, las medidas necesarias para asegurar la aplijuridicos, cacin caci6n del presente Tratado". EI. parrafo 2) es una versi6n, El. prrafo versin, mutatis mutandis, de la primera frase del Articulo 41.1 del Artculo Acuerdo sobre los ADPIC. Dispone 10 siguiente: "Las Partes lo Contratantes se aseguranill de que en su legislacion se establezasegurarn legislacin can procedimientos de observancia de los derechos que permitan la adopci6n de medidas eficaces contra cualquier accion infractoadopcin accin ra de los derechos a que se refiere el presente Tratado, con inclusin inclusion de recursos agiles para prevenir las infracciones y de giles recursos que conshtuyan un medio eficaz de disuasi6n de nuevas constituyan disuasin infracciones". IV. Disposiciones Administrativas y Clusulas Finales CIausulas

Artculos Los Artculos 15 a 25 del WCT y Articulos 24 al 33 del Articulos WPPT contienen las disposiciones administrativas y las clausulas contenen clusulas finales del Tratado, relativas a temas tales como la Asamblea de Estados Contratantes, la Oficina Intemacional, los requisitos Internacional, exigidos para ser parte en el Tratado, la firma del Tratado, su entrada en vigor, la fecha efecliva de vinculaci6n al Tratado, las efectiva vinculacin reservas (no admisi6n de reservas), la denuncia del Tratado, los admisin idiomas del Tratado y el depositario.
En general, estas disposiciones son identicas o similares idnticas 0 a las de otros tratados de la OMPI relativas a los mismos temas. Slo cabe mencionar dos aspectos especificos, a saber, la posibiS610 especificas, Iidad lidad de que las organizaciones intergubernamentales sean parte en el Tratado y el mimero de instrumentos de ratificacin o adhenmero ratificaci6n 0 sin si6n necesarios para la entrada en vigor del Tratado.

Artculo En el Articulo 17 del WCT y en el Articulo 26 del WPPT Artculo se establecen los requisitos necesarios para ser parte en dichos Tratados. Seglin su parrafo 1), todo Estado miembro de la OMPI Segn prrafo podr podra ser parte en el Tratados. En el parrafo 2) se dispone que prrafo "[lja podr admisin "[Ila Asamblea podra decidir la admisi6n de cualquier organizacin zaci6n intergubernamental para ser parte en el presente Tratado,

m Tratacio de .. OMPI Tratado

sobn Dencho de Autor

Documento preparado por la OMPI par

que declare tener competencia y tener su propia legislacin que legislaci6n

obligue a todos sus Estados miembros, respeeto a cueshones respecto cuestIones cubiertas por el presente Tratado y haya sido debidamente autorizada, de conformidad con sus procedimientos internos. para ser parte en el presente Tratado." En el parraio 3) se anade 10 prraio aade lo siguiente: "La Comunidad Europea, habiendo heche> la declaraci6n mencionada en el pihrafo precedente en la declaracin prrafo Conferencia Diplomatica que ha adoptado el presente Tratado, Diplomtica podr podra pasar a ser parte en el presente Tratado."
Tradicionalmente, el nmero de instrumentos de ratifinumero rahficacin 0 adhesin cacion o adhesion necesarios para la entrada en ,igor de los Tratados administrados por la OMPI ha sido bastante bajo; CInco C111CO es el nmero mas frecuente. El WCT Y el WPPT, en sus nlirnero ms EI \VCT \vPPT, Articulos 20 y 29, respeetivamente, fijan en 30, numero mU\ respectivamente, nmero superior, los instrurnentos de ratificacin o adhesi0n de lo~ instrumentos ratificacion 0 Estados.

V.

Conclusiones Conc1usiones
Como se ha vista, la caracteristica mas importante del visto, caracterstica ms

WCT y del WPPT es que contienen disposiciones necesanas para neceanas la adaptacin de las normas internacionales sobre derecho de adaptaci6n intemacianales sabre autor a los problemas exigencias de la tecnologia dig.taL en partecnologa digitaL ticular de las redes digitales mundiales, como por ewmplo eJemplo Internet.
La participaci6n en la infraestructura de informacion participacin informacin mundial, y su utilizacion, basadas en la tecnologia ,. las redes utilizacin, tecnologa mencionadas, es de innegable interes para todos los paises. El inters pases. EI WCT, conjuntamente con el WPPT, establecen las condICiones \vPPT, jurdicas juridicas para ello.

Por esa razon, la adhesion al WCT v al WPPT tiene enrazn, adhesin \VCT \vPPT dente interes para todos los paises, de alii que la O\IPI posea inters pases, alli como actividad prioritaria la promocion de la adhes,on ,. la promocin adhes,n apropiada implementacion de estos Tratados. implementacin

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Propiedad Intel.clual Intelectual Proyecto Propiedad Inteleclual SIECAUSAID Intelectual

NOTAS

"Revisiones gemelas" en el sentido que las disposiciones sus-

tantivas del Acta de Estocolmo no llegaron a entrar en vigor, pero (can excepci6n del protocolo a tal Acta) se incorporaron (con excepcin -casi sin cambios- al Acta de Paris, en la que solo el Anexo, relaPars, slo

tivo a las licencias no voluntarias aplicables en los paises en pases

desarrollo, contenia modificaciones sustantivos. Por tanto, contena sllstantiv<1s. hasta la adopci6n del Acuerda sobre los ADPIC en abril de 1994 adopcin Acuerdo

y el Tratado de la OMPl sobre Derecho de Autor en diciembre OMPI

de 1996, 27 Y29 anos, respectivamente, haban pasado desde la aos, habfan descie ltima autntica actualizacin ultima autentica actualizaci6n del Convenio de Berna en respuesta a los desafios de las nuevas tecnologias. desafos tecnologas. 2 Por ejemplo, durante las conferencias de revisi6n se discutieron revisin las siguientes cuestiones: en 1896, la "reproducci6n mecani"reproduccin mecnicalf; ca"; en 1908, las obras fotograficas y la cinematografia; fotogrficas cinematografa; en 1928, la cinematografia y la radiodifusi6n; en 1948, la cinecinematografa radiodifusin; matografa, la radiodifusi6n y la reprod ucci6n mecanica; en matograffa, radiodifusin uccin mecnica; 1967, la televisi6n. televisin. 3 Sam Ricketson utilize esta expresi6n en su libra "The Berne utiliz expresin libro Reme Convention for the Protection of Literary and Artistic Works: Proteetion 1886-1986", Kluwer, Londres, 1986, donde escribi6lo siguiente: escribi lo "En esencia, el'desarrollo dirigido' parece ser la politica actual el/desarrollo poltica de la OMP!, cuyas actividades en la promoci6n del estudio y OMPI, promocin examen de aspectos problematicos han sido de importancia problemticos decisiva para la protecci6n internacional del derecho de autor proteccin en los ultimos anos." ltimos aos."

Para una descripci6n de las actividades de la OMPI pertidescripcin nentes, ver Mihaly Ficsor: "Towards a Global Soll/tioll: The Mihly Soil/UoH:
Digital Agenda of the Berne Protocol and the Ne/} instrument. The Neru Instrument. Tl1e Rorschach Test of Digital Transmissiolls" en "Tlle Futl/re of Transmissions" "The FJltl/re

Copyright in a Digital Environment" (P. Bernt Hugenholtz (ed.)),

Pp.112-113. Kluwer, La Haya, Londres, Boston, Pp.1l2-113. 5 Una de las razones mas importantes fue el hecho de que como ms resultado de las respuestas insuficientemente armonizadas a tecnologas, los retos de las nuevas tecnologias, las leyes nacionales comenzaron no solamente a incluir diferentes elementos relativos a

e J T _ ..... _Pl ....... _

Documento preparado per Ia OMPI Oocumento por la

... _

detalles menores, que fue el caso anterior de los pases mlem paises bros de Berna debido a la regulacin comprensi\"a del regulaci{'m Convenio, sino tambien respecto a algunos detalles fundamen tambin fund amen

tales de la proteccion (categorias de obras. derechos yexcep proteccin (categoras

creO ciones), 10 cual cre conflictos crecientes acerca de 1.1 3plicacl(ln lo la aplicaCIn

del trato nacional. 6 Particularmente respecto a la proteccion de los proteccin

programa~

de

ordenador y las bases de datos (Articulo 10 del Acuerd(l) ," (Artculo '"

alquiler (Articulos 11 y 14.4) del Acuerdol olquiler (Artculos 7

La OMPI comenz6 a trabajar intensi\"amente sobre el lmpacto OMPJ comenz Impacto

de la tecnologa digital sobre el derecho de autor y los derechos tecnologia

conexos en Marzo de 1993, cuando organiz6 el Smp(lsin organiz Slmp(lSin

Mundial de la OM PI sabre dicha materia en 1.1 Lni,"ersh.iad de OMPI sobre la Lni,"ersh.i.1d

Harvard. Este t6pico tambien fue centro de atenckm en el tpico tambin atenCln

Simposio Mundial de la OMPI sobre el Futuro del Dert."Cho de

Autor y los Derechos Conexos, organizado en Paris. en lum0 de lUnJ0
1994. luego. el Simposio Mundial de 10 O\lPl ,,,hre Derecho Mundlol la O\lPI ,,,bre

de Autor en la Infraestructura Global de la Informacin que Informaci{ln tuvo lugar en Mxico en mayo de 1995. En estas reun!nnes, Mexico

gracias a la participacion de destacad05 cnnfenmciantes ~. fun participacin cionarios de gobiemo, representantes de organizacl0nes n0 gobierno,
gubernamentales interesadas, profesores uni\'ersltanos e investigadores, se logramn ciertas soluciones juridlCas ~J.""'.;o lograron ~f''.;o

a los cambios de la tecnologia digital, solUCIones que tecnologa soluClones gue

lue~("l lue~('

fueron aplicadas de cierta manera al Tratado de 1.1 O\IPI s.obre Tr.1tado la Interpretacin o Ejecucin y Fo.;opamas, El Foro \tundial de Interpretacion 0 Ejecucion Fo.;opamas. EI la OMPI sobre la Pwteccion de L1 Propiedad Intelectual en la Pwteccin c.e Sociedad de la Infonnacion Infonnacin
(~apoles, octubre
0trech1. 1993i "trechl, en

la:- s("lluci("lnes cierto modo, un sumario y un bosquej0 de la:' S1"lluci{'nes iuridl decisiw) trabajo cas mas apropiadas en un periodo decisiH) del trabaio prepara

torio. El material correspondiente a estos e\"ento~ se encuentra torio_ EI

disponible en las publicacjones de 13 O\fPL publicaciones la

La c1ausula de sah'aguardia del Acuerdo scobre h15 ADPI( n\' ~ clausula h"l5 ADPIC n\~

refiere solamente al Com"enio de Berna; esta reza lt) sta It' ira en detrimento de las obligaciones que los
tener entre s en \'irtud del Com"enio de si Conyenio

SJ~Ulente: SJ~Ulente:

"Ninguna disposicin de las Partes I a 1\' del presente Acuerdt' disposici6n A.cuerd("l
\fiembn~

puedan

P.l.ri~, el

(('m"e0l0 de C("lm"enl0

Berna, la Com"encin de Roma r el Tratado S0bre la Propiedad Com"enci6n Rnma reI

550

Propiedad Intelectual Intel.ctua. Proyecto Propiedad Intelectual SIECA-USAID tntelectual

Intelectual respecto Inteleetual respeeto de los Circuitos Integrados." 9 Realmente no son tantas las obligaciones, elias se extienden a la ellas comunicacin comunicaci6n de las leyes nacionales pertinentes y los textos oficiales (Articulo 24.2)), el pago de una contribuci6n al pre(Artculo contribucin supuesto (Articulo 25.5)) y la disponibilidad de las medidas (Artculo necesarias para aplicar el Convenio (Articulo 36). (Artculo

10

Las discusiones durante las consultas preparatorias y la Conferencia Diplomatica indicaron que 10 que aquellos paises Diplomtica lo pases en vias de desarrollo (sabre todo, Brasil) proponian con tal disvas (sobre tOdD, proponan posicin posicion era principal mente evitar cualquier vinculo con el principalmente vnculo Acuerdo sabre los ADPIC, y particularmente con el mecanismo sobre de soluci6n de controversias. Sin embargo, la disposicion solucin disposicin parece innecesaria. Ni el WCT ni el WPPT contienen disposidones para establecer tal vinculo, y sin tales disposiciones no ciones vnculo, existe base juridica para ninguna interpretacion que sugiera la jurdica interpretacin vnculo. Artculo existencia de tal vinculo. Al mismo tiempo, el Articulo 1.2) del WCT y la disposicin correspondiente del \VPPT (Articulo 1.3)) weT disposici6n (Artculo no excluyen la posibilidad para el Acuerdo subre los ADPIC o sobre 0 algn algun otro tratado de establecer algun tipo de vinculo en el algn vnculo futuro, por ejemplo, incluir en ellos por referencia las disposi-

ciones del WCT y el WPPT. 11

12

Ver las referencias en el Articulo 3.2) y 3.3) del WPPT para tales Artculo
disposiciones de la Convenci6n de Roma. Convencin Ver Aetas de 1a Conferencia Diplomtica sobre la protecci6n Actas la Diploma-tica proteccin internacional de los artistas interpretes o ejecutantes, los prointrpretes 0 ductores de fonogramas y los organismos de radiodifusi6n," radiodifusin,"

Publicacin Publicacion de la OMPI No. 326 (5). (S).

13 Lgicamente, L6gicamente, la expresi6n "permitida por la ley" no deberia expresin debera interpretarse fuera del contexto del WCT y el \VPPT. Ello no WeT sugiere que cualquier utilizaci6n puede ser permitida por la ley utilizacin par nacional. Las leyes nacionales de las Partes Contratantes pueden solamente permitir una utilizacion (en lugar del titular utilizacin del derecho) en aquellos casos donde las disposiciones del WCT y el WPPT, relativas a las limitaciones y excepciones, ofrecen tal posibilidad.

14
15

Ver Anexo del reporte UNE5CO/OMPI/CEGO/ll/7, P.2 UNESCO/OMPI/CEGO/ll/7,

Para una descripci6n detallada acerca de estc tema, ver punto descripcin este 8.10 de la obra de Sam Ricketson mencionada en 1a nota 3; Pp. la

373-374.

IEI ,....... . . .. OIIPI sobre Dttntcho . . Auto" Auto.. lEI Dcxumento preparado por la QMPI Documento

551

16
17

Ver Parrofo 33 del reporle UNESCO/O\IPI/CEGO!II7 Prrafo reporte

Las actas de la Conferencia Diplomatica refIejan la discusin Diplomtica reflejan disc-usion sobre este punto (Ver la publicaci6n de la O\1PI :'\"0. 348 (E)). publicacin :'\"0_ La idea de que las limitaciones fueran obligatorias surgi del surgHl Grupo de Paises de Africa y se encuentra expuesta en el Pases informe de la reunion de consulta de dichos paises. que tU\O reunin pases. lugar en Casablanca, en no\'iembre de 19%. El principal argunoviembre EI mento de la propuesta fue que Internet es una red global y. por tanto, seria problematico si las leyes nacionales ddirieran sera problemtico s ditirieran respecto a la regulacion sobre el tema del almacenamlento temregulacin almacenamiento poral en las transmisiones digitales. Sin embargo, cabe destacar que tal disposicion en si misma no lograria la umformidad disposicin s lograra jurdica juridica deseada, y esto no obedece slo al hecho de que sto 5610 a1 muchos otros aspectos de las transmisiones digit ales no han digitales sido resueltos aun, particularmente el tema de si la cnmUnl resueHos an, cacin cacion al publico o el derecho de distribucion es el "socw del pblico 0 distribucin derecho de reproduccion; sino tambien porque las leyes reproduccin; tambin nacionales difieren en un mimero de otras importante-s dimen nmero siones, tales como la cobertura de la proteccion (por eiemrlo, eiemr1o, distintos ni\'eles de originalidad), la duracion de la protecc1(ln, nh"eles duracin protecCIn, la titularidad original de los derechos, la tTansferibilidad de los derechos, etc.

18

EI resultado de los votos en la Plena ria fue el SIguiente: re-speeEl Plenaria siguiente:

to a la declaracin relahva al \VCT, 51 a fa\'{lf. .5 en contra. dec1araci6n relativa

19

abstendones, y respecto al \\,PPT, 47 contra 4 y 31 abstenci{ln'S. abstenciones, \VPPT, Por ejemplo, el "n'ellt "n'eht
va1Jopellbaa~makI1lS"en

eI Articul() 12 de la el

Ley de Derecho de Autor de ins Paises Baios o el dere<:ho de os Pases Bajos 0 acceso general establecido en el Artculo 20_21.il de la ley de 01 Articulo Derecho de Autor de Espana. Espaa. 20 Para la descripci6n de este o similares metodos, ver "lntelltc!lI.Ji descripcin ste 0 mtodos, "lnteJ}tc!lI.Ji
Propf'rty alld the Nati01laI '~fornUlti(l1l l1!fra.. :.tnlclure." the ReF'Clrt Nati01lall1~fornUlti(l1l

of the \Vorking Group on Intellectual Property Secretary of Commerce and

Commi~sioner of

Ri~hts

0l the

Information Infrastructure Task Force; chaired b\

A~~I~tant

Patents and ratent5

Trademarks Bruce A lehman, septiembre 1993, \'ashington. D.C.,

pp.183-19. http://www.uspto.govlweblofficeslcomldoc/ipniil pp.183-190. http://www.usplo.govlweblofficeslcomJdoc/ipniil

index.html 21 Ver el informe referido en 1a nota precedente, partIcularmente e1 la parhcularmente

552

Propiedad Prop.edad Intelectual

Proyecto Propiedad Intelectual SIECA-USAJD lntelectual SIECA-USAJO

el proyecto de ley al final del informe, incluido en el ApEmdice. Apndice. 22 Ver "Libro Verde sabre los derechos de autor y los derechos sobre afines en la sociedad de la informaci6n", documento COM(95) informacin", 382 final, Bruselas, Julio, 1995. 23 Ver la propuesta de las Comunidades Europeas y sus Estados Miembros, Documento de la OMPI BCP/CE/VIJ/HNR/CE/ VI/I, P.3. VI/1, 24 Las actas de 1a Conferencia Diplomatica reflejan que la la Diplomtica declaracin declaraci6n fue realizada por la Delegaci6n de los Estados Delegacin Unidos de America. Amrica. 25 Para el papel de las declaraciones sin oposici6n por parte de oposicin pases paises individuales en la interpretacion de los tratados y para interpretacin los precedentes en la historia del Convenio de Berna, ver punto 4.19 dellibro de Sam Ricketson mencionado en la nota 3; Pp. del libro 141-142 26 el Por ejemplo, en Francia (Articulo L.122-1 de la Ley sobre (Artculo Cdigo C6digo de Propiedad Intelectual) y en Estados Unidos de Amrica (Artculos America (Articulos 101 y 106(4) de la Ley de Derechos de Autor). 27 28 29 30 Ver Articulos 1Ll)i), 14.1)ii) Y 14bis.1). Artculos 11.1)i), Par ejemplo, en Colombia, los Articulos 12.c) Y 76.d) de la Ley Por Articulas y de Derecho de Autor. Par ejemplo, en Nigeria, Articulo 39.1) del Copyright Decree. Por Artculo Para el estado de los programas transmitidos por cable, ver

"Annotated Principles of Protection of Authors, Perforl11ers, Authors Performers, Producers of Phonograrns and Broadcasting Organizatiolls in Prodllcers Orgallizatiolls ill Connection with Distribution of Prograrns by Cable," "Copyright" Connectioll Programs
(revista mensual de la OMPI, Abril 1984, Pp.142-149. 31 32 Par ejemplo, en el bien conocido sistema frances. Por francs. Principalmente se discutieron los problemas del proyecto y el hecho de que el proyecto de disposici6n estaba en conflicto con disposicin Berna. el Articulo 3.3) del Convenio de Bema. Artculo 33 Publicacin Publicaci6n de la OMPI, No. 464(5), Pp. 23-24

Este libra se tennin6 de imprimir en la Nueva Guatemala de la libro tennin Ia Asuncin Asuncion en los lalleres de la Lrtografia Arte, Color y lexto, SA La talleres Texto, Primera Edicion consla de 1,000 ejemplares impresos en papal bond Edicin consta papel beige 80 gramos encuademados en papal lexcote. papel texcote.