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LICENCIA DE MARCA

DEFINICION
Es un contrato mercantil por el que el propietario de una marca
(licenciante) permite que otra persona (licenciatario) identifique con ella
los bienes y servicios que ofrezca.

concepto segn el estado


peruano
Desde el Artculo 162 al 169 -(Derechos De Propiedad
Intelectual Legislacin Nacional Per / Ley De Propiedad
Industrial - Decreto Legislativo N 823), seala:
El titular de una marca registrada o en trmite de registro podr dar licencia a uno o
ms terceros para la explotacin de la marca respectiva.
Deber registrarse ante la oficina nacional competente toda licencia de uso de la
marca. La falta de registro ocasionar que la licencia no surta efecto frente a
terceros.
A efectos del registro, la licencia deber constar por escrito.
Cualquier persona interesada podr solicitar el registro de una licencia.

Se trata de un contrato de colaboracin en el que ha de existir un vnculo de


confianza entre las partes, por lo que tiene carcter de intuitu personae (en
funcin de la persona).

Para la inscripcin de las licencias, transferencias y dems actos que


modifiquen el registro de una marca, se aplicar el procedimiento dispuesto
en el artculo 142 de la presente Ley.

La licencia permite que el licenciatario explote la imagen de marca,


asumiendo el licenciante cierto riesgo de que la actividad del licenciatario
identificada con la marca perjudique a sta. Adems, en el supuesto de que
se trate de una licencia interna (licencia oculta a terceros), el licenciatario
responder civilmente por los bienes defectuosos o servicios negligentes.

Es habitual que la licencia de marca vaya emparejada a otros contratos,


como el de franquicia o el de Know-how

LICENCIA DE MARCA
Principales caractersticas de la licencia de marca

Cesin de uso de una marca en una regin determinada.

Suministro, representacin y comercializacin de un producto o lnea de


productos.

Supuesta libertad en los procesos de comercializacin.

No se transmite modelo de gestin del negocio.

Asistencia posterior ms limitada.

Principales caractersticas de la licencia de marca

Bilateral

Oneroso

Atpico

Consensual

Escrito

Solenme -autnomo

Colaboracin.

ELEMENTOS BSICOS DE UN CONTRATO DE


LICENCIA DE USO DE MARCA.

Sujetos

Objeto

Calidad

Exclusividad

Territorio

Regalas

Duracin

Terminacin

Publicidad

PARTES DEL CONTRATO DE


LICENCIA DE MARCA.
LICENCIANTE
La obligacin principal del licenciante es garantizar el goce pacfico de la marca
por parte del licenciado. A cambio, adems de la contraprestacin que figure
en el contrato, tiene un derecho de control sobre el uso que haga el
licenciatario de la marca. Como lgica extensin a este derecho de control,
puede actuar contra el licenciatario cuando la calidad del bien o servicio
ofrecido por ste cambie de naturaleza o dae a la marca.
Tambin estar legitimado para demandarle cuando se produzca un cambio en la
forma de la marca o un exceso en el tiempo que duraba el contrato de
licencia.

LICENCIATARIO

Las obligaciones del licenciatario son correlativas a los derechos del


licenciante. De esta manera, el licenciatario habr de satisfacer la
contraprestacin pactada y poner a disposicin de la otra parte la informacin
que permita el derecho de control. Si la licencia fuese exclusiva, tendr
adems la obligacin de usar la marca.

Por otro lado, el licenciatario tendr derecho al uso de la marca acorde a las
condiciones estipuladas en el contrato. En el supuesto de que existiese una
violacin de la marca por un tercero, y el licenciante permaneciese inactivo, el
licenciatario estar legitimado para actuar contra el tercero.

OBLIGACIONES
LICENCIANTE:
Autorizar el uso de la marca, sea o no de
carcter exclusivo.
Mantener en pleno vigor y efecto el registro de
la marca, as como solicitar la renovacin de
dicho registro y anotar ante la oficina de
propiedad intelectual, todos los cambios que la
afecten.
Entablar las acciones correspondientes contra
los terceros que violen el derecho sobre la
marca licenciada.
Ejercer un estricto y eficaz control de la calidad.

LICENCIATARIO:
Cumplir estrictamente las medidas de
control de calidad establecidas por el
licenciante.
Informar oportunamente al licenciante
sobre posibles infracciones al derecho de
uso de marca.
Mantener e incrementar el goodwill de la
marca licenciada.
Cumplir
con
el
pago
de
la
contraprestacin exigida por el licenciante.

CLUSULAS SOBRE CONTROL DE CALIDAD

Se suele pactar un derecho de control a favor del licenciante, que


especificar los detalles de la calidad exigida al bien o servicio del
licenciatario.

CLUSULA DE EXCLUSIVA

Se estipula la obligacin del licenciante de no conceder ms licencias en el


mbito especificado en el contrato, normalmente relativo al lugar donde el
licenciatario explotar la marca.

PROHIBICIN DE COMPETENCIA

El licenciatario no podr elaborar bienes o prestar servicios que compitan con


los ofrecidos por la marca del licenciante.

CLUSULA SOBRE KNOW-HOW

El Know-how es un bien intangible compuesto por los conocimientos del


licenciante que se ponen a disposicin del licenciatario, con el
consiguiente deber de secreto de este.

CLUSULA DE ATRIBUCIN DEL TERRITORIO

Espacio y localizacin designados en los que el licenciatario puede


hacer uso de la marca.

CLUSULA DE NO IMPUGNACIN DE LA
MARCA

El licenciatario no podr cuestionar la validez de la marca del


licenciante.

CLUSULA DEL LICENCIATARIO MS FAVORECIDO

El licenciatario tendr derecho a obtener del licenciante condiciones


igual de favorables que las que se hayan pactado con otro licenciatario.

CLUSULA DE CONCESIN DE
SUB - LICENCIAS

La prohibicin de conceder sub-licencias por parte del licenciatario tiene carcter


dispositivo. De esta manera, las partes pueden acordar que el licenciatario, a su vez,
pueda ceder el uso de la marca a un tercero

Las marcas extranjeras tienen que cumplir con las mismas formalidades
que las nacionales. Las marcas que, an cuando no estn registradas
en el Per son mundialmente conocidas, es decir son "marcas
notoriamente conocidas", poseen una proteccin especial.