Tema 2

Presentación de una solicitud de patente:

Quién, Cuándo, Dónde, Qué y Por Qué

Taller Nacional sobre Redacción de Solicitudes de Patente

Quito, Ecuador
Noviembre 21 a 24 de 2017

Néstor Javier Bejarano Pérez

 ¿Por qué presentar una solicitud de
patente?

Declaración universal de los derechos humanos - Artículo 27

«Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y

materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas,
literarias o artísticas de que sea autora»
 PROPIEDAD INTELECTUAL

DERECHOS DE AUTOR

PROPIEDAD
INTELECTUAL

PROPIEDAD INDUSTRIAL
 Derechos de Autor

t cas
rts
s
a
ari

A
ter

ras
s li

Ob
Derechos
ra
Ob

de Autor

Software
 Patentes de
invención
Diseños Modelos de
industriales Utilidad

Propiedad

Marcas Industrial Indicaciones

Geográficas

- Lemas
- Enseñas
- Nombres
Comerciales
 Definición de patente de invención de acuerdo con la
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual:

«Una patente es una autorización legal que concede a su titular

el derecho exclusivo a controlar el uso de una invención en
cualquier campo de la tecnología, según se define en sus
reivindicaciones, dentro de un área geográfica y en un plazo
limitado, impidiendo que terceros, entre otras actividades,
fabriquen, usen, vendan u ofrezcan en venta la invención sin la
autorización pertinente. Como contrapartida de ese derecho, en
el documento de patente publicado, el titular de la patente
pone a disposición del público la información técnica relativa a
la invención»
Estadísticas de interés…
¿Quién puede presentar una
solicitud de patente?
 Inventor
• Persona natural (o grupo de personas)

• Derechos morales inalienables: No es posible su venta o

cesión

• Puede ceder o vender sus derechos patrimoniales

 Solicitante
• Puede ser una persona natural (o grupo de personas) o
una persona jurídica (empresa)

• Puede corresponder al mismo inventor

• Es el titular de los derechos patrimoniales del invento

 ¿Quién puede actuar como solicitante?

 Inventor individual
 Persona natural
 Empresa
 Universidad
 Instituto de investigación
 Gobierno
 Combinaciones de todos los anteriores

Cómo se transfieren los derechos patrimoniales?

• Ley estatutaria

• Contrato de empleo

• Contrato como trabajador

independiente

• Acuerdo individual
¿Cuándo presentar una solicitud de
patente?
 ¡Debo cumplir con los
requisitos de
patentabilidad!

 ¿Período de gracia? No
en todos los países!

 No hay necesidad de
esperar por el producto
final!

 Generalmente una
solicitud de patente se
presenta con base en
un prototipo

 No es necesario probar
exhaustivamente la
invención
 ¿Cuándo debe presentarse una
solicitud de patente?
Inventor: "Hay una gran conferencia científica mañana. Presentaré
nuestro nuevo método sobre la desalinización del agua de mar. Si la
reacción es positiva, deberíamos considerar presentar una solicitud
de patente!!!".

– ¡No!
– Si la protección por patente es una opción, alguna solicitud de patente
debe presentarse previamente.
– También debe analizarse si los aspectos técnicos clave del invento deben
ser revelados en la conferencia.
 ¿Cuándo debe presentarse una
solicitud de patente?
Inventor: "Nos reuniremos con una gran empresa la próxima semana
para analizar una posible inversión en nuestro invento. Quieren
aprender sobre nuestros nuevos algoritmos A y B antes de decidirse
a invertir!!!"

– Cuidado…
– ¿Ya existe un acuerdo de confidencialidad entre las partes?
– ¿El inventor ha considerado solicitar las patentes para A y B antes de la
reunión?
¿Dónde presentar una solicitud de
patente?
 Tratado de Cooperación en Materia
Convenio de París de Patentes (PCT)
177 países 152 Estados contratantes

Solicitud inicial Fase

Solicitud inicial en cualquier internacional –
en cualquier país país* Sistema PCT

12 meses 12 meses Hasta 31

meses
Fases nacionales
Fases nacionales Fase
en los países
en los países internacional –
miembros del
miembros del CP Sistema PCT
PCT
Hasta 19
meses
Fases nacionales
en los países
-------------- --------------
miembros del
PCT
Variables a tener en cuenta para tomar decisiones…

Legislación Nacional:

• EE. UU. y China requieren que presente una solicitud primero a

nivel nacional si la invención se realizó en dicho país.
• Los demás países permiten una primera presentación en cualquier
parte del mundo

Estrategia del solicitante:

• ¿Una sola presentación o varias presentaciones?

• ¿Recursos disponibles?
• ¿El solicitante ya conoce el estado de la técnica?
¿Cómo funciona el PCT?
Tomar decisiones sobre dónde presentar una solicitud de
patente es una apuesta (costosa) para el futuro…

En la práctica, las consideraciones más importantes son:

• Mercado de productos: ¿dónde se generarán los ingresos?

• Sito de producción: ¿dónde se producirá el producto?

• Ubicaciones de la competencia: ¿dónde están los principales

competidores?

• Defensa: ¿Qué sistema judicial debe manejar las acciones de

infracción?
¿Qué presentar como una solicitud
de patente?
 Manual de Oslo de 2005:

«La innovación es el acto de utilizar el conocimiento y generarlo

si es necesario, para crear productos, servicios, procesos, métodos
de comercialización o métodos de organización que son nuevos para
una empresa, o mejorar los ya existentes, consiguiendo con ello
tener éxito en el mercado»
 Determinar y vigilar con el mayor grado de detalle posible el
conocimiento y las tecnologías que terceros emplean en el
mismo sector tecnológico o en sectores similares.

 Investigar, determinar y vigilar periódicamente los potenciales

problemas, necesidades y oportunidades tecnológicas propias
y/o de terceros.

 Ubicar aliados estratégicos en materia de investigación,

desarrollo, financiación, protección, valuación y
comercialización de las innovaciones tecnológicas.
Anything that won´t sell, I don´t want to invent. Its
sale is proof of utility, and utility is success"
Thomas A. Edison
¡Gracias por su
atención!