Le marquage des marques de commerce au Canada | Smart & Biggar/Fetherstonhaugh 2014-09-24 20:22

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Le marquage des marques de commerce au Canada

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La PI mise à jour — Canada 24 janvier 2011

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La législation sur les marques de commerce aux États-Unis et dans d’autres juridictions réfère spécifiquement
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à des symboles comme le ® et prévoit des sanctions pour l’utilisation inappropriée de ces symboles. Au
Canada, la législation sur les marques de commerce est par contre silencieuse au sujet des symboles anglais
® et TM ou des équivalents français MD et MC. Il n’en demeure pas moins que l’utilisation ou l’absence
d’utilisation de ces symboles peut avoir d’importantes conséquences pour les détenteurs et les licenciés de
marques de commerce au Canada.

Règle générale, les symboles TM (pour trademark) et MC (pour marque de commerce) sont une revendication
d’un droit relatif à la marque de commerce, tandis que les symboles ® et MD (pour registered trademark ou
marque déposée) veulent dire, généralement, qu’il s’agit d’une marque de commerce enregistrée, c’est-à-dire
une marque déposée.

Ces symboles étant communément reconnus comme désignant un droit de propriété dans une marque de
commerce, leur utilisation peut contribuer à faire connaître une marque de commerce par le public. Une telle
reconnaissance de la part du public peut s’avérer d’une grande utilité pour créer et faire respecter des droits
dans une marque non déposée et empêcher des concurrents d’utiliser la même marque de commerce ou des
marques semblables.

Ces symboles peuvent aussi aider à obtenir, maintenir et faire respecter les droits dans une marque
déposée. Par exemple, dans une opposition de marque, dans une procédure en radiation ou dans un litige en
violation de marque, le titulaire de la marque déposée peut être appelé à faire la preuve de l’emploi de cette
marque ou démontrer que celle-ci est distinctive. Dans plusieurs décisions antérieures des tribunaux
canadiens, la preuve que la marque déposée a été employée avec un symbole adéquat a contribué à obtenir,
maintenir ou faire respecter les droits dans la marque déposée.

L’emploi d’un symbole approprié est particulièrement important dans les cas où le public peut ne pas
reconnaître qu’une marque particulière est une marque de commerce. Par exemple, lorsque la marque de
commerce est entourée de mots ou d’indices ne faisant pas partie de cette marque, un symbole approprié
peut identifier la marque de commerce qui est employée. De plus, lorsque la marque de commerce est aussi
le nom de l’entreprise ou en fait partie, les consommateurs peuvent croire qu’il s’agit d’une simple
dénomination sociale, à moins qu’il n’y ait un symbole qui clarifie que la marque de commerce est employée
comme marque de commerce. Dans certaines décisions antérieures, l’utilisation de symboles appropriés a
permis d’éviter ce genre de problèmes à l’égard de marques déposées visées dans des procédures
d’opposition et des procédures en radiation.

Quant au choix du symbole à utiliser, il n’y a pas de véritable distinction juridique au Canada entre les
symboles ®, TM, MD et MC. D’autres juridictions comme les États-Unis peuvent toutefois imposer des
sanctions lorsque le symbole ® est utilisé de manière incorrecte. Ainsi, pour réduire tout risque à l’extérieur
du Canada, plusieurs détenteurs et licenciés canadiens de marques de commerce utilisent les symboles TM ou

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MC même pour des marques déposées au Canada. De plus, puisque le droit canadien en matière de marques
de commerce présume que les consommateurs parlent anglais ou français, les détenteurs et les licenciés de
marques de commerce devraient utiliser tant les symboles anglais que français, c’est-à-dire TM et MC, pour
revendiquer des droits dans leurs marques de commerce auprès des anglophones et des francophones.

Il est important d’utiliser le symbole approprié pour la bonne marque de commerce. Par exemple, dans une
opposition de marque de commerce, une entreprise a demandé l’enregistrement de la marque de commerce
ALEOVITE, mais la seule preuve concernant cette marque faisait voir le symbole TM après les mots MEDIQUE
ALEOVITE FACE CREAM. La Commission des oppositions a refusé l’enregistrement au motif que l’emploi des
quatre mots MEDIQUE ALEOVITE FACE CREAM ne pouvait créer des droits dans la marque de commerce
ALEOVITE en tant que telle.

Le droit canadien a considéré la possibilité de punir l’utilisation incorrecte d’un symbole lié aux marques de
commerce. En 2000, un juge de l’Ontario a déterminé que le défendeur, dans une action en contrefaçon de
marque de commerce, avait utilisé le symbole TM avec une marque de commerce qu’il savait être la propriété
du demandeur. Le juge a qualifié cet emploi de « zénith de l’arrogance corporative » et a condamné le
défendeur à des dommages punitifs de 750 000 $ en plus des dommages-intérêts pour la violation de la
marque de commerce du demandeur. La Cour d’appel de l’Ontario a cassé le jugement quant aux dommages
punitifs, mais cette affaire illustre le danger potentiel d’une mauvaise utilisation des symboles avec les
marques de commerce au Canada.

Les symboles ®, TM, MD et MC ne peuvent corriger certaines carences quant aux droits dans une marque de
commerce. Par exemple, un tribunal a déterminé qu’une marque de commerce qui est clairement descriptive
ne peut pas être enregistrée malgré l’utilisation de symboles avec cette marque. De plus, dans une affaire où
la Commission des oppositions avait l’impression générale qu’une marque de commerce n’était pas employée
à titre de marque de commerce, le fait qu’un symbole était utilisé avec la marque en question n’a pas suffi
pour enregistrer cette marque. Notons toutefois que l’emploi approprié de symboles avec une marque de
commerce peut procurer de réels avantages au détenteur de cette marque.

Jonas H. Gifford, Vancouver

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