LAFFAIRE QUILIBRE

LA NGOCIATION DES CONTRATS DE LICENCE DE TECHNOLOGIE

Un guide dinitiation

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIT INTELLECTUELLE

AVERTISSEMENT
Le prsent guide ne saurait remplacer lavis dun juriste ou dun conseil en licences. Il est recommand de consulter un professionnel avant de sengager dans toute ngociation en vue de la concession dune licence de technologie. Lenvironnement dans lequel sexerce le commerce international volue rapidement, notamment en ce qui concerne la lgislation et les pratiques en matire de protection des droits de proprit intellectuelle. Il est donc prudent de sinformer cet gard, auprs des institutions comptentes aux niveaux national, rgional et international. Les points de vue exprims dans ce guide sont ceux des personnes qui ont particip son laboration. Ils ne reprsentent pas ncessairement lopinion de lOMPI ou du CCI. La prsence dans ce guide du nom de certaines entreprises ou organisations ou de ladresse de leur site Web ne signifie pas que ces dernires aient laval de lOMPI ou du CCI.

UTILISATION DES LMENTS DE CE GUIDE

LOMPI et le CCI encouragent lusage le plus large des lments contenus dans le prsent guide, sous rserve des conditions suivantes: Des extraits du prsent guide peuvent tre copis, reproduits, affichs ou traduits aux fins de publication sans autorisation pralable. Ils devront toutefois saccompagner dune mention rdige sur le modle suivant: Copie/reproduction/traduction dun extrait de la publication conjointe de lOrganisation Mondiale de la Proprit Intellectuelle (OMPI) et du Centre du commerce international (CCI) intitule Laffaire quilibre Un guide dinitiation la ngociation des contrats de licence de technologie. Un exemplaire de ladite publication devra en outre tre communiqu lOMPI ainsi quau CCI. Lautorisation pralable de lOMPI et du CCI est requise pour toute copie ou traduction du prsent guide des fins commerciales, ainsi que pour en adapter le contenu aux besoins particuliers dun pays. Le prsent guide ne peut tre reproduit ou traduit qu lidentique, cest--dire sans aucune modification de son contenu, de sa prsentation graphique, de son format, de sa police de caractres ou de sa couleur. Le prsent guide ne peut tre adapt aux besoins particuliers dun pays que par lajout dun chapitre distinct, rassemblant toutes les informations pertinentes. OMPI/CCI (2007) Tous droits rservs: except comme indiqu ci-dessus, aucune partie de la prsente publication ne peut tre reproduite, enregistre dans une base de donnes ou transmise sous quelque forme que ce soit ou par tout moyen lectronique, lectrostatique, magntique,mcanique, ou autre, ou sous forme de photocopie, sans autorisation crite pralable de lOrganisation mondiale de la proprit intellectuelle et du Centre du commerce international.

LAFFAIRE QUILIBRE
LA NGOCIATION DES CONTRATS DE LICENCE DE TECHNOLOGIE
Un guide dinitiation

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIT INTELLECTUELLE

TABLE

DES MATIRES

TABLE DES MATIRES PRFACE REMERCIEMENTS QUELQUES MOTS SUR CETTE PUBLICATION
1. 5 7 10 13 14 17 17 19 20 21 21 23 23 25 27 29 30 31 31 32 33 34 35 36 39 41

INTRODUCTION: UNE LICENCE, POUR QUOI FAIRE?

COMMENT UNE ENTREPRISE PEUT-ELLE DEVENIR COMPTITIVE ET LE RESTER? LA STRATGIE DE LA LICENCE EST-ELLE LA BONNE? CESSION OU LICENCE? LES AVANTAGES DE LA LICENCE LES INCONVNIENTS DE LA LICENCE

2.

COMMENT SE PRPARER
LE DEVOIR DATTENTION LINFORMATION BREVET Quest-ce que linformation brevet? Comment utilise-t-on linformation brevet? Que contiennent les documents de brevet? Comment accder linformation brevet LA CONFIDENTIALIT PROTOCOLE DACCORD OU LETTRE DINTENTION CONTRAT DE DISTRIBUTION

3.

COMBIEN VAUT CETTE TECHNOLOGIE?

MTHODES DVALUATION La mthode du cot la mthode du revenu la mthode de la valeur de march autres critres observations finales

TABLE

DES MATIRES

4.

LE CONTRAT DE LICENCE DANS SES GRANDES LIGNES

OBJET DU CONTRAT TENDUE DES DROITS Licence exclusive, unique ou non exclusive Preneur de licence privilgi Territorialit Sous-licences Perfectionnements Assistance technique Dure du contrat CONSIDRATIONS COMMERCIALES ET FINANCIRES Versements forfaitaires redevances variabilit des redevances inflation administration financire atteinte aux droits de proprit intellectuelle responsabilit du fait du produit CONSIDRATIONS GNRALES Dclarations et garanties Obligations du donneur et du preneur de licence Renonciation au droit de faire objection Force majeure Pratiques anti-concurrentielles Dispositions rglementaires Litiges Excution du contrat Expiration et rupture du contrat OBSERVATIONS FINALES

42 44 46 48 49 50 51 52 54 54 54 55 56 58 63 64 65 67 68 68 71 72 72 73 73 74 77 79 81

TABLE

DES MATIRES

5.

PRINCIPES ET CONSEILS POUR BIEN NGOCIER

LES PHASES DU PROCESSUS DE NGOCIATION Prparation Discussion Propositions et marchandage LES GRANDS PRINCIPES DE LA NGOCIATION

82 82 82 84 84 85

ANNEXES
I LES DROITS DE PROPRIT INTELLECTUELLE Brevets marques dessins ou modles industriels secrets daffaires droit dauteur et droits connexes A. LESQUISSE CONTRACTUELLE B. LA STRUCTURE DU CONTRAT DE LICENCE QUEL TYPE DE NGOCIATEUR TES-VOUS? POUR SE DONNER TOUTES LES CHANCES DE RUSSITE EXEMPLES DE CONTRATS Accords de confidentialit Lettres dintention ou protocoles daccord Accords de statu quo et conventions connexes Accords de recherche TUDES DE CAS A. Une mthode denrobage des composants microscopiques B. Un vaccin contre la tuberculose C. Un procd pour la rduction des missions de cuivre EXEMPLE DE PROGRAMME DATELIER 88 88 90 90 91 92 95 98 99 106 108 108 111 111 116 123 125 140 158 173 176

II III IV V

VI

VII

POUR EN SAVOIR PLUS

PRFACE

PRFACE
LOrganisation Mondiale de la Proprit Intellectuelle (OMPI) et le Centre du commerce international (CCI) ont mis en commun leurs comptences, leur exprience et leurs ressources afin dlaborer le prsent guide dinitiation la ngociation de contrats de licence de technologie. Cet ouvrage tmoigne de limportance que revtent les transferts de technologie et la cration de partenariats aux yeux de ces deux organisations pour la comptitivit des entreprises, tant publiques que prives, dans le monde hautement concurrentiel et de plus en plus international dans lequel elles voluent. Laccroissement de la capacit technologique de tous les secteurs conomiques, notamment dans les pays en dveloppement, les pays les moins avancs (PMA) et les pays en transition, est essentiel pour lamlioration de la qualit de vie des peuples du monde entier. LOMPI a puis dans sa longue exprience en matire de proprit intellectuelle et le CCI, dans son expertise du conseil aux gouvernements et au secteur commercial pour transmettre par ce guide le message du caractre essentiel de lexercice dune attention suffisante dans la ngociation et la prparation des contrats de licence de transfert de technologie. Dans ce contexte, lOMPI et le CCI ont organis, entre mai 2000 et octobre 2001, dans les villes de Cape Town, en Afrique du Sud, Doha, au Qatar et Delhi et Mumbai, en Inde, une srie dateliers auxquels ont particip des membres des secteurs des affaires, de lindustrie, des sciences, de la recherche et du gouvernement des pays africains anglophones, de la rgion arabe et de lInde. Le prsent ouvrage a t labor sur la base du matriel utilis et prouv au cours de ces ateliers, et permet donc de mettre les rsultats de cette exprience la porte dun plus large public. Ce guide traite de la recherche et de lacquisition ou du transfert par contrat de licence de technologies protges par des droits de proprit intellectuelle en cours de validit. Il ne concerne donc pas les technologies qui, du fait de lexpiration du dlai de protection ou de la perte, pour une autre raison quelconque, du droit exclusif qui les protgeait, sont tombes dans le domaine public et peuvent, de ce fait, tre exploites librement. Les conseils quil contient portent plus sur la ngociation des contrats de licence que sur les aspects juridiques et rglementaires qui les entourent.

PRFACE

Toute ngociation prsente des difficults concrtes particulires, qui varient selon le contexte. Elle vise la conclusion dun accord susceptible de satisfaire la plupart des besoins et attentes des deux parties en prsence ce que lon appelle parfois un rsultat gagnant-gagnant. Le prsent guide expose, de manire claire, concise et efficace, un certain nombre de rgles de base relatives des aspects courants, juridiques et autres, de ce processus, et offre des conseils pratiques sur la manire de laborder. Nous esprons que cet ouvrage figurera en bonne place dans la bote outils que vous utiliserez pour rechercher des technologies rpondant vos besoins ou pour dterminer le meilleur moyen de bnficier, tant dun point de vue commercial que financier, de lapplication pratique des brevets et savoir-faire que vous dtenez. Nous aimons penser que les connaissances pratiques acquises ici en matire de ngociation de licences contribueront une plus grande efficacit de vos transferts de technologie, la naissance de nombreuses microentreprises et PME et, par voie de consquence, la cration de richesse et au dveloppement conomique de votre pays. La traduction en franais de ce guide a t effectue dans le cadre dun projet financ par le Gouvernement Franais, notamment par lInstitut national de la proprit industrielle (INPI), travers le fonds fiduciaire pour la promotion et le dveloppement de la proprit intellectuelle dans les pays en dveloppement.

Kamil Idris Directeur Gnral Organisation Mondiale de la Proprit Intellectuelle

J. Denis Blisle Directeur excutif Centre du commerce international

REMERCIEMENTS

REMERCIEMENTS
John Stonier, du cabinet Davies Collison Cave de Melbourne, en Australie, consultant de lOMPI, est lauteur dune grande partie du texte du prsent guide. Il a galement fourni des tudes de cas et des conseils techniques dordre gnral et a t le principal animateur des ateliers. Johan Erauw, professeur de droit international lUniversit de Gand en Belgique et consultant du CCI, a fourni des exemples de clauses et de contrats ainsi que des tudes de cas. Il a galement anim certains ateliers. Tamara Nanayakkara, conseillre de la Division des petites et moyennes entreprises de lOMPI, est lune des conceptrices du projet. Elle en a aussi assur la coordination, notamment en ce qui concerne les ateliers et la participation des consultants. Elle a contribu la rdaction, lharmonisation du style et la mise en forme dfinitive du guide. Jean-Franois Bourque, conseiller principal pour les aspects juridiques du commerce extrieur au CCI, a contribu au lancement du projet, particip la rdaction et coordonn les apports du CCI au guide et aux ateliers. Guriqbal Singh Jaiya, directeur de la Division des petites et moyennes entreprises de lOMPI, a conu le projet et en a assur le lancement ainsi que lorientation stratgique. Il a galement suggr des ajouts au guide et en a relu le texte afin den amliorer la clart et la cohrence et de faire en sorte que ses principaux messages soient bien compris. R. Badrinath, directeur de la Division des services dappui au commerce du CCI, a particip au lancement et lorientation stratgique du projet, auquel il a galement apport un soutien prcieux. Kifle Shenkoru, directeur par intrim de la Division des pays les moins avancs de lOMPI, sest charg dincorporer dans le guide les orientations spcifiques aux besoins des PMA. Il a suivi et soutenu llaboration du guide du dbut la fin.

REMERCIEMENTS

Sabine Meitzel, chef de la Section des services consultatifs spcialiss au CCI, a prodigu ses conseils pour la prparation du guide. Beatrice F. Bryan, administratrice principale des licences, secteur sant, Universit de Californie Irvine, Californie, tats-Unis dAmrique, a rvis le texte, clarifi certains points dimportance et formul des observations crites dtailles, notamment sur le chapitre 4: Le contrat de licence dans ses grandes lignes. Thomas Gering, directeur des licences, Centre commun de recherche (CCR) de la Commission europenne Bruxelles, a rvis le texte, clarifi certains points dimportance et formul des observations crites dtailles, notamment sur le chapitre 4: Le contrat de licence dans ses grandes lignes. Nous remercions les personnes suivantes (par ordre alphabtique) pour leur contribution sous forme dobservations crites: Philippe Baechtold, Esteban Burrone, Cynthia Cannady, Yolande Coeckelbergs, Jose Luis Herce Vigil, Christopher Kalanje, Elizabeth March, Victor Nabhan, Cherine Ali Rahmy, Sreenivasa Rao Pemmaraju, Lesley Sherwood, Lien Verbauwhede, Christian Wichard, Feu Jae Kap Yoon. Rvision Geoffrey Loades, consultant auprs du CCI, a rvis la version anglaise du guide.

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QUELQUES

MOTS SUR CETTE PUBLICATION

QUELQUES MOTS SUR CETTE PUBLICATION

Le prsent guide a pour but de fournir son lecteur les connaissances de base ncessaires la conclusion dun contrat de licence de technologie. Il prend en considration toute limportance que revtent les ngociations dans la ralisation dun tel accord qui, par dfinition, doit satisfaire les deux parties, et donc tenir compte de leurs intrts respectifs. La signature dun contrat de licence signifie que les parties en prsence sengagent dans une relation durable. Mais cette dernire ne sera pas harmonieuse si le contrat avantage lune au dtriment de lautre. Pour que lassociation dure longtemps, il faut que les termes du contrat conviennent aux deux parties, et cest pour cette raison que limportance des ngociations ne doit pas tre sous-estime. Ce guide sadresse des personnes ayant peu de connaissances et dexpertise en matire de proprit intellectuelle et de licences. Ses diffrents lments ont t labors essentiellement pour tre utiliss dans le cadre de cours de formation, et se prteront donc particulirement bien un tel usage. Cela tant, cet ouvrage se veut aussi un guide dinitiation gnrale la ngociation des licences de technologie. Il pourra donc tre utile toute personne ou entreprise intresse aux questions de technologie, aux juristes appels travailler sur des contrats de licence de technologie, aux inventeurs dsireux de commercialiser leur invention, aux tudiants qui suivent un cours sur les licences de technologie ou aux fonctionnaires chargs de promouvoir le principe des licences de technologie, de sa mise en uvre et de sa gestion dans leur contexte national. Les contrats de licence sont particulirement complexes. Ils comportent de nombreux aspects qui ne peuvent pas tous tre traits, du moins de faon adquate, dans un ouvrage de simple initiation tel que celui-ci. De mme, les questions de faillite et dinsolvabilit, de normalisation, de responsabilit des fabricants, dassurance, dexploitation illicite de brevets et de concurrence, dthique, de concession de licences par les pouvoirs publics et par les universits, de fiscalit, dactivits postrieures la concession et dvaluation de la proprit intellectuelle, pour nen citer que quelques-unes, mriteraient galement dtre abordes, sinon examines en dtail. Elles dpassent toutefois le cadre du prsent guide, qui a seulement pour objet de prsenter quelques-unes des questions essentielles qui se posent lors de la ngociation

QUELQUES

MOTS SUR CETTE PUBLICATION

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des contrats de licence et de donner quelques indications utiles quant la manire de les aborder. On trouvera donc au premier chapitre une introduction au concept de licence, ainsi quun examen des avantages et inconvnients lis la prise ou la concession de licence. Le second chapitre porte sur limportance dune prparation diligente de la ngociation du contrat de licence. Il met laccent sur le fait quil est particulirement utile de bien sinformer, de dfinir ses objectifs commerciaux, dvaluer lavance ses forces et ses faiblesses et de prparer une stratgie de ngociation approprie. Le chapitre 3 contient des conseils pratiques sur la manire dvaluer les technologies. Le chapitre 4 trace les grandes lignes du contrat de licence. Il aborde certaines des questions qui se posent le plus couramment dans les contrats de licence, en les illustrant dans plusieurs cas par des exemples de clauses contractuelles. Le chapitre 5, enfin, met laccent sur limportance des ngociations et souligne quelles sont le moyen de parvenir un accord gagnant-gagnant, cest--dire satisfaisant pour les deux parties. Les annexes contiennent un certain nombre dautres lments destins prciser les ides exposes dans le guide. Lannexe I donne une vue densemble de la proprit intellectuelle, tandis que lannexe II A contient un exemple de protocole daccord, lannexe II B, le plan dun contrat de licence, lannexe III, un questionnaire intitul Ce que vous valez en ngociation, lannexe IV, quelques conseils utiles pour parvenir un accord, lannexe V, des exemples de contrats, lannexe VI, des tudes de cas ayant servi former de futurs ngociateurs lart de la ngociation de contrats de licence; lannexe VII, enfin, propose un programme pour un atelier de cinq jours au cours duquel les lments du guide peuvent tre utiliss. En matire de licences, aucune situation nest identique une autre. Il importera de tenir compte de cette ralit en adaptant les principes exposs dans le prsent guide selon les circonstances. La conclusion dun accord de licence de technologie est laboutissement dun processus complexe, dans lequel interviennent de nombreux facteurs dordre technique, financier, juridique et autres. Ce guide a t rdig dune manire aussi simple que possible, et les divers aspects techniques qui y sont mentionns sont prsents sous forme dexemples approfondir le cas chant. Le lecteur ne doit cependant pas en conclure que la ngociation dun contrat de licence soit aussi facile que la prsentation dont elle fait ici lobjet. Il est donc fortement recommand de ne pas sy engager sans laide dun professionnel comptent, de prfrence un juriste expriment dans ce domaine. Ce

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QUELQUES

MOTS SUR CETTE PUBLICATION

guide aura rempli sa fonction premire sil permet au lecteur de mieux comprendre les aspects dterminants de la ngociation de licence, limportance de la prparation et celle du processus de ngociation proprement dit, et de savoir que laccord ne sera complet que si laspect documentaire aura t bien trait. Le lecteur apprendra aussi que la ngociation dun accord de licence nest russie que lorsque la situation quelle cre satisfait les attentes des deux parties. Le prsent guide ayant t labor des fins de formation, son utilisation est encourage sous rserve du contenu de lavertissement nonc plus haut. Son adaptation au contexte national de ses utilisateurs est galement conseille, afin que le sujet soit plus signifiant et plus pertinent pour ces derniers.

1. INTRODUCTION: UNE LICENCE, POUR QUOI FAIRE?

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1.

INTRODUCTION: UNE LICENCE, POUR QUOI FAIRE?

Les ides, les innovations et les autres expressions de la crativit humaine constituent des objets de proprit prive, jouissant de la protection des lois sur la proprit intellectuelle. ce titre, ce sont aussi des actifs ngociables. La licence, cest--dire le droit dexploitation que concde le propritaire dun tel actif sans perdre ses droits de proprit, est un moyen de cration de valeur non ngligeable. En plus dtre gnratrice de revenus, la licence permet en effet de mettre une technologie la porte dun plus grand nombre dutilisateurs et de dveloppeurs de technologies, et joue un rle de catalyseur du dveloppement et du commerce.

La proprit intellectuelle est celle des uvres de lesprit. Le systme juridique des droits de proprit intellectuelle transforme en objet de proprit le rsultat du travail dinnovation et de cration, dont il fait un actif de valeur, susceptible dtre ngoci. Lingniosit et linventivit se manifestent sous la forme dides, dinventions, dinformations, dexpressions cratives, de connaissances et autres lments incorporels nouveaux et originaux, qui peuvent faire partie intgrante des produits et services si indispensables notre vie quotidienne ou sy rapporter. Ainsi, techniques nouvelles ou amliores, savoir-faire, informations confidentielles, logiciels et bases de donnes, expressions cratives dans llaboration de manuels dinstructions, de livres, de pices de thtre, de films, de cassettes vido, dimages, de productions tlvisuelles, musicales ou multimdias, rputation et bonne image attaches aux marques de biens et de services respects, signes distinctifs dentreprise, etc. peuvent bnficier de la protection des lois relatives la proprit intellectuelle et de certains aspects de la lgislation sur la concurrence dloyale. Les lois de proprit intellectuelle concernent les brevets, les modles dutilit, les secrets daffaires, les marques, les indications gographiques, les dessins ou modles industriels, les topographies de circuits intgrs, les bases de donnes non originales, les obtentions vgtales, ainsi que le droit dauteur et les droits connexes. On trouvera lannexe I un bref examen des principaux types de droits de proprit intellectuelle. Les actifs de proprit intellectuelle peuvent tre exploits par leur propritaire ou, avec lautorisation de ce dernier, en vertu de la concession

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1. INTRODUCTION: UNE LICENCE, POUR QUOI FAIRE?

de licence,1 par des tiers. Le terme licence dsigne simplement lautorisation par laquelle ce propritaire permet un tiers dexploiter selon des modalits convenues, dans un but prcis, sur un territoire bien dfini et pour une dure fixe davance, le droit de proprit intellectuelle dont il est titulaire. On classe souvent les licences portant sur des actifs de proprit intellectuelle en trois grandes catgories, soit les licences de technologie, les licences du domaine de ldition et des loisirs et les licences dexploitation de marques et de vente de produits drivs. Ces groupes ne sont cependant pas totalement compartiments. Les particularits des licences du domaine de ldition et des loisirs et celles des licences dexploitation de marques et de vente de produits drivs ne sont pas traites dans le prsent guide. Celui-ci est en effet centr sur la ngociation des licences de technologie, qui font intervenir principalement le droit des brevets et des secrets daffaires. Les licences dexploitation de logiciels nentrent pas non plus dans le cadre de ce guide, bien quelles soient susceptibles dtre ranges dans la catgorie des licences de technologie dans certains pays o les logiciels peuvent tre protgs par le droit des brevets. COMMENT UNE ENTREPRISE PEUT-ELLE DEVENIR COMPTITIVE ET LE RESTER? Dans une conomie aussi mondialise, changeante et difficile contenter que la ntre, les seules entreprises dont la comptitivit, la rentabilit et la place dans le peloton de tte est assure sont celles qui sauront offrir, au prix le plus juste, des produits et des services toujours meilleurs. Un produit peut tre meilleur parce quil est nouveau ou parce quil est suprieur aux autres. Il peut devenir suprieur, par exemple, parce que le procd employ pour le fabriquer a t amlior, de sorte quil est dsormais possible den produire un plus grand nombre dexemplaires en utilisant moins de ressources. Il peut aussi tre suprieur parce quil prsente des caractristiques nouvelles, parce quil est de meilleure qualit, parce quil cote moins cher ou pour plusieurs de ces raisons la fois.
1. La concession sous licence dlments de proprit intellectuelle et les transferts de technologie occupent une place importante dans les alliances stratgiques, les coentreprises et ce quil est convenu dappeler les contrats cls en main. Les licences de technologie qui, comme on la vu plus haut, sont lune des formes de licence de proprit intellectuelle, sinscrivent dans le cadre plus large des transferts de technologie. Cette notion dsigne la transmission dune techologie existante aux fins de mise en uvre dans le mme champ dapplication par un nouvel utilisateur ou dans un champ dapplication compltement diffrent, par un nouvel utilisateur ou par le mme utilisateur quauparavant. Cette dmarche peut saccomplir dune manire trs simple, au moyen dune formation, par le recrutement de travailleurs qualifis ou par la conclusion daccords tels que les contrats de licence de technologie.

1. INTRODUCTION: UNE LICENCE, POUR QUOI FAIRE?

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Comment une entreprise peut-elle sy prendre pour rpondre cette demande de produits toujours nouveaux et toujours meilleurs et de prix toujours plus comptitifs? Les facteurs traditionnels de la croissance conomique que sont la terre, le travail et le capital ne suffisent plus confrer une entreprise lavantage concurrentiel lui permettant de se dmarquer parmi tant dautres qui lui ressemblent. La rponse est dans linnovation ou le perfectionnement technologique. La notion de technologie recouvre un certain nombre de ralits. Le dictionnaire Merriam-Webster la dfinit comme pouvant reprsenter la mise en pratique dun savoir, une capacit confre par la mise en pratique dun savoir ou la manire daccomplir une tche, particulirement au moyen de procds, de mthodes ou de savoirs techniques. LEncyclopdia Britannica, pour sa part, la dfinit comme tant lapplication de connaissances scientifiques la ralisation des objectifs pratiques de la vie humaine ou, comme on le dit parfois, au changement et la manipulation de lenvironnement humain. La technologie met en uvre des matriaux, des outils, des techniques et des sources dnergie dans le but de rendre la vie plus facile ou plus agrable et le travail, plus productif. Alors que la science se proccupe de comprendre comment et pourquoi les choses se produisent, la technologie les fait se produire. Selon une dfinition courante, la technologie est lutilisation de connaissances scientifiques dans un but pratique. Autrement dit, et sans trop entrer dans le dtail, on parle de technologie pour dsigner les rsultats, sous forme dinventions et de connaissances, de travaux de recherche et de dveloppement scientifique, lesquels sont utiliss comme outils ou comme procds pour crer des produits ou des services nouveaux ou suprieurs afin de mieux rpondre aux besoins du march. On a souvent tendance considrer qu chaque brevet correspond une technologie, mais cela nest plus que rarement le cas de nos jours. De plus en plus souvent, il faut plusieurs brevets pour former une technologie, et plusieurs technologies pour crer un produit comme, par exemple, un appareil photo ou une automobile. Lentreprise qui souhaite disposer dune technologie peut llaborer en entreprenant elle-mme des travaux de recherche et de dveloppement, le cas chant en collaboration avec dautres, ou chercher lacqurir auprs dun tiers sur le march.2 Il est souvent prfrable de choisir cette dernire
2. De nombreux pays ont des lois interdisant la vente ou la concession sous licence de certaines technologies considres comme indispensables la scurit nationale. Il est important, par consquent, de vrifier si la technologie laquelle on sintresse tombe sous le coup dune telle loi. Voir aussi la note 26.

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1. INTRODUCTION: UNE LICENCE, POUR QUOI FAIRE?

solution plutt que dinvestir le temps et les ressources ncessaires llaboration dune solution idale; par exemple, lorsque lon ne pas dispose pas, par manque de moyens, de temps ou de ressources humaines et dactifs complmentaires, de la capacit de dvelopper une technologie, il peut tre avantageux dutiliser ou dadapter une solution dj mise au point par dautres, que lon peut acqurir sur le march. Parfois, il peut mme tre ncessaire de demander une licence pour une technologie faisant partie dune norme industrielle, nationale ou internationale, tablie par un organisme de normalisation. Dans certains cas, un produit nouveau ou amlior porte atteinte, par hasard, aux droits de proprit intellectuelle dun tiers, et cela entrane galement lobligation de ngocier une licence. Il est utile, en outre, pour lentreprise qui a mis au point ou amlior un produit ou un procd, de prendre conscience du fait quelle nest peut-tre pas la seule sy intresser, et quelle pourrait ventuellement raliser en prime une excellente opration commerciale en transfrant dautres le savoir ainsi acquis. Dailleurs, un certain nombre de socits ont abandonn la fabrication de produits pour se consacrer la concession de licences de brevet ou la communication de savoir-faire, tandis que dautres ont t constitues avec pour seul objet la cration de proprit intellectuelle et sa concession sous licence, lexclusion de toute activit de production. En dautres termes, cest la technologie qui devient alors le produit. De nos jours, les entreprises, mme les plus importantes, ne font plus tout elles-mmes en interne; elles sen remettent des fournisseurs extrieurs, non seulement pour les composants et les services indispensables, mais aussi pour la technologie. Il existe aussi des socits qui laborent des technologies et sous-traitent ensuite la fabrication de leurs produits, dans leur propre pays o ltranger, dautres entreprises auxquelles elles concdent une licence cet effet. Vu son caractre immatriel, une technologie peut tre utilise par une personne sans que cela constitue un obstacle son utilisation par une autre. Pour exprimer les choses autrement, une technologie peut tre utilise simultanment par un grand nombre dutilisateurs, pour le mme usage ou pour des usages diffrents, sans tre pour autant affecte dune quelconque manire dans sa qualit ou sa fonctionnalit. Il en rsulte que le titulaire de cette technologie peut thoriquement en concder lexploitation autant de preneurs de licence quil le souhaite, afin de maximiser ses gains potentiels en ayant pour seules contraintes les limites imposes par les termes des accords conclus

1. INTRODUCTION: UNE LICENCE, POUR QUOI FAIRE?

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avec ces derniers. Dans un certain sens, cela signifie quune seule technologie pourrait trs bien servir de fondement toute une gamme de produits et de services, apparents ou non, fabriqus ou fournis par une seule entreprise ou plusieurs, dans un mme lieu ou dans un grand nombre dtablissements situs dans un mme pays ou un peu partout dans le monde. LA STRATGIE DE LA LICENCE EST-ELLE LA BONNE? Avant de sengager dans une prise de licence, cest--dire une acquisition de droits sur une technologie mise au point par quelquun dautre, ou dans une concession de licence pour confrer un tiers le droit dexploiter 3 une technologie dont on est soi-mme titulaire, il convient de se demander si la licence constitue bien le mcanisme le plus appropri. Pour le titulaire du droit de proprit intellectuelle, il est en effet possible que la meilleure solution consiste fabriquer et commercialiser lui-mme le produit. Si cela ne lui convient pas, il peut aussi dcider de vendre purement et simplement le droit de proprit intellectuelle qui protge sa technologie. Les acheteurs tant plutt intresss, en gnral, par une formule comprenant aussi du capital humain, un produit, un march dj dvelopp ou une entreprise tablie ayant dj son propre courant daffaires, cette dernire mthode nest pas toujours la plus attrayante, mais elle constitue parfois une possibilit. CESSION OU LICENCE? La vente de droits de proprit intellectuelle relatifs une technologie constitue un acte juridique nomm cession, aux termes duquel les droits en question sont transfrs une fois pour toutes du vendeur lacheteur. La technologie est vendue et achete un prix fix davance. Quelques obligations seulement subsistent ensuite entre le vendeur (le cdant) et lacheteur (le cessionnaire). Ce type daccord donne souvent lieu au versement dune somme forfaitaire unique, mais il peut aussi prvoir le rglement diffr, en totalit ou en partie, dun montant calcul en fonction dun certain nombre de facteurs et dinconnues telles que les rsultats commerciaux
3. Bien quil soit simplement question, dans le prsent guide, dexploitation ou dutilisation de technologies, les droits confrs par les licences sont beaucoup plus complexes, puisquils peuvent comprendre notamment le droit de produire ou de faire produire, le droit dutiliser ou de commercialiser, le droit dimporter ou dexporter (brevets), le droit de reproduire, dexposer et de distribuer (droit dauteur) et le droit dutiliser une marque des fins de distribution.

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1. INTRODUCTION: UNE LICENCE, POUR QUOI FAIRE?

escompts. Pour le propritaire de technologie qui ne possde aucune exprience en matire de commercialisation et nprouve aucun intrt pour le suivi au jour le jour de la mise en application pratique de sa technologie, la solution consistant cder cette dernire un acheteur dispos le rgler en une seule fois peut apparatre comme idale. Dans un contrat de licence, en revanche, le donneur de licence titulaire dun droit de proprit intellectuelle sur une technologie concde un preneur de licence, et cela dans des conditions dfinies, pour une dure dtermine et sur un territoire donn, le droit dexploiter cette technologie et de fabriquer, utiliser et commercialiser des produits dont elle constitue le fondement. En dautres termes, le donneur de licence ne concde quun droit dexploitation bien dlimit, et continue dtre le propritaire de la technologie.4 Cela signifie que sil prfre concentrer son activit sur un seul march gographique (disons les tats-Unis dAmrique) ou un secteur en particulier (par exemple celui des moteurs deux temps), il peut concder une licence une personne qui dispose dune capacit plus importante que la sienne ou sintresse des rgions ou des secteurs dactivits diffrents. Ainsi, au lieu de rester compltement exclu de ces autres marchs quil ne connat pas, le donneur de licence en aura fait une source de revenus supplmentaire. Qui plus est, la conclusion dun accord de licence implique gnralement que les parties sengagent dans une relation durable. Le donneur et le preneur de licence vont en effet se trouver dans une situation dinteraction constante dans laquelle ils travailleront tous deux la ralisation dun objectif commun, savoir lexploitation efficace et rentable dune mme technologie. Si cette relation est fructueuse, cest--dire payante, ils seront rcompenss lun et lautre par une augmentation graduelle de leurs revenus, au fur et mesure quaugmenteront les ventes de leurs produits sur le march. Les consquences juridiques et pratiques des contrats de licence sont donc trs diffrentes de celles quentranent les ventes ou les cessions. Cela sexplique par le fait que les objectifs commerciaux viss ne sont pas du tout les mmes, et il conviendra par consquent dexaminer ce point avant de sengager dans la ngociation dune licence.
4. Dans le domaine de la biotechnologie, il arrive que le transfert de technologie ne permette pas lui seul la mise en uvre de linvention; un accord hybride de dpt et de licence de brevet concdant aussi le droit dexploitation (mais pas la proprit) de certains biens corporels gnralement du matriel biologique peut alors tre conclu.

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LES AVANTAGES DE LA LICENCE

Pour le donneur de licence
La socit propritaire de technologie qui ne souhaite pas sengager dans une activit de fabrication ou nest pas quipe pour le faire peut avoir avantage concder une licence un ou plusieurs partenaires disposant, par exemple, dune capacit de production suprieure, dun plus grand nombre de points de vente, de personnel dencadrement sur les marchs locaux ou dune bonne connaissance de ces derniers. La concession dune licence permet au donneur de licence de retirer un avantage conomique de la technologie dont il est propritaire, gnralement sous la forme dune redevance, et cela sans perdre ses droits de proprit intellectuelle. La concession dune licence peut aussi donner une entreprise la possibilit de commercialiser sa technologie sur de nouveaux marchs ou dy tendre ses oprations plus facilement et plus efficacement que si elle tait seule. La concession dune licence peut permettre une socit daccder des marchs qui lui seraient autrement ferms. Le preneur de licence pourra accepter de prendre en charge toutes les adaptations que ncessitera laccs un march tranger, par exemple la traduction des tiquettes et des manuels dinstructions, la mise en conformit des produits avec la lgislation locale ou lajustement des mthodes commerciales. Il sera normalement responsable aussi de la fabrication sur place, des adaptations, de la logistique et de la distribution. La concession dune licence peut constituer un moyen de faire lconomie dun procs coteux lissue incertaine contre un concurrent ou lauteur dune atteinte aux droits concds, en se faisant de ce dernier un alli ou un partenaire. La concession dune licence peut assurer au donneur de licence un certain niveau de contrle sur les innovations et lvolution des technologies lorsque linterfonctionnement est important.

Pour le preneur de licence

Cest souvent la course pour mettre de nouveaux produits sur le march. Une licence donnant accs des technologies tablies ou normalement disponibles peut permettre une entreprise dinnover plus rapidement et de prendre ainsi sa place sur le march.

Grce une licence, une entreprise ne disposant pas elle-mme de moyens suffisants pour se lancer dans la recherche-dveloppement pourra avoir accs aux nouvelles techniques qui lui sont ncessaires pour moderniser ou amliorer ses produits. Certaines licences peuvent complter le portefeuille technologique dune entreprise, et lui permettre ainsi de crer de nouveaux produits et services ou lui ouvrir de nouveaux dbouchs.

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1. INTRODUCTION: UNE LICENCE, POUR QUOI FAIRE?

LES INCONVNIENTS DE LA LICENCE

Pour le donneur de licence Linvestissement personnel du donneur de licence peut parfois gnrer davantage de bnfices que les activits dcoulant de la mise en uvre dun accord de licence. Pour le preneur de licence Le preneur de licence peut stre engag financirement lgard dune technologie qui nest pas prte tre exploite commercialement ou qui a besoin dtre modifie pour rpondre ses besoins commerciaux. Une licence de proprit intellectuelle peut entraner des frais supplmentaires quil sera impossible de rcuprer sur le march. Il est toujours bien dutiliser une nouvelle technologie, mais encore faut-il que le cot que cela occasionne puisse tre rpercut sur le prix de vente du produit. En ajoutant de multiples technologies un produit, on risque de dboucher sur un produit trs technique, mais trop cher pour le march.

Le preneur de licence peut devenir le concurrent du donneur de licence. Il peut cannibaliser les ventes du donneur de licence au point o les redevances perues par ce dernier ne compensent mme plus la perte de ventes due la prsence de ce nouveau concurrent. Soit parce quil a des cots de dveloppement moins levs, soit parce quil est plus efficace, le preneur de licence est parfois plus performant que le donneur de licence ou plus rapide introduire ses produits sur le march. Un accord de licence peut tre dsavantageux si la technologie sur laquelle il porte nest pas clairement dfinie ou si elle nest pas au point. Dans ce cas, le donneur de licence peut devoir poursuivre les travaux de dveloppement grands frais pour satisfaire les attentes du preneur de licence.

Les entreprises qui tablent sur la concession de licences pour se maintenir jour sur le plan technologique sont dans un tat de dpendance qui peut se retourner contre elles et faire obstacle leur expansion ou leur aptitude adapter, modifier ou amliorer leurs produits en fonction des marchs sur lesquels elles sont actives.

Le donneur de licence peut devenir compltement tributaire de laptitude du preneur de licence gnrer des profits.

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Rien ne peut remplacer une prparation diligente. Sengager dans la ngociation dun accord de licence sans se prparer serait courir lchec. En fait, la ngociation proprement dite nest que la pointe de liceberg. Ce qui compte vraiment, pour assurer le succs de cette ngociation, cest de disposer dinformations sur le march, la technologie, le donneur ou le preneur de licence et la situation de son entreprise, et aussi de savoir ce que lon veut soi-mme retirer de lopration. LE DEVOIR DATTENTION

Il est important dagir avec attention dans la prparation de tout accord commercial, et plus forte raison lorsquil sagit dun contrat donnant lieu une relation durable, tel quun contrat de licence. Une fois que lon a dfini ses objectifs stratgiques court et long terme et vrifi que la formule de la prise ou de la concession de licence rpond ces derniers, on doit imprativement remplir un devoir de attention suffisante. Cela consiste rassembler autant dinformations que possible sur lautre partie, sur la technologie envisage et les quivalents commercialiss ou en cours de dveloppement, sur le march proprement dit et son contexte juridique et commercial (local ou international selon le cas), ainsi que tout autre renseignement susceptible de contribuer une meilleure prparation. Cette recherche dinformations doit tre effectue dune manire correcte et conforme la loi, quelles que soient les contraintes financires ou de temps. Il est difficile de donner la priorit un type dinformation plutt qu un autre lorsque lon se livre un tel exercice, et ce serait dailleurs une erreur que de le faire. Le degr dimportance des diffrents renseignements est dtermin par tout un ensemble de facteurs, qui varient dune situation lautre. Il peut cependant tre utile de noter que les questions qui se posent le plus souvent sont les suivantes: qui appartient la technologie? Est-elle protge par des droits exclusifs et toutes les mesures ont-elles t prises pour assurer sa protection dans les marchs considrs? des tiers revendiquent-ils des droits sur cette technologie, peut-elle vraiment procurer un avantage, par exemple une rduction de cots ou une amlioration de performance? Peut-on la mettre en uvre sans avoir acqurir dautres droits de proprit intellectuelle? Quelle est sa valeur cono-

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mique et stratgique pour lalliance envisage, autrement dit, sinscrit-elle dans les objectifs de cette dernire et aidera-t-elle les raliser? Un certain nombre de sources peuvent tre consultes pour obtenir des rponses toutes ces questions, dont notamment les suivantes: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. informations publiques sur les socits cotes en bourse; bases de donnes en ligne, gratuites ou par abonnement, sur le march ou les produits considrs; publications spcialises; salons, foires et expositions portant sur le commerce et la technologie; services de valorisation de la recherche des universits et des tablissements de recherche subventionns; ministres, dpartements, agences ou autres tablissements publics comptents; revues, journaux et autres publications professionnelles et caractre conomique traitant des produits et des marchs concerns; associations professionnelles et sectorielles; bourses dchange technologique; centres dinnovation; services dinformation en matire de brevets.

Selon les circonstances et le domaine qui les intresse, les entreprises consultent une seule ou plusieurs de ces sources dinformations pour trouver les renseignements commerciaux, juridiques et techniques quelles recherchent. On constate cependant que pour toutes sortes de raisons, les documents de brevet restent sous-utiliss cet gard, notamment par les petites et moyennes entreprises. Cette observation sapplique aux PME du monde entier, et plus particulirement celle des pays en dveloppement et des pays les moins avancs. Nous expliquerons donc dans ce chapitre les raisons pour lesquelles il est important dutiliser cette source dinformations extrmement prcieuses sur la concurrence, auxquelles il devient en outre de plus en plus facile daccder grce aux efforts des offices nationaux de brevets et dun certain nombre de fournisseurs de services valeur ajoute dinformation technologique et commerciale du secteur priv.

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LINFORMATION BREVET Un contrat de licence de technologie sinscrit souvent dans le cadre dun accord commercial plus large, dans lequel les parties sentendent sur une multitude dautres questions qui, tout en tant gnralement lies la concession de la licence, en sont nanmoins distinctes. La technologie vise par la licence peut tre protge par un ou plusieurs brevets, par le droit dauteur ou en vertu de la lgislation sur le secret daffaires. Elle peut aussi tre entoure dautres droits de proprit intellectuelle, par exemple une marque protgeant un nom de produit ou dentreprise, un droit dauteur sur des documents ou la protection titre de secret daffaires dune foule dinformations confidentielles comprenant notamment le savoir-faire de lentreprise (on trouvera lannexe I un bref examen de ces droits). La relation commerciale cre entre les parties peut galement soulever un certain nombre dautres proccupations. Toutes ces questions peuvent donner lieu des contrats distincts ou, ventuellement, des parties distinctes dun mme contrat. Cela dit, eu gard aux risques et difficults techniques que prsente leur protection par le secret daffaires et aux avantages du systme des brevets, les technologies novatrices sont souvent protges par un brevet. Il en rsulte que pour trouver une telle technologie ou un ventuel donneur ou preneur de licence et pour se prparer adquatement en vue de la ngociation dune licence de technologie, une recherche dans ce que lon appelle linformation brevet, cest--dire les bases de donnes o figurent toutes les demandes de brevet et tous les brevets dlivrs, est indispensable. Quest-ce que linformation brevet? tant donn que tous les demandeurs de brevets sont tenus de divulguer leurs inventions, toutes les inventions pour lesquelles un brevet a t demand sont documentes, catalogues et mises la disposition du public 18 mois aprs la date de dpt de la demande de brevet ou immdiatement aprs la dlivrance du brevet. Les lois nationales ou rgionales en matire de brevets prvoient que linvention doit tre divulgue de faon suffisamment claire et complte pour pouvoir tre ralise par un homme du mtier. Cest pourquoi on trouve

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dans les documents de brevet plus de renseignements dtaills sur une technologie que dans la plupart des autres publications. Ils constituent aussi une source dinformation unique, car une grande partie des renseignements techniques quils contiennent ne sont jamais publis ailleurs. Les collections de brevets, qui comptent actuellement environ 42 millions de documents publis par les offices de brevets du monde entier et senrichissent chaque anne dun million environ de documents supplmentaires, reprsentent la plus importante source dinformation technique qui soit au monde. Dans de nombreux pays, les demandes de brevet sont publies 18 mois aprs la date laquelle elles ont t dposes. Le public ny ayant gnralement pas accs plus tt, les demandes de brevet ainsi publies constituent donc le plus souvent, malgr ce dlai, la source dinformation technique la plus actuelle quil puisse consulter. Linformation brevet couvre tous les aspects de lactivit technique et scientifique, de la plus simple des solutions techniques la plus complexe. Tous les documents de brevet sont prsents selon un format universel en ce qui concerne les donnes bibliographiques. Chaque document donne accs plus de 50 champs dont chacun contient de prcieuses informations dordre technique ou de stratgie commerciale. Les documents de brevet sont en outre classs, dans la plupart des pays, selon la Classification internationale des brevets (CIB), un systme institu par un trait international et comptant environ 70 000 subdivisions (voir http://www.wipo.int/classifications/ ipc/fr/index.html). La CIB permet de trouver assez facilement les documents de brevet relatifs un domaine technologique particulier. Comment utilise-t-on linformation brevet? Informations sur lactivit technologique Comme on la vu, les sources dinformation que lon peut consulter pour trouver une technologie ou un partenaire commercial ne manquent pas. Cela dit, la seule faon deffectuer une recherche vraiment exhaustive parmi les technologies protges par brevet consiste interroger les collections de brevets.

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Ces bases de donnes, qui contiennent la plupart des brevets dposs et dlivrs dans le monde, permettent de se renseigner facilement sur nimporte quelle technologie, condition que cette dernire ait fait un jour lobjet dune demande de protection. Elles constituent donc une vritable mine de technologies, mais aussi de fournisseurs et dutilisateurs potentiels de ces technologies. On peut y trouver des ides nouvelles pour rsoudre des problmes techniques de mise en uvre de procds ou de mise au point de produits et mme, dans certains cas, tout un choix de solutions techniques nouvelles des problmes connus. Chose importante noter, la solution dun problme donn se trouve parfois dans un domaine technique compltement diffrent. Cela signifie quil peut tre utile au bon droulement des ngociations de possder une bonne connaissance non seulement de la technologie vise, mais aussi, le cas chant, des autres technologies pertinentes. tant donn que les documents de brevet contiennent des informations sur les titulaires des inventions, la personne intresse une prise de licence y trouvera des renseignements de base utiles sur le secteur technologique qui lintresse ainsi que sur ses principaux acteurs et leur degr dactivit dans ce dernier. La personne dsireuse de concder une licence sur une technologie dont elle est titulaire y trouvera, pour sa part, des informations lui permettant de situer sa technologie sur le march et de se faire une opinion quant aux personnes susceptibles dtre intresses par une licence. Il est important de prciser que le titulaire dun droit de proprit intellectuelle est propritaire dun bien. ce titre, il ne sera donc pas obligatoirement intress le concder en licence ou, sil est intress, le faire des conditions abordables pour le preneur de licence. Sagit-il dune technologie protge? Une fois trouve la technologie qui lintresse, le futur preneur de licence doit se poser une question dune importance primordiale: cette technologie est-elle protge ou non par des droits de proprit intellectuelle et si oui, par lesquels? Si la technologie nest pas protge, aucune licence nest ncessaire. On dit alors quelle tombe dans le domaine public, ce qui veut dire quelle peut

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tre exploite sans le consentement de quiconque. Il sagit bien sr dune information essentielle, puisquil ny a aucune raison dengager des ngociations et des frais pour une technologie qui appartient au domaine public. Si la technologie est protge par un brevet, il est important de vrifier si ce dernier est valide dans le pays ou la rgion o elle doit tre exploite. Un brevet peut en effet tre nul parce que sa protection est expire (la dure de protection maximale est de 20 ans compter de la date de dpt de la premire demande de brevet), en raison du non-paiement de la redevance pour le maintien du brevet, ou parce quil a t annul la suite dune procdure juridictionnelle. Chose encore plus importante, la porte des droits de proprit intellectuelle est territoriale, cest--dire quelle se limite au territoire national ou rgional pour lequel ils ont t accords. Il est donc possible quun brevet existe, mais quil soit sans effet dans le pays ou la rgion qui intresse le preneur de licence. Un brevet peut en effet avoir t demand pour un pays, mais pas pour celui dans lequel lexploitation de linvention est envisage ou pour ceux qui pourraient constituer des marchs dexportation pour les produits issus dudit brevet. Il est utile de noter, ce propos, quaux 42 millions de documents de brevet mentionns plus haut correspondent seulement environ cinq millions de brevets en cours de validit. On sait aussi que pour chaque invention, la protection par brevet est demande, en moyenne, pour quatre pays seulement. Cela veut dire quil y a dassez bonnes chances pour quun brevet protg dans un pays donn ne le soit pas dans au moins certains des pays qui intressent le preneur de licence. En plus du risque de poursuite en contrefaon ou dannulation, la qualit du brevet doit-elle aussi tre value. Il est possible, en effet, que lefficacit de la technologie vise dpende dautres technologies, galement protges par des brevets. Si cest le cas, il peut devenir ncessaire dacqurir une, voire plusieurs autres licences afin de pouvoir utiliser ces technologies. Lapprciation de toutes ces questions ncessite gnralement lintervention dun expert en matire de proprit intellectuelle. Les informations contenues dans les documents de brevet permettent donc de cerner les technologies prsentant un intrt ventuel, didentifier des preneurs ou des donneurs de licence potentiels et de rassembler

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un certain nombre dlments utiles, tant du point de vue de la stratgie commerciale que de la ngociation, notamment en ce qui concerne les forces et les faiblesses de la technologie considre par rapport dautres solutions, les tendances se manifestant, le cas chant, dans le secteur technique concern, etc. Que contiennent les documents de brevet? La partie la plus importante du document de brevet se nomme, en jargon juridique, le mmoire descriptif. Il se divise en un certain nombre de sections dont la disposition et le contenu rpondent, dans la plupart des pays, des rgles communes. La page de couverture du document de brevet contient gnralement des donnes bibliographiques qui fournissent des renseignements sur la demande de brevet, savoir lidentit du dposant, la date et le lieu du dpt et les domaines techniques auxquels sapplique linvention. En gnral, la page de couverture contient aussi un titre, un abrg et un dessin reprsentatif. Les informations bibliographiques sont extrmement utiles pour identifier, localiser et retrouver les documents de brevet. Si le nom du ou des inventeurs ou celui du ou des titulaires de linvention sont connus, cela permet de faire ressortir toutes les demandes de brevet effectues sous ces noms. Si le domaine technique de la Classification internationale des brevets (CIB) est connu, il devient possible de rechercher tous les documents relatifs ce domaine. La date de la demande est la date de rfrence partir de laquelle est compte la dure de validit du brevet. Un abrg accompagn, le cas chant, de dessins reprsentatifs, comprend un rsum concis de la technologie utilise dans linvention, ce qui permet de limiter les recherches aux documents de brevet pertinents, et donc dconomiser du temps. tant donn que les donnes bibliographiques comprennent le nom et ladresse de linventeur et du titulaire de linvention, elles reprsentent un excellent moyen didentifier les principaux protagonistes dun domaine technique donn et de trouver les coordonnes de donneurs ou de preneurs de licence ventuels. Les revendications dterminent la brevetabilit de linvention et dfinissent la porte de la protection demande par le dposant et de celle qui a t accorde par le brevet. En effet, comme on peut sy attendre, le dposant dfinit cette porte le plus largement possible, tandis que loffice de proprit industrielle qui effectue lexamen veut sassurer que le brevet qui sera

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confr ne protgera pas des lments dj connus ou nayant pas t dcrits dune manire dtaille dans le mmoire descriptif. Les efforts combins du dposant et de loffice concern permettront de clarifier la porte de la protection revendique par linventeur ou le dposant et de celle qui sera finalement confre. Vu le caractre la fois technique et juridique du langage dans lequel elles sont rdiges, les revendications ne permettent pas toujours aux personnes non spcialises de se faire une ide claire et prcise de linvention qui les intresse. Dans la plupart des cas, laide dun juriste sera donc requise. Lorsquelles sont publies, les demandes de brevets sont souvent accompagnes dun rapport de recherche ou dune liste de rfrences des lments de ltat de la technique qui se sont rvls au cours de la recherche effectue par loffice. Le rapport de recherche peut faire partie intgrante du document de brevet ou tre publi sparment. La description crite est la partie de la demande de brevet quil faut lire pour comprendre linvention ou la technologie concerne; elle est parfois relativement longue et peut saccompagner, le cas chant, de dessins. Elle expose de manire claire les dtails techniques de linvention, en les illustrant normalement par des exemples dapplication industrielle montrant la manire de lexcuter. Dans la plupart des pays, la lgislation sur les brevets prvoit que la description doit tre claire et complte afin de permettre un homme du mtier dexcuter linvention. Par ailleurs, dans la plupart des pays, le mmoire descriptif se divise en quatre sections: le contexte de linvention, un rsum de linvention, une brve description des dessins (le cas chant) et une description dtaille (crite) de linvention. Le contexte de linvention constitue la partie introductive du texte du document de brevet. Il indique le domaine technique auquel se rapporte linvention. Ltat de la technique, cest--dire des solutions connues aux problmes techniques auxquels se rapporte linvention, est ensuite expos sous la forme dun rsum soulignant les dfauts et insuffisances de celle-ci. Labrg prsente linvention et la manire dont elle est ralise dans les grandes lignes, cest--dire quil explique le fonctionnement des lments constitutifs de linvention sans les dcrire en dtail. La description dtaille de linvention explique avec prcision en quoi consiste cette dernire avec, le cas chant, des rfrences aux dessins. Limportance de cette partie du document de brevet tient au fait quelle dcrit la solution que linvention,

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telle que caractrise dans les revendications, est cense apporter un problme technique donn. Comment accder linformation brevet La recherche dinformations en matire de brevets a longtemps t un exercice laborieux. La situation sest ensuite amliore de faon significative, dabord dans les annes 70 avec lavnement des bases de donnes commerciales accessibles en ligne, puis de nouveau la fin des annes 80, grce aux cdroms. Aujourdhui, cependant, lavance technologique majeure que constitue lInternet met rellement linformation brevet la porte du plus grand nombre. Toute personne ayant accs lInternet peut, par exemple, consulter gratuitement le texte intgral (description, revendications, dessins) et la page de garde des documents de brevet publis ladresse http://ep.espacenet.com o se trouve un site donnant accs 38 millions de documents de brevets. Le site http://www.wipo.int/ipdl/fr/ permet, pour sa part, de consulter la page de garde des demandes internationales de brevet publies et dposes selon le Trait de coopration en matire de brevets (PCT). Il comporte galement des liens donnant accs aux bases de donnes interrogeables dun certain nombre dautres offices de brevets et de proprit intellectuelle du monde entier. Il peut galement tre intressant de consulter, en plus des sites mentionns ci-dessus, le site de loffice de la proprit intellectuelle de Singapour, ladresse http://www.surfip.gov.sg. On notera toutefois que toutes ces consultations ne sauraient remplacer un travail de recherche professionnel. Il est par consquent recommand de consulter un conseil en brevets local ou loffice des brevets du pays concern. Ce dernier aura dailleurs peut-tre un service de recherche dinformations en matire de brevets qui pourra se charger lui-mme de la recherche ou y contribuer. Selon toute probabilit, un tel service aura non seulement accs lInternet et, par consquent, espacenet et la Bibliothque numrique de proprit intellectuelle de lOMPI, mais sera aussi le dpositaire de tout un ensemble de cdroms contenant des informations utiles matire de brevets. Sagissant de cdroms, il est utile de consulter Espace Access, qui est publi chaque mois par lOffice europen des brevets (OEB), Patents BIB, une publication bimensuelle de loffice des brevets et des marques des tats-Unis dAmrique

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(USPTO) qui contient les donnes bibliographiques relatives aux brevets amricains, et USAPAT, dans lequel on trouve, sous forme de fac-simils, les brevets publis chaque semaine par lUSPTO. On peut encore citer ESPACE WORLD, qui contient le texte complet et les donnes bibliographiques des demandes PCT publies toutes les deux semaines par lOMPI, et ESPACE EP, pour les documents de brevet europens. Il existe aussi un certain nombre de socits prives5 qui proposent des services de recherche dans les bases de donnes de brevets. LA CONFIDENTIALIT Lorsque lon sengage dans des pourparlers en vue dun accord de licence, il ne faut pas oublier quils peuvent trs bien ne pas aboutir. Il est alors courant que lune des parties, gnralement le donneur de licence, accuse lautre, le preneur de licence, de vouloir abuser de la confiance qui lui a t manifeste durant les ngociations en sappropriant et en exploitant de manire illicite des informations confidentielles rvles de bonne foi. Pour viter ce genre de situation, les parties tablissent habituellement un accord de confidentialit, que lon nomme aussi accord de non-divulgation ou accord de secret. On trouvera lannexe V un exemple daccord de confidentialit. Tout document de cette nature devra naturellement tre adapt aux faits et circonstances de chaque situation et examin par un juriste comptent. PROTOCOLE DACCORD OU LETTRE DINTENTION Si les parties estiment stre adquatement prpares en vue de la ngociation, elles nauront normalement pas besoin de faire prcder la concrtisation de laccord de licence final dune convention prliminaire telle quun protocole daccord ou une lettre dintention. Dans certaines situations, toutefois, cela sera ncessaire malgr toute leur bonne volont, soit avant le commencement des ngociations proprement dites, soit lorsque ces dernires auront dj dur un certain temps et que lon devra, par exemple, annoncer le lancement dun nouveau produit au public ou procder une demande de financement. Avant de sengager dans un protocole daccord
5. Pour citer quelques exemples importants: Derwent (http://www.derwent.com), Dialog (http://www.dialog.com), STN (http://www.stn-international.de), Questel Orbit (http://www.questel.orbit. com/index.htm), Micropatent (http://www.micropatent.com), WIPS Global (http://www.wipsglobal.com).

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ou une lettre dintention, il convient dtudier avec attention toutes les propositions de lautre partie et de bien comprendre les incidences quelles auront sur le contrat de licence dfinitif. Ceci est particulirement important dans les pays o ce type de convention un caractre contraignant. On trouvera des explications plus dtailles sur ce point lannexe V. Tout comme laccord de confidentialit mentionn plus haut, le contenu du document devra tre adapt aux faits et circonstances de la situation et vrifi par un juriste comptent. CONTRAT DE DISTRIBUTION Avant de se lancer dans un contrat de licence de longue dure sur une technologie, les parties auront parfois avantage conclure, dans un premier temps, un contrat de distribution qui leur permettra dapprendre mieux se connatre. Le futur preneur de licence pourra ainsi distribuer un produit du futur donneur de licence, sur un march donn et selon des conditions convenues. Si lexprience est concluante, la relation qui se sera tablie facilitera ensuite de beaucoup la conclusion et le succs du contrat de licence de technologie.

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Contrairement aux biens corporels, dont le prix peut tre dtermin selon des mthodes bien tablies, il nexiste aucun moyen simple destimer la valeur des biens incorporels. Il nen reste pas moins que dans un contrat de licence de technologie, la valeur de lactif concd doit tre tablie. Plusieurs mthodes ont donc t labores cet effet, la plupart sinspirant dailleurs de celles utilises pour les biens corporels.

Ltablissement du prix de la technologie devient important ds lors que le futur preneur de licences a: trouv une technologie rpondant adquatement un besoin quil a lui mme constat; identifi le donneur de licence; dcid que la prise de licence constitue pour lui la stratgie commerciale la plus approprie. Trois questions doivent alors tre poses: quel est le prix que la socit peut se permettre de payer pour avoir le droit dutiliser la technologie du donneur de licence? de quelle manire le preneur de licence va-t-il rmunrer le donneur de licence? quel est le montant que le preneur de licence devrait payer au donneur de licence? La premire de ces questions, cest--dire celle du prix que la socit peut se permettre de payer, revt une importance essentielle. En effet, un preneur de licence avis ne peut pas se fonder sur la valeur thorique de la technologie concerne; il voudra savoir si cette dernire est susceptible de lui faire gagner plus dargent.6 Si lajout du prix de la nouvelle technologie au prix de revient du produit se traduit par un cot des ventes suprieur ce que le march est dispos payer, le preneur de licence sera perdant, et
6. Laugmentation du chiffre daffaires nest pas toujours le seul objectif recherch dans un contrat de licence. En effet, le preneur de licence peut aussi sintresser dautres formes davantages plus difficiles quantifier, tels que lamlioration de limage ou de la visibilit de sa socit. Cette observation sapplique plus particulirement lorsque la licence concde porte sur une marque ou sur lexploitation de droits drivs, mais elle est galement illustre par lexemple de lentreprise qui met en avant le fait que tel ou tel de ses produits est fond sur une technologie brevete, afin de donner de ce dernier une image de plus haute technicit.

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tout lexercice de ngociation de licence aura t inutile, sinon nuisible. Il importe donc de dterminer, dans le cadre des prparatifs la ngociation de la licence, si les frais dacquisition et dexploitation de la technologie du donneur de licence sont couverts par des moyens financiers suffisants et sils laisseront place un bnfice le jour o la technologie ou le produit seront finalement commercialiss. Le but vis, en fin de compte, est la ralisation de bnfices grce lexploitation de la technologie et leur rpartition quitable et raisonnable entre le donneur de licence et le preneur de licence. MTHODES DVALUATION Lvaluation est un exercice difficile, et souvent subjectif. Le propritaire dun bien corporel, la personne intresse lacheter, celle qui le finance et celle qui lassure auront des faons diffrentes dvaluer ce dernier, et cela malgr le fait quil sagit dun actif identifiable, dont la valeur se mesure dans une devise courante. Autrefois, les actifs taient valus sur la base de leur cot dorigine amorti, et leur valeur tait directement lie la rentabilit qui en tait attendue. Depuis quelques annes, toutefois, et plus prcisment depuis que les entreprises de la nouvelle conomie gnrent des bnfices apparemment sans commune mesure avec la valeur de leurs immobilisations, cette mthode ne sapplique plus de manire systmatique. Cela tient principalement au fait que ces entreprises utilisent des actifs incorporels, et notamment des technologies, dont lvaluation est encore plus difficile et encore plus subjective que celle des actifs corporels! Cela dit, il existe plusieurs mthodes pour valuer les technologies.7 Compte tenu de la prsence dun lment de subjectivit et de linfluence des donnes sur lesquelles sont fonds les modles dvaluation, elles produisent toutes des rsultats diffrents. Elles fournissent nanmoins une indication utile, en ce sens quelles fixent les limites lintrieur desquelles des arrangements financiers peuvent tre ngocies, non seulement en ce qui concerne les montants, mais aussi les conditions de leur rglement.
7. Voir Deborah Hylton et David Bradin, Intellectual Property of Biotech Companies: A Valuation Perspective, April 2002, http://faculty.fuqua.duke.edu/courses/mba/2001-2002/term4/hlthmgmt491/ Files/DUKE_LECTURE.doc, Jeffrey H. Matsuura, An Overview of Intellectual Property and Intangible Asset Valuation Models, Research Management Review, volume 14, numro 1, printemps 2004, page 33 et articles accessibles ladresse http://www.wipo.int/sme/fr/index.jsp?sub_col=sme-article&cat=valuation.

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La mthode du cot Linvestissement du donneur de licence dans une technologie est la somme des dpenses quil a engages pour la mettre au point, la protger et la commercialiser. Il connat le montant de ces dpenses, et le preneur de licence peut en faire une estimation relativement prcise. Cest ce montant que le donneur de licence voudra rcuprer au minimum, intrts en sus. Toutefois, si la licence nest pas exclusive8 ou si elle ne porte que sur un territoire limit, le preneur de licence pourra faire valoir que le montant de linvestissement ne devrait pas tre mis entirement sa charge. Il peut aussi arguer du fait quune partie des dpenses de recherche na pas produit de rsultats et ne devrait donc pas tre prise en compte, ou quil devra luimme consentir un investissement en vue de la commercialisation de la technologie. En fait, le preneur de licence peut mme faire valoir que les frais exposs par le donneur de licence ne le concernent pas du tout, quil sintresse ce que la technologie peut apporter son entreprise, et non ce quelle a pu coter une personne laquelle il nest pas li. Il arrive aussi souvent que le donneur de licence ne rvle pas le montant rel de ses frais de dveloppement, et que le preneur de licence nait aucun moyen de le dcouvrir. Ce dont les parties ont rellement besoin, cest dune ide raliste des frais de dveloppement investis pas le donneur de licence et de leur incidence sur les montants quaura payer le preneur de licence. On utilise parfois la mthode du cot pour estimer ce quaurait d dpenser le preneur de licence pour se procurer la technologie ncessaire la ralisation dun procd ou dun produit donn auprs dune autre source, par exemple une tierce partie dtenant une technologie concurrente, sans tre contrefaisante. La mthode du cot est aussi utilise pour dterminer ce que coterait la cration dune technologie comparable sur la base des prix et des taux pratiqus au moment de lvaluation (cot de reproduction ou de remplacement de la technologie). Cela permet au preneur de licence de savoir combien de temps et dargent il lui faudrait pour laborer une technologie de remplacement et constitue donc pour lui un exercice utile, en ce sens quil en retire une ide de limportance et de la valeur que prsente rellement pour lui la technologie du donneur de licence. Plus quune valuation, un tel calcul constitue une stratgie de ngociation destine montrer au donneur de licence que son ventuel preneur de licence peut se
8. Voir le chapitre 4: Le contrat de licence dans ses grandes lignes.

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tourner vers dautres partenaires commerciaux si les conditions financires qui lui sont proposes sont draisonnables. La mthode du revenu Le futur preneur de licence doit disposer dlments lui permettant desprer que la technologie brevete laquelle il sintresse aura une incidence positive sur ses rsultats. Il peut, pour cela, procder une valuation par la mthode du revenu, qui consiste estimer, en se fondant sur des approximations (ou, si possible, des mesures plus prcises), le bnfice que la nouvelle technologie est susceptible de gnrer. Reste ensuite dterminer la part de ce bnfice qui reviendra chacune des parties et trouver une formule compatible avec ce calcul en ce qui concerne la rpartition des redevances. Certains spcialistes des licences utilisent comme base dvaluation une rgle empirique, souvent appele la rgle des 25%,9 selon laquelle le donneur de licence devrait recevoir entre un quart et un tiers du bnfice ralis par le preneur de licence. tant donn que cette rgle prsente lavantage dtre trs connue et frquemment cite, elle est utilise par un grand nombre de donneurs et de preneurs de licence. Elle peut tre ajuste par les parties, en considration de divers lments relevant de lquit ou de la logique. On verra souvent, parmi ces derniers, la question du risque couru ou des facteurs tels que le stade de dveloppement atteint par la technologie concerne (dembryonnaire totalement oprationnelle), le capital requis, la nature et la qualit des droits de proprit intellectuelle et la situation du march. titre dexemple, sil est prvu de vendre un nouveau produit un prix de 1500 dollars et que son cot total est de 750 dollars, le bnfice dexploitation sera de 750 dollars. Selon la rgle des 25%, le donneur de licence devrait donc recevoir 187.50 dollars, mais ce chiffre pourra tre ngoci la hausse ou la baisse en fonction des facteurs de risque et autres mentionns ci-dessus. Il arrive quau lieu de redevances chelonnes sur toute la dure du contrat, lune des parties prfre recevoir un montant forfaitaire (ventuel9. Voir Robert Goldscheider, John Jarosz et Carla Mulhern: Use of the 25 Per Cent Rule in Valuing IP, Les Nouvelles, dcembre 2002, page 123.

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lement en plusieurs versements effectus selon un chancier ou en fonction de certains vnements). Dans ce cas, on dresse un tat des entres de fonds et des dcaissements prvus pour chacune des annes du contrat (n), et on calcule la valeur actualise nette (VAN) du projet, autrement dit le montant forfaitaire en question, en appliquant ces chiffres la formule 1 / (1 + r/100)n. Ce calcul ncessite la fixation dun taux dactualisation (r) correspondant au cot du capital ajust dun facteur de risque. La VAN tablit par consquent la valeur la date du calcul, compte tenu de toutes les incertitudes, des flux de trsorerie futurs escompts quengendrera lexploitation de la technologie considre. Bien videmment, la prcision dune telle mthode dpend de celle des donnes de base utilises. Dans certaines ngociations, les parties engagent des experts-comptables pour analyser les taux de rendement et dactualisation prvisibles selon divers scnarios faisant parfois appel des techniques complexes telles que la mthode des approches relles ou celle de la simulation de Monte Carlo. Mais le plus souvent, lorsque les parties ont lexprience des affaires, elles auront elles-mmes une bonne ide des risques prvoir et du rendement quelles peuvent attendre de la concession de la licence. Il est souligner que la mthode de la valeur actualise nette (que lon nomme aussi valeur actualise des flux de trsorerie) sapplique toutes les situations dans lesquelles entrent en jeu des facteurs de temps et dargent. La mthode de la valeur de march Comme le savent tous ceux et celles qui ont dj eu loccasion de vendre ou dacheter un bien immobilier ou une voiture doccasion, il est toujours utile de connatre le prix que dautres personnes ont accept de payer pour une maison comparable dans le mme quartier ou pour une auto de la mme marque et de la mme anne. Lanalyse des transactions intervenues sur des biens analogues constitue en effet une excellente manire de dterminer la valeur dun bien en prvision de la ngociation dun achat ou dune vente. Cette mthode peut galement tre utilise pour les accords de licence de technologie, mais dune faon peut-tre moins efficace, car il est rare que

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deux contrats portent sur une mme technologie et des droits de proprit intellectuelle identiques. Qui plus est, les dtails du prcdent contrat ne peuvent pas toujours tre vrifis, les parties pouvant juger prfrable de ne pas les rvler la concurrence. Cela se produit notamment pour les accords de licence exclusive mondiale. Si la licence antrieure est non exclusive, ou si elle nest exclusive que pour un territoire donn, les conditions du contrat sont gnralement connues, ne ft-ce que par ou-dire et au moins en partie. Par ailleurs, le premier concessionnaire dune srie de licences non exclusives peut exiger que les conditions des licences subsquentes lui soient communiques ou que des conditions prfrentielles lui soient accordes en vertu dune prrogative de preneur de licence le plus favoris. Ces dispositions sont cependant difficiles appliquer et faire respecter en pratique, les contrats de ce type tant le plus souvent confidentiels. Il peut-tre utile de se documenter sur les taux de redevance (royalties) pratiqus pour certaines catgories de contrats de licence, soit pour disposer dune preuve en vue de la ngociation, soit simplement titre indicatif. On sait toutefois quil est extrmement difficile de comparer deux licences de technologie, dabord en raison de la nature de lobjet transfr, et ensuite parce que la valeur de chaque licence dpend de sa porte. Une licence exclusive trs large concdant le droit de fabriquer, dexploiter et de vendre tous les produits issus de tous les brevets dtenus sur une certaine technologie aura en effet une valeur trs diffrente de celle dune licence non exclusive permettant seulement dexploiter une technologie dans un domaine restreint. Il nen reste pas moins quil est intressant davoir des renseignements sur les taux de redevance pratiqus dans dautres accords de licence. Une tude ralise par le comit des licences de biotechnologie de la Licensing Executives Society (LES) a conclu que les taux de redevance suivants taient normaux pour les licences non exclusives dans les domaines numrs: ractifs de recherche (par exemple vecteurs dexpression, cultures cellulaires): 1 5% des ventes nettes; produits diagnostiques (par exemple anticorps monoclonaux, sondes molculaires): 1 5% des ventes nettes; produits thrapeutiques (par exemple anticorps monoclonaux): 5 10% des ventes nettes;

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vaccins: 5 10% des ventes nettes; produits vtrinaires: 3 6% des ventes nettes; produits vgtaux et agricoles: 3 5% des ventes nettes. Selon ldition de septembre 1990 de la Licensing Economic Review, les taux de redevance sappliquant aux nouveaux produits pharmaceutiques recombins varient de 7 10% pour les licences exclusives et de 3 4% pour les licences non exclusives. Aprs homologation, ces taux passent 12-15% des ventes nettes pour les licences exclusives et 5-8% pour les licences non exclusives. Dans le numro de septembre 1996 de la publication Les Nouvelles, M. Yamasaki explique que le taux de redevance moyen tient compte du stade de dveloppement de la technologie et de la situation des parties au moment de la signature de laccord de licence. Ainsi, lorsquune petite socit de biotechnologie laquelle une licence a t concde par un institut de recherches ou une universit donne son tour cette dernire en licence un grand laboratoire pharmaceutique aprs lavoir dveloppe, le taux de redevance augmente en fonction de la valeur ajoute ainsi cre:
R&D Dcouverte Tte de srie Prclinique Phases 2 et 3 Bio/Uni 3% 4-5% 6-7% Pharma/Bio 7% 9% 10% 15%

Ces chiffres ne suffisent pas, cependant, donner une ide prcise de la valeur conomique du contrat. On commet en effet souvent, en matire de licences, lerreur de se focaliser sur les pourcentages et les chiffres, alors quil existe parfois dautres conditions telles que le versement dun montant forfaitaire ou la mise en place de mesures incitatives qui, dans la plupart des cas, restent inconnues. Elles ont pourtant une incidence importante sur le taux de redevance, de sorte que ce dernier ne permet pas toujours dvaluer vritablement la situation. En rsum, la mthode de la valeur de march est souvent dune utilit limite. Il est certes possible de se faire une premire opinion partir de principes gnraux, dtudes et de normes de lindustrie, mais il est beaucoup plus efficace de rechercher un lment dvaluation ou de vrification supplmentaire dans un contrat de licence comparable dans le mme domaine dactivit.

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Autres critres Dans une tude intitule Factors in Pricing License parue dans ldition de mars 1987 de Les Nouvelles, Tom Arnold et Tim Headley dressent une liste de 100 critres quil est important de prendre en considration dans lvaluation dune technologie. Ils sont rpartis en neuf catgories: qualit intrinsque (importance de la technologie, stade de dveloppement atteint, etc.); protection (porte, applicabilit, etc.); march (importance, part du march, etc.); concurrence (tierce partie, etc.); qualit du preneur de licence (capital, recherche, capacit commerciale, etc.); considrations financires (marge bnficiaire, cot dapplication des droits, cots de garantie); risques (responsabilit du fait du produit, poursuites en justice, etc.); considrations juridiques (dure des droits concds par la licence, etc.); lgislation locale (conditions relatives aux redevances, transferts de devises, etc.). Dans certaines procdures en atteinte des droits de brevet, les tribunaux ont fix le montant des dommages et intrts payer en rparation du prjudice occasionn partir dune valuation des redevances que le donneur de licence aurait d raisonnablement percevoir. Voici la liste des critres sur lesquels se sont fonds les juges pour ce faire, laquelle peut aussi servir comme une sorte de guide pour lvaluation des lments de proprit intellectuelle dans les situations non contentieuses: 1. Le montant des redevances perues par le titulaire du brevet au titre des autres licences concdes sur le mme brevet, en tant que preuve ou lment de preuve de lexistence dun taux de redevance tabli. Le taux de redevance pay par les preneurs de licence dans des contrats portant sur des brevets comparables au brevet en examen. Le caractre exclusif ou non exclusif de la licence et le fait que des restrictions sappliquent ou non sa porte territoriale ou la clientle auprs de laquelle le preneur de licence peut commercialiser le produit fabriqu. Lexistence dune politique commerciale du donneur de licence consistant ne pas concder de licence sur son invention ou imposer des

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conditions particulires aux preneurs de licence, afin de protger le monopole confr par le brevet. La relation commerciale entre le donneur et le preneur de licence, savoir sils sont concurrents sur le mme territoire et dans le mme domaine ou si lun est inventeur et lautre, promoteur. Leffet dentranement de la commercialisation de la spcialit brevete sur les ventes des autres produits du preneur de licence, celui exerc sur les ventes darticles non brevets du donneur de licence et limportance de ces ventes drives. La dure de validit du brevet et la dure de la licence. La rentabilit dmontre du produit fabriqu sur la base du brevet, son succs commercial et la demande dont il fait lobjet au moment de lvaluation. Lutilit et les avantages de lobjet brevet par rapport aux procds ou dispositifs prcdemment utiliss, le cas chant, pour produire des rsultats similaires. La nature de linvention brevete, le fait que le donneur de licence soit ou non le titulaire et le producteur de sa ralisation commerciale et les avantages procurs ses utilisateurs. Ltendue de lutilisation illicite de linvention et lexistence de preuves permettant de dterminer la valeur de cette utilisation. Le pourcentage du bnfice ou du prix de vente quil est dusage, le cas chant, de demander dans ce secteur ou dans un secteur comparable en change du droit dexploiter ce type dinvention. La portion du bnfice ralisable qui doit tre impute linvention plutt qu des lments non brevets, au procd de fabrication, au risque commercial ou des caractristiques ou amliorations importantes ajoutes par lauteur de latteinte. Lopinion dun tmoin expert. Le montant sur lequel un donneur de licence (par exemple le titulaire du brevet) et un preneur de licence (par exemple lauteur de latteinte) se seraient entendus ( lpoque o a dbut le comportement illicite) sils avaient tous deux cherch, de manire raisonnable et dlibre, parvenir un accord, cest--dire le montant quun preneur de licence avis dsireux dobtenir une licence lautorisant fabriquer et commercialiser un article donn incorporant linvention brevete aurait accept de payer titre de redevance lui laissant la facult de raliser un bnfice raisonnable, et le montant quun donneur de licence avis et dispos concder une licence aurait considr comme acceptable.10

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Comme on le voit, les critres sur lesquels on peut se fonder pour valuer une technologie ne manquent pas. Cela dit, ils ne sont pas tous importants ou dterminants dans toutes les situations. Ceux qui devront tre retenus dans chaque cas seront dtermins par les objectifs stratgiques et les besoins commerciaux des parties. Ainsi, pour le preneur de licence qui souhaite concentrer ses efforts sur la fabrication du produit concd pour son propre territoire et, plutt que dexporter, concder son tour des souslicences de fabrication pour les territoires avoisinants, les critres les plus importants seront lexclusivit pour les territoires auxquels il sintresse et le droit de concder des sous-licences. Les objectifs stratgiques des parties et les droits ncessaires pour les raliser ont une incidence la fois sur la valeur de la technologie faisant lobjet de la licence et sur les ngociations. Observations finales Lorsque lon cherche tablir la valeur dun actif incorporel tel quune technologie, il faut garder prsent lesprit quaucune mthode dvaluation ne peut sappliquer indiffremment toutes les situations. Chaque ngociation de licence prsente des caractristiques qui lui sont propres, de sorte quil est difficile de lui appliquer des rgles thoriques ou des expriences acquises par ailleurs. Les principes noncs ci-dessus fournissent nanmoins des indications utiles quant la manire daborder la question de lvaluation. Il est par ailleurs recommand aux parties de demander conseil des valuateurs professionnels ou des experts-comptables qui pourront les guider travers les mandres de lexercice dvaluation. Enfin, il convient de se rappeler quune valuation a pour objet de permettre la formulation de conditions acceptables de part et dautre et que, comme le dit clairement le chapitre intitul Principes et conseils pour bien ngocier, on nobtient pas les conditions que lon mrite; on obtient celles que lon a su ngocier.

10. Voir la dcision du juge Tenney, du tribunal du district de New York, dans laffaire Georgia-Pacific Corp. v. U.S. Plywood Corp., 318 F.Supp. 1116 (1970). Voir aussi Roy J. Epstein, Modeling Patent Damage: Rigorous and Defensible Calculations, http://www.royepstein.com/epstein_aipla_2003_ article_website.pdf et Roy J. Epstein et Alan J. Marcus, Economic Analysis of the Reasonable Royalty: Simplification and Extension of the Georgia-Pacific Factors, http://www.royepstein.com/epstein-marcus_ jptos.pdf.

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Chaque contrat de licence a ses caractristiques propres, car il rend compte des besoins et des attentes des parties en prsence, auxquels sajoutent des lments rsultant des prescriptions imposes par les lois et rglements pertinents. On retrouve toutefois dans la plupart des contrats de licence des lments communs, essentiels au succs de ce type daccord, qui constituent donc un excellent point de dpart dans la prparation dune ngociation de licence.

Un contrat de licence repose sur un certain nombre de concepts fondamentaux. Tout dabord, il rsulte dune stratgie commerciale et dtermine une relation commerciale. Le donneur et le preneur de licence doivent examiner attentivement plusieurs questions, savoir si la conclusion dun accord de licence est compatible avec leur plan dentreprise, si les revenus escompts sont suffisants pour justifier les cots engags et si les conditions financires sont raisonnables pour les deux parties. Ces facteurs peuvent sembler vidents, mais ils valent la peine dtre mentionns. Dans le mme esprit, il est important que les objectifs des parties soient bien compris, quils soient complmentaires et que tout le monde prenne conscience du fait que le succs du projet est une ncessit commune. Il faudra donc, pour ce faire, que les lments principaux et les conditions essentielles soient rgls de manire adquate et quitable dans le contrat. Deuximement, un accord de licence est un contrat, ce qui signifie que les conditions de validit des contrats sy appliquent. Ces dernires concernent notamment la capacit juridique et lintention des parties de contracter, lexistence dune offre et dune acceptation et lexistence dune contrepartie, par exemple le versement dune somme dargent la signature. Troisimement, les accords de licence se distinguent des autres contrats par le fait que leur objet consiste en un droit de proprit intellectuelle dont le titulaire concde le droit dexploitation au preneur de licence. Par consquent, il ne pourrait pas y avoir de licences de technologie sans droits de proprit intellectuelle. Dautres questions importantes, notamment celles touchant le dveloppement, les services de conseil et de formation, les investissements, la fabrication ou les ventes, peuvent tre rgles dans le cadre du mme document ou dans des contrats distincts.

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Il arrive que chacune des parties soit titulaire de droits de proprit intellectuelle auxquels lautre est intresse. Elles ont alors la possibilit de conclure un accord de licence rciproque par lequel elles se concdent lune lautre le droit dutiliser et dexploiter ces droits. Le mcanisme des licences rciproques est aussi utilis comme moyen de rglement des litiges de proprit intellectuelle pouvant opposer des entreprises. Les licences rciproques peuvent donner lieu redevances ou non, selon la valeur attribue la proprit intellectuelle de chacune des parties. Un preneur de licence peut aussi se trouver dans une situation o il lui est impossible dutiliser efficacement la technologie concde sans faire appel dautres technologies appartenant des tiers. Il arrive galement que pour conserver sa place sur le march, il soit dans lobligation de se conformer certaines normes de fait ou de droit, mais que la seule faon de le faire dune manire conomique soit dutiliser une technologie protge par des droits dexclusivit. Dans ces situations le preneur de licence doit obtenir le droit dutiliser ces technologies, par le biais dune licence qui pourra tre libre de redevances ou ngocie des conditions quitables, raisonnables et non discriminatoires.11 Les accords de licence concernent souvent plusieurs types dobjets de proprit intellectuelle. Par exemple, une licence dexploitation de brevet et de savoir-faire porte la fois sur un brevet et sur la communication du savoir-faire ncessaire sa mise en uvre. Une licence concdant le droit de fabriquer, dutiliser, de commercialiser, de distribuer ou dimporter une invention brevete peut confrer aussi le droit dutiliser une marque. Une autre peut concder tous les droits de fabrication et de commercialisation dun produit en fournissant les spcifications de ce dernier, mais sans mentionner expressment le numro du brevet correspondant. Des droits permettant de poursuivre des travaux de recherche et de dveloppement ou de fournir des services dassistance technique peuvent aussi tre confrs en plus du droit dexploitation. Comme on le voit, il ne doit pas y avoir de dmarcation trop nette entre les diffrentes catgories de droits de proprit intellectuelle.

11. Voir Droits de proprit intellectuelle et normalisation, ladressehttp://www.wipo.int/sme/fr/ documents/ip_standards.htm

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OBJET DU CONTRAT Les contrats de licence peuvent avoir pour objet des crations12 telles que les inventions, des informations confidentielles, des expressions cratives dans llaboration de romans, de pices de thtre, de films ou de productions musicales, des marques de produits et de services, des signes distinctifs dentreprise, etc. Ces objets peuvent tre protgs par des lois de proprit intellectuelle relatives, comme nous lavons vu, aux brevets, aux modles dutilit, aux secrets daffaires, aux marques, aux indications gographiques, aux dessins ou modles industriels, aux topographies de circuits intgrs et au droit dauteur, ainsi que par dautres dispositions relatives certaines formes de concurrence dloyale. Dans un contrat, la partie relative lobjet est particulirement importante, car elle dtermine dans une large mesure le contenu du document. Ainsi, un contrat de licence portant sur un logiciel dordinateur comportera probablement des clauses sur les utilisations ou applications autorises ainsi quune clause de confidentialit. Un accord de licence de marque se proccupera plus particulirement de dfinir les conditions relatives lutilisation de la marque des fins publicitaires et commerciales et au maintien de la qualit du produit ou du service lgard duquel cette dernire sera utilise. Ainsi, le donneur dune licence de marque pourra tre autoris, entre autres, prlever des chantillons ou procder des inspections. Les preneurs de licence commettent souvent lerreur de ngliger certains des droits ncessaires lexploitation de la technologie qui leur est concde. On peut citer, cet gard, lexemple dune licence dans laquelle le concessionnaire obtient les droits relatifs un brevet sans se soucier du droit dauteur qui protge pourtant aussi la technologie concerne ou celui dun preneur de licence qui obtient une licence sur un brevet ou un groupe de brevets en omettant de demander aussi la communication du savoir-faire et les services de conseil et de formation correspondants. Une autre erreur courante consiste ne pas identifier clairement lobjet de la licence, cest--dire, par exemple, concder une licence sur la technologie XYZ sans mentionner le numro du brevet ou joindre le mmoire descriptif au contrat. Il est important de prciser si la licence porte sur lexploitation
12. Ne pas oublier les accords hybrides de dpt et de licence de brevet, qui permettent de transfrer la fois des biens corporels et incorporels. Voir la note 4.

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dun logiciel, dune documentation, de la formule dun mdicament, dun protocole, dun texte, dune partition musicale, etc. De la mme faon, le donneur de licence doit dire clairement si la technologie concde (lobjet de proprit intellectuelle) est prte tre utilise ou si elle est encore en cours de dveloppement. Dans ce dernier cas, pour des raisons pratiques et bien quil ne sagisse pas strictement dune question de proprit intellectuelle, il importera de prciser laquelle des parties incombe la poursuite des travaux de dveloppement. Tous ces points peuvent tre runis utilement dans un chapitre consacr aux dfinitions des termes pertinents, dans lequel il peut dailleurs tre appropri de traiter aussi la question des secrets daffaires. Il arrive souvent quen plus dune invention, un contrat de licence ait pour objet la communication dinformations confidentielles telles quun savoirfaire ou des secrets daffaires. tant donn quil convient daccorder ces renseignements autant dattention qu la licence dexploitation du brevet proprement dit, il est important de faire figurer dans le contrat, en remplacement de laccord de confidentialit conclu avant les ngociations, une ou plusieurs clauses rglant notamment les points suivants: a) dfinition de la notion de confidentialit couvrant non seulement les informations divulgues la partie rceptrice, mais aussi celles dont elle peut avoir connaissance par la suite, dans le cadre de lapplication du contrat; mise en place par le preneur de licence de mesures permettant dviter toute utilisation des informations des fins autres que celles prvues au contrat, ainsi que leur divulgation; une telle disposition peut prvoir notamment laudit des procdures du preneur de licence par le donneur de licence ou son reprsentant; sanctions en cas de divulgation des informations, par accident ou par ngligence, des tiers non soumis aux dispositions du contrat de licence et nayant pas t informs par dautres moyens de leur caractre confidentiel; numration des exceptions lobligation de confidentialit, par exemple en ce qui concerne les informations accessibles au public que la partie rceptrice peut donc connatre ou dont elle peut avoir connaissance de manire licite ou les informations labores indpendamment par la partie rceptrice; dure pendant laquelle ces clauses continuent produire leurs effets aprs la fin du contrat et date laquelle les informations doivent tre restitues ou dtruites.

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Exemple13 Dfinition: Information confidentielle sentend de toute donne, pice, produit, technologie, logiciel, spcification, manuel, plan dentreprise, renseignement financier ou autre information communique verbalement, par crit ou par tout autre moyen au preneur de licence par le donneur de licence. Le preneur de licence doit tre avis du caractre confidentiel des informations lui ayant t communiques verbalement, et ce, dans les cinq (5) jours suivant la date de communication. 1.1 en ce qui concerne les informations confidentielles relatives la prsente invention qui lui sont communiques par le donneur de licence, le preneur de licence sengage: i. utiliser lesdites informations exclusivement aux fins prvues dans le contrat; ii. prserver le caractre confidentiel desdites informations avec le mme soin que sil sagissait des siennes propres; iii. ne pas communiquer lesdites informations quiconque ( lexception de ses employs, agents ou consultants lis par la mme obligation de confidentialit lgard du donneur de licence) sans en avoir reu expressment lautorisation crite du donneur de licence; il nest toutefois pas interdit au preneur de licence dutiliser ou de divulguer les informations confidentielles: a) dont le preneur de licence peut dmontrer par des preuves crites quelles lui taient prcdemment connues; b) qui sont de notorit publique ou le deviennent en labsence de tout acte ou omission de la part du preneur de licence ou c) qui ont t obtenues de manire licite par le preneur de licen ce auprs de sources indpendantes du donneur de licence; iv. respecter son obligation de confidentialit pendant une priode de cinq (5) annes compte partir de la fin du prsent contrat.

TENDUE DES DROITS La seconde des parties les plus importantes du contrat de licence est celle qui fixe ltendue des droits concds. Elle dfinit la porte de ces droits et prcise sils sont exclusifs ou non et pour quel territoire ils sont concds. Elle peut aussi prvoir que ces droits stendent aux perfectionnements apports la technologie pendant la dure du contrat et doit mentionner cette dure.

13. De mme que tous les autres exemples fournis dans le prsent guide, ces clauses ne doivent pas tre utilises sans avoir t tudies au pralable par un conseiller juridique. Elles ont pour objet de permettre aux ngociateurs de se familiariser avec les principes traits ici et ainsi, de leur faciliter la tche lorsquils auront rdiger leur prochain contrat de licence.

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La nature des droits concds dpend de lobjet du contrat. Sil sagit dun brevet, cest normalement le droit de fabriquer, dexploiter et de commercialiser un produit brevet ou dutiliser un procd brevet qui est concd. On peut toutefois imaginer une situation dans laquelle il nest pas appropri de concder, par exemple, le droit de commercialiser, et qui se traduit donc par une licence trs limite, le preneur de licence se voyant alors dans limpossibilit de tirer un avantage commercial de la licence. Sil sagit dune licence de droit dauteur, le droit de reproduire, dexposer, de modifier et de distribuer peuvent aussi tre concds. Certaines licences permettent au preneur de licence de concder des sous-licences sur la totalit ou une partie des droits qui lui sont confrs, autrement dit de se livrer son tour une activit de concession de licences de technologie. Les droits concds doivent tre prciss dans la partie relative la porte du contrat. Une licence de courte dure dans laquelle il nest pas permis au preneur de licence de modifier le produit, mais seulement de le fabriquer et de le commercialiser dans les pays de lUnion europenne est en effet dune porte plus limite quune licence lui confrant titre perptuel et irrvocable le droit de fabrication, dexploitation, de modification, de perfectionnement, de copie, de reproduction, de distribution, dexposition, dexportation, dimportation et de concession en sous-licence de tous les droits ci-dessus dans le monde entier, ainsi que le droit dutiliser la marque qui y est associe. Une telle licence sapparenterait dailleurs de prs une cession (vente) de la technologie concerne et des droits de proprit intellectuelle qui sy rattachent. Les droits concds peuvent aussi tre limits une application ou un produit donns. Ainsi, le domaine dutilisation pour lequel la licence dun vaccin est concde pourrait tre le traitement du cancer, les droits relatifs au traitement de lhpatite et des autres maladies faisant dans ce cas lobjet de licences distinctes.
Exemple 1.1 Le donneur de licence concde au preneur de licence, en vertu des droits de brevet dont il est titulaire et sous rserve des limitations nonces au prsent contrat, une licence mondiale lautorisant fabriquer, faire fabriquer, utiliser, vendre, offrir la vente et importer les produits sous licence et mettre en pratique les mthodes sous licence. Sauf disposition contraire du prsent contrat, la licence concde lalina 1.1 est exclusive pour toute la dure du contrat. La licence vise aux alinas 1.1 et 1.2 est soumise toutes les dispositions des articles 200-212 du titre 35 du Code des tats-Unis dAmrique (U.S.C.) et des rglements dexcution applicables concernant les licences concdes sous la signature du donneur de licence au gouvernement des tats-

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Unis dAmrique et le caractre prpondrant des obligations envers le gouvernement des tats-Unis dAmrique. Les licences vises aux alinas 1.1 et 1.2 sappliquent uniquement des mthodes et produits entrant dans le cadre du domaine dutilisation. Le preneur de licence ne se voit concder par le prsent contrat aucun droit sur des mthodes et produits autres que ces derniers. Le donneur de licence se rserve le droit dutiliser linvention et la technologie qui sy rattache des fins denseignement et de recherche.

Licence exclusive, unique ou non exclusive Une licence peut tre exclusive, unique ou non exclusive. La plupart des donneurs de licence favorisent la formule de la licence non exclusive. Cela signifie quils concdent des droits dutilisation et dexploitation dune mme technologie plusieurs preneurs de licence, ce qui leur permet de rpartir les risques au lieu dtre dpendants du succs dun seul preneur de licence. Ils conservent en outre un meilleur contrle sur leur technologie et ont de plus grandes chances de la voir voluer et se dvelopper, car elle est utilise et exploite sur des marchs et ventuellement dans des produits diffrents. En revanche, en ce qui concerne les technologies qui sont encore un stade prcoce de leur dveloppement, les candidats la prise de licence, sachant quils doivent sattendre consentir un investissement supplmentaire important, chercheront gnralement obtenir lexclusivit, au moins pour certains territoires. Lorsque la licence est exclusive, cela signifie gnralement que le preneur de licence est seul bnficier dun droit dexploitation sur le territoire vis, lexclusion mme du donneur de licence. La licence est dite unique lorsque le donneur et le preneur sont tous deux autoriss exploiter la technologie sur le territoire, mais sont aussi seuls ltre. Cette distinction sestompe quelque peu dans la pratique, les licences uniques tant parfois qualifies dexclusives. Cela dit, il est interdit dans les deux cas au donneur de licence de concder dautres licences (du moins pour le territoire auquel sapplique la licence exclusive ou unique). Il en rsulte quil est tributaire dun seul preneur de licence, do limportance de veiller ce que le contrat prvoie des mesures dencouragement ou des sanctions afin de protger le donneur de licence en cas de dfaillance du preneur de licence. Lune de ces mesures peut consister exiger le paiement dun montant minimum annuel de rede-

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vances; dfaut datteindre ce seuil, le contrat pourrait tre rsili, ou la licence exclusive convertie en licence non exclusive. Si la licence est concde sur plusieurs territoires, elle peut tre exclusive pour certains et non exclusive pour dautres. Lexclusivit peut aussi tre limite, par exemple un certain domaine dutilisation ou une priode dtermine, ou encore tre soumise au respect dun chancier.
Exemple 1 Licence exclusive Le donneur de licence concde par les prsentes au preneur de licence, sous rserve des conditions gnrales du prsent contrat, une licence exclusive mondiale de fabrication, dexploitation et de commercialisation des produits issus des brevets et savoir-faire dont il est titulaire, et ce, pour tous usages. Exemple 2 Licence exclusive devenant non exclusive aprs cinq ans Le donneur de licence concde par les prsentes au preneur de licence une licence exclusive de fabrication, dexploitation et de commercialisation des produits sous licence. La dure du caractre exclusif de ladite licence est fixe cinq ans compter de la date du prsent contrat. lissue de ce dlai, la licence sera maintenue, titre non exclusif, pour le mme territoire. Exemple 3 Licence non exclusive Le donneur de licence concde par les prsentes, en vertu des brevets dont il est titulaire, au preneur de licence, lequel laccepte, une licence non exclusive lautorisant produire, faire produire, fabriquer, faire fabriquer, exploiter ou commercialiser les produits sous licence dans chacun des pays du territoire concd.

Preneur de licence privilgi Le preneur dune licence non exclusive peut demander que soit ajoute au contrat une clause dite de preneur de licence privilgi, lui garantissant que le donneur de licence sera toujours oblig de lui consentir des conditions aussi favorables qu tout autre preneur de licence ventuel.14

14. Sil dcide dexercer ses droits en vertu dune telle clause, le preneur de licence privilgi doit accepter les conditions consenties dans leur ensemble, et non choisir uniquement celles quil juge favorables en rejetant les autres. En dautres termes, la demi-mesure ne lui est pas permise.

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Exemple 1 Le donneur de licence sengage ne pas concder de licence autorisant une personne, firme ou socit commercialiser les produits issus des brevets auprs du grand public des conditions plus favorables que celles accordes par le prsent contrat, sans donner au preneur de licence la possibilit de bnficier de ces conditions ds la date de leur entre en vigueur. Si le donneur de licence conclut un autre contrat de licence des conditions plus favorables, il sengage en aviser immdiatement le preneur de licence et lui accorder un dlai raisonnable pour accepter lesdites conditions. Exemple 2 Si le donneur de licence conclut un contrat avec une tierce personne pour le [pays] des conditions plus favorables que celles consenties par [le prsent contrat] [les clauses relatives aux taux de redevance], le preneur de licence pourra faire modifier en consquence les dispositions [du prsent contrat] [des clauses relatives aux taux de redevance] et en bnficier au mme titre que ladite tierce personne et compter de la mme date que cette dernire.

Territorialit 15 Un autre lment de ltendue de la licence est le territoire pour lequel elle est concde. Elle peut en effet accorder des droits pour le monde entier ou seulement pour certains pays, ou mme pour une partie de pays (par exemple un tat ou une rgion). Cela sera dtermin par la nature des droits que le donneur de licence sera en mesure de concder et par les avantages dont le preneur de licence peut esprer bnficier dans le territoire qui lui est accord. Il arrive frquemment que le donneur de licence se rserve le march local et concde lexploitation des marchs trangers des socits qui y sont dj implantes. Cette formule lui permet de pntrer plus efficacement des marchs quil connat mal.

15. Lorsquelles sont conues pour produire un effet anti-concurrentiel, les restrictions territoriales sont contraires la lgislation amricaine et europenne en matire de concurrence. Il est prudent, par consquent, de demander lopinion dun juriste avant de tenter de renfermer les activits de lune des parties, et notamment ses ventes, dans un territoire gographique relativement restreint. Il est toutefois possible dimposer des limitations territoriales pour des raisons dordre commercial, condition que les clauses correspondantes soient correctement rdiges.

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Exemple 1 Le territoire concd est celui de la Rpublique fdrale dAllemagne. Le preneur de licence est autoris effectuer des ventes sur le territoire franais tant que le donneur de licence naura pas conclu de contrat particulier pour la France et ne len aura pas avis par courrier recommand avec accus de rception. Le preneur de licence nest pas autoris vendre les produits fabriqus en vertu des droits de brevet faisant lobjet de la prsente licence dans dautres pays, et sengage verser au donneur de licence, pour chaque violation de cette disposition, une pnalit correspondant au triple du droit de licence. Exemple 2 La prsente licence est concde pour lensemble du territoire des tats membres de lUnion europenne la date de signature du prsent contrat.

Sous-licences Le preneur de licence peut vouloir tre autoris concder des sous-licences sur son territoire, notamment sil est lui-mme titulaire dune licence exclusive.16 Le cas chant cet aspect doit faire lobjet dune ngociation particulire et tre mentionn de manire spcifique dans le contrat. Il importe aussi de prciser sil sera ncessaire dobtenir laccord pralable crit du donneur de licence pour loctroi dune sous-licence, pour le choix de la personne du preneur de sous-licence ou pour les conditions de concession, par exemple le degr de concordance requis entre les dispositions de la souslicence et celles de la licence principale. Une autre clause doit encore prciser si la rsiliation ou lexpiration de la licence principale pour une raison quelconque entrane ou non celle de la sous-licence.
Exemple a) Le preneur de licence est autoris, titre exclusif, concder des tiers des sous-licences dexploitation des droits attachs aux brevets, et ce, moyennant des redevances dont le taux ne pourra pas tre infrieur celui qui est prvu larticle XYZ du prsent contrat. Le preneur de licence sengage verser au donneur de licence un montant quivalant 20% des sommes reues au titre des sous-licences concdes en vertu du prsent article, quil sagisse de versements forfaitaires, de redevances ou de toute rmunration sous forme davantages ou de rabais. La rsiliation, en vertu de lune des dispositions de larticle ABC du prsent contrat, de la licence concde au preneur de licence entranera la rsilia-

b)

c)

16. Les titulaires de licences non exclusives ne sont pas autoriss, gnralement, concder des souslicences, les personnes intresses ayant la possibilit de sadresser directement au donneur de licence.

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tion de toutes les sous-licences concdes par ce dernier, tant toutefois entendu que le preneur de chaque sous-licence aura la facult de notifier au donneur de licence par crit, dans un dlai de soixante (60) jours compts partir de la date de rception du pravis de ladite rsiliation, sa volont de poursuivre lexploitation de la sous-licence et de sacquitter envers le donneur de licence de toutes les obligations, notamment financires, prvues dans le contrat de sous-licence le liant au preneur de licence. Toute sous-licence concde par le preneur de licence doit contenir des dispositions de mme nature que celles du prsent alina en ce qui concerne la rsiliation du prsent contrat et les conditions de poursuite de lexploitation de ladite sous-licence. Le preneur de licence aura toute latitude en ce qui concerne la concession de sous-licences dexploitation des droits attachs aux brevets, et notamment le droit de dcider seul de lopportunit de concder ou non une sous-licence, de la personne du preneur de sous-licence et, sous rserve des dispositions des alinas a) et c) du prsent article, du taux de redevance percevoir et des conditions du contrat de sous-licence.

Perfectionnements Les perfectionnements apports une invention, que lon nomme aussi versions, amliorations et nouveaux modles, entrent dans la porte de protection du brevet. Il est donc important de dfinir ce qui doit tre considr comme un perfectionnement, une nouvelle technologie ou un nouvel objet de proprit intellectuelle. Dans ce dernier cas, la lgislation de certains pays17 peut exiger la signature dun nouveau contrat de licence. Lorsque le donneur de licence a atteint le stade de la production et commercialise son produit avec succs, la question des perfectionnements apports la technologie concde cause rarement problme. En revanche, si le donneur ou le preneur de licence, ou les deux, continuent de travailler au dveloppement du procd ou du produit concern, ou si ces derniers sont encore ltat embryonnaire, il y a de fortes chances pour que les modifications interviennent pendant la dure du contrat de licence. La question devient particulirement importante lorsque les perfectionnements apports sont susceptibles de protection, que ce soit par brevet ou autrement. Sils sont le fait du preneur de licence, le donneur de licence voudra et peut-tre
17. Aux tats-Unis dAmrique, si le preneur de licence a contribu au perfectionnement de linvention au point de pouvoir tre dsign comme inventeur, il bnficie du droit dutilisation mme en labsence dun contrat de licence. Voir 35 U.S.C. article 262

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mme devra tre autoris les utiliser.18 Il souhaitera par exemple avoir la possibilit de concder des sous-licences dautres preneurs de licences pour dautres territoires ou de les utiliser lui-mme dans llaboration dautres produits. Lobtention de ces droits pourra ncessiter une modification des conditions financires du contrat. Il y aura lieu aussi de dcider si le preneur de licence aura accs aux perfectionnements subsquents apports par le donneur de licence et, dans laffirmative, si cela se fera automatiquement ou si de nouvelles ngociations seront ncessaires lorsque les dtails de ces perfectionnements seront connus. Les parties peuvent rgler certaines de ces questions en convenant quelles sinformeront mutuellement de tout perfectionnement apport la technologie concde, quelles seront autorises utiliser ce dernier en franchise de redevances et que le donneur de licence pourra le concder en sous-licence ses autres preneurs de licence en dehors du territoire concern. Elle peuvent aussi prvoir que les perfectionnements donneront lieu une redevance supplmentaire quelles fixent davance, quoique cela soit souvent difficile faire.
Exemple a) Modifications et perfectionnements apports par le preneur de licence: Toute modification du produit concd ncessite laccord pralable crit du donneur de licence. Le preneur de licence doit informer le donneur de licence de tout perfectionnement apport au produit concd. Le fait davoir particip un perfectionnement confre au donneur de licence le droit dtre mentionn en tant que co-inventeur ainsi que celui dexploiter et dutiliser ledit perfectionnement en vertu dune licence dont les parties doivent ngocier de bonne foi les conditions. Perfectionnement sentend de toute avance ou volution pouvant faire lobjet dune utilisation ou dune application directe sur le produit concd et susceptible dtre protge par brevet. b) Modifications et perfectionnements apports par le donneur de licence: Le donneur de licence doit informer le preneur de licence de tout perfectionnement apport au produit concd. La prsente disposition sapplique galement aux perfectionnements pour lesquels une demande de brevet est dpose. Le preneur de licence a le droit dexiger une licence sur un tel perfectionnement, en conformit avec les conditions du prsent contrat.
18. Le fait dobliger un preneur de licence rtrocder exclusivement de tels perfectionnements au donneur de licence peut tre considr comme un acte anti-concurrentiel. Voir la note 23 en ce qui concerne la Communaut europenne.

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Assistance technique Lorsque la technologie concde le justifie, le contrat peut prvoir la fourniture au preneur de licence dune assistance technique sous forme de documentation, de donnes et dexpertise. Dure du contrat La dure des contrats de licence peut tre influence par la nature des droits concds. Une licence de brevet peut ainsi prendre fin lexpiration du dernier des brevets concds. Une licence de savoir-faire ou de marque peut tre accorde pour une dure de cinq ans renouvelable par tacite reconduction pour une priode quivalente, moins dun pravis crit de rsiliation de la part de lune des parties. La dure dune licence de technologie concdant des droits de brevet, dauteur, de marque et de dessin ou modle industriel dpend des prvisions commerciales et financires des parties. Dans certains cas, le donneur de licence peut aussi limiter la dure du contrat afin de se donner la possibilit dvaluer lefficacit du preneur de licence. Pour sa part, ce dernier voudra au contraire la prolonger sil doit consentir un investissement important dans linfrastructure ncessaire lexploitation des droits de proprit intellectuelle (par exemple, construction dune usine ou mise en place dun circuit de distribution). La seule rgle que lon puisse appliquer la dure des contrats de licence est quelle dpend entirement des besoins commerciaux des parties, et quil est toujours possible de trouver une solution satisfaisante par la ngociation. CONSIDRATIONS COMMERCIALES ET FINANCIRES Nous avons dj trait prcdemment la question de lvaluation de la technologie concde, qui constitue lune des considrations commerciales et financires importantes dont il faut tenir compte dans la ngociation des contrats de licence. Dans le prsent chapitre, nous allons nous pencher sur les divers modes de paiement qui sont pratiqus dans ce domaine, sachant que les parties chercheront mettre en place une structure de paiement
19. La fixation des taux de redevance peut tre influence par des facteurs tels que la solidit et la porte des droits de proprit intellectuelle, leur tendue territoriale, leur caractre exclusif, leur degr dinventivit, la dure de vie de la technologie, lexistence dautres technologies concurrentes, le risque inhrent, lexistence ou non dun besoin stratgique, la compatibilit avec un portefeuille de brevets, le stade de dveloppement atteint, etc., voir Royalty Rate, Current Issues and Trends, http://www.mediusassociates.com/Resources/Royalty%20 Article.pdf

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conforme la nature et aux circonstances du contrat ainsi quaux conditions dont elles sont convenues.19 Nous examinerons galement la question de linflation, ainsi que celle de ladministration financire, qui recouvre notamment les aspects relatifs la comptabilit et la tenue des dossiers du preneur de licence, aux devises et la fiscalit. Les problmes datteinte aux droits de proprit intellectuelle et de responsabilit du fait du produit sont galement abords dans ce chapitre. Les sommes dues au donneur de licence pour acqurir une technologie ou le droit de lexploiter peuvent tre payes sous forme de versements forfaitaires ou de redevances. Dans la pratique, les contrats de licence prvoient souvent une combinaison des deux. Versements forfaitaires Les versements de sommes forfaitaires sont dtermins par des vnements prcis. Le contrat peut par exemple prvoir le versement dun montant unique, exigible la signature du contrat. Aucun autre paiement ntant demand, la licence peut alors tre considre comme entirement paye. Dans dautres cas, la contrepartie de la licence peut prendre la forme de plusieurs versements forfaitaires effectus date fixe, par exemple le jour du premier ou du second anniversaire de la signature du contrat. Lvnement dclencheur peut aussi tre la ralisation dune certaine condition, par exemple la divulgation dune information confidentielle ou le dmarrage de la production commerciale. Dans lindustrie pharmaceutique, le commencement des essais cliniques de la phase I, II ou III et lhomologation du produit peuvent constituer de tels jalons. Un autre vnement donnant lieu un versement forfaitaire pourrait tre lexercice, par le preneur de licence, dun droit ou dune option, par exemple celle dtendre la licence de nouveaux territoires gographiques ou domaines dutilisation. Les versements prvus selon un chancier ont un caractre certain, en ce sens que leur montant est connu et convenu davance, et ils sont sans risque, en ce sens quils doivent tre effectus au jour dit. Aucune intervention nest donc plus ncessaire de la part du preneur ou du donneur de licence. En revanche, les versements conditionnels ne sont pas effectus si les vnements dont ils dpendent, tels que la premire vente commerciale, ne se ralisent pas. Il est donc important de dfinir clairement ces vnements.

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Lchelonnement des paiements, et donc leur retardement, signifie que le risque financier du preneur de licence sera limit tant que le risque commercial ou technique restera important, ce qui est particulirement avantageux pour le preneur de licence si la technologie concde est encore ltat embryonnaire plutt que mature et prte tre commercialise. Redevances20 Les redevances ou royalties sont des montants que le preneur de licence verse rgulirement au donneur de licence en contrepartie du droit dexploitation de la technologie concde. Elles constituent le mode de paiement le plus courant dans les contrats de licence, car elles prsentent lavantage, du fait que leur montant est directement li lutilisation de la technologie concde, de donner une bonne ide de la valeur que revt la technologie pour le preneur de licence. Les redevances sont calcules en fonction de deux lments fondamentaux: la base de redevance et le taux de redevance. La base de la redevance pourrait tre le cot de fabrication du produit concd ou le bnfice ralis lors de sa vente, mais ces donnes sont rarement utilises. Cela sexplique par le fait, tout dabord, que la plupart des preneurs de licence les considrent comme hautement confidentielles et ne souhaitent donc pas quelles soient connues de leurs concurrents, et ensuite, quil sagit en tout tat de cause de chiffres susceptibles de varier selon le traitement comptable quon leur applique, et donc dtre la source de litiges inutiles. De mme, la quantit ou le volume de production sont rarement utiliss comme base de redevance, principalement parce que les units produites ne sont pas ncessairement vendues. Il sensuit que les redevances sont le plus souvent calcules sur la base des ventes du preneur de licence.21 On peut prendre pour cela le nombre dunits vendues et dcider que le preneur de licence aura payer une redevance fixe,
20. On trouvera ladresse www.royaltysource.com une base de donnes trs utile donnant accs dauthentiques accords de licence intervenus entre des entreprises des secteurs de lautomobile, de la transformation, de la biotechnologie, de la pharmacie, de la chimie et de linformatique (matriel et logiciels). Ce site payant permet dobtenir des informations sur les parties en prsence et lobjet des licences, le montant des versements initiaux et les taux de redevance, ainsi que des dtails importants tels que le degr dexclusivit des licences et le territoire gographique concd. 21. Voir Lee R. Phillips, Net Sales Definition is Central Issue, Les Nouvelles, Mars 1992, page 18.

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par exemple un dollar lunit. Il suffira alors de connatre la quantit vendue pour tre en mesure de dterminer le montant de la redevance qui doit tre paye. En cas de litige, il est facile de vrifier le journal des ventes du preneur de licence. Si cette mthode est utilise, le donneur de licence pourra demander un ajustement priodique du taux de redevance, sur la base dun indicateur appropri tel que lindice des prix la consommation ou la production. On peut aussi choisir comme base de redevance les ventes brutes ou nettes du preneur de licence. Les ventes brutes ne permettent toutefois pas la dduction de dpenses telles que les frais demballage et de transport, cellesci tant exclues au mme titre que tous les autres frais sans rapport avec lutilisation de la technologie. Cest pourquoi la base de redevance la plus couramment utilise est le montant des ventes nettes du preneur de licence.
Exemple Ventes nettes Ventes nettes sentend du total des sommes dargent et autres formes de paiement reues par le preneur de licence, ses socits apparentes et preneurs de sous-licence en contrepartie de la vente ou de la livraison des produits concds des clients tiers, dans le cadre doprations effectues de bonne foi et aux conditions du march, rduit des dfalcations suivantes sous rserve que ces dernires soient dusage dans le secteur concern, quelles aient t effectivement payes ou autorises et quelles ne soient pas diminues ultrieurement (par exemple au moyen dune ristourne ou dun crdit total ou partiel au bnfice du preneur de licence, ou de ses socits apparentes ou preneurs de sous-licence): i) remboursements ou crdits pour refus et retours de produits concds; ii) rabais, remises de volume, remises de gros et escomptes de caisse se rapportant seulement aux ventes de produits concds ayant t effectivement rgles ou crdites aux clients; iii) remises que le preneur de licence, ses socits apparentes et preneurs de sous-licence sont tenus par la loi de consentir au titre dun programme public dassurance maladie de type Medicaid, Medicare ou autre; iv) frais de transport et dassurance facturs aux clients et acquitts par ces derniers; v) taxes de vente, droits dusage, droits dassise et droits dimportation imposs par les tats-Unis dAmrique, directement lis la vente des produits concds et facturs aux clients, qui ont t acquitts, absorbs ou accepts par le preneur de licence, ses socits apparentes et preneurs de sous-licence; vi) remboursements ou crdits accords des clients par le preneur de licence, ses socits apparentes ou preneurs de sous-licence en raison de rductions rtroactives du prix des produits concds. Les ventes et transferts effectus entre le preneur de licence, ses socits apparentes et ses preneurs de sous-licence aux fins de vente des tiers ne seront pas prises en compte aux fins du calcul des redevances.

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Ce qui nous amne au second lment fondamental du calcul des redevances: le taux de redevance. Sa ngociation est essentielle au succs du contrat, car il doit procurer des avantages aux deux parties. Sil est trop lev, le contrat ne sera pas avantageux pour le preneur de licence. Sil est trop faible, la rmunration du donneur de licence sera insuffisante, ce qui pourra linciter rduire ses dpenses de recherche et de dveloppement. Dans un cas comme dans lautre, un taux de redevance inadquat risquera dentraner une dtrioration des relations entre les parties et lchec du contrat. Les facteurs utiliser pour la dtermination du taux de redevance ont t traits dans le chapitre relatif lvaluation des technologies. Variabilit des redevances Comme on le verra, le chapitre 5 met laccent sur limportance que revt la cration de variables et doptions dans la ralisation dun accord gagnantgagnant. Lintroduction de telles variables dans le calcul des redevances peut se traduire par un mcanisme beaucoup plus souple pour les parties. Le contrat peut prvoir, par exemple, une baisse du taux de redevance en proportion de laugmentation du volume des ventes ou du temps coul. Ainsi, une redevance de 10% pourra tre rduite 7,5% partir dun million dunits vendues, puis 5% au-del de cinq millions, le calcul pouvant tre effectu sur une base annuelle ou cumulative. Linverse est galement possible, cest--dire que le taux de redevance peut augmenter avec le volume. La premire formule vise encourager le preneur de licence augmenter sa production, et donc le montant des redevances quil devra payer au donneur de licence. La seconde le soulage au dbut, lorsque la technologie vient dtre lance et que les ventes sont encore limites, et lui impose une redevance plus leve mesure quil conquiert des parts de march.22 Une autre variable qui peut tre introduite dans le contrat de licence est limposition dun minimum annuel de redevances. Ainsi, le preneur de licence pourra tre tenu de verser 50 000 dollars pour la deuxime anne, puis 75 000 dollars pour la troisime, et 100 000 dollars pour chacune des annes subsquentes. Cette formule convient particulirement bien lorsque la licence est exclusive, car elle constitue une garantie pour le donneur de licence.
22. Sur la corrlation positive et ngative des redevances, voir Crispin Marsh, directeur gnral, SCP Technology and Growth PTY Ltd., Structuring Royalty Payments to Mutual Advantage, http://www.scp.com. au/publications/licensing/mutual.shtml

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Si ces montants ne sont pas atteints, ce dernier doit avoir la possibilit de se tourner vers un autre partenaire, afin dviter de voir ruiner ses droits de proprit intellectuelle et sa technologie. La lgislation de certains pays ne favorise pas les licences exclusives, estimant quelles sont susceptibles de crer des situations dans lesquelles le preneur de licence dtient un pouvoir excessif sur le donneur de licence et nest pas suffisamment motiv exploiter tout le potentiel de la technologie concde, autrement dit des situations anticoncurrentielles. Les licences non exclusives, en revanche, laissent une plus grande libert daction au donneur de licence, qui a notamment la possibilit de concder dautres licences sur le mme territoire. Les parties peuvent aussi prvoir quau lieu de payer chaque anne un minimum de redevances, le preneur de licence bnficie dune possibilit de rachat, lie la ralisation dun certain objectif. Par exemple, aprs 15 ans de production commerciale ou lorsque le total des redevances verses atteint un certain montant, la licence devient libre de redevances. Cette formule permet de rcompenser le preneur de licence pour avoir amplement rmunr le donneur de licence.
Exemple 1 Conditions financires 1. Le preneur de licence sengage verser au donneur de licence, et ce, pendant toute la dure du prsent contrat, une redevance de 5% des ventes nettes ralises par le preneur de licence, ses socits apparentes, preneurs de sous-licence ou distributeurs sur le territoire. Sans prjudice des dispositions de larticle premier, si un preneur de souslicence concde des tiers sur le territoire des sous-licences permettant ces derniers dutiliser la technologie concde dans un ou plusieurs produits, le donneur de licence, le preneur de licence et le preneur de sous-licence conviennent quen remplacement de lobligation de verser, conformment aux dispositions de larticle premier, des redevances sur les ventes nettes ralises par le preneur de sous-licence, le donneur de licence et le preneur de licence se partageront alors les sommes verses par ledit preneur de souslicence. En vertu de cet accord, le donneur de licence recevra 25% de tous les montants (droits dentre, versements dtape ou redevances) dus par le preneur de sous-licence sur ses ventes nettes de produits. Le preneur de licence devra procder au versement de la part du donneur de licence et la prsentation des justificatifs comptables correspondants lors du versement des redevances trimestrielles prvues larticle XX. Une fois le partage des redevances et versements dtape effectu de la manire prvue cidessus, le preneur de licence ne devra plus au donneur de licence aucune redevance sur les ventes nettes de produits par le preneur de sous-licence.

2.

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Exemple 2 Rmunration Les montants verser en contrepartie de la licence concde larticle XX sont dtermines de la manire suivante: 1. Versements dtape: chances et vnements dterminants Le 1er juin 2005. Le 1er septembre 2005. Dans les deux mois suivant la production dun lot dessai dmontrant lefficacit de lapplication de lagent denrobage au compos actif LowBloodMed livr par un client du preneur de licence. Dans les deux mois suivant la production par le preneur de licence, dans ses propres installations, dun lot dessai en quantit industrielle dagent denrobage verni appliqu au compos actif LowBloodMed pour la mdecine humaine. Dans les deux mois suivant la mise en place dun programme dessais cliniques de phase 1 sur le compos actif LowBloodMed enrob par la technologie faisant lobjet de linvention.

Montant (en $ US) 100 000 100 000 50 000

50 000

100 000

2. a)

Redevances titre de rmunration pour la licence concde par les prsentes ainsi que pour le savoir-faire et les services dassistance technique prvus larticle XX, et sous rserve des autres dispositions du prsent article, le preneur de licence sengage verser, conformment au barme suivant, des redevances sur les ventes nettes mondiales de produits couverts par des revendications de brevets dlivrs, et ce, chaque anne compter de la seconde anne de ventes. Aucune redevance sur les ventes nettes ne sera due par le preneur de licence au cours de la premire anne de ventes. compter de la seconde anne de ventes, les redevances payables chaque anne sur les ventes nettes seront calcules comme suit: 1 2 3 4 5 6 Ventes nettes (en millions de $ US) Moins de 5 Entre 5 et 10 Entre 10 et 25 Entre 25 et 50 Entre 50 et 100 Au-del de 100 Taux de redevance 1.50 % 1.75 % 2.00 % 2.50 % 2.00 % 1.50 %

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b)

Le taux de redevance applicable en vertu du prsent article 2 sera toutefois rduit de 20% si une ou plusieurs autres socits commercialisent des produits concurrents de lun ou de plusieurs des produits concds et issus dune technologie prsentant des qualits comparables en ce qui concerne la stabilit du compos chimique pharmaceutique dans des conditions tropicales de chaleur et dhumidit. En cas de dlivrance une tierce partie dun brevet revendiquant une technologie denrobage par un agent verni neutre auquel un conseiller en brevets indpendant choisi dun commun accord par les parties estime que la vente des produits concds est susceptible de porter atteinte, le preneur de licence sera libr de toute obligation de paiement de redevances au donneur de licence en vertu du prsent contrat. Lobligation de versement de redevances en vertu de larticle 2 du prsent contrat existe jusqu lexpiration des brevets relatifs lobjet concd ainsi qu tout perfectionnement de ce dernier. Les redevances seront verses en [devise] dans les 30 jours suivant la date de rception par le preneur de licence de donnes satisfaisantes sur les ventes nettes mondiales de produits, communiques par les partenaires commerciaux. Toutes les sommes dues au titre des taxes et autres prlvements fiscaux imposs sur les redevances ou prescrits par la loi devront tre dduites des montants payables en vertu du prsent contrat et verses aux administrations comptentes pour le compte du donneur de licence. Les reus dlivrs au preneur de licence pour justifier de ces versements devront tre communiqus sans dlai au donneur de licence. Sil lui est impossible dobtenir un tel reu auprs de ladministration concerne, le preneur de licence devra au plus tt se procurer un autre justificatif adquat des paiements effectus et le faire parvenir au donneur de licence. Les sommes dues en vertu du prsent contrat portent intrt au taux de 10% par an compter de la date laquelle elles deviennent exigibles. Tout versement doit tre effectu par virement au compte bancaire dment notifi au preneur de licence par le donneur de licence.

c)

d)

3.

4.

5.

Exemple 3 Dure et rsiliation Lobligation de paiement diffr vise larticle XX restera en vigueur jusqu lexpiration du dernier des brevets contenus dans le portefeuille de brevets et des brevets relatifs des perfectionnements techniques apports la technologie concde. La licence sera ensuite considre comme entirement paye, et le preneur de licence aura le droit de dvelopper, fabriquer, faire fabriquer, promouvoir et commercialiser les produits dans le monde entier sans autre contrepartie au donneur de licence.

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Exemple 4 Redevances sur les ventes 1. Le preneur de licence sengage verser au donneur de licence ou ses ayants droit, conformment aux dispositions du prsent article, une redevance de 5% sur les ventes nettes de produits ralises sur le territoire, ainsi que sur tout paiement en nature ou rabais reu dun acheteur en change desdits produits. Le preneur de licence sera libr, pour un pays donn, de lobligation de versement de redevances prvue au prsent article lune des dates suivantes: expiration du brevet protgeant le produit dans le pays concern; 15e anniversaire de la premire vente du produit dans le pays concern, la licence concde au preneur de licence tant alors considre comme entirement paye et libre de redevances. Le preneur de licence doit donner notification au donneur de licence de la date de la premire vente du produit sur le territoire dans les 30 jours suivant ladite premire vente. Le versement des redevances relatives aux ventes de produits ralises au cours de chacun des trimestres se terminant le dernier jour des mois de mars, juin, septembre et dcembre devra tre effectu dans les 30 jours suivant chacune de ces dates, en [devise] au compte bancaire indiqu par le donneur de licence. Le preneur de licence devra fournir, avec chacun de ces versements, un calcul dtaill des redevances ventil par pays, ainsi que les taux de change fournis par son principal tablissement bancaire pour chacune des devises concernes. Une fois librs de leur obligation de versement de redevances sur les ventes nettes de produits pour un pays donn, le preneur de licence, ses socits apparentes et preneurs de sous-licence disposeront dune licence perptuelle et non rsiliable les autorisant exploiter le savoir-faire relatif au produit concern et fabriquer et commercialiser ledit produit dans le pays en question, sans autre obligation lgard du donneur de licence.

2. a) b)

3.

4.

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Exemple 5 Communication de donnes comptables 1. Dans les 30 jours suivant la fin de chaque trimestre du calendrier, le preneur de licence doit faire parvenir au donneur de licence un tat des ventes nettes de produits pour le trimestre coul et des redevances quil doit acquitter sur ces ventes. Si les lois fiscales auxquelles il est soumis prvoient limposition par retenue la source, le preneur de licence peut dduire les sommes requises du montant des redevances dues en vertu du prsent contrat ou des frais de dveloppement viss larticle X. Il doit cependant prsenter, dans ce cas, au donneur de licence des justificatifs mis par les autorits fiscales comptentes, dmontrant que limpt ainsi peru leur a effectivement t remis. Le preneur de licence sengage aider dans la mesure du possible le donneur de licence obtenir les avantages auxquels il peut avoir droit du fait de ces retenues fiscales la source ou en vertu des conventions de double imposition. Afin de pouvoir respecter les obligations qui lui incombent en vertu du prsent contrat, le preneur de licence doit conserver son sige social et faire conserver par ses socits apparentes et preneurs de sous-licence des donnes comptables compltes et prcises sur les ventes de produits dans chacun des pays du territoire concd. Aprs la premire vente du produit sur le territoire et jusqu deux ans aprs la rsiliation ou lexpiration du prsent contrat, ces donnes doivent tre tenues la disposition du donneur de licence ou dun expert-comptable indpendant de son choix, afin que ces derniers puissent venir les vrifier sur pravis raisonnable, durant les heures normales de bureau. Ces vrifications seront effectues au plus une fois par an; elles pourront toutefois tre trimestrielles au cours de lanne suivant la dcouverte de toute anomalie.

2.

3.

Inflation Lorsque les redevances sont calcules en pourcentage des ventes, la question de linflation ne se pose pas. En revanche, si le preneur de licence paye des montants fixs davance, dans une devise donne, ces derniers doivent gnralement tre rexamins, par exemple une fois tous les ans ou tous les deux ans, et actualiss, si la lgislation locale le permet, selon une rfrence reconnue telle que lindice des prix la consommation ou lindice des prix la production. En ce qui concerne les versements forfaitaires, on peut aussi prvoir quun ajustement sera effectu la date dun certain vnement, notamment si celle-ci est loigne et incertaine.

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Administration financire Le contrat de licence doit comporter des clauses rglant les questions dadministration financire, et notamment les obligations du preneur de licence en matire de comptabilit et de tenue de dossiers, de rapports et de versement de redevances. En ce qui concerne les rapports de redevances, le contrat peut prvoir quils doivent tre certifis par le responsable des finances ou les vrificateurs du preneur de licence. Le plus souvent, le donneur de licence se rservera aussi le droit de contrler ou de faire contrler ses frais la comptabilit et les dossiers du preneur de licence, et les consquences des carts comptables suprieurs, par exemple, un pourcentage donn seront dfinies.
Exemple 1.1 Le preneur de licence doit tenir dans ses livres une comptabilit prcise des produits fabriqus, utiliss ou vendus en vertu de la licence concde par le prsent contrat. Il sengage conserver tous les lments pertinents pendant une priode minimale de cinq (5) ans compte partir de la date du paiement de redevances auquel ils se rapportent. Les reprsentants ou agents du donneur de licence doivent, aux fins de contrle, avoir accs des heures raisonnables aux livres et dossiers du preneur de licence. Les cots attachs la ralisation de tout contrle sont la charge du donneur de licence. Si les vrifications effectues rvlent une erreur suprieure 5% dans le montant des redevances dues pour une anne donne, tous les frais de vrification doivent toutefois tre assums par le preneur de licence.

1.2

Lorsque que les parties sont tablies dans des pays diffrents, le contrat doit galement se proccuper des questions de devises et de fiscalit. La devise dans laquelle les redevances sont payes ntant pas toujours la mme que celle des ventes sur lesquelles elles sont fondes, il y a lieu de fixer des dates et des taux de conversion. Le preneur de licence doit viter, autant que possible, de prendre un risque de change. Les parties peuvent, par exemple, choisir dun commun accord un certain taux de change et dterminer les conditions de rpartition des gains ou pertes lis sa fluctuation au-del dun pourcentage donn.

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Un contrat de licence entrane ncessairement des consquences fiscales. Les parties auront avantage retenir les services dun professionnel comptent afin de les aider valuer les diffrentes possibilits qui soffrent eux et faire des choix clairs cet gard. Par exemple, le rgime fiscal sappliquant aux revenus de licence diffre selon que ces derniers sont considrs comme de simples revenus ou des gains de capital. Le donneur dune licence internationale exigera gnralement que le paiement des taxes imposes par le pays dimportation, et notamment celui des taxes de vente et des droits de douane, soit assum par le preneur de licence. Cela ne sapplique pas, gnralement, aux retenues dimpt la source, car ces dernires concernent le donneur de licence et sont le plus souvent dductibles de limpt sur le revenu pay par celui-ci dans son pays de rsidence, en vertu dune convention de double imposition entre les pays du donneur et du preneur de licence. Atteinte aux droits de proprit intellectuelle Lorsque la technologie concde est protge en tout ou en partie par un brevet ou dautres droits de proprit intellectuelle, il importe de prvoir lventualit dune atteinte ces droits. On distingue, cet gard, deux types de situations. Tout dabord, la technologie protge peut tre exploite sans licence par une tierce partie. Le preneur de licence, surtout si sa licence nest pas exclusive, va donc sattendre ce que le donneur de licence prenne des mesures pour corriger la situation. Dans un tel cas, le donneur de licence peut tenter de ngocier avec lauteur de latteinte, afin lui faire accepter une licence. Sil ny parvient pas, ou si cette solution nest pas envisageable, il devra agir en justice. Le contrat de licence peut prvoir que les versements de redevances seront effectus sur un compte bloqu auquel le donneur de licence naura accs quune fois quil aura engag une procdure devant les tribunaux, et que si aucune action nest entreprise pendant une priode, par exemple, de trois ans, toutes les redevances verses sur ce compte seront rembourses au preneur de licence et la licence sera considre comme intgralement paye. Dans le second type de situation, une tierce partie prtend que le preneur de licence exploite une technologie sur laquelle elle dtient des droits. Ce dernier, menac de ne pas pouvoir continuer exploiter la technologie concde ou une partie de celle-ci, se tournera alors une fois de plus, vers le donneur de licence pour lui demander aide et assistance. Il pourra sentendre rpondre que cest de lui que dpend la mise en uvre la technolo-

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gie et quen tout tat de cause, avant de signer le contrat et de commencer la production, il aurait d procder des recherches sur lexistence de droits antrieurs. Mme dans un tel cas, le contrat de licence peut prvoir que les parties doivent vrifier sil est possible au donneur de licence de garantir que sa technologie ne porte pas atteinte dautres droits. Dans la ngative, la question qui se posera sera celle de la validit du brevet de la tierce partie, et la rponse conduira, le cas chant, le preneur de licence exiger du donneur de licence quil se fasse lui-mme concder une licence par la tierce partie en question et rvise en consquence les conditions financires de son contrat avec le preneur de licence.
Exemple 1 En tant que concessionnaire dune licence exclusive, le preneur de licence aura la facult, en cas datteinte porte au brevet concd, dengager ses frais une procdure laquelle le donneur de licence pourra sassocier si les lois applicables en disposent ainsi. Le cas chant, tous les frais relatifs une telle procdure seront la charge du preneur de licence, ce dernier sengageant verser au donneur de licence 25% de toute somme recouvre en excdent desdits frais. Exemple 2 Droit et obligation du preneur de licence exclusive dagir en justice en cas datteinte au brevet concd. 1. Les droits suivants sont reconnus au preneur de licence pour toute la dure dexclusivit de la licence: a) ester en justice pour atteinte aux droits de brevet concds, seul ou, si la loi le prescrit, conjointement avec le donneur de licence, ses frais et en son propre nom; b) faire cesser latteinte par voie dinjonction et percevoir toute rmunration, indemnit, bnfice et autre rparation dune quelconque nature obtenue de lauteur de latteinte; c) en cas de litige relatif une atteinte aux droits de brevet concds, concder, aux fins de rglement, une sous-licence lauteur de latteinte, conformment aux dispositions de larticle X du prsent contrat. Si le preneur de licence est inform par le donneur de licence de lexistence dune atteinte aux droits de brevet concds, il doit, et cela dans un dlai maximal de six mois: a) obtenir la cessation de latteinte, b) engager une procdure lencontre de lauteur de latteinte ou c) apporter au donneur de licence la preuve que des ngociations de bonne foi ont t entreprises dans le but de faire accepter par lauteur de latteinte une sous-licence sur les droits de brevet concds; dfaut, la licence concde au preneur de licence par les prsentes

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perd son caractre exclusif et le donneur de licence est autoris poursuivre lauteur de latteinte ses frais et conserver tout ddommagement, bnfice et autre rparation dune quelconque nature rsultant dune telle action.

Responsabilit du fait du produit La dfectuosit du produit concd peut avoir des consquences financires importantes, notamment si elle entrane des dommages corporels ou matriels. Il convient donc de cerner avec prcision les sources possibles de dfectuosits, et de dfinir les responsabilits qui sy attachent. Ainsi, le preneur de licence est gnralement responsable des dfauts de fabrication et des lacunes en matire de contrle de qualit, tandis que le donneur de licence sera responsable des dfauts des composants dont il est le fournisseur. Les parties doivent se garantir mutuellement contre les poursuites en dommages et intrts des tiers, chacune en ce qui concerne son domaine de responsabilit. tant donn que la valeur de cette garantie dpend entirement des ressources financires de la partie qui la donne, les contrats de licence prvoient gnralement que le donneur et le preneur de licence doivent tre couverts pendant toute la dure du contrat pour un certain montant par une police dassurance responsabilit du fabricant.
Exemple 1. Garantie du donneur de licence. Le donneur de licence dgage le preneur de licence, ses administrateurs, dirigeants, employs et agents de toute responsabilit lgard des dommages, pertes, cots ou frais (y compris, dans une mesure raisonnable, les honoraires davocats) occasionns par suite dune plainte ou dune action en justice engage par une tierce partie lencontre du preneur de licence en raison dun acte du donneur de licence ou de son inaction ou du non-respect, par ce dernier, des dclarations, garanties ou acceptations nonces dans les prsentes. Le donneur de licence dgage en outre le preneur de licence, ses administrateurs, dirigeants, employs et agents de toute responsabilit lgard des dommages, pertes, cots ou frais (y compris, dans une mesure raisonnable, les honoraires davocats) occasionns par suite dune plainte ou dune action en justice engage par une tierce partie lgard du portefeuille de brevets, de la technologie ou des donnes. 2. Garantie du preneur de licence. Le preneur de licence dgage le donneur de licence, ses administrateurs, dirigeants, employs et agents de toute responsabilit lgard des dommages, pertes, cots ou frais (y compris, dans

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une mesure raisonnable, les honoraires davocats) occasionns par suite dune plainte ou dune action en justice engage par une tierce partie lencontre du donneur de licence en raison du non-respect, par ce dernier, des dclarations, garanties ou acceptations nonces dans les prsentes ou rsultant du dveloppement, de la fabrication, de la promotion, de la distribution, de lexploitation, de la mise lessai ou de la vente du produit ou de son alination dune autre manire quelconque, y compris, mais sans sy limiter, les plaintes explicites, implicites ou obligatoires relatives lefficacit, la scurit ou lusage futur du produit et les plaintes relatives ltiquetage ou lemballage du produit. Lobligation ci-dessus ne sapplique pas lorsque la plainte est motive par la ngligence ou la malveillance du donneur de licence ou le non-respect par celui-ci des dclarations, garanties ou acceptations nonces dans les prsentes. 3. Limitation de lobligation de garantie. Le donneur de licence et le preneur de licence reconnaissent quaucun deux ne peut tre tenu pour responsable des dommages rsultant de manire indirecte de linobservation ou de la violation par lautre des dispositions du prsent contrat. Procdures. Les parties sengagent se donner mutuellement notification de toute plainte ou action en responsabilit, et ce, dans un dlai maximal de 20 jours compt partir de la date laquelle elles en ont t ellesmmes avises. En labsence dune telle notification, lobligation de garantie des parties reste entire moins que le dfaut de notifier dans le dlai de 20 jours nait un effet prjudiciable concret sur lissue de la procdure. La charge de la dfense et du rglement du litige incombe la partie garante, cette dernire devant toutefois sabstenir de conclure sans laccord crit de la partie garantie toute transaction ou compromis susceptible de limiter cette dernire dans lexercice de ses droits ou de lui imposer des obligations. La partie garantie a une obligation dassistance et de coopration raisonnable, notamment en ce qui concerne les autorisations ou informations qui lui sont demandes.

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CONSIDRATIONS GNRALES La dernire partie importante du contrat de licence est celle qui rgle toutes les questions autres que celles que nous venons de voir dans les trois chapitres prcdents. Cela inclut donc les dclarations et garanties, les obligations spcifiques du donneur et du preneur de licence, ainsi que les questions de renonciation au droit de faire objection, de force majeure, de rglement des litiges et dexpiration ou de rupture du contrat de licence. Dclarations et garanties Les dclarations et garanties sont des affirmations ou des assurances donnes au sujet dun aspect du contrat de licence ou de la position de lune

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des parties par rapport ce dernier. Il est important de noter que les dclarations ne sont gnralement pas nonces dans le contrat, alors que les garanties sont des stipulations contractuelles dont la violation peut fonder la partie lse rsilier le contrat et poursuivre en dommages et intrts. Les dclarations et garanties peuvent porter sur toutes sortes de questions, mais les plus courantes sont les suivantes: titularit par le donneur de licence de la technologie concde et du droit de concession; authenticit et caractre non contrefaisant des lments concds (par exemple texte, logiciel ou documentation); validit des brevets concds et absence datteinte ces derniers par des tiers, la connaissance du donneur de licence. Dans les deux premiers cas, il ny a pas lieu de formuler des rserves. En ce qui concerne la validit des brevets, toutefois, il est normal, eu gard la difficult dacqurir, mme en ayant exerc toute lattention voulue, une certitude absolue cet gard, que le donneur de licence prcise quil ne garantit la validit des brevets concds quau mieux de sa connaissance. Le donneur de licence peut aussi dclarer ou garantir que sa technologie permettra de fabriquer au minimum une certaine quantit du produit concd, avec un certain degr de qualit et dans un dlai donn. Une telle dclaration ou garantie ne sera fiable que si le donneur de licence a dj atteint le stade de la production commerciale ou sil fournit au preneur de licence lquipement et lassistance technique ncessaires pour assurer cette production. Les dclarations et garanties prsentent lavantage de clarifier certaines questions et de confirmer que les parties les entendent la mme chose. Cela peut tre trs utile, notamment en ce qui concerne la rpartition des risques entre les parties. Il ne faut pas perdre de vue, toutefois, que la valeur de ces dclarations et garanties dpend dabord de la solvabilit et de lassise financire de la partie qui les formule. Elle peut aussi tre neutralise par une clause limitative de responsabilit se trouvant ailleurs dans le contrat et fixant, par exemple, un montant maximum de dommages et intrts en cas de prjudice (voir les observations formules cet gard sous le titre Responsabilit du fait du produit).

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Exemple Dclarations, garanties et acceptations du donneur de licence Le donneur de licence dclare et garantit au preneur de licence ce qui suit: 1. a) Le donneur de licence a plein pouvoir et qualit pour concder des licences exclusives sur les brevets faisant partie du portefeuille. b) Le donneur de licence a plein pouvoir et qualit pour concder au preneur de licence une licence non exclusive sur les perfectionnements apports aux brevets sur le terrain. 2. a) Aucun des brevets faisant partie dudit portefeuille nest tomb ni ne tombera, dans les deux mois suivant la date dentre en vigueur, en dchance pour cause dabandon ou de dfaut de paiement de la redevance annuelle. b) la connaissance du donneur de licence, les brevets dlivrs faisant partie du portefeuille sont valides la date dentre en vigueur et ne sont grevs daucun droit, dette, privilge, licence ou obligation. Aucune opposition na t forme lencontre desdits brevets au cours du dlai dopposition. c) La signature et lexcution du prsent contrat par le donneur de licence ne sont contraires aucune prescription lgale ou ordonnance manant dun tribunal ou dun organisme gouvernemental ni aucune charte, statut ou autre rglement interne ou dcision du donneur de licence, et ne portent atteinte aucune obligation matrielle dcoulant dun contrat ou dun instrument quelconque auquel le donneur de licence est partie ou par lequel il est li ni nen prcipitent lexcution. la connaissance du donneur de licence, aucune rclamation, action en justice ou procdure nest en cours ou en prparation son encontre en raison du portefeuille de brevets ou en ce qui le concerne. Le donneur de licence dclare navoir reu aucune notification et ne faire lobjet daucune poursuite pour atteinte des droits protgeant un brevet, une invention ou un secret daffaires ayant rapport au portefeuille de brevets. Le donneur de licence dclare en outre navoir connaissance, la date du prsent contrat, daucune information ou invention susceptible de dtruire la nouveaut ou de rduire substantiellement la valeur des brevets du portefeuille et qui, sil lavait connue avant de conclure le prsent contrat, laurait dissuad de le faire. Le donneur de licence dgage le preneur de licence de toute responsabilit ou obligation relative au portefeuille de brevets ou aux perfectionnements apports par le donneur de licence, quelle quen soit la nature. Le donneur de licence sengage signer tout autre contrat et prendre toute autre mesure raisonnable que le preneur de licence lui demandera de signer ou de prendre aprs lentre en vigueur du prsent contrat, et cela sans dlai, afin de permettre au preneur de licence dexercer et de protger les droits qui lui sont confrs par le prsent contrat.

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Le donneur de licence sengage en outre communiquer sans dlai, sur simple demande et titre gracieux, au preneur de licence ou ses reprsentants toute information relative au portefeuille de brevets ou aux perfectionnements dont il a connaissance, tmoigner dans toute procdure juridique relative ces derniers et signer tout document supplmentaire requis pour permettre au preneur de licence ou ses reprsentants ou ayants cause dassurer lentire protection desdits brevets ou perfectionnements, sous rserve que la demande, le tmoignage ou la procdure en question ait directement rapport des applications pratiques des brevets faisant partie du portefeuille.

Obligations du donneur et du preneur de licence Dans une licence de brevets et de savoir-faire le donneur de licence est cens prendre, par exemple, toutes les mesures ncessaires pour effectuer le transfert de la technologie et aider le preneur de licence se rendre au stade de la production commerciale. Pour sa part, le preneur de licence est cens fabriquer et commercialiser le produit concd de manire rentable sur le territoire. En pratique, ce sont des aspects qui donnent souvent matire litige. Il importe, par consquent, que les parties prcisent clairement tous les actes ncessaires la ralisation de ces objectifs et saccordent, dans le contrat de licence, sur la manire de les atteindre. Lannexe II A sur les prambules daccord fournit quelques exemples cet gard. Les contrats prvoient parfois que le preneur de licence doit mettre en uvre tous les efforts raisonnables ou, si la licence est exclusive, faire de son mieux pour atteindre les objectifs fixs et assurer le succs commercial de lopration. Ce sont l des dispositions vagues quil vaut mieux remplacer par des obligations prcises, comme celle de dpenser un montant dtermin pour le dveloppement ou la commercialisation du produit ou pour telle ou telle activit susceptible de contribuer la russite du projet. Les questions de responsabilit des parties (par exemple, linvestissement du preneur de licence dans lexploitation de la technologie concde) sont gnralement difficiles rgler. tant donn que ce sont elles, souvent, qui mnent plus tard des litiges et des procs, il est dconseill de les rsoudre par une clause dengagement fournir ses meilleurs efforts.

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Exemple Le preneur de licence sengage dployer et faire en sorte que le preneur de sous-licence dploie en uvre tous les efforts commerciaux raisonnables pour commercialiser, promouvoir et vendre le produit concd sur le territoire. Si le produit concd ne fait lobjet daucune vente sur le territoire pendant les quatre annes suivant la date dentre en vigueur, le preneur de licence sengage payer au donneur de licence la somme de [montant] [devise] titre de versement forfaitaire minimum. Le paiement de cette somme devra tre effectu au mois de janvier suivant chacune des annes durant lesquelles aucune vente na t gnre, et ce, compter de la quatrime anne improductive. Cette obligation perdurera aussi longtemps que le preneur de licence naura pas rsili le contrat conformment aux dispositions de larticle XX.

Renonciation au droit de faire objection La prsence dans un contrat de licence dune clause de renonciation au droit de faire objection ne signifie pas que la partie concerne perde ses droits lorsquelle ne les fait pas respecter. Ainsi, en cas de non-paiement de redevances, le donneur de licence qui nenvoie pas de pravis de rsiliation, soit par omission, soit parce quil a dcid dignorer la violation, ne perd pas pour autant le droit de rompre le contrat en cas de nouvelle violation de la mme obligation. La clause de renonciation au droit de faire objection empche, en fait, lapplication du principe juridique destoppel (irrecevabilit), cest--dire que la tolrance ou lomission du donneur de licence ne lui interdit pas dexercer ultrieurement ses droits.
Exemple La renonciation, par lune ou lautre partie, son droit de faire objection la violation de lune des dispositions du prsent contrat ne peut pas tre considre comme une renonciation au droit de faire objection une autre violation subsquente ou similaire.

Force Majeure Dans un contrat de licence, la clause de force majeure a pour objet de dfinir les situations indpendantes de la volont des parties qui les empchent de faire ce quoi elles sont obliges. Les conflits arms, les mouvements de grve et les incendies sont des exemples de situations de force majeure.

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Lavantage dune telle clause est quelle peut librer la partie concerne de ses obligations jusqu la cessation de lvnement de force majeure. Pratiques anti-concurrentielles 23 Lorsque lon ngocie un contrat de licence, il est important de se rappeler que certaines pratiques commerciales ayant des effets potentiellement anticoncurrentiels sont prohibes par les lois nationales de divers pays. On peut citer, parmi les pratiques susceptibles dtre considres comme illicites dans certains accords, le fait dobliger le preneur de licence accepter certains produits et services en plus de la technologie concde (ventes lies, concentration de produits), linterdiction de traiter avec certaines entreprises, les tentatives de fixation du prix des produits faisant appel la technologie concde, les restrictions territoriales, les licences rciproques et les communauts de brevets.24 Dispositions rglementaires Si les partenaires du contrat de licence envisag sont soumis des lgislations nationales diffrentes, il y a lieu de vrifier quelles sont les dispositions auxquelles ils doivent se conformer dans chacun des pays concerns. Il est courant, par exemple, de devoir inscrire les accords de licence25 auprs des autorits comptentes, mais certains pays peuvent aussi rglementer lexercice de certaines activits sur leur territoire, et donc prvoir une procdure dapprobation pralable. Les lois du pays du donneur de licence peuvent aussi limiter les possibilits de transfert de certaines technologies pour des raisons de scurit nationale ou autres.26

23. Voir le rcent rglement dexemption par catgorie de la Communaut europenne, Rglement (CE) n 772/2004 de la Commission du 7 avril 2004 concernant lapplication de larticle 81, paragraphe 3, du trait des catgories daccords de transfert de technologie et Kathleen R. Terry, Antitrust and Technology Licensing, http://www.autm.net/pubs/journal/95/ATL95.html. 24 Voir aussi, sur la question des communauts ou regroupements de brevets, Richard Ekenger, The Rationale for Patent Pools and their Effect on Competition, http://www.jur.lu.se/Internet/Biblioteket/ Examensarbeten.nsf/0/30F926B40D44 ACF5C1256D9E00447A5D/$File/xsmall.pdf. 25 Voir David J. Dykeman et Daniel W. Kopko, Patent License Recordation in the United States and Foreign Countries, http://www.palmerdodge.com/pdf/patentlicense.pdf. 26 Voir, par exemple, larrt pris en vertu de la loi de 2002 sur le contrle des exportations du RoyaumeUni: The Export of Goods, Transfer of Technology and Provision of Technical Assistance (Control) Order 2003.

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Exemple 1 Le preneur de licence doit aviser le donneur de licence de toute obligation de dclaration ou dobtention dapprobation prvue par la rglementation du [pays], et ce, ds quil en a connaissance. Le preneur de licence est responsable de laccomplissement de toutes les formalits et du paiement de tous les frais, taxes, pnalits et autres dpenses dcoulant dune telle obligation. Exemple 2 Le preneur de licence sengage se conformer toutes les normes nationales [pays] et trangres sappliquant aux transferts de produits sous licence et de donnes techniques des pays trangers, et notamment, mais sans sy limiter, aux dispositions du Rglement relatif au trafic darmes international et du Rglement sur ladministration des exportations. Les parties reconnaissent quelles peuvent tre soumises une obligation dobtention de permis dexportation et quun tel permis, le cas chant, peut leur tre refus.

Litiges tant donn que tout accord peut susciter des litiges, il est important dy introduire ds le dpart des dispositions pour les rsoudre. Le contrat doit dabord autoriser une certaine souplesse, cest--dire permettre des rvisions afin dviter les situations contentieuses. Il doit aussi comprendre des clauses de rglement des litiges pour le cas o cette premire solution ne fonctionnerait pas. cet gard, plusieurs possibilits soffrent aux parties. La mthode classique consiste indiquer quen cas de litige, les parties sen remettront telle ou telle juridiction. On voit toutefois de plus en plus souvent des contrats prvoyant des mcanismes de rglement extrajudiciaires tels que la mdiation, larbitrage ou la mdiation suivie, dfaut de rglement, dun arbitrage. Le Centre darbitrage et de mdiation de lOMPI a labor des clauses types qui facilitent le recours aux procdures darbitrage et de mdiation ou une combinaison des deux (http://arbiter.wipo.int/arbitration/ contract-clauses/index-fr.html). Les mcanismes de rglement extrajudiciaires prsentent plusieurs avantages: Unicit de procdure: les parties peuvent convenir de rgler au moyen dune procdure unique un litige relatif des droits de proprit intellectuelle protgs dans diffrents pays pour faire lconomie des dpenses et des difficults lies lintroduction dactions judiciaires dans plusieurs ressorts juridiques et viter le risque de rsultats divergents.

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Autonomie des parties: grce leur caractre priv, les modes extrajudiciaires de rglement des litiges offrent aux parties une plus grande matrise du droulement de la procdure que celle que leur permettent les actions de justice. Elles peuvent, par exemple, choisir la lgislation applicable, le lieu et la langue de la procdure, ainsi que les rgles de procdure. Qui plus est, elles peuvent choisir ellesmmes les personnes les mieux places pour statuer sur leur litige, ce qui est particulirement utile lorsque ce dernier porte sur des questions juridiques, techniques ou commerciales complexes. Neutralit: les modes extrajudiciaires de rglement des litiges peuvent tre indpendants de la lgislation, de la langue et de la culture institutionnelle des parties, ce qui permet dviter que lune des parties bnficie des avantages stratgiques importants quelle peut retirer du fait de sa connaissance de la lgislation applicable et des procdures locales lorsquune action judiciaire est intente dans son pays. Confidentialit: les mcanismes extrajudiciaires de rglement des litiges tant de nature prive, les parties peuvent convenir de prserver la confidentialit des procdures et des dcisions ventuelles. Elles peuvent ainsi se concentrer sur le fond du litige sans se proccuper de ses incidences publiques, ce qui est loin dtre ngligeable lorsquune rputation commerciale ou des secrets daffaires sont en jeu. Caractre dfinitif et force excutoire des sentences: contrairement aux dcisions de justice, qui peuvent gnralement donner lieu un ou plusieurs pourvois, les sentences arbitrales ne sont normalement pas susceptibles de recours. En outre, la Convention des Nations Unies de 1958 pour la reconnaissance et lexcution des sentences arbitrales trangres (la Convention de New York) facilite considrablement la reconnaissance et lexcution des sentences dans les plus de 130 pays qui lon ratifie. Il existe bien entendu des cas dans lesquels les actions en justice sont prfrables aux modes extrajudiciaires de rglement des litiges. Compte tenu de leur nature consensuelle, ces derniers sont par exemple moins adapts aux situations dans lesquelles lune des parties se montre extrmement peu

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cooprative, ce qui peut se produire dans le cadre dun litige caractre non contractuel. Par ailleurs, une dcision de justice sera prfrable si, pour dlimiter plus prcisment ses droits, une partie cherche tablir un prcdent juridique public plutt qu obtenir une sentence dont la porte sera limite la relation entre les parties. Quoi quil en soit, il est important que les parties et leurs conseillers sachent quelles sont les procdures de rglement leur disposition, afin de pouvoir choisir celle qui rpond le mieux leurs besoins.
Exemple 1: Mdiation Tout litige, controverse ou rclamation dcoulant du prsent contrat et de toute modification ultrieure du prsent contrat, ou sy rapportant, et ayant trait notamment mais non exclusivement sa formation, sa validit, ses effets obligatoires, son interprtation, son excution, sa violation ou sa rsiliation, de mme que toute rclamation extra-contractuelle, sera soumis mdiation conformment au Rglement de mdiation de lOMPI. Le lieu de la mdiation sera [prciser]. La langue de la procdure de mdiation sera [prciser]. Exemple 2: Arbitrage Tout litige, controverse ou rclamation dcoulant du prsent contrat et de toute modification ultrieure du prsent contrat, ou sy rapportant, et ayant trait notamment mais non exclusivement sa formation, sa validit, ses effets obligatoires, son interprtation, son excution, sa violation ou sa rsiliation, de mme que toute rclamation extra contractuelle, sera soumis, pour rglement dfinitif, arbitrage conformment au Rglement darbitrage de lOMPI. Le tribunal arbitral sera compos de [trois arbitres] [un arbitre unique]. Le lieu de larbitrage sera [prciser]. La langue de la procdure darbitrage sera [prciser]. Il sera statu sur le litige, la controverse ou la rclamation conformment au droit [prciser le pays dont le droit est applicable]. Exemple 3: Arbitrage acclr Tout litige, controverse ou rclamation dcoulant du prsent contrat et de toute modification ultrieure du prsent contrat, ou sy rapportant, et ayant trait notamment mais non exclusivement sa formation, sa validit, ses effets obligatoires, son interprtation, son excution, sa violation ou sa rsiliation, de mme que toute rclamation extra contractuelle, sera soumis, pour rglement dfinitif, arbitrage conformment au Rglement darbitrage de lOMPI. Le lieu de larbitrage sera [prciser]. La langue de la procdure darbitrage sera [prciser]. Il sera statu sur le litige, la controverse ou la rclamation conformment au droit [prciser le pays dont le droit est applicable].

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Exemple 4: Mdiation suivie, en labsence de rglement, dun arbitrage Tout litige, controverse ou rclamation dcoulant du prsent contrat et de toute modification ultrieure du prsent contrat, ou sy rapportant, et ayant trait notamment mais non exclusivement sa formation, sa validit, ses effets obligatoires, son interprtation, son excution, sa violation ou sa rsiliation, de mme que toute rclamation extra-contractuelle, sera soumis mdiation conformment au Rglement de mdiation de lOMPI. Le lieu de la mdiation sera [prciser]. La langue de la procdure de mdiation sera [prciser]. Si, et dans la mesure o, dans les [60][90] jours qui suivent son introduction, la procdure de mdiation na pas abouti au rglement du litige, de la controverse ou de la rclamation, celui-ci ou celle-ci, sur dpt dune demande darbitrage par lune ou lautre partie, sera soumis, pour rglement dfinitif, arbitrage conformment au Rglement darbitrage de lOMPI. Si par ailleurs, avant lexpiration de ce dlai de [60][90] jours, lune ou lautre des parties sabstient de participer ou cesse de participer la procdure de mdiation, le litige, la controverse ou la rclamation, sur dpt dune demande darbitrage par lautre partie, est soumis, pour rglement dfinitif, arbitrage conformment au Rglement darbitrage de lOMPI. Le tribunal arbitral sera compos [de trois arbitres] [dun arbitre unique]. Le lieu de larbitrage sera [prciser]. La langue de la procdure darbitrage sera [prciser]. Il sera statu sur le litige, la controverse ou la rclamation conformment au droit [prciser le pays dont le droit est applicable].

Excution du contrat Comme nous lavons dj soulign plusieurs reprises dans le prsent guide, la conclusion dun accord de licence signifie que deux parties sengagent, pour une dure dtermine, dans une relation caractre continu dont elles esprent lune et lautre quelle sera rmunratrice. Pour que cet objectif se ralise, il importe que chacune remplisse adquatement les obligations mises sa charge par le contrat. En ce qui concerne le donneur de licence, il pourra, par exemple, avoir envers le preneur de licence une obligation dassistance technique ponctuelle ou continue. Il aura aussi se proccuper du maintien en vigueur de ses droits de proprit intellectuelle, cest--dire veiller ce quils ne tombent pas en dchance et ne soient pas suspendus ou, sil sagit de droits de marque transfrs dans le cadre du contrat de licence, ce que la qualit de ces derniers reste intacte; il faut pour cela que la marque soit utilise de la manire prescrite par le donneur de licence et que le produit soit conforme aux spcifications de la technologie concde. Le contrat pourra lui imposer, le cas chant, un certain nombre dautres tches comme celles de tenir une comptabilit dtaille

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des redevances qui lui sont verses, de vrifier les livres du preneur de licence, de poursuivre les travaux de dveloppement de la technologie concde, de veiller au respect de certaines normes en ce qui concerne les perfectionnements, de protger le preneur de licence contre les poursuites des tiers et de poursuivre les tiers au nom du preneur de licence. Pour sa part, le preneur de licence a dabord lobligation deffectuer ses versements de redevances, mais aussi celles de mettre en place des procdures comptables rigoureuses, dinstituer un mcanisme dtablissement de rapports rguliers et de permettre la vrification de ses livres. Il doit lui aussi se conformer certaines normes en cas de perfectionnement de la technologie concde et, si la licence inclut une marque, veiller au maintien de la qualit de cette dernire. En outre, sil fabrique des produits faisant appel aux brevets concds, le contrat peut prvoir quil a lobligation de les marquer en consquence, et le donneur de licence peut se rserver un droit de regard sur la manire dont ce marquage est effectu.27
Exemple Le preneur de licence sengage apposer sur tous les produits fabriqus, utiliss ou commercialiss en vertu du prsent contrat ou sur leur emballage les signes prvus par la lgislation sur le marquage des produits brevets.

Il est important que toutes ces obligations soient mentionnes dune manire suffisamment claire et dtaille dans le contrat, de mme que les modalits de leur mise en uvre. Il est certain quelles supposent un investissement supplmentaire de temps et de ressources humaines, tant de la part du donneur que du preneur de licence, mais elles sont indispensables la survie, la bonne excution et la prennit de laccord.

27. Il peut tre bon de se rappeler, cet gard, que la prsence dun numro de brevet sur un produit de mauvaise qualit peut en fait tre prjudiciable au titulaire de ce brevet. En revanche, si le produit a du succs et fait lobjet dune imitation, le marquage sera considr, dans certains pays, comme ayant valeur davertissement, et le contrefacteur pourra se voir condamner au versement de dommages et intrts caractre punitif au bnfice du donneur de licence.

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Expiration et rupture du contrat Un contrat de licence peut prendre fin de deux faons. Tout dabord, il peut arriver son terme ou expirer en raison de la ralisation dun certain vnement. Par exemple, si les parties ont convenu que le contrat serait valide pour une dure de 10 ans ou jusqu lexpiration du dernier des brevets concds, il expire automatiquement lorsque ces vnements se ralisent.28 Le contrat peut aussi tre rompu par lune des parties, en raison de linexcution par lautre de ses obligations. Les motifs de rupture, qui sont gnralement dfinis de manire prcise dans le texte de laccord, peuvent comprendre le dfaut deffectuer un versement lchance, la faillite ou linsolvabilit. Lannulation des effets du contrat dans ces situations peut tre automatique, mais il est prfrable de prvoir un mcanisme de pravis par lequel la partie fautive se voit accorder un dlai lui donnant la facult de corriger le manquement avant que la rsiliation ne devienne effective. Il importe de prvoir aussi quels seront les droits et obligations des parties aprs lexpiration ou la rsiliation du contrat. Par exemple, si un donneur de licence rsilie la concession dun savoir-faire ou dinformations confidentielles, le preneur de licence devra-t-il les restituer? Et si oui, comment ferat-il? Le contrat peut prvoir que la licence sera considre comme ayant t entirement paye lexpiration du contrat et que le preneur de licence conservera alors le droit dexploiter le savoir-faire ou les informations confidentielles en question. Il est bon de prvoir aussi des dispositions en ce qui concerne le traitement des sous-licences ou autres droits concds des tiers en cas de rsiliation. Le sort de certaines dispositions au-del de la date dexpiration du contrat constitue galement une considration importante. On peut citer, cet gard, le maintien de lobligation de confidentialit, du droit dutiliser les perfectionnements apports par lautre partie, de laccs aux livres, des dispositions relatives au rglement des litiges ou des obligations et garanties lies lutilisation dun produit. Les parties peuvent aussi fixer la dure pendant laquelle ces dispositions survivront lexpiration ou la rsiliation du contrat.

28. Voir aussi How to Get Royalties After a Patent Has Expired par Charles A. Weiss et Kenneth R. Corsello, ladresse www.kenyon.com/files/tbl_s47Details%5CFileUpload265%5C128%5CRoyalties.pdf

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Exemple 1. Sauf rsiliation en vertu des dispositions ci-dessous, le prsent contrat demeure en vigueur jusqu lexpiration du dernier des brevets concds, aprs quoi la licence est considre comme entirement paye et le preneur de licence est libre de continuer utiliser le savoir-faire confidentiel concd par le donneur de licence et dvelopper, fabriquer, faire fabriquer, promouvoir et commercialiser les produits concds lintrieur comme lextrieur du territoire, sans autre obligation de paiement ou de rmunration du donneur de licence. Le preneur de licence peut mettre fin tout moment au prsent contrat, sur pravis crit, sil estime tre mis dans lincapacit dexploiter le brevet concd pour des raisons techniques, rglementaires, scientifiques, politiques ou conomiques, y compris, mais sans sy limiter, pour cause de conflit arm, de rvolution, de troubles sociaux, de catastrophe naturelle ou autre vnement de mme ordre. Le donneur de licence peut mettre fin au prsent contrat sil a motif raisonnable croire que le manque dattention du preneur de licence compromet le dveloppement, la fabrication ou la commercialisation du produit. En cas de jugement dclaratif de faillite, de redressement judiciaire ou dengagement de toute autre procdure de mme ordre lencontre de lentreprise du preneur de licence ou si cette dernire est place sous squestre ou soumise toute autre mesure judiciaire nationale quivalente dans le but dviter sa faillite ou de ladministrer pour cause de cessation de paiements ou dinsolvabilit, et moins que ladite procdure ou mesure ne soit annule, leve ou suspendue dans un dlai de 60 jours par la constitution dune caution reprsentant au minimum 150% des sommes rclames, tous les droits concds au preneur de licence en vertu du prsent contrat sont restitus de manire inconditionnelle et immdiate au donneur de licence, tous les dlais et conditions du prsent contrat sont annuls et toutes les sommes dues par le preneur de licence deviennent exigibles et portent intrt compter de la date dudit jugement dclaratif de faillite ou engagement de procdure. En cas de rsiliation du prsent contrat en vertu des articles 2, 3 et 4 ci-dessus, tous les droits concds au preneur de licence en vertu du prsent contrat sont restitus au donneur de licence, et le preneur de licence doit, dans les dlais les plus brefs, remettre au donneur de licence tout document confidentiel appartenant ce dernier, lexclusion dun seul exemplaire quil conserve dans ses dossiers juridiques afin de pouvoir sacquitter des obligations mises sa charge par le prsent contrat. La rsiliation du prsent contrat entrane la cessation immdiate des obligations et responsabilits mutuelles des parties. Les parties ne sont toutefois pas dispenses des obligations et responsabilits contractes avant la date de prise deffet de ladite rsiliation.

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OBSERVATIONS FINALES Les lments que nous venons de voir sont certes nombreux, mais ne sont pas ncessairement destins figurer de manire systmatique dans tous les contrats de licence.29 Ce sont les circonstances particulires de chaque situation, les besoins et les attentes des parties, des facteurs tels que limportance et le degr de dveloppement de la technologie concde, le type et la qualit de la protection dont elle bnficie ou les objectifs stratgiques des parties qui dterminent le contenu de ces accords. La concession de licence fait intervenir de nombreuses comptences, tant techniques, dans le domaine concern, que juridiques (notamment en matire de proprit intellectuelle) et financires. La conclusion du contrat ne constitue en ralit quune premire tape. Elle ne fait que prparer la partie la plus difficile et, si tout va bien, la plus rmunratrice de lopration, cest--dire la mise en uvre de laccord.30

29. Il est noter que la plupart des questions examines dans le prsent guide sur la concession des licences concernent aussi la plupart des autres types daccords de transfert de technologie. 30. Malheureusement, les contrats de licence ne sont pas tous rmunrateurs. Ils peuvent aussi chouer pour toutes sortes de raisons. Pour en savoir plus sur la manire dviter ces checs, voir Mark Levy, Patent Licensing Pitfalls, http://131.238.53.103/plt/alip/1stalip/cle99lic-levy.html, SCP Technology and Growth, Licensing Pitfalls When Agreements Fail, http://scp.com.au/publications/licensing/pitfalls.shtml et Todd Dickinson, How to Avoid Licensing Dangers, www.managingip.com, novembre 2001, p 58.

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On nobtient pas les conditions que lon mrite; on obtient celles que lon a su ngocier.

La ngociation dun contrat de licence de technologie est lart de parvenir un accord par lequel le donneur de licence concde et le preneur de licence acquiert le droit dexploiter une technologie des conditions convenues. Le but vis par les parties est la ralisation dune relation satisfaisante et, en dernire analyse, avantageuse pour les deux parties, plutt quune situation dans laquelle lune profite de lautre, car elles seront alors toutes deux perdantes. Pour cela, le donneur et le preneur de licence doivent poser pour principe quils ont lun et lautre une contribution utile apporter la relation. Si chacun reconnat ce que lautre peut lui apporter et fait leffort de comprendre ses besoins et attentes, le succs de la ngociation sera assur.31 LES PHASES DU PROCESSUS DE NGOCIATION La ngociation du contrat de licence sarticule en quatre phases: prparation, discussion, propositions et marchandage. Prparation Il sagit peut-tre de la phase la plus importante du processus de ngociation, car il est pratiquement impossible aprs coup de remdier une prparation inadquate ou den corriger les effets. Tous les lments examins jusqu prsent dans ce guide font partie de la prparation. Cela signifie qu ce stade, les parties sont parvenues dune manire ou dune autre la conclusion que la voie de la prise de licence est celle qui rpondra le mieux leurs objectifs commerciaux et quelles sont lune pour lautre le partenaire le plus apte favoriser la ralisation de ces derniers.

31. Voir aussi Alec et Munro, Disciplined Negotiation, Worldwide, Les Nouvelles, dcembre 1997 et Fisher et Ury, Getting To Yes, Penguin, 1991.

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Le moment est maintenant venu pour le futur donneur de licence et le futur preneur de licence de se prparer pour la rencontre officielle des parties. Toutes les informations runies jusqu prsent vont prendre leur importance. Il pourra galement tre utile de considrer les lments suivants, qui permettront de prciser et de focaliser davantage les discussions: lanalyse prliminaire des objectifs commerciaux et le choix de la prise de licence ayant t effectus, il est temps de dfinir ce que lon souhaite exactement retirer de la discussion, ce que lon considrerait comme un rsultat satisfaisant; cela revient dire quil est temps de dterminer le but que lon vise, ainsi que le moyen que lon compte mettre en uvre afin de latteindre; de la mme manire, il convient de sinterroger sur les vises de lautre partie et de se demander si ce quelle recherche correspond ses propres objectifs ou en diffre, et si oui, dans quelle mesure; le ngociateur principal devrait tre de prfrence une personne ayant une bonne vision densemble de la stratgie commerciale poursuivie et bnficiant, idalement, de lassistance dune quipe dexperts financiers, juridiques et techniques dont les rles et les responsabilits doivent tre clairement dfinis; les membres de cette quipe doivent tous avoir une perspective globale de lobjectif vis, afin dviter que lun dentre eux ne contredise les autres ou naccepte tout coup un compromis sans avoir obtenu laval du reste de son quipe; chaque partie peut aussi rdiger un document numrant les principales questions commerciales quelle souhaite voir figurer dans le contrat de licence et indiquant sa position sur chacune de ces questions. On nomme ce document paramtres de laccord, lesquisse contractuelle ou parfois liste de conditions. Il est aussi important dexprimer, dans ce document, les extrmes de sa position (meilleur et pire des cas) sur chaque question. Lesquisse contractuelle prsente un autre avantage, en ce sens que le fait de la soumettre permet souvent de lancer les ngociations ou de les faire progresser; il est en effet plus facile et plus rapide de ngocier le contenu dun document de deux cinq pages que celui dun projet de contrat de licence, qui sera nettement plus long. On trouvera un schma desquisse contractuelle lannexe II A.

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Les phases de la discussion, des propositions et du marchandage sont gnralement faciles distinguer les unes des autres, encore que dans certains cas, elles senchanent trop rapidement pour que la dmarcation reste reconnaissable. Quoi quil en soit, il est toujours important de savoir dans laquelle de ces phases de la ngociation on se situe. Discussion Au cours de cette phase, on voit le plus souvent le donneur de licence faire lloge de sa technologie et des avantages quelle peut procurer, tandis que le prtendant la prise de licence tudie des documents et autres informations dont la divulgation lui est interdite par un accord de confidentialit. Ce dernier peut aussi exprimer son opinion en ce qui concerne la valeur de la licence pour son entreprise et expliquer les raisons pour lesquelles il sy intresse. Cette conversation reste dordre gnral. Propositions et marchandage La phase des propositions consiste pour les parties explorer les divers aspects de leur ventuelle relation ainsi que ses principales modalits commerciales. Pour quelle raison devrions-nous vous concder une licence exclusive mondiale? Des questions essentielles sont poses, des hypothses mises lpreuve, des objectifs stratgiques dfinis, des limites fixes. Lorsque la phase du marchandage est atteinte, le donneur de licence aborde les choses diffremment: Nous pourrions vous concder une licence exclusive mondiale si vous acceptez de doubler le montant payable la signature du contrat, ce quoi le preneur de licence pourra rpondre: Nous pourrions accepter, condition que la moiti de ce paiement soit considre comme un -valoir sur les redevances. Et cest alors que les grands principes de la ngociation, par exemple Si a), alors b) ou encore Ne jamais rien donner si on ne reoit rien en change, prendront toute leur importance. Il arrive trop souvent quun ngociateur inexpriment fasse une proposition compltement incompatible avec ce quil avait prcdemment accept et, bien sr, quil soit surpris de voir sa proposition rejete. Le ngociateur a le pouvoir et la possibilit dexaminer tous les aspects dune question et de les relier afin de parvenir un meilleur rsultat (tout au moins sur ces questions). Il en dcoule un autre principe, savoir quil est utile de crer des variables, cest--dire diff-

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rentes options. Il est possible de faire appel toutes sortes de solutions pour rsoudre un problme ou pour parvenir un accord satisfaisant pour les deux parties. Les conditions essentielles du contrat par exemple, le caractre exclusif de la licence, le territoire concd, la porte de la licence, le montant et les dates des paiements et le taux de redevance sont toutes des variables; il est possible, avec un peu dimagination, den crer dautres, et tout cela pourra tre gr de faon ce quil en rsulte ce que lon appelle un accord gagnant-gagnant, cest--dire rpondant aux objectifs commerciaux des deux parties. LES GRANDS PRINCIPES DE LA NGOTIATION Il sagit en fait de lignes directrices ayant pour objet de fournir aux ngociateurs un cadre pratique pour la conduite des pourparlers. Ce ne sont donc pas des rgles auxquelles on ne doit pas droger sous peine de faire chouer le processus de ngociation, mais le fait de les suivre permet dtre averti lorsque la position de lune des parties est mal comprise ou que des mesures supplmentaires ou diffrentes doivent tre prises. Nous avons dj parl de la cration de variables et du principe Si a), alors b). En voici quelques autres: Toujours rechercher une issue favorable aux deux parties. Ce principe est absolument fondamental. En effet, les contrats de licence entranent invariablement une relation technique, commerciale et personnelle durable; pour que cette dernire soit harmonieuse, il est essentiel que toutes les parties soient satisfaites de lentente conclue. Si lune delles sestime lse, elle emploiera parfois des moyens extrmes pour obtenir rparation, en faisant subir lautre, et parfois aussi elle-mme, des dsagrments dont les consquences auront tt fait danantir tous les avantages acquis prcdemment. Il nest jamais obligatoire, aprs tout, de parvenir un accord, et il est vident que dans une telle situation, laccord gagnant-gagnant consisterait plutt ne pas conclure daccord du tout! Fixer les extrmes de sa position sur chaque question (meilleur et pire des cas). Cet exercice fait partie de la prparation de la ngociation. Il permet de recenser et de classer les questions importantes pour soi-mme et de se faire lavance une ide de celles qui devraient ltre pour lautre partie. Il

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ne signifie pas que le ngociateur doive automatiquement mettre fin aux pourparlers parce que les parties ne russissent pas se mettre daccord, mme sur le scnario qui tait cens constituer le pire cas de figure. Bien que ne constituant pas une rgle, il oblige cependant le ngociateur vrifier, dans un tel cas, quil existe de bonnes raisons pour accepter une position moins satisfaisante que le minimum prvu. Il se peut, par exemple, que de nouvelles informations soient venues modifier les conditions fixes avant la runion ou que le ngociateur ait obtenu, sur un autre point, un accord plus favorable que ce qui avait t prvu, de sorte quil peut se permettre de faire une concession sur celui-ci; il se peut aussi que la question ltude ne soit pas particulirement importante aux yeux du ngociateur ou quil puisse se permettre plus de souplesse parce que cest la dernire qui lui reste rgler avant de parvenir un accord. Viser haut tout en veillant conserver sa crdibilit. Ce principe, qui est li au prcdent, signifie quil est possible daccepter une position infrieure, alors que linverse (augmenter une offre) est gnralement impossible. Si une Mercedes Benz neuve cote 50 000 dollars et que quelquun en offre 35 000 dollars, il y a de fortes chances pour que le vendeur sempresse daller soccuper dun autre client. Rien ne soppose ce que lon vise haut, mais il faut toujours veiller rester raliste, car autrement, on risque de menacer sa crdibilit, sinon de la dtruire tout fait. Autrement dit, il vaut mieux offrir 45 000 dollars et ngocier ensuite pour obtenir lentretien gratuit pendant la premire anne, une anne supplmentaire de garantie, une sonorisation de meilleure qualit, linstallation dun attelage, et ainsi de suite. Ce qui revient crer des variables pour faire une meilleure affaire. Faire des concessions sur des variables peu coteuses, mais prcieuses pour lautre partie. Un ngociateur ne peut pas demander mieux. Le service technique indpendant inspecte la Mercedes doccasion et conclut quelle aurait besoin de 10 000 dollars de rparations. Le client se dit intress acheter le vhicule, condition que le garage les effectue. Le garage accepte parce que ses mcaniciens ont peu de travail, quil naura pas beaucoup de pices acheter et que, de toute faon, il les aura au prix de gros. Cest la meilleure des variables: celle qui a beaucoup de valeur pour lune des parties mais ne cote pas cher lautre.

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Et enfin, rien nest jamais fig. Tout se ngocie. On trouvera lannexe III un questionnaire qui illustre les principes ci-dessus et nous fait prendre conscience du fait que nous sommes souvent en situation de ngociation, que ce soit avec nos collgues, les membres de notre famille ou le commerant du coin. Vous pourriez y dcouvrir que vos annes de pratique au quotidien ont fait de vous un ngociateur hors pair qui signore. Si cest le cas, les conseils de lannexe IV vous aideront mettre vos talents profit lorsque vous ngocierez un contrat de licence. Ils sont clairs, concis et mritent un examen attentif, car ils vous permettront de mieux comprendre tout lintrt de la ngociation et la manire dont elle doit tre utilise pour assurer aux deux parties signataires du contrat de licence les conditions quelles mritent!

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ANNEXES
I LES DROITS DE PROPRIT INTELLECTUELLE32

Lexpression proprit intellectuelle dsigne les uvres de lesprit: les inventions, les uvres littraires et artistiques et les emblmes, noms et images utiliss dans le commerce. La proprit intellectuelle comporte deux volets: la proprit industrielle, qui comprend les inventions, les marques, les dessins et modles industriels, et les indications gographiques, et le droit dauteur, qui sapplique aux uvres littraires telles que romans, pomes et pices de thtre, aux films, aux uvres musicales, aux uvres artistiques telles que dessins, peintures, photographies et sculptures et aux uvres darchitecture. Les droits connexes du droit dauteur sont ceux des artistes interprtes ou excutants sur leurs prestations, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion sur leurs missions de radio et de tlvision. Malgr une tendance lharmonisation, la plupart des lois de proprit intellectuelle restent dapplication nationale (ou rgionale, lorsquun groupe de pays a dcid dadopter des normes communes en cette matire). Cela signifie que les titres de proprit intellectuelle acquis en vertu de ces lois ne produisent leurs effets que dans les limites territoriales du pays ou de la rgion en question. Brevets Un brevet est un droit exclusif accord sur une invention, quil sagisse dun produit ou dun procd, condition que celle-ci soit susceptible dapplication industrielle (utile), nouvelle et non vidente (impliquant une activit inventi32. Extrait de Quest-ce que la proprit intellectuelle? Publication OMPI n 450 (E) IISBN 92-8051155-4, lexception de la partie relative aux secrets daffaires, qui est extraite de Les secrets de la proprit intellectuelle: guide lintention des petites et moyennes entreprises exportatrices, publi par le Centre du commerce international et lOrganisation mondiale de la proprit intellectuelle, Genve 2004. Voir aussi www.wipo.int/sme/fr, et notamment les publications intitules Crer une marque: initiation aux marques pour les petites et moyennes entreprises, publication OMPI n 900, La beaut est dans la forme: initiation aux dessins et modles industriels pour les petites moyennes entreprises, publication OMPI n 498, Creative Expression, An Introduction to Copyright for Small and Medium-sized Enterprises, publication OMPI n 918, Inventer le futur: initiation aux brevets pour les petites et moyennes entreprises, publication OMPI n 917.

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ve). Le brevet protge les droits du titulaire sur linvention, pour une dure qui est gnralement de vingt ans compts partir de la date du dpt. Le brevet donne son titulaire le droit exclusif dempcher les tiers de fabriquer, dexploiter, doffrir la vente, de vendre ou dimporter linvention. Dans la plupart des systmes juridiques, les tribunaux ont comptence pour faire cesser les atteintes aux brevets. Ils peuvent aussi dclarer la nullit dun brevet dont la validit est conteste par un tiers. Le titulaire du brevet a le droit de dcider qui peut, et qui ne peut pas, utiliser linvention brevete pendant la dure de la protection. Il a la facult de permettre aux tiers dutiliser linvention des conditions fixes dun commun accord, en leur concdant une licence. Il peut aussi vendre ses droits sur linvention un tiers, qui devient son tour titulaire du brevet. lexpiration du brevet, la protection prend fin et linvention tombe dans le domaine public, cest--dire que le titulaire perd ses droits exclusifs et que linvention peut tre librement exploite par les tiers. En contrepartie de la protection de leur brevet, les titulaires de brevets ont lobligation de divulguer les informations relatives leurs inventions, afin denrichir la masse des connaissances techniques disponibles dans le monde et dencourager la crativit et linnovation. Ainsi, en plus de protger le titulaire de linvention, le brevet apporte des informations prcieuses aux gnrations futures de chercheurs et dinventeurs et constitue pour eux une source dinspiration. La premire dmarche faire pour obtenir un brevet consiste dposer une demande de brevet. Celle-ci contient gnralement le titre de linvention, ainsi que lindication du domaine technique dont celle-ci relve; elle doit aussi comprendre une description de linvention, rdige de faon claire et avec suffisamment de dtails pour quune personne ayant une connaissance moyenne du domaine dont il sagit puisse utiliser linvention ou la reproduire. La description est gnralement accompagne dillustrations dessins, plans ou graphiques permettant de faire mieux comprendre linvention. La demande contient aussi plusieurs revendications, cest--dire des informations qui permettent de dfinir ltendue de la protection accorde par le brevet.

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Marques Une marque est un signe distinctif indiquant que des produits ou services sont fabriqus ou fournis par une certaine personne ou une certaine entreprise. Ce systme permet aux consommateurs dacheter des produits et services dont la nature et la qualit rpondent leurs besoins. La marque protge son titulaire, en lui confrant titre exclusif le droit de lutiliser pour dsigner des produits ou des services ou dautoriser un tiers le faire en contrepartie dune rmunration. La dure de cette protection varie, mais une marque peut tre renouvele indfiniment moyennant le paiement de taxes additionnelles. La protection des droits de marques lencontre des atteintes qui peuvent leur tre portes est assure, dans la plupart des rgimes juridiques, par les tribunaux. Les marques peuvent se composer de mots, de lettres et de chiffres, isolment ou en combinaison. Elles peuvent consister en des dessins, des symboles, des signes tridimensionnels tels que la forme et lemballage des produits, des signes sonores tels que sons musicaux ou vocaux, des parfums ou couleurs utiliss comme caractres distinctifs. Il existe plusieurs autres catgories de marques en dehors des marques de produits ou de services, qui sont des indications dorigine commerciale. Les marques collectives appartiennent des associations dont les membres sont soumis des normes de qualit et autres fixes par ces dernires (associations dexperts comptables, dingnieurs ou darchitectes, par exemple). La marque de certification implique elle aussi le respect de certaines normes, mais ne suppose pas lappartenance une association: elle peut tre dlivre quiconque peut certifier que ses produits sont conformes certaines normes en vigueur. Les normes de qualit ISO 9000, reconnues dans le monde entier, sont un exemple de ce type de marque. Dessins ou modles industriels Un dessin ou modle industriel est constitu par laspect ornemental ou esthtique dun objet. Il peut consister en lments tridimensionnels, par exemple la forme ou la texture de lobjet, ou bidimensionnels, par exemple des motifs, des lignes ou des couleurs. Les dessins et modles industriels sappliquent aux produits les plus divers de lindustrie et de lartisanat: ins-

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truments techniques et mdicaux, montres, bijoux et autres articles de luxe, objets mnagers, appareils lectriques, vhicules, structures architecturales, motifs textiles, articles de loisir, etc. En vertu de la plupart des lgislations nationales, pour bnficier dune protection, un dessin ou modle industriel doit tre nouveau ou original et ne doit pas tre fonctionnel. Il est en effet, par nature, essentiellement esthtique, et les caractristiques techniques de lobjet auquel il sapplique ne sont pas protges. Lorsquun dessin ou modle industriel est protg, son titulaire, cest--dire la personne physique ou morale qui la dpos, possde le droit exclusif de sopposer toute copie ou imitation non autorise par des tiers. Secrets daffaires En gros, toute information commerciale confidentielle qui procure une entreprise un avantage concurrentiel peut tre considre comme un secret daffaires. Il peut sagir dun renseignement dordre technique, tel que la composition ou le dessin dun produit, ou du savoir-faire33 ncessaire lexcution dune opration particulire. On peut citer comme exemples dlments couramment protgs en tant que secrets daffaires, les procds de fabrication, les rsultats dtudes de march, les profils de consommation, les listes de fournisseurs et de clients, les listes de prix, les informations financires, les plans dentreprise, les stratgies commerciales et publicitaires, les plans de commercialisation, les projets et les mthodes de vente, les mthodes de distribution, les dessins, croquis, plans architecturaux, bleus de dessins techniques, cartes, etc. Bien quils varient dun pays lautre, il existe des critres gnraux pour dterminer si une information est susceptible de protection en tant que secret daffaires. Elle doit tout dabord tre confidentielle ou secrte. Une information connue du grand public ou facilement accessible ne remplit pas les conditions voulues. Mme si elle est difficile se procurer, il est important que son dtenteur prenne des mesures adquates pour quelle le reste, sous peine de perdre son droit la protection. Linformation doit avoir une

33. Un savoir-faire nest pas ncessairement un secret daffaires. Il se compose gnralement dun ensemble de connaissances et de comptences internes lentreprise, qui constituerait un secret daffaires sil runissait les conditions ncessaires cet effet.

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ANNEXE I LES

DROITS DE PROPRIT INTELLECTUELLE

valeur commerciale, parce quil sagit dun secret, et son dtenteur doit avoir mis en place des mcanismes appropris pour le prserver (par exemple en faisant signer des accords de confidentialit ou de non divulgation par toutes les personnes qui y ont accs, car il ne suffit pas de dire quune information est un secret daffaires pour quelle le soit). Le dtenteur dun secret daffaires peut empcher les tiers de lacqurir, le divulguer ou lutiliser sans son autorisation. Toutefois, la lgislation sur les secrets daffaires ne lui confre pas le droit dinterdire lacquisition de ce secret par des moyens lgitimes, cest--dire non illicites et ne portant atteinte aucun contrat ni aucune loi. Contrairement celle de certaines autres formes de proprit intellectuelle telles que les brevets, les marques ou les dessins ou modles industriels, la protection des secrets daffaires dpend surtout de leur dtenteur. Elle ne durera, en effet, quaussi longtemps que ce dernier tiendra linformation cache. Si cette dernire est divulgue, toute possibilit de protection en tant que secret daffaires cessera instantanment. Droit dauteur et droits connexes Le droit dauteur est lensemble des lois qui confrent aux auteurs, artistes et autres crateurs une protection pour leurs crations littraires et artistiques, gnralement dnommes uvres. Un ensemble de droits troitement associ au droit dauteur est celui des droits connexes, qui confrent des prrogatives semblables ou identiques celles du droit dauteur, quoique parfois plus limites et de moindre dure. Les bnficiaires des droits connexes sont les artistes interprtes ou excutants (acteurs et musiciens par exemple) pour leurs prestations, les producteurs denregistrements sonores (enregistrements sur cassette et disques compacts) pour leurs enregistrements et les organismes de radiodiffusion pour leurs programmes radiodiffuss et tlviss. Les uvres protges par le droit dauteur comprennent notamment les romans, les pomes, les pices de thtre, les ouvrages de rfrence, les journaux, les programmes dordinateur, les bases de donnes, les films, les compositions musicales, les uvres chorgraphiques, les peintures, les dessins, les photographies, les sculptures, les uvres darchitecture, les crations publicitaires, les cartes gographiques et les dessins techniques.

ANNEXE I LES

DROITS DE PROPRIT INTELLECTUELLE

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Les crateurs duvres protges par le droit dauteur ainsi que leurs hritiers et ayants cause (gnralement dnomms titulaires de droits), jouissent de certains droits fondamentaux en vertu de la lgislation sur le droit dauteur. Ils ont notamment le droit exclusif dutiliser luvre ou den autoriser lutilisation des conditions convenues. Le ou les titulaires de droits sur une uvre peuvent interdire ou autoriser sa reproduction sous quelque forme que ce soit, y compris sous forme de publication imprime ou denregistrement sonore, son interprtation ou excution publique et sa communication au public, sa radiodiffusion, sa traduction en dautres langues et son adaptation, consistant par exemple transformer un roman en scnario de film. Des droits comparables de fixation (enregistrement) et de reproduction, entre autres, sont confrs en vertu des droits connexes. De nombreuses catgories duvres, etc., protges par la lgislation sur le droit dauteur et les droits connexes ncessitent, pour tre efficacement diffuses, des moyens de distribution et de communication et des investissements financiers importants (cest le cas, par exemple, des publications, des enregistrements sonores et des films); cest pourquoi les crateurs cdent souvent les droits sur leurs uvres des socits mieux mme de les exploiter et de les commercialiser, en contrepartie dune rmunration sous la forme de versements forfaitaires ou de redevances (rmunration fonde sur un pourcentage des recettes tires de luvre). Aux termes des traits pertinents de lOMPI, les droits patrimoniaux attachs au droit dauteur sont confrs compter de la cration et de la fixation de luvre, pour une dure de 50 ans au moins aprs le dcs de lauteur. Les lgislations nationales peuvent prvoir de plus longues dures de protection. Cette protection permet aux crateurs ainsi qu leurs hritiers et ayants cause de tirer financirement parti de luvre pendant une priode raisonnable. La dure de protection des droits connexes est normalement de 50 ans aprs que la prestation, lenregistrement ou lmission a eu lieu. Le droit dauteur et la protection des artistes interprtes ou excutants comprennent galement des attributs dordre moral, qui confrent notamment le droit de revendiquer la paternit dune uvre et le droit de sopposer aux modifications de luvre susceptibles de porter atteinte la rputation du crateur.

94

ANNEXE I LES

DROITS DE PROPRIT INTELLECTUELLE

La protection inhrente au droit dauteur et aux droits connexes sacquiert automatiquement, sans enregistrement ou autre formalit. De nombreux pays prvoient cependant au niveau national un systme denregistrement et de dpt facultatif des uvres; ces mcanismes facilitent, par exemple, le rglement des litiges lis la titularit des droits ou la cration, aux transactions commerciales, aux ventes, ainsi quaux cessions et autres transferts de droits. De nombreux auteurs et artistes interprtes ou excutants nont pas la possibilit ni les moyens de prendre eux-mmes les mesures juridiques et administratives ncessaires pour dfendre et faire valoir le droit dauteur et les droits connexes, compte tenu notamment de la mondialisation croissante de lexploitation des droits sur les uvres littraires et musicales ainsi que sur les prestations. Cest pourquoi, la cration et le dveloppement dorganismes ou socits de gestion collective correspond une tendance de plus en plus affirme et inluctable dans de nombreux pays. Ces socits peuvent faire profiter leurs membres de leurs comptences administratives et juridiques, ainsi que de leur efficacit pour ce qui concerne par exemple la perception, la gestion et la rpartition des redevances tires de lexploitation nationale et internationale des uvres ou prestations. Certains droits des producteurs denregistrements sonores et des organismes de radiodiffusion sont aussi parfois grs collectivement.

ANNEXE II A LESQUISSE

CONTRACTUELLE

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II A LESQUISSE CONTRACTUELLE Lesquisse contractuelle (que lon appelle parfois aussi la liste des conditions) consiste en un expos schmatique des intentions des parties ou en un rsum des conditions essentielles du futur contrat. Son laboration constitue un exercice utile pour les deux parties, car elle leur permet de prciser leurs positions, leurs attentes et leurs besoins. Les ngociations pourront ainsi sengager sur des bases claires. Ce document peut tre prpar en deux versions, dont une usage purement interne. Il est important de noter que le contenu de lesquisse contractuelle peut, sauf disposition contraire, engager juridiquement les parties. Ces dernires ont donc intrt, si elles veulent viter toute confusion cet gard et toute contrainte au cours des ngociations, prciser expressment, comme cest le cas dans lexemple ci-dessous, que les lments figurant dans ce document nont pas force obligatoire. 1. Parties (Donneur de licence) (Preneur de licence) Objet, porte et tendue territoriale Le droit exclusif, avec droit de concession de sous-licences, de fabriquer, dexploiter et de commercialiser en utilisant les brevets, savoir-faire et marques du donneur de licence (le produit) sur le territoire des tatsUnis dAmrique (le territoire). Obligations du donneur de licence a) fournir lensemble des lments techniques relatifs au produit, y compris les dessins ncessaires la fabrication de moules pour moulage par injection; b) fournir un devis pour la fabrication de tous les outils de production; c) fournir des services dassistance technique lors de la mise en service de la chane de production et, sur demande du client, pendant une dure maximale de deux semaines aprs la sortie du premier lot de fabrication; d) assurer le maintien en vigueur des brevets du donneur de licence sur le territoire concd.

2.

3.

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ANNEXE II A LESQUISSE

CONTRACTUELLE

4.

Obligations du preneur de licence a) prendre toutes les dispositions ncessaires pour fabriquer et commercialiser le produit avec succs sur le territoire concd (prciser); b) utiliser les marques du donneur de licence dune manire licite. Perfectionnements Chaque partie doit tenir lautre informe de tout perfectionnement quelle apporte la conception ou la mthode de fabrication du produit, et bnficier titre gratuit dun droit dusage non exclusif des perfectionnements apports par lautre partie. Conditions financires a) Versements 250 000 dollars la signature; 250 000 dollars au dmarrage de la production commerciale 250 000 dollars la dlivrance du brevet amricain b) Redevances sur tous les produits vendus chaque anne: jusqu 2 millions dunits 0,35 dollar lunit pour les 4 millions dunits suivants 0,25 dollar lunit au-del 0,15 dollar lunit Augmentation des redevances tous les deux ans, suivant lindice des prix la consommation. Redevance annuelle minimum 2e anne 3e anne ensuite

5.

6.

c)

1 million dunits 5 millions dunits 10 millions dunits

7.

Atteinte aux droits Chaque partie doit informer lautre de toute atteinte porte aux droits du donneur de licence sur le territoire concd, et les parties doivent alors se rencontrer rapidement afin de saccorder sur des mesures appropries.

ANNEXE II A LESQUISSE

CONTRACTUELLE

97

8.

Dure Le contrat prend fin la premire des dates suivantes: a) expiration du brevet du donneur de licence; b) rsiliation du contrat par le preneur de licence, avec pravis de trois mois au minimum; c) rsiliation du contrat par lune des parties pour cause dinobservation des clauses contractuelles lorsquaucune mesure corrective na t prise malgr un pravis de 30 jours. Autres lments courants prendre en considration: a) questions comptables; b) adresses, domiciles lus; c) lgislation applicable et lieu; d) cession; e) confidentialit; f) dfinitions: brevets, savoir-faire, marque, produit, domaine, tendue territoriale, perfectionnements; g) cas de force majeure; h) dclarations et garanties; i) renonciation au droit de faire objection; j) rglement des litiges. Effet juridique Les parties reconnaissent que la prsente esquisse contractuellene vise pas les engager juridiquement et quil nen dcoulera pour elles aucune obligation tant quelles nauront pas conclu un autre accord reprenant les mmes principes avec les modifications dont elles seront convenues.

9.

10.

98

ANNEXE II B LA

STRUCTURE DU CONTRAT DE LICENCE

II B

LA STRUCTURE DU CONTRAT DE LICENCE

Un contrat de licence comporte gnralement les lments suivants: a) lobjet concd, b) le prix qui doit tre pay (cot et chancier), c) le nom du preneur de licence, d) le but dans lequel la licence est concde, e) la dure de la licence et f) les conditions de la licence (garanties, clauses limitatives de responsabilit, indemnisation). Concrtement, le contrat peut tre structur de la manire suivante: Titre Table des matires Identification des parties et signature Considrants Dfinitions, description Objet concd et conditions dutilisation (tendue des droits, limitations) Versement initial, redevances, minimum annuel Modalits de paiement Exigences en matire dattention Obligations en matire de rapports Tenue des dossiers, documentation comptable Dure du contrat Rsiliation Utilisation de marques Dclarations et garanties (limites), clauses limitatives de responsabilit Protection des droits de proprit intellectuelle, dfense des droits devant les tribunaux Identification, conditions relatives aux exportations Lgislation applicable, tribunaux comptents, arbitrage et mdiation Atteinte aux droits, droit dengager des actions en justice Indemnits, responsabilits, assurances Pravis Cession Renonciation au droit de faire objection Inexcution Confidentialit, secret Divers: cas de force majeure, maintien en vigueur des droits, survivance de clauses en cas de rsiliation, modifications, etc. Date et lieu de signature, signataires, date dentre en vigueur

ANNEXE III QUEL

TYPE DE NGOCIATEUR TES-VOUS?

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III

QUEL TYPE DE NGOCIATEUR TES-VOUS?

labor lusage des ateliers de formation, le questionnaire suivant vise illustrer de faon informelle un certain nombre de principes de la ngociation. Vous trouverez plus loin une grille de rponse qui vous permettra de vous noter. Pour chacune des 20 questions, entourez la lettre (a, b ou c) qui correspond votre choix. Ensuite, comptez le nombre de rponses dans chaque colonne et lisez les commentaires qui se trouvent aprs la grille. 1) Vous pensez qu la fin dune ngociation: a) b) c) 2) il doit y avoir un gagnant et un perdant; le perdant doit pouvoir sestimer gagnant; les deux parties doivent tre satisfaites.

Quand une difficult survient: a) b) c) vous la contournez, mme si cela demande un petit sacrifice; vous imposez votre volont; vous attendez patiemment que les choses sarrangent delles-mmes.

3)

Vous voulez acheter une nouvelle voiture mais la couleur que vous prfrez ne sera pas disponible avant plusieurs mois. Que faites-vous? a) b) c) vous esprez que le concessionnaire vous avertira si quelquun annule sa commande; vous choisissez une autre couleur ou vous achetez le mme modle doccasion; vous quittez le magasin en colre.

4)

Vous pensez que la meilleure faon dobtenir le consentement dun tiers est de: a) b) c) lui expliquer pourquoi son consentement vous est ncessaire; lui faire remarquer quil ne serait pas son avantage de refuser de cooprer; jouer sur son imagination, son esprit dentreprise ou son agressivit.

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ANNEXE III QUEL

TYPE DE NGOCIATEUR TES-VOUS?

(5)

Un agent de la circulation vous dresse une contravention. Que faites-vous? a) b) c) vous vous rasseyez au volant et dmarrez sans le/la regarder ni lui adresser la parole; vous essayez de le/la raisonner; vous linsultez et dchirez la contravention.

6)

Votre bonne volont ne semble pas partage par votre interlocuteur lors dune ngociation. Quelle est votre raction? a) b) c) dception et amertume; vous redoublez defforts pour le/la convaincre; vous pensez simplement quil/elle mne le jeu sa manire.

7)

Quelle est la faon idale de ngocier? Le discours doit tre: a) b) c) fluide (bon orateur); concis et prcis; habile et convaincant.

8)

Personnalit: a) b) c) chaleureux, aimable; dominateur, sr de soi; discret, subtil.

9)

Qualits intellectuelles: a) b) c) brillant, capable dimpressionner lassistance; capacit danalyse approfondie et excellente mmoire; bon sens, clart et ouverture desprit.

10)

Vtements et apparence: a) b) c) lgant et discret; dcontract et la mode; simple.

ANNEXE III QUEL

TYPE DE NGOCIATEUR TES-VOUS?

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11)

Quand un dmarcheur sonne votre porte, quelle est votre premire raction? a) b) c) vous refusez de lui parler; vous nachetez que ce dont vous avez vraiment besoin; vous marchandez sans intention dacheter, juste pour vous amuser.

12)

Une connaissance professionnelle vous demande un service qui ne vous apportera pas davantage immdiat. Que faites-vous? a) b) c) vous demandez un service en change; vous rendez ce service sans rien attendre en retour; vous trouvez un prtexte pour refuser.

13)

Si loccasion se prsente, vous: a) b) c) allez boire un verre ou dner avec le ngociateur afin dentretenir un bon climat; essayez de maintenir la relation sur le plan professionnel uniquement; essayez de mettre un peu dhumanit dans votre relation daffaires sans trop en faire.

14)

Quand vous devez prendre une dcision importante par tlphone, vous: a) b) c) considrez que la conversation a valeur dengagement; demandez toujours confirmation par crit; en gnral, vous vitez dtre trop affirmatif (par exemple, vous trouvez des excuses et vous nhsitez pas revenir sur vos propos).

15)

Au cours dune discussion anime, la partie adverse cite des chiffres incorrects. Vous en avez la preuve irrfutable. Que faites-vous? a) b) c) vous laissez la partie adverse insister pour mieux la rfuter aprs; vous lui conseillez dy rflchir nouveau; vous linterrompez immdiatement pour lui montrer lerreur.

102

ANNEXE III QUEL

TYPE DE NGOCIATEUR TES-VOUS?

16)

Lors dune importante ngociation, un adversaire sapproche discrtement et vous dit: Il y a toujours moyen de sarranger entre nous. Quelle attitude adoptez-vous? a) b) c) vous acceptez; vous refusez; vous lignorez ou faites semblant de ne pas comprendre.

17)

Quand vos collgues se lancent dans de grandes digressions: a) b) c) vous vous taisez; vous exprimez votre opinion tout fait librement; vous faites semblant dtre daccord avec ce quils disent, mme si, secrtement, vous ne ltes pas.

18)

Au cours dune ngociation, vous prouvez une antipathie irraisonne pour votre interlocuteur. Que faites-vous? a) b) c) vous dcidez de laisser quelquun dautre se charger des ngociations; vous essayez de faire abstraction de vos sentiments personnels; vous poursuivez tout de mme les ngociations, pour ne pas perdre.

19)

Vous pensez que dans un couple, il vaut mieux: a) b) c) ne prendre les dcisions importantes quaprs avoir consult son conjoint; laisser le conjoint le plus qualifi prendre les dcisions dordre domestique; laisser le conjoint le plus fort prendre les dcisions.

20)

Selon votre fils, Napolon est mort en 1821, alors qu votre avis, cest en 1831. Aprs avoir vrifi qui a raison, vous dcidez: a) b) c) dadmettre votre erreur et de supporter quelques moqueries; de tirer loreille de votre fils; de lui parler de lge et des erreurs chronologiques.

ANNEXE III QUEL

TYPE DE NGOCIATEUR TES-VOUS?

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GRILLE DE RPONSE
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. TOTAL I c a b a b b c c c c b c c a b b a b a c II b c a b a c b a a a c b a b a c c a b a III a b c c c a a b b b a a b c c a b c c b

104

ANNEXE III QUEL

TYPE DE NGOCIATEUR TES-VOUS?

MAJORIT DE RPONSES DANS LA COLONNE I, PUIS DANS LA COLONNE II Vous tes un ngociateur n: patient, persistant, vous savez quand faire des concessions et comment les mettre profit. Ngociez une grosse augmentation. Vous le mritez. MAJORIT DE RPONSES DANS LA COLONNE I, PUIS DANS LA COLONNE III Vous tes potentiellement un bon ngociateur, mais il y a des jours sans et vous avez tendance vous disputer sans savoir pourquoi. Vous finissez toujours par vous rconcilier. Vous semblez avoir du mal apprcier les situations dune manire globale. MAJORIT DE RPONSES DANS LA COLONNE II, PUIS DANS LA COLONNE I Vous pouvez mieux faire, et qui plus est, vous le savez. Ce qui signifie que vous tes potentiellement un bon ngociateur. Les gens sentendent bien avec vous. Vous avez seulement besoin dun peu de pratique. MAJORIT DE RPONSES DANS LA COLONNE II, PUIS DANS LA COLONNE III Vous manquez de tact et de diplomatie, alors que ces qualits sont ncessaires quotidiennement, tant la maison quau travail. Cependant, vous allez vous rendre compte que bien sentendre avec les gens peut se rvler trs utile. Vous avez besoin de vous affirmer. Vous ntes pas une cause perdue. Pas tout fait. MAJORIT DE RPONSES DANS LA COLONNE III, PUIS DANS LA COLONNE I Mme vos tentatives de dialogue sont le plus souvent mal reues. Vous tes impatient, mfiant lgard de vos collgues, et vous sous-estimez leur bonne volont. Vous pourriez gagner en assurance, condition de connatre quelques succs. Vous pourriez mme vous apercevoir quil ne vous manque finalement quun plan daction pour couvrir les risques de conflit. En clair, vous ntes pas vraiment un atout, ni pour vous-mme, ni pour votre entreprise.

ANNEXE III QUEL

TYPE DE NGOCIATEUR TES-VOUS?

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MAJORIT DE RPONSES DANS LA COLONNE III, PUIS DANS LA COLONNE II Essayez un autre mtier plus adapt, crez une milice prive ou allez la chasse au faisan. Vous tes soit un tyran, soit un martyr, ou alors une brute qui veut imposer sa volont. Lefficacit court terme est votre seul critre. Vous utilisez les gens plutt que vous ne travaillez avec eux. Malheureusement pour vous, quand vous serez dos au mur votre tour, les gens sempresseront de vous exploiter.

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ANNEXE IV POUR SE DONNER TOUTES LES CHANCES DE RUSSITE

IV 1.

POUR SE DONNER TOUTES LES CHANCES DE RUSSITE

Surveiller son attitude: ne pas identifier les personnes avec les problmes; sattaquer aux problmes, et non aux personnes. Faire leffort de comprendre ce qui intresse lautre partie. Montrer son dsir de cooprer la ngociation. viter toute manifestation de suffisance, darrogance ou de mpris. Chercher concilier tous les intrts: des positions premire vue inconciliables peuvent tre, en fait, beaucoup plus proches quil ny parat. Essayer de prendre en compte le fait que les positions des parties relvent souvent dintrts, de dsirs et de proccupations trs similaires. Se mettre la place de lautre: les personnes qui font cet effort ont beaucoup plus de facilit dialoguer, ngocier et convaincre. Bien quun peu flou, le concept didentification avec lautre tient une place importante dans la ngociation, car il est toujours beaucoup plus facile de transiger avec une personne qui se montre comprhensive et empathique notre gard. Savoir faire une premire prsentation: rester neutre plutt que de tenter dimposer son point de vue sur les objectifs de la ngociation. Faire ventuellement un historique avant de prsenter la situation actuelle. couter ensuite la prsentation de lautre partie. Expliquer ce que lon recherche. Essayer dtablir une atmosphre dans laquelle les deux parties sentent quelles peuvent tre gagnantes. Savoir que tout nest pas dtermin par les circonstances et que le fait quelles vous soient favorables ne signifie pas ncessairement que les ngociations vont tourner votre avantage. Ce nest pas le simple fait quelles existent, mais la manire dont elles seront utilises qui convaincra lautre partie. Recenser toutes les questions tudier, et les faire accepter sans exception par lautre partie. Ne jamais dbattre une question tant que toutes les autres ne sont pas sur la table. Une liste de conditions ou une esquisse contractuelle seront utiles cet gard.

2.

3.

4.

5.

6.

ANNEXE IV POUR SE DONNER TOUTES LES CHANCES DE RUSSITE

107

7.

Commencer par une question peu importante: tant donn quelle sera gnralement plus facile rgler, cela permettra de crer une atmosphre positive ds le commencement des ngociations. Savoir couter: si nous avons t crs avec deux oreilles et une seule bouche, cest pour nous permettre dcouter plus et de parler moins. Nhsitez pas poser des questions. Il est essentiel dtre bien inform pour bien ngocier. tre prcis: quil sagisse dlments relatifs un procd de fabrication ou de spcifications techniques, dinformations sur la concurrence ou de donnes de march, la prcision est essentielle. Savoir prsenter les prix: une installation cent mille dollars ne cote en fait quenviron 1 600 dollars par mois pendant cinq ans. Savoir viter les conflits: ne jamais laisser un dsaccord bloquer les ngociations; le mettre de ct, linscrire ventuellement sur un tableau, et y revenir plus tard sil ne sest pas rsolu entre-temps. Essayer de sen tenir des critres tablis: il est toujours plus facile de se mettre daccord sur des conditions standard ou des pratiques communment admises. Tenir compte du facteur temps: lorsque les gens ont un dlai respecter, ils finissent souvent par transiger au cours de la dernire heure, lorsquils sentent quils ne peuvent plus faire autrement. Il est donc trs avantageux de connatre les contraintes de son interlocuteur cet gard, surtout lorsque lon dispose soi-mme dune certaine latitude sans quil le sache. La panique de lautre peut ainsi devenir un alli.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

108

ANNEXE V EXEMPLES

DE CONTRATS

EXEMPLES DE CONTRATS

Nous allons examiner dans ce chapitre des exemples de certains des avantcontrats qui prcdent gnralement le contrat de licence proprement dit. Comme dans le cas des clauses contractuelles mentionnes prcdemment, il est recommand de ne pas les utiliser sans les avoir fait vrifier auparavant par un juriste comptent. Ces contrats prliminaires sont les suivants: 1. 2. 3. 4. les accords de confidentialit; les lettres dintention ou protocoles daccord; les accords de statu quo et conventions connexes; les accords de recherche. Accords de confidentialit 34 Le donneur de licence doit parfois rvler des informations confidentielles que le preneur de licence ne sera pas autoris utiliser en cas dchec des ngociations. En pareille situation, un accord de confidentialit ou de non divulgation est gnralement sign avant la communication de ces renseignements, afin de protger les droits du donneur de licence. Le preneur de licence donne en outre, en sengageant ainsi, un gage de son srieux. Exemple La socit INDICO COMPANY LIMITED, ayant son domicile au 4, New Standards Avenue Mumbai, Inde (le dtenteur) dtient certaines informations relatives une mthode denrobage des composants microscopiques (les informations) et la socit CHEMICAL FORMULATIONS INCORPORATED, ayant son domicile au 3600 North Shore Drive Sarasota, Floride, tats-Unis dAmrique (le rcepteur) souhaite que les informations lui soient communiques avec autorisation de les utiliser uniquement des fins de dcision concernant lacquisition dune licence ou dautres droits sur les informations (lobjet).

34. Voir aussi Wendal Ray Guffey, Preserving Secrecy in Agreements Les Nouvelles, Septembre, 1996, p. 105.

ANNEXE V EXEMPLES

DE CONTRATS

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Le dtenteur est dispos communiquer les informations au rcepteur aux fins de la ralisation de lobjet du prsent accord, sous rserve de lacceptation par le rcepteur des conditions suivantes: 1. Aux fins du prsent accord, le terme informations dsigne les renseignements techniques, commerciaux ou autres: a) runis lintention du rcepteur ou communiqus celui-ci par le dtenteur ou susceptibles de ltre ultrieurement, et ce, par tout moyen crit, verbal ou visuel ou dans le cadre dune dmonstration ou par toute autre mthode, que ce soit sous forme de dessins, de maquettes, de documents ou de fichiers lectroniques; ou b) acquis auprs du dtenteur par le rcepteur, par lobservation ou dune autre manire quelconque. Le rcepteur sengage respecter la confidentialit des informations reues directement ou indirectement du dtenteur et ne pas les utiliser autrement que dans le cadre dfini par le prsent accord. Le rcepteur sengage ne pas divulguer les informations des tiers, quil soit li ou non ceux-ci, sans en avoir reu au pralable lautorisation de la part du dtenteur. Les obligations prvues aux articles 2 et 3 ne sappliquent pas aux informations suivantes: a) informations du domaine public ou informations entres dans le domaine public postrieurement au prsent accord, en labsence de toute faute ou omission de la part du rcepteur; b) informations dj en la possession du rcepteur et non soumises au secret, ne provenant pas du dtenteur ou faisant lobjet dune obligation lgale de divulgation. Le rcepteur reconnat que les exceptions ci-dessus ne sappliquent pas automatiquement du seul fait que certains lments des informations relvent du domaine public ou sont en sa possession. Le rcepteur reconnat en outre quil lui incombe de fournir, le cas chant, la preuve de son droit bnficier des exceptions ci-dessus.

2.

3.

4.

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ANNEXE V EXEMPLES

DE CONTRATS

5.

Le rcepteur sengage restituer, la fin du prsent accord et la demande crite du dtenteur, toutes les informations enregistres sur un support permanent ainsi que toute copie faite, le cas chant, de ces dernires. Les obligations prvues aux articles 2, 3, 4 et 5 prennent fin la plus tardive des deux dates suivantes: le terme dun dlai de cinq ans compt partir de la date des prsentes ou la date dexpiration ou de rsiliation de tout accord subsquent relatif, en tout ou en partie, aux informations, intervenu avant ledit terme entre le dtenteur et le rcepteur. Le dtenteur dcline toute responsabilit lgard des prjudices de toute nature, et notamment, sans toutefois sy limiter, des dommages, frais, cots dintrts, pertes de bnfices ou autres pertes ou dommages occasionns par des erreurs, imprcisions, omissions ou autres carences des informations. Le rcepteur ne se voit confrer aucun droit, notamment dexploitation, sur les informations, en dehors des droits ncessaires la ralisation de lobjet du prsent accord. FAIT ce jour de Pour et au nom de CHEMICAL FORMULATIONS INCORPORATED Par (signature) Nom Titre

6.

7.

8.

Pour et au nom de INDICO COMPANY LIMITED

Par (signature) Nom Titre

ANNEXE V EXEMPLES

DE CONTRATS

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Lettres dintention ou protocoles daccord Les lettres dintention et les protocoles daccord sont des accords prliminaires qui permettent aux parties de fixer leurs intentions avant de signer un contrat juridiquement contraignant. Ces documents stipulent gnralement que les parties ont engag des ngociations en vue de conclure un contrat de licence et entendent les poursuivre. Idalement, ils indiquent aussi le dlai dans lequel ce contrat doit tre sign. Les consquences juridiques des lettres dintention et des protocoles daccord varient selon les pays, certains les considrant comme contraignants, alors que dans dautres, ils sont vus comme une simple confirmation du srieux des parties et de leurs intentions, et ne revtent donc aucune efficacit juridique. En dernire analyse, presque tout repose sur leur contenu et sur la volont des parties. Il est donc important de se rappeler que ces documents peuvent trs bien tre gnrateurs deffets juridiques, et donc de parer toute ventualit en cas dchec des ngociations en rflchissant bien aux lments que lon y fait figurer. Lune des prcautions prendre cet gard est dtudier la question du droit applicable et des tribunaux qui auraient comptence pour interprter la lettre dintention ou le protocole daccord en cas de litige. Comme on la vu dans lexemple de lesquisse contractuelle donn lannexe II A, ce point peut tre rgl en prvoyant expressment que le document na pas valeur contraignante, ce qui est souvent la solution retenue lorsque lesquisse contractuelle, la lettre dintention ou le protocole daccord ont simplement pour but de permettre aux parties dengager des ngociations ou de les poursuivre. En revanche, les parties peuvent aussi souhaiter que ce document ait valeur contractuelle. Elles doivent alors le prvoir de faon explicite et veiller ce que toutes les questions essentielles soient traites afin dviter toute ambigut. Accords de statu quo et conventions connexes Dans un accord de statu quo, le donneur de licence accorde au preneur de licence ventuel un certain dlai pour tudier la possibilit de conclure un contrat de licence, en sengageant lui-mme ne pas avoir de contacts avec dautres partenaires potentiels avant la fin de ce dlai. Cela donne lventuel preneur de licence le temps de rflchir lopportunit de prendre une licence sur la technologie concerne et, le cas chant, de sy prparer, par

112

ANNEXE V EXEMPLES

DE CONTRATS

exemple en procdant des recherches sur les aspects techniques, financiers, commerciaux et juridiques de la relation qui serait ainsi cre. Lorsquil accepte de signer un accord de statu quo, le donneur de licence sinterdit de concder dautres licences pendant la dure de celui-ci, cest--dire gnralement pendant plusieurs mois. Il est rare quun paiement soit exig en change de lexclusivit dont permet de bnficier laccord de statu quo. Le donneur de licence pourrait le faire, en principe, afin de sassurer que les intentions du preneur de licence ventuel sont srieuses, mais la plupart du temps, lintrt manifest lui suffira cet gard. Le donneur de licence peut demander au preneur de licence de lui rendre compte de son valuation de la technologie concerne et de sa dcision. Si ce dernier lui demande de proroger le dlai qui lui avait t accord, il devra aussi tre sur ses gardes, car on voit souvent des concurrents se faire passer pour des preneurs de licence ventuels afin de faire perdre du temps au donneur de licence ou de lui soutirer des informations commerciales importantes. Les accords de statu quo sapparentent aux accords de ngociation de licence et aux accords doption, en ce sens quils ont tous en commun de constituer une tape prliminaire la conclusion, et cela des conditions satisfaisantes pour les deux parties, dun accord portant sur des stratgies daffaires ou des arrangements commerciaux. Il arrive quil ny ait aucun avantage tre li par un tel accord, et mme quil en rsulte des inconvnients. La dcision dy recourir ou non dpendra donc des faits et circonstances particuliers de chaque situation, et devra toujours tre prise de manire rflchie et avec lavis dun spcialiste. Lexemple suivant est un accord de ngociation de licence, mais bien quil en diffre par lorientation et les dtails, il a les mmes objectifs juridiques et commerciaux que laccord de statu quo et les autres accords prliminaires.

ANNEXE V EXEMPLES

DE CONTRATS

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Exemple LE PRSENT ACCORD est conclu ce jour de ENTRE la socit INDICO COMPANY LIMITED, ayant son domicile au 4, New Standards Avenue Mumbai, Inde (Indico) et la socit CHEMICAL FORMULATIONS INCORPORATED, ayant son domicile au 3600 North Shore Drive Sarasota, Floride, tats-Unis dAmrique (Chemical). EN CONSIDRATION des engagements rciproques des parties et des pralables noncs aux prsentes, les parties conviennent ce qui suit: 1. Les parties souhaitent noncer ci-aprs les conditions dans lesquelles elles ngocieront de bonne foi la concession dune licence sur la technologie dcrite lannexe A (la technologie). Elles conviennent en outre que ladite concession de licence devra tre effective au plus tard lchance dune priode de 180 jours compter partir de la date des prsentes (la priode). Indico sengage sabstenir de toute communication avec une autre organisation, entreprise, personne morale ou personne physique au sujet de la possibilit de conclure, dans le domaine vis, un contrat de licence relatif la technologie concerne. Chemical sengage soumettre Indico, dans un dlai de 60 jours compter de la date des prsentes, un projet acceptable de recherche de financement pour le dveloppement de la technologie. Indico et Chemical conviennent dentreprendre les ngociations relatives la concession de licence dans les 30 jours de la rception du financement par Indico ou la fin de la priode dfinie ci-dessus, la premire de ces chances intervenir tant retenue. Chemical sengage remettre Indico ds le commencement des ngociations un projet de poursuite du dveloppement et de commercialisation de la technologie.

2.

3.

4.

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ANNEXE V EXEMPLES

DE CONTRATS

5.

Les parties entendent ngocier la concession dune licence exclusive mondiale confrant Chemical le droit dexploiter la technologie contre redevance, dans le but de fabriquer, faire fabriquer, exploiter, vendre, importer ou offrir la vente des produits ou mthodes issus de la technologie et destins tre utiliss dans le domaine. Le contrat de licence devra prvoir au minimum des dispositions sur les points suivants: i. ii. iii. iv. v. vi. vii. remboursement Indico de lensemble des frais de brevet engags localement ou ltranger la date du contrat; prise en charge des frais lis au brevet pour le futur; versement dun montant forfaitaire initial la signature du contrat; versement dune redevance rgulire un taux tabli; versements dtape aux dates appropries; attention requise dans la commercialisation de la technologie; indemnits, confidentialit, publicit et autres aspects normalement rgls dans les contrats de licence.

6.

7.

Chemical sengage verser Indico la somme de le montant forfaitaire initial), laquelle est payable la signature du prsent accord par Chemical. Chemical sengage en outre rembourser Indico lensemble des frais de brevet exigibles au cours de la priode. Les parties sengagent respecter la confidentialit des informations auxquelles elles se donneront mutuellement accs, et cela dans les conditions suivantes: a) Indico et Chemical reconnaissent que toute information communique de lune lautre dans un document portant la mention Confidentiel devra: 1) tre tenue strictement secrte, 2) tre utilise uniquement aux fins prvues dans le prsent accord, 3) ne pas tre divulgue sans lautorisation pralable crite de lautre partie par la partie rceptrice, ses agents ou employs, moins que cette dernire ne soit en mesure de fournir la preuve crite du fait que ladite information: i. tait dans le domaine public lors de sa divulgation; ii. est tombe postrieurement dans le domaine public, sans que

8.

ANNEXE V EXEMPLES

DE CONTRATS

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iii. iv. v. vi.

cela rsulte dun acte ou dune omission de la partie rceptrice ou de ses employs, agents, successeurs ou cessionnaires; a t rgulirement divulgue la partie rceptrice par un tiers autoris en disposer; tait dj connue de la partie rceptrice au moment de sa divulgation; a t labore indpendamment par la partie rceptrice; doit tre divulgue en application des lois et rglements en vigueur.

b)

Chacune des parties sengage prendre, pour prserver le caractre confidentiel des informations reues de lautre, les mmes prcautions que celles prises pour ses propres informations confidentielles. Cette obligation sapplique au cours de la priode dfinie dans le prsent accord et continue ensuite produire ses effets pendant une dure de cinq ans. Indico reconnat que Chemical peut se trouver dans lobligation de conclure avec un tiers un accord de confidentialit relatif aux informations vises ci-dessus. Chemical sengage exiger dans un tel cas que le tiers en question signe un accord de confidentialit au moins aussi restrictif que celui de lannexe B. Chemical sengage en outre remettre Indico une copie dudit accord de confidentialit, et ce, dans les 30 jours suivant la date de sa signature.

c)

EN FOI DE QUOI, le prsent accord a t sign par les reprsentants dment autoriss des parties. Pour et au nom de INDICO COMPANY LIMITED Pour et au nom de CHEMICAL FORMULATIONS INCORPORATED Par (signature) Nom Titre

Par (signature) Nom Titre

Annexe A (Technologie) Annexe B (Accord de confidentialit)

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ANNEXE V EXEMPLES

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Accords de recherche Dans un accord de recherche, lune des parties est un institut ou une socit de recherche et de dveloppement qui sengage raliser une tude ou des essais en mettant en uvre sa propre expertise. Lautre partie, celle qui fournit le financement ncessaire pour ces travaux, est souvent une entreprise qui vise un rsultat caractre technologique tel que le perfectionnement dun procd ou la cration dun nouveau produit. Lapport de chacune des parties consiste en un savoir ou une expertise que lautre ne possde pas ou dont elle souhaite disposer. Laccord dbute donc, par exemple dans les considrants, par une description de lexpertise et des atouts intellectuels quelles apportent respectivement. Cest ce que lon appelle le savoir prexistant. Il restera la proprit de la partie concerne et ne fera lobjet daucune licence implicite de commercialisation seulement dun droit dexploitation dans le cadre du projet de recherche commun vis par laccord. Le rsultat de lentreprise commune est appel le savoir oprationnel. Laccord peut prvoir que toute invention issue des travaux de recherche sera la proprit de la partie qui en est lorigine, et donc que si des employs des deux parties ont contribu lactivit inventive, il peut en rsulter une titularit conjointe du savoir oprationnel (et, par consquent, un dpt de brevet conjoint). Il sera important, dans ce cas, de prciser, pour chacune des revendications de la demande de brevet, qui est lauteur de lactivit inventive et qui y a contribu. En revanche, si laccord prcise que la titularit du savoir oprationnel est conjointe, la situation est plus claire: les deux parties sont alors des dposants, quelle que soit celle laquelle revient la paternit relle de linvention. Le pouvoir de ngociation de chaque partie aura naturellement une incidence sur ces questions. Lexemple ci-dessous prsente une situation plus quilibre, dans laquelle lune des parties se voit accorder le droit de commercialiser le rsultat des travaux de recherche en change du versement dune redevance. La rglementation du financement des travaux de recherche scientifique peut jouer ici un rle important. Plusieurs lgislations nationales tablissent

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DE CONTRATS

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des rgles en ce qui concerne la titularit ou lexploitation des droits de proprit intellectuelle rsultant de recherches finances par des fonds publics. Le gouvernement fdral des tats-Unis dAmrique a droit de regard sur les dcisions de concession de licence relatives des innovations ayant bnfici dun financement public. En Europe, un financement par la Communaut europenne assure au partenaire commercial europen la titularit de linvention ou une licence de fabrication et de commercialisation. Dans certains pays, les innovations finances par ltat peuvent tre considres comme appartenant au domaine public. Les accords de recherche peuvent tre particulirement intressants pour les universits ou entreprises des pays en dveloppement ou des pays les moins avancs qui dtiennent une expertise dans un domaine particulier leur pays, mais ne disposent pas des moyens financiers ou autres ncessaires pour la dvelopper. Ils leur offrent en effet la possibilit de travailler avec des partenaires qui, en plus de leur apporter un financement et une expertise ou un savoir complmentaire, leur permettent de partager leurs connaissances et de contribuer ltablissement de la base de recherche qui est indispensable dans lconomie moderne du savoir. Exemple LE PRSENT ACCORD est conclu ce jour de ENTRE la socit VETRIN COMPANY LIMITED, constitue selon les lois du Royaume hachmite de Jordanie, ayant son tablissement principal au (adresse) et reprsente aux prsentes par (nom), dirigeant de la socit ayant pouvoir de signature, ci-aprs dnomme Vetrin, et LUNIVERSIT DE XYZ, personne morale constitue selon les lois de la Belgique, ayant son sige administratif au (adresse) et reprsente aux prsentes par (nom), laquelle dlgue la signature du prsent accord aux professeurs ABC et DEF de la Facult des sciences pharmaceutiques situe au (adresse), ci-aprs dnomme luniversit.

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ANNEXE V EXEMPLES

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Prambule: Vetrin est un important fabricant de mdicaments vtrinaires. Luniversit dtient une comptence et un savoir-faire en ce qui concerne la compression des billes en vue de la fabrication de comprims. Elle a dpos une demande de brevet en vertu du PCT, publie sous le numro WO 02/25511 sous le titre Capsules de cire de rembourrage pour la fabrication darticles de forme solide (le brevet), laquelle est dcrite lannexe 1; Vetrin souhaite dvelopper une nouvelle forme pharmaceutique spcifique usage vtrinaire contenant de lhexomidine et confier cet effet luniversit les travaux de recherche dcrits lannexe 2 (le projet). En foi de quoi, les parties sont convenues de ce qui suit: Article 1 Objet Le prsent accord a pour objet la mise au point de granules comprims enrobs usage vtrinaire contenant de lhexomidine (le produit) selon des spcifications convenues entre les parties, lesquelles sont dcrites lannexe 2. Article 2 Exclusivit Luniversit sengage pour la dure du prsent accord ne pas engager de relation avec une tierce partie ayant un rapport quelconque avec le produit ni conseiller, consulter ou aider dune manire quelconque une telle tierce partie sans avoir obtenu au pralable le consentement crit de Vetrin. Article 3 Projet devant tre ralis par luniversit 3.1 Dune manire gnrale, les travaux raliser par luniversit en vertu du prsent accord sarticulent comme suit: phase I: mise au point des granules contenant de lhexomidine; phase II: enrobage des granules; phase III: livraison dun prototype de granule enrob sous forme de comprim.

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3.2 3.3

La ralisation du projet par luniversit doit respecter le calendrier tabli lannexe 2. la fin de chacune des phases du projet, luniversit doit soumettre Vetrin un rapport crit dcrivant en dtail les observations faites au cours des travaux ainsi que les rsultats obtenus.

Article 4 Organisation du projet Pour luniversit, le projet sera plac sous la responsabilit scientifique du professeur ABC, de la Facult des sciences pharmaceutiques (Laboratoire de technologie pharmaceutique). Pour Vetrin, le directeur de projet sera le docteur XYZ ou une autre personne dsigne par Vetrin dont lidentit sera communique luniversit. Article 5 Rmunration 5.1 La rmunration de luniversit pour la ralisation du projet est fixe (). 5.2 Le versement de ce montant par Vetrin sera chelonn de la manire suivante: 50% la signature du prsent accord, 25% au commencement de la phase II et 25% au commencement de la phase III. Ces versements devront tre effectus par virement direct bancaire au compte (numro) auprs de (banque). 5.3 Tous les paiements sont dus rception de la facture mise par luniversit. Article 6 Titularit des droits de proprit intellectuelle 6.1 Les parties conviennent que chacune delles conserve la titularit de tous les droits de proprit intellectuelle relatifs des technologies labores antrieurement au prsent accord, et notamment des droits de brevet (la proprit intellectuelle prexistante). Sagissant des innovations issues du projet (la proprit intellectuelle oprationnelle), tous les droits relatifs des inventions ou savoir-faire ayant rapport de manire exclusive ou spcifique au compos hexomidine seront la proprit exclusive de Vetrin. Tous les droits relatifs des inventions ou savoir-faire issus de la mise en uvre de la technologie de luniversit dcrite au prambule ci-dessus, savoir la fabrication de comprims contenant le compos hexomidine, deviendront la pro-

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ANNEXE V EXEMPLES

DE CONTRATS

6.2

prit exclusive de Vetrin si un contrat de licence prvoyant le paiement dune redevance de trois pour cent (3%) dans les conditions exposes lalina 6.2 est conclu entre luniversit et Vetrin. Vetrin acquiert une option sur une licence non exclusive de brevet et de technologie lui permettant dutiliser la proprit intellectuelle prexistante de luniversit aux fins de fabrication, dexploitation et de commercialisation du produit. Cette option doit tre exerce par crit dans les six mois suivant la rception du rapport de la phase III et lachvement du projet. Les conditions de cette licence devront faire lobjet dune ngociation de bonne foi entre les parties, tant tabli que la redevance verser, le cas chant, luniversit par Vetrin slvera trois pour cent (3%) des ventes mondiales nettes du produit.

Article 7 Confidentialit 7.1 Les parties sengagent prserver le caractre confidentiel des informations dordre gnral, commercial et technologique quelles seront amenes se communiquer lune lautre. Cette obligation ne sapplique pas aux informations se trouvant dj dans le domaine public ou dj connues de la partie rceptrice la date o elles sont reues par cette dernire ni aux informations labores de manire indpendante, preuves lappui, par la partie rceptrice postrieurement cette date. Elle prend fin lorsque ces informations tombent dans le domaine public sans que cela rsulte dune faute de la partie rceptrice ou lorsquelles sont reues dune manire licite dun tiers autoris les divulguer. 7.2 Toutes les informations relatives au dveloppement du produit seront la proprit de Vetrin; elles ne pourront pas tre divulgues par luniversit sans lautorisation pralable crite de Vetrin. 7.3 Les obligations et restrictions prvues au prsent article 7 continueront de sappliquer pendant une priode de dix (10) ans aprs lexpiration du prsent accord ou sa rsiliation. Article 8 Dure Les dispositions du prsent accord prennent effet le (date) et resteront en vigueur, sauf rsiliation dans les conditions prvues larticle 10, jusqu lachvement de la phase III.

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Article 9 Rsiliation 9.1 Si les rsultats prsents la fin de lune des phases ne correspondent pas ses attentes, Vetrin peut mettre fin au projet sur pravis crit envoy dans les 30 jours suivant la date de rception de lun des rapports prvus larticle 3. Dans un tel cas, Vetrin doit verser luniversit un montant raisonnable pour la dfrayer du cot des travaux effectus jusqu la date de rsiliation. 9.2 Le prsent accord peut tre rsili par luniversit en cas de non-paiement par Vetrin des sommes prvues larticle 5. 9.3 En cas de non-respect par lune des parties des obligations prvues au prsent accord, et si la partie dfaillante a omis dy remdier dans les 60 jours suivant la rception dun avis adress par lettre recommande avec accus de rception, lautre partie sera en droit de rsilier le prsent accord avec pravis de 30 jours la partie dfaillante, par lettre recommande avec accus de rception. 9.4 En cas de rsiliation du prsent accord pour un motif quelconque, le matriel achet dans le cadre du prsent accord devient la proprit de luniversit. Article 10 Rglement des litiges et droit applicable Tout litige, controverse ou rclamation dcoulant du prsent contrat et de toute modification ultrieure du prsent contrat ou sy rapportant, et ayant trait notamment mais non exclusivement sa formation, sa validit, ses effets obligatoires, son interprtation, son excution, sa violation ou sa rsiliation, de mme que toute rclamation extracontractuelle, sera soumis mdiation conformment au Rglement de mdiation de lOMPI. Le lieu de la mdiation sera (). La langue de la procdure de mdiation sera (). Si, et dans la mesure o, dans les [90] jours qui suivent son introduction, la procdure de mdiation na pas abouti au rglement du litige, de la controverse ou de la rclamation, celui-ci ou celle-ci, sur dpt dune demande darbitrage par lune ou lautre partie, sera soumis, pour rglement dfinitif, arbitrage conformment au Rglement darbitrage de lOMPI. Si par ailleurs, avant lexpiration de ce dlai de [90] jours, lune ou lautre des parties sabstient de participer ou cesse de participer la procdure de mdiation, le litige, la controverse ou la rclamation, sur dpt dune demande darbitrage par lautre par-

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ANNEXE V EXEMPLES

DE CONTRATS

tie, est soumis, pour rglement dfinitif, arbitrage conformment au Rglement darbitrage de lOMPI. Le tribunal arbitral sera compos [dun arbitre unique]. Le lieu de larbitrage sera (). La langue de la procdure darbitrage sera (). Il sera statu sur le litige, la controverse ou la rclamation conformment au droit (). Article 11 Dispositions diverses 11.1 Aucune des parties nest autorise faire cession du prsent accord ou des droits et obligations qui en dcoulent ni les transfrer un tiers sans en avoir reu au pralable lautorisation crite de lautre partie. 11.2 Le prsent accord ne peut faire lobjet daucune modification ou ajout sans le consentement crit des parties. 11.3 Linvalidation dune ou de plusieurs des disposition du prsent accord est sans effet sur les autres. 11.4 Le prsent accord exprime dans son intgralit la volont des parties. Il annule et remplace tous les autres accords et ententes ayant pu intervenir prcdemment entre ces dernires. Pour et au nom de VETRIN COMPANY LIMITED Pour et au nom de UNIVERSIT DE XYZ INCORPORATED Par (signature) Nom Titre

Par (signature) Nom Titre Annexe 1 (Brevet) Annexe 2 (Projet)

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DE CAS

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VI

TUDES DE CAS35

Introduction Les tudes de cas qui suivent reprennent en les illustrant les grands principes et autres aspects importants de la ngociation des contrats de licence voqus dans le prsent guide. Elles prsentent des situations ralistes, auxquelles il sera possible dappliquer ces principes afin dprouver leur efficacit. Principalement destines aux ateliers de formation lart de la ngociation, elles permettront aux participants, rpartis en quipes de donneurs et de preneurs de licence, de mettre les notions acquises en pratique afin daboutir par la ngociation une situation dans laquelle les deux parties peuvent se considrer comme gagnantes. La mme tude de cas peut conduire deux quipes de ngociateurs des contrats trs diffrents, mais si les parties en sont satisfaites, le but recherch un accord gagnant-gagnant aura t atteint. Pour que les participants en tirent le meilleur profit, ces tudes de cas doivent normalement tre traites en atelier, sous la conduite dun animateur spcialis dans le processus et les techniques de la ngociation de licence. Il convient toutefois de souligner que lutilisateur individuel y trouvera lui aussi quantit dlments pour illustrer et prciser les diffrentes questions abordes dans le guide. Lexercice de ngociation dbute par une phase de prparation, sous forme de discussion de groupe au terme de laquelle les participants sengagent dans la ngociation proprement dite avec leur ventuel partenaire. Lobjectif vis est de parvenir un accord et den inscrire les points essentiels dans un document nomm esquisse contractuelle. Les aspects sur lesquels les deux quipes en prsence doivent se prparer ngocier et rechercher un accord sont les suivants: a) b) les lments de proprit intellectuelle sur lesquels portera le transfert ou la concession de licence; les prolongements du transfert ou de la coopration entre les parties, et la manire dont ils sinsreront dans le cadre de laccord;

35. Les informations contenues dans ces tudes de cas sont fictives. Toute ressemblance entre une personne relle ou une socit et les personnes et socits fictives de ces tudes de cas ne peut tre que le rsultat du hasard. Les donnes statistiques ainsi que les proprits supposes de la technologie mentionne ne sont pas ncessairement exactes et ne correspondent pas forcment aux normes et usages de lindustrie. Elles sont fournies uniquement afin de gnrer des discussions dans un but pdagogique.

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ANNEXE VI TUDES

DE CAS

c) d) e) f) g) h)

les garanties et dclarations; le champ dapplication; les perfectionnements et leur protection par brevet; les conditions de paiement et les obligations financires; les responsabilits; les conditions de rsiliation du contrat.

La phase de prparation doit permettre aux parties dtablir lavance les limites dans lesquelles elles sont prtes faire des concessions et des compromis. Elles doivent se mettre daccord, de manire ce que chacune sache jusquo elle peut ngocier avant que lautre ne quitte la table. Les comptences particulires des diffrents membres des quipes de ngociation doivent tre clairement dfinies, afin quils sachent exactement quel moment leur participation sera requise. Chaque quipe doit dsigner un rapporteur dont la tche consistera rendre compte en sance plnire, au terme de lexercice, des rsultats obtenus par son quipe par rapport aux objectifs quelle stait fixs lorigine.

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A. Historique

Une mthode denrobage des composants microscopiques

Mme Sandra Eureka, charge de recherche la socit Indico Company Limited (Indico) de Mumbai, en Inde, a invent une nouvelle mthode denrobage des composants microscopiques. Il sagit dune technologie de base dont le potentiel est norme. La socit Chemical Formulations Incorporated, de Floride, aux tats-Unis dAmrique (Chemical), serait intresse obtenir une licence dexploitation sur cette invention ou, au minimum, des droits exclusifs mondiaux sur certaines de ses applications commerciales. On trouvera ci-aprs quatre lettres changes entre les parties, ainsi que des notes relatives une conversation tlphonique. Ces lments constituent un rappel du processus ayant men lorganisation de la rencontre au cours de laquelle les parties vont dbattre des principaux aspects dun ventuel accord commercial. 1. Linvention Le dpartement de dveloppement des technologies de la socit Indico a mis au point une nouvelle mthode denrobage des composants microscopiques permettant de stabiliser les composants chimiques sans les altrer. Une fois traits, les substances chimiques et les composants pharmaceutiques deviennent plus faciles manipuler, entreposer et doser, et cela notamment dans un environnement chaud et humide, ce qui rend cette invention particulirement intressante pour les pays tropicaux. Qui plus est, lenrobage permet ladministration retarde ou contrle des composs mdicinaux actifs dans lorganisme humain ou animal. Linvention pourrait aussi tre utilise pour viter lvaporation de produits dangereux ou nocifs et diminuer la dissmination de substances souilles et dangereuses. Elle prsente donc un potentiel dapplication non seulement dans lindustrie pharmaceutique, mais aussi dans le secteur de lenvironnement (et ventuellement aussi celui de lagriculture). Cette mthode a t essaye en laboratoire sur certaines substances. Elle nest pas encore connue du public. Son dveloppement est encore un stade prcoce, et elle na pas encore fait lobjet dune demande de brevet.

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2. Les parties et leurs attentes Linventeur, Mme Sandra Eureka, et la socit Indico connaissent parfaitement le domaine et nont aucun doute quant aux qualits de nouveaut et dinventivit de leur technologie denrobage. Ils savent toutefois que si elle faisait lobjet dune application concrte lchelle industrielle et si ses qualits physiques et chimiques taient mieux connues, ils auraient de bien meilleures chances de pouvoir la faire protger par un brevet. Pour cela, ils ont besoin dargent, car il leur faudra engager un autre chercheur et payer des entreprises extrieures, tant pour la production que pour les services dvaluation indpendante. Ils veulent en outre que leur demande de brevet soit trs bien prpare et couvre le plus grand nombre de pays possible. Pour ces deux raisons, il est important quils puissent compter sur le soutien financier dun partenaire commercial solide. Linventeur estime que cette technologie permettra de faciliter ladministration de plusieurs mdicaments existants, en mdecine humaine comme en mdecine vtrinaire, et sait que la valeur de son invention se trouverait grandement amliore si elle pouvait tre mise en application avec succs. La socit Indico est elle aussi trs encourage: elle a dj son actif un certain nombre de succs scientifiques et commerciaux et a aussi ralis des perces sur certains marchs africains, grce dexcellents contacts dans les milieux de la distribution, du transport de lentreposage et de lindustrie des produits chimiques et des fertilisants. La socit Indico veut tirer le meilleur avantage de linvention. Elle espre notamment quune somme forfaitaire lui sera verse le plus rapidement possible une fois le contrat sign, de manire ce quelle puisse rcuprer ses frais de recherche et couvrir les cots dobtention du brevet. Mme Eureka a elle aussi des attentes. En plus davoir invent la technologie, elle a en effet contribu trouver le partenaire commercial et jouera un rle important dans la ngociation du contrat et, plus tard, dans le processus dadaptation de linvention lusage que le preneur de licence souhaite dvelopper. Elle serait particulirement satisfaite que la socit reoive un gros chque la signature plutt que des promesses de redevances sur les ventes futures du produit, car Indico doit lui verser une prime cette occasion.

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Une entreprise du secteur industriel a dj manifest son intrt: la socit Chemical, de Floride, respecte dans le secteur des matires premires pharmaceutiques et plus particulirement dans celui des mdicaments contre les maladies tropicales. Cette entreprise qui est bien introduite dans lindustrie chimique et possde ses propres filiales de distribution en Amrique du Sud, en Asie et en Afrique, a entendu parler de la nouvelle invention par lun de ses employs, qui avait particip brivement un projet universitaire en Inde, et a tout de suite envoy lun de ses scientifiques un congrs international au cours duquel Indico devait faire un expos sur ses travaux. Manquant de dtails sur la nouvelle technologie en raison du caractre plutt gnral de cette prsentation, Chemical a pris ensuite contact avec linventeur, afin de lui demander de lui fournir des informations plus compltes et de laviser de son dsir dentamer des ngociations pour obtenir, des fins de dveloppement et dexploitation commerciale, la cession exclusive de tous les droits attachs linvention. La technologie invente par Indico na toutefois fait lobjet daucun essai de cohrence dans le cadre de la production de lots du compos mdicinal auquel sintressait cet ventuel preneur de licence. La socit Chemical a indiqu que linvention pourrait trs certainement tre mise en uvre sur un produit quelle fabrique pour lun de ses principaux clients (sans prciser, dans un premier temps, de qui il sagissait). Elle a manifest aussi lintention de dvelopper et de commercialiser cette technologie pour plusieurs autres applications industrielles, et cela avec laide dautres partenaires. En fait, ce que la socit Indico ne sait pas vraiment, cest que Chemical a besoin de cette technologie de faon urgente, parce quelle fournit un produit chimique un laboratoire pharmaceutique pour un mdicament connu dont le brevet arrive expiration et dont la distribution dans les pays tropicaux pourrait tre trs nettement amliore grce cette technologie. Elle souhaite donc que les choses aillent vite. Cest pourquoi elle a invit une quipe de trois ngociateurs de la socit Indico au bord de la mer, Sarasota, en Floride, en laissant entendre que le contrat pourrait tre conclu sur place. Lquipe dIndico a dcid de remettre ce voyage plus tard. Au moment o les ngociations dbutent, Chemical vient de demander au directeur du service des technologies de la socit Indico de lui faire une offre de prix couvrant la technologie et toutes ses applications.

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3. Correspondance antrieure Les parties ont chang les lettres suivantes: 1. 2. 3. 4. Lettre de Chemical Lettre de Indico Lettre de Chemical Lettre de Indico

Lettre N 1 Chemical Formulations Inc. Floride, tats-Unis dAmrique

M. Charles Barnum, Directeur du dveloppement des produits : Mme Sandra Eureka Service de valorisation des technologies Indico Company Ltd. Mumbai Inde Chre Mme Eureka, Nous avons t trs heureux de vous rencontrer le mois dernier, loccasion du congrs qui sest tenu au centre India Habit, au cours duquel vous avez prsent votre technologie denrobage neutre pour les composs actifs dans lindustrie pharmaceutique. Nous avons tudi les possibilits dapplication de votre technologie, et jai le plaisir de vous annoncer que ma socit est trs intresse. Nous voudrions engager le plus rapidement possible des discussions en vue dorganiser des essais dapplication de votre enrobage un compos exploit par lun de nos principaux clients. Je vous prie donc de bien vouloir nous mettre en contact avec les personnes charges de la commercialisation de votre invention et de nous faire parvenir des dtails sur le brevet ou la demande de brevet qui la protge. En tant quentreprise de technologie et fournisseur de matires premires et de composs chimiques, nous pourrions tre intresss par des applications extrmement varies et donc, si le potentiel de votre invention se vrifie, par des droits exclusifs. Cest pourquoi nous envisageons nos ngociations avec le plus grand intrt, et souhaitons quelles aboutissent la conclusion dun contrat tendu et, pour vous, trs avantageux. Je me rjouis de la perspective de notre collaboration. Veuillez agrer mes meilleures salutations. Charles Barnum

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Lettre N 2 Indico Company Ltd. Mumbai Inde

S. Xanadu Chef du Service de valorisation des technologies : M. Charles Barnum Directeur du dveloppement des produits Chemical Formulations Inc. Floride tats-Unis dAmrique Cher M. Barnum, Notre charge de recherche, Mme Sandra Eureka, ma communiqu la lettre par laquelle vous proposez un change de vues sur notre nouvelle technologie denrobage des composs chimiques par vaporisation chaud des fins de stabilisation. Je vous fais parvenir ci-joint un modle daccord de confidentialit que je vous prie de bien vouloir faire signer par les reprsentants de votre socit afin que nous puissions engager nos ngociations. Je vous remercie de me retourner les documents signs votre plus proche convenance. Je peux vous dire quaucune initiative nest actuellement en cours pour dvelopper cette nouvelle technologie et que nous sommes tout fait disposs vous communiquer les lments qui font que nous avons pleine confiance dans son potentiel de valorisation et dapplication industrielle. Nous sommes prts envisager srieusement une collaboration avec votre socit, sous la forme dun accord de recherche ayant pour objet le perfectionnement de notre technologie, afin quelle puisse tre applique au compos pharmaceutique auquel vous pensez. Je vous serais dailleurs reconnaissant de me faire parvenir des dtails sur ce compos. Cela nous permettra de vous dire si nous avons dj travaill avec des produits similaires et le cas chant, de partager avec vous les rsultats de nos essais antrieurs. Jattends donc avec intrt les accords de confidentialit signs et me flicite lavance dengager avec vous et votre socit des ngociations que jespre fructueuses. Veuillez agrer, Cher Monsieur, mes meilleures salutations, S. Xanadu

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Lettre N 3 Chemical Formulations Inc. Floride tats-Unis dAmrique

M. Charles Barnum Directeur du dveloppement des produits : S. Xanadu Chef du Service de valorisation des technologies Indico Company Ltd. Mumbai Inde Cher M. Xanadu, Je vous remercie vivement pour votre lettre du [date]. Jai communiqu votre demande daccords de confidentialit (ainsi que le modle que vous mavez fort aimablement adress) notre service juridique qui va sen occuper dans les meilleurs dlais. Il est possible que lon me pose des questions que je vous soumettrai alors. Veuillez me confirmer que vous ne voyez pas dinconvnient ce que nous adoptions finalement le modle de contrat standard ou certaines clauses communment acceptes dans notre domaine. Jespre tre en mesure de vous faire parvenir prochainement une proposition signe pour approbation. Il ne mest pas possible de vous donner pour linstant dautres dtails sur le compos sur lequel nous aimerions tester votre invention. Nous comprenons maintenant que vous nen tes encore qu un stade de dveloppement prcoce, mais je suis tout de mme trs intress en savoir plus sur vos demandes de brevet. Notre personnel technique me demande de le renseigner sur votre processus de production ou vos spcifications techniques et de lui communiquer le texte des revendications figurant dans vos demandes de brevet. Je crois utile de souligner que notre socit occupe une place de premier plan dans le domaine technologique et que nous avons dj dvelopp des applications pour le traitement des produits chimiques comparables votre procd denrobage. Nous souhaitons mettre votre technologie lessai le plus rapidement possible, en troite collaboration avec vous, afin de pouvoir nous faire une ide plus prcise de lintrt quelle prsente pour nous long terme. Nous pouvons vous annoncer dores et dj que nous aurions lintention de dvelopper la premire application pour votre compte et avec votre collaboration; pour cela, nous souhaitons toutefois ngocier demble la cession de tous les droits relatifs la plate-forme technologique. Nous estimons que notre position et notre exprience sur le march ainsi que limportance de notre base de clientle font de notre socit le

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partenaire idal. Cest pourquoi nous vous suggrons de prparer ds prsent, sans attendre que les accords de confidentialit soient signs, la communication des informations techniques relatives linvention, ainsi que votre estimation de la valeur de cette technologie. Nous voudrions savoir en outre pour quel montant ou quelles conditions votre socit serait dispose transfrer la proprit de la technologie et du savoir-faire qui y est associ. Nous pouvons vous aider dans vos dmarches auprs des offices de brevets et voudrions avoir une vue densemble du procd denrobage, de manire ce que sa commercialisation soit fonde sur des informations prcises et compltes. Jai parl de cette affaire avec notre direction, et jai le plaisir de vous inviter venir, le cas chant avec une autre personne, nos bureaux de Floride, afin que les ngociations puissent tre conduites dune faon plus directe et plus personnalise. Je propose que cela se fasse au cours du mois de janvier ou de fvrier, et je vous remercie de me faire savoir si le principe dun tel voyage, dont le but serait donc la ngociation et la conclusion du contrat, vous convient. Dans lattente du plaisir dune troite collaboration avec votre socit, je vous prie dagrer mes meilleures salutations, Charles Barnum

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Lettre N 4 Indico Company Ltd. Mumbai Inde

S. Xanadu Chef du Service de valorisation des technologies : M. Charles Barnum Directeur du dveloppement des produits Chemical Formulations Inc. Floride tats-Unis dAmrique Cher M. Barnum, Nous accusons rception de votre demande de rencontre dans le but de ngocier la cession de notre nouvelle technologie denrobage de composs chimiques. Je vous remercie galement de mavoir tlphon pour prciser les intentions de votre socit en ce qui concerne cette technologie. Nous navons pas encore reu laccord de confidentialit,36 de sorte quil ne mest pas possible de vous communiquer dautres renseignements techniques dans limmdiat. Je voudrais formuler, dans cette lettre, un certain nombre dobservations susceptibles dalimenter votre rflexion en ce qui concerne le transfert de cette technologie et sa rmunration. Jai bon espoir que nous parviendrons ainsi, au cours des prochaines semaines, jusqu un point o nous pourrons examiner les modalits dexploitation de notre technologie par votre socit. Je crois comprendre que vous aimeriez avoir lexclusivit des droits relatifs au processus denrobage chimiquement neutre par vaporisation chaud invent par Mme Sandra Eureka, et je trouve tout fait normal que votre socit souhaite pouvoir exploiter cette technologie pour un ou plusieurs de ses propres composs et, le cas chant, la concder en licence des tiers. Cela tant, notre socit a connu quelques expriences malheureuses avec des partenaires auxquels elle a cd des droits de brevets, mais qui ne se sont pas acquitts avec toute lattention voulue de leur obligation de commercialisation. Par ailleurs, nous estimons que le potentiel de notre invention nest pas encore pleinement apparent, de sorte quil serait notre dsavantage den faire lvaluation au stade actuel.

36. Laccord de confidentialit sign a t recu par Indico juste aprs que cette lettre ait t envoye chemical.

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Nous prfrerions, pour notre part, travailler sur un accord par lequel la socit Chemical se verrait confrer un droit dexploitation exclusif de linvention pour un compos donn ou un nombre limit de composs. Cet accord pourrait ensuite tre largi un second domaine dapplication, lui aussi bien dfini, avec droit de premption pour une priode dtermine. Notre principal souci est de favoriser le plus possible le dveloppement et lexploitation de linvention. Il est vident que si vous deviez dcouvrir, dans un second temps, une nouvelle possibilit dapplication de la technologie concde, nous serions tout fait disposs envisager de vous considrer comme un partenaire privilgi; le contrat pourrait galement stipuler que toutes vos demandes futures devront tre traites de manire prfrentielle. Sagissant de nos attentes en matire de rmunration, elles ne diffrent probablement pas de celles dont vous avez dhabitude dans votre domaine dactivit. Les bases sur lesquelles nous entendons faire porter la ngociation sont le caractre innovant (et peut-tre mme rvolutionnaire) de notre invention, les gains financiers qui peuvent en rsulter, ltendue de la protection par brevet dont elle doit bnficier et du dveloppement dont elle fera lobjet, et enfin ses perspectives davenir, tant en matire de protection que de possibilits dapplication industrielle. Nous pensons que notre technologie denrobage offre de trs grandes possibilits en ce qui concerne le traitement de plusieurs composs pharmaceutiques et chimiques, ainsi que dans le domaine de la protection environnementale et dans celui de la vaporisation des produits chimiques et des fertilisants des fins agricoles. Nous croyons normment son potentiel trop pour accepter une cession pure et simple ou une licence dexploitation trs large. Nous sommes nanmoins trs intresss par une collaboration avec votre socit, et pensons que la meilleure manire de le dmontrer est de faire preuve de la plus grande franchise ds le dbut de notre relation. Nous souhaitons recevoir, pour lapplication relative au mdicament anti-hypertenseur, un versement forfaitaire initial de 1 million de dollars des tats-Unis dAmrique. Cette somme constituera un gage de votre intrt pour notre technologie et de votre volont den faire un produit commercialisable. Nous vous demanderons ensuite une redevance de 2 3% sur les ventes, lcart entre ces deux chiffres tant destin permettre une ventuelle rcupration du versement forfaitaire sur les redevances ou laisser place une augmentation sur une priode limite. Si votre socit souhaite utiliser linvention pour dautres produits, par exemple vos propres composs, le contrat devra prvoir une clause de droit de premption pour ces derniers. Je proposerais, dans ce cas, que la socit Chemical soit autorise demander et obtenir des droits dapplication industrielle de la technologie contre versement dune somme supplmentaire de 100 000 dollars des tats-Unis dAmrique par application. Dans lventualit o vous persisteriez dans votre dsir de dvelopper linvention avec laide de tiers auxquels vous concderiez des sous-licences en contribuant leurs frais de recherche-dveloppement, je vous prierais de nous faire parvenir des dtails quant vos

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objectifs ainsi que des garanties de votre intention de mettre en place des mesures de commercialisation efficaces. Nous vous demanderions aussi de nous confirmer, dans un tel cas, votre accord sur le principe dun versement forfaitaire initial plus lev, ainsi quun tableau dtaillant dun ct vos propres redevances et de lautre, la part qui nous reviendrait sur les revenus verss Chemical par les preneurs de sous-licence. Selon limportance des investissements consentis et des risques assums du ct de Chemical, nous demanderons de 25 30% de tous les versements forfaitaires, redevances et autres rmunrations que votre socit recevrait de ses preneurs de sous-licence lgard de linvention. Nous exigerions aussi des dispositions garantissant lefficacit de la mise sur le march et de lexploitation commerciale de notre technologie, avec, le cas chant, une clause de restitution de la licence la socit Indico. Je pense que nous ne disposons pas encore dinformations suffisantes pour prendre des dcisions sur cette seconde hypothse. Je tiens cependant dire que je tiens, quelle que soit la formule que nous retiendrons, ce que ma socit conserve sa libert de rechercher dautres applications de sa technologie et de les dvelopper, seule ou avec des tiers de son choix. Nous devrons conserver notre propre droit dinitiative ainsi que lexclusivit de toute application industrielle mise au point par nos soins (avec ou sans partenaires), sous rserve de vous aviser au pralable de lexistence dune possibilit relle de dveloppement dune telle application. Qui plus est, si nous devions vous accorder le droit de dvelopper notre technologie dans dautres domaines, aucun droit dexclusivit ne sappliquerait, dans notre esprit, aux applications labores par votre socit ou ses preneurs de sous-licence. Jespre que le fait de vous avoir ainsi expos quelques-uns des principes auxquels nous tenons permettra de faciliter le droulement de nos futures ngociations. Je ne doute pas que votre intrt pour le dveloppement de notre technologie ne se dmentira pas et que vous me ferez part trs prochainement de vos propres propositions. Dans lattente de vos nouvelles, je vous prie dagrer mes meilleures salutations. S. Xanadu

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4. Mmorandum pour lquipe Indico: notes relatives une ngociation tlphonique, prises par M. Xanadu (Indico) (N.B.: ces mmorandums internes sont communiqus aux participants afin de les aider valuer certains indices ou se faire une opinion sur les attentes des parties, chose qui ncessite normalement des contacts plus approfondis, voire une rencontre.) Mmorandum Auteur: S. Xanadu Ngociations avec Chemical Une confrence tlphonique a t organise entre Charles Barnum, le directeur commercial de la socit Chemical et moi-mme. Jai demand Sandra Eureka dy participer. Jai ouvert la ngociation sur la valeur de la licence en demandant 1 million de dollars des tats-Unis dAmrique. Le directeur nous a donn son accord verbal sur un versement forfaitaire de 500 000 dollars des tats-Unis dAmrique. Tout sest fait sans difficult apparente. Je pense que nous sommes sur la bonne voie. Ce montant nous permet de rcuprer une bonne partie de notre investissement de recherche et de nous lancer, sans retard et sans hsitation. Il a aussi t convenu que la majeure partie du paiement initial serait verse en trois fois, dans les trois mois suivant la date de signature, la production de trois diffrents lots du produit, cest--dire de lapplication de linvention au compos pharmaceutique du client de la socit Chemical. Ces trois lots se rpartissent comme suit: un lot dessai fabriqu par la socit Indico, un lot dessai en quantit industrielle fabriqu dans des conditions tropicales par ltablissement de la socit Chemical situ dans le sud de la Floride, et enfin un lot adquat pour effectuer des tudes cliniques. Le solde du montant forfaitaire devra tre vers le jour o la socit Chemical signera un accord avec son partenaire de lindustrie pharmaceutique pour commencer les essais cliniques.

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Nous savons que la socit Chemical na pas russi produire le mdicament LowBloodMed de son client dans des pays tropicaux. Nous avons appris que le dlai de protection par brevet du principe actif de leur mdicament viendra bientt expiration. Nous avons aussi demand Sandra de trouver ce brevet, de faon ce que nous connaissions mieux leurs cartes. Par ailleurs, selon les informations dordre public dont je dispose (par exemple, les rapports annuels), cette catgorie de produits reprsente 100 millions de dollars de ventes annuelles pour la socit, soit environ 10% du march mondial (le chiffre daffaires de la socit Chemical dans le domaine pharmaceutique slve environ 5 milliards de dollars des tats-Unis dAmrique). Il se peut que la socit Chemical brle dacqurir une nouvelle technique lui permettant de produire un mdicament effet retard nettement suprieur aux glules actuelles, tout en tant protge par un nouveau brevet. Tout porte croire que les dlais seront pour elle dune grande importance. Ils insistent beaucoup pour obtenir des droits tendus. Je leur ai rappel la teneur de mes prcdentes correspondances, pour leur dire que ce ntait pas possible. Pour rester positif, je leur ai dit que nous allions demander notre avocat de mettre au point une option permettant Chemical de bnficier ultrieurement dun plus grand nombre dapplications industrielles de notre technologie. Ensuite, Barnum a voulu signer le plus rapidement possible une lettre dintention par laquelle nous nous serions engags ngocier exclusivement avec eux en ce qui concerne le perfectionnement de linvention et son application, avec notre collaboration, au mdicament LowBloodMed, puis leur cder linvention ou leur concder une licence dexploitation large sur celle-ci. Jai immdiatement rpondu que notre direction conditionnerait probablement la signature dune telle lettre dintention la prsence, dans cette dernire, du taux de redevance applicable au contrat principal. Jai ajout quil faudrait aussi que la question du versement initial dans les trois mois de la signature du contrat ait t dment rgle au pralable.

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5. Mmorandum pour lquipe Chemical: notes relatives une ngociation tlphonique, prises par Charles Barnum (Chemical) (N.B.: ces mmorandums internes sont communiqus aux participants afin de les aider valuer certains indices ou se faire une opinion sur les attentes des parties, chose qui ncessite normalement des contacts plus approfondis, voire une rencontre.) Note Par: C. Barnum Entretien tlphonique avec Indico Cet entretien tlphonique ma permis dobtenir un accord de principe en ce qui concerne notre coopration avec Indico. Le flottement initial a disparu lorsque Mme Eureka sest jointe la conversation. Il est clair quelle a un intrt pcuniaire dans le procd denrobage et un certaine influence dans la socit. Jai t oblig dexpliquer que Chemical commercialise sur le march nordamricain un anti-hypertenseur agr par la FDA et trs connu. Jai dit que le principe actif sappelait LowBloodMed, mais le nom du compos na pas t rvl. Jai expliqu, en revanche, que ce mdicament devait tre administr en glules, et que ces dernires taient trs sensibles lhumidit. Jai dit aussi que si la socit voulait modifier le dosage du mdicament pour le produire en quantit industrielle sous sa forme commerciale actuelle, cela entranerait des prix de revient trop levs. Jai fait miroiter les avantages que prsenterait pour nos deux socits la conversion dune partie importante de la production leur procd denrobage, et jai expliqu que nous pourrions nous attendre un chiffre daffaires norme. Le patron ma dit de fixer des conditions prcises en ce qui concerne le perfectionnement de la technique de production et la mise lessai de linvention sur le mdicament LowBloodMed.

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Nous leur avons clairement expliqu que nous ne pouvions pas payer 1 million de dollars, mais que nous tions disposs avancer jusqu 500 000 dollars pour les frais de dveloppement. Ce montant a t rserv pour le dveloppement de lapplication au mdicament de notre client, et devrait tre pay sous forme de versements forfaitaires, comme ils lont demand dans leur lettre. Jai propos trois paiements partiels de 100 000 chacun, qui pourraient venir assez rapidement aprs la conclusion du contrat principal. Jai ajout que la prparation des essais cliniques prendra toutefois plus de trois mois. Sil savre que cette nouvelle technique nous permet de produire un mdicament effet retard efficace, nous voulons la protger par un brevet, de faon bnficier dune nouvelle priode de monopole dexploitation. tant donn quil nous reste trs peu de temps pour cela, il est essentiel que les ngociations aillent vite. La prsentation commerciale du produit obtenu grce cette nouvelle technique denrobage serait nettement suprieure celle des glules actuelles. Jen conclus que nous serions gagnants mme sans brevet, et que nous devons pousser pour que les essais humains de lapplication commencent le plus rapidement possible. Jai demand une lettre dintention. Jai dit que nous voulions lobtenir rapidement et jai insist pour quelle prvoie des droits dapplication larges pour Chemical, tant donn que si cette technologie a du succs, ce sera grce au fait que nous tions l ds le dbut, avec nos moyens financiers et notre savoir-faire. Nous devons obtenir une licence exclusive, ou au moins unique, nous permettant dexploiter lensemble de cette technologie de plateforme dans le monde entier. Chuck Foresite, notre avocat, a soulign quil faudrait, idalement, que la socit Chemical soit autorise faire breveter pour son propre compte les nouvelles applications industrielles et les perfectionnements apports, par nous ou par Indico, leur technologie. Le patron leur a dit clairement que nous voulions un taux de redevances avantageux sur les ventes de produits fonds sur cette technologie, que ce soit pour cette application ou pour les suivantes.

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6. Donnes commerciales ( distribuer aux participants avec le mmorandum 4 ou 5 lorsquils se rpartissent en quipes) I Cot des essais Avant de pouvoir obtenir lagrment de lautorit nationale comptente, les mdicaments doivent tre soumis une srie dessais prcliniques et dtudes cliniques. On a eu recours, dans lexemple suivant, une procdure acclre sur cinq ans (la moyenne tant de 10 ans). Le cot total de ces essais est estim 20 millions de dollars, se rpartissant comme suit:
Phase Prclinique Clinique 1 (scurit) Clinique 2 (efficacit) Clinique 3 (avantages, ractions) Approbation de la FDA/commercialisation Total Cot en $ 1 million 1 million 5 millions 10 millions 3 millions 20 millions Dure 6 mois 6 mois 1 an 2 an 1 an 5 ans

II Taux de russite/Marge bnficiaire On considre que le compos a 60% de chances de subir les tudes cliniques avec succs et dobtenir une autorisation de mise en march (la moyenne tant 10%). Son prix de vente au dtail est estim 50 dollars, avec une marge de 35 dollars (soit 70%) avant les frais gnraux, et notamment les dpenses de recherche et de commercialisation.

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B. Historique

Un vaccin contre la tuberculose

La tuberculose est une infection bactrienne chronique qui cause plus de morts lchelle mondiale que toute autre maladie. Elle se propage par voie arienne et infecte les poumons, bien que dautres organes soient parfois touchs. Quelque deux milliards de personnes, un tiers de la population mondiale, sont infects par cette maladie, et le nombre de nouveaux cas dpasse huit millions par anne. Elle stend toutes les conomies, dpasse les frontires et atteint tous les groupes dge. La tuberculose peut gnralement tre gurie par un traitement antibiotique appropri. Pourtant, les cas de rsistance aux mdicaments sont en trs nette augmentation, ce qui constitue un problme majeur. Il est encore plus alarmant dobserver que le nombre de cas de tuberculose multirsistante, cest--dire rsistant deux ou plusieurs mdicaments, est lui aussi en croissance. Dans les rgions du monde o la prvalence de la maladie est leve, les nouveau-ns sont vaccins dans le cadre du programme dimmunisation recommand par lOrganisation Mondiale de la Sant. Cette vaccination prvient la croissance de lagent pathogne dans lorganisme, mais pas linfection primaire. Chez les adultes, lefficacit du vaccin varie largement dans les tudes grande chelle. En raison de ces limitations, il existe un besoin urgent de nouveaux vaccins plus efficaces pour traiter et prvenir la tuberculose, notamment les formes multirsistantes. Il y a trois ans, le docteur Humphries, un charg de recherche de luniversit de Melbourne possdant des connaissances approfondies en matire dimmunologie, a dcouvert un procd permettant dlaborer ou de fabriquer un vaccin qui semblait rpondre ces problmes. On sait produire ou provoquer une rponse immunologique en fournissant un antigne, et les cytokines sont aussi bien connues pour augmenter la rponse immunitaire. Mais la dcouverte du docteur Humphries prsente la particularit de faire les deux en mme temps avec un effet multiplicateur, de sorte que la rponse immunitaire de lorganisme contre linfection bactrienne se trouve la fois induite et largie.

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La socit Ocker Limited, un fabricant de matriel didentification du bacille de la tuberculose, a obtenu le droit dexploiter linvention en change dun paquet dactions dOcker. Elle a pass par ailleurs avec luniversit et le Dr Humphries un autre contrat, par lequel elle sengage leur racheter ces actions pour 125 000 dollars des tats-Unis dAmrique au bout de cinq ans, sils souhaitent alors sen dpartir. Ocker a dpos des demandes de brevet dans diffrents pays et a galement obtenu lenregistrement de la marque Multi-Gene, qui sera dsormais le nom du vaccin. M. McKenzie, directeur gnral de la socit Ocker, a rencontr rcemment San Francisco, loccasion dune confrence sur les soins de sant, un certain Dr Washington qui il a parl des travaux du Dr Humphries. Le Dr Washington sest dit intress par cette invention, prcisant quil tait le directeur du service des licences dun important fabricant de produits pharmaceutiques des tats-Unis dAmrique, la socit Sam Inc. Il a donc demand M. McKenzie de lui donner des dtails sur le vaccin en question. Ds son retour en Australie, M. McKenzie a crit au Dr Washington (document I) pour lui dcrire le vaccin Multi-Gene et ses avantages. En rponse, le Dr Washington lui a confirm son intrt (document II) et propos de le rencontrer loccasion de son prochain voyage en Australie. Malheureusement, lorsque M. McKenzie a rpondu, son tour, au Dr Washington pour accepter de le rencontrer, sa secrtaire a joint par erreur sa lettre la copie dun rapport de la socit Highflier & Co. (document III), une firme danalystes financiers engage par Ocker, la copie dun mmorandum du Dr Humphries M. McKenzie (document IV) et un avis juridique du cabinet Winningham & Losingham, les avocats de brevets de la socit Ocker, relatif une offre de licence de luniversit de Ductonia pour la commercialisation du vaccin aux tats-Unis dAmrique (documents V et VI). Dans son mmorandum reproduit au document IV, linventeur, le Dr Humphries, annonait M. McKenzie quil avait accept un poste important au dpartement de recherche de la socit Sam Inc., ce qui constituait la fois une bonne et une mauvaise nouvelle pour la socit Ocker. La mauvaise nouvelle tait en effet que le Humphries nallait plus pouvoir laider dans ses ngociations et quelle nallait plus pouvoir faire miroiter le fait que lon pouvait toujours compter sur linventeur en cas de besoin. La bonne nouvelle, en revanche, tait que le Dr Humphries allait dsormais pouvoir

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dfendre la cause du Multi-Gene chez Sam si cette socit sintressait des vaccins concurrents. Aprs un change de tlcopies, les parties ont convenu quil serait beaucoup plus pratique quelles se rencontrent Doha plutt quen Australie et, eu gard aux impratifs de temps, la socit Sam a propos lordre du jour suivant: 1. 2. Examen des dbouchs du vaccin Multi-Gene. tude des possibilits et des principales conditions dun accord de licence entre les parties, et notamment: a) dfinition de lobjet de la licence; b) caractre exclusif ou non de la licence, droit de concession de souslicences, territoire. Si les parties trouvent un terrain dentente, examen des conditions financires et notamment: a) modalits et chancier de paiement, prise en charge des dpenses dessai et de fabrication du vaccin, versement initial et redevances, possibilit de payer la licence en totalit; b) autres considrations financires pertinentes.

3.

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DOCUMENT 1 OCKER LIMITED

Dr G. Washington Directeur du service des licences Sam Inc. Cher George, Objet: Vaccin recombin Multi-Gene Jai t trs heureux de vous rencontrer lors de la rcente confrence annuelle sur les soins de la sant San Francisco. Comme convenu, jai le plaisir de vous faire parvenir ci-joint des informations non confidentielles dcrivant la technologie brevete du vaccin recombin Multi-Gene. La socit Ocker se dfinit dsormais comme une entreprise de capital cration en biotechnologie, axe sur les mthodes faisant appel au systme immunitaire pour prvenir ou traiter les maladies et autres affections. Notre socit a conclu avec le docteur Humphries et luniversit de Melbourne un accord en vertu duquel elle assure la commercialisation de certains objets de proprit intellectuelle en change des droits sur la technologie du vaccin recombin Multi-Gene. Ocker concentre actuellement ses efforts sur les actions de dveloppement produit et de commercialisation. Le vaccin recombin Multi-Gene est une technologie de plate-forme qui peut tre mise en uvre pour produire des mdicaments ou des traitements pour diverses maladies. Elle commence dailleurs tre utilise dans un certain nombre de nouveaux produits prometteurs. Cette technologie consiste en une stratgie vaccinale fonde sur un vaccin recombin amlior, produisant des molcules immunothrapeutiques par la coexpression dun antigne et dune cytokine dans une cellule hte cible. Cette technologie est illustre par le schma ci-joint. Comme vous le savez, les vaccins agissent en amliorant la capacit de lorganisme fournir une rponse immunitaire efficace face un antigne. Un antigne est gnralement une molcule trangre qui peut provenir dun virus, dune bactrie ou dun autre pathogne ou molcule, contre lesquels le systme immunitaire du corps va produire une rponse immunitaire telle que la production danticorps ou lactivation des cellules T cytotoxiques. Les cytokines sont dimportantes molcules qui stimulent le systme immunitaire. La technologie Multi-Gene produit, sous forme dADN recombin, lantigne et une cytokine pour stimuler la rponse immunitaire et permettre une dfense adquate contre lantigne. La rponse immunitaire de lorganisme lantigne est stimule par la coexpression de la cytokine avec lantigne.

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Cette technique utilise un virus non pathogne pour fournir le vaccin base dADN recombin au systme immunitaire receveur. Quand le receveur est infect par le virus, lantigne et la cytokine sont exprims dans les cellules infectes par le virus puis relchs, de sorte quils dclenchent une rponse immunitaire contre lantigne, et donc contre la maladie. Bien que non limite un virus en particulier, la socit Ocker a choisi comme vecteur le virus de la variole aviaire, et cela pour des raisons de scurit, tant donn quil peut infecter lhte non aviaire, mais ne se reproduit pas chez ce dernier. Ocker prvoit raliser les essais des phases 1, 2 et 3 et conclure des accords de licence et des alliances stratgiques pour commercialiser les vaccins candidats. Je vous signale, cet gard, que la socit Ocker na pas dentente de collaboration avec le fonds de capitalrisque GlaxoSmithKline (GSK) et que le fait que GSK ait acquis un intrt de 5% dans Ocker ne lui confre aucun statut prfrentiel en ce qui concerne lacquisition de droits sur la technologie Multi-Gene. La socit Ocker travaille actuellement dmontrer lefficacit de sa technologie de plateforme en procdant des essais de son vaccin antituberculeux chez lhumain, ce qui a permis des progrs considrables. Ladministration australienne des produits thrapeutiques a donn son accord pour la ralisation dessais de phase 1 et 2 au moyen de vaccins produits en Australie par un fabricant agr par la Food and Drug Administration amricaine. Le recrutement des patients tuberculeux vient de dbuter. Les essais auront lieu en Australie; leurs rsultats serviront dmontrer la scurit, limmunognicit et lefficacit clinique de la technologie, et pourront tre utiliss pour obtenir lagrment dans dautres pays. Par ailleurs, lOrganisation Mondiale de la Sant a accord une subvention de 25 millions de dollars des tats-Unis dAmrique un consortium dont fait partie la socit Ocker, pour llaboration dun vaccin prophylactique contre lhpatite B. Notre technologie bnficie dune bonne protection, et les brevets que nous avons obtenu aux tats-Unis dAmrique, au Canada et en Australie sont particulirement solides, puisquils protgent la fois i) les composs dclenchant une rponse immunitaire et ii) les mthodes de production de ces composs. Pour plus de facilit, nous vous faisons parvenir ci-joint une copie du rsum et des revendications du brevet des tats-Unis dAmrique n 5,999,310 au nom de B. Humphries. Des demandes de brevet analogues sont en instance pour lEurope, le Japon et la Chine, et nous avons bon espoir quelles seront acceptes pour les mmes revendications en temps opportun. Nous pensons que cette technologie reprsente un dbouch trs prometteur. Nous avons dj investi plus de 2 millions de dollars sur le vaccin Multi-Gene, car nous avons la ferme intention de le mettre sur le march. Nous avons toutefois besoin de capitaux supplmentaires (et peut-tre dun partenaire stratgique) pour pouvoir aller de lavant avec toute lnergie voulue. Je suis donc trs intress ce que nous reparlions de votre intrt pour la technologie Multi-Gene une fois que vous aurez eu la possibilit dtudier les lments ci-joints. Barry McKenzie

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Multi-Gene Technology How It Works Ocker Limited

Antigne du bacille tuberculeux Cytokine

Virus

Inoculation du virus un receveur humain Expression des deux gnes dans la cellule humaine

Rponse anticorps spcifique et rponse des cellules T lantigne de la tuberculose Traitement et prvention de la tuberculose

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US004722153
Brevet des tats-Unis dAmrique [19] B. Humphries [54] VACCIN RECOMBIN [75] Inventeur: B. Humphries [73] Cessionnaire: Universit de Melbourne [21] Numro de la demande de brevet: 10462 [22] Date de dpt: 1er juin 1997 [30] Donnes relatives la priorit dune demande trangre 4 juillet 1996 [AU] Australie PH07212/92 [51] Int. CI6 A61K39/12 [52] U.S. Cl. 424/186.1; 424/188.1; 424/199.1; 435/320.1 [58] Champ de recherche...514/414, 816; 424/85.2, 255.1, 184.1, 88.5, 186.1, 188.1, 199.1, 93.21; 435/172.1, 172.3, 69.3, 69.1, 320.1 [56] Rfrences cites DOCUMENTS DE BREVET DES TATS-UNIS DAMRIQUE 4,631,191 12/1986 Dale et al. 424/186.1 DOCUMENTS DE BREVET TRANGERS WO 8502200 A 5/1985 WIPO............ C07H 21/04 [11] Numro du brevet: 5,999,310 [45] Date de dlivrance: 2 fvrier 1999 WO 8502200 A 5/1985 WIPO

[57] ABRG: Un vaccin recombin comprend un vecteur incorporant une premire squence nuclotidique susceptible dtre exprime comme tout ou partie dun polypeptide antignique et une seconde squence nuclotidique susceptible dtre exprime comme tout ou partie dune lymphokine ayant pour effet damliorer la rponse immunitaire contre le polypeptide antignique. Les vecteurs de vaccination peuvent tre le virus de la variole, le virus de lherps ou un adnovirus, et la lymphokine peut tre une interleukine, un facteur ncrosant tumoral ou un gammainterfron. Le vecteur vaccinal peut exprimer un polypeptide antignique tranger au vecteur hte. 2 revendications, 17 feuilles de dessins

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5,999,310 Revendications: 1. Prparation visant stimuler une rponse immunitaire contre un polypeptide antignique chez un hte humain ou animal, comprenant un vecteur pour lexpression dun polypeptide antignique chez lhte, ce vecteur incorporant une premire squence nuclotidique exprime comme ledit antigne polypeptidique et une seconde squence nuclotidique exprime comme un polypeptide ayant une activit lymphokine, ayant pour effet damliorer la rponse immunitaire contre le polypeptide antignique chez lhte par rapport la rponse immunitaire chez le mme hte lors de ladministration dun vecteur contenant seulement la premire squence nuclotidique, le polypeptide ayant une activit lymphokine tant coexprim chez lhte avec ledit polypeptide antignique. 2. Mthode de production de la prparation vise dans la revendication 1, comprenant ltape dinsertion dans ledit vecteur dune premire squence nuclotidique exprime comme un polypeptide ayant une activit lymphokine, ayant pour effet damliorer la rponse immunitaire contre le polypeptide antignique chez lhte par rapport la rponse immunitaire chez le mme hte lors de ladministration dun vecteur contenant seulement la premire squence nuclotidique, le polypeptide ayant une activit lymphokine tant coexprim chez lhte avec ledit polypeptide antignique.

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DOCUMENT II SAM INC

M. B. McKenzie Directeur gnral Ocker Ltd. Mon cher Bazza, Je vous remercie vivement pour votre lettre et pour les explications que vous me fournissez au sujet de linvention du Dr Humphries. Le BCG est le vaccin le plus couramment utilis contre la tuberculose, et ce, depuis maintenant prs dun sicle. Comme vous le savez, il confre une protection efficace aux enfants et prsente en outre lavantage de protger contre la lpre. Cependant, nous savons que son efficacit prvenir la tuberculose chez les adultes varie considrablement dans les diffrentes parties du monde et, bien entendu, quil nest plus recommand en Amrique parce quil interfre avec les tests cutans de dpistage de la tuberculose. Le traitement actuel de la tuberculose consiste gnralement en trois ou, prfrablement, quatre antibiotiques spcifiques (et coteux) sur une priode de six mois. Le traitement est gnralement efficace, bien que lon assiste lmergence de souches rsistantes aux antibiotiques. La socit Sam juge votre technologie suffisamment intressante pour justifier de plus amples discussions, et ventuellement un accord commercial. Nous entrevoyons toutefois un certain nombre de difficults potentielles, dont notamment les suivantes: a) Depuis la publication, par lInstitut national de lallergie et des maladies infectieuses des tatsUnis dAmrique, dun plan stratgique rvolutionnaire pour le dveloppement dun vaccin antituberculeux, on assiste un regain dintrt pour ce domaine. Le gouvernement amricain injecte des sommes considrables dans des travaux de recherche sur un nouveau vaccin antituberculeux, tandis que des compagnies pharmaceutiques beaucoup plus exprimentes que Ocker consacrent des centaines de millions de dollars au dveloppement dune technologie vaccinale gnrique et des efforts de positionnement sur le march de la tuberculose. Nous savons, par exemple, qu San Francisco, un groupe trs respect et expriment a dvelopp un vaccin BCG gntiquement modifi avec une efficacit accrue. Nous avons aussi entendu parler dune compagnie suisse qui aurait produit un vaccin utilisant lexpression des gnes de la tuberculose dans des bactries salmonella et listeria modifies. Il semble aussi que la socit GSK soit bien avance dans llaboration dun vaccin ADN nu dans lequel le gne codant pour lantigne de la tuberculose est inject directement dans le muscle ou dans la peau, ce qui constitue videmment une faon simple et conomique dintroduire des antignes dans lorganisme. Comme vous le voyez, votre technologie multigne est loin dtre seule sur les rangs dans ce domaine.

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b) La recherche vaccinale tant un march trs couru, nous ne serions pas surpris que quelquun dautre ait procd des travaux de mme nature ou se chevauchant avec les vtres. Vous avez probablement effectu des recherches afin de connatre ltat de la technique, de sorte que vous devriez pouvoir nous donner une ide de la qualit de votre protection par brevet. Nous aimerions notamment, avant daller plus loin, avoir lassurance que nous pourrons exploiter votre technologie aux tats-Unis dAmrique sans avoir de problmes avec un autre titulaire de brevet. c) Je suis certain que vous avez pleinement connaissance des risques associs la thrapie gnique. Lintroduction de gnes dans le gnome dune personne nest pas une chose prendre la lgre. Ce type de technique a dailleurs mauvaise presse aux tats-Unis dAmrique depuis le dcs dun patient qui tait soign par thrapie gnique. Les risques sont importants, et bien que nous ayons de bonnes assurances, nous devons tenir compte du fait quun drapage pourrait avoir pour notre socit des consquences dsastreuses. d) propos de risques, vous avez fait allusion une homologation par ladministration australienne des produits thrapeutiques et des essais animaux convaincants. Nous estimons toutefois, compte tenu de notre exprience, que les chances de succs, lors du transfert du vaccin du modle animal vers le receveur humain, sont infrieurs 10%. Comme vous le voyez, le preneur de licence prend un risque important, et vous comprendrez certainement que tenions ce que cela soit pris en compte dans tout contrat de licence que nous pourrions conclure. e) Un vaccin pour la prvention de la tuberculose cotera cher et prendra de nombreuses annes commercialiser. Qui plus est, les vaccins prventifs prsentent des risques importants parce quils sont administrs des personnes en bonne sant, et souvent des enfants, de sorte quils doivent tre srs 110%. Bien entendu, le traitement des patients tuberculeux est moins coteux et plus rapide mettre en march, mais le nombre de ces patients est moindre, et nous pourrions nous apercevoir quun concurrent a dvelopp un vaccin et que plus personne na la tuberculose. f) Bien entendu, le bacille de la tuberculose nest pas un simple virus, comme celui de la grippe. Les inconnues ne manquent donc pas. notre avis, la FDA naccordera pas son agrment aussi facilement pour ce vaccin que pour un vaccin contre la grippe, et comme vous vous en doutez certainement, son autorisation nous serait indispensable, tant pour fabriquer ce produit que pour le commercialiser. Il se peut que je passe par Melbourne loccasion dun voyage que je dois faire au cours des prochaines semaines. Je vous propose donc que nous nous rencontrions cette occasion. Je vous proposerai quelques dates par tlcopieur la semaine prochaine. Je suis convaincu, mon cher Bazza, que si chacun de nous y met un peu du sien, nous russirons trouver un accord satisfaisant pour nos deux entreprises. Je me rjouis de penser que nous pourrons peut-tre prochainement prendre une bonne Fosters bien froide ensemble dans votre beau et chaud pays. Bien vous, Dr George Washington, Directeur du service des licences, Sam Inc.

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DOCUMENT III HIGHFLIER & CO Blue Sky Analysts

M. B. McKenzie Directeur gnral Ocker Ltd. Objet: Multi-Gene / Sam Rsum Vous nous avez demand rcemment de procder une analyse SWOT (forces, faiblesses, opportunits et menaces) de votre technologie Multi-Gene. Vous nous avez ensuite aviss, ce lundi, dune ventuelle visite Melbourne dun reprsentant de la socit Sam, en nous priant de vous fournir durgence, avant notre rapport dtaill, un rsum prliminaire des conclusions de notre tude. Vous trouverez donc ce rsum ci-aprs. Bien que nous ayons eu peu de temps pour le prparer, nous pensons quil vous sera utile dans vos discussions. Nous nous tenons votre disposition pour participer vos runions si vous le souhaitez. La technologie La technologie Multi-Gene prsente un certain nombre datouts: Elle donne des rsultats! Pour tre plus exact, elle a donn des rsultats convaincants dans des essais cliniques effectus sur des animaux infects par le bacille de la tuberculose, le Mycobacterium tuberculosis, et on peut sattendre raisonnablement ce quelle soit efficace chez lhumain (les essais de phase I seront naturellement dterminants cet gard). Elle a le potentiel de gurir et de prvenir la maladie la plus rpandue dans le monde: chaque anne prs de 10 millions de personnes contractent une tuberculose active, et trois millions en meurent. Elle est trs ingnieuse: alors que la rponse immunitaire de lorganisme peut tre induite par les antignes ou les cytokines, cette technologie fait intervenir les deux la fois. Leffet de synergie ainsi cr permet daugmenter grandement lefficacit du traitement (il est noter quelle pourrait aussi tre aussi mise en uvre dans un vaccin prventif ou prophylactique un atout supplmentaire). Elle est protge par des droits de proprit intellectuelle solides: la nouveaut de linvention du Dr Humphries a en effet t reconnue par lOffice des brevets et des marques des tats-Unis dAmrique ainsi quun certain nombre dautres dans le monde.

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Un prcdent utile: Biovac Holdings Limited Biovac est une entreprise de biotechnologie rpute, cote en Bourse en Australie. Son historique contient plusieurs lments dont la socit Ocker aurait tout avantage sinspirer pour valuer sa position et sa stratgie. Premirement, la stratgie commerciale de Biovac a toujours t la suivante: reprer au stade de la molcule des mdicaments ciblant des pathologies rpandues et encore invaincues; les amener rapidement sur le march, notamment en concluant des alliances stratgiques avec des partenaires habitus prendre en charge ce type de projet ds le stade de linvention ou des premiers essais cliniques.

Cette stratgie a extrmement bien russi la socit Biovac. Elle a t fonde en 1985 pour financer (notamment) les travaux de recherche et de dveloppement dun mdicament contre la grippe faisant appel un inhibiteur de la neuraminidase. Elle a choisi comme partenaire privilgi la socit Big Pharma, avec laquelle elle a sign un protocole daccord en 1989, puis un contrat dtaill en 1990. Les tudes cliniques ont dbut en 1993 et ont t ralises des cots valus respectivement deux, cinq et 10 millions de dollars des tats-Unis dAmrique (pour les phases I, II et III). En 1998, des demandes dautorisation de mise sur le march dun mdicament contre la grippe dsormais dnomm Bonza ont t dposes en Australie, en Europe et aux tats-Unis dAmrique. Lagrment a t obtenu au cours de lexercice se terminant au mois de juin 2000, et le Bonza a t lanc avec succs sur le march amricain et europen. Les ventes de la premire anne se sont leves environ 100 millions de dollars des tatsUnis dAmrique (elles se limitaient pour lessentiel aux marchs amricain et europen, mais le Bonza est maintenant approuv dans plus de 40 pays, qui reprsentent 85% du march mondial des produits pharmaceutiques). Cela sest traduit par des redevances de 10 millions de dollars pour Biovac (dont peut-tre une avance sur redevances ou un autre versement de la part de Big Pharma, mais il y aurait eu une dduction modeste pour linstitut de recherche). La marge bnficiaire de Big Pharma nest pas connue de manire officielle, mais nous estimons que le bnfice net sur les ventes, avant les frais gnraux et notamment les frais de recherche et de commercialisation, devrait se situer autour de 70%. Le Bonza se vend 100 dollars des tats-Unis dAmrique. Autre chiffre intressant: sur des recettes nettes de 15 millions de dollars des tats-Unis dAmrique, Biovac a dpens lan dernier 10 millions de dollars en recherche-dveloppement, alors que la norme, dans cette industrie, se situe 10%. Pour ce qui est des perspectives davenir, on sattend une pntration de march rapide. Les ventes de Bonza devraient atteindre 750 millions de dollars des tats-Unis dAmrique au cours des quatre prochaines annes, et il sagit l dune estimation prudente, car au cours de cette priode, le mdicament devrait tre homologu dans dautres pays, son indication devrait tre tendue aux enfants et son application largie la pr-

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vention de la grippe (en plus de son traitement). Quoi quil en soit, notre analyse indique que le lancement de ce produit a t particulirement russi, puisque la socit Biovac a rcupr le gros de son investissement lissue de la premire anne de ventes. Quelques chiffres Comme nous le savons tous, des facteurs tels que lrosion du pouvoir dachat due linflation et les risques lis la commercialisation des technologies font que le dollar que nous recevrons demain vaudra moins que celui que nous avons en poche aujourdhui. Cest pourquoi nous avons besoin durgence dlments nous permettant de faire par la mthode VAN une valuation raliste, en dollars actualiss, de la valeur des flux de revenus et de dpenses prsents et futurs crs par le Multi-Gene. En attendant, nous avons calcul au dos dune enveloppe, sous rserve dexamen et de rvision, que la valeur actualise nette de cette technologie slve 125 millions de dollars des tats-Unis dAmrique. tant donn que ce chiffre ne tient compte ni des versements forfaitaires ni des redevances que recevra la socit Ocker, il conviendra de le rduire des sommes dont vous conviendrez ventuellement avec la socit Sam ou tout autre repreneur de licence. Il est fond, en revanche, sur les hypothses suivantes: les prvisions de Biovac en matire dinvestissement et de rendement sont pertinentes, les phases 1, 2 et 3 seront termins la fin des annes 1, 3 et 5, les ventes dbuteront au cours de lanne 5 avec deux millions de doses vendues et augmenteront ensuite jusqu 90 millions de doses au cours de lanne 15, des redevances seront payes Ductonia et le taux dimposition sera de 33%. Il est important de noter que le taux dactualisation, le cot moyen pondr du capital (CMPC), a t fix 40%, ce qui constitue une estimation prudente compte tenu des risques techniques et commerciaux prvoir. Certaines mthodes statistiques faisant intervenir la thorie des probabilits et la mthode des quivalents certains peuvent tre trs utiles pour dterminer la validit de certains chiffres. Nous pourrons en parler plus en dtails lorsque nous nous rencontrerons pour revoir le prsent rsum avant de produire notre rapport final. Sam Inc La socit Sam est connue, quoiquelle soit beaucoup moins importante que des gants tels que Pfizer, GlaxoSmithKline, Merck ou Big Pharma. Il y a plusieurs annes quelle na pas mis sur le march un nouveau mdicament majeur, et nous pensons quelle cherche activement (et fivreusement) une licence intressante acqurir. Cest pourquoi la technologie Multi-Gene constitue, notre avis, une occasion idale pour cette socit, dautant plus que les mdicaments contre la tuberculose reprsentent probablement un march au moins deux fois plus important que ceux contre la grippe. Il se peut, bien sr, que nous soyons trop optimistes, mais nous considrons que le Multi-Gene peut prtendre des ventes annuelles de lordre du milliard de dollars des tats-Unis dAmrique, au mme titre que le Viagra (impuissance), le Lipitor (cholestrol) et le Norvase (hypertension) des laboratoires Pfizer.

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Il est bon de souligner, enfin, que lincidence de la tuberculose ne se limite pas des pays comme le Cambodge, lAfrique du Sud ou le Zimbabwe. On recense par exemple actuellement 15 millions de cas de tuberculose pour les seuls tats-Unis dAmrique. La ville de New York a dpens 750 millions de dollars entre 1993 et 1996 pour la mise en place de mesures de prvention dans les hpitaux et les prisons. Le cot moyen de traitement dun cas de tuberculose, hors problmes dobservance, est de 25 000 dollars des tats-Unis dAmrique 250 000 dollars sil sagit dune tuberculose multirsistante. Tout cela pourrait vous placer dans une position de force, mais quoi quil en soit, nous pensons que vous aurez tout intrt essayer dobtenir le paiement intgral de la licence ds la commercialisation. Nous justifierons cette conclusion de manire dtaille dans notre rapport. HIGHFLIER & CO

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DOCUMENT IV OCKER LIMITED

Mmorandum : B. McKenzie De: B. Humphries Bazza, Maintenant que jai lu le rapport de Highfliers, je comprends pourquoi ce navire prend leau de toutes parts. Ce rapport ne vaut pas un clou, et surtout pas les milliers de dollars quil vous a cot. Permettez-moi de remettre quelques petites choses en perspective. 1. Jai entendu parler dau moins deux technologies concurrentes: une bactrie listeria modifie avec des antignes du bacille tuberculeux et un vaccin ADN nu avec plusieurs antignes. Ds que quelquun se dcidera consacrer suffisamment dargent au dveloppement dun autre procd et obtiendra lagrment de la FDA, il ny aura plus aucun espoir pour les autres et notamment pour nous! 2. Cest bien joli de demander un versement forfaitaire quand le stade commercial aura t atteint, mais je tiens vous rappeler quil ne reste plus que deux ans avant que nous puissions nous dpartir de nos actions. Et comme le capital de la socit est grignot petit petit par tous vos conseillers de luxe, comme Highfliers, vous allez avoir du mal trouver 125 000 dollars moins dobtenir un versement initial quelconque ou un contrat tellement parfait que les actions vaudront plus cher que leur prix de rachat. Ce quil nous faut, dans mon esprit, cest un versement forfaitaire initial et des redevances sur les ventes. 3. Et quelle protection aurons-nous si Sam ne fait pas tout ce quil faut pour commercialiser le vaccin contre la tuberculose? Pouvons-nous le reprendre et le donner en licence quelquun dautre ou le vendre ailleurs? Vous auriez bien mieux fait de voir un bon consultant spcialis dans la concession de licences au lieu de ces prtentieux, avec leurs probabilits et leurs gnralits et leurs prcdents inutiles. 4. Je ne sais pas ce que vous allez faire, mon cher Bazza, mais vous le ferez sans moi. En ce qui me concerne, jai accept un poste de chercheur extrmement bien pay chez Sam, et je pars le mois prochain. Et comme mon contrat minterdit de faire de la consultation lextrieur, vous devrez vous dbrouiller tout seul! Cela ne veut pas dire que je ne croie plus au projet. Je suis toujours convaincu que cest une excellente ide et que le procd est valable, mais il faut vous dpcher de le vendre, au lieu de continuer commander grands frais des tudes inutiles du haut de votre fauteuil directorial. Merci!

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DOCUMENT V UNIVERSIT DE DUCTONIA 54 Gene Way, Ductonia, CA, tats-Unis dAmrique

M. B. McKenzie Directeur gnral Ocker Ltd. Objet: Vaccin recombin Cher M. McKenzie, Nous constatons que votre socit est titulaire du brevet amricain n 5,999,310 dans le domaine des vaccins recombins. Lexamen de ce titre rvle quune licence de notre universit pourrait vous permettre de mieux exploiter certains aspects de votre brevet. Cest pourquoi nous vous proposons de vous concder des conditions avantageuses une licence vous permettant dexploiter le trs intressant systme de transfert gntique qui fait lobjet de notre brevet Avipox. Il existe dsormais de nombreuses techniques dintroduction des gnes dans les cellules, mais la chercheuse Henrietta Fouletta a t la premire proposer dutiliser cet effet des vecteurs Avipox. Cette technique a fait lobjet du brevet amricain n 1,234,567, connu sous le nom de brevet Avipox, dont notre universit est titulaire. Il sagit dun systme de transfert gntique viral suprieur aux autres mthodes existantes, car les vecteurs Avipox recombins rglent un grand nombre de difficults lies lutilisation des vecteurs viraux. Ils permettent en effet un taux de transfection suprieur, limitent la rplication virale et liminent les proccupations dinfection virale. Luniversit de Ductonia a t fonde en 1872 et jouit dune rputation dexcellence bien tablie dans le domaine de la biotechnologie. Elle possde un important portefeuille de brevets, principalement ax sur les systmes de transfert gntique. Notre expertise se situe toutefois dans la recherche, et non dans la commercialisation. Nous avons une bonne exprience de la concession de licences de technologie, et nous sommes sensibles la complexit des mcanismes de redevances et lincidence quils peuvent avoir sur les nouveaux produits biopharmaceutiques. Nous voudrions donc vous offrir des conditions trs raisonnables une licence non exclusive qui pourrait prendre lune des formes suivantes selon lutilisation que vous feriez de notre technologie: Option 1. Usage vaccinal gnral Droit de licence la signature: 100 000 dollars des tats-Unis dAmrique; Redevance sur les ventes nettes: 0,5%. Option 2. Usage vaccinal cibl Droit de licence la signature: 250 000 dollars des tats-Unis dAmrique; Redevance sur les ventes nettes: 0,5%.

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Option 3. Recherche / Essais / Usage non commercial Droit de licence la signature: 10 000 dollars des tats-Unis dAmrique. Toutes les licences proposes ci-dessus sentendent pour le march nord-amricain (tats-Unis dAmrique, Canada et Mexique). Luniversit de Ductonia dtient cependant des droits quivalents pour lEurope, la Chine et le Japon, et serait dispose ngocier une licence mondiale, le cas chant. Nous pouvons aussi prvoir au besoin une option dextension ou dobtention de licence pour lEurope ou pour le reste du monde. Les conditions financires sont les mmes pour ces territoires que pour lAmrique du Nord. Nous nous tenons votre disposition pour vous faire parvenir sur demande un exemplaire de notre contrat de licence standard afin que vous puissiez lexaminer. Veuillez noter quil a dj t accept par plus de 50 entreprises. Eu gard au caractre trs raisonnable des conditions que nous proposons, vous comprendrez certainement quil nous soit impossible de les modifier pour un preneur de licence en particulier. Veuillez agrer, Cher Monsieur, nos salutations distingues. John Avery, Directeur du service des licences Universit de Ductonia

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DOCUMENT VI WINNINGHAM & LOSINGHAM AVOCATS DE BREVETS

Confidentiel: Communication protge avocat-client M. B. McKenzie, Directeur gnral, Ocker Ltd. Cher M. McKenzie, Objet: Universit de Ductonia, brevet amricain n 1,234,567 (le brevet Avipox) Nous rpondons par la prsente votre rcente lettre par laquelle vous nous demandez de formuler une opinion sur les questions suivantes: 1. validit du brevet Avipox; 2. risque datteinte au brevet Avipox en cas dexploitation de la technologie MultiGene aux tats-Unis dAmrique par Ocker ou tout autre preneur de licence; 3. ncessit dobtenir une licence de luniversit de Ductonia. Nous sommes davis quen cas de contestation, la validit des revendications du brevet Avipox serait confirme par les tribunaux. Cette conclusion est fonde sur notre analyse du dossier de la demande de brevet et de ltat de la technique cit dans cette dernire. Conformment vos instructions, nous navons pas procd une nouvelle recherche sur ltat de la technique. Nous estimons notamment que linvention rpond aux critres de nouveaut et de non-vidence. Nous avons interprt les revendications conformment aux rgles dinterprtation normales. Bien que nous soyons assurs de la fiabilit des opinions exprimes ici, nous ne pouvons pas garantir quelles ne seraient pas contestes en cas de contentieux. Le vaccin de la socit Ocker et la mthode utilise pour llaborer entrent, soit littralement, soit en vertu de la doctrine des quivalents, dans le cadre des revendications du brevet Avipox. Nous considrons par consquent que votre socit pourrait tre poursuivie pour atteinte ce brevet. Nous pensons que ce danger existerait galement dans dautres pays, mais il ne sagit l que dune opinion prliminaire quil conviendrait de vrifier avant toute dcision de production ou de commercialisation ltranger. Nous avons aussi tudi la lettre adresse par luniversit de Ductonia Ocker au sujet du brevet Avipox. Il est important de noter que ce brevet comporte une revendication de produit et une revendication de procd, de sorte que toute importation du vaccin recombin MultiGene sur le territoire des tats-Unis dAmrique serait constitutive datteinte au brevet en vertu de la lgislation amricaine. Par consquent, si Ocker (ou tout autre preneur de licence) veut fabriquer, importer ou commercialiser le vaccin Multi-Gene aux tats-Unis dAmrique, il est clair quil lui faudra obtenir une licence sur le brevet Avipox pour les 15 prochaines annes. Nous avons enfin examin la proposition de luniversit de vous concder une licence pour une somme modique et des conditions quitables et raisonnables, mais non ngociables, et pouvons vous confirmer quelle est conforme ce qui se pratique gnralement dans ce milieu. Veuillez agrer nos salutations distingues, Winningham & Losingham

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C. Historique

Un procd pour la rduction des missions de cuivre

Plus de 90% des rserves mondiales de cuivre se trouvent sous forme de minraux sulfurs partir desquels on produit un concentr contenant normalement de 20 30% de soufre. Ce concentr est habituellement fondu, et la plus grande partie du soufre, sinon la totalit, est mise dans latmosphre sous forme de dioxyde de soufre (SO2). Conformment aux exigences de lAgence de protection de lenvironnement (EPA) des tats-Unis dAmrique, les missions de dioxyde de soufre sont dsormais rglementes lchelle nationale. Elles sont limites moins de 10% de la teneur du concentr de minerai dans la plupart des tats, et des normes analogues ont t mises en place en Australie et au Canada. Il y a trois ans, le Dr Humphries, un consultant chimiste australien spcialis dans lart du traitement des minerais, a dcouvert un procd permettant de rduire, laide dune raction chimique connue, la quantit de dioxyde de soufre mise durant le raffinage des minerais de cuivre. Il a fait cession de ses droits sur cette invention une nouvelle socit australienne, Ocker Limited, et a reu en change un paquet dactions que cette entreprise sengageait, aux termes dun contrat distinct, lui racheter pour 100 000 dollars des tats-Unis dAmrique au bout de deux ans sil souhaitait alors sen dfaire. La socit Ocker a ensuite dpos des demandes de brevets afin dassurer la protection de linvention dans les pays o elle avait, son avis, le plus de chances dtre utilise. Elle a galement protg le nom du procd en dposant la marque CuprOz dans ces mmes pays. M. McKenzie, le directeur gnral de la socit Ocker, a rencontr rcemment aux tats-Unis dAmrique, loccasion dune confrence de la Licensing Executives Society, un certain Dr Washington qui il a parl des travaux du Dr Humphries. Le Dr Washington sest dit intress par cette invention, prcisant quil tait le directeur du service des licences de la socit Sam Inc., un producteur de cuivre amricain dtenant environ 20% du march des tats-Unis dAmrique. Il a donc demand M. McKenzie de lui donner des dtails sur le procd en question.

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Ds son retour en Australie, M. McKenzie a crit au Dr Washington (document I) pour lui dcrire le procd CuprOz et ses avantages. En rponse, le Dr Washington lui a confirm son intrt (document II) et a propos une rencontre loccasion de son prochain voyage en Australie. Malheureusement, lorsque M. McKenzie a rpondu, son tour, au Dr Washington pour accepter le rendez-vous, sa secrtaire joint par erreur sa lettre la copie dun rapport de la socit Highflier & Co. (document III), une firme danalystes financiers engage par Ocker, et la copie dun mmorandum du Dr Humphries M. McKenzie (document IV). Dans son mmorandum reproduit au document IV, linventeur, le Dr Humphries, annonait M. McKenzie quil avait accept un poste important au dpartement de recherche de la socit Sam Inc., mais quil conservait ses actions Ocker. Cela constituait la fois une bonne et une mauvaise nouvelle pour la socit Ocker. La mauvaise nouvelle tait que le Humphries nallait plus pouvoir laider dans ses ngociations et quelle ne pouvait plus faire miroiter le fait que lon pouvait toujours compter sur linventeur en cas de besoin. La bonne nouvelle, en revanche, tait que le Dr Humphries allait dsormais pouvoir dfendre la cause de CuprOz chez Sam si cette socit sintressait des procds concurrents. Aprs un change de correspondance par tlcopieur, les parties ont convenu quil serait beaucoup plus pratique quelles se rencontrent Cape Town plutt quen Australie et, eu gard aux impratifs de temps, la socit Sam a propos lordre du jour suivant: 1. 2. Examen des qualits du procd CuprOz. tude des possibilits et des principales conditions dun accord de licence entre les parties, et notamment: a) dfinition de lobjet de la licence; b) caractre exclusif ou non de la licence, droit de concession de souslicences, territoire c) permanence de lassistance technique de la socit Ocker.

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3.

Si les parties trouvent un terrain dentente, examen des conditions financires et notamment: a) modalits de paiement et chancier versement initial et redevances; paiement intgral de la licence; b) autres considrations financires pertinentes.

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DOCUMENT 1 OCKER LIMITED

Dr Washington Directeur du service des licences Sam Inc. Cher George, Jai t trs heureux de faire votre connaissance la confrence de la Licensing Executives Society. Je vous ai parl cette occasion de notre procd CuprOz qui permet de rduire dans une large mesure les missions de soufre lors de la prcipitation des minraux sulfurs riches en cuivre. Je sais que les producteurs de cuivre amricains sont depuis un certain temps dans la ligne de mire des fonctionnaires de la protection de lenvironnement et quils ont russi les tenir distance jusqu prsent en faisant jouer leurs appuis politiques et en invoquant le fait que le monde industrialis a besoin de cuivre bas prix ou que leurs sites de production sont lcart des rgions populeuses. Je crois toutefois que cette situation est sur le point de changer. Vous savez probablement que nous avons ici, en Australie, la mme limite de 10% dmissions de soufre que chez vous, et que notre gouvernement a dj menac dintenter plusieurs poursuites. Jai aussi vu rcemment un article sur un discours trs svre dans lequel votre prsident disait, en gros, aux membres de lassociation minire des tats-Unis dAmrique: Soit vous nettoyez, soit vous vous retrouvez devant les tribunaux. Votre socit devra donc invitablement se prparer, et notre procd reprsente le moyen idal pour le faire. Nous pensons que les travaux que nous avons raliss lchelle du laboratoire pourraient vous permettre davoir, dici deux ans, une installation rpondant non seulement la limite actuelle de 10%, mais aussi la limite de 5% prvue dans le projet de loi actuellement ltude devant la Dite japonaise. notre connaissance, aucun autre procd ne peut vous offrir cette possibilit. Notre procd de production du cuivre partir de minerais sulfurs ncessite la mise en palette dun mlange de minerais de cuivre et de calcaire. La quantit de calcaire est gale 80 100% de lquivalent stchiomtrique de la teneur en soufre du minerai, et les deux ingrdients sont broys en particules ayant une granulomtrie de 200 400; ce mlange est ensuite agglomr en boulettes qui seront grilles une temprature de 400 600 C, puis lessives lacide sulfurique afin dobtenir une solution de sulfate de cuivre dont le cuivre pourra tre extrait par des procds conventionnels tels que llectrolyse, lextraction par solvant, llectro-extraction ou la cmentation. Notre procd, dont vous trouverez ci-joint le schma, fonctionne trs bien en laboratoire, et nous avons dvelopp un savoir-faire trs tendu ce niveau. Nous pouvons vous dmontrer que son efficacit est quivalente celle de votre procd actuel, et que la quantit dor et dargent recueillie dans les boues est la mme que celle que vous obtenez par votre mthode conventionnelle.

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Lavantage du procd CuprOz rside dans le fait que la palettisation du mlange nous permet de mieux contrler la raction. Cette dernire tant exothermique, cela prsente un intrt non ngligeable, car une augmentation excessive de temprature entrane la formation de sous-produits ne se prtant pas au lessivage lacide sulfurique. La chaux agissant heureusement comme un liant naturel, les boulettes que nous obtenons peuvent tre grilles en lits dune paisseur pouvant atteindre 45 cm, ce qui garantit, dans votre domaine, des installations capables de produire jusqu 100 000 tonnes par an. Nous avons aussi constat quen utilisant une quantit de chaux suprieure lquivalent stchiomtrique de la teneur en soufre du minerai, nous pouvons, sans augmenter pour autant les missions de soufre, produire tout lacide sulfurique dont nous avons besoin, et mme suffisamment pour en vendre, ce qui, six dollars des tats-Unis dAmrique la tonne, reprsente un sous-produit intressant. Des recherches effectues en Australie indiquent que les rsidus de sulfate de calcium pourraient aussi tre vendus pour la production des feuilles de placopltre pour lindustrie du btiment. Nous sommes titulaires de brevets pour lAustralie, les tats-Unis dAmrique et le Canada, et pensons que les demandes que nous avons dposes pour le Chili, le Prou, lAfrique du Sud et la Zambie seront galement acceptes. Nous bnficierons ainsi dune protection tendue et solide dans tous les grands pays producteurs de cuivre. Tous les aspects du procd ont t tudis au cours de nos travaux de recherche, et notre savoirfaire est donc pertinent et utilisable. Notre procd se prterait particulirement bien une application en Australie et au Canada, du fait de la relative proximit des dpts de calcaire et des mines de cuivre dans ces pays. Tous ces lments laissent entrevoir des possibilits intressantes en ce qui concerne la concession de sous-licences. Je suis certain, mon cher George, que si votre socit sengage dans ce projet avec nous, elle pourra rcuprer ses frais de recherche-dveloppement en cinq ans, en concdant le procd en sous-licence. Si vous adoptez notre procd ds maintenant, les producteurs de cuivre du monde entier, qui commencent ressentir la pression des mesures de protection de lenvironnement, se bousculeront votre porte dans quelques annes. Il vous appartiendra alors de dcider si vous voulez ouvrir cette porte ou conserver votre avantage concurrentiel en la tenant ferme, mais dans les deux cas, vous aurez eu, en tant les premiers exploiter ce procd, la possibilit de raliser des bnfices considrables. tant donn que nous avons investi jusqu prsent plus dun demi-million de dollars en frais de dveloppement, je pense quil clair que nous croyons notre procd. Nous manquons simplement de moyens pour nous consacrer plus activement le faire progresser. Jattends votre rponse avec intrt et me tiens votre disposition pour organiser une runion si votre socit est intresse passer un accord de collaboration avec Ocker. Meilleures salutations, OCKER LIMITED Barry McKenzie p.j. Schma

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Calcaire
Four

Concentrs de cuivre

Mlangeur

Eau

Bouleteuse

Chemine
Four griller les boulettes (500C)

Air

Rebroyages des boulettes Lessivage (H2SO4)

Eau de rinage
Spararation Solides/Liquid

Electrolyte us
Elctroextraction

Purge

Cyanide dor, dargent

Cathodes de cuivre

lectrolyse ou cmentation

Boues

Boues

Cuivre

Chaux ou calcaire Neutralisation

Boues

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DOCUMENT II SAM INC

M. B. McKenzie Directeur gnral Ocker Ltd. Mon cher Bazza, Je vous remercie vivement pour votre lettre et pour les explications que vous me fournissez au sujet de linvention du Dr Humphries. Je pense que vous tes trop pessimiste en ce qui concerne la question de la pollution; les politiciens, comme nous le savons tous, parlent beaucoup, mais agissent peu. Nous avons actuellement, dans notre socit, un programme de contrle actif de la pollution par dpoussirage des chemines, visant abaisser nos missions jusqu 40% du contenu de soufre du minerai. Cela reprsente une amlioration de 35% par rapport nos anciennes missions, qui a permis de satisfaire les autorits locales jusqu prsent. La socit Sam juge votre procd suffisamment intressant pour justifier de plus amples discussions, et ventuellement un accord de coopration. Nous entrevoyons toutefois un certain nombre de problmes potentiels, dont notamment les suivants: a) Nous avons des doutes en ce qui concerne la nouveaut de la proposition du Dr Humphries. On sait en effet que la chaux ragit avec les minraux contenant du sulfure de cuivre pour produire du sulfate de calcium et des oxydes de cuivre en empchant lmission du soufre contenu dans ces minraux sous forme de dioxyde de soufre. Nous savons que des travaux en cours au Prou produisent la raction que vous avez dcrite au moyen dun lit fluidis contenant des galets inertes. Vous dites que vous pouvez nous fournir un savoir-faire, mais les seuls essais dont vous parlez se situent lchelle du laboratoire. Selon notre exprience, nous devons prvoir une dpense dau moins 500 000 dollars, simplement pour mettre au point un procd optimis pour lAmrique et nous rendre jusqu la ralisation des essais sur banc et la dcision douvrir une usine pilote. cela sajouteraient ensuite 1,5 millions de dollars supplmentaires pour tablir lusine pilote en question et aller jusqu la dcision de commercialiser. Comme vous le voyez, les risques du preneur de licence seraient trs levs et devraient, par consquent, tre pris en compte dans un ventuel accord. Nous pensons que llimination des dchets, notamment de gypse, pourrait causer des problmes environnementaux importants.

b)

c)

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d)

Enfin, vous prtendez que le procd CuprOz est le seul dans son genre, mais cette affirmation ne tient pas tout fait la route. On nous a propos un concentrateur capable de produire des solutions haute teneur de soufre que nous aurions pu vendre comme agent de blanchiment des fabricants de papier. Nous navons pas donn suite parce que ce procd, comme le vtre, ntait pas encore au point et parce que ses promoteurs nous demandaient un gros versement la signature. Il faut dire que la mauvaise situation dans laquelle se trouve lindustrie papetire nous a aussi fait hsiter, mais il sagit l dun facteur qui peut changer un jour du tout au tout.

Comme je dois aller Melbourne le mois prochain, nous pourrions peut-tre nous rencontrer cette occasion. Je vous proposerai quelques dates par tlcopieur la semaine prochaine. Je suis convaincu, mon cher Bazza, que si chacun de nous y met un peu du sien, nous russirons trouver un accord satisfaisant pour nos deux entreprises. Bien vous,

Dr George Washington. Directeur du service des licences Sam Inc.

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ANNEXE VI TUDE

DE CAS

DOCUMENT III Highflier & Co. Financial Analysts

: Mr. McKenzie Directeur gnral Ocker Ltd. Analyse du potentiel de valorisation du procd CuprOz Nous avons procd, votre demande, lanalyse des forces et des faiblesses de votre position en tant que donneur de licence de linvention du Dr Humphries dans le domaine de la production de cuivre. Les mthodes danalyse dcisionnelle mises en uvre cet effet avaient pour objet de faire apparatre le potentiel de rentabilit immdiate du procd CuprOz pour votre socit. Nous avons admis a priori linformation que vous nous avez fournie sur le fait que les quantits de dioxyde de soufre libres par les mthodes actuelles de production de cuivre sont trs nettement suprieures aux valeurs limites fixes par les gouvernements. Nous avons considr aussi, toujours conformment vos affirmations, que les rgles existantes ne sont pas appliques de manire stricte lheure actuelle mais devraient ltre trs prochainement, et que des limites encore plus rigoureuses pourraient tre imposes dans les quelques annes venir. Notre analyse prend en outre pour acquis que le procd du Dr Humphries rduira effectivement les missions de SO2 moins de 10%, et mme, ventuellement, moins de 5%. Selon les calculs de notre ingnieur spcialiste des cots, la mise en uvre de cette invention ne permettra pas de raliser des conomies notables, mais nentranera pas non plus de cots plus levs que le procd conventionnel. Sil savre, en revanche, comme vous le laissez entendre, quelle permet de produire moindres frais, votre position sen trouvera amliore dautant par rapport aux rsultats de notre tude. Nos recherches sur la situation actuelle de lindustrie du cuivre nous ont permis de faire les constatations suivantes: a) La valeur du march mondial du cuivre slve environ 3 milliards de dollars des tats-Unis dAmrique par an. Cela signifie que si lindustrie se laisse convaincre de ladopter, votre procd reprsente un potentiel norme. En revanche, il est vident que les producteurs de cuivre viteront de mettre en place des mesures de rduction des missions polluantes tant quils ne seront pas forcs de le faire. Il semble quil soit possible de modifier les fonderies actuelles de manire limiter leurs missions de dioxyde de soufre aux 10% prvus par la rglementation en vigueur. Plusieurs organismes ont publi, en ce qui concerne le cot des transfor-

b)

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mations ncessaires cet effet, des estimations que nous avons reprises dans le tableau ci-dessous. Le prix du cuivre au moment de ltude tait denviron 30 /kg. Selon les renseignements dont nous disposons, ces modifications ne permettraient probablement pas de rduire les missions jusqu 5%. TABLEAU 1 Source tude ralise par lindustrie Dpartement des Mines Maison Blanche Dpart. de lenvironnement Cots: Investissement /kg Cu 2,4 3,4 2,0 - 4,2 2,0 - 5,0 Exploitation /kg Cu 2,2 3,3 5,4 5,9 -10,7 Cot total moyen /kg Cu 4,6 6,7 8,5 12,0

c) Nous indiquons galement ci-aprs la production annuelle mondiale et le prix moyen du cuivre au cours des deux dernires annes: Il y a deux ans Lanne dernire Production annuelle 8,90 millions de tonnes 8,36 millions de tonnes Prix moyen 353 $ US la tonne 204 $ US la tonne

Le prix actuel du cuivre ( la Bourse des mtaux de Londres) est de 318 $ US la tonne, et les spcialistes du secteur estiment quil est appel augmenter de 5% par an en dollars constants. Si lon ajoute cela un taux dinflation raisonnable de 5%, il sensuit que laugmentation relle du prix du cuivre par rapport son niveau actuel devrait tre de 10% par an. d) Lexamen du dernier rapport annuel de la socit Sam permet de constater que cette dernire a budgt 30 millions de dollars sur trois ans pour la lutte contre la pollution. Nous en concluons que votre procd devrait normalement prsenter pour elle un certain intrt. Nous relevons aussi, aprs avoir tudi les amortissements de cette socit, quelle va devoir commencer dici deux ans remplacer, probablement en totalit et sur une priode de quatre ans, lquipement des quatre fonderies qui assurent lensemble de sa production, soit 275 000 tonnes par an. Il ressort de nos recherches que le taux de redevance standard pay dans lindustrie du cuivre pour une licence sur un procd abouti est denviron 0.6% de la valeur du cuivre produit. De toute vidence, ce pourcentage sera moindre pour un procd non dvelopp. Dans votre cas, nous pensons, en fait, que les preneurs de licences exigeront probablement de pouvoir sacquitter intgralement du prix de la licence, compte tenu de linvestissement considrable quils devront faire pour amener votre procd jusqu un stade commercialisable, autrement dit, quils voudront payer un montant forfaitaire en change du droit dutiliser le procd de manire illimite pendant toute sa dure de vie. notre connaissance, il nexiste pas, dans lindustrie du cuivre, de normes relatives la rmunration du droit dutilisation dune marque telle que CuprOz. Nous

e)

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pensons cependant que ce droit possde une certaine valeur, tant donn que linvention du Dr Humphries est elle-mme connue sous ce nom, lequel bnficie en outre de la rputation de lAustralie lie au procd de sparation des minerais par flottation, mis au point Broken Hill au dbut des annes 1900 (comme vous le savez certainement, la flottation est devenue la mthode de traitement du minerai de cuivre la plus rpandue dans le monde). f) Lanalyse de la dynamique dune usine de traitement du cuivre fait appel un certain nombre dlments quil importe de comprendre au moins dans une certaine mesure afin de pouvoir se livrer aux estimations indispensables de lanalyse dcisionnelle. Ces facteurs sont notamment les suivants:

Dynamique des usines de cuivre Cot dinvestissement March du soufre (ou du H2SO4) Frais dexploitation Source de calcaire Nature du gisement limination des dchets Importance de lusine Qualit du mtal obtenu Dure de vie des installations Normes anti-pollution tant donn quil est difficile de trouver des donnes fiables sur les cots des diffrents types dusines, nous avons procd par estimation en ce qui concerne les frais dimmobilisation. Nous valuons ainsi que pour une usine ayant une capacit de production de 100 000 tonnes par an, les cots dinstallation du matriel classique de lutte contre la pollution slveraient 30 millions de dollars des tats-Unis dAmrique, cest--dire lquivalent de 300 dollars la tonne. En ce qui concerne les frais dexploitation, leurs principaux composants sont les ractifs, les services collectifs, les frais de personnel et lentretien. Ayant t dans limpossibilit de trouver des estimations utiles pour dautres types dinstallations, nous avons considr que ces frais taient quivalents dans tous les cas. La nature du gisement est lun des lments importants de la dtermination du type dinstallation. Cest en effet la quantit de cuivre prsente dans le gisement qui dtermine la taille de lexploitation et sa dure de vie. Les conomies dchelle peuvent varier selon que linstallation fait appel un procd hydromtallurgique (comme celui du Dr Humphries) ou pyromtallurgique (fusion). Autre facteur susceptible dinfluencer le processus dcisionnel: lexistence dun march pour les sous-produits de fabrication. environ six dollars la tonne dacide sulfurique, il sera par exemple trs intressant, compte tenu des frais de transport, dimplanter une usine de production de cuivre proximit dune industrie consommatrice de cet acide. Lemplacement de la source de calcaire constitue galement une considration importante, car le procd est sensible au prix, la disponibilit et la qualit de cette roche. Llimination des dchets de sulfate de calcium peut aussi prsenter un problme envi-

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ronnemental: selon lune des socits dingnieurs conseil qui nous avons parl, il suffit de les enterrer, alors quune autre nous a laiss entendre que les choses taient un peu plus compliques que cela. Malgr tout loptimisme du Dr Humphries, rien ne permet de considrer que le cuivre issu de son procd sera ncessairement dune qualit quivalente, lchelle industrielle, celle obtenue par fusion. La rglementation en matire de pollution revt, de mme que toutes ses volutions futures, une importance cruciale pour un producteur de cuivre. Comme nous lavons dit prcdemment, nous avons appris quun grand nombre de fonderies existantes ne russissent mme pas se conformer aux exigences actuelles en matire dmissions de dioxyde de soufre. Compte tenu de ces facteurs, nous pensons que vous auriez intrt demander votre futur preneur de licence un paiement forfaitaire calcul sur la base dune redevance de 0,5% par unit de cuivre produite, payable lorsque le stade commercial sera atteint. Les calculs que vous trouverez dans le tableau 2 ci-aprs sont bass sur cette recommandation. En ce qui concerne le prix du cuivre, nous nous sommes fonds sur les prvisions mentionnes ci-dessus et sur un dmarrage de la production commerciale se situant au bout dune priode deux ans, conformment au diagramme de Gantt qui suit le tableau. Nous avons calcul les montants de redevances que vous pourriez envisager pour des installations ayant une capacit de production de 30 000, 50 000 et 100 000 tonnes par an, la plus petite taille conomique dune fonderie se situant aux environs de 30 000 tonnes par an. La dure de vie de chaque usine dpend de la quantit de minerai, de la taille de lusine et de la demande de cuivre. Nous nous sommes fonds sur des dures de vie de 5, 10 et 15 ans. tant donn que nous recommandons un paiement forfaitaire, mais que nous avons bas nos calculs sur une redevance, il convenait dappliquer un taux dactualisation ces derniers, afin de tenir compte du fait que votre socit sera rmunre plus rapidement que si elle tait effectivement paye sous forme de redevance. Nous recommandons un taux dactualisation de 10%, mais vous verrez que nous avons galement fait les calculs sur la base dun taux de 15%. Vous estimerez peut-tre que nos taux dactualisation ne tiennent pas suffisamment compte du niveau de risque que comporte une telle opration. Cette proccupation est particulirement pertinente en ce qui concerne le preneur de licence, car on peut sattendre ce que ce dernier ait une tolrance au risque assez faible. Certaines mthodes statistiques fondes sur la thorie des probabilits et des quivalents certains peuvent tre trs utiles pour apprcier la pertinence de ce type de donne. Nous vous proposons den parler plus en dtail avec vous lorsque nous viendrons vous rencontrer, la semaine prochaine, pour analyser le prsent rapport et dcider de la suite qui doit lui tre donne. Highflier & Co.

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TABLEAU 2 VALEURS ACTUALISES Redevances au taux de 0,5% dbutant dans deux ans (millions de $ US) Production de cuivre: 30 000 tonnes/an
Millions de $ US Taux dactualisation 10% 15% 5 ans 0.35 0.33 Dure de vie de lusine 10 ans 0.91 0.86 15 ans 1.8 1.7

Production de cuivre: 50 000 tonnes/an

Millions de $ US Taux dactualisation 10% 15% Dure de vie de lusine 10 ans 1.5 1.4

5 ans 0.58 0.55

15 ans 3.0 2.8

Production de cuivre: 100 000 tonnes/an

Millions de $ US Taux dactualisation 10% 15% Dure de vie de lusine 10 ans 3.0 2.9

5 ans 1.2 1.1

15 ans 6.0 5.7

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TABLEAU 3 DIAGRAMME DE GANTT DE MISE EN UVRE DU PROCD

Annes Deux dernires Cette anne Phase A Essais sur banc Usine pilote Dcision

Trois prochaines

Phase B Usine pilote Essais

Stade commercial Dcision

Phase C Stade commercial Sous-licence

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DE CAS

DOCUMENT IV OCKER LIMITED

MMORANDUM : DE: B. McKenzie B. Humphries

Jai t surpris de lire le rapport de Highfliers. Il ne vaut pas un clou, et surtout pas les milliers de dollars quil vous a cot. Permettez-moi de remettre quelques petites choses en perspective. Jai entendu parler dau moins deux procds concurrents: lun fait appel un superdpoussireur, et lautre produit notre raction, mais en contrlant aussi la temprature de la raction au moyen dun lit fluidis contenant des galets inertes (je me demande dailleurs si celui-ci ne porte pas atteinte notre brevet). Ds que quelquun se dcidera consacrer suffisamment dargent au dveloppement de lun ou lautre de ces procds, il ny aura plus aucun espoir pour les autres et notamment pour nous! Cest bien joli de demander un versement forfaitaire quand le stade commercial aura t atteint, mais je vous rappelle que dans deux ans, jaurai le droit de revendre mes actions pour 100 000 dollars des tats-Unis dAmrique. Et comme le capital de la socit est grignot petit petit par tous vos conseillers de luxe, comme Highfliers et ces avocats de brevets, vous allez avoir du mal trouver 100 000 dollars, moins dobtenir un versement initial quelconque ou un contrat tellement parfait que mes actions vaudront plus que leur prix de rachat. mon avis, ce quil nous faut, cest un versement forfaitaire initial et des redevances sur les ventes. Et quelle protection aurons-nous si Sam ne fait pas tout ce quil faut pour commercialiser ce procd? Pouvons-nous le reprendre et le donner en license quelquun dautre ou le vendre ailleurs? Et si oui, pouvons-nous vendre le savoir-faire, les plans de lusine, etc? En fait, vous auriez bien mieux fait de voir un bon consultant spcialis dans la concession de licences au lieu de ces prtentieux, avec leurs trucs certains qui nont de certain que le nom. Je ne sais pas ce que vous allez faire, mon cher Bazza, mais vous le ferez sans moi. En ce qui me concerne, jai accept un poste de chercheur extrmement bien pay chez Sam, et je pars le mois prochain. Et comme mon contrat minterdit de faire de la consultation lextrieur, je ne pourrai vous tre daucun secours. Cela ne veut pas dire que je ne croie plus au procd, bien au contraire.

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EXEMPLE DE PROGRAMME DATELIER

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VII
Une heure

EXEMPLE DE PROGRAMME DATELIER

Tour dhorizon des questions de proprit intellectuelle et de transfert de technologies Prparation la concession dune licence de technologie: consquences pour la stratgie des entreprises, recherche de dtenteurs de technologies et accs ces dernires, devoir dattention Prparation la concession dune licence de technologie: comment se renseigner sur une technologie non protge Comment accder la technologie approprie: dmonstration Transfert de technologie: options de stratgie commerciale valuation des technologies: valuation des ensembles technologiques valuation des technologies en tant qulments dactif mthodes dvaluation Principaux arrangements contractuels utiliss pour le transfert et lacquisition dobjets de proprit intellectuelle: contrats de licence contrats de franchisage, dagence et de distribution accords de coentreprise lments fondamentaux des contrats de licence: objet, champ dapplication, territoire, exclusivit, dure, perfectionnements, considrations financires, etc. pratiques et dispositions particulires relatives aux brevets, aux marques, aux savoir-faire lments fondamentaux des contrats de licence: droit applicable rglement des litiges Aptitude la ngociation Aptitude la ngociation Prparation lexercice de ngociation, prsentation et organisation pour les tudes de cas tude de cas n 1: ngociation et rdaction de contrats de licence Analyse et fin de sance tude de cas n 2: ngociation et rdaction de contrats de licence Analyse et fin de sance

Une heure

Une heure

Une heure Une heure Deux heures

Une heure

Une heure

Une heure

Une heure Une heure Deux heures

Une journe

Une journe

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ANNEXE VII

EXEMPLE DE PROGRAMME DATELIER

Note explicative Prparation Au cours des trois premires journes, les participants assistent des prsentations sur les thmes indiqus, afin dacqurir les notions quils auront mettre en uvre ensuite au cours des deux journes de ngociations. Ils dcouvrent ainsi les principes de base de la proprit intellectuelle et de la concession des licences, limportance du devoir dattention et des recherches dinformation brevet, les diffrentes mthodes dvaluation et de transfert des technologies, et enfin les lments fondamentaux des contrats de licence. Deux sances sont ensuite consacres des conseils relatifs certaines finesses de la ngociation. Ainsi munis de toutes les connaissances essentielles, les participants sont alors fin prts pour lexercice de ngociation. Exercise de ngociation Les participants sont rpartis en quipes de donneurs et de preneurs de licence, raison, idalement, de cinq par quipe. Un rle est attribu chacun: il y a un chef dquipe, charg de mener les ngociations, et les autres se voient confier la responsabilit de diffrents domaines, par exemple les finances, les questions juridiques, la comptabilit, les aspects techniques, et interviennent essentiellement en fonction de ces attributions. Les tudes de cas sont distribues aux quipes afin quelles les lisent et se prparent pour les discussions du lendemain. Le jour de lexercice de ngociation, les quipes se rassemblent afin dtablir leurs objectifs et leur stratgie de ngociation. Elles doivent dterminer laide du modle desquisse contractuelle les rsultats auxquels elles souhaitent parvenir. Elles doivent aussi prvoir les attentes et les objections de lautre partie, et se prparer y rpondre. Si possible, tous les aspects abords dans lesquisse contractuelle autrement dit toutes les conditions essentielles du contrat doivent tre passs en revue. Laprs-midi, les ngociations proprement dites commencent. Les chefs dquipe ouvrent la discussion, puis traitent un par un tous les points numrs dans le prambule daccord, en faisant appel aux diffrents membres

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EXEMPLE DE PROGRAMME DATELIER

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de leur quipe chaque fois que se pose une question relative lune des spcialits qui leur ont t attribues. Les quipes doivent toutes deux avoir pour souci de parvenir un accord quitable. Une fois cet objectif atteint, elles signent le contrat. Lorsque toutes les quipes ont termin leur ngociation, quelles aient russi conclure un contrat satisfaisant ou dcid quil tait prfrable dy renoncer, chacune est appele faire devant tous les participants de latelier un bilan dtaill de son exprience: par quoi cette dernire a dbut et comment elle sest termine; quel tait, pour lquipe, le scnario de laccord idal; si elle la ralis ou non; quel est, dans la ngative, laccord quelle a finalement conclu et dont elle est satisfaite; les concessions quelle a faites et celles quelle a obtenues; et enfin les enseignements quelle tire de cet exercice. Toutes ces prsentations permettront aux participants de prendre conscience de limmense diversit des situations qui peuvent se prsenter et des solutions que lon peut laborer pour les rgler; elles leur permettront de comprendre quil existe dinnombrables faons de parvenir un accord dans lequel les deux parties sont gagnantes.

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POUR

EN SAVOIR PLUS

POUR EN SAVOIR PLUS

NGOCIATION Fisher, R., Ury, W. and Patton B. (ed.), Getting to Yes: Negotiating Agreement Without Giving In (United States of America: Penguin Books, 1991), ISBN 014-01.5735-2. Lewicki Roy J., Saunders David M., Minton John W. and Barry Bruce (eds.), Fourth Edition, Negotiation: Readings, Exercises and Cases (New York, McGraw-Hill Irwin, 2003), ISBN: 0-07-112316-4. CONCESSION DE LICENCES Brunsvold, G. Brian and OReilley, P. Drafting Patent License Agreements (BNA Books, Hardcover, Fifth Edition, 385 pages, 2004). Gabrielides, J. and Squyres, M. Licensing Law Handbook (Chicago: West Group, 2001), ISBN 0-8366-1470-4. Goldscheider, R. The New Companion to Licensing Negotiations: Licensing Law Handbook (Deerfield, IL: Clark Boardman Callaghan, 1996), ISBN 0-83661055-5. Goldscheider, R. (ed.), The LESI Guide to Licensing Best Practices: Strategic Issues and Contemporary Realities, (Wiley, Hardcover, 528 pages,15 May, 2002) ISBN: 0-471-21952-5. Mahoney, Richard T.(ed.), Handbook of Best Practices for Management of Intellectual Property in Health Research and Development (Oxford: Centre for Management of Intellectual Property in Health Research and Development, 2004). Megantz, Robert C. Technology Management: Developing and Implementing Effective Licensing Programs (New York: John Wiley and Sons, Inc., 2002), ISBN 0-471-20018-2.

POUR

EN SAVOIR PLUS

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Parr, R. L. and Sullivan, P. H. Technology Licensing: Corporate Strategies for Maximizing Value (New York: John Wiley and Sons, Inc., 1996), ISBN 0-47113081-8. White, E. P. Licensing: A Strategy for Profits (Alexandria: Licensing Executives Society, 1997), ISBN 0-9656401-0-8. INFORMATION BREVET Derwent Scientific and Patent Information Global Patent Sources, An Overview of International Patents (London: Derwent Information, 1999), ISBN 0-901157-71-6. Van Dulken, Stephen. (ed.), Introduction to Patents Information (London: The British Library, 2002), ISBN 0-7123-0862-8. VALUATION Pitkethly, Robert. The Valuation of Patents: A Review of Patent Valuation Methods With Consideration of Option Based Methods and the Potential for Further Research (Article from Intellectual Assets: Valuation and Capitalization) (Geneva: United Nations Publications, 2003), ISBN 92-1116857-0. Razgaitis, Richard. Valuation and Pricing of Technology-Based Intellectual Property (New York: John Wiley and Sons, Inc., 2002) ISBN 0-471-25049-X. Razgaitis, Richard. Dealmaking Using Real Options and Monte Carlo Analysis (Wiley, 08 August, 2003), ISBN: 0471250481. Smith, Gordon V. and Parr, Russel L. Valuation of Intellectual Property and Intangible Assets, 3rd Edition (New York: John Wiley and Sons, Inc., 2000), ISBN 0-471-36281-6.

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POUR

EN SAVOIR PLUS

DVELOPPEMENT DE NOUVEAUX PRODUITS Trott, P. Innovation Management & New Product Development (Delhi: Addison Wesley Longman (Singapore) pte. Ltd., 2000), ISBN 81-7808-140-7.

Organisation Mondiale de la Proprit Intellectuelle (OMPI)

LOMPI est une organisation intergouvernementale du systme des Nations Unies. Elle a pour mission de garantir la protection des droits des inventeurs et des auteurs partout dans le monde et de veiller ainsi ce que ces derniers soient reconnus et rcompenss de leur crativit. La mission de lOMPI est de promouvoir par la coopration internationale la cration, la diffusion, lutilisation et la protection duvres de lesprit humain pour le progrs conomique, culturel et social de toute lhumanit. LOMPI encourage tout particulirement les pays intgrer la proprit intellectuelle dans leur politique nationale de dveloppement et dans la stratgie commerciale de leurs entreprises. Elle contribue ainsi au dveloppement des conomies nationales, et notamment de celles des pays les moins avancs, des pays en dveloppement et des pays en transition, en favorisant le renforcement de leur capacit technologique et lamlioration de leur comptitivit sur les marchs domestiques et internationaux par une utilisation efficace du systme de la proprit intellectuelle.
Pour tous renseignements: Adresse postale:

Centre du commerce international (CCI)

Le CCI est lagence de coopration technique de la Confrence des Nations Unies sur le commerce et le dveloppement (CNUCED) et de lOrganisation mondiale du commerce (OMC) dans les domaines oprationnels et orients vers les entreprises pour le dveloppement du commerce. Le CCI soutient les efforts des conomies en dveloppement et en transition, particulirement dans leur secteur commercial, en vue de raliser pleinement leur potentiel de dveloppement lexportation et damliorer leurs oprations limportation. Le CCI dveloppe son action dans six domaines principaux: Dveloppement des produits et marchs Dveloppement de services dassistance au commerce Information commerciale Dveloppement des ressources humaines Achats internationaux et gestion des approvisionnements valuation des besoins et conception de programmes pour la promotion commerciale
Pour tous renseignements: Adresse postale:

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