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Bundesgericht Tribunal fdral Tribunale federale Tribunal federal {T 1/2} 4A_36/2012 Arrt du 26 juin 2012 Ire Cour de droit civil Composition Mmes et MM. les Juges Klett, Prsidente, Corboz, Rottenberg Liatowitsch, Kolly et Kiss. Greffier: M. Piaget. Participants la procdure 1. Ethical Coffee Company SA, 2. Ethical Coffee Company (Suisse) SA, toutes les deux reprsentes par Me Franois Besse, recourantes, contre 1. Socit des produits Nestl SA, 2. Nestl Nespresso SA, toutes les deux reprsentes par Me Amde Kasser et Me Ralph Schlosser, 3. Media SA Turn Management AG, 4. Media Markt Aigle SA, 5. Media Markt Basel AG, 6. Media Markt Biel-Brgg AG, 7. Media Markt Chur AG, 8. Media Markt Conthey SA, 9. Media Markt Crissier SA, 10. Media Markt Genve SA, 11. Media Markt Grancia SA, 12. Media Markt Granges-Paccot, 13. Media Markt Kriens AG, 14. Media Markt Lyssach AG, 15. Media Markt Meyrin SA, 16. Media Markt Muri b. Bern AG, 17. Media Markt Oftringen AG, 18. Media Markt Pratteln AG, 19. Media Markt St. Gallen AG, 20. Media Markt Zrich AG, toutes les dix-huit reprsentes par Me Ivan Cherpillod, intimes.
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Objet protection des marques, recours contre l'ordonnance de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 11 novembre 2011. Faits: A. A partir des annes 1970, la Socit des produits Nestl SA (ci-aprs : la Socit Nestl), active dans le secteur alimentaire et ayant son sige Vevey, a mis au point une capsule enfermant une dose de caf moulu qui permet, au moyen d'une machine, de raliser une tasse de caf sans manipuler la poudre. La socit Nestl Nespresso SA (ci-aprs : Nespresso), ayant son sige Lausanne, a reu de socits du groupe Nestl la licence pour fabriquer et commercialiser ces capsules (ci-aprs : les capsules Nespresso). Lesdites capsules, aisment identifies par les consommateurs - comme le montre deux sondages effectus en 2010 et 2011 -, connaissent un grand succs commercial. A la requte de la Socit Nestl, un brevet a t dlivr pour les capsules Nespresso le 31 dcembre 1977 par le Bureau fdral de la proprit intellectuelle. Il a t radi le 16 dcembre 1996 aprs la dure maximale de protection. Un brevet europen a galement t dlivr pour cette capsule, sur requte du 28 janvier 1992 de la Socit Nestl, et il a t radi le 31 janvier 2005 aprs treize annuits. Le 28 juin 2000, la Socit Nestl a dpos auprs de l'Institut Fdral de la Proprit Intellectuelle une demande d'enregistrement d'une marque tridimensionnelle pour sa capsule. Cette marque a t inscrite le 15 juillet 2001 comme marque impose dans le commerce. L'inscription a t renouvele pour une nouvelle priode de dix ans partir du 29 juin 2010. L'inscription de cette marque tridimensionnelle a t accepte dans certains pays trangers, mais refuse dans d'autres. Une demande de protection titre de marque communautaire prsente devant l'Office europen d'harmonisation dans le march intrieur s'est heurte un refus pour le motif que la marque n'avait pas acquis de caractre distinctif. B. Ds le 15 dcembre 2010, la chane de magasins Denner SA a mis sur le march des capsules de caf concurrentes, utilisables dans les mmes machines, produites par la Socit Alice Allison SA. Invoquant leur droit exclusif la marque ainsi qu'une violation de la loi sur la concurrence dloyale, la Socit Nestl et Nespresso ont dpos, en main du Prsident du Tribunal de commerce de St-Gall, une requte de mesures provisionnelles et superprovisionnelles. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 10 janvier 2011, le prsident saint-gallois a fait interdiction Alice Allison SA et Denner SA de distribuer ou commercialiser ces capsules concurrentes. Cette dcision a t partiellement rapporte dans l'ordonnance sur mesures provisionnelles du 4 mars 2011; le prsident saint-gallois a alors considr que la marque ne pouvait pas tre protge, parce que la forme du produit tait techniquement ncessaire. La Socit Nestl et Nespresso ayant recouru au Tribunal fdral, celui-ci, par arrt du 28 juin 2011, a annul la dcision attaque, pour arbitraire et violation du droit d'tre entendu, et a renvoy la cause l'autorit cantonale pour procder une expertise sommaire (cause 4A_178/2011; arrt publi in ATF 137 III 324). Par ordonnance du 29 aot 2011, le prsident saint-gallois a rapport partiellement son ordonnance sur mesures superprovisionnelles et a dcid de procder une expertise. C. Les socits Ethical Coffee Company SA Fribourg et Ethical Coffee Company (Suisse) SA galement Fribourg (ci-aprs : les socits ECC) ont mis en vente en Suisse, au mois de fvrier 2011, d'autres capsules concurrentes, par l'intermdiaire de certains commerces appartenant au groupe Casino. Ces capsules ont
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concurrentes, par l'intermdiaire de certains commerces appartenant au groupe Casino. Ces capsules ont cependant t retires des magasins quelques jours aprs leur mise sur le march. En septembre 2011, le groupe Media Markt a annonc qu'il allait commercialiser dans ses supermarchs les capsules des socits ECC, qui sont compatibles avec les machines caf utilises avec les capsules Nespresso. Le 28 septembre 2011, ces capsules ont t trouves dans le magasin Media Markt de Crissier. D. Par requte de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 30 septembre 2011, la Socit Nestl et Nespresso ont demand au juge dlgu du Tribunal cantonal vaudois d'interdire aux socits ECC et aux socits du groupe Media Markt de commercialiser les capsules des socits ECC. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 30 dcembre 2011, le juge dlgu a prononc l'interdiction sollicite sous menace des peines de l'art. 292 CP, astreignant les parties requrantes fournir des srets. Les socits ECC ont produit une expertise prive concluant que la forme des capsules correspondait une ncessit technique. Les parties requrantes ont fait entendre l'un de leurs employs qui a affirm le contraire. Elles ont galement sollicit, titre subsidiaire, la mise en ?uvre d'une expertise. Par ordonnance sur mesures provisionnelles du 11 novembre 2011, le juge dlgu du Tribunal cantonal vaudois a fait interdiction aux socits ECC ainsi qu'aux socits du groupe Media Markt d'offrir, commercialiser, distribuer, vendre, promouvoir, exporter, entreposer ou utiliser de quelque autre manire, dans le commerce, des capsules de caf correspondant la forme de celles commercialises par les socits Nestl et Nespresso, sous menace des peines prvues par l'art. 292 CP. Il a astreint par ailleurs la Socit Nestl et Nespresso dposer une garantie premire demande de deux millions de francs pour l'hypothse o ces socits seraient condamnes des dommages-intrts pour le motif que la mesure serait injustifie. Il a fix aux parties requrantes un dlai au 29 fvrier 2012 pour dposer une demande au fond sous peine de caducit des mesures provisionnelles. Il a statu par ailleurs sur les frais et dpens. E. Les socits ECC exercent un recours en matire civile au Tribunal fdral contre l'ordonnance du 11 novembre 2011. Se plaignant d'arbitraire (art. 9 Cst.) et d'une violation du droit d'tre entendu (art. 29 al. 2 Cst.), elles concluent, sous suite de dpens, l'annulation de l'arrt attaqu et au renvoi de la cause l'autorit prcdente pour que l'instruction soit complte et qu'une nouvelle dcision soit rendue. La Socit Nestl et Nespresso concluent l'irrecevabilit, subsidiairement au rejet du recours avec suite de frais et dpens. Par lettre du 27 fvrier 2012, les socits du groupe Media Markt ont fait savoir qu'elles renonaient participer la procdure devant le Tribunal fdral. Ces socits avaient dj inform la Socit Nestl et Nespresso, dans le cadre de la procdure cantonale, qu'elles renonaient commercialiser les capsules d'ECC jusqu' la fin de la procdure de mesures provisionnelles. Les autres parties ont rpliqu et dupliqu. Considrant en droit: 1. 1.1 Le recours est dirig contre une dcision sur mesures provisionnelles. Ces mesures ont t prises la condition qu'une procdure sur le fond soit introduite dans le dlai imparti et elles ne peuvent dployer leurs effets que jusqu' dcision dfinitive sur le fond. S'il est vrai que les mesures provisionnelles ont t ordonnes avant l'ouverture de la procdure sur le fond, elles n'ont pas une validit indpendante, mais sont destines se greffer sur une procdure principale sans laquelle elles ne peuvent pas subsister. Il faut donc considrer que l'on se trouve en prsence d'une dcision incidente qui, ds lors qu'elle ne porte pas sur la comptence ou la rcusation (art. 92 LTF), ne peut donner lieu un recours au Tribunal fdral qu'aux conditions fixes par l'art. 93 LTF (ATF 137 III 324 consid. 1.1 p. 327 s.; 134 I 83 consid. 3.1 p. 86 s.; arrt 4A_254/2007 du 29 janvier 2008 consid. 1.1, publi in sic! 7-8/2008 p. 524). S'agissant de mesures provisionnelles, il est videmment d'emble exclu de mettre fin immdiatement la
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S'agissant de mesures provisionnelles, il est videmment d'emble exclu de mettre fin immdiatement la procdure sur le fond (cf. art. 93 al. 1 let. b LTF). Il faut donc examiner si la dcision attaque peut causer un prjudice irrparable (art. 93 al. 1 let. a LTF). 1.2 Le prjudice, au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, doit tre de nature juridique; il ne peut s'agir d'un prjudice de fait ou d'un prjudice purement conomique, comme l'allongement ou le renchrissement de la procdure (ATF 137 V 314 consid. 2.2.1 p. 317; 136 IV 92 consid. 4 p. 95; 135 II 30 consid. 1.3.4 p. 36; rcemment: arrt 4A_478/2011 du 30 novembre 2011 consid. 1.1). Le prjudice doit tre irrparable, c'est-dire qu'il ne doit pas pouvoir tre supprim par une dcision finale ultrieure qui serait favorable la partie recourante (ATF 137 V 314 consid. 2.2.1 p. 317; 134 IV 92 consid. 4 p. 95; 134 III 188 consid. 2.1 p. 190). Dans un ATF 134 I 83 (consid. 3.1 p. 87), la jurisprudence a affirm qu'une dcision sur mesures provisionnelles tait toujours de nature causer un prjudice irrparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Le Tribunal fdral est revenu sur ce principe formul de manire trop gnrale et il s'est rserv l'avenir d'examiner la question plus attentivement, en exigeant du recourant qu'il explique dsormais en quoi la dcision entreprise est de nature lui causer un prjudice irrparable, sauf si ce point dcoule manifestement de la dcision attaque ou de la nature de la cause (ATF 137 III 324 consid. 1.1 p. 328 s.; arrt 4A_72/2012 du 12 avril 2012 consid. 1.2 et les arrts cits; pour des cas d'application: cf. notamment arrts 4A_460/2011 du 20 dcembre 2011 consid. 1.1; 4A_223/2011 du 12 juillet 2011; 4D_106/2011 du 30 janvier 2012 consid. 4; 4D_90/2011 du 20 dcembre 2011 consid. 2.2). 1.3 1.3.1 Il faut d'emble souligner la diffrence qui existe entre le cas d'espce et celui examin l'ATF 137 III 324 voqu plus haut. Le recours l'origine de ce dernier arrt manait de la Socit Nestl et de Nespresso, soit d'une entreprise dj solidement implante sur le march, qui pouvait tablir relativement facilement, en montrant l'volution de son chiffre d'affaires et de son bnfice en rapport avec un produit dtermin, l'impact, une priode donne, d'une concurrence qui serait illicite. La situation qui doit tre juge ici est inverse. Le recours est interjet par le concurrent (les socits ECC) qui est empch de lancer son produit sur le march. Ce concurrent subit un prjudice qui va au-del du prjudice financier qui rsulterait de la perte de certaines affaires dtermines. En raison de l'interdiction qui lui a t signifie, il est en effet limit de faon gnrale dans son dveloppement conomique par rapport l'autre partie avec laquelle il est en concurrence; il risque ainsi, par rapport celle-ci, de perdre des parts de march. Dans ce contexte, on voit mal comment ce concurrent (les socits ECC) pourrait tre indemnis l'issue de la procdure (notamment au moyen de dommages-intrts), mme si celle-ci devait lui tre favorable (cf. ATF 130 II 149 consid. 1.1 p. 153; 127 II 132 consid. 2b p. 137; sur le constat, expressment: arrt 2A.206/2001 du 24 juillet consid. 3 c, publi in sic! 8/2001 p. 723, qui renvoie l'ATF 125 II 613 consid. 6b p. 623). Il n'y a pas lieu de revenir sur ce constat dj admis par la jurisprudence puisqu'il parat effectivement extrmement difficile de dmontrer le dveloppement conomique auquel une partie aurait pu prtendre sur la base d'un produit qui n'a finalement pas pu tre lanc au moment choisi. Le rsultat du lancement d'un nouveau produit dpend de multiples facteurs, rattachs une priode donne, comme les moyens mis en ? uvre pour la production, la commercialisation et la publicit, ainsi que la raction du public, qui dpend ellemme des possibilits alternatives, voire de la conjoncture un moment dtermin. Force est ainsi de constater qu'en l'occurrence on ne se trouve pas en prsence de simples difficults probatoires, qui ne peuvent donner lieu un prjudice de nature juridique. En partant du constat qui prcde, on doit au contraire admettre que si les recourantes n'avaient pas d'autre choix que d'attendre la dcision finale, elles seraient pratiquement dans l'impossibilit de dmontrer le prjudice rellement subi (rsultant du dveloppement conomique non ralis) et qu'elles risquent de n'avoir aucun moyen leur disposition le moment venu pour faire valoir leur droit une indemnisation; elles sont exposes un prjudice qu'une dcision favorable ne pourrait pas faire disparatre (entirement), ce qui constitue un prjudice irrparable de nature juridique. Savoir si un tel risque existe ou non en l'espce est une question qui touche le bien-fond de la requte, et ne peut donc tre tranche au stade de la recevabilit du recours (cf. arrt 4A_478/2011 dj cit consid. 1.1). 1.3.2 C'est d'ailleurs bien ce que soutiennent les recourantes lorsqu'elles voquent une atteinte grave et
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1.3.2 C'est d'ailleurs bien ce que soutiennent les recourantes lorsqu'elles voquent une atteinte grave et irrparable leurs produits, et surtout, leur image. Elles ne visent ainsi pas un prjudice qui rsulterait d'affaires dtermines qui leur auraient chapp; en mettant explicitement en vidence l'atteinte leur image, elles suggrent plutt, dans une perspective future, la crainte d'une raction ngative du public vis--vis de leur entreprise et de leurs produits et, implicitement, la crainte de perdre ainsi des parts de march. Certes, la motivation fournie par les recourantes est trs succincte et elle ne serait certainement pas suffisante (cf. art. 42 al. 2 LTF) si le recours, manant d'une socit dj bien implante sur le march, avait pour objet une dcision rejetant une requte de mesures provisionnelles (cf. supra au dbut du consid. 1.3.1); l'existence d'un prjudice irrparable ne serait alors pas aisment reconnaissable, la socit en question pouvant relativement facilement dmontrer l'impact de la concurrence illicite sur son chiffre d'affaires et son bnfice et donc obtenir des dommages-intrts en consquence, le cas chant sous l'angle de l'art. 42 al. 2 CO. Il incomberait ds lors cette socit d'offrir une motivation permettant de comprendre en quoi la dcision attaque est, de son point de vue, de nature lui causer un prjudice irrparable. En l'espce, la motivation est toutefois fournie par les parties qui sont empches, suite aux mesures provisionnelles admises par l'autorit cantonale, de lancer leur produit sur le march en raison d'un concurrent. Le prjudice irrparable rsulte de cette situation particulire de concurrence et donc, en quelque sorte, de la nature de la cause (cf. supra consid. 1.3.1). La motivation fournie par les recourantes, place dans cette perspective particulire, permet de comprendre en quoi la dcision attaque est de nature leur causer un prjudice irrparable, de sorte qu'on peut admettre qu'elle respecte l'exigence qui a t fixe dans la jurisprudence rcente (ATF 137 III 324 consid. 1.1 p. 328 s.). On se trouve donc en prsence d'une mesure de nature causer un prjudice irrparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. 1.4 La dcision attaque, qui se rapporte la matire civile (art. 72 al. 1 LTF), n'a pas t rendue sur recours comme le prescrit de manire gnrale l'art. 75 LTF. Cependant, l'art. 5 al. 1 let. a CPC prvoit que le droit cantonal doit instituer une juridiction statuant en instance cantonale unique pour les litiges portant sur des droits de la proprit intellectuelle. L'art. 5 al. 2 CPC prcise que cette juridiction est galement comptente pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance. On se trouve donc dans un cas o une loi fdrale prvoit une instance cantonale unique, de sorte que le recours est recevable (art. 75 al. 2 let. a LTF), quand bien mme la dcision attaque n'a pas t rendue sur recours. Lorsque - comme c'est le cas en l'espce - une loi fdrale prvoit une instance cantonale unique, le recours est recevable sans gard la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF). Le recours a t interjet par des parties qui ont succomb dans leurs conclusions touchant leurs intrts patrimoniaux et qui ont donc qualit pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). Il a t dpos dans la forme (art. 42 LTF) et dans le dlai (art. 48 al. 1 et 100 al. 1 LTF) prvus par la loi, tant rappel que la suspension des dlais la fin de l'anne (art. 46 al. 1 let. c LTF) ne s'applique pas dans les procdures concernant des mesures provisionnelles (art. 46 al. 2 LTF). 1.5 Lorsque - comme c'est le cas en l'espce - le recours est form contre une dcision portant sur des mesures provisionnelles, seule la violation des droits constitutionnels peut tre invoque (art. 98 LTF). Le Tribunal fdral ne peut examiner si un droit constitutionnel a t viol que si le grief a t invoqu et motiv de manire prcise dans l'acte de recours (art. 106 al. 2 LTF). En l'espce, les recourantes se plaignent d'arbitraire (art. 9 Cst.) et d'une violation du droit d'tre entendu (art. 29 al. 2 Cst.). 1.6 Le Tribunal fdral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits retenus par l'autorit prcdente (art. 105 al. 1 LTF). Comme le recours n'est ouvert que pour violation d'un droit constitutionnel (art. 98 LTF), le Tribunal fdral ne pourrait revenir sur l'tat de fait que s'il y avait eu violation d'un droit constitutionnel et la condition que la partie recourante l'ait invoque et motive avec prcision (ATF 133 III 393 consid. 7.1 p. 398, 585 consid. 4.1 p. 588). En parlant d'apprciation arbitraire des preuves, les recourantes discutent en ralit l'analyse juridique des
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En parlant d'apprciation arbitraire des preuves, les recourantes discutent en ralit l'analyse juridique des faits retenus (la distinction entre l'art. 2 let. a et l'art. 2 let. b LPM), ainsi que leur droit la preuve, sous l'angle de la vraisemblance s'agissant de mesures provisionnelles (cf. art. 8 CC), ce qui constituent des questions de droit. En consquence, il n'y a pas lieu de s'carter de l'tat de fait contenu dans l'arrt attaqu. 1.7 Le Tribunal fdral ne peut aller au-del des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Toute conclusion nouvelle est irrecevable (art. 99 al. 2 LTF). S'agissant d'un recours en rforme (art. 107 al. 1 LTF), la partie recourante doit en principe prendre des conclusions sur le fond; elle ne peut conclure l'annulation de la dcision attaque et au renvoi de la cause l'autorit prcdente que si le Tribunal fdral, dans l'hypothse o il admet le recours, n'est de toute manire pas en mesure de statuer lui-mme sur le fond (ATF 134 III 379 consid. 1.3 p. 383; 133 III 489 consid. 3.1 p. 489 s.). Cette condition est ici remplie, puisque le Tribunal fdral, s'il suit l'argumentation des recourantes, ne pourrait pas statuer lui-mme sur le fond ou mme sur les mesures provisoires, mais ne peut que renvoyer la cause l'autorit prcdente, puisqu'il ne lui appartient pas de complter lui-mme l'administration des preuves, ce qui fait l'objet du recours. Les conclusions, telles qu'elles sont formules, sont donc recevables. 2. 2.1 Selon les constatations cantonales qui lient le Tribunal fdral (art. 105 al. 1 LTF), la Socit Nestl a fait enregistrer la forme de la capsule Nespresso comme marque de forme en trois dimensions (art. 1 al. 2 de la loi fdrale du 28 aot 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance [LPM; RS 232.11]). L'enregistrement est valable pendant dix ans et peut tre prolong, sur demande, de dix en dix ans (art. 10 al. 1 et 2 LPM). Le titulaire de la marque a le droit exclusif d'en faire usage pour distinguer ses produits ou ses services et d'en disposer (art. 13 al. 1 LPM). Il peut en interdire l'usage par des tiers (art. 13 al. 2 LPM). Il a t constat en l'espce que la Socit Nestl a accord une licence d'utilisation la socit Nespresso (cf. art. 18 LPM). 2.2 La personne qui subit ou risque de subir une violation de son droit la marque peut demander au juge civil de l'interdire si elle est imminente ou de la faire cesser si elle dure encore (art. 55 al. 1 let. a et b LPM); la personne qui dispose d'une licence exclusive peut intenter une action indpendamment de l'inscription de la licence au registre, pour autant que le contrat de licence ne l'exclue pas explicitement (art. 55 al. 4 LPM). La personne habilite agir peut galement requrir des mesures provisionnelles, notamment pour assurer titre provisoire la prvention ou la cessation du trouble (art. 59 let. d LPM). La procdure d'obtention des mesures provisionnelles est rgie par les art. 261 269 CPC. Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles ncessaires lorsque le requrant rend vraisemblable qu'une prtention dont il est titulaire fait l'objet d'une atteinte ou risque de l'tre et que cette atteinte pourrait lui causer un prjudice difficilement rparable (art. 261 al. 1 CPC). Le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre prvenir ou faire cesser le prjudice (art. 262 CPC). Si l'action au fond n'est pas encore pendante, le tribunal qui ordonne des mesures provisionnelles impartit au requrant un dlai pour le dpt de la demande, sous peine de caducit des mesures ordonnes (art. 263 CPC). Il peut l'astreindre fournir des srets si les mesures provisionnelles risquent de causer un dommage la partie adverse, tant prcis que le requrant rpond du dommage caus par des mesures provisionnelles injustifies (art. 264 al. 1 et 2 CPC). Le tribunal qui a ordonn des mesures provisionnelles prend galement les dispositions d'excution qui s'imposent (art. 267 CPC). Selon la loi fdrale du 19 dcembre 1986 contre la concurrence dloyale (LCD; RS 241), est dloyal et illicite tout comportement ou pratique commercial qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manire aux rgles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients (art. 2 LCD). Agit de faon dloyale, notamment celui qui prend des mesures de nature faire natre une confusion avec les marchandises, les oeuvres, les prestations ou les affaires d'autrui (art. 3 al. 1 let. d LCD). 2.3 Les socits ECC se sont opposes aux mesures provisionnelles sollicites en faisant valoir que la marque enregistre ne pouvait pas tre protge, parce que la forme de la capsule Nespresso tait dicte par son utilisation dans la machine caf.
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son utilisation dans la machine caf. Selon l'art. 2 let. b LPM, sont exclues de la protection comme marques les formes qui constituent la nature mme du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement ncessaires. Au stade de la procdure sur mesures provisionnelles, les socits ECC devaient seulement rendre vraisemblable le caractre non protgeable de la marque (ATF 132 III 83 consid. 3.2 p. 86). Le juge cantonal ne pouvait pas luder la question prjudicielle qui lui tait pose en se retranchant derrire le fait que la marque avait t enregistre au registre suisse tenu par l'Institut Fdral de la Proprit Intellectuelle. En effet, il incombe au juge civil de statuer sur la validit d'une marque (entre autres auteurs: VON BREN/MARBACH/DUCREY, Immaterialgter- und Wettbewerbsrecht, 3e d. 2008, n. 575 p. 120). Saisi d'une requte de mesures provisionnelles, le juge doit examiner la question sous l'angle de la vraisemblance (cf. art. 261 al. 1 CPC). Le juge cantonal ne pouvait pas non plus se retrancher derrire la constatation selon laquelle la capsule Nespresso s'tait impose dans l'esprit des consommateurs comme marque. En effet, cette circonstance ne peut justifier la protection que s'il s'agit d'un signe appartenant au domaine public (art. 2 let. a LPM). En revanche, si la forme est techniquement ncessaire, sa protection est absolument exclue par l'art. 2 let. b LPM, sans qu'il y ait examiner si elle s'est impose comme marque. La porte propre de l'art. 2 let. b LPM consiste en ce que les formes inhrentes la nature mme du produit, ou les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement ncessaires, demeurent exclues de la protection lgale mme si leur utilisation comme marque a pu s'imposer dans le commerce; la diffrence des autres signes appartenant au domaine public, une utilisation mme prolonge et exclusive d'une forme de ce genre ne permet pas d'en obtenir le monopole dans le cadre du droit des marques (ATF 131 III 121 consid. 2 p. 123 s.; 129 III 514 consid. 2.3 p. 517). L'objection souleve par les socits ECC devait tre examine avec d'autant plus d'attention qu'il ressort de la chronologie des faits - tablie d'une manire qui lie le Tribunal fdral (art. 105 al. 1 LTF) - que la Socit Nestl a tout d'abord considr la capsule Nespresso comme une invention. Or, la loi fdrale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (LBI; RS 232.14) limite vingt ans la dure de protection des brevets (art. 14 LBI). Le lgislateur entendait rcompenser l'inventeur pour son activit novatrice en lui accordant le monopole de la commercialisation pendant une dure limite vingt ans; aprs l'expiration de ce dlai, il a voulu que l'invention tombe dans le domaine public et que la libre concurrence puisse nouveau jouer son rle. Cette volont du lgislateur ne saurait tre lude, lorsque l'invention se matrialise dans un objet, en faisant ensuite inscrire celui-ci comme une marque de forme en trois dimensions (art. 1 al. 2 LPM) avec cette consquence que la protection d'une marque peut se renouveler indfiniment de dix ans en dix ans (art. 10 al. 1 et 2 LPM). Pour respecter la volont du lgislateur, une invention tombe dans le domaine public aprs l'expiration de la dure de monopole doit pouvoir tre ralise par un concurrent. S'il n'est pas possible de fabriquer une capsule de forme diffrente pour la mme utilisation (absence de forme alternative) ou si une autre forme prsenterait des inconvnients empchant une concurrence efficace, il faudrait en dduire que la protection de la capsule Nespresso comme marque est exclue par l'art. 2 let. b LPM (cf. ATF 137 III 324 consid. 3.2.2 p. 330; 129 III 514 consid. 2.4.2 p. 519 et consid. 3.2.1 et 3.2.2 p. 522). Il faut ajouter que la question examiner n'est pas seulement de savoir s'il est possible de produire une capsule diffrente qui soit utilisable de la mme manire (donc dans les mmes machines) et avec la mme efficacit. La capsule de forme diffrente ne peut tre considre comme une forme alternative au sens de la jurisprudence voque plus haut que si elle n'entre pas dans le champ de protection (Schutzumfang) de la capsule Nespresso; il convient donc aussi de se demander si la ou les autres formes se distingueraient suffisamment, dans l'esprit du public acheteur, de la capsule Nespresso pour viter d'entrer dans sa sphre de protection (cf. art. 3 LPM). Si la forme est techniquement ncessaire, les art. 2 et 3 LCD ne sauraient faire interdiction un concurrent d'utiliser, en soi, une mme capsule, faute de quoi la concurrence serait tout simplement impossible. Dans ce contexte, on ne saurait en effet accorder la marque litigieuse, par le dtour de la LCD, une protection que la lgislation sur les marques lui refuse expressment (cf. ATF 84 II 221 consid. 3 p. 227; 80 II 171 consid. 1 p. 174; IVAN CHERPILLOD, Le droit suisse des marques, 2007, p. 55). Il va toutefois de soi que la LCD pourra tre applique si la mise sur le march des mmes capsules procde d'un comportement dloyal,
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pourra tre applique si la mise sur le march des mmes capsules procde d'un comportement dloyal, notamment si les insertions publicitaires accompagnant leur vente sont de nature faire natre une confusion avec les ventuels slogans dj utiliss par le concurrent (cf. art. 2 et 3 al. 1 let. d LCD; cas de figure voqu dans l'ATF 137 III 324, partie "Faits" let. B p. 326 s.). 2.4 Pour rendre vraisemblable l'absence de validit de la marque, les socits ECC ont produit une expertise prive qui s'exprime dans ce sens. S'il est vrai que ce document montre que l'objection n'est pas souleve la lgre, il ne suffit pas pour tablir la vraisemblance requise en raison de la provenance unilatrale du document (ATF 137 III 324 consid. 2.2.2 p. 330; 132 III 83 consid. 3.4 p. 87 s.). Pour les mmes raisons, la dclaration d'un employ de Nestl ne peut pas suffire tablir la vraisemblance contraire. S'agissant d'une question technique controverse et dcisive, le juge cantonal - qui admet n'avoir pas de connaissances techniques particulires (arrt attaqu p. 38) - se devait de demander une expertise sommaire un technicien indpendant, comme dans le cas parallle qui est pendant devant le Tribunal de commerce de Saint-Gall (ATF 137 III 324 consid. 3.2 p. 329 ss). Alors qu'une expertise constituait le moyen de preuve adquat pour lucider, au moins sous l'angle de la vraisemblance, le point technique dterminant, le juge cantonal a clos l'administration des preuves et a tranch en faveur de la Socit Nestl et de la socit Nespresso sans disposer d'aucun lment de preuve srieux. Sa dcision est donc entache d'arbitraire (art. 9 Cst.; sur la notion d'arbitraire: cf. ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5; 136 I 316 consid. 2.2.2 p. 318 s.; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560) et doit tre annule. Il n'est pas ncessaire de se demander s'il y a eu, de surcrot, une violation du droit d'tre entendu (art. 29 al. 2 Cst.), tant observ que l'expertise en l'espce a t sollicite non pas par les recourantes, mais par la Socit Nestl et par la socit Nespresso. Il a dj t jug que la procdure sur mesures provisionnelles n'exclut pas d'ordonner une expertise (cf. art. 254 CPC; ATF 137 III 324 consid. 3.2.2 p. 331) et il n'y a pas lieu d'y revenir. Comme dans le cas saint-gallois parallle, on peut aussi signaler que le juge dlgu peut en tout temps rapporter ou modifier sa dcision sur mesures superprovisionnelles (arrt 4A_178/2011 du 28 juin 2011 consid. 4 non publi l'ATF 137 III 324). 3. Il rsulte des considrations qui prcdent que le recours doit tre admis. L'ordonnance attaque est annule et la cause est renvoye la cour cantonale pour nouvelle dcision dans le sens des considrants. Les frais et les dpens doivent tre mis solidairement la charge de la Socit Nestl et de la socit Nespresso qui succombent (art. 66 al. 1 et 5, art. 68 al. 2 et 4 LTF). Faisant usage du pouvoir d'apprciation que la loi lui accorde (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 LTF), le Tribunal fdral ne mettra pas de frais et de dpens la charge des socits du groupe Media Markt, qui ne sont pas intervenues dans la procdure fdrale et qui ont constamment manifest la volont de s'en remettre aux dcisions de justice. Par ces motifs, le Tribunal fdral prononce: 1. Le recours est admis. 2. L'ordonnance attaque est annule et la cause renvoye l'autorit prcdente pour nouvelle dcision. 3. Les frais judiciaires, arrts 8'000 fr., sont mis solidairement la charge de la Socit des produits Nestl SA et de Nestl Nespresso SA. 4. La Socit des produits Nestl SA et Nestl Nespresso SA, dbitrices solidaires, verseront Ethical Coffee
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La Socit des produits Nestl SA et Nestl Nespresso SA, dbitrices solidaires, verseront Ethical Coffee Company SA et Ethical Coffee Company (Suisse) SA, crancires solidaires, une indemnit totale (pour les deux socits) de 9'000 francs. 5. Le prsent arrt est communiqu aux parties et la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 26 juin 2012 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fdral suisse La Prsidente: Klett Le Greffier: Piaget

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