BREVET ET MARQUE EN EUROPE : DES P OTECTIONS OMMUNAUTAIRES

Julien FIALLETOUT Associ Conseil en Proprit Industrielle Marque et Modle Maximin SALLES Responsable du bureau de Marseille Conseil en Proprit Industrielle Brevet

3 Avril 2012

13 Juin2013

Sommaire
Qui sommes nous ?

Introduction sur les brevets

Brevet : situation actuelle en Europe

Le Brevet Unitaire
La Juridiction Europenne Unifie en matire de brevets

Brevet Europen vs Brevet Unitaire

Marque et Dessin et Modle communautaires
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QUI SOMMES NOUS ?

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Conseils en Proprit Industrielle

Profession rglemente, rgie par le Code de la Proprit Intellectuelle Rgles de dontologie (secret, confidentialit, conflits dintrt, etc.) Double formation technique et juridique

Conseils en Proprit Industrielle

Regroupement au sein de la CNCPI
Rle de conseil et dinformation, de rdaction et prparation des titres de PI, de reprsentation et de dfense devant les Offices, de prparation des procs en contrefaon, de rdaction des contrats en PI, dassistance juridique et stratgique

Le Cabinet Germain et Maureau

Cabinet de Conseil en PI fond en 1849 Prs de 100 collaborateurs 11 associs

7 bureaux (Lyon, Paris, Marseille, Saint-Etienne, Genve, Munich, Alicante)

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Le Cabinet Germain et Maureau

Un rseau mondial de partenaires
Des milliers de clients et de titres en gestion 1er dposant franais de marques communautaires pour la 7me anne conscutive Trophe dArgent du Droit 2012, Conseil en Proprit Industrielle (Trophe dOr en 2011)

INTRODUCTION SUR LES BREVETS

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Quest-ce quun brevet ?

Cest un titre officiel visant protger une invention sur un territoire donn et pour une dure maximale de 20 ans
Tant que ce titre est en vigueur, il permet dinterdire aux concurrents dexploiter linvention sur les territoires concerns (droit exclusif dexploitation)

En contrepartie dune divulgation

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Quest-ce qui peut faire lobjet dun dpt de brevet ?

Toute innovation technique, cest-dire toute solution technique un problme technique. non limite un design spcifique
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Catgories dinvention protgeable par brevet

Produit/dispositif produits chimiques
matriaux pices mcaniques combinaison de produits, de pices... machines, etc.

Procd Utilisation

procds de fabrication procds logiciels

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Conditions de fond / critres de brevetabilit

Nouveaut : nexiste pas encore en tant que tel Activit inventive: ne doit pas tre vident pour lhomme du mtier Application industrielle : peut tre fabriqu ou utilis dans tout genre dindustrie
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BREVET : SITUATION ACTUELLE EN EUROPE

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La procdure europenne actuelle

Pour 40 pays dEurope Une seule demande de brevet Un seul Office (Office Europen des Brevets) Une seule procdure dexamen

Un seul mandataire
Une seule langue (FR, GB, DE) A lissue de lexamen : 1 brevet EP (ou refus), puis clatement en brevets nationaux

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T0

T0+12 M

Priorit

Voie europenne

T0+18 M Publication Examen EP

T0+3/5 ANS Dlivrance 9M Dlai dopposition

Dpt EP (en franais)

Validation FR

Validation DE
Validation GB

Validation IT
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Eclatement du brevet EP en fractions nationales

Pour les Etats valids Protection sur le territoire Date deffet : date de dpt (mais protection provisoire) Pour les Etats non valids Pas de protection sur le territoire

Avec effet rtroactif

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Procdure de validation nationale du brevet EP

Dsignation dun mandataire agr national Acquittement dune taxe Fourniture de traductions (revendications et/ou description)
Protocole de Londres (17/10/2000) : renonciation de certaines exigences nationales en matire de traduction post dlivrance

Paiement des taxes annuelles nationales

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PAS DE BREVET COMMUNAUTAIRE : PLUSIEURS CONSTATS

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Un systme coteux en Europe

Pour lacquisition du titre Estimations pour le cot total dun brevet : dans les 27 Pays de lUE 35 50.000 (dont environ 15 23.000 de traduction), aux USA 11.000 et au Japon 16.000 Pour le maintien en vigueur du titre (taxe annuelle) Maintenir un brevet EP pendant 10 ans dans 6 pays de l'UE est quatre fois plus onreux qu'aux USA et au Japon

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Un dficit de dpt
Nombre de brevets dposs pour 10.000 habitants : UE = 2,5 / USA = 4,5 / Japon = 7

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Duplication des litiges en Europe

Le brevet EP clate en un faisceau de brevets nationaux : par consquent, autant de contentieux que de pays dans lesquels la contrefaon est constate risques de dcisions divergentes lenteur et cot des procdures diffrence dinterprtation des lgislations nationales Forum shopping, torpille donc, inscurit juridique maximum
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Duplication des litiges en Europe

l'heure actuelle, entre 146 et 311 cas de litiges lis aux brevets sont dupliqus chaque anne dans les tats membres de l'UE.
En 2013, le nombre de cas dupliqus devrait atteindre entre 202 et 431.

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France vs CJUE : Affaire Novartis / Actavis

Cour dAppel de Paris (16/09/2011) : Un CCP sur un principe actif (Valsartan) ne protge que le principe actif seul, mais pas en association avec un autre principe actif Pas de contrefaon
Cour de Justice de l'Union Europenne (C-442/11) saisie par la juridiction britannique : un CCP pour un principe actif A couvre un mdicament contenant le principe actif A associ un principe actif B Contrefaon

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France vs OEB : Affaire Merck / Actavis

OEB : Dlivrance dun brevet EP1 portant sur une posologie (conforme lA.53.c) CBE portant sur lexclusion des mthodes de traitement thrapeutique)

TGI Paris du 28/09/2010 : Les revendications 1 3 de posologie de la fraction franaise du brevet EP1 sont exclues du champ de la brevetabilit au sens de lA.53.c) CBE
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Affaire devant plusieurs juridictions nationales : ECB vs DOCUMENT SECURITY SYSTEM EP 0455750
Angleterre (Court of Appeal) : Brevet EP invalide Pays-Bas (Rechtbank La Haye) : Brevet EP valide

France (TGI) : Brevet EP invalide

Allemagne (Bundespatentgericht) : Brevet EP valide 26

LE BREVET UNITAIRE
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40 ans de projets pour le brevet communautaire

1973 : Rgime actuel
Convention sur le Brevet Europen (Munich)

1975 : 1ere tentative

Convention sur le brevet communautaire (Luxembourg)

1989 : 2nde tentative

Accord de Luxembourg

2000 : Relance par le Conseil Europen

- Congrs de Lisbonne (2000) - Accord politique (2003) - Blocage (2004) notamment sur les traductions

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40 ans de projets pour le brevet communautaire

2007 : Nouvelle relance du Conseil Europen
2010 : Nouveau blocage
LEspagne et lItalie refusent lutilisation des trois langues officielles de la CBE (franais, anglais, allemand)

2010 : Lancement dune procdure de coopration renforce (CR)

- Sans lEspagne et lItalie, donc on ne parle plus dun brevet communautaire mais dun brevet unitaire - Consensus sur la langue - Nouveaux obstacles : localisation de la Cour de Justice
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 Et enfin .
Le 11 Dcembre 2012 : Le Parlement approuve la rglementation sur le brevet unitaire Les dputs europens ont soutenu le paquet brevet de l'UE : brevet unitaire rgime linguistique juridiction unifie du brevet
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 et .
Le 19 fvrier 2013 : Signature de lAccord sur une juridiction Unifie des Brevets par 24 membres de lUE
dont lItalie, manquent lEspagne, la Pologne et la Bulgarie (signature prochaine)

le 16 avril 2013 : la Cour de Justice europenne a rejet les recours de lEspagne et de lItalie contre la dcision du Conseil autorisant la coopration renforce pour la mise en place du brevet unitaire

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 mais .
La signature de lAccord dclenche le processus de ratification du texte par les parlements nationaux Entre en vigueur de cet Accord le 1er janvier 2014 ou plus tard, aprs ratification par (au moins) 13 tats membres, dont France, Allemagne et Royaume-Uni
En pratique : au plus tt fin 2014, courant 2015

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Procdure de dlivrance dun brevet unitaire

Dpt devant lOffice Europen des Brevets en franais, anglais ou allemand
Option supplmentaire en sus du brevet europen existant

Examen classique de forme et de fond Dlivrance dun brevet unitaire Traduction des revendications dans les 2 autres langues officielles
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Effet du brevet unitaire

Mmes effets dans les 25 Etats de lUE participant la Coopration Renforce (protection, rvocation, dchance, sauf licence)

Pas de formalit denregistrement national, notamment la fourniture dune traduction Taxe annuelle unique de maintien en vigueur
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25 Etats

Brevet unitaire

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Coexistence brevet unitaire / brevet EP actuel

Les titulaires pourront choisir parmi plusieurs combinaisons de brevets europens classiques et de brevets unitaires telles que : un brevet unitaire pour les 25 Etats membres de l'UE qui participent la coopration renforce et un brevet europen classique dans les Etats parties la CBE qui ne participent pas la coopration renforce, comme l'Espagne, l'Italie, la Suisse, la Turquie, la Norvge, l'Islande etc. 36

Accs par brevet unitaire ou brevet EP actuel Accs par brevet EP actuel uniquement

Accs par brevet EP actuel uniquement sur requte (Etats dextension)

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Mesures transitoires pour les demandes de brevet europen pendantes

Toutes les demandes de brevet europen en cours de procdure au sein de l'OEB, non encore dlivres, pourront bnficier de la possibilit de requrir un effet unitaire la date de l'entre en vigueur des rglements et de la mise en place effective de la juridiction unifie des brevets Conseil : jouer la montre devant lOEB
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Rgime linguistique
Tant quun systme de traduction automatique Patent Translate nest pas disponible (maxi 12 ans), fourniture dune traduction : - en anglais, si la langue de la procdure est le franais ou l'allemand
- dans n'importe quelle langue officielle de l'UE, si la langue de la procdure est l'anglais

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Rgime linguistique
En cas de litige, le tribunal et/ou le dfendeur peuvent demander une traduction dans la langue de lEtat o la contrefaon a lieu ou du domicile du dfendeur
Pour lvaluation des dommages et intrts, avant de recevoir la traduction, on considre que le contrefacteur a agi sans connaissance de cause

Conseil : Ne pas tarder envoyer une traduction

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Cots dun brevet unitaire

Selon la Commission europenne, le brevet unitaire coterait entre 4725 et 6425 (dont des frais de traduction entre 680 et 2380 ) protection quivalente en termes de territoire, on estime que le brevet ralisera une conomie denviron 80% en optant pour le brevet unitaire plutt que pour le brevet europen
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Mcanismes de rduction des cots

Systme d'indemnisation pour les cots de traduction au dpt : remboursement plafonn des frais de traduction aux PME, organisations non lucratives et universits dun Etat de lUE nayant pas FR, DE ou GB pour langue officielle

Rduction de la taxe annuelle unitaire pour les PME, etc.

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LA JURIDICTION EUROPEENNE UNIFIEE EN MATIERE DE BREVETS

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Dornavant, une juridiction unifie et spcialise

Comptence exclusive pour rgler les litiges lis aux brevets europens actuels et aux brevets unitaires Elle comprendra un Tribunal de premire instance, une Cour d'appel et un Greffe et un Centre de mdiation et darbitrage.

Brevet EP nul

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Organisation

Sige de la cour d'appel : Luxembourg Sige de la division centrale du tribunal de 1ere instance (DC), domaines lectricit (NTIC ? Logiciel ?) et textile : Paris Chambre de la DC, domaines chimie et pharmacie : Londres Chambre de la DC, domaines ingnierie et mcanique : Munich Administration : Munich

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Centres de mdiation et d'arbitrage : Lisbonne et Ljublana

Comptence
Comptence exclusive pour : les actions en contrefaon de brevets et de CCP ; les actions en dclarations de non contrefaon les actions en nullit (reconventionnelles ou non) ; les actions en nullit ; les actions visant obtenir des mesures provisoires et conservatoires et des injonctions ; les actions concernant les dcisions prises par l'OEB concernant les brevets unitaires.
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Comptence
Mais : possibilit de droger la comptence exclusive de la juridiction et de porter un litige relatif un brevet europen devant les tribunaux nationaux pendant une priode transitoire de sept ans (extensible)

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Composition
Les chambres auront une composition internationale, formes de juges qualifis sur le plan juridique et de juges qualifis sur le plan technique Les Juges seront nomms par les Etats membres, partir d'une liste tablie par un comit indpendant compos de praticiens des brevets

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Reprsentation devant la juridiction

Reprsentation obligatoire : par un avocat autoris exercer devant une juridiction nationale, ou par un mandataire en brevets europens possdant les qualifications appropries. Confidentialit des changes entre reprsentant des parties

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Programme de formation spcifique des Juges organisation de stages dans les juridictions nationales comptentes en matire de brevets ou dans les divisions du tribunal de 1ere instance connaissant un nombre important d'affaires dans le domaine du contentieux des brevets; amlioration des aptitudes linguistiques; formation relative aux aspects techniques du droit des brevets; diffusion des connaissances et des expriences en matire de procdure civile, l'intention des Juges qualifis sur le plan technique; 50 prparation des candidats aux fonctions de Juge.

Relation avec la CJUE

Article 21 de lAccord sur la juridiction unifie : En tant que juridiction commune aux tats membres contractants et dans la mesure o elle fait partie de leur systme judiciaire, la Juridiction coopre avec la Cour de justice de l'Union europenne afin de garantir la bonne application et l'interprtation uniforme du droit de l'Union, comme toute juridiction nationale, conformment, en particulier, l'article 267 du TFUE. Les dcisions de la Cour de justice de l'Union europenne sont contraignantes pour la Juridiction .
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Porte des dcisions

Les dcisions de la Juridiction couvrent : dans le cas d'un brevet europen : le territoire des tats membres contractants pour lesquels le brevet produit ses effets
Dans le cas dun brevet unitaire : Tous les Etats membres parties la convention sur le brevet unitaire et la convention sur la juridiction unifie
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Langue de procdure : un rgime linguistique complexe Devant les divisions locales et rgionales, la langue de procdure = langue du territoire sur lequel est situe la division, sauf: choix dune autre langue par les parties avec approbation de la division, choix par les parties de la langue du brevet avec approbation de la Division; ou autre choix par les Etats membres Devant la Division Centrale : la langue du brevet Devant la Cour dappel, la langue utilise en 1re instance, ou, au choix des parties, la langue du brevet53

Et encore

Un rglement de procdure
Un rgime probatoire spcifique (types de preuves admis, charge de la preuve etc.)

Des dispositions pour les auditions de tiers experts

Des prcisions sur les pouvoirs accords aux juges, notamment les mesures provisoires et injonctions Une extension du dlai de prescription 5 ans Etc.
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BREVET EUROPEEN vs BREVET UNITAIRE

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Coexistence du brevet EP et du brevet unitaire

Le brevet europen tel que nous le connaissons aujourdhui nest pas amen disparatre. Le brevet unitaire permet, budget constant voire rduit, dobtenir une protection plus large et une action judiciaire unique
Cependant, certains Etats (Espagne, Turquie, Suisse, Norvge, Islande) ne sont pas intgrs au systme du brevet unitaire
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Coexistence du brevet EP et du brevet unitaire

Les PME ou les inventeurs seuls qui ne valident leur brevet EP que dans un nombre rduit dtats Contractants pour lesquels les cots de traduction sont faibles voire nuls (e.g. France, Allemagne, Angleterre), le brevet unitaire reprsentera finalement un surcot
Risque avec le brevet unitaire de voir son brevet annul sur tous les territoires de lUE , conduisant certains titulaires ne pas vouloir mettre tous leurs ufs dans le mme panier 57

MARQUE ET DESSINS & MODELES COMMUNAUTAIRES

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Quest-ce quune marque?

Cest un signe :
Susceptible de reprsentation graphique. Servant distinguer les produits ou services dune entreprise de ceux dune autre.

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Les marques peuvent tre :

Marques verbales (lettres, chiffres, noms, termes de fantaisie)
NRJ (MC 136150) BNP(MC 89649)
(MC 1199983)

Marques figuratives (dessins, tridimensionnelles)

(MC 88252) (MC 113761)

(MC 304733)

Autres signes (couleurs, marques olfactives, sonores..)

The Smell of fresh cut grass (MC 136150)
(MC 31336) (MC 1480805)
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Quest-ce quun dessin & modle?

Cest lapparence dun produit ou partie dun produit qui rsulte des lments suivants :

lignes

couleurs

forme

texture

contours

matriaux

ornamentation

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Comment protger des marques et dessins & modles en Europe?

Protection nationale auprs des offices nationaux (systmes harmoniss). Protection internationale auprs de lOMPI avec dsignation de lUE. Protection communautaire auprs de lOHMI avec effet unitaire sur le territoire de lUE (28 pays partir du 1er juillet 2013).

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Le territoire vis par la protection communautaire

28 Etats partir de juillet 2013
Allemagne, Autriche, Benelux [Belgique, Pays-Bas, Luxembourg], Danemark, Espagne, Finlande, France, Grce, Irlande, Italie, Portugal, Royaume-Uni , Sude depuis lorigine : 1er Avril 1996 Pologne, Hongrie, Rpublique Tchque, Slovaquie, Slovnie, Lituanie, Lettonie, Estonie, Chypre (partie Grecque), Malte : depuis le 1er Mai 2004 Bulgarie, Roumanie : depuis 1er Mai 2007 Croatie : partir du 1er juillet 2013
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La protection communautaire, les atouts

Atout procdural : contraintes administratives rduites. Atout stratgique : complmentarit avec les systmes nationaux. Atout conomique : taxes attractives.

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La protection communautaire, un atout procdural

Un seul office : lOHMI Alicante. Une seule demande denregistrement et un seul systme juridique, effet unitaire dans 28 pays de lUE ( partir de juillet 2013).

Une seul langue (une des 20 langues officielles) + dsignation dune des cinq langues de lOHMI.
Procdures contentieuses via les tribunaux de MC et DMC avec un systme juridictionnel simplifi.
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La protection communautaire, un atout Stratgique 1/2

Un seul titre pour couvrir 27 Etats Membres (28 avec la Croatie partir du 1er juillet 2013). Harmonisation totale des lgislations des Etats Membres en matire de marque et dessins & modles.

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La protection communautaire, un atout Stratgique 2/2

Une coexistence des titres communautaires avec les titres nationaux : o Pour les MC et DMC, possibilit de conserver la priorit dun dpt national valide. o Pour les MC seulement : Possibilit de revendiquer lanciennet denregistrements antrieurs afin damliorer la gestion de son portefeuille de marques Possibilit de transformer une MC en 67 demandes nationales

La protection communautaire, un atout conomique

Un seul systme de taxe trs attractive : Pour la MC : 900 EUR pour 3 classes, 150 EUR par classe additionnelle. Pour le DMC : 350 EUR pour le 1er dessin, 115 EUR du 2 au 10me dessin et 50 EUR partir du 11me dessin.

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Conditions de lappropriation de la MC 1/2

La validit du signe Conditions lies lintrt du consommateur : licit des signes (non dceptifs / non contraire lordre public). Conditions lies la libre concurrence : distinctivit des signes (non descriptifs, non gnriques).

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Conditions de lappropriation de la MC 2/2

La disponibilit du signe : droits antrieurs opposables via la procdure dopposition. marques et demandes de marques nationales, marques et demandes de marques communautaires, marques et demandes de marques internationales ayant effet dans un tat membre, marques notoires et de renommes signes utiliss dans la vie des affaires dont la porte nest pas seulement locale. 70 autres droits antrieurs

Procdure denregistrement de la MC
Dpt dune demande Auprs de lOHMI Ou INPI Ou OMPI en dsignant lUE

Demande rejete
Examen

Recherches

Demande accepte

Publication

Opposition

Opposition rejete

Nullit/ Dchance
Source OHMI, 2013

Enregistrement
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Conditions de lappropriation du DMC 1/2

Respect de lordre public & des bonnes murs. Ne pas figurer dans la liste des exclusions (forme conditionne par le caractre technique, pices de connectique hors clause Lego). Nouveaut vs lart antrieur o Antriorit de toute pice. o divulgation.
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Conditions de lappropriation du DMC 2/2

Caractre individuel vs lart antrieur : le DMC doit tre diffrent vs les produits existants. Le caractre visible/apparent.

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Procdure denregistrement du DMC

DMC non enregistr
Aucune formalit

DMC enregistr
Dpt dune demande

Pas dexamen de nouveaut et caractre individuel

Examen

Publication

Ajournement de publication
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Les droits confrs par les MC et DMC

Monopole dusage
o 10 ans renouvelable indfiniment pour la MC o 5 ans , et au maximum 25 ans, pour le DMCE, ou 3 ans pour les DMCNE ( compter de la divulgation).

Droit de cder, concder des licences pour tout ou partie de lUE, pour tout ou partie des produits et services (MC) Droit dinterdire limitation ou la reproduction Droit de sopposer lenregistrement dun droit communautaire ou national identique ou similaire sil existe 75 un risque de confusion.

Chiffres cls MC et DMC 1/5

Evolution des dpts de DMC et MC
source OHMI SSC007 & SSC009 -2012

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Chiffres cls MC et DMC 2/5

Rpartition des MC dans lUE source OHMI SSC009 -2012

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Chiffres cls MC et DMC 3/5

Rpartition des MC hors UE
source OHMI SSC009 -2012

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Chiffres cls MC et DMC 4/5

Rpartition des DMC dans lUE
source OHMI SSC007 -2012

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Chiffres cls MC et DMC 5/5

Rpartition des DMC hors UE
source OHMI SSC007 -2012

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MERCI
CABINET GERMAIN & MAUREAU 9 rue Gustave Ricard 13006 MARSEILLE Tl : 04 88 08 95 03 Fax : 04 88 08 95 04

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