Le risque de confusion linguistique

entre les marques de commerce.

Philippe Barbaud, linguiste

professeur honoraire de l’Université du Québec à Montréal

http://pages.infinit.net/pheb
http://er.uqam.ca/nobel/r21354
 Itinéraire
I. Introduction: utilité du linguiste.

II. Ampleur juridique du phénomène de la

confusion entre marques de commerce.

III. État des lieux de la jurisprudence à

caractère linguistique.

IV. Une étude de cas.

A quoi sert un linguiste dans une
cour de justice?
Divers exemples:
 Droit conventionnel: Traités et titres de
possession ou de cession des Indiens Squamish
de Colombie britannique (2001);
 Droit criminel: Affaire des communiqués des
Brigades rouges en Italie.
 Droit testamentaire: comparaison d’olographes;
 Droit commercial: marques de commerce;
 Droit civil: libelle diffamatoire;
Les marques de commerce (MC):

• Un enjeu parfois fabuleux en termes de

contrôle de parts du marché;

• Un terrain propice aux litiges juridiques en

regard du risque de confusion induit par
une certaine ressemblance entre MC;
Ampleur du phénomène (1):
Cour supérieure du Québec: 166 décisions
rendues entre 2001 et 2006
[mots clés: confusion ET marques de
commerce]

Exemple:
ILLICO COMMUNICATION inc
c.
VIDÉOTRON ltée & QUEBECOR MEDIA inc.
Extrait du jugement du 20-08-2004
Danielle Richer, j.c.s.
[100] Le Tribunal est d'avis que le
consommateur moyen, qui est confronté aux
deux marques «ILLICO», ne peut
raisonnablement les confondre. Bien que l'on
retrouve ici un des critères énoncés, soit le
degré de ressemblance des noms commerciaux
(art. 6 (5) d)), aucune impression générale de
confusion ne se dégage de l'ensemble des
éléments énumérés à La Loi et ce, à cause des
types foncièrement différents de services offerts
et de personnes visées.
 Ampleur du phénomène (2) :
 Cour d’appel fédérale: 39 décisions rendues avec les
mêmes mots clés entre 2000 et 2006.
 Cour fédérale de première instance: 232 décisions
rendues avec les mêmes mots clés entre 2000 et
2006.

Exemple:
MOLSON CANADA c. ANHEUSER-BUSCH INC.
Marques: Michelob Golden Draft c. Molson Golden
Toronto (Ontario), le 5 novembre 2003
Par le juge John A. …
O'Keefe
Quelques disputes sur opposition à
l’enregistrement de MC:

 SONY CHOIX c. SONICHOIX

 RICKARD’S [RED, HONEY BROWN, PALE,
GOLD, BREW HOUSE, WHITE…]
c.
PERNOD RICARD
 TRI-VI-SOL c. TRIOVIT [TRI-O-VIT]
CHICKEN GRILL c. CHICKEN McGRILL
 Loi sur les marques de commerce
Loi concernant les marques de commerce et la concurrence
déloyale Éléments d'appréciation(5)
En décidant si des marques de
… commerce ou des noms commerciaux
(4) L'emploi d'un nom commercial créent de la confusion, le tribunal ou
le registraire, selon le cas, tient
crée de la confusion avec une compte de toutes les circonstances
marque de commerce, lorsque de l'espèce, y compris :
l'emploi des deux dans la même a) le caractère distinctif inhérent des
région serait susceptible de faire marques de commerce ou noms
conclure que les marchandises commerciaux, et la mesure dans
liées à l'entreprise poursuivie laquelle ils sont devenus connus;
sous ce nom et les marchandises b) la période pendant laquelle les
liées à cette marque sont marques de commerce ou noms
fabriquées, vendues, données à commerciaux ont été en usage;
bail ou louées, ou que les c) le genre de marchandises, services ou
services liés à l'entreprise entreprises;
poursuivie sous ce nom et les d) la nature du commerce;
services liés à cette marque sont e) le degré de ressemblance entre les
loués ou exécutés, par la même marques de commerce ou les noms
personne, que ces marchandises commerciaux dans la présentation ou
ou services soient ou non de la le son, ou dans les idées qu'ils
même catégorie générale. suggèrent.
S.R., ch. T-10, art. 6.
 Loi concernant les marques de commerce et la
concurrence déloyale (suite)
12. (1) Sous réserve de l'article 13,
une marque de commerce est
enregistrable sauf dans l'un ou
l'autre des cas suivants_:
...
b) qu'elle soit sous forme graphique,
écrite ou sonore, elle donne une
description claire ou donne une
description fausse et trompeuse,
en langue française ou anglaise,
de la nature ou de la qualité des
marchandises ou services en
liaison avec lesquels elle est
employée, ou à l'égard desquels
on projette de l'employer, ou des
conditions de leur production, ou
des personnes qui les
produisent, ou du lieu d'origine
de ces marchandises ou
services;
12. (1) Subject to section 13, a
trade-mark is registrable if it is
not...(b) whether depicted,
written or sounded, either clearly
descriptive or deceptively
misdescriptive in the English or
French language of the
character or quality of the wares
or services in association with
which it is used or proposed to
be used or of the conditions of or
the persons employed in their
production or of their place of
origin;
 Contexte: le Canada, pays
bilingue
anglais | français:
Annonce d’une confrontation:

Concept juridique de "justiciable":

le consommateur moyen

Concept linguistique de "locuteur natif ":

le francophone
l’anglophone
le bilingue
Le modus operandi du bureau
du Registraire

Méthode dite du «consommateur bilingue

moyen»
(‘the average bilingual consumer’)

Cf. Pierre Fabre Médicament c. Smithkline

Beecham Corporation (1993)

Conclusion: primauté de l’avis

émis par l’expert-linguiste
Égalité du français et de l’anglais
et prise en compte du bilinguisme

Jugement Joyal dans Boy Scouts of

Canada C. Alfred Sternjakob & Co
(1984).

Jugement Strayer dans Scott Paper

Co. C. Beghin-Say S.A. (1985)
 Ordonnance du juge Pinard
(2000 CF):
Le test du consommateur bilingue moyen est
OK;
Primauté quant au fond des différences
phonétiques: la première syllabe joue un rôle
décisif dans la reconnaissance auditive d'un
mot;
La même syllabe initiale à l'écrit ne se
prononce pas de la même façon à l'oral en
français et en anglais.
Jugement Décary [2001 CAF 13]:
« Le français et l’anglais ont valeur égale au
Canada »

« (…) Dès lors qu’il y a risque de confusion

dans l’une ou l’autre des deux langues
officielles du pays, une marque de
commerce ne peut être enregistrée. »

Le troisième volet du seul test applicable

(i.e. le volet du consommateur bilingue
moyen) n’est ni autonome ni requis par un
cas exceptionnel.
 Une étude cas:
PAXIL c. IXEL
Smithkline & Beecham Corp.
c.
Pierre Fabre Médicament

Jugement final: 7 juin 2004.

1ère demande d’enregistrement:
1993
 Que fait le linguiste?
L’expert linguiste compare et se prononce sur:

Les lettres utilisées;

La prononciation des sons;
La prononciation des syllabes;
Le sens des syllabes, si justifié;
L’ordre respectif des mots;
Le sens communs des mots, si justifié;
L’idée évoquée ou la connotation des mots;
La référence des mots par rapport à la
marchandise.
 Peut-on objectiver le degré de
confusion?
Six plans de travail (niveaux d’analyse):
 Le lexique;
 La graphie;
 La phonie;
 La morphologie;
 La syntaxe;
 La sémantique lexicale et référentielle;
1. Mots existants-mots inventés
(lexique):
Comme paxil et ixel sont des mots inconnus =
marques très distinctives → protection
accrue de la marque préalable;

Si mots connus = plus la généricité du mot est

grande, plus la désignation est claire →
moins elle est enregistrable.
v.g. Chicken McGrill c. Chicken Grill [McDonald c. A&W]
v.g. DELI SNACK [Neptune Corp c. PGC]
 2. Lettres et sons:
Phonographie:
→ 2 syllabes ≠ 2 morphèmes;
→ 5 lettres c. 4 lettres / 3 identiques c. 2
différentes (voyelles a et e) / 1 consonne p;
→ Prédominance de la syllabe initiale
consonnantique /pa-/ c. syllabe initiale
vocalique / i-/: aucun risque. « L’attaque » du
mot est un facteur décisif;
→ Syllabes finales inaccentuées /-xil/ c. /-xel/:
ressemblance partielle = risque accru;
 3. Sens:
Signification: nulle = risque moindre;
Référence: identité des produits =
antidépresseurs = risque accru;
Antériorité = si souvenir vague ou
imprécis = risque accru ;
Connotation: scientifique = usage
professionnel = risque moindre;
 Conclusion:
 L’avis d’un linguiste AVANT de loger la
demande d’enregistrement d’une marque
de commerce et de procéder à la mise en
marché du produit est de nature à éviter
bien des ennuis juridiques inattendus, vu
que…

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