Marque Doctrine

MARQUE
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MARQUE
par Robert KOVAR Professeur mrite lUniversit Robert Schuman Ancien prsident de lUniversit et Jacques LARRIEU Professeur lUniversit de Toulouse I - Capitole
DIVISION
Gnralits, 1-15.
CHAP. 1. Existence de la marque, 16-128. SECT. 1. Notion de marque, 19-45. ART. 1. MARQUE NATIONALE HARMONISE, MARQUE
NAUTAIRE,
CHAP. 2. Droits confrs par la marque, 129-155. SECT. 1. Interdiction de la reproduction et de limitation de la marque, 132-148.
COMMU-
19-23.
ART. 1. DISTINCTION DE LA REPRODUCTION ET DE LIMITATION, 133-141. 1. Reproduction lidentique, 133-138. 2. Imitation, 139-141. ART. 2. RISQUE
DE CONFUSION,
ART. 2. DFINITION
DE LA MARQUE,
24-37.
1. Des signes et des marques, 25-26. 2. Fonction de provenance, 27-29. 3. Aptitude distinguer, condition autonome, 30-33. 4. Un signe identificateur, 34-37. ART. 3. FONCTIONS
DE LA MARQUE,
142-148.
1. Notion de risque de confusion, 143. 2. Apprciation du risque de confusion, 144-148.
38-41. 42-45.
SECT. 2. Limitations des effets de la marque, 149-155.

ART. 1. LIMITES
GNRALES,
ART. 4. CARACTRES ART. 1. TOUS
DE LA MARQUE,
150-152.
SECT. 2. Forme de la marque, 46-61.

LES SIGNES,
ART. 2. LIMITES LIES LEXPLOITATION OU LA NON-EXPLOITATION DE LA MARQUE, 153-155.
47-51.
ART. 2. APTITUDE LA REPRSENTATION GRAPHIQUE, 52-61.
SECT. 3. Validit de la marque, 62-128.

ART. 1. CARACTRE LICITE
DE LA MARQUE,
CHAP. 3. Exercice du droit de marque, 156-383. SECT. 1. Obligation dexploiter la marque, 157-191. ART. 1. FONDEMENTS DE LOBLIGATION DUSER DE LA MARQUE,
160-161. ART. 2. NOTION COMMUNAUTAIRE 162-167. ART. 3. CONDITIONS 168-185.
DUSAGE DE LA MARQUE,
63-71.
1. Contrarit lordre public et aux bonnes murs, 64. 2. Signes interdits, 65-68. 3. Signes trompeurs, 69-71. ART. 2. CARACTRE DISTINCTIF DE LA MARQUE, 72-104. 1. Signe non distinctif, 79-85. 2. Signe gnrique ou usuel, 86-89. 3. Signe descriptif, 90-99. 4. Signe constitu par une forme naturelle , fonctionnelle ou substantielle , 100-104. ART. 3. CARACTRE DISPONIBLE DE LA MARQUE, 105-128. 1. Conflit avec une marque antrieure, 107-127. 2. Conflit avec un autre signe distinctif, 128.
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RELATIVES LUSAGE DE LA MARQUE,
1. Caractres de lusage de la marque, 169-177. 2. Critres dapprciation du srieux de lusage de la marque, 178-182. 3. Auteur de lusage de la marque, 183. 4. Preuve de lusage de la marque, 184-185. ART. 4. SANCTION 191.
DE LINEXPLOITATION DE LA MARQUE,
186-
1. Dlai constituant linexploitation de la marque, 187189. 2. Consquence de linexploitation de la marque, 190.

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3. Justification de linexploitation de la marque, 191. 2. Accords incluant des stipulations relatives la marque, 347-352. ART. 2. MARQUE ET POSITION DOMINANTE, 353-369. 1. Marque et existence dune position dominante, 354-356. 2. Marque et exploitation abusive dune position dominante, 357-369. ART. 3. MARQUE ET
CONCENTRATION,
SECT. 2. Exploitation de la marque et libert des changes, 192-310.

ART. 1. CONDITIONS DAPPLICATION LA MARQUE DES RGLES RELATIVES LA LIBERT DES CHANGES, 199-225. 1. Conditions dapplication des articles 28 et 29 du Trait CE au droit de marque, 200-213. 2. Conditions dapplication la marque, de larticle 30 du Trait CE, 214-225. ART. 2. DROITS DU TITULAIRE DE LA MARQUE, 226-310. 1. Contenu des droits du titulaire de la marque, 227238. 2. puisement du droit du titulaire de la marque, 239310.
370-383.
1. Marque et constitution ou renforcement dune position dominante par lopration de concentration, 371-372. 2. Marque et restrictions directement lies et ncessaires la ralisation de lopration de concentration, 373-378. 3. Marque et qualification des entreprises communes au regard de la notion de concentration, 379. 4. Marque et engagements exigs pour autoriser lopration de concentration, 380-383.
SECT. 3. Exploitation de la marque et rgles de concurrence, 311-383.

ART. 1. MARQUE
ET ENTENTE,
314-352.
1. Accords ayant pour objet une marque, 315-346.
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jurisprudence en matire de droit communautaire des marques, Propr. ind. mars 2008, chron. 2 ; Un an de jurisprudence sur les motifs relatifs de refus des marques communautaires, Propr. ind. 2009. chron. 2. A. FOLLIARD-MONGUIRAL et G. BERTOLI, Les procdures inter-partes lpreuve de la rforme du rglement dexcution sur la marque communautaire, Propr. ind. no 9, p. 10-18, 1er sept. 2005. B. GEOFFRAY, Un an de jurisprudence sur les motifs absolus de refus de marques communautaires, Propr. ind. 2009. chron. 1. V. GIL-VEGA, La marque communautaire, les procdures denregistrement et dopposition, RD propr. intell. no 56, p. 27-33, 1er dc. 1994. C. GRYNFOGEL, Le risque de confusion, une notion gomtrie variable en droit communautaire des marques, RJDA 6/2000, p. 494. M. HIANCE, Six mois aprs !, Propr. intell. no 3, p. 4-6, 1er avr. 2002. S. HIDAKA, N. TATCHELL, M. DANIELS, B. TRIMMER et A. COOKE, A sign of the times ? A review of key trade mark decisions of the european court of justice and their impact upon national trade mark jurisprudence in the EU, vol. 94, The Trademark Reporter 2005, 1105 s. L. IDOT, Retour sur lapprciation du risque de confusion, Europe 2007, comm. 223. N. JENKINS, Le forum shopping eu gard au rglement sur la marque communautaire (forum shopping under the community trade mark regulation), PIBD no 614, p. 118-119, 15 juill. 1996, traduction de larticle publi in Trademark World, no 84, fvr. 1996, p. 24 28. R. JOLIET, Droit des marques et libre circulation des marchandises : labandon de larrt Hag I, RTD eur. 1991. 169. E. JOLY, La Cour de justice des Communauts europennes (CJCE) et la marque communautaire, Propr. intell. no 01, p. 28-38, 1er oct. 2001. S. JOUNIOT, Souhaits de longue vie la nouvelle toile de la proprit industrielle : la marque communautaire est ne, Europe mars 1994, 1re partie, p. 1 et avr. 1994, 2e partie, p. 1. D. KAESMACHER, Les droits de proprit industrielle et le droit communautaire, Journ. trib. dr. eur., no 27, 21 mars 1996, p. 49. R. KOBIA, Rflexions sur les incidences des futurs largissements de lUnion europenne sur la protection de la proprit industrielle : Le cas particulier des marques (Reflections on the effects of future enlargements of the EU on industrial property : The case of trade marks), PIBD no 663, p. 179-180, 1er nov. 1998, traduction de larticle publi in EIPR, vol. 20, no 5,
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Gnralits. 1. Les relations du droit des marques et du droit communautaire sont rvlatrices des dveloppements du processus dintgration conomique aboutissant, avec lActe unique europen, la constitution dun march intrieur. Aujourdhui dailleurs, la situation nest pas radicalement diffrente, mme si les lgislations relatives aux marques ont t harmonises et que la marque communautaire a, finalement, t cre. 2. Le droit de marque, reconnu son titulaire par chaque tat membre, est un droit exclusif dexploitation qui, conformment au principe de territorialit, couvre lensemble du territoire de ltat qui la accord. Ce principe veut aussi que le droit sur la marque ne produise pas ses effets au-del des frontires de cet tat. La protection du droit sur la marque est assure par laction en contrefaon limite au territoire de ltat o la marque est enregistre. Pour pouvoir disposer dans plusieurs tats du droit dexclusivit qui sattache la marque, il est donc ncessaire de la faire enregistrer dans chacun deux. Ces marques parallles seront rgies par autant de droits nationaux que dtats o lenregistrement a eu lieu. Le titulaire dune marque enregistre dans plusieurs tats est titulaire dautant de marques distinctes. Il serait en droit de sopposer par une action en contrefaon, ce que des produits revtus de sa marque mis sur le march par lui-mme ou avec son consentement dans dautres tats puissent tre introduits dans un tat o il est titulaire de ce droit sur la marque. Mais en sopposant lintroduction dun tel produit provenant dun autre tat membre, il entraverait la
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libre circulation des marchandises lintrieur de la Communaut. Tel tait pourtant ltat du droit au moment o le Trait CEE tait conclu. 3. Lvidence de cette antinomie ne suffit pas amener les ngociateurs du Trait retenir une solution permettant dviter tout conflit substituant la diversit des droits nationaux de proprit industrielle et commerciale un droit unique couvrant lensemble du territoire de la Communaut. Cette solution ne sera retenue que plus de trente ans aprs lentre en vigueur du Trait instituant la CEE et, encore, en laissant subsister les droits nationaux de proprit industrielle. 4. Le Trait instituant la CEE ne consacrait quun seul article aux droits de proprit industrielle et commerciale. Aux termes de son article 36 (devenu Trait CE, art. 30), linterdiction des restrictions quantitatives et des mesures deffet quivalent limportation, lexportation et au transit devait composer avec la ncessit de protger la proprit industrielle et commerciale. Cette disposition, devenue depuis larticle 30 du Trait CE, signifiait que le droit sur la marque demeurait du seul ressort des droits des tats membres. 5. Dans un premier temps qui durera jusquen 1988, lintervention du droit communautaire lgard des droits de proprit industrielle et commerciale se fera par la voie jurisprudentielle. Il
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reviendra la Cour de justice, en interprtant de manire particulirement constructive larticle 36 du Trait CEE, de concevoir un ensemble de principes permettant de concilier les intrts contradictoires de la libert des changes de marchandises et la prservation des droits de proprit industrielle et commerciale. La Cour sest efforce de dterminer les limites au-del desquelles la protection de ces droits cessait dtre justifie. Les concepts qui seront forgs et utiliss alors par la Cour de justice seront, par la suite, repris dans la lgislation communautaire. 6. Il apparut que les besoins du fonctionnement du march intrieur ne pouvaient se satisfaire dun droit prtorien aussi mritant quil ft. Il savrait ncessaire de consolider des solutions acquises par linterprtation du Trait en les codifiant dans un texte de valeur lgislative. En raison mme de son mode de production discontinu, la jurisprudence de la Cour de justice ne pouvait remdier entirement la diversit des rgimes nationaux qui pouvait donner lieu des disparits prjudiciables la cohrence du march intrieur. 7. On en vient ainsi une deuxime phase de lemprise du droit communautaire sur les droits nationaux de proprit industrielle et commerciale consistant en une harmonisation de ces droits. Sagissant de la marque, une premire directive du Conseil rapprochant les lgislations des tats membres a t adopte le 21 dcembre 1988 (Direct. no 89/104 du Conseil, 21 dc. 1988, JOCE, no L 40, 11 fvr. 1989). La directive portant rapprochement des lgislations nationales relatives aux marques a t introduite dans le droit franais par la loi no 91-7 du 4 janvier 1991 relative aux marques de fabrique, de commerce ou de service (D. 1991. 101) (Sur lensemble de la lgislation franaise, V. Rp. com., Vo Marques de fabrique, de commerce ou de service). Cette directive a t modifie par une dcision no 92/10 du Conseil (Dcis. no 92/10 du Conseil, 19 dc. 1991, JOCE, no L 6, 11 janv. 1992). Finalement, le lgislateur communautaire a adopt, le 22 octobre 2008, la directive no 2008/95 rapprochant les lgislations des tats membres, constituant la version codifie de cette lgislation (Direct. no 2008/95 du Parlement europen et du Conseil, 22 oct. 2008, JOUE, no L 299, 8 nov.), qui abroge la directive no 89/104. Est annex la nouvelle directive un tableau de correspondance entre les articles des deux directives (annexe II). 8. Cette directive avait pour but, non de procder au rapprochement total des lgislations des tats membres en matire de marques , mais simplement de limiter le rapprochement aux dispositions nationales ayant lincidence la plus directe sur le fonctionnement du march intrieur (troisime considrant du prambule de la directive). Le neuvime considrant du prambule de la directive expose quil est fondamental, pour faciliter la libre circulation des produits et la libre prestation des services, de faire en sorte que les marques enregistres jouissent dsormais de la mme protection dans la lgislation de tous les tats membres . Cette harmonisation ne prive cependant pas les tats membres de la facult daccorder une protection largie aux marques renommes. 9. Lapport de la directive du 21 dcembre 1988 a t de subordonner aux mmes conditions, dans tous les tats membres, lacquisition et la conservation du droit sur la marque enregistre, afin de mettre fin aux disparits dans les lgislations nationales qui pouvaient entraver la libre circulation des produits. Lharmonisation des droits nationaux na cependant pas permis de rsoudre toutes les difficults lies la mise en place du march intrieur. Elle laisse subsister des traces substantielles de ltat du droit antrieur. Le principe de territorialit continue sappliquer aux marques harmonises , mme si la jurisprudence
de la Cour de justice a su en attnuer les aspects les plus attentatoires la libert des changes. La ncessit, pour obtenir une protection dans lensemble de lespace communautaire, de lenregistrer dans chacun des tats membres, persiste. Enfin, le rapprochement des lgislations tatiques est incomplet, de sorte que les tats membres conservent une comptence lgislative significative. 10. La troisime phase du dveloppement de lintervention du droit communautaire dans le domaine des marques sera la cration dune marque communautaire dont les conditions dobtention, comme les effets, seraient unifis, couvrant tous les tats membres. Cette formule est destine apporter une solution permettant de surmonter la contradiction entre des droits de marque, mme harmoniss, qui restaient des droits nationaux circonscrits dans une territorialit nationale, malgr les effets du principe de lpuisement communautaire consacr par la Cour de justice, et la territorialit communautaire essentielle au march intrieur. 11. Lexpos des motifs du rglement crant la marque communautaire met clairement en vidence la raison dtre dun tel instrument juridique (Rgl. no 40/94 du Conseil, 20 dc. 1993, JOCE, no L 11, 14 janv. 1994, sur la marque communautaire, remplac par Rgl. no 207/2009 du Conseil, 26 fvr. 2009, JOUE, no L 78, 24 mars). La ralisation dun march intrieur ne pouvait se satisfaire de la seule limination des obstacles la libre circulation des marchandises et la libre prestation des services ainsi que de ltablissement dun rgime assurant que la concurrence ntait pas fausse ; il impliquait, en outre, linstauration de conditions juridiques qui permettent aux entreprises dadapter demble leurs activits de fabrication et de distribution de biens ou de fourniture de services aux dimensions de la Communaut (Rgl. no 40/94, considrant 1, devenu Rgl. no 207/2009, considrant 2). Le Conseil fait valoir que le rapprochement des lgislations nationales ralis espar la directive du 21 dcembre 1988 (prc. supra, no 7) est impuissant lever lobstacle de la territorialit des droits que les lgislations nationales confrent aux titulaires des marques (Rgl. no 40/94, considrant 3, devenu Rgl. no 207/2009, considrant 4). Aussi, parmi les instruments juridiques dont les entreprises devraient disposer ces fins, des marques leur permettant didentifier leurs produits ou leurs services de manire identique dans lensemble de la Communaut, sans considration de frontires, sont particulirement appropries (Rgl. no 40/94, considrant 1, devenu Rgl. no 207/2009, considrant 2). Il sagit dtablir un rgime communautaire des marques offrant aux entreprises le droit dacqurir selon une procdure unique, des marques communautaires bnficiant dune protection uniforme et produisant leurs effets sur tout le territoire de la Communaut. Cependant, linstitution de la marque communautaire nentrane pas la disparition des marques nationales dont le rgime continue tre dtermin par les lgislations des tats membres dans le respect des prescriptions de la directive relative au rapprochement des lgislations nationales sur les marques (prc. supra, no 7). Ces deux types de marque, les marques nationales et la marque communautaire, coexistent donc, le droit dopter pour lune ou pour lautre tant offert aux oprateurs conomiques. 12. Le droit des marques cr par le rglement du 20 dcembre 1993 ncessite, pour chaque marque communautaire, des mesures administratives dexcution qui ne pouvaient tre confies aux instances nationales. Il a donc t institu un Office de lharmonisation dans le march intrieur, dont la comptence couvre les marques et les dessins et modles. Cet office est un organisme communautaire dont les dcisions font lobjet dun contrle judiciaire exerc par le Tribunal de premire instance et, en dernier ressort, par la Cour de justice.
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13. Les trois temps qui viennent dtre distingus ne portent pas atteinte la cohsion de lensemble des rgles communautaires qui rgissent le droit des marques. Certes, chacun deux a ses spcificits, mais tous concourent ladaptation du droit des marques aux exigences de lintgration conomique. Leurs apports respectifs sinscrivent dans une relle continuit. Les instruments lgislatifs mis en place dans la deuxime et la troisime phase de la formation des rgles applicables au droit des marques sont manifestement redevables la jurisprudence de la Cour de justice qui ils ont emprunt des concepts fondateurs tels que la distinction entre lexistence et lexercice du droit sur la marque, lobjet spcifique de ce droit, ses fonctions et lpuisement qui rsulte de son exercice. Par ailleurs, que ce soit la directive relative au rapprochement des lgislations nationales sur les marques ou le rglement instituant la marque communautaire, leur interprtation continue sinscrire dans la ligne de la jurisprudence originelle de la Cour de justice. 14. Si lexercice du droit sur la marque peut affecter la libre circulation des marchandises, il peut galement prjudicier au principe de la libre concurrence dict par le Trait. La Cour de justice a su affirmer lemprise du droit communautaire de la concurrence sur les droits de proprit industrielle et commerciale en gnral et sur le droit de marque en particulier, tout en sefforant de distinguer le bon grain de livraie dans lexploitation de ces droits. Comme en ce qui concerne la libert des changes, il lui a fallu parvenir un juste quilibre entre lusage lgitime du droit sur la marque et les abus auxquels ce droit pouvait donner lieu. Certes, la marque a moins retenu lattention du droit communautaire de la concurrence que le brevet (V. Brevet), lincidence de ce droit nen est pas moins apprciable, que ce soit dans le cadre du rgime des ententes, de labus de position dominante et des concentrations. Au total, les exigences du droit communautaire ont impos une remise en cause de certains avantages, pas ncessairement justifis, que les droits de proprit industrielle et commerciale taient parvenus sassurer dans le cadre des droits nationaux des tats membres. 15. Le corpus juridique progressivement labor aussi bien par la voie jurisprudentielle que par celle de la lgislation est constitu dun ensemble de rgles qui rgissent les conditions de lexistence des marques (V. infra, nos 16 et s.), les droits qui sy attachent (V. infra, nos 129 et s.) et lexercice qui peut en tre fait (V. infra, nos 156 et s.).
CHAPITRE 1er
Existence de la marque.
16. Lexistence de la marque est lie un certain nombre de conditions qui font lobjet dune lecture particulirement prcise et rigoureuse de la part de la jurisprudence communautaire. Sous son influence, la jurisprudence franaise tend affiner ses propres solutions. 17. La marque sert les intrts particuliers de son titulaire, mais elle sert aussi lintrt gnral en jouant un rle dlment essentiel du systme de concurrence non fauss que le trait entend tablir (CJCE, 18 juin 2002, Philips, aff. C-299/99, Rec. I. 5475, point 30). Avec la marque communautaire, le titulaire se voit accorder des prrogatives inconnues jusque-l : une protection illimite dans le temps sur un territoire largi 27 pays, conjugue avec la libert de circulation des marchandises et des services. Aussi, la position juridique privilgie reconnue au titulaire de la marque ne doit-elle pas venir fausser le fonctionnement du march intrieur et limiter les moyens de la concurrence. Le but de la protection dune marque ne peut tre de priver le march de sa diversit de couleurs (OHMI, 3e ch. rec., 18 dc. 1998, Light Green, R 122/1998-3, http://oami.eu.int), la libert de choix des autres entreprises ne doit pas tre restreinte (OHMI, 1re ch. rec., 25 janv. 2000, R 136/1999-1, http://oami.eu.int). Les rgles de droit des marques doivent tre interprtes en fonction de lobjectif final, qui est de garantir un systme de concurrence relle (av. gn. R.-J. COLOMER, concl. prsentes le 18 janv. 2001, sur CJCE, 4 oct. 2001, Merz & Krell, aff. C-517/99, Rec. I. 6959, points 32 et 33). De plus, un autre objectif, la ncessaire protection du consommateur, prend de plus en plus dimportance dans lanalyse des effets de la marque. La conception patrimoniale de la marque cde du terrain une vision plus consumriste. 18. Par divers aspects, le droit des marques lchelle europenne tente de cantonner les droits du titulaire de la marque, de limiter lappropriation des signes, en sacrifiant un peu les droits monopolistiques au profit de la libre concurrence : exigences strictes pour le dpt, notamment la reprsentation graphique de la marque ; multiplication des motifs absolus de refus, notamment en faisant du dfaut de caractre distinctif une cause
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autonome par rapport au caractre usuel, gnrique, descriptif ; droit de citation de la marque par un tiers entendu largement (par ex. CJCE, 11 sept. 2007, Cline, aff. C-17/06, Rec. I. 7041 ; CJCE, 25 janv. 2007, Adam Opel, aff. C-48/05, Rec. I. 1017 ; A. FOLLIARD-MONGUIRAL, Un an de jurisprudence en matire de droit communautaire des marques, Prop. ind. mars 2008, chron. 2, nos 103 et s.). Mais ce droit europen se montre paradoxalement ouvert aux volutions et aux besoins du monde conomique : reconnaissance du besoin de protger, au-del de la fonction distinctive, limage de la marque ; protection spcifique de la renomme dune marque ; admission des marques dsignant un commerce de dtail ; admission de principe des signes atypiques (sons, couleurs, formes, odeurs) et acceptation dune reprsentation des marques sonores par un fichier sonore lectronique Cest sous le bnfice de ces observations quon tudiera la notion de marque (V. infra, nos 19 et s.), la forme de la marque (V. infra, nos 46 et s.) et la validit de la marque (V. infra, nos 62 et s.).
SECTION 1re Notion de marque.

ART. 1er. MARQUE
NATIONALE HARMONISE, MARQUE COMMUNAUTAIRE.
19. Les droits nationaux ont t harmoniss par la directive no 89/104 du 21 dcembre 1988 rapprochant les lgislations des tats membres sur les marques (prc. supra, no 7 ; abroge par Direct. no 2008/95 du Parlement europen et du Conseil, 22 oct. 2008, JOUE no L 299, 8 nov.). Paralllement, le rglement no 40/94 du 20 dcembre 1993 (codifi et remplac par Rgl. no 207/2009 du Conseil, 26 fvr. 2009, JOUE, no L 78, 24 mars) crant la marque communautaire a donn naissance un titre unitaire pour lensemble de lUnion, rgi par un droit matriel dtach des ordres juridiques nationaux (ses modalits dapplication sont prcises par Rgl. no 2868/95 de la Commission, 13 dc. 1995, JOCE, no L 303, 15 dc., mod. par
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Rgl. no 1041/2005 de la Commission, 29 juin 2005, JOUE, no L 172, 5 juill.). Il est noter cependant que les dispositions de la directive ont t reprises largement par le rglement du 20 dcembre 1993. Aussi, le droit matriel des marques, national et communautaire, est-il trs similaire (V. supra, no 7 ; TPI, 22 mars 2007, SIGLA c/ OHMI, aff. T-215/03, Rec. II. 711, point 32, Europe 2007, comm. 151, obs. L. Idot : linterprtation du rglement peut se faire par analogie avec les dispositions correspondantes de la directive). Par consquent, les dcisions des instances de lOHMI (http://oami.eu.int) et la jurisprudence de la Cour de justice des Communauts europennes (http://curia.eu.int) fournissent un clairage prendre utilement en considration pour la comprhension de la loi franaise. Les tats membres sont dailleurs obligs dinterprter leur droit national la lumire des analyses du droit communautaire proposes par la Cour de justice des Communauts europennes (S. DURRANDE, obs. D. 2003. 2685 ; G. BONET, RTD eur. 1998. 607). Le droit communautaire exerce du reste une influence grandissante sur les concepts nationaux en matire de marque (J. AZMA, RTD com. 2000. 89, no 2). 20. La Cour de justice apparat bien place pour assurer le rle dunification de linterprtation du droit communautaire et du droit national harmonis. Elle est situe au carrefour de ces divers ordres juridiques. Elle connat des recours contre les dcisions des chambres de recours de lOHMI (Rgl. no 207/2009 prc., art. 65). Par ailleurs, elle peut tre saisie par un renvoi prjudiciel opr par le juge national (Trait CE, art. 234) qui souhaite obtenir une aide pour interprter la directive communautaire afin dappliquer correctement son droit national (G. BONET, RTD eur. 2004. 98). Cest le juge national qui apprcie la ncessit dune dcision prjudicielle et la pertinence des questions quil soumet la Cour. La Cour a nanmoins la possibilit de refuser de rpondre une question prjudicielle, notamment quand le problme pos est de nature hypothtique, ou lorsque la Cour ne dispose pas des lments ncessaires pour rpondre de faon utile (CJCE, 8 mai 2003, Gantner Electronic, aff. C-111/01, Rec. I. 4207, point 36 ; CJCE, 7 juill. 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermrkte, aff. C-418/02, Rec. I. 5873, point 58). Il convient, en effet, que le juge national ait gard la fonction confie la Cour, qui est de contribuer ladministration de la justice dans les tats membres et non de formuler des opinions consultatives sur des questions gnrales ou hypothtiques (CJCE, 27 nov. 2003, Shield Mark, aff. C-283/01, Rec. I. 14313, point 52 ; CJCE, 15 dc. 1995, Bosman, aff. C-415/93, Rec. I. 4921, point 60). Mme lorsquelles ne sont pas rendues dans le cadre dun arrt prjudiciel, mais sur le fondement des dispositions du rglement no 40/94, les solutions de la Cour ont une incidence sur le droit national, ne serait-ce que parce que les rgles de la directive et celles du rglement sont souvent identiques (CJCE, 13 sept. 2007, Il Ponte Finanziaria c/ OHMI, aff. C-234/06, Rec. II. 7333, affaire Bainbridge, point 83, Propr. ind. 2007, comm. 89, obs. A. Folliard-Monguiral, not. p. 32). 21. Comme la directive no 89/104, la directive no 2008/95 nopre pas un rapprochement total des droits de marque (V. supra, no 8). Lharmonisation a port sur quelques points principaux mentionns notamment dans son considrant 8 : la ralisation des objectifs poursuivis par le rapprochement [des lgislations nationales] suppose que lacquisition et la conservation du droit sur la marque enregistre soient en principe subordonnes, dans tous les tats membres, aux mmes conditions . Et le lgislateur communautaire a ajout un autre objectif lharmonisation, en proclamant (considrant 10) quil est fondamental, pour faciliter la libre circulation des produits et la libre prestation des services, de faire en sorte que les marques enregistres jouissent de la mme protection dans la lgislation de tous les tats membres . Bref, lharmonisation
porte sur les conditions dobtention, la conservation et la protection de la marque. 22. Parce que la Communaut est partie lAccord sur les aspects des droits de proprit intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC), la lgislation communautaire, notamment en matire de marques, doit tre interprte la lumire de cet accord international (CJCE, 24 juin 2004, Heidelberger Bauchemie, aff. C-49/02, Rec. I. 6129, point 20 ; mais un justiciable ne peut pas, en principe, invoquer devant une juridiction nationale lincompatibilit dune rglementation communautaire avec certaines rgles de lOMC, CJCE, Communiqu de presse no 16/05 du 1er mars 2005, http://curia.eu.int/fr/actu/communiques/index.htm). 23. Le juge national sappuie sur le droit communautaire des marques pour faire voluer linterprtation du droit franais correspondant (V. par ex. : Aix-en-Provence, 24 nov. 2000, Sport quipement, PIBD 2001, III-243 ; CA Paris, 15 dc. 2000, AOM Minerve, D. 2002, somm. 1135, obs. S. Durrande ; Com. 21 janv. 2004, D. 2004. 1015, note E. Schahl, et J.-P. Bresson ; V. aussi : G. BONET, RTD eur. 1998. 607 ; G. CANIVET, L. IDOT, R. KOVAR et D. SIMON, Lamy Procdures communautaires 2005, t. 1, no 210-95 ; CA Paris, 27 juin 2008, St Inter-Actions, Propr. ind. 2008, comm. 95, obs. P. Trefigny-Goy). ART. 2. DFINITION
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24. La ralisation des objectifs fixs par la directive du 21 dcembre 1988 suppose une dfinition harmonise de la marque. Aussi nest-on pas tonn de trouver, dans les considrants liminaires, laffirmation selon laquelle, cette fin, il convient dtablir une liste exemplative de signes susceptibles de constituer une marque sils sont propres distinguer les produits ou les services dune entreprise de ceux dautres entreprises (considrant 7, devenu considrant 8 de la directive no 2008/95). 1er. Des signes et des marques. 25. Cest une dfinition en forme dnumration combine avec des lments conceptuels qui est propose par larticle 2 de la directive no 2008/95. Il dispose : Peuvent constituer des marques tous les signes susceptibles dune reprsentation graphique, notamment les mots, y compris les noms de personnes, les dessins, les lettres, les chiffres, la forme du produit ou de son conditionnement, condition que de tels signes soient propres distinguer les produits ou les services dune entreprise de ceux dautres entreprises . Cette dfinition est assez fidlement reprise pour la marque communautaire par le rglement du 20 dcembre 1993 (art. 4 ; rappr. : Accord ADPIC [JO 26 nov. 1995], art. 15, 1). 26. En revanche, le lgislateur franais sest sensiblement cart de ce modle. Il a prfr formuler une dfinition gnrale de la marque, alors que le lgislateur europen, il est vrai, dfinit non pas directement la marque, mais plutt les signes susceptibles de constituer une marque . Cest ainsi quen droit franais, le premier alina de larticle L. 711-1 du code de la proprit intellectuelle nonce : La marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de reprsentation graphique servant distinguer les produits ou services dune personne physique ou morale . Lalina 2, revenant au modle de rfrence europen, propose une liste non limitative dexemples de signes pouvant constituer une marque. Il est cependant remarquer que la liste franaise est beaucoup plus longue et dtaille. Elle cite notamment les sons et les couleurs, absents de lnumration europenne qui sen tient lvocation de signes plus traditionnels (V. Rp. com., Vo Marques de fabrique, de commerce ou de service).
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2. Fonction de provenance. 27. En dpit de ces quelques diffrences de prsentation, il ressort des dfinitions prcites que llment caractristique de la marque, cest son aptitude distinguer un produit ou un service des produits ou services offerts sur le march par les autres entreprises. La fonction de provenance assure par la marque est frquemment rappele par la Cour de justice depuis larrt Hag (CJCE, 17 oct. 1990, HAG GF, aff. C-10/89, Rec. I. 3711 [HAG II], points 13 et 14 ; CJCE, 11 nov. 1997, Loendersloot, aff. C-349/95, Rec. I. 6227, point 24, RTD eur. 1998. 600, obs. G. Bonet ; CJCE, 29 sept. 1998, Canon, aff. C-39/97, Rec. I. 5507, point 28, PIBD 1999, 668-III-28) : Il ressort galement de la jurisprudence de la Cour que la fonction essentielle de la marque est de garantir au consommateur ou lutilisateur final lidentit dorigine du produit ou du service dsign par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou service de ceux qui ont une autre provenance, et que, pour que la marque puisse jouer son rle dlment essentiel du systme de concurrence non fauss que le trait entend tablir, elle doit constituer la garantie que tous les produits ou services quelle dsigne ont t fabriqus ou fournis sous le contrle dune entreprise unique laquelle peut tre attribue la responsabilit de leur qualit (CJCE, 18 juin 2002, Philips, aff. C-299/99, Rec. I. 5475, point 30 ; V. aussi : CJCE, 12 dc. 2002, Sieckmann, aff. C-273/00, Rec. I. 11737, point 35). 28. Les marques sont des identifiants susceptibles de permettre de distinguer des produits ou des services (OHMI, 3e ch. rec., 5 dc. 2001, Myles, R 0711/1999-3, PIBD 2002, 754-III566 ; OHMI, 18 dc. 1998, Wrigley, Light Green , R 122/19983, 1, 17, PIBD 1999, 684-III-415 ; Direct. no 2008/95, considrant 11). Sur ce point, les dfinitions de la directive et du rglement sont plus claires que celle propose par le code de la proprit intellectuelle. La capacit distinctive y est prsente comme un lment de la dfinition de la marque (cest un signe propre[s] distinguer ; larticle 2 de la directive no 89/104, dans sa version anglaise, visait des signs capable of distinguishing ; rappr. : Accord ADPIC, art. 15, 1), tandis que la dfinition franaise nen fait quune fonction de la marque ( servant distinguer ). 29. Quant aux produits ou services que ce signe identifie, les textes ne les dfinissent pas, et ces catgories sont donc trs ouvertes. Nanmoins, pour de nombreux pays, le service de vente au dtail consistant dans un simple achat pour revendre, ne pouvait tre en soi dsign par une marque, la marque sappliquant plutt aux marchandises distribues par ce canal. Lidentification du commerce de dtail devait tre assure par le nom commercial. Cependant, la Classification internationale des produits et des services, dite Classification de Nice (Dcr. no 60-454 du 4 mai 1960, JO 14 mai ; www.wipo.int/classifications/nice/fr/), a introduit le commerce de dtail dans la classe 35 par une formule alambique. La note explicative de lArrangement de Nice relatif la classification internationale des biens et des services explique, propos de la classe 35 regroupant des services : cette classe comprend le regroupement pour le compte de tiers de produits divers [ lexception de leur transport] permettant au consommateur de les voir et de les acheter commodment, ces services peuvent tre assurs par des magasins de dtail, par des magasins en gros, par lintermdiaire de catalogues de vente par correspondance ou par des moyens lectroniques, par exemple, par lintermdiaire de sites Web ou dmissions de tl-achat . LOHMI a alors accept des marques dposes pour des services de regroupement de produits pour les offrir la vente ou des services de grands magasins (pourvu que les produits en relation avec ce commerce soient mentionns : OHMI, 2e ch. rec., 17 dc. 1999, Giacomelli, R 46/1998-2, http://oami.eu.int ;
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Communication 3/01 du 12 mars 2001 du prsident de lOffice ; cep. : OHMI, Rgles dexamen, 4 3, j). La Cour de justice a confort spectaculairement cette volution, en jugeant que il y a lieu de conclure que la notion de services au sens de la directive comprend les services fournis dans le cadre du commerce de dtail de produits (CJCE, 7 juill. 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermrkte, aff. C-418/02, Rec. I. 5873, JOUE, no C 217, 3 sept. 2005, point 39). Et pour rsoudre les problmes de rdaction du libell dans le dossier de dpt, la Cour prcise : aux fins de lenregistrement dune marque couvrant des services fournis dans le cadre du commerce de dtail, il nest pas ncessaire de dsigner concrtement le ou les services pour lesquels cet enregistrement est demand. Pour lidentification de ceux-ci, il suffit dutiliser des formules gnrales telles que regroupement de produits divers permettant au consommateur de les voir et de les acheter commodment (point 49). 3. Aptitude distinguer, condition autonome. 30. Un signe doit [] possder la capacit inhrente de distinguer (OHMI, 3e ch. rec., 28 juin 2000, Les Grands Chais de France, R 464/1999-3, 11). Cette prdisposition caractristique relevant de la dfinition de la marque (CPI, art. L. 711-1 ; Direct., art. 2 et 3-1, a ; Rgl., art. 4 ; OHMI, directives dexamen, 8.2) devrait tre sanctionne de manire autonome par rapport lexigence de caractre distinctif (CPI, art. L. 711-2 ; TPI, 9 oct. 2002, KWS Saat c/ OHMI [Nuance dorange], aff. T-173/00, Rec. II. 3843, point 26 ; comp. TGI Strasbourg, 15 dc. 2003, Patachek/Altesse Bijoux, PIBD 2004, 782-III-171). Une couleur est apte constituer une marque, mme si une couleur en soi na pas de caractre distinctif, ce qui entrane le refus denregistrement (OHMI, 3e ch. rec., 18 dc. 1998, Light Green, R 122/1998-3 ; cependant, si laptitude distinguer dun signe ne signifie pas automatiquement que ce signe possde un caractre distinctif, lorsque son caractre distinctif a t dmontr, il est forcment capable de distinguer au sens de lart. 4 du Rgl. no 40/94 et du Rgl. no 207/2009 : CJCE, 18 juin 2002, Philips, aff. C-299/99, Rec. I. 5475, PIBD 2003, 756-III-37, points 39 et 40 ; comp. : TPI, 25 sept. 2002, Viking-Umwelttechnik c/ OHMI [Juxtaposition de vert et de gris], aff. T-316/00, Rec. II. 3715, point 24 ; S. HIDAKA, N. TATCHELL, M. DANIELS, B. TRIMMER et A. COOKE, A sign of the times ? A review of key trade mark decisions of the european court of justice and their impact upon national trade mark jurisprudence in the EU, The Trademark Reporter 2005, vol. 94, p. 1105 s.). La lettre des textes, comme la lecture quen propose la Cour de justice des Communauts europennes, confortent cette interprtation. 31. Il convient de noter que la directive no 2008/95 distingue, dune part, les motifs de refus ou de nullit frappant, sur le fondement de la dfinition de la marque donne par larticle 2, les signes qui ne peuvent constituer une marque (art. 3, 1, a) et, dautre part, les motifs de refus fonds sur labsence dun caractre ncessaire, qui condamnent les marques qui sont dpourvues de caractre distinctif (art. 3, 1, b), comme les signes descriptifs (art. 3, 1, c), gnriques (art. 3, 1, d), etc. (Rappr. Rgl. no 40/94, art. 7, 1, a et b, devenu Rgl. no 207/2009 ; comp. la formulation plus ambigu de lart. 15, 1, de lAccord ADPIC). La difficult, pour oprer cette distinction, vient de ce que la dfinition de la marque sur laquelle sappuie la premire srie de motifs de refus, fait principalement rfrence la fonction essentielle de celle-ci, qui est de garantir au consommateur ou lutilisateur final lidentit dorigine du produit . De la fonction essentielle, on glisse aisment au caractre distinctif (OHMI, 3e ch. rec., 5 dc. 2001, Myles, prc. supra, no 28). 32. Dans plusieurs dcisions, lOHMI, comme la Cour de justice, expliquent que pour savoir si un signe peut constituer une
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marque, il conviendrait de commencer par vrifier sil correspond la dfinition de celle-ci (TPI, 5 avr. 2001, Bank fr Arbeit und Wirtschaft c/ OHMI [EASYBANK], aff. T-87/00, Rec. II. 1259, point 20 : Aux termes de larticle 4 du rglement no 40/94, llment dterminant pour quun signe susceptible de reprsentation graphique puisse constituer une marque communautaire consiste dans son aptitude distinguer les services dune entreprise de ceux dautres entreprises ; CJCE, 24 juin 2004, Heidelberger Bauchemie, aff. C-49/02, Rec. I. 6129, points 41 et 42 ; TPI, 13 juin 2007, IVG Immobilien c/ OHMI, aff. T-441/05, Rec. II. 1937, point 47). En consquence, ces autorits europennes prconisent de contrler dans un premier temps (au titre des articles 2 et 3, 1, a) si le signe nest pas impropre par nature, cest--dire dans labsolu, jouer un rle dindicateur dorigine (OHMI, 18 dc. 1998, Wrigley, Light green , 19 et 20, prc. supra, no 28 ; cette dmarche est approuve par la Commission europenne : CJCE, 27 nov. 2003, Shield Mark, aff. C-283/01, Rec. I. 14313, point 31 ; V. aussi point 36), et seulement ensuite, dans un deuxime temps (au titre des alinas b d de lart. 3, 1), de juger in concreto du caractre distinctif ou non au regard des produits et services du libell de dpt. 33. Concrtement, dans larrt Libertel, la Cour de justice, interroge sur le point de savoir si une couleur pouvait prsenter un caractre distinctif au sens de larticle 3, 1, b, a opt pour un raisonnement en deux tapes principales : premire tape, se demander si le signe est susceptible de constituer une marque au sens de larticle 2 de la directive ; deuxime tape, sinterroger sur son caractre distinctif en regard de larticle 3, 1, b d. La premire tape, elle-mme, se subdivise en trois tests : Lexamen de ces questions ncessite de dterminer au pralable si une couleur en elle-mme est susceptible de constituer une marque aux termes de larticle 2 de la directive. cet effet, une couleur en elle-mme doit remplir trois conditions. Premirement, elle doit constituer un signe. Deuximement, ce signe doit tre susceptible dune reprsentation graphique. Troisimement, ce signe doit tre propre distinguer les produits ou les services dune entreprise de ceux dautres entreprises (CJCE, 6 mai 2003, Libertel, aff. C-104/01, Rec. I. 3793, point 22 ; CJCE, 25 janv. 2007, Dyson, aff. C-321/03, Rec. I. 687, points 27 et 28, Propr. ind. 2007, comm. 21, obs. A. Folliard-Monguiral). La vrification de la conformit de llment considr la dfinition dun signe susceptible de constituer une marque, passe donc par un triple test. Si on laisse de ct lexigence de reprsentation graphique, qui sera examine plus loin, les autres lments de la dfinition font rfrence un signe qui sert didentificateur. 4. Un signe identificateur. 34. Il convient donc que llment choisi puisse constituer un signe (CJCE, 6 mai 2003, Libertel, prc., point 27), par exemple, pour une couleur, quelle puisse tre perue autrement que comme un lment de dcoration, et, deuxime condition, qui se confond largement avec la premire, quil soit propre distinguer (arrt Libertel prc., point 39), cest--dire notamment communiquer des informations prcises sur lorigine du produit (arrt Libertel, prc., point 40). Un signe identificateur est un lment peru par les sens et un lment dot dune signification. Par consquent, tout lment saisi par les sens est susceptible de constituer un signe au regard de larticle 2 de la directive no 2008/95. Il ne sagit pas seulement des signes visuels qui sont capts par la vue car, selon la prcision apporte par la Cour de justice, il convient dinterprter larticle 2 de la directive en ce sens que peut constituer une marque un signe qui nest pas en lui-mme susceptible dtre peru visuellement, condition quil puisse faire lobjet dune reprsentation graphique (CJCE, 12 dc. 2002, Sieckmann, aff. C-273/00, Rec. I. 11737, point 45. Lart. L. 711-1 CPI voque les signes sonores. Laccord ADPIC [art. 15] ne cite que des signes
visuels, aprs avoir nanmoins pos que tout signe est propre constituer une marque. K. LEVIN, Olfactory and sound marks in the European Union, WIPR, 6, juin 2003, vol. 17, p. 22). Ce principe a t rappel non seulement propos dodeurs (OHMI, 3e ch. rec., 5 dc. 2001, Myles, prc. supra, no 28 ; OHMI, 2e ch. rec., 11 fvr. 1999, Vennootschap, R 156/1998-2 ; CJCE, 12 dc. 2002, Sieckmann, prc., point 45), mais aussi pour des sons (CJCE, 27 nov. 2003, Shield Mark, prc., points 36 et 37). 35. LOHMI explique : Lodorat est lun des cinq sens que possde ltre humain. Les marques qui en tant que signe didentification sont perceptibles par le nez [] les odeurs, considres de faon abstraite, peuvent tre aptes se caractriser dans le commerce, au sens de ladite disposition, comme un moyen autonome de distinguer les entreprises . Les marques tactiles, les marques gustatives sont, elles aussi, perues par les sens (OHMI, 3e ch. rec., 5 dc. 2001, Myles, prc. supra, no 28 ; lAccord ADPIC, art. 15, 1, prvoit cependant que les Membres pourront exiger, comme condition de lenregistrement, que les signes soient perceptibles visuellement ). 36. La ncessit dune aptitude distinguer sexplique par le fait que la marque est un signe de communication sur le march. Les marques sont des signes lis au produit ou lentreprise qui permettent la communication entre lentreprise et le public (OHMI, 3e ch. rec., 5 dc. 2001, Myles, prc. supra, no 28). Si le signe nest jamais peru comme tel par les consommateurs (CJCE, 6 mai 2003, Libertel, point 27, prc. supra, no 33, JCP E 2003. 1434, no 1, obs. N. Boespflug, P. Greffe et D. Barthlmy ; OHMI, ch. rec., 20 nov. 2002, Vve Clicquot, R 246/2000-2, point 17 ; OHMI, 14 sept. 2000, Unilever, R 436/1999-1, PIBD 2001, 724-III-367), sil nest pas interprt comme un lment servant informer sur lorigine du produit, il devrait se voir refuser la qualit de signe pouvant constituer une marque (pour la couleur dun produit, CJCE, 24 juin 2004, Heidelberger Bauchemie, aff. C-49/02, Rec. I. 6129, points 37 39 ; pour une forme dune simplicit excessive : TPI, 12 sept. 2007, Cain Cellars c/ OHMI, aff. T-304/05, Rec. II. 112*, point 22, visant malencontreusement lart. 7, 1, b) sur le fondement de larticle 2 de la directive ou de larticle 4 du rglement (et non au visa de lart. 3, 1, b, de la directive, ou de lart. 7, 1, b, du Rgl. no 40/94 et no 207/2009 ; OHMI, 3e ch. rec., 5 dc. 2001, Myles, prc. ; rappr. CA Paris, 9 juill. 1987, Gieza, PIBD 1988, III-107 ; mais souvent, les deux textes sont viss et il faut reconnatre que la distinction entre aptitude gnrale distinguer et caractre distinctif nest pas toujours faite par la jurisprudence communautaire, V. par ex. : OHMI, 2e ch. rec., 11 mars 1998, Fuji, R 4/1998-2). 37. Cependant, tout est question de circonstances. Ainsi, ce nest pas parce quune couleur est en gnral associe la dcoration dun produit et perue habituellement comme un moyen dembellissement de la marchandise, quelle ne peut pas jouer dans certaines situations le rle de signe indicateur dorigine (V. TPI, 25 sept. 2002, Viking-Umwelttechnik c/ OHMI [Juxtaposition de vert et de gris], aff. T-316/00, Rec. II. 3715, point 23, D. 2002. 3016). Cest ainsi que la Cour de justice envisage la question : Quant la question de savoir si une couleur en elle-mme est propre distinguer les produits ou les services dune entreprise de ceux dautres entreprises, au sens de larticle 2 de la directive, il faut apprcier si les couleurs en elles-mmes sont aptes ou non transmettre des informations prcises, notamment quant lorigine dune marchandise ou dun service. cet gard, il convient de rappeler que, si les couleurs sont propres vhiculer certaines associations dides et susciter des sentiments, en revanche, de par leur nature, elles sont peu aptes communiquer des informations prcises. Elles le sont dautant moins quelles sont habituellement et largement utilises dans la publicit et dans la commercialisation des produits et des services pour leur pouvoir attractif, en dehors de
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tout message prcis. Cependant, il ne serait pas justifi de dduire de cette constatation dordre factuel une interdiction de principe de considrer les couleurs en elles-mmes comme tant propres distinguer les produits ou les services dune entreprise de ceux dautres entreprises. En effet, il ne peut pas tre exclu quexistent des situations dans lesquelles une couleur en elle-mme puisse servir dindication dorigine des produits ou des services dune entreprise. Il convient donc dadmettre que les couleurs en elles-mmes peuvent tre propres distinguer les produits ou les services dune entreprise de ceux dautres entreprises, au sens de larticle 2 de la directive. Il dcoule de ce qui prcde quune couleur en elle-mme est susceptible de constituer, aux conditions prcites, une marque au sens de larticle 2 de la directive (CJCE, 6 mai 2003, Libertel, points 27, 39 42, prc. supra, no 33 ; noter quun lment peut tre cumulativement considr comme une dcoration et comme un indicateur dorigine : CJCE, 23 oct. 2003, Adidas-Salomon et Adidas Benelux, aff. C-408/01, Rec. I. 12537, PIBD 2004, III-128). ART. 3. FONCTIONS
DE LA MARQUE.
38. La marque a principalement une fonction distinctive. Cette utilit essentielle est prsente, on vient de le voir, comme caractristique de ce signe, notamment par larticle L. 711-1 du code de la proprit intellectuelle, aux termes duquel la marque [] est un signe [] servant distinguer (V. Rp. com., Vo Marques de fabrique, de commerce ou de service). Un tel repre permet la clientle de diffrencier les produits et services dune maison commerciale des produits et services de la concurrence, et de ritrer ses achats. Il fournit une indication, en quelque sorte, sur la paternit du produit ou service, cest--dire sur lorigine industrielle du produit. La Cour de justice reprend souvent la formule suivante : il faut tenir compte de la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir au consommateur ou lutilisateur final, lidentit dorigine du produit marqu, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit de ceux qui ont une autre provenance (CJCE, 17 oct. 1990, HAG GF, aff. C-10/89, Rec. I. 3711 [HAG II] ; idem : CJCE, 11 nov. 1997, Loendersloot, aff. C-349/95, Rec. I. 6227, point 24 ; CJCE, 29 sept. 1998, Canon, aff. C-39/97, Rec. I. 5507, point 28 ; CJCE, 18 juin 2002, Philips, aff. C-299/99, Rec. I. 5475, points 29 et 30 ; CJCE, 12 nov. 2002, Arsenal Football Club, aff. C-206/01, Rec. I. 10273, PIBD 2003, 764-III-263, D. 2003. 755, obs. P. de Cand ; CJCE, 12 dc. 2002, Sieckmann, aff. C-273/00, Rec. I. 11737, point 35 ; OHMI, 1re ch. rec., 7 mai 2002, Thomas GROS c/ OHMI, PIBD 2003, 763-III-240). Cette fonction assure par la marque va permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque dsigne de faire, lors dune acquisition ultrieure, le mme choix, si lexprience savre positive, ou de faire un autre choix si elle savre ngative (TPI, 27 fvr. 2002, Ellos c/ OHMI, aff. T-219/00, Rec. II. 753, point 28, PIBD 2002, 747-III-348). 39. Lobjet spcifique du droit de marque est dassurer au titulaire le droit exclusif de distinguer ses produits par ce signe pour leur premire mise en circulation (CJCE, 11 nov. 1997, Loendersloot, prc., point 24). 40. En consquence, la loi donne au titulaire de la marque la facult de sopposer toute pratique susceptible de porter prjudice la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir la provenance du produit et de se protger contre les concurrents qui voudraient crer une confusion sur cette indication dorigine (CJCE, 23 mai 1978, Hoffmann-La Roche c/ Centrafarm, aff. 102/77, Rec. 1139, point 7). Il sagit de sassurer que la marque peut remplir ses fonctions propres. Mais le pouvoir dinterdire accord au titulaire de la marque doit tre rserv aux cas dans
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lesquels lusage du signe par un tiers porte atteinte cette fonction essentielle de la marque (CJCE, 12 nov. 2002, Arsenal Football Club, aff. C-206/01, Rec. I. 10273, point 51 ; CJCE, 25 janv. 2007, Adam Opel, aff. C-48/05, Rec. I. 1017, point 21 ; V. cep. : CJCE, 18 juin 2009, LOral SA c/ Bellure NV, aff. C-487/07, point 58, Propr. ind. 2009, comm. 51, obs. A. Folliard-Monguiral). Aussi, un tiers, non titulaire de la marque, peut lutiliser afin dindiquer la destination dun produit quil commercialise, mme sil ne sagit pas dun accessoire ou dune pice dtache du produit couvert par la marque (est cependant contrefaisant lusage dun signe sur des charpes pour supporters dun club de football : CJCE, 12 nov. 2002, Arsenal Football Club, prc. ; rappr. CJCE, 25 janv. 2007, Adam Opel, prc., points 37 et 45 ; comp. CJCE, 14 mai 2002, Hlterhoff, aff. C-2/00, Rec. I. 4187, D. 2002. 3137, obs. J. Passa : la Cour a jug non contrefaisant lusage, par un tiers, dune marque autrement qu titre de marque, seule fin de dcrire les proprits spcifiques du produit concurrent quil met en vente ; CJCE, 17 mars 2005, Gillette Company et Gillette Group Finland, aff. C-228/03, Rec. I. 2337, points 32 et 39 ; Cour fd., 6e circ., 20 juin 2003, Etw Corp V. Jireh PublG Inc. [aff. Tiger Woods], Comm. com. lectr. sept. 2003, no 137 ; Lanham Act 15USC 1115 b, 4 ; V. infra, nos 150 et s.). Pour tre tolre, cette utilisation de la marque par le tiers doit tre conforme aux usages honntes en matire industrielle ou commerciale (CJCE, 17 mars 2005, Gillette Company, prc., point 49).
41. La marque remplit dautres fonctions, notamment conomiques, sociologiques ou psychologiques (OHMI, 1re ch. rec., 14 sept. 2000, Unilever, prc. supra, no 36 : la fonction dorigine nest pas, ou nest plus la seule fonction juridique dune marque. La marque renferme galement le goodwill [limage de marque] associ un produit dtermin, rendant ainsi le goodwill facilement transfrable au moyen dune cession ; elle remplit une fonction de garantie en suscitant chez le consommateur une attente que le produit quil achte demain aura la mme qualit que le produit quil a achet hier, et elle remplit une fonction publicitaire en ce sens quelle constitue un bon moyen par lequel les efforts visant crer une image positive pour un produit peuvent tre canaliss ; rappr. : CJCE, 4 nov. 1997, Parfums Christian Dior, aff. C-337/95, Rec. I. 6013, point 39, RTD eur. 1998. 595, obs. G. Bonet, D. 1998. 587, note M.-C. Bergers ; CJCE, 23 fvr. 1999, BMW, aff. C-63/97, Rec. I. 905, D. 1999. IR. 81 ; CJCE, 25 janv. 2007, Adam Opel, aff. C-48/05, Rec. I. 1017, point 22, vise une atteinte aux fonctions de la marque ; CJCE, 18 juin 2009, LOral SA c/ Bellure NV, aff. C-487/07, point 58, qui voque les autres fonctions comme notamment celle consistant garantir la qualit de ce produit ou de ce service, ou celle de communication, dinvestissement ou de publicit ). Certaines de ces fonctions annexes ne sont pas prives dincidence juridique (sur la prise en considration par le droit des autres fonctions : A. FOLLIARD-MONGUIRAL, Propr. ind. sept. 2008, comm. 61, not. p. 42). Ainsi, limage de marque dune marque renomme, cest--dire le concept qui lui est immdiatement associ dans lesprit du public (style de vie, fiabilit, respect de lenvironnement, scurit, luxe), est protge en tant que telle contre les agissements de ceux qui brouillent ce rapport (OHMI, 3e ch. rec., 25 avr. 2001, Hollywood, R 283/1999-3, 61 et s., PIBD 2001, III-398, D. 2002. 1134, obs. S. Durrande). Une telle atteinte srieuse pourrait ainsi survenir du fait que le revendeur naurait pas, dans le dpliant publicitaire quil diffuse, pris soin de ne pas placer la marque dans un voisinage qui risquerait damoindrir gravement limage que le titulaire a russi crer autour de sa marque (CJCE, 4 nov. 1997, Parfums Christian Dior, prc., point 47). Le droit prend donc en considration le fait que la marque soit le vhicule de communication dun message au public , et protge aussi la valeur
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conomique de ce message (OHMI, 25 avr. 2001, Hollywood, prc., 66 et 67). On notera cependant quil ne saurait tre prsum que chaque marque renomme projette, du seul fait de sa renomme, une image de prestige ou de qualit suprieure . La juridiction communautaire a relev que si certaines marques de chanes de restauration rapide bnficient dune renomme incontestable, elles ne projettent pas, en principe et dfaut dlments de preuve en sens contraire, limage dun prestige particulier ou dune qualit leve, le secteur de la restauration rapide tant plutt associ dautres qualits, telles que la rapidit ou la disponibilit et, un certain degr, la jeunesse (TPI, 22 mars 2007, SIGLA c/ OHMI, aff. T-215/03, Rec. II. 711, points 57, 58, Propr. ind. 2007, comm. 41, obs. A. Folliard-Monguiral).
SECTION 2 Forme de la marque.

46. Celui qui souhaite lancer une nouvelle marque doit tenir compte dimpratifs commerciaux et de contraintes juridiques. Dun point de vue commercial, il convient dadopter un signe adapt la clientle vise et aux produits ou services dsigns. Cest l laffaire des spcialistes du marketing. Quant aux exigences juridiques, elles sont premire vue peu nombreuses. ART. 1er. TOUS
LES SIGNES.
ART. 4. CARACTRES
DE LA MARQUE.
42. Les caractres de la marque ont largement chapp au phnomne de communautarisation. Cependant, certains de ces caractres sont parfois imposs par des sources internationales. 43. Ainsi, la marque est facultative et nul nest oblig, sauf rares exceptions (les mdicaments par exemple), de distribuer ses produits ou services sous une marque (ce nest plus un instrument de police commerciale). La marque est, par ailleurs, indpendante du produit ou du service quelle dsigne : lillicit du produit ou du service nentrane pas la nullit de la marque (Convention dUnion de Paris, art. 7 ; Direct. no 2008/95, considrant 13). 44. La marque est indpendante de son titulaire (sa cession est possible), et du fonds de commerce ; elle constitue un lment incorporel du fonds de commerce, mais elle peut tre cde sparment pourvu quelle nen constitue pas llment qui attire principalement la clientle. Selon lAccord ADPIC (art. 21), en effet, le titulaire dune marque de fabrique ou de commerce enregistre aura le droit de la cder sans quil y ait ncessairement transfert de lentreprise laquelle la marque appartient (Rappr. CPI, art. L. 714-1, al. 1er). Le rglement no 40/94 du 20 dcembre 1993 sur la marque communautaire adopte cette solution (considrant 10 et art. 17-1, devenus considrants 11 et art. 17-1 du Rgl. no 207/2009 : La marque communautaire peut, indpendamment du transfert de lentreprise, tre transfre pour tout ou partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistre ). Toutefois, il convient de rappeler que daprs la jurisprudence franaise et larticle 17, paragraphe 2, du rglement du 20 dcembre 1993, sauf clause contraire, la cession de lentreprise implique le transfert automatique de la marque. 45. Ces solutions classiques sont de nature mettre en pril la fonction dindication dorigine que remplit la marque. En effet, par des cessions successives, elle peut se retrouver entre les mains dune entreprise sans aucun rapport avec le titulaire dorigine (Com. 31 janv. 2006, Ins de la Fressange, no 05-10.116, Propr. ind. avr. 2006, comm. 37, P. Trefigny ; CJCE, 30 mars 2006, Emanuel, aff. C-259/04, Rec. I. 3089, D. 2006. 1455, obs. J. Daleau, D. 2006. 2109, note D. Poracchia et C-A. Maetz, D. 2006. 2326, S. Durrande ; TPI, 14 mai 2009, E. Fiorucci, aff. T-165/06, non encore publi). Aussi, le rglement sur la marque communautaire tente-t-il dviter cet effet pervers et rserve-t-il la ncessit suprieure de ne pas induire le public en erreur en raison du transfert (considrant 10 devenu considrant 11), et prvoit-il, en cas de danger avr, la possibilit pour lOffice de refuser lenregistrement du transfert (art. 17-4).
47. La directive no 2008/95 (art. 2) et le rglement no 40/94 (art. 4) lexpriment avec plus de nettet que le code de la proprit intellectuelle (CPI, art. L. 711-1) : tous les signes peuvent constituer une marque. Cette affirmation de principe est illustre par une liste dexemples non ferme qui dbute par ladverbe notamment . Le droit des marques se montre ainsi accueillant lgard des identifiants, comme le souligne lOHMI : Les termes tous signes employs dans larticle 4 du rglement no 40/94, doivent [] selon une interprtation systmatique et tlologique, tre interprts au sens le plus large, ouvert et gnral, englobant tous les types imaginables de marques (OHMI, 3e ch. rec., 5 dc. 2001, Myles, prc. supra, no 28 ; OHMI, 3e ch. rec., 12 fvr. 1998, Orange, R 0007/1997-3, 16 ; OHMI, 18 dc. 1998, Wrigley, Light Green , 12, 17, prc. supra, no 28 ; OHMI, directives dexamen, 8.2 ; par ex., pour une couleur, V. CJCE, 6 mai 2003, Libertel, aff. C-104/01, Rec. I. 3793, point 42, et comparer la position trs restrictive de lOHMI : par ex. OHMI, 2e ch. rec., 23 mai 2001, B.V. Holmatro, R 176/2000-2, 11 ; directives dexamen, 8.3 ; pour une combinaison de couleurs : CJCE, 24 juin 2004, Heidelberger Bauchemie, aff. C-49/02, Rec. I. 6129 ; pour un slogan : OHMI, 21 sept. 1999, R 330/1999, Pain relief without pills ; CJCE, 21 oct. 2004, OHMI c/ Erpo Mbelwerk, aff. C-64/02 P, Rec. I. 10031 ; pour le refus dune marque constitue par un seul chiffre, V. : OHMI, 3e ch. rec., 22 juin 1999, Caterham, 7 , R 63/1999-3, PIBD 2000, 697-III-228 ; mais une marque peut tre constitue dune seule lettre un I majuscule V. TPI, 13 juin 2007, IVG Immobilien c/ OHMI, aff. T-441/05, Rec. II. 1937, Propr. ind. 2007, comm. 72, obs. A. Folliard-Monguiral ; V. aussi : TPI, 21 mai 2008, Enercon c/ OHMI, aff. T-329/06, Rec. II. 76* ; comp. pour une marque constitue de deux lettres : OHMI, 2e ch. rec., 11 mars 1998, Fuji, IX , prc. supra, no 36). Ce libralisme se trouve confirm et amplifi par les dispositions du rglement dapplication concernant la marque communautaire qui facilite le dpt et la publicit des marques atypiques, notamment celles composes de couleurs ou de sons (Rgl. no 1041/2005 de la Commission, 29 juin 2005, JOUE, no L 172, 5 juill., considrant 6). 48. Un nom de famille peut certainement tre enregistr comme marque, mme sil est commun, et mme si loccupation du nom par le premier dposant doit priver ses homonymes de dposer le mme signe (CJCE, 16 sept. 2004, Nichols, aff. C-404/02, Rec. I. 8499, point 31 : lenregistrement dune marque constitue par un patronyme ne saurait tre refus afin dviter quun avantage ne soit accord au premier demandeur ). Rappelons toutefois que le droit confr par la marque ne permet pas son titulaire dinterdire un tiers lusage dans la vie des affaires de son nom et de son adresse (CPI, art. L. 713-6, a ; Direct., art. 6-1, a, et Rgl., art. 12, a ; A. MENDOZA-CAMINADE, Le nom de famille lpreuve du droit des affaires, D. 2008. 2569). 49. Une forme tridimensionnelle, par exemple la forme du produit ou de son emballage, constitue valablement une marque, et nexige aucune addition arbitraire, telle quune dcoration sans but fonctionnel (CJCE, 18 juin 2002, Philips, aff. C-299/99,
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Rec. I. 5475, point 50, PIBD 2003, 756-III-43 ; pour la forme particulire dun haut-parleur : TPI, 10 oct. 2007, Bang & Olufsen c/ OHMI, aff. T-460/05, Rec. II. 4207, Propr. ind. 2007, comm. 98, obs. A. Folliard-Monguiral ; pour la forme dun bonbon : CJCE, 22 juin 2006, Storck c/ OHMI, aff. C-24/05 P, Rec. I. 5677 ; S. LIPOVETSKY, Une marque communautaire 3D deux vitesses : lesthtique au service de la marque de luxe ?, D. 2008. 1367). Un dposant souhaitait enregistrer une marque consistant en un rceptacle ou compartiment de collecte transparent faisant partie de la surface externe dun aspirateur . Il sagissait, en fait, pour lentreprise Dyson dobtenir une marque sur lapparence de ses aspirateurs sans sac rservoir de poussire transparent. En ralit, elle cherchait protger un concept daspirateur sans sac. La Cour de justice des Communauts europennes rpond que la transparence nest pas un signe et ne peut constituer une marque (CJCE, 25 janv. 2007, Dyson, aff. C-321/03, Rec. I. 687, point 26, D. 2007. Pan. 2833, obs. S. Durrande). 50. Ni la directive, ni le rglement ne visent expressment les noms gographiques. Ils ne sont donc pas exclus a priori comme dans certains systmes nationaux, mais leur admission est soumise des conditions assez restrictives (V. CJCE, 4 mai 1999, Windsurfing Chiemsee, aff. jointes C-108/97 et C-109/97, Rec. I. 2779 ; J. AZMA, Les dangers de la marque gographique, RTD com. 2008. 540, no 3). 51. Mme les signes les plus extravagants, par exemple des identifiants non visuels, comme les sons et les odeurs, ont t dclars admissibles au nombre des signes distinctifs par la Cour de justice (CJCE, 12 dc. 2002, Sieckmann, aff. C-273/00, Rec. I. 11737, point 45 ; rappr. : TPI, 27 oct. 2005, Eden c/ OHMI, aff. T-305/04, Rec. I. 4705 ; V. supra, nos 34 et s.). LOHMI a reconnu laptitude thorique dun arme de framboise constituer un signe distinctif, pos en principe gnral que les odeurs, considres de faon abstraite, peuvent tre aptes se caractriser dans le commerce [] comme un moyen autonome de distinguer les entreprises , et affirm que les marques qui, en tant que signe didentification, sont perceptibles par le nez comme des marques olfactives ne peuvent pas, par principe, tre exclues de la protection du droit des marques (OHMI, 3e ch. rec., 5 dc. 2001, Myles, prc. supra, no 28). Une marque communautaire a t enregistre pour une odeur dherbe frachement coupe (OHMI, 2e ch. rec., 11 fvr. 1999, Vennootschap onder firma senta aromatic marketing, R 156/1998.2, PIBD 2000, 689-III-10) ; lINPI a valid lenregistrement du rugissement dun lion (V. ASTIC et J. LARRIEU, Des rugissements aux odeurs : lvolution des marques commerciales, D. 1998, chron. 389). La Cour de justice des Communauts europennes a reconnu ladmissibilit, en tant que marque, dun chant de coq (CJCE, 27 nov. 2003, Shield Mark, aff. C-283/01, Rec. I. 14313, D. 2005. 500, obs. S. Durrande, points 35 et 36), et dune odeur balsamique fruite avec une lgre note de cannelle (CJCE, 12 dc. 2002, Sieckmann, aff. C-273/00, prc. ; OHMI, 3e ch. rec., 5 dc. 2001, Myles, prc. ; pour une marque gustative : OHMI, 2e ch. rec., 4 aot 2003, Eli Lilly, R 120/2001-2). Une marque tactile sous forme de caractres Braille en relief a t enregistre auprs de lOHMI (no EM 900381, enregistre le 17 janv. 2000). Hormis la capacit constituer un signe identificateur (V. supra, nos 30 et s.), la seule limite ladmissibilit dun signe en tant que marque est son aptitude la reprsentation graphique. Certains lments, comme la couleur, la forme, une musique ne sont perus que comme des lments secondaires didentification. Ce nest que par leur association une marque, le plus souvent verbale, quils gagnent peu peu leur rle dindicateur de lorigine (F. FOLLIARD-MONGUIRAL, obs. sous TPI, 6 nov. 2007, RheinfelsQuellen H. Hvelmann c/ OHMI aff. T-28/06, Rec. II. 4413, Propr. ind. 2008, comm. 3).
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ART. 2. APTITUDE
LA REPRSENTATION GRAPHIQUE.
52. Tout signe qui peut tre peru comme un identifiant (V. supra, nos 30 et s.) est propre constituer une marque pourvu quil soit adapt aux modalits du dpt et quil soit donc susceptible de reprsentation graphique . Cette dernire exigence est reprise par tous les textes (CPI, art. L. 711-1 ; Direct. no 2008/95, art. 2 ; Rgl. no 40/94 et no 207/2009 sur la marque communautaire, art. 4 ; Accord ADPIC, art. 15.1 ; Trait de Singapour du 27 mars 2006 sur le droit des marques [OMPI], art. 3, 1, a, ix, qui ne vise cependant pas la forme graphique de la reprsentation exige ; L. no 2009-582 du 25 mai 2009, JO 26 mai). En effet, toute demande denregistrement dune marque doit comporter une reproduction du modle de la marque (Rgl. no 40/94 et no 207/2009, art. 26, 1, d ; CPI, art. L. 712-2), sous peine dtre refuse lenregistrement (au visa de lart. 7-1, a, du rglement). 53. Si lobligation de reprsentation graphique ne posait aucun problme de comprhension tant quon se contentait de dposer des marques verbales ou graphiques, directement perceptibles par la vue, qui sont aisment reproduites sur un support papier (le dossier de dpt dune demande denregistrement ; Rgle 3 2 du rglement dapplication no 2868/95, prc. supra, no 19), cette exigence a suscit des problmes dlicats dinterprtation pour les marques non visuelles (sonores, olfactives, voire gustatives) qui se sont multiplies rcemment (J. LARRIEU et V. ASTIC, Du lche-vitrines au lche-marques, note sous CA Paris, 3 oct. 2003, D. 2004. 2433). 54. La Cour de justice a donc prcis les conditions dadmissibilit de la reprsentation de la marque. Est dabord pos le principe que la reprsentation graphique peut tre indirecte. Il nest pas ncessaire que le signe soit susceptible dtre directement reproduit sous forme visible, car la reprsentation graphique peut utiliser des succdans pour rendre visible le signe, ce qui ouvre la porte aux signes non visuels (V. CJCE, 12 dc. 2002, Sieckmann, aff. C-273/00, Rec. I. 11737, point 56). Une telle reprsentation est forcment imparfaite. 55. La reprsentation graphique a trois fonctions : elle sert dabord dterminer avec prcision lobjet de la protection, autrement dit identifier la marque (OHMI, 3e ch. rec., 5 dc. 2001, Myles, prc. supra, no 28) ; elle doit ensuite permettre une reproduction dans un registre public rendant la marque accessible au public, notamment aux oprateurs conomiques qui connaissent ainsi les droits des tiers (OHMI, 3e ch rec., 12 fvr. 1998, Orange, point 11 : Il sagit dune ncessit imprative destine permettre le droulement de la procdure dexamen et denregistrement, y compris la recherche, et qui est galement dicte par lintrt des tiers et par celui des propritaires de droits enregistrs tels que, par exemple, les propritaires de marques antrieures qui souhaitent dfinir le contour de la protection de leurs demandes, en vue finalement dventuelles procdures dopposition ; CJCE, 24 juin 2004, Heidelberger Bauchemie, aff. C-49/02, Rec. I. 6129, point 30, PIBD 2004, 794-III-552) ; elle permet enfin aux autorits comptentes de connatre avec prcision la nature du signe soumis leur examen ( Elle doit tre suffisamment claire et prcise pour quil soit possible lOffice dexaminer les motifs absolus et les motifs relatifs de refus, de publier la marque dans le Bulletin des marques communautaires, et de linscrire au registre des marques communautaires , OHMI, 5 dc. 2001, Myles, prc.). 56. Par consquent, la reprsentation graphique est soumise certaines contraintes techniques (elle doit permettre au signe dtre reprsent visuellement, en particulier au moyen de figures, de lignes ou de caractres, de sorte quil puisse tre identifi avec exactitude : CJCE, 6 mai 2003, Libertel, aff. C-104/01, Rec. I. 3793, point 28 ; rappr., pour le droit franais :
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Arr. 31 janv. 1992, art. 2, c, modle de la marque) et elle doit prsenter certaines qualits numres dans larrt Sieckmann (CJCE, 12 dc. 2002, Sieckmann, prc., point 55 ; V. aussi dj : OHMI, 3e ch. rec., 5 dc. 2001, Myles, prc. supra, no 28 ; K. STEPHENS, Unconventional trade marks Smells, sounds, colours and shappes, WIPR [17], 9, sept. 2003, p. 21 ; OHMI, 24 mai 2004, France Parfum, R 591/2003-1, 14, prc. supra, no 51). Elle doit tre claire et prcise (Rappr. : CJCE, 6 mai 2003, Libertel, prc., point 29 ; CA Paris, 3 oct. 2003, D. 2004. 2433, obs. J. Larrieu et V. Astic). Ce nest pas le cas de la description dune odeur par de simples mots. 57. Elle doit tre complte par elle-mme, facilement accessible et intelligible pour lutilisateur du registre public. Ce nest certainement pas le cas dune formule chimique reprsentant un parfum. Ce nest pas le cas non plus pour la reprsentation dun bruit par une onomatope (CJCE, 27 nov. 2003, Shield Mark, prc. supra, no 51). En revanche, une porte musicale est juge remplir ces conditions (arrt Shield Mark, prc. ; V. analyse critique de S. DURRANDE, obs. prc., D. 2005. 502). 58. Elle ne doit pas tre quivoque et introduire de la subjectivit dans la perception du signe par les utilisateurs du registre. Ce nest pas le cas de la tentative de reprsentation dune odeur par des mots (CJCE, 12 dc. 2002, Sieckmann, aff. C-273/00, Rec. I. 11737 : odeur balsamique fruite avec une lgre note de cannelle : description insuffisante ; contra : OHMI, 3e ch. rec., 5 dc. 2001, Myles, prc. supra, no 28, odeur de framboise ). Nest pas non plus juge objective la simple reproduction dune couleur sur la demande denregistrement (V., sagissant de la couleur orange pour dsigner des services : CJCE, 6 mai 2003, Libertel, prc., point 68 : Il convient donc de rpondre la premire question prjudicielle quune couleur en elle-mme, sans dlimitation dans lespace, est susceptible de prsenter, pour certains produits et services, un caractre distinctif [], condition, notamment, quelle puisse faire lobjet dune reprsentation graphique qui soit claire, prcise, complte par elle-mme, facilement accessible, intelligible, durable et objective. Cette dernire condition ne peut pas tre satisfaite par la simple reproduction sur papier de la couleur en question, mais peut ltre par la dsignation de cette couleur par un code didentification internationalement reconnu ; idem : CJCE, 24 juin 2004, Heidelberger Bauchemie, prc. supra, no 55, point 36). 59. Elle doit tre constante, sre et durable puisque la protection de la marque peut tre de longue dure. Ce ne serait pas le cas dun chantillon dune odeur (qui ne constitue pas, de toute faon, une reprsentation graphique). 60. Sagissant dun signe olfactif, la combinaison dune formule chimique, dun chantillon et de mots ne serait pas non plus de nature satisfaire de telles exigences, notamment celles de clart et de prcision (CJCE, 12 dc. 2002, Sieckmann, prc. supra, no 58), pas plus que la combinaison de mots et de limage dune fraise pour reprsenter une marque constitue par une odeur de fraise mre (OHMI, 24 mai 2004, France Parfum, 21, prc. supra, no 51). 61. Linfluence du droit communautaire sur linterprtation du droit national concernant lexigence de reprsentation graphique se manifeste notamment dans larrt de la cour de Paris du 3 octobre 2003, qui refuse lenregistrement dune marque gustative en se rfrant directement larrt Sieckmann (CA Paris, 3 oct. 2003, prc. supra, no 56). Il y avait certainement quelque chose de paradoxal, dune part, poser en principe que les couleurs, odeurs, sons, sont susceptibles de constituer une marque, et dautre part, multiplier tellement les contraintes au niveau de la reproduction du signe dans le dossier de dpt quen pratique le dpt dune marque atypique savrait impossible. Le
rglement dapplication no 1041/2005 du 29 juin 2005 (prc. supra, no 19) favorise dsormais le dpt des marques constitues dune couleur ou dun son, en oprant une vritable rvolution des pratiques. En effet, la reprsentation graphique de la marque peut tre complte par des moyens plus modernes (considrant 6). Le rglement prcise que les couleurs dont la marque se compose sont galement indiques en lettres et une rfrence un code de couleurs reconnu peut tre ajoute (Rgl. no 1041/2005, mod. rgle 3, 5). Par consquent, la rfrence un code de couleurs international reconnu reste facultative, et son absence ne constitue pas un motif de refus, mme si lOffice recommande une telle rfrence. Mais cest propos des sons que lon dcouvre les dispositions les plus novatrices : Lorsque lenregistrement dune marque sonore est demand, la reprsentation de la marque se compose dune reprsentation graphique du son, en particulier dune notation musicale ; lorsque la demande est dpose par des moyens lectroniques, elle peut tre accompagne dun dossier lectronique contenant le son. Le prsident de lOffice arrte les formats et la dimension maximale du dossier lectronique (rgle 3, 6). Sans doute sera-t-il dsormais possible de reprsenter un son par des mots (pour rpondre lexigence de reprsentation graphique sur papier qui subsiste) et de complter le dpt par un fichier sonore lectronique qui sera mis la disposition de tout intress par publication lectronique, de manire satisfaire les exigences de clart et de prcision de la reprsentation poses par la jurisprudence Sieckmann (V. par ex. : marque communautaire no 006534887, Churchill sonogram of Oh Yes , enregistre le 18 dc. 2008).
SECTION 3 Validit de la marque.

62. Les conditions de fond de protection de la marque communautaire qui sont numres par le rglement no 40/94 du 20 dcembre 1993 devenu le rglement no 207/2009 du Conseil du 26 fvrier 2009 (prc. supra, no 11) sont largement reprises de la directive no 89/104 du 21 dcembre 1988 (prc. supra, no 7 ; abroge par la directive no 2008/95) (et donc proches du droit national du fait de la transposition de ce texte), mme si on peut relever quelques diffrences de dtail (J. SCHMIDT-SZALEWSKI et J.-L. PIERRE, Droit de la proprit industrielle, 4e d., 2007, Litec, no 871). ART. 1er. CARACTRE
LICITE DE LA MARQUE.
63. Selon les indications de larticle L. 711-3 du code de la proprit intellectuelle (V. Rp. com., Vo Marques de fabrique, de commerce ou de service), la licit du signe est remise en cause dans trois situations : contrarit lordre public et aux bonnes murs (V. infra, no 64), interdiction du signe par des textes spciaux (V. infra, nos 65 et s.), caractre dceptif du signe (V. infra, nos 69 et s.). 1er. Contrarit lordre public et aux bonnes murs. 64. Parmi les motifs de refus ou de nullit, larticle 3, paragraphe 1er, f, de la directive no 2008/95 cite les marques qui sont contraires lordre public ou aux bonnes murs . La mme exclusion se retrouve en droit franais dans larticle L. 711-3, b, du code de la proprit intellectuelle et, au titre des motifs absolus de refus, dans le rglement sur la marque communautaire (art. 7-1, f ; TPI, 13 sept. 2005, Sportwetten c/ OHMI, aff. T-140/02, Rec. II. 3247), exclusion traditionnelle reprise de larticle 6 quinquies (B, 3) de la Convention de Paris du 20 mars 1883. Les directives dexamen de lOHMI (8.7) (Partie B, Examen, art. 8.7, http://oami.eu.int/fr/mark/marque/direc.htm) citent, titre dexemple, les mots ou images choquants, les
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injures, les images racistes, les propos blasphmatoires mais prcisent que les signes seulement de mauvais got ne sont pas concerns (V., pour la marque Reva dpose en matire automobile, par une entreprise indienne, qui avait une connotation sexuelle graveleuse en finnois : OHMI, Ch. rec. 18 juill. 2006, Reva Electric Car Co, R 0558/2006, Propr. ind. 2007, Alertes 66, obs. I. Meunier-Cur ; rappr. : OHMI, Gde Ch. Rec., 6 juill. 2006, aff. R 0495/2005-G, marque screw you admise uniquement pour des produits vendus en sex-shop). 2. Signes interdits. 65. Il sagit de signes dont lusage est directement interdit par certains textes : la Convention de Paris, ou la lgislation nationale. La rfrence la Convention de Paris du 20 mars 1883 est universelle. Elle est commune larticle L. 711-3, a, du code de la proprit intellectuelle, larticle 3, paragraphe 1er, h, de la directive no 2008/95 et larticle 7, paragraphe 1er, h, du rglement no 40/94 et du rglement no 207/2009. Sont ainsi exclues de lenregistrement les marques qui, dfaut dautorisation des autorits comptentes, sont vises par larticle 6 ter de la Convention de Paris. Ne peuvent donc tre adopts comme marque les signes des tats de lUnion : les armoiries, drapeaux et autres emblmes ; les signes et poinons officiels de contrle et de garantie. Lexclusion concerne aussi les signes des organisations intergouvernementales : armoiries, drapeaux, emblmes, sigles et dnominations (pour le nouveau signe, le cristal rouge , adopt le 8 dc. 2005 en substitut ventuel de la croix rouge, V. CPI, art. L. 714-8 nouv. ; Ord. no 2008-1301 du 11 dc. 2008, JO 12 dc.). Curieusement, linterdiction fulmine par larticle 6 ter de la Convention de Paris (auquel se rfre lart. 7, 1, h, du rglement no 207/2009) ne sapplique pas aux marques de services quil ne vise pas expressment (TPI, 28 fvr. 2008, American Clothing Associates c/ OHMI, aff. T-215/06, Rec. II. 303, Propr. ind. 2008, comm. 32, obs. A. Folliard-Monguiral, Europe 2008, comm. 137, obs. L. Idot). 66. noter que larticle 6 ter, auquel la directive renvoie sans rien y soustraire, prcise dans son paragraphe 1er, c, que les tats ne sont pas tenus de refuser lenregistrement si celui-ci ou son utilisation nest pas de nature suggrer dans lesprit du public un lien entre lorganisation en cause et les armoiries, drapeaux, emblmes ou si cette utilisation ou enregistrement nest vraisemblablement pas de nature abuser le public sur lexistence dun lien entre lutilisateur et lorganisation (pour une application de cette disposition lutilisation de lemblme de lUnion europenne ou lutilisation des couleurs tricolores : TPI, 21 avr. 2004, Concept c/ OHMI [ECA], aff. T-127/02, Rec. II. 1113, JOUE, no C 118, 30 avr. 2004 ; CA Paris, 10 sept. 2003, RTD com. 2004. 713, obs. J. Azma). 67. La directive no 2008/95 admet, en outre, que les tats pourront refuser denregistrer un signe (badge, emblme, cusson) nentrant pas dans la liste de larticle 6 ter quand il prsente un intrt public , ou quand il revt une haute valeur symbolique , par exemple un symbole religieux (cette dernire exclusion nest pas expressment prvue par le rglement no 40/94, mais elle peut tre, notre avis, dduite de lexpression plus gnrale de lart. 7-1, i ; comp. Direct., art. 3-2, b). 68. Lexclusion peut avoir dautres sources lgales. Cest cette hypothse que fait rfrence larticle L. 711-3, b, du code de la proprit intellectuelle lorsquil ajoute ou dont lutilisation est lgalement interdite (V. Rp. com., Vo Marques de fabrique, de commerce ou de service). La directive, de son ct, prvoit que les tats ont la facult dintroduire des exclusions fondes sur la lgislation autre que celle en matire de droit des marques (art. 3-2, a). Le texte franais opre ainsi un renvoi laccord ADPIC et, plus prcisment son article 23 ( 2)
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qui dispose : Lenregistrement dune marque de fabrique ou de commerce pour des vins qui contient une indication gographique identifiant des vins ou qui est constitue par une telle indication, ou lenregistrement dune marque de fabrique ou de commerce pour des spiritueux qui contient une indication gographique identifiant des spiritueux ou qui est constitue par une telle indication sera refus ou invalid, soit doffice si la lgislation dun Membre le permet soit la requte dune partie intresse, en ce qui concerne les vins ou les spiritueux qui nont pas cette origine (Rappr. Rgl. no 40/94 et no 207/2009, art. 7-1, k, qui nonce un motif absolu de refus frappant les marques comportant une appellation dorigine : TPI, 12 sept. 2007, Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano c/ OHMI, aff. T-291/03, Rec. II. 3081). 3. Signes trompeurs. 69. Il est tentant de donner une marque un contenu informatif et den faire le vecteur dun message. Les services commerciaux succombent parfois la tentation de suggrer, par un signe habilement choisi, telle ou telle qualit que le produit ou le service ne possde pas en ralit. Mais la marque ne saurait tre un instrument destin induire le consommateur en erreur. Les marques dceptives sont refuses lenregistrement. Il sagit des marques qui sont de nature tromper le public, par exemple sur la nature, la qualit ou la provenance gographique du produit ou du service (Direct. no 2008/95, art. 3-1, g ; Rgl. no 40/94 et no 207/2009, art. 7-1, g ; CPI, art. L. 711-3, c). 70. Le signe choisi fait faussement croire une certaine origine gographique du produit, ou bien une nature ou une composition particulire de la marchandise, des qualits spciales, ou bien encore une caution officielle des pouvoirs publics, un contrle mdical sur les marques Les exemples de tromperies viss par le texte ne sont pas limitatifs (mais lusage dune marque patronymique correspondant au nom dune styliste qui ne travaille plus dans lentreprise nest pas dceptif : CJCE, 30 mars 2006, Emanuel, aff. C-259/04, Rec. I. 3089 ; V. supra, no 45). 71. Ainsi, concernant les signes gographiques fallacieux qui risquent de faire croire un lieu de provenance erron, le rglement no 40/94 devenu le rglement no 207/2009 (art. 7-1, j) ordonne de refuser lenregistrement les marques de vins qui comportent ou qui sont composes dindications gographiques destines identifier les vins, ou les marques de spiritueux qui comportent ou qui sont composes dindications gographiques destines identifier les spiritueux, lorsque ces vins ou spiritueux nont pas ces origines (V. aussi : Rgl. no 422/2004 du Conseil, 19 fvr. 2004, JOUE, no L 70, 9 mars). ART. 2. CARACTRE
DISTINCTIF DE LA MARQUE.
72. Comme elle permet didentifier un produit ou un service parmi de nombreux autres, la marque doit tre distinctive (Direct., art. 2 et 3-1, b ; Rgl., art. 4 et 7-1, b). Cest sa caractristique essentielle (CPI, art. L. 711-1). Elle na pas tre originale ou nouvelle ; elle doit simplement revtir un caractre arbitraire qui est apprci lgard des produits ou services dsigns (CPI, art. L. 711-2 ; CJCE, 16 sept. 2004, SAT.1 c/ Ohmi, aff. C-329/02 P, Rec. I. 8317, point 41 : lenregistrement dun signe en tant que marque nest pas subordonn la constatation dun certain niveau de crativit ou dimagination linguistique ou artistique de la part du titulaire de la marque ; OHMI, 1re ch. rec., 9 janv. 2004, Dior, R 163/2003-1, 12). 73. La capacit distinctive dun signe (Rgl., art. 4 ; Direct., art. 2), qui est une aptitude gnrale distinguer (V. supra,
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nos 30 et s.), ne se confond pas avec le caractre distinctif (Rgl., art. 7-1, b ; Direct., art. 3-1, b) qui sapprcie in concreto par rapport lobjet dsign ( relativit du caractre distinctif ). Le mme signe peut tre distinctif lgard dun objet et non distinctif lgard dun autre objet. Le mot orange est distinctif pour des services de tlcommunications ; il ne le serait pas pour dsigner des fruits. Pour la marque communautaire, ce caractre distinctif est apprci au regard de toutes les langues de la communaut. 74. Il faut donc que le signe soit arbitraire par rapport au produit dsign, que son choix ne soit pas impos par les caractristiques du produit, ses qualits (composition, mode daction), sa dnomination courante Il est alors intrinsquement distinctif (CJCE, 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, aff. C-342/97, Rec. I. 3819, point 23). Un minimum de caractre distinctif suffit pour que le motif absolu de refus (de lart. 7-1, b) ne soit pas applicable (TPI, 12 mars 2008, Compagnie gnrale de dittique c/ OHMI [GARUM], aff. T-341/06, Rec. II. 35*, point 31, Europe 2008, comm. 166, obs. L. Idot ; TPI, 10 oct. 2007, Bang & Olufsen c/ OHMI, aff. T-460/05, Rec. II. 4207). Selon quelle est plus ou moins distinctive, une marque sera qualifie de faible ou forte . Les marques qui ont un caractre distinctif lev jouissent dune protection plus tendue (CJCE, 11 nov. 1997, SABEL, aff. C-251/95, Rec. I. 6191, RTD com. 1998. 740, obs. M. Luby ; CJCE, 29 sept. 1998, Canon, aff. C-39/97, Rec. I. 5507, PIBD 1999, 668-III-28 ; OHMI, opp., 15 fvr. 2000, Country, 222/2000). 75. Pour apprcier si une marque possde un caractre distinctif au sens de larticle 3, paragraphes 1, sous b), et 3 de la directive no 89/104, lautorit comptente en matire denregistrement des marques doit procder un examen concret, en tenant compte de toutes les circonstances du cas despce, et notamment de lusage qui a t fait de la marque (CJCE, 24 juin 2004, Heidelberger Bauchemie, aff. C-49/02, Rec. I. 6129, point 42). Cest au moment de lenregistrement que la distinctivit est vrifie. Mais le caractre distinctif peut tre acquis par lusage, tant toutefois prcis quun long usage na pas le pouvoir de gommer le dfaut de distinctivit de la marque ncessaire ou fonctionnelle (art. 3-1, e ; CJCE, 18 juin 2002, Philips, aff. C-299/99, Rec. I. 5475, point 57, PIBD 2003, 756-III-37 ; CJCE, 20 sept. 2007, Benetton Group, aff. C-371/06, Rec. I. 7709, points 25 et 28 ; V. infra, no 100). Paralllement, dans le cadre dune opposition, la distinctivit de la marque communautaire de lopposant peut rsulter de la notorit acquise par lusage dans un seul pays de la Communaut (CJCE, 17 juill. 2008, L & D c/ OHMI, aff. C-488/06 P, Rec. I. 5725, point 65, Europe 2008, comm. 343, obs. L. Idot). 76. Selon larticle 3, paragraphe 3, de la directive no 2008/95, en effet, une marque ne peut tre refuse lenregistrement ou annule si avant la date de la demande denregistrement et aprs lusage qui en a t fait, elle a acquis un caractre distinctif (V. aussi : Rgl. no 40/94 et no 207/2009, art. 7-3 ; CPI, art. L. 711-2, dern. al. ; Convention de Paris, art. 6 quinquies, C ; Accord ADPIC, art. 15 : Dans les cas o des signes ne sont pas en soi propres distinguer les produits ou services pertinents, les Membres pourront subordonner lenregistrabilit au caractre distinctif acquis par lusage ). Sagissant dune dnomination gographique, il a t jug quelle peut constituer une marque si daprs lusage qui en a t fait, elle est devenue apte identifier le produit pour lequel est demand lenregistrement comme provenant dune entreprise dtermine, donc distinguer ce produit de ceux dautres entreprises . Dans cette hypothse, on considre que la dnomination gographique a acquis une nouvelle porte et que sa signification nest plus descriptive (CJCE, 4 mai 1999, Windsurfing Chiemsee, aff. jointes C-108/97 et C-109/97, Rec. I. 2779). Une marque constitue
par une forme (emballage) peut avoir acquis un caractre distinctif par lusage si les consommateurs, la vue de la forme nue la reconnaissent et lassocient avec une origine commerciale particulire (OHMI, 20 dc. 2000, Cabot Safety, PIBD 2001, 727-III-471 ; CJCE, 18 juin 2002, Philips, prc., point 65). 77. Parce quils ne sont pas jugs suffisamment distinctifs, sont rejets, dune part, les signes gnriques ou usuels, dautre part, les signes descriptifs, enfin les marques figuratives adoptant une forme fonctionnelle. Contrairement la formulation adopte en droit franais de laquelle il se dduit que le dfaut de distinctivit se confond avec le caractre gnrique, descriptif, ncessaire ou fonctionnel du signe (CPI, art. L. 711-2, al. 2), la directive (art. 3-1, b) et le rglement communautaire (art. 7-1, b) font du caractre distinctif une condition autonome, au domaine propre (sur lvolution de la jurisprudence franaise, V. CA Paris, 27 juin 2008, St Inter-Actions, Propr. ind. 2008, comm. 95, obs. P. Trefigny-Goy). Un refus denregistrement peut tre motiv par un dfaut de distinctivit au sens de larticle 2 et de larticle 3, paragraphe 1er, b, de la directive, sans quil soit besoin de rechercher sur le fondement des articles 3, paragraphe 1er, c, d, e, si la marque tait exclusivement gnrique ou exclusivement descriptive . Ces dispositions ont des applications indpendantes mme si leurs champs se chevauchent (OHMI, 1re ch. rec., 12 janv. 2000, UBW, Topcut , R 118/1999-1, PIBD 2000, 709-III-576 ; CJCE, 16 sept. 2004, SAT.1 c/ Ohmi, aff. C-329/02 P, Rec. I. 8317, point 25 ; OHMI, 2e ch. rec., 19 avr. 2004, Rachel Savin, R 453/2003, 11 ; CJCE, 8 mai 2008, Eurohypo c/ OHMI, aff. C-304/06 P, Rec. I. 3297, point 54, Propr. ind. juill.-aot 2008, comm. 55, obs. A. Folliard-Monguiral, Europe 2008, comm. 249, obs. L. Idot : mme si la Cour a eu loccasion de relever un certain chevauchement entre les champs dapplication respectifs des motifs absolus de refus denregistrement dune marque noncs larticle 7 (1) sous (b) (d) du rglement sur la marque communautaire, il nen demeure pas moins quil ressort dune jurisprudence constante que chacun des motifs de refus denregistrement numrs larticle 7 (1) du rglement sur la marque communautaire est indpendant des autres et exige un examen spar . Il en rsulte quune demande de marque ne peut tre refuse sur le fondement de 7-1, b, partir darguments tirs du caractre descriptif du signe). Les alinas c, d et e correspondent des cas spcifiques de manque de caractre distinctif, tandis que lalina b remplit la fonction de disposition ramasse-tout couvrant les hypothses de carence de distinctivit non vises spcifiquement par les autres alinas de larticle 3 (dans ce sens : CJCE, 4 oct. 2001, Merz & Krell, aff. C-517/99, Rec. I. 6959, points 35 et 36, RTD eur. 2004. 97, obs. G. Bonet ; OHMI, directives dexamen, 8.1.1 ; TPI, 14 avr. 2005, Celltech c/ OHMI, aff. T-260/03, Rec. II. 1215, Propr. ind. 2005, comm. 47, obs. A. Folliard-Monguiral). Lexigence de caractre distinctif est motive par lintrt gnral, mais lapprciation de ce dernier doit tre adapte chacun des cas viss larticle 3, paragraphe 1er, de la directive ou larticle 7, paragraphe 1er, du rglement (CJCE, 16 sept. 2004, SAT.1, prc., point 25 : Lintrt gnral pris en considration lors de lexamen de chacun de ces motifs de refus peut, voire, doit, reflter des considrations diffrentes, selon le motif de refus en cause ; CJCE, 29 avr. 2004, Henkel c/ OHMI, aff. jointes C-456/01 P et C-457/01 P, Rec. I. 5089, points 45 et 46). Ainsi, lexigence de caractre distinctif au titre de larticle 7-1, b, du rglement est motive par la ncessit de ne pas restreindre la disponibilit des signes pour les oprateurs conomiques concurrents (CJCE, 6 mai 2003, Libertel, aff. C-104/01, Rec. I. 3793, point 60 ; CJCE, 24 juin 2004, Heidelberger Bauchemie, point 41, prc. supra, no 75), tandis que la sanction du caractre descriptif dun signe sur le fondement de larticle 7-1, c, du rglement se justifie par le fait que les signes concerns doivent pouvoir tre utiliss par tous (A. FOLLIARD-MONGUIRAL, Propr. ind. 2008, comm. 55).
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78. Le dfaut de caractre distinctif est un motif absolu de refus dune marque communautaire. Cependant, si le dfaut ne concerne quun lment dune marque complexe, la demande peut tre sauve si son auteur dclare quil ninvoquera pas dexclusivit sur cet lment non distinctif (Rgl. no 40/94, art. 38-2, devenu Rgl. no 207/2009, art. 37-2). 1er. Signe non distinctif. 79. Il convient de dterminer le caractre distinctif dune marque, dune part, en rapport avec les produits et services concerns (il peut sagir, plus largement, de produits de mme nature destins aux mmes consommateurs , CJCE, 12 janv. 2006, Deutsche SiSi-Werke c/ OHMI, aff. C-173/04 P, Rec. I. 551, point 32), et dautre part, au vu de la perception de ladite marque par le public vis, autrement dit les consommateurs de produits et services concerns (OHMI, 1re ch. rec., 7 mai 2002, R 938/2000-1, PIBD 2003, 763-III-240 ; TPI, 24 nov. 2004, Henkel c/ OHMI, aff. T-393/02, Rec. II. 4115, PIBD 2005, 801-III-77 ; dans cette apprciation, on tiendra compte des modes habituels de commercialisation du produit : TPI, 12 sept. 2007, Philip Morris Products c/ OHMI, aff. T-140/06, Rec. II. 113*, point 67). Quand les produits ou services sont destins lensemble des consommateurs, le public pertinent est constitu par le consommateur moyen, normalement inform et raisonnablement attentif et avis , CJCE, 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, aff. C-342/97, Rec. I. 3819, Dalloz affaires 1999. 1446, RTD eur. 2000. 108, obs. G. Bonet, PIBD 1999, 683-III-383, point 26 ; V. aussi : TPI, 31 mai 2006, De Waele c/ OHMI, aff. T-15/05, Rec. II. 1511, point 26). Quelle est lattente du public pertinent ? Est-il accoutum distinguer les produits et services par de tels lments ? 80. Le caractre distinctif de la marque doit sapprcier de manire globale en prenant en considration notamment les qualits intrinsques de la marque y compris le fait quelle est ou non dnue de tout lment descriptif des produits ou des services pour lesquels elle a t enregistre, la part de march dtenue par la marque, lintensit, ltendue gographique et la dure de lusage de cette marque, limportance des investissements raliss par lentreprise pour la promouvoir, la proportion des milieux intresss qui identifie les produits ou les services comme provenant dune entreprise dtermine grce la marque ainsi que les dclarations des chambres de commerce et dindustrie ou dautres associations professionnelles (CJCE, 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, prc. ; CJCE, 4 mai 1999, Windsurfing Chiemsee, aff. jointes C-108/97 et C-109/97, points 49 51, prc. supra, no 76 ; CJCE, 18 juin 2002, Philips, point 60, prc. supra, no 75). Lorsque la marque est constitue de plusieurs lments, le caractre distinctif peut tre apprci, en partie, pour chacun de ces lments, mais doit, en tout tat de cause, dpendre dun examen de lensemble quils composent (CJCE, 16 sept. 2004, SAT.1, prc., point 28). On relvera que ces principes directeurs pour valuer le caractre distinctif de la marque (par des lments lis lexploitation de celle-ci) sont difficilement conciliables avec la rgle prcite (V. supra, no 75) selon laquelle la distinctivit doit tre apprcie au jour de lenregistrement. Dailleurs, lOHMI explique que le pouvoir distinctif dune marque nest pas une grandeur constante mais variable , et indique que lapprciation du pouvoir distinctif dun signe doit donc tre faite au moment du litige, et non pas au moment de la naissance du droit cette marque (OHMI, opp., 15 fvr. 2000, Country, 222/2000, prc. ; OHMI, opp., 22 dc. 2000, Femme de Rochas, 3216/2000), lvolution pouvant se faire dans le sens dun renforcement du caractre distinctif, mais aussi parfois dans le sens de son affaiblissement. 81. Une forme (marque tridimensionnelle) trop simple et banale, qui ne diverge (pas) de manire significative de la norme ou
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des habitudes du secteur , nest pas distinctive (OHMI, 1re ch. rec., 14 sept. 2000, Unilever, PIBD 2001, 724-III-367 ; pour la forme dun bonbon et de son emballage : CJCE, 22 juin 2006, Storck c/ OHMI, aff. C-24/05 P, Rec. I. 5677, points 26, 49 ; pour la forme de tablettes de lessive, CJCE, 4 oct. 2007, Henkel c/ OHMI, aff. C-144/06 P, Rec. I. 8109 ; TPI, 23 mai 2007, Procter & Gamble c/ OHMI, aff. T-241/05, Rec. II. 1549 ; pour un papier essuie-tout gaufr : TPI, 17 janv. 2007, Georgia-Pacific c/ OHMI, aff. T-283/04, Rec. II. 3*, Europe 2007, comm. 105, obs. L. Idot ; pour la forme dun sac : TPI, 21 oct. 2008, Cassegrain c/ OHMI, aff. T-73/06, Europe 2008, comm. 425, obs. L. Idot ; pour la forme dune bouteille : CJCE, 25 oct. 2007, Develey c/ OHMI, aff. C-238/06 P, Rec. I. 9375 ; la forme de lemballage est assimile la forme du produit : CJCE, 12 janv. 2006, Deutsche SiSi-Werke c/ OHMI, aff. C-173/04 P, Rec. I. 551, point 33), mme pour un public dot dun niveau dattention lev (pour la forme dun paquet de cigarettes : TPI, 12 sept. 2007, Philip Morris Products c/ OHMI, aff. T-140/06, Rec. II. 113*, point 46). Mais il ny a pas lieu de procder une apprciation plus stricte du critre de la distinctivit pour les marques tridimensionnelles (CJCE, 18 juin 2002, Philips, point 48, prc. supra, no 75 ; CJCE, 8 avr. 2003, Linde E.A., aff. jointes C-53/01 C-55/01, Rec. I. 3161, D. 2003, AJ 1232). Cest ajouter aux textes que dexiger un degr de diffrence substantiel avec les formes habituelles du secteur (CJCE, 22 juin 2006, Storck c/ OHMI, prc., points 28 30). 82. Comme on la vu (V. supra, no 76), un long usage (mme en tant que partie dune autre marque enregistre : TPI, 7 sept. 2006, L & D c/ OHMI, aff.T-168/04, Rec. II. 2699, point 74) titre didentificateur peut confrer un caractre distinctif un signe qui, lorigine, apparaissait banal (Direct., art. 3-3 ; Rgl., art. 7-3 ; CPI, art. L. 711-2, dern. al. ; Convention dUnion de Paris, art. 6 quinquies, C, 1 ; CJCE, 4 mai 1999, Windsurfing Chiemsee, aff. jointes C-108/97 et C-109/97, prc., RTD eur. 2000. 127, obs. G. Bonet ; CJCE, 18 juin 2002, Philips, prc. supra, no 75, point 58, PIBD 2003, 756-III-37 ; Comm. com. lectr. 2002, no 71, Greffe ; OHMI, 3e ch. rec., 22 juin 1999, Caterham Car, 7 , R 63/1999-3, PIBD 2000, 697-III-228 ; OHMI, 20 dc. 2000, Cabot Safety, prc. supra, no 76 ; TPI, 15 oct. 2008, Powerserv Personalservice c/ OHMI, aff. T-405/05). La dure dutilisation ne suffit pas oprer cette mutation. Sagissant des caractristiques de lusage rdempteur, il a, en effet, t prcis que : Lorsquil sagit dtablir si une marque a acquis un caractre distinctif suite lusage qui en a t fait, il faut examiner tous les aspects susceptibles de dmontrer que la marque en question est devenue apte indiquer que les services quelle couvre proviennent dune entreprise donne et, partant de les distinguer de ceux dautres entreprises [] peuvent tre pris en considration des lments tels que la part de march dtenue par la marque, lintensit, ltendue gographique et la dure de lusage de cette marque, limportance des investissements (OHMI, 3e ch. rec., 31 janv. 2001, Megaposter, PIBD 2002, 741-III-208, qui reprend la formule de larrt Windsurfing , prc. ; OHMI, 22 juin 1999, Caterham, 7 , prc.). La marque pourrait ainsi acqurir une signification secondaire ( secondary meaning ) lui confrant un caractre distinctif par lusage aprs un processus normal de familiarisation auprs du public concern, durant une longue priode et aprs de nombreuses et intenses campagnes de publicit et de vente (OHMI, 3e ch. rec., 18 dc. 1998, Wrigley, Light green , prc. supra, no 28 ; OHMI, 4e ch. rec., 6 avr. 2004, Bic, prc., 21). Cest dailleurs, sauf situation exceptionnelle, le seul moyen pour une couleur unie, sans forme ni contours particuliers, de se voir reconnatre un caractre distinctif, selon la jurisprudence europenne et la pratique de lOHMI (la pratique franaise se trouve en contradiction avec cette jurisprudence : V. S. DURRANDE, Droit des marques, D. 2005. 500, spc. 501 ; CJCE, 6 mai 2003,
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Libertel, prc. supra, no 77 ; CJCE, 24 juin 2004, Heidelberger Bauchemie, point 42, prc. supra, no 75). 83. Vu le caractre unitaire de la marque communautaire, un caractre distinctif ne saurait tre fond sur lusage fait de la marque sur un seul march national, ft-il le plus grand. La marque doit avoir t utilise dans toute la partie du territoire o il existe un motif de refus (CJCE, 22 juin 2006, Storck c/ OHMI, aff. C-24/05 P, Rec. I. 5677, point 76 ; CJCE, 7 sept. 2006, Bovemij Verzekeringen, aff. C-108/05, Rec. I. 7605, point 23 ; TPI, 12 sept. 2007, Glaverbel c/ OHMI, aff. T-141/06, Rec. II. 114*, points 39-40, Propr. ind. mars 2008, chron. 2, nos 32 et s., obs. A. Folliard-Monguiral). Par ailleurs, ne saurait tre invoqu un usage postrieur au dpt de la marque pour justifier un caractre distinctif. Seul un usage antrieur au dpt peut faire acqurir cette qualit (TPI, 12 dc. 2002, eCopy c/ OHMI, aff. T-247/01, Rec. II. 5301, points 36, 44, JCP E 2003. 905, obs. A. Singh). En revanche, il a t jug que le caractre distinctif dune marque peut rsulter du seul usage de celle-ci en tant que partie dune marque dj enregistre (CJCE, 7 juill. 2005, Nestl, aff. C-353/03, Rec. I. 6135, point 32). 84. Il suffit que le signe soit considr comme non distinctif dans une seule partie de la Communaut pour que le refus denregistrement dune marque communautaire soit justifi (Marque Ellos juge descriptive, lgard dun public hispanophone, pour dsigner des vtements et chaussures, V. TPI, 27 fvr. 2002, Ellos c/ OHMI, aff. T-219/00, Rec. II. 753, PIBD 2002, 746-III-319, D. 2002, AJ 1351, obs. B. Poisson ; rappr., pour le caractre descriptif : OHMI, 1re ch. rec., 10 mars 2000, Booster, no 534/1999-1, 12 ; OHMI, directives dexamen, 2.3 et 8.1.3). Sagissant de lutilisation de mots trangers, la jurisprudence franaise admet au contraire la validit dune marque franaise constitue dun terme descriptif ou usuel en langue trangre, pourvu quil ne soit pas compris par la plus grande partie du public franais (Flower, Fragola, Work Wear, Translations). Une telle solution est cependant peu compatible avec les principes du droit de la concurrence (Trait CE, art. 28). Cela revient accorder au titulaire de la marque franaise une exclusivit sur un terme usuel ou descriptif tranger, au dtriment des concurrents installs dans dautres parties de lUnion europenne qui peuvent tre ainsi empchs dexporter, sous ce nom, leurs marchandises et leurs services vers la France. Ce serait contraire aux dispositions de larticle 6, paragraphe 1er, b, de la directive, qui dispose que le droit confr par la marque ne permet pas son titulaire dinterdire un tiers lusage, dans la vie des affaires, dindications relatives lespce, la qualit, la quantit, la destination, la valeur, la provenance gographique, lpoque de la production du produit ou de la prestation du service ou dautres caractristiques de ceux-ci . 85. Il arrive quune marque perde son pouvoir distinctif. Elle est devenue la dsignation usuelle dans le commerce du produit ou service, par le fait de lactivit ou de linactivit de son titulaire (Direct., art. 12-2, a ; CPI, art. L. 714-6, a ; CJCE, 27 avr. 2006, Levi Strauss, aff. C-145/05, Rec. I. 3703, points 32 et s.). Quel public doit-on considrer pour juger du caractre usuel de la pratique ? Pas seulement les utilisateurs finals. Les milieux intresss quil convient dobserver sont constitus par lensemble des consommateurs ou des utilisateurs finals et, en fonction des caractristiques du march [du produit] concern, par lensemble des professionnels qui interviennent dans la commercialisation de celui-ci (Com. 17 mars 2004, D. 2004, AJ 1166, D. 2005. 500, spc. 504, obs. S. Durrande). 2. Signe gnrique ou usuel. 86. Selon le droit franais, est dpourvu de caractre distinctif le signe ou la dnomination qui, dans le langage courant ou proRp. communautaire Dalloz
fessionnel, est la dsignation ncessaire, gnrique ou usuelle du produit ou du service (CPI, art. L. 711-2, a) (V. Rp. com., Vo Marques de fabrique, de commerce ou de service). La directive, comme le rglement, refuse plutt les marques qui sont composes exclusivement de signes ou dindications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce (Rgl., art. 7-1, d ; Direct., art. 3-1, d ; par ex. : TPI, 16 mars 2006, Telefon & Buch c/ OHMI, aff. T-322/03, Rec. II. 835). Alors que le code de la proprit intellectuelle se rfre exclusivement lemploi usuel dans le langage , les textes communautaires visent aussi les habitudes commerciales. Il est donc permis de penser quen droit communautaire, une marque non verbale, par exemple un signe figuratif (un symbole), est susceptible de constituer une marque gnrique (Rappr. : OHMI, directives dexamen, 8.5), solution qui devrait en toute logique tre carte en droit franais (V. cep. Crim. 23 janv. 2001, D. 2002, somm. 1131, obs. S. Durrande). Une forme voisine de certaines formes communment utilises pour les produits concerns nest pas distinctive (TPI, 5 mars 2003, Unilever c/ OHMI, aff. T-194/01, Rec. II. 383, Propr. intell. 2003, no 9, p. 432, De Medrano Caballero ; CJCE, 29 avr. 2004, Henkel c/ OHMI, aff. jointes C-456/01 P et C-457/01 P, Rec. I. 5089, Propr. intell. 2004, no 13, 950, De Medrano Caballero ; OHMI, 1re ch. rec., 14 sept. 2000, Unilever, prc. supra, no 81). 87. Alors que la formule de larticle 3, paragraphe 1er, c, de la directive fonde lexclusion des signes descriptifs sur une utilisation future et potentielle du signe dans ce sens, larticle 3, paragraphe 1er, d, note-t-on, vise un usage pass pour exclure les signes gnriques ( signes ou indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes ; cette diffrence est plus sensible dans le texte en anglais, qui oppose which may serve which have become ). Nanmoins, si postrieurement son enregistrement la marque est devenue la dsignation usuelle du produit par la faute de son titulaire, celui-ci est menac par une dchance de ses droits (Direct., art. 12-2, a). 88. Il convient aussi de relever que, contrairement au paragraphe 1er, c, larticle 3, paragraphe 1er, d, ne fait pas rfrence aux produits ou services indiqus dans le libell de dpt (contrairement lart. L. 711-2, a, CPI). Cependant, en dpit de la formulation maladroite de cette disposition, ce ne sont pas tous les termes ou signes usuels qui sont frapps dexclusion, ce qui reviendrait empcher ladoption, comme marque, dun mot du vocabulaire courant. Un mot du langage ordinaire peut videmment constituer une marque. Le caractre gnrique dun signe doit tre apprci par rapport aux produits ou services dsigns, comme lindique avec plus de bonheur la formule du code franais (CPI, art. L. 711-2 : Les signes ou dnominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la dsignation ncessaire, gnrique ou usuelle du produit ou du service ). La Cour de justice sest prononce clairement dans ce sens (CJCE, 4 oct. 2001, Merz & Krell, aff. C-517/99, Rec. I. 6959, points 27 31). 89. Le fait quun signe corresponde un slogan publicitaire habituel ou une indication de qualit ne permet pas den interdire lenregistrement au titre de larticle 3, paragraphe 1er, d, de la directive, si ce signe nest pas devenu le moyen usuel de dsigner le produit ou service pour lequel la marque est prsente lenregistrement (par ex., pour le mot bravo dsignant du matriel dcriture : CJCE, 4 oct. 2001, Merz & Krell, prc., point 40). 3. Signe descriptif. 90. Est refuse lenregistrement ou susceptible dtre annule, toute marque exclusivement compose dun signe ou indiaot 2009
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cation indiquant lespce, la qualit, la quantit, la destination, la valeur, la provenance gographique, lpoque de la production du produit ou de la prestation de service, ou dautres caractristiques de ceux-ci : qualifie de descriptive, elle est nulle pour dfaut de distinctivit (Direct., art. 3, -1, c ; Rgl., art. 7-1, c ; CPI, art. L. 711-2, b). Par exemple, la marque HD , abrviation courante de high definition , est descriptive pour dsigner des plaques photographiques (OHMI, 3e ch. rec., 21 fvr. 2001, Fuji, PIBD 2002, 735-III-51). Si la marque, simplement allusive, ne dcrit pas directement une qualit du service, il ny a pas lieu de refuser son enregistrement (TPI, 5 avr. 2001, Bank fr Arbeit und Wirtschaft c/ OHMI [EASYBANK], aff. T-87/00, Rec. II. 1259, points 29 et s. ; TPI, 15 oct. 2008, Powerserv Personalservice c/ OHMI, aff. T-405/05, point 48 : Il en rsulte que, pour quun signe tombe sous le coup de linterdiction nonce par cette disposition, il faut quil prsente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature permettre au public concern de percevoir immdiatement et sans autre rflexion une description des produits et des services en cause ou dune de leurs caractristiques ). 91. Les tiers, et notamment les concurrents, seraient considrablement gns si lon permettait un individu de sassurer le monopole de la dsignation dune qualit particulire du produit. Comment pourraient-ils faire la publicit ou tout simplement la prsentation de leur propre production ? (on parle dun impratif de disponibilit la suite de la jurisprudence allemande ; OHMI, 3e ch. rec., 10 sept. 1998, Natural Beauty pour des produits cosmtiques, PIBD 1999, III, p. 223 ; OHMI, 2e ch. rec., 18 fvr. 2000, The Procter and Gamble Company, R 378/1999-2, 20, PIBD 2000, 705-III-434 : De plus la Chambre est davis [quun] honnte commerant ne devrait pas avoir faire une recherche dans le registre pour savoir sil lui est interdit [duser de] noms communs descriptifs, parce que dautres commerants en dtiennent le monopole ). Nanmoins, linterdiction des marques descriptives est motive par lintrt public au sens large (CJCE, 16 sept. 2004, SAT.1 c/ Ohmi, aff. C-329/02 P, Rec. I. 8317, point 36 ; CJCE, 6 mai 2003, Libertel, aff. C-104/01, Rec. I. 3793 [Couleur orange], points 52 et 53 ; CJCE, 12 fvr. 2004, Koninklijke KPN Nederland, aff. C-363/99, Rec. I. 1619, Postkantoor ). Il sagit dassurer la libre disponibilit pour le public en gnral (pas seulement les concurrents) des signes descriptifs, par exemple les signes gographiques indiquant lorigine, actuelle ou future, du produit (CJCE, 4 mai 1999, Windsurfing Chiemsee, aff. jointes C-108/97 et C-109/97, Rec. I. 2779, points 25-30 ; CJCE, 23 oct. 2003, OHMI c/ Wrigley, aff. C-191/01 P, Rec. I. 12447, Doublemint , point 31 ; S. HIDAKA, N. TATCHELL, M. DANIELS, B. TRIMMER et A. COOKE, article prc., p. 1110). Peu importe quil existe dautres termes, mme plus courants, pour dsigner la mme caractristique (CJCE, 12 fvr. 2004, Koninklijke KPN Nederland, prc., point 57 ; rappr. : OHMI, 3e ch. rec., 18 dc. 1998, Wrigley, Light Green , prc. supra, no 28 ; OHMI, 21 sept. 1999, R 330/1999, Pain relief without pills , prc., 16 ; CA Paris, 9 fvr. 2000, Beurre tendre , PIBD 2000, 697-III-231). 92. Il a t jug que le terme Extra doit rester dans le domaine public (OHMI, 1re ch. rec., 27 mai 1998, PIBD 1999, III, P. 85), comme le terme Top (mme associ un autre mot descriptif, OHMI, 1re ch. rec., 31 mai 1999, Toptools , R 207/1998-1, PIBD 2000, 690-III-41 ; OHMI, 1re ch. rec., 12 janv. 2000, Topcut , prc. supra, no 77 ; pour des marques reprsentant des cartes jouer espagnoles : TPI, 11 mai 2005, Naipes Heraclio Fournier c/ OHMI, aff. jointes T-160/02 T-162/02, Rec. II. 1643), ou, plus curieusement, la simple lettre E juge descriptive de la finalit des services dsigns, savoir la transformation de lnergie olienne en lectricit (TPI, 21 mai 2008, Enercon c/ OHMI, aff. T-329/06, Rec. II. 76*, Propr. ind. 2008, comm. 62, obs. A. Folliard-Monguiral).
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93. Selon la formule habituelle (que lon a dj rencontre pour lapprciation du caractre distinctif), le caractre descriptif dune marque doit tre apprci, dune part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels lenregistrement du signe est demand (sur le moment o une limitation ultrieure des produits viss peut tre prise en compte : TPI, 20 nov. 2007, Tegometall International c/ OHMI Wuppermann, aff. T-458/05, Rec. I. 4721, points 20 et s., Europe 2008, comm. 22, obs. L. Idot) et, dautre part, par rapport la perception dun public cibl qui est constitu par le consommateur de ces produits ou services (TPI, 27 fvr. 2002, Ellos c/ OHMI, aff. T-219/00, Rec. II. 753 ; TPI, 16 mars 2006, Telefon & Buch c/ OHMI, aff. T-322/03, Rec. II. 835 ; TPI, 15 oct. 2008, Manpower , aff. T-405/05). 94. Le signe descriptif napparat plus, aux yeux des consommateurs, comme une marque, cest--dire un signe donnant des indications sur lorigine industrielle ou commerciale du produit (CJCE, 23 oct. 2003, OHMI c/ Wrigley, aff. C-191/01 P, Rec. I. 12447, Doublemint , point 30). Le public ny voit quun message publicitaire sur les qualits du produit. Il y a perte de la fonction distinctive. Pour une marque communautaire, la troisime chambre de recours de lOHMI a jug : Sil est bien possible que la marque demande soit un mot compos dont la preuve de lexistence dans le lexique na pu tre apporte, il nen demeure pas moins que, en tout tat de cause, le public du march intrieur ayant des connaissances de lallemand, de langlais, du franais et de lespagnol en peroit demble le contenu smantique [] le public cibl la concevra uniquement comme une indication de lespce, de la destination ou de la qualit des services et non pas comme une marque tenant lieu dindication de lorigine commerciale (OHMI, 31 janv. 2001, Megaposter , prc. supra, no 82). Le signe descriptif cherche stimuler lacte dachat, il a un rle promotionnel, publicitaire qui ne se confond pas avec le rle didentificateur que joue la marque, laquelle sert fidliser la clientle (F. FOLLIARD-MONGUIRAL, sous TPI, 6 nov. 2007, RheinfelsQuellen H. Hvelmann c/ OHMI aff. T-28/06, Rec. II. 4413 ; rappr. TPI, 15 sept. 2005, Citicorp c/ OHMI, aff. T-320/03, Rec. II. 3411, point 78). 95. Pour apprcier si une marque est descriptive et dpourvue de caractre distinctif, lexaminateur doit sattacher limpression gnrale cre par la marque considre comme un tout, en tenant compte de la nature des produits ou des services, de la connaissance de ces produits ou services quont les consommateurs potentiels et de tout autre facteur pertinent (OHMI, 1re ch. rec., 31 mai 1999, Toptools, prc.). Le signe est descriptif ds quil permet au public cibl dtablir immdiatement et sans autre rflexion un rapport concret et direct entre ce signe et les produits couverts (TPI, 27 fvr. 2002, Ellos c/ OHMI, prc.). 96. Seul le signe purement descriptif devrait tre rejet, selon la jurisprudence Baby-Dry (CJCE, 20 sept. 2001, Procter & Gamble c/ OHMI, aff. C-383/99 P, Rec. I. 6251, points 40, 43). Ce nest pas le cas si un lment de fantaisie a t introduit dans la dnomination. Ainsi, pour une marque compose de deux mots juxtaposs, il convient, pour juger de son caractre descriptif, de la considrer dans son tout et donc de se demander si la combinaison des mots qui a t choisie correspond celle qui est utilise dans le langage quotidien. La marque Baby-Dry a ainsi t juge distinctive, car cette juxtaposition de termes est non usuelle dun point de vue syntaxique dans la langue anglaise, alors que les mots qui la composent Baby et Dry sont des allusions claires aux couches-culottes pour bbs (Comp. pour Toptools , OHMI, 31 mai 1999, prc.). Par la suite, dans laffaire Doublemint , le point de vue de la Cour de justice a volu et elle a t amene prciser que le signe na pas besoin dtre exclusivement descriptif pour faire lobjet dun refus denregistrement. Son rejet peut tre simplement motiv par le fait quau moins un de ses sens dsigne une
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caractristique du produit ou du service (CJCE, 23 oct. 2003, OHMI c/ Wrigley, aff. C-191/01 P, prc., points 32 35). La simple combinaison dlments descriptifs doit tre considre elle-mme comme descriptive (CJCE, 12 fvr. 2004, Koninklijke KPN Nederland, aff. C-363/99, Rec. I. 1619, Postkantoor , prc. ; sauf sil existe un cart perceptible entre le nologisme et la simple somme des lments qui le composent : CJCE, 12 fvr. 2004, Campina Melkunie, aff. C-265/00, Rec. I. 1699, D. 2004, AJ 1024 ; OHMI, 2e ch. rec., 27 juill. 2004, Codif, 91/2004-2, 15 ; TPI, 3 mai 2006, Eurohypo c/ OHMI, aff. T-439/04, Rec. II. 1269 ; il convient dapprcier si le caractre descriptif constat pour les lments qui composent le signe complexe, existe aussi pour le signe considr dans son ensemble : TPI, 20 sept. 2007, Imagination Technologies c/ OHMI, aff. T-461/04, Rec. II. 122*, point 33). 97. Dsormais, si le terme, qui nest pas dans le langage courant actuel, est susceptible dtre employ dans un futur prvisible (V. la formulation de lart. 3-1, c, de la directive : indications pouvant servir ) par les autres oprateurs conomiques pour dsigner le mme objet, il ne peut tre enregistr comme marque (CJCE, 23 oct. 2003, OHMI c/ Wrigley, aff. C-191/01 P, prc., conf. CJCE, 4 mai 1999, Windsurfing Chiemsee, aff. jointes C-108/97 et C-109/97, Rec. I. 2779). A ainsi un caractre descriptif lindication gographique prise comme marque, qui ne prsente pas un lien actuel avec les produits concerns, mais dont on peut raisonnablement penser quelle pourrait en prsenter un jour (CJCE, 4 mai 1999, Windsurfing Chiemsee, prc.). 98. Le caractre descriptif doit tre retenu, quelle que soit la caractristique vise, essentielle ou secondaire (CJCE, 12 fvr. 2004, Koninklijke KPN Nederland, prc. supra, no 96, PIBD 2004, III-327), ce qui peut tre jug excessif (V. point de vue de lavocat gnral dans laff. Zapf Creation, CJCE ord., 1er dc. 2004, OHMI c/ Zapf Creation, aff. C-498/01 P, Rec. I. 11349, point 29). Dailleurs, les chambres de recours de lOHMI ont plutt tendance relever que llment descriptif porte sur une caractristique essentielle des produits viss (ex : OHMI, 3e ch. rec., 21 fvr. 2001, Fuji, prc.). 99. Le reproche de caractre descriptif peut tre vit en choisissant une marque simplement vocatrice des qualits du produit ou du service concern, un terme allusif, en langage cod : seuls les signes et indications directement descriptifs tombent sous le coup de ce motif de refus. Si, en revanche, une indication descriptive est seulement allusive et ne peut tre comprise qu la suite de dductions, aucun impratif de disponibilit dusage ne soppose normalement lenregistrement (OHMI, 3e ch., 31 janv. 2001, Megaposter, prc. supra, no 82 ; OHMI, 1re ch. rec., 17 fvr. 2000, Golden care pour des services dassurance et financiers, PIBD 2000, 699-III-282 ; TPI, 12 janv. 2005, Deutsche Post EURO EXPRESS c/ OHMI, aff. T-334/03, Rec. II. 65, point 41). Si lindividu confront la marque doit se livrer une longue rflexion avant de pouvoir imaginer vaguement ce dont il sagit, la marque est juge suffisamment distinctive ( Safeguard pour des produits pharmaceutiques, V. OHMI, 2e ch. rec., 18 fvr. 2000, The Procter and Gamble Company, prc. supra, no 91). De mme si le vocable employ est quivoque et suggestif, un peu la manire dune devinette qui ne permet pas de dceler immdiatement le sens prcis du message (TPI, 31 janv. 2001, Wrigley c/ OHMI [Doublemint], aff. T-193/99, Rec. II. 417, PIBD 2001, 719-III-235). Mais mme un nologisme, constitu il est vrai dlments descriptifs du produit ( BioMild pour du lait), peut tre jug descriptif. Il aurait fallu, pour quil soit admis, que limpression produite par le terme de fantaisie soit suffisamment loigne de celle engendre par la simple runion des lments (CJCE, 12 fvr. 2004, Campina Melkunie, aff. C-265/00, Rec. I. 1699, D. 2004, AJ 1024 ;
TPI, 16 sept. 2008, Ratiopharm c/ OHMI, aff. T-48/07, non encore publi). Une marque fortement vocatrice est une marque faible. 4. Signe constitu par une forme naturelle , fonctionnelle ou substantielle . 100. Sont galement dpourvus de caractre distinctif les signes constitus exclusivement par la forme impose par la nature mme du produit, par la forme du produit ncessaire lobtention dun rsultat technique, par la forme qui donne une valeur substantielle au produit (Direct., art. 3-1, e ; Rgl., art. 7-1, e ; CPI, art. L. 711-2, c). Cette liste dexclusions a notamment pour but dempcher le dvoiement du droit des marques pour tourner les rgles relatives aux crations nouvelles (brevets, dessins et modles) qui offrent une protection forcment limite dans le temps (sur ce but dintrt gnral : CJCE, 18 juin 2002, Philips, aff. C-299/99, Rec. I. 5475, points 78, 82). Ce sont les marques figuratives, et spcialement tridimensionnelles, qui sont principalement concernes par cette rgle. 101. On ne peut dposer titre de marque la forme dun objet qui concide avec la forme impose par la nature , ou une forme qui est immdiatement reconnaissable comme un objet ordinaire gnralement disponible dans le commerce (OHMI, 1re ch. rec., 14 sept. 2000, Unilever, prc. supra, no 81 ; TPI, 5 mars 2003, Unilever c/ OHMI, aff. T-194/01, Rec. II. 383, Propr. ind. 2003, no 62, note Folliard-Monguiral ; TPI, 23 mai 2007, Procter & Gamble c/ OHMI, aff. T-241/05, Rec. II. 1549, Europe 2007, comm. 193, obs. L. Idot). Elle nest pas distinctive (pour la forme dune bouteille : OHMI, 3e ch. rec., 28 juin 2000, Les Grands Chais de France, R 464/1999-3, 14, 15, prc. supra, no 30 ; mais la forme de la bouteille Granini a t juge distinctive : OHMI, 4 aot 1999, Granini Flashe, R 139/1999-1 ; comp. : TPI, 16 fvr. 2000, Procter & Gamble c/ OHMI, aff. T-122/99, Rec. II. 265, points 50 et s.). 102. De plus, ds lors que la forme de lobjet est exclusivement fonctionnelle, quelle rpond uniquement une ncessit technique, la marque figurative est refuse lenregistrement (pour la forme de la brique Lego : TPI, 12 nov. 2008, Lego Juris c/ OHMI, aff. T-270/06, non encore publi ; V., en cas de cumul des deux fonctions : TPI, 6 mars 2003, DaimlerChrysler, aff. T-128/01, Rec. II. 701, point 43). Il ne sert rien de se demander si le rsultat technique pourrait tre obtenu par dautres formes : Un signe constitu exclusivement par la forme dun produit nest pas enregistrable si les caractristiques fonctionnelles essentielles de cette forme sont attribuables uniquement au rsultat technique. La dmonstration de lexistence dautres formes nest pas de nature carter le motif de refus ou de nullit denregistrements (CJCE, 18 juin 2002, Philips, prc., point 84 ; dans le mme sens, en droit interne : Com. 21 janv. 2004, D. 2005. 500, note S. Durrande : cachet scable de Lexomil constitu par une baguette de 16 mm aux extrmits arrondies et comportant trois encoches profondes : la forme est fonctionnelle). Quand le produit est ncessairement emball ou conditionn (parce que le produit na pas de forme intrinsque et quil faut donc lui en donner une pour le commercialiser), la forme du produit, au sens de larticle 3, paragraphe 6, e, de la directive, sentend de son emballage ou de son conditionnement : la forme juge non distinctive parce quelle remplit une fonction utilitaire est donc celle de lemballage (CJCE, 12 fvr. 2004, Henkel, aff. C-218/01, Rec. I. 1725, D. 2005. 500, note S. Durrande ; idem : Com. 21 janv. 2004, prc. ; A. FOLLIARD-MONGUIRAL, Florilge de jurisprudence 2006 en matire de droit communautaire des marques, Propr. ind. 2007, tude 4, no 5). 103. Enfin, la marque ne doit pas tre constitue par la forme qui confre au produit sa valeur substantielle (OHMI, 1re ch. Rec.,
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10 sept. 2008, Bang & Olufsen, R 497/2005-1, Rec. T-508/08). Autrement dit, quand tout lintrt dun produit se rsume sa forme, celle-ci ne saurait en constituer la marque (pour un dpt concernant des marques figuratives reprenant la technique de laque la coquille duf : CA Paris, 9 juin 2006, D. 2007. 2834, obs. S. Durrande). La protection de cette forme devrait plutt tre recherche sur le terrain du droit des dessins et modles (mais il peut arriver que la fonction distinctive et la fonction ornementale se combinent, laspect esthtique devenant un lment de rattachement de la clientle : TPI, 10 oct. 2007, Bang & Olufsen c/ OHMI, aff. T-460/05, Rec. II. 4207). 104. Il convient de noter que lusage na pas le pouvoir de remdier au dfaut de caractre distinctif dun signe constitu exclusivement par la forme impose par la nature du produit, sa fonction technique ou par celle qui lui confre sa valeur substantielle (Direct., art. 3-3 ; CPI, art. L. 711-2, dern. al.). ART. 3. CARACTRE
DISPONIBLE DE LA MARQUE.
marques nationales enregistres, les demandes de marques (sous rserve de leur enregistrement ultrieur), les marques qui ont fait lobjet dun enregistrement international visant ltat membre. Pour les marques communautaires, la liste des antriorits est complte par les marques qui ont bnfici dun enregistrement international ayant effet dans la Communaut. 110. De plus, mme sans dpt, les marques antrieures notoirement connues dans un tat membre sont susceptibles de constituer des antriorits (Rgl., art. 8-2, c ; dans la mme spcialit). Enfin, une opposition lenregistrement dune marque communautaire peut tre fonde, certaines conditions, sur des droits antrieurs rsultant dune marque non enregistre ou dun autre signe utilis dans la vie des affaires dont la porte nest pas seulement locale (Rgl., art. 8-4 ; Direct., art. 4-4, b, qui introduit une disposition facultative ; CJCE, 22 nov. 2007, Nieto Nuo, aff. C-328/06, Rec. I. 10093, Propr. ind. 2008, comm. 2, obs. A. Folliard-Monguiral ; pour une opposition fonde sur une demande de marque communautaire non enregistre : OHMI, 15 fvr. 2002, Country, 222/2000, 2.1). noter que lopposition fonde sur le paragraphe 3 de larticle 8, qui permet au titulaire de la marque de faire opposition a un dpt frauduleux effectu par un de ses agents, permet dinvoquer une marque antrieure non europenne (TPI, 6 sept. 2006, DEFTEC Defense Technology c/ OHMI, aff. T-6/05, Rec. II. 2671, Propr. ind. 2007, Alertes 64, obs. I. Meunier-Cur).
b. Antriorit et principe de spcialit.
105. Sous le titre Motifs supplmentaires de refus ou de nullit concernant les conflits avec des droits antrieurs , larticle 4 de la directive no 2008/95, texte touffu et dinterprtation dlicate, prsente les antriorits qui peuvent faire obstacle lenregistrement dune marque harmonise ou fonder une annulation judiciaire de celle-ci. Son homologue se trouve larticle 8 du rglement sur la marque communautaire qui, au titre des motifs relatifs de refus , prvoit le refus denregistrement dune marque condition que le titulaire dun droit antrieur ait introduit une opposition fonde sur lantriorit de son signe. Lantriorit constitue aussi une cause de nullit relative de la marque communautaire (Rgl. no 40/94, art. 52, devenu Rgl. no 207/2009, art. 53). 106. Contrairement la prsentation adopte par le lgislateur franais dans larticle L. 711-4 du code de la proprit intellectuelle (V. Rp. com., Vo Marques de fabrique, de commerce ou de service), les antriorits vises par la directive sont principalement constitues par des marques. 1er. Conflit avec une marque antrieure. 107. Le conflit est susceptible dapparatre au moment du dpt ou, une fois la marque enregistre, dans un procs sur demande principale ou sur demande reconventionnelle en annulation.
A. Marques antrieures prises en considration.
111. En application du principe de spcialit, lantriorit est constitue par une marque prexistante si celle-ci a t demande ou enregistre pour des produits ou services identiques ou similaires (Direct., art. 4-1, a et b ; Rgl., art. 8-1, a et b). 112. En cas de simple similitude des produits ou services, le titulaire du droit antrieur devra dmontrer quil en rsulte, dans lesprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque dassociation avec la marque antrieure (sur la dfinition du public de rfrence au sens de lart. 8-1, b, du rglement : TPI, 17 oct. 2006, Armour Pharmaceutical c/ OHMI, aff. T-483/04, Rec. II. 4109). Ce risque de confusion entre les signes, qui constitue la condition spcifique de la protection lgard des produits non similaires, doit tre valu globalement, se fonder sur limpression densemble produite par ces marques (CJCE, 11 nov. 1997, SABEL, aff. C-251/95, Rec. I. 6191, RTD eur. 1998. 605, obs. G. Bonet ; V. aussi : CJCE, 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, aff. C-342/97, Rec. I. 3819, RTD com. 2000. 89, no 4, obs. J. Azma), en tenant compte de tous les lments pertinents et notamment de linterdpendance entre la similitude des signes et celle des produits ou services (TPI, 9 juill. 2003, Laboratorios RTB c/ OHMI Giorgio Beverly Hills, aff. T-162/01, Rec. II. 2821, points 31 33) ou de la renomme de la marque antrieure (CJCE, 29 sept. 1998, Canon, aff. C-39/97, Rec. I. 5507, point 23, PIBD 1999, 668-III-28 ; rappr. : Com. 22 fvr. 2005, Technisynthse, PIBD 2005, 807-III-266). 113. La similitude entre produits et services est apprcie en tenant compte de tous les facteurs pertinents qui caractrisent le rapport entre les produits ou les services, en particulier leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractre concurrent ou complmentaire (CJCE, 29 sept. 1998, Canon, prc., point 23, RTD eur. 2000. 100, obs. G. Bonet). Elle est retenue quand deux conditions sont runies : le caractre habituel de leur mise disposition par les mmes circuits de distribution ou par les mmes entreprises ; la complmentarit des produits ou services. Il faut, dune part, que les consommateurs considrent comme courant que ces produits soient commercialiss sous une mme marque ce qui implique, normalement, quune grande partie des fabricants ou des distributeurs de ces produits soient les
108. La marque antrieure ne constitue une antriorit au sens des textes susviss que dans la mesure o la marque nouvelle est identique ou similaire elle, puisque limitation aussi bien que la reproduction lidentique sont interdites par les textes (Direct., art. 4-1 ; Rgl., art. 8-1). Si les deux signes sont simplement similaires, le titulaire de la marque antrieure devra dmontrer quil existe, dans lesprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque dassociation avec la marque antrieure (Direct., art. 4-1, b).
a. Caractre antrieur.
109. Lantriorit svalue en comparant les dates de dpt. Sont dfinies (Direct., art. 4-2, a) comme antrieures les marques dont la date de dpt est antrieure celle de la demande de marque, compte tenu, le cas chant, du droit de priorit invoqu lappui de ces marques (en application de larticle 4 de la Convention de Paris ; sachant que le dposant dune demande de marque communautaire pourra invoquer aussi lanciennet de sa marque nationale antrieure, V. Rgl. no 40/94 et Rgl. no 207/2009, art. 34). Peuvent tre retenues ce titre, selon la directive, les marques communautaires, les
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mmes . Du coup, il est jug que les parfums, dune part, et les articles de maroquinerie et vtements, dautre part, ne sont pas similaires (TPI, 11 juill. 2007, Mlhens c/ OHMI, aff. T-150/04, Rec. II. 2353, aff. Tosca Blu, Propr. ind. 2007, comm. 78, obs. A. Folliard-Monguiral ; rappr. : TPI, 16 nov. 2006, Jabones Pardo c/ OHMI, aff. T-278/04, Rec. II. 90*, point 57). En revanche, il a t jug quil y a similitude entre la maroquinerie et les articles de mode, car ils sont souvent commercialiss dans les mmes points de vente, qui nappartiennent pas seulement la grande distribution (o lon trouve des produits de nature trs diverse), mais relvent de magasins spcialiss (TPI, 11 juill. 2007, El Corte Ingls c/ OHMI, aff. T-443/05, Rec. II. 2579, Propr. ind. 2007, comm. 79, obs. A. Folliard-Monguiral ; similitude reconnue aussi entre des articles de bonneterie et des vtements du fait de lidentit du circuit de distribution et dune mme fonctionnalit : OHMI, Ch. rec., 8 nov. 2006, R 135/2006-2, Propr. ind. 2007, Alertes 3, obs. I. Meunier-Cur). Sont complmentaires les produits troitement lis en ce sens que lun est indispensable ou important pour lusage de lautre (OHMI, directives relatives la procdure dopposition, point 2.6.1 ; TPI, 15 mars 2006, Eurodrive Services and Distribution c/ OHMI, aff. T-31/04, Rec. II. 27*, point 34). La complmentarit entre produits et services similaires est parfois fonctionnelle (CA Paris, 2 avr. 2003, Ineo, PIBD 2003, 770-III-418 ; malgr une certaine complmentarit, pas de similarit reconnue entre des verres et du vin : TPI, 12 juin 2007, Assembled Investments [Proprietary], aff. T-105/05, Rec. II. 60*, point 34), parfois seulement esthtique. Il ne saurait tre exclu que, notamment dans les secteurs de la mode et des produits destins aux soins de lapparence, au-del dune complmentarit fonctionnelle, une complmentarit dordre esthtique puisse, dans la perception du public pertinent, voir le jour entre des produits dont la nature, la destination et lutilisation sont diffrentes une telle complmentarit esthtique doit consister en un vritable besoin esthtique, en ce sens quun produit est indispensable ou important pour lutilisation de lautre et que les consommateurs jugent habituel et normal dutiliser lesdits produits ensemble (TPI, 11 juill. 2007, Mlhens c/ OHMI, aff. T-150/04, Rec. II. 2353, aff. Tosca Blu ; V. pour la similitude reconnue entre des montres de luxe et des cosmtiques et parfums, le tout tant destin apporter la femme ou lhomme une parure et un surcrot de sduction : Com. 7 juin 2006, Ebel, no 04-16.908 ; P. TREFIGNY, Une impossible exploitation Propr. ind. sept. 2006, comm. 64 ; complmentarit des articles de maroquinerie et des articles de mode : TPI, 11 juill. 2007, El Corte Ingls c/ OHMI, aff. T-443/05, Rec. II. 2579). 114. Cependant, ces critres pourraient tre revus la baisse en prsence dune marque antrieure forte : il peut y avoir lieu de refuser lenregistrement une marque, malgr un moindre degr de similitude entre les produits et les services quelle dsigne lorsque la similitude entre les marques est grande et que le caractre distinctif de la marque antrieure, et en particulier sa renomme est fort (CJCE, 29 sept. 1998, Canon, prc.). Larticle 4, paragraphe 4, de la directive no 2008/95, et larticle 8, paragraphe 5, du rglement no 40/94 (devenu Rgl. no 207/2009) rservent le cas des marques jouissant dune renomme (V. infra, nos 116 et s.).
c. Antriorit et principe de territorialit.
la marque communautaire implique quune marque communautaire antrieure est opposable toute demande denregistrement de marque communautaire qui porterait atteinte la protection de la premire marque, ne ft-ce que par rapport la perception des consommateurs dune partie du territoire communautaire (CJCE, 18 sept. 2008, Armacell c/ OHMI, aff. C-514/06, Rec. I. 128*, point 57, Europe 2008, comm. 395, obs. L. Idot).
B. Cas des marques jouissant dune renomme.
116. Larticle 5, paragraphe 2, de la directive permet daccorder aux marques renommes une protection renforce (CJCE, 9 janv. 2003, Davidoff, aff. C-292/00, Rec. I. 389, point 19, PIBD 2003, 769-III-386, RTD eur. 2004. 110, obs. G. Bonet, D. 2003, AJ 350 ; E. BAUD, Latteinte la rputation de la marque antrieure : conditions et preuve de la rputation, Propr. ind. 2007, tude 12).
a. Protection largie des marques renommes.
117. On connaissait la marque notoire qui, chappant au principe de territorialit, jouit dune protection particulire inscrite dans larticle 6 bis de la Convention de Paris (V. aussi Accord ADPIC, art. 16, 2) sans se soustraire au principe de spcialit (J. AZMA, obs. sur CJCE, 14 sept. 1999, RTD com. 2000. 87, no 3). La directive de 1988 et le rglement no 40/94 visent une nouvelle catgorie : la marque jouissant dune renomme. Celle-ci bnficie dune protection largie des produits ou services non similaires (qui profite la marque notoire enregistre : ADPIC, art. 16.3). 118. Ainsi, une marque est susceptible dtre refuse lenregistrement ou dtre dclare nulle, un signe peut tre interdit dusage dans la vie des affaires, si lune ou lautre reproduit ou imite, sans juste motif , une marque antrieure jouissant dune renomme (ou notoire dans la mesure o celle-ci a fait lobjet dun enregistrement dont la ncessit rsulte de lart. 8-5 du rglement : TPI, 11 juill. 2007, Mlhens c/ OHMI, aff. T-150/04, Rec. II. 2353, aff. Tosca Blu, point 57, Propr. ind. 2007, comm. 78, obs. A. Folliard-Monguiral ; en revanche, en droit franais, lopposition nest pas ouverte au propritaire dune marque renomme), quand bien mme celle-ci et t enregistre pour des produits non similaires (Direct., art. 4-3 et 4, a, et art. 5-2 ; Rgl., art. 8-5). noter que la directive no 2008/95 substituait la notion de produits non comparables celle de produits non similaires , pour des raisons qui demeurent obscures dautant plus que, dans la version anglaise, le terme similar continue dtre employ ; anomalie rectifie par la suite : rectificatif au JOUE, no L 11, 16 janv. 2009). Lantriorit est constitue par une marque communautaire jouissant dune renomme dans la Communaut, ou par une marque nationale jouissant dune renomme dans ltat membre concern (disposition facultative). 119. En droit franais, la reconnaissance des effets de la renomme dune marque pourrait sinterprter comme une (rare) application, par la loi, de la thorie du parasitisme, et non comme une exception au principe de spcialit (Ph. LE TOURNEAU, Le parasitisme, 1998, Litec ; mme sil en rsulte en pratique un affaiblissement de la rgle de la spcialit : OHMI, 3e ch. rec., 25 avr. 2001, Hollywood, 49, prc. supra, no 41). Ainsi, lusage sur un site Web de la dnomination Reynolds + Reynolds pour nommer des produits informatiques reprsente un acte de parasitisme (CPI, art. L. 713-5) de la marque franaise renomme Reynolds dsignant des stylos et de la papeterie, laquelle il porte prjudice (CA Paris, 27 mars 2002, D. 2003. 1428, note N. Dreyfus et S. Bnoliel-Claux ; rappr. : CA Paris, 25 mars 1998, Pierre Vol c/ SA Caviar Ptrossian, PIBD 1998, 653-III-256). Laction de larticle L. 713-5 du code de la proprit intellectuelle ne se confond pas avec laction en contrefaon (jug aussi quun chec sur le terrain de lart. 8-1
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115. Seules constituent des antriorits les marques protges sur le territoire pour lequel lenregistrement est demand (V. supra, no 2). La particularit, sagissant dune demande de marque communautaire, est que, compte tenu du caractre unitaire de celle-ci, on va considrer comme antriorit la marque antrieure qui a effet dans toute la Communaut (Rgl., art. 8-2, a, i, et iv), mais aussi celle qui na deffet que dans un tat membre (Rgl., art. 8-2, a, ii et iii). Le caractre unitaire de
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du rglement, nempchait pas une action sur le fondement de lart. 8-5 : OHMI, 3e ch. rec., 25 avr. 2001, Hollywood, 83, prc.). Pourtant, il a t curieusement jug que lusage dune marque pour des produits identiques ou similaires pouvait tre sanctionn cumulativement par une action en contrefaon et par laction de larticle L. 713-5 du code de la proprit intellectuelle (CA Paris, 9 avr. 2004, St SVP Holding/Nicolas R. [MissTrick], www.legalis.Net/jnet ; comp. : CJCE, 9 janv. 2003, Davidoff, aff. C-292/00, Rec. I. 389, point 20). 120. La protection largie accorde la marque antrieure par larticle 8, paragraphe 5, du rglement no 40/94 prsuppose la runion de plusieurs conditions. Premirement, la marque antrieure prtendument renomme doit tre enregistre. Deuximement, cette dernire et celle dont lenregistrement est demand doivent tre identiques ou similaires (V. supra, no 118). Troisimement, elle doit jouir dune renomme dans la Communaut, dans le cas dune marque communautaire antrieure, ou dans ltat membre concern, dans le cas dune marque nationale antrieure. Quatrimement, lusage de la marque demande doit conduire ce que lune au moins des deux conditions suivantes soit remplie : i) un profit indu serait tir du caractre distinctif ou de la renomme de la marque antrieure ou ii) un prjudice serait port au caractre distinctif ou la renomme de la marque antrieure. Enfin, cet usage de la marque demande aurait lieu sans juste motif (TPI, 6 fvr. 2007, Aktieselskabet af 21. november 2001 c/ OHMI, aff. T-477/04, Rec. I. 399, point 43, Europe 2007, comm. 124, obs. L. Idot). Le juste motif vis par les textes ne peut tre tir que dune relle obligation dutiliser la marque pesant sur le dfendeur (OHMI, 3e ch. rec., 25 avr. 2001, Hollywood, 101, prc. supra, no 41). Fonde donc sur lide de parasitisme, linterdiction joue lorsque le public concern tablit un lien entre les deux marques et que lusage sans juste motif [de la marque postrieure] tirerait indment profit du caractre distinctif ou de la renomme de la marque antrieure ou quil leur porterait prjudice (V. aussi Rgl., art. 8-5 et 9-1, c). Outre le parasitisme en tant que tel (profit indment tir du caractre distinctif ou de la renomme par transfert dimage ; OHMI, ch. rec., 7 dc. 2005, The Nasdaq Stock Market, aff. R 0752/2004-2 ; rappr. : CJCE, 25 janv. 2007, Adam Opel, aff. C-48/05, Rec. I. 1017, points 34 37, Europe 2007, comm. 102, F. Mariatte ; CJCE, 18 juin 2009, LOral SA c/ Bellure NV, aff. C-487/07, prc. supra, no 40 ; L. MARINO, Retour sur laffaire LOral : le droit des marques et la publicit comparative sous le sceau du parasitisme, JCP 27 juill. 2009, p. 39), latteinte limage de la marque renomme (par ternissement ) et la dilution (par brouillage) de son caractre distinctif sont les trois prjudices auxquels les dispositions de la directive et du rglement permettent de trouver remde (OHMI, 3e ch. rec., 25 avr. 2001, Hollywood, 85, prc. supra, no 41 ; TPI, 30 janv. 2008, Japan Tobacco c/ OHMI - Torrefac Camelo [CAMELO], aff. T-128/06, Rec. II. 14*, Propr. ind. avr. 2008, comm. 29, obs. A. Folliard-Monguiral, Europe 2008, comm. 100, obs. L. Idot ; A. FOLLIARD-MONGUIRAL, Un an de jurisprudence en matire de droit communautaire des marques, Propr. ind. mars 2008, chron. 2, no 84). Le parasitisme suppose la dmonstration de la renomme de la marque antrieure et de son image de prestige (TPI, 22 mars 2007, SIGLA c/ OHMI, aff. T-215/03, Rec. II. 711, points 53-58 : il ne saurait tre prsum que chaque marque renomme projette, du seul fait de sa renomme, une image de prestige ou de qualit suprieure ). Le ternissement dune marque surviendra quand la marque est utilise, dune part, dans un contexte dsagrable, obscne ou dgradant, ou, dautre part, dans un contexte qui nest pas intrinsquement dsagrable mais qui savre incompatible avec limage de la marque . Latteinte au caractre distinctif ou dilution par brouillage apparat quand la capacit de la marque identifier exclusivement une source de provenance se trouve
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amenuise du fait quelle est utilise par dautres que son propritaire (TPI, 25 mai 2005, Spa Monopole c/ OHMI, aff. T-67/04, Rec. II. 1825, point 43 ; pour une interprtation restrictive de la dilution du caractre distinctif qui supposerait un changement de comportement conomique du consommateur : CJCE, 27 nov. 2008, Intel Corporation, aff. C-252/07, CCE fvr. 2009, comm. 14, obs. C. Caron, Propr. ind. 2009, comm. 3, obs. A. Folliard-Monguiral). Cette atteinte se traduit par le fait que la marque nest plus susceptible, par la perte de son caractre exclusif, de provoquer dans lesprit du public une association immdiate avec les produits pour lesquels elle est enregistre et utilise (OHMI, 25 avr. 2001, Hollywood, prc., 105, 107 ; OHMI, 1re ch. rec., 19 avr. 2004, Cottee/Spa, R 148/2002-1, 35). 121. Du fait que larticle L. 713-5 du code de la proprit intellectuelle visait lemploi dune marque jouissant dune renomme , pendant un temps, la jurisprudence franaise a estim que seule la reprise lidentique dune marque jouissant dune renomme engage la responsabilit civile de son auteur . Il a ainsi t jug que Olymprix ne reprenait pas Olympique (Com. 29 juin 1999, D. 2000. 185, note X. Buffet Delmas dAutane), et que limitation dune marque notoirement connue ne constituant pas le mme fait que son emploi, seul vis par larticle L. 713-5 CPI (Com. 11 mars 2003, Comit national olympique [ Olymprix ], D. 2003. 2688, obs. S. Durrande, PIBD 2003, 764-III-265, Comm. com. lectr. 2003, comm. no 105, obs. C. Caron). Depuis, la jurisprudence franaise sest conforme au texte de la directive et aux solutions de la Cour de justice des Communauts europennes (CJCE, 23 oct. 2003, Adidas-Salomon et Adidas Benelux, aff. C-408/01, Rec. I. 12537, D. 2004. 341, note J. Passa, Propr. ind. 2004, comm. no 5, obs. Folliard-Monguiral ; lart. 4-3 de la directive no 89/104 ne vise-t-il pas lusage dun signe identique ou similaire la marque enregistre renomme ?), notamment dans larrt Pedimust (Com. 12 juill. 2005, Cartier, PIBD 2005, 816-III-586 ; V. cep. : Com. 31 oct. 2006, St Galec c/ CNOSF, Propr. ind. 2007, comm. 3, obs. P. Trefigny). Lordonnance no 2008-1301 du 11 dcembre 2008 (JO 12 dc.) parachve la mise en conformit avec les solutions europennes en modifiant larticle L. 713-5 du code de la proprit intellectuelle (le mot emploi est remplac par les mots la reproduction ou limitation ). 122. Pour la protection de la marque renomme, il nest dailleurs pas ncessaire, selon la jurisprudence europenne, dtablir le risque de confusion entre celle-ci et la marque imitante (CJCE, 23 oct. 2003, Adidas-Salomon et Adidas Benelux, prc., points 27 et 31 : la protection confre par larticle 5, paragraphe 2, de la directive nest pas subordonne la constatation dun degr de similitude tel entre la marque renomme et le signe quil existe, dans lesprit du public concern, un risque de confusion entre ceux-ci. Il suffit que le degr de similitude entre la marque renomme et le signe ait pour effet que le public concern tablit un lien entre le signe et la marque ; CJCE, 27 nov. 2008, Intel Corporation, aff. C-252/07, prc.). 123. Les tats membres ont la libert de prvoir une protection spcifique pour les marques jouissant dune renomme sur leur territoire (Direct., art. 5-2). Si ltat membre choisit cette option, la marque renomme se voit accorder une protection renforce non seulement contre les usages ou imitations pour des produits diffrents, mais aussi, ncessairement, pour des produits identiques ou comparables (CJCE, 9 janv. 2003, Davidoff, aff. C-292/00, Rec. I. 389, point 30, prc. ; CJCE, 23 oct. 2003, Adidas-Salomon et Adidas Benelux, prc., point 20, RTD com. 2004. 91, obs. J. Azma : la marque renomme doit bnficier, en cas dusage dun signe pour des produits ou des services identiques ou similaires, dune protection au moins aussi
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tendue quen cas dusage dun signe pour des produits ou des services non similaires ; noter que larticle 5, paragraphe 2, contrairement larticle 5, paragraphe 1er, b, nimpose pas la dmonstration du risque de confusion), et mme contre lusage dun signe qui serait fait des fins autres que celle de distinguer des produits ou des services (CJCE, 21 nov. 2002, Robelco, aff. C-23/01, Rec. I. 10913, RTD eur 2004. 119, obs. G. Bonet). Mais si le signe identique ou analogue la marque renomme est exclusivement peru par le public comme une dcoration, celui-ci ntablit aucun lien entre le signe et la marque et les conditions dapplication de larticle 5, paragraphe 2, ne sont pas runies (CJCE, 23 oct. 2003, Adidas-Salomon et Adidas Benelux, prc., points 39-41). 124. Le titulaire dune marque renomme peut exercer une action en saisie-contrefaon lencontre de produits ou services non similaires (Com. 20 fvr. 2007, St Brasserie de Tahiti, no 04-16.712, Propr. ind. 2007, comm. 39, obs. P. Trefigny), pas le titulaire dune marque communautaire (lart. L. 717-2 ne renvoie pas lart. L. 716-7 CPI).
b. Dfinition de la marque jouissant dune renomme.
unit ou dualit de concept en droit des marques, Mlanges J.-J. Burst, 1997, Litec, p. 463), ni seulement du public qui a les moyens de soffrir les produits marqus, mais elle est connue du public intress par les produits viss dans le libell du dpt (la jurisprudence franaise sest conforme larrt Chevy : CA Paris, 25 fvr. 2000, PIBD 2000, III-259 ; CA Paris, 18 mai 2001, Chaumet, D. 2002, somm. 1132, obs. S. Durrande). Dun point de vue gographique, il ne peut tre exig que la renomme existe dans tout le territoire couvert par la marque . Il suffit quelle soit constate dans une partie significative de celui-ci (CJCE, 14 sept. 1999, Chevy , prc., point 28 ; il a t jug paralllement que la notorit dans un tat suppose que la marque soit connue sur une partie substantielle de cet tat, et pas seulement dans une ville et ses environs : CJCE, 22 nov. 2007, Nieto Nuo, prc., point 17). La marque renomme jouit donc dune rputation infrieure celle de la marque notoire (contra : A. R. BERTRAND, op. cit., no 4.221 ; V. cep. ADPIC, art. 16.2). 127. La marque jouissant dune renomme vise par larticle 4, paragraphes 3 et 4, et larticle 5, paragraphe 2, de la directive (idem : Rgl., art. 8-5), est une marque qui a fait lobjet dun enregistrement (comp., pour la marque notoire, lart. L. 711-4, a, CPI). 2. Conflit avec un autre signe distinctif. 128. Une opposition lenregistrement dune marque communautaire peut tre fonde, certaines conditions, sur des droits antrieurs rsultant dune marque non enregistre ou dun autre signe utilis dans la vie des affaires dont la porte nest pas seulement locale (sur la notion : TPI, 24 mars 2009, Moreira da Fonseca c/ OHMI, aff. T-318/06, Propr. ind. 2009, comm. 34, obs. A. Folliard-Monguiral, pour un nom commercial ; Rgl. no 40/94, art. 8-4 ; Rgl. no 2868/95, art. 15-1 ; Direct., art. 4-4, b ; pour une opposition fonde sur une appellation dorigine : TPI, 12 juin 2007, Budejovick Budvar c/ OHMI, aff. jointes T-53/04 T-56/04 et autres, Rec. II. 57* ; TPI, 16 dc. 2008, Budejovick Budvar c/ OHMI, aff. T-225/06 ; L. IDOT, Retour sur lapprciation du risque de confusion, Europe 2007, comm. 223). La directive y ajoute une liste de possibles antriorits que lon retrouve peu ou prou dans lnumration de larticle L. 711-4 du code de la proprit intellectuelle (Direct., art. 4-4, c) : droit au nom, droit limage, droit dauteur La liste de ces antriorits, ouverte par ladverbe notamment , est purement indicative et permet daccueillir, comme la fait la jurisprudence franaise, de nouveaux signes distinctifs tels les noms de domaine (mais le conflit entre, dune part, la marque nationale antrieure de lopposant une demande de marque communautaire et, dautre part, un nom de domaine plus ancien na pas tre examin par lOHMI : TPI, 13 dc. 2007, Xentral c/ OHMI Pages jaunes, aff. T-134/06, Rec. II. 5213, points 36 et 37, Europe 2008, comm. 66, obs. L. Idot).
125. La marque jouissant dune renomme est celle qui est connue dune partie significative du public concern par les produits ou services couverts par cette marque (CJCE, 14 sept. 1999, General Motors, aff. C-375/97, Rec. I. 5421, Chevy , points 24 et 25, RTD com. 2000. 87, obs. J. Azma et J.-C. Galloux, RTD eur. 2000. 134, obs. G. Bonet, D. 2001, somm. 473, obs. S. Durrande ; E. BAUD, Latteinte la rputation de la marque antrieure : conditions et preuve de la rputation, Propr. ind. 2007, tude 12 ; ni la lettre, ni lesprit de la loi ne permettent dexiger quelle soit connue dun pourcentage dtermin de ce public). Pour vrifier si cette condition est satisfaite, il convient de prendre en considration divers lments pertinents comme la part de march dtenue par la marque, lintensit, lextension gographique et la dure de son usage, et limportance des efforts publicitaires consentis pour la promouvoir (CJCE, 14 sept. 1999, General Motors, Chevy , prc., point 27 ; TPI, 6 fvr. 2007, Aktieselskabet af 21. november 2001 c/ OHMI, aff. T-477/04, Rec. I. 399, point 49 ; la dure dusage ne suffit pas caractriser la renomme : OHMI, opp., 22 dc. 2000, Femme de Rochas, 3216/2000 ; sur la preuve de la renomme, V. CJCE, 17 juill. 2008, L & D c/ OHMI, aff. C-488/06 P, Rec. I. 5725). 126. Notorit et renomme tout en tant des notions voisines (CJCE, 22 nov. 2007, Nieto Nuo, aff. C-328/06, Rec. I. 10093, point 28, Propr. ind. 2008, comm. 2, obs. A. Folliard-Monguiral, Europe 2008, comm. 23, obs. L. Idot) se distinguent. La marque renomme nest pas forcment connue dune large fraction du grand public (comme la marque notoire : P. MATHLY, Le droit franais des signes distinctifs, 1984, LJNA, p. 11 ; comp. : M.-A. PEROT-MOREL, Notorit et renomme :
CHAPITRE 2
Droits confrs par la marque.
129. Les droits sur la marque sont subordonns son enregistrement (Rgl., art. 36 et s.). lissue dune procdure denregistrement unique auprs de lOHMI, la marque communautaire procure une protection uniforme sur tout le territoire de la Communaut. 130. Le titulaire de la marque se voit reconnatre, pour une dure de dix ans renouvelable (Rgl., art. 46), un vritable droit de proprit sur ce signe (CPI, art. L. 713-1), du moins lusage
exclusif de celui-ci pour les produits et services dsigns ( lobjet spcifique du droit de marque , selon la jurisprudence de la CJCE : concl. av. gn. R.-J. COLOMER, sur CJCE, 4 oct. 2001, Merz & Krell, aff. C-517/99, Rec. I. 6959, point 31). Larticle 5, paragraphe 1er, de la directive nonce clairement le principe : La marque enregistre confre son titulaire un droit exclusif . Ce droit exclusif se traduit par le pouvoir dinterdire aux tiers, par une action en contrefaon, un certain nombre dactes dusage du signe pour dsigner des produits ou services identiques ou similaires (Direct., art. 5-1 ; Rgl., art. 9-1). De plus,
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dans lhypothse o la marque jouit dune renomme sur le territoire concern, son titulaire a le pouvoir de faire interdire les usages du signe qui ont t faits pour des produits ou services diffrents (Direct., art. 5-2 ; V. supra, nos 117 et s.). Il est admis, en effet, que la protection de la marque a un double objet et concerne aussi bien la fonction distinctive de ce signe que limage de la marque (V. supra, nos 38 et s. ; OHMI, 3e ch. rec., 25 avr. 2001, Hollywood, 62, 64, prc. supra, no 41). 131. Les actes interdits, sauf autorisation du propritaire, comprennent notamment (Direct., art. 5-3) : la reproduction, limitation, lapposition du signe sur des produits ou sur leur conditionnement, loffre, la commercialisation, ou la dtention de produits en vue de leur mise dans le commerce, limportation ou lexportation de produits sous ce signe, lutilisation du signe dans les papiers daffaires et dans la publicit et, pourrait-on ajouter, le remplissage, le reconditionnement, le rtiquetage (R. KOVAR, Le reconditionnement des produits marqus : limportateur et le fabricant plaidant par-devant la Cour de justice, Mlanges J.-J. Burst, 1997, Litec, p. 273 ; CJCE, 11 nov. 1997, Loendersloot, aff. C-349/95, Rec. I. 6227). La contrefaon par reproduction et la contrefaon par imitation ont fait lobjet danalyses plus prcises de la part de la jurisprudence (V. infra, nos 132 et s.). Le titulaire de la marque voit cependant son pouvoir dinterdire limit par leffet de plusieurs textes (V. infra, nos 149 et s.). au contraire sanctionne indistinctement sur le fondement de larticle L. 713-2 du code de la proprit intellectuelle lusage titre de marque, titre publicitaire, titre denseigne, de nom de domaine, de nom commercial, (V. par ex. CA Paris, 26 sept. 2007, St But International, Propr. ind. 2007, comm. 88, obs. P. Trefigny). La Cour de justice des Communauts europennes a expliqu que les paragraphes 1 et 2 de larticle 5 ne sanctionnent quun usage aux fins de distinguer des produits et des services, or, une dnomination sociale, un nom commercial ou une enseigne na pas, en soi, pour finalit de distinguer des produits ou des services Ds lors, lorsque lusage dune dnomination sociale, dun nom commercial ou dune enseigne se limite identifier une socit ou signaler un fonds de commerce, il ne saurait tre considr comme tant fait pour des produits ou des services, au sens de larticle 5 (1) de la directive (V. CJCE, 11 sept. 2007, Cline, aff. C-17/06, Rec. I. 7041, points 20 et 21, Propr. ind. 2007, comm. no 86, obs. A. Folliard-Monguiral), sauf sils sont utiliss de telle faon que le public les prend pour des indicateurs dorigine des produits (points 22 et 23 : soit le mme signe est appos sur les produits, soit mme en labsence dapposition, il y a usage pour des produits ou des services au sens de ladite disposition lorsque le tiers utilise ledit signe de telle faon quil stablit un lien entre le signe constituant la dnomination sociale, le nom commercial ou lenseigne du tiers et les produits commercialiss ou les services fournis par le tiers ). Question est pose par la Cour de cassation la Cour de justice des Communauts europennes de savoir si la proprit de la marque interdit un tiers duser du signe pour dsigner, non pas ses propres produits, mais ceux dun autre tiers (Com. 20 mai 2008, Google/Louis Vuitton, no 06-15.136, Bull. civ. IV, no 101). ART. 1er. DISTINCTION DE LA REPRODUCTION ET DE LIMITATION. 1er. Reproduction lidentique. 133. Se trouve vise la contrefaon par reproduction servile de la marque enregistre. Le texte de la directive no 2008/95 est clair. Il est interdit aux tiers de faire usage dun signe identique la marque pour des produits ou des services identiques (Direct., art. 5-1, a). Une fois de plus, le lgislateur franais a voulu ajouter quelques lments de son cru loccasion de la transposition du texte, et a ml dans larticle L. 713-2 du code de la proprit intellectuelle plusieurs comportements constitutifs dune contrefaon (reproduction, usage, apposition, suppression ou modification). Cet article interdit cependant, entre autres, la reproduction [] dune marque [] pour des produits ou services identiques (V. Rp. com., Vo Marques de fabrique, de commerce ou de service). La substitution du mot reproduction la formule europenne usage dun signe identique explique peut-tre lcart qui est apparu entre les solutions jurisprudentielles nationales et les principes de la directive. Selon la jurisprudence constante de la Cour de justice des Communauts europennes (CJCE, 11 sept. 2007, Cline, aff. C-17/06, Rec. I. 7041, point 15), le titulaire dune marque ne peut interdire lusage par un tiers dun signe identique (Direct., art. 5-1, a) que si quatre conditions sont remplies : premirement, cet usage doit avoir lieu dans la vie des affaires (sur la notion dusage dans la vie des affaires : M. SCHAFFNER et S. GEORGES, Bas les masques, Commentaire de larrt de la Cour de cassation du 10 juillet 2007, Propr. ind. 2007, tude 24) ; deuximement, il doit tre fait sans autorisation du titulaire ; troisimement, il concerne des produits ou des services identiques ceux pour lesquels la marque est enregistre ; quatrimement, il doit porter atteinte ou tre susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque, et notamment sa fonction essentielle qui est de garantir aux consommateurs la
SECTION 1re Interdiction de la reproduction et de limitation de la marque.

132. Elle est nonce larticle 5, paragraphe 1er, de la directive (disposition en substance identique larticle 4, paragraphe 1er, dfinissant les antriorits) : Le titulaire est habilit interdire tout tiers, en labsence de son consentement, de faire usage, dans la vie des affaires : a) dun signe identique la marque pour des produits ou des services identiques ceux pour lesquels celle-ci est enregistre ; b) dun signe pour lequel, en raison de son identit ou de sa similitude avec la marque et en raison de lidentit ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque et le signe, il existe, dans lesprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque dassociation entre le signe et la marque . Ces deux hypothses doivent tre soigneusement distingues, car dans la seconde, en cas de simple similitude des produits ou des signes, la victime dune contrefaon doit faire la preuve supplmentaire du risque de confusion dans lesprit du public. Les juridictions franaises ont t amenes modifier leur jurisprudence en application de la distinction opre par le droit communautaire. noter que larticle 5, paragraphes 1 4, vise des usages faits par un tiers titre de marque pour dsigner des produits ou des services (V. dans ce sens, CJCE, 23 fvr. 1999, BMW, aff. C-63/97, Rec. I. 905, point 38, D. 1999. IR. 81 ; comp. : CJCE, 25 janv. 2007, Adam Opel, aff. C-48/05, Rec. I. 1017, D. 2007. Pan. 2835, obs. S. Durrande), quil sagisse de dsigner des produits du tiers ou mme des produits du titulaire de la marque (CJCE, 12 juin 2008, O2 Holdings et O2 (UK), aff. C-533/06, Rec. I. 4231, point 36, Propr. ind. sept. 2008, comm. 61, obs. A. Folliard-Monguiral : lusage du signe dans une publicit comparative peut donc tre interdit au nom de lart. 5-1). Dailleurs le paragraphe 5 met part lhypothse de lusage qui est fait dun signe des fins autres que celles de distinguer des produits ou services que chaque tat peut sanctionner (CJCE, 16 nov. 2004, Anheuser-Busch, aff. C-245/02, Rec. I. 10989, point 64), la condition supplmentaire toutefois que lusage de ce signe sans juste motif tire indment profit du caractre distinctif ou de la renomme de la marque ou leur porte prjudice (V. CJCE, 23 fvr. 1999, BMW, prc., point 40). La jurisprudence franaise
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provenance des produits ou services (CJCE ord., 19 fvr. 2009, UDV North America, aff. C-62/07, point 42, non encore publie). 134. Jusqu une priode relativement rcente, la jurisprudence franaise a sanctionn, sur le fondement de larticle L. 713-2, a, du code de la proprit intellectuelle, aussi bien les reproductions lidentique que les reproductions quasi identiques. La reproduction partielle dune marque complexe, comme la reproduction avec adjonction dun lment, taient assimiles des reproductions pures et simples. Une diffrence de dtail ne suffisait pas pour carter lincrimination de reproduction ; ainsi le remplacement dune lettre par une autre (ex. : Thaty tait considr comme une reproduction de Tati , TGI Paris, 26 oct. 1999, PIBD 2000, 696-III-199). La reproduction ne supposait donc pas une reprise intgrale de la marque authentique : il y avait contrefaon dune marque complexe ds lors que llment vedette de la marque (lment distinctif) tait repris dans la nouvelle dnomination (ex. : Les usuels de poche contrefait Les usuels , CA Paris, 31 janv. 1997, PIBD 1997, III, p. 207). 135. Mais il revient au juge national dinterprter les dispositions de droit interne la lumire des dispositions et des finalits de la directive et des enseignements de la jurisprudence de la Cour de justice. Aussi, ds lanne 2000, partir dune relecture de la directive du 21 dcembre 1988 et de la directive du 22 octobre 2008 (lart. 5-1 distingue lhypothse de reprise dun signe identique [a] de lhypothse dusage dun signe similaire [b] ; Direct. 1988, considrant 10, devenu Direct. no 2008/95, considrant 11), une nouvelle jurisprudence est venue dfinir de manire beaucoup plus stricte le primtre de la contrefaon par reproduction en le cantonnant aux hypothses didentit complte entre les signes en conflit. Il a t jug quil rsulte de la jurisprudence de la Cour de justice des Communauts europennes quen labsence de reproduction lidentique de la marque revendique comprenant la reproduction de lintgralit des lments de la marque selon la mme configuration et pour les mmes produits, la contrefaon est apprhende sous langle de limitation et de la dmonstration dun risque de confusion (CA Aix-en-Provence, 24 nov. 2000, Sport quipement, PIBD 2001, 719-III-243 ; CA Paris, 15 dc. 2000, AOM Minerve, D. 2002, somm. 1135, obs. S. Durrande : Postair ne reproduit pas La Poste ). 136. Saisie dune question prjudicielle par le tribunal de Paris (TGI Paris, 23 juin 2000, Arthur , PIBD 2000, 707-III-522), la Cour de justice a expliqu, dans son arrt du 20 mars 2003, que larticle 5, paragraphe 1er, a, de la directive doit tre interprt en ce sens quun signe est identique la marque lorsquil reproduit, sans modification ni ajout, tous les lments constituant la marque ou lorsque, considr dans son ensemble, il recle des diffrences si insignifiantes quelles peuvent passer inaperues aux yeux dun consommateur moyen (CJCE, 20 mars 2003, LTJ Diffusion, aff. C-291/00, Rec. I. 2799, Arthur et Flicie , point 54, D. 2003, somm. 2685, obs. S. Durrande, RTD eur. 2004. 115, obs. G. Bonet ; CA Paris, 11 mai 2005, St Sadas, Propr. ind. 2005, comm. 54, obs. P. Trefigny). 137. Les solutions franaises, directement inspires du droit communautaire, sont dsormais fixes ainsi quil suit. Si la reprise de la marque antrieure nest pas parfaite, cest sur le terrain de limitation (qui suppose la preuve supplmentaire dun risque de confusion) que les poursuites devront tre engages (CPI, art. L. 713-3, b ; jug, par exemple, que cest sur le fondement de limitation quil faut sanctionner la contrefaon de Market Mind par MarketFind et MarketMind, TGI Paris, 11 fvr. 2003, Expertises juin 2003, p. 231). Mais si les diffrences entre les deux signes ne sont pas perceptibles par le consommateur, il y a bien reproduction (ainsi, dans laffaire Reynolds+Reynolds ,
la cour dappel avait jug que la duplication de la marque Reynolds revient une reproduction servile de celle-ci, V. CA Paris, 27 mars 2002, prc. supra, no 119). Dans laffaire opposant la marque Orangina move la marque Moove , la Cour de cassation a censur la cour dappel qui avait retenu la contrefaon par reproduction. Elle a relev, en conformit avec les enseignements de la Cour de justice, quen se dterminant ainsi, alors quelle constatait que le signe ntait pas identique la marque, faute de reproduire sans modification ni ajout tous les lments la constituant, et sans rechercher si, considr dans son ensemble, il recelait des diffrences si insignifiantes quelles peuvent passer inaperues aux yeux dun consommateur moyen, la cour dappel na pas donn de base lgale sa dcision (Com. 26 nov. 2003, D. 2004, AJ 143, obs. J. Daleau). 138. La contrefaon de marque est ralise par la reproduction de la marque indpendamment de tout risque de confusion quand les marques en conflit dsignent des produits ou services identiques. En revanche, quand sont concerns des produits ou services seulement similaires, la preuve dun danger de confusion est exige pour que la contrefaon soit constitue. 2. Imitation. 139. Est sanctionne aussi la contrefaon par imitation dune marque pour des produits identiques ou similaires (CPI, art. L. 713-3, b ; Direct., art. 5-1, b ; Rgl., art. 9-1, b). Limitateur ne reproduit pas lidentique la marque dautrui, mais il sen rapproche assez pour crer un risque de confusion. Il choisit un signe similaire. Plus prcisment, larticle 5, paragraphe 1er, b, de la directive interdit au tiers lusage dun signe pour lequel, en raison de son identit ou de sa similitude avec la marque et en raison de lidentit ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque et le signe, il existe, dans lesprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque dassociation entre le signe et la marque . 140. Il convient de procder la comparaison des signes sur un triple plan : visuel, phontique et conceptuel. Les similitudes peuvent tre matrielles : phontiques, constitues par la reprise de consonances (CJCE, 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, aff. C-342/97, Rec. I. 3819 ; mais jug que Zihr nimite pas Sir en raison dimportantes diffrences visuelles et conceptuelles : TPI, 3 mars 2004, Mlhens c/ OHMI, aff. T-355/02, Rec. II. 791, Propr. ind. 2004, comm. 41, obs. A. Folliard-Montguiral), ou visuelles, constitues par exemple par la reprise dun lment avec des adjonctions (OHMI, opp., 28 mai 1999, Transhair International, 305-1999). 141. Les similitudes peuvent aussi tre intellectuelles ou conceptuelles, jouant sur les contrastes, les associations dides, les synonymes Par exemple, une marque compose des mots toile rouge pourrait engendrer une confusion si llment figuratif dune toile rouge constitue aussi une marque (OHMI, directives dexamen, 7.4.2 ; rappr. : CA Paris, 11 mai 2005, St Sadas, prc. supra, no 136 ; mais il a t jug que la marque Hai , qui signifie requin en allemand, nimite pas la marque Shark qui a le mme sens en anglais, car de grandes diffrences visuelles et phontiques sont de nature neutraliser la similitude conceptuelle : TPI, 9 mars 2005, Osotspa c/ OHMI, aff. T-33/03, Rec. II. 763 ; comp. : TPI, 17 avr. 2008, Dainichiseika Colour & Chemicals Mfg. c/ OHMI, aff. T-389/03, Rec. II. 58*, Propr. ind. juill.-aot 2008, comm. 54, obs. A. Folliard-Monguiral ; les diffrences conceptuelles peuvent tre de nature neutraliser dans une large mesure des similitudes visuelles et phontique entre des marques en conflit si au moins une des marques en cause a, dans la perspective
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du public pertinent, une signification claire et dtermine, de sorte que ce public est susceptible de la saisir immdiatement , TPI, 16 nov. 2006, Jabones Pardo c/ OHMI, aff. T-278/04, Rec. II. 90*, point 65, Europe 2007, comm. 34, obs. L. Idot ; TPI, 13 fvr. 2007, Ontex c/ OHMI, aff. T-353/04, Rec. II. 10*). ART. 2. RISQUE
DE CONFUSION.
142. Le risque de confusion devrait constituer la condition spcifique de la protection (Direct. no 2008/95, considrant 11). Limitation nest sanctionne qu la condition que soit dmontr un risque de confusion qui comprend le risque dassociation entre le signe et la marque (Direct., art. 5-1, b). 1er. Notion de risque de confusion. 143. Le risque de confusion, dont le demandeur doit apporter la preuve, rsulte de la parent entre les deux signes. La notion de risque dassociation sert prciser celle de risque de confusion (CJCE, 11 nov. 1997, SABEL, aff. C-251/95, Rec. I. 6191, point 18, PIBD 1998, 653-III-248) en lui donnant une acception large (confusion lato sensu : OHMI, 3e ch. rec., 25 avr. 2001, Hollywood, 44, prc. supra, no 41). Elle nen est pas indpendante. Il y a risque dassociation dans trois hypothses : En premier lieu, le cas o le public confond le signe et la marque en cause (risque de confusion directe) ; en deuxime lieu, le cas o le public fait un lien entre les titulaires du signe et de la marque et les confond (risque de confusion indirecte ou dassociation) ; en troisime lieu, celui o le public effectue un rapprochement entre le signe et la marque, la perception du signe veillant le souvenir de la marque, sans toutefois les confondre (risque dassociation proprement dite) (CJCE, 11 nov. 1997, SABEL, prc., point 16). Mais le simple rapprochement entre deux marques que pourrait faire le public par le biais de la concordance de leur contenu smantique ne suffit pas caractriser la confusion requise (CJCE, 11 nov. 1997, SABEL, prc., point 26). Il y a risque de confusion notamment quand le public est port croire que les produits ou services en cause proviennent de la mme entreprise (CJCE, 29 sept. 1998, Canon, aff. C-39/97, Rec. I. 5507, point 26). 2. Apprciation du risque de confusion. 144. Lvaluation du risque de confusion doit se faire laide de critres uniformes dfinis par la directive communautaire (concl. av. gn. JACOBS, CJCE, 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, aff. C-342/97, Rec. I. 3819 ; contra : CA Paris, 24 oct. 1994, Gaz. Pal. 1995. 2, somm. 503 ; M. DHENNE, Apprciation compare du risque de confusion entre marques en jurisprudence franaise et communautaire, Propr. ind. 2007, tude 10). Il est indispensable que cette apprciation soit effectue de la mme manire sur tout le territoire europen pour assurer la ralisation des objectifs de la directive no 2008/95, notamment la libre circulation des produits et services et la lutte contre les distorsions de concurrence (considrant 2). La notion de risque de confusion est la mme dans le cadre dune procdure dinterdiction dusage (art. 5-1, b) et dans le cadre dune procdure dopposition lenregistrement de larticle 4-1, b. Toutefois, dans le cadre de larticle 4 (1) (b) de la directive 89/10/CEE, est en cause une demande denregistrement dune marque. Une fois quune marque est enregistre, le titulaire de cette marque a le droit de lutiliser sa guise, de sorte que, aux fins dapprcier si la demande denregistrement relve du motif de refus prvu cette disposition, il convient de vrifier sil existe un risque de confusion avec la marque antrieure de lopposant dans toutes les circonstances dans lesquelles la marque demande, si elle devait tre enregistre, serait susceptible dtre utilise. En revanche, dans lhypothse vise larticle 5(1)(b) [] le tiers utilisateur [] ne revendique aucun droit de
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marque sur ce signe, mais en fait un usage ponctuel. Dans ces conditions, aux fins dapprcier si le titulaire de la marque enregistre est en droit de sopposer cet usage spcifique, il convient de se limiter aux circonstances qui caractrisent ledit usage, sans quil y ait lieu de rechercher si un autre usage du mme signe intervenant dans dautres circonstances serait galement susceptible de crer un risque de confusion (CJCE, 12 juin 2008, O2 Holdings et O2 (UK), aff. C-533/06, Rec. I. 4231, points 66-67, Propr. ind. sept. 2008, comm. 61, obs. A. Folliard-Monguiral ; CJCE, 15 mars 2007, T.I.M.E. ART c/ OHMI, aff. C-171/06 P, Rec. I. 41*, point 59). 145. Le standard de rfrence pour valuer le danger de confusion est le consommateur moyen, dont le niveau dattention peut varier en fonction du type de produit (CJCE, 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, prc., point 26 : Aux fins de cette apprciation globale [du risque de confusion], le consommateur moyen de la catgorie de produits concerne est cens tre normalement inform et raisonnablement attentif et avis [] Cependant, [] il chet galement de prendre en considration le fait que le niveau dattention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catgorie de produits ou de services en cause ). Le public pertinent, quil sagit de prendre en compte, varie en fonction de la clientle laquelle est destin le produit ou le service marqus (pour des mdicaments dlivrs sous prescription, il sagit la fois des professionnels de sant et des patients : CJCE, 26 avr. 2007, Alcon c/ OHMI, aff. C-412/05 P, Rec. I. 3569). Pour des produits semi-finis destins un public de spcialistes, le risque de confusion doit tre apprci par rapport un consommateur susceptible de manifester un degr lev dattention lors du choix des produits , mais accepter largument selon lequel il prend sa dcision dachat uniquement au vu des produits et de leur dsignation technique et non de la marque qui les dsigne reviendrait nier toute utilit aux marques dans le secteur des produits pour spcialistes (TPI, 17 avr. 2008, Dainichiseika Colour & Chemicals Mfg. c/ OHMI, aff. T-389/03, Rec. II. 58*, Propr. ind. juill.-aot 2008, comm. 54, obs. A. Folliard-Monguiral, prc.). Si la marque antrieure est une marque communautaire, le territoire pertinent pour lanalyse du risque de confusion est lensemble du territoire de lUnion europenne, lexistence dun risque de confusion dans un seul tat tant suffisant pour rejeter lenregistrement de la marque seconde (TPI, 14 dc. 2006, Mast-Jgermesteir c/ OHMI, aff. T-81/03, Rec. II. 5409, point 83, Europe 2007, comm. 77, obs. L. Idot). 146. Quel est donc le test uniforme quil convient dappliquer lapprciation de ce risque de confusion ? Le tribunal procde une comparaison synthtique des deux marques en conflit en tenant compte de tous les facteurs pertinents qui peuvent tre nombreux (sur la comparaison avec une famille de marques antrieures : CJCE, 13 sept. 2007, Il Ponte Finanziaria c/ OHMI, aff. C-234/06, Rec. I. 7333, point 54). Selon le considrant 11 de la directive no 2008/95, lapprciation du risque de confusion dpend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque sur le march, de lassociation qui peut en tre faite avec le signe utilis ou enregistr, du degr de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services dsigns . Ces facteurs sont interdpendants. Ainsi un faible degr de similitude entre les produits ou services dsigns peut tre compens par un degr lev de similitude entre les marques et inversement (CJCE, 29 sept. 1998, Canon, aff. C-39/97, Rec. I. 5507, point 17 ; CJCE, 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, prc., point 19), ou bien par la forte distinctivit ou la renomme de la marque antrieure. Le caractre distinctif lev de la marque antrieure accrot considrablement le risque de confusion (CJCE, 11 nov. 1997, SABEL, prc., point 24 ; CJCE, 29 sept. 1998, Canon, prc., points 18, 19 ; OHMI, 3e ch. rec., 25 avr. 2001, Hollywood, 48, 49, prc. supra,
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no 41 ; CJCE, 17 avr. 2008, Ferrero Deutschland c/ OHMI, aff. C-108/07 P, Rec. I. 61*, point 58, Propr. ind. 2008, comm. 40, obs. A. Folliard-Monguiral. Il rsulte de cette mthode danalyse un affaiblissement de la rgle de la spcialit). Cette distinctivit est due soit des lments intrinsques, soit la notorit du signe. 147. Lapprciation du risque de confusion doit tre globale (CJCE, 11 nov. 1997, SABEL, prc., point 22 ; CJCE, 29 sept. 1998, Canon, prc., point 16). Le juge fait une synthse des ressemblances visuelles, sonores et conceptuelles entre les marques, et retient une impression gnrale tout en gardant lesprit les lments les plus distinctifs des deux marques. Il sagit de ne pas sarrter la seule considration de tel lment diffrent ou de tel autre similaire (pour deux marques complexes reprsentant notamment un coq : OHMI, opp., 17 mai 1999, K.H. de Jongs, 267-1999). Une similitude phontique nest pas toujours suffisante crer un risque de confusion (CJCE, 23 mars 2006, Mlhens c/ OHMI, aff. C-206/04 P, Rec. I. 2717, points 21 et 35-36 ; OHMI, opp., 15 juin 1999, Rio Bravo , 367-1999 ; V. cep. CJCE, 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, prc., point 28), ni des termes communs sils sont descriptifs (OHMI, opp., 28 mai 1999, Transhair International, 305-1999 ; llment intellectuel prend une place de plus en plus importante en jurisprudence : V. A. FOLLIARD-MONGUIRAL, sous TPI, 18 fvr. 2004, J.-P. Koubi, Propr. ind. 2004, comm. 40). Il convient donc de combiner les divers facteurs cits plus haut et de se rfrer limpression densemble produite par les signes en prsence : la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause doit tre fonde sur limpression densemble produite par les marques parce que, en effet, le consommateur moyen peroit la marque comme un tout et ne procde pas normalement une analyse dtaille de ses lments (CJCE, 11 nov. 1997, SABEL, prc., point 23 ; pour une marque complexe, ou pour la reprise dun lment dans un ensemble compos : CJCE, 6 oct. 2005, Medion, aff. C-120/04, Rec. I. 8551, point 30 ; CJCE, 12 juin 2007, OHMI c/ Shaker, C-334/05 P, Rec. I. 4529, points 34 41, Europe 2007, comm. L. Idot). 148. Cette jurisprudence a influenc la Cour de cassation (Com. 26 nov. 2003, prc. supra, no 137, qui a jug quil ny a pas de risque de confusion entre une premire marque Orangina move et une nouvelle marque Moove : Attendu quen examinant ce risque de confusion au vu des seules similitudes quelle avait releves entre les signes move et moove , et non au terme dune apprciation globale fonde sur limpression densemble produite par les marques, dont ces lments ntaient que des facteurs parmi dautres, la cour dappel a viol le texte susvis ; V. aussi : Com. 21 janv. 2004, Minoteries Viron, PIBD 2004, 785-III-262 ; Com. 16 nov. 2004, Vichy clestins , PIBD 2005, 801-III-79 ; avec quelques nuances : CA Versailles, 27 fvr. 2003, Wanadoo/Wannago D. 2003, somm. 2820, obs. C. Le Stanc : lorsquil y a similarit des activits, dsignes par la marque, dune part, et par le nom de domaine postrieur, dautre part, la contrefaon par imitation de marque suppose lexistence dun risque de confusion dont la dtermination suppose que les signes en conflit soient compars au moyen dune apprciation densemble de leur similitude visuelle, phontique et conceptuelle, en prenant particulirement en compte leur composante dominante et distinctive ). On notera quen cas dimitation dune marque jouissant dune renomme, il rsulte de lapplication de larticle 5, paragraphe 2, de la directive, tel quil est interprt par la jurisprudence (not. CJCE, 22 juin 2000, Marca Mode, aff. C-425/98, Rec. I. 4861, RTD eur. 2002. 383, obs. G. Bonet, et CJCE, 23 oct. 2003, Adidas-Salomon et Adidas Benelux, aff. C-408/01, Rec. I. 12537), que la protection de celle-ci joue sans quil soit ncessaire de faire la preuve dun risque de confusion (mais pour des produits non identiques).
SECTION 2 Limitations des effets de la marque.

149. Les droits du titulaire de la marque connaissent certaines limites dfinies par les textes (CJCE, 27 avr. 2006, Levi Strauss, aff. C-145/05, Rec. I. 3703, points 29 et 30). Certaines limites sont gnrales (V. infra, nos 150 et s.), dautres sont lies lexploitation de la marque par le titulaire de celle-ci (V. infra, nos 153 et s.). ART. 1er. LIMITES
GNRALES.
150. Larticle 6 de la directive no 2008/95 et larticle 12 du rglement dessinent peu prs dans les mmes termes les frontires de lexclusivit accorde au titulaire de la marque. Ils visent concilier les intrts fondamentaux du titulaire de la marque et les principes communautaires de libre circulation des marchandises, de libre prestation de services, de telle faon que le droit de marque puisse remplir son rle dlment essentiel du systme de concurrence non fauss que le Trait tablit (CJCE, 7 janv. 2004, Gerolsteiner Brunnen, aff. C-100/02, Rec. I. 691, point 16, D. 2004, AJ 352 ; CJCE, 17 mars 2005, Gillette Company et Gillette Group Finland, aff. C-228/03, Rec. I. 2337, point 29). 151. Le titulaire de la marque ne peut interdire un tiers de faire lusage, dans la vie des affaires, de son nom et de son adresse (sur lutilisation dun patronyme en tant que nom commercial : CJCE, 16 nov. 2004, Anheuser-Busch, aff. C-245/02, Rec. I. 10989, point 81 ; cette disposition nest curieusement pas limite aux noms de personnes physiques : CJCE, 11 sept. 2007, Cline, aff. C-17/06, Rec. I. 7041, point 31, prc.), ni lempcher de faire usage dindications descriptives relatives aux caractristiques du produit quil commercialise (espce, qualit, quantit, destination, provenance gographique : Direct., art. 6-1, b ; CJCE, 7 janv. 2004, Gerolsteiner Brunnen, prc. ; sur limpratif de disponibilit, V. CJCE, 10 avr. 2008, Adidas et Adidas Benelux, aff. C-102/07, Rec. I. 2439, points 23, 24 et 47, Europe 2008, comm. 203, obs. L. Idot). Encore faut-il que le tiers en fasse une utilisation loyale et conforme aux usages honntes en matire industrielle et commerciale (CJCE, 23 fvr. 1999, BMW, aff. C-63/97, Rec. I. 905, point 61), notamment en vitant de crer limpression dun lien commercial avec le titulaire de la marque (la jurisprudence rcente tend faire de lexistence dun lien commercial lunique critre de latteinte la marque, V. A. FOLLIARD-MONGUIRAL, Un an de jurisprudence en matire de droit communautaire des marques, article prc., no 108). Sous la mme condition, le tiers pourra citer la marque lorsque cette citation savre ncessaire pour indiquer la destination dun produit ou dun service (pices dtaches, accessoires, commercialisation des produits). Ainsi, la citation de la marque par un tiers pour informer le public sur la destination de son produit et sa compatibilit avec celui qui est revtu de la marque, entre dans les prvisions de larticle 6 (pour des lames compatibles avec les rasoirs Gillette : CJCE, 17 mars 2005, Gillette Company, prc., point 34). Ainsi aussi, lemploi dune marque pour informer les consommateurs que lannonceur rpare et entretient des vhicules de cette marque constitue un usage autoris (CJCE, 23 fvr. 1999, BMW, prc., point 64, RTD eur. 2000. 122, obs. G. Bonet ; CJCE, 14 mai 2002, Hlterhoff, aff. C-2/00, Rec. I. 4187, RTD com 2003. 200, obs. M. Luby). Il a t jug que le revendeur du produit marqu mis dans le commerce par le titulaire de la marque ou avec son consentement, a la facult demployer la marque afin dannoncer au public la commercialisation ultrieure de ce produit, moins quil ne soit tabli que, compte tenu des circonstances propres chaque espce, lutilisation de la marque cette fin porte srieusement atteinte la renomme de ladite marque (CJCE, 4 nov. 1997,
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Parfums Christian Dior, aff. C-337/95, Rec. I. 6013, points 48 et 54, PIBD 1998, 648-III-105 ; R. BOUT, M. BRUSCHI, M. LUBY et S. POILLOT-PERUZZETTO, Lamy Droit conomique 2009, no 2776). Le droit de proprit de la marque ne permet pas de sopposer lusage dun signe identique ou similaire celle-ci dans une publicit comparative qui satisfait toutes les conditions de licit (CJCE, 12 juin 2008, O2 Holdings et O2 (UK), aff. C-533/06, Rec. I. 4231, Propr. ind. sept. 2008, comm. 61, obs. A. Folliard-Monguiral, Europe 2008, comm. 281, obs. L. Idot ; rappr. Com. 26 mars 2008, Comm. com. lectr. 2008, comm. 132, obs. C. Caron ; Com. 7 juill. 2009, Sandoz c/ Astrazeneca, no 08-11.660 ; E. GOUG, Dveloppements communautaires rcents en matire de publicit comparative, Propr. ind. 2008, tude 8). De manire gnrale, le titulaire de la marque ne peut interdire aux tiers lusage du signe qui nest pas fait en tant que marque, qui est tranger la fonction de la marque (pour le logo Opel appos sur un vhicule miniature, CJCE, 25 janv. 2007, Adam Opel, aff. C-48/05, Rec. I. 1017, D. 2007. Pan. 2835, obs. S. Durrande, Europe 2007, comm. 102, obs. F. Mariatte ; comp. : CA Paris, 22 dc. 2006, St Free/St Zara, Propr. ind. 2007, comm. 48, obs. P. Trefigny), sauf sil tire indument profit de la renomme de la marque. Mais un usage du signe titre ornemental par le tiers est prohib sil y a risque de confusion avec la marque (CJCE, 10 avr. 2008, Adidas et Adidas Benelux, prc., Propr. ind. 2008, comm. 41, obs. A. Folliard-Monguiral ; seul un usage peru exclusivement comme une dcoration chapperait la prohibition). 152. Par ailleurs, la directive et le rglement visent chacun une situation trs particulire. Ainsi, selon la directive, le titulaire de la marque na pas la possibilit dinterdire lusage, dans la vie des affaires, dun droit antrieur de porte locale si ce droit est reconnu par la loi de ltat membre concern et dans la limite du territoire o il est reconnu (Direct., art. 6-2). Quant au rglement, il sintresse la reproduction de la marque communautaire dans les dictionnaires. Le titulaire de la marque ne peut sopposer cette reproduction, mais il a le droit de demander lditeur de mentionner dans ldition suivante quil sagit dune marque protge (art. 10). ART. 2. LIMITES LIES LEXPLOITATION OU LA NON-EXPLOITATION DE LA MARQUE. 153. La rgle de lpuisement du droit limite le droit confr par la marque puisque le titulaire de celle-ci, qui a mis des produits marqus dans le commerce sur le territoire communautaire, ou qui a consenti cette commercialisation, ne peut plus interdire lusage de sa marque, notamment dans le cadre dune importation (Direct., art. 7 ; Rgl., art. 13 ; V. infra, nos 239 et s.). 154. La forclusion par tolrance frappe le titulaire de la marque qui a tolr lusage dune marque postrieure pendant cinq annes conscutives alors quil avait connaissance de cet usage. Sa marque antrieure ne lui permet plus de demander la nullit ni de sopposer lusage de la marque postrieure, pour les produits ou services concerns, moins que le dpt de la marque postrieure nait t effectu de mauvaise foi (Direct., art. 9).
155. Le droit exclusif sur la marque est li lusage de celle-ci. Le titulaire de la marque peut tre dchu de ses droits, sauf justes motifs (interprts restrictivement ; CJCE, 14 juin 2007, Hupl, aff. C-246/05, Rec. I. 4673, Europe 2007, comm. 224, obs. F. Mariatte), sil na pas fait un usage srieux de sa marque, cest--dire si elle na pas t utilise conformment sa fonction dindicateur de provenance, pendant une priode ininterrompue de cinq ans (Direct., art. 10 et 12 ; Rgl. no 40/94, art. 15 et 50, devenu Rgl. no 207/2009, art. 15 et 51 ; CJCE, 11 mars 2003, Ansul, aff. C-40/01, Rec. I. 2439, Minimax , D. 2003, AJ 1040 ; sachant quune interprtation librale de lexigence dusage srieux prvaut, V. CJCE ord., 27 janv. 2004, La Mer Technology, aff. C-259/02, Rec. I. 1159, point 27, Propr. ind. 2004, comm. no 32, obs. Folliard-Monguiral : une marque fait lobjet dun usage srieux lorsquelle est utilise, conformment sa fonction essentielle qui est de garantir lidentit dorigine des produits ou des services pour lesquels elle a t enregistre, aux fins de crer ou de conserver un dbouch pour ces produits ou services, lexclusion dusages de caractre symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits confrs par cette marque ; V. aussi : TPI, 27 sept. 2007, La Mer Technology c/ OHMI, aff. T-418/03, Rec. II. 125*, Propr. ind. 2007, comm. 97, obs. A. Folliard-Monguiral ; sur la computation du dlai de 5 ans : CJCE, 14 juin 2007, Armin Hupl, aff. C-246/05, Propr. ind. 2007, comm. 71obs. A. Folliard-Monguiral ; J. MONTEIRO, Lusage srieux de la marque communautaire, Propr. ind. 2008, tude 15). La marque doit avoir fait lobjet dune relle exploitation commerciale, mais, la limite, a-t-il t jug, lusage srieux pourrait tre constitu par le seul emploi de la marque dans une campagne publicitaire prparatoire de la commercialisation imminente dun produit (CJCE, 11 mars 2003, Ansul, prc., D. 2003, somm. 2691, obs. S. Durrande) (V. gal. infra, nos 157 et s.). La notion d usage srieux de la marque au sens de larticle 12, paragraphe 1er, de la directive no 89/104 (et no 2008/95) a fait lobjet dun arrt de la Cour de justice en date du 9 dcembre 2008 (CJCE, 9 dc. 2008, Verein Radetzky-Orden, aff. C-442/07, Propr. ind. 2009, comm. 10, obs. A. Folliard-Monguiral, V. infra, no 173).
CHAPITRE 3
Exercice du droit de marque.
156. Le droit reconnu au titulaire dune marque nest pas absolu. Il est assorti de lobligation duser de sa marque dans des conditions dtermines, sous peine den tre priv (V. infra, nos 157 et s.). De plus, lexercice de ce droit doit tenir compte des contraintes rsultant des rgles du droit communautaire relatives la libert des changes (V. infra, nos 192 et s.) et la libre concurrence (V. infra, nos 311 et s.). directive du 21 dcembre 1988 (Direct. no 89/104 du Conseil, 21 dc. 1988, JOCE, no L 40, 11 fvr. 1989), rapprochant les lgislations des tats membres sur les marques (art. 10), que par le rglement du 20 dcembre 1993, sur la marque communautaire (Rgl. no 40/94 du Conseil, 20 dc. 1993, JOCE, no L 11, 14 janv. 1994, art. 15 ; V. supra, no 155). En labsence de faits justificatifs, le dfaut dusage de la marque entrane la dchance des droits du titulaire (Direct., art. 12-1 ; Rgl., art. 50, devenu art. 51). 158. Cette obligation doit tre situe dans le contexte des conventions internationales relatives aux droits de proprit industrielle auxquelles tous les tats membres sont parties contractantes. La Convention de Paris pour la protection de la
SECTION 1re Obligation dexploiter la marque.

157. Lobligation faite au propritaire de la marque den assurer une exploitation satisfaisante est consacre aussi bien par la
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proprit industrielle, signe le 20 mars 1883, ne prvoyait pas la dchance des droits sur une marque pour dfaut dusage. Ce nest qu loccasion de sa rvision, opre La Haye le 6 novembre 1925, qua t introduit larticle 5 C concernant lusage de la marque. On observera que cette disposition ne contraint pas les parties contractantes prvoir dans leur lgislation une obligation dusage. Elle a seulement pour objet dexiger que, dans les tats o lutilisation de la marque enregistre est obligatoire, lannulation de lenregistrement ne puisse intervenir quaprs lcoulement dun dlai quitable et que si lintress ne justifie pas des causes de son inaction . LAccord sur les aspects des droits de proprit intellectuelle qui touchent au commerce annex lAccord instituant lOrganisation mondiale du commerce sign Marrakech le 15 avril 1994 (JO 26 nov. 1995) renvoie, dans son article 2, paragraphe 1er, aux articles 1er et 12 de la Convention de Paris. Il en est de mme de lAnnexe 1 C de cet accord. 159. Larticle 10 de la directive sur le rapprochement des droits nationaux sur les marques (prc.) comme larticle 15 du rglement instituant la marque communautaire (prc.) sont autrement plus contraignants puisquils imposent une obligation dusage de la marque peine de la dchance des droits de son propritaire, moins quil puisse se prvaloir de justifications lgitimes. ART. 1er. FONDEMENTS DE LOBLIGATION DUSER DE LA MARQUE. 160. Plusieurs raisons concourent lgitimer lobligation, pour le titulaire de la marque, de lutiliser effectivement, et la sanction quil encourt sil vient la mconnatre. Le propritaire dune marque bnficie dun monopole sur le signe pour lequel il obtient un enregistrement. Il possde le droit exclusif de lutiliser et peut opposer son droit des tiers. Ces prrogatives ne sont justifies que sil fait usage de son droit. Le droit de marque est donc un droit fonction. Son titulaire est tenu de lutiliser conformment aux finalits assignes la marque. Cette exigence a une signification particulire. Elle sexplique par le fait que contrairement aux autres formes de proprit industrielle et intellectuelle, la protection des signes distinctifs, catgorie laquelle appartient la marque, ne couvre pas une activit cratrice ou innovatrice, mais laction commerciale des entrepreneurs et, travers elle, lordre public conomique (av. gn. R.-J. COLOMER, concl. sous larrt Ansul, CJCE, 11 mars 2003, Ansul, aff. C-40/01, Rec. I. 2439, note 25). 161. La marque a pour fonction de distinguer les produits ou les services de son titulaire afin de lui permettre de conqurir et de maintenir sa position sur le march. Elle ne peut servir exclusivement des fins dfensives ou stratgiques sans donner lieu une exploitation commerciale effective (V. en ce sens les observations crites de la Commission dans laffaire Ansul, prc.). Pareil dtournement, o la marque est dpose comme marque de rserve ou de barrage destine tre exploite ultrieurement ou gner le concurrent dans son dveloppement commercial, mrite dtre sanctionn. Devant de telles pratiques dont la frquence est avre, la dchance pour dfaut dexploitation peut tre considre comme une ncessit. Lobligation dutiliser les marques selon leur destination procde encore du souci de rduire le nombre total des marques enregistres et protges dans la Communaut et, partant, le nombre de conflits qui surgissent entre elles (Direct. no 89/104, considrant 8, devenu considrant 9, prc.). ART. 2. NOTION
COMMUNAUTAIRE DUSAGE DE LA MARQUE.
autonome et uniforme dans lordre juridique communautaire. La Cour de justice sest prononce clairement en faveur de la seconde solution (CJCE, 11 mars 2003, Ansul, aff. C-40/01, Rec. I. 2439). 163. Pourtant, cette directive na pas pour objet doprer un rapprochement total des lgislations des tats membres en matire de marques. Selon le troisime considrant de la directive, il napparat pas ncessaire actuellement de procder un rapprochement total des lgislations des tats membres . La Cour de justice ne se laisse pas arrter par ce qui pourrait tre une objection. Elle rpond que la directive harmonise des rgles de fond centrales en la matire , cest--dire, pour reprendre les termes de ce mme considrant, des rgles relatives aux dispositions nationales ayant lincidence la plus directe sur le fonctionnement du march intrieur . Cette limitation du champ du rapprochement des lgislations ne signifie pas, pour autant, que l o le rapprochement opre, lharmonisation ne soit pas complte (CJCE, 11 mars 2003, Ansul, prc., point 27 ; V. aussi, CJCE, 16 juill. 1998, Silhouette International Schmied, aff. C-355/96, Rec. I. 4799, point 23). 164. La Cour de justice se rclame de plusieurs considrations convergentes pour justifier son choix dune notion communautaire. En premier lieu, il convient de tenir compte du septime considrant de la directive, qui expose que la ralisation des objectifs poursuivis par le rapprochement [des lgislations nationales] suppose que lacquisition et la conservation du droit sur la marque soient en principe subordonnes, dans tous les tats membres, aux mmes conditions . De plus, le neuvime considrant de la directive ajoute quil est fondamental, pour faciliter la libre circulation des produits et la libre prestation des services, de faire en sorte que les marques enregistres jouissent dsormais de la mme protection dans les lgislations de tous les tats membres . Les articles 10 15 de la directive prvoient les conditions de fond auxquelles sont subordonns tant le maintien des droits confrs par lusage de la marque son titulaire, que la contestation dont ces droits peuvent faire lobjet, notamment pour dfaut dusage srieux, notion qui constitue llment dterminant du maintien des droits la marque (CJCE, 11 mars 2003, Ansul, prc., point 28). La Cour de justice nprouve finalement aucun doute juger que ces dispositions doivent normalement trouver, dans toute la Communaut, une interprtation autonome et uniforme qui doit tre recherche en tenant compte du contexte des dispositions et de lobjectif poursuivi par la rglementation en cause (CJCE, 11 mars 2003, Ansul, prc., point 26). 165. Au surplus, la mme notion d usage srieux tant utilise par le rglement sur la marque communautaire (V. supra, no 155) qui institue un rgime autonome, excluant tout renvoi aux droits nationaux, il serait anormal quil puisse en tre autrement pour le droit harmonis. 166. Une conclusion simpose, savoir que le lgislateur communautaire a entendu soumettre le maintien des droits la marque la mme condition dun usage srieux dans tous les tats membres, de sorte que le niveau de protection garanti la marque ne varie pas en fonction de la loi concerne (CJCE, 11 mars 2003, Ansul, prc., point 29). Aussi la Cour de justice se reconnat comptente pour donner de cette notion, telle que vise aux articles 10 et 12 de la directive, une interprtation uniforme (CJCE, 11 mars 2003, Ansul, prc., point 31) qui simpose aux juges nationaux. 167. On ne saurait, pour autant, minimiser le rle de ces juges. En effet, lapprciation du srieux de lusage dans un cas dtermin est largement une question de fait qui relvera de la responsabilit des tribunaux des tats membres. Aussi, la Cour de
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162. La premire question qui ne pouvait manquer de se poser tait de savoir si la notion dusage de la marque renvoyait aux droits des tats membres ou si, au contraire, elle avait un sens
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justice sastreint fournir aux juges nationaux une mthodologie destine leur permettre de dterminer dans des cas despce sil a t fait un usage srieux dune marque. Lapprciation du caractre srieux de lusage de la marque exige que soient pris en considration lensemble des faits et des circonstances propres tablir la ralit de son exploitation commerciale, en particulier les usages considrs comme justifis dans le secteur conomique concern pour maintenir ou crer des parts de march au profit des produits ou services protgs par la marque (CJCE, 11 mars 2003, Ansul, prc., point 38 ; concl. point 71). ART. 3. CONDITIONS
RELATIVES LUSAGE DE LA MARQUE.
9 du rglement sur la marque communautaire. Certes, ces dispositions ont trait au droit dinterdire du titulaire dune marque. Mais rien nautorise refuser que la notion dusage dans la vie des affaires ne puisse valoir pour dfinir lobligation dexploitation de la marque qui incombe son propritaire (en ce sens, concl. av. gn. R.-J. COLOMER sous CJCE, 11 mars 2003, Ansul, prc., point 46). 171. La notion d usage de la marque dans la vie des affaires , a t examine dans dautres arrts de la Cour de justice. Pour concerner larticle 5 de la directive de rapprochement des lgislations en matire de marques, ces dcisions confirment lide que la marque doit faire lobjet dune exploitation commerciale correspondant sa fonction essentielle qui implique la mise de produits ou de services sur le march. 172. La cohrence des deux jurisprudences, celle relative aux circonstances dans lesquelles le titulaire de la marque peut user de son droit dinterdire et celle relative son obligation de lexploiter, est avre. La dfinition de lusage srieux est la mme dans les deux cas. Les arrts rendus dans les affaires Hlterhoff (CJCE, 14 mai 2002, Hlterhoff, aff. C-2/00, Rec. I. 4187) et Arsenal (CJCE, 12 nov. 2002, Arsenal Football Club, aff. C-206/01, Rec. I. 10273) en portent tmoignage. Dans lune comme dans lautre de ces hypothses, lusage de la marque sapprcie par rapport sa fonction essentielle. Ce nest qu cette condition que la dchance du droit du titulaire de la marque pourra tre vite. 173. Lusage de la marque doit tre en rapport avec la mise de produits ou de services sur le march pour que cet usage soit lgitime. Il en rsulte des consquences pour la marque utilise et pour les produits ou services commercialiss. Le signe utilis doit, en principe, tre exactement celui qui a t enregistr. Une attnuation est porte cette exigence : titre exceptionnel, la marque peut tre utilise sous une forme qui diffre par des lments naltrant pas son caractre distinctif dans la forme sous laquelle celle-ci a t enregistre (Direct., art. 10-2, a ; et Rgl., art. 15-2, a, devenu art. 15-1, a). Lusage doit encore consister en une exploitation du signe en rapport avec les produits et les services pour lesquels il a t enregistr (Direct., art. 10-1 ; Rgl., art. 15-1). De manire gnrale, lusage de la marque correspond la commercialisation des produits ou des services pour lesquels elle a t enregistre. Toutefois, par extension, son utilisation pour des pices dtaches qui entrent dans la composition ou la structure de produits dj mis sur le march et dont la commercialisation a cess, peut galement constituer un usage de la marque qui sanalyse comme portant sur les produits prcdemment commercialiss. Cest une faon de maintenir les droits du titulaire sur ces produits (CJCE, 11 mars 2003, Ansul, prc., point 41). La mme solution trouve sappliquer lorsque le titulaire de la marque lutilise pour des produits ou des services qui, sans sincorporer des produits dj commercialiss, se rapportent directement ceux-ci et sont destins la satisfaction des besoins de leurs acqureurs. Il pourra en tre ainsi de la fourniture de produits accessoires, ou de la prestation de services dentretien et de rparation dans le cadre doprations daprs-vente (CJCE, 11 mars 2003, Ansul, prc., point 42). Laffaire Verein Radetzky-Orden (prc. supra, no 155) est le rsultat de circonstances particulires. La demande de dcision prjudicielle de larticle 12, paragraphe 1er, de la directive no 89/104 manant dune juridiction autrichienne portait sur la question de savoir si une association but non lucratif pouvait faire un usage srieux de la marque dont elle tait titulaire. Cette association se consacrait au maintien de traditions militaires par des ftes la mmoire des morts au combat, des messes commmoratives, des rencontres de soldats, lentretien de monuments aux morts, ainsi qu des uvres caritatives, telles que la collecte de dons
168. Elles sont dfinies pratiquement dans les mmes termes par larticle 10, paragraphe 1er, de la directive no 89/104 du 21 dcembre 1988 et de la directive no 2008/95 du 22 oct. 2008, et par larticle 15 du rglement no 40/94 du 20 dcembre 1993 et du rglement no 207/2009 du 26 fvr. 2009 : Si, dans un dlai de cinq ans compter de la date laquelle la procdure denregistrement est termine, la marque na pas fait lobjet par le titulaire dun usage srieux dans ltat membre concern pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistre, ou si un tel usage a t suspendu pendant un dlai ininterrompu de cinq ans, la marque est soumise aux sanctions prvues dans la prsente directive, sauf juste motif pour le non-usage . Lusage de la marque, au sens de ces dispositions, se dfinit par les caractres de lusage de la marque (V. infra, nos 169 et s.), par les critres dapprciation du srieux de lusage de la marque (V. infra, nos 178 et s.), par lauteur des actes dexploitation (V. infra, no 183) et par la preuve de lusage de la marque (V. infra, nos 184 et s.). 1er. Caractres de lusage de la marque. 169. La directive comme le rglement se contentent dindiquer que lusage de la marque doit tre srieux . Cest la Cour de justice quil reviendra dexpliciter le sens de cette exigence. Elle sy attachera, spcialement dans son arrt Ansul du 11 mars 2003 (CJCE, 11 mars 2003, Ansul, aff. C-40/01, Rec. I. 2439). Lordonnance La Mer Technology (CJCE ord., 27 janv. 2004, La Mer Technology, aff. C-259/02, Rec. I. 1159) lui offrira loccasion de confirmer, mais galement de prciser sa prcdente dcision. Le point dancrage de cette construction prtorienne est constitu par la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir au consommateur ou lutilisateur final lidentit dorigine dun produit ou dun service, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance. Il en rsulte quun usage de la marque implique une exploitation commerciale sur le march des produits ou des services concerns. Selon la Cour de justice, lusage de la marque doit [] porter sur des produits ou des services qui sont dj commercialiss ou dont la commercialisation, prpare par lentreprise en vue de la conqute dune clientle, notamment dans le cadre de campagnes publicitaires, est imminente (CJCE, 11 mars 2003, Ansul, prc., point 37). Cette analyse axe sur la fonction commerciale de la marque conduit la Cour de justice affirmer que la protection de la marque et les effets que son enregistrement rend opposables aux tiers ne sauraient perdurer si la marque perdait sa raison dtre commerciale, consistant crer ou conserver un dbouch pour les produits ou les services portant sur le signe qui la constitue, par rapport aux produits provenant dautres entreprises (ibid.). 170. On ne peut se satisfaire dune utilisation de la marque au sein de lentreprise considre. Un usage externe est ncessaire. Cest dire que la marque doit tre utilise dans la vie des affaires , comme il est dit larticle 5 de la directive et larticle
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en nature et en espces et leur distribution aux personnes dans le besoin. Elle utilisait sa marque pour annoncer des manifestations, dans ses papiers daffaires, sur son matriel publicitaire et ses membres la portaient sur des insignes lors de la collecte et la distribution de dons. Se rfrant son arrt Ansul (prc. supra, no 169), la Cour rappelle que la notion d usage srieux doit sentendre dun usage qui nest pas effectu titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits confrs par la marque. Lusage effectif doit tre conforme la fonction essentielle de la marque, qui, on le sait, est de garantir au consommateur ou lutilisateur final lidentit dorigine dun produit ou dun service, en lui permettant de distinguer, sans quil puisse y avoir confusion, ce produit ou ce service de ceux dont la provenance est autre. Pour quil soit satisfait cette condition, le titulaire de la marque doit lutiliser sur le march des produits ou des services quelle protge. Cet usage doit tre extrioris, cest--dire ne pas se cantonner lintrieur de lentreprise concerne. Tel serait le cas de lutilisation de la marque par une association but non lucratif au cours de manifestations purement prives, ou pour annoncer ou promouvoir celles-ci (CJCE, 9 dc. 2008, Verein Radetzky-Orden, aff. C-442/07, prc. supra, no 155, point 22). Sagissant plus spcifiquement de la situation dont elle a connatre, la Cour affirme que le fait que loffre de produits ou de services ait lieu sans but lucratif nest pas dterminant (CJCE, 9 dc. 2008, Verein Radetzky-Orden, prc., point 16). La circonstance quune association caritative ne poursuit pas un but lucratif na pas pour consquence ncessaire quelle ne peut viser la cration et la conservation dun dbouch pour ses produits ou ses services (CJCE, 9 dc. 2008, Verein Radetzky-Orden, prc., point 17). En conclusion, Tant que lassociation en question utilise les marques dont elle est titulaire pour identifier et promouvoir les produits ou les services pour lesquels celles-ci sont enregistres, elle en fait un usage effectif qui constitue un usage srieux au sens de larticle 12, paragraphe 1, de la directive (CJCE, 9 dc. 2008, Verein Radetzky-Orden, prc., point 20). 174. Sagissant de la localisation des actes dusage, le rglement no 40/94 est dpourvu de toute quivoque. Son article 15, paragraphe 1er, retient ncessairement un usage dans la Communaut. Toute rfrence un tat membre est, ncessairement, exclue. Larticle 10, paragraphe 1er, de la directive de rapprochement des lgislations appelle, par contre, davantage dattention. Selon cette disposition, la dchance pourra tre prononce si, dans un dlai de cinq ans compter de la date laquelle la procdure denregistrement est termine, la marque na pas fait lobjet par le titulaire dun usage srieux dans ltat membre concern . Un claircissement est ncessaire. On est en droit de considrer quen vertu du principe dunit du march intrieur, une mise initiale des produits dans le commerce par le titulaire de la marque dans un des tats membres suffit constituer lusage srieux exig par la directive. Les autres marchs nationaux pourront tre approvisionns par des licencis, voire par des importateurs. 175. On a vu que lusage de la marque doit consister lapposer sur le produit ou sur sa prsentation et commercialiser ce produit sur le march. Cette circonstance est essentielle. Toute utilisation de la marque qui intervient en amont de la commercialisation est trangre la notion dusage srieux de la marque. La seule exception ce principe bnficie lapposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement en vue de lexportation. Cette exception est prvue par larticle 10, paragraphe 2, b, de la directive relative au rapprochement des lgislations en matire de marque, et par larticle 15, paragraphe 2, b, devenu larticle 15-1, b, du rglement sur la marque communautaire. Elle se justifie par la ncessit de protger les entreprises dont lactivit se concentre sur lexportation et qui, pour ne pas exploiter la
marque sur le march intrieur, courraient le risque de la perdre pour dfaut dusage. 176. Ces conditions portent condamnation de tout usage fictif, formel et rhtorique, dpourvu de contenu, qui aurait pour seul objectif dviter la dchance et qui ne viserait pas ce que les produits ou services quil dsigne trouvent leur place sur le march (concl. sous CJCE, 11 mars 2003, Ansul, prc., point 50). Plusieurs des versions linguistiques de la directive rvlent que par usage srieux , il faut entendre un usage effectif et non un usage dont le seul but serait de maintenir artificiellement les droits confrs par la marque (CJCE, 11 mars 2003, Ansul, prc., point 36). Il ne sagirait que dun dtournement de la raison dtre de la marque. 177. Les caractres de lusage srieux sont les mmes quil sagisse des marques nationales ou des marques communautaires. Les marques ordinaires et les marques collectives sont soumises un traitement identique (V. Rgl., art. 68, devenu art. 70). 2. Critres dapprciation du srieux de lusage de la marque. 178. Le srieux de lusage de la marque sapprcie concrtement en prenant en compte tous les faits et toutes les circonstances de nature tablir la ralit de son exploitation commerciale, notamment la nature du produit ou du service en cause, les caractristiques du march de rfrence, ltendue et la frquence de lusage de la marque. Mritent galement lattention, le systme de distribution en cause, ainsi que la perception du produit ou du service par le consommateur moyen (concl. sous CJCE, 11 mars 2003, Ansul, aff. C-40/01, Rec. I. 2439). Pour ne pas tre dpourvu de toute pertinence, un critre quantitatif faisant appel au volume de lactivit conomique ne devra tre utilis quavec prcaution. Les particularits du produit ou du service peuvent tre dterminantes (V. CJCE, 11 mars 2003, Ansul, prc., point 38). Ainsi, le niveau de lexploitation commerciale exig pour un produit de luxe ne sera pas le mme que pour un produit de grande consommation. En tout cas, il faudra tre attentif la frquence et la continuit des actes dexploitation de la marque (conclusions sous larrt Ansul, prc.). Par contre, la dimension de lentreprise propritaire du droit de marque nest pas considre comme une donne pertinente (concl., sous larrt Ansul, prc.). 179. Dans laffaire La Mer Technology, la Cour de justice tait invite rpondre plusieurs questions tendant prciser quels facteurs devaient tre pris en compte pour dterminer si une marque a donn lieu un usage srieux dans un tat membre, au sens des articles 10, paragraphe 1er, et 12, paragraphe 1er, de la directive no 89/104 (prc.). La Cour considre que pour lessentiel, les questions qui lui sont soumises ont pour dnominateur commun la dtermination des critres et des types dusage srieux . Ces indications peuvent tre clairement dduites des points 35 39 de larrt Ansul prcit dont il ressort que lusage srieux est un usage effectif de la marque (CJCE ord., 27 janv. 2004, La Mer Technology, aff. C-259/02, Rec. I. 1159). Par usage srieux, il faut entendre comme on le sait (V. supra, no 178) un usage qui nest pas effectu titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits confrs par la marque [] qui est de garantir au consommateur ou lutilisateur final lidentit dorigine dun produit ou dun service, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance (CJCE ord., 27 janv. 2004, prc.). Lintrt de lordonnance tient la fois son insertion dans la continuit de larrt Ansul (prc.), mais galement dans lannonce de la jurisprudence ultrieure de la Cour de justice. Cest la fonction
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conomique de la marque qui est dterminante pour apprcier le srieux de son usage. La raison dtre commerciale de la marque consiste crer ou conserver un dbouch pour les produits ou services qui sont dj commercialiss ou dont la commercialisation imminente est notamment prpare par une campagne publicitaire. dfaut de satisfaire cette fonction, la marque ne saurait lgitimer une protection particulire et les effets que son enregistrement rend opposables aux tiers. Cette protection ne saurait donc perdurer si la marque venait perdre sa raison commerciale (CJCE ord., 27 janv. 2004, prc., point 19 reproduisant le point 37 de larrt Ansul, prc.). 180. Cette approche conomique de la marque amne la Cour de justice retenir un examen concret des circonstances justifiant le srieux de lusage dune marque, cest--dire si elle donne lieu une exploitation commerciale effective. Seront pris en considration les usages du secteur conomique concern, la nature des produits ou des services en cause, ltendue et la frquence de lusage de la marque, sans quil soit ncessaire que cet usage soit toujours quantitativement important (CJCE ord., 27 janv. 2004, La Mer Technology, prc., point 19, reproduisant le point 39 de larrt Ansul, prc.). Toujours dans le prolongement de larrt Ansul (prc., points 35 39), la Cour redit que les caractristiques du march concern, qui ont une influence directe sur la stratgie du titulaire de la marque, peuvent galement tre prises en compte pour apprcier le srieux de lusage de la marque (CJCE ord., 27 janv. 2004, prc., point 24). Lensemble de ces considrations milite en faveur dun examen du contexte conomique de lutilisation de la marque, ce qui exclut toute dtermination a priori, abstraite, du seuil quantitatif devant tre retenu pour dcider si lusage est ou non srieux. Une rgle de minimis qui empcherait le juge national dapprcier lensemble des circonstances du litige dont il a connatre, serait prive de pertinence (CJCE ord., 27 janv. 2004, prc., point 25). Enfin, pour la Cour, le point 36 de larrt Ansul (prc. supra, no 178) signifie clairement quun usage dune marque qui nest pas essentiellement destin maintenir ou crer des parts de march pour les produits ou les services quelle protge, doit tre considr comme visant contrecarrer une ventuelle demande de dchance. Aussi ne saurait-il sagir dun usage srieux au sens de la directive (CJCE ord., 27 janv. 2004, prc., point 26). 181. En conclusion, une marque fait lobjet dun usage srieux lorsquelle est utilise, conformment sa fonction essentielle qui est de garantir lidentit dorigine des produits ou des services pour lesquels elle a t enregistre, aux fins de crer ou de conserver un dbouch pour des produits ou services, lexclusion dusages de caractre symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits confrs par cette marque. Lapprciation du caractre srieux de lusage de la marque doit reposer sur lensemble des faits et des circonstances propres tablir la ralit de lexploitation commerciale de celle-ci dans la vie des affaires, en particulier les usages considrs comme justifis dans le secteur conomique concern pour maintenir ou crer des parts de march au profit des produits ou des services protgs par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractristiques du march, ltendue et la frquence de lusage de ladite marque. Lorsquil rpond une relle justification commerciale, dans des conditions prcites, un usage mme minime de la marque ou qui nest le fait que dun seul importateur dans ltat membre concern peut tre suffisant pour tablir lexistence dun caractre srieux au sens de cette directive (CJCE ord., 27 janv. 2004, La Mer Technology, prc., point 27). 182. Reste une dernire question relative au moment o lusage doit intervenir. Le juge auteur du renvoi souhaitait savoir sil pouvait tre tenu compte dun usage de la marque postrieur la
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prsentation de la demande de dchance, pour savoir si lusage au cours de la priode pertinente, cest--dire dans les cinq ans prcdant cette dmarche, a un caractre srieux. La directive ne permet de prendre en compte que des circonstances intervenues durant la priode pertinente, et antrieures la demande de dchance. Pour autant, des circonstances postrieures cette demande ne sont pas sans intrt. Elles peuvent ventuellement servir confirmer ou mieux apprcier la porte de lutilisation de la marque au cours de la priode pertinente et les intentions relles de son titulaire (CJCE ord., 27 janv. 2004, La Mer Technology, prc., point 31). 3. Auteur de lusage de la marque. 183. cet gard, la directive comme le rglement dsignent en premier le titulaire de la marque (Direct., art. 10-1 ; Rgl., art. 15-1, art. 50, devenu art. 51). Il sera aussi satisfait lobligation duser de la marque lorsque lexploitation est assure par une personne laquelle le titulaire a donn son consentement cette fin (Direct., art. 10-2, b ; Rgl., art. 15-3, devenu art. 15-2). Dans le cas dune marque collective, lusage doit tre le fait de toute personne habilite (Direct., art. 10-3, devenu art. 10-2). Il en est de mme dune marque de garantie ou de certification (Direct., art. 10-3, devenu art. 10-2). La solution retenue pour les marques collectives par larticle 68 du rglement du 20 dcembre 1993, devenu larticle 70 du rglement du 26 fvrier 2009, est identique. 4. Preuve de lusage de la marque. 184. Lusage dune marque est une question de fait soumise aux rgles applicables en matire de preuve. Le rglement no 2868/95 de la Commission du 13 dcembre 1995, portant modalits dapplication du rglement no 40/94 du Conseil (Rgl. no 2868/95 de la Commission, 13 dc. 1995, JOCE, no L 303, 15 dc. mod. ; V. supra, no 19), dispose, en son article 22, paragraphe 2, que la preuve de lusage dune marque est fournie par des indications sur le lieu, la dure, limportance et la nature de lusage qui a t fait de la marque [] pour les produits et services pour lesquels elle est enregistre . Il ajoute au paragraphe 4 du mme article, que cette preuve est fournie de prfrence par des pices justificatives comme, par exemple, des emballages, des tiquettes, des barmes de prix, des catalogues, des factures, des photographies, des annonces dans les journaux [ainsi que par des] dclarations [faites sous serment] . La jurisprudence franaise est en harmonie avec ces prescriptions (Code de la proprit intellectuelle, 2000, Dalloz, annotation sous lart. L. 714-5, nos 21 23). 185. La directive de rapprochement des lgislations en matire de marque ne rgle pas la question de la preuve de lusage de la marque. Elle est laisse la comptence des tats membres (V. expos des motifs de la directive, considrant 5). Pour concerner la marque communautaire, ce texte est susceptible dinspirer la preuve de lusage de la marque nationale. Les conclusions de lavocat gnral sous larrt Ansul (CJCE, 11 mars 2003, Ansul, aff. C-40/01, Rec. I. 2439) montrent une incontestable proximit par rapport larticle 22, paragraphe 3, du rglement no 2868/95 (prc.). ART. 4. SANCTION
DE LINEXPLOITATION DE LA MARQUE.
186. Le dfaut dusage srieux dune marque est sanctionn par sa dchance. Larticle 12, paragraphe 1er, de la directive no 89/104, intitul Motifs de dchance , est rdig en ces termes : Le titulaire dune marque peut tre dchu de ses droits si, pendant une priode ininterrompue de cinq ans, la marque na pas fait lobjet dun usage srieux dans ltat membre concern
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pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistre et quil nexiste pas de justes motifs pour le non-usage . La dchance ne peut tre prononce quaprs une priode de cinq ans laisse son titulaire pour se conformer son obligation dexploitation (V. infra, nos 187 et s.). Cette sanction qui entrane des consquences (V. infra, no 190) peut tre vite si linexploitation de la marque est justifie (V. infra, no 191). 1er. Dlai constituant linexploitation de la marque. 187. Ce dlai commence courir compter de la date de lachvement de la procdure denregistrement, ou si cet usage a t suspendu pendant un dlai ininterrompu de cinq ans (Direct., art. 10-1). La dtermination du point de dpart du dlai de cinq ans nest pas pour autant rgle. La Cour de justice a d dcider si la date mentionne par larticle 10, paragraphe 1er, de la directive devait tre dtermine par le droit communautaire ou devait ltre par le droit de chaque tat membre (CJCE, 14 juin 2007, Hupl, aff. C-246/05, Rec. I. 4673). Elle observe que, comme il ressort de son troisime considrant, la directive ne vise pas raliser un rapprochement total des lgislations nationales en matire de marques. Prcisment, son cinquime considrant souligne que les tats membres gardent [] toute libert pour fixer les dispositions de procdure concernant lenregistrement, la dchance ou la nullit des marques acquises par lenregistrement ; [] il leur appartient, par exemple, de dterminer la forme des procdures denregistrement et de nullit, de dcider si les droits antrieurs doivent tre invoqus dans la procdure denregistrement ou dans la procdure de nullit ou dans les deux, ou encore, dans le cas o des droits antrieurs peuvent tre invoqus dans la procdure denregistrement, de prvoir une procdure dopposition ou un examen doffice des deux [] . Ces considrants de la directive montrent que celle-ci nharmonise pas les aspects procduraux de lenregistrement des marques (arrt prc., point 26). Aussi, pour la Cour, la date laquelle la procdure denregistrement est termine, au sens de larticle 10, paragraphe 1er, de la directive, doit tre dtermine dans chaque tat membre en fonction des rgles de procdure en matire denregistrement en vigueur dans cet tat (arrt prc., point 31). 188. Mme lorsque ce dlai est parvenu son terme, la dchance nest pas applicable si entre lexpiration de la priode quinquennale et la prsentation de la demande en dchance, la marque a fait lobjet dun commencement ou dune reprise dusage srieux (Direct., art. 12-1). Cette disposition favorable est limite par une dernire condition. Celle-ci vise contrecarrer des dbuts ou des reprises tardives dexploitation de la marque qui seraient uniquement motivs par la perspective immdiate dune demande de dchance. La directive prvoit une priode suspecte de trois mois antrieure la prsentation de la demande de dchance. Ce dlai est calcul partir de lachvement de la priode continue de cinq ans durant laquelle la marque na pas fait lobjet dun usage effectif. Des prparatifs en vue de commencer ou de reprendre lusage et intervenant seulement aprs que le titulaire de la marque a eu connaissance de la prsentation ventuelle dune demande de dchance ne peuvent tre retenus (Direct., art. 12-1). La marque communautaire est soumise aux mmes rgles (Rgl., art. 50-1, a, devenu art. 51-1, a). Cependant, le renvoi aux droits nationaux pour la dtermination du point de dpart du dlai dont lexpiration entrane la dchance est ici exclu. 189. Des modalits particulires sont applicables au dies a quo du dlai de cinq annes dont dispose le propritaire de la marque pour satisfaire son obligation dexploitation lorsque les marques ont t enregistres avant la date laquelle les dispositions ncessaires, pour se conformer la directive de rapprochement des lgislations, entrent en vigueur dans ltat
membre concern. Si une disposition en vigueur antrieurement cette date prvoit des sanctions pour le dfaut dusage durant une priode ininterrompue, le dlai de cinq ans institu au paragraphe 1er de larticle 10 de la directive est suppos avoir dbut simultanment avec une priode dinexploitation dj en cours cette date (Direct., art. 10-4, a, devenu art. 10-3, a). En labsence, cette date, de disposition relative lusage, les dlais de cinq ans mentionns au paragraphe 1er de larticle 10 sont rputs avoir effet au plus tt cette date (Direct., art. 10-4, b, devenu art. 10-3, b). 2. Consquence de linexploitation de la marque. 190. Que ce soit la marque nationale ou la marque communautaire, le dfaut dusage a pour consquence la dchance des droits de son titulaire (Direct., art. 12-1 ; Rgl., art. 50, devenu art. 51). La directive laisse aux tats membres la comptence pour dterminer les effets de la dchance (expos des motifs de la directive, considrant 3). Crant un rgime communautaire uniforme, le rglement dtermine lui-mme les effets de la dchance (Rgl., art. 54, devenu art. 55). Les effets de la dchance pour non-usage de la marque tant communs aux autres cas de dchance ou de nullit, il convient donc de les examiner ensemble. 3. Justification de linexploitation de la marque. 191. La dchance de la marque nest encourue que si un juste motif ne peut tre invoqu par le titulaire pour justifier le nonusage de sa marque (Direct., art. 10-1 et 12-1 ; Rgl., art. 50, devenu art. 51). La signification de cette excuse et les conditions auxquelles il doit tre satisfait pour quelle soit constitue ne sont dfinies, ni dans la directive portant harmonisation du droit des marques ni dans le rglement instituant la marque communautaire. La jurisprudence de la Cour de justice est venue pallier cette carence (CJCE, 14 juin 2007, Hupl, aff. C-246/05, prc.). La Cour tait appele se prononcer sur le point de savoir si larticle 12, paragraphe 1er, de la directive doit tre interprt en ce sens quil existe de justes motifs pour le non-usage dune marque lorsque la mise en uvre de la stratgie dentreprises suivie par le titulaire de cette marque est retarde par des causes externes lentreprise ou si le titulaire de la marque est tenu, en pareil cas, de modifier cette stratgie de faon pouvoir utiliser la marque en temps utile. Il nest pas inutile de rappeler les circonstances qui avaient eu pour consquence linexploitation de la marque dans le dlai lgal. Le report de la commercialisation sur le march autrichien des produits revtus de la marque en cause a rsult, dune part, de la stratgie de Lidl consistant ne commercialiser ces produits que dans ses propres points de vente et, dautre part, du fait que louverture de ses premiers supermarchs autrichiens aurait t retarde par des obstacles bureaucratiques . Il a dj t jug par la Cour que la notion d usage srieux dune marque telle quelle est employe aux articles 10 et 12 de la directive no 89/104 devait tre interprte de manire uniforme dans lensemble des tats membres (CJCE, 11 mars 2003, Ansul, aff. C-40/01, Rec. I. 2439, point 31). La notion de justes motifs pour le non-usage tant lie de manire troite la notion dusage srieux, il simpose logiquement de recourir au mme principe interprtatif (CJCE, 14 juin 2007, Hupl, prc., point 44). Cest donc une interprtation uniforme de la notion de justes motifs pour le non-usage que la Cour doit laborer. Or, larticle 12, paragraphe 1er, de la directive ne livre aucune indication concernant la nature et les caractristiques de ces motifs. La Cour de justice se tourne alors vers lAccord sur les aspects des droits de proprit intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) auquel la Communaut est partie dont larticle 19, paragraphe 1er, traite de lobligation dusage de la marque ainsi que des raisons de nature justifier le non-usage de celle-ci. Selon cette disposition, sont considres comme
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des raisons valables justificatives du dfaut dusage des circonstances indpendantes de la volont du titulaire dune marque et qui constituent un obstacle son usage. Deux lments doivent tre runis pour quil en soit ainsi : les circonstances considres ne doivent pas dpendre de la volont du titulaire de la marque et elles doivent constituer un obstacle qui ne peut pas tre surmont. De plus, lobstacle doit prsenter une relation directe avec la marque, au point que lusage de celle-ci en dpende. Il y a lieu de rappeler que le huitime considrant de la directive explique que, pour rduire le nombre total de marques enregistres [] dans la Communaut [], il importe dexiger que les marques soient effectivement utilises sous peine de dchance , considration qui conduit la Cour estimer quil serait contraire lconomie de larticle 12, paragraphe 1er, de la directive de donner une porte trop comprhensive la notion de justes motifs pour le non-usage de la marque. Pour autant, la Cour nexige pas que lobstacle en cause ne rende lusage de la marque impossible. Elle admet quil ait pour effet de rendre cet usage draisonnable . Tel est, selon elle, le cas lorsquun obstacle est susceptible de compromettre srieusement un usage appropri de la marque. Il ne peut pas, alors, tre raisonnablement demand au titulaire de celle-ci den faire nanmoins usage. Ainsi, par exemple, il ne pourrait tre raisonnablement demand au titulaire dune marque de commercialiser ses produits dans les points de vente de ses concurrents. Il serait draisonnable dimposer au titulaire de la marque de modifier sa stratgie dentreprise afin de rendre lusage de cette marque tout de mme possible (CJCE, 14 juin 2007, Hupl, prc., points 50, 51, 53). La dmarche de la Cour de justice lamne conclure que Larticle 12, paragraphe 1, de la directive 89/104 doit tre interprt en ce sens que constituent de justes motifs pour le non-usage dune marque les obstacles qui prsentent une relation directe avec cette marque rendant impossible ou draisonnable lusage de celle-ci et qui sont indpendants de la volont du titulaire de ladite marque. Il incombe la juridiction de renvoi dapprcier les lments de fait de la cause la lumire de ces indications . On observe que la Cour intgre dans son analyse la fonction conomique de la marque dans une stratgie dentreprise, considration qui contribue modrer, dans une certaine mesure, les consquences dune absence dexploitation. 193. Le principe de territorialit des droits de proprit intellectuelle signifie quune marque obtenue dans un tat nest valable que dans celui-ci. Pour assurer la protection de son signe dans dautres tats, son titulaire devra la faire enregistrer dans chacun de ceux-ci. Les droits confrs son titulaire sont propres la lgislation de cet tat. Une marque ne peut crer des droits et des obligations que dans ltat o elle a t dlivre. Toute infraction aux droits confrs par la marque se juge au regard de la loi territoriale. Dans son interprtation la plus rigoureuse, ce principe a conduit juger que toute introduction dun produit, dans le territoire dun tat, sans lautorisation du titulaire de la marque correspondante, constituait un acte de contrefaon sanctionn, sans considration de lorigine du produit et alors mme quil aurait t fabriqu et commercialis ltranger par le titulaire de la marque ou avec son consentement (U. SCHATZ, puisement des droits confrs par le brevet et contrefaon, RTD eur. 1969. 449 et s., spc. p. 459-460). Lpuisement du droit de marque ne pouvait se produire que si la mise dans le commerce par son titulaire ou avec son consentement intervenait sur le territoire national. Lpuisement tait national et jamais international. 194. Se satisfaire dune conception purement nationale de la territorialit serait, lvidence, aller lencontre dune territorialit communautaire postule par lobjectif de la libre circulation des marchandises. Le risque dun cloisonnement du march unique par la protection territoriale reconnue au droit de marque crait une menace qui tait loin dtre hypothtique. La solution permettant dradiquer radicalement ce danger, savoir la cration dune marque communautaire, sest avre difficile. Cet objectif na t atteint quavec le rglement no 40/94 du 20 dcembre 1993. Il revenait donc la Cour de justice des Communauts europennes de construire une jurisprudence susceptible de surmonter la contradiction qui vient dtre mise en vidence. Il lui fallait concilier les intrts en prsence par linterprtation de ce qui, lpoque, taient les articles 30 et 36 du Trait CEE (devenus, Trait CE, art. 28 et 30). 195. Les solutions consacres par la Cour de justice nont pas manqu de perturber certaines positions traditionnelles des droits nationaux de la proprit intellectuelle, aussi bien que certaines stratgies industrielles et commerciales. Le principe de territorialit sest trouv substantiellement remis en cause par les impratifs de la libre circulation des marchandises et, plus accessoirement, par ceux de la libre prestation de services ou de la libert dtablissement. 196. Pour parvenir la libration des changes de marchandises, il importe dliminer les droits de douane et les taxes deffet quivalent, les monopoles nationaux caractre commercial, mais aussi toutes les rglementations, mesures et pratiques tatiques susceptibles dentraver les changes lintrieur du march unique. Ces dernires intressent directement les droits de proprit industrielle (V. Trait CE, art. 30). La Cour de justice na gure cherch dfinir les restrictions quantitatives (V. Restrictions quantitatives et mesures deffet quivalent). Il lui est mme arriv dutiliser des formules ambigus (V. CJCE, 12 juill. 1973, Geddo c/ Ento nazionale Risi, aff. 2/73, Rec. 865, attendu 7). On peut dduire de cette jurisprudence que lexpression restriction quantitative dsigne toute mesure tatique qui prohibe totalement ou partiellement limportation, lexportation ou le transit de marchandises lintrieur du march communautaire. Sagissant du transit, la Cour a jug que larticle 28 du Trait soppose la mise en uvre dune lgislation dun tat membre permettant de sopposer au transit de marchandises lgalement fabriques dans un tat membre et destines au march dun autre tat membre ou dun tat tiers o elles ne seraient pas contrefaisantes, alors quelles le seraient dans ltat membre travers (CJCE, 26 sept. 2000, Commission c/ France,
SECTION 2 Exploitation de la marque et libert des changes.

192. Les relations des droits de proprit intellectuelle avec le droit communautaire ont pu tre qualifies de difficiles , voire de tendues (A. BRAUN et autres, Droit des ententes de la CEE, 1977, p. 140, Bruxelles, Larcier). Cette tension na plus aujourdhui la mme acuit. Des craintes se sont dissipes. Sans rien cder sur lessentiel, la Cour de justice a su pacifier ces relations. Cet apaisement qui laisse subsister quelques points de friction ne doit pas faire oublier les causes originelles de ces difficults. Lessentiel tient dans une contradiction premire entre la vocation du droit communautaire de contribuer la ralisation dun march unique et la nature nationale des droits de proprit industrielle. La libert des changes de marchandises est lune des finalits assignes au droit communautaire. La suppression de toutes les mesures tatiques empchant ou entravant laccs des produits provenant des tats membres de la Communaut chacun des marchs nationaux est une des exigences majeures consacres par le Trait instituant la Communaut. Le principe de territorialit tatique qui, des degrs divers, caractrise le rgime des droits de proprit intellectuelle ne pouvait que heurter le droit communautaire. En effet, la ralisation dun march unique revient construire un territoire supra-tatique, alors que les droits de proprit intellectuelle avaient une origine et une extension nationales.
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aff. C-23/99, Rec. I. 7653, et CJCE, 23 oct. 2003, Rioglass et Transremar, aff. C-115/02, Rec. I. 12705 ; sur lincidence des rgimes douaniers communautaires, V. gal. infra, no 228). De mme, larticle 5, paragraphes 1 et 3, de la premire directive no 89/104 sur les marques doit tre interprt en ce sens que le titulaire dune marque ne peut interdire le transit dans un tat membre dans lequel cette marque est protge de produits revtus de la marque et placs sous le rgime du transit externe destination dun autre tat membre dans lequel une telle protection nexiste pas que lorsquil apporte la preuve du fait que ces produits font lobjet dun acte dun tiers effectu pendant quils sont placs sous le rgime du transit externe et qui implique ncessairement leur mise dans le commerce dans ltat membre de transit. cet gard, il est en principe sans pertinence que le produit destin un tat membre ait pour provenance un tat associ ou un tat tiers ou que ce produit ait t fabriqu dans ltat dorigine de manire lgale ou en violation dun droit de marque du titulaire valable dans cet tat (CJCE, 9 nov. 2006, Montex Holdings, aff. C-281/05, Rec. I. 10881). 197. La notion de mesure deffet quivalant une restriction quantitative (V. Restrictions quantitatives et mesures deffet quivalent) a eu plus de peine se dfinir. Initialement, la question sest pose de savoir si les mesures nationales devaient la fois affecter les changes et tre discriminatoires, ou si la premire condition pouvait tre suffisante. La Cour de justice a choisi une dfinition comprhensive des mesures deffet quivalant limportation en jugeant quelle dsigne toute rglementation tatique susceptible de faire obstacle directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement, au commerce intracommunautaire (CJCE, 11 juill. 1974, Procureur du Roi c/ Dassonville, aff. 8/74, Rec. 837). Elle ne fait nullement dune discrimination une condition ncessaire (CJCE, 20 fvr. 1979, Rewe c/ Bundesmonopolverwaltung fr Branntwein [Cassis de Dijon], aff. 120/78, Rec. 649 ; CJCE, 26 juin 1980, Gilli c/ Andres [Vinaigre], aff. 788/79, Rec. 2071 ; CJCE, 19 fvr. 1981, Kelderman [Pourcentage de matire sche dans le pain], aff. 130/80, Rec. 527). Pour autant, la discrimination peut contribuer rvler une mesure contrevenant linterdiction de larticle 28 du Trait CE. Cette jurisprudence sest inflchie sensiblement avec larrt du 24 novembre 1993, Keck et Mithouard (CJCE, 24 nov. 1993, Keck et Mithouard, aff. jointes C-267/91 et C-268/91, Rec. I. 6097) (V. Restrictions quantitatives et mesures deffet quivalent). Cet inflchissement ne concerne toutefois pas les droits de proprit intellectuelle. 198. Lanalyse de lincidence du principe de la libert des changes de marchandises doit tre mene en deux temps : il y a lieu, pour commencer, denvisager les conditions dapplication au droit de marque des rgles communautaires relatives la libert des changes (V. infra, nos 199 et s.), puis de sintresser aux droits du titulaire de la marque (V. infra, nos 226 et s.). 1er. Conditions dapplication des articles 28 et 29 du Trait CE au droit de marque. 200. Lincidence de linterdiction des restrictions quantitatives et des mesures deffet quivalent sur les droits de proprit industrielle ou intellectuelle est dlimite par une distinction fondamentale tablie par la Cour de justice entre l existence et l exercice de ces droits. Ces droits ne sont pas assujettis aux articles 28 et 29 du Trait dans leur existence, alors que leur exercice est astreint au respect de ces dispositions. Larticle 295 (ex-art. 222), qui dispose que Le prsent trait ne prjuge en rien le rgime de la proprit dans les tats membres (V. Droit de proprit) a t invoqu comme fondement cette limitation de lemprise du droit communautaire sur les droits de proprit industrielle et commerciale (V. par ex., CJCE, 18 fvr. 1992, Commission c/ Royaume-Uni, aff. C-30/90, Rec. I. 829). Sil appartient au lgislateur national de dterminer les conditions et les modalits de la protection confre par la marque, les dispositions du Trait, et notamment celles de larticle 295 selon lesquelles le Trait ne prjuge en rien le rgime de la proprit dans les tats membres, ne sauraient tre interprtes comme rservant au lgislateur national, en matire de proprit industrielle et commerciale, le pouvoir de prendre des mesures qui porteraient atteinte au principe de la libre circulation des marchandises lintrieur du march commun tel quil est prvu et organis par le Trait. 201. Cette distinction cardinale est apparue ds larrt Grundig du 13 juillet 1966 (CJCE, 13 juill. 1966, Consten et Grundig c/ Commission, aff. jointes 56 et 58/64, Rec. 429). Selon la Cour, si le droit communautaire ne peut toucher lattribution de ces droits , il est susceptible den limiter lexercice dans la mesure ncessaire la ralisation de linterdiction de larticle 85, 1 du Trait CEE (devenu Trait CE, art. 81). Ds cette priode, de manire allusive, dans les arrts Grundig (prc.) et Parke-Davis (CJCE, 29 fvr. 1968, Parke-Davis c/ Probel et autres, aff. 24/67, Rec. 81), la Cour de justice laisse entendre que la distinction entre lexistence et de lexercice des droits de proprit intellectuelle a galement vocation concilier ces droits avec les rgles du Trait relatives la libre circulation des marchandises. Plus nettement, dans larrt Sirena (CJCE, 18 fvr. 1971, Sirena c/ Eda, aff. 40/70, Rec. 69), elle affirmait que : les rgles nationales relatives la protection de la proprit industrielle et commerciale nayant pas fait lobjet dunification dans le cadre de la Communaut, le caractre national de cette protection est susceptible de crer des obstacles la libre circulation des produits de marque et au rgime communautaire de la concurrence . 202. Cest avec larrt Deutsche Grammophon que la Cour de justice appliquera pour la premire fois la distinction existence/exercice la mise en uvre des rgles relatives la libre circulation des marchandises (CJCE, 8 juin 1971, Deutsche Grammophon c/ Metro, aff. 78/70, Rec. 487). La Cour sexprimera plus clairement encore dans les affaires 15/74 et 16/74, Centrafarm (CJCE, 31 oct. 1974, Centrafarm c/ Sterling Drug, aff. 15/74, Rec. 1147 ; CJCE, 31 oct. 1974, Centrafarm c/ Winthrop, aff. 16/74, Rec. 1183), o il est dit que si le Trait naffecte pas lexistence des droits reconnus par la lgislation dun tat membre, en matire de proprit industrielle et commerciale, lexercice de ces droits nen peut pas moins, selon les circonstances, tre affect par les interdictions du Trait . 203. Deux constatations simposent : tout dabord, la Cour de justice se sert de la distinction existence/exercice tant pour la mise en uvre des rgles de concurrence que pour lapplication
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ART. 1er. CONDITIONS DAPPLICATION
LA MARQUE DES RGLES RELATIVES LA LIBERT DES CHANGES.
199. Deux questions doivent tre tudies successivement : la premire est de savoir quelles conditions les droits de proprit industrielle, spcialement le droit de marque, relvent des articles 28 et 29 du Trait CE (V. infra, nos 200 et s.) ; la seconde, qui ne vaut que sil a t rpondu positivement la prcdente, est de rechercher comment ces droits peuvent se rclamer de la drogation prvue par larticle 30 du Trait (V. infra, nos 214 et s.).
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du principe de la libre circulation des marchandises ; ensuite et surtout, la fonction assigne cette distinction est de dlimiter le domaine ouvert lintervention du droit communautaire et celui rserv aux tats membres, du moins en labsence dharmonisation des droits nationaux. 204. La valeur opratoire de cette distinction est subordonne la possibilit de dterminer avec prcision le contenu de ces concepts. Or, cette distinction a souvent t critique. Il lui a t reproch de navoir que lapparence de la clart, et mme dtre inconsistante puisque la privation totale de la facult dexercer un droit porte incontestablement atteinte son existence (M. WAELBROECK, in J. MGRET et autres, Le droit de la Communaut europenne, vol. 4, 2e d., 1996, p. 220, d. ULB). Tout en se montrant moins svre, L. DEFALQUE considre que La distinction entre lexistence et lexercice dun droit de proprit industrielle et commerciale est difficile cerner et quelque peu artificielle (L. DEFALQUE, in J. MGRET et autres, op. cit., vol. 1, 2e d., 1992, p. 282, d. ULB). Les auteurs qui ne rcusent pas entirement cette distinction, reconnaissent pour le moins les difficults de sa mise en uvre (H. JOHANNES, La proprit industrielle et le droit dauteur dans le droit des Communauts europennes, RTD eur. 1973. 557 et s., spc. p. 558). 205. La difficult avait pu tre partiellement dissimule par le contexte dans lequel elle tait apparue. Lexercice condamn se prsentait comme tant lobjet, le moyen ou la consquence dune entente contraire larticle 85 du Trait CEE (dsormais, art. 81), suivant les termes utiliss par la Cour de justice dans son arrt Centrafarm (CJCE, 31 oct. 1974, Centrafarm c/ Winthrop, aff. 16/74, Rec. 1183). Le droit de proprit industrielle est impliqu dans une concertation destine restreindre la concurrence. La conjonction de ces deux lments confre un caractre abusif lexercice du droit en cause. Il ntait pas ncessaire de sintresser de plus prs aux limites de lexistence et de lexercice du droit de proprit industrielle. Ce relatif dsintrt ne peut persister ds lors que la distinction doit sinsrer dans le contexte des rgles relatives la libre circulation des marchandises. En effet, lexercice du droit de proprit industrielle est, alors, susceptible daffecter cette libert sans lintervention daucun autre facteur que la mise en uvre, par son titulaire, des prrogatives que la loi attache ce droit. Il suffit que cet exercice soit contraire aux rgles du Trait interdisant toutes les entraves la libre circulation des marchandises. Cest donc bien le droit dinterdire les importations en provenance des autres tats membres en vertu de la territorialit du droit de proprit industrielle et commerciale qui est remis en cause. On se rend compte de limportance de lenjeu puisque est vise la conception quun droit national se fait de la protection quil estime devoir assurer aux droits de proprit industrielle. 206. Sous lapparence dune limitation des conditions dexercice des droits de proprit industrielle et commerciale, la Cour de justice sautorise en dfinir, au moins partiellement, la porte. Ces droits ne peuvent tre invoqus pour limiter la libre circulation des marchandises que dans les conditions dfinies par larticle 30 du Trait CE. La porte de la protection reconnue aux droits de proprit industrielle et commerciale doit se conformer aux prescriptions du droit communautaire. 207. Lexistence des droits de proprit industrielle et commerciale constituant la limite lemprise du droit communautaire sur les droits de proprit industrielle et commerciale, la dtermination de ce qui relve de cette notion revt une particulire importance. Or, lexamen de la littrature juridique rvle que lidentification du contenu de ce concept recle dvidentes ambiguts. Rares sont dailleurs les auteurs qui se sont astreints analyser les lments ressortissant lexistence des droits de proprit industrielle et commerciale.
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208. Il importe donc de dissiper ces ambiguts en entreprenant didentifier exactement ce que dsigne la notion d existence des droits de proprit industrielle ou commerciale, et, plus prcisment, celle du droit de marque. Une chose est certaine : les conditions dacquisition dun droit de proprit intellectuelle relvent de lexistence de celui-ci et, par consquent, des droits nationaux. La Cour de justice en a jug ainsi dans laffaire Deutsche Renault (CJCE, 30 nov. 1993, Deutsche Renault, aff. C-317/91, Rec. I. 6227). Elle avait connatre de la compatibilit de la lgislation allemande relative aux marques avec le droit communautaire dun double point de vue : premirement du point de vue de la constitution du droit sur la dnomination [] ; deuximement du point de vue de la mise en uvre du droit . 209. Pour ce qui est de la constitution du droit, la Cour affirme que la fixation des conditions et modalits de protection dun droit de proprit intellectuelle relve de la rgle nationale, ainsi que la Cour la indiqu notamment dans larrt du 14 septembre 1982, Keurkoop (aff. 144/81, Recueil p. 2853) et larrt du 5 octobre 1988, Volvo (aff. 238/87, Recueil p. 6211), propos des dessins et modles, et dans larrt du 30 juin 1988, Thetford (aff. 35/87, Recueil p. 3585), propos des brevets . Lintrt de cette jurisprudence est de clarifier, dans une large mesure, ce qui participe de lexistence dun droit de proprit industrielle et commerciale. Mais il est intressant de noter que les arrts cits par la Cour de justice correspondent tous des affaires propos desquelles elle tait convie revoir la distinction de lexistence et de lexercice de ces droits. Si la Cour insiste sur le fait que les conditions dacquisition dun droit de proprit industrielle et commerciale relvent de la loi nationale, sa jurisprudence nen laisse pas moins transparatre que les rserves formules dans larticle 30 du Trait CE qui prcise que les interdictions ou les restrictions dimportation, dexportation ou de transit justifies notamment par la protection de la proprit industrielle et commerciale ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction dguise dans le commerce entre les tats membres pourraient entamer lexclusivit de la comptence nationale. 210. On a fait valoir que dans certaines circonstances, les conditions de loctroi de la protection dun droit de proprit industrielle et commerciale, telles quelles sont fixes par le droit national, peuvent savrer abusives au regard du droit communautaire. La possibilit pour le droit communautaire dexercer un droit de regard sur les conditions dans lesquelles la protection par un droit de proprit industrielle et commerciale est acquise a t discute loccasion des affaires 53/87 et 238/87 (CJCE, 5 oct. 1988, CICRA E.A. c/ Renault, aff. 53/87, Rec. 6039 ; CJCE, 5 oct. 1988, Volvo c/ Veng, aff. 238/87, Rec. 6211). Les conclusions de lavocat gnral J. MISCHO donnent une ide prcise de lobjet du dbat. Il relve que la question pose par la juridiction auteur du renvoi va nettement au-del du simple problme de la compatibilit de lexercice du droit de proprit intellectuelle avec lobjet spcifique de celui-ci . La juridiction nationale estime que la question souleve par les parties requrantes quant au caractre injustifi dune protection par brevet, qui en ce quelle ne rpond pas aux fonctions propres de la proprit intellectuelle auxquelles fait forcment rfrence larticle 36 du Trait CEE (depuis, art. 30), peut constituer un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction dguise au commerce entre tats membres, napparat pas dnue de fondement . Lavocat gnral J. MISCHO tablit une distinction selon que le titulaire du droit de proprit intellectuelle exerce de manire abusive son droit de sopposer des importations ou quil fait un usage normal de ce droit alors quil est allgu que celui-ci a t accord abusivement. La premire hypothse appelle une solution incontestable qui carte le bnfice de larticle 30 du Trait CE. Le second cas lui apparat moins vident rsoudre. Il estime quil est clair, au moins depuis larrt Warner Brothers
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[CJCE, 17 mai 1988, Warner Brothers et autres c/ Christiansen [Vidocassettes], aff. 158/86, Rec. 2605], que dans un tel cas, la Cour a le droit dexaminer si la lgislation en question peut tre considre comme justifie par des raisons de protection de la proprit industrielle et commerciale au sens de larticle 36 devenu larticle 30 . 211. Cette mme question sera au centre de larrt Thetford (CJCE, 30 juin 1988, Thetford c/ Fiamma, aff. 35/87, Rec. 3585). Les conditions dans lesquelles la lgislation britannique permettait dobtenir la protection dune invention par un brevet taient considres comme ne satisfaisant pas aux conditions gnralement requises en matire de nouveaut de linvention. Il tait soutenu quil sagissait dun abus au regard du droit communautaire, de sorte que la protection assure par larticle 30 du Trait ne pouvait trouver sappliquer. Lavocat gnral J. MISCHO refusait de sengager dans cette voie. Il se dclarait persuad que le droit communautaire ne pouvait intervenir qu lencontre de lexercice du droit de brevet. Pourtant, il nexcluait pas que dans certains cas, les conditions dattribution dun brevet ou dun autre titre de proprit industrielle ou commercial puissent tomber sous le coup de lexclusion prvue par larticle 30 du Trait. La dfenderesse au principal se rclamait de larrt du 20 fvrier 1975 (CJCE, 20 fvr. 1975, Commission c/ Allemagne [Sekt], aff. 12/74, Rec. 181) qui porte sur les appellations dorigine et les indications de provenance. Dans cette affaire, la Cour avait constat une violation de larticle 30 (devenu art. 28) du Trait, parce que le droit allemand accordait la protection prvue pour les indications de provenance des dnominations qui ntaient que des dnominations gnriques. Pour sa part, la Cour de justice sest attache constater que la disposition lgislative en cause ne pouvait constituer une restriction dguise au commerce entre tats membres . 212. Les solutions dont il vient dtre question peuvent tre adaptes au cas de la marque. Il pourrait en tre ainsi, par exemple, dune marque enregistre en vertu de la lgislation dun tat membre alors mme quelle serait gnrique. 213. Bien videmment, le droit communautaire peut rglementer lattribution dun droit de proprit industrielle par les lgislations nationales, par une directive dharmonisation, comme cest le cas en matire de marque (Direct. no 89/104 du Conseil, 21 dc. 1988, JOCE, no L 40, 11 fvr. 1989, remplace par la directive no 2008/95, prc. supra, no 7). Lexercice dun droit de proprit industrielle ou commerciale constitue une mesure deffet quivalant des restrictions quantitatives au sens de larticle 28 du Trait, ds lors quil en rsulte une entrave aux changes intracommunautaires qui nest pas justifie par larticle 30 de ce Trait. 2. Conditions dapplication la marque, de larticle 30 du Trait CE. 214. Larticle 30 (ex-art. 36) du Trait se lit comme suit : Les dispositions des articles 28 et 29 ne font pas obstacle aux interdictions ou restrictions dimportation, dexportation ou de transit, justifies par des raisons de moralit publique, dordre public, de scurit publique, de protection de la sant et de la vie des personnes et des animaux ou de prservation des vgtaux, de protection des trsors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archologique, ou de protection de la proprit industrielle et commerciale. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction dguise dans le commerce entre les tats membres . Lapplication de larticle 30 suppose la runion de certaines conditions communes lensemble des hypothses quil mentionne. Si la mise en uvre de cette disposition en matire de droits de proprit industrielle et commerciale
se conforme aux conditions communes, lexamen de la jurisprudence de la Cour de justice rvle cependant des adaptations destines tenir compte des particularismes de ces droits. Les conditions poses par larticle 30 du Trait pour que les drogations linterdiction des restrictions quantitatives et des mesures deffet quivalent puissent sappliquer ont trait dune part au caractre justifi de la restriction aux changes et, dautre part, labsence de restrictions dguises ou de discriminations arbitraires. Ont ainsi t progressivement dgages les notions dobjet spcifique (V. infra, nos 215 et s.) et de fonction essentielle (V. infra, nos 224 et s.) du droit de marque.
A. Protection de lobjet spcifique du droit de marque.
215. Dans le souci de concilier les exigences de la libert des changes avec celles dune protection lgitime des droits de proprit industrielle et commerciale en gnral, et du droit de marque en particulier, la Cour de justice a fait appel la notion d objet spcifique de ces droits. Cette notion a pour fonction de dterminer quand lexercice dun droit de proprit industrielle et commerciale qui entrane une restriction des changes dans la Communaut, est nanmoins justifi au sens de larticle 30. 216. Lobjet spcifique dsigne la substance du droit de proprit industrielle et commerciale. La Cour de justice utilise indiffremment lune ou lautre de ces expressions (pour des arrts utilisant lexpression substance du droit de brevet , V. CJCE, 5 dc. 1996, Merck c/ Primecrow et Beecham, aff. jointes C-267/95 et C-268/95, Rec. I. 6285). La notion dobjet spcifique du droit de marque apparat dans larrt Centrafarm contre Sterling Drug du 31 octobre 1974 (CJCE, 31 oct. 1974, Centrafarm c/ Sterling Drug, aff. 15/74, Rec. 1147). La Cour a dfini le contenu de cette notion dans des termes et selon des conditions qui doivent tre mis en vidence. Cet arrt et sa jurisprudence ultrieure lui ont aussi donn loccasion de prciser la fonction assigne ce concept dans lconomie de larticle 30 du Trait. Aprs avoir voqu la communautarisation de la notion dobjet de la marque (V. infra, nos 217 et s.), on sattachera au contenu de lobjet spcifique du droit de marque (V. infra, nos 221 et s.).
a. Communautarisation de la notion dobjet spcifique de la marque.
217. Pour la Cour de justice, lobjet spcifique des droits de proprit intellectuelle et commerciale est une notion communautaire. La communautarisation de la notion dobjet spcifique a une double signification. Elle implique dabord lappartenance de cette notion au droit communautaire et signifie ensuite que lexercice du droit ainsi dfini entrane, dans certaines circonstances, des consquences qui ne valent plus seulement pour le territoire dun tat, mais pour lensemble du march communautaire. Ainsi, la communautarisation de lobjet spcifique des droits de proprit industrielle et commerciale inclut la substitution dun concept communautaire aux concepts des droits nationaux dans la mesure o ceux-ci ne concident pas, et celle dun principe de territorialit communautaire au principe de territorialit tatique. 218. Le processus de communautarisation porte dabord sur la dfinition de lobjet spcifique des droits de proprit industrielle et commerciale. La Cour ne renvoie pas aux droits nationaux ; elle construit une dfinition qui prend en considration les exigences essentielles du droit communautaire tout en intgrant les prrogatives qui, dans les divers droits nationaux, constituent la substance de chacun des droits de proprit industrielle et commerciale, et, pour ce qui nous concerne, du droit de marque. La porte de cette communautarisation ne doit pas tre mal comprise. Elle signifie que si les droits nationaux peuvent dfinir lobjet de chacun des droits de proprit industrielle et commerciale, ces dfinitions ne sont pas opposables au droit communautaire
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ds lors que lobjet de ces droits excde les limites tablies par la Cour de justice. En dautres termes, la protection assure aux droits de proprit industrielle et commerciale par larticle 30 du Trait ne peut aller au-del de leur objet spcifique tel quil est circonscrit par le droit communautaire. La directive relative au rapprochement des lgislations nationales sur le droit de marque a repris la dfinition de lobjet spcifique de la marque construite par la jurisprudence, prolongeant de la sorte la communautarisation de cette notion. 219. Le principe de territorialit nationale a une double signification. Il signifie dabord que la protection accorde un tel droit par un tat ne vaut que pour son territoire. Cette limitation est la source du phnomne des marques parallles , la protection dun signe dans plusieurs tats exigeant autant de marques que dtats o cette protection est recherche. Il signifie galement, de manire gnrale, que le titulaire dun droit de marque peut sopposer lintroduction de produits dans un tat o il dtient ce droit, alors que ces produits ont t fabriqus et commercialiss dans un autre tat par le titulaire de la marque ou avec son consentement (F.K. BEIER, La territorialit du droit des marques et les changes internationaux, JDI 1971. 19 ; H. COHEN-JEHORAM, The delicate balance between industrial property and European Law Legal Issues of european integration, 1976, p. 71, Kluwer). La Cour de justice a procd une remise en cause radicale de cette dernire acception du principe de territorialit. Le droit de marque confre son titulaire le droit exclusif de commercialiser le produit revtu de la marque, de sorte que lexercice de ce droit dans la Communaut entrane son puisement dans lensemble de celle-ci. Ainsi, un concept dpuisement communautaire se substitue celui de lpuisement national. La ralisation dun march unique suppose linterdiction des entraves injustifies la libre circulation des marchandises et des services. Pour cette raison, larticle 30 du Trait CE prohibe les restrictions quantitatives et les mesures deffet quivalent. 220. La territorialit des droits de proprit intellectuelle ne pouvait manquer dentrer en conflit avec le concept de march communautaire unique. Avant que le lgislateur communautaire ne cre une marque communautaire, et mme ensuite, dans la mesure o les marques nationales subsistent, cest la Cour de justice qui a d grer cette tension. cette fin, elle a conu trois instruments conceptuels, savoir : la distinction de lexistence et de lexercice du droit de proprit intellectuelle (V. supra, nos 200 et s.), lobjet spcifique de chacun de ces droits (V. supra, nos 215 et s.), plus particulirement du droit de la marque, et les fonctions de la marque (V. infra, nos 224 et s.).
b. Contenu de lobjet spcifique du droit de marque.
Dans un tel cas, le titulaire de la marque a un intrt lgitime, se rattachant lobjet spcifique du droit de marque, pouvoir sopposer la commercialisation du produit (CJCE, 11 juill. 1996, MPA Pharma, aff. C-232/94, Rec. I. 3671 ; CJCE, 11 juill. 1996, Bristol-Myers Squibb E.A., aff. jointes C-427/93 et autres, Rec. I. 3457 ; CJCE, 11 juill. 1996, Eurim-Pharm, aff. jointes C-71/94 et autres, Rec. I. 3603). Linnovation est certaine. En effet, si dans sa jurisprudence, la Cour avait reconnu que lobjet spcifique de la marque est de protger son titulaire contre des concurrents qui voudraient abuser de sa position et de la rputation de la marque en vendant des produits indment pourvus de cette marque , cette protection se concevait par rapport sa fonction essentielle qui est de garantir la provenance du produit marqu (CJCE, 31 oct. 1974, Centrafarm c/ Winthrop, prc.). Dsormais, la rputation de la marque et de son titulaire est protge pour elle-mme. 223. Lobjet spcifique du droit de marque a pour raison dtre de dterminer dans quelles circonstances lexercice de ce droit mrite dtre protg en drogeant au principe de la libre circulation des marchandises. Larticle 30 du Trait CE nadmet de drogations la libre circulation des marchandises que dans la mesure o elles sont justifies par la sauvegarde des droits qui constituent lobjet spcifique de cette proprit (CJCE, 31 oct. 1974, Centrafarm c/ Winthrop, prc.). Permettre au titulaire dun droit de marque de sopposer la libre circulation dun produit lorsque la garantie de son objet spcifique nest pas en cause reviendrait tolrer une restriction aux changes contraire linterdiction dicte larticle 28 du Trait CE, sans que larticle de ce Trait puisse trouver sappliquer.
B. Protection de la fonction essentielle du droit de marque.
224. Le droit de marque assume plusieurs fonctions que la Cour de justice a rvles progressivement. La premire chronologiquement est dsigne comme tant la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir au consommateur ou lutilisateur final lidentit dorigine du produit marqu, en lui permettant de distinguer, sans confusion, ce produit de ceux qui ont une autre provenance. Le propritaire de la marque a donc le droit de sopposer toute pratique susceptible de porter prjudice la fonction essentielle de la marque en affectant le produit dans son tat originaire (CJCE, 23 mai 1978, Hoffmann-La Roche c/ Centrafarm, aff. 102/77, Rec. 1139). 225. Cette garantie de provenance implique ncessairement que seul le titulaire de la marque puisse identifier le produit par lapposition de la marque. Outre, videmment, le droit de faire interdire et sanctionner lapposition de la marque par un tiers qui agit sans autorisation du titulaire, la garantie de provenance dtermine les conditions dans lesquelles un importateur parallle peut procder, de son propre chef, au reconditionnement dun produit marqu mis sur le march par le titulaire de cette marque. Cette intervention ne doit pas compromettre la garantie de provenance du produit que reprsente la marque. Lautre consquence de la fonction essentielle de la marque est que la cession ou toute autre forme de dmembrement de la marque nentrane pas lpuisement du droit de son titulaire. ART. 2. DROITS
DU TITULAIRE DE LA MARQUE.
221. La dfinition de lobjet spcifique du droit de marque a t formule pour la premire fois par la Cour de justice en 1974 : En matire de marques, lobjet spcifique de la proprit commerciale est notamment dassurer au titulaire le droit exclusif dutiliser la marque pour la premire mise en circulation dun produit, et de le protger ainsi contre des concurrents qui voudraient abuser de la position et de la rputation de la marque en vendant des produits indment pourvus de cette marque (CJCE, 31 oct. 1974, Centrafarm c/ Winthrop, aff. 16/74, Rec. 1183). Elle ne sest jamais dpartie de cette dfinition, que ce soit avant ou aprs la directive de rapprochement des lgislations (CJCE, 23 fvr. 1999, BMW, aff. C-63/97, Rec. I. 905). 222. Cependant, prudente, la Cour de justice inclut dans sa dfinition ladverbe notamment , qui ouvre la possibilit denrichissements de lobjet spcifique. Effectivement, une srie darrts rendus le 11 juillet 1996 propos doprations de reconditionnement ralises par des importateurs parallles lui donnera loccasion dintroduire dans lobjet spcifique de ce droit la protection de la rputation de la marque et celle de son titulaire.
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226. Il convient dexaminer le contenu des droits du titulaire de la marque (V. infra, nos 227 et s.), puis les conditions dans lesquelles ces droits spuisent (V. infra, nos 239 et s.). 1er. Contenu des droits du titulaire de la marque. 227. Les droits confrs par la marque sont dtermins par larticle 5 de la directive de rapprochement des lgislations du 21 dcembre 1988 et, en des termes identiques, par le rglement sur
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la marque communautaire dans son article 9, paragraphes 1 et 2. Larticle 5 de la directive est rdig comme suit : Droits confrs par la marque 1. La marque enregistre confre son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilit interdire tout tiers, en labsence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires : a) dun signe identique la marque pour des produits ou des services identiques ceux pour lesquels celle-ci est enregistre ; b) dun signe pour lequel, en raison de son identit ou de sa similitude avec la marque et en raison de lidentit ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque et le signe, il existe, dans lesprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque dassociation entre le signe et la marque. 2. Tout tat membre peut galement prescrire que le titulaire est habilit interdire tout tiers, en labsence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires dun signe identique ou similaire [comparable] la marque pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires [comparables] ceux pour lesquels la marque est enregistre, lorsque celle-ci jouit dune renomme dans ltat membre et que lusage du signe sans juste motif tire indment profit du caractre distinctif ou de la renomme de la marque ou leur porte prjudice. 3. Si les conditions nonces aux paragraphes 1 et 2 sont remplies, il peut notamment tre interdit : a) dapposer le signe sur les produits ou sur leur conditionnement ; b) doffrir les produits, de les mettre dans le commerce ou de les dtenir ces fins, ou doffrir ou de fournir des services sous le signe ; c) dimporter ou dexporter les produits sous le signe ; d) dutiliser le signe dans les papiers daffaires et la publicit . titulaire de la marque ou avec son assentiment a eu lieu en dehors de la Communaut. Au sens des articles 5, paragraphe 3, sous c, de la directive et 9, paragraphe 2, sous c, du rglement l importation laquelle le titulaire de la marque peut sopposer implique un usage [de la marque] dans la vie des affaires qui suppose une introduction des produits dans la Communaut en vue de leur mise dans le commerce. La condition pralable la mise dans le commerce des produits dans la Communaut est leur mise en libre pratique au sens de larticle 24 du Trait CE. Le placement de marchandises non communautaires sous des rgimes douaniers autres que la mise en libre pratique ne leur confre pas la qualit de marchandises communautaires. Elles sont soumises la surveillance douanire et ne peuvent tre mises en circulation sur le march communautaire. Seule la mise en libre pratique donne ces produits le statut douanier de marchandises communautaires. Tant que cette option na pas t choisie et que les conditions pour pouvoir bnficier de ce statut nont pas t satisfaites, les marchandises sont certes matriellement introduites sur le territoire de la Communaut, mais elles nont pas t importes au sens des articles 5, paragraphe 3, sous c, de la directive et 9, paragraphe 2, sous c, du rglement. Elles nont pas non plus fait lobjet dun usage [de la marque] dans la vie des affaires au sens du paragraphe 1er des deux articles qui viennent dtre mentionns. Il tait aussi demand la Cour si, dans une situation telle que celle qui lui tait soumise, les notions d offre et de mise dans le commerce des produits vises aux articles 5, paragraphe 3, sous b, de la directive no 89/104 et 9, paragraphe 2, sous b, du rglement no 40/94 peuvent comprendre respectivement, loffre et la vente de produits dorigine revtus dune marque et ayant le statut douanier de marchandises non communautaires, lorsque loffre est faite et/ou la vente ralise pendant que les marchandises sont places sous le rgime du transit externe ou celui de lentrept douanier . Si la rponse devait tre affirmative, il faudrait encore connatre les circonstances permettant au titulaire de la marque de sopposer une telle offre ou une telle vente. Pour la Cour, il peut en tre ainsi lorsque loffre ou la vente des marchandises implique ncessairement la mise dans le commerce de celles-ci dans la Communaut. Le transit externe et lentrept douanier npuisent pas les cas o des marchandises qui ne sont pas dorigine communautaire peuvent tre introduites sur le territoire de la Communaut sans tre en libre pratique. Le code des douanes communautaire (Rgl. no 2913/92 du Conseil, 12 oct. 1992, JOCE, no L 302, 19 oct., abrog et remplac par Rgl. no 450/2008 du Parlement europen et du Conseil, 23 avr. 2008, JOUE, no L 145, 4 juin, tablissant le code des douanes modernis) fait encore tat du rgime du dpt temporaire (art. 50 et s., devenus art. 98 et 151 et s.), du perfectionnement actif (art. 114 et s., devenus art. 142 et s.), de la transformation sous douane (art. 130 et s., devenus art. 168, 136), de ladmission temporaire (art. 137 et s., devenus art. 162 et s.) et des zones franches et des entrepts francs (art. 166 et s., devenus art. 148 et 155 et s.). La dmarche suivie par la Cour de justice dans laffaire Class International (prc.) devrait leur tre applique.
228. Linterprtation des articles 5, paragraphes 1 et 3, sous c, de la directive no 89/104 et de la directive no 2008/95, et 9, paragraphes 1 et 2, sous c, du rglement no 40/94 et du rglement no 207/2009 sur la marque communautaire rvle une limite au droit dopposition du titulaire de la marque en relation avec les rgimes douaniers communautaires. Dans larrt Class International BV (CJCE, 18 oct. 2005, Class International, aff. C-405/03, Rec. I. 8735) taient en cause des produits originaires dtats trangers lUnion europenne placs sous le rgime douanier du transit externe ou celui de lentrept douanier sans le consentement du titulaire de la marque. Il sagissait de savoir si le titulaire de la marque tait en droit de sopposer cette opration. La Cour rpond par la ngative. Les articles prcits doivent tre interprts en ce sens que le titulaire de la marque ne peut sopposer la seule introduction dans la Communaut, sous le rgime douanier du transit externe ou celui de lentrept douanier, de produits dorigine revtus de cette marque et qui, auparavant, nont pas dj t mis dans le commerce dans la Communaut par ledit titulaire ou avec son consentement . La Cour ajoute que le titulaire de la marque ne peut pas subordonner le placement des marchandises en cause sous le rgime du transit externe ou celui de lentrept douanier lexistence, au moment de lintroduction de ces marchandises dans la Communaut, dune destination finale dj fixe dans un pays tiers, le cas chant en vertu dun contrat de vente (point 50). Le raisonnement suivi par la Cour contribue mettre en vidence lincidence de ces rgimes douaniers sur les droits des titulaires de marques. Les marchandises non communautaires prsentes en douane doivent recevoir une des destinations douanires prvues par le code des douanes de la Communaut. Ces destinations douanires sont : soit le placement des marchandises sous un rgime douanier, par exemple celui de la mise en libre pratique, du transit ou de lentrept douanier ; soit leur introduction dans une zone franche ou un entrept ; soit leur rexportation hors du territoire de la Communaut ; soit leur abandon au profit du Trsor public. Le titulaire dune marque peut sopposer la commercialisation dun produit par un tiers dans la Communaut, alors mme que la premire mise sur le march par le
229. Les droits dexclusivit confrs au titulaire dune marque sont assortis de certaines limitations. Cest ainsi que, selon larticle 6, paragraphe 1er, sous c, de la directive no 89/104, devenu larticle 6, paragraphe 1er, sous c, de la directive no 2008/95, le titulaire dune marque nest pas en droit dinterdire un tiers lusage, dans la vie des affaires, de sa marque lorsquelle est ncessaire pour indiquer la destination dun produit ou dun service, notamment en tant quaccessoires ou pices dtaches. Cette disposition ne fixe pas de critres permettant de dterminer si une destination donne un produit entre dans son champ dapplication. Elle exige seulement que lusage de la marque soit
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indispensable pour indiquer une telle destination. La destination des produits en tant quaccessoires ou pices dtaches nest donne qu titre dexemple. Les circonstances o il savre ncessaire dutiliser la marque dautrui pour dsigner la destination dun produit par rapport celui couvert par la marque ne se rduisent pas aux deux cas mentionns prcdemment (CJCE, 17 mars 2005, Gillette Company et Gillette Group Finland, aff. C-228/03, Rec. I. 2337). La Cour rappelle quil lui a dj t donn de juger que lusage dune marque, en vue dinformer le public que lannonceur est spcialis dans (ou spcialiste de) la vente, ou quil assure la rparation et lentretien des produits revtus de cette marque mis dans le commerce sous la marque par son titulaire ou avec son consentement, constitue un usage indiquant la destination dun produit ou dun service au sens de larticle 6, paragraphe 1, sous c), de la directive 89/104 [V. CJCE, 23 fvr. 1999, BMW, aff. C-63/97, Rec. I. 905, points 54 et 58 63]. Cette information est ncessaire afin de prserver le systme de concurrence non fauss sur le march de ce produit ou de ce service . 230. La Cour juge quil en va de mme lorsque les marques sont employes par un tiers afin de fournir au public une information comprhensible et complte sur la destination du produit quil commercialise, sur la compatibilit de celui-ci avec celui qui est revtu desdites marques (CJCE, 17 mars 2005, Gillette Company, prc., point 34). Il en est ainsi lorsque la rfrence la marque dautrui est en pratique le seul moyen de fournir cette information (CJCE, 17 mars 2005, Gillette Company, prc., point 35). Si cette information peut tre fournie par dautres moyens, le procd consistant se rfrer la marque dautrui ne sera pas justifi (CJCE, 17 mars 2005, Gillette Company, prc., point 36). Il appartient la juridiction nationale de vrifier la ncessit dun tel usage, en tenant compte de la nature du public destinataire du produit commercialis par un tiers. 231. Lutilisation de la marque dautrui aux fins qui viennent dtre exposes doit tre conforme aux usages honntes en matire industrielle et commerciale. Il avait dj t donn la Cour de justice de prciser la signification de cette exigence. Il sagit dune obligation de loyaut lgard des intrts lgitimes du titulaire de la marque (CJCE, 17 mars 2005, Gillette Company, prc. ; CJCE, 23 fvr. 1999, BMW, prc., point 61 ; CJCE, 7 janv. 2004, Gerolsteiner Brunnen, aff. C-100/02, Rec. I. 691, point 24). Une telle obligation est analogue celle laquelle est soumis le revendeur lorsquil annonce la commercialisation de produits qui ne lui ont pas t livrs par le titulaire de la marque dont ils sont revtus ou avec le consentement de celui-ci (CJCE, 4 nov. 1997, Parfums Christian Dior, aff. C-337/95, Rec. I. 6013, point 45, et CJCE, 23 fvr. 1999, BMW, prc., point 61). 232. Reprenant des solutions dj consacres par elle, la Cour indique plusieurs cas dusage anormal de la marque dautrui. Il en est dabord ainsi lorsque la marque dautrui est utilise dune manire pouvant donner limpression que le tiers et le titulaire de la marque entretiennent des relations commerciales (CJCE, 17 mars 2005, Gillette Company, prc., point 42 ; CJCE, 23 fvr. 1999, BMW, prc., point 52). Lusage nest pas non plus loyal sil entrane le discrdit ou le dnigrement de la marque dautrui (CJCE, 17 mars 2005, Gillette Company, prc., point 44), ou si le tiers prsente son produit comme une imitation ou une reproduction du produit revtu de la marque dautrui (CJCE, 17 mars 2005, Gillette Company, prc., point 45). Un tel usage ne doit pas affecter la valeur de la marque en tirant indment profit de son caractre distinctif et de sa renomme (CJCE, 17 mars 2005, Gillette Company, prc., point 43 et CJCE, 23 fvr. 1999, BMW, prc., point 52). La Cour de justice prcise les vrifications auxquelles les juridictions nationales devront procder pour apprcier la loyaut de lutilisation de la marque. Lutilisation de la marque dautrui dans une publicit comparative a t examine par la Cour de justice dans son arrt du 18 juin 2009, LOral (CJCE, 18 juin 2009, LOral E.A., aff. C-487/07, non encore publie). Compte tenu de la date des faits, laffaire a t juge sur le fondement de la directive no 89/104, alors mme que celle-ci a t abroge par la directive no 2008/95 du 22 octobre 2008 (prc. supra, no 7). LOral reprochait Bellure NV et aux autres socits en cause davoir port frauduleusement atteinte plusieurs de ses marques de parfums, en particulier en rapport avec des pratiques de publicit comparative. La Court of Appeal adressa la Cour de justice plusieurs questions relatives linterprtation de larticle 5, sous a et b, de la directive no 89/104 et de larticle 6 bis, paragraphe 1er, sous g et h, de la directive no 84/450 du Conseil, du 10 septembre 1984, relative au rapprochement des dispositions lgislatives, rglementaires et administratives des tats membres en matire de publicit trompeuse (Direct. no 84/450 du Conseil, 10 sept. 1984, JOCE, no L 250, 19 sept.), tel que modifie par la directive no 97/55 du 6 octobre 1997 (Direct. no 97/55 du Parlement europen et du Conseil, 6 oct. 1997, JOCE, no L 290, 23 oct.). Les questions poses la Cour de justice avaient trait lutilisation par un commerant, dans une annonce publicitaire pour ses propres produits ou services, dune marque appartenant un concurrent afin de comparer les caractristiques, et notamment lodeur des produits mis sur le march par le concurrent. La Cour de justice retiendra des interprtations des diverses dispositions en question favorables aux intrts des titulaires de marques renommes. Cest ce qui se vrifie en premier lieu propos de larticle 5, paragraphe 2, de la premire directive no 89/104 du Conseil, du 21 dcembre 1988, rapprochant les lgislations des tats membres sur les marques, qui doit tre interprt en ce sens que lexistence dun profit indment tir du caractre distinctif ou de la renomme de la marque, au sens de cette disposition, ne prsuppose ni lexistence dun risque de confusion, ni celle dun risque de prjudice port ce caractre distinctif ou renomme ou, plus gnralement, au titulaire de celle-ci. Le profit rsultant de lusage par un tiers dun signe similaire une marque renomme est tir indment par ce tiers desdits caractre distinctif ou renomme lorsque celui-ci tente, par cet usage, de se placer dans le sillage de la marque renomme afin de bnficier du pouvoir dattraction, de la rputation et du prestige de cette dernire, et dexploiter, sans compensation financire, leffort commercial dploy par le titulaire de la marque pour crer et entretenir limage de celle-ci. De mme, la Cour estime que larticle 5, paragraphe 1er, sous a, de la directive no 89/104 doit tre interprt en ce sens que le titulaire dune marque enregistre est habilit faire interdire lusage par un tiers, dans une publicit comparative qui ne satisfait pas toutes les conditions de licit nonces larticle 3 bis, paragraphe 1er, de la directive no 84/450 du Conseil, du 10 septembre 1984, en matire de publicit trompeuse et de publicit comparative, telle que modifie par la directive no 97/55 du Parlement europen et du Conseil, du 6 octobre 1997, dun signe identique cette marque pour des produits ou des services identiques ceux pour lesquels ladite marque a t enregistre, mme lorsque cet usage nest pas susceptible de porter atteinte la fonction essentielle de la marque, qui est dindiquer la provenance des produits ou services, condition que ledit usage porte atteinte ou soit susceptible de porter atteinte lune des autres fonctions de la marque. Larticle 3 bis, paragraphe 1er, de la directive no 84/450, telle que modifie par la directive no 97/55, dispose notamment : Pour autant que la comparaison est concerne, la publicit comparative est licite ds lors que les conditions suivantes sont satisfaites : a) elle nest pas trompeuse au sens de larticle 2 point 2, de larticle 3 et de larticle 7 paragraphe 1 ; [] d) elle nengendre pas de confusion sur le march entre lannonceur et un concur-
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rent ou entre les marques, noms commerciaux, autres signes distinctifs, biens ou services de lannonceur et ceux dun concurrent ; e) elle nentrane pas le discrdit ou le dnigrement des marques, noms commerciaux, autres signes distinctifs, biens, services, activits ou situation dun concurrent ; [] g) elle ne tire pas indment profit de la notorit attache une marque, un nom commercial ou dautres signes distinctifs dun concurrent ou de lappellation dorigine de produits concurrents ; h) elle ne prsente pas un bien ou un service comme une imitation ou une reproduction dun bien ou dun service portant une marque ou un nom commercial protgs . Cette disposition doit tre interprte en ce sens quun annonceur qui mentionne de manire explicite ou implicite, dans une publicit comparative, que le produit quil commercialise constitue une imitation dun produit portant une marque notoirement connue prsente un bien ou un service comme une imitation ou une reproduction , au sens de cet article 3 bis, paragraphe 1er, sous h). Le profit ralis par lannonceur grce une telle publicit comparative illicite doit tre considr comme indment tir de la notorit attache cette marque, au sens dudit article 3 bis, paragraphe 1er, sous g. 233. Dans laffaire Gillette Company envisage prcdemment (V. supra, no 232), il tait aussi demand la Cour si lusage dune marque par un tiers pour indiquer la destination de ses produits constituait une indication de leur quivalence, tant par leur qualit que par leurs caractristiques techniques entre autres, aux produits revtus de cette marque. La Cour rpond que le fait quun tiers utilise la marque dont il nest pas le titulaire afin dindiquer la destination de son produit ne signifie pas ncessairement quil prsente celui-ci comme tant de qualit gale ou comme ayant des caractristiques quivalentes celles du produit revtu de ladite marque. Une telle prsentation dpend des faits de lespce et il appartient la juridiction de renvoi den apprcier lexistence ventuellement en fonction des circonstances de laffaire au principal (CJCE, 17 mars 2005, Gillette Company, point 47). 234. Pour terminer, la Cour de justice devait encore dire si limpossibilit, pour le titulaire de la marque, dinterdire un tiers den user est applicable dans le cas o ce tiers commercialise non seulement des pices dtaches ou des accessoires, mais galement le produit mme avec lequel est prvue lutilisation de la pice dtache ou de laccessoire. On retrouve la condition de la ncessit de lusage de la marque dautrui pour indiquer la destination du produit commercialis par un tiers et lobligation duser honntement de cette marque (CJCE, 17 mars 2005, Gillette Company, prc., point 50). 235. Les exigences de la libre circulation des marchandises expliquent que la Cour de justice a dcid quun importateur parallle pouvait intervenir sur le conditionnement du produit lorsque cette intervention se rvlait ncessaire en raison dobstacles tenant la diversit des usages et des rglementations nationales. Il a t jug de manire constante que larticle 30 du Trait doit tre interprt en ce sens que le titulaire dun droit de marque peut se prvaloir de ce droit pour empcher un importateur de commercialiser un produit pharmaceutique qui a t mis en circulation dans un tat membre par le titulaire ou avec son consentement, lorsque cet importateur a reconditionn le produit et y a rappos la marque sans lautorisation du titulaire, moins quil soit tabli que lutilisation du droit de marque par le titulaire, pour sopposer la commercialisation de produits reconditionns sous cette marque, contribuerait cloisonner artificiellement les marchs entre les tats membres. Tel est le cas, notamment, lorsque le titulaire a mis en circulation, dans divers tats membres, un produit pharmaceutique identique dans des conditionnements divers et que le reconditionnement auquel a procd limportateur est, dune part, ncessaire pour commercialiser
le produit dans ltat membre dimportation et, dautre part, opr dans des conditions telles que ltat originaire du produit ne saurait en tre affect. En revanche, cette condition nimplique pas quil doive tre tabli que le titulaire de la marque a dlibrment cherch cloisonner les marchs entre les tats membres (V. entre autres : CJCE, 23 mai 1978, Hoffmann-La Roche c/ Centrafarm, aff. 102/77, Rec. 1139 ; CJCE, 11 juill. 1996, MPA Pharma, aff. C-232/94, Rec. I. 3671). 236. La Cour a galement estim quil pouvait savrer ncessaire pour limportateur parallle de reconditionner le produit en remplaant la marque appose par le titulaire dans ltat membre dorigine par la marque quil utilise dans ltat membre dimportation (CJCE, 10 oct. 1978, Centrafarm c/ American Home Products Corporation, aff. 3/78, Rec. 1823). 237. Le reconditionnement dun produit qui porte une marque, quelle soit ou non rappose sur le nouveau conditionnement externe ou simplement retire sans tre remplace, constitue une forme particulirement accuse de lusurpation rsultant de la contrefaon de la marque. Cest pourquoi ce procd ne peut tre permis que sous des conditions rigoureuses. La justification du reconditionnement par la ncessit dassurer un accs effectif au march fait que le titulaire de la marque peut sy opposer sil est exclusivement motiv par la recherche dun avantage commercial pour limportateur parallle (CJCE, 12 oct. 1999, Upjohn, aff. C-379/97, Rec. I. 6927). Le reconditionnement pratiqu par limportateur parallle doit aussi satisfaire au principe de proportionnalit. Doit tre choisi le procd de reconditionnement le moins attentatoire au droit du titulaire de la marque (CJCE, 12 oct. 1999, prc.). Cest ainsi que le reconditionnement ne rpondra pas cette exigence lorsquil est possible de se contenter dapposer sur un emballage extrieur les indications imposes par la rglementation de ltat dimportation. 238. La Cour de justice a formul en outre une srie de conditions dinformations mises la charge de limportateur parallle : le titulaire de la marque doit tre averti pralablement cette intervention et la mention du reconditionnement ainsi que celle de lidentit de son auteur doivent figurer sur le conditionnement du produit (CJCE, 23 mai 1978, Hoffman-La Roche, aff. 102/77, Rec. 1139). 2. puisement du droit du titulaire de la marque. 239. De manire rcurrente, mais aussi constamment renouvele, la Cour de justice a t confronte la ncessit de concilier les droits du titulaire dune marque et le principe de la libre circulation des marchandises. Le Trait instituant la CEE ne lui offrait quun maigre viatique pour assumer cette tche. Son article 36 (devenu lart. 30) constituait la seule disposition mentionnant explicitement les droits de proprit industrielle et commerciale. Cette disposition autorisait les tats membres prendre des mesures destines protger ces droits alors mme que les importations, les exportations ou le transit pourraient en tre affects. 240. La difficult majeure laquelle la Cour de justice tait confronte tenait ce que les droits de proprit industrielle et commerciale taient rgis par les lgislations de chacun des tats membres. Les conditions de lexercice de ces droits sinscrivaient donc dans un cadre national. Si ce quil est convenu dappeler lpuisement du droit de proprit industrielle , tait consacr par les droits nationaux, lexercice du droit par son titulaire ou avec son consentement supposait la mise en circulation du produit sur le march national. Il en rsultait ncessairement un cloisonnement du march intrieur. Surmonter cet obstacle supposait soit la cration dun titre communautaire de
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proprit industrielle, soit laffirmation de lpuisement communautaire de ces droits. La premire solution a tard ; le rglement sur la marque communautaire ayant t adopt le 20 dcembre 1993 (Rgl. no 40/94 du Conseil, 20 dc. 1993, JOCE, no L 11, 14 janv. 1994, sur la marque communautaire), la Cour de justice a d sorienter vers la seconde solution : celle de lpuisement communautaire . La Cour de justice sest inspire de la solution consacre au XIXe sicle par les juridictions allemandes pour venir bout de la difficult rsultant de la multiplicit des droits de proprit intellectuelle propres chacun des tats constituant lEmpire allemand. Cet puisement signifie que le droit exclusif que les lgislations nationales attachent au droit de marque, comme tout autre droit de proprit intellectuelle, prend fin avec le premier usage quen fait son titulaire ou un tiers autoris par lui sur le territoire du march commun, et depuis sa cration, de lEspace conomique europen. Plus exactement, le titulaire dun droit de marque ne peut alors sopposer la commercialisation par un tiers du produit revtu de sa marque. Lpuisement du droit de marque connat des limites qui sont lgitimes, ds quil est port atteinte son objet spcifique et sa fonction, tels quils sont dfinis par le droit communautaire. Jusqu ladoption de la directive du Conseil rapprochant les lgislations des tats membres sur les marques (Direct. no 89/104 du Conseil, 21 dc. 1988, JOCE, no L 40, 11 fvr. 1989, remplace par Direct. no 2008/95, prc. supra, no 7), le droit communautaire de la proprit intellectuelle a t exclusivement de nature prtorienne. La situation sest trouve modifie par cette directive qui dtermine les droits des titulaires de marque, dans leur substance comme dans leurs limites. Les droits confrs par la marque sont numrs par larticle 5 de la directive ; leur puisement fait lobjet de larticle 7. 241. Cet lment nouveau sest traduit par une orientation de la jurisprudence de la Cour de justice vers linterprtation de ces dispositions de la directive, et non plus directement des articles 30 et 36, devenus les articles 28 et 30, du Trait. Aussi, a-t-elle d prendre position sur les relations des articles pertinents du Trait et ceux de la directive. Pour elle, larticle 7 de la premire directive sur les marques rglemente de manire complte la question de lpuisement du droit de marque en ce qui concerne les produits mis dans le commerce dans la Communaut, de sorte que les rgles nationales en la matire doivent tre apprcies au regard de cette disposition et non pas des articles du Trait. Il est toutefois vident que la directive elle-mme doit, comme toute rglementation de droit driv, tre interprte la lumire des rgles du Trait, en loccurrence celles relatives la libre circulation des marchandises. Prolongeant ce raisonnement, la Cour indique clairement que les arrts quelle sera amene rendre sinscriront dans la logique de sa jurisprudence antrieure (CJCE, 20 mars 1997, Phytheron International, aff. C-352/95, Rec. I. 1729). 242. Cette constance dans les principes directeurs de la jurisprudence de la Cour de justice ne diminue pas lintrt de ses arrts qui ont suivi lentre en vigueur de la directive du 21 dcembre 1988. Une douzaine de dcisions lui ont permis de se prononcer sur des questions aussi importantes que lpuisement du droit de marque la suite dune premire commercialisation hors de lEspace conomique europen, le droit pour un tiers non autoris dutiliser la marque dautrui des fins publicitaires, la revente dun produit reconditionn et les modalits dexpression du consentement du titulaire de la marque. Alors que les unes prolongent des arrts antrieurs, les autres apportent des solutions indites. Pour napparatre parfois quen filigrane, les enjeux correspondent des intrts conomiques considrables qui sont ceux des oprateurs conomiques (industriels, importateurs, distributeurs officiels et parallles), mais aussi ceux des consommateurs. On abordera donc les conditions (V. infra, nos 243 et s.), les effets (V. infra, nos 278 et s.) et
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les limites (V. infra, nos 290 et s.) de lpuisement du droit de marque.
A. Conditions de lpuisement du droit de marque.
243. La rgle de lpuisement du droit de marque est une construction prtorienne de la Cour de justice. Elle a t reprise par la directive no 89/104 du Conseil du 21 dcembre 1988 rapprochant les lgislations des tats membres sur les marques. Son article 7, paragraphe 1er, dispose : Le droit confr par la marque ne permet pas son titulaire dinterdire lusage de celle-ci pour des produits qui ont t mis dans le commerce dans la Communaut sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement . 244. Larticle 13 du rglement no 40/94 du Conseil, du 20 dcembre 1993, sur la marque communautaire, traite de lpuisement du droit confr par la marque communautaire. Selon son paragraphe 1er : Le droit confr par la marque communautaire ne permet pas son titulaire dinterdire lusage de celle-ci pour des produits qui ont t mis dans le commerce dans la Communaut sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement . Deux questions essentielles appellent rponses : comment sexprime le consentement lpuisement ? (V. infra, nos 245 et s.) et sur quoi porte lpuisement rsultant de ce consentement ? (V. infra, nos 265 et s.).
a. Conditions relatives lexpression du consentement du titulaire de la marque.
245. Lpuisement du droit de marque intervient lorsque son titulaire a exerc lobjet spcifique de ce droit. Apportant une exception linterdiction des restrictions quantitatives et aux mesures deffet quivalent, qui est lun des principes fondamentaux du march unique, larticle 30 du Trait est dinterprtation stricte. Pour ce qui est du droit de marque, ces drogations doivent tre justifies par la sauvegarde des droits qui constituent lobjet spcifique de ce droit. En matire de marque, lobjet spcifique de la proprit commerciale est notamment dassurer au titulaire le droit exclusif dutiliser la marque pour la premire mise en circulation dun produit et de le protger ainsi contre les concurrents qui voudraient abuser de la position et de la rputation de la marque en vendant des produits indment pourvus de cette marque (CJCE, 31 oct. 1974, Centrafarm c/ Winthrop, aff. 16/74, Rec. 1183). 246. Lpuisement du droit de marque suppose le consentement de son titulaire. La Cour de justice a ainsi considr que lpuisement pouvait rsulter de la mise sur le march par un licenci, par des socits entretenant des liens conomiques et juridiques particuliers, tels ceux qui existent entre des socits appartenant au mme groupe (CJCE, 31 oct. 1974, Centrafarm c/ Winthrop, prc.). Sagissant dhypothses o la proprit de la marque est dmembre par une cession volontaire ou impose, il ne peut y avoir puisement du droit. La raison en est que le transfert de la proprit de la marque affecte la fonction essentielle de ce droit qui est de garantir la provenance du produit. La Cour de justice a procd un revirement de sa jurisprudence dans les deux arrts Hag concernant un cas de dmembrement autoritaire (CJCE, 3 juill. 1974, Van Zuylen c/ Hag [Hag I], aff. 192/73, Rec. 731 ; CJCE, 17 oct. 1990, HAG GF, aff. C-10/89, Rec. I. 3711 [HAG II], points 13 et 14). Alors que dans son premier arrt elle avait privilgi la libre circulation des marchandises, elle carte ensuite lpuisement du droit de marque. Cette solution est galement applique un dmembrement volontaire (CJCE, 22 juin 1994, IHT Internationale Heiztechnik et Danzinger, aff. C-9/93, Rec. I. 2789). 247. Lapport de la jurisprudence de la Cour de justice amne distinguer les modalits de ce consentement selon la localisation
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de la premire commercialisation : dans la Communaut, puis dans lEspace conomique europen ; en dehors de la Communaut et de lEEE. Dans le premier cas, la Cour de justice a jug que le droit exclusif dtenu par le titulaire dune marque lui interdit de sopposer la revente dun produit authentique ds lors que celui-ci a t commercialis par lui ou un tiers autoris par lui. Admettre quil puisse en tre autrement serait incompatible avec les rgles du Trait de la Communaut europenne relatives la libre circulation des marchandises, et par extension, avec les rgles correspondantes du Trait instituant lEspace conomique europen. Encore faut-il rappeler que logiquement, les droits confrs par la marque ne sont puiss que pour les exemplaires du produit qui ont t mis dans le commerce avec le consentement du titulaire. Pour les autres exemplaires de ce produit, le titulaire de la marque peut toujours interdire lusage de la marque conformment au droit que lui confre la directive relative au rapprochement de la lgislation sur les marques. Ds lors, larticle 7, paragraphe 1er, de la directive doit tre compris en ce sens que pour quil y ait consentement, celui-ci doit porter sur chaque exemplaire du produit pour lequel lpuisement est invoqu. Le consentement donn la commercialisation, dans lEEE, dun lot de produits ne permet pas de prsumer que le titulaire de la marque a donn son accord pour dautres lots de produits identiques ou similaires (CJCE, 1er juill. 1999, Sebago et Maison Dubois, aff. C-173/98, Rec. I. 4103). 248. La commercialisation par le titulaire ou avec son consentement, par un licenci notamment, suffit entraner lpuisement du droit de marque. Des restrictions contractuelles imposes aux personnes autorises par le titulaire du droit de marque et affectant la commercialisation des produits ne sauraient tre opposes des tiers sur la base de son droit exclusif. Ayant exerc son droit conformment son objet spcifique, le titulaire du droit de marque ne peut prtendre disposer dun quelconque droit de suite, mme lgard dun revendeur non autoris. 249. Peut-tre parce que sa signification semblait vidente, la notion de mise dans le commerce au sens de larticle 7 de la directive no 89/104, puis de la directive no 2008/95, na gure suscit de difficult. Elle tait communment comprise comme dsignant la commercialisation du produit. Pourtant, la Cour de justice sest trouve confronte un litige rvlateur dune complexit qui ntait pas apparue jusque-l (CJCE, 30 nov. 2004, Peak Holding, aff. C-16/03, Rec. I. 11313), ce qui lui a donn loccasion de juger que les produits revtus dune marque ne peuvent pas tre considrs comme mis dans le commerce dans lEspace conomique europen lorsque le titulaire de la marque les a imports dans lEspace conomique europen partir dun tat tiers en vue de les vendre dans celui-ci ou lorsquil les a offerts la vente des consommateurs dans cet espace, dans ses propres magasins ou dans ceux dune socit qui lui est apparente, sans parvenir les vendre. 250. Le choix de la vente un tiers comme critre de la mise dans le commerce et par l mme, de lpuisement du droit de marque procde de la logique qui commande lensemble de la jurisprudence de la Cour relative la fonction du droit de marque et son exercice. Elle runit le droit du titulaire de tirer un profit conomique de lexploitation de sa marque et la rgle selon laquelle un tiers ne saurait utiliser la marque dautrui sans le consentement de son titulaire. Sagissant du premier lment, la Cour souligne quune telle vente, qui permet au titulaire de la marque de raliser la valeur conomique de sa marque, puise les droits exclusifs confrs par la directive [89/104/CEE], plus particulirement celui dinterdire au tiers acqureur de revendre les produits (CJCE, 30 nov. 2004, Peak Holding, prc., point 40). 251. Par ailleurs, lpuisement suppose que puissent tre imputs au titulaire de la marque des actes ralisant le transfert
des tiers du droit de disposer des produits qui seuls lui permettent den tirer la valeur conomique. Tel nest pas le cas de limportation des produits par le titulaire de la marque en vue de leur vente dans lEspace conomique europen ou de leur offre la vente dans cet Espace (CJCE, 30 nov. 2004, Peak Holding, prc., points 40, 41 et 42). 252. Cette interprtation de larticle 7, paragraphe 1er, de la directive no 89/104, puis de la directive no 2008/95, est conforte par son article 5, paragraphe 3, sous b et c, relatif au contenu du droit exclusif du titulaire de la marque, qui distingue notamment entre loffre des produits, leur mise dans le commerce, leur dtention ces fins et leur importation. Ainsi, une importation ou une offre de produits dans lEspace conomique europen ne peut tre assimile une mise dans le commerce de ceux-ci (CJCE, 30 nov. 2004, Peak Holding, prc., point 43). 253. La dernire question traite dans cet arrt tait dimportance puisquelle concernait les relations entre lpuisement du droit du titulaire de la marque en cas de revente du produit dans lEspace conomique europen et lexistence dun engagement contractuel interdisant une telle opration. Examinant larticle 7, paragraphe 1er, de la directive no 89/104, puis de la directive no 2008/95, la Cour observe que cette disposition ne subordonne lpuisement du droit de marque qu une mise dans le commerce par le titulaire de la marque lui-mme ou par un tiers autoris par lui. Dans le cas o la vente est ralise par le titulaire de la marque dans lEspace conomique europen, le consentement du titulaire une commercialisation ultrieure des produits dans lEspace conomique europen ne peut pas faire obstacle lpuisement du droit. Les effets dune telle stipulation concernent les seuls rapports des parties laccord. Sa violation pourra avoir des consquences dans les relations du vendeur et de lacheteur. Mais, en aucun cas, lpuisement du droit de marque nen sera affect. De plus, la validit de cette restriction de commercialisation tombera sous le coup des rgles communautaires de concurrence, en particulier de larticle 81 du Trait CE. 254. La Cour se montre, juste titre, autrement plus exigeante lorsquun oprateur entreprend dimporter dans la Communaut des produits qui ont t mis sur le march par le propritaire de la marque ou avec son consentement dans un tat tiers qui ne fait pas partie de lEspace conomique europen. On se trouve ainsi confront au difficile problme de lpuisement dit international . 255. Ds la premire priode de sa jurisprudence, la Cour de justice avait tabli que le principe de lpuisement du droit navait vocation sappliquer que dans les relations intracommunautaires. Cette restriction sexplique par la fonction de ce principe qui est de concilier le droit exclusif du propritaire de la marque et le principe de la libre circulation des marchandises (CJCE, 15 juin 1976, EMI Records c/ CBS Grammofon, aff. 86/75, Rec. 871). 256. Une tape nouvelle sera franchie avec larrt Silhouette (CJCE, 16 juill. 1998, Silhouette International Schmied, aff. C-355/96, Rec. I. 4799). La Cour de justice jugera que larticle 7, paragraphe 1er, de la premire directive no 89/104 sur les marques (remplace par Direct. no 2008/95) soppose des rgles nationales prvoyant lpuisement du droit de marque pour des produits mis dans le commerce hors de lEspace conomique europen sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement. Elle ajoutera que les tats membres sont tenus de mettre en uvre des dispositions de droit national habilitant le titulaire dune marque obtenir une injonction interdisant aux tiers de faire usage de sa marque en cas de violation de ses droits. En revanche, la Communaut est en droit, par une convention internationale conclue avec un tat
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tiers, dtendre lpuisement du droit de marque au-del de la sphre communautaire, comme elle la fait avec laccord crant lEspace conomique europen. 257. La discussion relative lpuisement du droit de marque dans ce cadre a t porte devant la Cour de lAssociation europenne de libre-change dans laffaire Mag Instruments (Cour AELE, avis consultatif, aff. E-2/97, Mag Instruments Inc. c/ California Trading Company Norway, Ulsteen) dont lavocat gnral F.G. JACOBS a reproduit dans ses conclusions les passages essentiels relatifs laffaire Silhouette. Laffaire Mag avait pour objet linterprtation de larticle 7, paragraphe 1er, de la directive et, en particulier, la question de lpuisement international appliqu aux tats appartenant lAELE. On sait que larticle 7, paragraphe 1er, de la directive a t tendu, aux fins de laccord EEE, aux produits mis dans le commerce sur le territoire de lEEE. Les produits en cause avaient t fabriqus aux tats-Unis, puis introduits en Norvge, tat membre de lEEE. La question qui se posait tait de savoir sils taient touchs par la rgle de lpuisement pour pouvoir tre commercialiss dans un autre tat de lEEE. La Cour AELE a dclar : Il convient de rejeter cette argumentation dans la mesure o elle concerne les tats de lAELE. la diffrence du Trait CE, laccord EEE ntablit pas une union douanire. Lobjet et la porte du Trait CE et de laccord EEE sont diffrents (V. Avis de la Cour no 1/91, 14 dc. 1991, Rec. I. 6079, sur le projet daccord entre la Communaut, dune part, et les pays de lAssociation europenne de libre-change, dautre part, portant cration de lEspace conomique europen). Ainsi, laccord EEE ntablit pas une union douanire, mais un espace de libre-change (V. Espace conomique europen). 258. Les diffrences susmentionnes entre la Communaut et lEEE doivent se reflter dans lapplication du principe de lpuisement des droits de marque. Aux termes de larticle 8 de laccord EEE, la libre circulation des marchandises, telle que dfinie aux articles 11 13 de laccord, sapplique uniquement aux produits qui sont originaires des parties contractantes, alors que dans la Communaut, un produit est en libre pratique une fois quil a t lgalement mis dans le commerce dans un tat membre. En gnral, cette rgle ne sapplique, dans le cadre de lEEE, que pour les produits originaires de lEEE. Dans laffaire examine, le produit a t fabriqu aux tats-Unis et import en Norvge. En consquence, il nest pas soumis au principe de la libre circulation des marchandises lintrieur de lEEE. 259. Conformment la logique de sa jurisprudence, la mise dans le commerce par le titulaire de la marque ou avec son consentement en dehors de lEspace conomique europen, nentrane pas lpuisement du droit. Il faut que le titulaire de la marque manifeste spcialement sa volont daccepter que ces produits soient introduits dans cet espace par un tiers (CJCE, 20 nov. 2001, Zino Davidoff et Levi Strauss, aff. jointes C-414/99 C-416/99, Rec. I. 8691). Le consentement doit tre exprim dune manire qui traduise de faon certaine une volont de renoncer au droit exclusif du titulaire de la marque. Il nest pour autant pas exig que ce consentement soit explicite. Il peut tre implicite, lorsquil rsulte dlments et de circonstances antrieurs, concomitants ou postrieurs la mise dans le commerce en dehors de lEspace conomique europen, mais il ne doit laisser subsister aucun doute sur la renonciation du titulaire son droit de sopposer une mise dans le commerce dans lEspace conomique europen. Partant de cette prescription, la Cour de justice rcuse une srie de situations qui ne peuvent exprimer le consentement en question. Il en est ainsi : dune absence de communication, par le titulaire de la marque, tous les acqureurs successifs des produits mis dans le commerce en dehors de lEspace conomique europen, de son opposition une commercialisation dans
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lEspace conomique europen ; dune absence dindication, sur les produits, dune interdiction de mise sur le march dans lEspace conomique europen ; du transfert, par le titulaire de la marque, de la proprit des produits revtus de la marque sans imposer de rserves contractuelles et que, selon la loi applicable au contrat, le droit de proprit transfr comprend, en labsence de telles rserves, un droit de revente illimit ou tout le moins, un droit de revendre ultrieurement les produits dans lEspace conomique europen. 260. Il est indiffrent que loprateur qui importe les produits revtus de la marque nait pas connaissance de lopposition du titulaire leur mise sur le march dans lEspace conomique europen ou leur commercialisation sur ce march par des oprateurs autres que des revendeurs agrs, ou que les revendeurs et les grossistes agrs naient pas impos leurs propres acheteurs des rserves contractuelles reprenant une telle opposition, bien quils en aient t informs par le titulaire de la marque. 261. Il est incontestable que le seul silence du titulaire de la marque ne peut signifier son consentement lpuisement de son droit. 262. Lpuisement est, en revanche, ralis lorsquun produit fabriqu dans un pays tiers a t import dans un tat membre par le titulaire de la marque ou par une autre socit appartenant au mme groupe que le titulaire de la marque, et est ensuite import dans un autre tat membre o le droit de marque est dtenu par le mme groupe comme dans le premier tat membre par un intermdiaire indpendant qui la acquis licitement (CJCE, 20 mars 1997, Phytheron International, aff. C-352/95, Rec. I. 1729). 263. La Cour de justice se refuse donc sengager dans la voie dune reconnaissance de lpuisement international du droit de marque. Le titulaire est le seul pouvoir y consentir. La Cour de cassation franaise avait anticip la dcision de la Cour de justice (Com. 2 dc. 1997, Carrefour c/ Ocean Pacific Sunwear, PIBD 1998, no 649). La diffrence de traitement appliqu aux deux situations qui viennent dtre examines, savoir la mise dans le commerce dans lEEE et hors de cette zone, est parfaitement logique si lon veut bien considrer que la rgle de lpuisement se justifie par lobjectif de la libre circulation des marchandises dans la Communaut et aussi dans lEspace conomique europen. 264. La preuve du consentement du titulaire de la marque est normalement la charge de limportateur. Toutefois, il a t jug que la protection de la libre circulation des marchandises peut ncessiter que cette rgle de preuve connaisse des amnagements. Lorsque le tiers parvient dmontrer quil existe un risque rel de cloisonnement des marchs nationaux si lui-mme supporte la charge de cette preuve, en particulier lorsque le titulaire de la marque commercialise ses produits dans lEspace conomique europen au moyen dun systme de distribution exclusive, il appartient au titulaire de la marque dtablir que les produits ont t initialement mis dans le commerce par lui-mme ou avec son consentement en dehors de lEspace conomique europen. Si cette preuve est apporte, il incombe alors au tiers dtablir lexistence dun consentement du titulaire la commercialisation ultrieure des produits dans lEspace conomique europen (CJCE, 8 avr. 2003, Van Doren + Q, aff. C-244/00, Rec. I. 3051).
b. Conditions relatives lobjet du consentement du titulaire de la marque.
265. Le consentement lpuisement du droit de marque porte dabord sur la revente des produits. Dans un second temps, la Cour de justice a jug que les tiers peuvent, certaines conditions, en user, sans lautorisation du titulaire de la marque, des fins publicitaires. Le premier aspect de lpuisement mrite un
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dveloppement particulier concernant la cession de marque. Diffrente est la situation cre par la cession dun droit de marque dans un tat membre, alors que son titulaire garde son droit dans dautres tats membres. Cette cession ne peut avoir pour effet un puisement communautaire de la marque. La Cour de justice a jug dans ce sens dans larrt Ideal Standard (CJCE, 22 juin 1994, IHT Internationale Heiztechnik et Danzinger, aff. C-9/93, Rec. I. 2789). Pourtant, lobjet de la cession est de permettre lacheteur dutiliser la marque qui lui a t cde, pour commercialiser ses produits. Le cdant a donc puis son droit, mais la Cour de justice jugera que le cdant conserve le droit de sopposer la mise sur le march des produits du cessionnaire dans les tats qui ne sont pas couverts par la vente de la marque. La raison en est que le consentement doit se combiner avec la possibilit, pour le titulaire de la marque dans ltat dimportation, de contrler la qualit du produit, conformment la fonction de garantie de qualit de la marque (CJCE, 17 oct. 1990, HAG GF, aff. C-10/89, Rec. I. 3711 [HAG II]). Il en est ainsi dans les cas envisags prcdemment, que le produit ait t mis sur le march par un licenci ou par une entreprise conomiquement lie au titulaire de la marque. Ce contrle peut tre opr par une entreprise unique, de sorte que la fonction didentification de lorigine de la marque est pleinement garantie. En dautres termes, lobjet du consentement quimplique une cession volontaire dun droit de marque une entreprise indpendante du cdant nest pas celui exig pour que joue lpuisement du droit. 266. Sagissant de lutilisation de la marque dautrui par un tiers qui ny est pas autoris des fins publicitaires, deux arrts de la Cour de justice, convergents dans les principes quils consacrent, prcisent les conditions auxquelles un tel usage peut tre licite. La premire dcision concerne les produits (CJCE, 4 nov. 1997, Parfums Christian Dior, aff. C-337/95, Rec. I. 6013) ; la seconde traite des services (CJCE, 23 fvr. 1999, BMW, aff. C-63/97, Rec. I. 905). 267. Il ressort de larrt Dior le droit, pour un revendeur, demployer une marque afin dannoncer au public la commercialisation de produits qui en sont revtus aprs quils ont t mis sur le march communautaire par le titulaire de la marque ou avec son consentement. Ce droit est induit du droit de revente qui rsulte de lpuisement du droit de marque. Pour la Cour de justice, si le droit demployer la marque afin dannoncer la commercialisation ultrieure ntait pas puis de la mme manire que le droit de revente, cette dernire serait rendue sensiblement plus difficile et lobjectif de la rgle de lpuisement prvue larticle 7 [de la directive du Conseil no 89/104, remplace par la directive no 2008/95] serait ainsi compromis . Cet aspect de lpuisement du droit de marque nexige pas un consentement spcifique qui viendrait sajouter au consentement lpuisement du droit de revente. 268. Le droit dutiliser la marque dautrui est subordonn plusieurs conditions qui sefforcent de limiter lobjet du consentement du titulaire de la marque. Ces conditions ont dabord trait la personne qui se voit reconnatre ce droit. Aux termes de larrt, il doit sagir dun revendeur. 269. La seconde condition porte sur lobjet de lactivit du revendeur. Celui-ci doit commercialiser habituellement des articles qui, sans tre ncessairement de mme qualit que les produits revtus de la marque, sont de mme nature. Ensuite, la rfrence la marque ne peut tre justifie que pour annoncer la commercialisation des produits en cause. Enfin, le revendeur doit employer cette marque conformment aux modes qui sont usuels dans son secteur dactivit. Si le titulaire de la marque est en droit de veiller ce que son image ne soit pas dgrade, il ne lui est pas permis dobliger le revendeur se conformer ses propres canons publicitaires.
270. Mme si la Cour de justice ne sest prononce dans larrt Dior que sur lobjet de lpuisement du droit de marque pour des produits commercialiss par son titulaire ou avec son consentement dans la Communaut et, par extension, dans lEspace conomique europen, la solution quelle a consacre doit trouver sappliquer dans lhypothse envisage par larrt Davidoff (CJCE, 20 nov. 2001, Zino Davidoff et Levi Strauss, aff. jointes C-414/99 C-416/99, Rec. I. 8691). 271. Larrt BMW na pas moins dimportance que larrt Dior. Le premier apport de larrt du 23 fvrier 1999 est de rappeler les fonctions de la marque, savoir son usage aux fins de distinguer les produits ou services provenant dune entreprise dtermine, cest--dire en tant que marque, ou dautres fins. Dans lespce en cause, un garagiste nerlandais qui nappartenait pas au rseau officiel de BMW, usait de cette marque sans lautorisation de la socit BMW pour annoncer au public quil effectuait la rparation et lentretien de vhicules automobiles BMW. Le juge nerlandais saisi de laction introduite par la socit BMW a estim devoir saisir la Cour de justice pour linviter rpondre plusieurs questions portant sur linterprtation de larticle 5, paragraphes 1 et 2, de la directive no 89/104 et de la directive no 2008/95, ainsi que larticle 7. 272. La Cour rpond la question qui nous intresse plus particulirement que lusage dune marque, sans lautorisation du titulaire, fait en vue dannoncer au public quune entreprise tierce effectue la rparation et lentretien de produits revtus de cette marque ou quelle est spcialise ou spcialiste de tels produits, constitue un usage de la marque au sens de larticle 5, paragraphe 1er, sous a, de la premire directive no 89/104 [remplace par Direct. no 2008/95], rapprochant les lgislations des tats membres sur les marques. En effet, la marque est utilise pour identifier la provenance des produits qui font lobjet du service rendu. Elle sert donc distinguer ces produits dautres produits qui auraient pu tre lobjet des mmes services. 273. Pour autant le titulaire de la marque nest pas en droit dinterdire une telle utilisation de sa marque par un tiers condition cependant quelle ne soit pas utilise dune manire qui laisserait croire que ce tiers et le titulaire de la marque entretiennent des relations commerciales, notamment que le revendeur est membre du rseau de distribution du titulaire de la marque ou quil existe entre eux des relations spciales. 274. La question des effets dun contrat de licence sur lpuisement des droits du titulaire de la marque concde a t pose pour la premire fois la Cour de justice dans laffaire Copad SA contre Christian Dior couture SA et autres (CJCE, 23 avr. 2009, Copad, aff. C-59/08, non encore publie). En mme temps, ce sont trs largement les relations, souvent difficiles et complexes, entre le droit des marques et le droit de la distribution qui sont portes devant le juge communautaire. La Cour est appele dterminer dans quelle mesure le titulaire dune marque peut en se fondant sur le droit quelle lui confre sopposer la revente des produits porteurs de la marque brads chez un soldeur alors que le contrat de licence interdit expressment au licenci dapprovisionner un soldeur. Il est, en particulier, demand si et, le cas chant, dans quelles circonstances la rputation dun produit en tant que produit de luxe exclusif doit tre regarde comme une caractristique de qualit. Deux dispositions de la premire directive no 89/104 du Conseil, du 21 dcembre 1988, rapprochant les lgislations des tats membres sur les marques sont, cet gard, dterminantes. Il sagit, premirement, de larticle 7 qui nonce les rgles relatives lpuisement du droit confr par la marque dans les termes suivants : 1) Le droit confr par la marque ne permet pas son titulaire dinterdire lusage de celle-ci pour des produits qui ont t mis dans le commerce dans la Communaut sous cette marque
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par le titulaire ou avec son consentement. 2) Le paragraphe 1 nest pas applicable lorsque des motifs lgitimes justifient que le titulaire soppose la commercialisation ultrieure des produits, notamment lorsque ltat des produits est modifi ou altr aprs leur mise dans le commerce . La deuxime disposition pertinente est larticle 8 qui prcise les effets des licences dutilisation des marques : 1) La marque peut faire lobjet de licences pour tout ou partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistre et pour tout ou partie du territoire dun tat membre. Les licences peuvent tre exclusives ou non exclusives. 2) Le titulaire de la marque peut invoquer les droits confrs par cette marque lencontre dun licenci qui enfreint des clauses du contrat de licence, en ce qui concerne sa dure, la forme couverte par lenregistrement sous laquelle la marque peut tre utilise, la nature des produits ou des services pour lesquels la licence est octroye, le territoire sur lequel la marque peut tre appose ou la qualit des produits fabriqus ou des services fournis par le licenci (V. depuis, Direct. no 2008/95 [prc. supra, no 7], art. 7 et 8). La Cour de cassation a pos trois questions la Cour de justice. Elle demande dabord si larticle 8, paragraphe 2, de la directive doit tre interprt en ce sens que le titulaire de la marque peut invoquer les droits confrs par cette marque lencontre du licenci qui enfreint une clause du contrat de licence interdisant, pour des raisons de prestige de la marque, la vente des soldeurs ? . Les droits dcoulant de lenregistrement de la marque sont dfinis larticle 5 de la directive no 89/104, qui reconnat au titulaire un droit exclusif lui permettant, notamment, dinterdire tout tiers dimporter des produits revtus de sa marque, de les offrir, de les mettre dans le commerce ou de les dtenir ces fins (CJCE, 30 nov. 2004, Peak Holding, aff. C-16/03, Rec. I. 11313, point 34). Un contrat de licence a pour objet dautoriser le licenci utiliser la marque comme les parties en ont convenu. La mconnaissance par le licenci des modalits dutilisation de la marque dtermines conventionnellement peut-elle justifier que le concdant exerce sans restriction les droits que la marque lui assure pour sanctionner le comportement du preneur de licence ? On est en droit den douter en constatant que la liste des infractions aux clauses dun contrat de licence prvue larticle 8, paragraphe 2, de la directive no 89/104 qui habilitent le titulaire de la marque faire valoir des droits affrents celle-ci contre le licenci ne mentionne pas expressment le comportement reproch au licenci dans la prsente espce (V. supra, texte de lart. 8-2 de la directive). Si les parties au litige en conviennent, Dior estime nanmoins quil y a lieu de considrer que la liste des clauses en question nest pas exhaustive. Cette disposition prend explicitement en considration la qualit des produits utiliss par le licenci dans la production du produit sous licence ds lors que la rputation de la marque peut sen trouver ternie. Peut-il en tre de mme, par extension, des modalits de commercialisation ? Dans ses conclusions lavocat gnral J. KOKOTT sattache lui apporter une rponse en commenant par souligner que Dans le cas des produits de luxe ou de prestige, la rputation du produit est rgulirement un lment pertinent pour apprcier la qualit au sens de larticle 8, paragraphe 2, de la directive no 89/104. Indpendamment des autres proprits du produit, une atteinte la rputation de la marque pourrait dj avoir pour effet quil ne pourrait plus tre reconnu de la mme manire comme tant un produit de luxe ou de prestige. Pour ce type de produit, les formes de distribution qui ternissent son image peuvent en mme temps mettre sa qualit en question (concl., point 31). Pour autant, il estime quil ne serait pas acceptable que toute atteinte la rputation dune marque soit assimile une affectation de la qualit dun produit caractris galement par son image. En effet, une fois quil a t mis sur le march, le circuit de distribution qui a servi, ne peut normalement plus tre identifi ultrieurement sans des recherches plus approfondies. Lavocat gnral introduit une exigence particulirement rigoureuse en affirmant qu un type de distribution non reconnaissable lexamen du produit concern nest ds lors de nature porter atteinte la qualit de celui-ci que si la distribution ternit limage de tous exemplaires revtus de la marque concerne (point 32). Il termine son raisonnement en exposant qu il est ds lors possible que limage de la marque Dior subirait un grave prjudice si les produits portant sa griffe taient vendus en masse des prix sacrifis chez de nombreux soldeurs grand renfort de publicit, car les consommateurs pourraient avoir limpression que les produits griffs Dior nont plus ce caractre exclusif qui faisait leur valeur autrefois. En revanche, la rputation de la marque pourrait peut-tre mme sortir saine et sauve si de tels produits napparaissaient chez les soldeurs que de manire isole (point 33). Cest au juge national dapprcier les circonstances propres chaque espce en fonction de ces indications. Sa tche ne sera pas ncessairement aise. Finalement, lavocat gnral propose dinterprter larticle 8, paragraphe 2, de la directive no 89/104, en ce sens que le titulaire de la marque peut se prvaloir des droits confrs par celle-ci lencontre dun licenci qui ne respecterait pas une clause du contrat de licence aux termes de laquelle la vente des soldeurs est interdite lorsque cette vente porte une telle atteinte limage du produit que la qualit de celui-ci est mise en cause (point 37). 275. La deuxime question a trait lpuisement du droit confr par la marque. Elle concerne le sens donner larticle 7, paragraphe 1er, de la directive no 89/104 (remplace par Direct. no 2008/95, art. 7-1). Cette disposition doit tre entendue comme signifiant que lorsquil met dans le commerce des produits sous une marque en contravention une clause du contrat de licence interdisant la vente des soldeurs, le licenci outrepasse le consentement du titulaire de la marque. On rappellera que larticle 5 de cette directive attribue au titulaire de la marque un droit exclusif qui lautorise, en particulier, interdire des tiers dimporter des produits revtus de sa marque, de les offrir, de les mettre dans le commerce ou de les dtenir ces fins. Larticle 7, paragraphe 1er, introduit une exception ce principe en prvoyant lpuisement du droit du titulaire de la marque lorsque les produits ont t mis dans le commerce par celui-ci ou avec son consentement (CJCE, 20 nov. 2001, Zino Davidoff et Levi Strauss, aff. jointes C-414/99 C-416/99, Rec. I. 8691, point 40 ; CJCE, 8 avr. 2003, Van Doren + Q, aff. C-244/00, Rec. I. 3051, point 33 ; CJCE, 30 nov. 2004, Peak Holding, aff. C-16/03, Rec. I. 11313, point 34). Linsertion dans le contrat de licence dune clause faisant interdiction au licenci de vendre les marchandises revtues de la marque Dior des soldeurs conduit considrer que la mconnaissance de cette interdiction par le licenci fait quil a agi sans le consentement du donneur de licence. Il ressort de la jurisprudence que le consentement du donneur de licence doit tre exprs et clair. lvidence, dans le cas prsent, cest au contraire son refus qui est univoque. Toutefois, comme le souligne lavocat gnral, laffaire sur laquelle portent ses conclusions prsente la particularit de concerner lincidence dun contrat de licence sur les oprations que le licenci effectue avec des tiers (point 44). Pour lui, il ne saurait tre envisag que, dans les relations entre les parties au contrat de licence, lpuisement du droit de marque puisse avoir une porte plus restreinte que dans les rapports avec les revendeurs qui ont t approvisionns par le licenci qui sont des tiers trangers au contrat de licence (point 45). Aussi doit-on en conclure que seules les violations du contrat de licence vises larticle 8, paragraphe 2, de la directive no 89/104 font obstacle lpuisement du droit confr par la marque. Lorsque le licenci peut mettre les marchandises griffes dans le commerce sans enfreindre le droit confr par la marque, ses clients doivent pouvoir se fier lpuisement de celui-ci (point 47). Cest dj ce que la Cour
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avait jug dans larrt Peak Holding (prc.). Ainsi, un donneur de licence peut prvoir contractuellement un contrle de la qualit des produits du licenci, mais, ds lors o on se situe en dehors du champ dapplication de larticle 8, paragraphe 2, de la directive, les moyens de contrler le licenci sont de nature contractuelle, le titulaire de la marque ne pouvant intervenir sur le fondement du droit des marques (point 50). Cette dlimitation vaut galement pour les formes de distribution qui ne sont pas souhaites par le donneur de licence. En consquence, larticle 7, paragraphe 1, de la directive 89/104 doit [] tre interprt en ce sens quun licenci qui met des produits dans le commerce sous une marque en mconnaissance dune clause du contrat de licence nagit sans le consentement du titulaire de la marque que si, en distribuant les produits, il enfreint en mme temps les droits confrs par la marque au sens de larticle 8, paragraphe 2 (point 52). 276. Par sa dernire question, la Cour de cassation demande la Cour de justice, dans lhypothse o le titulaire de la marque ne peut se prvaloir de larticle 8, paragraphe 2, de la directive no 89/104, sil est en droit de faire appel larticle 7, paragraphe 2, de cette directive pour sopposer une nouvelle commercialisation des produits (point 53). Pour quil puisse en tre ainsi, il faut que des motifs lgitimes justifient lopposition du titulaire de la marque, notamment lorsque ltat de ces produits est modifi ou altr aprs leur mise dans le commerce (CJCE, 4 nov. 1997, Parfums Christian Dior, aff. C-337/95, prc., point 40). Ce qui est vis par cette disposition est la garantie de qualit du produit. Ces qualits sont celles qui concernent ltat des produits, cest--dire leurs proprits en quelque sorte physiques, telles que leur composition, leur consistance, leur got ou leur odeur, mais, selon lavocat gnral, il peut en tre de mme des conditions de leur commercialisation qui affecteraient la valeur de la marque en portant atteinte lallure et limage de prestige des productions ainsi qu la sensation de luxe qui mane de ceux-ci (point 60 ; V. arrt Parfums Christian Dior, prc., point 45). En revanche, la seule violation de linterdiction contractuelle de vente des soldeurs ne saurait tre, en elle-mme, un motif lgitime de sapposer la revente des produits revtus de la marque (point 62). De plus, la vente des soldeurs nentrane pas non plus automatiquement une atteinte grave la renomme dune marque de prestige ou de luxe. Tout dpend des conditions dans lesquelles ces produits sont offerts aux consommateurs. Il nest pas exclure que, lorsque les revendeurs ont un certain standing, la renomme de la marque nen soit pas affecte (points 63 65). 277. Suivant les conclusions de lavocat gnral, la Cour rpond que larticle 8, paragraphe 2, de la premire directive no 89/104 du Conseil, du 21 dcembre 1988, rapprochant les lgislations des tats membres sur les marques, telle que modifie par lAccord sur lEspace conomique europen, du 2 mai 1992, doit tre interprt en ce sens que le titulaire de la marque peut invoquer les droits confrs par cette dernire lencontre dun licenci qui enfreint une clause du contrat de licence interdisant, pour des raisons de prestige de la marque, la vente des soldeurs de produits tels que ceux en cause au principal, pour autant quil soit tabli que cette violation, en raison des circonstances propres laffaire au principal, porte atteinte lallure et limage de prestige qui confrent auxdits produits une sensation de luxe. Larticle 7, paragraphe 1er, de la directive no 89/104, telle que modifie par lAccord sur lEspace conomique europen, doit tre interprt en ce sens que la mise dans le commerce de produits revtus de la marque par le licenci, en mconnaissance dune clause du contrat de licence, est faite sans le consentement du titulaire de la marque, lorsquil est tabli que cette clause correspond une de celles prvues larticle 8, paragraphe 2, de cette directive. Lorsque la mise dans le commerce de produits de prestige par le licenci en violation dune clause du contrat
de licence doit nanmoins tre considre comme faite avec le consentement du titulaire de la marque, ce dernier ne peut invoquer une telle clause pour sopposer une revente de ces produits sur le fondement de larticle 7, paragraphe 2, de la directive no 89/104, telle que modifie par lAccord sur lEspace conomique europen, que dans le cas o il est tabli, compte tenu des circonstances propres lespce, quune telle revente porte une atteinte la renomme de la marque.
B. Effets de lpuisement du droit de marque.
278. Lpuisement du droit de marque a pour consquence que le titulaire de ce droit ne peut plus exercer son droit exclusif pour sopposer la commercialisation, par des tiers, des produits revtus de sa marque dans aucun des tats appartenant la Communaut et lEspace conomique europen. Il sagit dun puisement qui ne vaut pas seulement pour le territoire de ltat o le produit a t mis sur le march. La directive no 89/104 (devenue Direct. no 2008/95) consacre cet effet en disposant dans son article 7, paragraphe 1er : Le droit confr par la marque ne permet pas son titulaire dinterdire lusage de celle-ci pour des produits qui ont t mis dans le commerce dans la Communaut sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement . 279. De mme, sagissant de la marque communautaire, larticle 13, paragraphe 1er, du rglement prvoit que : Le droit confr par la marque communautaire ne permet pas son titulaire dinterdire lusage de celle-ci pour des produits qui ont t mis dans le commerce dans la Communaut sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement . 280. Cette consquence vaut dans le cas de marques parallles . On peut cependant penser que lpuisement du droit serait galement ralis au cas o le produit serait mis sur le march par le titulaire ou avec son consentement dans un tat o il ne possderait pas de marque. On se trouverait en prsence de la question dun puisement du droit en labsence de marques parallles. Cette solution serait la transposition de ce que la Cour de justice a jug, en matire de brevet (CJCE, 14 juill. 1981, Merck c/ Stephar et Exler, aff. 187/80, Rec. 2063). Les termes de larrt Merck militent en faveur de cette thse. 281. La situation envisage est celle o la fabrication et la commercialisation, dans un tat membre o linvention nest pas brevetable, sont imputables directement ou indirectement au titulaire dun brevet dans dautres tats membres vers lesquels ces produits sont ensuite exports. Le principe de la libre circulation des marchandises doit alors sappliquer sans restriction. Cest ce qui a t jug dans larrt Merck du 14 juillet 1981, puis confirm par un deuxime arrt Merck du 5 dcembre 1996 (CJCE, 5 dc. 1996, Merck c/ Primecrow et Beecham, aff. jointes C-267/95 et C-268/95, Rec. I. 6285). Il devrait en tre de mme si le titulaire du brevet dans dautres tats membres omettait de sassurer cette protection dans un tat membre o il produirait et commercialiserait nanmoins le produit considr. On transposera ce genre de situation au cas de la marque. 282. Avant de sintresser lapport du premier arrt Merck, il importe de souligner quil a t rendu propos de produits pharmaceutiques qui, lpoque, ne pouvaient tre protgs par un brevet en Italie. La Cour a jug quil appartient au titulaire du brevet de dcider, en toute connaissance de cause, des conditions dans lesquelles il commercialise son produit et lcoule ventuellement dans un tat membre o la protection par brevet nexiste pas lgalement. Sil choisit dexploiter son droit de brevet dans ces conditions, il doit accepter les consquences de son choix en ce qui concerne la libre circulation du produit lintrieur du march commun, principe fondamental qui fait partie des donnes juridiques et conomiques dont le brevet doit tenir compte pour
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dterminer les modalits dexercice de son droit exclusif. Rappelant sa jurisprudence, notamment larrt Terrapin (CJCE, 22 juin 1976, Terrapin c/ Terranova, aff. 119/75, Rec. 1039, point 65, et CJCE, 20 janv. 1981, Musik-Vertrieb membran c/ GEMA, aff. jointes 55 et 57/80, Rec. 147), la Cour souligne que le titulaire dun droit de proprit industrielle et commerciale protg par la lgislation dun tat membre ne saurait invoquer cette lgislation pour sopposer limportation dun produit qui a t coul licitement sur le march dun autre tat membre par le titulaire de ce droit lui-mme ou avec son consentement (point 7). Dans ces conditions, ajoute-t-elle, permettre linventeur ou ses ayants droit de se prvaloir du brevet quils dtiennent dans un premier tat membre pour sopposer lexportation du produit commercialis librement par eux dans un autre tat membre o ce produit ntait pas brevetable, entranerait un cloisonnement des marchs nationaux contraire aux objectifs du trait (point 32). 283. Aux termes de ce raisonnement, la Cour affirme que Les rgles contenues dans le Trait CEE concernant la libre circulation des marchandises, les dispositions de larticle 36 comprises [aujourdhui : art. 30], doivent tre interprtes en ce sens quelles sopposent ce que le dtenteur dun brevet au titre dun mdicament qui vend ce mdicament dans un premier tat membre o la protection par brevet existe, puis le commercialise lui-mme dans un autre tat membre o cette protection nexiste pas, puisse faire usage du droit que lui confre la lgislation du premier tat membre dinterdire la commercialisation dans cet [autre tat du produit] import de lautre tat membre (CJCE, 14 juill. 1981, Merck c/ Stephar et Exler, aff. 187/80, Rec. 2063). 284. Il y a lieu dobserver quen lespce ctaient la fabrication et la commercialisation qui avaient t ralises en Italie en dehors de toute protection par un brevet dans cet tat, et pas seulement la commercialisation en Italie aprs une premire commercialisation du produit dans un autre tat membre o il tait couvert par un brevet, comme pourrait le laisser croire lextrait prcdent de larrt Merck. Si telle avait t la solution retenue par la Cour de justice, elle ne pouvait manquer de susciter une certaine perplexit. On devrait en conclure a contrario que le titulaire du brevet ne serait priv du droit de sopposer la commercialisation des produits que sils ont t dabord mis dans le commerce par lui dans un tat membre o il dtient le brevet, puis commercialiss par lui dans un tat membre o ce brevet ne peut pas lgalement tre obtenu, et enfin exports par un tiers vers un des tats membres o il est protg par un brevet. On aurait pu en conclure a contrario que si le titulaire du brevet, dans ce que la Cour appelle le premier tat membre , navait pas mis le produit en cause sur ce march, il serait autoris en interdire la commercialisation dans cet tat alors mme quil aurait choisi de le commercialiser dans un tat membre nonobstant labsence de brevet. 285. Cette lecture pouvait se prvaloir des termes de larrt Merck, mais elle aurait t incompatible avec les prmisses du raisonnement de la Cour de justice. On sait que pour elle, la considration dterminante est que la mise sur le march procde de la volont du titulaire du brevet. Si jusqu larrt Merck du 5 dcembre 1996 (CJCE, 5 dc. 1996, Merck c/ Primecrow et Beecham, aff. jointes C-267/95 et C-268/95, Rec. I. 6285), la Cour navait mis ce principe en uvre qu propos de situations de brevets parallles, cette dcision montre que dans lhypothse du dfaut de brevet dans un tat membre parce que sa lgislation norganise pas une telle protection dans le cas considr, il ny a pas de raison de traiter cette situation de manire diffrente de la prcdente. Ceci ressort de lattendu 13 de larrt Merck, qui ntablit aucune distinction selon que le produit protg a t commercialis par le brevet dans ltat dimportation ou na pas fait lobjet dune mise dans le commerce. Lessentiel
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est que la commercialisation dans ltat membre do provient le produit et o il nest par principe, pas brevetable, soit imputable directement ou indirectement au titulaire du brevet oppos limportation. Alors mme quelle sest montre critique lgard de larrt Merck, la doctrine sest toujours accorde pour retenir cette interprtation (J. AZMA, La circulation des produits brevets sur le territoire communautaire. propos de larrt de la Cour de justice des Communauts europennes du 14 juillet 1981, JCP CI 1982. II. 13722 ; G. BONET, RTD eur. 1982. 1). Une lecture restrictive de cet arrt irait lencontre de lorientation densemble de la jurisprudence de la Cour de justice des Communauts europennes. 286. La Cour, qui na pas manqu dtre critique, ne sest pas laiss arrter par lobjection tire de la ncessit de prserver le droit rcompense du brevet qui, pourtant, est un lment de lobjet spcifique du droit de brevet selon la dfinition qui en a t donne par larrt Centrafarm (CJCE, 31 oct. 1974, Centrafarm c/ Winthrop, aff. 16/74, Rec. 1183). On a fait valoir que labsence de brevet dans lun des tats membres, en loccurrence lItalie, interdisait de considrer que la premire mise du produit sur le march dans cet tat par le titulaire de brevets dans dautres tats membres lui permettait dobtenir la rcompense auquel il avait droit, surtout lorsque labsence de brevet rsulte de ltat de la lgislation qui exclut la brevetabilit dans un cas comme celui considr. La Cour a entrepris de se justifier en faisant observer que si le droit de premire mise en circulation, en lui rservant le monopole dexploitation de son produit, permet linventeur dobtenir la rcompense de son effort crateur , il nimplique pas que lon doive lui garantir en toute circonstance lobtention de celle-ci . Tel est prcisment le cas lorsque, en toute connaissance de cause, le titulaire du brevet dcide dcouler son produit dans un tat membre o la protection nexiste pas pour celui-ci. Dans cette hypothse, le titulaire du brevet a estim de son intrt de commercialiser le produit malgr labsence de protection dans un tat membre. Il ne saurait, ds lors, prtendre opposer le brevet quil dtient dans un autre tat membre pour interdire lintroduction dans celui-ci de produits provenant dun tat membre o ils ont t commercialiss par lui sous le couvert ou non dun brevet dont il serait titulaire dans cet tat. 287. Deux points mritent des claircissements. Dans larrt Merck du 14 juillet 1981 (prc. supra, no 283), la Cour de justice parat exiger que la commercialisation dans ltat membre o il nexiste pas de brevet soit le fait du titulaire du brevet luimme . Bien videmment, la solution quelle a retenue ne vaudrait pas dans lhypothse o la mise sur le march serait le fait dun tiers agissant sans avoir t autoris par le titulaire du brevet dans ltat o ces produits viendraient tre imports. Cest ce qui ressort lvidence de la jurisprudence de la Cour de justice. En revanche, il est vident que malgr la lettre de larrt Merck, lpuisement du droit de brevet se produirait galement si la commercialisation tait ralise par des personnes lies conomiquement et juridiquement au titulaire du brevet. En clair, si la commercialisation dans un tat membre est le fait de personnes autorises par le titulaire du brevet dans un autre tat membre, labsence de brevet dans le premier tat nest pas une considration pertinente. 288. Dans laffaire Merck, labsence de brevet en Italie tenait la loi italienne qui ne permettait pas de recourir cette protection en matire de produits pharmaceutiques. La Cour de justice relve cette particularit. plus forte raison, la solution consacre dans son arrt vaut alors quune lgislation nationale ne prvoit pas une telle exclusion, mais que linventeur a jug ne pas devoir sassurer la protection dun brevet dans un tat membre. Il est noter que la Cour parle de ltat membre o cette protection nexiste pas , et pas dun tat o cette protection ne peut pas tre acquise.
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289. Le deuxime arrt Merck du 5 dcembre 1996 (prc. supra, no 285) est une confirmation de la prcdente dcision. Il prsentait la particularit de concerner la priode postrieure ladmission de lEspagne dans la Communaut, et antrieure la modification de la loi espagnole cartant les produits pharmaceutiques du rgime du brevet. La Cour a jug que Les articles 30 et 36 du trait CE font obstacle lapplication dune lgislation nationale qui accorde au titulaire dun brevet relatif un produit pharmaceutique le droit de sopposer limportation par un tiers de ce produit en provenance dun autre tat membre, lorsque le titulaire a commercialis le produit pour la premire fois dans cet tat aprs ladhsion de ce dernier la Communaut europenne, mais une date laquelle le produit ne pouvait tre protg par un brevet dans cet tat, moins que le titulaire du brevet ne puisse apporter la preuve quil est soumis une obligation juridique relle et actuelle de commercialiser le produit dans ledit tat membre .
C. Limites de lpuisement du droit de marque.
dfendre les intrts lgitimes de son titulaire, mais aussi garantir aux consommateurs que tous les produits ou services couverts par la mme marque dans un secteur dtermin (en raison de la rgle de spcialit des marques) proviennent dune mme entreprise, ce qui implique pour le consommateur des consquences quant diverses caractristiques du produit sur lesquelles il doit pouvoir compter. Les deux fonctions essentielles sont en fait troitement lies lune lautre. 295. En consquence de cette nouvelle fonction essentielle de la marque, la Cour estime dsormais quentrent dans lobjet spcifique du droit de marque, non seulement le monopole de la premire mise en circulation de chaque exemplaire du produit marqu, correspondant la premire fonction, mais encore toutes les mesures tablies par le droit national pour carter dans lesprit du consommateur tout risque de confusion quant aux produits ou services marqus, correspondant la seconde fonction essentielle. Les rgles du Trait relatives la libre circulation des marchandises ou la libre prestation des services ne peuvent faire obstacle lapplication de ces dispositions de droit national quelque moment que ce soit, mme aprs la premire mise en circulation du produit, cest--dire un moment o, en principe, le titulaire de la marque na plus aucun droit sur le produit parce que son droit est dsormais puis. Autrement dit, le titulaire de la marque dispose alors dun droit de suite. 296. Lapport de larrt Terrapin est considrable. partir de 1976, il nest plus possible dopposer au titulaire de la marque lpuisement de son droit aprs la premire mise en circulation lorsquil invoque une disposition de son droit national rgissant sa marque pour assurer la protection du consommateur contre un risque de confusion, derreur, li la marque. Cette action du titulaire est videmment aussi conforme son propre intrt. Il est lorigine dune suite darrts qui prciseront dans quelles circonstances le titulaire de la marque peut exercer ce droit de suite aprs que le produit marqu a t mis sur le march par lui ou avec son consentement. Que ce soit avant lintervention de la directive no 89/104 (devenue Direct. no 2008/95, prc. supra, no 7), ou aprs son entre en vigueur, la Cour de justice a eu souvent se prononcer sur les raisons pouvant justifier ce quon a appel le droit de suite du titulaire de la marque. Ces motifs lgitimes contribuent enrichir les intrts lgitimes qui sont ports par la marque.
b. Limites rsultant de motifs lgitimes invoqus par le titulaire de la marque.
290. Larticle 7, paragraphe 2, de la directive no 89/104 du 21 dcembre 1988 (remplace par Direct. no 2008/95, prc. supra, no 7) limite lapplication de la rgle de lpuisement de la marque. Il dispose : Le paragraphe 1 nest pas applicable lorsque des motifs lgitimes justifient que le titulaire soppose la commercialisation ultrieure des produits, notamment lorsque ltat des produits est modifi ou altr aprs leur mise dans le commerce . Ces dispositions se retrouvent dans les lois nationales. Le rglement sur la marque communautaire comporte un article 13, paragraphe 2, rdig lidentique.
a. Limites rsultant de lextension des fonctions de la marque.
291. Les limites apportes la rgle de lpuisement du droit de marque ont leur source dans la conscration, par la Cour de justice en 1976, dune seconde fonction essentielle de la marque. Les motifs lgitimes de larticle 7, paragraphe 2, de la directive, comme ceux de larticle 13, paragraphe 2, du rglement, y sont troitement lis. Dans les arrts Hag I du 3 juillet 1974 (CJCE, 3 juill. 1974, Van Zuylen c/ Hag [Hag I], aff. 192/73, Rec. 731) et Centrafarm du 31 octobre 1974 (CJCE, 31 oct. 1974, Centrafarm c/ Winthrop, aff. 16/74, Rec. 1183), la seule fonction essentielle de la marque, sa raison dtre, justifiant le monopole dexploitation reconnu au titulaire, est de prserver ce monopole contre tout usage indu du signe par ses concurrents, en assurant ainsi une distinction entre les produits ou services concurrents. Pour assurer cette fonction, il suffisait dtablir le monopole de la premire mise en circulation du produit ralise ou autorise par le titulaire, qui puisait le droit de marque. 292. La Commission a critiqu cette jurisprudence et fait observer, dans son Mmorandum sur la marque communautaire de juillet 1976, que la marque a aussi une autre fonction, qui est dapporter une certaine garantie au consommateur. 293. La Cour de justice a t sensible aux critiques. Elle a modifi sa jurisprudence en consquence partir de larrt Terrapin c/ Terranova du 22 juin 1976 (CJCE, 22 juin 1976, Terrapin c/ Terranova, aff. 119/75, Rec. 1039), qui prsentait une hypothse encore indite. 294. Dans cette affaire, une entreprise allemande et une entreprise britannique, indpendantes lune de lautre, taient titulaires de marques similaires pour dsigner des produits similaires. Lentreprise britannique a voulu dposer sa marque en Allemagne et lentreprise allemande sy est oppose en raison du risque de confusion entre les deux marques pour les consommateurs. La Cour a dcid que les rgles du Trait ne faisaient pas obstacle cette opposition en cas de risque de confusion. Pour arriver cette conclusion, larrt reconnat une fonction supplmentaire la marque, qui est une fonction sociale : elle sert
297. Ce processus jurisprudentiel sest dabord appliqu aux marques pharmaceutiques en raison de la condition particulire des mdicaments. Les diffrences dusage en matire de prescriptions mdicales et de rglementation de scurit sociale font que les importateurs qui se portent acqureurs de produits pharmaceutiques dans un tat membre, parce quils y sont moins chers, pour les revendre dans un autre, sont souvent amens les reconditionner pour leur donner une prsentation conforme aux usages et aux rgles de ltat dans lequel ils les importent. Ce faisant, ils manipulent le conditionnement dorigine du produit, portant la marque du fabricant, et aussi, parfois, le mdicament lui-mme. Comme on le verra, la Cour de justice a admis que dans certaines circonstances cette intervention dun tiers agissant sans tre autoris par le titulaire de la marque tait licite, mais elle a galement tenu protger les intrts des consommateurs comme ceux du titulaire de la marque. 298. La Cour a veill ce que les interventions des importateurs parallles ne portent pas atteinte ltat originaire des produits. 299. Ltat originaire du produit a, dans un premier temps dsign ltat physique du produit qui ne devait pas se trouver altr. Cest ce qui ressort des arrts rendus par la Cour dans les affaires Hoffmann-La Roche (CJCE, 23 mai 1978, Hoffmann-La
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Roche c/ Centrafarm, aff. 102/77, Rec. 1139), suivi de larrt Centrafarm (CJCE, 10 oct. 1978, Centrafarm c/ American Home Products Corporation, aff. 3/78, Rec. 1823), puis de larrt Pfizer du 3 dcembre 1981 (CJCE, 3 dc. 1981, Pfizer c/ Eurim-Pharm, aff. 1/81, Rec. 2913). 300. Dans un deuxime temps, la notion dtat du produit a t largie pour dsigner aussi la prsentation de celui-ci. Cet largissement a t initi dans trois arrts semblables du 11 juillet 1996, Bristol-Myers Squibb et autres (CJCE, 11 juill. 1996, Bristol-Myers Squibb E.A., aff. jointes C-427/93 et autres, Rec. I. 3457 ; CJCE, 11 juill. 1996, Eurim-Pharm, aff. jointes C-71/94 et autres, Rec. I. 3603 ; CJCE, 11 juill. 1996, MPA Pharma, aff. C-232/94, Rec. I. 3671). 301. Ces arrts confirment la jurisprudence prcdente. Ils se fondent sur cette jurisprudence, sur les dispositions de larticle 36 du Trait (devenu lart. 30) qui lont dtermine, et sur celles de larticle 7 de la directive dharmonisation. Ils considrent que les importations parallles doivent tre prserves, en sorte que le reconditionnement ne peut pas tre empch par le titulaire de la marque sil savre indispensable la libre circulation du produit dans la Communaut, moins quil naffecte ltat originaire du produit contenu dans lemballage , auquel cas le titulaire de la marque peut sy opposer en raison de la fonction de garantie attache la marque. Latteinte porte ltat originaire du produit peut tre indirecte, en raison notamment de lomission de certaines informations ou de la mention dinformations errones portes sur le nouvel emballage (V. CJCE, 11 juill. 1996, Bristol-Myers Squibb E.A., prc., point 65). 302. Les prcautions que doit prendre limportateur parallle ont dj t examines ; lune est nouvelle, elle mrite une attention particulire en raison des dveloppements quelle pourrait connatre : limportateur doit sabstenir de toute prsentation inadquate du produit reconditionn (CJCE, 11 juill. 1996, Bristol-Myers Squibb E.A., prc., point 75) dont la rputation de la marque pourrait souffrir, ainsi que son titulaire par consquent. Le juge apprciera cette circonstance en considration de la nature du produit ou du march auquel il est destin (arrt prc., ibid.). Ce juge est certainement le juge du fait, savoir le juge national et non la Cour de justice appele se prononcer sur une question prjudicielle dinterprtation. 303. La Cour de justice se prononce elle-mme en lespce propos des produits pharmaceutiques, dont la qualit importe particulirement au consommateur ; elle estime qu un emballage dfectueux, de mauvaise qualit ou de caractre brouillon, pourrait nuire la rputation de la marque . La porte de cette observation dpasse videmment le cas des produits pharmaceutiques. Le titulaire de la marque peut ainsi sopposer limportation dans un tat membre dun produit marqu quil a mis en circulation dans un autre tat membre, si le reconditionnement ncessaire ralis par limportateur est de nature porter atteinte limage de la marque dans lesprit du consommateur. Cette action du titulaire de la marque entre donc dans lobjet spcifique du droit de marque, ce qui rduit ltendue de la rgle dpuisement. 304. Ces arrts du 11 juillet 1996 ont t suivis de deux autres arrts relatifs au reconditionnement consacrant la mme analyse : larrt Frits Loendersloot (CJCE, 11 nov. 1997, Loendersloot, aff. C-349/95, Rec. I. 6227) qui, pour la premire fois, intresse un produit de luxe. De manire plus habituelle, larrt Pharmacia continuera la srie de dcisions concernant les mdicaments (CJCE, 12 oct. 1999, Upjohn, aff. C-379/97, Rec. I. 6927). La notion de motifs lgitimes dont dpendent les limites apportes la rgle dpuisement de la marque apparat empreinte
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dune relle plasticit. Ces motifs dpassent la seule prservation de lintgrit de ltat des produits. Il semble que soit lgitime toute raction du titulaire de la marque postrieure la premire commercialisation du produit marqu qui tend assurer la ralisation de la fonction de garantie attache la marque. Il faut faire en sorte que les vnements postrieurs la premire mise en circulation du produit marqu qui sont trangers au titulaire de la marque naient pas pour effet dabuser le consommateur dune faon ou dune autre, soit en lattirant indment, du fait de la marque, vers un produit qui ne tient plus les promesses de celle-ci cause de lintervention dun tiers, soit au contraire en lloignant tort de ce produit parce que limage de la marque a t affecte dune faon ou dune autre par lintervention dun tiers. 305. Cette conception des motifs lgitimes opposables lpuisement de la marque peut amliorer sensiblement la protection des rseaux de distribution exclusive. Lpuisement du droit de marque avait oblig le fabricant du produit marqu, matre du rseau, renoncer soutenir que le tiers non agr qui commercialisait son produit sans autorisation ralisait ainsi un usage illicite de sa marque. Pour protger son rseau, il devait se contenter dexercer une action en concurrence dloyale contre des tiers, avec les alas que comporte cette procdure. Dsormais, le fabricant devrait pouvoir invoquer de nouveau lusage illicite de sa marque pour sopposer la vente de ses produits marqus par le tiers non agr, si elle a lieu dans des conditions susceptibles de porter atteinte limage de cette marque (V. CJCE, 4 nov. 1997, Parfums Christian Dior, aff. C-337/95, Rec. I. 6013). 306. La jurisprudence de la Cour de justice continue se dvelopper sur la base des principes directeurs tablis depuis deux dcennies. Elle a raffirm qu des conditions rappeles par elle, le titulaire dune marque est, en principe, en droit de sopposer la commercialisation ultrieure dun produit pharmaceutique import dun autre tat membre dans son conditionnement interne et externe original, assorti dune tiquette supplmentaire appos par limportateur. Llment nouveau par rapport aux cas rencontrs dans les arrts prcdents est quil nest pas port atteinte au conditionnement ralis par le titulaire de la marque, lintervention de limportateur parallle se limitant lapposition dune tiquette supplmentaire externe, en lespce rdige dans la langue de ltat membre dimportation. Cependant, il perd cette prrogative si une srie de conditions sont runies qui sont un rappel des solutions dj acquises. Le titulaire de la marque ne peut sopposer la commercialisation des produits imports dun autre tat membre par un tiers sil est tabli que lutilisation du droit de marque par le titulaire de celle-ci pour sopposer la commercialisation du produit ayant fait lobjet de lapposition par cet importateur dun nouvel tiquetage sans aucune autre atteinte la marque contribuerait cloisonner artificiellement les marchs entre les tats membres ; que le nouvel tiquetage ne porte pas atteinte ltat originaire du produit contenu dans lemballage ; que lemballage porte clairement lindication de lauteur du nouvel tiquetage et le nom du fabricant du produit ; que la prsentation du produit ne soit pas de nature nuire la rputation de la marque et celle de son titulaire du fait, par exemple, dune dfectuosit de ltiquette, de sa mauvaise qualit ou du caractre brouillon ; que limportateur dun produit ayant fait lobjet dun nouvel tiquetage avertisse le titulaire de la marque avant la mise en vente et lui fournisse, sa demande, un spcimen du produit. Ces prcautions sexpliquent, selon la Cour de justice, parce que tout nouvel emballage ou nouvel tiquetage dun mdicament revtu dune marque fait courir, par sa nature mme, des risques rels pour la garantie de provenance que doit assurer la marque. Une telle modification porte donc atteinte au droit du titulaire de la marque qui peut sy opposer, moins que le reconditionnement ou le nouvel tiquetage
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savre ncessaire pour permettre la commercialisation des produits imports paralllement et que les intrts lgitimes du titulaire soient garantis. La condition relative la ncessit du reconditionnement dun produit pharmaceutique par un nouvel emballage ou un nouvel tiquetage vise uniquement le reconditionnement en lui-mme et non les modalits de sa ralisation (CJCE, 26 avr. 2007, Boehringer Ingelheim E.A., aff. C-348/04, Rec. I. 3391, points 30, 32, 39). Une prcision mise en exergue dans cet arrt tient ce que les intrts lgitimes du titulaire de la marque qui mritent protection doivent tre entendus avec comprhension. La prsentation du produit reconditionn ne doit pas tre telle quelle puisse nuire la rputation du produit pharmaceutique et celle de son titulaire, et affecter la valeur de la marque en portant prjudice limage de srieux et de qualit qui sattache un tel produit ainsi qu la confiance quil est susceptible dinspirer au public concern . La Cour recense, sans que cette liste soit exhaustive, une srie de pratiques que les juridictions nationales devront examiner au regard des circonstances propres chaque espce pour apprcier si elles portent atteinte la rputation de la marque. Tel est le cas, lorsque limportateur parallle nappose pas la marque dorigine sur le nouvel emballage externe, ou appose sur cet emballage son propre logo ou encore retient une prsentation maison ou une prsentation utilise pour plusieurs produits diffrents (comarquage), appose une tiquette supplmentaire sur lemballage masquant totalement ou partiellement la marque du titulaire, ou ne mentionne pas sur ltiquette supplmentaire que la marque en cause est la proprit du titulaire, ou encore imprime le nom de limportateur parallle en lettres capitales (points 40, 43, 44 et 47). 307. Le soin avec lequel la Cour souligne le fait que son arrt, comme dailleurs la plupart des autres arrts intervenus ce mme propos, concerne des produits pharmaceutiques, incite considrer que les conditions exiges par elle sont, au moins dans une large mesure, spcifiques ces produits qui ncessitent que soit accorde une attention particulire au respect de la fonction de la marque en tant que garantie de lintgrit de lorigine du produit. 308. La charge de la preuve dans les litiges opposant des fabricants de produits pharmaceutiques des importateurs parallles et des ngociants en produits pharmaceutiques auxquels les premiers reprochent davoir port atteinte leurs droits de marque en raison des modifications apportes par ces derniers au conditionnement des produits est rgle par la Cour de justice qui fait obligation aux importateurs parallles dtablir lexistence dune srie de conditions dmontrant leur bon droit. ce titre, il leur revient de rapporter la preuve que lutilisation du droit de marque par son titulaire pour sopposer la commercialisation des produits reconditionns sous cette marque contribuerait au cloisonnement artificiel des marchs entre les tats membres ; que le reconditionnement ne saurait porter atteinte ltat originaire du produit contenu dans lemballage ; que lauteur du reconditionnement et le nom du fabricant du produit sont clairement indiqus sur le nouvel emballage ; que la prsentation du produit reconditionn ne peut nuire la rputation de la marque et celle de son titulaire ; que limportateur a averti, pralablement la mise en vente du produit reconditionn, le titulaire de la marque et lui a fourni, sa demande, un spcimen du produit reconditionn. Lorsque la preuve de laccomplissement de ces conditions est donne, le titulaire de la marque perd le droit de sopposer la commercialisation ultrieure dun produit pharmaceutique reconditionn. 309. Cet agencement de la charge de la preuve qui est pour lessentiel supporte par limportateur parallle connat une attnuation concernant la condition selon laquelle il doit tre dmontr que le reconditionnement nest pas de nature affecter ltat originaire du produit. La Cour de justice se satisfait dlments de
preuve fournis par limportateur parallle de nature permettre de prsumer raisonnablement quil est satisfait cette condition. La mme attnuation vaut a fortiori pour la condition qui veut que la prsentation du produit reconditionn ne soit pas susceptible de porter prjudice la rputation de la marque et celle de son titulaire. Dans ce dernier cas, un dbut de preuve apport par limportateur parallle a pour effet dobliger le titulaire de la marque, qui est le mieux mme dapprcier si le conditionnement est susceptible de nuire sa rputation et celle de sa marque, de prouver quelle se trouve atteinte (points 48 et 54). 310. Linobservation par limportateur parallle de lobligation qui lui est faite davertir, pralablement, le titulaire de la marque du reconditionnement du produit pharmaceutique constitue une infraction aux droits de celui-ci lors de toute importation subsquente du produit considr, tant quil na pas t satisfait lobligation davertissement. La sanction de cette infraction doit tre proportionne linfraction commise, mais galement suffisamment effective et dissuasive pour assurer la pleine efficacit de la directive no 89/104. La Cour nexclut pas a priori que le titulaire de la marque puisse avoir droit une rparation financire dans des conditions identiques celles dune contrefaon. Toutefois, il appartient au juge national dapprcier au cas par cas le montant de cette rparation, en tenant notamment compte de lampleur du dommage caus au titulaire de la marque par linfraction et de fixer le montant de cette rparation conformment au principe de proportionnalit (point 64).
SECTION 3 Exploitation de la marque et rgles de concurrence.

311. Conformment sa fonction premire, lexploitation dune marque consiste apposer ce signe sur des produits ou des services en vue de leur mise sur le march. Ce droit appartient exclusivement au titulaire de la marque qui peut autoriser un tiers lexercer. Outre les contrats de licence, la marque peut faire lobjet de diverses autres oprations juridiques : contrat de cession, apport en socit, accord de dlimitation ou de coexistence. 312. Lexercice du droit de marque peut ainsi donner lieu divers accords qui sont susceptibles dtre justiciables de larticle 81 du Trait CE. Le fait que ces accords portent sur un droit de proprit intellectuelle, quel quil soit, oblige examiner dabord la manire dont sorganisent les relations entre le droit de marque et le droit communautaire de la concurrence. En effet, ce droit, comme les autres droits de proprit intellectuelle, doit pouvoir tre exerc sans quil soit port atteinte sa substance. La Cour de justice a donc jug que lexercice dun droit de proprit intellectuelle ne peut tomber sous le coup de linterdiction dicte par le paragraphe 1er de larticle 81 que sil est lobjet, le moyen, ou la consquence dune entente (CJCE, 18 fvr. 1971, Sirena c/ Eda, aff. 40/70, Rec. 69). De mme, dans un arrt relatif au brevet, mais dont la solution est transposable la marque, la Cour de justice souligne que lexercice dun droit de proprit intellectuelle relve de larticle 82 du Trait CE sil donne lieu lexploitation abusive dune position dominante (CJCE, 29 fvr. 1968, Parke-Davis c/ Probel et autres, aff. 24/67, Rec. 81). 313. La Cour sest attache dlimiter lincidence des rgles de concurrence sur lexercice des droits de proprit intellectuelle. Tant que cet exercice se limite la mise en uvre des prrogatives qui constituent lobjet spcifique du droit de proprit intellectuelle, les rgles de concurrence ne sont pas applicables. Le rgime communautaire de la concurrence nadmet pas lemploi abusif des droits dcoulant des droits nationaux des marques pour faire chec au droit communautaire des ententes (CJCE, 13 juill. 1966, Consten et Grundig c/ Commission, aff. jointes 56 et 58/64, Rec. 429). Dans les diverses
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formes quelle peut prendre, lexploitation de la marque ne peut toutefois tre conue en faisant abstraction du droit communautaire de la concurrence, que ce soit les rgles relatives aux ententes (V. infra, nos 314 et s.), labus de domination (V. infra, nos 353 et s.) ou aux oprations de concentration (V. infra, nos 370 et s.). ART. 1er. MARQUE
ET ENTENTE.
314. Le droit de marque peut constituer lobjet exclusif dun contrat (V. infra, nos 315 et s.). La marque peut galement tre incluse dans des contrats dont elle nest quune des composantes (accords de transfert de technologie, de franchise, de spcialisation) (V. infra, nos 347 et s.). 1er. Accords ayant pour objet une marque. 315. Les accords qui ont pour objet une marque sont le contrat de licence de marque (V. infra, nos 316 et s.), le contrat de cession de marque (V. infra, nos 335 et s.) et le contrat de dlimitation de marque (V. infra, nos 340 et s.).
A. Contrat de licence de marque.
redevance, exigeant du licenci le respect de la qualit des produits commercialiss revtus de la marque quil est autoris utiliser. Ces derniers engagements ne sont pas justiciables de larticle 81, paragraphe 1er, car le contrle de la qualit des produits fabriqus sous licence et de leur identit au produit original [] prsente [dans le cas despce] de limportance pour le concdant dans le sens quil relve de lexistence du droit de marque (Dcis. no 78/253 de la Commission, 23 dc. 1977, JOCE, no L 70, 13 mars 1978, [IV/171, 856, 172, 117, 28.173 Campari], relative des procdures au titre de larticle 85 du Trait CEE). 320. Sont, par contre, trangers lobjet spcifique du droit de marque et restrictifs de concurrence, les clauses de non-contestation (CJCE, 25 fvr. 1986, Windsurfing International c/ Commission, aff. 193/83, Rec. 611), les engagements dexclusivit souscrits par le donneur de licence, qui sinterdit de concder dautres licences sur le territoire attribu au licenci exclusif (Dcis. no 78/253 de la Commission, Campari, prc.), les obligations de non-concurrence (mme dcision), les interdictions de commercialisation (Dcis. no 77/129 de la Commission, 21 dc. 1976, JOCE, no L 39, 10 fvr. 1977, [IV/28.812 Theal-Watts], relative une procdure dapplication de larticle 85 du Trait CEE ; Dcis. no 85/410 de la Commission, 12 juill. 1985, JOCE, no L 233, 30 aot, [IV/4204 Velcro-Aplix], relative une procdure dapplication de larticle 85 du Trait instituant la Communaut conomique europenne).
b. Rgime des clauses contractuelles au regard de linterdiction des ententes.
316. La marque peut donner lieu la concession de licence pour tout ou partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistre et pour tout ou partie du territoire dun tat membre (Direct., art. 8). La marque communautaire peut faire lobjet dune licence pour la totalit ou pour une partie de la Communaut (Rgl., art. 22-1). Aux termes des mmes articles, dans les deux cas, la licence peut tre exclusive ou non exclusive. 317. Le titulaire de la marque peut invoquer les droits confrs par cette marque lencontre dun licenci qui enfreint lune des clauses du contrat de licence, en ce qui concerne sa dure, la forme couverte par lenregistrement sous laquelle la marque peut tre utilise, la nature des produits ou des services pour lesquels la licence est octroye, le territoire sur lequel la marque peut tre appose ou la qualit des produits fabriqus ou des services fournis par le licenci (Direct., art. 8-2 ; Rgl., art. 22-2). Le donneur de licence est donc habilit, en vertu de son droit de marque, imposer des conditions et des restrictions au droit dexploitation attribu au preneur de licence. 318. Cette prrogative du concdant est, nanmoins, assujettie au respect des rgles de concurrence. La licence de marque est un accord entre des entreprises. Elle est susceptible davoir pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence, et par consquent, de tomber sous le coup de la prohibition des ententes dictes au paragraphe 1er de larticle 81 du Trait CE. Toutefois, linstar de tous les droits de proprit intellectuelle, alors mme quils restreignent la concurrence, les engagements souscrits par lune ou lautre des parties au contrat de licence qui relvent de lobjet spcifique du droit de marque, chappent cette disposition (CJCE, 25 fvr. 1986, Windsurfing International c/ Commission, aff. 193/83, Rec. 611). Les dcisions de la Commission livrent, en outre, des indications sur le sort des clauses qui ne sont pas couvertes par lobjet spcifique de ce droit de proprit intellectuelle.
a. Identification des clauses contractuelles au regard de lobjet spcifique du droit de marque.
321. Les licences de marque qui se rvlent restreindre la concurrence ne sont interdites que si leurs effets anticoncurrentiels se produisent dans le march intrieur, si elles sont susceptibles daffecter le commerce entre les tats membres et si ces restrictions sont sensibles. De plus, elles peuvent bnficier dune exemption si elles satisfont aux conditions poses au paragraphe 3 de larticle 81 du Trait CE.
1o Clauses relatives lexclusivit de la licence.
322. Lengagement dexclusivit souscrit par le donneur de licence lui interdit de concder dautres licences sur le territoire attribu au licenci exclusif. Il en rsulte, au moins potentiellement, une restriction de concurrence (Dcis. no 78/253 de la Commission, Campari, prc.). 323. La Commission y revient dans sa dcision Moosehead (Dcis. no 90/186 de la Commission, 23 mars 1990, JOCE, no L 100, 20 avr., [IV/32.736 Moosehead/Whitbread]). Elle explique que la licence exclusive de marque relve de linterdiction dicte au paragraphe 1er de larticle 85 du Trait (depuis, art. 81-1) parce que lexclusivit de la licence a pour consquence dempcher les tiers [] dutiliser en tant que licencis la marque Moosehead malgr leur intrt potentiel et leur capacit le faire . On observera que la Commission ne sest pas pos la question de savoir, comme la Cour de justice la fait dans larrt Nungesser propos dobtentions vgtales, si lexclusivit ntait pas ncessaire pour convaincre le licenci de sintresser au produit dont la marque lui tait concde vu ltat du march (CJCE, 8 juin 1982, Nungesser c/ Commission [Semences de mas], aff. 258/78, Rec. 2015). 324. La Commission a accept dexempter lengagement dexclusivit figurant dans les accords Campari et Moosehead. Elle a reconnu que lengagement dexclusivit pris par Campari-Milano contribue amliorer la production et la distribution ; que, en garantissant chaque licenci quaucune entreprise nobtiendra licence lintrieur du territoire concd et que Campari-Milano ni aucun des licencis ne pourra fabriquer dans ce territoire des produits revtus de la marque
319. Bien que les licences de marque aient suscit moins de contentieux que les licences de brevet, il est possible de procder un recensement des clauses couvertes par lobjet spcifique du droit de marque frquemment insres dans ces contrats. Cette liste peut tre complte en transposant, par analogie, des solutions adoptes pour les brevets. Tel est le cas des clauses interdisant au licenci de disposer de la licence, limitant la dure de la licence, imposant le paiement dune
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du concdant, cet engagement confre chaque licenci un avantage territorial ; que cet avantage est de nature permettre une rentabilit suffisante des investissements entrepris par chaque licenci en vue dassurer la fabrication du produit de marque dans des conditions dexploitation irrprochables aux yeux du concdant et titulaire de la marque, daugmenter ses capacits de production et damliorer le rseau de distribution tabli depuis longtemps . Dans laffaire Moosehead (prc.), la Commission a exempt lengagement dexclusivit sans autre discussion.
2o Clauses relatives la fabrication du produit sous licence. 4o Clauses relatives la qualit du produit sous licence.
325. Les accords de licence de marques contiennent souvent des clauses obligeant le licenci suivre les instructions du titulaire de la marque pour la fabrication du produit marqu. Dans sa dcision relative laffaire Campari, la Commission avait considr quil ne sagissait pas dun engagement justiciable de larticle 85, paragraphe 1er, car le contrle de la qualit des produits fabriqus sous licence et de leur identit au produit original [] prsente, dans le cas despce, de limportance pour le concdant, dans ce sens [] quil relve de lexistence du droit de marque (Dcis. no 78/253 de la Commission, Campari, prc.). Dans dautres dcisions, mme si la Commission porte galement une apprciation favorable sur de telles clauses, sa dmarche nest pas tout fait la mme que celle quelle adoptait prcdemment. Ainsi, dans la dcision Moosehead (prc.), il est dit que lobligation faite Whitbread de respecter certaines normes de qualit na ni pour objet, ni pour effet, de restreindre sensiblement la concurrence lintrieur du March commun . Cest donc le caractre mineur de la restriction de concurrence qui semble avoir de limportance. Dans la dcision Carlsberg (Dcis. no 84/381 de la Commission, 12 juill. 1984, JOCE, no L 207, 2 aot, [IV/30.129 Carlsberg], relative une procdure de larticle 85 du Trait CEE), la Commission expose que lobligation pour Carlsberg dimposer dventuels autres licencis les mmes normes, spcifications et exigences techniques que celles imposes GM (groupe Grand Metropolitan) en matire de fabrication, de conditionnement et de dbit nest pas vise par larticle 85, paragraphe 1er, car elle na pas pour objet, ni pour effet de restreindre dune manire sensible le jeu de la concurrence lintrieur du March commun. Une telle obligation rpond la ncessit de garantir que la qualit des produits Carlsberg, au maintien de laquelle se trouve indissolublement lie la renomme internationale de la marque, galement concde GM, demeure uniforme quel que soit le producteur .
3o Clauses relatives lapprovisionnement du preneur de licence.
327. Le donneur de licence est en droit de veiller la qualit des produits fabriqus et commercialiss, sous le couvert de sa marque, par le licenci. Pour la Commission, le maintien de la qualit des produits relve de lexistence du droit de marque ; peut-tre serait-il prfrable de parler dune des fonctions du droit de marque ? Sans tre autoris imposer une obligation dapprovisionnement exclusif, la diffrence du cas prcdent, le donneur de licence doit se contenter de contrler la qualit des matires premires utilises par le licenci, en exigeant le respect de normes de qualit quil a dfinies (Dcis. no 78/253 de la Commission, Campari, prc.).
5o Clauses relatives des engagements de non-concurrence entre les parties au contrat de licence.
328. Lobligation faite au licenci de ne pas exercer dactivits pouvant concurrencer celles couvertes par la licence tombe sous le coup de larticle 81, paragraphe 1er. Elle peut cependant esprer tre exempte si les conditions du paragraphe 3 de larticle 81 sont remplies. En effet, dans sa dcision Campari (Dcis. no 78/253 de la Commission, prc.), la Commission a reconnu comme mrite lengagement de non-concurrence dviter la dispersion des efforts de vente dans la mesure o elle empche les licencis, en cas de conflit entre la promotion des ventes du Bitter Campari et un intrt particulier ventuel la vente dun autre produit, de ngliger le premier . Lexemption a donc t accorde parce que cette clause contribuait amliorer la distribution des produits sous licence.
6o Clauses relatives la commercialisation des produits sous licence.
326. Cette clause a pour objet dobliger le licenci sapprovisionner exclusivement auprs du donneur de licence ou dun fournisseur dsign par celui-ci pour les composants entrant dans la fabrication des produits marqus. Dans certaines dcisions, lobligation dapprovisionnement exclusif concerne des matires premires ou des composants qui sont couverts par un secret de fabrique. Elle se situe alors en dehors du champ dapplication de larticle 81, paragraphe 1er. En effet, il sagit de produits dont la composition constitue un secret daffaires que le donneur de licence nest pas tenu, daprs le droit communautaire, de rvler ses licencis (Dcis. no 78/253 de la Commission, Campari, prc.). Dans la dcision Moosehead, lobligation dachat exclusif a t considre comme ne tombant pas sous le coup de linterdiction dicte par larticle 81, paragraphe 1er, parce quil est ncessaire de garantir que la technologie concde sera exploite de manire satisfaisante sur le plan technique et que la bire lager produite par Whitbread sera identique celle produite originellement par Moosehead (Dcis. no 90/186 de la Commission, Moosehead, prc.).
329. linstar de ce qui vaut pour les accords de distribution, sont condamnes toutes les clauses conduisant une protection territoriale absolue, cest--dire toutes les clauses interdisant toute importation parallle empchant la libre circulation des marchandises et cloisonnant hermtiquement les territoires concds chacun des licencis ou rservs au donneur de licence (Dcis. no 78/253 de la Commission, Campari, prc.). En revanche, laccord qui prvoit que le licenci ne pourra pas solliciter la clientle, ni crer de succursale, ni de dpt en vue de la vente de ses produits en dehors du territoire concd peut tre exempt, dans la mesure o le licenci ne se voit pas interdire de satisfaire les demandes spontanes manant dacheteurs dautres tats de la Communaut (Dcis. no 90/186 de la Commission, Moosehead, prc.). La Commission estime que les effets damlioration de la distribution seront galement atteints par linterdiction impose toutes les parties dentreprendre une politique active de vente hors de leurs territoires respectifs ; que limposition de cette restriction aux licencis contribue la concentration de leurs efforts de vente sur le territoire qui leur est attribu pour lequel ils sont plus particulirement responsables, sans que des acheteurs dautres territoires de la Communaut soient empchs de sapprovisionner chez lun ou lautre des licencis . La mme interdiction peut tre impose au donneur de licence. Dans la dcision Campari (prc.), la Commission a considr que cette restriction a des incidences favorables sur les efforts entrepris par les licencis en vue de promouvoir la fabrication et la distribution du Bitter lintrieur de chaque territoire concd, ceux-ci jouissant ainsi dune relative protection lgard de la forte position de Campari-Milano sur le march . Une analyse similaire se retrouve dans la dcision Moosehead (prc.).
7o Clauses relatives la publicit des produits sous licence.
330. Lintrt du donneur de licence peut tre dexiger du licenci quil assume des dpenses publicitaires minimales. La position de la Commission lgard de tels engagements se rvle
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nuance. Si leffort financier impos au licenci demeure raisonnable, larticle 85, paragraphe 1er, pourra ne pas sappliquer, car rien ne permet de constater [] que les licencis seraient empchs, de par le niveau minimal, de dvelopper dautres activits ou deffectuer galement leur propre publicit . Dailleurs, la Commission prend la prcaution de dire que sa dcision est rendue en lespce (Dcis. no 78/253 de la Commission, Campari, prc.). On est en droit de considrer que limposition dun montant trs lev de dpenses publicitaires ne bnficierait pas dun traitement aussi favorable.
8o Clauses relatives la prsentation des produits sous licence.
elle-mme, la cession nest en rien illicite au regard du droit communautaire de la concurrence ; elle lest si elle est entoure de circonstances permettant de penser quelle poursuit, en ralit, des objectifs qui sont ceux dune entente au sens de larticle 81, paragraphe 1er, du Trait. 337. Cest ce qui ressort dj de larrt Grundig (CJCE, 13 juill. 1966, Consten et Grundig c/ Commission, aff. jointes 56 et 58/64, Rec. 429). La Cour a jug que la cession dune marque ne pouvait pas, sous peine dabus, servir consolider une protection territoriale absolue dans le cadre dun contrat de distribution exclusive. Elle a confirm sa condamnation lencontre des cessions abusives en jugeant, dans larrt Sirena (CJCE, 18 fvr. 1971, Sirena c/ Eda, aff. 40/70, Rec. 69, point 11), que larticle 81, paragraphe 1er, est applicable ds lors que sont empches, en invoquant le droit de marque, les importations de produits originaires de diffrents tats membres portant la mme marque du fait que leurs titulaires ont acquis cette marque [] en vertu soit daccords entre eux, soit daccords conclus avec des tiers . 338. Suivant les prceptes de cette jurisprudence, la Commission a considr que la cession dun droit de marque nchappe linterdiction de larticle 85 que si, en vitant tout cloisonnement du march, elle intervient dans des conditions susceptibles de concilier lexercice gnralis des droits de marque lchelle de la Communaut avec les conditions de concurrence et dunit du march ; que, dans le cas despce, laccord a pour effet de maintenir cloisonns les marchs concerns ; que ce nest qu cette restriction quil y a lieu de sopposer pour sauvegarder lunit du march ; que la prsente dcision ne vise donc pas laccord pour autant quil comporte une cession de la marque dune entreprise une autre entreprise, mais bien laccord y inclus de cloisonnement des marchs (Dcis. no 74/432 de la Commission, 24 juill. 1974, JOCE, no L 237, 29 aot, [IV/28.374 Advocaat Zwarte Kip], relative une procdure dapplication de larticle 85 du Trait CEE). On note le soin avec lequel la Commission sattache circonscrire lincidence de larticle 81, paragraphe 1er, du Trait sur laccord de cession qui ne peut pas tre affect en lui-mme. 339. Il convient cependant de tenir compte de larrt Ideal Standard intervenu depuis (CJCE, 22 juin 1994, IHT Internationale Heiztechnik et Danzinger, prc.). En effet, la Cour a jug que la cession dune marque autorisait chacune des parties, le cdant comme le cessionnaire, se prvaloir de leur droit sur la marque pour sopposer aux importations des produits en cause, la cession ne valant pas puisement du droit de marque. Ds lors que la libert des changes des produits marqus rsulte, comme la Cour en a dcid, du droit de marque lui-mme, le contrat de cession ne saurait tre condamn pour crer une entrave lunit du march. Il en irait autrement si cet accord devait contenir dautres engagements restrictifs de concurrence, par exemple en matire de fixation des prix ou de limitation de la production.
C. Accords de dlimitation de marques.
331. Dans un souci de prservation de limage internationale de ses produits , le donneur de licence peut imposer au licenci la nature, le type, la conception, la forme et la fermeture du conditionnement du produit marqu (Dcis. no 84/381 de la Commission, Carlsberg, prc.).
9o Clauses relatives lengagement de ne pas contester la marque donne en licence.
332. Les accords de licence de marque comportent parfois une clause de non-contestation en vertu de laquelle le licenci sinterdit de contester la validit de la marque concde. Restrictive de concurrence, cette clause est en principe nulle (Dcis. no 82/897 de la Commission, 15 dc. 1982, JOCE, no L 379, 31 dc., [IV/C-30.128 Toltecs-Dorcet]). Toutefois, rappelant que, pour quune restriction de concurrence tombe sous le coup de linterdiction des ententes, il faut quelle soit sensible, ce nest que si la marque tait connue quune telle restriction serait condamne. Estimant que la marque Moosehead tait trop rcente sur le march, la Commission a admis que la clause de non-concurrence ne pouvait crer une restriction sensible de la concurrence (Dcis. no 90/186 de la Commission, Moosehead, prc.). 333. La clause de non-contestation de la proprit de la marque ne constitue pas, par sa nature, une restriction de concurrence au sens de larticle 81, paragraphe 1er, du Trait. En effet, que le titulaire de la marque soit le donneur de licence ou le licenci, lexploitation de ladite marque est de toute faon interdite aux tiers et la concurrence nen sera donc pas affecte (Dcis. no 90/186 de la Commission, Moosehead, prc.). La solution a de quoi surprendre, car elle semble ignorer que la contestation de la proprit de la marque peut bnficier au licenci qui, en devenant le titulaire, naurait pas payer des redevances au titre de lexploitation de cette marque.
10o Clauses interdisant les sous-licences.
334. Linterdiction faite au licenci de concder des sous-licences ou de cder son contrat de licence ne peut relever de larticle 81, paragraphe 1er, parce quelle ne fait que sauvegarder le droit pour le concdant de choisir librement ses licencis (Dcis. no 78/253 de la Commission, Campari, prc.).
B. Contrats de cession de marque.
335. La cession de marque na donn lieu aucune dcision traitant directement de sa compatibilit avec les dispositions de larticle 81, paragraphe 1er, du Trait CE. La Cour de justice sest, par contre, prononce sur une cession de marque envisage au regard du principe de la libre circulation des marchandises (CJCE, 22 juin 1994, IHT Internationale Heiztechnik et Danzinger, aff. C-9/93, Rec. I. 2789). 336. Le droit de marque peut tomber sous le coup de linterdiction des ententes si son exercice comporte les lments contractuels ou de concertation exigs par larticle 81 du Trait. Il en sera ainsi chaque fois quil apparatra comme tant lobjet, le moyen ou la consquence dune entente . Considre en
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340. Ce sont des conventions par lesquelles deux ou plusieurs titulaires de marques identiques ou voisines, couvrant des produits ou des services identiques ou similaires, saccordent pour dlimiter les domaines dapplication de leurs droits. Les accords de dlimitation ou de coexistence de marques sont donc destins rgler les difficults pouvant rsulter dun risque de confusion entre les marques en prsence. Pour ne pas tre ncessairement illicite, le recours ce type daccords nest pas moins encadr par les rgles communautaires de concurrence : ils ne doivent pas dissimuler des ententes servant cloisonner le march commun. La Commission des Communauts europennes a rendu plusieurs dcisions touchant des accords de dlimitation de marques. Ces accords ne seront considrs comme
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ne restreignant pas la concurrence qu la condition quexiste un risque rel de confusion entre les marques. De plus, mme si ce risque est effectif, la solution devra tre recherche en utilisant les moyens les moins attentatoires au jeu normal de la concurrence. 341. Dans sa dcision du 15 dcembre 1982, Toltecs-Dorcet (Dcis. no 82/897 de la Commission, 15 dc. 1982, JOCE, no L 379, 31 dc., [IV/C-30.128 Toltecs-Dorcet], relative une procdure dapplication de larticle 85 du Trait CEE), la Commission a prcis sa position lgard des accords de dlimitation de marques : Dans les cas o il y a similitude de produits et risque srieux de confusion, et o le titulaire de la marque antrieure est par consquent, selon toute probabilit, en mesure de sopposer au dpt et lexploitation de la marque plus rcente, les restrictions lutilisation de la marque plus rcente ne constituent pas en ltat actuel du droit communautaire, des restrictions de la concurrence au sens de larticle 85, paragraphe 1er, tant donn que, selon la jurisprudence de la Cour de justice, le droit dinterdiction relve de lexistence de la marque antrieure. Toutefois, plus la diffrence entre les produits est grande ou plus le risque de confusion est restreint, plus les accords de dlimitation doivent rpondre lobjectif prioritaire de lunit du march commun ; cest pourquoi les parties doivent choisir, parmi les diverses solutions de conflit, celle qui restreint le moins lutilisation des deux marques dans lensemble du march commun. Elles peuvent, notamment, conclure un accord qui nautorise lutilisation de la marque litigieuse que sous une prsentation dtermine (couleur, type dcriture, indication du nom commercial, etc.) ou dans certaines circonstances, pour certains produits seulement . 342. Il est noter que la Commission procde elle-mme une valuation du risque de confusion. Alors mme que la Commission se prononait bien avant ladoption de la premire directive de rapprochement des lgislations des tats membres en matire de marque (prc.), sappuyant sur larrt rendu par la Cour de justice dans laffaire Terrapin c/ Terranova (CJCE, 22 juin 1976, Terrapin c/ Terranova, aff. 119/75, Rec. 1039), elle estima que ce risque ne pouvait tre apprci uniquement sur la base du droit national des marques (Dcis. no 82/897 de la Commission, Toltecs-Dorcet, prc.). Pour elle, mme en cas de risque de confusion, un tel accord ne peut justifier un partage territorial des marchs (Dcis. no 75/297 de la Commission, 5 mars 1975, JOCE, no L 125, 16 mai, [IV/27 879 Sirdar-Phildar], relative une procdure au titre de larticle 85 du Trait CEE). 343. La Cour de justice des Communauts europennes a reconnu la licit et lutilit des accords servant dlimiter dans lintrt rciproque des parties, les sphres respectives de leurs marques en vue dviter des confusions ou des conflits . Mais elle a pris soin de prciser que de tels accords tomberaient sous le coup de larticle 81, paragraphe 1er, sils visaient raliser des partages de marchs ou dautres restrictions la concurrence (CJCE, 30 janv. 1985, BAT c/ Commission, aff. 35/83, Rec. 363). 344. La rpartition des marchs peut prendre la forme dune allocation des territoires. La Commission est alors gnralement hostile (V. Dcis. no 75/297 de la Commission, Sirdar-Phildar, prc. ; Dcis. no 78/193 de la Commission, 23 dc. 1977, JOCE, no L 60, 2 mars 1978, Penneys). Cette rpartition peut aussi porter sur les produits. La Commission a eu connatre dun tel accord dans laffaire Toltecs-Dorcet (Dcis. no 82/897 de la Commission, prc.). Elle sest montre mieux dispose que dans le cas prcdent, admettant la validit de laccord. 345. Les accords de dlimitation peuvent encore prvoir dautres engagements constituant des restrictions de concurrence interdites en vertu de larticle 81, paragraphe 1er, du Trait CE. Il en
est ainsi de ceux qui concernent laccs ou le maintien sur le march des parties laccord. Dans laffaire Toltecs-Dorcet (Dcis. no 82/897 de la Commission, prc.), lune des parties tait tenue, pour le tabac vendu sous sa marque, ne pas mentionner dans sa publicit que le tabac tait appropri et recommand pour la confection de cigarettes ; de plus, le choix du distributeur allemand devait tre soumis lagrment de lautre partie. Dans laffaire Sirdar-Phildar (Dcis. no 75/297 de la Commission, prc.), les parties staient obliges nautoriser aucun tiers utiliser ou faire enregistrer des marques similaires aux marques Sirdar ou Phildar dans quelque pays que ce soit, sans y tre autoris par crit par lautre partie. De telles clauses sont naturellement interdites. 346. Les deux titulaires des marques susceptibles dtre confondues, peuvent, pour remdier au risque de confusion, dcider de modifier leurs marques, par exemple, en leur adjoignant un signe supplmentaire de nature rtablir le caractre distinctif des marques, ou de modifier le conditionnement de leurs produits. La Commission se montre favorable cette manire de procder (V. supra, no 331 ; V. aussi aff. Tanabe/Bayer, 8e Rapport sur la politique de concurrence, paragraphes 125 127). Dans le cas Persil (7e Rapport sur la politique de concurrence, paragraphes 138 140), la Commission a considr quun accord sur laspect de certaines marques qui vise viter toute confusion dans lesprit du consommateur sur la diffrence entre les marchandises en cause et qui permet celles-ci de circuler librement dans lensemble de la Communaut sans quaucune partie laccord ne soit empch de lutiliser [] pour certaines marchandises, dcoule du souci dassurer lexistence de la marque et ne tombe pas sous le coup de linterdiction nonce larticle 85-1 . 2. Accords incluant des stipulations relatives la marque. 347. La marque intervient aussi dans des accords dont lobjet est plus complexe. Il en est ainsi, en particulier, des accords de transfert de technologie (V. infra, nos 348 et s.), de certains accords verticaux (V. infra, no 350), des accords de spcialisation (V. infra, no 351), ou encore des accords de sous-traitance (V. infra, no 352). Ces accords contiennent souvent des stipulations accessoires concernant lutilisation de la marque. Les rglements dexemption touchant au moins indirectement le droit de marque se sont multiplis.
A. Accords de transfert de technologie.
348. Les accords de transfert de technologie ont pour objet principal les inventions brevetes et les savoir-faire (V. Accords de transfert de technologie). Le rglement dexemption par catgorie no 240/96 (Rgl. no 240/96 de la Commission, 31 janv. 1996, JOCE, no L 31, 9 fvr., concernant lapplication de larticle 85, paragraphe 3, du Trait des catgories daccords de transfert de technologie) tendait son champ dapplication des accords de transfert de technologie qui incluent la licence de droits de proprit intellectuelle autres que les brevets (en particulier, les marques, les droits sur les dessins et modles et le droit dauteur, par exemple le logiciel), lorsquune telle licence additionnelle contribue la ralisation de lobjet de la technologie concde et ne comporte que des clauses accessoires (expos des motifs, point 6). 349. Le rglement no 772/2004 qui remplace le rglement no 240/96 prvoit que lexemption peut tre tendue la concession de licences sur des droits de proprit intellectuelle autres que ceux qui constituent lobjet principal du rglement condition que ces dispositions ne constituent pas lobjet principal de laccord et quelles soient directement lies la production des produits contractuels (Rgl. no 772/2004 de la Commission,
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27 avr. 2004, JOUE, no L 123, 27 avr., art. 1-1, b) (V. Accords de transfert de technologie).
B. Accords verticaux.
de la Commission, 18 dc. 1978, concernant lapprciation des contrats de sous-traitance au regard des dispositions de larticle 85, paragraphe 1er, du Trait instituant la Communaut conomique europenne, JOCE, no C 1, 3 janv. 1979). ART. 2. MARQUE
ET POSITION DOMINANTE.
350. Une approche similaire se retrouve dans le rglement no 2790/1999 relatif lexemption de certains accords verticaux (Rgl. no 2790/1999 de la Commission, 22 dc. 1999, JOCE, no L 336, 29 dc., concernant lapplication de larticle 81, paragraphe 3, du Trait des catgories daccords verticaux et de pratiques concertes) (V. Restrictions verticales de concurrence). Les accords en question sont conclus entre deux ou plus de deux entreprises dont chacune opre, aux fins de laccord, un niveau diffrent de la chane de production ou de distribution, et concernent les conditions dans lesquelles les parties peuvent acheter, vendre ou revendre certains biens ou services. Ce rglement couvre les accords de cession ou dutilisation de droits de proprit intellectuelle, dont la marque, qui constituent des engagements accessoires aux accords verticaux, sous rserve des rgles spcifiques quil contient (Rgl., art. 2-3). Cependant, lexemption par catgorie ne sapplique aux accords verticaux contenant des engagements relatifs des droits de proprit intellectuelle ou au savoir-faire que si ces engagements sont intgrs dans un accord en vertu duquel les parties contractantes achtent, vendent ou revendent certains biens ou services. Ces clauses contractuelles ne doivent pas constituer lobjet premier de laccord. Elles doivent tre destines permettre lutilisation des droits de proprit intellectuelle ou du savoir-faire par lacheteur. Cest pourquoi les stipulations portant sur ces droits doivent entretenir un rapport direct avec lutilisation, la vente ou la revente de biens ou de services par lacheteur ou ses clients. Dans le cas du contrat de franchise, o la commercialisation constitue lobjet de lexploitation des droits de proprit intellectuelle, spcialement de lenseigne et de la marque du franchiseur, les biens ou les services sont commercialiss par le franchis principal ou les franchiss. Le contrat de franchise, dont lconomie accorde une large place la licence de marque, relve du rglement no 2790/1999 (prc.) (V. Restrictions verticales de concurrence).
C. Accords de spcialisation.
353. Larticle 82 du Trait CE condamne lexploitation abusive, par une entreprise ou un groupe dentreprises, de la position dominante quelles dtiennent sur un march. Cette infraction se dcompose en deux lments : une position dominante et lexercice abusif qui en est fait (V. Abus de position dominante). Les instances communautaires nont gure eu loccasion de prciser lincidence de larticle 82 sur le droit de marque. Elles nont, dailleurs, pas t plus loquaces concernant dautres droits de proprit intellectuelle. Concernant la marque, on abordera lexistence dune position dominante (V. infra, nos 354 et s.), puis lexploitation abusive dune telle position (V. infra, nos 357 et s.). 1er. Marque et existence dune position dominante. 354. La position dominante se caractrise par un pouvoir de march. La Cour de justice a dfini la position dominante comme une position de puissance conomique dtenue par une entreprise qui lui donne le pouvoir de faire obstacle au maintien dune concurrence effective sur le march en cause en lui fournissant la possibilit de comportements indpendants dans une mesure apprciable vis--vis de ses concurrents, de ses clients et, finalement, des consommateurs (CJCE, 14 fvr. 1978, United Brands c/ Commission [Chiquita], aff. 27/76, Rec. 207). 355. Cest sur un march que sapprcie lexistence dune position dominante. Il en rsulte que, comme pour les autres droits de proprit intellectuelle, la dtention dune marque na pas pour consquence de confrer par elle-mme une position dominante son titulaire. Le droit exclusif qui la caractrise ne se confond pas avec une position dominante sur un march. La Cour de justice souligne cette distinction en exposant que le titulaire dune marque ne jouit pas dune position dominante au sens de larticle 86 du seul fait quil est en mesure dinterdire des tiers dcouler, sur le territoire dun tat membre, des produits portant la mme marque (CJCE, 18 fvr. 1971, Sirena c/ Eda, aff. 40/70, Rec. 69). Statuant propos dun droit voisin dun droit dauteur, la Cour prcise encore que le titulaire dun droit exclusif de distribution lgalement reconnu ne jouit pas dune position dominante du seul fait quil exerce ce droit ; il faut cet effet que le titulaire ait, seul ou conjointement avec dautres entreprises relevant du mme groupe, la possibilit de faire obstacle une concurrence effective sur une partie importante du march prendre en considration, compte tenu notamment de lexistence ventuelle de producteurs coulant des produits similaires et de leur position sur le march (CJCE, 8 juin 1971, Deutsche Grammophon c/ Metro, aff. 78/70, Rec. 487). 356. La marque peut toutefois, avec dautres facteurs, contribuer lexistence dune position dominante. Il sagira dvaluer sa notorit, sa capacit individualiser le produit marqu par rapport dautres qui lui sont fonctionnellement substituables, la fidlisation de la clientle une marque Dans larrt United Brands (CJCE, 14 fvr. 1978, prc.), pour dterminer la position dominante de cette entreprise, outre des donnes usuelles, comme la part de march dtenue par lentreprise, son intgration verticale, ses connaissances techniques, la Cour de justice mentionne le prestige de la marque servant dsigner les produits mis sur le march, rsultat dune politique dinvestissement publicitaire de grande envergure qui concourrait crer une barrire daccs lentre du march en cause (point 122).
351. Le rglement dexemption applicable certains accords de spcialisation (Rgl. no 2658/2000 de la Commission, 29 nov. 2000, JOCE, no L 304, 5 dc., concernant lapplication de larticle 81, paragraphe 3, du Trait des catgories daccords de spcialisation), adopte une dmarche similaire aux rglements dexemptions qui viennent dtre mentionns (V. Spcialisation [Accords]). Lexemption par catgorie sapplique galement aux dispositions contenues dans les accords de spcialisation qui ne constituent pas lobjectif premier de ces accords, mais sont directement lis et ncessaires leur mise en uvre, ainsi qu certains arrangements connexes en matire dachat et de commercialisation (expos des motifs, point 11). Larticle 1er, paragraphe 2, prcise que les dispositions accessoires contenues dans les accords de spcialisation sont, notamment, celles qui concernent la cession ou lutilisation de droits de proprit intellectuelle.
D. Accords de sous-traitance.
352. La marque nest pas au centre des contrats de sous-traitance, qui sintressent davantage dautres droits de proprit intellectuelle : brevet, modles dutilit, dessins et modles ou savoir-faire. Cependant, le sous-traitant peut tre autoris par le donneur dordre utiliser une marque dans le cadre du contrat de sous-traitance. Le donneur dordre peut, alors, interdire au sous-traitant de lutiliser pour les produits, services ou travaux qui ne sont pas destins lui tre fournis (Communication
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2. Marque et exploitation abusive dune position dominante. 357. Larticle 82 du Trait CE numre, de faon non limitative, une liste de pratiques considres comme abusives : a) imposer de faon directe ou indirecte des prix dachat ou de vente ou dautres conditions de transaction non quitables ; b) limiter la production, les dbouchs ou le dveloppement technique au prjudice des consommateurs ; c) appliquer lgard de partenaires commerciaux des conditions ingales des prestations quivalentes, en leur infligeant de ce fait un dsavantage dans la concurrence ; d) subordonner la conclusion de contrats lacceptation, par les partenaires, de prestations supplmentaires, qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, nont pas de lien avec lobjet de ces contrats . 358. La premire question laquelle il convient de sintresser a trait la manire dont une marque peut faire lobjet dune exploitation abusive dune position dominante au sens de larticle 82 du Trait. Le seul fait quune marque constitue lun des lments constitutifs dune position dominante nest pas de nature apporter une rponse cette question. Cest lexercice du droit de marque qui doit tre abusif. On en vient ds lors devoir se demander si lexercice dun droit de marque pourrait constituer une pratique abusive, alors mme que serait en cause son objet spcifique. dfaut de jurisprudence ayant trait au droit de marque, force est dexaminer celle portant sur dautres droits de proprit intellectuelle. 359. cet gard, la Cour de justice a t amene dterminer si le refus daccorder une licence sur un modle protg pouvait constituer labus vis larticle 82 du Trait CE. Elle a considr que la facult pour le titulaire dun modle protg dempcher des tiers de fabriquer et de vendre ou dimporter sans son consentement, des produits incorporant le modle protg, constitue la substance mme de son droit exclusif , ajoutant : il en rsulte quune obligation impose au titulaire du modle protg daccorder des tiers, mme en contrepartie de redevances raisonnables, une licence pour la fourniture de produits incorporant le modle, aboutirait priver le titulaire de la substance de son droit exclusif, et que le refus daccorder une pareille licence ne saurait constituer en lui-mme un abus de position dominante, au sens de larticle 86 du trait [devenu larticle 82] (CJCE, 5 oct. 1988, Volvo c/ Veng, aff. 238/87, Rec. 6211 ; V. aussi, CJCE, 5 oct. 1988, CICRA E.A. c/ Renault, aff. 53/87, Rec. 6039). On ne saurait en conclure que lexercice dun droit de proprit intellectuelle ne puisse donner lieu une autre forme dexploitation abusive dune position dominante. Pour sen convaincre, il suffit de poursuivre la lecture des arrts prcits. Aprs avoir jug que le refus daccorder une licence ne pouvait en soi constituer un abus au sens de larticle 82 du Trait, la Cour de justice poursuit en ces termes : Toutefois, lexercice de ce droit exclusif par le titulaire dun droit de modle relatif des lments de carrosserie de voitures automobiles peut tre interdit par larticle 86 [devenu 82] sil donne lieu, de la part dune entreprise en position dominante, certains comportements abusifs tels que le refus arbitraire de livrer des pices de rechange des rparateurs indpendants, la fixation des prix des pices de rechange un niveau inquitable ou la dcision de ne plus produire de pices de rechange, alors que beaucoup de voitures de ce modle circulent encore . 360. Il ressort de cette jurisprudence une premire conclusion qui est que le refus du titulaire dun droit de proprit intellectuelle ne constitue pas un abus de position dominante alors mme que ce titulaire occupe une position dominante sur le march pertinent. 361. Lexercice dun droit de proprit intellectuelle peut donner lieu des comportements abusifs qui correspondent ceux
numrs par larticle 82 du Trait. Mais ces pratiques abusives pourraient tre constates mme en labsence dun droit de proprit intellectuelle. Le refus dapprovisionner des utilisateurs a dabord t condamn dans des circonstances qui ne mettaient pas en cause de tels droits. La Cour a dclar que le dtenteur dune position dominante sur le march des matires premires qui, dans le but de prserver sa propre production des drivs, en refuse la fourniture un client, lui-mme producteur de ces drivs, au risque dliminer toute concurrence de la part de ce client, exploite sa position dominante dune faon abusive au sens de larticle 86 (CJCE, 6 mars 1974, Commercial Solvents c/ Commission [Matires colorantes-Zoja], aff. jointes 6 et 7/73, Rec. 223). La Cour a ensuite eu loccasion de prciser que ce raisonnement est galement valable au cas dune entreprise dtenant une position dominante sur le march dun service indispensable pour les activits dune autre entreprise sur un autre march (CJCE, 3 oct. 1985, CBEM c/ CLT et IPB, aff. 311/84, Rec. 3261). Elle a affirm que constitue un abus de position dominante au sens de larticle 86 le fait, pour une entreprise dtenant une position dominante sur un march donn, de se rserver [], et sans ncessit objective, une activit auxiliaire qui pourrait tre exerce par une tierce entreprise dans le cadre des activits de celle-ci sur un march voisin, mais distinct, au risque dliminer toute concurrence de la part de cette entreprise . 362. Cest ensuite que la Cour de justice en est venue lexamen spcifique des droits de proprit intellectuelle. Larrt rendu dans laffaire Volvo (CJCE, 5 oct. 1988, Volvo c/ Veng, prc.) laisse poindre lide que si un refus de licence ne peut lui seul constituer un abus de position dominante, des circonstances exceptionnelles , pourquoi ne pas dire des circonstances aggravantes, peuvent faire que lexercice du droit de proprit intellectuelle par son titulaire peut donner lieu un abus de position dominante. 363. Cest ce qui sera confirm expressment dans larrt Magill (CJCE, 6 avr. 1995, RTE et ITP c/ Commission, aff. jointes C-241/91 P et C-242/91 P, Rec. I. 743). Dans cette affaire, la Cour a jug quil existait prcisment des circonstances de nature rendre abusif le comportement des titulaires de droits de proprit intellectuelle. Se prononant sur un refus daccorder une licence de droit dauteur, la Commission a estim que ce droit peut tre utilis comme un instrument de labus, dune manire telle quil sort de lobjet spcifique de ce droit de proprit intellectuelle (Dcis. no 89/205 de la Commission, 21 dc. 1988, JOCE, no L 78, 21 mars 1989, Magill TV Guide/ITP, BBC et RTE). Saisie son tour, la Cour de justice a rpt dans la ligne de ses arrts du 5 octobre 1988 (prc. supra, no 359), qu un refus de licence, alors mme quil serait le fait dune entreprise en position dominante, ne saurait constituer en lui-mme un abus de celle-ci. Nanmoins, [] lexercice du droit exclusif par le titulaire peut, dans des circonstances exceptionnelles, donner lieu un comportement abusif [] [et] le refus, par les requrantes, de fournir des informations brutes en invoquant les dispositions nationales sur le droit dauteur a donc fait obstacle lapparition dun produit nouveau, un guide hebdomadaire complet des programmes de tlvision, que les requrantes noffraient pas, et pour lequel existait une demande potentielle de la part des consommateurs, ce qui constitue un abus suivant larticle 86, deuxime alina, point b) du trait (CJCE, 6 avr. 1995, aff. jointes C-241/91 P et C-242/91 P, prc.). 364. Les circonstances exceptionnelles dont il est question peuvent tre rapproches de ce quil est dusage dappeler la thorie des facilits essentielles , dont certains commentateurs ont pu voir une application dans laffaire Magill. Elle dsigne gnralement des infrastructures absolument ncessaires lexercice dune activit et qui ne sont pas susceptibles
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dtre dupliques ou ne pourraient ltre qu des conditions conomiquement prohibitives (CJCE, 26 nov. 1998, Bronner, aff. C-7/97, Rec. I. 7791). Elle a galement t utilise pour des matires premires (CJCE, 6 mars 1974, Commercial Solvents c/ Commission [Matires colorantes-Zoja], aff. jointes 6 et 7/73, Rec. 223 ; CJCE, 5 oct. 1988, Volvo, prc. supra, no 362). Elle se retrouve enfin dans des affaires concernant des droits de proprit intellectuelle (arrt Magill, TPI, 12 juin 1997, Tierc Ladbroke c/ Commission, aff. T-504/93, Rec. II. 923). 365. Le droit exclusif qui caractrise un droit de proprit intellectuelle peut contribuer rendre impraticable la mise en uvre de solutions alternatives permettant des tiers de saffranchir de la dpendance lgard dune technologie protge par un brevet ou dinformations couvertes par un droit dauteur. La jurisprudence dveloppe ce propos a comme on la vu (supra, no 356) t rapproche de la doctrine dite des facilits essentielles mise en uvre par le Tribunal de premire instance et la Cour de justice dans dautres affaires. 366. La Commission opre elle aussi ce rapprochement. Un refus de donner accs des informations protges par le droit dauteur tombe sous le coup de larticle 82 du Trait sil correspond aux conditions de constatation dun abus [] conformment la jurisprudence de la Cour de justice des Communauts europennes et du Tribunal de premire instance, exposes tout dabord dans les arrts Commercial Solvents et Volvo, puis dans les arrts Magill, Ladbroke et Bronner (Dcis. no 2002/165 de la Commission, 3 juill. 2001, JOCE, no L 59, 28 fvr. 2002, [aff. COMP D3/38.044 NDC Health/IMS HEALTH : mesures provisoires], point 179, relative une procdure dapplication de larticle 82 du Trait CE). 367. Les critres permettant dtablir lexistence dun abus au sens de larticle 82 du Trait CE dans les cas dexercice dun droit de proprit intellectuelle, sont les suivants : le refus daccorder laccs une information ou une technologie est de nature liminer toute concurrence sur le march en cause ; ce refus ne peut pas tre objectivement justifi ; il nexiste aucun substitut rel ou potentiel cette information ou cette technique. 368. La Cour de justice sest prononce finalement par un arrt du 29 avril 2004 (CJCE, 29 avr. 2004, IMS Health, aff. C-418/01, Rec. I. 5039). Elle a jug que le refus oppos par une entreprise qui dtient une position dominante et qui est titulaire dun droit de proprit intellectuelle sur une structure modulaire indispensable pour la prsentation de donnes sur les ventes rgionales de produits pharmaceutiques dans un tat membre, doctroyer une licence pour lutilisation de cette structure une autre entreprise qui souhaite galement fournir de telles donnes dans le mme tat membre, constitue un abus de position dominante au sens de larticle 82 CE ds lors que les conditions suivantes sont runies : lentreprise qui a demand la licence a lintention doffrir, sur le march de la fourniture des donnes en cause, des produits ou des services nouveaux que le titulaire du droit de proprit intellectuelle noffre pas et pour lesquels il existe une demande potentielle de la part des consommateurs ; le refus nest pas justifi par des considrations objectives ; le refus est de nature rserver lentreprise titulaire du droit de proprit intellectuelle le march de la fourniture des donnes sur les ventes de produits pharmaceutiques dans ltat membre concern, en excluant toute concurrence sur celui-ci . 369. Il est douteux que ces conditions puissent tre satisfaites dans le cas dune marque. On conoit difficilement que laccs une marque soit indispensable pour pouvoir commercialiser des produits qui devraient tre nouveaux au sens de la jurisprudence de la Cour de justice. Une entreprise en position dominante peut, videmment, commettre un abus au sens de larticle
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82 du Trait si, par exemple, en concdant une licence, elle impose des redevances excessives, subordonne la conclusion dun accord, quel que soit son objet, la conclusion dun contrat de licence, exige dun licenci des prestations supplmentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, nont pas de lien avec lobjet de ce contrat. ART. 3. MARQUE
ET CONCENTRATION.
370. linstar dautres droits de proprit intellectuelle, la marque peut tre implique de plusieurs faons dans des oprations de concentration (V. Concentrations). Dans certains cas, elle est un des lments de lapprciation du pouvoir de march des entreprises en cause ; dans dautres, sa cession ou la concession dune licence est une des pices utiles pour la ralisation de la concentration ; enfin, elle intervient dans les conditions auxquelles lopration de concentration pourra obtenir une dcision positive. 1er. Marque et constitution ou renforcement dune position dominante par lopration de concentration. 371. Selon larticle 2 du rglement no 139/2004 du Conseil (Rgl. no 139/2004 du Conseil, 20 janv. 2004, JOCE, no L 24, 29 janv.), la Commission apprcie les oprations de concentration en fonction de leur impact sur la structure du march. Les concentrations qui nentravent pas de manire significative une concurrence effective dans le march commun ou une partie substantielle de celui-ci, notamment du fait de la cration ou du renforcement dune position dominante, doivent tre dclares compatibles avec le march commun ; au contraire, celles produisant de telles consquences doivent tre dclares incompatibles avec le march commun. Aussi, ne doit-on pas stonner que les droits de proprit intellectuelle puissent entrer en ligne de compte lorsquil sagit dvaluer lincidence dune opration de concentration sur le march. 372. Pas plus que dans le cas de larticle 82 du Trait CE, la marque na une importance dterminante lorsquil sagit dapprcier si une concentration peut crer ou renforcer une position dominante. On ne saurait, pour autant, ignorer lincidence dune marque, comme dailleurs celle dautres droits de proprit intellectuelle. La marque peut constituer, en raison de sa rputation, une barrire daccs au march (V. par ex., Dcis. de la Commission, 30 janv. 2003, JOUE, no C 48, 28 fvr., point 37, dclarant la compatibilit avec le march commun dune concentration [aff. N IV/M.3039 SOPROL/CEREOL-LESIEUR] sur base du rglement no 4064/89 du Conseil ; Dcis. de la Commission dclarant la compatibilit avec le march commun dune concentration [aff. N IV/M.1802 UNILEVER/AMORA-MAILLE] sur base du rglement no 4064/89 du Conseil, JOCE, no C 33, 5 fvr. 2000, points 49 et s.). Elle peut contribuer au pouvoir de march dune entreprise : par sa notorit ou par la combinaison de plusieurs marques (V. Dcis. UNILEVER/AMORA-MAILLE, prc. ; Dcis. no 2002/156 de la Commission, 31 janv. 2001, JOCE, no L 57, 27 fvr. 2002, [aff. COMP/M.2097 SCA/Mets Tissue], points 177 et 178, dclarant une opration de concentration incompatible avec le march commun et avec le fonctionnement de laccord EEE). 2. Marque et restrictions directement lies et ncessaires la ralisation de lopration de concentration. 373. Le rglement no 4064/89 du 21 dcembre 1989 relatif au contrle des oprations de concentration entre entreprises (Rgl. no 4064/89 du Conseil, 21 dc. 1989, JOCE, no L 395, 30 dc., JOCE, no L 257, 21 sept. 1990 [rect.] ; rglement mod. par Rgl. no 1310/97 du Conseil, 30 juin 1997, JOCE, no L 180,
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9 juill., JOCE, no L 40, 13 fvr. 1998 [rect.]) disposait, larticle 6, paragraphe 1er, point b, deuxime alina, et larticle 8, paragraphe 2, deuxime alina, deuxime phrase, que toute dcision dclarant une concentration compatible avec le march commun couvre galement les restrictions directement lies et ncessaires la ralisation de la concentration . Le rglement no 139/2004 du 20 janvier 2004 (Rgl. no 139/2004 du Conseil, 20 janv. 2004, JOUE, no L 24, 29 janv.) qui remplace le rglement no 4064/89 maintient la mme disposition. 374. Dans une communication relative ces restrictions, la Commission a envisag les hypothses o des accords de licence de droits de proprit intellectuelle taient susceptibles de constituer des restrictions vises par les dispositions du rglement organisant le contrle des oprations de concentration (JOCE, no C 188, 4 juill. 2001, remplac depuis par la communication du 5 mars 2005, JOUE, no C 56, 5 mars). 375. La cession dune entreprise ou dune partie dentreprise comporte gnralement le transfert lacqureur, en vue de la pleine exploitation des actifs cds, de droits de proprit intellectuelle ou de savoir-faire, mais il peut se faire que le vendeur veuille rester titulaire des droits en vue de les exploiter pour dautres activits que celles qui font lobjet du transfert. Le moyen usuel, pour garantir lacqureur la pleine jouissance des actifs cds, est la conclusion daccords de licence son profit. Toutefois, il est des circonstances o le vendeur souhaite pouvoir continuer utiliser tout ou partie de ces droits pour dautres activits que celles qui font lobjet du transfert ; dans ce cas, lacqureur accordera une licence au vendeur (Communication du 5 mars 2005, prc., point 27). 376. La Commission considre que ces licences peuvent tre ncessaires la ralisation de lopration de concentration et en faire partie intgrante. Il est ds lors logique quelles ne soient pas limites dans le temps. Ces licences peuvent tre simples ou exclusives et tre limites certaines applications, dans la mesure o celles-ci correspondent aux activits de lentreprise cde. Une restriction importante est apporte cette apprciation, car les limitations territoriales de fabrication qui correspondent au territoire de lactivit cde ne sont normalement pas ncessaires la ralisation de lopration (Communication du 5 mars 2005, prc., point 28). 377. Sagissant plus particulirement de marques, il peut arriver que le vendeur veuille rester titulaire des droits pour lexploitation dactivits conserves, lacqureur ayant pour sa part besoin de ces droits pour commercialiser les biens ou les services produits par lentreprise ou par la partie dentreprise cde. Les mmes principes que ceux qui viennent dtre exposs sont applicables (pour une application, Dcis. de la Commission, 1er sept. 2000, JOCE, no C 301, 21 oct. [aff. N IV/M.1980 VOLVO/RENAULT V.I.], point 4). 378. Pour ce qui est de la cration dentreprises communes, une licence concde par une entreprise fondatrice lentreprise commune peut tre considre comme directement lie et ncessaire lopration de concentration. Les licences accordes par lentreprise commune lune des entreprises fondatrices, ou les accords de concession rciproque de licences peuvent tre considrs comme directement lis et ncessaires la ralisation de lopration de concentration, aux mmes conditions que dans le cas de la vente dune activit. Les accords de licence entre les entreprises fondatrices, en revanche, ne peuvent prtendre cette qualification (Communication du 4 juill. 2001, prc., points 42 et 43).
3. Marque et qualification des entreprises communes au regard de la notion de concentration. 379. Les entreprises communes ne sont pas toutes considres comme ralisant une concentration (Rgl. no 4064/89, prc., art. 3-1, b). Seules les entreprises communes dites de plein exercice relvent du rgime des concentrations (Communication de la Commission relative la notion dentreprises communes de plein exercice, JOCE, no C 66, 2 mars 1998, remplace par la communication juridictionnelle codifie de la Commission du 16 avr. 2008, JOUE, no C 95, 16 avr.). Pour quil en soit ainsi, il faut que lentreprise commune dispose de toutes les ressources ncessaires pour exercer ses activits de manire autonome et durable sur le march. Le rglement no 139/2004 (prc.), comme son prdcesseur, considre que la cration dune filiale commune accomplissant de manire durable toutes les fonctions dune entit conomique autonome est une concentration (art. 3-4). La concession, lentreprise commune, de droits de proprit intellectuelle est un indice retenu par la Commission pour dterminer la nature de lopration donnant naissance une entreprise commune (V. Dcis. de la Commission, 13 dc. 1999, dclarant la compatibilit avec le march commun dune concentration [aff. N IV/M.1675-DUCROS/HERO France] sur base du rglement no 4064/89 du Conseil, JOCE, no C 53, 25 fvr. 2000). 4. Marque et engagements exigs pour autoriser lopration de concentration. 380. Les entreprises peuvent souscrire des engagements destins rendre lopration de concentration compatible avec le march commun. Ces engagements peuvent porter sur des droits de proprit intellectuelle et prendre la forme dune obligation de concder une licence de marque (Dcis. de la Commission, 8 janv. 2002, dclarant la compatibilit avec le march commun dune concentration [aff. N IV/M.2621 SEB/MOULINEX] sur base du rglement no 4064/89 du Conseil, JOCE, no C 49, 22 fvr.), ou de cder une marque (Dcis. de la Commission, UNILEVER/AMORA-MAILLE, prc. supra, no 372). La Commission se rserve de contrler les conditions dans lesquelles la concession dune licence ou la cession de la marque est ralise, notamment lidentit du licenci ou du cessionnaire. 381. Les conditions dans lesquelles les engagements des entreprises seront apprcis par la Commission ont t prcises dans une communication du 22 novembre 2008 (Communication de la Commission concernant les mesures correctives recevables conformment au rglement [CE] no 139/2004 du Conseil et au rglement [CE] no 802/2004 de la Commission, JOUE, no C 267, 22 nov. 2008). En sen tenant aux dveloppements ayant trait plus particulirement aux marques et aux licences, on relve que, lorsque la cession porte sur une combinaison dactifs spcifiques qui ne constituaient pas auparavant une activit uniforme et viable, la Commission exige que la viabilit de lactivit et sa comptitivit soient garanties (V. Dcis. du 26 juill. 2000, aff. COMP/M.1806-AstraZenzca/Novartis ; Dcis. du 9 fvr. 2000, aff. COMP/M.1628, TotalFina/Elf). Dans les cas o exceptionnellement la cession ne comprend que des marques et les actifs de production et/ou de distribution correspondants, lensemble des marques et des actifs doit tre suffisant pour assurer que la nouvelle entit acquise par un acqureur appropri sera immdiatement viable (Communication, point 37). 382. La Commission estime gnralement prfrable la cession dune activit la concession dune licence sur des droits de proprit intellectuelle. Il lui apparat en effet que loctroi dune licence comporte souvent des lments dincertitude qui peuvent donner lieu des diffrends entre le donneur et le preneur de
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licence sur la porte, les modalits et les conditions de la licence, et peuvent laisser subsister entre eux des relations pouvant permettre au donneur dexercer une influence sur le licenci. Lorsque nanmoins le recours la formule de la licence doit tre admis, celle-ci ne doit comporter aucune restriction de lexploitation qui en est faite par le preneur, ni aucune limitation territoriale (Communication, point 38). 383. Dans certaines circonstances, la Commission a accept des engagements prvoyant la concession dune licence dexclusivit limite dans le temps pour une marque donne afin de permettre au preneur de lui substituer une autre marque. Au terme de ce dlai, les parties sengagent ne pas utiliser la marque initiale. La premire phase de lopration est destine permettre la fidlisation de la clientle envers le licenci qui, ensuite, entreprendra damener cette clientle se reporter sur la nouvelle marque (Communication, point 39). Pour tre efficace un tel engagement doit satisfaire plusieurs conditions : 1) la marque concde doit tre suffisamment forte pour assurer la fois une viabilit immdiate de cette marque et son efficience conomique au cours de la priode durant laquelle la substitution de la marque se ralise ; 2) il peut se faire que le licenci dispose dune partie des actifs de production ou de distribution des produits commercialiss sous la marque (V. Dcis. du 27 juill. 2001, aff. COMP/M. 2337-Nestl/Ralston Purina, considrants 67 et s. ; Dcis. du 8 janv. 2002, aff. COMP/M.2621-SEB/Moulinex, considrant 140) ; 3) enfin, la licence doit tre exclusive et exhaustive, cest--dire ne pas tre limite une gamme de produits dtermine sur un march spcifique ; 4) la dure de la licence doit tre suffisamment longue pour que les effets de lopration de changement de marque puissent tre conomiquement assimils une cession (Communication, point 41).
INDEX ALPHABTIQUE
Abus de droit 210. Abus de position dominante 357 s. circonstances exceptionnelles 363 s. Accord sur les aspects des droits de proprit intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) 22, 68. Accords 314 s. ayant pour objet une marque 315 s. V. Licence de marque : cession de marque 335 s. ; dlimitation de marques 340 s. incluant des stipulations relatives la marque 347 s. de sous-traitance 352. de spcialisation 351. de transfert de technologie 348. verticaux 350. Acquisition du droit (conditions) 208 s. Acte unique europen 1. Adhsion 289. Antriorit 107 s. locale 110. V. Marque antrieure. Approvisionnement 326. Aptitude distinguer 27 s., 30 s. Armoiries 65. Association (risque) 143. Association europenne de libre change 257. Barrire lentre 372. Brevet 14, 282 s. Caractre disponible 105 s. Caractre distinctif 72 s. acquis par lusage 75 s. capacit distinctive, distinction 73. date dapprciation 75. dfaut, consquence 77 s. march gographique concern 83 s. perte, consquences 85. signe arbitraire 74. Caractres 42 s. Cession 44 s., 265 s., 335 s. Cession d entreprise 44, 375. Citation 151. Classification de Nice 29. Commerce de dtail 29. Commercialisation des produits sous licence 329. Concentrations 370 s. engagements 380 s. rglement 371 s. restrictions directement lies et ncessaires 373 s. Concurrence 311 s. Conditionnement (du produit) 235 s. Conflit avec une marque antrieure V. Marque antrieure. Confusion risque 143 s., 342 s. Consentement (du titulaire de la marque) 245 s. conditions de lexpression 245 s. objet 265 s. preuve 264. Consommateur 17. moyen 79 s., 136, 145 s. Contrefaon 2, 132 s. Convention de Paris 65, 158. Couleur 30 s., 82. Cour de justice interprtation 20 s. Dchance 186 s. Dfinition 24 s. Dlimitation de marques 340 s. Dmembrement 246 s. Dnomination gographique 76. Dessins et modles 209. Dictionnaire 152. Dilution par brouillage 120. Directive 7, 19 s., 157 s. Disponibilit 105 s. Douanes rgimes 228. Drapeaux 65. Droit dauteur 363 s. Droit exclusif (du titulaire) 2 s., 130 s., 227 s. Droit de proprit 200. Droits confrs (par la marque) 129 s. interdiction de la reproduction et de limitation 132 s. limitation des effets de la marque 149 s. point de dpart 129 s. Effets (de la marque) 149 s. limitation 150 s. Emballage 102. Enregistrement 129. Ententes 205 V. Accords. Entreprise commune 378 s. puisement des droits 153 s., 239 s. conditions 243 s. : relatives lexpression du consentement du titulaire 245 s. ; relatives lobjet du consentement 265 s. effets 278 s. limites 290 s. : rsultant de lextension des fonctions de la marque 291 s. ; rsultant de motifs lgitimes invoqus par le titulaire de la marque 297 s. Espace conomique europen 247 s., 270. Exclusivit (de la licence de marque) 322 s. Exercice (du droit de marque) 156 s. Existence (de la marque) 16 s. Existence/exercice (distinction) 200 s. Exploitation 157 s. absence 153 s. : consquences 186 s., 190 ; dlai 187 s. ; justification 191 ; sanctions 186 s. libert des changes, incidence 192 s. obligation 157 s. V. Exploitation (obligation). rgles de concurrence, incidence 311 s. V. Usage de la marque. Exploitation (obligation) 157 s. fondements 160 s. notion dusage de la marque 162 s. Fabrication du produit sous licence 325 s. Facilits essentielles 364 s. Fonction distinctive 38 s. Fonction essentielle 27, 40., 224 s., 291 s. Fonction de provenance 27 s. Fonctions 38 s. Fonds de commerce 44. Forclusion par tolrance 154. Forme 46 s., 100 s. fonctionnelle 100 s., 102. naturelle 100 s. substantielle 100 s., 103. Forme tridimensionnelle 49. Garantie 224 s. Goodwill 41. Groupe de socits 246. Identifiant non visuel 51. Imitation 133 s. intellectuelle 141. interdiction 132 s. matrielle 140. Importations parallles 235 s., 298 s. Juge national 20 s. Langue 84. Libre circulation des marchandises 195 s. Libre concurrence 311 s. V. Abus de position dominante, Concentrations, Ententes. Licit 63 s. Licence de marque 274, 315 s., 380 s. approvisionnement du preneur de licence 326. clauses entrant ou non dans lobjet spcifique 319 s. commercialisation des produits sous licence 329. engagement de non-concurrence 328. engagement de non-contestation 332 s. exclusivit de la licence 322 s. fabrication du produit sous licence 325. interdiction de sous-licences 334. prsentation des produits sous licence 331. publicit des produits sous licence 330. qualit du produit sous licence 327. refus 359. Luxe 41, 274. March intrieur 6. Marque antrieure 107 s. marque renomme 117 s. notion 108 s. spcialit, incidence 111 s. territorialit, incidence 115 s. Marque collective 183. Marque communautaire 10 s. Marque complexe 78, 134. Marque dceptive 69. Marque descriptive 77 V. Signe descriptif. Marque facultative 43 s. Marque figurative 100 s. Marque de garantie 183. Marque gnrique 212 V. Signe gnrique. Marque gustative 53 s. Marque indpendante 43 s. Marque notoire 126 s. Marque parallle 280. Marque renomme 116 s. dfinition 125 s. protection largie 120 s. Marque tactile 35. Marque tridimensionnelle 81. Mdicament 282 s., 297 s. Mesures deffet quivalent 197 s. Mise dans le commerce notion 249 s. Motifs lgitimes 297 s. Nom de famille 48, 151. Nom gographique 50.
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Non-concurrence (clause) 328. Non-contestation (clause) 320, 332 s. Normes de qualit 327. Notion 19 s. Nullit 31. Objet spcifique 39 s., 215 s., 319 s. communautarisation de la notion dobjet spcifique de la marque 217 s. contenu 221 s. Obtentions vgtales 323. Odeur 34 s., 51, 58 s. Office de lharmonisation dans le march intrieur 12. Ordre public et bonnes murs 64 s., 214 s. Origine industrielle du produit 38. Parasitisme 119 s. Pice dtache 173, 229, 234. Position dominante 353 s. abus 357 s. V. Abus de position dominante. constitution ou renforcement 371 s. existence 354 s. notion 354 s. Pouvoir de march 354 s. Prsentation des produits sous licence 331. Preuve 308 s. consentement du titulaire 264. usage de la marque 184 s. Produit (sous licence) 325 s. commercialisation 329. fabrication 325. prsentation 331. publicit 330. qualit 327. Protection territoriale absolue 329, 337. Publicit 89, 330. comparative 151, 232. Qualit du produit sous licence 327. Rapprochement des lgislations 8 s. Reconditionnement 235 s., 301 s. Refus de contracter 361 s. Rglement marque communautaire 11 s., 19 s., 157 s. Reprsentation graphique 33, 52 s. accessible 57. constante, sre et durable 59. contraintes techniques 56. fonctions 55. indirecte 54. non quivoque 58. Reproduction 133 s. lidentique 133 s. interdiction 132 s. Restrictions directement lies et ncessaires la concentration 373 s. Restrictions quantitatives 196. Restrictions quantitatives et mesures deffet quivalent 196 s. Risque dassociation 143. Risque de confusion 143 s., 342 s. apprciation 144 s. notion 143 s. Service notion 29. Signe constituant une marque 25 s., 47 s. Signe constitu par une forme naturelle, fonctionnelle ou substantielle 100 s. Signe descriptif 77, 90 s. apprciation, critres 90 s. marque vocatrice, distinction 99. Signe gnrique 77, 86 s. Signe gographique 71, 91. Signe identificateur 34 s. Signe non distinctif 72 s., 79 s. Signe sonore 51. Signe usuel 77, 86 s. Signes interdits 65 s. Signes trompeurs 69 s. Sous-licence 334. Sous-traitance 352. Spcialisation (accords) 351. Spcialit (principe) 111 s. Substance des droits 216 s. Symbole 67. Ternissement 120. Territorialit 2 s., 115 s., 192 s., 219 s. Trait CEE 2 s. Transfert de technologie (accords) 348. Transit 196, 228. Usage de la marque , 75. auteur 183. caractres 169 s. conditions 168 s. dans la vie des affaires 170 s. date dapprciation 83. fictif 176. localisation 83 s., 174 s. preuve 184 s. prolong 75 s., 82. srieux 155, 165 s. : critres dapprciation 167 s., 178 s. stade de lexploitation 175. V. Exploitation. Usages honntes 40, 231. Validit 62 s. Vins 68.
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1. Notion de risque de confusion, 143. 2. Apprciation du risque de confusion, 144-148.

SECT. 2. Limitations des effets de la marque, 149-155.

ART. 4. CARACTRES ART. 1. TOUS

SECT. 2. Forme de la marque, 46-61.

ART. 2. LIMITES LIES LEXPLOITATION OU LA NON-EXPLOITATION DE LA MARQUE, 153-155.

ART. 2. APTITUDE LA REPRSENTATION GRAPHIQUE, 52-61.

SECT. 3. Validit de la marque, 62-128.

RELATIVES LUSAGE DE LA MARQUE,

1. Dlai constituant linexploitation de la marque, 187189. 2. Consquence de linexploitation de la marque, 190.

SECT. 2. Exploitation de la marque et libert des changes, 192-310.

SECT. 3. Exploitation de la marque et rgles de concurrence, 311-383.

1. Accords ayant pour objet une marque, 315-346.

SECTION 1re Notion de marque.

SECTION 2 Forme de la marque.

SECTION 3 Validit de la marque.

SECTION 1re Interdiction de la reproduction et de limitation de la marque.

SECTION 2 Limitations des effets de la marque.

SECTION 1re Obligation dexploiter la marque.

SECTION 2 Exploitation de la marque et libert des changes.

ART. 1er. CONDITIONS DAPPLICATION

LA MARQUE DES RGLES RELATIVES LA LIBERT DES CHANGES.

Rp. communautaire Dalloz

Rp. communautaire Dalloz

SECTION 3 Exploitation de la marque et rgles de concurrence.

Rp. communautaire Dalloz

Rp. communautaire Dalloz

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