DROIT DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE

Cours de Philippe Mozas.

Remarques importantes :
Modalités d’examen : matière très liée à l’activité économique. Examen passé à l’oral.
Oral sans préparation, questions de cours (savoir son cours par cœur).
Aucune impasse.
Notes de 0 à 20.

Introduction générale au DPIC

La propriété industrielle peut se définir comme un ensemble de droits incorporels énumérés

limitativement par la loi et protégeant des créations ou des signes distinctifs de nature
industrielle ou commerciale.
La notion de droits incorporels est énumérée limitativement par la loi. Les droits incorporels
se classent en deux grandes catégories : les signes distinctifs et les créations industrielles.
Les signes distinctifs : il y a ici des marquages de toutes natures et de tous types qui sont
apposés sur des produits.

Section 1 / Dans la catégorie des signes distinctifs il y a :

- les marques : de fabrique/de commerce/ou de service. Les marques jouent le rôle

de patronyme pour les personnes ;
- les appellations d’origines/les indications de provenances/et les labels. Se sont des
indicateurs de qualité des produits. Cela n’indique pas que le produit est bon ou
mauvais cela garantie juste que le produit a été fabriqué selon certains critères. ex : on
peut indiquer l’origine du produit, la façon dont il a été fabriqué ;
- les créations industrielles (fabriquées par les fabriques, les industries) : les créations
industrielles dites « utilitaires » : les inventions dans tous les domaines et il y a aussi
les droits voisins des inventions. (ex. les obtentions végétales : certificat d’obtention
végétale qui concerne les plantes : leur création mais aussi leur découverte) ; la
protection de la topographie des semi-conducteurs (protection des puces électroniques.
Le droit sur les logiciels informatiques : économiquement le logiciel informatique
devrait être inclus dans les droits voisins du brevet d’invention ; Le droit de la
propriété industrielle peut aussi protéger les logiciels informatiques (comme le droit de
la propriété intellectuelle et artistique) ; « les créations industrielles ornementales » :
on utilise des ornementations : les formes des automobiles ; le droit sur les dessins et
modèles industriels (Livre 5 à 7) ; Ces droits de propriété industrielle ont tous une
spécificité : le droit n’est obtenu qu’après son enregistrement par un institut public de
propriété industrielle. Il faut déposer une demande dans les règles et cette demande va
être instruite par cet institut, cette instruction peut être plus ou moins minutieuse. Le
principal institut pour les dessins et modèles français c’est l’INPI (institut national de
la propriété industrielle) = enregistre que les dessins et modèles industriels français.
Concerne les marques/brevets d’inventions/topographie des semi-conducteurs etc…
Pour les certificats d’obtention végétale il y a un comité spécial basé à Angers. Il y a
aussi les titres communautaires valables sur tout le territoire de l’UE (marques, dessins
et modèles industriels), c’est l’OHMI (office d’harmonisation du marché intérieur,
 siège à Alicante, Espagne). Pour les brevets d’invention il y a l’office européen des
brevets dont le siège est München, Allemagne.
Seul l’INPI nous intéressera.
L’INPI est un établissement public qui possède une autonomie financière car elle se finance
sur les taxes payées par les requérants (qui déposent les brevets). Elle siège à Paris. 10
établissements sont décentralisés, dont un à Bordeaux (Place de Bourse). La mission de l’INPI
est définie à l’art. L. 411-1 du code de la propriété intellectuelle. Son rôle est pour l’essentiel
de recueillir et d’apprécier les demandes de protections si elles sont conformes à la loi, l’INPI
va les accepter puis enregistrer les droits sur u registre consultable par le public.
La mission de l’INPI a été étendue à la gestion du registre des métiers ainsi que la gestion du
registre national du commerce et des sociétés. L’INPI gère le BODAC (bulletin officiel des
annonces civiles et commerciales). C’est formellement le directeur de l’INPI qui prend les
décisions : décision de rejet d’une demande de droit sur une marque. Les décisions du
directeur de l’INPI sont passibles de recours. Mais le recours est orignal car porté directement
devant une cour d’appel compétente. Comme il est suggéré dans la définition, la propriété
industrielle et commerciale fait partie du droit des affaires. Propriété industrielle et littéraire et
artistique sont englobées par la propriété intellectuelle. La propriété industrielle concerne le
commerce et l’industrie. Il y aurait deux mondes différents. La protection par le droit d’auteur
n’exige aucun enregistrement : il suffit de respecter l’originalité de la protection et le droit est
acquis. Il faut se méfier de cette distinction car il y a des zones de recoupements entre les
deux types de protection de propriété. Il y a des dérogations aux droits d’auteur. Un dessin ou
modèle industriel peut être protégé par le droit d’auteur et le droit spécifique du droit des
dessins et modèles industriels.

Section 2 / Epistémologie de la propriété industrielle :

On se pose la question de savoir : à quoi sert la propriété industrielle ?

Que lui accorde t on pour remplir ce but ?
Ce droit de propriété industrielle confère un droit exclusif pour l’exploitation d’un signe ou
d’une création. Ce droit exclusif est une sorte de monopole. Ce droit exclusif est qualifié de
propriété par le législateur lui-même. Qualificatif très fort qui renvoie à la propriété de
choses corporelles, et art. 544 du code civil.
Ces droits de propriété industrielle ne sont pas de véritables droits de propriété car on ne
respecte pas les canons de la discussion.

Pourquoi conférer à une personne un monopole sur une création ?

Le fondement est beaucoup plus pragmatique en matière de propriété industrielle, il s’agit

d’organiser la concurrence. Organisation du marché. Accorder une propriété sur une création
permet de rendre le marché plus efficient.
En réalité, ces droits sont conférés parce que le législateur pense que c’est une bonne manière
d’organiser le marché. Les sociétés occidentales sont fondées sur le progrès du commerce et
de la situation économique. Les droits de propriété industrielle comme le droit de marque qui
identifie des produits ou des services de sorte que le consommateur a des repères entre tous
les produits et services qu’on lui propose. Cela créait des repères : la liberté de la
concurrence ne peut avoir lieu qu’entre les producteurs dont les produits sont identifiés. Si
tous les produits étaient utilisés, la concurrence exige la sélection du meilleur produit.
Cela permet de juge qu’elle est le meilleur produit. Le droit des brevets d’invention : pourquoi
attribuer des brevets sur une invention ? Que cela se passerait-il s’il ne l’avait pas ? Dans ce
cas dès que quelqu’un créait une invention, toute personne peut exploiter cette invention. Il
n’y a pas d’intérêt à être inventée. Il n’y a d’intérêt à être inventeur que si l’invention est
cachée dans le produit. L’avantage technologique que représente l’invention ne se diffuse pas
dans le public et donc d’autres personnes ne peuvent pas à leur tour inventer à partir d’une
invention précédente. Grace au brevet d’invention on accorde une récompense à l’inventeur
qui aura une action pour protéger son droit exclusif et on lui demande de diffuser son
invention dans une base de données. Il y aura protection de la propriété et donc progrès
économique. Il y aura protection entre producteurs différents.
ex. il y a un I-phone et un Blackberry = ben grâce à la propriété industrielle on sait faire la
différence.

La propriété industrielle romaine est apparue avec le développement de l’économie (dès

l’antiquité : 1er phase). Mais c’est en Angleterre, à la fin du 17ème siècle, qu’est apparue la
propriété industrielle. En 1777 aux USA. En 1791 en France.
Le droit de la propriété industrielle s’est internationalisé très vite : il y a eu une mondialisation
de la propriété industrielle. La Convention d’Union de Paris (CUP) en 1883 : association de
pays qui voulait organiser leur propriété industrielle. Elle existe toujours et permet une
réciprocité de la reconnaissance des droits de propriété. Elle existe toujours et est gérée par
l’HOMPI) depuis 1970. Deux sortes de contestations lui sont opposées : contestation
marxiste (Proudhon est hostile à toute propriété, sauf propriété publique). Il y a aussi des
ultralibéraux pour lesquels le marché est tout et il ne doit exister rien d’autre. Aucun obstacle
au marché pour que ça marche. Les USA sont très friands de propriété industrielle.
Il doit y avoir des récompenses pour favoriser la création technique (logiciels/armements,
etc.) pour le progrès économique. Sur le plan microéconomique la propriété industrielle est
importante et les sociétés françaises n’en ont pas toute conscience.
Pour les créations industrielles : elles ont été créées pour des brevets : source de création
d’entreprises solides. L’invention assure comme récompense une certaine rente, ce qui motive
à fonder une entreprise. Ce qui permet à une entreprise de petite taille de se défendre contre
des grands groupes qui font du plagia (violation droit de propriété industrielle).

Section 3/ Les sources de la propriété industrielle :

Trois types de sources définis territorialement. La propriété industrielle est donnée pour un
territoire bien précis.
Des sources internes, nationales, européennes et internationales aussi.
Les sources internationales définissent des directions que les Etats doivent respecter
(hiérarchie des normes).

# Les sources internes ;

Unique source : code de la propriété intellectuelle (CPI). Livres 5 à 8 du CPI. Les livres 1 à 3
concernent la propriété littéraire et artistique. Le livre 4 concerne l’INPI : rôle/modalités de
fonctionnement, etc. Le livre 5 du CPI, L. 511-1 et suivants, concerne les droits sur les dessins
et modèles industriels. Livre 6, L. 511-1 et suivants : créations industrielles utilitaires : le
brevet d’invention, certificat d’obtention végétale et topographie des semi-conducteurs. Livre
7, L. 511-1 et suiv. : signes distinctifs en premier lieu les marques. Le CPI a été modifié en
2007 et 2008 : en raison de directives communautaires et traités internationaux.
Il y a quelques textes dans le code de la consommation et le code rural pour régir les signes
relatifs à la qualité des produits.

# Le droit européen (communautaire et non-communautaire) ;

Le droit européen non-communautaire concerne le droit sur les brevets d’inventions : il y a
une convention sur la délivrance de brevets européens, signée à München le 5 octobre 1973.
Création de l’organisation européenne des brevets : avec un organe exécutif l’office européen
des brevets. Cette convention permet grâce à une demande unique d’obtenir un brevet
d’invention valable dans plusieurs pays européens au choix du demandeur (ex. France,
Allemagne, voir tous les pays = 34 signataires). Mais dans chaque pays les effets du brevet
seront régis par la loi nationale. Mais il n’y a pas de brevet communautaire valable sur toute la
communauté européenne. Mais il y a un droit de la propriété intellectuelle
communautaire. Deux types de textes : les règlements communautaires : sortes de lois
communautaires applicables de manière uniforme dans l’ensemble de l’UE (texte
d’intégration) : règlement sur la marque communautaire et un règlement sur les dessins et
modèles communautaires. ex. dépôt d’une demande de marque à l’OHMI. Les effets du
modèle communautaire seront régis dans les 27 par le règlement qui l’institue. Il y a aussi des
directives : ont pour objet d’harmoniser les droits nationaux et de rapprocher les législations
des Etats-membres, lorsqu’une directive est prise par le conseil et le parlement, cette directive
devra être transposée dans chaque Etat membre dans sa législation. En matière de propriété
industrielle il y a un grand nombre de directives. Pour tous les droits de propriété industrielle
même pour le brevet. Si on prend la marque il y a deux grandes directives communautaires
aussi bien pour les conditions d’obtention du droit de marque que pour ses effets.

# Les sources internationales ;

La CUP créait deux principes : assimilation du ressortissant unioniste aux nationaux.

Tout ressortissant de la CUP sera traité comme un national, d’un autre pays membre. Le
ressortissant britannique sera traité en France comme le ressortissant français. Le droit de
priorité. Tout ressortissant d’un Etat membre lorsqu’il demande une protection, un droit de
propriété industrielle dans un Etat membre, est prioritaire dans tous les Etats membres durant
un certain délai pour obtenir la même protection. Par exemple : il dépose une demande de
marque auprès de l’INPI en France, j’ai 6 mois de priorité pour obtenir le même droit de
marque dans les autres pays.

Les accords de l’OMC du 15 avril 1994 signés à Marrakech. Ils contiennent l’annexe 1-C,
ADPIC (ou DRIPS en anglais) : accords sur les droits de propriété intellectuelle liée au
commerce. Ils définissent des normes de protection minimale pour les droits de propriété
industrielle. ex. un droit de propriété d’invention peut être accordé dans n’importe quel
domaine technique.

Il y a d’autres accords ciblés sur des droits de propriété intellectuelle en particulier. ex. droit
des brevets d’invention.

Bibliographie (prendre un livre récent 2008/2009) mais pas un manuel (trop dense) ;

Il y a des limites à la liberté du commerce : le droit de la propriété intellectuelle et les fautes

(sur le fondement de 1382 du code civil). Ces fautes sont des pratiques commerciales
déloyales. ex : utiliser la marque de son concurrent, parasitisme, etc.). Lorsqu’il y a
contrefaçon il y a en général une pratique commerciale déloyale (concurrence déloyale). Une
entreprise concurrente utilise la même dénomination sociale qu’un concurrent. Il est
nécessaire de comparer les rapports de la propriété intellectuelle avec les pratiques
commerciales déloyales.
Section 4 / Le plan ;

Chapitre préliminaire : la sanction des pratiques commerciales déloyales entre la propriété

2ème partie : le droit des signes distinctifs ;

3ème partie : le droit des créations industrielles ;

Chapitre préliminaire : la sanction des pratiques commerciales déloyales ;

Les pratiques dommageables aux entreprises. ex. pratique dommageable à une entreprise
concurrente.
Il y a deux types de pratiques commerciales déloyales : la concurrence déloyale et d’autre
part, le parasitisme économique. Ces actes doivent être préalablement définis. Une fois
définis on comprend comment la sanction de ces actes et pratiques permettra de protéger des
signes qui ne constituent pas des droits de propriété industrielle mais qui sont des signes
essentiels pour les affaires : se sont des signes de l’entreprise.

Section 1er : la définition des pratiques commerciales déloyales entre entreprises ;

Lorsqu’on veut définir une notion faut la définir en elle-même et en dehors d’elle pour ce qui
lui est proche.

# Définition en soi de ces pratiques commerciales déloyales ;

Concurrence déloyale : elle peut se manifester par plusieurs pratiques. Ce peut être le cas par
création d’une confusion. C’est le fait pour une entreprise d’imiter les emblèmes, les signes,
parfois même les produits d’un concurrent et ainsi de créer une confusion dans l’esprit de la
clientèle. Il y a le risque de créer une confusion dans l’esprit de la clientèle : la clientèle risque
de confondre les deux entreprises. L’intention n’est pas nécessaire. Une faute de négligence
ou d’imprudence suffit car on a ici affaire à des professionnels qui ont l’obligation de ne pas
créer de confusion dans l’esprit de la clientèle, car sinon sanction sur le fondement de 1382 et
1383 du code civil et L. 121-1 du code de la consommation. Il y a aussi concurrence déloyale
par dénigrement : c’est le fait de répandre des informations péjoratives sur un concurrent ou
sur ses produits. Mais il ne faut pas confondre péjoratif et faux. Si c’est péjoratif mais faux =
dénigrement. Si c’est péjoratif mais vraie : dénigrement aussi ! ex. dire que les produits
diététique d’un concurrent sont de la « daube ! » = dénigrement.
La publicité comparative est encadrée par L. 121-8 du code de la consommation, et elle est
possible sous conditions très rigoureuses. Il y a aussi la désorganisation d’un concurrent ou
du marché. Elle se fait par le débauchage abusif de ses salariés. ex ; un salarié viré livre à son
prochain employeur (un concurrent) des documents de l’entreprise qui l’a débauché. La
désorganisation du marché, tant qu’à elle, est sanctionnée par des textes très spécifiques qui
sont dans le code de commerce : interdiction de la vente à perte.

Parasitisme économique : fait pour une entreprise de vivre dans le sillage d’une autre, de
profiter des efforts d’une autre entreprise (efforts commerciaux, publicitaires et réputation
notamment). Une entreprise profit des investissements d’une autre entreprise pour éviter
d’effectuer soi-même des investissements. Deux sortes de parasitisme économique : la
concurrence parasitaire et agissement parasitaire. Dans le premier cas, l’acte de parasitisme
économique met aux prises deux entreprises concurrentes. C’est une forme de concurrence
déloyale : variété de concurrence déloyale : la concurrence parasitaire. Mais il n’est pas
nécessaire de démontrer l’existence d’un risque de confusion. Dans l’agissement parasitaire,
en revanche, il s’agit de deux entreprises qui exercent leur activité dans des secteurs
économiques différents. ex. un fabriquant de réfrigérateur utilise la marque Chevrolet et profit
de la renommée de la très fameuse marque de voiture : c’est un acte de parasitisme
économique car le public fait le lien réfrigidaires-voitures. ex. publicité mettait aux prises la
société de vente par correspondance La Redoute et la société de vente Cartier. La Redoute a
eu l’idée de mettre en jeu un concours pour les clients pouvaient gagner des produits Cartier
(foulards) mais aucune autorisation de la société Cartier n’avait été obtenue par cette
entreprise. La société Cartier vend des produits de luxe. Il s’agissait simplement de profiter de
la réputation de Cartier à son profit pour rehausser son image : c’est un cas d’agissements
parasitaires. ex. magasins de ventes de parfums ont été condamnée pour concurrence de
ventes parasitaires pour avoir imiter l’ambiance de vente des magasins de ventes Séphora. ex.
publicité du fromage : slogan « la Hollande, l’autre pays du fromage ». Une société horticole
a utilisé le slogan « la Côte d’Azure, l’autre pays de la tulipe ».

Il faut poser des limites au parasitisme économique car sinon on en arrive à des abus :
l’imitation même servile des produits d’un concurrent ne suffit pas à caractériser l’existence
d’un parasitisme économique. C’est la même chose s’il s’agit d’un signe. Pour qu’il y ait
parasitisme économique il faut caractériser une faute qui est un comportement déloyal : qui
consiste à profiter des investissements d’une autre entreprise mais ces derniers doivent être
qualifiés, caractérisés et lui procurer un avantage concurrentiel. ex. une entreprise imitait
servilement les produits de son concurrent. Cela ne suffit pas en soi, pour constater un cas de
parasitisme économique. Mais il y avait parasitisme économique car cette entreprise utilisait
les moules et les patrons de ce concurrent qui lui avaient été apportés par un ancien employé
de ce concurrent. ex. un autre cas consistait en la copie servile (presque identique) d’un
modèle de brouette. Les juges ont relevé une particularité : imitation faite par une entreprise
chinoise pas présente sur le marché français. En revanche l’entreprise qui vendait cette
brouette sur le marché français était très connue des consommateurs. La société chinoise s’est
servie de la marque française pour pénétrer le marché français sans faire aucun effort pour se
démarquer (aucune publicité, pas de promotion, etc.) Elle se contente de recopier et de
vendre. En revanche il a été jugé que le simple fait de créer des éléments de jouets
compatibles avec ceux d’une marque réputée n’est pas un acte de parasitisme économique (ici
c’était des Légo).

# Distinction des pratiques de concurrence déloyale avec la contrefaçon ;

On distingue la contrefaçon et le parasitisme économique. On relève qu’il y a une

différence dans les fondements juridiques : dans l’action en contrefaçon on veut défendre un
droit de propriété industrielle : on se défend contre l’appropriation indue d’un signe ou d’une
création par un tiers. On défend une propriété. On peut la comparer à l’action en revendication
pour les choses corporelles. Modalités de sanctions particulières, de faire cesser les sanctions
en urgence, et des sanctions pénales lourdes. Pour e moins 3 ans de prison et 300000 €
d’amendes.

En ce qui concerne la concurrence déloyale et le parasitisme économique : il s’agit de fautes

dans la liberté d’exercer le commerce : on veut indemniser les dommages causés après des
actes fautifs : on applique les articles 1382 et 1383 du code civil traditionnellement. Dans la
loi LME du 4 août 2008 dite de modernisation de l’économie un autre texte pourrait
sanctionner certains de ces actes. Cette loi de modernisation de l’économie est un fourre-tout
ignoble. La loi LME créait L. 121-1 du code de la consommation : ce texte stigmatise les
pratiques commerciales trompeuses, et affirme qu’ « une pratique commerciale est trompeuse
premièrement lorsqu’elle créait une confusion avec un autre bien, un service, une marque, un
nom commercial ou un autre signe distinctif d’un concurrent ». L’alinéa 2 prévoit que l’alinéa
1er précité est applicable si la pratique vise des professionnels. Dans l’alinéa 1er on fait
référence aux actes de concurrence déloyale : applique t on ce texte aux actes de concurrence
déloyale : dans ce premier cas on pourrait voir appliquer l’article 1382-1 aux actes de
concurrence déloyale et L 121-1 aux actes de parasitisme. Ces faits peuvent être sanctionnés
pénalement prévu par l’article L. 121-6 du code de la consommation, ce texte renvoyant à
l’article L. 213-1 du code de la consommation. La peine encourue est de deux ans de prison et
37500 € d’amendes. Cela ne change rien aux actes de concurrence déloyale : en effet, la cour
de cassation fait une application rigoureuse entre contrefaçon et sanction d’un acte de
concurrence déloyale ou d’un parasitisme économique car dans ces derniers cas la loi exige
que les juges caractérisent des infractions sur le fondement de la responsabilité civile
délictuelle : caractériser l’existence d’un faute et d’un lien de causalité : les juges du fond ne
doivent pas faire référence des concepts utilisés dans la propriété intellectuelle en général : les
juges du fond ne doivent pas parler d’originalité, de nouveauté, pas non plus utiliser d’autres
critères utilisés en matière de droit des marques comme la distinctivité. ex. deux entreprises
de pompes funèbres. Affaire mettant aux prises deux sites électroniques : les deux sites
électroniques s’appelaient tous deux pompes funèbres : l’un au singulier et l’autre au pluriel.
Le site le plus ancien tente une action en concurrence déloyale : les juges du fond refuse de
qualifier la concurrence déloyale car les termes utilisés ne constituent pas une concurrence
déloyale car la protection des signes distinctifs n’est valable aux pour les marques, ici ce n’est
pas ce qu’il faut rechercher c’est l’existence d’une faute, c'est-à-dire la création d’un risque de
confusion dans l’esprit du public car s’agissant de termes couramment employés par le public,
celui-ci ne peut pas confondre, il y a pas de faute. La marque n’est pas distinctive, pas de
faute.

Dans un acte de procédure judiciaire on intente une action en contrefaçon et une action en
concurrence déloyale : mais dans qu’elle mesure peut on utiliser cumulativement ou
alternativement ces actions ?
La cour de cassation admet qu’il y ait condamnation pour concurrence déloyale lorsque
l’action en contrefaçon a été rejetée : le fait qu’il y ait rejet de l’action en contrefaçon ne veut
pas dire qu’il y aura rejet de l’action en concurrence déloyale car le risque de confusion dans
l’esprit de la clientèle demeure même si l’on constate qu’il n’y a pas d’acte de contrefaçon.
ex. rejet de l’action en contrefaçon mais risque de création d’une confusion dans l’esprit de la
clientèle. Mais c’est plus douteux s’il s’agit d’une action en concurrence parasitaire qui
sanctionne des fautes comme l’imitation de signes de concurrents, l’utilisation de ces signes.
On est souvent dans des cas où on sanctionne une contrefaçon. Le rejet de l’action en
contrefaçon devrait entrainer le rejet de l’action en agissements parasitaires (cette action c’est
entre des entreprises non concurrentes # action en contrefaçon où il faut des produits
identiques ou similaires donc entreprises concurrentes).
ex. la marque « bidule » pour des réveil, puis « bidule » pour des voitures, pas d’action en
contrefaçon mais agissement parasitaire.

Une demande d’indemnisation pour concurrence déloyale et une autre demande en agissement
parasitaire : deux préjudices différents vont être indemnisés. Il faut indemniser la contrefaçon
et ses conséquences. Il y a ensuite place pour une action en concurrence déloyale ou
parasitaire mais il y a d’autres faits qui constituent une faute différente de l’action en
contrefaçon qui ont causés un préjudice différent de celui causé par la contrefaçon.
ex. condamnation pour contrefaçon de l’imitation d’une marque de parfum : utilisation d’une
marque de parfumeur pour vendre ses propres parfums. On constate aussi que les produits
vendus sous la marque contrefaisante ont été vendus en grands nombres, à des prix très bas.
Et en plus, dans des conditions de présentation dévalorisantes, ce qui est un autre acte de
concurrence déloyale qui permet une indemnisation supplémentaire au titre de la concurrence
déloyale.
ex. acte de contrefaçon avec apposition de la marque sur des produits sans autorisation et cette
entreprise qui a commis l’acte de contrefaçon a utilisé le dessin constituant la marque en
utilisant le dessin de la marque dans ses propres factures. Le fait que cela soit apposé à côté de
du nom de l’entreprise n’est pas de la contrefaçon mais on constate que cela créait un risque
de confusion et une banalisation du signe qui constitue la marque déposée : acte de
concurrence parasitaire.
Cass. com., 11 juin 2008, revue propriété industrielle, année 2008, n°11 page 53, note de
Mme Schmidt-zslalewski.

Cette distinction est compliquée mais il faut tenter de trouver une autre comparaison dans les
choses corporelles : si on a un droit de propriété sur un terrain on peut se plaindre de la
violation du droit de propriété (on vient camper dans mon jardin, sur ma propriété) ou du
trouble anormal du voisinage (on installe à côté de chez moi une usine polluante qui créait des
bruits et des odeurs). On se plaint ici d’une dévalorisation de ma propriété et de mon droit de
jouissance sur ce terrain. C’est le même raisonnement pour la différence des actions précitée.

Section 2 : la protection des signes de l’entreprise ;

Les signes de l’entreprise sont parfois appelés les droits de propriété industrielle imparfaits.
Droit de propriété industrielle car ils ressemblent à une marque/imparfaits car ils ne sont pas
défendus par l’action en contrefaçon.

Ces signes sont des signes de l’entreprise car utilisés par l’entreprise pour caractériser leur
activité ou pour les dénommer. On désigne par un produit ou un service (c’est la marque)
mais on désigne une activité. Il y a la dénomination sociale (noms des sociétés), le nom
commercial (nom qu’un commerçant donne à son fonds de commerce. ex. boucherie Dupuy),
l’enseigne (apposée sur le local où s’exerce l’activité de l’entreprise, fonction d’attractivité de
la clientèle) et le nom de domaine électronique.

# Les modalités de protection des signes de l’entreprise ;

Il y a des signes classiques : nom commerciale, dénomination sociale et enseigne sont connus
depuis forts longtemps. Et plus récemment le nom de domaine électronique.

1/ Les signes classiques ;

a) Définitions ;

Nom commercial : c’est la dénomination sous laquelle est exploité un fonds de commerce.

Dénomination sociale : c’est la désignation d’une société. Equivalent d’un patronyme pour
une personne physique.
Enseigne : désignation d’un établissement commercial ou industriel sur le lieu où il se trouve
pour attirer l’attention du public. L’enseigne a cette particularité qu’elle désigne un local (un
lieu d’exploitation), pas une entreprise en elle-même.

Le nom commercial et la dénomination sociale sont obligatoires et uniques.

En revanche, concernant l’enseigne, elle n’est pas obligatoire et elle n’est pas forcément
unique. L’enseigne peut être multiple.

b) Modes d’acquisitions ;

Nom commercial : il s’acquiert par voie d’occupation. C’est par l’usage qu’on acquiert le
droit de défendre son enseigne. Cet usage doit être paisible et public. Il doit être inscrit au
registre du commerce et des sociétés mais elle n’est qu’une condition d’opposabilité aux tiers.
Sans inscription au registre du commerce, les tiers qui ignoraient de fait l’existence de ce nom
commercial peuvent prétendre l’ignorer, en revanche si c’est inscrit sur le registre du
commerce aucun tiers ne peut l’ignorer pour l’exploitation du fonds de commerce. TGI de
Paris, 25 octobre 2008, revue trimestrielle droit propriété intellectuelle 2008, Pascal Tréfiny.
FactorFrance, ce signe son titulaire prétendait qu’ils’ agissait d’une marque qu’il a déposé à
titre de marque, qu’il s’agissait aussi de la dénomination de sa société. Il prétendait aussi que
FactorFrance constituait son nom commercial. Ce signe a été utilisé par un concurrent.
Comme il s’agissait d’une marque le concurrent a été condamné pour contrefaçon, comme il
s’agissait aussi d’une dénomination sociale il a été condamné pour concurrence déloyale, mais
comme ce nom commercial n’a pas été enregistré sur le registre du commerce et des sociétés,
il était inopposable au concurrent et donc celui-ci n’a pas été condamné pour concurrence
déloyale sur le nom commercial.

L’enseigne : traitée comme le nom commercial, sauf que certains considèrent qu’il faut en
plus démontrer que l’établissement sur lequel est exploitée l’enseigne a une activité.
La dénomination sociale : il y a une discussion par l’appropriation et par inscription au
registre du commerce et des sociétés qui est exigée pour une raison d’opposabilité. D’autres
plaident en faveur d’une question d’appropriation du signe et pas d’opposabilité du signe aux
tiers.

c) L’étendue du choix du signe ;

Nom commercial : le signe est forcément dénominatif (ou signe verbal, donc pas de titres ni
de dessins). On peut choisir le patronyme du commerçant qui exploite le fonds, le patronyme
d’un tiers (mais il ne faut pas de risque de confusion avec ce tiers) ou de fantaisie.

Dénomination sociale : le signe est dénominatif. On peut choisir un patronyme (cf. nom
commercial). On peut choisir avec son accord, le patronyme d’un associé. Attention : si un
associé consent à ce que l’on choisisse son patronyme comme dénomination sociale, ce choix
est définitif, il ne peut plus revenir dessus et employer son nom pour exercer une activité dans
le même secteur économique. Sinon, se serait un acte de concurrence déloyale. La
dénomination sociale est toujours accompagnée de la forme de la société (ex. Mozas SARL).
C’est aussi le cas en matière d’assurances (ex. mutuelles du Mans Assurances).

Enseigne : grande liberté. L’enseigne peut être dénominative, figurative ou tridimensionnelle

(une forme), peu importe.
La même dénomination peut être reprise à titre de nom commercial, de dénomination sociale
et d’enseigne.
Il faut aussi veiller à ce que ces signes ne soient pas contraires à l’ordre public (telle ou telle
législation qui interdisent telle ou telle nom à titre d’enseigne) ou aux bonnes mœurs.
Ces signes ne doivent pas être utilisés de manière trompeuse pour le public (ex. ne pas écrire
le terme artisan si la personne n’a pas ce titre, idem pour le titre de compagnon ou d’artisan
d’art).
Il faut choisir un signe qui puisse être facilement défendu. Il faut choisir un signe qui ne soit
pas usuel pour l’activité considérée (ex. crêperie : une entreprise s’appelle comme ça mais un
concurrent s’installe à côté de lui avec le même terme = c’est usuel et donc ce n’est pas fautif,
en revanche s’il y a écrit la « crêperie bretonne » = acte de concurrence déloyale). Il faut
choisir un signe qui ne soit pas trop usuel.

d) L’extinction du droit sur le signe ;

Nom commercial : le droit sur le nom commercial s’éteint dès la fin de l’exploitation du fonds
ou par l’absence d’usage du nom commercial. A partir de qu’elle durée peut-on considérer
que le droit sur le signe est perdu ?
Le droit de défendre le nom commercial peut se perdre par tolérance (on s’arrange à l’amiable
avec le concurrent).

Enseigne : idem que le nom commercial, mais la jurisprudence dit que le droit sur l’enseigne
ne se perd pas par tolérance.

Dénomination sociale : ce droit ne se perd que d’une seule manière : la fin de la société.

e) La défense du signe ;

Traditionnellement le signe se défend en application des articles 1382 et 1383 du code civil.
On se fonde sur l’acte de concurrence déloyale ou parasitaire. A noter : l’acte de concurrence
déloyale peut être sanctionné par l’article L. 121-1 du code de la consommation (il prévoit
aussi des sanctions pénales). Il faut rechercher le risque de confusion dans l’esprit de la
clientèle : il faut qu’un concurrent ait choisi un signe identique et similaire. Il faut que les
deux entreprises en litige agissent dans le même secteur économique. Et pour l’enseigne et
le nom commercial, il faut qu’il se situe dans la même zone géographique. Mais les deux
enseigne aient un rayonnement qui soit le même : enseigne ayant une portée nationale ou
locale. ex. un bar des sports à Bordeaux.
Risque de confusion ? Si oui il y a faute, sinon pas faute.
Concernant la concurrence parasitaire, cela consiste à profiter des investissements d’un
concurrent. C’est rare la concurrence parasitaire, l’agissement parasitaire est encore plus rare
(il faudrait deux entreprises de secteurs économiques différents et une enseigne très connue).

L. 217-1 du code de la consommation : sanctionne pénalement le fait de faire apparaître sur

un objet un autre nom que celui du fabriquant ou un autre lieu de fabrication. On peut cumuler
ce texte à une action en concurrence déloyale.

f) Le transfert de ces signes ;

Ces signes peuvent être cédés entre vifs : on peut céder un nom commercial ou une enseigne.
On peut les transmettre par succession. Le juge aux affaires familiales peut même les
attribuer lors d’un jugement de divorce (attribution judiciaire à l’un des époux).
L’enseigne fait davantage l’objet de droit d’exploitation dans les contrats de franchises. Il
peut y avoir des licences de marques, mais la plupart du temps c’est un droit d’exploitation
de l’enseigne. Plus largement droit d’exploitation d’un signe (une marque ou une enseigne).

2/ Le nom de domaine électronique ;

Définition : c’est l’identification d’un site sur un réseau électronique. ex. noms de domaines
sur l’internet (ex. philippe-mozas.com), sur le minitel. C’est un signe de l’entreprise lorsqu’il
est détenu par une entreprise soit pour faire connaître son activité soit pour y exploiter tout ou
partie de son activité. Sur le site, les entreprises peuvent vendre certains de leurs produits. On
compare le nom de domaine électronique avec le nom de domaine ou avec l’enseigne. Le nom
de domaine électronique ne désigne pas forcément une entreprise mais peut identifier une
activité. Le public peut alors se repérer et trouver le site sur le réseau.
Donc c’est plus proche de l’enseigne.

Conditions de sa protection : ce nom de domaine électronique doit faire l’objet d’une

demande de protection auprès d’un organisme, un office d’enregistrement (ou un office) qui
va gérer un domaine de premier niveau. Cet organisme étant un organisme privé, parfois
semi-privé et semi-public. Il est régi par un texte qui peut avoir deux natures : soit une charte
négociée avec les pouvoirs publics : charte de l’AFNIC. L’attribution du nom de domaine doit
respecter cette charte. 2ème possibilité : un texte normatif : c’est le cas du « .eu », c’est un
règlement de domaine qui prévoit les conditions d’attribution du nom de domaine « .eu ». Le
6 février 2007, le gouvernement a publié un décret sur l’attribution des noms de domaines,
l’AFNIC applique sa charte tout en étant tenue des points du décret, c’est le décret du 6
février 2007 qui s’appliquera. La nature de la relation entre le titulaire du nom de domaine et
l’office d’enregistrement est contractuelles (charte et texte règlementaire).
Le titulaire du nom de domaine doit payer une redevance variable suivant le domaine de
niveau auquel on a à faire et l’enregistrement est valable pour une durée limitée : c’est 2 ans
en « .fr »mais ce droit est renouvelable. Le nom de domaine est dénominatif avec des
contraintes typographiques importantes (ex. on ne met pas d’espace) et avec la contrainte de
l’obligation d’inclure certains termes (« @ » et « .fr »). Il peut reprendre des termes usuels
(« pompes funèbres ») mais cela est très difficilement défendable. La tromperie à l’égard du
consommateur s’apprécie grâce au nom du domaine et au contenu du site électronique.
La conformité à l’ordre public et aux bonnes mœurs. Tel ou tel interdiction prohibe
l’utilisation de tel ou tel terme comme nom de domaine. Il est interdit d’utiliser la marque
d’autrui, les emblèmes des Etats et collectivités publiques. La lecture du décret du 6 février
2007 est très enrichissante car sont interdit de nombreux noms de domaines et des noms de
personnes. Lorsqu’un nom de domaine est déposé par le déposant, il doit démontrer qu’il a sur
ce nom un droit ou un intérêt légitime. Il faut aussi exploiter le site de bonne foi.

Comment se défend le nom de domaine ?

Le nom de domaine peut se défendre contre des actes de concurrence déloyale voir
parasitaires comme s’il s’agissait d’une enseigne ou d’un nom commercial, sauf que,
contrairement à l’enseigne le nom de domaine à un rayonnement géographique national.
C’est ainsi que l’agence immobilière « de particuliers à particuliers » a attaqué une autre
agence qui utilisait des termes au titre de nom commercial. Comme cela existe sur interne et
que c’est nationalement diffusé alors il y a lieu d’attaquer. On recherche le risque de
confusion dans l’esprit du public, comme s’il s’agissait d’une enseigne, d’un nom commercial
etc. donc il y a regroupement géographique car le nom de domaine se diffuse partout.

Transmission du nom de domaine : obéit aux règles instituées par la charte et le texte
normatif. Pour le nom de domaine la cession est possible et peut s’opérer à titre onéreux.

# Les conflits de ces signes avec les droits de propriété industrielle ;

Est-ce qu’une dénomination sociale, un nom commercial, une enseigne et nom de domaine
électronique peuvent entrer en conflit avec une marque ? OUI

En ce qui concerne les créations techniques comme les inventions brevetés, le conflit est
presque inexistant car ce ne sont pas les mêmes domaines. La création technique est dans le
domaine de la création, des signes etc. donc un enseigne ne peut pas entrer en conflit avec un
brevet d’invention.

Le domaine d’un site électronique et le nom d’un personnage célèbre d’une bande dessinée ou
d’un signe. Le plus fréquent est le conflit avec les marques.
Le plus fréquent est le conflit avec les marques : très nombreux conflits avec les marques.
Si la marque est antérieure au signe de l’entreprise ou inverse : le résultat est différent.

1/ Le signe de l’entreprise est antérieur à la marque ;

Une entreprise exploite un signe et tout à coup un concurrent dépose un même signe ou un
signe similaire à titre de marque. C’est un acte de concurrence déloyale pouvant être
sanctionné par L. 121-1 du code de la consommation. L’article L. 711-4 du code de propriété
intellectuelle interdit l’adoption d’une marque qui porterait atteinte à une dénomination
sociale, un nom commercial ou une enseigne.
Toutefois le nom commercial et l’enseigne doivent être connus sur l’ensemble du territoire
national. Si le nom commercial ou l’enseigne ne sont pas connus sur l’ensemble du territoire
national une marque identique à celle-ci pourra être déposée par un tiers et le titulaire du nom
commercial de l’enseigne ne pourra les exploiter qu’en respectant les articles L. 713-6 du
code de propriété intellectuelle. Ce qui signifie que nom commercial et enseigne doivent être
utilisés de bonne foi et sans porter atteinte à la marque (ex. j’exploite le titre bidule pas
connu). Je dépose une action en concurrence si mon titre « bidule » que j’exploite est pas déjà
utilisé si c’est connu. Je ne dois pas créer de confusion dans l’esprit du public sinon je serai
accusé de concurrence déloyale ou parasitaire. D’où l’intérêt de déposer le nom commercial,
l’enseigne à titre de marque. Donc il faut déposer le nom commercial et l’enseigne à titre de
marque (tout protéger).

2/ La marque est antérieure au signe de l’entreprise ;

Le conflit est réglé par le droit des marques. Lorsqu’on utilise une marque préexistence
comme signe de l’entreprise on peut être condamné pour concurrence déloyale, cela peut
même être de la contrefaçon dans certains cas (ex. j’utilise l’enseigne coca cola et je vends du
Thé = concurrence déloyale). L. 713-6 prévoit aussi que l’enregistrement d’une marque ne
fait pas obstacle à l’utilisation du même signe ou d’un signe similaire comme dénomination
sociale non commerciale ou enseigne lorsque cette utilisation est le fait d’un tiers de bonne foi
exploitant son nom patronymique. ex. marque Chantal Thomas. Elle veut ouvrir un magasin
de vêtements d’hivers à Bordeaux. Cette article lui permet d’utiliser son nom pour
l’exploitation de sa marque à condition de ne pas créer de parasitisme. Mais si cela porte
atteinte à la marque son titulaire peut l’attaquer.

Une question spécifique se pose pour les dénominations sociales car on se demande si une
société se prévalant de cet article L. 713-6 peut choisir le nom d’un associé ?
La jurisprudence a été fluctuante : elle a refusé puis accepté : il faut que l’associé ait un rôle
dirigeant au sein de la société.

Pour le nom de domaine électronique c’est assimilé à une sorte d’enseigne et de nom
commercial, donc on applique ces articles au nom de domaine électronique, donc le titulaire
d’un nom de domaine électronique antérieur à une marque peut attaquer le titulaire de la
marque sur le fondement du parasitisme économique et demander l’annulation de la marque
sur le fondement de L. 711-4.

Le titulaire d’une marque peut demander des dommages et intérêts sur le fondement de la
concurrence déloyale mais la plupart du temps c’est de la contrefaçon de marque.
Il pourra demander l’annulation du nom de domaine électronique et le transfert à son profit de
la titularité du nom de domaine électronique à l’office d’enregistrement.

Problème : le titulaire d’une marque française constate l’exploitation de sa marque est faite
par une société internet étrangère (nom de domaine qui est exactement le même). Ici il faut
attaquer et obtenir l’exéquatur du jugement à l’étranger (dans le pays où est domicile le site
internet).
L’ICAM (Internet Corporation for Attribute and Numbers) a crée des procédures de
règlements amiables (ex. procédure UDR, etc.) des litiges en coopération avec l’OMPI. Le
titulaire d’une marque peut attraite le titulaire d’un nom de domaine électronique devant un
centre d’arbitrage qui tranchera le litige et décidera l’annulation du nom de domaine
électronique ou le transfert au bénéfice du titulaire de la marque. Ce ne sont pas des
procédures d’arbitrages.

Partie 1er : Le droit des signes distinctifs ;

Le signe distinctif est un objet sensoriel perçu par le public afin de désigner des biens ou des
services. Cette identification des biens et des services peut se faire de deux manières : soit
identification faite individuellement pour les nommer : il s’agit alors d’une marque, soit
indentification des biens et des services par catégories en fonction de sa qualité, de son mode
de production, de sa provenance, il s’agit ici de signes très divers comme les labels, les
indications de provenances, ou encore les appellations d’origines, se sont des indications de
caractères.
Titre 1er : La marque ;

Elle est définie par le code de la propriété intellectuelle par l’art. L. 611-1. Selon cet article la
marque de fabrique, de commerce ou de service, est un signe susceptible de représentation
graphique servant à distinguer les produits ou les services d’une personne physique ou
morale. On remarque que le texte nous parle de différentes marques de fabrique, de commerce
ou de service. La marque de fabrique est apposée par le fabriquant du produit. Quant à la
marque de commerce elle est apposée par le distributeur du bien. La marque de service est
apposée par le fournisseur du service. La spécificité de la marque de service est qu’elle est
apposée sur les accessoires utilisés pour rendre le service (ex. le logo « gan » apposé sur des
accessoires servant à rendre le service). Est-ce que cette distinction a une grande importance ?
Non car quelque soit le type de marque l’appréciation des faits peut diverger.
On remarquera que ces différentes marques sont coexistés : une marque apposée par le
fabriquant et l’autre par le distributeur. Il y a aussi des distinctions pratiques : un praticien du
commerce distingue entre les marques de produits, de gammes et ombrelles. Marque de
gamme : la marque est déposée pour couvrir tous les produits d’un même genre (ex. du lait).
Et la marque ombrelle peut être déposée pour différents produits. La marque doit être
protégée pour des produits et des services désignés : principe de spécialité (telle marque X est
déposée pour les yaourts et des produits laitiers. Ex. Mont-Blanc : vaut comme marque de
crème dessert et comme marque de stylos).
Le signe doit être susceptible de reproduction graphique (sur du papier suivant des normes
proposées par les pays). Le titulaire de la marque peut être une personne physique ou morale.

Les sources du droit des marques : sources internationales/européennes et nationales.

Les sources internationales sont primordiales en matière de marques de sorte que le

législateur qui signe un traité ne peut pas s’en dégager : Convention d’Union de Paris signée
en 1968 et gérée par l’OMPI. L’assimilation de l’étranger unioniste au national. L’étranger
qui a signé la CUP sera traité sur le territoire français comme un français et un français sera
traité comme un national du pays où il se rend. En France on protège pour 10 ans
renouvelable (mais pas plus). Le droit de priorité, l’étranger est couvert par la CUP qui
dépose dans son Etat de résidence une demande de protection de sa marque bénéficie d’un
droit de priorité dans tous les Etats signataires de la CUP qui dure 6 mois dans son pays de
résidence et donc a 6 mois pour les l’imposer dans les autres Etats aussi si quelqu’un dépose
la même marque dans un autre pays membre de la CUP. Les accords de Marrakech en 1994
de l’OMC, avec les APIC (annexes aux accords de l’OMC : accords sur les droits de propriété
intellectuelle liée au commerce). On droit respecter des délais, les accords réservés aux tiers,
etc.
Le traité de Singapour du 27 mars 2006 : traité sur le droit des marques ratifié par la France
très récemment, le 25 mai 2009 et immédiatement en vigueur. Ce traité porte essentiellement
sur la demande de protection du signe en tant que marque et la procédure d’enregistrement de
la marque. Pour obtenir un droit sur un signe en tant que marque il faut faire une demande
dans des formes biens précises.
Ce traité de Singapour n’est pas le premier : il existait un traité de Genève en 1994. Le traité
de Singapour va remplacer le traité de Genève pour remplacer les ratifications.
Il y a également des « arrangements » (Madrid, Stockholm, etc.) qui sont des accords qui
traitent des points très précis en matière de classification des marques.

Les sources européennes : sources communautaires car il ne faut pas confondre avec les
sources européennes mais extracommunautaires. Les sources européennes jouent un très
grand rôle, le droit des marques est entièrement communautarisé. Le droit européen peut
changer d’avis car la communauté a pu prendre une interprétation d’un texte européen et
d’autres organisme. ..
La cour de cassation n’a pas tranchée et a préféré renvoyer la question préjudicielle à la
CJCE.
Il y a d’abord une directive portant le numéro 2008-65. Elle date du 22 octobre 2008, et elle
remplace une directive en matière de marques plus ancienne qui date de 1988.
Une directive est un texte tendant à harmoniser les différentes législations nationales en
matière de marques : sur les conditions de la protection, ses effets, etc. On rapproche les
législations des Etats membres car sinon c’est un frein à la libre circulation des marchandises.
Il y a de fortes similitudes entre les législations françaises, polonaises, etc. grâce à cette
directive. C’est une harmonisation complète.
Il y a ensuite des règlements : le règlement n° 4094 du 13 décembre 1993.
Le règlement institue une marque communautaire, c'est-à-dire une marque valable dans
l’ensemble des pays de l’UE, et qui est régie exclusivement par ce règlement. Se ne sont pas
les législations nationales qui régissent cette marque mais c’est ce règlement (le règlement
intègre les normes juridiques et a pas pour but d’harmoniser). Se sont des lois européennes.
Cette marque communautaire est attribuée par un organisme européen : l’OHMI (organisation
pour l’harmonisation du marché intérieur située à Alicante).
Le règlement et la directive ne peuvent pas diverger de façon importante. On ne peut pas avoir
de législation très différente que la législation communautaire.

Les sources nationales : la source principale est sont les articles L. 711-1 à L. 716-16 du code
de la propriété intellectuelle. Ceci a été créé par une loi du 4 janvier 1991.
Il y a aussi des articles règlementaires dans le code de la propriété intellectuelle : R. 712-1 à
R-718-4 du même code.
Quelques dispositions peuvent intéresser le droit des marques dans le code de la
consommation ou dans le code rural : dispositions concernant la publicité, des marques
pharmaceutiques (dispositions marginales et très particulières).
Dans le livre VΠ, L. 713-1 à 3 concernent les marques collectives : se sont des marques qui
obéissent aux mêmes conditions de protection que toutes marques, sauf que celui qui la
dépose aussi un cahier des charges et toute personne qui respecte ce cahier des charges peut
adopter cette marque. Mis à part cette particularité les marques collectives obéissent au
régime prévu par toutes marques. C’est pourquoi cela n’a pas une grande importance.
On retrouve un schéma pour tout droit de propriété intellectuelle.

Chapitre 1er : les conditions d’obtention de la protection ;

Le signe que l’on veut protéger à titre de marque doit respecter quelques conditions de fond
qui sont essentielles. Si le signe respecte ces conditions il faut ensuite suivre une procédure.

Section 1er : Conditions de forme ;

Elles peuvent être classées de façon différente selon les auteurs : pour pouvoir être adopté à
titre de marque le signe doit avoir un caractère licite, distinctif et disponible.

# Caractère licite ;
Le CPI (code de la propriété intellectuelle) affirme ce qui est autorisé par principe, puis dit ce
qui est interdit par exception.

1/ Les signes dont le choix est autorisé ;

L. 711-1 du CPI donne une liste de signes pouvant constituer une marque. C’est ainsi que ce
texte parles des signes dénominatifs, sonores et figuratifs. Ces signes peuvent se combiner :
un mot avec un dessin : signe semi-figuratif. Si c’est une combinaison de signes il s’agit de
marques complexes. La liste de 711-1 n’est pas limitative et les spécialistes des marques
(publicitaires, etc.) ont essayé d’utiliser d’autres signes à titre de marques : des signes olfactifs
et gustatifs).

a) Les signes dénominatifs ;

Dénominatifs signifie que ces signes sont constitués de lettres, de chiffres, et sont aussi bien
perceptibles par la vue que par l’ouïe. Les signes dénominatifs donnent aussi des marques
verbales qui sont de très loin les marques les plus nombreuses : environ 80 % des marques.
L’étendue du choix est en principe presque infini car les termes choisis peuvent très bien être
des termes courants. En effet, le signe n’a pas à être original ni nouveau. Ne pas parler
d’originalité ou de nouveauté en matière de marque. (sinon c’est 0/20 aufgesammt
Achtung !)
Le consommateur doit juste comprendre à l’énoncé de la marque qu’il s’agit de tel produit.

Les termes peuvent être aussi composés : une phrase, une succession de substantifs (ex.
culotte, petit-bateau, etc.) on peut choisir des termes de fantaisie, des néologismes, des termes
purement inventés (termes qui ont un aspect évocateur). Les termes choisis peuvent être
français ou étrangers (marque de biscuits qui s’appelle Breakfast, Wistéa, etc.).
Rien que des chiffres peuvent constituer une marque (1664 pour la bière), à partir d’un nom
patronymique (Pierre Cardin, Chatal Goya, etc.). Le titulaire de la marque peut choisir un
pseudonyme. La marque constituée à partir d’un patronyme qui est célèbre, c’est pas possible
car le signe est célèbre. Si une personne choisit son patronyme comme marque, s’il cède son
patronyme il ne pourra pas céder celui-ci après. Les noms géographiques peuvent constituer
une marque, ex. Mont-Blanc.
Mais les marques de nom géographique peuvent poser des problèmes de disponibilité car elle
ne doit pas créer une confusion avec une appellation d’origine ou une indication de
provenance (ex. Château Mouzol peut pas s’appeler Château St-Emilion) ce qui pose
problème même si la marque indique l’appellation. L. 115-6 du code de la consommation qui
renvoie au code rural : la marque ne doit pas porter atteinte à la notoriété de ces produits. ex.
avec l’appellation de la marque Champagne. Pour des parfums ou des biscuits produits en
Suisse par le village de Champagne. C’est du parasitisme.
ex. Champomy : ne porte pas atteinte à la marque Champagne.
Si on va à l’encontre de l’appellation d’origine ou de l’indication de provenance : parasitisme.
Il faut aussi veiller à ce que la marque ne soit pas trompeuse : le vrai petit bordelais : si je le
produit en Afghanistan : problème. L. 711-4-h du CPI permet à une collectivité territoriale de
défendre son nom, son image ou sa réputation contre toute marque y portant attente
(interdiction de la marque « pizza de St-Tropez »), c’est à la collectivité de prouver que cette
marque lui cause un préjudice.
 b) Les signes sonores ;

Ils donnent des marques auditives, ils sont composés de phrases musicales ou de bruits divers
et variés. Ils sont perceptibles par l’ouïe. On connaît les indicatifs des noms de radios ou de
télévisions, les indicatifs des opérateurs de téléphones portables (la musique du téléphone est
différente suivant l’opérateur). La marque sonore est très largement admise et n’est pas rare.
Parfois, des chansons célèbres font l’objet d’une marque sonore. Elles sont très nombreuses.
Le problème essentiel pour les marques sonores se sont leur représentation graphique. Pas de
problème s’il s’agit d’une représentation musicale. Du moment qu’on peut utiliser une portée
musicale il n’y a pas de problème. Parfois on peut utiliser des courbes de fréquence, grâce à
un appareil que l’on appelle un sonagramme, mais il faut que le son puisse être reproduit à
partir du graphique constitué par les courbes de fréquences. Ce n’est pas forcément évident.
ex. le lion qui rugit déposé par la Fox.
L’OHMI a récemment admis un rugissement (comme celui de Tarzan) qui faisait l’objet
d’une courbe de fréquence, lorsqu’il, n’y avait que les courbes de fréquences. Mais a accepté
lorsqu’en plus des courbes de fréquences il y avait un fichier MP3 où était enregistré le son.

Revue propriété intellectuelle année 2008 n° 2 page 4.

c) Les signes figuratifs ;

Lorsque le signe est figuratif on parle de marque figurative ou emblématique. Ces marques
figuratives sont composées de dessins ou d’images ou sont constituées par une forme.
Les dessins et les images peuvent représenter une chose existante ou constituer une figure de
fantaisie. ex. la coquille pour Shell.
Des logos, des hologrammes, des images de synthèse, le portrait d’une personne (pose le
même problème que pour l’emploi des noms patronymiques).
On peut employer le dessin ou la photo d’un monument : pas de problème si le dessin est
stylisé, mais si c’est une photo exacte cela pose problème (L. 711-4-h du CPI). On peut avoir
des combinaisons et elles sont multiples.
La couleur joue un rôle dans la distinctivité de cette marque lorsqu’elle est disposée selon des
normes et un emplacement bien précis. ex. la marque cordon rouge.
Mais peut-on déposer une couleur absolument déterminée (« le Rouge » pour des stylos). La
CJCE a admis l’admission d’une couleur par elle-même mais a soulevé un problème de
représentation graphique. Mais la couleur doit être inaltérable si on la dépose sur un produit.
On dépose la couleur par elle-même et on utilise un code de couleur. ex. couleur 122 qui
correspond à tel type de rouge. Mais il y aussi un problème plus épineux qui est un risque de
blocage pour la concurrence.
Donc il y a un nombre de couleurs assez réduit. C’est donc une condition posée par la CJCE,
c’est un dépôt qui ne dit pas être fait dans le but de bloquer la concurrence : arrêt de la CJCE
6 mai 2003. Recueil Dalloz partie cahier de droit des affaires année 2003 page 1501. Avec la
note de Mme Jeanne Dalot.
On peut donc adopter une forme à titre de marque : signe tridimensionnel. Il n’y aura aucun
problème si la forme est extérieure à l’objet marqué. ex. vivendom.
Mais parfois cette marque tridimensionnelle peut aussi constituer une copie du produit
marqué. L. 711-2 du CPI dispose que le signe ne pourra pas être protégé à titre de marque si il
est constitué par une forme utilitaire du produit marqué ou si la forme constitue la valeur
substantielle du produit. Sont interdites les formes fonctionnelles et celles constituant la
valeur substantielle du produit. ex. la forme d’une robe ne peut pas constituer sa marque car
la valeur substantielle d’une robe est dans sa forme. Mais la bouteille de Perrier constitue
une forme car la valeur substantielle est à l’intérieur.
ex. la forme typique du chocolat Tobleronne ne peut pas constituer une marque, c’est une
forme fonctionnelle qui vise à casser le chocolat pour le manger en petits morceaux.
ex. le médicament Exomil : il y a des petites entailles qui permettent de le sectionner et
d’obtenir 3 morceaux. La cour d’appel de Paris a accepté la forme de ce bâtonnet de l’Exomil
comme marque au prétexte qu’il était possible pour les concurrents d’adopter d’autres formes,
c’est le principe de la multiplicité des formes. Peu importe que les concurrent puissent adopter
d’autres formes pour rendre leur médicament puisse être protégé. On veut éviter une fraude à
la protection. Le droit sur le marque peut être renouvelée mais le droit sur les dessins et
modèles ne dure que 25 ans maximum. Plutôt que de protéger ces formes par le droit des
dessins et modèles on choisira de protéger ses formes face aux marques.
ex. La CJCE a été très ferme en 2002 : elle a refusé que Phillips adopte comme marque les
trois têtes de ses rasoirs électriques. Elle refuse de protéger car elle est fonctionnelle pour
permettre un meilleur rasage.

d) Les marques olfactives ;

Elles sont constituées à partir d’odeurs. En effet, comme L. 711-1 n’est pas limitatif pourquoi
ne pas déposer ce type de marques. Donc si on accepte leur protection on peut aboutir à un
blocage de la concurrence. Autre problème : la marque olfactive ne doit pas emprunter au
produit son odeur naturelle, car elle ne serait pas distinctive (les boulangeries qui veulent
protéger l’odeur du pain dans leur boulangeries). L’odeur pose aussi un problème de
reproduction graphique : on a tout de même la chromatographie en phase gazeuse. La
difficulté c’est d’aller en sens inverse (à partir de couleurs reproduire l’odeur). L’OHMI a
accepté de protéger l’odeur d’herbe fraichement coupée pour des balles de tennis. Elle a
accepté une odeur de framboise pour du gazole : erreur de droit car le signe est fonctionnel car
cette odeur vise à masquer l’odeur du gazole. Elle a aussi refusé de protéger l’odeur et le goût
de framboise pour du sirop contre la toux. Mais il y a des tentatives pour les entreprises pour
l’odeur de fraises mures.

2/ Les signes dont le choix est interdit ;

Le code de la propriété intellectuelle dit aussi que certains signes sont interdits. Parmi ces
signes évoqués par le code de la propriété intellectuelle, on a deux sortes d’interdictions : le
texte vise une catégorie de signe : des interdictions formulées de manière générale et des
interdictions spéciales où l’on dit que tel ou tel signe ne peut pas être choisi.

a) Interdictions générale ;

Elles sont citées par l’article L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle et plus
particulièrement les b) et c).
A la lecture de cet article, sont interdits les signes contraires à l’ordre public ou aux bonnes
mœurs. Sont aussi interdits les signes comportant des indications de nature à tromper le
public. Lorsqu’il y a une demande d’enregistrement de tel signe, l’INPI doit refuser leur
enregistrement. Cependant, il se peut que malgré les diligences de l’INPI certains signes
soient identifiés comme marque mais tout intéressé peut demander l’annulation de cet
enregistrement.
 - les signes contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs ;

Les bonnes mœurs : cette notion est variable suivant les époques. Peu d’affaires concernent
des marques purement françaises mais plus d’affaires pour l’OHMI. Les indications de
l’OHMI sont intéressantes car posent les conditions de fonds d’enregistrement pour une
marque française. L’OHMI dit que l’examinateur doit se situer entre le puritain et la personne
que rien ne choque, notion de bonnes mœurs moyennes.
L’ordre public : en matière de marques l’ordre public comprend toutes les prohibitions
légales : interdiction de la promotion de la drogue, etc.
Pour une marque étrangère qui peut être enregistrée en France sans enregistrement si elle est
notoire, les notions d’ordre public et de bonnes mœurs sont les mêmes que pour les marques
françaises. C’est la marque elle-même qui doit être contraire à l’ordre public ou aux bonnes
mœurs. Si c’est seulement l’objet marqué qui est contraire à l’ordre public et aux bonnes
mœurs, la marque ne sera pas annulée. Le produit désigné par la marque peut influencer son
caractère contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs de la marque. ex. A été vendu le
parfum « opium », cette marque n’a pas été considérée comme étant contraire à l’ordre public
car certes elle reprend le nom d’une drogue mais est appliquée à un produit inoffensif mais il
y a une corrélation entre l’aspect capiteux de la marque et l’opium. ex. Canadia, fait référence
au canabis ? il y avait aussi les feuilles de canabis faisait penser que cette bière était au moins
en partie composée avec du canabis. La marque faisait penser à la consommation de canabis.
Le lieu de vente du produit peut aussi influence sur le caractère contraire à l’ordre public et
aux bonnes mœurs de la marque. Il y a eu l’exemple récemment, une décision d’une chambre
de recours de l’OHMI, la marque communautaire « Screw You », j’te nique. Elle visait
différents produits, des produits vendus dans des magasins pornos et dans ce contexte cette
marque n’a pas été considérée comme contraire aux bonnes mœurs. Mais cela devait viser des
produits d’une consommation plus courante. La marque a été vendue dans un circuit courant
et la marque fut considérée comme contraire aux bonnes mœurs. Une marque peut être
contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs et ne pas tomber sous le joug d’une
interdiction. C’est une caractéristique de la marque.

- les signes trompeurs (ou signes déceptifs) ;

C’est lorsque la marque porte des indications propres à tromper le public sur la nature du
produit, sur les qualités du produit, ou sur son origine. On entend produits et services.
Ce caractère déceptif, trompeur ne peut d’ailleurs concerner que quelques produits ou services
visés par la marque. Il s’agit d’une appréciation de fait et les juges du fond sont souverains
pour apprécier le caractère trompeur ou non d’une marque mais la cours de cassation veille au
principe d’appréciation du caractère trompeur. Il suffit d’un risque de tromperie. Pas besoin
de démontrer que le consommateur moyen se trompe, il suffit qu’il existe un simple risque.
C’est ce qui peut arriver aux marques qui reprennent une indication géographique, le public
peut croire que le produit est fabriqué dans cette région. C’est le cas par exemple des marques
géographiques dans la consommation car le public peut se méprendre et penser qu’il s’agit du
lieu de production. On doit apprécier ce risque de tromperie par rapport au consommateur visé
par ce produit ou service. Normalement le risque de tromperie s’apprécie au jour
d’enregistrement de la marque qu’on apprécie le risque de tromperie mais L. 714-6 du code
de la propriété intellectuelle b) prévoit une déchéance du droit sur la marque si elle est
devenue trompeuse par la faute de son titulaire. Tout dépend de l’action qui est exercée. S’il y
a une action en annulation de la marque, le caractère trompeur de la marque s’apprécie au jour
de son enregistrement, sinon c’est au jour de la demande d’échéance. Il se peut qu’une
personne intente une demande en annulation de la marque et que cette demande en annulation
soit rejetée car la marque est devenue trompeuse par la faute du titulaire de la marque par la
suite. Lorsqu’il est demandée la déchéance de la marque, il faut qu’elle soit devenue
trompeuse par la faute du titulaire de la marque. ex. affaire Supermint pour des bombons qui
ne contenaient pas de menthe.
Il y a tromperie car le terme Mint est spontanément compris par les français que le terme
étranger fait référence à la menthe. Soit qu’il est employé par des francophones de sorte qu’il
est compris. ex. les confitures comme à la maison pour des confitures industrielles. ex. l’école
de conduite française pouvait faire penser que cette école était officielle, publique alors qu’il
s’agissait d’une école de conduite comme une autre. ex. la marque « premier sur le matin » :
marque qui appartenait à la radio énergie mais trompeuse car pouvait faire penser qu’elle
avait la meilleure audience sur les tranches horaires matinales et c’était faux donc Fun Radio a
fait annuler cette marque. Fun Radio a repris le terme, mais s’est vue attaquée par RTL pour
concurrence déloyale ! ! ! Lorsqu’une marque est trompeuse il est possible d’appliquer le
nouvel article L. 121-1 du code de la consommation 2° b) parce qu’il vise les tromperies sur
les caractéristiques essentielles du bien ou du service fournis. Donc une marque trompeuse
peut être annulée ou frappée de déchéance et en plus une peine de prison de 2 ans et 37 500
euros d’amendes peuvent être prononcés.

b) Interdictions spéciales ;

Divers textes prohibent l’emploi de tel ou tel signe désigné. Sont interdits : à titre de marque,
les emblèmes des Etats membres de la Convention d’Union de Paris avec une jurisprudence
curieuse du tribunal de première instance des communautés européennes, une décision du 28
février 2008. D’après ce tribunal cette interdiction ne concernerait que les marques de
fabrique et de commerce mais pas les marques de services. Sont interdits sauf accord
particulier les noms géographiques des vins et des spiritueux. Il s’agit des accords ADPIC qui
interdisent cet emploi. Sont aussi interdit l’emploi des emblèmes comme l’emploi de la croix
rouge, du croissant rouge et du diamant rouge (qui est un terme neutre qui permet d’échapper
à la prohibition). L’emploi des emblèmes et de la devise olympique (les fameux 5 anneaux).
Sont interdits aussi à titre de marque les dénominations d’une variété d’une obtention végétale
= les noms qu’on donne aux plantes qui constituent un certificat d’obtention végétale. Les
signes désignant un produit ou une production du tabac.

# Caractère distinctif du signe ;

Ce caractère distinctif est rédigé dans l’art. L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle mais
c’est L. 711-2 qui précise la signification de ce caractère distinctif. La marque est distinctive
lorsqu’il n’y a pas de lien de nécessité entre elle et le produit qu’elle désigne. S’il n’y a pas un
tel lien de nécessité on considère que la marque est apte à distinguer les produits et les
services aux yeux du consommateur. Deux cas où la marque n’est pas distinctive : si elle
constitue la désignation ordinaire de l’objet, si elle désigne les qualités essentielles du
produit ou du service. ex. au lait cru pour un camembert n’est pas distinctif. La distinctivité
de la marque s’apprécie aux produits et services qu’elle désigne. ex. le Chat pour une marque
de lessive est distinctif. Mais on doit bannir liberté et originalité en matière de droit des
marques. Un signe peut être distinctif sans être nouveau ni original. La distinctivité signifie
que le signe est arbitraire par rapport au produit ou service désigné et que le public arrive à le
distinguer grâce à cette marque. Cette approche est insuffisante si on entre dans les détails.
La date d’appréciation de ce caractère distinctif.

1/ Les signes non distinctifs ;

Il y a des signes qui ne sont pas distinctifs car ils constituent la désignation ordinaire du
produit ou du service, et d’autres qui sont descriptifs.

a) Les signes constituant la désignation ordinaire du produit ou du service ;

- Les signes dénominatifs : il ne sera pas distinctif parce qu’il sera nécessaire, ex.
voiture pour une automobile, générique ou usuel, ex. bagnole. Il arrive toutefois qu’on
voit des termes génériques usuels ou nécessaires devenir distinctifs parce qu’ils sont
associés avec un autre terme. La marque Mielépil pour un produit épilatoire est
distinctif car il comporte le terme miel. S’il s’appelait simplement épil il n’aurait pas
été distinctif mais Mielépil il devient distinctif. Les néologismes sont valables s’ils se
distinguent suffisamment du terme usuel, générique ou nécessaire. ex. la marque
Triscuit se distinguait suffisamment du terme biscuit. Un terme étranger qui n’est pas
distinctif dans sa langue le sera en tant que marque française s’il n’est pas
spontanément compris par le public s’il n’est pas suffisamment proche du terme
français ou pas entré dans l’usage des francophones. ex. la marque Ice Tea.
Evidemment il faut se demander si le consommateur moyen comprend de suite que
c’est distinctif.
- Les signes figuratifs : ils peuvent aussi être nécessaires, usuels ou génériques, peu être
est-ce plus rare mais cela peut se produire. ex. le rose fuchsia pour des produits
laitiers. Il n’est pas distinctifs car usuel pour ce type de produit. Le signe ne doit pas
être exclusivement constitué par la forme imposée, par la nature ou la fonction du
produit ou du service. le signe ne doit pas être composé par la nature du produit ou du
service. Le signe ne doit pas être aussi composé par une forme qui confère au produit
sa valeur substantielle. La forme d’une robe ne peut pas être choisie comme marque de
celle-ci, car la valeur d’une robe c’est sa forme. ex. la forme de la tablette Toblerone
est fonctionnelle et ne peut pas constituer une marque. ex. la forme des bouteilles
rondes de Perrier, ce qui confère la valeur substantielle à la bouteille c’est le liquide.
Ce n’est pas une forme qui est fonctionnelle ni naturelle et ne correspond pas à la
valeur essentielle du produit. L’EXOMIL est destiné à scinder le cachet. Cette forme
de l’EXOMIL ne peut pas être adoptée à titre de marque même si d’autres formes de
l’EXOMIL peuvent être recherchées. La cour de Versailles se prévaut de la
multiplicité des formes : la forme a un caractère fonctionnel et on peut l’utiliser si
d’autres formes sont possibles. Ces signes distinctifs sont destinés à faire protéger la
forme par le droit des marques qui a une durée beaucoup plus longue. Par ailleurs, la
CJCE est assez ferme sur ce point et a refusé la protection de la forme de la tête des
rasoirs Phillips. Les rasoirs Phillips sont de forme triangulaire avec trois têtes
disposées dans les trois angles du triangle. C’est ce dessin que les rasoirs Phillips
voulaient protéger. Ce signe est fonctionnel car permet un meilleur rasage et donc ne
peut pas être employé comme marque, il n’est pas distinctif.

b) Les signes distinctifs ;

Il est distinctif lorsqu’il désigne une qualité essentielle du produit ou du service. Parmi elles
on trouve, par exemple, l’espèce, la destination, la valeur, la provenance géographique ou la
constitution du produit.
Il faut faire attention ici car la marque a une fonction de promotion, publicitaire. Elle doit
pouvoir être évocatrice, subjective, sans être descriptive ! ! !
On considère que la marque sera descriptive que si trois critères sont remplis.
Si elle est directement descriptive. ex. le terme clic clac peut désigner des banquettes lit. C’est
une suggestion et pas une description. Elle ne doit pas être exclusivement descriptive. ex.
est exclusivement descriptive la marque « doublement » pour des bombons concernant deux
sortes de menthes. Elle ne doit pas être essentiellement descriptive, c’est à dire distinguer
une qualité première du produit ou du service qui lui confère sa valeur. Elle peut désigner des
qualités secondaires. La marque Bambou est essentiellement descriptive. Si on prend espace
pour une automobile cela ne désigne pas une qualité essentielle de l’automobile.
On déduit de ça qu’il existe dans le monde des marques des marques fortes et des marques
faibles. Si une marque est très fortement suggestive tout en étant distinctive. Cour d’appel de
Paris, 31 octobre 2008, direct sécu et direct santé. Direct santé voulait faire annuler direct
sécu. Le terme direct en lui-même n’est pas distinctif car il s’agissait de complémentaire santé
qui rechercher la clientèle via le net. Mais c’est un emploi courant donc rejet de la demande
d’interdiction de la marque. Attention à verrouiller le périmètre pour ne pas tomber dans la
prohibition : sinon on est condamné !

2/ La date d’appréciation du caractère distinctif ;

Normalement le caractère distinctif du signe s’apprécie lors de la demande d’enregistrement.

Pour être réservé en tant que marque, le signe doit être déposé à l’INPI en tant que marque.
C’est lors de ce dépôt qu’on apprécie le caractère distinctif du signe. Si l’INPI s’aperçoit que
le signe n’est pas distinctif, l’administrateur de l’INPI ne doit pas l’enregistrer. Si le signe est
quand même enregistré malgré son absence de distinctivité tout intéressé peut demander son
annulation au tribunal. Exceptions : un signe non distinctif à l’origine peut le devenir par
l’usage. Le signe a été déposé auprès de l’ONPI qui ne s’est pas aperçu de l’absence de
distinctivité, il a été enregistré en tant que marque, a vécu sa vie dans le commerce, et grâce à
son utilisation dans le commerce, il est devenu distinctif par le public qui ne s’est plus aperçu
qu’il s’agissait d’un signe distinctif et a fini par identifier ce produit avec cette marque. ex. le
chèque déjeuner = permet de payer des chèques repas = signe distinctif enregistré par l’INPI
et qui a fini par l’usage par acquérir ce signe distinctif. Tout signe non distinctif ne peut pas
acquérir la distinctivité, ce n’est pas possible pour un signe illicite. Un signe qui serait interdit
par un texte comme l’emblème d’un Etat de la CUP ne peut pas acquérir la distinctivité. Ce
n’est pas possible pour un signe entièrement nécessaire. ex. la marque sans caféine qui est
appliquée à des cafés décaféinés. Ce signe est nécessaire pour ces produits, et donc ce signe
ne pourra jamais acquérir la distinctivité. L’acquisition de la distinctivité n’est pas possible
pour des signes exclusivement constitués par la forme nécessaire du produit. Comment
apprécier l’acquisition de cette distinctivité ?
Il n’y a pas de délai imposé par les textes : c’est le juge saisi de l’affaire qui acquerra le délai
nécessaire pour l’acquisition de la distinctivité. Et cela dépendra de l’intensité de l’usage
commercial de la marque.
Plus l’usage de la marque sera intensif plus le délai pour apprécier la distinctivité sera court.
Une autre exception : L. 714-6 a) du CPI. Ici l’hypothèse est inverse, la marque initialement
distinctive va perdre sa distinctivité. La marque va devenir l’appellation usuelle du produit.
Y a-t-il déchéance du droit sur la marque dès la perte de la distinctivité (dès que ça devient
usuel, donc banal) ? NON il faut que cette perte de distinctivité soit due au fait du titulaire de
la marque : des faits positifs et négatifs. Faits positifs : le titulaire de la marque a encouragé le
public à utiliser le public à utiliser cette marque = ne jamais faire ça : c’est très dangereux =
levée de bouclier ! ! ! Faits négatifs : absence de défense de la marque contre des utilisations
par des tiers de l’effet usuel du produit de la marque. ex. le rose fuchsia = il a fait un usage
qui a contribué à banaliser la marque.
ex. la société Cadi : elle a exigé qu’à la fin de la publicité : attention Cadi est une marque
déposée. ACHTUNG : Le titulaire de la marque doit absolument répéter son droit sur la
marque pour éviter sa banalisation !

# Caractère disponible ;

Il est précisé dans l’article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle. Le signe ne doit pas
avoir été antérieurement approprié (attribué) par autrui : Quelqu’un d’autre avant le dépôt
d’un signe avait déjà un droit sur ce signe. Mais quel droit ? Il y a plusieurs types de droits
sur un signe qui peuvent le rendre indisponible : tous les droits de propriété intellectuelle
antérieurs sur un signe le rendent indisponible. Autre droit : les droits sur des signes de
l’entreprise : les droits de la personnalité peuvent rendre un signe indisponible ainsi que les
dénominations des collectivités territoriales. La disponibilité du signe n’est pas vérifiée par
l’INPI mais c’est au déposant de vérifier que le signe est disponible.
Il va falloir étudier ces signes : regroupés en 5 catégories.

1/ Les signes rendus indisponibles par des droits de propriété industrielle ;

Ils doivent constituer un signe pour être indisponible : les marques, les appellations d’origine,
les dessins et modèles.

a) L’appropriation antérieure en tant que marque ;

Lorsqu’une marque a été antérieurement enregistrée, elle empêche l’adoption d’un signe
identique ou similaire pour des produits ou services identiques ou similaires sur le territoire de
protection de la marque.
Similaires : le signe postérieur constitue une sorte d’imitation de la marque précédemment
déposée. Il faut ensuite que les produits désignés par ces signes soient aussi identiques ou
similaires car une marque n’est protégée que pour les produits ou services qu’elle vise à
l’enregistrement : principe de spécialité. Lorsque les signes sont identiques et les produits et
services le sont aussi, la marque antérieure n’est pas disponible. Si les signes sont simplement
similaires et les produits et services sont simplement similaires il faudra effectuer une
appréciation et se demander s’il y a un risque de confusion dans l’esprit du public. S’il y a un
risque de confusion dans l’esprit du public la marque antérieure peut être annulée.
En revanche il y a des marques identiques qui coexistent parfaitement. No soucy !
La marque est protégée pour un territoire considéré : la marque française est déposée sur le
territoire français. On peut protéger une marque sur chaque territoire (ex. on dépose à l’office
Suisse, sera protégé en Suisse). Mais ce principe de territorialité des marques est venu
perturber la protection mondiale des marques. La marque « bidule » est déposée sur internet.
Ces principes souffrent d’une petit et exception : pour qu’il y ait indisponibilité du signe le
signe doit avoir antérieurement enregistré en tant que marque ! L’exception concerne les
marques notoires : L. 224-a) l’existence d’une marque notoire antérieure peut rendre
indisponible la marque sur le territoire français. Une marque notoire, art. 6 bis de la CUP :
c’est une marque largement connue du grand public sur tout le territoire national (en France
ici). ex. coca cola. On désigne ces marques par le terme « marques internationales », ou
marques de haute renommée. Mais le vrai terme c’est MARQUES NOTOIRES. Pour être
protégées sur le territoire français elles n’ont pas besoin d’être enregistrées. Ces marques
notoire pourtant pas enregistrées peuvent rendre indisponible le signe correspondant à cette
marque. L’action en nullité de la marque postérieure se prescrit par 5 ans à compter de
l’enregistrement de celle-ci. Après on ne peut plus enregistrer la nullité, sauf mauvaise foi du
déposant. ex. en inventant une boisson gazeuse et en l’appelant coca cola, je suis de mauvaise
foi. ex. Waterman qui désignait des stylos et puis quelqu’un a déposé la marque Waterman
pour des rasoirs. Il y a eu annulation de la marque Waterman pour des rasoirs. Plus la marque
est notoire, plus elle est réputée, moins le principe de spécialité va s’appliquer. ex. si je
dépose coca cola pour des réveils : annulé car c’est trop notoire. Donc c’est la notoriété de la
marque qui compte. ex. Mazda pour des pilles puis pour des automobiles. Désormais ce qui
est marqué c’est Mazda automobile.

b) L’indisponibilité en raison de l’existence d’une marque d’origine antérieure ;

En vertu de l’article L. 643-1 du code rural est sanctionné tout choix d’une marque qui peut
affaiblir la réputation d’une appellation d’origine. C’est ainsi qu’a été sanctionnée la marque
« toutouchamp » pour une boisson gazeuse pour les chiens.

c) Indisponibilité en raison de l’existence d’un dessin ou modèle antérieur ;

Le dépôt antérieur d’un dessin ou d’un modèle industriel interdit le dépôt du même dessin ou
modèle en tant que marque, sauf autorisation du titulaire du dessin ou du modèle.
Cela rend indisponible ce dessin ou modèle à titre de marque : mais cela ouvre le droit de
déposer ce dessin ou modèle en tant que marque, ce qui est possible à condition que ce dessin
ou ce modèle ne constitue pas la valeur substantielle de la marque ou du produit. Puis on peut
céder le droit d’utiliser cette forme en tant que marque.
Mais cela est différent pour une robe car cela constitue la valeur substantielle de la robe.

2/ Les signes rendus indisponibles par des droits d’auteur ;

Lorsqu’un signe est protégé par un droit d’auteur : ce qui suppose que cela soit une création
originale : il est indisponible à titre de marque pour tous les produits ou services.
Peuvent être protégés les droits d’auteurs, etc. Il y avait un personnage connu Chérie Bibi, un
signe protégé par un droit d’auteur. Un industriel a déposé la marque pour du pain d’épice. La
marque fut annuler car la marque était indisponible. Il est possible de céder contractuellement
le droit de déposer le signe en tant que marque.
Le contrat doit respecter les droits d’auteur posés par la propriété littéraire et artistique.

3/ Les signes rendus indisponibles parce qu’ils constituent un signe d’entreprise ;

Droits de propriété industrielle imparfaits.

Mais le choix d’un tel signe peut le rendre indisponible en tant que marque : nom commercial,
enseigne, etc. La liste n’est pas limitative. Il faut y inclure le nom de domaine électronique.
On met à part la dénomination sociale, puis le nom commercial et l’enseigne.

Pour ce qui est de la dénomination sociale, une marque ne doit pas être identique ou similaire
à une dénomination sociale antérieure s’il y a un risque de confusion dans l’esprit du public.
Ce qui implique que les produits ou services visés par la marque extérieure se situent dans le
même domaine économique que l’activité de la société dont le nom est antérieur.
Si je veux déposer la marque « bidule » pour des stylos mais que c’est déjà le signe d’une
entreprise = confusion.
Pour ce qui est du nom commercial et l’enseigne : le raisonnement est identique mais en plus
le nom commercial et l’enseigne doivent être connus sur l’ensemble du territoire national.
Pour ce qui est du nom de domaine : il peut parfaitement rendre indisponible le signe en tant
que marque. On a vu de nombreuses fois les titulaires de noms de domaines antérieurs obtenir
annulation pour des noms de domaines postérieurs. ex. azurimmo.com = annulation pour ça.
Le signe internet est diffusée sur internet, on recherche le risque de confusion dans l’esprit du
public entre le nom de domaine et la marque postérieure mais y a pas de conditions de
disponibilité.

4/ Les signes rendus indisponibles en raison de l’existence d’un droit de la personnalité ;

Cela comprend le nom patronymique, le pseudonyme, les armoiries et l’image de la personne.

Le prénom n’est pas un droit de la personnalité, il n’interdira le choix en tant que marque que
si le prénom est devenu un pseudonyme pour interdire son choix en tant que marque. L. 711-4
g) prévoit que leur choix à titre de marque est interdit si ce choix porte atteinte aux personnes
qui en sont titulaires. Cela suppose que la personne soit visée par la marque, ou qu’il existe un
risque de confusion dans l’esprit du public, il faut que le titulaire du droit à la personnalité en
éprouve un dommage. ex. la lessive Ala. M. Ala a demandé l’annulation de la marque car il
faisait l’objet de moqueries.

5/ Les signes rendus indisponibles par les droits des collectivités territoriales ;

Indisponibilité en raison de l’atteinte à une collectivité territoriale, L. 711-4 h) = la marque ne

peut pas porter atteinte au nom, à l’image ou à la réputation d’une collectivité territoriale.
Cela suppose que la collectivité territoriale doit demander l’existence d’un dommage. ex.
affaire Paris sans fil = nom de domaine, marque. La Ville de Paris se plaignait qu’elle
développait des actions très volontaires pour développer les connections sans fils (le wifi)
mais cela portait atteinte à la Ville de Paris car cela portait atteinte à l’action menée par la
Ville de Paris (même action).

Section 2ème/ Les conditions de forme ;

Elles sont régies par les articles L. 712-1 et suiv. du CPI.

L. 712-1 du CPI prévoit que le signe pour devenir une marque doit être déposé ce qui
correspond à une demande, que cette demande sera instruite par l’INPI et si l’INPI que ce
signe est conforme à la loi, le droit sur la marque sera accordé. Le dépôt de la demande de
protection est très important parce que s’il est régulier ce dépôt sera daté et le droit sur la
marque partira de cette date de dépôt.
Le dépôt de la demande de marque peut être défini de la manière suivante : acte par lequel
une personne déclare être en possession d’un signe distinctif dont elle réclame l’appropriation
à titre de marque. Le dépôt doit aboutir après une procédure à l’enregistrement du signe
comme marque. Toutefois la nécessité du dépôt et de l’enregistrement du signe souffre de
deux exceptions : il y a le droit sur les marques acquis sous l’empire de la loi de 1858 : loi en
vigueur jusqu’en 1964 prévoyait que le droit sur une marque s’acquérait par l’usage.
L’autre exception : les marques notoires.

# Le dépôt de la demande d’enregistrement du signe ;

Il faut déposer une demande d’enregistrement et le signe lui-même. Il faut se poser des
questions concernant l’auteur de la demande et le lieu du dépôt de la demande et les modalités
de cette demande. Comment existe-t-elle matériellement ?
1/ L’auteur de la demande ;

Une demande d’enregistrement d’un signe en tant que marque peut être formée par toute
personne aussi bien physique que moral. Peu importe que cette personne ait ou non exploitée
le signe auparavant. Peu importe qu’elle soit apte à l’exploiter, elle peut tout de même le
déposer même si elle est incapable. Cette personne peut être unique ou il peut aussi y avoir
une pluralité de personnes qui déposent un même signe de concert. Dans cette hypothèse l’une
d’entre elles doit être désignée comme mandataire des autres. Dans cette hypothèse de
pluralité de demandeurs, si la demande prospère jusqu’au bout : enregistrement du signe en
tant que marque, ces personnes seront copropriétaires de la marque : ces personnes seront en
indivision. Le cas particulier des étrangers. Sauf convention internationale contraire :
convention de Paris et annexe de Paris, les étrangers doivent démontrer qu’ils ont déjà
déposés une demande de protection du signe dans leur pays, et démontrer que ce pays accorde
les mêmes droits aux français. R 712-3 du c. propriété intellectuelle. Les étrangers qui n’ont
ni domicile ni établissement dans un pays de l’UE ou de l’espace économique européen
(EEE) doivent faire leur dépôt par l’intermédiaire d’un mandataire qui doit avoir son siège
dans l’UE ou dans l’EEE et avoir la qualité de conseiller en propriété industrielle (exceptions
pour les avocats qui peuvent assumer ce rôle).
L. 422-4 alinéa 2 du c. propr. intellect. : Règles concernant les personnes.
Il se peut que la personne qui effectue le dépôt ne soit pas le titulaire légitime du signe : elle
peut se l’être procuré en le volant. Il peut y avoir violation de la confidentialité. Il existe alors
un droit de revendication pour la personne qui se prétend propriétaire légitime du signe. Ce
droit de revendication est prévu par. L. 712-6 du c. propr. intellect. Il est possible d’effectuer
une action en revendication si le dépôt du signe a été effectué en fraude des droits d’un
tiers ou en violation d’une obligation légale ou contractuelle (en pratique une obligation de
confidentialité). Il y a fraude aux droits d’un tiers : Cass. com., 25 avril 2006 ;
Selon la cour de cassation le dépôt est entaché de fraude lorsqu’il est effectué dans l’intention
de priver autrui d’un signe nécessaire à son activité. ex. Emma Chapelain voulait déposer son
nom en tant que marque, aidée par son imprésario pour cela, elle est venu le déposer à l’INPI.
L’imprésario l’a trompé et a marqué son nom à la place de celui d’Emma. Elle s’est aperçu
que la marque Emma Chapelain ne lui appartenait pas. Le visa fut annuler en raison de
l’adage « fraus omnia corrumpit », en de l’art. 712-6 du c. propr. Intellect.
ex. Cour d’appel de Limoges, 15 février 2006 : dépôt de la marque Millénium dans toutes les
classes de produits et services. C’était fait pour bloquer l’utilisation de ce signe et que des
entreprises soient obligées de lui demander de céder cette marque pour qu’elle puisse être
employée. Cette action en revendication est soumise à une prescription de 3 ans à compter de
la publication de la demande d’enregistrement. Toutefois, il n’y a pas de prescription si le
déposant était de mauvaise fois.

2/ Le lieu du dépôt ;

R-712-1 du c.propr.intellect. La demande de protection du signe en tant que marque peut être
déposée auprès de l’INPI, dont le siège est à Paris. Mais elle a aussi des établissements par
régions (dont un à Bordeaux, place de la Bourse).
La demande peut aussi résulter de l’envoie d’un pli recommandé avec avis de réception.
Il est aussi possible d’effectuer des dépôts par message électronique.

3/ Les modalités de la demande ;

R-712-3 à 7 du c. propr.intellect. R-712-7 modifié en octobre 2009.

Que doit contenir le dépôt ? Il est constitué par un dossier qui doit contenir des documents
obligatoires et des documents éventuels.

a) Les documents obligatoires ;

Demande formalisée dans laquelle est identifié le demandeur (nom/prénom/âge/adresse),

l’énumération des produits ou des services désignés par la marque, la désignation des classes
correspondant à ces produits ou services (45 classes de produits et services = 34 de produits et
11 de services), la justification du paiement de la redevance de dépôt et enfin il faut déposer
un modèle de la marque, c’est la fameuse représentation graphique. Ce modèle de la marque
peut être accompagné d’une brève description.
Parfois cela pose problème lorsqu’on veut protéger une couleur, des signes sonores difficiles à
reproduire, des signes olfactifs … La cour européenne a posé des règles en matière de
représentation graphique. CJCE : la représentation graphique doit être claire, précise,
complète par elle-même, facilement accessible, intelligible, durable et objective. La CJCE
voulait créer un cadre pour l’acceptation de la représentation graphique pour mettre fin aux
dérives. Un même dépôt ne peut concerner qu’une marque : interdit d’effectuer un dépôt de
plusieurs marques. Il faut constituer un dossier pour chaque signe que l’on veut voir adopter à
titre de marque. Ces modalités de dépôt sont sanctionnées si le dossier est complet un PV de
dépôt est dressé indiquant la date et l’heure du dépôt et lui conférer un numéro. Le déposant
recevra un récépissé. C’est très important car c’est à partir de cette date de dépôt que
commence la protection du titre en tant que marque. Si la marque est enregistrée la protection
partira de cette date de dépôt. Si le dépôt ne comprend pas ces documents, l’INPI ne peut pas
l’accepter : il sera refusé mais le déposant sera invité à régulariser le dépôt dans un délai que
l’institut déterminera. Le déposant est invité à régulariser. Si le déposant régularise, la date de
dépôt sera la date de régularisation.

b) Les documents éventuels ;

- la justification du droit de priorité : le demandeur se prévaut d’un droit de priorité

mais ne fournit pas cette justification. Si le justificatif est fourni il y aura dépôt et
enregistrement à la date du dépôt. Si ce n’est pas le cas la justification sera prise en
compte mais il n’y aura pas de droit de priorité ;
- le mandat donné à un conseillé en propriété intellectuelle ou un avocat dans les
cas où cela est demandé : si ce mandat manque la demande sera enregistrée puis
l’INPI demandera ce mandat dans un certain délai. Si le mandat n’est pas fourni dans
ce délai, la demande d’enregistrement sera rejetée ;

# Le déroulement de la procédure d’enregistrement ;

L’INPI va procéder à deux examens : un examen de forme et un examen au fond : les

conditions de fond de validité de la marque. Depuis une loi de 1991, il y a aussi une autre
phase : d’observation et d’opposition des tiers à l’enregistrement.

1/ Examen de la forme de la demande ;

L’INPI examine la régularité matérielle du dépôt. Et notamment, l’INPI examine la

présentation de ce dépôt puisqu’il doit respecter des formes précisées par les règlements de
l’INPI. C’est notamment le cas pour la représentation graphique qui doit respecter certaines
normes graphiques de marges, de grandeurs, etc.
Elle va faire l’objet d’une publicité dans une base de données. Tout doit être au même format.
Cet examen formel est bien sûr sanctionné : si une formalité n’est pas respectée par le dépôt,
il y aura notification du rejet de la demande au déposant mais le déposant disposera d’un délai
pour régulariser son dépôt (ex. vous avez 2 mois pour régulariser cela).
Si la régularisation est opérée dans les délais la procédure suivra son cours, si ce n’est pas le
cas, la demande sera rejetée, sauf si le demandeur arrive à se prévaloir des recours ouverts
suite au rejet de la demande. Si la marque est enregistrée alors que la demande n’est pas
formellement correcte, cet enregistrement ne pourra pas être annulé postérieurement par
décision judiciaire pour cette raison. L’enregistrement purge la demande de ses défauts de
forme.

2/ Examen au fond ;

L’objet de cet examen est précisé par l’art. L. 712-7 b) du c.propr.intellect. L’INPI examine si
le signe est graphiquement représentable (clarté/objectivité/durabilité/etc.). Ensuite, l’INPI
examine si le signe est licite, c a d, s’il est conforme à l’ordre public et aux bonnes mœurs, s’il
n’est pas dans la liste des signes interdits et s’il n’est pas trompeur. Enfin, l’INPI examine si
le signe a un caractère distinctif (est-ce qu’il n’est pas l’appellation courante du produit ou du
service ?). L’INPI n’examine pas une condition de fond (la disponibilité du signe # en matière
de brevets).
La sanction de l’examen au fond : si l’INPI estime que le signe ne respecte pas l’une de ces
conditions il y aura rejet de la demande : ce rejet sera notifié au demandeur et le demandeur
aura un délai (délai fixé par l’INPI) pour faire des observations ou corriger cette demande. Si
les observations sont convaincantes et que la correction de la demande est jugée suffisante, la
procédure continue, si ce n’est pas le cas, que les corrections sont jugées insuffisantes ou
qu’elles sont fournies en dehors du délai imparti, il y aura rejet de la demande, rejet définitif
sauf utilisation d’une des voies de recours.

3/ Les observations et oppositions des tiers ;

Les tiers entrent en jeu.

a) Les observations ;

Lorsque le dépôt est jugé recevable il est publié au BOPI (bulletin officiel de la propriété
industrielle). Durant un délai de 2 mois suivant cette publication, toute personne intéressée
peut formuler des observations sur cette demande : ces observations doivent être adressées au
directeur général de l’INPI. Elles sont transmises au déposant. Ces observations ne peuvent
pas être une cause de rejet de la demande (l’INPI ne peut pas s’appuyer sur ces allégations
pour rejeter la demande).

b) La procédure d’opposition ;

Il s’agit d’une opposition à l’enregistrement du signe en tant que marque.

Elle peut être formée par certaines catégories de personnes qui peuvent formuler opposition :
le propriétaire d’une marque déposée antérieurement (il a déposé une demande de signe
avant celui contre lequel il fait opposition) ou bien le propriétaire d’une marque
bénéficiant d’un droit de priorité antérieur (il a déposé une marque dans un pays et si
quelqu’un dépose un signe dans un autre pays en application de son droit de priorité il peut
faire opposition) (1er catégorie). Le propriétaire d’une marque antérieure notoirement
connue (la notoriété peut remplacer l’enregistrement) (2ème catégorie) et le bénéficiaire
d’une licence exclusive (il est le seul à pouvoir exploiter la marque) sur l’une des marques
précédemment citée (3ème catégorie). Elle doit être adressée au directeur général de l’INPI.
Elle doit l’être dans un délai de 2 mois à compter de la publication de la demande au BOPI.
Ces titulaires de marques ne sont pas obligés à former opposition, s’ils ne le font pas ils
pourront toujours après dépôt (= enregistrement) de la marque en demander l’annulation.
L’opposition suspend la procédure d’enregistrement. La marque ne sera pas enregistrée avant
la fin de la procédure. Il existe quelques exceptions visées par l’art. L. 712-8 du
c.propr.intellect. Malgré l’opposition la marque sera enregistrée, si l’opposition est jugée
recevable, on annule cet enregistrement : si l’enregistrement de la marque est nécessaire pour
la protection de celle-ci dans un pays tiers.

# Le dénouement de la procédure d’enregistrement ;

La procédure est fondée sur le principe posé aux art. L712-14 et suiv. du c.propr.intellect.
L’INPI doit respecter le principe du contradictoire. L’opposant dépose une demande écrite
auprès du directeur général de l’INPI, elle doit contenir tous les motifs d’opposition (des
motifs susceptibles de démontrer que la marque ne respecte pas les conditions légales.
L’opposant paie une taxe : taxe d’opposition. Cette opposition est transmise au déposant et
l’INPI fixe au déposant un délai pour répondre mais il ne peut pas être inférieur à 2 mois. Il
peut être demandé à l’opposant de fournir des pièces, des documents, démontrant que sa
marque n’est pas frappée de déchéance. L’INPI dresse un procès verbal de décision transmis
aux parties. Si les parties ne contestent pas ce procès verbal, il est adopté et constituera la
décision de l’INPI. Si ce procès verbal est contesté par l’une des parties, l’INPI va trancher
sur cette opposition. Si l’INPI considère que l’opposition est recevable la demande est rejetée,
s’il juge qu’elle est irrecevable la marque est enregistrée.
L’INPI peut considérer que l’opposition n’est qu’en partie recevable pour certaines produits et
services mais pas pour d’autres. La marque ne sera alors enregistrée que pour les produits et
services pour lesquels l’opposition n’est pas jugée recevable.
L’opposition sera réputée rejetée si l’INPI n’a pas statué dans les 6 mois à compter de la fin
du délai pour former opposition. La décision de l’INPI peut faire l’objet d’un recours au fond
devant une cour d’appel territorialement compétente. Recours formé devant une cour d’appel :
9 cours d’appel sont compétentes dont celle de Bordeaux.
La cour d’appel compétente est celle dans laquelle demeure le demandeur. Les cours d’appel
territorialement compétente pour traiter des appel contre les actions en contrefaçon ne sont
pas forcément les mêmes pour les décisions du directeur de l’INPI. Les recours contre les
décisions du directeur de l’INPI vont directement devant la cour d’appel.

Chapitre 2ème : les effets de la protection ;

Titre 2ème : Les indications de caractère ;

Partie 2ème : Le droit des créations industrielles ;