TERTIAIRE

GÉRER
L’ I M M A T É R I E L
DOSSIER
Article de
Dominique BRETAGNE-JAEGER,
avocat, et Stéphane LYNDE,
conseil en propriété
industrielle, publié dans
Les Petites Affiches
du 18 juillet 2003, n° 143,
sous le titre « L’intégration de
la propriété intellectuelle
au sein d’une joint-venture ».
Valorisation
du patrimoine incorporel
Le patrimoine incorporel, principale richesse de la firme innovante, est le support
essentiel des stratégies de coopération entre entreprises. Son intégration dans le
montage de projets de partenariats nécessite au préalable l’identification et la valorisation
des droits de propriété intellectuelle. La mise en œuvre d’une stratégie de développement
repose donc sur un audit et le choix d’un cadre juridique : groupements ou contrats.
Cet article expose simplement cinq méthodes d’évaluation de l’actif immatériel et
présente les différentes solutions juridiques à envisager pour mener des « opérations
conjointes » : l’apport en société, la société en participation, la filiale commune, la
licence, la cession des droits d’auteurs et les contrats innommés. Exemple de dissertation
juridique, ce document, d’accès facile, n’est pas réservé aux seuls candidats aux concours,
son orientation pratique et la présence de nombreux exemples en fait un document de
référence utilisable par le professeur de droit, d’économie ou de mercatique.
Mots-clés : Droit des sociétés – Stratégie offensive –
Joint-venture

L es exemples de mise en commun de moyens
d’entreprises industrielles, ou « joint-ventures », sont
de plus en plus nombreux dans le paysage
économique, notamment lorsque le cadre de l’action
est international. La raison en est, pour l’essentiel, et
à côté des aspects purement politiques, que les projets
d’envergure, à moyen ou long terme, visant un progrès
technique significatif et un avantage concurrentiel
notable, ne peuvent plus être envisagés dans l’isole-
ment. Sauf cas exceptionnel, les frais de recherche-
développement, auxquels s’ajoutent immédiatement
après les frais de protection (en particulier prise de
brevets), ne peuvent plus être supportés par un seul
opérateur. Que le regroupement soit définitif, et c’est
le domaine des fusions, ou ponctuel, c’est celui de la
« joint-venture », il est généralement incontournable.
Dans ce cadre, des questions concrètes sont à poser :
Pourquoi faut-il réaliser un audit de propriété indus-
trielle au départ ? Pourquoi des contrats réglant le sort
des innovations à venir sont-ils nécessaires ? Toutes
les réponses possibles démontrent le rôle vital de la
propriété industrielle. Cet article présente les contours
de ces différentes notions en tentant d’en révéler tout
l’intérêt pratique pour les acteurs de l’industrie.
pour la réalisation de projets communs. Mais, dans la
plupart des cas, avant de pouvoir mener à bien de
tels projets, il paraît indispensable pour l’entreprise
concernée d’avoir une connaissance très exacte de la
consistance de son patrimoine intellectuel. Identifier la
créativité de l’entreprise et les droits de propriété intel-
lectuelle concernés, étudier l’ensemble des paramètres
constituant le réseau de l’entreprise deviennent les
préoccupations majeures des entreprises désireuses
d’optimiser leur gestion grâce à une stratégie offensive.
Pour tous ces motifs, la propriété intellectuelle et
la joint-venture sont deux domaines en plein essor.
L’expression de « joint-venture » est utilisée pour désigner
le projet commun que les partenaires sont convenus de
réaliser ensemble. Mais, selon certains auteurs, cette
expression n’a pas de signification technique particu-
lière et doit être entendue comme une entité commune
avec participation égalitaire ou non.
La joint-venture désigne une grande variété de struc-
tures pouvant aller d’une association à n’importe quelle
forme de société en passant par un GIE. Pour la traduction
de ce terme, un arrêté ministériel du 11 octobre 1990 a
imposé l’emploi de l’une des trois expressions suivantes :
« entreprise commune », « opération conjointe » ou « coen-
treprise », termes qui restent parfaitement vagues.

L’ ouverture des marchés vers l’international, ainsi

qu’un souci permanent d’innovation technologique
dont la mise au point présente un coût très élevé, oblige
de plus en plus les entreprises à s’associer entre elles
Les parties sont d’ailleurs libres de décider de la
forme qu’elles souhaitent donner à leur entité commune
et d’adopter le régime qui semble convenir le mieux à
leurs besoins.

TERTIAIRE N° 110 / JANVIER 2004 17

 La propriété intellectuelle est un terme qui désigne
traditionnellement deux grandes catégories de droits :
d’une part, les droits issus des « créations nouvelles »,
qui sont les droits patrimoniaux et moraux détenus
par le créateur sur son œuvre ou le titulaire d’un brevet
sur une invention, et, d’autre part, les droits sur
les « signes distinctifs », essentiellement le droit de
propriété sur la marque. Au sens large, le domaine de la
propriété intellectuelle recouvre quantité de richesses
différentes : inventions brevetées, marques, know-how,
dessins et modèles, logiciels, nouvelles technologies…
qui met en œuvre des techniques de protection
en amont (le secret pour le know-how, l’obtention
d’un titre officiel de propriété pour les brevets et
marques), des moyens d’exploitation contractuels
d’une haute technicité juridique, ainsi que des
moyens de défense adaptés à chaque cas (action en
contrefaçon ou concurrence déloyale, responsabilité
contractuelle).
Elle génère une véritable richesse qui représente
aujourd’hui l’essentiel du patrimoine des entreprises
et qui peut et doit être optimisée. Elle nécessite,
dès lors, la mise en place d’une vraie stratégie de déve-
loppement.
La souplesse de la joint-venture conviendra particu-
lièrement bien aux différents domaines de la propriété
intellectuelle.
Il est clair, en effet, que la tendance actuelle des
entreprises est de plus en plus non seulement de proté-
ger sa richesse incorporelle, mais aussi de l’optimiser à
travers une stratégie offensive.
Ainsi l’Institut national de la propriété industrielle,
qui diffusait l’an dernier, sur les ondes, le message sui-
vant: «La propriété intellectuelle, une arme stratégique»,
a aujourd’hui adopté le slogan suivant : « Grandir avec
la propriété intellectuelle ».
Ce slogan prône ainsi le partenariat d’entreprise et
l’exploitation de la richesse immatérielle que constitue
la propriété intellectuelle.
S’il existe un nombre quasi infini de richesses intel-
lectuelles dans les entreprises, il existe aussi un nombre
quasi infini de stratégies et de joint-ventures qui
peuvent y répondre. L’internationalisation imposera
aussi souvent le partenariat. C’est le cas pour les médi-
caments, objets de brevets détenus par des laboratoires
pharmaceutiques et dont la mise en œuvre est à ce
point coûteuse qu’elle nécessite un partenariat.
Dans d’autres cas, l’internationalisation ne pourra se
faire qu’au prix de l’implantation d’une entreprise
commune dans l’état bénéficiaire. Parfois encore, le
coût financier du développement de certains produits
imposera la création de partenariat.
Avant de s’engager et avant même d’être en mesure
de déterminer la forme de partenariat souhaitée, il paraît
primordial de procéder à un audit de propriété intellec-
tuelle plus ou moins juridique et plus ou moins impor-
tant selon les secteurs. Une fois l’audit réalisé, il faudra
envisager les différentes possibilités stratégiques de
l’intégration de la propriété intellectuelle au sein de la
joint-venture.
18 TERTIAIRE N° 110 / JANVIER 2004
L’audit de propriété intellectuelle,
un instrument
du développement de l’entreprise
La valorisation est une mission extrêmement difficile
puisqu’elle dépend intégralement des droits concernés et
de la situation ou du projet qui l’a suscitée. Un brevet et
un savoir-faire, par exemple, ne seront bien évidem-
ment pas valorisés de la même manière. Un portefeuille
« propriété intellectuelle » ne sera pas appréhendé ni
évalué de la même manière s’il s’agit de restructurer
globalement un groupe en redistribuant les actifs, céder
ou concéder un droit isolé particulièrement profitable,
céder une branche d’activité en perte de vitesse pour se
recentrer sur un métier, ou transférer la totalité des
actifs d’une entreprise, en position de force ou en phase
difficile.
Préalable à toute décision stratégique, les audits
vont permettre de plus en plus, et avec une efficacité
redoutable, la mise en place d’une arme offensive, d’un
bouclier défensif, d’un accélérateur de développement
au sein des entreprises.
L’audit, dans sa méthode et son contenu comme dans
son objectif, pourra être extrêmement varié et complet
selon les secteurs, la créativité, l’innovation technolo-
gique, le titre de propriété intellectuelle concerné ou la
durée de protection. L’audit permet bien souvent de
prendre conscience que des richesses insoupçonnées
existent dans l’entreprise et qu’elles méritent une
meilleure prise en compte. C’est souvent, en particulier
dans les PME, cette prise de conscience que des
richesses existent en interne qui est le point de départ
d’une politique enthousiaste et profitable de valorisa-
tion de la propriété intellectuelle.
L’audit est une analyse de l’entreprise et de son patri-
moine incorporel aboutissant à l’établissement d’un
catalogue de richesses propres et débouchant sur une
valorisation permettant elle-même l’élaboration d’une
stratégie d’entreprise. Elle a lieu en plusieurs étapes.
Les droits existants et les droits concernés
selon les domaines
En premier lieu, il convient de procéder à l’analyse
des droits existants, c’est-à-dire identifier la créativité
de l’entreprise, pas toujours apparente, et les droits
concernés selon les secteurs.
Un brevet dont la durée de protection est de vingt
ans ne saurait être valorisé comme une marque indéfi-
niment protégée à condition d’être renouvelée tous les
dix ans. Chaque droit a ses particularités et l’auditeur
devra en tenir compte. Il faudra vérifier le portefeuille
des dépôts et enregistrements et s’assurer de leur vali-
dité au regard des lois nationales concernées. Au plan
formel, cette partie de l’audit permet de vérifier que « le
dossier est en ordre ».
Certains droits ne résultent cependant pas d’un
dépôt, ce qui les rend plus difficiles à apprécier. Ainsi
en va-t-il des dessins et modèles non déposés pourtant
protégés par le droit d’auteur, mais aussi et surtout du
savoir-faire. Ce dernier, s’il ne dépend à proprement
parler d’aucune protection légale particulière, trouve
néanmoins une protection efficace dans l’action en
concurrence déloyale et en parasitisme. Le savoir-faire
ne reste une valeur que tant qu’il est soumis à confiden-
tialité, ce qui donne une large place aux mécanismes
contractuels.
Devront également faire l’objet d’une étude appro-
fondie les contrats de distribution ou de licence du
réseau. Cette appréciation est indispensable pour déter-
miner la stratégie future de l’entreprise. Tous les
paramètres qui constituent l’entreprise et son réseau
doivent donc être attentivement étudiés afin de définir
la stratégie la plus efficace pour développer une joint-
venture.
Appartenant à l’actif incorporel de l’entreprise, les
droits de propriété intellectuelle contribuent à ce titre
à son profit. Porteurs d’une valeur, ils devront être
évalués dans de nombreuses circonstances.
Mais l’évaluation de tels droits reste très subjective
puisqu’ils n’ont d’existence qu’immatérielle. Ainsi
l’appréciation essentielle de la marque dépend de son
caractère détachable du reste des actifs de l’entreprise.
Est-ce le produit ou la marque qui l’emporte ?
Une marque ou un brevet n’ont de justification écono-
mique que par le produit auquel ils s’appliquent et qu’ils
distinguent et/ou valorisent. Le rapport entre la marque
ou le brevet et le produit fini est d’une importance
très variable. Ainsi, par exemple, la marque Hermès
s’applique à des produits manufacturés d’une qualité
exceptionnelle. Particulièrement pour les marques de
haut luxe, le produit ne peut pas ne pas être d’un niveau
exceptionnel. Il n’en reste pas moins certain qu’à qualité
égale, un sac Hermès se vendra plus cher et mieux
qu’un sac fabriqué avec autant de soin par un petit artisan
dans son atelier. C’est à cela que tient le caractère
« détachable » de la marque, et non à un rapport de
valeur proprement dit entre elle et le produit. La sépa-
rabilité s’entend donc de la puissance attractive propre
attachée à la marque.
Un bon exemple peut être trouvé dans les parfums
lancés au nom des grands couturiers. La marque a, dans
ce cas, une réelle autonomie par rapport au produit
qu’elle supporte. Un très bon parfum sans marque ne se
vendra pas. Une marque positionnée « luxe » appliquée à
un mauvais produit perdra de son crédit dans le public,
mais cette idée ne viendrait à personne.
Il existe plusieurs méthodes d’évaluations plus ou
moins subjectives mais puisqu’elles ne sont pas exclu-
sives les unes des autres, il est souvent recommandé
d’appliquer en les combinant et en les recoupant plu-
sieurs d’entre elles afin d’établir une fourchette de valeur
s’approchant au plus près de la valeur réelle recherchée.
L’évaluation par les coûts historiques
Selon cette méthode, la valeur d’un droit est le fruit
des investissements réalisés dessus au cours du temps.
Cette méthode a l’avantage de la fiabilité puisqu’elle
résulte d’un constat objectif de données comptabilisées.
Mais elle n’en soulève pas moins de difficultés quant à
sa mise en application : quels coûts faut-il prendre en
ligne de compte et sur quelle période ? Qu’en est-il des
investissements non comptabilisés tels que les
contrôles de qualité par exemple ? L’objection princi-
pale contre cette méthode un peu simpliste est qu’elle
confond la valeur d’une chose et son coût.
Cette méthode se révèle être plus adaptée aux droits
récemment créés et qui ont de sérieuses chances de ren-
tabilité commerciales. Ce sont les marques et les brevets
qui n’ont pas encore fait leurs preuves sur le marché ou
qui n’ont pas eu le temps d’acquérir une notoriété ou
une renommée.
Évaluation par les coûts de remplacement
Cette méthode, par son titre, peut paraît séduisante.
En pratique, elle est peu efficace.
Au lieu d’appréhender les droits en fonction de leur
passé, cette méthode se place dans le présent. Le principe
est le suivant : faute de ne pouvoir acheter ce droit, com-
bien cela coûterait-il à l’entreprise de le recréer ex nihilo ?
De caractère très subjectif, cette solution n’est pas
envisageable pour des marques de grande renommée
telles que Coca Cola, Lu ou encore Buitoni, par
exemple, car les coûts de remplacement de ces marques
sont quasi impossibles à déterminer.
Cette méthode n’est acceptable que pour des
marques ou des brevets qui ont une place accessoire
dans l’entreprise, ou par rapport au produit, c’est-à-dire
pour des marques ou des brevets effectivement « rem-
plaçables ». Elle s’apparente ainsi à la première méthode
évoquée.
Évaluation par le prix du marché
Cette méthode vise à considérer les biens incorpo-
rels comme des biens présents sur un marché, avec une
offre et une demande, censés s’équilibrer autour d’un
prix ou d’une cote.
Méthode utilisée pour les biens de consommation
tels que les voitures ou les appartements, elle ne paraît
pas très adaptée aux droits de propriété intellectuelle et
ce, pour deux raisons. La première est qu’il n’existe pas
de marché et la seconde est que le prix n’est pas fixé par
le marché mais par l’acheteur. il varie donc en fonction
de paramètres propres à ce dernier.
Pourtant, le nombre croissant de transactions réali-
sées sur les actifs intellectuels et la tendance actuelle à
en tenir de plus en plus compte dans le cadre de l’esti-
mation laisse à penser que l’on pourrait avoir recours à
une telle pratique. C’est, d’ailleurs déjà le cas dans le
secteur artistique même si les œuvres d’art n’acquièrent
de valeur qu’après un long délai, ou plus rapidement
mais en fonction de critères parfois mystérieux.
De plus, il existe, en matière de brevets, des recueils
recensant l’ensemble des opérations réalisées dans le
passé et regroupées par domaine permettant de fixer une
valeur, par comparaison avec des opérations similaires.
Évaluation par les bénéfices potentiels
Le droit de propriété intellectuelle est un élément
porteur de bénéfices futurs probables fonction des
intentions de l’acquéreur, que ce soit par une exploita-
TERTIAIRE N° 110 / JANVIER 2004 19
tion directe donnant un avantage concurrentiel ou par
la concession de licences supposant le versement de
redevances. Mais cette méthode ne prend pas en
compte la contribution effective des droits de propriété
intellectuelle dans la production de richesses, la soli-
dité de la protection conférée par l’évaluation du droit
ou l’importance du bien par rapport à d’autres facteurs
de succès commercial.
Cette méthode se scinde en plusieurs phases : l’indi-
vidualisation des revenus nets attribuables au droit de
propriété intellectuelle, l’estimation de la pérennité des
droits dans le futur et enfin la détermination d’un taux
et d’une période d’actualisation.
● L’individualisation, si l’on prend le cas de la marque,
consiste à essayer de déterminer les seuls bénéfices
attribuables à la marque et non au produit. Ainsi, Smirnoff
pour la vodka est une marque séparable puisque c’est à
coup sûr l’image de la marque qui fait la différence dans
l’esprit du public et non la boisson en tant que telle.
On peut, dans un tel exemple d’une marque très
forte, facilement calculer le différentiel de prix entre
une vodka générique et une vodka Smirnoff, et trouver
ainsi une valeur attribuable au titre de propriété intel-
lectuelle. Mais toutes les marques n’ont pas ce statut et
de nombreux paramètres ne sont pas quantifiables
bien qu’ils fassent partie intégrante de l’exploitation ou
du développement du produit. Cela rend, alors, plus
complexe l’individualisation. En matière de brevets, le
raisonnement est analogue, avec le même type d’effet
levier plus ou moins perceptible.
De ces revenus dégagés, il faut soustraire les coûts de
la politique de propriété intellectuelle, de la recherche et
développement, des impôts sur l’excédent de revenus
et de la rémunération du capital investi. Une fois les
revenus isolés, ils doivent être combinés avec les activités
futures envisagées par l’entreprise, avec une dose inévi-
table d’incertitude, qui peut elle-même pondérer la valeur
résultant du calcul initial.
● Estimer la pérennité des droits de propriété intellec-
tuelle dans le futur, c’est déterminer la force du bien en
cause pour l’avenir en fonction de ses potentialités
intrinsèques et de l’évolution structurelle de son marché.
Il faut tenir compte par exemple de la position de
la marque sur le marché, de son caractère établi, de la
qualité de son image et sa notoriété, et de son support
physique. La marque d’un médicament breveté a, dans
l’ensemble « produit + brevet + marque », une valeur
accessoire ou secondaire. Lorsque le brevet expire, c’est
pourtant la marque seule qui porte le produit et lui
assure au moins pour un certain temps le maintien
d’une avance par rapport aux médicaments génériques
qui se présentent peu à peu.
Dans un autre domaine, celui du jouet, qui peut nier
que la marque Légo ait conservé sa notoriété malgré
l’expiration des brevets ? Si la valeur économique de
Légo a diminué avec l’expiration des brevets, elle n’en a
pas pour autant disparu et tient désormais surtout à la
marque. Une marque forte aura dans tous les cas une
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pérennité indépendante du produit. Ainsi, l’Oréal et
Sony ne sont attachés à aucun produit en particulier
mais à des groupes généraux de produits qui évoluent
en permanence autour de la marque, elle-même
porteuse de confiance, de concept, d’image. Le brevet
porte en lui-même une limite radicale : il ne dure que
vingt ans. Un brevet âgé de dix-huit ans, et partant
proche de son terme, ne peut pas valoir autant qu’un
brevet prometteur, qui a ouvert un nouveau marché et
qui a quatre ou cinq ans d’existence.
La méthode spécifique dite méthode « 5 D »
Elle intègre les cinq variables fondamentales non
linéaires qui ont un impact sur le droit concerné et qui
sont désignées comme les cinq diagnostics. Il s’agit du
diagnostic juridique, du diagnostic marketing, du diagnos-
tic stratégique, du diagnostic financier et du diagnostic
séparabilité. La démarche consiste à affecter à la valeur
déterminée un coefficient produit des quatre autres
coefficients correspondant chacun à un diagnostic.
Cette méthode illustre parfaitement l’idée selon laquelle
une évaluation est le résultat d’un raisonnement global
prenant en compte tous les facteurs spécifiques d’une
situation particulière, sans la figer mais, au contraire, en
la projetant sur une certaine durée.
Autres domaines d’évaluation
À côté de la marque, du brevet et des dessins et
modèles, d’autres biens sont susceptibles d’évaluation
puisqu’ils représentent une certaine valeur.
L’évaluation du savoir-faire pose un problème spéci-
fique lié au risque de divulgation du secret. Dès lors
qu’il n’est plus protégé par le secret, lui-même en géné-
ral garanti par une chaîne d’obligations contractuelles,
le savoir-faire ne vaut plus rien puisqu’il devient une
information accessible à tous. Le savoir-faire est malgré
sa volatilité une valeur importante des entreprises,
qu’elles en soient conscientes ou qu’elles en usent
comme M. Jourdain le faisait de la prose.
Selon certains auteurs, il est concevable de transposer
aux noms de domaine Internet les méthodes d’évaluation
appliquées aux autres droits de propriété intellectuelle. Il
faudra, cependant, les adapter aux particularités de leur
régime juridique à savoir : la règle du premier arrivé,
premier servi, ou encore la possibilité de réserver un
nom de domaine présentant un caractère générique.
Reste le cas de l’évaluation des droits de propriété
littéraire et artistique. Si les méthodes évoquées ci-des-
sus sont envisageables, il existe un autre moyen qui
consiste à prendre en considération le montant des
redevances dues aux auteurs pour l’exploitation de
leurs œuvres, donnée chiffrée et individualisable sur
une durée très longue.
Bien sûr, rares sont les entreprises qui n’exploitent
qu’un type de droit de propriété intellectuelle ou même
qu’un seul droit. Toutes ces méthodes doivent donc être
combinées et adaptées pour une meilleure appréhen-
sion du portefeuille de droits de l’entreprise.
Une fois cet état des lieux accompli, il reste à déve-
lopper la stratégie adéquate, sans oublier de réfléchir,
avant de se lancer, au régime qui s’appliquera aux
droits qui naîtront du partenariat. Il s’agit non seule-
ment de savoir de quoi l’on dispose, ce que cela vaut
et ce que cela peut produire, mais comment seront
partagés les fruits de l’alliance. Les contrats de partena-
riat doivent impérativement inclure des dispositions
précises dans ce sens.
La propriété intellectuelle,
l’instrument d’une stratégie d’entreprise
dans le cadre de la joint-venture
Les raisons qui peuvent présider à l’intégration des
droits de propriété intellectuelle au sein d’une joint-
venture sont nombreuses et variables.
Il peut s’agir de commercialiser un droit à la ma-
nière d’Alcatel et de SDGI qui ont annoncé la création
d’une joint-venture destinée à la fabrication de fibres
optiques en Chine. Il peut s’agir de lutter contre une
concurrence déloyale ou encore de pénétrer un nou-
veau marché. Les partenaires peuvent aussi avoir pour
objectif de partager les risques, l’investissement, de
procéder à un transfert de technologie, de perfectionner
leurs méthodes de distribution pour s’adapter à un pays
localement difficile.
En réalité, plus la société a besoin d’innovation tech-
nologique permanente et très avancée, plus les contrats
de partenariats vont devoir exister.
Ainsi, la puissance d’IBM repose depuis les années
quatre-vingt sur de nombreuses alliances avec une
quarantaine de partenaires dans le monde entier. Les
investissements gigantesques de la recherche pétrolière
nécessitent de rassembler des forces, des moyens. À un
certain niveau de risque et de coût, la joint-venture est
incontournable.
La souplesse de la joint-venture lui permet de
s’adapter particulièrement bien aux nécessités de la
propriété intellectuelle : elle revêt des formes multiples
selon le but recherché par les partenaires.
Cette multitude de formes recouverte par la joint-
venture constitue autant de modalités pratiques
d’exploitation des droits de propriété intellectuelle.
Elle peut se faire par le biais d’un apport en société,
de la constitution d’une société en participation, de la
concession d’une licence, de la création d’une filiale
commune et toute autre forme de contrats.
L’apport en société
L’apport en société peut se faire sous deux formes :
en propriété ou en jouissance.
● Comme son nom l’indique, l’apport en propriété
transfère la propriété du droit à la société. L’apport sera
soumis à évaluation par le commissaire aux apports afin
de déterminer la contribution de chacun des partenaires
à la société.
L’inconvénient de ce procédé de transfert réside
dans le fait que l’apporteur préférera le plus souvent
conserver la maîtrise de ses droits et ne concéder que
les droits d’exploitation. Un autre inconvénient résulte
de ce que le bénéficiaire ne peut être qu’une personne
morale, ce qui exclut donc les sociétés créées de fait et
les sociétés en participation qui n’ont pas la personna-
lité morale bien qu’elles soient souvent utilisées pour
les joint-ventures.
● Les droits dont la seule jouissance est transférée
demeurent dans le patrimoine de l’apporteur, et l’usage
peut n’en être consenti que pour une durée limitée.
Cependant, ce type d’apport ne saurait être très adapté
aux brevets, car il fige la situation à la date de l’apport
sans tenir compte de l’évolution ultérieure de ceux-ci et
notamment des dépôts de brevets de perfectionnement.
Un dispositif contractuel complémentaire est nécessaire
pour la période qui suit la mise en route de la collabo-
ration.
Les droits d’auteur peuvent tout autant être apportés
en société. Mais il ne faut pas oublier, d’une part, que la
propriété matérielle de la chose ne suivra pas celle des
droits et que, d’autre part, le droit moral restera, quoi
qu’il arrive, entre les mains de l’auteur ou de ses ayants
droit.
La société en participation
Le modèle de la société en participation est fréquem-
ment utilisé en matière de propriété intellectuelle.
Régie par les articles 1871 à 1872-2 du Code civil, cette
société n’a pas la personnalité morale.
Elle est, pourtant, constituée dès lors qu’il y a mise
en commun de bien ou d’industrie en vue de partager le
bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en
résulter.
Ce schéma se rencontre souvent dans la coédition ou
la coproduction, l’un des partenaires apportant ses
droits et l’autre son financement.
La licence
La licence est le contrat le plus courant en propriété
intellectuelle. Il s’agit pour le titulaire d’autoriser un
ou des tiers à exploiter des droits moyennant une
redevance déterminée.
Ce mode d’exploitation présente l’avantage de laisser
le créateur titulaire des droits de propriété intellectuelle
constitués de sorte qu’en cas de difficulté au sein de la
joint-venture, il y soit mis fin sans entraîner la perte des
droits patrimoniaux sur la création.
Autre avantage, les licences sont en général conclues
intuitu personae, ce qui fige les partenaires, élément
non négligeable pour la stabilité de la joint-venture.
La licence, dans le cadre d’une joint-venture, sera
souvent accompagnée d’un autre contrat tel qu’un
transfert de know-how.
À nouveau, il faudra penser à régler dès le départ le
régime de propriété des droits pouvant naître du parte-
nariat et le sort de ceux-ci à l’expiration de la phase
active de la joint-venture.
La question se pose en matière de frais de protection
conditions d’exploitation, répartition des bénéfices,
modalités de poursuite des éventuels contrefacteurs.
TERTIAIRE N° 110 / JANVIER 2004 21
La filiale commune
Souvent qualifiée de joint-venture, la filiale commune
n’en constitue pas une pour certains auteurs, tant il est
vrai que la création d’une personne morale distincte
bénéficiant de capitaux distincts reflète le souhait d’une
coopération durable. Il n’y en a pas moins création d’une
troisième personnalité sans pour autant que les deux
sociétés mères ne renoncent à leur autonomie et à leurs
activités (voir par exemple le partenariat entre Ericsson
et Sony pour développer un téléphone portable sous la
marque « Ericsson-Sony »)
Les contrats innommés
Ainsi désignés, car ils n’entrent dans aucune catégo-
rie, ils sont souvent qualifiés de joint-venture.
À côté des modalités classiques, évoquées ci-dessus,
d’intégration de droits de propriété intellectuelle au
sein d’une joint-venture, il existe aussi toute une batte-
rie de contrats auxquels il est possible de recourir,
puisque les partenaires ne sont soumis à aucune
contrainte quant à la forme de leur association.
Il s’agira souvent de contrats de communication de
savoir-faire dans lesquels, en échange de l’information,
le bénéficiaire s’engage à l’exclusivité et à la conservation
du secret. Le droit commun des contrats s’appliquera
en la matière, les partenaires disposeront donc d’une
grande liberté. Il sera recommandé de prévoir, en
contrepartie, des clauses de sortie très précises pour
éviter les difficultés ultérieures.
Les droits d’auteur
En matière de droit d’auteur, la seule contrainte à
prendre en compte réside dans la spécificité de la
matière, à savoir la distinction entre les droits patrimo-
niaux, déterminés, limités et concédables et le droit
moral perpétuel, inaliénable et imprescriptible.
Seuls les premiers pourront être inclus dans une
joint-venture. Rappelons également le principe selon
lequel une transmission de droits d’auteurs ne se pré-
sume pas : un contrat bien rédigé est indispensable.
Outre le fait que la joint-venture peut revêtir une
multitude de formes, sa durée de vie variera selon le
domaine de propriété intellectuelle concerné. La
joint-venture pourra n’être qu’un contrat visant une
opération donnée très précise et très limitée aussi bien
22 TERTIAIRE N° 110 / JANVIER 2004
que la création d’une filiale commune qui aura une
durée de vie indéterminée, fonction du succès qu’elle
pourra rencontrer.
Non seulement les préoccupations et objectifs des
partenaires à la joint-venture peuvent varier mais aussi
les moyens utilisés pour atteindre l’objectif fixé différe-
ront selon le droit exploité. La fin de la joint-venture
est, donc, plus ou moins prévisible selon le cas de
figure mais, quoi qu’il en soit, le partenariat devra
prendre fin de lui-même lorsque les droits auront expiré.
Quelle que soit la forme de la coopération, c’est, de
toute évidence, au stade de la négociation et de la
rédaction du contrat fondateur de la joint-venture qu’il
conviendra d’être très vigilant et de prévoir la plupart
des solutions de sortie.
Il n’existe pas de formule type mais devront toujours
être parfaitement déterminés : la structure de la joint-
venture, sa durée, le sort des droits à l’arrivée du terme,
les conséquences de l’échec et la répartition des profits
et des pertes, les règles d’arbitrage en cas de conflit,
les règles d’attribution de compétence, les clauses de
confidentialité et de secret et les clauses de non-concur-
rence.
Conclusion
L’audit aura donc permis de déterminer si les droits
de protection intellectuelle existaient, si ces droits
étaient protégés, si l’on pouvait envisager leur protec-
tion, à quel coût et dans quel pays, si l’on pouvait les
valoriser le plus objectivement possible et enfin si l’on
pouvait avoir une vision d’avenir.
Il est certain que la technique de l’audit de propriété
intellectuelle est de plus en plus usitée dans la mesure
où elle représente, pour les entreprises, la clef d’un
atout majeur permettant une gestion optimale de son
patrimoine.
Cette phase d’audit constitue un passage obligé
avant toute conclusion d’un accord de joint-venture
puisqu’il permet de développer une stratégie efficace
pour atteindre des objectifs aussi divers que variés.
En réalité, toute la diversité des droits de propriété
intellectuelle et la diversité des solutions ainsi que
la souplesse des formules de joint-ventures en font la
richesse et l’intérêt. ■