2020

RAPPORT DE STAGE

JÉRÉMY LUFUANKENDA
CASALONGA |31 rue de Fleurus, 75006 Paris, FRANCE
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Table des matières

TABLE DES MATIERES ........................................................................................................ 2
REMERCIEMENTS .............................................................................................................. 3
INTRODUCTION................................................................................................................. 4
I/ PRESENTATION DU CABINET CASALONGA : ................................................................... 5
A) UN CABINET PLURI-PROFESSIONNEL ........................................................................................ 5
B) L’ACTIVITE DU CABINET ........................................................................................................ 6
II- OBJECTIF ET MISSIONS DU STAGE ................................................................................. 7
A) LE DEPOT DES MARQUES ....................................................................................................... 7
1) Le dépôt d’une marque .................................................................................................. 8
2) Assurer l’enregistrement de la marque ......................................................................... 9
3) Les différents problèmes rencontrés lors de l’enregistrement d’une marque ............... 9
B) LES INSCRIPTIONS .............................................................................................................. 11
C) RESTRUCTURATION ........................................................................................................... 12
III/ L’IMPACT DE LA CRISE SANITAIRE SUR MES MISSIONS ............................................... 13
IV/ SYNTHESE .................................................................................................................. 14
ANNEXE : ........................................................................................................................ 15
ANNEXE 1 : TMFI (TRADEMARK FILING INSTRUCTIONS) – INSTRUCTIONS DE DEPOT DE MARQUE ........... 16
ANNEXE 2 : CONTRAT CONFIRMATOIRE........................................................................................ 18
ANNEXE 3 : NOTIFICATION DE L’OFFICE DE REFUS PROVISOIRE D’UN DEPOT DE MARQUE PAR L’OFFICE
FRANÇAIS, L’INPI..................................................................................................................... 19
ANNEXE 4 : RAPPORT FAIT AU CLIENT SUITE A UNE NOTIFICATION DE REFUS PROVISOIRE REÇUE
CONCERNANT UN DEPOT DE MARQUE .......................................................................................... 22
ANNEXE 5 : LETTRE DE MISE EN DEMEURE REVUE EN COLLABORATION AVEC UN AVOCAT ....................... 27
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Remerciements
Avant tout développement sur cette expérience professionnelle, il me semble opportun de com-
mencer ce rapport en témoignant toute ma reconnaissance aux personnes suivantes, pour l’ex-
périence enrichissante et pleine d’intérêt qu’elles m’ont fait vivre durant cette période de stage
au sein du cabinet d’avocat CASALONGA :

Madame Aude THRIERR, Conseil en Propriété́ Intellectuelle, ma tutrice, pour m’avoir intégré́
rapidement au sein du cabinet et m’avoir accordé́ toute sa confiance durant cette période de
stage.

Gaëlle BOGACZYK, responsable du service dépôt marques SANOFI, pour son accueil et sa
confiance dès mon arrivée.

Ivelina IVANOVA, Camille LEY ainsi que l’ensemble du personnel du cabinet pour leur accueil
sympathique et leur coopération durant ma période de stage.

De plus, je tiens à tiens à remercier toute l’équipe pédagogique de l’Université de Bordeaux

Montesquieu, ainsi que les intervenants professionnels responsables de la formation MEDIIATIC.
4

Introduction

Ayant suivi tout au long de l’année scolaire 2019/2020, le Master 2 MEDIIATIC à l’université de
Bordeaux Montesquieu, un stage obligatoire de 6 mois fut nécessaire à l’obtention de mon di-
plôme.
Mon objectif à travers cette expérience était de pouvoir mieux comprendre les tenants et abou-
tissants du secteur de la propriété intellectuelle. De plus, j’ai voulu, par cette expérience, parvenir
à entrer en contact direct avec différents professionnels du secteur afin de finaliser mon projet
professionnel. Après avoir trouvé un premier stage dans un cabinet, celui-ci fut annulé dû à la
crise sanitaire et au confinement du mois de Mars 2020. Toutefois, je ne me suis pas découragé
et après de longue recherches, l’opportunité d’effectuer un stage au sein du cabinet d’avocat
CASALONGA s’est présentée.
Ce stage est venu clôturer mon parcours universitaire et faire une réelle transition entre l’univer-
sité et le monde professionnel. Ce stage a commencé le 1er Juillet 2020 et s’est terminé le 24
Décembre 2020.
Aussi, à travers ce rapport, je souhaite vous présenter les différentes missions accomplies, mon
retour d’expérience et l’apport que ce stage a pu avoir sur mon avenir professionnel.
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I/ Présentation du Cabinet CASALONGA :

A) Un cabinet pluri-professionnel

Le cabinet CASALONGA est un cabinet pluri-professionnel, il est d’ailleurs l’un des premiers à
avoir établi cette transition en 2018. On y trouve ainsi des avocats, des conseils en propriété
intellectuelle ainsi que des ingénieurs.
La situation géographique des différents bureaux n’est pas anodine. Implanté dans des lieux
stratégiques, ce cabinet est apte à représenter ses clients devant les différents offices nationaux
et européens. Pour exemple, le bureau CASALONGA & PARTNERS à Munich représente
directement ses clients devant l’Office Européen des Brevets (OEB) et devant l’Office Allemand
des Brevets et des Marques (DPMA). Alicante est également un point stratégique pour
CASALONGA. En effet, l’Office de l'Union européenne pour la propriété́ intellectuelle (EUIPO) y
est basé. 1

1
Source:http://www.casalonga.com/casalonga/historique/?lang=fr
6

B) L’activité du cabinet

Comme indiqué précédemment, ce cabinet regroupe différentes professions gravitant toute

autour du secteur de la propriété intellectuelle.

CONSEILS EN PROPRIÉTÉ
INDUSTRIELLE

CASALONGA

INGÉNIEURS AVOCATS

Les avocats s’occupent du contentieux français et communautaire devant les tribunaux français
et européens, mais aussi de l’arbitrage et de la médiation.

S’agissant des conseils en Propriété́ Industrielle, ceux-ci offrent des conseils techniques et juri-
diques dans les domaines du droit de la propriété́ industrielle et commerciale suivants : le droit
des brevets, le droit des dessins et modèles, le droit des marques ainsi que le droit relatif aux
noms de domaines et aux données personnelles.

Enfin, concernant le contentieux brevet, des ingénieurs conseils en propriété́ industrielle et avo-
cats collaborent ensemble permettant l’alliance de la pratique judiciaire à la technique. 2

2
Source: http://www.casalonga.com/casalonga/historique/?lang=fr
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II- Objectif et missions du stage

Étant sous la direction d’un conseil en propriété industrielle ayant plusieurs clients, j’ai intégré
l’équipe s’occupant de l’un de ses clients. Ce client est un client français reconnu à l’international
dans le domaine pharmaceutique : SANOFI. De part cet impact international celui-ci détient des
droits sur des marques visant la commercialisation de produits et services dans plusieurs pays.
Ma mission, principalement axée sur le droit des marques, était d’assurer un suivi des différents
droits détenus par le client, et de permettre l’enregistrement de nouvelles marques déposés par
celui-ci, il s’agit donc de la gestion du portefeuille du client.
Le cabinet CASALONGA agit comme mandataire de ce client et s’occupe de trois éléments
principaux : le dépôt de marques, les inscriptions et enfin les oppositions. En tant que stagiaire
j’ai pu intervenir lors du dépôt de marques (A), des inscriptions (B) ainsi qu’à la restructuration
du service(C)

A) Le dépôt des marques

S’agissant du dépôt de marque, il faut savoir que le cabinet CASALONGA agit au nom et pour
le compte du client. Aussi une fois que le projet du client est établi concernant un produit et/ou
service à commercialiser quelconque, celui-ci nous transmet des instructions concernant la
marque à enregistrer servant à la commercialisation des produits et services visés par son dit
projet.

Étant donné que toutes les correspondances se font en anglais, les instructions du client sont
intitulées : « TMFI Trademark filing instructions » en français : instructions de dépôt de marque.
(Annexe 1)
Dans ces instructions on retrouve le nom de la marque, les produits et/ou services proposés et
les pays visés par le dépôt de cette marque.
Par cette expérience, j’ai eu l’occasion de travailler aux missions liées aux marques déposées.
En outre, j’ai pu : lancer le dépôt d’une marque (1), assurer l’enregistrement de la marque(2) et
traiter les différents problèmes lors de l’enregistrement d’une marque(3).
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1) Le dépôt d’une marque

Dans ce cas de figure, nous sommes amenés à traiter les différentes instructions envoyées par
le client. Nous centralisons les instructions et opérons une vérification concernant la liste des
produits et services proposés.
Lors d’un dépôt de marque, il est nécessaire de définir un champ dans lequel la marque est
destinée à être protégée. Pour se faire, la majorité des pays se réfèrent à la classification de Nice
qui est une classification internationale des produits et des services destinés à l'enregistrement
des marques commerciales. Cette dernière a été instituée le 15 juin 1957 lors du traité de
l'Arrangement de Nice et a ensuite fait l'objet de plusieurs révisions successives. La Classification
de Nice est répartie de la manière suivante : elle compte 34 classes de produits et 11 classes
de services. Chaque classe correspond à une catégorie de produits et services bien particulière,
par exemple la classe 5 fait principalement référence aux produits pharmaceutiques.
Après avoir vérifié les instructions du client, et effectué les modifications nécessaires, nous
entrons en contact avec un cabinet d’avocat basé dans le pays concerné par le projet du client
et lui transmettons les instructions de dépôt que nous avons reçues.
En outre, il peut arriver que les collaborateurs étrangers suggèrent une modification des
instructions afin que celles-ci concordent aux spécificités des offices étrangers. Dans ce cas, il
peut s’agir de modifications mineures ou bien de modifications plus importantes telles que la
spécification des produits et services soumis à l’enregistrement ou bien le changement du nom
de la marque à déposer.
Afin de garantir un traitement rapide des instructions transmises, nous nous référons à une liste
de cabinets étant considérés comme des collaborateurs de notre client et pouvant prendre en
charge ce dépôt. Nous occupons ainsi le rôle de gestionnaire des différents collaborateurs
établis dans plus de 96 pays.
Nous restons toutefois en charge du dépôt de marque en France, auprès de l’office français,
l’Institut National de la Propriété Intellectuelle (INPI), auprès de l’Office de l'Union Européenne
pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et l’office internationale, l’Organisation mondiale de la
propriété intellectuelle (l’OMPI).
Concernant les marques françaises, il s’agit d’un dépôt à faire sur le site de l’INPI que j’ai été
amené à faire à maintes reprises. Pour se faire il suffit de remplir un formulaire disponible sur le
site de l’INPI. Toutefois, cette démarche nécessite une certaine vigilance et un formalisme à
intégrer afin d’éviter une quelconque erreur, car cela peut retarder la procédure
d’enregistrement.
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2) Assurer l’enregistrement de la marque

Concernant le lancement d’un dépôt d’une marque il faut s’assurer que la marque soit bien
enregistrée et que le certificat d’enregistrement nous soit communiqué.
Toutefois, au cours de la procédure, il peut arriver qu’il y ait des documents à fournir aux agents
étrangers. En effet, pour agir les agents étrangers ont souvent l’obligation de fournir un contrat
de mandat ou « d’autorisation d’agent » (Power of Attorney ou Authorization of Agent en anglais)
confirmant qu’ils peuvent agir au nom et pour le compte du client concernant le droit des
marques dans leurs pays. Ce contrat peut parfois nécessiter un formalisme tel que la
notarisation, ou encore la légalisation. Aussi, ces contrats sont envoyés à un notaire afin de
répondre au formalise exigé avant d’être transmis à l’agent étranger.

3) Les différents problèmes rencontrés lors de l’enregistrement d’une marque

Lorsqu’un dépôt est effectué, comme précisé précédemment, les offices étrangers ont chacun
des attentes particulières. Aussi, il peut arriver que les offices refusent de laisser la procédure
en cours avancer et nous transmettent une notification de refus provisoire de la demande
d’enregistrement de marque déposée.
Il s’agit souvent d’un document regroupant les motifs du refus ainsi que dans certains cas, des
suggestions de l’examinateur. (Annexe 3) Ces suggestions ont pour but d’aiguiller le client sur
les modifications à faire afin de répondre aux exigences de l’office.
Il peut arriver aussi que l’office nous indique qu’il existe une marque antérieure déjà enregistrée
et qu’un risque de confusion peut exister entre la demande en cours et la marque déjà
enregistrée.
Dans ce cas nous nous occupons de rentrer en contact avec l’agent étranger, afin d’avoir le
maximum d’informations et de conseils sur la démarche à suivre pour surmonter ces
notifications. Par la suite, nous informons le client et lui suggérons l’option que nous considérons
être la plus adéquate. (Annexe 4)
Il existe plusieurs solutions pour surmonter ces notifications, nous pouvons modifier les produits
et services à protéger par le dépôt de marque ou bien conclure un contrat de coexistence entre
le titulaire d’une marque antérieure et notre client afin de faciliter le dépôt de la marque.
A ce niveau, nous avons un réel rôle de conseil qui nécessite un travail de recherche en amont
assez conséquent. Dans de nombreux cas les enjeux sont assez conséquents et peuvent
engager des frais élevés, nous devons donc nous assurer que nos conseils correspondent aux
options les plus avantageuses pour le client.
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Mon retour d’expérience

Cette mission fut très intéressante, celle-ci demandait beaucoup de sérieux et d’organisation. Il
fallait très vite cerner et comprendre l’étape dans laquelle se situait la demande d’enregistrement
de marque en cours. Nous avions aussi une responsabilité envers le client puisque nous devions
nous assurer que les instructions transmises avaient été dûment exécutées par les
collaborateurs étrangers.
La difficulté majeure était de garder le contrôle sur les différents délais à suivre. En effet, pour
certains dépôts de marque, le client pouvait souhaiter agir rapidement. Il fallait aussi prendre en
compte le fait que les notifications de refus provisoires que nous recevions étaient soumises à
des délais de réponse assez courts. Aussi, il y avait une certaine vigilance à avoir.
Pour se faire, nous utilisions un outil nommé Alissia, celui-ci a pour rôle d’intégrer la majorité des
délais à surveiller dans ce logiciel. Ce logiciel rassemble tous ces délais et les classes par date,
ainsi cela nous présente une vue d’ensemble sur tous les dossiers en cours.

L’organisation étant importante et la quantité de travail assez conséquente, il a fallu trouver une
organisation efficace. Pour se faire, j’ai premièrement appris et maitrisé les différents termes, et
dossiers en cours. Par la suite j’ai appris à hiérarchiser les différentes tâches journalières par
ordre de priorité. Dès lors, chaque journée, avant de commencer à travailler sur les différents
dossiers, je prenais connaissance des nouvelles tâches, de l’évolution des dossiers et je planifiais
les tâches à faire sur la journée. Cela me permettait ainsi de répartir mon travail efficacement,
mais surtout de pouvoir être prêt lorsqu’un dossier était à traiter en urgence.
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B) Les inscriptions

Une inscription se traduit par la mise à jour auprès d’un office étranger ou français d’un
changement concernant le titulaire d’une marque. Il peut s’agir d’une cession, d’une fusion de
société ou de dénomination sociale et d’adresse.
Le principe est le suivant, prenons le cas d’une cession, lorsque le titulaire d’une marque cède
une ou plusieurs marques à un nouveau titulaire, il faut que cela soit inscrit auprès de l’office
compétent dans lequel sont conservés les informations liées aux marques. Dans le cas de la
France, l’office visé serait l’INPI (l’Institut National de la Propriété Intellectuelle).
Avant de procéder à l’inscription, il y a des éléments essentiels, il faut tout d’abord que la cession
soit finalisée par un contrat de cession entre le cédant et le cessionnaire. Dans ces contrats on
trouve généralement en annexe une liste de marques cédées au cessionnaire. Ce contrat vient
enclencher la procédure d’inscription.
Aussi, une fois ce contrat signé, il faut, pour que le contrant soit pleinement effectif, inscrire
auprès de l’office le changement de titulaire concernant la marque enregistrée, objet de la
cession.
Afin de procéder à l’inscription, nous devons fournir à l’agent étranger un contrat lui permettant
d’attester les informations que nous lui communiquerons. Il faut savoir que les originaux des
contrats ne sont jamais transmis aux agents étrangers, toutefois, nous fournissons des contrats
confirmatifs reprenant les éléments principaux du contrat. (Annexe 2)
Ces contrats confirmatifs reprennent les éléments essentiels du contrat original, de la cession
dans notre exemple et vient confirmer le transfert de titularité pour une liste de marque souvent
annexée à ce contrat.
Il faut savoir que la procédure peut s’avérer être assez longue surtout lorsqu’il s’agit de procéder
à une inscription pour un nombre de marques assez élevé.
Une fois la procédure finalisée, l’agent étranger nous transmet les certificats d’inscription
attestant que la modification a été inscrite auprès de l’office.

Mon retour d’expérience

Ce fut une mission très intéressante qui m’a permis d’interagir avec les différents collaborateurs
étrangers. Cela nécessitait aussi l’envoi de plusieurs documents officiels tels que des extraits du
Registre du Commerce et des Sociétés, ou encore différents contrats. La difficulté ici était de
s’assurer que toutes les marques pour lesquels nous avions demandé une inscription à l’agent
ont bien été l’objet de cette procédure.
Il arrivait fréquemment que les collaborateurs étrangers se trompent ou oublient certaines
marques, dans ce cas, notre responsabilité était de trouver le problème et d’y remédier.
Afin de remédier à ce problème, nous avions plusieurs tableaux listant les différentes marques
faisant partie d’un projet d’inscription et nous vérifions à chaque étape que l’agent agissait
conformément à nos instructions. En général en agissant de la sorte nous parvenions très vite à
régler la situation et procéder ensuite à la mise à jour du portefeuille marques du client.
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C) Restructuration

Lors de mon arrivée au sein du cabinet, j’ai remarqué que mon service était en phase de
réorganisation. De nouvelles personnes ont intégré le service et une nouvelle organisation était
en train d’être mise en place. Mon rôle était premièrement de m’imprégner de l’ancienne
organisation, puis d’en proposer une nouvelle. Pour se faire j’ai eu à mettre sous la forme d’un
tableau excel différentes informations concernant nos échanges avec les correspondants
étrangers dans plus de 96 pays. Ce tableau centralise les informations généralement
demandées ainsi que les documents tout en intégrant le formalisme demandé sur certains
documents tels que la notarisation ou légalisation.
En plus de cela, j’ai aussi eu à assurer un contrôle et un suivi sur différents dossiers dont j’avais
la charge. J’avais pour rôle de m’assurer que mes collègues parvenaient à effectuer les tâches
administratives de fin de dossier telles que : la facturation, la mise à jour du portefeuille du client,
le classement des documents reçus.

Mon retour d’expérience

J’ai apprécié avoir certaines responsabilités et devoir très vite m’adapter et transmettre des
informations claires à mes collègues. Toutefois, la difficulté ici était de parvenir à assurer un vrai
suivi des dossiers en cours tout en intégrant l’ancien procédé et en se formant à une autre
manière de fonctionner.
Afin de résoudre cette problématique, j’avais pris le soin de noter les différents processus et de
repartir au début de chaque dossier que je ne maîtrisais pas afin de mieux en saisir les tenants
et aboutissants. En parallèle, je n’hésitais pas à poser des questions et à m’organiser via des
listes de choses à faire.
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III/ L’impact de la crise sanitaire sur mes missions

Étant en stage de Septembre à Décembre 2020, j’ai pu expérimenter l’impact de la crise

sanitaire sur l’activité de notre cabinet.
Mon service s’occupant du groupe SANOFI qui est un groupe planifiant ses projets à l’année,
ceux-ci de par leur influence, sont en constante activité avec le monde entier. Notre rôle est de
nous assurer que les marques faisant partie du projet du client soient effectivement enregistrées
dans les pays visés par les projets du dit client.
Or, nous avions remarqué que les différents offices étrangers avaient, pour la majorité, adopté
un rythme moins régulier, ceci dû à un confinement national au sein de leurs pays.
Dès lors, nous avons constaté que les délais autrefois assez brefs se sont allongés et que dans
plusieurs cas, les procédures ont même été suspendus. En plus de cela, les consulats étrangers
travaillant aussi au ralenti, certains documents ne pouvaient pas bénéficier du formalisme
normalement requis.
Concernant les instructions que nous recevions de notre client, nous avons constaté une baisse
de régime, en effet, le client nous a indiqué avoir pris du retard sur ces projets de l’année 2020.
Nous avons vraiment été impactés par le confinement du mois de Novembre puisque c’est une
période dans laquelle nous avions plusieurs dossiers à traiter qui nécessitaient une présence
physique au cabinet, toutefois, cette phase nous a permis de nous organiser et d’apprendre à
travailler différemment.
Nous avions aussi eu à planifier plusieurs réunions avec le client afin d’établir des objectifs pour
2021 permettant de rattraper le retard accumulé.
Cette phase a été assez éprouvante pour tous, toutefois personnellement, à travers ces
moments j’ai eu l’opportunité d’avoir beaucoup plus de responsabilité et de pouvoir gérer
plusieurs dossiers en autonomie totale.
14

IV/ Synthèse

Ce stage a été une première expérience dans le domaine de la propriété intellectuelle. Par le
biais de ce stage, j’ai énormément appris concernant le droit des marques et sur le formalisme
qu’exigeait ce domaine. J’ai pu travailler à différentes étapes importantes de la vie d’une marque,
du dépôt de celle-ci, jusqu’à sa défense, notamment lorsque un tiers utilisait une marque sans
autorisation du titulaire du droit sur cette marque. Dans ce cas, nous mettions en demeure le
tiers de cesser tout usage de la marque. (Annexe 5)
Ce qui m’a le plus interpellé est la dimension internationale du droit des marques. Le fait d’avoir
un client ayant un impact international m’a permis d’être en contact avec différents cabinets
dans le monde entier et d’apprendre les spécificités de chacun de ces pays. En plus de cela, j’ai
appris à travailler constamment en anglais et avec efficacité.
Par-dessus cela, j’ai pu par ce stage découvrir une profession qui est celle de conseil en
propriété industrielle. Je connaissais cette profession mais le fait de côtoyer différentes
personnes occupant ce poste j’ai pu en voir les enjeux et j’ai vraiment été attiré par celui-ci.
Dès lors, tout naturellement mon objectif professionnel s’est précisé, je souhaiterai donc passer
le concours afin de devenir conseiller en propriété industrielle.
Le cadre et l’environnement dans lequel j’ai été accueilli mon énormément apporté et m’ont
permis de vraiment m’insérer avec fluidité dans le monde du travail. Pour acter cela le cabinet
dans lequel j’ai effectué mon stage m’a proposé un poste afin que je puisse bâtir ma carrière
auprès d’eux.
Dès lors, je pense que cette expérience a été plus que positive et ai hâte de poursuivre mes
missions au sein de ce cabinet.

Merci pour votre attention,

Jérémy LUFUANKENDA
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ANNEXE :

Annexe 1 : TMFI (Trademark Filing Instructions) – Instructions de dépôt de marque

Annexe 2 : Contrat confirmatoire
Annexe 3 : Notification de l’office de refus provisoire d’un dépôt de marque par l’office français, l’INPI
Annexe 4 : Rapport fait au client suite à une notification de refus provisoire reçu concernant un dépôt
de marque
Annexe 5 : Lettre de mise en demeure revue en collaboration avec un avocat
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Annexe 1 : TMFI (Trademark Filing Instructions) – Instructions de dépôt de marque

Trademark Filing Instruction: TMFI-0176

Trademark Filing Instruction: TMFI-0176

Status: New Filing Instructions

Instruction Validation Date: 25/01/2019

Instructions Validated: True

Outside Counsel: BUREAU CASALONGA & JOSSE (2234181)

Trademark Name: TETRAXIM

Logo:

Local Trademark Name:

Trademark Project:

Trademark Family: 61000033

Comments on Trademark Name:

Applicant Name: SANOFI PASTEUR (SP-1)

Applicant Code:

Applicant Address: 14 Espace Henry Vallée

69007 Lyon
FRANCE

Responsible Attorney: Joelle SANIT-HUGOT

Specialist: Béatrice MEYER

Therapeutic Area: VACCINES

Business Unit: VACCINES

Type Of Mark: Word Mark

Filed in Color: No

Color Code:

INN: POLIO, DIPHTERIA, TETANUS, ACELLULAR PERTUSSIS

Other Project Type:

Country as First Filing:

Priority Trademark Country:

Application Number (Priority Trademark):

Application Date (Priority Trademark):

17

Priority Extension Deadline:

Base Trademark Country:

Application Number (Base Trademark):

Application Date (Base Trademark):

Comments:

Comments National Filing Countries:

National Filing Countries Local Agent

Spain

WO Trademark For Subsequent Designation:

International Filing Countries:

Comments (International Filing Countries):

Class Code Class Type Goods Services Description Notes

Pharmaceutical products, Produits pharmaceutiques,
05 International
vaccines. vaccins.

Urgent: False

Validation By TM Attorney: False

Validation By TM Specialist: False

Cost Center:

Invoice Project:

Matter Reference: 201803350

Responsible Professional:

New Filing Instruction Date: 25/01/2019

18

Annexe 2 : Contrat confirmatoire

CONFIRMATORY TRADEMARK ASSIGNMENT DEED

Between:

AVENTIS PHARMA S.A.

20 avenue Raymond Aron
92160 Antony, FRANCE

[Hereinafter THE ASSIGNOR]

On the one hand

And

Sanofi Mature IP
54, rue La Boétie
75008 Paris, FRANCE
[Hereinafter THE ASSIGNEE]
On the other hand

[Hereinafter referred to collectively as THE PARTIES]

PREAMBLE

By a Transfer Agreement effective as of November 30, 2018 [hereinafter THE ASSIGNMENT], THE
ASSIGNOR transferred to THE ASSIGNEE the ownership of the trademark registration VECLESA No.
146762 [hereinafter THE TRADEMARK].

THE PARTIES hereby wish to confirm the transfer of ownership of the TRADEMARK for the purpose of
its recordal on the corresponding Trade Mark Register.

NOW, THEREFORE, IT IS AGREED AS FOLLOWS:

1. THE ASSIGNOR hereby confirms THE ASSIGNMENT to THE ASSIGNEE, with effect from
November 30, 2018, of the full and entire ownership of THE TRADEMARK, including the right
to prosecute any acts of infringement of THE TRADEMARK and including the goodwill
associated with THE TRADEMARK.

2. The present confirmatory deed confirms and neither replaces nor amends THE ASSIGNMENT.

Full power is given to the bearer of an original hereof, or a copy certified to be a true copy by Notary Public,
or a simple copy hereof, to proceed with its recordal on the relevant Trade Mark Register.

Signed on behalf of THE ASSIGNOR Signed on behalf of THE ASSIGNEE

At / On: At / On:

By [Name(s) and Title(s)]: By [Name(s) and Title(s)]:

Signature(s): Signature(s):
19

Annexe 3 : Notification de l’office de refus provisoire d’un dépôt de marque par l’office
français, l’INPI

DIRECTION DE LA
PROPRIETE INDUSTRIELLE CASALONGA
15, rue des Minimes-CS 50001 MADAME THRIERR AUDE
92677 Courbevoie Cedex 31 RUE DE FLEURUS
75006 PARIS
MARQUES FRANCE
N° national et réf : 4661003
(à rappeler dans toute correspondance
- art. R. 712-6 du code de la propriété intellectuelle)
Date de dépôt : 26/06/2020

Votre référence : M20-2755 FR ATH/CLY (Opella

Healthcare)

Affaire suivie par : Guillaume ESTIVAL

Téléphone : 01-56-65-82-18

Courbevoie, le 23/10/2020

OBJET : Notification d'irrégularités matérielles (Décision 2019-157 du Directeur).

Régularisation

Madame,

L'examen de la demande d'enregistrement visée en référence a fait apparaître qu'elle n'est pas régulière comme cela
vous est indiqué ci-dessous. La demande ne peut donc pas être enregistrée telle quelle.

Rédaction des libellés de produits et services

Les formulations de certains de vos produits, indiqués ci-dessous, sont trop vagues pour permettre à tout tiers de
déterminer de façon immédiate, certaine et constante la portée du dépôt.

Ces produits ont été précisés par mes soins.

Il s’agit des termes suivants :

1) « gels, pommades, crème froide » qui ont été précisés par « gels [cosmétiques et produits de toilette], pommades
[cosmétiques], crème froide [cosmétiques et produits de toilette] » en classe 3 ;

2) « plâtres » qui ont été précisés par « plâtres à usage médical ou chirurgical » en classe 10 ;

3) « aliments naturels et remèdes à base de plantes inclus dans cette classe » qui ont été précisés par « aliments
naturels à usage médical et remèdes à base de plantes à usage médical inclus dans cette classe » en classe 5.

Cette proposition de régularisation sera réputée acceptée et la marque sera enregistrée avec les modifications
proposées si vous ne présentez pas d'observations au plus tard le 7 décembre 2020. Si vous êtes en accord avec la

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20

proposition de régularisation qui vous est proposée, à l’issue de laquelle la marque pourra être enregistrée, vous
pouvez confirmer votre accord en cliquant sur "bon pour accord".

Pour le Directeur général

de l'Institut national de la propriété industrielle

Guillaume ESTIVAL

Juriste

Page 2/2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
21

PORTAIL DES MARQUES

P c a c I a ca c a , c c
e-P c a a a : https://procedures.inpi.fr/?/ en indiquant une adresse électronique
valide et un mot de passe.

Comment se rendre sur le portail des marques :

Il faut vous connecter sur le site https://procedures.inpi.fr/?/ a a (a sse électronique et mot
de passe que vous aurez choisis au moment du dépôt). En cas de perte, de nouveaux identifiants peuvent vous
c c a b M a b a a acc ac a a .
Vous accédez alors au portail e-P c .C « déposer, gérer, enregistrer sa marque française »
pour ouvrir le portail des marques. Vous avez alors accès à toutes les procédures marques dans lesquelles vous
vous êtes identifié comme déposant ou mandataire.

Si je suis le déposant de la marque, ou son mandataire, et que je souhaite m’identifier dans une procédure,
pour la première fois :
S a a ,c MODIFIER UN ACCES c a c .
Indiquez c a c a I . La c c c
a b a , a ac b a c a a
notifications » le cas échéant.

Comment se constituer mandataire ou ne plus être représenté par un mandataire ?

L a a a aa ab . P c a aa , a a
compte e-Procédures.
Si vous êtes mandataire du déposant et que vous souhaitez vous identifier pour la première fois dans une procédure
a ,c MODIFIER UN ACCES c a a aa .
L a a c a a c c c aa a c constitution.
Si vous êtes un déposant représenté par un mandataire et que vous ne voulez plus être représenté et effectuer les
formalités liées à la procédure marques par vous-même, vous devez vous créer un compte e-procédures, puis
c MODIFIER UN ACCES » et choisir « je ne souhaite plus être représenté par mandataire ».
L a a c a a c c c aa a c a ac a .

Intervenir dans une procédure de marques

Sur le portail des marques, a acc b c a .
L ca a a c .V , a c
corbeilles soit en utilisant le bouton « RECHERCHE ».
En cliq a a c , b c a I .
P a ca I ,c ac b REPONDRE AUX NOTIFICATIONS
sélectionnez le dépôt concerné.
En fonction du type de notification, différentes actions vous sont proposées (« bon pour accord », « régulariser les
produits et services », « ajouter une pièce jointe »). Vous pouvez à tout moment procéder également à un retrait
partiel ou total.
ATTENTION : pour les actions « régulariser les produits et services » et « ajouter une pièce jointe » vous devez
c a a c a INPI.
P a I c a cation, sélectionnez le dépôt concerné dans la
c b a c a c b a c .U c
c a ,c b c .L a a c a a c sera alors
a a b a c .
Utilisation des codes et mot de passe
Les codes et mot de passe communiqués au déposant ou au mandataire sont individuels et concernent une seule
procédure de dépôt de marque. En cas de perte, veuillez contacter INPI Direct a 0820210 211 (0,10 TTC/ +
prix appel).

Pour toute question, veuillez contacter INPI Direct a 0820 210 211. (0,10 TTC/ + a )
22

Annexe 4 : Rapport fait au client suite à une notification de refus provisoire reçue concernant
un dépôt de marque

SPE AVOCATS &

CONSEILS EN PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
31 rue de Fleurus
75006 PARIS
Tél. : 33 (0)1 45 61 94 64
Fax : 33 (0)1 45 63 94 21
e-mail : paris@casalonga.com

SANOFI
Trade Mark Legal Department
Tri B3/101 - 82 avenue Raspail
94255 GENTILLY CEDEX
FRANCE

Attn : Madame Joëlle SANIT-HUGOT

N/Réf. : M20-1805FR ATH

Paris, le 7 septembre 2020

Demande d’enregistrement du signe CORONAVAX en classe 05 - France

Délai : 7 Octobre 2020

Chère Joëlle, Chère Béatrice,

L’INPI a émis un refus provisoire total délivré à l’encontre de la demande d’enregistrement de marque
CORONAVAX No.4641461 en France.

Motifs du refus :
L’INPI envisage de refuser l’enregistrement de votre demande de marque aux motifs que le signe proposé :

1. ne permettrait pas au consommateur de distinguer les produits visés par cette demande
d’enregistrement, qui sont ceux de la classe 5 comprenant : « les Produits pharmaceutiques et vaccins »,
de ceux des concurrents. Le signe proposé à l’enregistrement « CORONAVAX » comporte le terme
« CORONA », qui est l’abréviation couramment utilisée du terme « coronavirus ». Dès lors, le signe
« CORONAVAX » pourrait être compris par le consommateur des produits visés, comme identifiant
l’épidémie de coronavirus et la maladie mortelle qui se propage dans le monde depuis la fin de l’année
2019, faisant des milliers de morts et qui perdure actuellement.

Aussi, le signe proposé ne serait pas perçu par les consommateurs comme identifiant leur origine
économique, mais comme la désignation de ce virus.

PARIS - MUNICH - ALICANTE - GRENOBLE - LYON - TOULOUSE

WWW.CASALONGA.COM
Liste des associés et collaborateurs sur le site - List of partners and associates on the website
Casalonga Société pluri-professionnelle d'exercice d'avocats et de conseils en propriété industrielle
Société par actions simplifiée au capital de 1 220 340 Euros - RCS : Paris B 502 803 455
Palais : K177
23

2/5

2. conférerait à son titulaire un droit de propriété sur celui-ci, lui permettant d’en interdire l’usage aux tiers
pour les produits désignés, ainsi que de le céder ou d’en concéder des licences d’exploitation à titre
onéreux.
Or compte tenu du fait que ce signe « CORONAVAX » comporte le terme « CORONA » qui est
l’abréviation couramment utilisée du terme « coronavirus » devenu la désignation d’une maladie
mondiale mortelle pour laquelle il n’est pas encore connu à ce jour de vaccin permettant d’éradiquer le
virus, sa monopolisation par une personne à des fins mercantiles serait susceptible de choquer le public
français. Ainsi, d’après l’examinateur, la publication de la demande serait de nature à porter atteinte à
l’ordre public, aussi la demande ne sera pas publiée au BOPI. Par conséquent, la demande de marque
ne saurait être enregistrée.

Notre recommandation :
En premier lieu, nous pouvons répondre à l’examinateur et contester l’argument avancé selon lequel le nom de
la maladie « coronavirus » intégré au signe « CORONAVAX » confèrerait un droit au déposant sur la
dénomination de la maladie en tant que telle.

En effet, d’autres enregistrements de marques françaises comme par exemple VAXIGRIP ne sont pas entendus
comme conférant à la société SANOFI PASTEUR un droit exclusif sur toutes les utilisations du mot « grippe »
alors même que la marque est utilisée dans le cadre de vaccins contre la grippe.

Nous pouvons insister en ce point sur la notion de consommateur pertinent. En effet, le consommateur auquel
s’adresse la marque CORONAVAX est un utilisateur habitué aux milieux pharmaceutiques. Sous ce prisme, il
peut être intéressant de souligner que le consommateur du produit sera par conséquent à même d’identifier le
signe en relation avec les biens protégés en classe 05.

Nous pourrions insister à cet égard sur le fait qu’il existe des marques européennes et des marques enregistrées
par l’INPI pour lesquelles le signe distinctif choisi comporte le nom d’une maladie, sans pour autant troubler
l’ordre public.
C’est pourquoi nous pouvons considérer que le signe CORONAVAX permet bien d’identifier l’origine
économique du produit.
24

3/5

Nom de la marque Date Classe Déposant

d’enregistrement
VAXIGRIP 08/07/1988 -5 : Vaccin contre la grippe SANOFI
No.1475772 PASTEUR

INPI(Marque
Française)
VAXIGRIP 18/12/2012 -5 : Produits pharmaceutiques, vaccins. SANOFI
TETRA PASTEUR
No. 3969431

INPI(Marque
Française)
VAXIGRIP 28/06/2004 -5 Vaccin contre la grippe SANOFI
No.3894342 PASTEUR

EUIPO(marque
européenne)
R.O.R.-VAX 08/01/1992 -5 : Vaccin polyvalent à usage humain SANOFI
No. 92400575 PASTEUR

INPI (marque
française)

En second lieu, nous pouvons également nuancer l’opinion de l’Examinateur. En effet, si le signe
CORONAVAX comprend en effet le terme « CORONA » renvoyant à la pandémie actuelle de COVID-19, le
signe est composé d’autres éléments, à savoir « VAX ».
Ainsi, l’examinateur n’a pas procédé à une analyse complète, mais à l’analyse partielle du signe, limitée au
terme « CORONA ».

En dernier lieu, les marques comportant le terme « CORONA » ne font pas toutes référence à la pandémie de
COVID-19 qui se propage dans le monde depuis la fin de l’année 2019.
Pour appuyer cet argument, nous avons trouvé des marques enregistrées désignant la classe 5 mais ne faisant
pas référence directement au coronavirus.
25

4/5

Nom de la marque Date Classe Déposant

d’enregistrement
CORONA 08/07/2016 Classe : IDEXX
DETECT -5 : LABORATORIES,
No. 15042261 Produits vétérinaires INC.
-10
EUIPO(marque -44
européenne)
IDEXX 28/07/2016 -5 IDEXX
CORONA Produits vétérinaires ; Réactifs LABORATORIES,
DETECT et essais de diagnostic INC.
No.015278617 vétérinaire ; Kits de tests de
diagnostic vétérinaire
comprenant des réactifs et des
essais de diagnostic
vétérinaire ; Kits de tests de
diagnostic vétérinaire
comprenant des réactifs et des
essais de diagnostic vétérinaire
pour le dépistage de virus.

-10
EUIPO(marque -44
européenne)
08/12/2015 5: Manna Pro
pommade antiseptique topique Products, LLC
pour le traitement des gerçures
No.4865325 et des blessures superficielles
des mamelles
et des trayons des animaux
; liniment pour chevaux
; traitements de la peau des
animaux, nommément
pansements pour
plaies.; solution fongicide
topique pour animaux
-18
-44
-46
26

5/5

Pour étayer cet argument, nous pouvons également souligner que le terme CORONA est la traduction espagnole
du mot « Couronne » et peut donc être entendu autrement qu’en relation avec le COVID-19. D’autre part, le
terme « CORONA » désigne une forme particulière de cigare, la forme corona.

Encore une fois, on constate que la signification du terme « CORONA » ici peut être entendue autrement qu’en
relation avec le COVID-19.

Nous pouvons aussi nous questionner sur l’interprétation que fait l’examinateur de l’ordre public qui est une
notion difficilement définissable. La même question peut être soulevée au regard de la vision qu’a l’examinateur
du consommateur des produits visés par la demande d’enregistrement.

Les consommateurs des produits proposés à la commercialisation seront, en première ligne, des professionnels
du domaine médical. Il semble, dès lors, difficile d’envisager qu’un spécialiste du domaine puisse être choqué
par le signe choisi, d’autant plus que la société SANOFI a vocation à développer et commercialiser des
médicaments dont la finalité est de soigner les patients.

Nous restons à votre disposition pour tout complément d’information et dans l’attente de recevoir vos
instructions,

Gaëlle BOGACZYK
27

Annexe 5 : Lettre de mise en demeure revue en collaboration avec un avocat

Par courrier LRAR N°<NUMÉRO LRAR>

Objet : Mise en demeure – opposition à l’exploitation de la marque <CRYOSKIN en

Belgique et aux Pays-Bas>

Pièce jointe : <PIÈCES JOINTES>

Madame, Monsieur

Je suis l’unique titulaire de la marque française, européenne et internationale a supprimé: j

CRYOSKIN déposée le 13/08/2018 sous le numéro International trademark (pas a mis en forme : Couleur de police : Rouge, Barré
nécessaire) No. 1436666 CRYOSKIN qu’il exploite régulièrement en France et dans a mis en forme : Couleur de police : Rouge
les 28 Etats membres de l’Union Européenne ( ? ? ?) par l’intermédiaire de ses
a supprimé:
sociétés licenciées, Prodesignplus, Cryoskin Paris et Aesthetic Paris dument
licenciées, dont il est le président ou le Gérant ( ? ? ?), pour les classes de produits
03, 05 ,10, 35,41,44 (cf. certificat d’enregistrement in « Annexe 1 »).

En tant que propriétaire de ladite marque je jouis d’un droit privatif et absolu sur celle-
ci, établi et protégé dans les Etats membres de l’Union, et particulièrement en Belgique a mis en forme : Couleur de police : Rouge
et aux Pays-Bas, notamment, par les dispositions du Règlement européen 1001/2017
du 14 juin 2017, articles ___________ à _______ notamment.(peut être remplacé par a mis en forme : Police :(Par défaut) Helvetica, Couleur
ceci : « par les dispositions du Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et de police : Rouge
du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne et de la législation a mis en forme : Couleur de police : Rouge
applicable au Royaume-Uni, lui donnant le droit de s’opposer à toute contrefaçon par a mis en forme : Police :(Par défaut) Helvetica
n’importe qui, que ce soit de bonne ou de mauvaise foi et de n’importe quelle
a mis en forme : Police :(Par défaut) Helvetica, Couleur
manière.) » de police : Rouge
a mis en forme : Police :(Par défaut) Helvetica
*Peut-être insérer une phrase sur la notoriété de la marque de votre client si celle-ci a mis en forme : Police :(Par défaut) Helvetica, Couleur
bénéficie d’une notoriété établie, cela peut jouer en sa faveur. Les marques notoires de police : Rouge
ou de renommé sont protégés de manière plus large et peuvent revendiquer leurs
droits mêmes pour des produits et services en dehors des classes revendiqués par la
marque enregistrée. a mis en forme : Couleur de police : Rouge

Or, nous constatons que vous utilisez ma marque CRYOSKIN à l’identique pour
promouvoir et vendre des produits dans les mêmes catégories que notre marque.
(avez-vous une précision sur les produits qui font l’objet d’une contrefaçon ? exemple : a mis en forme : Couleur de police : Rouge
Classe X visant les produits suivants : xxx, xxx,xxx)

- sur les salons professionnels Estetika, tenus à ________________, du _______ au

_______ 2020, et à tenir encore prochainement du _______ au __________ (cf.
Pièce(s) n° ____),
28

- dans plusieurs instituts de beauté et SPA de Belgique et des Pays-Bas (ex. : _____,
_______, ___________ ou en Annexe s’il n’y en a plus de 5),

- sur votre site internet belge : www.https://cryoskin.be, qui par nature est accessible
beaucoup plus largement, depuis la France par exemple, outre le monde entier (cf.) ;

- sur votre site internet Hollandais: www.https://cryoskin.nl, qui est par nature
accessible beaucoup plus largement, depuis le monde entier ,

- sur vos documents internes et commerciaux (cf. Pièce(s) n° ____________),

- sur les réseaux sociaux (Instagram, ___________, _________, ______ ?),

Pourtant, personne ne vous a donné une telle autorisation. a supprimé: ¶

a mis en forme : Couleur de police : Rouge
*il faut indiquer les risques de confusion dans l’esprit du public à cause des a mis en forme : Couleur de police : Rouge
similarités entre les produits vendus par votre client et les produits commercialisé par
le dit contrefacteur.

Le point sur le site internet peut selon moi être un peu plus étoffé en indiquant
quelles sont les éléments identiques entre le site internet de votre client, et le site
internet litigieux ; par exemple la langue utilisée ou la devise (€,$,£) sont des
éléments qui permettent d’acter une similitude entre les sites, et cette similitude peut
créer un risque de confusion dans l’esprit du consommateur.

Pour information : a mis en forme : Soulignement 

Concernant le site internet et pus précisemment, le nom de domaine a mis en forme : Espace Avant : Automatique, Après :
Si le déposant de la marque agit en contrefaçon, on vérifiera que le nom de domaine Automatique, Motif : Transparente
fasse l’objet d’une exploitation effective antérieure et que soit établit un risque de
confusion ( Paris, 4ème ch, 29 Octobre 2004)
L’ exploitation effective : Cass.Chambre com.2 Fevrier2016 : n°14.20-486 retient
ces élements pour considérer qu’un site en construction était toutefois actif en raison
de ces éléments : nom, objet de la société, adresse, hyperlien.

a mis en forme : Couleur de police : Rouge

Ces faits constituent une contrefaçon répétée de marque en application des articles
_________ du dit Règlement européen. (à remplacer par ceci peut-être ?) Ces éléments a mis en forme : Police :(Par défaut) Helvetica, 11 pt,
sont de nature à créer un véritable risque de confusion dans l’esprit du public. Cette Couleur de police : Rouge
circonstance donne à notre client le droit de former une opposition et/ou une action en a mis en forme : Police :(Par défaut) Helvetica, 11 pt
contrefaçon sur le fondement de la législation applicable au Royaume-Uni et des articles 8 et
a mis en forme : Couleur de police : Rouge
9 du Règlement UE n° 2017/1001 du 14 juin 2017.)
29

En conséquence, nous vous mettons en demeure de :

• Cesser immédiatement à compter de la réception de ce courrier, l’exploitation de

la marque CRYOSKIN sous quelque forme, à quelque titre et sur quelque support
que ce soit et notamment sur tous les produits en votre possession ou en transit
vers vos établissements et sur toutes les utilisations frauduleuses spécifiées ci-
dessus plus celles dont nous n’aurions pas encore connaissace,
• nous informer du type et du nombre de supports où notre marque a été apposée,
et les détruire,
• de plus afin d’évaluer le préjudice subit par notre marque et ses titulaires
légitimes précités, nous informer du nombre et des types de produits achetés et
vendus à notre marque Cryoskin ; (est-ce que vous demandez à savoir le a mis en forme : Couleur de police : Rouge
nombre de produits portant le nom de la marque de votre client « CRYOSKIN »
commercialisés par le contrefacteur présumé ?)
• Prendre l’engagement, pour l’avenir, de ne plus utiliser la dénomination (est-ce a mis en forme : Couleur de police : Rouge
que CRYOSKIN est aussi une dénomination sociale ou juste une marque ? peut-
être préférer utiliser le terme signe distinctif plutôt que dénomination) a mis en forme : Police :Gras, Couleur de police : Rouge
CRYOSKIN ou toute autre dénomination (même chose, peut être préférer parler a mis en forme : Couleur de police : Rouge
du signe distinctif) phonétiquement, intellectuellement et/ou visuellement
a mis en forme : Couleur de police : Rouge
identique ou similaire pour désigner des produits et/ou services (visées par la
a mis en forme : Couleur de police : Rouge
marque CRYOSKIN No. 1436666) identiques et/ou similaires.

Nous nous réservons tout droit de poursuite, civile, douanière ou pénale devant les
tribunaux de chaque pays compétents afin de prendre à votre encontre toutes mesures
propres et à assurer la sauvegarde de nos droits et l’indemnisation de notre préjudice
dans plusieurs pays. Pour mémoire, les sanctions civiles et/ou pénales s’appliquent
également dans les cas suivants :

• L’édition et la diffusion auprès du public de document ou de matériel;

• Le fait d’inciter le public à utiliser les documents ou matériel, dans le cas présent
les appareils Cryoskin 3 et Cryoskin 4;
• Le fait de reproduire ou de diffuser une œuvre intellectuelle sans respecter les
droits de propriété ;
• Le fait d’importer ou d’exporter des contrefaçons en l’occurrence des appareils à
la marque Cryoskin 3 et Cryoskin 4.

a supprimé: ¶

Dans l’attente de vous lire, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, à
l’expression de nos salutations distinguées.
30

Information sur le distributeur Belge qui apparemment est le même que le

Néerlandais

Phone:
+31 20 244 2575
Email:
info@cryoskin.nl
Address:
Nassaukade 305 III, 1053 LN Amsterdam, Pays-Bas

Je n’ai pas de nom de société ni de nom de personne juste Cryoskin nl et cryoskin be

https://cryoskin.be/

https://cryoskin.nl/

Dépôt de marque CRYOSKIN:

https://tmdb.eu/trademark/WO-1436666-cryoskin.html

c.c. les licenciés

ANNEXE 1 : certificat d’enregistrement européen de la marque « CRYOSKIN »

ANNEXE 2 : preuves de contrefaçon de ma marque « CRYOSKIN » : copie d’écran, copie

de doc commerciaux, etc.