Propriété intellectuelle

La PI est en France une branche spéciale du droit privé, elle s’intéresse à la protection des richesses
immatérielles de nos sociétés, celles issues de l’imagination humaine.
La PI est un terme générique qui désigne en réalité plusieurs catégories de PI :

 Propriété littéraire et artistique : elle regroupe les règles juridiques applicables aux :
- Droits d’auteurs (œuvres littéraire, musicales, graphiques, plastiques ou encore les
logiciels)
- Droits voisins (concerne exclusivement les artistes interprètes, les producteurs de
vidéogrammes, entreprises de communication audiovisuelle)

 Propriété industrielle : elle regroupe les règles juridiques applicables aux :

- Créations techniques (brevet, les certificats d’obtention végétales, topographie de
semi-conducteur)
- Créations ornementales (dessins, modèles, signes distinctifs tels que marques,
dénomination sociales, enseigne etc.)
En France cette distinction entre PLA et PIndu a le mérite de rappeler que les droits sur les marques,
sur les inventions ou sur les dessins et modèles s’acquièrent par les formalités du dépôt et de
l’enregistrement. Tandis qu’à côté, les droits d’auteurs et les droits voisins s’acquièrent sans formalités
obligatoire, du fait même de la création de l’œuvre.
On tend surtout à distinguer plusieurs catégories de droits intellectuels parce que chacune crée un
monopole d’exclusivité obéissant à un régime spécifique lequel régime est adapté à sa fonction
sociale. Ainsi, le régime juridique du brevet protège les inventions pour leur nouveauté, celui des
marques protège ses signes pour leur distinctivité, celui des droits d’auteurs pour récompenser l’effort
créateur etc.
Le droit de la PI est régi par le principe de territorialité. Chaque pays détermine dans son ordre
interne, le régime juridique applicable au droit intellectuel. Les premières lois sont apparues au xviii
pour interdire à quiconque d’utiliser une œuvre ou une invention sans pays une redevance à son auteur
ou à son inventeur.
La première règle écrite a été adopté en Angleterre en 1710 pour que le roi puisse accorder aux auteurs
compositeurs des redevances ou royalties. Pour promouvoir la création et l’innovation aux Etats Unis,
ils ont expressément donné au Congrès compétence pour conférer un monopole au profit des auteurs et
inventeurs. La première loi sur les brecets est ainsi née aux EU en 1790, précédent de peu la
promulgation du copy right act.
En France, les premières lois en matière de PI ont été adopté à l’issu de la révolution. En 1791, le leg
français est venu protéger le brevet au profit des inventeurs, le droit d’auteur au profit des écrivains
des peintres, compositeurs et dramaturges.
En Allemagne il a fallu attendre 1 siècle pour que la première loi d’empire reconnaisse en 1870 des
droits d’auteurs.
Dans tous les pays, les droits des marques sont arrivés plus tardivement avec l’essor des activités
économiques et dans une optique plus consumériste.
L’évolution industrielle et technologique a ensuite conduit l’ensemble des pays industrialisé à élargir
le champ d’application de la PI mais aussi à compléter et modifier les règles existantes pour les
adapter aux nouvelles formes d’exploitation des droits intellectuelle.
Il résulte du principe de territorialité qu’il existe des divergences entre les droits nationaux de PI. Et
ces divergences persistent en dépit des nombreux efforts d’harmonisation de la matière. Les jalons de
la protection internationale ont été posés dès la fin du XIXème siècle et jamais remis en cause. On
peut citer les deux grandes conventions ayant imposés aux Etats adhérant des règles minimales de
protection :

 La convention d’union de Paris 1883 en matière de protection industrielle

 La convention d’union de Berne de 1886 en matière de propriété littéraire et artistique
Ces textes fondateurs du droit international reposent sur deux principes essentiels commun :

 Le principe d’indépendance des DPI

 Le principe du traitement national identique aux ressortissant nationaux et étrangers : il
cherche à éviter les discriminations tenant à la nationalité
Aujourd’hui, la plupart des conventions internationales sont gérées par l’OMPI, instituée en 1967 et
chargée de promouvoir la PI dans le monde grâce à la coopération entre les Etats. De nombreux pays,
dont la France, ont signé des traités multilatéraux pour permettre aux personnes établit dans les pays
signataires d’obtenir une protection géographique élargit en matière de propriété industrielle tout en
respectant une procédure de dépôt unique.
Ainsi, en matière de propriété industrielle où le dépôt est obligatoire, il existe plusieurs voies et
stratégies de dépôt.
A l’échelle européenne, les efforts d’harmonisation et d’unification du DPI au cours des 30 dernières
années, ont considérablement réduits les divergences existantes entre les EM. En 1957, le Traité de
Rome a institué la CEE sans pour autant régler le sort des droits intellectuels susceptibles de gener la
réalisation de ces grands objectifs libertaires. De nombreuses directives ont rapproché les régimes de
protection, et ont levé les barrières à l’établissement d’un marché unique. En matière de protection de
propriété industrielle, ces efforts d’harmonisation ont permis au leg européen d’imposer des régimes
juridiques unifiés. Ces titres de propriété sont unitaires, ie valable sur tous les territoires des EM.
Malgré les rapprochements, il subsiste des différences notables entre les EM. Ainsi pour être protégé
sur le territoire français il faut respecter les règles du droit français. Il est donc important d’étudier et
de comprendre les exigences et particularité du DPI français.
Cette discipline exprime une certaine unité, en témoigne l’existence en France d’un code de la PI
depuis 1992, ou l’accord de 1994 sur les aspects des droits de la PI qui touche au commerce.

Chapitre 1 : Droit d’auteur

Le droit d’auteur est né pour protéger la création quel que soit leur forme d’expression (musicale,
artistique, littéraire, orale, écrite, visuelle etc.). Le champ d’application s’est progressivement étendu
sous l’effet des innovation technologiques et sous l’effet des nouvelles formes de créations (jeux
vidéo, art conceptuel etc). Les œuvres peuvent désormais être fixé sur un support multimédia et
peuvent présenter la particularité d’être exploitables en ligne sur internet.
L’évolution du droit d’auteur dans la société d’information est telle que les contours sont devenus
quelque peu incertain.
1. Objets de la production

1.1. Notion de création de l’œuvre

L’objet du droit d’auteur est l’œuvre de l’esprit, mais la loi française n’a pas précisé les œuvres
protégeables sur ce terrain. Le juge est souvent conduit à cet exercice de qualification. La jp et la
doctrine ont posés les conditions d’appropriation du droit d’auteur : l’œuvre doit être une création de
forme originale.
Notre code de PI énonce en son article L 111-1 que l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit d’un droit
de PI exclusif et opposable à tous sur le territoire français du seul fait de sa création. Il est acquis que
la création de l’œuvre est le résultat d’un travail / effort intellectuel conscient et volontaire. Il est
acquis que c’est la forme du bien qui doit être original. Il faut toujours pour agir sur le terrain de la
contrefaçon retrouver les deux éléments essentiels évoqué L 111-1 : la conception et la réalisation.
En France, les idées publicitaires peuvent bénéficier d’une certaine protection mais seulement sur le
fondement 1382 du code civil et sous réserve d’apporter une preuve d’une faute constitutive de
concurrence déloyale.
Sinon aucune formalité n’est requise pour bénéficier du droit d’auteur (destination, genre forme de
l’œuvre importe peu). En somme, seul l’originalité est une condition positive décisive et centrale, et
pourtant elle n’est ni posée, ni définis par la loi française.

Focus : Notion d’œuvre de l’esprit

La notion d’œuvre de l’esprit c’est la combinaison d’une création intellectuelle et d’une création de
forme

 Création intellectuelle

Il est communément admis que l’œuvre de l’esprit doit procéder d’une activité créative. Cela
signifie qu’il ne saurait y avoir de droit d’auteur s’il n’y a pas de création du tout.

La différence entre activité créative et simple savoir-faire ne va pas de soi. A priori, le droit d’auteur
ne peut pas naitre de la simple mise en œuvre d’un savoir-faire.
Civ 1ère 29 mars 1989 dénit la qualité d’auteur au réalisateur d’une œuvre télévisuelle dont le
concours ne constitue pas une « création intellectuelle propre », mais est réduit à une « banale
prestation de service technique ».
Arrêt de principe Coprosa 2 mai 1989 : « un travail de compilation d’information n’est pas
protégé en soi »

Il n’y aura pas non plus de protection si la prétendue création est le fruit exclusif du hasard.

 Création de forme

L’œuvre ne peut donner prise au droit d’auteur qu’à partir du moment où elle quitte le monde de la
spéculation pour entre dans le monde sensible de la forme, à partir du moment où comme l’affirme
la Cour, elle est créée « par la réalisation de la conception de l’auteur ».

Il ne faut pas confondre œuvre de l’esprit et information (exemple : « l’édition d’une collection
d’ouvrages présentant un certain nombre de caractéristiques communes ne constitue pas en soi la
création d’une œuvre distincte de ces ouvrages eux-mêmes et dont l’éditeur pourrait être considéré
comme l’auteur ». Il faut rappeler que le droit d’auteur ne saisit que des œuvres, par des
informations. Or, toutes les informations ne sont pas des œuvres.

La frontière n’est pas toujours facile à tracer entre l’idée non protégeable et l’œuvre concrétisée
protégeable.

La protection n’est pas subordonnée à l’achèvement de l’œuvre (article L 111-2). L’intangibilité de

 l’œuvre n’est pas non plus une condition de la protection.

1.2. Condition centrale d’originalité

La condition d’originalité est universelle. La convention de Berne (article 2.3) en a fait un critère
international d’appropriation des œuvres, et on a retrouvé cette condition d’originalité dans les accords
ADPIC 1994. LE droit de l’UE a également repris cette condition à son compte, notamment dans le
cadre de la directive du 14 mai 1991 relative à la protection des programmes d’ordinateur (dans ce cas
spécifique : il y a originalité, selon le leg européen, lorsque le logiciel est la création intellectuelle
propre à l’auteur. Le critère objectif de l’originalité est celui du choix arbitraire de l’auteur, style
personnel de l’auteur).
Un œuvre original est-elle assimilable à une œuvre nouvelle ? Pour une partie de la doctrine,
nouveauté et originalité sont synonyme, tandis qu’une autre partie pense que nouveauté est une simple
composante de l’originalité. Il faut alors, pour établir l’originalité, démontrer que le bien est porteur de
la personnalité de l’auteur (élément plus subjectif). Dès 1965 la Cour de Cassation a conclu à
l’originalité de l’œuvre si elle est nouvelle et se distingue du domaine public antérieur. Mais l’étude de
la jp, souligne que l’originalité est une notion relative et au contenu à géométrie variable.
Selon une conception traditionnelle, l’originalité s’entend comme l’empreinte de la personnalité de
l’auteur par son expression, sa composition. Cette conception valable, pour les œuvres classiques est
cependant devenus inapte à caractérisé la création tels que les logiciels et bases de données.
La jurisprudence a développé une conception plus objective se référant à l’apport intellectuel chaque
fois qu’elle se trouve en présence d’objets purement fonctionnels ou utilitaires. L’appréhension de la
notion d’originalité reste délicate, en effet dans un arrêt du 13 novembre 2008 la Cass a montré qu’on
peut aussi appréhender en lui opposant le contraire, à savoir la banalité. Ainsi une forme commune de
verre à eau ou des photographies sans apports créatifs de la part de son auteur ont été écartés de la
protection pour manque d’originalité.
Question : le parfum est-il susceptible de constituer une œuvre de l’esprit ? La Cour l’a admis dans
une affaire du 25 janvier 2006 en stautant que la fixation d’une œuvre ne constitue pas un critère
obligé pour accéder à la protection dès lors que l’eouvre est perceptible, en l’occurrence par le sens de
l’odorat. Toutefois la Cour de Cassation a retenu une autre approche dans un arrêt du 13 juin 2006.
Cette approche tend à rompre avec cette position prétorienne comme avec le régime du droit d’auteur
qui s’intéresse en principe à l’originalité du résultat final et non à la forme de production. Ainsi, la
Cour de Cass a jugé que la fragrance d’un parfum ne constitue pas la création d’une forme
d’expression pouvant bénéficier de la protection des œuvres de l’esprit au motif qu’elle procède de la
simple mise en œuvre d’un savoir-faire. Cette position est contraire au principe même de l’unité de
l’art rappelé à l’article L 112-1 du CPI sur lequel le droit d’auteur est totalement indifférent aux
techniques utilisées pour atteindre le résultat. Toutefois, une partie de la doctrine relève que la
protection des fragrances doit se faire sur le terrain des droits des brevets et / ou de la concurrence
déloyale, parce que c’est le procédé que l’on cherche à protéger et non pas une forme extérieure que
l’on doerait à un produit industriel.
L’appréciation de l’originalité s’avère une opération délicate sur le terrain de la preuve, surtout quand
la contestation intervient longtemps après la création de l’œuvre. L’article L 111-2 CPI retient
cependant une approche favorable à l’auteur en disposant que l’œuvre est réputé crée indépendant de
toute divulgation publique du seul fait de la réalisation inachevée de la conception de l’auteur.

Focus : originalité

Il n’est pas facile de distinguer ce qui relève de la notion d’œuvre de l’esprit et ce qui relève de la
 notion d’originalité. La première exigence est contenue dans la seconde, une œuvre originale étant
forcément une œuvre de l’esprit.

L’originalité s’entend de l’empreinte de la personnalité de l’auteur. Le monopole est fondé sur le

lien entre la personne de l’auteur et l’œuvre qui en est le prolongement. Rien de plus naturel dans
ces conditions que de subordonner la protection à la marque de la personnalité du créateur.

L’approche est plus objective dans les systèmes de copyright où l’œuvre est réputée originale dès
lors qu’elle n’est pas copiée. L’UE définit la notion d’originalité comme une « la création
intellectuelle propre à son auteur ».

La protection n’est pas subordonnée à une taille minimum, ni à un niveau minimum d’originalité.
L’article L 112-1 interdit également de prendre en compte la destination de l’œuvre (même si elle a
une fonction, cela n’exclut pas par principe l’originalité).

Focus : la notion d’œuvre protégée

2. Personnes bénéficiaires de la protection

Les droits voisins sont accordés aux auxiliaires de la créations artistiques et aux artistes interprètes
sans qui les œuvres musicales et dramatiques n’auraient qu’une existence purement virtuelle.
Mais la question qui nous intéresse est celle de savoir quelles sont les personnes bénéficiaires des
droits d’auteurs ? La loi française ne pose pas de définition de la notion de droit d’auteur, mais édicte
une présomption simple de paternité (Article L 113 CPI). Il énonce que la qualité d’auteur appartient,
sauf preuve contraire, à celui ou ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulgué.
Dans la conception personnaliste du droit d’auteur français, l’auteur ne peut être que celui dont la
personnalité s’est exprimée dans l’œuvre. Cela signifie que cette qualité ne peut être reconnue ni à
celui qui s’est limité à fournir l’idée ou le thème, ni au simple exécutant matériel. Cela signifie aussi et
surtout que le monopole ne peut naitre normalement que sur la tête d’une PP. Une personne morale ne
peut pas être investie à titre originaire du droit d’auteur.

Focus : les bénéficiaires initiaux du droit d’auteur – les auteurs

Par bénéficiaires, on entend généralement non seulement les personnes sur lesquelles naissent les
droits, les auteurs, en vertu de l’article L 111-1 CPI, mais aussi les ayants cause.

2.1. Principe de Principe de titularité

Le principe de titularité est généralement assez clair, l’auteur est traditionnellement le créateur de
l’œuvre. L’article L 113-1 CPI dispose que « la qualité d’auteur appartient sauf preuve contraire, à
celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée ». La présomptopn peut être invoquée par
tous les auteurs dont le nom a été porté à la connaissance du public d’une manière quelconque. Elle
peut être combattue par tous moyens.
2.2. Tempéraments
Dans certaines situation ce principe souffre d’exceptions et de variantes. Hormis le cas où le titulaire
devient le successeur après le décès de l’auteur. Plusieurs situations sont de nature à remettre en cause
la règle générale.
 Cas de l’auteur salarié
L’auteur d’une œuvre peut exercer en indépendant et décider de céder son œuvre ou pas, même
décider à la céder en vertu d’un contrat de commande. Mais lorsqu’il est salarié (souvent le cas dans le
monde du spectacle, multimédia et du dessin), cette qualité n’écarte pas pour autant l’application de la
règle générale. L’article L 111-1 al 3 le rappelle expressément.
Autrement dit, en France en l’absence de cession expresse de ses droits patrimoniaux le salarié reste
titulaire des droits sur l’œuvre qu’il crée pour le compte de son employeur.
La cession globale s’œuvre future est interdite par L 331-1 CPI. Une jp constante de Cass depuis 16
décembre 1992, n’admet pas la possibilité d’une cession anticipée en faveur de l’employeur (cette
question n’a pas été harmonisé à l’échelle européenne).
L’une des critiques doctrinales à cet égard, fait valoir qu’avec cette bonne intention de protéger
l’auteur salarié, l’auteur salarié est encore moins bien servi que le créateur salarié d’une invention ou
d’un dessin et modèle.
 Cas l’auteur de logiciel
La forme d’expression du logiciel est protégée sur le terrain des droits d’auteur depuis 1985. La loi fait
une entorse au principe de titularité pour le cas des auteurs de logiciels. En vertu de L 113-9 CPI al 1
et 3, qu’ils soient salariés ou fonctionnaire, les droits patrimoniaux des auteurs de logiciels crée dans
l’exercice de leur fonction sont dévolu à leur employeur.
La jp considère que la création en dehors de ses heures de travail mais avec le matériel de
l’employeur, est la propriété de l’employeur, sans même que le salarié ne puisse revendiquer aucune
rémunération complémentaire pour son travail de création. Le programmeur est le créateur le plus mal
lotis. Si l’auteur reste le titulaire initial et conserve son droit moral sur le code source et la
documentation du logiciel, la loi a institué une cession légale (automatique et forcée) de ces droits
patrimoniaux, sauf aménagement contractuel contraire. Il en résulte que le dispositif s’apparente à
celui des brevets.
On peut dire que le régime juridique des logiciels de protection est hybride :

 Les critères de protection relèvent du droit d’auteur : œuvre original

 Règles de titularité empruntée au copyright act américain

 Cas de l’auteur de presse

Depuis une loi du 12 juin 2009, les œuvres de presse bénéficient d’un statut particulier. Leurs auteurs,
sont présumés avoir cédé à l’employeur (éditeur) leur droit d’auteur sur les œuvres crées pour une
première publication.
L’article L 132-35 CPI a restreint le cercle des employeurs pouvant bénéficier de ce statut, en
précisant qu’il s’applique aux journalistes professionnels dans le cas restreint du titre de presse.
 Cas de l’auteur fonctionnaire
Le statut des fonctionnaires est aussi particulier, il était jadis fixé par deux avis du CE. La loi du 1 er
aout 2006 a posé un tempérament plus radical au principe selon lequel l’agent public conserve la
jouissance de son droit d’auteur en vertu de son statut. Les articles L 131-3-1 et suivant ont institué un
nouveau cas de cession automatique au profit de l’administration qui a recours à ces services.
Toutefois, la loi a prévu que la cession de plein droit ne peut porter que sur les œuvres crées dans
l’exercice des fonctions et selon les instructions reçues. Mais même dans ce cas, L 131-3-1 confère un
droit de préemption (préférence) qui permet à l’administration de revendiquer des droits sur l’œuvre
que l’agent public souhaite céder.
2.3. Exceptions en cas de pluralité d’auteurs
La règle générale de titularité souffre d’exceptions admises par la loi en cas de pluralité d’auteurs. Elle
prévoit d’investir le droit d’auteur ab initio à une autre personne que l’auteur, et cette personne peut
être PPublic sans aucune cession ou formalité.
 Œuvre collective
Il en est ainsi dans le cas où elle peut être qualifiée de collective au sens de l’article L 113-5 CPI.
L’œuvre collective peut être un journal, ouvrage scientifique.
Elle est habituellement le fruit d’un travail non concerté de plusieurs auteurs mais dont les
contributions ont été agencé et coordonnées par une PP ou PM chargé de la divulgation de l’œuvre.
La définition de l’article L 113-2 al 3 est cependant obscure. Le critère légal de la fusion des apports
se confond avec le critère de création d’œuvre de collaboration. Or cette dernière est soumise à un
régime de copropriété.
La jp tend à faire une interprétation restrictive de la notion d’œuvre collective et ne tiens pas compte
de la qualification éventuellement retenue dans le contrat de travail. Mais elle n’explique pas la
distinction entre les deux qualifications.
La doctrine précise que l’œuvre collective, à la différence de l’œuvre collaborative, sous-tends
l’existence d’un lien de subordination collectif entre le maitre d’œuvre employeur et ses salariés. Elle
souligne également que la qualification d’œuvre collective sous entends que le maitre d’œuvre a pris
l’initiative et la responsabilité de sa création et de la divulgation de l’œuvre.
Ces précisions n’offrent pas un cadre juridique très sécurisée aux œuvres de salariés. On peut se
demander si la PM est qualifiée pour exercer le droit moral ? On peut en douter, car la PM ne saurait
être considérée comme un auteur.
L’article L 113-5 pose une présomption de propriété au profit de la personne sous le nom de laquelle
l’œuvre est divulgué. Civ 1ère 24 mars 1993 : la Cass ne conditionne plus le jeu de la présomption par
l’établissement au préalable que le travail concerné est œuvre collective.
L’attribution ab initio du droit de propriété à l’initiateur de l’œuvre écarte tout transfert de droit et
toute possible rémunération proportionnelle de l’auteur. Mais il reste possible d’individualisé les
contributions de chacun à la création de l’œuvre collective. A l’image de la solution appliquée pour les
heures de collaboration il est de jurisprudence constante que les auteurs conservent le droit de
réutiliser leur contribution et même de s’opposer à leur exploitation séparée.

 Œuvre de collaboration
Outre le cas particulier des Œuvre collective, l’attribution de la qualité d’auteur obéit à des règles
spéciales en présence d’œuvre de collaboration. Ces dernières sont le résultat du concours de plusieurs
personnes l’article L 113–2 du code ne les défini pas précisément mais la doctrine considère
unanimement qu’il s’agit d’une collaboration au sens étymologique du terme latin cum laborare
littéralement travailler avec.
Pour parler de collaboration il faut une inspiration commune et une concertation sans rapport à la
différence des œuvres dites composite, les auteurs ont agi en même temps et non successivement pour
résumer par une image emprunté à Pierre Yves Gauthier « l’œuvre collective correspond à une
structure de création verticale, l’œuvre de collaboration à une structure horizontal comme une bande
dessinée qui requiert une concertation et une collaboration entre le dessinateur est l’auteur du scénario
du dialogue les œuvres de collaboration sont aujourd’hui majoritaires ».
Les œuvres de collaboration sont aujourd’hui majoritaires.
Chacun des co-auteurs a un droit indivis sur la propriété commune (L 113-3 CPI) et les règles de droit
commun de l’indivision trouve à s’appliquer. Il faut dès lors l’accord de l’ensemble des auteurs pour
prendre une décision. En cas de désaccord, le juge civil saisit du litige peut décider de passer outre une
opposition sur le fondement de l’article L 113-3 qui lui reconnait cette compétence lorsque le
désaccord porte sur les droits patrimoniaux. Lorsque le désaccord porte sur l’exercice du droit moral,
selon la doctrine il faut recourir à l’abus de droit. Cette règle de l’unanimité peut être source de
blocage pour l’exploitation de l’œuvre. Il est possible pour les coauteurs de trouver des aménagements
et de convenir des modaltiés exactes.
Un auteur peut-il utiliser sa propre contribution ? L’auteur d’une musique de film peut-il se livre à
l’exploitation autonome de sa musique ? Oui, à condition pour l’auteur de ne pas porter préjudice à
l’exploitation de l’œuvre commune.
Le Code a prévu des régimes quelques peu aménagé de collaboration pour tenir compte des
particularités des œuvres audiovisuelles, télévisuelles, cinématographiques et vidéogrammes. Mais
aussi pour tenir compte des particularités des œuvres radiophonique nouvelle. Ainsi, l’auteur de ces
œuvres adaptées est considéré par la loi comme étant fictivement co-auteur de l’œuvre radiophonique
nouvelle. La protection des œuvres radiophonique a suscité un contentieux important, surtout à
l’époque du transistor.
Le statut de l’œuvre audiovisuelle a été introduit par une loi de 1957 pour remédier aux discussions
engendrées par l’arrêt du 10 novembre 1947 : le film cinématographique ne répond pas à la
qualification d’œuvre collective. Sur le fond la loi reconnait la qualité d’auteur à toute personne qui
réalise la création originale mais la preuve se trouve grandement facilité pour les catégories visées par
le texte. Car L 113-1a posé une présomption de qualité de co-auteur de l’oeuvre audiovisuelle en
visant expressément 5 métiers : l’auteur du scénario, de l’adaptation, du texte parlé, des compositions
lusicales et le réalisateur. Tous les autres intervenants (cameraman, maquilleurs etc.) pourront établir
leur qualité mais ils devront prouver qu’ils ont réalisé à l’œuvre commune.
Le statut de l’œuvre audiovisuelle reste l’une des questions du droit d’auteur assez controversé. A
l’origine du trouble se trouve le principe selon lequel l’auteur de l’œuvre originaire bénéfice de la
qualité d’auteur par une fiction de la loi. Cette qualité ne peut pas lui être retiré à la différence des
autres auteurs du film. En conséquence les œuvres successives, implique un nombre de co-auteurs
importants, car tous les auteurs du premier film seront considérés comme co-auteur du remake.
L’assimilation de statut complique considérablement l’appropriation des droits nécessaires à
l’exploitation et la production des œuvres audiovisuelles dérivées.
 Œuvre composite
Il s’agit de l’article L 113-2 CPI. Cette dernière est une œuvre nouvelle à laquelle a été incorporé une
ou plusieurs autres œuvres existantes. Par exemple il peut s’agir d’un roman porté au cinéma.
A la différence de l’œuvre de collaboration, l’auteur n’aura pas travaillé avec l’auteur de l’œuvre
originaire. A la différence des œuvres collective, l’auteur aura pris seul l’initiative de la création de
l’œuvre composite.
Une œuvre composite peut aussi être une œuvre de collaboration et une œuvre collective. Or l’une de
ces qualifications doit prévaloir sur l’autre pour déterminer le régime juridique applicable.
Le célèbre procès l’opéra le prince Igor : commencé par Boraudine, mais il est décédé avant la fin de
sa création. Deux autres artistes ont achevé l’opéra en composant les parties manquantes. La version
définitive était-elle une œuvre composite ou de collaboration ? La Cour de Paris a opté pour la
qualification d’œuvre composite, car l’œuvre de Boraudine a été incorporé à l’œuvre nouvelle.
Si plusieurs auteurs sont bien à l’origine de l’œuvre composite le droit n’envisagera que le résultat
final pour considérer que l’œuvre n’a en réalité qu’un seul auteur. Il n’y a aucune copropriété ou
indivision entre l’auteur de l’œuvre première et l’auteur de l’œuvre composite. De ce fait, l’œuvre
dérivée doit être originale pour faire naître un droit d’auteur dans un arrêt
Civ 1ère du 15 février 2005 : l’originalité de l’œuvre première ne permet pas d’établir l’originalité de
l’œuvre composite. L’auteur d’une œuvre dérivé original jouit pleinement de ses droits d’auteur sous
réserve du respect des droits d’auteur de l’œuvre préexistante (article L 113-4).
L’article 112-3 impose la même réserve pour les traductions. Il faut l’autorisation de l’œuvre de
l’auteur première avant de réaliser l’œuvre seconde. Autrement dit, il faut un contrat autorisant la
création d’une adaptation. Ce rapport de dépendance confère un pouvoir de contrôle à l’auteur de
l’oeuvre première. Ce contrat est a durée déterminée.
 Focus : les œuvres de plusieurs auteurs

3. Contenu du droit d’auteur

Les droits d’auteurs sont dualistes en ce sens qu’ils se décomposent en deux grandes séries de
prérogatives :

 Droit moral : pour assurer la protection de la personnalité de l’auteur a travers son œuvre
indépendanement de son exploitation
 Droits patrimoniaux : permet la circulation de l’œuvre dans la circulation économique

L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de
propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.
L’œuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la
réalisation, même inachevée, de la conception de l’auteur (C. propr. Intell. Art. L. 111-2).
Le droit d’auteur comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral, et des attributs d’ordre
patrimonial.
3.1. Droit moral
Le droit moral est consacré au niveau supranational (Article 6 bis convention de bern), le droit
européen l’a intégré même si les textes et la Cour de justice ne l’ont pas défini. Dans les faits il
persiste des différences notables entre les régimes nationaux quant à l’appréhension des contours du
droit moral.
En France le droit moral est constitué de quatre éléments : le droit à la paternité, le droit au respect de
la création, le droit de divulgation et le droit de retrait ou de repentir.
Ce droit moral, ainsi constitué, est dit inaliénable et indisponible. Ce qui signifie qu’il reste la
propriété de l’auteur sans cession possible. Autrement dit, une clause de renonciation générale et
préalable serait jugée nulle et non avenue. Dans la même logique on ne peut pas fixer la qualité
d’auteur par contrat.
Le droit moral est d’OP : les parties ne peuvent pas en modifier le contenu
 Droit à la paternité (droit au respect au nom et de la qualité)
Ce droit comprend au respect du nom et de la qualité de l’œuvre, c’est un droit perpétuel.
Exemple : à la télé l’animateur se doit de dire que l’œuvre entendu est de tel compositeur, même si
l’œuvre est tombée dans le domaine public
Certains aménagements sont cependant admis pour se caler sur les usages de la profession en question.
De manière générale les conventions relatives à la paternité sont valables car il s’agit pour l’auteur
d’un droit et non d’une obligation.
Le droit au respect du nom permet de s’opposer à un tiers qui apposerait son propre nom sur l’œuvre
de l’auteur, mais il permet aussi à celui qui a crée l’auteur sous le nom d’autrui de révéler sa paternité,
même s’il a pu accepter de ne pas figurer sur les exemplaires par le biais d’un contrat.
L’usurpation de l’œuvre peut être sanctionnée en tant que violation du droit moral, mais l’usurpation
de ce nom peut être sanctionné civilement, voir pénalement pour violation au droit du nom ou, dans le
domaine de l’art pour faux artistique.
Le droit au respect de la qualité consiste à faire mention des titres, grades de l’auteur. Toutefois ce
droit n’est pas une obligation, en conséquence l’auteur garde le droit de garder l’anonymat ou de
publier sous un pseudonyme.
La question de l’œuvre orpheline est distincte : elle se pose que quand on ne peut pas du tout
déterminer l’auteur. Dans ce cas aucune présomption d’anonymat n’est consacrée par le droit positif. Il
faut au contraire que l’utilisateur de l’œuvre puisse prouver les recherches vaines entreprises pour
identifier l’auteur. A cette fin, on peut envisager de saisir la justice pour faire constater l’absence de
paternité de l’œuvre.
 Droit au respect de la création
Cette prérogative permet de garder l’intégrité et l’esprit de l’œuvre interdisant aux tiers de déformer sa
création sans son autorisation.
Les cocontractants de l’auteur chargés de représenter ou de reproduire l’œuvre doivent garantir ce
respect. La loi impose expressément ce devoir aux entrepreneurs de spectacles, éditeurs, aux personnes
à qui l’objet est vendu. En 1968 a été jugé que l’acheteur d’un réfrigérateur décoré par Bernard Buffet
ne pouvait pas le revendre par panneau séparé.
L’adaptateur d’une œuvre ne jouit pas non plus d’une liberté absolue : il doit respecter, l’esprit, le
caractère et la substance.
En générale, les aménagements contractuels au respect de ce droit sont délicats à mettre en place.
Exception pour les logiciels : l’article L 121-7 CPI dispose que l’auteur ne peut pas s’opposer à la
modification du logiciel sauf :

 A prouver l’atteinte à l’honneur et à la réputation de l’auteur

  Stipulation contractuelle favorable à l’auteur

 Droit de divulgation
C’est un élément crucial du droit moral, il s’agit de la faculté discrétionnaire de l’auteur se défaire de
sa création et à la communiquer au public selon la forme et le moment de son choix.
L’exercice de cette faculté a pour effet d’épuiser ce droit. La question de l’épuisement du droit de
divulgation est controversée en doctrine et en jp : si l’auteur a autorisé la représentation de sa pièce a-
t-il pour autant épuisé son droit de s’opposer ultérieurement à la reproduction de cette pièce  ? La
divulgation qui s’épuise selon un mode particulier de communication public, la représentation,
n’épuise pas le droit de divulguer l’œuvre sur d’autres mode (la reproduction par exemple).
Le droit de divulgation comporte :

 Un élément matériel : la divulgation

 Un élément moral : l’intention
Le contentieux en la matière porte surtout sur la preuve de l’intention de divulgation de l’auteur. La
preuve pouvant être établi à l’aide d’un faisceau d’indices concordant laissés à la libre appréciation
des juges.
L’interprétation en justice de la divulgation présente un enjeux pratique majeur pour l’auteur  : si le
bien n’est pas divulgué l’auteur a un pouvoir de vie et de mort sur sa création. En revanche si le bien a
été divulgué, le droit est épuisé et l’auteur garde certains pouvoir qui doivent s’exercer dans le cadre
contraignant du droit de retrait et de repentir.
 Droit de retrait ou de repentir
L’auteur peut-il à tout moment retirer son œuvre ou la remanier selon sa volonté ? Le droit a prévu
cette prérogative de retrait et de repentir si toutefois son exerce a pour but de mettre un terme à la
circulation d’une œuvre qui ne répond plus aux exigences créatives de l’auteur.
Ce droit est l’ultime prérogative du droit moral : pouvoir unilatéral de sortir de ses engagements
contractuels et de mettre un terme à toute exploitation de son bien intellectuel.
Ceci est vrai, à condition pour l’auteur de respecter les intérêts de ses contractant. L’article L 121-4
CPI conditionne ainsi la mise en œuvre de ce droit à l’obligation pour l’auteur d’indemniser le
cessionnaire du préjudice subi par l’exercice de cette prérogative.
La loi a prévu une exception pour les logiciels à l’article L 121-1 dernier alinéa : ce droit de retrait est
exclu pour les logiciels sauf convention contraire.
Globalement, la jp tend à constater que la revendication de l’exercice de cette prérogative n’et pas
justifié, et l’exercice de ce droit fait l’objet de contentieux.
 Droit moral post mortem
Le droit moral subsiste à sa mort, mais pas dans toutes ses composantes. En ce qui concerne la durée,
le droit de retrait ou de repentir disparait avec la mort de l’auteur. Le droit de divulgation n’est pas non
plus perpétuel selon L 121-2 CPI, même s’il est sans doute transmissible aux hériteirs et légataires
universels. Seuls sont perpétuels, selon L 121-1, le droit à la paternité et au respect de l’œuvre.
La Cass a rappelé depuis 24 octobre 2000 que le droit à la divulgation doit s’exercer au service de
l’œuvre et doit s’accorder à la personnalité de l’auteur du temps de son vivant.

Focus : droit moral

 Les caractères du droit moral (article L 121-1 CPI) :
 La perpétuité du droit moral : il survit en principe à la mort de l’auteur et à l’expiration des
droits pécuniaires)
 L’inaliénabilité du droit moral (indisponibilité) : l’auteur ne peut le transmettre entre vifs et
ne peut y renoncer définitivement ; toute convention contraire étant nulle
 L’imprescriptibilité : personne ne peut acquérir le droit moral d’un auteur par usage
prolongé et l’auteur ne peut pas perdre son droit en cas de non-usage
 L’insaisissabilité du droit moral : elle ne peut être mettre à la connaissance du public sans le
consentement de l’auteur
 L’absolutisme du droit moral : caractère discrétionnaire de ce droit mais il n’est pas
dépourvu de limites (abus possible)

Les prérogatives accordées au créateur : le droit de divulgation, le droit à la paternité, le droit au

respect de l’intégrité de l’œuvre, droit au respect de l’intégrité de l’œuvre, droit de repentir ou de
retrait

3.2. Droits patrimoniaux

L’auteur a vocation a tirer profit de son travail et a donc des droits patrimoniaux.
En France ce sont les lois de 1791 et 1793 qui sont à l’origine de la distinction entre les droits de
représentation et de reproduction. Il s’agit de parler des droits d’exploitation, ie des prérogatives qui
permettent à l’auteur de subordonner l’utilisation de ces œuvres au paiement d’une rémunération.
Cette distinction n’est plus très opportune, d’ailleurs les accords ADEPIC ont préféré une approche
unitaire des droits patrimoniaux en mettant tous les actes de communication au public dans le même
panier, quelque soit les techniques de diffusion. Cette approche est bienvenue à l’ère du numérique.
 Droit de représentation
Les actes de représentation visés à L 122-2 CPI englobent tous les actes opérant une communication
du bien au public quelqu’un soit le procédé. La définition légale est certes, lacunaire, mais ile st acquis
que le public peut être passif et que la notion doit être entendu au sens large : un hôtel qui télédiffuse
un signal à ses clients communique avec eux aux yeux de la jp ; toute communication en ligne sur
internet (podcast, VOD) est aussi une communication, à condition que le récepteur ne puisse pas
conserver l’œuvre en la téléchargeant sur un support durable.
La représentation peut être vivante (théâtre), non vivante (projection), dans les deux cas un public a
directement accès à l’œuvre. Le fait de regarder chez soit un dvd d’une représentation théâtrale ne
peut être considéré comme une représentation. Toute représentation au sens juridique ouvre droit à une
redevance distincte, il y a autant de rémunération distincte que de mode de représentation. Ainsi le
film diffusé en salle de ciné, à la télé et projeté dans un bar permet à l’auteur de toucher une
rémunération pour la diffusion de son œuvre.
Toute représentation au sens juridique du terme est aussi soumise à l’autorisation de l’auteur sous
réserve des exceptions et aménagement apporté par le droit positif à la libre jouissance du bien
intellectuel. La plus symptomatique est l’exception légale de représentation privée et gratuite effectué
dans le cercle familial.
La représentation des œuvres audio par satellite connait aussi certains aménagements. Le terme de
télédiffusion regroupe trois modes de diffusion : la voie hertzienne, le cable et le satellite. Et s’il est
prévu que l’auteur puisse percevoir une redevance distincte pour chacun de ces modes, la loi précise
les exceptions à ce principe comme les cas où l’auteur n’a pas besoin de donner son autorisation pour
chacun des représentations.
Pour tenir compte du régime international du satellite, le CPI expose une règle de conflit de loi
imposant d’appliquer le droit français dès lors que l’émission du signal se fait à partir du territoire
français.
 Droit de reproduction

L’article L 122-3 définit la reproduction comme la fixation matérielle de l’œuvre par tout procédé qui
permette de la communiquer au public de manière indirect.
Le Code ajoute une liste illustrative d’acte de reproduction : imprimerie, dessins, photographie etc. Le
Code rattache divers modes d’utilisation de l’œuvre aux droits de reproductions. Ainsi, l’article L 122-
4 précise qu’est illicite toute traduction, adaptation, transformation arrangement ou reproduction par
un art ou un procédé quelconque sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit. La
reproduction qui requiert autorisation est une fixation matérielle du bien intellectuel qui permet sa
communication indirecte au public. C’est la diffusion des supports qui permet au public d’accéder à
l’œuvre.
Il arrive cependant que la distinction s’avère difficile, ainsi dans plusieurs procès ayant opposé la
société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique à des discothèques de la Cour de Cassation a
qualifié de reproduction l’utilisation des phonogrammes du commerce pour pour sonoriser les soirées
dansantes. Pourtant, la diffusion publique d’une musique enregistrée sur phonogramme est bien une
représentation, mais la Cour a ajouté dans son arrêt du. 22 mars 1988 une nouvelle composante au
droit de reproduction : le droit de destination selon lequel chaque nouveau mode d’exploitation doit
donner lieu à une nouvelle autorisation et ouvrir au profit de l’auteur une nouvelle redevance. En
l’espèce il a été jugé que la cession par l’auteur de son droit de reproduction mécanique à un
producteur de phonogramme en vue de leur vente au public, ne comprenait pas le droit de les diffuser
publiquement dans le cadre d’une discothèque.
Ainsi, c’est en application de la théorie du droit de destination que par exemple l’auteur d’une BD peut
percevoir une rémunération pour avoir cédé ses droits de reproduction à l’édition d’une libraire et peut
percevoir une autre rémunération pour avoir vendu ses BD en promotion dans une station-service.
Cette théorie du droit de destination a connu une certaine consécration par la jp française mais aussi
par le droit européen. Ce droit englobe le droit de location et de prêt imposé par la directive 92/100 de
novembre 1992.
Le Code de la PI a échaffaudé une série d’exception au droit de la reproduction suivant que ce droit a
été utilisé pour un usage public ou pour un usage privé. AINSI en 2006, le leg a introduit une
exception d’enseignement pour faciliter l’utilisation des œuvres à des fins pédagogique. Cette
exception étant assorti d’une rémunération forfaitaire. Mais la principale exception est celle de la
copie privée L 122-5 qui permet une reproduction à l’usage privé du cpiste, ie lorsque la copie n’est
pas destinée à une utilisation collective. L’exception n’est pas gratuite, L 122-10 a instauré un
mécanisme de gestion collective chargé de percevoir les redevances pour les copies privées. On
relèvera que l’exception de copie privé ne joue plus une fois que l’œuvre est tombée dans le domaine
public.
En matière de reproduction à usage public on peut citer la dérogation concernant les reproduction
provisoire ou éphémère faites sur les réseaux numériques, les reproductions accessoires à la
reproduction en ligne (directive 22 mai 2001). Ces reproductions sont considérés juridiquement
comme neutre au regard du droit d’auteur car elles n’ont aucune autonomie et correspondent à un
simple procédé technique.
  Droits patrimoniaux aménagés de l’auteur de logiciel
La nature particulière de ces créations informatiques et ses conditions particulières d’utilisation,
explique ce régime d’exception du droit d’auteur.
Le contenu du droit patrimonial est précisé par l’article L 122-6 CPI. Il consiste essentiellement en un
droit de reproduction, d’adaptation (on peut changer de langage informatique) et de mise sur le marché
par vente ou location.
Mais comme l’utilisation du logiciel suppose de mener plusieurs opérations, qualifiées de reproduction
(chargement, affichage etc.), l’utilisateur est contraint d’obtenir une quasi-licence d’utilisation du
logiciel. Au nombre des exceptions au droit patrimonial inscrit à l’article L 122-6-1 on notera la licéité
des copies de sauvegarde dès lors que la source de la copie est licite. En revanche, les autres copies
privés sont interdites, sous peine d’être qualifié de contrefaçon. L’autre exception importante est dite
de décompilation : elle permet à l’utilisateur d’accéder au code source pour lui permettre l’inter
opérabilité entre plusieurs logiciels.
Toutes les exceptions prévues par les textes ne bénéficient pas à tous les tiers mais seulement à la
personne ayant le droit d’utiliser le logiciel comme le licencié. Le droit d’auteur sur le logiciel peut
faire l’objet de divers contrats d’exploitation. Mise à part le nantissement (L 132 CPI), ce sont les PG
des articles L 131-1 et suivant qui s’applique aux autres contrats (cession ou licence).
L’une des nouveautés du monde du logiciel réside dans la possibilité donnée aux internautes de
bénéficier de logiciels libre permettant de télécharger des logiciels et d’avoir accès à leur code source.
La liberté en question est celle de modifier les logiciels à condition de diffuser les adaptations sous le
même type de licence. Mais les logiciels libres ne sont pas forcément gratuits.
Parmi les exceptions plus générales à la mise en œuvre du droit d’exploitation de l’œuvre, l’aricle L
122-3-1 dispose que la première mise en vente légale d’un exemplaire matériel d’une œuvre sur le
territoire de l’espace économique européen épuise le droit de DPI. Ce qui signifie que l’auteur ne plus
interdire ni contrôler la circulation de l’exemplaire de son œuvre sur le territoire européen. Ce principe
de l’épuisement des droits à compter de la première mise en circulation itnra-communautaire est
consacré par l’ensemble des textes européens visant à l’harmonisation des DI. Mais ce principe n’est
pas universelle et son application pratique pose nombre de difficluté.
 Droit de suite (œuvres plastiques)

Il s’agit d’une forme de restriction au droit patrimonial. Il est d’origine française et spécifique aux arts
plastiques, et plus spécifiquement aux œuvres originales crées par l’artiste lui-même. Ce droit découle
de la volonté du législateur de protéger l’auteur contre les mirages du marché. Il confère à l’auteur le
droit de bénéficier du surcroit de valeur acquise par son œuvre depuis sa mise sur le marché.
Ce droit de suite (article L 122-8 CPI) n’est pas un droit d’autoriser, c’est le droit de percevoir un
pourcentage sur le prix de revente de l’œuvre. A cette fin, le professionnel de la vente de l’œuvre doit
délivrer à l’auteur ou à la société de perception et de réception du droit de suite toutes les info
permettant l’évalutation de ce droit de suite selon les critères fixés par voie règlementaires. Les taux
fixés sont progressifs et fonction du prix de vente. Le système ne s’applique pas aux transactions aux
œuvres d’un montant inférieur à 10 000€.
Le droit de suite a été imposé aux EM à l’échelle européenne par une directive du 27 septembre 2001.
Sa transposition a nécessité certains aménagements non négligeables par la loi d’aout 2006. Dans le
système antérieur appliqué uniquement en France, seule les ventes aux enchères étaient soumises à ce
droit de suite, le taux était unique, sans plafond et à 3%. En dépit de la réforme qui parait favorable
aux plasticiens, il n’est pas démontré qu’ils soient mieux servis par le système.
  Droits patrimoniaux post mortem
Contrairement au droit moral, le droit patrimonial est temporaire. Il ne disparait pas à la mort du
créateur, mais le décès du créateur marque le point de départ d’une certaine protection. En application
de L 123-1 al 1, le droit de propriété de l’auteur dure toute sa vie puis persiste au profit des ayants
droits pendant 70 ans. Il en va en France pour les œuvres musicales pour une loi de juillet 1985 et pour
tous les genres d’œuvres depuis une loi du 27 mars 1997.
En droit européen, il est acquis que la durée de droit commun est de 70 ans post mortem depuis une
directive de 1993. Bien que l’on retrouve cette durée de 70 ans dans nombre de pays européen, ce
n’est pas forcément le cas à l’échelle internationale, car la convention de Bern a seulement imposé une
durée minimale de 50 ans aux EM de l’Union dans son article 7 paragraphe 2. Cette règle étant
minimale, rien n’interdit de prévoir une durée plus longue sur les territoires nationaux. Pour résoudre
les conflits de lois qui peuvent se poser, l’article 7 paragraphe 8 de la convention prévoir une règle de
DIP selon laquelle la durée de protection ne doit pas excéder la durée fixé dans le pays d’origine. Cette
règle contraint à une comparaison des délais nationaux pour pouvoir déterminer la durée applicable au
litige. S’agissant du point de départ du délai de 70 ans, la loi française a prévu des situations
particulières. Par exemples pour les œuvres de collaboration le départ est fixée au 1 er janvier de
l’année suivant la mort du dernier collaborateur.
L’article L 123-2 al 1 est en tout point conforme à la directive du 27 septembre 2011 qui lui est
postérieur et qui est venu imposer ce mode de calcul aux œuvres musicales avec parole.
Si les œuvres collectives pseudonymes et anonymes dérogent au droit commun, ce n’est pas le cas en
France des œuvres composites. Simplement, l’œuvre première qu’elles incorporent cessent d’être
protégé à l’issu des 70 ans.
La Cour de Cassation a par deux arrêts du 27 f »vrier 2007 mis un terme au jeu des prolongations (loi
1919) en posant le principe selon lequel : la période de 70 ans retenue pour l’harmonisation de la durée
de protection couvre les prolongations pour fait de guerre (30 ans). Malgré cette décision de principe,
la cour laisse subsister les prolongations au profit des compsoiteurs d’œuvre musicale comme pour les
auterurs morts pour la France.
Quant à la dévolution du droit patrimonial après la mort de l’auteur, cette dévolution se fait en
application du droit des successions sauf règle spécifique. Exemple : L 123-6 instaure un régime
dérogatoire au profit du conjoint survivant qui peut bénéficier de l’usufruit des droits d’exploitation
dont l’auteur n’aura pas disposer. L’article L 123-7 réserve par ailleurs un sort particulier au droit de
suite en disant qu’il subssite uniquement au profit du conjoint survivant et des héritiers légaux à
l’exclusion des légataires testamentaires. La directive 2011/84 ayant posé un droit de suite obligatoire
post mortem au profit des ayants droit, la question s’est posée de savoir si le droit français étant
conforme ou pas sur ce point ? La CJ a eu une question préjudicielle dans l’affaire de la succession
Dallay. La Cour de justice a jugé 15 avril 2010 que la solution française n’est pas contraire aux
objectifs de la directive. Les EM peuvent déterminer les catégories de personnes susceptibles de
bénéficier du droit de suite, car les divergences nationales ne sont pas sur ce point susceptible de
porter atteinte au marché intérieur.
De manière générale on peut penser que le législateur français se montre méfiant à l’égard des héritiers
de l’auteur. Preuve en est qu’il permet à l’article L 122-9 qu’il permet le recours à la justice si abus
notoire de l’usage des droits patrimoniaux post mortem.

Focus : Droit patrimonial

Ces droits sont la matérialisation de la vocation de l’auteur à tirer des profits de l’exploitation, de la
diffusion de son œuvre.
  Les caractères des droits patrimoniaux

Ils sont :
 Pratiquement universels : connus de tous les pays et voient leur existence imposée par les
conventions internationales
 Cessibles : ils peuvent être cédés et concédés ensemble séparément ou démembrés.
 Exclusifs : l’auteur décide en toute souveraineté du principe et des modalités de cette
exploitation et c’est à l’auteur que doit revenir en principe le produit de l’exploitation de
l’œuvre (réserve faite des modalités d’une cession alors déterminées avec l’auteur)
 Ces droits sont temporaires : il faut éviter que le monopole accordé à l’auteur ne lui confère
un avantage excessif. Aussi passée une certaine durée, on considère que l’œuvre tombe
dans le domaine public (ie l’usage par les tiers en sera libre et gratuit). La durée est en
principe égale à la durée de la vie de l’auteur à laquelle s’ajoute une période de 70 ans après
la mort du créateur (pour cette période les droits sont transmis aux héritiers)
 Ces droits sont indépendants les uns des autres

Il s’agit du droit de reproduction, du droit de représentation, du droit de suite. Cette dernière

prérogative se distingue des deux premières, droits exclusifs, en ce qu’elle est conçue comme un
simple droit à rémunération. Les deux premiers droits constituent ce que l’on appelle aussi «  le
monopole d’exploitation ». Ils ont été conçus de façon souple par le législateur français afin de
permettre leur application (sans modification législative) à toutes les évolutions techniques,
économiques ou sociales.

Le monopole d’exploitation est composé de deux prérogatives opposables erga omnes

4. Défense du droit d’auteur

Focus : les mesures destinées à assurer la protection de la propriété littéraire et artistique

4.1. Mesures préventives

Le droit présente certaine particularité, s’agissant de la défense du droit patrimonial en amont de la
contrefaçon. Depuis la loi du 1 er aout 2006, l’auteur a le droit d’utiliser des mesures préventives
destinées à empêcher les utilisations illicites de son œuvre. Deux sortes de mesures préventives lui
sont offertes :

 Les mesures techniques de protection (MTP)

 Les mesures d’information et d’identification des œuvres (L 331-2 CPI)
Ici on envisagera que les MTP. Elles sont définies à L 331-5 CPI et regroupent les technologies
permettant de limiter les utilisations non autorisées des œuvres hormis les logiciels. Leur champ
d’action couvre tout le numérique, qu’il soit en ligne (internet) ou qu’il ne soit pas en ligne (cd, dvd
etc.). Pour éviter les effets pervers d’un tel système, le législateur a prévu le garde fou de
l’interopérabilité (L 331-5 al 4 CPI). Ainsi par exemple, itunes doit en vertu de cet article permettre au
plus grand nombre de lire ses fichiers sur d’autres support que celui qu’il vend, ce qui signifie que le
site de téléchargement de musique en ligne devra founri les codes sources, à savoir les infos
nécessaires à l’interopérabilité entre les logiciels. En sus de cette interopérabilité, l’article L 331-5 al 6
a prévu que les mesures techniques ne saurait empêcher les exceptions au droit d’auteur, comme les
exceptions de la copie privée.
Les article L 331-31 et 32 ont prévu l’ADOPI qui peut être saisi par tout éditeur de logiciel fabricant
de système technique ou exploitant de services. A défaut d’accord, à l’expiration de la période de
conciliation, cette autorité peut user de son pouvoir d’injonction et d’astreinte à l’encontre des
titulatire des droits sur la MTP.
Le leg français cherche le juste équilibre entre les intérêts de l’auteur et ceux du public.
S’agissant des mesures provisoires concernant le droit d’auteur, l’auteur ou ses ayant-droits peuvent
faire saisir les exemplaires illicitement reproduits ainsi que le matériel ayant servi à les réaliser. Selon
l’importance de la saisie, ce sont les commissaires de police ou le président du tribunal de GI qui ont
compétence pour ordonner la saisie (L 332-1 CPI). La loi distingue aussi deux cas, selon que la saisie
est faites avec ou sans autorisation judiciaire. Une procédure spéciale est d’ailleurs prévue pour les
logiciels à l’article 332-4 CPI.
On notera surtout que depuis la loi de 2009, c’est l’ADOPI qui a pour mission non seulement
d’encourager le téléchargement légal en ligne, mais surtout de protéger les œuvres couvertes par un
droit d’auteur ou un droit voisin. Pour lui permettre d’assurer cette mission, la loi a créé deux
nouvelles infractions à L 335-7-1 CPI. D’une part, le délai de contrefaçon commis au moyen d’un
service de communication en ligne, d’autre part une contravention de 5 ème classe pour manquement à
l’obligation de surveillance à son accès internet en cas de négligence caractérisée.
Suite à une décision du CC 10 juin 2009, l’ADOPI est contrainte de sairi le juge pour pouvoir priver
un internaute d’accéder à internet. Cette autorité n’est dès lors plus qu’associer au dispositif de riposte
gradué. Certes, la sanction traditionnelle de la contrefaçon est inadapté aux actes de contrefaçon dans
la société de l’information, mais la solution française du lég est isolé et son efficacité dans sa
prévention du téléchargement illégal reste encore à démontrer.

Focus : la défense du droit d’auteur en amont de la contrefaçon

Premier axe : la limitation de la liberté contractuelle avec l’indisponibilité de certaine prérogative

(droit moral et droit de suite) et édiction de règles d’OP

Deuxième axe : L’attribution de tâche à des organismes de défense des droits d’auteur et le rôle des
sociétés de perception

Troisième axe : les mesures techniques (d’identification, de protection des droits)

Quatrième axe : les saisie et les référés

 4.2. Responsabilité des fournisseurs d’accès sur Internet

Un contentieux récent porte sur la question de la responsabilité des fournisseurs sur internet lorsqu’il y
a mise à disposition non autorisé de nombreuses œuvres audio et musicale sur le eur site
d’hébergement en ligne. La jp doit ajd répondre à la question de savoir si il y a atteinte au droit
d’auteur lorsque le site hébergeur suggère des mots clés qui renvoient vers des sites permettant le
téléchargement illégale. De manière générale on peut conclure à l’absence de responsabilité civile
pour les hébergeurs du contenu mis en ligne par les internautes. Sauf à avoir jouer un rôle actif dans la
mise à disposition du contenu litigieux.
De même il est acquis que l’hébergeur peut être condamné pour contrefaçon, s’il n’a pas agi
rapidement pour retirer le contenu litigieux ou pour en rendre l’accès impossible.

Focus : la protection du logiciel

 4.3. La contrefaçon au civil et au pénal
S’agissant de la défense du droit d’auteur et de la contrefaçon en droit d’auteur, l’article L 122-4 CPI
indique que la contrefaçon est constituée par toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle
faite sans le consentement du propriétaire du bien. Le texte inclus des variantes comme la traduction,
la transformation ou l’arrangement. Enfin il est indiqué que l’atteinte au droit moral est aussi
constitutive d’une contrefaçon.
La violation du droit d’auteur peut être sanctionné sur le terrain de la contrefaçon, mais cette
qualification vise plus largement toute utilisation du bien non autorisé.
Le régime général de la contrefaçon permet de choisir la voie civile ou penal pour mettre un terme à
l’usage idéal ou pour mettre un terme au préjudice subit. Ce choix est important, il concourt à définir
la procédure à suivre mais aussi les actes pouvant être réprimés ainsi que les sanctions.
La tendance de tous les pays, a été de renforcer l’arsenal répressif pour répondre à une montée en
force de la criminalité et plus récemment de la contrefaçon en ligne d’œuvre audiovisuelle et musicale.
Le régime de la contrefaçon, reste essentiellement national même si les législateurs supranationaux ont
engagé un gros travail d’harmonisation en vue de rapprocher les procédures et les sanctions appliqués
dans les Etats membres de l’UE et plus largement dans ceux de l’OMC.
Au nombre des réformes récentes :

 la loi du 17 mai 2011 prévoit la compétence du TI pour connaitre des actions civiles en
contrefaçon mais aussi de toutes les demandes connexes y compris de concurrence déloyale
 la loi du 29 octobre 2007 transpose la directive 2004/48 du 29 avril 2004 pour renforcer
plusieurs réparation en nature et pour créer un nouveau type de réparation par équivalent dont
le régime se trouve à L 331-1-3 CPI
En ce qui concerne la procédure de saisie de contrefaçon, les nouveaux textes applicables sont quasi
identiques pour les différents droits de propriétés concernes.
En général les règles françaises relative à la saisie de contrefaçon ne sont pas foncièrement différentes
selon la catégorie de droit intellectuel en cause. Par soucis de clarté elles mériteraient de figurer dans
un chapitre du code qui serait commun aux différents droits intellectuels.
S’agissant du régime prétorien de la contrefaçon, la jp a apporté quelques révisions ponctuelles quant
aux règles applicables aux droits d’auteurs. La Cour de Cassation a ainsi indiqué que le demandeur se
doit d’assigner tous les co-auteurs si l’objet contrefaisant est une œuvre de collaboration. C’est aussi la
cour de cassation qui a indiqué que l’auteur et les éditeurs ayant adhéré à la SACEM conservent le
droit d’agir en contrefaçon, nonobstant la cession.

Focus : la preuve de la contrefaçon

Sur le plan pénal, c’est à la partie poursuivante, soit la partie civile dans le cas d’une citation
directe, soit le parquet – qui doit apporter la preuve de l’infraction.
 5. Apports du droit supra-national

5.1. Droit international

Le droit conventionnel de la propriété littéraire et artistique, a commencé à se forger à la fin du XIX
pour harmoniser les droits nationaux. Le dvp contemporain de ce droit institutionnel depuis la création
de l’OMC en 1994 est motivé et contraint par l’objectif de libéralisation des échanges commerciaux
entre les EM. On peut constater que le nombre des conventions et traités a augmenté, ainsi que le
nombre d’Etat concerné.
Pourtant les règles a minima d’harmonisation sont plus en baisse, à des endroits où elles seraient sans
doute opportune pour rapprocher les droits nationaux et lever les barrières territoriales aux échanges
commerciaux. Ainsi par exemple, l’accord ADEPIC a renoncé à l’article 6 bis de la convention de
Berne sur le droit moral de l’auteur.
Le droit international n’a pas non plus révolutionner le droit franais ou européen. Néanmoins l’effet
positif de ADEPIC a été de convaincre certains pays d’adopter des règles de fond et de procédures
assurant une protection minimal aux droits d’auteurs et voisins. L’ADEPIC a voulu sortir de la logique
unioniste de Berne pour lutter plus efficacement par les perte des entreprises causées par les actes de
piraterie.
L’ADEPIC a prévu les procédures qui doivent être mises à disposition des titulaires de droit
intellectuel dans chaque ordre interne. L’ADEPIC s’est aussi donné les moyens de faire respecter les
règles posées en confiant la procédure de règlement des différends entre Etats membre à une instance
d’arbitrage de l’OMC et non à la CI de la Haye.
Concernant les apports de l’ADEPIC sur le fond (droit matériel) on pense à la protection des
programmes des ordinateurs (article 10) ou encore au droit de location des exemplaires de l’œuvre que
les EM doivent désormais accorder aux auteurs au moins pour les logiciels et les œuvres
cinématographique (article 12).
Avant l’ADEPIC, la PLA avait été harmonisé par la convention de Berne, laquelle a été compélté par
la convention de genève de 1952. Apres l’ADEPIC, la convetion de genève entrée en vigueur en 2002
a cherché à moderniser le droit conventionnel, cette fois ci pour l’adapter aux nouvelles technologies.
En matière de droit voisin, le premier tratié a été signé en 1961 à Rome, plus récemment le traité de
l’OMPI de 1996 a établit des règles qui prenant en compte les nouveaux besoins de l’ère numérique
bénéficie aux auteurs, ainsi qu’aux artistes interprète et aux exécutants musicaux. A cet égard, ce traité
de 1995 sur les interprétations est à l’origine de la directive européenne du 22 mai 2001.
La signature le 26 juin 2012 à Pékin d’un nouveau traité sur la protection des artistes interprète ou
exécutant audiovisuel prévoit d’autres règles visant à leur assurer une protection et rémunération
adéquate pour l’exploitation des interprétations sur internet ainsi que pour la distribution des copies
physiques des interprétations sur dvd par exemple/
5.2. Droit européen
En dépit de ces avancées, les principales divergences entre les droits persistent y compris à l’échelle
européenne où de nombreuses directives sont apparues en 1991. Force est de constater que jusque-là,
l’harmonisation de la PLA n’a jamais été la préoccupation du législateur européen, et elle ne l’est
toujours pas.
L’harmonisation européenne concernant les droits d’auteurs s’est développée ces 20 dernières années
dans le respect des acquis internationaux. Elle s’est développé au moyen de l’instrument de la
directive qui oblige les EM a modifier leur législation interne, de façon a éliminer autant que possible
les différences de traitement des droits intellectuels qui empêchent la réalisation des objectifs
libertaires du traité sur le fonctionnement de l’UE tel qu’issus du traité de Lisbonne.
Dans le domaine de la PLA, la directive de 1991 a porté sur la protection juridique des programmes
ordinateurs, anticipant de la sorte l’obligation faite par l’ADEPIC de protéger ces œuvres là sur le
terrain du droit d’auteur. C’est la seule directive dont le champ d’application est restreint au droit
d’auteur stricto sensu.
Celle de 1992 porte sur le droit de location et de prêt. Celles de 1993 porte l’une sur le satellite et le
câble et l’autre sur la durée des droits. Cette dernière a été modifié par une directive en 2006.
La directive de 1996 impose un régime de protection des bases de données, créant une nouvelle
catégories de droits voisins et un droit sui generis sur l’information (textes, musiques, images), un
texte sui generis appartenant aux entreprises productrice de base de données.
Les directives de 2001 concernent le droit de suite et la protection des droits d’auteur et droit voisin
dans la société d’information. Il y a deux directives de 2001.
La directive société de l’information s’inscrit dans le traité de l’OMPI de 1996, elle en reprend
d’ailleurs de nombreuses dispositions. Elle a pour objectif d’inciter à des réponses nationales
harmonisées à des questions posées par la diffusion et la piraterie des œuvres sur des supports
numériques.
Au-delà de son contenu controversé dans son application pratique, la directive de 2001 n’a
vraisemblablement pas atteint son objectif. En témoigne les remarques doctrinales parfois acide,
engendré en France par la transposition de cette directive par les lois de 2006 et de 2009. Outre ces
mesures qui témoignent d’une transposition originale et franco-française d’une directive européenne,
on peut dire sans crainte que la directive 2001 n’a pas remédier à la disparité de mise en œuvre des
droits d’auteurs d’un pays à l’autre, parce que les nombreux points à la sources des grandes disparités
n’ont pas été traités. Ainsi, la notion d’originalité n’a pas été définit, ou encore les questions de
titularité ou de droit morale n’ont pas été résolu, laissant subsister le grand écart entre le régime des
copy right et celui des droits d’auteurs.
Depuis 2001, le droit dérivé du traité de Rome porte surtout sur les questions communes au droit
intellectuels et son surtout destinés à trouver des solutions nationales harmonisées quant aux moyens
de lutte contre la contrefaçon. En effet, l’inflation de ce phénomène mondiale en fait la préoccupation
première des institutions de l’Union européenne. Ainsi un règlement du 22 juillet 2003 est venu
augmenter le champ des actions des autorités douanières pour limiter l’entrée en Europe de
marchandises contrefaisante.
Une directive du 29 avril 2004 est par ailleurs venu renforcé l’efficacité des procédures sanctionnant
les atteintes aux droits de la propriété intellectuelle qu’ils s’agissent de la PLA ou de la propriété
industrielle.

Jurisprudence du support de travail

Cass Civ 1ère 2 mai 1989 (Affaire Coprosa) : définit l’originalité comme l’apport intellectuel de
l’auteur.

Cass. Civ 1, 13 nov. 2008 (arrêt paradis) : L’œuvre conceptuelle bénéficie de la protection du
droit d’auteur dès lors que l’approche de l’artiste s’est formellement exprimée dans une réalisation
matérielle originale. La Cour de cassation montre ici que l’on peut appréhender la notion
d’originalité au regard de son contraire, la banalité.

Cass. Civ. 1, 22 janv. 2009 (arrêt Trésor de Lancôme) : La fragrance ne constitue pas la création
d’une forme d’expression pouvant bénéficier de la protection du droit d’auteur, au motif qu’elle
procède de la simple mise en œuvre d’un savoir-faire.

Cass. Civ. 1, 24 mars 1993 : Sur la présomption de propriété des droits de l’exploitant : en
l’absence de toute revendication de la part des personnes physiques ayant réalisé les clichés, les
actes de possession de celui qui exploite commercialement des photographies sont de nature à faire
présumer, à l’égard des tiers contrefacteurs, que cet exploitant est titulaire sur ces œuvres, quelle
que soit leur qualification, du droit de propriété incorporelle de l’auteur.

Cass. Civ. 1, 30 janv. 2007 : Sous réserve du respect du droit au nom et à l’intégrité de l’œuvre
adaptée, la liberté de création s’oppose à ce que l’auteur d’une telle œuvre ou ses héritiers
interdisent qu’une suite lui soit donnée à l’expiration du monopole d’exploitation dont ils ont
bénéficié.
CJCE, 7 décembre 2006, Affaire C-306/05, Sociedad General de Autores y Editores de España
(SGAE) c. Rafael Hoteles SA : Sur la notion de communication au public en présence d’œuvres
communiquées au moyen d’appareils de télévision installés dans des chambres d’hôtel.

Cass. Crim, 30 mai 2006 ; CA, Aix-en-Provence, 5 sept. 2007 : Sur l’exception de copie privée
(CD, DVD) invoquée en matière de reproduction par téléchargement.

Cass. civ. 1, 12 juillet 2012 (2 arrêts Google) : Sur la responsabilité de l’hébergeur. Les juges
d’appel ont condamné Google France et Inc suite à la plainte de la société de production Bac films.
La Cour leur reprochait de ne pas avoir accompli les diligences nécessaires en vue de rendre
impossible une nouvelle diffusion d’un documentaire (affaire « Clearstream ») déjà signalé comme
illicite. À ce titre, ces sociétés ne pouvaient se prévaloir du statut d’hébergeur et engageaient leur
responsabilité. Elles étaient donc condamnées pour contrefaçon. L’autre affaire (affaire « les
dissimulateurs ») concerne des faits similaires. Dans ses arrêts, la Cour de Cassation estime que de
telles décisions aboutissent à soumettre Google, « au-delà de la seule faculté d’ordonner une mesure
propre à prévenir ou à faire cesser le dommage lié au contenu actuel du site en cause, à une
obligation générale de surveillance des images qu’elles stockent et de recherche des mises en ligne
illicites et à leur prescrire, de manière disproportionnée par rapport au but poursuivi, la mise en
place d’un dispositif de blocage sans limitation dans le temps ». Elle casse donc les arrêts d’appel :
un hébergeur n’a pas à mettre en place un dispositif de blocage de tout contenu illicite qui lui a été
notifié.

Cass. civ. 1, 28 octobre 2015 (Affaire des négatifs de LUI) : Viole les articles 544 du Code civil
et L. 111-3 du code de la propriété intellectuelle une cour d’appel qui, pour condamner un éditeur à
payer à un photographe des dommages-intérêts en réparation du préjudice patrimonial résultant de
la non-restitution des clichés photographiques dont ce dernier est l’auteur, retient que la preuve de
l’acquisition des supports transformés par l’intervention du photographe n’est pas rapportée par
l’éditeur, alors que, selon ses propres constatations, celui-ci avait financé les supports vierges et les
frais techniques de développement, ce dont il résultait qu’il était le propriétaire originaire desdits
supports matériels

Cass. civ. 1, 22 juin 2017 : Prive sa décision de base légale au regard de l’article 10, § 2, de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la cour d’appel qui
prononce une mesure d’interdiction de diffusion de l’enregistrement d’un opéra, sans examiner,
comme elle y était invitée, en quoi la recherche d’un juste équilibre entre la liberté de création du
metteur en scène et la protection du droit moral du compositeur et de l’auteur du livret, justifiait la
mesure d’interdiction qu’elle ordonnait

Cass. civ. 1, 22 mai 2019 : Selon une jurisprudence constante, les épreuves en bronze à tirage limité
coulées à partir du modèle en plâtre ou en terre cuite réalisé par le sculpteur personnellement
constituent, dans la limite de douze exemplaires, exemplaires numérotés et épreuves d’artiste
confondus, des exemplaires originaux et se distinguent d’une simple reproduction. Dèslors,
cestirages, qui ne relèvent pas du droit de reproduction, n’entrent pas dans le champ d’application
de l’usufruit du droit d’exploitation dont bénéficie le conjoint survivant de l’auteur, en application
de l’article L. 123-6 du code de la propriété intellectuelle

Arrêt n°1021 du 11 décembre 2019 (18-21.211) : Une société qui diffuse dans ses magasins des
phonogrammes mis en ligne sur une plate-forme par des artistes-interprètes, qui font le choix de
participer au programme commercial proposé par cette plate-forme afin de sonoriser les locaux des
professionnels qui y souscrivent, réalise, indépendamment du moyen ou du procédé technique
utilisé, la communication directe dans un lieu public de phonogrammes publiés à des fins de
commerce et est, en application de l’article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle, tenue
au paiement de la rémunération équitable.

Arrêt n°188 du 11 mars 2020 (19-11.532) : Selon l’article L. 321-1 du code de la propriété
intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-1823 du 22
décembre 2016, applicable en la cause, les sociétés de perception et de répartition des droits
d’auteur et des droits des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes et de
vidéogrammes régulièrement constituées ont qualité pour agir en justice pour la défense des
droits dont elles ont statutairement la charge. Il s’ensuit qu’elles peuvent exercer une action en
contrefaçon en cas d’atteinte aux droits patrimoniaux de leurs adhérents, à la condition, toutefois,
que ceux-ci leur aient régulièrement fait l’apport de ces droits.
Dès lors, c’est à bon droit qu’après avoir relevé que l’article L. 132-24 du code de la
propriété intellectuelle instituait, au profit du producteur d’une oeuvre audiovisuelle, une
 présomption de cession des droits exclusifs d’exploitation, une cour d’appel a décidé que la
recevabilité de la Société des auteurs de jeux à agir pour la défense des droits de retransmission
secondaire de formats de jeux incorporés dans des oeuvres audiovisuelles était
subordonnée à la démonstration que les auteurs de ces formats ne s’étaient pas, au moment
de leur adhésion, déjà dessaisis de leurs droits au profit du producteur

Chapitre 2 : Les brevets

Introduction
La propriété industrielle est l’ensemble des règles relatives aux dessins et modèles industriels, aux
brevets d’invention, aux marques, aux appellations d’origine et aux indications de provenance. Il s’agit
de droits privatifs portant sur des objets immatériels, utilisés principalement dans le commerce et
l’industrie, mais aussi dans l’agriculture et l’artisanat, voir dans d’autres activités civiles ou publiques.
Les monopoles sont accordés aux titulaires de droit de PI (propriété industrielle) par dérogation au
principe de liberté du commerce et de l’industrie si certaines conditions sont remplies aux nombres
desquels figurent le dépôt obligatoire.
Comme le droit d’auteur, le brevet est un titre de propriété apparu en France pendant la période
révolutionnaire et concomitamment dans les autres pays économiquement avancés de l’époque.
Lancien régime proposait des privilèges d’exploitation et c’est en 1971 que la loi a instauré le brevet,
considérant que ce serait attaquer les droits de l’homme dans leur essence que de ne pas récompenser
les créateurs de produits et procédé nouveaux.
Le droit des brevets trouve aujourd’hui sa source dans une loi de 1968 mainte fois réformée et codifié
depuis 1992 au livre VI du CPI. Les brevets appartiennent à la catégories des créations industrielles
purement utilitaire, les dessins et modèles appartiennent à la catégorie des créations ornementale. Leur
régime sont bien distinct, en droit français comme dans l’ensemble des systèmes juridiques.
L’inventeur est un créateur, mais ne jouit pas d’un droit sur son invention du seul fait de sa création, il
doit impérativement demander à l’office compétent un titre lui conférant un monopole d’exploitation
temporaire sur sa découverte.
Créer en 1951, l’INPI est l’office français habilitée à recevoir les dépôts et à délivrer les titres
nationaux de propriété industriels. Pour simplifier les démarches de dépôts dans chaque pays, de
nombreux Etats n’ont pas tarder de signer des traités multilatéraux, dans le but de permettre à leur
ressortissant d’obtenir une protection dans plusieurs pays en suivant une procédure unique. La
convention de Paris, signé en 1883 a posé quelques principes et règles applicables aux biens
industriels. Outre le principe d’indépendance et de réciprocité (constante en droit international), la
convention de paris a instauré un délai de priorité qui confère un avantage pratique considérable au
déposant de biens industriels, marque, brevet ou dessin et modèles.
La convention de Munich de 1973, a quant à elle créer l’office européen des brevets et le traité de
coopération signé à Washington en 1970. Cette convention a instauré une procédure centralisée
d’examen et de dépôt des brevets que l’on dit européen. En pratique, que le dépôt soit effectué
directement auprès de l’INPI ou auprès de l’office européen des brevets, ce sont les mêmes conditions
de brevetabilité qui s’applique dans plus de 30 pays adhérents. L’office européen des brevets qui
comprennent des organes juridictionnels et chambre de recours constituent une importante source
jurisprudentielle des conditions de droit européen de brevetabilité.
Pour être enregistré à titre de brevet, une création doit être déposée, mais elle doit aussi répondre à
certaines caractéristiques au regard de ses qualités intrinsèques mais aussi au regard de l’OP et des
bonnes mœurs. Une fois le titre délivré, son titulaire pourra l’exploiter et faire sanctionner les atteintes
à son monopole. Toutefois, certaines droits et obligations pèsent sur le propriétaire du brevet.
1. Conditions de la protection
La protection juridique de l’innovation participe de l’idée même du progrès. Le droit résultant du
brevet constitue un monopole qui restreint la circulation des connaissances techniques et du commerce
industriel. Ainsi, le monopole n’est accordé que si certaines conditions sont réunies. Outre les
conditions de fond, la protection est soumise à des conditions de forme.
1.1. Conditions de fond

1.1.1. Principe de titularité et exceptions (cas de l’inventeur salarié)

1.1.1.1. Principe
Il s’agit de déterminer la personne qui détiendra les droits sur l’invention ; étant entendu qu'à ce stade
du raisonnement, aucun brevet n’a encore été délivré. De la détermination du titulaire des droits sur
l’invention découleront des conséquences : qui a le droit de décider du sort de cette invention et donc
de la manière dont il conviendra de la protéger (par le secret, par un brevet, ou par une publication des
résultats pour rendre toute prise de brevet ultérieure impossible) ?
Le principe s’applique que l’invention ait été obtenue par un inventeur seul ou par plusieurs
inventeurs.
Lorsque l’invention a été obtenue par une personne seule, le principe est très simple : le droit au titre
de propriété industrielle visé à l’alinéa 1 er de l’article L. 611-6 C. propr. intell. (« Le droit au titre de
propriété industrielle mentionné à l'article L. 611-1 appartient à l'inventeur ou à son ayant cause. »)
appartient exclusivement à l’inventeur. Seul l’inventeur, personne physique, dispose ab initio de ce
droit au titre de brevet.
Pour faciliter les choses, l’alinéa 3 de l’article L. 611-6 C. propr. intell. retient que : « Dans la
procédure devant le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle, le demandeur est réputé
avoir droit au titre de propriété industrielle. »
Si l’invention est l’œuvre d’une pluralité d’inventeurs, deux hypothèses bien distinctes se présentent :
celle des :

 Inventeurs conjoints : Il est très fréquent que l’invention soit le fruit d’un travail collectif ;
dans ce cas, le droit au titre sera exercé par les coinventeurs conformément aux règles de la
cotitularité. Cette situation, si elle se prolonge, conduira au dépôt d’une demande de brevet et,
le cas échéant, à la délivrance d’un brevet (puis à son exploitation) conformément aux règles
de la copropriété.

 Inventeurs indépendants (invention concomitante) : L’alinéa 2 de l’article L. 611-6 C.

propr. intell. énonce à ce sujet que : « Si plusieurs personnes ont réalisé l'invention
indépendamment l'une de l'autre, le droit au titre de propriété industrielle appartient à celle qui
justifie de la date de dépôt la plus ancienne ». Par conséquent, si deux personnes (ou plus) ont
obtenu le même résultat brevetable (sans un travail concerté des deux inventeurs,
contrairement à l’hypothèse précédente), chacun des deux a droit au titre. Cependant, puisqu’il
n’est pas concevable de délivrer deux brevets pour la même invention ; il ne pourra être fait
droit qu’à une seule des deux demandes. Dans notre système, la prime sera donnée au premier
déposant (first to file), tandis que dans certains pays, on préfèrera reconnaître le droit au titre
au premier inventeur (first to invent). Cependant, L 613-7 accorde aux inventeurs honnêtes
sans brevet, le droit d’exploiter l’invention concurremment sans risque d’être qualifié de
contrefacteur, on dit qu’il a un droit de possession personnel. De ce fait, le droit ne peut être ni
transmis, ni cédé, ni divulgué.
Pour accroitre la sécurité juridique, le CPI précise que l’office français n’a pas à vérifier que le
demandeur est légitime, il est présumé l’être jusqu’à preuve du contraire. C’est la même sécurité
juridique qui est offerte par la convention de droit européen.
Action en revendication : En France, seul l’inventeur spolié pourra le cas échéant engager une action
en revendication dans les conditions précisées par la loi. l’article L. 611-8 C. propr. intell. qui introduit
au profit du titulaire d’une invention une action en revendication : Si un titre de propriété industrielle a
été demandé soit pour une invention soustraite à l'inventeur ou à ses ayants cause, soit en violation
d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne lésée peut revendiquer la propriété de la
demande ou du titre délivré. L'article ajoute que L'action en revendication se prescrit par cinq ans à
compter de la publication de la délivrance du titre de propriété industrielle. Toutefois, en cas de
mauvaise foi au moment de la délivrance ou de l'acquisition du titre, le délai de prescription est de
trois ans à compter de l'expiration du titre.
1.1.1.2. Les exceptions au principe : le régime dérogatoire
Dans le domaine du brevet comme dans l’ensemble de l’activité créative, les biens intellectuels sont
principalement inventé dans le cadre de leur contrat de travail. A la différence du droit d’auteur, le
droit des brevets organise un régime de la propriété et des obligations respectives de l’employeur et de
l’inventeur. Dans le cas où le contrat n’a rien prévu, le droit français a prévu pour l’heure trois régime
selon la catégorie d’invention en cause :
Ainsi, le régime dérogatoire au principe posé à l’article L. 611-6, C. propr. intell. concerne
exclusivement les inventions obtenues par des salariés (et agents publics selon les termes de l'articles
R. 611-11 et suiv., C. propr. intell.). Cette situation fait naître l’obligation, pour le salarié, de déclarer
son invention à l’employeur (art. L. 611-7, 3°, R. 611-1 et R. 611-2 C. propr. intell.). Les parties
doivent s’abstenir de toute divulgation de l’invention.
A défaut de stipulations plus favorables au salarié, le dispositif prévu à l’ article L. 611-7 C. propr.
intell. s’impose (autrement dit, le régime légal est impératif) ; l’article prévoit deux hypothèses
destinées à ménager les intérêts de l’employeur : l’une est une véritable exception, tandis que l’autre
constitue un aménagement.
 Le régime de l’invention de mission : l’exception
L’exception au principe concerne le cas des inventions de mission prévu au point 1 de l’article L. 611-
7 C. propr. intell. : « Les inventions faites par le salarié dans l'exécution soit d'un contrat de travail
comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d'études et de
recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l'employeur. »
orsque le salarié se voit confier une mission inventive explicite qui correspond effectivement au travail
réalisé, la loi renverse le principe en déclarant l’employeur titulaire ab initio des droits sur l’invention.
Pour autant, le salarié inventeur a droit à une rémunération supplémentaire aux termes de l’article L.
611-7, 1 C. propr. intell.  : « Les conditions dans lesquelles le salarié, auteur d'une telle invention,
bénéficie d'une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives, les
accords d'entreprise et les contrats individuels de travail. »
Plusieurs observations doivent être faites. Tout d’abord, cette rémunération n’est pas la contrepartie de
l’attribution des droits à l’employeur car ceux-ci sont nés dans le patrimoine de l’employeur dès
l’invention obtenue. Il n’y a donc pas eu de transfert de droit.

La rémunération supplémentaire s’analyse comme un salaire dont le montant n’est pas fixé par la loi
mais peut l’être soit par un accord collectif ou le contrat de travail. A défaut, il fera l’objet d’une
négociation entre les parties. Il résulte de cette qualification que l’action en paiement se prescrit
désormais par 3 ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui
permettant de l’exercer conformément aux dispositions de l’art. L. 3245-1 du Code du travail. Il s’agit
depuis 1990 d’une obligation à charge de l’employeur, cette rémunération est d’OP, aucun texte /
accord ne peut l’écarter.
 Le régime de l’invention hors mission attribuable : l’aménagement
L’article L. 611-7 C. propr. intell. envisage aussi l’hypothèse de l’invention obtenue par un salarié non
investi d’une mission inventive ; dans ce cas, le salarié est seul titulaire des droits conformément au
principe. Mais, si l’invention présente des liens étroits avec l’entreprise (Reims, 11 octobre 2010  :
LEPI février 2011, obs. n° 23, J.-P. Clavier), l’employeur pourra décider unilatéralement de se faire
attribuer les droits sur l’invention. L’habitude a été prise de les qualifier d’ « inventions hors mission
attribuables ».
A la différence de l’hypothèse précédente, le droit au titre appartient au salarié, mais le salarié ne
pourra pas s’opposer à la décision de son employeur de se faire attribuer la titularité des droits. Il y
aura donc une cession (forcée) du droit ; l’employeur devra alors verser à son salarié inventeur un
juste prix .
L’action visant à obtenir le paiement du « juste prix » est de nature personnelle et mobilière et se
trouve donc soumise au délai de prescription de 5 ans.
 Le régime de l’invention libre 
Elle est celle réalisé par le salarié en dehors de ses fonctions et sans aucun rapport avec celle-ci. Dans
ce cas, elle lui appartient, peut importe sa condition de salarié.
1.1.1.3. Conflit de titularité
La convention sur le brevet européen, n’a pas apporté une solution de fond sur ce sujet de l’inventeur
salarié. En cas de conflit de titularité employeur / salarié, ce sont la ou les juridictions nationales qui
devront le régler. Cette convention a néanmoins posé une règles de conflit de loi (article 60)  : donne la
compétence exclusive à l’Eta sur le territoire duquel le salarié exerce son activité principale et à défaut
à l’Etat sur le territoire duquel se trouve l’établissement principal de l’employeur.
1.1.2. Condition de brevetabilité
Les inventions brevetables sont celles qui répondent aux conditions de brevetabilité. Ces dernières
regroupent les qualités intrinsèques du biens intellectuels, celles lui permettant de faire l’objet d’une
appropriation par le biais du droit du brevet.
L’article L 611-10 al 1 pose les critères positifs, puis les exclusions du champ des brevets. Ces
dispositions reprennent celle de la convention sur le brevet européen. Elles ont été harmonisées à
l’échelle de l’OMC via l’accord ADEPIC.
Il y a pour ainsi dire, quatre conditions de brevetabilité :

 Condition de l’invention
 Condition de la nouveauté
 Condition de l’activité inventive
 Condition de l’application industrielle

1.1.2.1. Condition de l’invention

Il faut être en présence d’une invention. Il n’y a pas de définition positive, mais une définition
négative Le législateur liste ce qui n’en sont pas :
  Les programmes d’ordinateur : les programmes d’ordinateur tel que les logiciels ne sont pas
des inventions car ils sont protégeables sur le seul terrain des droits d’auteur

 Les créations purement esthétiques : pas des inventions car protégeable sur un autre terrain
de la propriété intellectuelle

 Les présentations d’informations : n’en sont pas non plus car elles sont le résultat d’une
idée, et une idée n’est pas brevetable ou une œuvre de l’esprit (cas du journal)

 Les découvertes scientifiques : Une découverte est une mise en évidence d’un phénomène
physique, d’une substance naturelle jusque là inconnus, inexpliqués ; le travail menant à la
découverte peut être considérable et son résultat prometteur, il n’en demeure pas moins que le
droit des brevets n’est pas applicable. Ainsi elles ne sont pas des inventions car des produits
naturels de l’intelligence.

 Les méthodes : Les plans principes et méthode ne sont pas des inventions soit du fait de leur
caractère abstrait ou de l’absence de caractère technique ou absence de l’activité inventive.

De cette série de réalisations qui ne sont pas des inventions, il en est ressorti un élément qui doit
caractériser l’invention : un caractère technique.
1.1.3.2. Condition de la nouveauté

 Principe
Selon l’article L. 611-11 du C. propr. intell., une invention est : « considérée comme nouvelle si elle
n’est pas comprise dans l’état de la technique ».
Il faut donc apprécier la nouveauté par rapport à la notion d’état de la technique et se garder de lui
appliquer le sens retenu dans le langage courant.
L’alinéa 2 de l’art. L. 611-11 définit l’état de la technique : « L'état de la technique est constitué par
tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une
description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen ».
Le texte de loi ajoute que l’état de la technique englobe également les demandes de dépôt antérieures à
la demande. L’état de la technique correspond à une notion très large, et aucune restriction n’est
prévue quant au lieu géographique, mode et langue de divulgation, à la date à la date la divulgation à
eu lieu, elle doit seulement être antérieure.
L’antériorité est susceptible de faire obstacle à la nouveauté. Il n’y aura pas d’antériorité si l’invention
a seulement été communiqué à une personne sous le sceau du secret. Il y aura antériorité si l’invention
aura été divulgué au public. C’est la notion de public qui permet de dire s’il y a ou non antériorité.
Le document antérieur sera pertinent, s’il contient suffisamment d’informations pour permettre à
l’homme de métier de réaliser l’invention en cause. Selon la jp, une divulgation ne fait entrer
l’invention dans l’état de la technique que si elle est faite de manière à ce que les professionnels soient
à même de la réaliser. Ce qui suppose qu’ils puissent cerner avec précision les composantes de
l’invention.
Enfin, le dépôt d’une demande de brevet est assimilé à une invention selon le texte de loi. En effet,
bien que le brevet ne soit pas encore délivré ou publié, le simple dépôt de la demande constitue une
antériorité qui détruit la nouveauté. Lorsque deux personnes ont crée l’invnetion, cette règle permet de
donner la priorité au premier déposant. Quant à l’auteur de la divulgation, il peut être toute personne, y
compris l’inventeur lui-même. Pour obtenir le brevet, l’inventeur doit se garder de la révéler au public.
L’invention nouvelle est celle qui n’a été ni rendue accessible au public, ni déjà déposé par un tiers au
jour du dépôt de la demande. Ainsi, l’élément clé est le caractère accessible au public de la
connaissance. On considère qu’une invention qui s’appuie sur des connaissances dont le statut est
public ne mérite pas d’être brevetée. A l’inverse, une connaissance jusque-là conservée secrète, même
si elle est connue de plusieurs personnes, satisfait la condition de nouveauté. C’est donc le statut de
l’information au cœur de l’invention qui est déterminante et non le nombre des personnes qui la
connaissent.
 Exceptions
Des exceptions au principe de l’antériorité ont été prévues par la loi. Les divulgations, ne sont pas
considérés comme des antériorités dans trois cas.
1er cas : le droit de priorité
Un droit de priorité est reconnu par un grand nombre de textes :

 la Convention sur la délivrance de brevets européens (art. 87 à 89) ;

 le Traité de coopération en matière de brevets (art. 8) ;
 l'Accord sur les ADPIC ;
 le Code de la propriété intellectuelle (art. L. 612-7, R. 612-24 et R. 612-25).

Ces textes se font l'écho de l'article 4, A. 1) de la Convention de Paris pour la protection de la

propriété industrielle du 20 mars 1883 qui énonce : « « Celui qui aura régulièrement fait le dépôt d’une
demande de brevet d’invention, (…), dans l’un des pays de l’Union, ou son ayant cause, jouira, pour
effectuer le dépôt dans les autres pays, d’un droit de priorité pendant les délais déterminés ci–après
(…). ». Et de l'article 4, B qui retient : « En conséquence, le dépôt ultérieurement opéré dans l'un des
autres pays de l'Union, avant l'expiration de ces délais, ne pourra être invalidé par des faits accomplis
dans l'intervalle, soit, notamment, par un autre dépôt, par la publication de l'invention ou son
exploitation, (...) et ces faits ne pourront faire naître aucun droit de tiers ni aucune possession
personnelle. »
En raison de son fondement juridique, on parle du délai de priorité unioniste. En matière de brevets, le
délai est de douze mois à partir de la date du dépôt d’une demande de brevet. Un délai de priorité
unioniste est également prévu pour les autres droits de propriété industrielle ; il est de 6 mois en
matière de marques et de dessins et modèles.
Le délai de priorité unioniste est un mécanisme qui assouplit la condition de nouveauté car, lorsqu’une
demande de brevet est déposée dans un pays puis, plus tard, une seconde couvrant la même invention
déposée dans un autre pays, l’office des brevets de ce second pays ne pourra pas opposer le premier
dépôt pour faire échec au second (s’il a été fait dans le délai de 12 mois).
A défaut de délai de priorité, le second dépôt aurait été écarté puisque l’invention est entrée dans l’état
de la technique lors du premier dépôt.
Le délai de priorité apparait donc comme une souplesse bienvenue pour les inventeurs qui peuvent
réfléchir pendant un an à l’opportunité d'élargir la protection à des territoires étrangers.
L’article L 612-3 consacre par ailleurs un droit de priorité interne qui permet à l’inventeur de faire une
première demande de brevet sommaire et de la compléter dans l’année. La seconde demande
remplacera la 1ère avec effet rétroactif.
2ème cas : la divulgation abusive
Cas où un tiers divulgue l’invention alors qu’il n’en avait pas le droit (exemple : tenu par le secret).
Le revendiquant prendra alors la place de l’usurpateur selon L 611-13 CPI : Pour l'application de
l'article L. 611-11, une divulgation de l'invention n'est pas prise en considération dans les deux cas
suivants :
- si elle a lieu dans les six mois précédant la date du dépôt de la demande de brevet ;
- si elle résulte de la publication, après la date de ce dépôt, d'une demande de brevet antérieure et si,
dans l'un ou l'autre cas, elle résulte directement ou indirectement :
a) D'un abus évident à l'égard de l'inventeur ou de son prédécesseur en droit ; ».
Cette disposition protège l’inventeur, victime d’agissements illicites tels que la divulgation d’un secret
; l’inventeur conservera ses droits s’il dépose une demande de brevet dans les 6 mois qui suivent
l’évènement. Si le tiers fraudeur a déjà déposé une demande de brevet, une action en revendication est
ouverte, sur le fondement de l’article L. 611-8 permettant à la victime d’obtenir le transfert du brevet à
son profit.
Si la demande de brevet faite par le véritable inventeur fait dans les 6 mois de la divulgation, cette
dernière ne vaudra pas antériorité si la personne tenue par le secret a déposé l’invention nous savons
que cette démarche vaut divulgation.
Mais le véritable inventeur pourra revendique son invention selon L 611-8 CPI au plus tard 3 ans après
la publication de la délivrance du titre si le déposant est de bonne foi ou bien à l’expiration du titre si
le déposant est de mauvaise foi.
3ème cas : présentation publique lors d’une exposition officielle
Elles ne sont pas considérées par la loi comme des antériorités. L’inventeur dispose alors d’un délai de
6 mois pour déposer sa demande de brevet
 L’appréciation de la condition de nouveauté
La condition de nouveauté étant centrale et universelle elle mérite encore quelques appréciations. Son
appréciation est délicate pour plusieurs raisons :

 Elle est effectuée a posteriori avec des documents qu’il faut analyser, comme l’aurait fait un
homme de métier à une date antérieur à la date de dépôt de la demande
 Elle est subjective : l’analyse des documents doit se faire au regard de ce qui est explicitement
exposé, mais aussi au regard des connaissances inhérente l’homme de métier
 Elle est délicate en présence d’une antériorité : la nouveauté s’apprécie alors par rapport à
l’antériorité et il faut vérifier que cette antériorité est certaine quant à son existence, sa date et
son contenu. S’il subsiste un doute, il doit en principe bénéfice au demandeur du brevet.
Au contentieux, l’appréciation de la nouveauté tend à répondre à des méthodes de comparaison
singulière en présence de certaines inventions, comme par exemples :

 Les inventions dites de sélection : elles font l’objet d’une appréciation technique à l’aide de
critères spécifique. Elles sont réalisées par la sélection d’éléments individuels, pas mentionnés
explicitement dans l’art antérieur. Pour apprécier la nouveauté d’une sélection, il faut
rechercher si les éléments sélectionnés ont été divulgués antérieurement sous une forme
individualisée. Si la sélection des éléments s’est faites dans une liste unique, déjà divulgué la
condition de nouveauté n’est pas remplie. Si en revanche la sélection des composantes a été
établie à partir de deux ou plusieurs listes, la condition de nouveauté est remplie.

 Les inventions pour la nouvelle application d’un médicament : la brevetabilité de la

seconde application thérapeutique a fait l’objet de débats importants dans les années 1980/90.
 Il est clos depuis la révision de la convention sur le brevet européen en l’an 2000 et depuis une
loi française du 4 aout 2008 qui permet d’obtenir un brevet pour la nouvelle application d’un
médicament. Il faut considérer comme nouvelle l’application d’une substance comprise dans
l’état de la technique pour une utilisation quelconque qui n’est pas quant à elle comprise dans
l’état de la technique. Les médicaments sont brevetables selon le droit commun des brevets en
France depuis une loi de 1968 pour inciter la création de nouveaux médicaments. La loi de
2008 poursuit le même objectif, mais pour des raisons d’IG tenant à des considérations de
santé publique, certaines restrictions ont été édictées par la loi du 25 juin 1990 relative à la
durée de brevet de médicament. Ces restrictions ont vocation à s’appliquer aux brevets pour la
nouvelle application d’un médicament.

En fait, l’appréciation de la nouveauté se fait différemment selon le type de brevet demandé. La loi en
distingue 4 :

 Les brevets de produits : ils concernent des corps certains au moment où l’invention est
réalisée. Des corps certains ayant une composition mécanique ou une structure chimique
particulière qui les distinguent des autres corps (exemple : rubricks cube, carte à puce,
ordinateur)

 Les brevets de procédés : ils visent pour la plupart des procédés de fabrication qui ne doivent
pas être confondu avec les produits. Par exemple pasteur a pu breveter le procédé de
fabrication du vinaigre grâce à certaines bactéries permettant la fermentation du vin. Il existe
d’autres procédé que la fabrication, et notamment la communication. Par exemple le langage
morse est un brevet de procédé de communication. Lorsque le produit n’est pas breveté seul
l’utilisation du procédé sans l’autorisation du brevet constitue une contrefaçon.

 L’application nouvelle de moyens connus : elle peut être breveté. Ce type de brevets visent
l’emploi d’un moyen connu pour obtenir un résultat industriel auquel ce moyen n’avait pas
encore servi. Par exemple, un antibiotique déjà connus comme médicament pour l’homme
peut être breveté s’il permet à l’époque de son appréciation de favoriser la croissance des
animaux, c’est une application d’un moyen connu. L’application nouvelle d’un médicament
tombée dans le domaine public, entre dans cette catégorie.

 La combinaison nouvelle de moyens connus : si la combinaison permet d’aboutir à

l’invention d’un produit nouveau, l’inventeur pourra déposer et protéger non seulement le
brevet de produit mais aussi le brevet de combinaison. Il est de jp constante, qu’il y a
combinaison et non simple juxtaposition lorsque l’ensemble considéré a une fonction propre
caractérisé par la production d’un effet technique distincte de la somme des effets techniques
de ses composantes. Ainsi par exemple, le crayon gomme n’a pas été jugé brevetable car il y
avait simple juxtaposition de moyens. En réalité le rejet d’une demande de brevet, au motif
d’une simple juxtaposition de moyens s’explique par le manque d’ingéniosité de l’idée même
de juxtaposition pour un homme de métier.
Cette classification théorique conserve un intérêt pratique non négligeable lorsqu’il s’agit d’apprécier
la nouveauté mais aussi et surtout pour déterminer l’ampleur de la protection lorsqu’il s’agit de
contrefaçon.
1.1.3.3. Condition de l’activité inventive
La loi n° 68-01 du 2 janvier 1968 tendant à valoriser l’activité inventive a et à modifier le régime des
brevets d’invention a introduit l’activité inventive comme condition de brevetabilité.
Elle figure, depuis la codification, à l'article L. 611-14 du C. propr. intell. : « Une invention est
considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas
d'une manière évidente de l'état de la technique. Si l'état de la technique comprend des documents
mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 611-11, ils ne sont pas pris en considération pour
l'appréciation de l'activité inventive ».
Cette condition est une quasi-redondance à l’exigence de la condition d’invention. Les simples
découvertes sont exclues du champ de la protection.
Trois éléments composent la condition :

 La non-évidence : est difficile à appréhender car ce critère est éminemment subjectif : une
solution évidente pour certains peut ne pas l’être pour d’autres. Il faut donc, autant que
possible, retenir des indices objectifs comme l’importance des investissements consacrés à la
recherche. L’idée étant que, moins la solution d’un problème est évidente, plus il faut de
temps et d’argent pour vaincre la difficulté. Cette condition complète l’exigence de nouveauté
en ajoutant que l’invention doit être aussi en quelque sorte non évidente pour mériter la
protection. Il y a un degré de banalité et de simplicité au deçà duquel, l’innovation technique
ne mérite pas le titre d’invention.

 L’homme du métier : à l’instar du « bon père de famille » est un référent ; technicien moyen,
il connait l’état de la technique dans la discipline concernée par l’invention (Cass. com., 15
juin 2010, n° 09-11931) Le critère de l’évidence technique qui ne laisse pas de place à l’aléa
doit aussi être apprécié par l’homme de métier.

 L’état de la technique : La démonstration de l’activité inventive revient à comparer

l’invention à l’état de la technique antérieure et ce à l’aide d’une méthode probatoire éprouvé
et à l’aide de faisceaux d’indices démontrant la non-évidence de l’invention.

En cas de litige il convient de recourir à un expert du problème technique, voir le cas échéant à une
équipe de recherche ou de production, notamment en matière de technologie avancée. Le litige peut
avoir lieu après le dépôt. Et ce d’autant plus en France, que l’examinateur de l’INPI ne prend guerre en
considération le critère de l’activité inventive. En témoigne le nombre élevé de brevets français
déposés puis annulé pour manque d’activité inventive. La pratique de l’office européen des brevets est
à cet égard plus sérieuse, car l’office européen s’efforce d’apprécier le critère de l’activité inventive
indépendamment du critère de nouveauté.
1.1.3.3. Condition de l’application industrielle
Elle a connu une évolution sous l’influence du droit international et de la convention du brevet
européen. Initialement la loi française imposait la condition de l’effet industriel.
L’article L 611-15 lui préfère la possibilité d’application industrielle en écartant les inventions
purement abstraites sans aucune application dans la vie concrète. Une invention est susceptible
d’application industriel « si son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d’industrie, y
compris l’agriculture ».
L’évolution du droit français est marquée par une indulgence dans l’appréciation de l’application de
l’application industrielle, peu importe la qualité du résultat technique ou les difficultés de
l’explotiation du bien. En pratique, peut de demande de brevets sont écartées pour défaut de cette
condition, sans doute parce que cette condition est peu exigeante.
Le code édicte une règle spéciale à l’article L 611-16 pour dire que ne sont pas susceptibles
d’application industrielle les méthodes thérapeutiques applicable au corps humain. Si toutefois une
telle application produit un effet à la fois esthétique et thérapeutique, le brevet ne sera valable que si
ces deux aspects sont dissociables. Ainsi par exemple, il a été jugé que le procédé de blanchiment des
dents à ce double effet. Mais la Cour de Cassation dans un arrêt de juin 2003 a rejeté la demande de
brevet au motif que les deux effets étaient inséparables.
1.1.4. Les évolutions

 L’influence du droit international et européen

Tels sont les conditions de fonds de la brevetabilité d’une invention. L’influence de la révision de la
convention sur le brevet européen, est importante. Le droit français a ajouté au texte L 611-10 al 1 la
référence au domaine technologique. Cette expression n’est pas anodine car elle a été ajoutée pour
prévenir un élargissement du domaine de la brevetabilité aux innovations non technologiques, et en
particulier aux méthodes commerciales par ailleurs protégées aux EU. Le droit des brevets en Europe
est pour l’heure hermétique à cette évolution.
 Le cas de la brevetabilité du vivant
On ne peut plus ignoré que l’évolution du domaine de la brevetabilité est en France largement dicté
par les mesures d’harmonisation soit prise à l’échelle internationale dans le cadre de l’OMPI, soit
surtout dans le cadre de l’échelle de l’UE. Ainsi la directive 98/44 du 6 juillet 1998 a consacré la
brevetabilité des inventions biotechnologique en permettant aux EM de breveté la technique qui
consiste à utiliser des mécanismes biologiques ou des particules vivantes (séquences de gênes ou
microorganisme) pour créer des produits particuliers ou pour produire des nouveaux procédés de
fabrications. Autrement dit, on brevette le résultat, ce sont seulement les procédés ou les produits
obtenus par ces procédés qui sont brevetables. Cette mesure d’harmonisation a permis de rapprocher
l’Europe des EU sur la brevetabilité du vivant. Cette mesure a aussi permis de valider la pratique de
l’office européen des brevets qui avait accordé depuis longtemps des brevets aux inventions
biotechnologique.
Exemple : ainsi la souris harvard génétiquement modifié a pu être breveté en 1990. L’introduction de
gênes cancérigènes dans la souris, a permis de la transformer en un animal de laboratoire destiné à
faire avancer la recherche scientifique.
Or la pratique de l’office européen des brevets pouvait entrer en contradiction avec l’article 53 de la
convention sur le brevet européen qui compte parmi les inventions non brevetables celles portant sur
les produits du corps humain ainsi que celle portant sur les races végétales et animales. Cette article 53
a été imposé par la nécessité de santé publique, ie pour laisser à tous le droit d’utiliser les inventions
nécessaires à la protection de la santé et de la vie. Il semblerait pourtant que d’autres objectifs l’aient
emporté sur cette nécessité. Notamment les objectifs d’encourager les investissements étrangers en
Europe et promouvoir l’innovation, la RD dans le domaine des biotechnologies en accordant des
monopoles d’exploitation.
La CJ est destinée a fixer les limites de la brevetabilité du vivant en Europe. Ainsi dans l’affaire
Monsanto tranché par la CJ le 6 juillet 2007, la Cour a rappelé que seul l’enseignement technique est
brevetable et non l’être vivant lui-même. C’est la première a avoir précisé la limiter à l’étendue de la
brevetabilité du vivant en Europe. Il n’y a donc pas de protection absolue du vivant et la brevetabilité
est limitée à l’utilisation prévue sans pouvoir s’étendre aux utilisations autres et dérivées.
 Le cas des logiciels
L’Union a prévu d’écarter les inventions mises en œuvre par ordinateur. En effet la proposition de
directive européenne du 20 février 2002 qui visait à élargir le champ de la brevetabilité aux logiciels
n’a pas reçu l’accueil escompté. L’ADEPIC ne l’a pourtant pas interdit à l’article 27. Toutefois
l’article 52 de la convention sur le brevet européen a bien prévu que programmes d’ordinateurs ne sont
pas des inventions. L’exclusion des logiciels n’étant donc pas clairement énoncé, l’office européen a
tiré profit de de ce silence de la loi, pour délivrer des brevets européens sur les logiciels à conditions
qu’ils soient insérés dans un ensemble technique. On peut constater qu’en Europe qu’aux EU il est
possible d’obtenir sur les algorithmes mis en œuvre par ordinateur. Cela est source d’insécurité.

1.2. Conditions de forme

La délivrance du brevet est conditionnée par le dépôt devant un office national ou un office régional.
Le dépôt est une condition d’existence du monopole. La délivrance du titre commence par le dépôt
d’une demande dont la date marquera la date d’acquisition du droit de propriété. Le formalisme,
revêtant une importance particulière en matière de brevet, il convient d’apporter des précisions
concernant les trois étapes de la procédure : la demande, l’instruction de la demande, la décision de
l’office.

1.2.1. Formalisme de la demande (importance des « revendications »)

La demande de brevet doit être déposé par le demandeur ou son mandataire. Les personnes dont le
domicile ou l’établissement est en dehors du territoire où le titre de propriété est applicable peuvent
jouir de la protection sous la condition de réciprocité. Toutefois l’article L 611-1 CPI prévoit que la
personne non domiciliée sur le territoire de l’espace économique européen doit obligatoirement faire
faire son dépôt par un mandataire ayant son domicile, son siège ou un établissement dans un Etat
partis à l’EEE.
1.2.1.1. Les différents types de demande

Le principe de la territorialité des effets des brevets impose de déposer des demandes de brevets là où
le demandeur entend être protégé. Si un territoire national n’est pas couvert par un brevet, l’invention
pourra y être copiée et exploitée librement par tous.

Pour favoriser la protection des inventions sur le plan international, il existe des accords comme le
Patent Cooperation Treaty (PCT) dont le principal intérêt est d’éviter aux inventeurs une
multiplication des procédures nationales parallèles. Grâce à une demande internationale unique
conduisant à un examen unique, le demandeur pourra obtenir plusieurs titres de brevet nationaux.
Sur un plan régional (en Europe), il existe la procédure instaurée par la Convention sur la délivrance
de brevets européens (CBE) ; elle permet, grâce à une demande de brevet européen instruite par l’
Office européen des brevets, d’obtenir un brevet européen produisant les mêmes effets que les titres
nationaux dans les différents pays européens (art. 2 (2), CBE). Le titulaire d’un brevet européen
couvrant le territoire d’un état contractant dispose des mêmes prérogatives que le titulaire d’un brevet
national dans cet état (art. 64, CBE). Le Code de la propriété intellectuelle transpose ce principe aux
articles L. 614-1 à L. 614-16 C. propr. intell.
1.2.1.2. Le contenu de la demande

 Exigences relatives à la langue

Depuis 2003, une demande peut s’effectuer en ligne, elle doit contenir le dépôt de plusieurs pièces
dans la langue de travail de l’office (français pour l’INPI, l’anglais le français ou l’allemand pour
l’office européen des brevets). Devant l’INPI, la langue étrangère peut être utilisé pour le dépôt, mais
une traduction devra être fournit dans les deux mois. De même, lorsqu’une pièce fait défaut, le dossier
peut être régulariser dans les deux mois.
 La description
La demande comporte obligatoirement une requête permettant d’identifier le demandeur et l’invention,
mais aussi de préciser si la demande porte sur un brevet ou un certificat d’utilité. La demande doit
comporter une description verbale et éventuellement graphique de l’invention.
L’article L. 612-2 C. propr. intell., et plus spécialement l’article L. 612-5, imposent la description de
l’invention. Cette obligation est fondamentale car la description de l’invention qui sera rendue
publique va enrichir la connaissance commune ; en ça le droit des brevets est au service de l’intérêt
général, bien davantage que la solution alternative consistant à conserver le secret. Cette divulgation
de l’invention, combinée à la liberté de la recherche exprimée à l’article L. 613-5 C. propr. intell. («
Les droits conférés par le brevet ne s'étendent pas : (…) Aux actes accomplis à titre expérimental qui
portent sur l'objet de l'invention brevetée »), favorise le progrès technique.
Cette description doit être suffisamment claire et complète pour qu’un homme de métier puisse
exécuter l’invention. Cette exigence de clarté (L 612-5 CPI) s’explique par la double fonction de la
description :

 Permettre la divulgation de l’invention

 Permettre d’interpréter les revendications

 Les revendications
Elles sont, depuis la loi du 2 janvier 1968 tendant à valoriser l’activité inventive et à modifier le
régime des brevets d’invention, la pierre angulaire des brevets. Les revendications forment le cœur de
la demande de brevet car elles ont pour objet de décrire le domaine de la protection.
Elles précisent les applications techniques de l’invention que le breveté entend se réserver.
Précisément, l’article L. 612-6 C. propr. intell. énonce, à peine de rejet de la demande (art. L. 612-12,
6° et 8° C. propr. intell.) ou de nullité de l’enregistrement (art. L. 613-25 C. propr. intell.), que « Les
revendications définissent l'objet de la protection demandée. Elles doivent être claires et concises et se
fonder sur la description. »
Le déposant doit sur un document séparer définir l’objet de la protection demandée avec clarté,
précision et en cohérence avec la description, car les revendications font l’objet d’une interprétation
restrictive du fait que le brevet confère un monopole d’exploitation exclusive sur un territoire définit
par dérogation à la liberté du commerce et de l’industrie.
Par conséquent, tout ce qui n’est pas expressément revendique est automatiquement exclue de
domaine de protection du monopole (formalisme poussé). Le préambule désigne l’objet et ses
caractéristiques techniques nécessaires à la définition des éléments revendiqués, mais qui combinés
entre elles font partie de l’état de la technique. La partie suivante expose les caractéristiques
techniques pour lesquels la protection est recherchée.
 La question de la demande de brevet pour plusieurs inventions
La demande de brevet ne peut concerner qu’une seule invention ou bien plusieurs inventions à
conditions qu’elles soient liés entre elles formant un seul concept inventif général. (Exemple : si
l’invention est un procédé nouveau permettant de fabriquer un produit nouveau, l’inventeur pourra
déposer une demande globale pour défendre le procédé et le produit).
Il n’est en revanche pas permis de demander la protection de plusieurs inventions dans une seule
demande. Autrement dit, la demande qui ne porte pas sur un concept inventif unique est une demande
complexe et à partir de ce moment, elle doit être divisée. Si la demande est jugée complexe par
l’office, un délai est imparti au demandeur pour diviser sa demande ou limiter ses revendications.
A titre facultatif la demande peut contenir un abrégé du contenu technique de l’invention ainsi que le
cas échéant une copie des dépôts antérieurs dont les éléments sont repris. L’abrégé qui peut
éventuellement être rédigé par l’office, ne contribue pas à préciser l’étendue de la protection.
La demande de brevet est publiée à l’INPI au BO de la PI 18 mois à compter de la date de son dépôt.
Cette opération constitue une divulgation car elle permet au public de consulter la demande de brevet.
1.2.1.3. Les effets du dépôt
Le dépôt ne fait pas naitre de lui-même et à lui seul le droit de propriété mais il produits plusieurs
effets juridiques. La date du dépôt fait naitre le droit de priorité ainsi que le droit d’agir en contrefaçon
pour une durée de 20 ans à condition que le brevet soit effectivement délivré à la suite de la phase
d’instruction de la demande.
Le dépôt de la demande de brevet entraine une conséquence essentielle selon l’article L. 613-1 C.
propr. intell. : « Le droit exclusif d'exploitation mentionné à l'article L. 611-1 prend effet à compter du
dépôt de la demande ».
La protection débute donc à la date du dépôt de la demande et la durée de la protection (20 ans) est
décomptée à partir de ce moment (art. L. 611-2 1°, C. propr. intell.). Il n’est donc pas nécessaire
d’attendre l’issue de l’instruction de la demande pour que l'invention soit protégée. Naturellement, si
la demande aboutissait à un rejet, il faudrait considérer que cette protection n’a jamais existé.
Cette situation, favorable au demandeur, présente l’inconvénient de l’incertitude. Le demandeur qui
constate que l’on porte atteinte à ses droits peut agir en justice pour les défendre ; le juge devra sursoir
à statuer le temps que l’office des brevets se prononce sur le sort à conférer à la demande de brevet
(art. L. 615-4, C. propr. intell.).
 Le droit de priorité
Il nait à la date du dépôt et est l’un des apports principaux de la convention de l’Union de Paris. Le
déposant jouit en vertu de l’article 4 d’un délai pour effectuer le dépôt pour le même bien intellectuel
dans tous les EM. En substance cet article permet de déposer une demande dans un pays membre tout
en bénéficiant dans ces pays d’une priorité à la date du dépôt effectué dans le pays d’origine.
Il faut cependant que le déposant agisse dans le délai d’1 an s’il dépose un brevet. Ce délai de priorité
est étendu depuis les accords ADEPIC à l’ensemble des pays membres de l’OMC.
La convention sur le brevet européen et le CPI ont prévu que le demandeur qui souhaite se prévaloir
de la priorité d’un dépôt antérieur sera tenu de produire une déclaration de priorité et de justifier de
l’existence de la demande antérieure. La déclaration de priorité précise la date du dépôt antérieur mais
aussi l’Etat dans lequel il a été effectué et le numéro qu’il lui a été attribué. Elle peut être corrigé dans
un délai de 16 mois à compter du dépôt de la déclaration.
De même, les dispositions de L 612-16-1 ont prévu la possibilité pour le demandeur qui n’a pas
respecté le délai de priorité de présenter un recours pour motif légitime en vu d’être restaurer dans son
droit de priorité. Ce recours n’est recevable que s’il est présenté avant la publication de la demande de
brevet.
Ce droit de priorité unioniste n’est pas un accessoire de la demande de brevet, c’est un élément
indépendant qui peut être cédé à un tiers. L’exercice de la priorité n’est pas nécessairement le fait du
déposant initial. Ce droit de priorité unioniste est distinct de la priorité de 12 mois accordée pour
effectuer un nouveau dépôt pour une invention totalement ou partiellement identique tout en
bénéficiant de la date de dépôt initial. C’est la date de dépôt interne qui permet de profiter d’un délai
pour parfaire ou la corriger, son régime est fixé à l’article L 612-3 CPI.
 Point de départ du calcul de la durée du monopole sur le brevet
La date de dépôt est aussi le point de départ du calcul de la durée du monopole sur le brevet.
Théoriquement c’est aussi la date à partir de laquelle il est possible d’engager une action en
contrefaçon. En principe à la date du dépôt personne ne connait l’invention et personne ne peut prédire
avec certitude la décision de l’office.
Les législateurs européens et français ont prévu une solution entre les intérêts de l’inventeur et des
tiers. Le titulaire de la demande est recevable à agir en contrefaçon sans attendre la délivrance du
brevet pour des faits antérieur à la publication de la demande à condition de porter la demande de
brevet à la connaissance du contrefacteur et ce par une copie certifiée conforme. A partir de ce
moment, le tiers ne peut plus prétendre ignorer l’existence de la demande. Cependant l’article L 612-
15 CPI impose au demandeur du brevet de solliciter au préalable l’établissement d’un rapport de
recherche visant à se prononcer sur la nouveauté et l’activité inventive.
Par ailleurs L 615-3 CPI impose au tribunal saisi d’une action en contrefaçon de sursoir à statuer
jusqu’à la délivrance du brevet. Et si la demande de brevet est rejetée par l’office le tribunal devra
débouter le demandeur du chef de la contrefaçon. Toutefois, si le demandeur a pris le soin d’agir en
parallèle sur le terrain de la concurrence déloyale ou des comportements parasitaire, le tribunal pourra
décider de condamner le défendeur sur ce fondement.
Est une contrefaçon au regard de L 613-1 et L 615-4 l’exploitation de l’invention par un tiers non
autorisé et ce à partir de la publication de demande de brevet ou à défaut, de la notification du dépôt
par le déposant au tiers défendeur.
 Effet sur l’obligation d’exploitation qui incombe au titulaire du brevet
Puisque le droit exclusif prend effet rétroactivement à la date de demande du brevet, on peut se
demander si le déposant à l’obligation d’exploiter son invention dès la date du dépôt. En effet le
breveté doit exploiter ou faire exploiter son monopole sous peine de se voir imposer une licence non
volontaire.
La loi n’impose pas pour autant une exploitation immédiate du brevet. Au contraire l’aerticle L 613-11
dispose que la licence ne pourra être imposé qu’après un délai de 3 ans après la délivrance du brevet
ou de 4 ans après le dépôt de la demande. En cas de contentieux on retient le délai le plus long.
 Effet sur la liberté de divulgation
A compter de la date de dépôt il est possible de divulguer l’information, de la publier et de la présenter
aux tiers.
L 612-8 prévoit que l’INPI porte ces demandes de brevets à la connaissance du ministre chargé de la
défense. Il prévoit aussi que les inventions doivent se voir accorder une autorisation du ministre chargé
de la propriété industrielle pour pouvoir être exploité et divulgué librement. Cette autorisation est
acquise de plein droit au terme d’un délai de 5 mois à compter du jour du dépôt de la demande de
brevet.
Le contrôle de la divulgation par le ministère de la défense peut aboutir à ce que l’Etat demande soit à
se faire consentir une licence (auquel cas l’inventeur ne peut pas la lui refuser), soit à exercer son
pouvoir discrétionnaire d’expropriation du bien. L’article L 613-20 autorise l’Etat a exproprier les
inventions à tout moment et par décret à des fins militaires ou plus généralement pour répondre aux
besoins de la défenses nationale. Il s’agit de permettre une expropriation immobilière, ce qui est peu
commun. La procédure prévue par le droit français est sans doute moins protectrice du droit de
propriété que ne l’est la procédure d’expropriation immobilière.
A défaut d’accord amiable entre l’inventeur et l’Etat, l’indemnité d’expropriation est fixée par le TGI.
Il n’y a pas de procédure de contrôle de l’expropriation comme celle prévue pour les immeubles.
Même si l’Etat a un droit de regard sur le dépôt, une fois la demande régulièrement déposée, son
instruction relève de la compétence de l’office.
1.2.2. Examen de la demande
Sous l’empire de la loi française de 1844, le brevet était délivré sans examen préalable de la
brevetabilité. Les demandes étaient enregistrées, sauf si contraire à l’OP. C’était un système bien
moins contraignant pour le déposant que l’examen mis en place par la loi de 1968 pour donner plus de
sécurité et de valeur au brevet. L’examen préalable porte sur la recevabilité du dossier et sur certaines
conditions de brevetabilité mais non sur les antériorités. De fait il ne garantit pas la délivrance d’un
titre incontestable. L’INPI se prete néanmoins à un examen technique et de recherche assez long. Ce
double examen débouche sur une décision de délivrance ou non délivrance d’un titre de propriété
opposable aux tiers.
Dans le cadre de la convention sur les brevets européens, l’office européen est chargé des principales
missions des offices nationaux à l’exception de la délivrance d’un titre de propriété opposable puisque
cette mission demeure de la compétence exclusive des offices nationaux. La procédure d’examen
simplifié devant l’OEB permet néanmoins d’obtenir un titre valable dans chacun des pays membres de
la convention sans avoir à subir un nouvel examen auprès des offices nationaux. La procédure est
simplifiée et plus rapide. Toutefois, la création d’un brevet unitaire européen s’accompagnera
nécessairement de la consécration de la compétence de l’OEB pour délivrer ce titre unique opposable
aux tiers sur tout le territoire européen.
1.2.3. Décision de l’office (INPI ou OEB)
Le rôle de l’office des brevets consiste en premier lieu à vérifier la régularité formelle de la demande
(dépôt des pièces exigées, paiement des taxes…) et en second lieu à apprécier les conditions de la
brevetabilité. La procédure peut durer plusieurs années. La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à
la croissance et la transformation des entreprises (dite loi Pacte) impose, du fait de la modification de
l'article L. 612-12 CPI un renforcement de l'examen des demandes de brevet français portées devant
l'INPI. L'idée du législateur est d'augmenter la valeur du brevet français.
Un premier examen est effectué par les services de la Défense nationale (art. L. 612-8 et L. 612-9, C.
propr. intell.) afin de déceler des inventions sensibles justifiant une mesure exceptionnelle comme sa
mise au secret dans l’intérêt général. Une telle mesure est exceptionnelle.
Par la suite, après un examen sommaire et technique de la demande de brevet l’office filtre les
demandes. Il s’agit de l’instruction de la demande dans les conditions prévues à l’article L. 612-12 C.
propr. intell. Lorsqu’il s’agit d’une demande nationale française et aux articles 90 et suiv. CBE (2000)
s’il s’agit d’une demande de brevet européen.
L’office peut soit :

 Rejeter la demande
 Accepter la demande

1.2.3.1. L’examen formel

L’office peut rejeter la demande pour non-conformité aux exigences de formes posées en France par
les dispositions législatives et règlementaire. L’office rejettera la demande dont la description et les
revendications ne permettent pas d’établir un rapport de recherche.
L’office examinera sommairement les conditions de fond de la brevetabilité à l’exclusion de l’activité
inventive et de l’application industrielle.
L’office ne pourra pas rejeter la demande en raison de l’existence d’une antériorité, de même il
refusera toute demande portée sur un objet exclue du domaine brevetable par la loi (exemple :
obtention végétale ou découvertes scientifique).
1.2.3.2. L’établissement des rapports
Après ce premier examen formel, l’office établi un rapport de recherche approfondie sur les éléments
de l’état de la technique qui peuvent être pris en considération pour apprécier la brevetabilité de
l’invention.
La recherche effectuée permet de révéler l’existence d’antériorité. Elle n’a qu’un rôle informatif et ne
produit pas d’effet juridique.
L’INPI délègue ce travail à l’office européen des brevet, chargée d’établir un rapport en deux étapes :
rapproche de recherche préliminaire et rapport définitif.
 Un rapport de recherche préliminaire
Il doit citer les documents pour apprécier la nouveauté de la demande, l’objet de la demande, et
l’activité inventive. Depuis 2007, le rapport est obligatoirement assorti d’une opinion sur la
brevetabilité. Ce rapport préliminaire est notifié au demandeur puis publié avec la demande de brevet
(art. R. 612-57 et suiv., C. propr. intell.) et conduira à l’établissement d’un « rapport de recherche »
(art. L. 612-14, C. propr. intell.) pour une demande nationale ou à un « rapport de recherche
européenne » pour une demande de brevet européen (art. 92 CBE 2000). Le déposant devra tenir
compte de ce rapport préliminaire pour y répondre en modifiant sa demande. S’il ne présente pas ses
observations ou que ses observations ne sont pas retenues, l’office pourra rejeter la demande.
 Le rapport de recherche définitif
Il tient compte des modifications et des observations du déposant et des tiers. Il permet de renseigner
sur la nouveauté et l’activité inventive de l’invention. L’office à l’obligation de délivrer le brevet
même en présence d’antériorité révélé dans le rapport.
En définitive, l’office nationale prendra sa décision de délivrance ou de rejet en se fondant sur
l’examen technique et le rapport préliminaire.
1.2.3.3. La procédure de délivrance
  Une procédure marquée par la flexibilité
La procédure de délivrance est marquée par le dialogue entre l’office et le déposant et cette procédure
offre une certaine flexibilité au déposant pour corriger les erreurs matérielles présentes dans les pièces
déposées, pour retirer la demande de brevet ou pour procéder à une nouvelle revendication.
Cette flexibilité est accrue par l’introduction en 2008 d’une procédure de renonciation ou de limitation
des revendication (calqué sur celle de l’office européen des brevets).
Pour éviter des solutions radicales, des procédures de rattrapage pour non-respect des délais sont
accordés au déposant.
 Les pouvoirs donnés aux tiers
La procédure de délivrance est également marquée par les pouvoirs donnés aux tiers. Celui de
formuler des observations mais aussi celui de s’opposer au brevet.
La possibilité de formuler des observations : Dix-huit mois après le dépôt de la demande, une
publication est faite de celle-ci au Bulletin officiel de la propriété industrielle (BOPI), incluant s’il est
disponible, le rapport de recherche préliminaire (art. L. 612-21 1°, C. propr. intell.). Cette publication
permet d’avertir les tiers au plus vite de l’existence d’une demande de brevet qui peut affecter leurs
projets industriels. A partir de cette date, les tiers peuvent formuler des observations sur la
brevetabilité de l’invention en cause qui seront transmises au demandeur (art. L. 612-13 al. 3, C. propr.
intell.).
La possibilité de former opposition : L’opposition est une procédure particulièrement développée
dans le cadre de l’OBE. Ses conséquences sont géographiquement étendues dans ce cadre, puisque
l’opposition peut affecter le brevet européen dans tous les Etats contractant à la Convention
européenne des brevets. L’article 99 de la CEB dispose que toute personne peut faire opposition dans
un délai de 9 mois à compter de la publication de la délivrance du brevet au bulletin européen des
brevets. L’opposition doit être écrite, motivée, elle est étudiée par la division de l’opposition qui
ensuite la notifié au déposant. L’opposition peut conduire aux observations des parties conservées et
au rejet du brevet ou au rejet de l’opposition.
 Les recours contre la décision des offices
L’office des brevets rend une décision de rejet (peut être fondé sur des raisons de forme ou de fond) de
la demande ou délivre le titre de brevet. La délivrance est inscrite dans le registre national des brevets
(RNB) tenu par l’INPI ou, s’il s’agit d’un brevet européen, dans le registre européen des brevets
(REB) ; les mentions inscrites dans ces registres sont ensuite publiées au bulletin officiel de la
propriété industrielle (BOPI) pour les brevets français, ou au journal officiel de l’Office européen des
brevets (JO OEB) pour les brevets européens.
Des recours sont possibles contre ces décisions.
Cas de l’INPI : En France la décision de l’INPI est susceptible de recours devant l’appel de Paris.
Cas de l’OBE : Dans le même esprit celle de l’OBE sont susceptibles de recours suivant la modalité
de l’article 106 de la convention. La grande chambre des recours est saisie pour rendre les décisions et
les avis pour les brevets européens. Le recours est suspensif et doit être formée dans les 2 mois suivant
la notification de la décision.
 L’annulation du brevet
Si la demande est admise, une action en nullité est toujours possible, elle est ouverte au tiers et peut se
fonder sur l’une des conditions de brevetabilité. En effet, il est permis à toute personne justifiant d’un
intérêt à agir (l’article L. 613-26 C. propr. intell. autorise le ministère public à agir d’office en nullité)
de contester cette validité devant le tribunal judiciaire de Paris en application de l’ article L. 613-25
lorsqu’il s’agit d’un brevet français ; s’il s’agit d’un brevet européen désignant la France, l’article L
614-12 CPI est alors applicable.
La demande en nullité du titre peut être faite dans le cadre d'une action en nullité qui, aux termes de
l'article L. 615-8-1 C. propr. intell. n'est soumise à aucun délai de prescription, ou faire l'objet d'une
demande reconventionnelle en vue de faire échec à une action en contrefaçon.
L’annulation d’un brevet a un effet absolu. Le brevet annulé ne pourra plus être opposé, ni au plaideur
qui à obtenu la nullité, ni à quiconque. En revanche, l’effet absolu de la nullité du brevet ne confère
pas au jugement qui la prononce un effet rétroactif conduisant à remettre en cause d’éventuelles
condamnations antérieures pour contrefaçon obtenues sur le fondement de ce brevet.
La décision d'annulation va, par ricochet, rendre les actes postérieurs au dépôt potentiellement nuls ;
ainsi les contrats de licence qui avaient pour objet l’exploitation du brevet sont dépourvus de cet objet.
Ainsi, par l’effet rétroactif de la nullité de l’enregistrement, le brevet n’ayant jamais existé, les contrats
n’ont pu valablement se former.
Néanmoins, la Cour de cassation (Cass. com., 28 janvier 2003, n° 00-12149 ) considère, s'agissant de
la restitution des redevances, que : « l'invalidité d'un contrat de licence résultant de la nullité du brevet
sur lequel il porte, n'a pas, quelque soit le fondement de cette nullité, pour conséquence de priver
rétroactivement de toute cause la rémunération mise à la charge du licencié en contrepartie des
prérogatives dont il a effectivement joui (...). »
 L’effet déclaratif de droit
Le dépôt a en France un effet déclaratif de droit, ce qui permet aux tiers d’agir en revendication de
propriété sur ce fondement, comme le prévoit d’ailleurs L 611-8. Tous les pays n’admettent pas de
donner au dépôt un tel effet déclaratif de droit. L’OBE n’a pas pour mission de vérifier si le déposant
est l’inventeur. En conséquence même dans le cadre de la CEB, la revendication ne sera possible que
si la législation nationale applicable le permet. Plus généralement, ce sont les juridictions nationales
qui seront chargé de régler le contentieux.
Il est curieux de constater l’exigence de divergences à cet endroit à l’heure où il est acquis que le
dépôt du brevet européen produira un effet déclaratif de droit. Autrement dit, le titrue unitaire
européen (brevet communautaire) appartient à l’inventeur même si son déposant est présumé en être
propriétaire.
 Influence de la CBE sur le droit des brevet en France
La CBE a eu un impact majeur sur le droit des brevets français au niveau de l’instruction du dossier
qui répond à des règles similaires, que le dépôt soit effectué devant l’office nationale ou devant
l’office européen.
A cet égard, le code de la propriété intellectuel a prévu une procédure spécifique suivant L 614-2 :
toute demande de brevet européen doit être déposé à l’INPI dès lors que le déposant à son domicile ou
son siège sociale en France et qu’il ne revendique pas la priorité d’un dépôt antérieur en France. La
raison est simple : il s’agit de permettre à l’état français de prendre connaissance des brevets
européens à titre confidentiel.
Ainsi en France, une demande de brevet européen, transit par l’INPI et se voit imposer exactement le
même régime de contrôle de divulgation que le dépôt national.
 Les stratégies de dépôt de brevet
Les stratégies de dépôt de brevet pour tenir compte de la procédure internationale dites PCT signée à
Washington en 1970 mais aussi pour tenir compte de la procédure communautaire aboutissant à la
délivrance d’un brevet unitaire européen.
La Convention PCT a mis en place depuis 1978 un système de dépôt international administré par
l’OMPI, son objectif est de réduire le cout et de facilité l’obtention de titres de propriétés dans
différents Etats en mutualisant la procédure entre pays, y compris la recherche documentaire. Le
déposant fait sa demande auprès de l’office nationale ou de l’office européen qui peut déléguer la
recherche documentaire, et faire procéder la demande du déposant à un examen préliminaire des
conditions de brevetabilité.
En France, les demandes internationales doivent être en vertu de L 614-18 CPI formulées auprès de
l’INPI par des PP ou PM ayant leur siège social en France. La demande peut désigner tous les EM,
sachant qu’il y en a actuellement près de 140 (dont les EU et la Chine, mais pas le Japon). Seul un
dépôt national est possible dans les pays non-membres de la convention PCT.
La priorité unioniste peut être invoqué dans le délai d’1 an fixé par la convention d’union de Paris.
L’OMPI adresse aux offices désignées les résultats du test PCT et chaque office décident librement de
la délivrance d’un brevet couvrant son territoire. Autrement dit, les offices nationaux ne sont pas tenus
par les résultats au test PCT. Il demeure souverain quant à la délivrance du titre de propriété.
Si les Etats sont membres de la convention sur le brevet européen, le déposant pourra faire une
demande de dépôt euro-PCT, ie une demande internationale comportant une désignation européenne.
Cette procédure n’est pas administré par l’OMPI mais par l’office européen, elle est moins couteuse.
Dans le cadre de la procédure euro-PCT, l’office européen décide de la délivrance du brevet dans les
34 pays membres de la convention sur le brevet européen. Le brevet européen éclate en un faisceau
des brevets nationaux les offices désignés sont liés par les résultats du texte fait par l’office européen.
Les deux procédures présentent des avantages communs par rapport à la procédure de dépôt nationale.
En effet, le déposant peut demander une protection dans tous les pays membres et bénéficier d’un
délai de 30 mois pour valider cette demande internationale dans chacun des Etats ou la protection a été
automatiquement demandée. Ce temps de réflexion permet d’éviter d’importantes dépenses pendant
les 30 premiers mois, sans jamais renoncer à la possibilité de protéger son invention dans un grand
nombre de pays, tout en bénéficiant le cas échéant d’un droit de priorité unioniste qui aura été activité
dans le délai de 12 mois à compter de la demande de 12 mois dans le pays d’origine.
 L’avènement futur d’un brevet unitaire ?
L’avènement du brevet unitaire européen permettra de remédier aux inconvénients des brevets
européens qui en dépit d’une procédure centralisé restent régis par les lois nationales en cas de
contentieux.
Le brevet unitaire européen relèvera d’une loi unique et d’une juridiction unique. Son avènement
permettra de créer un lien entre le système PCT et la procédure communautaire de dépôt. De sorte que
les déposants auront une possibilité supplémentaire en termes de stratégie. Faire une demande
internationale désignant un brevet unique valable sur tout le territoire de l’Union européenne et vice et
versa.
La communautarisation du droit des brevets est envisagée depuis 1975 mais l’Europe a rencontré une
série de point de désaccord et de blocages politique, en dépit de l’évidence de l’intérêt d’un brevet
unique pour encourager les investissements privés en RetD en Europe.
Outre l’insécurité juridique, lié à l’absence d’une juridiction centralisée chargée des litiges et d’un
droit unifié, force est de constater qu’un brevet européen coute jusqu’à 10 fois le prix d’un brevet
américain. Il est question de réduire de près de 80% les couts actuellement supportés par les
entreprises notamment en évitant nombre de frais de traduction.
La proposition de règlement du Conseil du 1 er aout 2000 a prévu de donner au dépôt du brevet unique
un effet déclaratif de droit, a prévu un dispositif de droit international spécifique quand l’inventeur est
un salarié (tout le régime du brevet a été réfléchis et définit). La juridiction exclusive chargée des
litiges, devait à l’origine s’intituler juridiction du brevet européen et du brevet communautaire, il est
désormais question d’un tribunal du brevet unique européen dont le siège serait à Paris.
2. Droit au brevet
Il est nécessaire de déterminer la portée du droit de brevet et le régime qui lui est rattaché en droit
français.
Il ne sera pas ici question du :

 Certificat d’utilité : que l’office peut délivrer à défaut d’un brevet pour une durée de 6 ans.
Ce dernier, peu couteux, a été développé en 1968 sous le modèle allemand pour répondre aux
besoins d’appropriation de biens venant vite obsolète. Le certificat est délivré selon les mêmes
conditions de fond et de forme que le brevet, mais sa détention ne permet pas de communiquer
avec les tiers comme s’il s’agissait d’un brevet

 Certificat complémentaire de protection : pour répondre aux besoins de qualité sanitaire

imposé par la mise sur le marché d’un médicament, sans pénaliser, le propriétaire du brevet en
raison de la réduction de la durée d’exploitation effective de son bien. Ce certificat est une
compensation sous la forme d’une indemnisation. Le calcul de la durée de 17 ans doit sur faire
sur la base de la date de délivrance de l’autorisation de mise sur le marché afin d’encourager
les laboratoires de prendre le temps nécessaire pour réaliser les expériences nécessaires pour
les médicaments à usages pédiatrique a été augmenté de 6 moins en 2006. Le bénéfice de ce
certificat a été étendu aux produits phytosanitaires par le règlement communautaire.

2.2. Contenu du droit

L’inventeur dispose :
- D’un titre de propriété : c’est-à-dire d’un droit patrimonial, il dispose aussi d’un droit
à la paternité
- D’un droit à la paternité : ie d’un droit moral

2.2.1. Droit moral limité : droit de divulgation ; droit de paternité

En comparaison avec la PLA, le droit moral de l’inventeur est très limité en raison de la logique
industrielle qui domine le domaine. Il bénéficie néanmoins de deux prérogatives morales : le droit à la
paternité et le droit à la divulgation.
Le droit à la paternité implique selon l’article L 611-9 CPI que le nom et la qualité d’inventeur soit
mentionné sur le titre du brevet. Il peut cependant renoncer à ce droit et demeurer dans l’anonymat.
2.2.2. Droit patrimonial : exceptions ; durée

2.2.2.1. Le contenu du droit patrimonial

2. Nature des droits patrimoniaux

Le titulaire du droit de brevet à le droit d’exploiter lui-même l’invention breveté (usus), le droit
d’octroyer des licences à des tiers (fructus), le droit de céder son brevet ou de l’abandonner en cessant
de payer les taxes (abusus).
3. Cas de la copropiété
Sur le sujet du contenu du droit de propriété, on peut être en présence d’un brevet objet d’une
copropriété entre entreprise lié par un programme de recherche commun.
Il y a co inventeurs lorsque plusieurs PP ont créé ensemble le bien intellectuel.
Il y a copropriété lorsque la propriété est organisée en indivision entre plusieurs personnes (PP ou
PM). Elle peut avoir comme objet le droit de brevet et est en France régit par les articles L 613-29 à -
32 CPI. On distingue deux régimes de copropriété :

 Le régime contractuel basé sur un règlement de copropriété

 Le régime supplétif de copropriété régie par L 613-29, applicable à défaut d’une convention
ou dans le silence de celle-ci
Tous les aménagements contractuels sont envisageables et peuvent porter sur les modalités
d’exploitation, le partage des revenus, les actions en contrefaçon ou encore le transfert de propriété.
L’article L 613-30 écarte cependant l’application de certaines dispositions du code civil en matière de
copropriété pour permettre une certaine souplesse en faveur des copropriétaires. Il prévoit par exemple
que le règlement peut avoir une durée supérieure à 5 ans. Il prévoit la possibilité de céder à tout
moment la cote part au profit des autres copropriétaire.
Le régime supplétif, prévoit des règles qui s’efforcent de répondre aux besoins des propriétaire en ce
qui concerne les modalités d’exploitation d’invention, les conditions d’octroi des licences aux tiers, et
la possibilité de se libérer de l’indivision.
Concernant l’action en contrefaçon, le régime supplétif prévoit la possibilité pour chacun d’agir en
contrefaçon seul et à son seul profit. Cela est regrettable, car il aurait été plus cohérent qu’une telle
action puisse être engagée qu’avec l’accord des copropriétaires.
4. Actes soumis à autorisation
Le CPI soumet certains actes d’exploitation à l’autorisation du breveté (L 612-3 et -4). Pour les
brevets :

 De produits ces actes sont la fabrication, l’offre, la mise dans le commerce, l(utilisation,
l’importation et la détention du produits aux fins d’exploitations

 de procédés ces actes sont l’utilisation et l’offre d’utilisation du procédé ainsi que l’offre, la
mise dans le commerce et la détention du produit obtenu directement par le procédé breveté

 de procédés et de produits ces actes sont la fourniture de moyens permettant la mise en œuvre

de l’invention breveté
2.2.2.2. Les exceptions au droit de propriété

 1ère exception 
Au titre des exceptions au droit de propriété, le code a prévu à L 613-5 que certains actes ne
nécessitent pas d’autorisation en raison de leur finalité. Il en va ainsi :
  Des actes accomplis dans un acte privé et à des fins non commerciales
 Des actes accomplis à titre expérimental
 Des des préparations magistrales.

 2ème exception
Ensuite l’exploitation de l’invention peut être permise par un tiers en considération de sa personne. Il
peut s’agir de l’inventeur qui n’a pas déposé son invention à temps. L’antériorité et la possession du
brevet de bonne foi lui confère le droit d’exploiter son invention selon L 613 al 1. Si la possession
personnelle antérieure est établie, l’inventeur premier n’encours pas la contrefaçon même si un autre
inventeur a pu déposer avant lui la même invention qu’il aurait créé de son propre fait.
Il est acquis que la charge de la preuve de l’antériorité et de la BF incombe à celui qui invoque le
bénéfice de la possession.
En France il n’est pas nécessaire que l’invention fasse l’objet d’une exploitation pour revendiquer la
possession. En revanche il existe une contrainte territoriale pour les titres obtenus en France, il faut
prouver la possession sur le territoire français.
La reconnaissance de la possession antérieure de BF ne permet pas en l’état du droit positif de
revendiquer la paternité de l’invention.
 3ème exception
Au nombre des autres exception au droit patrimonial il faut compter le jeu de la règle de l’épuisement
du droit (règle commune à toutes les catégories de droit intellectuel). Il s’agit d’une règle transversale,
elle est à l’origine une construction de la Cour de Justice. Elle continu à en préciser le sens et l’étendu.
Selon cette règle (L 613-6 CPI), la première mise en circulation sur le marché français d’un produit
couvert par un droit intellectuel épuise le droit de commercialiser le bien. Pour l’avenir, les ventes et
reventes successives seront libre pour les tiers, l’autorisation donné au premier distributeur vaudra
pour les autres. On retrouve cette règle dans les textes d’harmonisation. La règle de l’épuisement
intracommunautaire pose une limite au droit de s’opposer aux importations parallèles en provenance
d’autres pays.
Ainsi la première mise en circulation du bien intellectuel dans le commerce de l’espace économique
européen remise par le titulaire ou avec son consentement épuise le droit d’autoriser ou d’interdire la
commercialisation des produits au sein du marché unique.
En cas d’épuisement, le propriétaire du bien conserve néanmoins le droit de s’opposer aux
importations en provenance des pays extérieurs à l’EEE. Autrement dit, si le droit de première mise en
circulation à l’intérieur de l’EEE est épuisable, ce droit est inépuisable en cas de mise en circulation à
l’extérieur de l’EEE.
Il existe des situations particulières qui font exception au jeu de l’épuisement, tel est le cas en matière
de brevet (affaire Farment c/ Heuht 1985) lorsque l’exploitation en cause fais l’objet d’une licence
imposé. En l’occurrence, il s’agissait d’une licence obligatoire. Dans ce cas en effet, l’exploitation du
brevet échappe au titulaire du droit.
Cette règle de l’épuisement apporte une limite à l’exercice libre du droit de propriété. Cette règle n’est
pas pour autant consacrée par le droit conventionnel international. L’ADEPIC a volontairement dans
son article 6 laissé aux pays membres de l’OMC toute latitude pour mener leur propre politique sur les
importations parallèle. La solution européenne fait figure d’exception.
2.2.2.3. La durée
  Principe
L’ADEPIC a fixé à 20 ans la durée minimale de protection des brevets. La convention sur les brevets
européen et le droit français ont fixé la durée à 20 ans à partir du dépôt de la demande. Au terme de
cette durée de protection, le bien intègre le domaine public et n’est plus susceptible d’appropriation.
Mais pour conserver son droit le titulaire doit respecter plusieurs contraintes comme payer une taxe
annuelle de maintien de la propriété (annuité progressive).
 Exception
La durée peut néanmoins dépasser les 20 ans. Le droit français le prévoit en matière de médicament
depuis 1990, l’article L 611-3 énonce que tout propriétaire d’un brevet d’invention ayant ses effets en
France et ayant pour objet un médicament, peut faire l’objet d’une autorisation de mise sur le marché
conformément aux dispositions du CSP. Il peut à compter de sa délivrance, un certificat
complémentaire de protection comportant sur les parties du brevet correspondant à cette autorisation.
Le système prévu consiste à prolonger la protection du médicament par ce nouveau titre. La durée de
ce titre est variable, elle est enfermée dans une double limite et ne peut excéder soit 7 ans à partir du
délai de l’expiration du brevet (27 ans), soit 17 ans à compter de l’autorisation de mise sur le marché.
Cependant il existe un certificat complémentaire unitaire depuis le règlement de 1992. Cependant, ce
système complexe a n effet paradoxal : celui de réduire la durée effective de protection par rapport au
droit français antérieur.

2.3. Portée du droit

Une fois que le brevet est délivré, le titulaire peut l’exploiter pécuniairement mais aussi être plus
défensif, et le défendre contre les tiers sur le terrain de la contrefaçon. Il va pouvoir mettre en œuvre
son droit de brevet.
2.3.1. Régime de l’exploitation du droit : libre ; forcée

Le breveté peut exploiter son bien, et au loisir de le faire lui-même en gardant l’usage et la jouissance
du brevet. Cependant, celui-ci peut aussi et à un devoir d’exploitation. A défaut d’exploitation, il
risque d’être forcé d’octroyer une licence au tiers demandeur. Nous ne parlons pas de devoir
d’exploitation dès lors que la sanction n’est pas l’exploitation forcée par le titulaire, ni même
l’exploitation forcée par le tiers demandeur sauf pour le cas des licences d’office dans l’intérêt de la
défense nationale.
Si aucun tiers ne fait la demande de licence, le brevet reste inexploité jusqu’à ce qu’un candidat se
présente. Certains brevets sont propres pour une exploitation libre, d’autres à l’exploitation forcée.
 L’exploitation libre
On parle d’exploitation libre lorsqu’elle est l’objet de contrat de cession (vente) ou de licence (louage).
Le brevet peut également être nantit au profit d’un créancier du breveté. Le brevet peut aussi être
apporté à une société, et le breveté reçoit en contrepartie de cet apport en nature des part et action au
lieu d’une rémunération.
Les contrats quel qu’ils soient portant sur les brevets sont soumis à des règles de formes communes :

 Ils doivent être constatés par écrit, sous peine de nullité

 Ils doivent être inscrit au registre national des brevet pour être opposable aux tiers (L613-9
CPI) : importance pratique non négligeable pour le cas des opérations successives sur le même
 brevet (c’est le premier contrat publié qui sera reconnu, sauf en cas d’une inscription au
registre effectué de mauvaise foi) ; cette formalité est également essentielle pour agir en
défense du brevet car le cessionnaire ou licencié qui n’a pas publié ne peut pas agir en
contrefaçon contre les tiers
Il existe également des règles spéciales applicables aux différents types de contrats :

 La cession de brevet présente des particularités : L 613-8 permet la cession partielle de

l’invention. L’étendue de la cession peut être limité et ne porter que sur certains aspects de
l’invention
 La licence : l’INPI offre au breveté la possibilité de faire une offre publique de licence par son
intermédiaire, on parlera alors de licence de droit.
 La licence contractuelle : autorisation d’exploiter tout ou partie des droits résultants d’un
brevet ou d’une demande de brevet. La jurisprudence a édicté des règles applicables aux
licences contractuelles. Elle a notamment adopté une position particulière dans le cas où le
brevet est annulé en justice. Au lieu de considérer que le contrat n’a jamais existé, la Cour de
Cassation a refusé de restituer les redevances versées avant l’annulation au motif que la cause
de l’obligation de payer les redevances résidait dans les prérogatives dont le licencié a pu jouir
jusqu’à l’annulation (Cass 28 janvier 2003). Cet arrêt déroge au droit commun des contrats
selon lequel la cause du contrat, condition de sa validité, doit être considéré comme n’ayant
jamais existé avant son annulation. Quant aux effets spéciaux de la licence contractuelle, on
rétine tque le contrat ne transfère pas le droit réel, mais se limite à créer des obligations à la
charge des parties. Elle peut être exclusive, le concédant a l’obligation de ne pas consentir
d’autres licences sur le même brevet à des tiers. Dans le silence du contrat la licence est
réputée simple
La jp est divisé sur le point de savoir si le concédant peut exploiter lui-même l’objet d’une licence
exclusive. Plusieurs auteurs, dont Chavanne et Burst se prononcent en faveur du droit exploiter selon
qu’elle soit simple ou exclusive.
 L’exploitation forcée
La licence est un contrat par lequel le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle autorise son
cocontractant à exploiter ce droit. En principe, la formation de tout contrat nécessite que les parties
s’engagent librement, mais il arrive en droit des brevets que ce type de contrat soit imposé au breveté.
Ainsi, l’exploitation du brevet peut être forcée. Quelles sont les règles applicables. Outre le cas
d’expropriation pour défense national (voir supra), il y a les règles propres aux licences obligatoires (L
613-11).
La licence pur défaut d’exploitation
Le régime de la licence pour défaut d’exploitation obéit aux dispositions des articles L. 613-11 et L.
613-12 C. propr. intell..
Le point de départ est le constat que l’invention brevetée n’est pas exploitée, ni par le breveté lui-
même, ni par un licencié qu’il aurait choisi. Cette circonstance peut faire naître une frustration si le
breveté refuse toute licence amiable. Cette liberté indiscutable pour le breveté de ne pas exploiter son
invention ne peut pas se doubler, grâce à l’exercice de ses droits exclusifs, d’un refus de faire exploiter
par un tiers. Dans ces conditions, comment justifier le monopole ?
S’il n’est pas question de prononcer une mesure de déchéance (comme en droit des marques) en raison
des nombreux efforts nécessaires pour parvenir à l’invention, en revanche, le tribunal judiciaire pourra
faire plier, dans des conditions strictes, le titulaire du brevet et lui imposer la conclusion d’une
licence :
Les conditions posées à l’article L. 613-11 C. propr. intell. : « Toute personne de droit public ou privé
peut, à l'expiration d'un délai de trois ans après la délivrance d'un brevet, ou de quatre ans à compter de
la date du dépôt de la demande, obtenir une licence obligatoire de ce brevet », les conditions étant :

 Le propriétaire du brevet n'a pas commencé à exploiter ou fait des préparatifs effectifs et
sérieux pour exploiter l'invention objet du brevet sur le territoire d'un état membre de la
Communauté économique européenne ou d'un autre état partie à l'accord sur l'Espace
économique européen.
 N'a pas commercialisé le produit objet du brevet en quantité suffisante pour satisfaire aux
besoins du marché français.

 Il en est de même lorsque l'exploitation prévue au a) ci-dessus ou la commercialisation prévue

au b) ci-dessus a été abandonnée depuis plus de trois ans.
Le demandeur devra surtout établir les insuffisances de l’exploitation ou son inexistence et fournir la
preuve qu’il détient les moyens d’exploiter l’invention (L 613-12)
Les licences obligatoires
Il s’agit du cas où l’invention a fait l’objet d’un perfectionnement qui est breveté au profit d’une autre
personne que le titulaire d’origine, dit brevet dominant.
Il faut noter que cette hypothèse reste limitée aux cas, rares, où l’invention constitue un progrès
technique important et présente un intérêt économique considérable au regard de la précédente
invention. Dans un tel cas, le pouvoir reconnu au titulaire du premier brevet d’interdire certains actes
d’exploitation de son invention est excessif au regard du bénéfice pour la société apporté par la
seconde invention.
En pareil cas, le titulaire de brevet de perfectionnement, doit pour pouvoir l’exploiter, obtenir auprès
du TGI une licence de dépendance, laquelle est prévue à L 613-15 CPI : « « Lorsque le titulaire d'un
brevet ne peut l'exploiter sans porter atteinte à un brevet antérieur dont un tiers est titulaire, le tribunal
de grande instance peut lui accorder une licence d'exploitation du brevet antérieur dans la mesure
nécessaire à l'exploitation du brevet dont il est titulaire et pour autant que cette invention constitue à
l'égard du brevet antérieur un progrès technique important et présente un intérêt économique
considérable ».
Le régime des licences obligatoire lui est applicable, et il l’est aussi depuis la loi du 6 aout 2004 aux
brevets portant sur la biotechnologie, et ce même en l’absence de perfectionnement.
Les licences d’office
La licence d’office (ou administrative) est un contrat d’exploitation imposé au breveté pour défendre
l’intérêt général.
Sachant qu’il y a trois régimes distincts, selon qu’elles sont délivrées dans l’intérêt de la défense
nationale, dans l’intérêt de la santé publique ou dans l’intérêt de l’économie nationale. En bref, on peut
dire que plus l’intérêt est grand, plus ces licences sont faciles à obtenir.
2.3.2. Régime des sanctions : mesures préventives ; contrefaçon civile et pénale

2.3.2.1. Les mesures préventives

Bien que la contrefaçon ne soit pas encore judiciairement établie (et peut-être ne le sera-t-elle jamais),
le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle peut saisir en référé ou sur requête la juridiction civile
compétente afin qu’elle ordonne toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits de
propriété intellectuelle ou empêcher la poursuite des actes argués de contrefaçon. La loi de 2007 a
généralisé cette mesure d’interdiction provisoire qui existait déjà en matière de brevets d’invention et
de marques.
Le CPI ouvre aux industriels une action préventive nommé action en déclaration de non-
contrefaçon, il s’agit de leur éviter par ce biais, la menace que constitue pour eux l’action en
contrefaçon qui serait intenté par les titulaires de brevet.
Cette mesure préventive, permet de vérifier que les produits ne sont pas contrefaisants et permettent de
mettre un terme au doute sur la régularité des actes d’exploitation. L’interprétation des revendications
contenu dans les demandes de brevet n’est pas toujours aisé.
Cette action préventive est soumise à deux conditions qui devront être remplies :

 L’industriel demandeur doit justifier soit :

- D’une exploitation industrielle
- De préparatifs sérieux
 L’industriel doit demander son avis au titulaire du brevet :
- Avis favorable du titulaire : et ne s’oppose pas à l’exploitation demandé, il renonce
pour l’avenir à intenter une action en contrefaçon
- Avis négatif du titulaire : si le titulaire ne répond pas au bout de trois mois ou émet un
avis négatif en s’opposant à l’exploitation du brevet. L’industriel peut renoncer à
l’exploitation ou saisir le TGI pour demander à juger que le brevet ne fait pas obstacle
à l’exploitation en cause. Le juge est ici conduit à se prononcer sur la contrefaçon
mais seulement dans une certaine mesure. S’il déclare qu’il n’y a pas contrefaçon, le
titulaire du brevet ne pourra pas agir en contrefaçon contre l’industriel, mais si le juge
refuse de faire cette déclaration le juge ne dira pas pour autant qu’il y a contrefaçon.
L’exploitation dans le doute aura intérêt à cesser l’exploitation litigieuse ou a obtenir
l’autorisation expresse du titulaire.

2.3.2.2. La contrefaçon
Comme pour la PLA, la sanction du droit de propriété industrielle est la contrefaçon. On définit la
contrefaçon comme une atteinte portée aux droits de propriété intellectuelle limitativement énumérés
par le législateur et exposés, en droit français, dans le code de la propriété intellectuelle
L’action en contrefaçon est souvent précédée de mesures provisoires (saisie contrefaçon que le code
envisage comme un moyen de preuve de la contrefaçon). La juridiction civile peut être saisie en
référée ou sur requête pour ordonner toute mesures préalables de nature à faire cesser la contrefaçon.
 La prescription de l’action en contrefaçon
S'agissant de la prescription des actions, deux éléments sont à déterminer : le délai pendant lequel le
titulaire du droit peut agir et le point de départ de ce délai.
Quant à ces règles relatives à la détermination du point de départ de ce délai, une réforme a été
introduite par la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des
entreprises (dite loi Pacte). Son article 124 modifie les articles L. 521-3 (dessins et modèles), L. 615-8
(brevets) et L. 716-5 (marques) : « Les actions en contrefaçon (...) sont prescrites par cinq ans à
compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de
l'exercer. » ;
Cette prescription de 5 ans vaut tant au civil, qu’au pénal.
 La preuve de la contrefaçon
Conformément au droit commun de la preuve, il appartient au demandeur de prouver les actes
matériels de la contrefaçon, ce qui ressort de la comparaison entre les objets protégés et les objets
argués de contrefaçon. En effet, la contrefaçon est un fait juridique dont la preuve, à la charge du
demandeur, est libre. En matière de brevets, l’article L. 615-5 du C. propr. intell. (une disposition
analogue existe pour chacun des autres droits de propriété industrielle) énonce : « La contrefaçon peut
être prouvée par tous moyens.
La difficulté d’administrer la preuve de l’existence et de l’ampleur d’une atteinte à des droits de
propriété industrielle a conduit le législateur à introduire une procédure spéciale : la saisie-
contrefaçon.
La procédure débute donc par une requête auprès de la juridiction compétente (il s’agit d’une
procédure non contradictoire pour des raisons évidentes d’efficacité). Si le requérant parvient à
convaincre cette juridiction (grâce à « des éléments de preuve raisonnablement accessibles pour étayer
ses allégations »), une ordonnance sera rendue. Le titulaire du droit d’agir en contrefaçon pourra alors
demander à un huissier, assisté d’un expert, qu’il procède aux constatations autorisées par
l’ordonnance dans les locaux commerciaux, industriels du prétendu contrefacteur. L’huissier
constatera, le cas échéant, les caractéristiques de la contrefaçon par une description voire un
prélèvement d’échantillons. Il pourra aussi, conformément à l’ordonnance réaliser une saisie réelle de
quelques objets prétendument contrefaisants.
Les faits de contrefaçon, s’ils sont établis, viendront étayer la demande au fond qui devra être engagée
dans un délai de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long. A défaut,
le titulaire du droit de propriété industrielle perdra le bénéfice de la saisie-contrefaçon et pourrait voir
sa responsabilité civile engagée.
 Les demandeurs
D’une manière quasiment uniforme, le code de la propriété intellectuelle détermine le titulaire du droit
d’agir en contrefaçon de droits de propriété industrielle. Ainsi, l’article L. 615-2 retient, en matière de
brevets, que l'action en contrefaçon est exercée par le propriétaire du brevet.
Toutefois, selon L 615-2, le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation, le breveté, le titulaire d'une
licence obligatoire ou d'une licence d'office, et tout licencié peuvent exercer l’action en contrefaçon, à
condition de ne pas avoir publié son contrat selon l’article L 613-9 CPI.
Enfin, peut aussi intenter l’action en contrefaçon, le cessionnaire ou licencié exclusif dont le contrat a
été publié au RNB. Le licencié exclusif devra quant à lui préalablement mis le concédant en demeure
d’agir en contrefaçon conformément à l’article L 615-5 al 2.
 La compétence juridictionnelle
Au civil
Au regard de la compétence juridictionnelle, l'article L. 211-10 du C. org. jud. énonce que seuls les
tribunaux judiciaires sont compétents pour connaître des actions ayant pour objet des droits de
propriété industrielle. Par conséquent :

 Les juridictions de l’ordre administratif ne sont pas compétentes alors même que le litige
impliquerait une personne publique

 Les tribunaux de commerce ne le sont pas quand bien même les parties à l’instance seraient
commerçantes dès lors qu’il s’agit d’apprécier les dispositions du code de la propriété
intellectuelle.
En matière de brevet seul le TJ de Paris (art. D. 211-6 du C. org. jud.) est compétent et lui seul depuis
le décret n° 2009-1205 du 9 octobre 2009 fixant le siège et le ressort des juridictions en matière de
propriété intellectuelle.
Au pénal
L’action pénale est peu usitée, puisqu’elle a été dépénalisée puis repénalisée en 1990. La compétence
bénéficie aux tribunaux correctionnels. Au civil, comme au pénal, le tribunal compétent,
conformément au droit commun, au choix soit celui dans le ressort duquel à lieu la contrefaçon, soit
celui où le dommage est subi, soit celui où est situé le domicile de défendeur ou du prévenu.
 Délais pour mener l’action
L’action en contrefaçon peut être intentée à partir de la publication de la demande de brevet. A partir
de cette date, le demandeur peut agir en contrefaçon pour des faits commis postérieurement à la
publication (art. L. 615-4 qui déroge au principe posé à l’article L. 613-1. Cependant, le demandeur
peut ne pas attendre la publication et notifier la demande aux tiers ; après la notification, l’action en
contrefaçon devient possible). Ainsi, avant publication, l’action est néanmoins rendue possible par la
notification du dépôt de l’invention auprès de l’INPI au présumé contrefacteur. Le tribunal saisi doit
alors sursoir à statuer jusqu’à la décision du directeur de l’INPI. Si le brevet est délivré, l’action pourra
éventuellement prospérer, si pas de titre, le tribunal déboutera le demandeur de son action.
 Les faits constitutifs de contrefaçon
Au pénal : L 615-14 CPI indique que le défendeur ne peut être condamné que si l’élément
intentionnel est établi. La bonne foi du défendeur est présumée en application du droit commun
Au civil : L 615-1 vise tous les actes non autorisés lsités à L 613-3 et -4
Par rapport à l’élément matériel de la contrefaçon, Michel Vivant propose de rassembler tous ces actes
en deux catégories bien définit :

 Actes d’exploitation ou acte d’emprise directe

 Acte de complicité : consiste à aider l’exploitation (aider à contrefaire c’est contrefaire)
Au regard de l’élément intentionnel de la contrefaçon, il faut distinguer deux autres catégories
d’actes :

 Actes commis par le fabricant : actes sanctionnés civilement sans avoir à établir l’existence
d’un élément intentionnel, l’élément matériel suffit à prouver la contrefaçon
 Actes commis par des tiers (autres que le fabricant) tels que l’importateur, détenteur du
produit ou du procédé : il y a contrefaçon que si ces actes ont été commis en connaissance de
cause selon L 615-1 al 3. Au civil, le tiers non-fabricant ne peut être condamnés que si le
demandeur apporte l’élément de la preuve de l’élément intentionnel
En matière de propriété littéraire et artistique, ce n’est qu’au pénal que le délit de contrefaçon implique
un élément intentionnel, et que la MF est indifférente au civil. En matière de brevet, en exigeant la
preuve de l’élément intentionnel au civil lorsque le défendeur est un tiers non-fabricant, on s’écarte de
la solution retenue en droit d’auteur, voir plus généralement on s’évarte de la conception
contemporaine de la notion de faute en droit de la responsabilité civile.
Les moyens de défense à l’action en contrefaçon ; le défendeur peut avancer plusieurs arguments :

 Arguer de sa BF au pénal et au civil s’il est non-fabricant

 Invoquer la prescription triennale au civil et au pénal
 Contester la matérialité des actes
  Contester la preuve des actes
 Etablir la preuve de sa possession personnelle antérieure
 Invoquer la nullité du brevet par voie d’action reconventionnelle ou d’exception : la nullité ne
peut être déclarée que par une action en justice, mais elle est largement ouverte et l’absence
d’intérêt à agir est très rarement retenue. Les causes de nullité sont nombreuses et euvent se
regrouper en deux catégories : nullité produite par l’impossibilité de réunir les conditions du
brevet pour non-respect des formalités du brevet. Les effets de la nullité doivent être envisagé
à l’égard du breveté et à l’égard des tiers : à l’égard du breveté l’article L 613-25 d) retient que
la nullité peut produire des effets partiels et être prononcé sous la forme d’une limitation
apportée aux revendications. Il est donc possible de conserver le titre pour la partie du brevet
non sanctionné. A l’égard des tiers, l’article L 613-27 prévoit que la nullité a un effet absolu
sur le territoire français, mais aucun effet sur le titre éventuellement délivré pour le bien dans
un autre pays. On retrouve les mêmes dispositions dans la convention sur le brevet européen
qui s’appliqueront aux brevets unitaires européen (la nullité produire à l’égard des tiers un
effet absolu dans les 25 états concerné)

 Différence entre nullité et déchéance

L’extinction du titre de propriété avant l’échéance des 20 ans, peut résulter du choix du propriétaire
(renonciation), mais peut aussi résulter d’une sanction (déchéance ou nullité).
Il y a nullité du brevet lorsque certaines conditions de fonds ou de formes n’ont pas été observés. La
nullité a un effet rétroactif et le brevet est censé ne jamais avoir existé.
Déchéance : L’article L. 613-22 C. propr. intell. sanctionne le titulaire d’une demande de brevet ou
d’un brevet qui n’acquitte pas la redevance annuelle prévue à l’article L. 612-19 C. propr. intell. d’une
déchéance de ses droits. Ce dernier article met, en effet, à la charge du titulaire d’un titre de propriété
industrielle protégeant une invention l’obligation de payer à l’INPI, dès le dépôt de la demande une
somme d'argent que les praticiens nomment "annuité" (article R. 411-17 C. propr. intell.). La
déchéance fait disparaître les droits à compter de la date de l’échéance de l’annuité non acquittée. C'est
ainsi, en ne payant plus, que les entreprises se libèrent d'une charge correspondant à une invention
brevetée devenue obsolète. Statistiquement, il semble que la moitié des brevets soit abandonnée avant
8 ans et qu'un quart soit maintenu au-delà de 13 ans. Elle est constaté par le directeur de l’office et la
décision est publiée et notifié au breveté. L’article L 613-22 accorde au propriétaire la possibilité de
présenter un recours en restauration de ses droits s’il peut justifier d’une excuse légitime pour le non-
paiement de son annuité.
 Le dénouement de l’action en contrefaçon
Il ne présente pas de spécificité en droit des brevets.
Rejet de l’action : L’action est rejetée si le défendeur a convaincu le juge. Le demandeur pourra être
condamné pour procédure abusive, mais le défendeur pourra éventuellement être condamné pour
concurrence déloyale.
Action accueillie : Si le TGI a été saisi en référé, il pourra interdire la poursuite des actes contrefaisant
à titre provisoire et sous astreinte. Si la contrefaçon est établie le défendeur pourra être condamné au
pénal aux peines L 613-14, et ces peines sont les mêmes que les peines L 335-2 et -4 CPI.
Le régime de sanction pénale du droit d’auteur prévoit de plus des peines complémentaires
(doublement de la peine dans le cas de la récidive, ou cas où le délinquant a été lié par un contrat avec
l’auteur). Le régime de sanction pénales du brevet est distinct, et prévoit outre les peines
complémentaires (fermeture de l’établissement ayant servi à commettre l’exploitation, la possibilité
d’amener la peine à 5 ans et 500 000€ d’amende si bande organisée ou contrefaçon sur des
marchandises dangereuse).
Au civil, certaines interdictions pourront être prononcées. L’interdiction de poursuivre l’exploitation,
la confiscation des produits ou du matériel délictueux ainsi que la condamnation à des DI et le cas
échéant à des DI punitifs.
 La contrefaçon d’un point de vue international
Le régime des sanctions et de la contrefaçon n’a pas fait l’objet d’une harmonisation internationale. En
revanche, le brevet unitaire européen répondra d’un régime unifié appliqué par la juridiction
centralisée ayant une copétence exclusive pour certaines catégories d’action pour les litiges relatifs à la
contrefaçon et à la validité du brevet unitaire. Le tribunal traitera notamment des questions dans le
cadre des litiges entre parties privées et aura la faculté d’ordonenr des sanctions et d’octroyer des DI.
Le régime unifié de l’action en contrefaçon, présentera des similitudes avec le régime français.
L’action devant le tribunal européen devra reposer sur une infraction supposée des droits conférés par
le brevet. Il est prévu que cette action pourra être exercé par le titulaire du brevet ou dans certaines
situations par le bénéficiaire d’une licence. La commission européenne aura cependant ici un rôle à
jouer. Elle sera compétente pour vérifier que l’intérêt de la communauté, dès que l’intérêt de l’UE sera
en jeu. Elle pourra saisir le tribunal d’une action en nullité, et intervenir dans toutes procédures en
cours devant lui. S’agissant des sanctions et dommages et intérêt. En l’état du projet, le Trib UE
disposera de plusieurs types de sanction : s’il s’agit d’une action en contrefaçon il pourra interdire au
défendeur de poursuivre les actes de contrefaçon, la saisie des bien permettant l’exploitation de
l’invention. Les trib nationaux auront des compétences qui ne relèveront pas de la compétence
exclusive du TUE. Les trib nationaux seront cernés par les actions relatives au droit du brevet entre
employeur et employés, les actions relatives à l’exécution forcée du brevet.
Les parlementaires qui se sont opposé en 2012 à l’accord sur le brevet unique, on invoqué la question
de la compétence de la Cour de Justice car les projets de décembre 2011 ont prévu de lui donner le
dernier mot sur la définition de l’étendue de droit au brevet et de définition de la contrefaçon. Or

Synthèse sur le droit des brevets

Tout comme en matière de droit d’auteur, il convient de bien distinguer le droit moral reconnu à
l’inventeur sur son invention, des prérogatives patrimoniales qui découlent de sa protection.

À la différence du droit moral reconnu à l’auteur par la loi sur la propriété littéraire et artistique, le
droit moral de l’inventeur est réduit à sa plus simple expression : l’article L611-9 du code de la
propriété intellectuelle dispose : «L’inventeur, salarié ou non, est mentionné comme tel dans le
brevet; il peut également s’opposer à cette mention». Ainsi le droit moral de l’inventeur se limite à
la possibilité pour lui d’exiger que son nom figure sur le titre en cette qualité, ou de s’opposer à sa
mention.

Le droit moral de l’inventeur ne confère en lui-même aucune prérogative pécuniaire et ne préjuge

en aucune manière des règles d’attribution du monopole.

Les prérogatives patrimoniales dérivées du droit de la propriété industrielle entrent dans le cadre de
l’exploitation des brevets (titre de propriété industrielle délivré par l’Institut National de la propriété
Industrielle, INPI, conférant à son titulaire un droit exclusif d’exploitation).

1) Caractère brevetable des inventions

Sont brevetables les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptible
d’application industrielle.
Ne sont pas brevetables :
 Les découvertes ainsi que les théories scientifiques et les méthodes mathématiques.
 Les créations esthétiques.
 Les plans, principes et méthodes dans l’exercice d’activités intellectuelles, en matière de jeu
ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d’ordinateurs.
 Les présentations d’informations. Pour autant, ces éléments peuvent faire partie d’une
invention elle-même brevetable.

2) Attribution du brevet

En ce qui concerne la détermination de la légitime titulaire du brevet, il est possible de distinguer

deux systèmes, à savoir :
 Etats-Unis : le système consiste à attribuer le brevet au premier et véritable inventeur.
 Europe : le système consiste à attribuer le brevet au premier déposant. Le dépôt peut être
effectué au nom d’une personne aussi bien physique que morale

D’après la loi française, le droit au titre de propriété industrielle appartient à l’inventeur ou à son
ayant cause. Si plusieurs personnes ont réalisé l’invention indépendamment l’une de l’autre, le droit
au titre de propriété industrielle appartient à celle qui justifie de la date de dépôt la plus ancienne (C.
propr. Intell., art. L. 611-6).

Document de travail

Cass. Com. 4 janv. 1994, 92-11.296 : Sur la nullité des revendications pour défaut de nouveauté
et/ou d’activité inventive.

Cass. Com. 3, déc. 1969 : Sur la distinction entre combinaison et juxtaposition, à propos d’un
procédé de freins à disque pour voiture. Pour rejeter le grief de contrefaçon opposé à un brevet
d’invention, les juges du fond peuvent faire ressortir les différences qui existent entre les deux
dispositifs et écarter l’argument fondé sur des ressemblances

Cass. Com., 17 juin 2003 : Sur l’application industrielle et le jeu de l’art. L. 611-16 CPI. Une
méthode de traitement n’est pas brevetable lorsqu’elle a nécessairement un effet thérapeutique.
Manque de base légale au regard de l’article L. 611-16 CPI l’arrêt rejetant une demande de nullité
d’un brevet, sans rechercher si la méthode exposée n’avait pas un effet thérapeutique indissociable
de l’effet cosmétique revendiqué.

CJUE 6, juillet 2010, C-428/08 Monsanto Technology LLC ; CJUE, 18 octobre 2011, C-34/10
Oliver Brüstle c/ Greenpeace eV : Sur la brevetabilité des inventions biotechnologiques : la CJUE
est intervenue pour la première dans l’affaire « Monsanto » pour préciser la limite à l’étendue de la
protection. Elle est intervenue ensuite dans l’affaire « Greenpeace » pour écarter du champ de la
brevetabilité du vivant l’utilisation d’embryons humains à des fins de recherche scientifique.

Cass. Com., 23 novembre 2010 , 09-15.668 : Sur l’article 69 de la convention de Munich du 5

octobre 1973 concernant l’étendue de la protection conférée par le brevet européen ou par la
demande de brevet européen, déterminée par les revendications, la description et les dessins servant
à interpréter les revendications.

Cass. Com., 20 mai 2003 3, 01-14.957 : L’existence d’une possession personnelle de l’invention
par une personne de bonne foi à la date du dépôt du titre est de nature à faire échouer la demande
d’interdiction intentée par le breveté au regard des articles L. 613-7 et L. 615-3 du Code de la
propriété intellectuelle.
Cass. Com., 15 mars 2011, 09-71.934 : L’exploitation d’un brevet par le bénéficiaire d’une licence
exclusive octroyée par l’un des copropriétaires du brevet, sans l’accord de l’autre et sans
autorisation de justice, constitue un acte de contrefaçon au regard des exigences posées à l’article L.
613-29 c CPI.

Cass. Soc., 21 sept. 2011, 09-69.927 : Il résulte de l’article L. 611-7 du CPI que l’invention faite
par le salarié dans l’exécution d’un contrat de travail comportant une mission inventive appartient à
l’employeur. Le fait pour le salarié d’avoir déposé, sans en informer son employeur, un brevet
d’invention en rapport direct avec son activité au sein de la société pour l’exploiter à titre personnel,
est une cause réelle et sérieuse de salarié : il incombe cependant à l’employeur de prouver que le
salarié a travaillé à l’élaboration de son invention dans le cadre de ses activités salariales et avec les
moyens et les connaissances de l’employeur.

Cass. Com., 28 janvier 2003, 00-12.149 : Aux termes de l’article L. 613-27 CPI, la décision
d’annulation d’un brevet a un effet absolu ; c’est à bon droit qu’une cour d’appel prononce
l’annulation d’un contrat de licence portant sur un brevet ainsi annulé. L’invalidité d’un contrat de
licence résultant de la nullité du brevet sur lequel il porte n’a pas pour conséquence, quel que soit le
fondement de cette nullité, de priver rétroactivement de toute cause la rémunération mise à la
charge du licencié en contrepartie des prérogatives dont il a effectivement joui.

Cass. Com., 31 janvier 2018, 16-13262 : L’acquisition des éléments incorporels de l’actif d’une
société, comprenant un brevet et le résultat de travaux effectués dans la continuité de ce brevet par
un salarié investi d’une mission inventive qu’elle avait employé, ne confère pas au cessionnaire la
qualité d’ayant droit de l’employeur, en sorte que ce cessionnaire, qui a déposé un brevet à partir de
ces éléments, n’est pas fondé à opposer au salarié que l’invention, dont celui-ci est l’auteur et
revendique la propriété, est une invention de mission lui appartenant

Arrêt n°92 du 29 janvier 2020 (18-26.357) : Si la licence de brevet est un contrat de louage
dont l’objet est une invention, la conclusion de ce type de contrat par un GIE titulaire d’un
brevet qu’il a lui-même déposé ne constitue pas une entreprise de location de meubles au sens de
l’article L. 110-1 4° du code de commerce.

Fiche connaissance (bulletin de liaison 1)

Le brevet, titre délivré par les pouvoirs publics, l'Institut national de la propriété industrielle (INPI),
confère un monopole temporaire d'exploitation sur une invention (vingt ans) à celui qui la révèle, en
fournit une description suffisante et complète et revendique ce monopole (cf.Lamy droit
commercial).
Le brevet permet à l'entreprise de valoriser l'innovation dont elle fait preuve : il permet à son
titulaire d'interdire à toute autre personne d'exploiter son invention sans son autorisation et, si le
besoin s'en fait sentir, de poursuivre les contrefacteurs. Est ainsi garantie la jouissance du fruit de la
recherche et des investissements.

La méconnaissance du monopole par un tiers autorisera le titulaire à engager une action judiciaire
pour la faire cesser et obtenir réparation de son préjudice (cf.C. propr. intell., art. L. 613-3 etL. 613-
4).

Remarques : A supposer qu'un tiers ait accompli l'un des actes visés par la loi (élémentmatériel de
la contrefaçon), son comportement ne deviendra illicite, d'une part, que s'il est dans l'impossibilité
d'invoquer un fait justificatif (actes accomplis à des fins non commerciales ; actes accomplis à titre
expérimental ; ou préparations magistrales ; cf.C. propr. intell., art. L. 613-5) et, d'autre part, qu'à la
condition que le breveté n'ait pas épuisé son droit par la mise du produit couvert par le brevet dans
le commerce en France ou sur le territoire d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen par lui-même ou avec son consentement (cf.C. propr. intell., art. L. 613-6).

Outre les moyens de preuve usuels, le propriétaire disposera, pour établir la contrefaçon, d'un
moyen de preuve spécifique : la saisie-contrefaçon. Le succès de son action exposera le
contrefacteur à des sanctions sévères.

Encore faudra-t-il pour cela disposer d'un brevet valable.

La loi a prévu un titre de propriété industrielle très proche du brevet, à savoir le certificat d'utilité ; il
s'agit d'un titre très similaire à un brevet (avec les mêmes critères de brevetabilité) à ceci près que sa
durée maximale est de six ans (la durée d'un brevet peut aller jusqu'à vingt ans) sous réserve de
paiement de taxes annuelles (annuités) et qu'aucun rapport de recherche n'est requis.

L'article L. 611-10 du Code de la propriété intellectuelleest ainsi rédigé :

« Sont brevetables, dans tous les domaines technologiques, les inventions nouvelles impliquant une
activité inventive et susceptibles d'application industrielle ».

La possibilité de protéger une création par brevet est la règle de principe. Les exclusions sont donc
des exceptions.Sont exclus (C. propr. intell., art. L. 611-10, L. 611-16, L. 611-18 et L. 611-19) :
 les découvertes, ainsi que les théories scientifiques et les méthodes mathématiques ;
 les créations esthétiques ;
 les plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles, en matière de jeu
ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d'ordinateurs ;
 les présentations d'informations ;
 es méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et les
méthodes de diagnostic ;
 les obtentions végétales ;
 les races animales et les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou
d'animaux ;
 le corps humain aux différents stades de sa constitution et de son développement

Quatre conditions sont prévues pour la brevetabilité

 ne sont pas brevetables les inventions dont l'exploitation commerciale serait contraire à la
dignité de la personne humaine, à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ; étant précisé que
cette contrariété ne peut résulter du seul fait que cette exploitation serait interdite par une
disposition législative ou réglementaire ;
 l'invention doit être susceptible d'application industrielle (dans tout genre d'industrie, au
sens large, y compris les procédés techniques utilisés dans l'agriculture ; C. propr. intell.,
art. L. 611-15) ;
 l'invention doit être nouvelle : « une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est
pas comprise dans l'état de la technique. L'état de la technique est constitué par tout ce qui a
été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une
description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen »(C. propr. intell., art. L. 611-11) ;
 l'invention doit impliquer une activité inventive : « une invention est considérée comme
impliquant une activité inventive si, pour un homme de métier, elle ne découle pas d'une
manière évidente de l'état de la technique »(C. propr. intell., art. L. 611-14).

Il faut ajouter la condition d'une description suffisamment claire et complète pour qu'un homme de
métier puisse l'exécuter.

Cette demande faite au déposant en contrepartie du droit d'interdire qui lui est conféré par le brevet
une fois délivré garantit la mise à la disposition de la collectivité de la connaissance des inventions
 conçues en son sein ; pour favoriser une telle mise à disposition, la collectivité a intérêt à ce que le
domaine dans lequel les inventions peuvent être brevetables évolue en sorte d'intégrer autant que
possible les nouvelles technologies. Il est à noter que, pour éviter que les déposants viennent à
renoncer à déposer des demandes de brevets (et cessent donc de divulguer leurs inventions), la
collectivité a en outre intérêt à ce que les critères de brevetabilité ne soient pas trop sévères.

La demande de brevet comporte une description de l'invention sur laquelle une protection est
demandée, éventuellement accompagnée de dessins, et des revendications (paragraphes numérotés)
définissant la protection que le déposant souhaite obtenir. Les revendications, susceptibles d'être
modifiées au cours de la procédure, doivent avoir un support dans la description. En contrepartie du
fait que l'état de la technique est arrêté à la date de dépôt de la demande, il n'est pas possible de
modifier la description après le dépôt.

Une demande de brevet ne peut couvrir qu'une seule invention ; si deux inventions distinctes sont à
protéger (par exemple deux structures d'un produit que l'on ne peut définir d'une manière unique) il
faut déposer deux demandes le même jour, ou, si la demande a déjà été déposée, déposer une
demande divisionnaire, c'est-à-dire une demande qui, quoique déposée postérieurement à la
première, aura les mêmes caractéristiques administratives (même date de dépôt en particulier), une
même description, mais des revendications différente.

Chapitre 3 : Les marques

La marque peut être vue comme le principal trait d’union entre l’entreprise et les produits ou les
services qu’elle propose, d'une part, et les clients qu’elle convoite, d'autre part. Elle véhicule l’image
de l’entreprise, réelle ou construite. La marque permet au fabricant ou à un commerçant de distinguer
ses produits ou service de ceux de ses concurrents. Le rôle de la marque est primordial dans la vie
commerciale, dans la concurrence entre les entreprises et dans la protection des consommateurs. Pour
autant, le recours à la marque est facultatif.
Pour le commerçant c’est un outil de fidélisation de la clientèle ainsi qu’un actif à valeur forte et
stable. La valeur croissante des marques n’est que partiellement impacté par les crises économiques
comparativement à la valeur des actifs des sociétés.
 L’encadrement du droit des marques
Le droit sur la marque est limité à deux principes communs à tous les systèmes juridiques :
  Le principe de territorialité : le droit n’est protégé par le droit spécial des marques que dans
la mesure où il répond aux exigences du pays où la protection est recherchée
 Le principe de spécialité : il est propre au droit des marques, et en vertu de ce principe la
protection des marques est limitée aux produits et services sur lesquels le signe est apposé
Le régime juridique de la marque répond à des règles différentes de celles qui s’appliquent aux autres
signes distinctifs. Parmi les signes distinctifs on compte :

 Les appellations d’origine et les indications de provenance : protection par le droit spécial
de la propriété intellectuelle Ils appartiennent à la même branche que la marque, les signes
distinctifs. En France ces titres sur les appellations de provenance et indications
géographiques sont protégées civilement et pénalement. Les règles de luttes contre la
contrefaçon de la PI tel qu’issue de la loi du 29 octobre 2007 s’applique par extension à ces
titres et en France c’est le TGI qui a compétence pour connaitre de ces affaires. L’indication
ou l’appellation est apposé sur les produits comme tous les signes distinctifs, et sa fonction est
de certifier la qualité des produits et non comme la marque de distinguer les produits.

- Les indications de provenance : règlementées en vue de protéger le consommateur et

ne donnent pas lieu à un droit privatif

- Les appellations d’origine : font naitre un droit privatif qui appartient de façon
exclusive au producteur de l’ère géographique concernée. L’appellation d’origine se
définit selon L 721-1 CPI comme la dénomination d’un pays, d’une région ou d’une
localité, servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité ou les
caractères sont du au milieu géographique. Cette catégorie de droit industriel doit se
conformer à certaines règles concernant surtout la qualité des produits. Les
producteurs peuvent obtenir un titre national sur les appellations d’origines et
appellations de provenance ou même un titre unitaire européen valable sur le territoire
de l’UE et dont le régime juridique est fixé dans le règlement 510/2006 du 20 mars
2006.

 Le nom commercial : L’article 8 de la convention d’Union de Paris, a posé l’obligations e

protéger le nom commercial sans formalité

 L’enseigne : (protégeable par l’action en concurrence déloyale). L’enseigne est le signe

extérieur qui permet d’individualiser l’établissement ou le magasin. Son appropriation se fait
par le biais d’une exploitation publique, mais son opposabilité aux tiers est subordonnée à une
inscription au RCS.

 Le nom de domaine : c’est un signe distinctif qui remplit les fonctions de l’enseigne sur
internet. La légitimité de son appréciation lors de procédure pouvant être conduite à l’échelle
internationale devant le centre d’arbitrage et de médiation de ‘Lompi.
Parmi les signes protégeables par le droit de propriété industrielle, on doit accorder une certaine place
à la marque. Il y a des régimes juridiques voisins celui de l’appellation d’origine et des indications de
provenance qui ne seront pas étudiés dans le cadre de ce cours.
 Distinction du régime des appellations et marques collectives
Le droit interne français opère une distinction entre le régime des appellations et celui des marques
collectives. La marque collective peut être exploitée par toute personne respectant un règlement
d’usage établit par le titulaire de l’enregistrement, et si toute personne peut en devenir propriétaire, ce
n’est pas le cas de la marque collective de certification. Elle, selon L 715-2, ne peut être déposée que
par une PM qui n’est ni ne le fabriquant, ni l’importateur ni le vendeur des produits ou services. Les
spécificités de ce régime résident dans les conditions d’utilisation de la marque collective. Le déposant
doit fournir à l’office un règlement d’usage, lequel ne doit pas être contraire à l’OP et bonnes mœurs
et lequel doit être soumis à l’office pour approbation en cas de modification.
 Le régime du droit des amrques
La marque classique peut être détenue par une personne physique ou morale. Le CPI dispose que les
syndicats peuvent également déposer leur marques et labels dans les conditions prévues par le Code de
travail. Ils préconisent qu’elles peuvent être acquises en copropriété (les parties doivent convenir des
règles de gestion de la copropriété. A défaut c’est le droit commun qui s’applique au litige, car le CPI
n’a pas prévu de disposition particulière pour les marques.
 Historique
En France, le régime existe depuis une loi de 1857. Pendant 100 ans, ce régime reposait sur une
acquisition du signe par le premier usage, il fut réformé en 1964 par une loi qui imposa le dépôt pour
l’acquisition du droit de propriété sur la marque, et qui conféra au dépôt un effet constitutif de droit et
ceci pour des raisons de sécurité juridique, ie pour faciliter la résolution de conflit de priorité entre
déposants et usagers d’une même marque. Cette loi a également institué un examen préalable à la
délivrance du titre de propriété. Pour contrôler les conditions de fond de la validité de la marque, en
amont de la délivrance du titre. Pour assurer plus d’équité, cette loi a enfin instaurer le régime de
déchéance du titre de propriété pour défaut d’exploitation à l’issu d’un certain délai après
l’enregistrement.
 Influence européenne
Cette loi a été modifié par une loi du 4 janvier 1991 venu transposée la directive européenne, numéro
89 104 de décembre 1988 relative à l’harmonisation du droit des marques. Depuis, le droit français a
évolué pour accroitre la répression contre la contrefaçon mais surtout pour parfaire sa conformité au
droit européen harmonisé ou unifié. Le droit des marques français est profondément influencé par
deux sources du DUE :

 La directive de 1988
 Le règlement 40/94 de 1994 qui instaure un titre communautaire valable sur l’ensemble du
territoire de l’UE et régit par un droit supranational, ie directement applicable dans l’ordre
interne

Remarque évolution du DPI : Le processus de transposition de la directive 2015/2436 du 16

décembre 2015 dans notre droit interne a été engagé par la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative
à la croissance et la transformation des entreprises (dite loi Pacte) ; son article 209 habilite le
Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance les mesures nécessaires à la modification du code
de la propriété intellectuelle. Les mesures à prendre sont de grande ampleur notamment pour l'INPI
qui doit mettre en œuvre de nouvelles procédures. Il faut noter également que le législateur a profité
de cette occasion pour moderniser le droit des brevets.

La marque communautaire est délivrée selon une procédure unifiée. Elle est délivrée apr l’OHMI
située en Espagne. Cette première étoile du DPI, connait un succès phénoménal depuis 1996.
Statistiquement les entreprises américaines représentent 40% des déposants. Sont avantage est
financier, dans la simplicité de la procédure qui est unique, celui de la sécurité juridique. Quelque soit
la nature du litige, un seul droit est applicable. En matière de marque, on a réussi l’opération
d’unification du droit que le brevet aura mis beaucoup plus longtemps à réaliser.
De nos jours, la marque nationale répond d’un droit national harmonisée et la marque communautaire
d’un régime unifié. Les deux régimes juridiques sont appelés à coexister harmonieusement sur le
territoire de l’UE, car le règlement a repris à son compte les dispositions de la directive de 1988.
Les décisions de l’OHMI sont susceptibles d’un recours devant le TUE. Un pourvoi pouvant ensuite
être formé devant la Cour de Justice de l’UE. La cour de justice est aussi amenée à se prononcer sur
l’interprétation des dispositions de la directive et du règlement et sur la conformité des droits
nationaux à ces textes européens et ce par la voie des questions préjudicielles.
La jurisprudence de l’OHMI et des juridictions communautaires concourent largement à l’évolution du
droit français contemporain du droit des marque.
 Influence internationale
Il convient de rappeler que le droit des marques est sujet à une évolution guidée par le droit
international conventionnel. Ainsi la France est membre de la convention d’union de paris de 1983 et
de l’accord ADEPIC de 1994. Lesquelles conventions permettent d’assurer une protection
internationale harmonisée des marques sur les territoires des Etats signataires. Ainsi la convention
d’union de paris impose le principe du traitement national sans condition de domicile ou
d’établissement du pays dans lequel le dépôt de la marque est demandé. La convention d’Union a en
outre imposé un droit de priorité au déposant, de 6 mois pour les marques dessins et modèles. La
convention pose également quelques règles matérielles comme notamment la possibilité de protéger
une marque notoire non déposé dans le pays où la protection est recherchée.
En matière de marque, l’ADEPIC a prévu quelques règles minimales de protection complémentaires à
celles prévues dans la convention d’union de paris comme celle qui permet de protger les marques par
delà de principe de spécialité.
S’agissant des voies de dépôt, le protocole de Madrid de 1989, et l’arrangement de Madrid de 1991,
qui ont fait l’objet d’un règlement d’exécution commun entrée en vigueur en 2007 offre la possibilité
d’un dépôt international administré par l’OMPI.
Enfin, il y a le traité de Singapour, adopté sous l’égide de l’OMPII dans sa version de 2007 et entrée
en vigueur en 1009. Il instaure une harmonisation mondiale des procédures administrative
d’enregistrement et de renouvellement des titres de propriété. Son règlement d’exécution a fortement
influencé la partie règlementaire du droit français.

 Conditions de la protection
Tous les signes ne peuvent pas être choisi comme marques. Certaines conditions doivent être remplies,
d’autres conditions permettent el maintien du droit de propriété.
.1. Conditions de fond
En France, la marque n’est protégée que si elle a été déposée à l’INPI ou devant l’OHMI s’il s’agit
d’un titre communautaire. Le dépôt français comme le dépôt communautaire communautaire produit
un effet constitutif de droit. Le droit appartient au premier déposant, et non au premier usager. Ni la
convention d’union de paris, ni l’ADEPIC, ni la directive de 1988 n’ont cependant imposé cet effet
constitutif de droit au dépôt, ce qui explique les divergences nationales à cet endroit.
A l’échelle de l’Europe, la directive de 1988, n’a pas imposé le principe du dépôt constitutif de droit,
mais elle a harmonisé presque tout le régime des marques nationales dont notamment les conditions de
fond de la validité du titre.
Bien que la directive n’ait pas définit la marque, on trouve dans le texte des indications sur les signes
susceptibles de constituer une marque en Europe.
.1.1. Les trois conditions principales de fond pour autoriser le dépôt de la marque
Le signe choisi, doit être distinctif, disponible et limite, selon la disposition du droit français,
conformément aux dispositions et au règlement sur la marque unitaire.
.1.1.1. Condition de distinctivité

 Le signe doit pouvoir être identifié par le public visé comme jouant le rôle d’une marque
Pour qu’une marque remplisse sa mission, il faut que le signe puisse être perçu par le public visé
comme jouant le rôle d’une marque. Cela relève de l’évidence ; pour autant, il existe des situations où
l’hésitation est permise (exemple : Les slogans publicitaires et formules promotionnelles se heurtent
souvent à cette difficulté).
L’appréciation de cette exigence dépend du contexte. La réponse peut en effet varier selon que la
marque s’adresse à un public particulièrement vigilant ou non, à des consommateurs dont la langue
maternelle est le français ou non… Autant de circonstances particulières qui imposent une analyse in
concreto.
 Le signe doit être distinctif au regard des produits et services concernés
Le signe doit distinguer les produits ou services selon les articles L 711-1 CPI et 4 du règlement. La
fonction essentielle de la marque, est de garantir à l’utilisateur final, l’identité d’origine du produit ou
service désigné par la marque.
On ne parle pas de nouveauté, comme en matière de brevet, ni d’originalité comme en matière de droit
d’auteur, mais on parle de distinctivité.
Cette distinctivité peut avoir plusieurs intensités, mais il suffit que la marque soit distinctive pour être
protégé. La condition ne fait pas l’objet d’une définition positive par les textes. Néanmoins, le
législateur a prévu d’exclure de la catégorie des signes distinctifs tous :

 Les signes descriptifs nécessaires ou usuels qui doivent être à la portée de tous  : il en va ainsi
du terme de magasin de meuble, pour désigner un commerce d’objet mobiliers
 Les signes constitués par la forme ou la fonction du produit

En définitive la distinctivité s’interprété de manière globale et pour être valable la marque doit être
composée d’un ou plusieurs éléments arbitraires par rapport au produit / service qu’elle désigne.
 L’acquisition de la distinctivité par l’usage
Le dernier alinéa de l’article L. 711-2 prévoit que : « Dans les cas prévus aux 2°, 3° et 4°, le caractère
distinctif d'une marque peut être acquis à la suite de l'usage qui en a été fait. »
Cette disposition se fait l’écho de la règle posée à l’art. 6 quinquies C1 de la Convention d’Union de
Paris qui invite le juge à tenir compte, pour la validité de la marque, d’éléments de fait concernant la
forme et la durée de l’usage. Ainsi, le juge peut valider une marque qui certes, au jour du dépôt, était
insuffisamment distinctive, dès lors qu’elle a fait l’objet d’un usage long à titre de marque.C’est
d’ailleurs souvent le cas (exemple : american airlines, page jaunes).
Cette voie d’acquisition est précieuse pour des produits dont la consommation a permis de développer
un caractère distinctif et donc de justifier l’acquisition d’un monopole d’exclusivité.
En revanche, il appartient à celui qui invoque l’acquisition par l’usage de rapporter la preuve.
L’analyse de la jp de la Cour de Justice permet d’indiquer qu’il est permis de faire valoir, au fin
d’établissement de la preuve la part de marché détenue par la marque, l’étendue géographe et la durée
d’usage de cette marque, ainsi que l’importance des investissements fait par l’entreprise pour
promouvoir la marque ou encore la proportion des milieux intéressés qui identifient le produits /
service comme provenant d’une entreprise déterminée.
 L’appréciation de la distinctivité
L'alinéa premier de l'article L. 711-2 énonce que : « Le caractère distinctif (...) s'apprécie à l'égard des
produits ou services désignés » lors de la demande d'enregistrement ».
La méthode d’appréciation :

 Le point de comparaison : Apparemment sans difficulté, cette règle n’est pas toujours très
bien respectée par les juridictions qui, parfois, apprécient la distinctivité par rapport aux
produits ou aux services réellement offerts et non par rapport à ceux désignés dans l’acte
d’enregistrement comme impose de le faire l’article L. 711-2 du C. propr. intell..

 Le moment de la comparaison : Le caractère distinctif d'un signe doit être apprécié au jour
de la naissance du droit, c'est-à-dire à la date du dépôt de la demande d'enregistrement de la
marque.

 Le public de référence : Le caractère distinctif doit également être apprécié, par rapport à la
perception qu’en a le public pertinent ; ce public pertinent peut être composé de
consommateurs (dont l'attention est moyenne) ou de professionnels (dont l'attention est plus
soutenue). C'est le type de produits ou de services visés dans l'acte d'enregistrement (ou la
demande d'enregistrement) qui permet de déterminer à quel public la marque s'adresse.
Bien que les critères d’appréciation du caractère distinctif soient les mêmes pour tous les types de
marques (verbales, figuratives...), leur mise en oeuvre peut nécessiter un examen particulier. Sont en
situation difficile au regard de cette exigence les marques tridimensionnelles, c'est-à -dire celles
constituées par la forme du produit lui-même, voire par son emballage ou encore les marques dites de
position.
Peu importe que le signe soit ordinaire. Orange par exemple, est un mot ordinaire mais peut être utilisé
à titre de marque pour désigner des services de téléphonie car il est totalement arbitraire au regard de
l’activité concerné.
L’arrêt CJCE Baby dry 20 septembre 2001 peut servir ici de référence. Non seulement quant aux
modalités d’appréciation, mais encore quant à la méthodologie du contrôle de cette condition.
Néanmoins, il semble que le contrôle opéré par les juridictions françaises tende généralement à moins
de sévérité / rigueur que celui auquel se prête la CJ.
Encore récemment l’affaire Laverbelle ( ???) tranché par le tribunal de première instance de l’UE en
2007 illustre les difficulté sur le terrain probatoire de l’acquisition d’une marque par l’usage. La Cour
de justice a confirmé que c’est dans tous les pays de l’UE que la marque figurative a acquis un
caractère distinctif. La Cour a aussi exigé la preuve de l’acquisition du caractère distinctif auprès du
grand public, et non seulement auprès du public spécialisé dans l’industrie en cause.
L’appréciation de la distinctivité doit se faire à l’échelle de l’UE. La marque nominale doit être
distinctive dans toutes les langues de l’Union pour pouvoir y être protégé en tant que titre unitaire.
Pour augmenter ses chances d’obtenir un titre unitaire valable au regard de l’article 7 paragraphe 2 du
règlement, le déposant doit vérifier que le signe ne puisse pas être compris comme la désignation
usuelle d’un produit ou d’un service dans chacune des 20 langues européennes.
La distinctivité est donc une condition centrale de la protection des marques, elle en est la raison
d’être. Cette condition est tellement importante que le droit français et le droit européen, ont fait du
défaut de distinctivité un motif absolu de refus de la marque. C’est un motif examiné par l’office, un
motif de déchéance et un motif de nullité absolue.
.1.1.2. Condition de disponibilité : nécessité de procéder à une recherche des
antériorités
La marque doit être disponible, ie qu’elle ne doit pas avoir fait l’objet d’appropriation antérieure.
La première raison de procéder à une telle recherche tombe sous l’évidence : l’absence d’antériorité
sur le signe est une condition de validité. Au-delà, il faut avoir à l’esprit que la législation française
n’impose pas à l’INPI de procéder à un examen de la disponibilité du signe (il en va de même pour
l'EUIPO) ; le risque est alors que la marque soit délivrée sans qu'un contrôle sur ce point ait été fait.
Une absence de recherche d’antériorités, si elle ne déclenche pas de sanctions immédiates, fragilise
l’investissement de son titulaire qui, une fois la marque délivrée et exploitée, s’expose au risque de
voir un tiers, fort d’un droit antérieur sur le signe, demander la nullité de l’enregistrement de la
marque, voire, le cas échéant, solliciter du juge la réparation de l'atteinte portée à son droit antérieur.
Mieux vaut donc prévenir.

La recherche peut être effectuée par le demandeur lui-même ou par un conseil en propriété industrielle
en exploitant de nombreuses sources, parmi lesquelles figurent les bases de données des offices de
marques : ex. la base de données marques de l'INPI.
Le code de la propriété intellectuelle n’offre pas une liste limitative des antériorités, il expose certaines
d’entre elles que l’on retrouve d’ailleurs dans le règlement à l’article 8 paragraphe 4.
Cette condition de disponibilité se rapproche de la condition de nouveauté propre au droit des brevet.
Ici le signe ne doit pas déjà être utilisé par autrui dans la même spécialité. Le signe ne doit pas non
plus être un élément déjà protégé par un autre droit de la propriété intellectuel ou pas un droit de la
personnalité.
 Difficulté de la recherche d’antériorité dans le cadre européen
Il existe une difficulté inhérente à la protection de la marque communautaire. Le signe doit être
disponible dans chacun des droits de l’UE. Autant dire, qu’en pratique la tâche n’est pas aisé, et il est
pratiquement impossible de faire une recherche exhaustive. Cette tâche appartient au déposant. En
effet, ni l’INPI, ni l’OHMI font cet examen préalable. L’OHMI établit seulement un rapport de
recherche qui est communiqué au demandeur.
Un conflit peut toujours naitre ultérieurement, ie après la délivrance du titre. Ce conflit peut naitre soit
entre deux droits de PI soit entre la marque et un droit de la personnalité. Ce conflit peut naitre au
contentieux après l’enregistrement ou avant l’enregistrement au stade de la procédure d’opposition au
dépôt. Les tiers ont quelques mois à compter du dépôt national ou communautaire pour s’opposer à
l’enregistrement. Ils ont ensuite 5 années pour demander la nullité de l’enregistrement.
L’antériorité est donc un motif relatif de refus de dépôt, car il n’est pas examiné par l’office et d’autre
part il s’agit d’un motif de nullité relative car elle ne peut être invoqué que par le titulaire de
l’antériorité.
 Les antériorités constituées par un droit de PI
L’antériorité peut être une marque identique ou similaire, valable sur le même territoire dans une
même spécialité. La liste des éventuelles antériorités est longue comme le montre l'énumération faite à
l'article L. 711-3 du C. propr. intell.
Depuis le règlement de 1993, un signe déposé comme marque communautaire, devient indisponible
sur tout le territoire de l’Union européenne dans la même spécialité. Il constitue une antériorité
opposable au dépôt national comme au dépôt communautaire.
En France, l’antériorité opposable à titre de marque est uniquement constituée par une marque
enregistrée. Ailleurs qu’en France, le droit peut décider que l’usage d’une marque est créateur du droit
de propriété car le droit européen n’est pas harmonisé à l’endroit des effets du dépôt. En conséquence
l’antériorité peut être constitué par une marque utilisée si le droit national reconnait une telle marque
utilisée comme une antériorité. LE règlement de 1993 l’a prévu à l’article 8.
Les marques jouissants d’une renommée
Au nombre des marques antérieur, il faut compter la marque notoire même non déposée. Une marque
notoire, la notoriété peut être définit comme connue du public et dotée d’un pouvoir d’attraction
propre indépendant des produits / services que la marque désigne. A l’échelle internationale, la
notoriété dispose d’une influence sur la disponibilité du signe, comme sur l’étendue de la protection.
Une marque notoire non déposée, peut constituer une antériorité dans la même spécialité (article 6 bis
de la convention de l’Union de Paris a posé cette exception au principe du dépôt). Une marque de
renommée déposée peut par ailleurs constituer une antériorité en dehors de la spécialité. L’article 16
de l’adepic a posé cette obligation minimale de protection des marques de renommée. La marque
notoire ou de renommé jouit ainsi d’un régime de protection dérogatoire. Dérogatoire non seulement
au principe du dépôt mais aussi au regard du principe de spécialité.
Un débat persiste en France sur la définition de la marque notoire et de renommé (synonyme ou
différence de degré permettant de les distinguer). En France le débat porte sur le public pertinent
auprès duquel il faut apprécier la notoriété. Pour certaines :
La marque de renommée doit l’être auprès du public de la spécialité concernée pour pouvoir être
protégé en dehors de sa spécialité
La marque notoire, doit l’être auprès du grand public pour pouvoir déroger au principe du dépôt
Cette position est cependant controversée. Dans l’affaire General Motors du 14 septembre 1998, la
cour de justice est intervenue en interprétation de la directive de 1988. Pour dire que l marque de
renommée est celle connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou service.
En 2009 dans l’affaire NASDAC la Cour a indiqué à propos du public pertinent qu’il suffit qu’il soit
prouvé que la renommée de la marque dépasse les frontières du public spécialisé. C’est dans cette
affaire que l’application de l’article 8 paragraphe 5 du règlement qui était en cause. Celui qui permet
au titulaire d’une marque antérieure de renommée de s’opposer au dépôt d’une marque
communautaire dans une autre spécialité.
La position débattue en droit français devrait terme s’aligner sur la position adoptée en droit
communautaire. En l’absence d’harmonisation européenne sur ce point, les exigences en matière
d’antériorité sur la marque notoire, risque cependant de ne pas être les mêmes d’un territoire à l’autre.
Les autres signes distinctifs antérieurs
Outre les marques antérieures, l’antériorité peut être constituée par une œuvre, un dessin ou un modèle
protégé ou par une appellation d’origine ou encore par d’autres signes de la vie des affaires. Certains
dépôts devront ainsi être soumis à l’autorisation de l’auteur si les marques sont constituées d’éléments
qui sont protégés par le droit d’auteur ou le droit des dessins et modèles :
  Certains noms géographiques sont indisponibles parce qu’ils constituent une appellation
d’origine, dans ce cas l’indisponibilité est absolue (exemple : l’appellation champagne, ne
peut plus être déposée comme marque).

 La dénomination sociale d’un tiers ne peut pas être choisi comme marque s’il existe un
risque de confusion dans l’esprit du public, ce qui suppose que la dénomination soit largement
connu.

 Le nom commercial ou l’enseigne ne sont pas davantage disponibles s’il existe un risque de
confusion. Il est souvent difficile de déterminer avec exactitude le moment où le droit sur le
nom ou l’enseigne a été acquis, car contrairement à la marque de tels droits résultent du
simple usage.

 Le nom de domaine peut également constituer une antériorité, la jurisprudence tend à

subordonner l’opposabilité du nom de domaine à son dépôt sur un site d’enregistrement et à
son effective.
L’antériorité peut enfin tenir à l’existence d’un droit de la personnalité, d’un droit au nom ou d’un
droit à l’image
L’article L. 711-3 8° assure la protection des droit de la personnalité d'un tiers, notamment son nom de
famille, son pseudonyme ou son image. L’utilisation comme marque d’un terme qui se trouve être, par
ailleurs, le nom patronymique ou le pseudonyme d’une personne (qu’il s’agisse du nom du déposant
ou celui d’un tiers) est, en principe, possible. L’atteinte qui rend la reprise illicite doit donc être établie
positivement.
Il ressort de la jurisprudence que cette atteinte ne peut être retenue que si le nom est rare ou célèbre et
que la marque le reproduit à l’identique, ce qui tend à établir un risque de confusion.
 L’appréciation de l’antériorité
En ‘l’absence d’identité entre les marques et ou les spécialités concernés, l’appréciation de
l’antériorité nécessite une analyse en plusieurs étapes :

 Définition du territoire en cause

 Déterminer le public pertinent à prendre en considération (CJCE 1999 Lloyd)
 Comparer les produits et services selon la méthode de la cour de justice (CJCE Canan 29
septembre 1998)
 Comparer les signes (CJCE 11 novembre 1997)

En définitive, le signe ne sera pas considéré comme antériorité s’il existe un risque de confusion dans
l’esprit du public. Ce risque peut être :

 Direct dans les cas où le consommateur pourrait être fondé à croire en présence du signe
contesté, qu’il est en présence de la marque antérieur
 Indirect dans les cas où le consommateur peut considérer que les marques proviennent de la
même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. Il s’agit plutôt d’un risque
d’association, qui selon les propos de la Cour n’est pas une alternative à la notion de risque de
confusion, mais qui sert à en préciser l’étendue. Ce risque d’association n’est pas suffisant
pour établir le risque de confusion.
L’appréciation du risque de confusion est globale, et elle est d’autant plus subtile qu’elle implique une
certaine interdépendance entre tous les facteurs pris en compte.
 .1.1.3. Condition de licéité
La marque doit être licite. L’absence de licéité est un motif absolu de refus d’enregistrement selon L
711-3 CPI et article 7 du règlement sur la marque communautaire.
Cette condition vise deux prohibitions :

 Signes contraires à l’OP et signes contraires aux bonnes mœurs : ces motifs sont rarement
retenus

 Signes comme les drapeaux ou emblèmes : On signalera que désormais l’article L 141-1 du
code du sport énonce que le comité national olympique est propriétaire des emblèmes
olympique et propriétaire de l’hymne et des termes jeux olympiques et olympiades. Cette
précision répond aux questions Com 11 mars 2003.

 Les marques de nature à décevoir ou à tromper le public notamment sur la nature, qualité ou la
provenance géographique : la déceptivité du signe s’apprécie au moment du dépôt au regard
des produits et service de la marque en tenant compte de la perception du signe par un
consommateur d’attention moyenne. En revanche la marque n’est pas trompeuse si il est
évident que les qualités évoqués ne se retrouvent pas dans les biens ou services. Il intervient
aux juridictions nationales de vérifier si il n’existe pas une manœuvre ou une intention
dolosive de la part du déposant

.1.2. La condition supplémentaire de la représentation graphique

Toute les marques distinctive, disponible et licite ne sont pas susceptible de protection sur le terrain
des marques français ou européen.
Il existe une indication sur les signes susceptible de constituer les marques. Dans l’accord ADEPIC,
l’article 5 pose la règle de la représentation visuelle, on retrouve cette règle à l’artiicle L 711-1 CPI qui
transpose l’article 2 de la directive de 1988. Cette règle signifie que l’on doit pouvoir décrire les
marques de manière graphique, on parlera de :

 Marque nominale lorsqu’elles s’écrivent (lettre, chiffre, slogan).

 Les marques olfactives, tous les signes non perceptibles par la vue n’est pas exclue de la
protection des marques, mais en pratiques les mdoes de représentations ont été jusqu’à présent
été jugé insuffisant. Il en va différemment dans les autres pays qui n’ont pas cette règle.
 On parle de marque figurative lorsqu’elles se dessine

La règle de la représentation graphique semble exclure les signes olfactifs et gustatifs, qui ne sont pas
visibles mais qui implique le gout et la vue.

Evolution du droit :
Jusqu'à la dernière réforme du droit des marques intervenue dans l'Union européenne en 2015, la
représentation du signe devait se faire de façon "graphique". Désormais, d'autres formes de
représentation du signe sont possibles ce qui facilite l'enregistrement de nouvelles catégories de
signes comme les signes sonores (communication d'un fichier MP3) et les signes présentant une
séquence vidéo.
Ce qui compte par-dessus tout, c'est la capacité des tiers à saisir ce qui fait l'objet du droit de
propriété (l'assiette du droit) dans une perspective d'opposabilité aux tiers qui doivent être en
mesure de connaître précisément ce qui relève ou non du droit exclusif. Cette même exigence
permet aussi aux offices d'évaluer avec précision les caractères du signe au regard des règles
juridiques.
 Plusieurs types de signes peuvent, dans ces conditions, devenir le siège d'une marque :
 Des signes nominaux (ou verbaux) qui sont constitués de lettres ou de chiffres comme les
les mots, les assemblages de mots, les noms patronymiques et géographiques, les
pseudonymes, les lettres, les chiffres ou encore les sigles ;
 Des signes figuratifs qui s’adressent à la vue tels que les dessins, les logos, les formes,
notamment celles du produit ou de son conditionnement ; les combinaisons ou nuances de
couleurs ;
 Des signes sonores. La représentation d’une marque musicale par le biais d’une portée avec
des notes a longtemps constitué la seule manière de procéder (CJCE, 27 nov. 2003, C-
283/01, Shield Mark. En revanche, la représentation d’un son était difficile à réaliser.
 Pour les signes perceptibles par le goût, le toucher, l’odorat, la représentation reste difficile
pour ne pas dire impossible à réaliser ; difficulté dont la décision rendue par la CJCE le 12
décembre 2002 (préc.) rend compte à propos de la représentation graphique des marques
olfactives

.2. Conditions de forme : la procédure d’enregistrement

L’article L. 712-1 du C. propr. intell. affirme que « la propriété de la marque s’acquiert par
l’enregistrement » ; il faut en déduire que le titulaire du droit ne sera pas nécessairement celui qui aura
utilisé en premier le signe mais celui qui l’aura déposé le premier. Il se pourrait alors que le premier
utilisateur devienne un contrefacteur s’il poursuit l’exploitation après le dépôt de la marque par un
tiers.
Cette solution adoptée par la loi du 31 décembre 1964 rompt avec la solution antérieure retenue par la
loi de 1857 et impose l’accomplissement de formalités devant un office des marques (l’INPI pour les
demandes de marques françaises, l’EUIPO pour les marques de l'Union européenne).
.2.1. Procédures nationale (devant l’INPI) et européenne (devant l’OHMI)
Sous réserve de la protection réservée aux marques notoires non déposées, la propriété sur la marque
s’acquiert par l’enregistrement. La procédure est conduite en France par l’INPI et par l’OHMI à
l’échelle européenne.
.2.1.1. Devant l’INPI et l’OHMI
La procédure d’enregistrement impose le respect de plusieurs étapes, et aux tiers la possibilité
d’intervenir pour défendre leurs intérêts en amont de la délivrance du titre de propriété.
 Les formes de la demande d’enregistrement
Les indications requises
Outre l’indication d’informations relatives au déposant, la demande doit, aux termes de l’article L.
712-2 du C. propr. intell. :

 Représenter le signe revendiqué : la jurisprudence impose que la représentation soit claire,

précise, complète par elle-même, facilement accessible, intelligible, durable et objective ; La
Cour de cassation n'est pas en reste : elle rappelle la nécessité de soigner la représentation
graphique notamment pour permettre l'appréciation de l'exigence de distinctivité

 Indiquer les produits et/ou les services qui seront exploités sous ce signe : Le déposant
indiquera les produits ou les services qui correspondent à son activité et pour laquelle la
nouvelle marque lui sera utile. Il demeure totalement libre de définir une liste plus ou moins
 étendue à charge pour lui d’exploiter la marque pour chacun des produits ou des services
indiqués
L’étendue du droit sur la marque est ainsi déterminée par le signe représenté et par les produits ou
services mentionnés ; cette double indication fera l’objet d’une publicité qui instruira les tiers sur les
limites de la propriété. De même, certaines règles du droit des marques s'appuient sur cette indication
comme la distinctivité ou encore l'appréciation de la contrefaçon.
Dans le prolongement de l’indication des produits et des services, le déposant doit é numérer les
classes correspondantes. Un accord international (dit « Arrangement de Nice ») a réparti l’ensemble
des produits et des services dans 45 classes (34 classes de produits et 11 classes pour les services :
pour consulter la classification des produits et services). Il appartient au déposant de mentionner le
numéro de la classe ou des classes concernées par les produits et les services désignés. L’objectif est,
pour l’essentiel, de calculer le montant des taxes qu’il devra verser à l’office des marques. La
jurisprudence précise que la référence faite par un acte de dépôt à une classe déterminée n’a qu’une
valeur administrative, sans réelle portée juridique
Une fois le signe représenté, les produits et services désignés et les classes mentionnées, le déposant (il
peut être une personne physique ou une personne morale, commerçante ou non), qui aura décliné son
identité, devra acquitter des taxes.
Lieux du dépôt
En France cette demande de dépôt peut être fait à l’INPI ou à un greffe de tribunal de commerce. Le
déposant doit payer des redevances, à défaut le dépôt sera rejeté. Il en va de même du renouvellement
tous les 10 ans. Il n’y a donc pas, contrairement aux brevets, une obligation de payer des annuités
progressives.
Publicité
Une fois le dépôt reconnu recevable, il fait l’objet d’une publication dans les 6 semaines qui suivent la
réception du dépôt. Toute personne intéressée peut formuler des observations dans un délai de deux
mois pour la marque national et dans un délai de 3 mois pour la marque communautaire.
Les titulaires de droit antérieur peuvent former dans ce même délai une opposition à l’enregistrement.
L’office dispose ensuite d’un certain délai pour statuer sur les demandes d’opposition fondées sur
l’antériorité et ceci au terme d’une procédure contradictoire.

 L’instruction de la demande d’enregistrement

L’examen par l’office des marques
L’office procède ensuite à un examen préalable portant sur la vérification des pièces de la condition de
représentation graphique et des conditions de fonds de la validité de la marque à l’exclusion de la
condition de disponibilité.
La date de ce dépôt est très importante, car elle constitue le point de départ de la protection (sous
réserve que la marque soit enregistrée à l’issue de la procédure).
A la différence de la procédure devant l’INPI, la procédure devant l’OHMI implique l’établissement
d’un rapport de recherche pour la délivrance de la marque unitaire. Ce rapport doit mentionner les
demandes de marque communautaire ou les marques communautaire susceptibles d’être constitutive
d’antériorité opposable. Le rapport est ensuite communiqué au demandeur, et l’OHMI informe les
tiers identifiés dans le rapport de la demande d’enregistrement d’une marque communautaire.
Il faut relever que le caractère disponible du signe dans les conditions prévues à l'article L. 711-3 C.
propr. intell. N’est pas examiné d’emblée par les services de l’INPI. Néanmoins, l’office peut être
amené à apprécier cette exigence à la faveur d'une requête en opposition dans les conditions prévues
aux articles L. 712-4 et suiv. du code. Il s’agit d’une procédure de nature contentieuse qui permet aux
tiers de faire valoir un obstacle sérieux à l’enregistrement. L'article L. 712-4-1 énumère les personnes,
titulaires d'un ou de plusieurs droits antérieurs, susceptibles de former opposition.
L’issue de la décision
Lorsque l'office estime qu'une marque est valable, il procède à son enregistrement au Registre
National des Marques et cette inscription fait l'objet d'une publication au Bulletin Officiel de la
Propriété industrielle (BOPI).
Le titulaire reçoit un certificat qui atteste de sa propriété sur le signe. A compter du dépôt de la
demande, l'enregistrement produit ses effets pendant une période de dix ans indéfiniment renouvelable
(art. L. 712-1 du C. propr. intell. al. 2). Au contraire, si l’office estime que l’une ou l’autre des
conditions fait défaut, il rejette la demande d’enregistrement de la marque.
Toutes ces décisions sont susceptibles de recours devant l’une des 10 cours d’appel compétentes. Un
recours contre la décision de l’office est possible en France devant la CA de Paris, un pourvoi peut
être formé par la décision de la CA par l’une ou l’autre des parties (y compris le directeur de l’INPI).
Le recours du demandeur ou des tiers ayant intérêt et qualité pour agir contre la décision de l’OMHI
peut être effectué auprès de la chambre des recours de l’OHMI, et l’affaire peut ensuite être portée
devant le TPIUE et le pourvoi peut être exercé auprès de la cour de justice.
.2.2. La procédure internationale de dépôt
Si l’on veut protéger se marques dans plusieurs pays, il convient d’effectuer un dépôt dans chacun de
ces pays. Or la multiplication des démarches n’est ni pratique, ni économique. C’est pourquoi les pays
ont prévu la possibilité d’un dépôt international.
De nombreux Etats ont signés des traités multilatéraux afin de permettre une protection géographique
élargit en respectant une procédure unique. Un seul dépôt, une seule langue, une seule taxe dans une
seule monnaie adressé à un seul office.
En droit des marques, la procédure unifiée a été confiée à l’ONPI. Il existe deux systèmes centralisés
de dépôts des marques, issus de deux traités multilatéraux distinctes et tous deux administrés par
l’ONPI.
 L’arrangement de Madrid est le traité fondateur (1891)
Ce système offre certains avantages aux titulaires de marques déjà enregistrés dans le pays d’origine.
Si ces marques ont déjà été enregistré dans le pays d’origine, les titulaires ont la possibilité  » d’étendre
la protection de leur marque dans les pays membres en faisant une seule demande auprès de l’office
national ou régional et non directement auprès de l’OMPI. Les déposants sont libres de déposer les
pays où le dépôt est recherché.
C’est l’office d’origine qui transmet ensuite la demande d’extension de protection de la marque à
l’OMPI (sans aucune modification de la marque ou de la spécialité). En cas de modification de la
marque ou de la spécialité, le déposant devra déposer sa marque directement auprès de l’office sans
passer par le système de Madrid.
L’ompi examine le dossier sur la forme, c’est-à-dire qu’il vérifie le classement des produits et services
et le paiement des taxes, l’OMPI enregistre ensuite la marque sur le registre international puis
transfère ensuite les demandes à chacun des offices désignés pour que chacun de ces offices examinent
les marques selon leur porpre législation. Les conditions de validité du dépôt n’ont pas été unifiés.
L’office d’accueil peut donc librement refuser de valider le dépôt dans le délai d’un an selon
l’arrangement. Si la demande est rejetée l’OMPI en donne les raisons au déposant qui peut exercer un
recours dans le pays d’accueil selon les voies de recours national. Mais si l’office accepte d’enregistrer
la marque dans son pays, ce titre donne au déposant les mêmes droits que si la marque avait été
enregistrée directement par l’office d’accueil.
L’inconvénient majeur du système de Madrid réside dans la dépendance de l’enregistrement dans les
pays membres par rapport à l’enregistrement dans les pays d’origine. Pendant 5 ans, si la marque
d’origine cesse de produire effets, elle sera radiée du registre international et ce sont par ricochet
toutes les marques visées dans le dépôt international qui cesse de produire effet. L’autre inconvénient
de l’arrangement, tient à l’impossibilité d’utiliser ce système tant que la marque n’a pas été enregistré
dans le pays d’accueil.
 Le protocole de Madrid
Le protocole de Madrid est celui qui propose depuis 1996 le système de dépôt le plus attractif. Le
système du protocole de Madrid de 1989 (entrée en vigueur en 1996) compte un plus grand nombre de
membre que l’arrangement, car il est beaucoup plus attractif. Et les inconvénients de l’arrangement ont
pour la plupart été supprimé. C’est-à-dire qu’il est possible de déposer la marque sur la base d’un
simple dépôt dans le pays d’origine.
De plus, en cas d’annulation de la marque national ou de radiation de son enregistrement dans le pays
d’origine dans les 5 ans, le déposant a trois mois à compter de la radiation pour demander la
transformation du dépôt international en plusieurs dépôts nationaux. Chaque demande nationale sera
alors traitée comme si elle avait été déposée à la date du dépôt international ou bien à la date de
priorité.
Enfin, les offices d’accueils, disposent d’un délai plus long (18 mois) pour réagir et rejeter le dépôt
national. Cette dernière concession a été faite pour que les EU ratifient le protocole. Le protocole offre
en outre un avantage stratégique lié à la grande couverture géographique du dépôt. Depuis que l’UE
est membre du protocole il existe un lien entre le système du protocole et celui de la marque déposée à
l’OHMI. Et donc il existe une nouvelle stratégie de dépôt (exemple : un déposant américain peut
demander une extension internationale désignant l’UE, inversement un déposant devant l’OHMI peut
désigner les EU en passant par la procédure administrée par l’OMPI).
Le système de de Madrid a cependant uniquement unifié la procédure, l’office national ou régional
d’accueil garde donc la possibilité d’accorder la protection des marques / l’enregistrement car le droit
national est souverain (il détermine les conditions, l’étendue de la protection et le régime des
sanctions).
 .2.3. Effets du dépôt
L’enregistrement de la marque produit ses effets à compter de la date de la demande pour une durée de
10 ans, indéfiniment renouvelable. Le renouvellement peut avoir lieu à condition de ne modifier ni le
signe, ni la spécialité concernée. La date de naissance du titre de propriété peut être antérieure à la date
de dépôt de la demande, dans le cas où le déposant a invoqué la de l’article 4 de la convention d’union
de paris.
Le règlement sur la marque communautaire indique une seconde priorité, dite priorité d’exposition
lorsque le demandeur d’une marque communautaire a présenté sous la marque déposée des produits ou
services lors d’une exposition internationale officielle. Un délai de 6 mois est alors octroyé pour
déposer la marque dans les mêmes conditions que la priorité unioniste.
Outre le recours contre la décision de l’INPI, les tiers disposent de l’action en nullité et en
revendication.
L’action en nullité peut avoir pour fondement le non-respect d’une condition de fond de la validité de
la marque nationale ou unitaire. En France ; la jp reconnait que l’action en nullité peut avoir pour
fondement le caractère abusif du dépôt. Doivent être annulées les marques déposées dans une intention
de nuire (exemple : dans le but d’empêcher des concurrents du titulaire de diffuser un produit sur le
marché français). La loi a prévu que l’action en nullité est prescrite par tolérance lorsque le titulaire du
droit antérieur a toléré le dépôt pendant 5 ans. L’article L 714-3 CPI al 3 a prévu la forclusion de
l’action en nullité par tolérance, à condition que la marque seconde ait été déposée de BF. Dans les
autres cas, certains avancent qu’il faut appliquer le délai de prescription de droit commun de 5 ans
(2224 C. Civ) ou d’autres avancent que ‘laction en nullité est imprescriptible.
L’action en revendication est fondée comme l’action en nullité sur un droit antérieur ou sur la fraude.
Dans ce cas le revendiquant demande à être substituer ab initio dans les droits du déposant. L’action se
prescript par 3 ans à partir de la demande d’enregistrement si le demandeur est de BF. En France, le
délai ne s’applique pas si la revendication est revendiquée sur la fraude. Dans le cas où le déposant est
de MF la doctrine hésite encore entre l’application du délai de 5 ans et ‘l’imprescriptibilité.
.3. Conditions de la perte du droit
Le monopole sur la marque peut s’éteindre de différentes manières du fait même du titulaire :

 La perte automatique du monopole peut résulter de l’absence de renouvellement au terme de

10 année.
 La perte peut résulter aussi d’une renonciation expresse aux effets de l’enregistrement pour
tout ou partie des produits ou services auxquels s’applique la parque.
 La perte peut aussi résulter de l’initiative d’un tiers qui invoque la nullité de la marque pour
non-respect des conditions de fond.
Hormis, la nullité, il y a deux principales causes pour lesquelles le titulaire peut perdre sa protection  :
par déchéance ou forclusion.
.3.1. Déchéance : pour non-usage sérieux ; pour dégénérescence
Dans les systèmes de dépôt déclaratif de droit, l’usage de la marque est une condition de fond de la
délivrance de l’enregistrement. Ce système interdit lé dépôt de marques dormantes ou de marques de
barrage. Dans les systèmes de dépôt constitutif de droit, ce n’est pas le cas. L’exploitation n’est pas
une condition de la délivrance du titre ni même de la protection du droit sur la marque, néanmoins,
dans le système de dépôt constitutif de droit il existe une obligation d’exploitation dont le non-respect
peut être lourdement sanctionné, par la perte du monopole. Cette obligation d’exploitation a été posé à
l’échelle internationale dans l’accord adepic. On la retrouve à l’échelle européenne dans la directive de
1988 et dans le règlement sur la marque communautaire.
Ce n’est pas l’INPI ou l’OMHI qui reprochera au titulaire le défaut d’exploitation. Ce n’est pas
l’office qui vérifiera que la marque est effectivement utilisée dans le commerce.
C’est le tiers qui pourra trouver un intérêt à soulever le défaut d’exploitation. La déchéance pour
défaut d’exploitation peut être demandé en justice par toute personne intéressée. SI la déchéance
concerne une marque communautaire, elle peut être demandé auprès de l’OMHI à titre principale et
auprès des tribunaux nationaux à titre reconventionnel. Cette sanction permet de fonder une antériorité
de demander la nullité, elle est aussi une cause exonératoire de contrefaçon et un moyen de défense
dans le cadre d’une action en contrefaçon. Il reste que c’est seulement à l’initiative d’un tiers que la
déchéance peut être encourue pour défaut d’exploitation sérieuse.
On distingue ce cas de déchéance de celui qui vise la dégénérescence de la marque.
L’obligation faite au propriétaire de la marque d’en assurer une exploitation sérieuse et satisfaisante a
été consacré par la directive et le règlement sous peine de déchéance des droits du titulaire. La
déchéance judiciaire est encourue en cas d’absence d’exploitations sérieuse pendant 5 années et de
façon continue. Telle est aussi la solution apportée par le droit français pour lutter contre les dépôts
parasitaires. La directive n’a pas réglé la direction de la preuve de l’usage laissant le soin aux EM de le
faire.
L 714-5 CPI opère un renversement de la charge de la preuve puisqu’il appartient au défendeur de
prouver qu’il a exploiter ou qu’il avait une excuse légitime pour ne pas exploiter sa marque. Le
règlement (art 50) a précisé que la preuve de l’usage est fournie par des indications sur le lieu, la
durée, l’importance et la nature de l’usage de la marque pour les produits et services pour lesquels elle
a été enregistré. Le règlement ajoute que cette preuve est fournie de référence par des pièces
justificatives comme par exemples des emballages, étiquettes etc. ainsi que par des déclarations qui
peuvent être faites sous serment.
Il revient à la Cour de justice le soin de préciser cette exigence d’usage sérieux. Elle n’a pourtant pas
défini cette obligation d’exploitation. Mais elle a néanmoins précisé que pour apprécier l’usage sérieux
il est nécessaire de prendre en compte plusieurs élément, l’appréciation devant se faire de manière
globale. Le seuil géographique au-delà duquel un usage est qualifié de sérieux, géographiquement la
marque communautaire peut être maintenu dans la totalité des pays de l’UE, par l’usage effectif et
sérieux dans un seul EM. En effet lors de l’adoption du règlement sur la marque communautaire, le
conseil et la commission ont pris le parti de fixer cette règle dans une déclaration conjointe de 1993,
énonçant qu’un usage sérieux est un usage dans un seul pays. Toute entreprise même si elle ne
souhaite pas exploiter sa marque dans tous les EM peut valablement avoir recours à la marque
communautaire sans avoir à craindre une action en déchéance pour non-usage (atout important de ce
titre).
La déchéance peut aussi être encouru pour dégénérescence, ie lorsque le titulaire de la marque l’a
laissé dégénérer. Les articles 12 de la directive et L 714-6 CPI et 51 du règlement ont prévu deux cas :

 La marque est devenue par la faite du titulaire la désignation usuelle d’un produit, elle a alors
perdu son caractère distinctif comme cela a été jugé pour la marque cadi qui est devenu la
désignation usuelle des chariots
 La marque est devenue par le fait de son titulaire trompeuse ou déceptive, ie propre à induire
le public en erreur sur la qualité, la nature du produit ou la provenance géographique. Il s’agit
de sanctionner la marque par son usage une qualité essentielle.
La jurisprudence française rare et récente, accepte cependant difficilement la déchéance. Il est
important de retenir que la déchéance pour dégénérescence est une sanction du comportement du
titulaire. Autrement dit, il est possible pour le titulaire d’agir pour maintenir son monopole en prenant
des précautions pour informer le public que la marque est protégée ou encore par des lettres ou action
en justice. C’est pourquoi la marque frigidaire n’a pas été sanctionné en France par la maque du
monopole, son propriétaire s’est maintenu pour maintenir son monopole. En revanche, si le titualrie
reste passif, la dégénérescence fait tomber la marque dans le domaine public.
.3.2. Forclusion par tolérance
La passivité du titulaire, est sévèrement sanctionné en droit des marques à travers la règle de la
déchéance mais aussi à travers de la forclusion par tolérance. Cette dernière ne fait pas tomber la
marque dans le domaine public mais elle fait perdre à son titulaire l’exclusivité sur la marque, cette
règle prévue à l’article L 716-5 CPI et à l’article 9 sur le règlement de la marque communautaire
prévoit que le titulaire qui tolère pendant 5 ans consécutif qu’un tiers exploite sa marque en
connaissance de cet usage ne peut plus se prévaloir de son droit de marque pour revendiquer une
antériorité, demander la nullité ou s’opposer à l’usage de la marque seconde.
Autrement dit, il perde le droit d’agir en contrefaçon et d’annuler l’enregistrement de la marque
postérieur.
Cette règle explique que deux marques peuvent cohabiter sur un même territoire.

 Droit sur la marque

.1. Contenu du droit

L’enregistrement d’une marque confère au titulaire de celle-ci le monopole de son usage, de sa
jouissance et de sa disposition. On sait que le droit de marque n’est pas absolu puisqu’il est soumis au
principe de territorialité et de spécialité.
Le titulaire de la marque jouit d’un droit de propriété sur les signes pour les produits ou services
désignés dans la demande d’enregistrement, et seulement pour ceux-ci.
Bien que le législateur ne l’admette pas ouvertement, il existe une protection à deux vitesses, selon que
la marque est notoire ou ne l’est pas. On a déjà abordé la question de la notoriété qui peut servir
d’antériorité au dépôt. On verra que la notoriété de la marque influence le contenu du droit de
propriété sur la marque. On verra ensuite comment le droit de propriété est encadré dans son exercice.
La directive (UE) n° 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres
sur les marques définit, dans son article 10, les « droits conférés par la marque » : .« 1.
L’enregistrement d'une marque confère à son titulaire un droit exclusif sur celle-ci.
Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité de la marque
enregistrée, le titulaire de ladite marque enregistrée est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de
son consentement, de faire usage dans la vie des affaires, pour des produits ou des services, d'un signe
lorsque :
a)  le signe est identique à la marque et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux
pour lesquels celle- ci est enregistrée;
b)  le signe est identique ou similaire à la marque et est utilisé pour des produits ou des services
identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, s'il existe,
dans l'esprit du public, un risque de confusion ; le risque de confusion comprend le risque d'association
entre le signe et la marque ; (…). »
 .1.1. Droits sur les marques notoires (dérogatoires au principe du dépôt) et de
renommées (dérogatoires au principe de spécialité)
Le XXème siècle a vu naitre de nombreuses marques mondialisées, connues d’une large fraction du
public. La convention d’union de paris a prévu d’octroyer une certaine protection dérogatoire à
l’article 6. Très tôt, le droit des marques a cherché à distinguer les marques fortement connues du
public des marques ordinaires afin de réserver aux premières un sort à la hauteur de leur statut qui les
expose davantage aux atteintes. Cette nécessité a fait naître deux types de marques
« extraordinaires » : les marques notoires et les marques de renommé
Il interdit aux tiers de déposer ou d’utiliser un signe qu serait la reproduction, l’imitation ou la
traduction de la marque notoire pour des produits identiques ou similaires, même si la marque notoire
n’est pas déposée dans le pays où la protection st recherché.
Pour être mise en œuvre cette exception doit réunir deux conditions :

 Il faut rapporter la preuve du caractère notoire de la marque 

 Il faut que la marque seconde porte atteinte à la marque notoire, et pour cela il faut établir le
risque de confusion.
On sait que la notoriété doit exister dans le pays où la protection st recherchée selon les exigences
nationales. En France, la notion n’est pas définie mais la jurisprudence tend à considérer que la
marque notoire est connue d’une large fraction du publique en raison de l’importance de l’usage, de
l’ancienneté de la marque, des budgets consacrés à la publicité ou encore de la qualité de la marque. Il
est acquis qu’une marque peut être connu sur un territoire sans y avoir été exploitée commercialement,
il est admis que le titulaire de la marque notoire pourra demander le refus ou la nullité de
l’enregistrement.
La convention de Paris, prévoit que le titulaire pourra agir dans un délai de 5 ans à compter de
l’enregistrement, si le déposant est de BF et à tout moment s’il est de MF. S’agissant d’une marque
notoire il y a peu de chance que la BF soit admise, surtout si le déposant est un professionnel.
Le titulaire de la marque notoire peut-il agir en contrefaçon ?
L’étendu du droit sur la marque notoire non enregistré est limité en France. Le droit français considère
que l’article 6 bis de la Convention de Paris, ne peut pas servir de fondement à une action en
contrefaçon dans un pays comme la France où il est décrit que le droit de propriété s’acquiert par
enregistrement. Le titulaire de la marque notoire doit se rabattre sur l’action sui generis en
responsabilité civile fondée sur l’article 713-5 du CPI, et faire interdire l’usage de la marque sur ce
fondement (exemple : la marque Boieng a pu être protégé sur ce fondement pour faire cesser son
emploi par des tiers qui utilisait le nom de cette marque pour une eau de toilette).
Il a été admis qu’une action en responsabilité peut jouer que les produits ou les services en cause
soient similaires ou différents.
L’article L 713-5 CPI a finalement transposé l’article 5 de la directive de 1988, mais au regard de
l’interprétation donné de cette disposition par l’arrêt adidas de la Cour de Justice du 23 octobre 2003.
Or le règlement sur la marque communautaire a défini autrement l’étendue du droit de propriété sur la
marque notoire. L’article 9 a ouvert au titulaire de marque notoire, la possibilité d’une action en
contrefaçon. Ainsi le droit unifié, opère une distinction nette entre protection traditionnelle découlant
de l’article 6 bis, et protection spécifique des marques de renommé par-delà le principe de spécialité.
Le CPI confond les deux, en posant le principe d’une protection élargit aux marques notoires
enregistrées et non enregistrées.
En termes de prescription, l’action de l’article L 713-5 est une action en responsabilité non soumise à
la prescription de 3 ans de la contrefaçon, mais à la prescription quinquennale de droit commun.
L’action en contrefaçon fondée sur l’article 9 du règlement prévoit un délai de prescription abrégé.
Il est désormais acquis en droit français et européen, que le signe de la marque seconde peut être
identique ou similaire de celui de la marque notoire. Le code de la propriété intellectuelle ne le
précisant pas, la jp a pendant un temps exigé une identité parfaite entre les deux signes. Mais la Cour
de Cassation a par un arrêt de revirement adopté la position de la Cour de justice, dans l’arrêt Adidas.
La convention d’union de paris n’a pas imposé une protection spécifique en cas d’atteinte à la marque
notoire en dehors de la spécialité. En revanche l’ADEPIC a posé le principe de la protection des
marques de renommée enregistrée contre la dilution, ie en dehors de leur spécialité.
Pour revendiquer cette protection en dehors de la spécialité, trois conditions cumulatives doivent être
réunies :

 Disposer d’une marque notoire ou d’une marque de renommée : L’enjeu essentiel est de
rapporter la preuve de la notoriété ou de la renommée de la marque antérieure. Pour une
protection en France, la notoriété s’apprécie auprès du public français. Pour une protection
étendue à l’UE, auprès du public de l’UE. On retiendra, pour se joindre à la doctrine
dominante, qu’il faut veiller à apprécier la renommée auprès du public pertinent à savoir, le
public de la spécialité concernée.

 Le signe doit faire l’objet d’un emploi injustifié d’une reproduction ou imitation de la
marque : l’article L 713-5 CPI indique que la reproduction ou l’imitation de la marque de
renommé engage la responsabilité de son auteur si ces actes sont de nature à porter préjudice
au propriétaire de la marque ou constitue une exploitation injustifiée de celle-ci. Un emploi de
la marque est injustifié lorsque la marque seconde tire indument profit du caractère distinctif
du caractère notoire. Il s’agit de parasitisme économique

 Cet emploi doit engendrer un préjudice : le préjudice engendré par cet emploi injustifié
peut être soit la dilution (atteinte portée au caractère distinctif de la marque notoire), soit le
ternissement de la marque (atteinte à sa renommée). En France, cette action en dilution est
distincte de l’atteinte à l’image de marque qui peut être intenté par le titulaire d’une marque
même non notoire, sur le double fondement de l’article L 713-3 CPI et de l’article 1382 du
code civil.

Aller voir Cours UNJF (bien mieux expliqué)

https://cours.unjf.fr/repository/coursefilearea/file.php/124/Cours/05_item/indexI0.htm

.1.2. Actes constitutifs de contrefaçon (condition d’usage dans la vie des affaires ;
actes soumis à autorisation ; actes permis sans autorisation)
Le droit de propriété est encadré dans son exercice. Tous les actes ne sont pas constitutifs de
contrefaçon. Le monopole d’exclusivité n’est pas défini par le législateur, il a néanmoins, donné une
liste limitative de comportement constituant une atteinte au droit de marque.
Les législateurs européens et français ont prévu qu’il y a des actes soumis à autorisation et d’autres qui
sont permis sans autorisation.
.1.2.1. Les actes soumis à autorisation
  La condition d’usage dans la vie des affaires
L’article 5 paragraphe 1 de la directive de 1988 retient que le propriétaire d’une marque ne peut
interdire au tiers l’usage de son signe que si ce dernier s’effectue dans le cadre de la vie des affaires.
L’article L 713-2 et -3 du code n’a pas repris directement cette expression à l’inverse du règlement sur
la marque communautaire. Il ne fait cependant aucun doute, que la condition d’usage dans la vie des
affaires est une condition préalable à la mise en œuvre à la mise en œuvre du droit à la protection de la
marque.
La Cour de Justice a donné un sens à cette formule « usage dans la vie des affaires » en précisant par
exemple dans l’arrêt Arsenal, qu’il y a usage dans la vie des affaires lorsque cet usage se situe dans le
contexte d’une activité commerciale visant un avantage économique et non dans le domaine privé.
Dans sa décision Google contre LV la Cour de Justice constate un usage dans la vie des affaires dès
lors que l’usage n’est pas perpétré par un consommateur final agissant de BF. Certes le comportement
de l’annonceur proposant un service de référencement et choisissant un signe identique à une marque
d’autrui, n’est pas assimilable à un usage dans le domaine privé. La Cour de Justice a indiqué que pour
que la condition d’un usage dans la vie des affaires soit remplie, il faut que l’usager fasse lui-même un
usage des signes dans la vie des affaires, ce qui n‘est pas le cas du prestataire du service de
référencement. En effet, l’annonceur (ie celui qui met son annonce sur le site de référencement), ne
fait pas lui-même un usage commercial des signes, peu importe qu’il soit rémunéré par ses clients pour
son service, il ne fait pas un usage lui-même commercial des signes. La situation est différente si
l’annonceur utilise la marque dans le cadre d’une publicité comparative, dans ce cas l’annonceur peut
être passible de contrefaçon ou de concurrence déloyale. La Cour de Justice en conclut que Google ne
fait pas un usage dans la vie des affaires au sens de l’article 5 de la directive.
Dans l’affaire L’Oréal vs Lancome reprochait à ebay son implication dans les infractions au droit des
marques commises par les utilisateurs du site. L’Oréal avançait que les mesures prises par ebay pour
filtrer les annonces n’empêchait pas la vente de ces produits dans les Etats tiers. La CJ a rejeté la
possibilité d’engager la responsabilité indirecte du prestataire de service sur le terrain du droit des
marques, au motif que le seul usage d’un signe dans le cadre d’un service de référencement n’est pas
suffisant à remplir la condition de l’usage dans la vie des affaires.
Cette position de la Cour de justice a été étendu aux annonceurs de publicité. Ainsi dans l’affaire Mark
et spencer vs interflora du 22 décembre 2011, la CJ fait référence à la jp Google pour rappeler que si
l’annonce publicitaire peut créer un risque de confusion (passible de la sanction de contrefaçon), le
seul usage d’un signe dans le cadre d’un service de référencement ne le peut pas. Il n’est pas exclu
pour autant qu’un tel usage puisse être sanctionné sur le terrain de la protection spécifique des
marques de renommée. Dans cette affaire la CJ a considéré en ce sens qu’il appartenait à la juridiction
nationale de vérifier si l’usage litigieux du mot clé « inter flora », sur le site de vente et de livraison de
Mark et Spencer pouvait mettre en péril la réputation d’inter flora. Autrement dit, le défaut d’usage
dans la vie des affaires est un obstacle à la mise en œuvre de la protection traditionnelle des marques,
mais elle n’est pas en soit un obstacle à la protection spécifique des marques de renommé pour
parasitisme ou dilution.
Le recours au critère de la vie des affaires permet par ailleurs de faire une place particulière à la
parodie en droit des marques. A la différence du droit d’auteur, aucune exception de parodie n’a été
prévue par le droit français ou européen. Le détournement d’un signe pour des raisons militante ou
parodique peut être analysé comme un usage hors de la vie des affaires, et échapper ainsi à la sanction.
La Cour de Justice, n’a pas eu à le confirmer. En droit français il existe un contentieux depuis 2001 sur
le sujet, alimenté comme des affaires comme Greenpeace vs Esso qui montre que c’est le critère de
l’usage dans la vie des affaires qui a permis de régler le conflit entre liberté d’expression et droit de
propriété, au profit de la liberté fondamentale. Il en reste, que les auteurs de parodie peuvent engager
leur responsabilité civile si leurs actes sont jugés fautif pour dénigrement ou abus de liberté
d’expression.

 Les actes soumis à autorisation sans exigence d’un risque de confusion

Outre les contraintes imposées par la condition de la vie des affaires, il y a en droit des marques les
actes interdits par la loi et les actes qui par nature pourrait engager la contrefaçon, mais que le
législateur autorise expressément.
L’article L 713-2 CPI cite à cet égard, les actes de reproduction, d’apposition et d’usage de la marque
dans la même spécialité que celle de la marque enregistrée. Ainsi le contrefacteur peut être coupable u
simple fait d’avoir fabriqué des flacons ou d’y avoir apposé la marque, même s’il ne les a pas vendu. Il
se rend coupable pour n’avoir pas demandé l’autorisation.
L’usage est toléré par la jurisprudence, lorsque la marque est mentionnée aux fins d’information ou
encore dans un roman. La reproduction totale ou partielle de la marque consiste en une copie servile, il
s’agit de la reproduire à l’identique.
On peut noter une évolution de la jurisprudence française depuis 2000 lié à l’interprétation faite par les
juges de l’article L 713-2, à la lumière de l’article 5 paragraphe 1 de la directive  : il n’y a pas
reproduction, mais imitation, selon L 713-3 si le signe reproduit et / ou tuilisé n’est pas identique à la
marque enregistrée, mais diffère quelque peu aux yeux du consommateur moyen. Cette interprétation
restrictive a été entériné par la Cour de Justice dans l’affaire Arthur et Félicie du 20 mars 2003. Ainsi
cette marque ne reproduit pas la marque à l’identique la marque Arthur en raison d’une adjonction qui
n’est pas insignifiante aux yeux du public. L’acte d’imitation exigeant la preuve d’un risque de
confusion, on comprend bien quel est l’intérêt pratique d’une telle position pour le titulaire.
Est aussi un acte de contrefaçon qui requiert l’autorisation, le dépôt à l’INPi d’un signe qui est déjà
approprié à titre de marque. En revanche le dépôt d’un nom de domaine auprès d’un organisme
spécialisé, ne constitue pas une contrefaçon, tant que le nom de domaine reste inactif. Seul l’usage de
nom de domaine, correspondant au signe approprié comme marque est éventuellement constitutif
d’une contrefaçon.
Certains actes sont soumis à autorisation à condition qu’il crée un risque de confusion. L’imitation
existe aussi bien pour des services identiques que pour une spécialité similaire à celle désignée dans
l’enregistrement. Selon les critères dégagés par la Cour de Justice dans l’affaire du 11 novembre 1997,
l’imitation résulte d’une similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle entre les deux signes.
En l’absence d’identité entre les produits ou service, un autre type d’acte est visé par la loi  : la
reproduction, l’usage et l’apposition d’une marque pour des produits similaires à ceux désignés dans
l’enregistrement. Le risque de confusion est la clé de voute de la protection des marques, il y a risque
lorsque le public est porté à croire que les objets ou services en concurrence dans la même spécialité
proviennent de la même personne.
Il ressort de la jp de la CJ que ce risque s’apprécie de façon globale en considération de l’impression
d’ensemble produire par les signes utilisés, sur un consommateur d’attention moyenne qui n’a pas
simultanément les marques sous les yeux au moment où il consomme le produit ou où il utilise les
services. L’important est que la confusion soit possible pour le public de référence, il en est de même
pour l’appréciation de la similarité des produits et service.
.1.2.2. Les actes autorisés sans autorisation

 La règle de l’épuisement
D’autres utilisation des marques sont permises par la loi et viennent limiter l’étendue du droit de
propriété sur la marque. Au nombre d’entre elle commune au droit français et au droit européen, figure
celles issues de l’épuisement du droit. L’épuisement permet au tiers de commercialiser ou d’importer
la marque, après épuisement du droit dans les conditions précisées par la loi et la jp.
La première mise sur le marché avec le consentement du titulaire, épuise son droit d’autoriser la
commercialisation ultérieure de ses produits. C’est la règle de l’épuisement qui est une limitation
imposée par la jp à l’exercice du monopole de propriété intellectuelle au nom de la liberté de
circulation. C’est une limitation commune à toutes les catégories de droit intellectuel.
La règle a été consacré par la législation à l’article 7 de la directive de 1988, L713-4 du code et dans le
règlement.
L’épuisement est limité à la distribution et à l’importation ou l’exportation des produits marqué.
En dépit de la consécration législative de la règle de l’épuisement, la CJ continue à en préciser
l’étendue dans le cadre de son travail d’application et d’interprétation de la règle européenne. Elle a
précisé que la preuve du consentement du titulaire incombe à l’importateur qui s’en prévaut, en
nuançant toutefois dans certains arrêt l’implication des règles de preuve selon les cas de figure. Elle a
aussi précisé dans l’affaire du 23 avril 2002, que l’épuisement n’empêche pas l’importateur parallèle
de reconditionner les produits marqués, si cette opération est objectivement nécessaire (si le simple ré
étiquetage ne suffit pas). La CJ a par ailleurs, dans l’affaire du 30 novembre 2004 a précisé de la
notion de mise dans le commerce. L’une des questions préjudicielles posée était de savoir si
l’importation des produits de marque et l’offre de ces produits au consommateur par le titulaire sans
qu’il n’y ait eu vente, constitue une mise dans le commerce. La Cour a répondu par la négative, ainsi
en vendant des produits vêtus du signe distinctif, le titulaire épuise son droit sur la marque apposé sur
les produits. En revanche, en l’absence de transfert de propriété des produits, le droit sur la marque ne
s’épuise pas.

 D’autres limitation légale

Elles sont prévues aux articles L 713-6 et 12 du règlement communautaire. On retiendra deux
hypothèses :

 L’utilisation de la marque par les titulaires de droit antérieur : l’enregistrement de la

marque ne fait pas obstacle à l’utilisation du même signe comme dénomination sociale, nom
commercial ou enseigne lorsque cette utilisation st antérieure à l’enregistrement ; il en va de
même lorsque l’utilisation est le fait d’un tiers de BF faisant usage de son nom patronymique

 Le conflit entre droit de propriété et droit à une publicité comparative : l’utilisation de la

marque par un concurrent dans une publicité comparative est une exception légale, à condition
que la publicité soit licite selon les règles posées par le code de la consommation. Certains
arrêts de la CJ et une directive ont cherché à tracer la frontière entre la concurrence déloyale et
la publcité comparative. On compte notamment parmi eux l’arrêt 02 Holding limited du 12
juin 2008. La loi française a prévu que l’utilisation est libre si la marque constitue la référence
nécessaire pour indiquer la destination d’un porduit ou d’un service, notamment en cas
d’accessoire ou pièce détaché. En France, les infractions à la publicité comparatives, sont
punit le cas échéant par le code de la consolmation et / ou par le CPI au titre de la contrefaçon
de marque

.1. Régime de l’action en contrefaçon

L’action en contrefaçon de marque civile ou pénale est exclusivement dévolue aux juridictions
nationales qu’il s’agisse de protéger la marque nationale ou communautaire.
Pour faciliter la preuve de la contrefaçon, le code de la propriété intellectuelle offre des procédure de
saisie qui peuvent être préventive (ie pour empêcher les contrefaçons). Elles sont détailles à ‘larticle L
716-6 CPI. Ces mesures préventives peuvent consister en une saisie contrefaçon prévue à l’article L
716-7 soit en une saisie description, soit en une saisie réelle. Les mesures préventives peuvent aussi
consister en une retenue en douane prévue à l’article L 716-8. Cette dernière ne doit pas être demandée
au juge mais à l’administration des douanes.
 Le déclenchement
Les titulaires habilités à ouvrir l’action en contrefaçon : la solution française est commune à toute la
propriété industrielle. L’action est ouverte au titulaire ou à son cessionnaire. Le licencié exclusif, peut
intenter l’action à condition d’avoir mis vainement le propriétaire en demeure d’agir. Les ayants-cause
du propriétaire initiale ne peuvent agir que si leur contrat a été publié au registre national des marques.
Le licencié simple peut seulement intervenir si son contrat n’a pas été publié selon L 714-7. On
rappellera ici qu’ne application du droit français des marques, le titulaire d’une marque non enregistré
ne peut pas agir en contrefaçon, il en va différemment en application du règlement.
Quant au moment de l’action : la solution est identique au droit des brevets. Entre le depot de la
demande et sa publication, l’action n’est possible que si le demandeur notifie au défendeur une copie
certifiée de son dépôt. A partir de la publication de la demande, le déposant peut assigner le prétendu
contrefacteur sans condition particulière.
L’effet répréhensible sont ceux qui sont commis à partir de la publication de l’enregistrement ou à
partir de la notification. Le tribunal doit sursoir à statuer jusqu’à la publication de l’enregistrement.
L’action se prescrit par 3 ans selon L 716-5. L’analyse de la jp sur ce point permet d’ajouter qu’en cas
de reproduction, le point de départ du délai sera la fabrication des étiquettes portant la marque
contrefaite. En cas d’usage, le délai est continu et le délai est compté à partir du dernier acte dr’usage
de la marque (le plus souvent un acte de commercialisation).
Dans le cas où l’acte de contrefaçon consiste dans le dépôt de la marque n’ayant fait l’objet d’aucun
usage antérieur. Le point de départ est selon la jurisprudence la radiation au registre national des
marques.
 Le déroulement de l’action
Au civil le demandeur n’a pas à se préoccuper de la bonne ou de la MF du défendeur. Pour certains
agissements il devra surtout prouver le risque de confusion. L’article L 716-7-1 CPI permet de
demander au tribunal d’ordonner la production de document permettant d’identifier les personnes
impliquées dans la contrefaçon, les quantités produites ou commercialisées ainsi que leur prix. Ce
droit d’information sur les réseaux de contrefaçon a été consacré par la loi du 29 octobre 2007, et ce
droit appartient au titulaire de toutes les catégories de bien intellectuel
Au pénal la contrefaçon es marques est en France un délit non intentionnel. L’élément matériel de
l’infraction doit être établi de la même manière qu’au civil. C’est seulement dans le cas du délit de
substitution de produit (L 716-10) qu’i lfaudra établir que le défendeur a agit sciemment.
Les moyens du défendeur sont les mêmes au civil et au pénal. Il peut répliquer en alléguant l’absence
de contrefaçon, la prescription triennale de la contrefaçon (L 716-6), la nullité, la déchéance pour dire
que le titulaire est sans droit, ou encore la forclusion par tolérance.
 Le dénouement de l’action
Au civil, le tribunal pourra prononcer contre le défendeur diverses interdictions comme celles
d’utiliser la radiation de la marque contrefaisante, la radiation de la marque contrefaisante, la
publication du jugement, le retrait des objets contrefaisants des circuits commerciaux, mais aussi et
surtout des DI. Sachant que depuis la loi du 29 octobre 2007, l’article L 716-14 permet de fixer les
dommages et intérêts à auteur de bénéfices réalisés par le contrefacteur et ceux-ci dépassent souvent le
manque à gagner du propriétaire de la marque. En effet, le propre de la contrefaçon est de rapporter
davantage que la vente des biens authentique.
IL y a donc rupture avec le principe indemnitaire classique selon lequel, on indemnise tout le préjudice
et rien que le préjudice. C’est pourquoi on parle aussi de DI punitif en matière de contrefaçon de
marque.
Au pénal, le tribunal correctionnel peut prononcer diverses confiscations et la fermeture de
l’établissement du délinquant. Quant aux peines l’article L 716-9 prévoit 400 000€ d’amende et 4 ans
de prison. Lorsque la contrefaçon a été commise en bande organisée, les peines sont protées à 500000€
d’amende et à 5 ans d’emprisonnement.
Depuis la loi du 5 février 1994 il existe en outre un délit douanier de contrebande sanctionné par
l’article 414 du code des douanes et les amendes de ce code peuvent se cumuler avec celles de droit
commun. Depuis sla loi du 9 mars 2004, les agents de douanes peuvent s’infiltrer dans les milieux
délinquants en se faisant passer pour des complices, pour mieux les surveiller.
On peut observer que le régime de l’action en contrefaçon de marque est national. Mais il évolue sou
s’influence du droit supra national, qui est soucieux d’inciter les Etats à prendre des mesures destinées
à lutter plus efficacement sur le terrain de la contrefaçon. Au civil ou au pénal, les juridictions
nationales sont chargées de la protection des titres nationaux ou communautaire sur le terrain de la
contrefaçon de marque. Ces juridictions nationales sont aussi chargées du contentieux de la nullité, de
l’épuisement ou encore de la déchéance des titres de marques, lorsque ces demandes sont faites dans le
cadre d’une action connexe ou reconventionnelle.
Le règlement sur la marque communautaire a prévu la possibilité pour le titulaire de demander un
renvoi de l’affaire en nullité devant l’OHMI, invitant dans ce cas le tribunal national à sursoir à
statuer. En France tout le contentieux de la contrefaçon au civil est dévolu au tribunal de grande
instance de paris, devenu le tribunal français de la marque communautaire. Dans d’autres pays
membres, comme l’Allemagne, il existe 18 tribunaux compétent pour gérer le contentieux de la
marque communautaire, ce qui multiplie les risques de divergences entre les solutions. Mais la
situation est peut être seulement transitoire.

Synthèse (support de travail)

 Qu’est-ce qu’une marque ?

Une marque est un titre de propriété industrielle délivré, sur demande, par un office spécialisé,
l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) en France, pour protéger un signe susceptible
de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique
ou morale.

Une marque peut être une dénomination, sous quelle que forme que ce soit (un mot isolé, un
assemblage de mots, un nom patronymique, un nom géographique, des lettre, des chiffres, etc.), un
signe figuratif (par exemple un dessin, un logo, la forme d’un produit) ou encore un signe sonore.

Quelle que soit sa forme, le signe ou dénomination choisi doit, pour valablement constituer une
marque, être distinctif par rapport aux produits ou services désignés. Par exemple, la dénomination
«chocolat» ne constitue pas une marque valable si elle sert à désigner du chocolat, en revanche elle
constitue une marque valable si elle désigne des vêtements ou un téléphone portable.

La marque confère sur le signe ou dénomination choisi un droit exclusif, qui permet à son titulaire
d’en avoir le monopole d’exploitation. Il s’agit d’un monopole d’une durée de dix ans, renouvelable
indéfiniment, pour un territoire déterminé, et ce pour des produits et/ou services déterminés
correspondant à des classes administratives de produits et/ou services.

 Comment obtenir une marque ?

Par le dépôt d’une demande auprès d’un office spécialisé

Il ne suffit pas, pour bénéficier d’une marque sur un signe, que celui-ci soit distinctif. Il faut en faire
la demande auprès d’un office spécialisé :
 L’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), pour obtenir une marque
internationale,
 L’Office de l’Harmonisation dans le marché intérieur (OHMI), pour obtenir une marque
communautaire,
 l’INPI, pour obtenir une marque française.

Pour une marque française, une fois la demande d’enregistrement déposée, l’INPI publie celle-ci au
Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle (BOPI). Dans les deux mois qui suivent la publication,
la demande d’enregistrement peut faire l’objet d’une opposition, notamment de la part du
propriétaire d’une marque enregistrée ou déposée antérieurement. La procédure d’opposition,
contradictoire, peut conduire au rejet de la demande d’enregistrement de la marque.

La marque est délivrée à l’issue d’une procédure au cours de laquelle la demande fait l’objet d’un
examen de fond (validité du signe) et de forme ; il n’est en revanche pas vérifié si la marque porte
atteinte à des droits antérieurs.

Pour les marques internationales et communautaires, les procédures sont sur de nombreux
points semblables à celles applicables en France.

Par le paiement de taxes

Devant tous les offices, le dépôt d’une demande d’enregistrement d’une marque doit être
accompagné du règlement de taxes de dépôt, dont le montant varie d’un office à un autre, et selon le
nombre de classes désignées dans la demande.

 À qui appartient la marque ?

La marque appartient au premier déposant.

 Comment conserver une marque ?

La marque est délivrée pour une durée initiale de dix ans, à compter de la date de dépôt de la
demande.

La durée de protection peut être renouvelée indéfiniment par périodes de dix ans, sous réserve du
paiement des taxes de renouvellement.

La protection peut être interrompue, sur décision du titulaire de la marque (la radiation volontaire),
mais aussi par une action en déchéance de la marque. Toute personne intéressée peut en effet
demander en justice l’annulation d’une marque non exploitée depuis cinq ans.

Pour éviter une perte de ses droits, il convient donc de conserver toutes les preuves de l’usage de sa
marque, notamment tous documents prouvant un usage sérieux (brochures, catalogues, impressions
de pages web datées, factures, attestations de clients, etc.).
  Comment exploiter une marque ?

Lamarque peut être librement exploitée parson titulaire,soit directement,soitindirectement.

Le titulaire de la marque peut librement céder ou licencier tout ou partie de ses droits sur la marque.
Il peut céder à titre définitif la marque ou en concéder l’usage en licence, et ce pour une catégorie
de produits et/ou services particuliers, et un pays déterminé.

Il en est de même lorsque la marque est détenue en copropriété. Les copropriétaires sont libres dans
l’organisation de leur copropriété (à défaut d’accords contractuels spécifiques, le régime général de
l’indivision s’applique).

Le titulaire d’une marque est tenu d’inscrire au Registre National des Marques (RNM) tous les actes
par lesquels il transmet ou modifie ses droits sur la marque. À défaut, les actes en cause ne sont pas
opposables aux tiers.

Jurisprudence (support de travail)

CJCE, 20 sept. 2001, Procter & Gamble Company c. OHMI, Affaire « Baby-dry » C-383/99 P:
Il ressort de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement nº 40/94 sur la marque
communautaire, combiné avec les dispositions de son article 12, que l’objet de l’interdiction de
l’enregistrement comme marque de signes ou d’indications exclusivement descriptifs est d’éviter
que soient enregistrés comme marques des signes ou des indications qui, en raison de leur identité
avec des modalités habituelles de désignation des produits ou des services concernés ou de leurs
caractéristiques, ne permettraient pas de remplir la fonction d’identification de l’entreprise qui les
met sur le marché et seraient donc dépourvus du caractère distinctif que cette fonction suppose.
S’agissant de marques composées de mots, un éventuel caractère descriptif doit être constaté non
seulement pour chacun des termes pris séparément, mais également pour l’ensemble qu’ils
composent. Tout écart perceptible dans la formulation d’un syntagme proposé à l’enregistrement
par rapport à la terminologie employée, dans le langage courant de la catégorie de consommateurs
concernée, pour désigner le produit ou le service ou leurs caractéristiques essentielles est propre à
conférer à ce syntagme un caractère distinctif lui permettant d’être enregistré comme marque. (voir
points 37, 39-40 ). S’agissant de l’enregistrement comme marque communautaire du syntagme
«Baby-dry », si chacun des deux termes composant l’ensemble est susceptible de faire partie
d’expressions relevant du langage courant pour désigner la fonction de langes pour bébés, leur
juxtaposition, inhabituelle dans sa structure, ne constitue pas une expression connue de la langue
anglaise pour désigner de tels produits ou pour présenter leurs caractéristiques essentielles (voir
points 43-44)

Cass. Com., 1er juin 2010, 09-15.568 : Sur l’interdépendance entre les facteurs d’appréciation
globale du risque de confusion en l’absence d’identité entre les marques et spécialités concernées.
Ne donne pas de base légale à sa décision, la cour d’appel qui ne recherche pas si un faible degré de
similitude entre les marques peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les produits
ou services couverts et inversement.

M. Vivant, Marque notoire et Marque de renommée : une distinction conforme au droit des
marques, Dalloz, 29 octobre 2010, n° 37 (aller lire)

CJCE, 12 mars 2009, Antartica et OHMI c. Nasdaq Stock Market Inc., Aff. C–320/07 P: Sur la
question de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure ainsi que sur la notion de public
pertinent : «eu égard à son omniprésence dans la presse non seulement spécialisée, mais également
généraliste ainsi qu’à l’intérêt qu’une large partie du public général porte aux évolutions des
marchés financiers, la renommée de la marque antérieure dépasse largement les frontières du public
professionnel spécialisé dans les informations financières».

CJCE, 27 nov. 2003, Shield Mark BV c. Joost Kist h.o.d.n. Memex, Aff. C-283/ 01 : Les signes
sonores doivent pouvoir être considérés comme des marques dès lors qu’ils sont susceptibles d’une
représentation graphique claire précise, complète et objective, en particulier au moyen de figures, de
lignes ou de caractères. Il n’est pas satisfait à ces exigences en l’espère dans la description faite du
cri d’un animal

Cass. Com, 19 oct. 1999, 97-12.845 : Sur la responsabilité et la nullité du dépôt de marque en cas
d’abus de droit.

Cass. Com., 16 février 2010, 09-12.262 : Selon l’article 9 § 2, de la Directive (CE) de 1988, un
Etat membre peut prévoir que le paragraphe 1 de ce texte s’appliquera, non seulement au titulaire
d’une marque antérieure visée à l’article 4, paragraphe 4 a, mais aussi au titulaire d’un des autres
droits antérieurs visés à l’article 4, paragraphe 4 b ou c, de cette Directive. L’article L. 714-3 CPI
s’interprète conformément à l’article 9 § 1 de cette Directive, en ce sens que le titulaire d’un droit
d’auteur qui a toléré en France l’usage d’une marque postérieure enregistrée en France pendant une
période de cinq années consécutives, en connaissance de cet usage, ne peut plus demander la nullité,
ni s’opposer à l’usage de la marque postérieure pour les produits ou les services pour lesquels la
marque a été utilisée, à moins que son dépôt n’ait été effectué de mauvaise foi.

CJCE, 23 oct. 2003, Adidas-Salomon AG et AdidasBV c. Fitnessworld Trading Ltd, Aff. C-

408/ 01: Sur la protection des marques de renommée : un État membre de l’UE est tenu de leur
accorder une protection spécifique en cas d’usage par un tiers d’une marque ou d’un signe
postérieur, identique ou similaire à la marque renommée enregistrée, aussi bien pour des produits ou
des services non similaires que pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux
couverts par celle-ci.

Cass. Com., 12 juillet 2005, 03-17.640 : Dans le droit fil de l’arrêt Adidas Salomon c/FitnessWorld
(cf. doc 8), l’article L. 713-5 CPI, qui met en œuvre l’option ainsi ouverte par cette directive,
dispose que l’emploi d’un signe identique ou similaire à une marque jouissant d’une renommée
pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement engage la
responsabilité civile de son auteur s’il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque
ou s’il constitue une exploitation injustifiée de cette marque.

Cass. Com., 18 mai 2010, 09-65.072 : Pour annuler la marque seconde sur le fondement d’une
inexploitation continue pendant 5 ans, la Cour d’appel est tenue de rechercher si la marque première
a fait l’objet d’un usage sérieux et, le cas échéant, s’il existe de justes motifs d’inexploitation.

Cass. Com., 10 novembre 2015 : L’épuisement des droits conférés par la marque supposant la
mise en circulation des produits en cause pour la première fois sur le territoire de l’Espace
économique européen par le titulaire de la marque, ou avec son consentement, ce qui en garantit
l’origine, le tiers poursuivi en contrefaçon n’a pas d’autre preuve à rapporter que celle de
l’épuisement des droits qu’il invoque comme moyen de défense.
Ayant souverainement retenu que la connaissance par les titulaires de marques de la source
d’approvisionnement du tiers poursuivi leur permettrait de faire obstacle à la libre circulation des
produits sur le territoire de l’Espace économique européen en tarissant cette source, c’est, à bon
droit, et sans inverser la charge de la preuve, qu’une cour d’appel en a déduit qu’il leur appartenait
d’établir que les produits avaient été initialement mis dans le commerce par eux-mêmes, ou avec
leur consentement, en dehors de l’Espace économique européen, sans avoir à exiger que le tiers
poursuivi identifie la source de son approvisionnement, et qu’elle a recherché si, comme ils le
prétendaient, leur absence de consentement s’expliquait par le défaut d’authenticité des produits
litigieux

Cass. Com., 5 juillet 2017 : Le titulaire d’une marque doit veiller à en préserver le caractère
distinctif. Le signe ne doit pas devenir la désignation usuelle du produit qu’il désigne ; à défaut, son
titulaire risque de perdre ses droits ou, si la marque demeure en vigueur, de ne pas pouvoir opposer
aux tiers ses droits pour contester l’usage qui en est fait.

Cass. Com., 8 juin 2017 (15-22792) :

Cass. Com., 12 décembre 2018 (17-24582) : En l’espèce, la Cour avait souligné qu’il n’était pas
établi que la Ville de Paris avait pour projet de décliner son service VELIB pour des scooters avant
le dépôt de la marque SCOOTLIB, de sorte que la fraude n’était pas caractérisée en l’absence de
preuve que la société Olky connaissait ce projet lors du dépôt de sa marque. A cet égard, la Cour
relevait notamment que toute la communication de la Ville de Paris révélait « une volonté politique
de désengorger la capitale de ses véhicules à moteur afin d’aller vers des processus de déplacement
plus écologiques dont le vélo est le principal vecteur ».
Concernant le volet relatif à l’action en contrefaçon de la marque VELIB, la Cour d’appel avait
rejeté cette demande en relevant que la Ville de Paris était forclose à agir, dans la mesure où elle ne
pouvait ignorer l’existence de la marque litigieuse SCOOTLIB intervenant dans un secteur
d’activité similaire, et en avait toléré l’usage pendant plus de 5 ans.
La Cour de cassation a une nouvelle fois validé ce raisonnement et rejeté les nouveaux arguments
soulevés devant la Cour de cassation, à savoir la nécessité d’examiner la forclusion au regard de
chaque produit et service désigné par la marque et l’absence de forclusion invocable en présence de
dénomination sociale, d’enseigne et de nom de domaine portant atteinte à une marque (le signe
SCOOTLIB étant également exploité sous ces trois formes).

Fiche de connaissance (bulletin de liaison) : droit des marques (conditions d’enregistrement

d’une marque)

L'article L. 711-1 du Code de la propriété intellectuelle donne de la marque la définition suivante :

« La marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation

graphique servant à distinguer les produits ou les services d'une personne physique ou morale ».

Ce même article énumère les différents signes pouvant être déposés à titre de marque :
 les dénominations sous toutes les formes telles que mots, assemblages de mots, noms
patronymiques, noms géographiques, pseudonymes, lettres, chiffres, sigles ;
 les signes sonores tels que sons, phrases musicales ;
 les signes figuratifs tels que dessins, étiquettes, cachets, lisières, reliefs, hologrammes,
logos, images de synthèse ;
 les formes, notamment celles du produit ou de son conditionnement ou celles caractérisant
un service ;
 les dispositions, combinaisons ou nuances de couleurs.

Pour être valable et pouvoir être sereinement exploitée, la marque doit obéir à des critères de
validité et ne doit pas porter atteinte à des droits antérieurs appartenant à des tiers.

a) La marque doit être licite

Les signes suivants ne peuvent pas être adoptés à titre de marque :

 Les signes qui sont exclus par :
- L’article 6 terde la Convention d'Union de Paris pour la protection de la propriété
 industrielle (CUP, 20 mars 1883) : il s'agit des drapeaux, armoiries, autres
emblèmes d'Etats de l'Union, signes et poinçons officielsde contrôle et de garantie
adoptés par ces Etats (et tous signes les imitant), ou,
- par le paragraphe 2 de l'article 23 de l'annexe 1C à l'accord instituant l'Organisation
mondiale du commerce : ce sont les indications géographiques pour les vins et
spiritueux ;

 Des signes
- qui sont contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, ou
- dont l'utilisation est légalement interdite (comme par exemple la dénomination
Croix-Rouge ou l'emblème de la Croix-Rouge, les emblèmes olympiques...) ;

 des signes de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la

provenance géographique du produit ou du service désigné par la marque.

b) La marque doit être distinctive

La marque doit avoir un caractère distinctif, c'est-à-dire que le signe la formant doit être apte à
distinguer les produits et/ou services d'une entreprise de ceux de ses concurrents.

La marque doit ainsi être arbitraire au regard des produits et/ou services qu'elle désigne. Elle ne doit
être ni générique ou nécessaire, nidescriptive desdits produits et/ou services.

Sont dépourvus de caractère distinctif :

 Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont
exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ;
 Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du
service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la
provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation de service ;
 Les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du
produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle.

Le caractère distinctif de la marque s'apprécie au moment du dépôt.

c) La marque doit être disponible

Avant le dépôt d'une marque, il faut également s'assurer de sa disponibilité parmi les droits
antérieurs. Pour pouvoir être valablement adoptée, une marque ne doit pas porter atteinte aux droits
suivants :
 marques antérieures identiques ou similaires désignant des produits et/ou services
identiques ou similaires ;
 marques antérieures enregistrées ou notoirement connues au sens de l'article 6 bisde la
Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (CUP, 20 mars 1883);
 dénominations ou raisons sociales s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;
 noms commerciaux et enseignes à la condition qu'ils soient connus sur l'ensemble du
territoire national et qu'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;
 appellations d'origine protégées ;
 droits d'auteur ;
 droits sur un dessin ou modèle protégé ;
 droit de la personnalité d'un tiers, notamment son nom patronymique, son pseudonyme ou
son image ;
 nom, image ou renommée d'une collectivité territoriale ;
 noms de domaine antérieurs si les conditions suivantes sont cumulativement remplies : les
 signes sont identiques ou similaires et le nom de domaine est utilisé pour connecter les
Internautes à un site actif en relation avec des produits et/ou services identiques ou
similaires à ceux désignés par la marque, de sorte qu'il puisse en résulter un risque de
confusion dans l'esprit du public.

La vérification de la disponibilité d'un signe s'effectue par une recherche d'antériorités dans les
différents Registres accessibles, notamment le Registre des marques et le Registre du Commerce.

Après avoir vérifié que le signe choisi est licite et disponible, la marque peut alors être déposé
 Chapitre 4 : Dessins et modèles
L’harmonisation des marques a montré le chemin à celle d’une autre catégorie de droit propriété
industrielle destiné à protéger la forme extérieure du produit : les dessins et modèles.
Le monopole sur les dessins et modèles se traduit par le droit d’interdire à autrui de copier ou d’utiliser
la même gamme de produit. Il récompense la création de produit à l’apparence attractive de clientèle.
L’objectif du dessin et modèle est de compléter la protection offerte sur les autres terrains de la
propriété intellectuel.
Selon les pays, les dessins et modèles peuvent aussi être protégés exclusivement ou cumulativement
sur le terrain des droits d’auteurs.
La protection juridique de l’aspect extérieur d’un produit, représente un enjeu majeur de la création
industrielle. Bien que les créations ornementales peuvent bénéficier d’une protection sur le terrain du
droit d’auteur, si elles en remplissent les conditions. Il est apparu très vite nécessaire de proposer un
régime spécifique aux objets à caractère utilitaire, exprimé sous une forme esthétique. On se situe ici
au confins des beaux-arts et de l’industrie.
Le régime juridique et la procédure de dépôt des dessins et modèles furent adopter par la loi du 18
mars 1806, sous la pression des industriels lyonnais de la soie, car la loi de 1793 sur la propriété
littéraire et artistique était jugé inapplicable à l’art industrielle (design industriel). La loi du 11 mars
1902 a réformé le régime de 1793 en étendant son application aux sculpture et dessins d’ornement. La
loi de juillet 1909 l’a encore réformé pour consacrer la théorie de l’unité de l’art en introduisant la
possibilité du cumul de protection. Sans jamais remettre en cause le principe du cumul, la loi française
a été ensuite modifiée en 1990, puis en 2001 elle a été modifiée par une ordonnance du 21 juillet
venue transposer la directive d’harmonisation 98/71 du 13 octobre 1998 sur la protection juridique des
dessins et modèles. Ce texte d’harmonisation n’a pas pour autant imposé le principe du cumul aux
autres EM. On notera que la solution française, n’étant pas toujours reprise par les autres systèmes
juridiques, est à la source de nombreux conflits pour l’application du droit international privé de la
propriété intellectuelle.
Les articles L. 511-1 du C. propr. intell. et suiv. organisent la protection de l’apparence d’un produit,
ou d’une partie de produit, caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa
forme, sa texture ou ses matériaux (art. L. 511-1 al. 1 du C. propr. intell.). Enfin, pour lever une
dernière difficulté sur le plan de la terminologie, le dessin vise une création en deux dimensions, tandis
que le modèle correspond à une forme tridimentionnelle ; cette distinction n’entraine aucune
conséquence sur le plan du régime juridique.
A l’instar du droit des marques, la protection des dessins et modèles peut être étendue par le moyen
d’un titre communautaire en application des dispositions du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil du
12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires. Ces titres sont délivrés par l'Office de
l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).
Le régime juridique des dessins et modèles contemporains s’écarte de celui de la PLA pour se
rapprocher du régime des droits industriel. Comme en matière de marque il y a plusieurs titres
possibles : titre international et titre communautaire. En effet, le règlementa n°6/2002 du 12 décembre
2001 offre la possibilité d’obtenir un titre européen répondant d’un régime unifié à l’échelle de l’UE.
Comme en matière de brevets et de marques, il est possible d’étendre sa protection des créations
ornementales par un dépôt effectué au bureau international de l’organisation mondiale de la propriété
intellectuelle, selon les termes de l’arrangement de La Haye. Aucune convention internationale n’a
consacré un régime de protection spécifique harmonisé sur le terrain de la propriété industrielle.
L’ADEPIC a seulement précisé à l’article 25.1. que les membres devront prévoir la protection des
dessins et modèles industriel crée de manière indépendante qui sont nouveaux ou originaux. Cet article
n’a pas précisé le terrain de cette protection. L’article 4 de la convention de Paris, a imposé aux Etats
d’accorder au déposant d’un dessin et modèle un droit de priorité de 6 mois. Quant à la convention de
Berne elle a posé à l’article 2 paragraphe 7 le principe d’une protection des dessins et modèles mais
sur le terrain des droits d’auteurs. La convention d’union de Berne a retenu un système particulier  :
elle déroge au principe du traitement national dans le cas où le pays d’origine ne reconnait pas l’unité
de l’art pour le remplacer dans ce cas de figure par le principe de réciprocité. Ainsi, lorsque les œuvres
sont protégées uniquement comme dessin et modèle dans le pays d’origine, leur auteur ne peut pas
réclamer dans un autre pays de l’Union que la protection spéciale lui soit accordé dans ce pays sur le
terrain des dessins et modèles. En tout état de cause, la convention d’union de Berne a imposé dans ce
cas une protection minimale des dessins et modèles dans le pays d’accueil comme œuvre artistique.
Cependant, le principe de réciprocité ne s’applique pas aux ressortissants de l’union européenne, ce
qui serait assimilé par une discrimination, assimilée à l’article 18 TFUE. Ainsi lorsque les dessins et
modèles sont protégés dans un pays de l’UE sur le terrain de la PLA sans possibilité de cumul des
protections, ce cumul peut être réclamé dans un autre pays de l’Union où la législation interne le
permet.
1. L’objet de la protection

1.1. Précisions sur les éléments protégeables

Le point de départ du raisonnement conduisant à la définition de l’objet de la protection est l’art. L.
511-1 du C. propr. intell. qui dispose que : « Peut être protégée à titre de dessin ou modèle l'apparence
d'un produit, ou d'une partie de produit, caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, ses
couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux. Ces caractéristiques peuvent être celles du produit lui-
même ou de son ornementation. Est regardé comme un produit tout objet industriel ou artisanal,
notamment les pièces conçues pour être assemblées en un produit complexe, les emballages, les
présentations, les symboles graphiques et les caractères typographiques, à l'exclusion toutefois des
programmes d'ordinateur ».
De cette définition, plusieurs éléments se dégagent.

 L’objet protégeable est un produit ou une partie d’un produit. Il s’agit de l’élément central
caractérisé par sa forme - création en trois dimensions – ou son ornementation - création en
deux dimensions ;

 La protection portera sur l’apparence de ce produit. Ce point est important : seuls les éléments
visibles par l’utilisateur final du produit sont susceptibles d’une protection. Le droit des
dessins et modèles n’est donc pas utilisable pour protéger les pièces internes d’un produit.
 1.2. Précisions sur les éléments non protégeables
Le droit des dessins et modèles, à l’instar du droit d’auteur, ne saisit que les créations de forme ; pour
cette raison, il est classique de considérer que le droit des dessins et modèles ne peut protéger des
idées, des concepts. Outre cette règle fondamentale, l’article L. 511-8 du C. propr. intell. écarte
d’autres types de créations :

 L’exclusion des formes fonctionnelles (article L. 511-8 1°) : L’aspect du produit ne doit pas
être dicté exclusivement par une contrainte fonctionnelle du produit ; la problématique est ici
la même que celle relative aux marques tridimensionnelles. Cette règle, de nature à poser une
frontière entre le droit des dessins et modèles et le droit des brevets, s’avère en pratique
difficile à appliquer, car elle impose de distinguer dans la forme d’un produit, la part qui
revient à la fonction (non protégeable) de celle qui résulte de l’acte de création.

 L’exclusion des pièces d’interconnexion (article L. 511-8 2°) : Il faut songer ici aux pièces
qui s’emboitent l’une dans l’autre pour assurer leur raccordement ; la forme de chacune de ces
pièces est la condition de leur raccordement. Cette règle a pour effet d’empêcher la
constitution d’un monopole sur des pièces interconnectables et garantit la libre concurrence
sur la fabrication de ces pièces. En revanche, le refus de la protection de ces pièces
d’interconnexion ne concerne pas les « pièces faisant partie de systèmes modulaires » (dite
clause Légo). On vise la disposition de l’article L. 511-8 du C. propr. intell. in fine qui permet
de protéger au titre du droit des dessins et modèles.
 2. Les conditions de la protection
Outre les conditions de fond qui doivent être réunies pour s’approprier un dessin et modèle, le
législateur impose une condition de dépôt, sauf en droit communautaire où le règlement 2001 prévoit
un régime unifié de protection aux dessins et modèles enregistré, et un autre aux dessins et modèles
non enregistrés.

2.1. Conditions de fond

La protection légale est réservée à certaines personnes, sur certains objets correspondants à la
catégorie juridique des dessins et modèles.
 Précisions préalables sur la titularité
La notion de titularité
Si le dépôt du dessin et modèle est, du reste en France obligatoire, le titulaire et le créateur (L 511-9
CPI). L’employeur ne peut être investi des droits qu’en vertu d’une cession expresse. La personne
morale peut être titulaire de l’œuvre collective, c’est-à-dire réaliser à l’initiative d’une personne qui
rassemble les contributions de plusieurs auteurs qui ont travaillé en parallèle et sans concertation.
Enfin un groupe de créateurs peut effectuer un dépôt de dessin et modèle en copropriété. On dit qu’ils
sont co-auteur d’une œuvre de collaboration.
La preuve de la titularité 
Elle pose souvent difficulté. Le code a prévu une présomption qui joue en faveur du déposant, ie que
le premier déposant est considéré comme le créateur. Ainsi, le dépôt français du dessin et modèle
produit, comme le brevet, un effet déclaratif de droit. Le véritable propriétaire à la possibilité
d’intenter une action en revendication selon les modalités de l’article L 511-10 CPI. Comme en
matière de marque, le régime des titres non enregistré n’est pas harmonisé. S’agissant du principe
d’appropriation, la directive a en effet posé le principe de la protection par le dépôt, sans imposer les
effets de ce dépôt. Cela permet à la France de faire présumer que le premier déposant est le créateur du
dessin et modèle, tandis que la propriété du titre peut appartenir dans un autre apys membre à son
premier déposant sans que ce dernier puisse renverser la présomption en prouvant sa qualité de
créateur. Peut importe dans ce cas, si le dessin et modèle est la création d’une autre personne que le
déposant lui-même.
Concernant les objets susceptibles d’appropriation, deux conditions de fonds doivent être remplis pour
déposer un dessin et modèle :

 En présence d’une création de forme à caractère ornementale ou esthétique

 Cette création doit être nouvelle

2.1.1. La création de forme à caractère ornementale ou esthétique

2.1.1.1. La création de forme

Comme le droit d’auteur, le droit des dessins et modèle ne protège que les créations et objets qui se
matérialise dans une forme à l’exclusion, des idées et du style. Contrairement au droit d’auteur, le
dessin et modèle doit résulter d’un effort qui s’est obligatoirement concrétisé matériellement.
A la différence du droit d’auteur, le législateur ne propose pas une liste des choses pouvant être
approprié. Seul la pratique permet d’identifier les exemples de formes appropriables (sac, radiateur,
batterie, produit alimentaire etc.). Peut importe que la forme en cause soit en 2 ou en 3 dimensions.
D’ailleurs si le forme est en 3D on parle de modèle et non de dessin.
La seule véritable limite est dans la forme exclusivement définit par des contraintes techniques.
2.1.1.2. Le caractère propre ou individuel

La création doit présenter un caractère propre ou individuel. L’article L 511-4 CPI dispose  : « Un
dessin ou modèle a un caractère propre lorsque l'impression visuelle d'ensemble qu'il suscite chez
l'observateur averti diffère de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué avant la date de dépôt
de la demande d'enregistrement ou avant la date de priorité revendiquée ». La loi française s’est
autorisé une certaine liberté par rapport au texte de la directive du 13 octobre 1998 qui assure
l’harmonisation de la protection des dessins et modèles en Europe puisque la condition du « caractère
individuel » a été traduite par « caractère propre » dans le code de la propriété intellectuelle.
S'agissant de l'appréciation de l'impression globale (ou « impression visuelle d'ensemble »), la
jurisprudence communautaire estime que, lors de la comparaison de l'élément antérieur (en l'espèce, il
s'agissait d'une marque) et du dessin ou modèle contesté, il est permis de fonder le raisonnement « sur
le souvenir imparfait de l’impression globale produite par les deux silhouettes que l’utilisateur averti
conserve en mémoire » L’observateur averti, n’est ni l’expert en esthétique, ni le simple
consommateur. L’analyse de la jp nous informe qu’il s’agit de l’utilisateur qui est doté d’une vigilance
particulière, que ce soit en raison de son expérience professionnel ou de sa connaissance étendue du
secteur considéré. Autrement dit, l’objet doit avoir un caractère propre ou individuel dans le domaine
créatif considéré.
On peut craindre que les notions de nouveauté et de caractère propre ne soient pas aisées à distinguer,
ce qui est pourtant essentiel puisque la loi en fait deux conditions différentes. Le Tribunal de l'UE
admet que les conditions de la nouveauté et du caractère individuel se recoupent dans une certaine
mesure (Trib. UE 6 juin 2013, T-68/11, pt 39 : LEPI sept. 2013, n° 109, obs. C. Bernault). Il est tout
aussi essentiel de distinguer cette condition de l’exigence d’originalité qui préside en droit d’auteur A
cet égard, la Cour d’appel de Paris a jugé que l’appréciation du caractère propre s’effectue sans «
intervention de mérite, de valeur artistique ou d’originalité, toutes notions étrangères au droit des
dessins ou modèles déposés » (Paris, 18 novembre 2011).

2.1.1.3. Le caractère ornemental ou esthétique

La création doit présenter un caractère ornemental ou esthétique. Le caractère doit être esthétique et
non pas uniquement utilitaire. Pour que la forme de l’objet soit protégée elle doit avoir une valeur
attractive de la clientèle. Les créations peuvent être artisanales (joaillerie, dessin d’un tissu, design
industriel etc.).
Toutefois, si le caractère utilitaire permet de breveter l’objet en tant qu’invention, se pose la question
du cumul de la protection. Il faut distinguer plusieurs cas de figure :

 Cas où la création est purement utilitaire et ne poursuit aucun but ornemental et

esthétique : L 511-8 CPI prévoit qu’une telle création n’est pas protégeable sur le terrain des
dessins et modèles, dès lors qu’elle est protégeable sur le terrain des brevets. C’est le cas
lorsque les caractéristiques de l’apparence sont exclusivement imposées par la fonction
technique du produit. Cela a été jugé à propos de la forme d’un hautparleur nécessaire à la
diffusion du son

 Cas où la création est purement ornementale : l’objet n’est pas brevetable bien qu’il soit
utilisé dans l’industrie, alors seule la protection des dessins et modèles est envisageable.

 Cas où la création est à la fois utilitaire et ornementale : on parle alors de forme

fonctionnelle (exemple : la planche à voile). Si l’on peut dissocier la forme ornementale de
son résultat utilitaire le cumul des protections est permis par la loi. Mais si les deux sont
indissociable, l’objet peut seulement être protégé à titre de brevet. Cette solution explique que
nombre d’objet reste sans protection. Pour savoir si la forme et le résultat sont séparable ou
non, la jurisprudence a appliqué le critère de la multiplicité des formes : si plusieurs autres
formes permettent d’atteindre le même résultat utilitaire, les éléments sont dissociables et le
cumul est possible. Dans le cas inverse seule la protection des brevets peut être recherchée.
L’article L 511-8 CPI semble permettre de recourir à ce critère objectif de la multiplicité des
formes, mais la jp ne le fait pas de manière systématique. Sous l’influence de la Cour de
Justice, elle aurait plutôt tendance a rejeter ce critère.
  Cas des pièces détachées : La loi française a clairement exclu les pièces détachées dont la
forme est imposée par la nécessité de les intégrer à un ensemble destiné à former un objet
unique. Les pièces d’interconnexion ne sont donc pas protégeable, mais les pièces détachées
visibles le sont (exemple : portière de voiture). Les pièces détachées visibles sont qualifiées de
produits complexes par l’article L 511-5CPI. Toutefois, il est prévu dans le texte que la
protection de ces dessins et modèles est possible si l’ensemble est crée de façon modulaire, ce
qui est le cas des légo par exemple. Cette précision légale est de nature a condamner la
solution selon lesquels les jouets mécano, ne sont pas protégés par le droit des dessins et
modèles. Cette solution a été consacré par la jp avant le texte nouveau. Il est désormais précisé
qu’un dessins et modèles qui a pour objet de permettre des assemblages ou des connexions
multiples à des produits interchangeables au sein d’un ensemble conçu de façon modulaire
peut être protégé. C’est ce que l’on appelle la clause lego. Cette clause lego étendu à l’échelle
de l’Union européenne aura sans doute servi la cause de l’industrie la cause de l’industrie du
jeu de construction.

2.1.1.4. La condition d’apparence

Le domaine d’appropriation est limité aux seuls éléments visibles. Cette condition au départ de
construction prétorienne, a été consacré par L 511-1 CPI (transpose l’article 1 de la directive de 1998).
On retrouve cette notion d’apparence dans le règlement 2001 sur le dessin et modèle communautaire.
Cette notion signifie que le dessin et modèle doit être perceptible par la vue et non par le touché. Ne
sont pas non plus protégeable les éléments dissimulés à l’intérieur d’un objet. Ainsi la texture d’un
tissu n’est pas protégeable car perceptible que par le toucher ; le logiciel ne l’est pas non plus à
l’exception des interfaces graphiques qui sont indépendante du logiciel.
La condition d’apparence explique que l’article L 515-5 écarte de la protection les éléments non
visibles d’un produit complexe. Cette condition d‘apparence est de nature a réduire considérablement
le champ de la protection des dessins et modèles. Elle rappelle davantage la règle de la représentation
graphique, propre au droit des marques qui écarte la possibilité de protéger les signes olfactifs,
gustatifs et dans une certaine mesure les signes sonores.
2.1.2. La condition de nouveauté
La réforme du droit des dessins et modèles opérée par l’ordonnance du 25 juillet 2001 est sensible sur
la question de la nouveauté ; elle suit, sur cette question, une logique assez proche de celle du droit des
brevets.
La condition de nouveauté est une notion courante de la propriété intellectuelle. Cette condition est
posée en droit des dessins et modèle par la loi française, mais aussi par la directive et le règlement
communautaire.
L’article L. 511-3 du C. propr. intell dispose : .« un dessin ou modèle est regardé comme nouveau si, à
la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou à la date de la priorité revendiquée, aucun dessin
ou modèle identique n’a été divulgué ». Il n’est pas nécessaire de démontrer une activité artistique. La
nouveauté de la forme extérieure du produit s’entend de la différence par rapport à l’état de l’art
antérieur au dépôt.
La nouveauté s’apprécie à la date du dépôt (et non plus à la date de la création du dessin ou modèle,
comme c’était le cas avant l’ordonnance de 2001). Cette approche de la nouveauté devrait
logiquement faire disparaître toute confusion avec l’originalité, condition de protection des œuvres par
le droit d’auteur.
  Notion d’antériorité
Ainsi le dépôt effectué à l’étranger constitue une antériorité. Le CPI et le règlement précisent les
conditions du contrôle de la nouveauté.
On observera également que la nouveauté n’est détruite que par une antériorité de «  toutes pièces »,
c’est-à-dire une antériorité identique. Le texte ajoute à cet égard que des dessins ou modèles sont
considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails
insignifiants : Cass. com., 24 juin 2014, n° 13-12067. Ce contrôle s’impose aux offices comme aux
juges. Il est plus ou moins délicat selon les secteurs considérés de l’art, de l’industrie ou de l’artisanat.
Un dessin et modèle, est différent de ses prédécesseurs s’il est nouveau de mémoire d’homme sans
aucune limitation de temps, ni même de territoire. S’il n’est pas nouveau, on dit qu’il est antériorisé. Il
doit antériorisé de toute pièce pour ne pas pouvoir bénéficier de la protection spécifique. Ce sera
seulement le cas si aucun des éléments essentiels de la forme extérieur du produit n’est différent de ce
qui a pu exister par le passé. Il est acquis que la création doit produire sur l’utilisateur averti, une
impression visuelle globale différente. Il n’est pas question d’imposer une analyse caractéristique par
caractéristiques du produit en cause. Seul une appréciation d’ensemble est acceptable. L’expression
impression visuelle d’ensemble n’a toutefois pas le mérite de la clarté. Le tribunal de première
instance a rendu sa première décision en matière de dessin et modèle communautaire le 18 mars 2010
dans l’affaire Pepsi. Il a fait droit à la demande de la nullité d’un enregistrement, au motif que les
produits concernés, en l’occurrence des articles promotionnelles pour jeu, ne produisaient pas une
impression visuelle globale différente sur l’utilisateur averti. Mais présentait au contraire certaines
similitudes qui n’étaient pas le résultat de la liberté du créateur. Force est de constater que l’opération
de contrôle de la nouveauté s’il faut l’apprécier au regard du degré de liberté du créateur dans le
secteur industriel concerné.
L’article L 511-4 dispose que « pour l'appréciation du caractère propre, il est tenu compte de la liberté
laissée au créateur dans la réalisation du dessin ou modèle ». L’article 6 du règlement, rappelle que la
nouveauté s’apprécie de pair avec le caractère propre. Il est nécessaire que le créateur ai pu exprimé
une certaine liberté pour arrêter la forme extérieur du produit, à défaut de quoi la forme extérieur
imposée ne peut pas avoir de forme propre. Pour autant la liberté de création n’est pas la même dans
tous les secteurs d’activité, et il convient d’en tenir compte pour apprécier la condition de nouveauté.
Le cumul de l’exigence de caractère propre avec celle de nouveauté soulève des difficultés
d’articulation entre les deux critères quand il s’agit d’apprécier la liberté d’exploitation du créateur.
La preuve de l’antériorité est toujours à la charge de celui qui l’invoque pour la protection d’un dessin
et modèle. Très souvent on l’invoque dans le cadre d’une action en contrefaçon. Cette charge est
lourde, il faut prouver l’antériorité de toute pièce, il faut prouver la divulgation.
 Notion de divulgation
L’antériorité n’est opposable que si elle a été divulguée, ie rendue accessible au public. Mais aussi
raisonnablement connue des professionnels du secteur concernés. L’article L 511-6 et l’article 7 du
règlement ont définit la notion de divulgation de la façon suivante : « Un dessin ou modèle est réputé
avoir été divulgué s'il a été rendu accessible au public par une publication, un usage ou tout autre
moyen ». Il n’est pas nécessaire que le public ait pu véritablement accéder à la création. Une liste
illustrative est avancée par le législateur, cette présentation large de la divulgation, rend d’autant plus
difficile la possibilité d’une nouveauté.
Cela suggère que la nouveauté doit être absolue ; autrement dit, sans limite dans le temps, ni dans
l’espace. Mais l’article apporte quelques nuances : « il n’y a pas divulgation lorsque le dessin ou
modèle n’a pas pu être raisonnablement connu, selon la pratique courante des affaires dans le secteur
intéressé, par des professionnels agissant dans la Communauté européenne, avant la date du dépôt de
la demande d’enregistrement ou avant la date de priorité revendiquée ». La nouveauté doit donc être
absolue dans la mesure où toutes les antériorités sont prises en compte, mais elle est également relative
(!) puisque l’antériorité doit avoir été accessible aux professionnels européens, dans les conditions
précitées, pour être opposable. Cela revient à admettre la protection d’un dessin ou modèle qui aurait
été divulgué en dehors du territoire de l’Union européenne s'il est resté inconnu des professionnels
considérés. On retrouve la même limite à la divulgation dans l’article 7 du règlement. L’état de l’art se
trouve limité dans son territoire et dans un milieu de référence.
Une autre limite est également posée par l’article L 511-6 : « Toutefois, le dessin ou modèle n'est pas
réputé avoir été divulgué au public du seul fait qu'il a été divulgué à un tiers sous condition, explicite
ou implicite, de secret ». Ainsi, il est prévu, sans condition de délai, que la divulgation à un tiers sous
condition, explicite ou implicite, de secret ne peut être considérée comme une antériorité, il est donc
possible d’enregistrer le dessin et modèle.
Il existe une dernière hypothèse où la divulgation n’est pas prise en considération pour détruire la
nouveauté. Lorsqu'elle a eu lieu dans les douze mois précédant la date du dépôt de la demande ou la
date de priorité revendiquée, la divulgation n'est pas prise en considération (L511-6) :

 Si le dessin ou modèle a été divulgué par le créateur ou son ayant cause, ou par un tiers à
partir d'informations fournies ou d'actes accomplis par le créateur ou son ayant cause ;

 Ou si le dessin ou modèle a été divulgué à la suite d'un comportement abusif à l'encontre du

créateur ou de son ayant cause.
Ainsi, la commercialisation d’un produit précédent de peu le dépôt du modèle n’est pas destructeur de
la nouveauté.
L’antériorité non divulgué ne présente donc pas de danger pour le dépôt d’un dessin et modèle. Peut-
on pour autant impunément déposer une antériorité non divulguée. Le déposant risque la fraude par
usurpation, permettant au créateur d’agir en revendication (L 511-10 CPI).
 Notion d’originalité
Avant la réforme de 2001, la jp a fait un amalgame entre nouveauté et originalité. Ainsi la Cour de
Cassation avait pu demander que le dessin ou modèle soit à la fois nouveau et exprime la personnalité
de l’auteur.
Après la réforme cette juridiction a cultivé l’ambiguïté. La condition d’originalité découle de la notion
même de création. Il est vrai qu’on a du mal à concevoir un dessin et modèle nouveau mais banal. Il
reste que l’empreinte de la personnalité n’est pas une condition de fon. Néanmoins, la preuve de cette
condition peut servir à établir la nouveauté.
2.2. Conditions de forme

2.2.1. Procédures nationale (devant l’INPI) et européenne (devant l’OHMI)

Aux termes de l’art. L. 511-9 du C. propr. intell., la protection s’acquiert par l’enregistrement qui
s’effectue auprès des services de l’INPI (art. L. 512-2 et s. du C. propr. intell. et art. R. 512-2 et s. du
C. propr. intell.) ou auprès de l’OHMI (aussi appelé EUIPO) si l’on brigue un titre de l'Union
européenne.
Le règlement et le code retiennent que la propriété est accordée au déposant qui est présumé en être le
créateur. Le règlement a toutefois créé un régime unifié pour un dessin ou modèle non déposé. Les
conditions d’acquisition de ce titre de propriété sont identiques à celle des dessins et modèles
enregistrés. Mais son régime de propriété diffère substantiellement. Il permet une appropriation brève
et une protection combinée avec celle issue du droit d’auteur.
Suivant les dispositions de l’article 11 du règlement, le droit de propriété né sur la dessin et modèle
non déposé né à compter de la première divulgation au public au sein de l’UE et bénéficie à la
personne qui a effectué cette première divulgation sur le territoire de l’UE. Le titre appartient à la
personne qui se prévaut du dessin et modèle, et il appartient à cette personne d’en apporter la preuve.
Aucun autre élément n’est pris en considération pour la reconnaissance du dessin et modèle non
enregistré, et il n’y a aucune restriction quant à la nationalité de celui qui divulgue. La directive de
1998 n’a cependant pas imposé les règles d’appropriation des dessins et modèles, laissant les EM
libres d’y déroger.
En pratique certains systèmes de dépôt nationaux produisent un effet constitutif de droit. D’autres part,
certains systèmes n’exigent pas de dépôt alors que d’autres oui. Il existe d’importantes divergences qui
sont la conséquence des lacunes de l’harmonisation européenne. Les systèmes de dépôt devant l’INPI
et l’OHMI présentent néanmoins de nombreuse similitude et implique le respect des mêmes formalités
en vue de de l’obtention de l’enregistrement.
2.2.1.1. Les formalités de dépôt
Il existe deux régimes de dépôt en France :

 Le dépôt ordinaire
 Le dépôt simplifié : Il bénéficie aux industries qui renouvellent fréquemment la forme et le
décor de leurs produits (L512-2 CPI). Le recours à cette procédure simplifiée peut être fait
auprès de l’INPI pour obtenir un délai à compter de la date du délai, et ce afin de définir une
stratégie d’appropriation et choisir les vu qui seront publiées. Cette procédure obéit à certaines
formalités allégées. Le dépôt simplifié est aussi moins couteux que le dépôt ordinaire.

 Lieu du dépôt
Le dépôt est reçu en France au siège de lINPI pour l’obtention d’un titre national. C’est le lieu imposé
par la loi pour les résidents français, mais hors de paris ce dépôt peut s’effectuer au greffe du tribunal
de commerce ou au greffe de la juridiction statuant en matière commerciale, laquelle transmettra
ensuite le dossier à l’INPI.
Une demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle communautaire peut être déposer auprès de
l’OHMI ou du service central d’un EM ou auprès du bureau Benelux des dessins et modèles. Toute
demande est transmise à l’office d’harmonisation du marché intérieur. Les déposant n’ayant pas leur
siège social dans un EM ou dans un Etat parti à l’accord, son tenu de constituer un mandataire
satisfaisant aux conditions légales.
 Contenu de la demande de dépôt
Le déposant doit remplir une demande d’enregistrement laquelle comporte à peine d’irrecevabilité :
l’identification du demandeur, une redevance fixe et une redevance pour chaque reproduction. Il est
également possible de fournir un échantillon. Un même dépôt peut porter sur un produit décrit au
moyen de plusieurs dessins ou modèle à condition qu’il relève d’une même classe au sens de la
classification établi par l’arrangement international de Locarneau du 8 octobre 1968. Cette exigence ne
concerne pas le dépôt simplifié ni le dépôt portant sur des ornementations.
Chaque office peut avoir des exigences propres concernant le nombre de dessin ou modèle concerné et
le nombre de reproduction graphique ou photographique qui peuvent être incluse dans le dépôt. Ainsi,
pour la procédure devant l’INPI, le dépôt ne peut porter sur plus de 100 reproductions. Pour la
procédure devant l’OHMI, le nombre de biens intellectuels par dépôt est illimité mais le nombre de vu
par biens intellectuels est limité à 7, au-delà les vus ne sont pas prises en considération.
L’enregistrement devant être publié, le demandeur doit fournir des reproductions du dessin ou du
modèle qu’il souhaite réserver (TGI Paris, 27 janvier 2011). Il peut être nécessaire de procéder à des
reproductions sous des angles différents du produit ; ces reproductions peuvent prendre la forme d’un
dessin, d’une photo. La remise d’un échantillon est possible s’il s’agit de réserver un dessin, à la
condition qu’il ne soit pas trop épais. Les reproductions sont la pièce essentielle du dossier car ce sont
elles qui permettent de fixer le périmètre de la propriété. Elles sont au dessin ou modèle ce que les
revendications sont aux brevets.
 La spécificité des procédures devant les offices internationaux
Le déposant qui souhaite revendiquer la priorité unioniste de l’article 4 de la convention d’union de
Paris, doit inclure au dossier sa demande de priorité et renseigner l’office sur le précédent dépôt
étranger.
Devant les offices internationaux, se pose la question de la langue de procédure. Devant l’OHMI
suivant l’article 98 paragraphe 1 du règlement, le dépôt peut être effectué dans l’une des langues de
l’UE. Mais suivant le paragraphe 2 le déposant doit désigner parmi les 5 langues officielle de l’OMHI
la langue dans laquelle il souhaite que la procédure soit conduite.
 L’examen du dossier
Après la période du dépôt vient celle de l’examen du dossier (effectué par l’office) suivant une
procédure propre à chaque office, il est possible pour le déposant autorisé sur requête de corriger les
erreurs matérielles relevé dans les documents déposés. Et la demande d’enregistrement, peut en outre
être retiré ou limité sur demande écrite à tout moment, jusqu’au début des préparatifs techniques
requis par la publication. Il est également possible de demander l’ajournement de la publication en
respectant la procédure prévue par l’office.
Une fois le dépôt effectué, l’office procède à un contrôle formel et de fond. Il pourra rejeter le dépôt si
la demande n’a pas été faite dans les conditions de forme réglementaire, sous réserve des irrégularités
auxquelles il peut être remédié. Ainsi par exemple, l’office peut déclarer irrecevable tout dépôt qui ne
comporte pas au moins un exemplaire de la reproduction. L’office pourra également rejeter le dépôt
sur le fond s’il porte sur des dessins ou modèles contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs.
En droit communautaire comme en droit français, l’office s’assure que l’objet de la demande répond à
la définition d’un dessin ou modèle, mais il n’a pas pour mission d’apprécier les autres conditions de
fond. Il ne se livre donc pas à un examen des caractère créatif, ornemental ou propre etc. Pourtant
l’article 11 de la directive de 1998 avait prévu la possibilité pour les offices de refuser l’enregistrement
pour non-respect des conditions de fond. La disposition d’harmonisation n’était cependant pas
obligatoire, et le législateur français ne l’a pas adopté. Cette absence d’examen se justifie par la
complexité de l’examen et par la nécessité de conférer le plus rapidement possible une date de
naissance au titre de propriété. Néanmoins, ce choix franco-communautaire fragilise le titre de
propriété puisqu’il est fort possible que sone existence soit remise en cause lors d’un contentieux
ultérieur.
 La publication du dépôt en cas de recevabilité
Lorsque le dépôt est recevable il est publié sur un registre mentionnant pour chaque dépôt l’identité du
titulaire ainsi que les éléments permettant l’identification du dessin ou modèle. Ces indications sont
inscrites à l’initiative de l’office et en cas de décision judiciaire définitive sur réquisition du greffé ou
sur requête de l’une des parties. Aucune inscription n’est cependant portée au registre tant que le dépôt
n’est pas rendu public. Toute inscription fait l’objet d’une mention au sein d’une publication officielle.
L’OHMI fait une publication officielle au registre des dessins et modèles communautaire. Ensuite
l’enregistrement est publié par l’office dans un bulletin ouvert au public. En France la publication est
faite au BOPIC ( ?) et le dépôt est mentionné au registre national des dessins et modèles. Toutefois si
le déposant a demandé un ajournement de la publication pour aménager une certaine confidentialité, la
publication n’intervient qu’au terme d’une durée de trois ans.
Par la suite, les actes modifiant la propriété ou la jouissance des droits attachés aux dessins ou
modèles, sont inscrit à la demande de l’une des parties à l’acte, ou s’il n’est pas parti à l’acte, le
titulaire du dépôt au jour de cette demande.
La publication marque une date importante car l’action en contrefaçon n’est recevable qu’à partir du
moment où le dépôt est publié. Cette précision est à l’article L 512-12 CPI. Tant que la publicité est
différée le déposant ne peut pas valablement assigner une personne en contrefaçon.
 Les recours possibles contre la décision des offices
Quels sont les recours ? les décisions des offices peuvent faire l’objet de recours :

 Recours contre les décisions de l’INPI : il est possible de faire un recours devant la Cour
d’appel du lieu de résidence de la personne qui a formé le recours
 Recours contre les décisions de l’OHMI : ils sont portés devant la chambre des recours et
peuvent être formés dans les deux mois à compter de la notification de la décision litigieuse.
La décision de la chambre des recours est susceptible d’un recours devant la cour de justice
qui sera alors compétente pour annuler ou réformer la décision attaquée.

2.2.2. Effets du dépôt et de l’enregistrement : titularité ; revendication ; droit

d’agir; action en nullité
Au regard de la titularité, l’enregistrement fait rétroactivement naitre le droit de propriété au jour du
dépôt de la demande devant l’office ou au jour du dépôt de la demande devant l’office d’origine si la
priorité unioniste a été invoquée.
Avant l’ordonnance de 2001, le droit français protégeait les dessins et modèles non déposés et
permettait au déposant de faire remonter la protection à une date antérieur au dépôt. La transposition
de la directive de 1998 en droit français a permis d’aligner le principe d’appropriation du dessin ou
modèle français sur celui communautaire. Désormais, selon le droit franco-communautaire,
l’enregistrement fait naitre une présomption de titularité réfragable puisque le déposant est simplement
supposé être le créateur.
 Cas où le déposant n’est pas le créateur
Dans le cas où le déposant n’est pas le créateur, le créateur pourra renverser la présomption en
prouvant par tout moyen. Dans le cas où la création est le fruit d’un travail collectif, la propriété
s’exerce en indivision entre les co-auteurs. Le droit interne ne visant pas ce cas particulier, c’est le
droit commun qui a vocation à s’appliquer. L’article 14 du règlement a énoncé que si plusieurs
personnes ont réalisés conjointement un dessin ou modèle, le droit au dessin ou modèle leur appartient
conjointement.
 Cas de la création d’un salarié
Lorsque le dessin ou modèle est la création d’un salarié : le droit français ne dispose pas de
dispositions particulières à ce cas de figure. Il est permis d’en déduire qu’il est possible d’attribuer
contractuellement à une personne le pouvoir de déposer les dessins ou modèle et de s’approprier par ce
biais les créations sans transfert de propriété entre le créateur salarié et l’employeur.
C’est une solution qui présente une différence majeure avec le régime des droits d’auteur où il n’est
pas possible de déroger par contrat à l’attribution ab initio des contrats patrimoniaux.
Cette possibilité découle selon une partie de la doctrine de l’utilisation en droit français d’ayant cause,
à savoir le cocontractant de l’auteur. Ce choix de vocabulaire n’est pas anodin et permet au
cocontractant de devenir le porpiétaire du dessin et modèle en lieu et place du créateur. La situation
aurait été différente si le texte français avait seulement limité la titularité au déposant et à ses ayant-
droit (successeur du créateur).
Cette interprétation est loin de faire l’unanimité puisque la doctrine majoritaire prône l’application du
droit d’auteur. Cependant, retenir cette position aurait le mérite de mettre le droit français en
conformité avec le droit communautaire. L’article 14 paragraphe 3 du règlement concerne
explicitement les créations de salarié. Il est acquis que cet article doit être interprété à la lumière de
l’article 88 du règlement en ce sens que le titulaire du droit au dessin et modèle crée dans le cadre d’un
rapport contractuel autre qu’un travail subordonné doit être déterminé d’après la volonté expresse des
parties et la loi applicable aux contrats. Cette interprétation résulte de l’arrêt FEIA de la cour de
Justice 2 juillet 2009. Suivant cet arrêt, le dessin ou modèle communautaire appartient au créateur,
même lorsqu’il est réalisé dans le cadre d’une commande. Seul le contrat de travail, déroge à cette
règle à moins que le transfert n’ai été effectué par contrat à un ayant droit. Mais pour que le régime de
l’article 14 s’applique il est nécessaire que le modèle ait été crée par un salarié. Il n’est pas
envisageable d’y soumettre un consutlat, stagiaire etc. La création doit être réalisé dans l’exercice des
obligations d’un salarié ou suivant les instructions de son employeur.
L’article 14 paragraphe 3 ajoute une autre limite à l’application de sa règle. La règle ne peut
s’applique qu’à défaut de solution en droit interne. La difficulté pour le droit français relève du silence
de la loi nationale. On peut se rallier à la doctrine française qui regrette que la réforme de 2001 n’ait
pas permi de trancher cette question et d’apporter une solution claire au problème de la dévolution des
droits aux dessins ou modèles lorsque que la création est le fait d’un salarié.
 L’action en revendication
La revendication du droit de propriété est envisagée par le régime français à l’article L 511-10 et par le
régime unifié aux articles 15 et 16 du règlement. Si le titre de propriété a été déposé en fraude des
droits d’auteur ou en violation d’un obligation légale ou conventionnelle, la personne qui s’estime en
droit de revendiquer la propriété peut le faire en justice. Il se peut en effet que la création protégée à
titre de dessin ou modèle est un titulaire qui ne soit pas celui du droit d’auteur.
Dans ce cas, la revendication permet à l’auteur de revendiquer le cumul des régimes. En ce sens L
512-4 dispose que le droit de propriété est nul s’il porte au droit d’atteinte au droit d’auteur d’un tiers
qui pourrait éventuellement être un salarié ou un prestataire de service. L’auteur qui n’a pas cédé ses
droits d’auteur ou qui voit un tiers déposer son œuvre à titre de dessin ou modèle peut ainsi s’opposer
à cette appropriation sur ce fondement.
L’article L 511-10 tranche les questions de procédures attachées à cette action en revendication qui se
prescrit par 3 ans à compter de la publication de l’enregistrement du dessin ou modèle ou en cas de
MF à compter de l’expiration de période de protection.
 L’action en contrefaçon
L’enregistrement ouvre en outre le droit d’agir en contrefaçon mais aussi le droit à être potégé sur ce
terrain pendant 5 ans à compter du dépôt. La durée étant renouvelable par période identique jusqu’à
une période de 25 ans. Le régime français de la durée de protection a considérablement évolué sous
l’influence du droit supranational quand on songe que sous la loi de 1909 la durée totale de protection
des dessins et modèles pouvait atteindre 50 ans.
  La question des nullités
La question de la nullité est liée à la procédure de la délivrance du dessin ou modèle.
En droit d’auteur l’absence de procédure de dépôt conduit à envisager la nullité pour défaut
d’originalité dans le cadre du seul contentieux judiciaire comme moyen défense à une action en
contrefaçon. En matière de DM (dessin ou modèle) la nullité est un argument du tier pour s’opposer à
la validité du titre de propriété. Mais il n’y a pas de procédure d’opposition devant l’office national. Le
titre bénéficie d’une présomption de validité et il appartient aux tiers de la faire tomber. L’absence de
contrôle au fond dans le cadre d’une procédure d’opposition n’écarte pas toute compétence de l’OHMI
pour apprécier la validité post dépôt du titre de propriété communautaire ou unitaire.
En droit français, l’article L 512-4 écarte la compétence de l’INPI et prévoit que la nullité peut
seulement être faite en justice à titre principale ou à titre reconventionnel.
Le règlement a prévu que dans le cadre d’une action en contrefaçon, la nullité d’un DM
communautaire non enregistré peut être prononcé par le tribunal national communautaire des DM en
France, le TGI de Paris. Mais si le DM est enregistré, l’article 24 du règlement a prévu que la demande
en nullité peut être formé au principal devant l’OHMI et dans le cadre d’une action en contrefaçon à
titre reconventionnel devant le tribunal national des DM.
La décision de l’OHMI peut faire l’objet d’un recours devant la chambre des recours et en dernier
ressort devant la CJUE. Cette solution a été prévu pour assurer une interprétation uniforme des
conditions de validité des DM unitaire enregistré.
Les causes de nullité du titre français comme la cause de nullité du titre unifié sont celle de l’article 11
de la directive de 1998. Il a été transposé à l’article L 512-4 CPI, et on le retrouve à l’article 25 du
règlement. Ces textes proposent une liste exhaustive des causes de nullité relatives et absolu. Le non-
respect des conditions de fond de validité des titres est sanctionné par la nullité absolue. Les causes de
nullité absolue peuvent être invoqué par tout intéressé et sont identique en droit français et en droit
européen unifié. Les causes de nullité relatives sont celles qui ne peuvent être invoqué que par une
catégorie limitée de personne, en pratique, celles qui détiennent une antériorité opposable et qui n’ont
pas donné une autorisation au déposant. Il existe 4 causes de nullités relatives communes au droit
français et au droit européen unifié :

 Le dépôt effectué en violation des droits du créateur ou de l’ayant cause : ie le déposant

frauduleux, permettant au créateur ou à l’ayant causé d’exercer une action en revendication de
propriété
 La nullité en violation des droits d’un DM antérieur divulgué après la date de dépôt ou
de priorité de la demande d’enregistrement : ie il est possible de demander la nullité en cas
de conflit dans le temps entre la la période de dépôt et la date de divulgation du bien
intellectuel. Deux hypothèses sont visées :
- Celle où le DM déposé est en conflit avec un DM antérieur divulgué après le dépôt ou
après la date de priorité du DM
- Celle où la priorité unioniste est revendiquée à une date antérieure correspondant à
l’enregistrement ou à la date du dépôt d’un dessin ou modèle dans un pays d’origine
 L’atteinte à un droit d’auteur antérieur : le dépôt constitue une production non autorisée de
l’œuvre antérieur
 L’atteinte à un signe distinctif antérieur : cette cause de nullité a été imposée comme
antériorité opposable par le CPI et par le règlement. L’expression de signe distinctif recouvre
(les marques, l’enseigne, le nom commercial, le nom de domaine, la dénomination sociale). Le
conflit peut surgir dès lors qu’un dessin reproduit l’un de ces signes antérieurs qui ont été
appropriés par un tiers
Le règlement prévoit une cause supplémentaire de nullité que l’on ne retrouve pas en droit interne. Il
s’agit de l’usage abusif. L’article 25 du règlement énonce qu’il est permis de demander la nullité d’un
DM communautaire s’il constitue un usage abusif de l’un des éléments énumérés à l’article 6 de la
convention de l’union de paris ou s’il constitue un usage abusif de signe, emblème ou armoirie autres
que ceux visés à l’article 6 à condition qu’il présente un intérêt particulier pour un EM.
En droit français, nul doute que l’atteinte à l’OP et aux bonnes mœurs pourrait constituer un
fondement légitime et suffisant pour permettre l’annulation du dessin ou modèle français intégrant des
symboles ou emblèmes. Le droit français et le DUE unifié des DM envisage tous deux la possibilité
pour les pouvoirs publics d’engager d’office une action en nullité. L’article L 512-4 accorde cette
compétence au ministère public, et l’article 25-5 du règlement cnonfie cette action à l’autorité
compétente de l’Etat concerné.
S’agissant enfin des effets de la nullité, il est acquis que la décision du juge ou de l’OHMI porte sur
l’ensemble du territoire concerné. La nullité produit un effet rétroactif et le titre de propriété est tenu
pour ne jamais avoir existé emportant résolution des contrats ayant pu être passé pour l’exploitation du
bien. A cet égard L 512-6 signale l’effet absolu de la décision de nullité. Toutefois la nullité n’affecte
pas les décisions en contrefaçon ayant acquis autorité » de chose jugé avant la décision d’annulation.
L’effet absolu de la nullité n’affecte pas non plus les contrats conclus et exécutés antérieurement à la
décision d’annulation. Il convient d’indiquer que les effets de la nullité peuvent être partiels si les
motifs de nullité n’affectent les DM qu’en partie seulement. Dans ce cas le droit français et le
règlement maintiennent la possibilité de maintenir l’enregistrement sous une forme modifié. Cela
signifie que le titulaire aura renoncé pour l’avenir à une partie de la protection jusque là accordé. Une
telle décision de la part du déposant fait nécessairement l’objet d’une inscription au registre national
ou régional.
2.2.3. Stratégies de dépôt : national ; unitaire européen ; international (système de
La Haye)
En règle générale pour pouvoir être enregistrée, le dessin et modèle doit être nouveau et / ou original.
Les exigences et la définition du DM pouvant varier d’un pays à l’autre. La procédure peut
comprendre ou nom un examen au fond en vue de déterminer l’originalité et / ou la nouveauté du
produit.
La durée de protection du titre est en règle générale de 5 ans et peut faire l’objet d’un renouvellement
pour une période qui se situe au maximum entre 15 et 25 ans. La durée minimale imposée par
l’ADEPIC est de 10 ans.
Selon la législation le DM peut aussi être protégé en tant qu’œuvre d’art si le cumul est possible
sachant qu’il n’a as été imposé par le législateur européen.
A titre de rappel, le dépôt peut se faire auprès de l’INPI pour un titre national, auprès de l’OHMI pour
l’obtention d’un titre unitaire, mais aussi auprès l’OMPI pour l’obtention de plusieurs titres nationaux.
Ce choix est stratégique pour le déposant, il choisira un ou plusieurs offices en fonction des territoires
sur lequel il souhaite obtenir protection. Pour définir une stratégie il est important de dresser un bilan
de toutes les possibilités de protection.
Au dépôt communautaire, s’ajoute la possibilité d’un dépôt national ou d’un dépôt international selon
la procédure centralisée.
Le système de la Haye : l’arrangement de la Haye de 1896 est géré par l’OMPI et propose un système
de dépôt international des DM qui peut à ce jour être régit par deux actes :

 L’acte de Londres de 1934 : plus en application depuis le 1er janvier 2010

  L’acte de 1970 qui a régit la plupart des dépôts entre 1934 et 2004. Et depuis 2004 c’est l’acte
de Genève (1999) qui régit la plupart des dépôts et qui compte le plus grand nombre de
membres. Depuis 2004 la couverture géographique est stratégiquement très intéressante.
Cette procédure simplifiée dont la langue est le français ou l’anglais permet de faire des économies de
couts importantes. Les traductions des documents et le paiement d’une taxe nationale ne sont en effet
plus nécessaires. Cette procédure permet également d’encourager les entreprises européennes à
renforcer leurs échanges commerciaux avec les pays tiers.
Il y a désormais un lien entre le système de la Haye et celui de l’OHMI. Deux règlements de 2006 ont
relié le système d’enregistrement des DM communautaire au système international géré par l’OMPI.
Grace à ce pont entre l’acte de 1999 et l’OHMI les entreprises peuvent obtenir la protection d’un
dessin ou d’un modèle non seulement au travers de l’UE mais aussi dans les pays partis à
l’arrangement de la Haye et vice versa. L’enregistrement international qui doit être demandé
directement auprès de l’OMPI selon l’acte de 1999 peut depuis 2008 produire ses effets sur l’ensemble
des EM de l’UE mais encore sur l’ensemble des EM de l’organisation africaine pour la protection de
la PI. L’OMPI se contente de publier la demande d’enregistrement international et de la transmettre à
l’office ou aux offices qui pourront la refuser ou l’accepter. Si aucun refus n’est notifié par l’office à
l’OMPI, l’enregistrement du DM produira les mêmes effets qu’un enregistrement national ou régional.
Les personnes ayant un lien avec les membres en termes de nationalité de domicile ou d’établissement
peuvent introduire une demande internationale auprès de l’OMPI même si son pays n’est pas lui-
même membre du système. Et à la différence du système de Madrid, il n’est pas nécessaire d’avoir
déjà déposé son titre dans un pays membre pour pouvoir utiliser le système centralisé administré par
l’OMPI.
2.3. Conditions de la perte du droit

2.3.1. Déchéance : pour non-usage sérieux ; pour dégénérescence

2.3.2. Forclusion par tolérance

3. Droit sur le dessin ou modèle

3.1. Contenu du droit

3.1.1. Durée
En droit franco-communautaire l’enregistrement du DM confère un droit de propriété industriel sur les
DM pour une période de 5 ans renouvelable 4 fois par période de 5 ans dans la limite de 25 ans. C’est
en effet, la limite de prévue à l’article L 513-1 CPI depuis 2001 et article 12 du règlement.
Cependant le DM peut aussi faire l’objet d’une protection de 70 ans post mortem sur le terrain des
droits d’auteurs. En vertu du principe de l’unité de l’art consacré par le droit franco-communautaire,
les DM sont qualifiable d’œuvre de l’esprit protégé en cette qualité par le droit d’auteur. Le titulaire
peut alors utiliser les deux terrains pour protéger effacement le DM.
3.1.2. Prérogatives du titulaire

3.1.2.1. Règle du cumul de protection

Les créations susceptibles d’être protégées au titre des dessins et modèles peuvent également être
considérées comme des œuvres au sens du droit ; Il faut rappeler que ce dernier s’applique à toute
création de forme originale, quel que soit sa destination (art. L. 112-1 du C. propr. intell.). Il faut
comprendre que la mise en œuvre du droit des dessins et modèles n’interdit pas de solliciter également
les dispositions des livres 1 er et 3 du code de la propriété intellectuelle, autrement dit les règles
applicables au droit d’auteur.
S’agissant du cumul de protection, la règle de l’unité de l’art est facultative. Une divergence de taille
entre les pays européen porte sur le cumul de protection des DM sur le terrain de la propriété
industrielle et sur celui du droit d’auteur. La règle du cumul n’a pas été imposée, elle est pour les Etats
une simple possibilité. L’article 17 de la directive contient en effet des dispositions facultatives. Et à
l’échelle internationale, la convention de Paris a laissé aux EM une totale liberté de choix à ce sujet.
En Europe la directive à chercher à encourager les EM à donner des droits d’auteurs ad vitam à
l’artiste qui crée la forme ornementale sans formalité, en plus des avantages conférés par le dépôt à
titre de DM.
Cette autorisation de cumul est un avantage certain pour l’auteur si le dépôt du DM est annulé ou
quand la durée de protection est expirée. Si l’œuvre est tombée dans le domaine public, les ayants-
droit de l’auteur pourront la déposer comme DM et cumuler les deux durées de protection, à savoir 70
post mortem et 25 ans depuis le dépôt.
Le dépôt donne aussi une date certaine à partir de laquelle nul ne peut copier ou imiter l’apparence
extérieure du produit ornementale. La publication du dépôt est une divulgation qui déclenche la
présomption de la qualité d’auteur en vertu de l’article 113-1 CPI.
Le droit d’auteur permet de bénéficier du droit moral absent de la propriété industrielle. Le droit moral
donner le droit au respect et à la qualité de son œuvre. Il est perpétuel, inaliénable, imprescriptible et
ne peut pas faire l’objet d’une aliénation ni même d’un transfert par voie contractuel.
En France, le cumul est possible selon L 513-2 CPI, les dessins ou modèles sont protégeables par le
droit d’auteur s’il constitue des œuvres de l’esprit en dépit de leur destination industrielle. L’article L
112-2 CPI en prend acte et vise expressément les œuvres des arts appliqués. Le critère de l’originalité
conçu traditionnellement de façon subjective comme étant l’empreinte de la personnalité de l’auteur
est assouplis, et la jp se contente d’un effort créatif personnalisé pour les DM. La contrefaçon d’un
DM en droit d’auteur, consiste soit à le reproduire à l’identique totalement ou partiellement soit à en
faire une imitation.
Mais comme la règle du cumul est une règle d’harmonisation facultative en Europe, les EM gardent
toute latitude pour continuer à interdire ce cumule. Il en résulte une grande insécurité juridique pour le
titulaire du DM.
Cette solution est confortée par la CJUE qui, interprétant la directive n° 98/71/CE, affirme que le
principe du cumul ne saurait être remis en cause par les États membres (CJUE, 27 janvier 2011, C-
168/09 : Propr. intell. octobre 2011, p. 450, P. Candé). Cependant, ce sera à la condition que les
exigences du droit des dessins et modèles et celle du droit d'auteur soient satisfaites comme le précise
la Cour de cassation (Cass. com., 29 mars 2017, n° 15-10885).
3.1.2.2. La protection du dessin ou modèles unitaire européen
Le règlement 6/2002 du 12 décembre 2001 a prévu deux types distincts de protection des dessins et
modèles communautaire selon qu’il soit enregistré à l’OHMI ou pas.
 Cas des dessins ou modèles non enregistrés
La protection accordée à un DM non enregistré est caractérisée par le court terme, protégé pendant une
période de 3 ans à compter de la date à laquelle il a été divulgué pour la première fois au public au sein
de l’UE. Il peut s’agir de la date de la mise en vente, par des actes de marketing par exemple. Cette
protection est utile dans certains secteurs où la vie économique des produits est souvent courte
(exemple : mode et textile). Ces produits bénéficient d’un certain niveau de protection sans passer par
une protection plus longue.
Le degré de protection offert aux DM non enregistré est moindre que ceux qui sont enregistré. Un titre
enregistré est protégé à la fois contre la copie systématique et contre le développement indépendant
d’un DM similaire tandis qu’un DM non enregistré est protégé uniquement contre la coie systématique
non autorisé et effectuée à des fins commerciales.
 Cas des dessins ou modèles enregistrés
Un DM enregistré bénéficie d’une sécurité juridique plus formelle et plus grande que le dessin ou
modèle non enregistré. Il permet de s’opposer aux créations similaires réalisées de manières
indépendante par un autre créateur, même de BF. Cette prérogative n’appartient pas au titulaire d’un
DM non déposé.
Selin le droit franco-communautaire, l’enregistrement d’un DM confère à son titulaire un droit
exclusif de l’utiliser et d’interdire à tout tiers d’utiliser ou copier le DM sans autorisation. Tous les
actes d’exploitation requièrent l’autorisation du titulaire. Ainsi l’article L 513-4 CPI interdit à défaut
de consentement, la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation, l’utilisation
ou la détention d’un produit incorporant le DM. L’ancien article L 511-1 visait plus positivement le
droit de d’exploiter, le droit de vendre et de faire vendre.
L’article L 521-3 relatif à la preuve de la contrefaçon prévoit la saisie des produits importés, fabriqués,
détenus, mis en vente, livrés ou fourni illicitement. Ainsi, le code procède au même type
d’énumération qu’en droit des brevet / marques. Toutefois en pratique, la plupart de ces actes
supposent une reproduction de l’objet protégé, autrement dit l’exploitation d’un DM c’ets le plus
souvent en faire une reproduction.
Il n’y a pas de revendication ou de libellé définissant l’objet de l’appropriation. A l’inverse du droit
des marques, il n’y a pas davantage du principe de spécialité, seule la reproduction permet de définir
l’objet de l’appropriation.

3.1.3. Limites et exceptions au droit de propriété

Le monopole sur le DM a ses limites et exceptions.
 Limites
L’épuisement : Tout d’abord l’exercice du monopole s’épuise dans les mêmes conditions que les
autres titres de propriétés intellectuels, ie après une première mise sur le marché de l’EEE des produits
incorporant un DM avec l’autorisation ou le consentement de son titulaire. La règle de l’épuisement
est consacré à l’article L 513-8 CPI mais aussi dans la directive de 1998 et dans le règlement de 2001.
La limite s’applique de la même manière aux DM, brevet ou droit d’auteur.
 Exceptions
1ère exception
Les textes ont prévu les mêmes exceptions au droit de propriété sur une absence d’exploitation
commerciale concurrente. Les articles L 513-6 et 20 du règlement précisent que la protection des
dessins ou modèle ne s’étend pas aux utilisations privées ni à celles destinées à des fins non
commerciales. Il existe l’exception similaire de copie privée en droit d’auteur.
2ème exception
L’autre exception au droit d’autoriser concerne les copies à des fins expérimentales, ce qui rappelle
l’exception en matière de brevet.
3ème exception
Elle porte sur les actes de reproduction à des fins d’illustration ou d’enseignement. Cela rappelle
l’exception similaire permettant les courtes citations en droit d’auteur.
Pour éviter tout abus, l’article L 513-6 CPI soumet l’exception à deux conditions :

 La reproduction doit être conforme à des pratiques commerciales loyale (héritage de fair use)
 La reproduction ne doit pas porter préjudice à l’exploitation normale du DM
 Un substitut de droit à la paternité est ici créer, puisque la personne qui effectue la
reproduction doit mentionner l’enregistrement et le nom du titulaire des droits.
Exceptions du règlement 2001
Sont également considéré comme des exceptions au droit de propriété par le règlement 2001, les actes
accomplis à des fins essentielles de défense ou de sécurité. L’article 23 écarte ainsi le jeu du monopole
lorsqu’un EM autorise l’utilisation du bien intellectuel par le gouvernement ou pour le compte de ce
dernier.
Par ailleurs, l’article 22 fonde une autre exception au droit de propriété sur une utilisation antérieur. Le
règlement a repris l’exception de possession personnelle antérieure propre au droit des brevets. Cela
permet à tout tiers qui établi avoir commencé à utiliser de BF le bien intellectuel dans l’UE avant la
date de dépôt de la demande ou avant la date de priorité revendiquée de se prévaloir sans crainte d’un
droit sur son utilisation antérieure et de continuer à exploiter le DM dans les mêmes conditions. Il ne
dispose cependant pas la possibilité d’octroyer à un tiers le droit d’exploitation, ni celui de transférer
son droit de possession personnelle antérieur sauf s’il le fait avec l’ensemble de l’entreprise de
l’activité en cause.
On trouve une dernière exception dans le règlement, qui concerne les pièces détachées automobiles.
Exception pour libéraliser ce secteur là du commerce européen.
3.2. Mise en œuvre du droit

3.2.1. Exploitation du dessin ou modèle

Le monopole sur les DM est mis en œuvre de façon active par l’exploitation qui en est faite, ie la
cession, la licence. La vente et le louage étant les deux types de contrat d’exploitation habituellement
pratiqués. En l’absence de dispositions spéciales on applique le droit commun des contrats, toutefois
afin de se réserver le bénéfice des droits patrimoniaux d’auteurs, les cocontractants sont tenus au
respect du formalisme particulier imposés aux articles L 131-1 et suivant CPI. Ces dispositions
concernent le droit d’auteur. Ainsi le contrat sera écrit, contiendra la mention de chacun des droits
cédé, le territoire concerné, la durée de cession ou de concession et sa destination.
Il faudra par ailleurs prévoir une rémunération proportionnelle. La cession d’œuvre globale future est
en outre proscrite.
3.2.2. Défense du dessin ou modèle : action en contrefaçon au civil et au pénal
Le monopole sur les DM est mis en œuvre de façon défensive par le recours à l’action en contrefaçon
civile ou pénale qui sanctionne les utilisations sans autorisation. Les juridictions nationales sont
exclusivement compétentes pour sanctionner les actes de contrefaçon concernant les DM
communautaires enregistrés et non enregistré.
Comme pour la marque unitaire européenne, les EM ont attribué la compétence en matière de
contrefaçon à un ou plusieurs tribunaux des DM communautaire à qui revient le soin de statuer sur les
faits de contrefaçon commis ou menacés d’être commis, mais aussi sur les actions en nullité d’un DM
communautaire non enregistré, ainsi que sur les demandes reconventionnelles en nullité d’un DM
communautaire, demande présentée dans le cadre des actions en contrefaçon.
En France, le dépôt est une condition de recevabilité de toutes les actions susceptibles d’être
entreprises par le titulaire au civil ou au pénal. Il en résulte que les faits antérieurs au dépôt ne
permettent pas de défendre le titre de propriété. Les faits commis entre le dépôt et l’enregistrement ne
le permettent pas davantage, sauf si le déposant à pendant cette période notifiée au tiers une copie du
dépôt de son DM. Ce sont les faits postérieurs à la publicité de l’enregistrement qui sont susceptible
d’être sanctionné.
L’action civile est ouverte au déposant ou à son cessionnaire de même qu’au licencié exclusif. Mais à
condition que le propriétaire concédant n’ait pas réagit à la MED du licencié. Le déposant peut agir en
amont de l’action en contrefaçon afin de se préconstituer une preuve de l’infraction ou d’y mettre un
terme, il peut selon L 512-4 adresser une requête au président du TGI une demande de saisie
prescription ou d’une saisie réelle des objets ou matériels contrefaisant. En vertu de l’article L 521-14,
il peut également solliciter la retenue en douane des marchandises contrefaisante.
Au pénal, les officiers peuvent intervenir sur demande du déposant pour saisir le produits ou matériels
litigieux (L 521-9). A partir de la publication de l’enregistrement, le titulaire du DM pourra saisir le
TGI au civil et le tribunal correctionnel au pénal. La juridiction territorialement compétente étant
définis par décret. Le TA peut être compétent si le défendeur est une personne publique.
Toute action est exclue pour des faits postérieure à la durée de protection. Pour des faits antérieurs, la
protection se prescrit par 3 ans à compter des faits générateurs selon L 521-3. Il en va de même au
pénal en application du droit commun, le point de départ est constitué par chacun des actes délictueux.
Quelle preuve doit fournir le titulaire du titre de propriété pour mettre en œuvre l’action en
contrefaçon ?

 Elément moral (au pénal) : ie il doit prouver que le contrefacteur a agi sciemment
 Elément matériel (au civil et au pénal) : il s’agit de prouver une exploitation sans
autorisation. Le plus souvent il s’agit d’une reproduction, mais en cas de reproduction
partielle, les juges doivent se livre à une appréciation de la contrefaçon et devront se fonder
sur l’impression d’ensemble qui se dégage du DM. Il y a contrefaçon que s’il existe un risque
de confusion de la clientèle (professionnelle ou non professionnelle)
Les arguments de défenses :

 Invoquer l’absence de matérialité de la contrefaçon

 Invoquer l’invalidité du dépôt en invoquant le non-respect d’une condition de fond
 Invoquer l’une des exceptions ou limitation à l’exercice du monopole
Ces moyens de défense ne le mettent pas pour autant à l’abri d’une action en concurrence déloyale ou
au parasitisme économique. Le demandeur devra prouver l’existence de fait distinctes de la
contrefaçon, ie d’agissement fautifs différents de la contrefaçon.
Le dénouement de l’action : au civil l’action en contrefaçon peut donner lieu à réparation, sur le
fondement de la contrefaçon en soi et/ou sur le fondement des articles 1382 et suivant. Le fait
géénrateur du dommage c’est la contrefaçon, le préjudic ec’est le manque à gagner générer par la
vente des objets contrefaisant à la place des objets protégé. Le préjudice commercial peut aussi
découler d’une dépréciation des DM, dans le cas où les objets contrefaisants sont vendus moins cher.
L’article L 521-7 CPI prévoit la possibilité pour le tribunal d’allouer à la victime une somme
forfaitaire qui ne peut être ifnérieure aux redevances que le contrefacteur aurait du lui reverser. Au
pénal, si la contrefaçon est établie, le tribunal pourra prononcer les peines prévu aux article L 521-6 du
code, les peines ont été augmenté par la loi du 9 mai 2004 si le délit est commis en bande organisées.
Les peines peuvent doubler en cas de récidive (L 521-13). L’article L 521-14 CPI prévoit la possibilité
d’une retenue en douane.

Synthèse

Qu’est-ce qu’un dessin ou modèle ?

Le dessin ou modèle est une création à vocation utilitaire présentée sous une forme esthétique.
L’apparence d’un produit, ou d’une partie de produit, est caractérisée par exemple par ses lignes,
ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux, ces caractéristiques pouvant
concerner le produit lui-même. À titre d’exemple : la forme non fonctionnelle d’une cafetière, une
carrosserie d’automobile, les motifs d’un papier peint.

Comment protéger son dessin ou modèle ?

Par le droit d’auteur

Un dessin ou modèle original peut au même titre qu’un logiciel ou une étude technique être
protégée par le droit d’auteur, du seul fait de sa création, sans aucune formalité de dépôt préalable.

Par le droit des dessins et modèles

Un dessin ou modèle nouveau présentant un caractère propre, c’est-à-dire une impression visuelle
d’ensemble différente de celle des dessins ou modèles antérieurs, peut faire l’objet, en plus de la
protection par le droit d’auteur, d’une protection par le droit des dessins et modèles.

À cette fin, une demande d’enregistrement, comportant une reproduction du dessin ou modèle
revendiqué, doit être déposée à l’INPI.

Les droit conférés par l’enregistrement d’un dessin et modèle permettent au titulaire de s’opposer à
toute exploitation non autorisée dudit dessin ou modèle par un tiers. Ce monopole est accordé au
titulaire pour cinq ans, renouvelable par périodes de cinq ans jusqu’à un maximum de 25 ans.

Le choix de protection par le droit des dessins et modèles, en complément de la protection sans
formalités du droit d’auteur, présente l’avantage, de constituer un moyen de preuve de la date de
création

À qui appartiennent les droits sur un dessin ou modèle ?

Le premier déposant d’un dessin ou modèle est présumé, jusqu’à preuve contraire, être le créateur et
donc le titulaire des droits sur le dessin ou modèle.

Comment exploiter son dessin ou modèle ?

Le dessin ou modèle peut être librement exploité par son titulaire, soit directement, soit
indirectement.

Le titulaire du dessin ou modèle peut librement céder ou licencier tout ou partie de ses droits sur sa
création. Il peut par exemple céder, à titre définitif, son dessin ou modèle ou, décider de concéder
des licences, pour une durée et un territoire déterminé.

Le titulaire d’un dessin et modèle est tenu d’inscrire au Registre National des Dessins et Modèles
tous les actes modifiant ou transmettant des droits attachés à un dessin ou modèle. À défaut, les
actes en cause ne sont pas opposables aux tiers.

Document de travail

Cass. Com., 28 novembre 2006, 04-20.555 : Il revient au défendeur à l’action en contrefaçon

d’établir le défaut de nouveauté des modèles dont la protection est demandée sur le terrain des
droits d’auteur.

Cass. Com., 9 mars 2010, 08-17.167 08-19.877 : Le dessin ou modèle d’une pièce d’un produit
complexe n’est regardé comme nouveau et présentant un caractère propre que dans la mesure où la
pièce, une fois incorporée dans le produit complexe, reste visible lors d’une utilisation normale de
ce produit par l’utilisateur final, à l’exception de l’entretien, du service ou de la réparation ; il
appartient au juge du fond de rechercher l’existence de cette condition de la protection, dès lors
qu’elle est contestée.

Cass. Com., 17 mars 2009, 07-18.842 : Pour un exemple d’appréciation de la nouveauté par
rapport aux antériorités et l’absence d’incidence des différences de détail lorsque, comme en
l’espèce, les lignes, composantes esthétiques et fonctionnelles ainsi que les proportions et effets
d’ensemble sont quasi-identiques.

Cass. Com., 1er juil. 2008, 07-14.741 : Pour que le dessin ou modèle soir protégeable, l’impression
visuelle d’ensemble suscitée par la forme chez l’observateur averti doit différer de celle produite par
tout dessin ou modèle divulgué avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement : en l’espèce,
il s’agissait de déterminer si des couvertures arguées de contrefaçon dégageaient une même
impression visuelle que celle produite par le modèle de maquette de couverture déposé par la
société Conception de presse et d’édition.

CJCE, 2 juillet 2009, Fundación Española para la Innovación de la Artesanía (FEIA) c. Cul de
Sac Espacio Creativo SL, Acierta Product & Position SA, aff. C–32/ 08 : 1° Selon l’article 14 §
3 du règlement nº 6/2002, le droit au dessin ou modèle communautaire appartient à l’employeur
lorsque ce dessin ou ce modèle est réalisé par un salarié dans l’exercice de ses obligations ou
suivant les instructions de son employeur, sauf convention contraire ou sauf disposition contraire de
la législation nationale applicable, ne s’applique pas au dessin ou modèle communautaire réalisé «
sur commande ». Ce paragraphe ne concerne pas le cas du dessin ou modèle communautaire créé
sur commande. 2° Dans le cas de dessins ou modèles communautaires non enregistrés créés sur
commande, l’article 14 § 1 dudit règlement doit être interprété en ce sens que le droit de propriété
appartient au créateur, à moins qu’il n’ait été transféré au moyen d’un contrat à son ayant droit. Il
incombe, cependant, à la juridiction nationale de vérifier le contenu d’un tel contrat et à cet égard de
déterminer si, le cas échéant, le droit au dessin ou modèle communautaire non enregistré a été
effectivement transféré du créateur à son ayant droit.

CJUE, 20 oct. 2011, PepsiCo Inc. c/Grupo Promer Mon Graphic SA et OHMI, aff. C-281/ 10
P : La Cour a donné une définition de l’utilisateur averti en s’appuyant sur deux notions jusqu’alors
étrangères au droit des dessins & modèles : «la notion d’utilisateur averti […] doit toutefois être
comprise […] comme une notion intermédiaire entre celle de consommateur moyen, applicable en
matière de marques, auquel il n’est demandé aucune connaissance spécifique et qui en général
n’effectue pas de rapprochement direct entre les marques en conflit, et celle d’homme de l’art
[applicable en matière de brevets], expert doté de compétences techniques approfondies. Ainsi, la
notion d’utilisateur averti peut s’entendre comme désignant un utilisateur doté non d’une attention
moyenne, mais d’une vigilance particulière, que ce soit en raison de son expérience personnelle ou
de sa connaissance étendue du secteur considéré». La Cour a précisé que la nature même de
l’utilisateur averti implique qu’il doive procéder à une comparaison directe des modèles en cause.
Pour autant, il peut exister des situations ou circonstances spécifiques dans lesquelles une telle
comparaison directe est infaisable ou inhabituelle et, dans ces cas-là, une comparaison indirecte des
modèles en cause est possible pour conclure à leur ressemblance ou dissemblance aux yeux de
l’utilisateur averti. Enfin, en partant de sa définition de l’utilisateur averti, se situant entre, d’un
côté, «le consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé qui perçoit
habituellement un dessin ou un modèle comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses
différents détails» et, de l’autre, «l’expert ou l’homme de l’art capable d’observer dans le détail les
différences minimes susceptibles d’exister entre les modèles ou dessins en conflit», la Cour indique
que « le qualificatif « averti » suggère que, sans être un expert technique, « l’utilisateur connaît
différents dessins ou modèles existant dans le secteur concerné, dispose d’un certain degré de
connaissance quant aux éléments que ces dessins ou modèles comportent normalement et, du fait de
son intérêt pour les produits concernés, fait preuve d’un degré d’attention relativement élevé
lorsqu’il les utilise »

Cass. Plen., 7 mars 1986, 83-10.477 : L’originalité se définit traditionnellement par rapport à
l’empreinte de la personnalité de l’auteur. L’œuvre doit découler de « l’effort personnalisé » de son
auteur. La Cour de cassation française a eu l’occasion de le préciser dans cet arrêt « Pachot » relatif
à la protection d’un logiciel : « Ayant recherché, comme ils y étaient tenus, si les logiciels élaborés
par M Pachot étaient originaux, les juges du fond ont souverainement estimé que leur auteur avait
fait preuve d’un effort personnalisé allant au-delà de la simple mise en œuvre d’une logique
automatique et contraignante et que la matérialisation de cet effort résidait dans une structure
individualisée ; qu’en l’état de ces énonciations et des constatations… la cour d’appel, qui a ainsi
retenu que les logiciels conçus par M Pachot portaient la marque de son apport intellectuel ».

Cass. Com., 19 sept. 2006, 04-13.871 : Le déposant qui n’a pas requis le maintien de son dépôt de
modèle avant l’expiration de la période des cinq premières années ne peut se prévaloir de la
protection accordée par la loi (du 14 juillet 1909) sur les dessins et modèles, peu important à cet
égard les demandes de publicité et de perception de la taxe de prorogation portées sur le formulaire
de déclaration de dépôt.

Cass. Com., 9 janvier 2010, 08-15.338 08-16.459 08- 16.469, Inédit, rectifié par un arrêt du
4 mai 2010 : La Cour de cassation adopte une conception restrictive du « fait distinct » de
contrefaçon, lorsqu’elle refuse de qualifier de parasitisme le choix de la copie d’un modèle de
ceinture objet de nombreux investissements publicitaires.

Fiche connaissances (conditions de la protection)

Le souci d'harmonisation des législations au sein de l'Union européenne, nécessaire pour lever les
obstacles à la libre circulation des marchandises et préalable indispensable à la mise en place d'une
protection communautaire, a conduit à l'adoption de la directive no98/71/CE du Parlement européen
et du Conseil du 13 octobre 1998, laquelle a été transposée en droit interne par l'ordonnance
no2001-670 du 25 juillet 2001, JO 28 juillet.

Une nouvelle rédaction du Livre V du Code de la propriété intellectuelle est donc désormais en
vigueur. Si le Titre II de ce Livre(C. propr. intell., Titre II) consacré au contentieux demeure
inchangé, en revanche, le Titre I(C. propr. intell., Titre I), désormais intitulé « Conditions et
modalités de la protection», modifie, sur certains points assez profondément, le régime applicable
aux dessins et modèles industriels.

La définition des dessins et modèles protégeables est issue de l'article L. 511-1 du Code de la
propriété intellectuellerédigés en ces termes :

« Peut être protégée à titre de dessin ou modèle l'apparence d'un produit, ou d'une partie de
produit,caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou
ses matériaux. Ces caractéristiques peuvent être celles du produit lui-même ou de son
ornementation.

Est regardé comme un produit tout objet industriel ou artisanal, notamment les pièces conçues pour
être assemblées en un produit complexe, les emballages, les présentations, les symboles graphiques
et les caractères typographiques, à l'exclusion toutefois des programmes d'ordinateur ».

Pour qu'un dessin ou modèlepuisse accéder à la protection au titre du Livre V du Code de la

propriété intellectuelle, deux exigences doivent être satisfaites :
 le dessin ou modèle doit être nouveau : « Un dessin ou modèle est regardé comme nouveau
si, à la date de dépôt de la demande d'enregistrement ou à la date de la priorité revendiquée,
aucun dessin ou modèle identique n'a été divulgué. Des dessins ou modèles sont considérés
comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails
insignifiants» (C. propr. intell., art. L. 511-3) ;
 et il doit revêtir un caractère propre : « un dessin ou modèle a un caractère propre lorsque
l'impression visuelle d'ensemble qu'il suscite chez l'observateur averti diffère de celle
produite par tout dessin ou modèle divulgué avant la date de dépôt de la demande
d'enregistrement ou avant la date de priorité revendiquée. Pour l'appréciation du caractère
propre, il est tenu compte de la liberté laissée au créateur dans la réalisation du dessin ou
modèle » (C. propr. intell., art. L. 511-4).

L'article L. 511-9 du Code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de l'ordonnance

no2001-670 du 25 juillet 2001, dispose que « la protection du dessin ou modèle conférée par les
dispositions du présent Livre s'acquiert par l'enregistrement. Elle est accordée au créateur ou à son
ayant cause. L'auteur de la demande d'enregistrement est, sauf preuve contraire, regardé comme le
bénéficiaire de cette protection».

Ce texte apporte une modification radicale par rapport au système antérieur dans lequel le droit
naissait de la création. Désormais, l'enregistrement devient l'acte constitutif du droit et la
divulgation d'un modèle préalablement à son dépôt détruit sa validité. L'article L. 511-6 du Code de
la propriété intellectuelleprévoit cependant une période de grâce de 12 mois avant la date
de la demande d'enregistrement ou avant la date de priorité revendiquée au cours de laquelle
la divulgation n'est pas prise en considération s'il s'agit :
 d'une divulgation intervenue soit par le créateur lui-même, soit par un tiers, à partir
d'informations fournies ou d'actes accomplis par le créateur ou son ayant cause ;
 d'une divulgation qui est la conséquence d'un comportement abusif ou d'une fraude à
l'encontre du créateur ou de son ayant cause.

Dansle système ancien, le dépôt initial protégeait pour vingt-cinq ans et pouvait être prorogé pour
une nouvelle période de vingt-cinq ans, permettant ainsi de bénéficier d'une durée maximale
de protection de cinquante ans.

Aujourd'hui, cette durée est sensiblement diminuée, l'article L. 513-1, alinéa 1er, du Code
de la propriété intellectuelleétant ainsi rédigé : « L'enregistrement produit ses effets, à compter de
la date de dépôt de la demande, pour une période de cinq ans, qui peut être prorogée par périodes de
cinq ans jusqu'à un maximum de vingt-cinq ans »