PNM CEN/TS 16555-4

Projet de Norme Marocaine 2016

Indice de classement 00.5.292

Management de l'innovation
Pr
oj

Partie 4 : Management de la propriété intellectuelle

e td
e
no
rm

Norme Marocaine homologuée

e

Par Décision du Directeur de l'Institut Marocain de Normalisation N° du ,

m

publié au B.O. N°
ar
oc

Correspondance
ai
ne

La présente norme nationale est identique à CEN/TS 16555-4:2014 et est

reproduite avec la permission du CEN, Avenue Marnix 17, B-1000 Bruxelles.
po

Tous droits d’exploitation des Normes Européennes sous quelque forme que ce
ur

soit et par tous moyens sont réservés dans le monde entier au CEN et à ses
Membres Nationaux, et aucune reproduction ne peut être engagée sans
ét

permission explicite et par écrit du CEN par l’IMANOR

ud

Modifications
e

Examinée et adoptée par la commission de normalisation de management de l'innovation (44)

Editée et diffusée par l’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR)

© IMANOR 2016 ICS : 03.100.40 ; 03.100.50 ; 03.140

NM CEN/TS 16555-4

AVANT PROPOS NATIONAL

La présente norme marocaine a été reprise de la norme européenne EN conformément à l’accord

régissant l’affiliation de l’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) au Comité Européen de
Normalisation (CEN).
Pr

Tout au long du texte du présent document, lire « … la présente norme européenne … » avec le
sens de « … la présente norme marocaine… ».
oj
e

Toutes les dispositions citées dans la présente norme, relevant du dispositif réglementaire européen
td

(textes réglementaires européens, directives européennes, étiquetage et marquage CE, …)

sont remplacés par les dispositions réglementaires ou normatives correspondantes en vigueur au
e

niveau national.
no
rm
e
m
ar
oc
ai
ne
po
ur
ét
ud
e
SPÉCIFICATION TECHNIQUE CEN/TS 16555-4
TECHNISCHE SPEZIFIKATION
TECHNICAL SPECIFICATION Décembre 2014

ICS : 03.100.40 ; 03.100.50 ; 03.140

Version française
Pr

Management de l'innovation —
oj

Partie 4 : Management de la propriété intellectuelle

et

Innovationsmanagement — Innovation management —

Teil 4: Management des geistigen Eigentums Part 4: Intellectual property management
de
no
rm
e
m
ar

La présente Spécification Technique (CEN/TS) a été adoptée par le CEN le 27 octobre 2014 pour
application provisoire.
oc

La période de validité de cette CEN/TS est limitée initialement à trois ans. Après deux ans, les membres du
CEN seront invités à soumettre leurs commentaires, en particulier sur l'éventualité de la conversion de la
a

CEN/TS en Norme européenne.

in

Il est demandé aux membres du CEN d'annoncer l'existence de cette CEN/TS de la même façon que pour
e

une EN et de rendre cette CEN/TS rapidement disponible. Il est admis de maintenir (en parallèle avec la
CEN/TS) des normes nationales en contradiction avec la CEN/TS en application jusqu'à la décision finale
po

de conversion possible de la CEN/TS en EN.

Les membres du CEN sont les organismes nationaux de normalisation des pays suivants : Allemagne,
ur

Ancienne République yougoslave de Macédoine, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark,
Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg,
ét

Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie,
Slovénie, Suède, Suisse et Turquie.
u de

CEN
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION

Europäisches Komitee für Normung

European Committee for Standardization

Centre de Gestion : 17 Avenue Marnix, B-1000 Bruxelles

© CEN 2014 Tous droits d’exploitation sous quelque forme et de quelque manière que ce soit réservés dans le monde
entier aux membres nationaux du CEN.
Réf. n° CEN/TS 16555-4:2014 F
CEN/TS 16555-4:2014 (F)

Sommaire
Page

Avant-propos .......................................................................................................................................................... 4

Introduction ............................................................................................................................................................ 5

1 Domaine d'application .......................................................................................................................... 5

2 Références normatives ........................................................................................................................ 5

Pr

3 Termes et définitions ............................................................................................................................ 6

4 Concept et objet du management de la propriété intellectuelle ....................................................... 6

oj

5 Stratégie de propriété intellectuelle .................................................................................................... 9

et

5.1 Rôle de la direction ................................................................................................................................. 9

5.2 Interactions avec diverses fonctions ..................................................................................................... 10
de

5.3 Exigences en termes de compétences et de qualifications .................................................................. 10

5.4 Maîtrise des budgets et des coûts ........................................................................................................ 11
no

5.5 Communication ..................................................................................................................................... 11

6 Mise en œuvre de la stratégie de PI .................................................................................................. 12

rm

6.1 Traçabilité .............................................................................................................................................. 12

6.2 Prise de décision en matière de PI ....................................................................................................... 12
e

6.3 Intelligence stratégique et management du risque ............................................................................... 13

6.4 Développement, gestion et exploitation du portefeuille de DPI ............................................................. 14
m

6.4.1 Organisation du portefeuille de DPI ...................................................................................................... 14

ar

6.4.2 Analyse des DPI potentiels ................................................................................................................... 14

6.4.3 Exploitation de la propriété intellectuelle ............................................................................................... 15
oc

6.4.4 Acquisition, vente, concession et licences (acquisition et octroi) de droits de PI de tierces parties ..... 16

Annexe A (informative) Documentation authentifiée pour l'enregistrement de la PI .................................. 17

a in

Annexe B (informative) Divulgation des innovations et des inventions ...................................................... 18

Annexe C (normative) Méthodes et critères d'évaluation des droits de PI .................................................. 19

e

C.1 Objectifs et principes ............................................................................................................................. 19

po

C.2 Critères stratégiques ............................................................................................................................. 20

C.3 Critères qualitatifs ................................................................................................................................. 22
ur

C.3.1 Généralités ............................................................................................................................................ 22

C.3.2 Techniques ............................................................................................................................................ 22
ét

C.3.3 Commentaires juridiques ...................................................................................................................... 22

C.3.4 Aptitude à structurer la recherche et à développer des partenariats .................................................... 23
u

C.4 Critères quantitatifs ............................................................................................................................... 23

de

C.4.1 Généralités ............................................................................................................................................ 23

C.4.2 Évaluation fondée sur une notation ....................................................................................................... 23
C.4.3 Évaluation financière ............................................................................................................................. 23
C.4.4 Rapport qualité/prix, effet de seuil, etc. ................................................................................................. 24
C.4.5 Effet volume/portefeuille ........................................................................................................................ 24

2
 CEN/TS 16555-4:2014 (F)

Sommaire
Page

Annexe D (informative) PI et normalisation ...................................................................................................... 25

D.1 Généralités ............................................................................................................................................. 25
D.1.1 Objectifs des normes (de droit) et standards (normes de fait) ............................................................... 25
D.1.2 Objectif commun entre la normalisation/standardisation
et la gestion des droits de propriété intellectuelle :
favoriser le développement et la diffusion de l'innovation ...................................................................... 25
D.2 Diverses stratégies de l’organisation relayées par la propriété intellectuelle ......................................... 26
Pr

Annexe E (informative) Management de la propriété intellectuelle

dans un environnement collaboratif ...............................................................................................27
oj

E.1 Introduction ............................................................................................................................................ 27

E.2 Définition ................................................................................................................................................ 27
et

E.3 Cas d’application des contextes collaboratifs ........................................................................................ 28

de

E.4 Différents types de collaboration dans le processus d'innovation .......................................................... 28

E.5 Juridique ................................................................................................................................................ 29
E.6 Collaboration pour créer ; impact des sources de financement sur la propriété de la PI, attribution ..... 30
no

E.7 Meilleures pratiques générales à respecter ........................................................................................... 30

rm

Bibliographie ......................................................................................................................................................... 31
e
m
ar
oc
a in
e
po
ur
ét
u de

3
CEN/TS 16555-4:2014 (F)

Avant-propos

Le présent document (CEN/TS 16555-4:2014) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 389 «Management
de l'innovation», dont le secrétariat est tenu par AENOR.
L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de droits
de propriété intellectuelle ou de droits analogues. Le CEN et/ou le CENELEC ne saurait [sauraient] être tenu[s]
pour responsable[s] de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence.
Le présent document n'est pas destiné à être utilisé à des fins de certification.
La série CEN/TS 16555 comprend les parties suivantes, sous le titre général Management de l'innovation :
Pr

— Partie 1 : Système de management de l'innovation ;

— Partie 2 : Management de l'intelligence stratégique ;
oj

— Partie 3 : Attitude d’innovation ;

et

— Partie 4 : Management de la propriété intellectuelle ;

— Partie 5 : Management de la collaboration ;
de

— Partie 6 : Management de la créativité ;

— Partie 7 : Évaluation du management de l'innovation.
no

La partie 7 est en cours d'élaboration.

rm

Selon le Règlement Intérieur du CEN-CENELEC, les instituts de normalisation nationaux des pays suivants sont
tenus d’annoncer cette Spécification technique : Allemagne, Ancienne République yougoslave de Macédoine,
Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie,
e

Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République
m

Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie.

ar
oc
a in
e
po
ur
ét
u de

4
 CEN/TS 16555-4:2014 (F)

Introduction
La présente Spécification technique CEN/TS 16555-4:2014 est liée à la CEN/TS 16555-1:2013 (notamment au
paragraphe 11.4 de la CEN/TS 16555-1:2013).
Le management efficace de la propriété intellectuelle, développé comme un levier et un outil pour accompagner
le processus d'innovation, est un pré-requis nécessaire au développement des organismes, à leur croissance et à la
protection de leur compétitivité. Ainsi, le management de la propriété intellectuelle soutient, contribue et améliore
les résultats du processus d'innovation.
Le management de la propriété intellectuelle comprend l'observation et l'analyse de la propriété intellectuelle
de tierces parties, par exemple dans le but d'atteindre la liberté d’exploitation des produits d'une organisation.
Pour traiter de manière adéquate le management de la propriété intellectuelle, il convient que l’organisation prenne
Pr

en compte les éléments suivants :

oj

— la stratégie de propriété intellectuelle, en tant que partie intégrante de la stratégie commerciale de l’organisation ;
et

— la stratégie de propriété intellectuelle, en tant que partie intégrante de la stratégie de management de l'innovation ;
— la protection de la propriété intellectuelle potentielle dans l'ensemble de l’organisation ;
de

— les méthodes utilisées pour gérer et utiliser la propriété intellectuelle à l'appui de la stratégie commerciale
(par exemple traçabilité, protection) ;
no

— la législation applicable dans les territoires ou régions considérés ;

— les coûts liés à l'obtention et au maintien de la propriété intellectuelle et les coûts éventuels de mise en application
rm

de son respect qui pourraient s'ensuivre ;

— les différences dans les moyens de contribution des diverses autorités publiques concernant l'acquisition de droits
e

de PI et la promotion des pratiques de PI dans le monde entier ;

— les méthodes de protection du « savoir-faire », le cas échéant.
m

Dans la présente Spécification technique, les termes « propriété intellectuelle » et « droits de propriété intellectuelle »
ar

sont définis avec précision à l'Article 3 qui leur attribue la définition la plus large et générale.
oc
a

1 Domaine d'application
in

La présente Spécification technique fournit des lignes directrices pour aider une organisation à identifier, acquérir et
e

protéger la propriété intellectuelle, afin de :

— fournir aux organisations un aperçu général des principes essentiels du management de la propriété intellectuelle,
po

dans le contexte du processus d'innovation ;

— promouvoir les meilleures pratiques en matière de propriété intellectuelle, afin d'acquérir efficacement une
ur

propriété intellectuelle, tout en augmentant la capacité des organisations à traiter efficacement la propriété
intellectuelle détenue par des tierces parties.
ét

La présente Spécification technique s'applique à tous les types d’organisation, y compris au secteur public.
u

Une attention particulière a été portée aux besoins des PME.

de

2 Références normatives
Non applicable.

5
CEN/TS 16555-4:2014 (F)

3 Termes et définitions
Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent.

3.1
propriété intellectuelle antérieure (background)
PI pré-existante qu'une partie apporte à une entreprise commune en collaboration

3.2
propriété intellectuelle résultante (foreground)
propriété intellectuelle et/ou droits de propriété intellectuelle qui sont engendrés collectivement par une ou plusieurs
des parties dans le cadre d'une entreprise commune en collaboration
Pr

3.3
oj

liberté d’exploitation
état dans lequel un produit ou un service n'est pas soumis à une PI autre que ses propres DPI ou des DPI concédés
et

3.4
propriété intellectuelle (PI)
de

partie de biens intellectuels détenue par une personne ou un organisme à la suite de créations de l'esprit ou
de l'intellect
no

Note 1 à l'article : La propriété intellectuelle peut être soit statutaire (c'est-à-dire légale) soit non statutaire (c'est-à-dire
non légale, ou détenue par défaut sans aucun acte d'enregistrement spécifique).
rm

3.5
droits de propriété intellectuelle (DPI)
e

propriété intellectuelle faisant l'objet d'une protection juridique, qui peut être statutaire ou non statutaire
m

3.6
propriété intellectuelle exclue (sideground)
ar

PI relative au projet qui peut être engendrée par une partie au cours de la durée du projet commun en collaboration,
mais spécifiquement exclue du champ d'activité de l'entreprise commune
oc
a

4 Concept et objet du management de la propriété intellectuelle

in
e

Le management de la propriété intellectuelle implique l'identification, la traçabilité dans le temps, les décisions
concernant la publication et potentiellement la protection de la PI à un niveau unitaire. La propriété intellectuelle
po

à gérer comprend les inventions techniques, les marques, les logiciels, le savoir-faire, etc.
Les principaux aspects du management de la PI sont les suivants :
ur

— identification et management de la PI créée au sein de l’organisation ;

— identification de la PI détenue par d'autres organisations ;
ét

— management du portefeuille de droits de PI de l’organisation par la découverte, l'acquisition, le maintien,

u

l'échange et la renonciation aux droits de PI (voir 6.4) ;

de

— l'identification, la réduction et le management des risques associés aux droits de PI d'autres organisations et la
détermination du degré de liberté d’exploitation pour l'innovation créée par le processus d'innovation.
Une innovation créée par le processus d'innovation peut atteindre un haut degré de liberté d’exploitation ou peut
a contrario, en se prémunissant contre les risques provenant d'autres organisations, créer des risques juridiques
pour ceux-ci ;
— soutien au processus d'innovation et protection des résultats des travaux issus de ce processus.
Il convient que l'organisme commence le processus de management de la PI par l'identification et la traçabilité
de la PI, ce qui implique des décisions de gestion sur la façon de traiter la PI identifiée. Le type de ces décisions
dépend du type de PI concerné et inclut.

6
 CEN/TS 16555-4:2014 (F)

Il convient que le responsable de PI prenne des mesures appropriées pour assurer la confidentialité relative à la PI
qui autrement ne serait pas protégée, telle que le savoir-faire, la divulgation d'invention, le secret industriel
ou d’affaire, ou encore les demandes de brevets pas encore déposées.
La propriété intellectuelle peut être protégée par divers droits légaux. Certains droits de PI naissent automatiquement
(par exemple le droit d'auteur), certains doivent être enregistrés (par exemple les brevets) et, pour certains droits,
l'enregistrement est une option qui peut offrir des avantages supplémentaires (par exemple les marques).
Dans certains cas, il convient de respecter des critères stricts et des dates. Ceci s'applique notamment aux brevets
(pour les inventions techniques) pour lesquels une divulgation publique prématurée ou le non respect des dates
limites peut invalider la protection. Étant donné que les droits de PI peuvent varier d'une juridiction à l'autre, il est
important de vérifier les règles applicables dans les pays où une protection est requise.
Dans tous les cas, il est important de pouvoir apporter la preuve de la création, en cas de contestation. Dans la
Pr

pratique, cela signifie qu'il convient de conserver les preuves, légalement acceptables devant un tribunal, permettant
de prouver la date de création, les noms des contributeurs et leurs contributions relatives.
oj

Mesures types pour les inventions techniques :

et

— conserver l'exclusivité de la PI, par le biais de la confidentialité ou par le moyen d'une protection juridique ;
— rendre publique la PI pour s'assurer qu'elle soit publiquement disponible et ne puisse pas être protégée
de

par d'autres ;
— maintenir une documentation et tenir un registre d'utilisation de la PI ;
no

NOTE Voir l'Annexe A.

rm

— identifier ou obtenir une licence sur les droits de PI détenus par des organisations tierces afin de disposer d'une
liberté d’exploitation ;
— concéder une licence sur la PI de l’organisation ;
e

— contester les droits de PI d'autres organisations, en vue de disposer d'une liberté d’exploitation.
m

Mesures types pour les marques :

ar

— acquérir des marques ;

oc

— observer l'utilisation des marques d’organisations tierces ;

— observer les activités des organisations tierces en termes de marques ;
a

— contester les droits de PI de marque d'organisations tierces en cas de conflit.

in

Mesures types pour les droits d'auteur, y compris les logiciels :

e

— documentation de la création et de l'utilisation des créations pouvant être protégées par un droit d'auteur,
po

telles que les publications imprimées, les logiciels, etc.

Mesures types pour les dessins et modèles :
ur

— dépôts de dessins et modèles et droits associés ;

— observation des activités des autres organisations en termes de protection de dessins et modèles ;
ét

— acquisition ou obtention d'une licence sur les dessins et modèles d'autres organisations pour disposer d'une
u

liberté d’exploitation ;
de

— invalidation des droits sur les dessins et modèles d'autres organisations, en vue de disposer d'une liberté
d’exploitation.

7
CEN/TS 16555-4:2014 (F)

Il convient que l’organisation se reporte au 6.2 et à la Figure 1 ci-après pour les critères à appliquer dans ses prises
de décision concernant la PI.
Pr
oj
et
de
no

Figure 1 — Arbre de décision en matière de PI

rm

Il convient que la gestion du portefeuille de droits de PI soit personnalisée pour s'adapter au groupe de produits
concerné, au niveau de collaboration et à la protection requise dans chaque territoire (voir 6.4).
e

Il convient que le management de la PI se mette en veille continue et soit en lien, au sein d’un processus administratif
donné, avec le processus d'innovation (voir Figure 2).
m
ar
oc
a in
e
po
ur
ét
u de

Figure 2 — Interaction avec la PI dans le processus d'innovation

Le but du management de la PI est de soutenir la stratégie d'innovation (voir la CEN/TS 16555-1) et de protéger les
résultats qui en découlent.
Le management de la PI est la gestion des actifs de PI d'une organisation pour soutenir l'innovation et la croissance
de l’organisation. Il implique également la gestion de tous les droits légaux associés à la PI, notamment l'obtention
de la protection juridique et sa mise en application, le cas échéant.
Une innovation créée par le processus d'innovation peut soit fournir un résultat positif avec une liberté d’exploitation,
soit un résultat négatif avec une probabilité de violation de la PI détenue par une autre organisation. Toutefois, la PI
relative à cette innovation peut protéger vis-à-vis des risques associés à ces autres organisations en créant en retour
des risques juridiques pour celles-ci.

8
 CEN/TS 16555-4:2014 (F)

5 Stratégie de propriété intellectuelle

5.1 Rôle de la direction

Il convient que l’organisation ait une stratégie de propriété intellectuelle. Il convient que l’organisation inclue la PI comme
un élément cohérent de sa stratégie de management de l'innovation et également de sa stratégie commerciale.
Il convient de prendre en compte les éléments suivants lors du développement d’une stratégie de PI :
— propriété intellectuelle en tant que garantie de l'utilisation exclusive par l’organisation de ses propres innovations
(« liberté d’exploitation») ;
— propriété intellectuelle en tant qu'avantage concurrentiel ou en tant que réponse à des contraintes exogènes
du marché ou d'un segment du marché ;
Pr

— propriété intellectuelle en tant qu'élément de la base d'actifs de l’organisation pour attirer des investisseurs ;
oj

— propriété intellectuelle en tant qu'outil d'aide à la décision pour structurer les partenariats et les programmes
de recherche pour les organismes de recherche, chaque fois qu'un transfert de technologie vers l'industrie est
et

envisagé (et, le cas échéant, des actifs de propriété intellectuelle) ;

— propriété intellectuelle en tant que contributeur à la valeur de marché (par l'augmentation de la base d'actifs).
de

Il convient que la direction de l’organisation définisse sa stratégie globale, y compris la stratégie de management
de l'innovation, et s'assure qu'elle est appliquée :
no

— aux domaines de développement stratégique : technologies de base de l’organisation, calendriers et étapes

importantes en termes de déploiement de la stratégie, etc. ;
rm

— au modèle d’affaire et à la politique relative à la recherche et développement : développement interne,

développement commun, acquisition, externalisation, vente, licences (obtention, c'est-à-dire souscription
e

de licences auprès de tierces parties, ou octroi, c'est-à-dire octroi de licences pour sa propre PI à des tierces
parties), etc. ;
m

— à la participation à des organismes de normalisation et de réglementation ;

ar

NOTE 1 Voir l'Annexe D et l'Annexe E pour de plus amples informations.

oc

— au management des risques d'exploitation liés à la PI détenue par des tierces parties (risques de violation de la PI
d'une tierce partie connue, d'opposition d'une PI d'une tierce partie jusqu'alors inconnue, restrictions à la liberté
d’exploitation, etc.) ;
a in

— la désignation d'une structure de management de la PI, responsable de la mise en œuvre de la stratégie

de propriété intellectuelle, de la gestion du portefeuille des droits de PI associés et du développement des actifs
e

de PI de l’organisation (détection, création, protection, valorisation monnayée, etc.) ;

— à la définition des missions et des tâches de la structure de management de la PI, conformément à la politique
po

de l’organisation, en cohérence avec les ressources et budgets associés et aussi avec la valeur stratégique
reconnue de la propriété intellectuelle dans le cadre de la stratégie de management de l'innovation ;
ur

— à l'identification, pour la structure de management de la PI du cadre des responsabilités, des pouvoirs de décision,
de l’organisation fonctionnelle et hiérarchique ;
ét

— structurer et gérer les projets d'innovation collaborative, relativement aux créations de la PI associée et aux
éléments d’attribution de DPI, ceci afin que le management de la PI contribue au succès de la gestion collaborative
u

(voir la CEN/TS 16555-5 pour de plus amples informations).

de

NOTE 2 Il appartient à la structure de management de la PI de proposer une stratégie efficace en matière de propriété
intellectuelle, en phase avec la stratégie de l'organisme et avec ses objectifs explicites de création de valeur.

Il convient que la direction établisse et approuve :

— une stratégie de management de la PI venant à l'appui de la stratégie de management de l'innovation ;
— une organisation et un processus qui garantisse la bonne intégration de la structure de management de la PI dans
le déploiement de la stratégie de l’organisation ;
— un ensemble de compétences et de ressources (par exemple ressources humaines, infrastructure, outils et
méthodes) assurant la disponibilité des compétences requises pour exécuter le processus et convenablement
mettre en œuvre la stratégie de PI.

9
CEN/TS 16555-4:2014 (F)

Il convient que les responsabilités en matière de management de la PI soient clairement identifiées et partagées avec
le reste de l’organisation, en particulier dans le cadre des interactions avec d'autres fonctions au sein de
l’organisation.
Ces responsabilités peuvent être assumées par une seule personne ou par une équipe ; le responsable de la PI peut
rendre compte à la direction, faire partie du comité de direction ou même être assumé en direct par la direction
elle-même. La stratégie de PI ne pouvant pas être externalisée, sa mise en oeuvre peut être partiellement déléguée
à un consultant externe à l’organisation si les ressources internes de l’organisation sont très limitées (conseil en
brevets ou conseil en PI, par exemple).

5.2 Interactions avec diverses fonctions

Pr

Il convient que le responsable de PI interagisse avec les fonctions pertinentes au sein de l’organisation ce qui lui
oj

donne la possibilité, selon la taille de l’organisation, de contribuer au succès des missions correspondantes.
Par exemple :
et

— comité de direction ;
de

— gestion opérationnelle ;
— management des risques et de la qualité (en particulier risques juridiques et liés à la technologie ayant un impact
sur la liberté d’exploitation) ;
no

— licences (si cette fonction est séparée des autres) : proposition et préparation des programmes de licences,
interactions avec les conseils en PI, développement des portefeuilles d'actifs de PI donnant lieu à licence,
rm

négociations, etc. ;
— recherche et développement : innovations, analyses techniques, analyses de la concurrence, détection
e

de contrefaçons, veille technologique (surveillance des technologies de tierces parties présentant un intérêt pour
le développement de l'entreprise), analyses techniques et juridiques y compris des analyses de la liberté
m

d’exploitation ;
ar

— juridique : aspects contractuels (contrats de confidentialité, d'achat, de vente, de partenariat et de licence, etc.),
traitement des litiges dans le cadre de la lutte contre la contrefaçon, attribution de la propriété intellectuelle dans
oc

le cadre des programmes de recherche et développement en collaboration, de l'emploi de collaborateurs internes

ou temporaires pour des projets innovants, etc. ;
a

— commercialisation : plan d'action (marges, parts de marché, etc.), informations sur les marchés, facteurs
in

de croissance et tendances générales, détection des contrefaçons, choix des marques, développement des offres
de produits et services, etc. ;
e

— gestion financière-comptabilité-fiscalité : budgets, droits de licence payés ou reçus, comptabilisation et

po

déclaration des actifs de propriété intellectuelle (exemple : respect des règles comptables américaines IFRS
concernant la valorisation des actifs incorporels) ;
ur

— achats : sous-traitance de tout ou partie des développements, validation de la liberté d’exploitation sur les
composants, technologies ou outils achetés ;
ét

— stratégie : rôle des actifs de PI dans les fusions-acquisitions, dans les diversifications ou cessions (sortie de
segments stratégiques, rationalisation de portefeuilles d'actifs, etc.).
u de

5.3 Exigences en termes de compétences et de qualifications

Il convient que le responsable de PI ait accès aux compétences suivantes :
— compétences spécialisées, internes et/ou externes, en matière de management de la propriété intellectuelle dans
tous ses aspects (détection, création, protection, valorisation monnayée) ;
— ressources pour sensibiliser et former le personnel dont les missions et les responsabilités sont susceptibles
de les exposer à des problèmes de propriété intellectuelle : liberté d’exploitation, protection des connaissances et
de la PI, création de valeur, valorisation monnayée des actifs incorporels.

10
 CEN/TS 16555-4:2014 (F)

Il convient que la direction exerce explicitement des choix de type interne ou externe « make or buy » relatifs
à l’allocation des ressources et des compétences internes nécessaires à une mise en œuvre efficace de la stratégie
de PI, ou sinon à externaliser ces ressources. Il convient que la direction réexamine périodiquement ces choix ainsi
que le positionnement du management de la PI au sein de l’organisation, car les ressources et la structure
de management requises pour une mise en œuvre efficace de la stratégie de PI peuvent évoluer.
Le cadre correspondant pourrait être un plan annuel de recrutement et de formation spécifique à la PI, conçu
conjointement par la direction et la fonction ressources humaines, explicitement destiné à satisfaire aux exigences et
aux facteurs clés du succès de la stratégie choisie en matière de propriété intellectuelle.

5.4 Maîtrise des budgets et des coûts

Pr

Il convient que l'organisme réalise des prévisions glissantes et alloue un budget approprié à la structure
de management de la PI, conformément à une politique d'investissement et en cohérence avec les exigences
oj

financières d’une gestion efficace du portefeuille de droits de PI.

et

Il convient que l'organisme enregistre et surveille les dépenses liées directement et indirectement à la structure
de management de la PI et à ses activités, grâce à des outils financiers tels qu'une comptabilité analytique dédiée.
de

Il convient que cette surveillance soit réalisée sur une base périodique, détaillée par type de dépenses (salaires,
taxes officielles, coûts de dépôt et de maintenance, taxes, frais de justice, revenus de redevances, etc.) ainsi que par
technologie ou innovation et par type d'actif de PI (brevet, marque, dessin ou modèle, domaine, base de données,
no

savoir-faire).
EXEMPLE
rm

— Pour les brevets, la surveillance peut concerner chaque titre par pays de dépôt ; il convient de faire la distinction entre les coûts
de dépôt et d'octroi des titres et les coûts de maintenance annuels (annuités) car ces derniers peuvent être utilisés comme des
variables d'ajustement dans les arbitrages budgétaires ;
e

— pour les licences souscrites par l'organisme, la surveillance peut concerner les licences relatives aux brevets, marques,
m

dessins et modèles et noms de domaine, et l’identification des comptes d’exploitation spécifiques correspondants.
Il convient dans des circonstances particulières telles que des restrictions budgétaires que l'organisme envisage alors
ar

la cession de droits de PI spécifiques, des arbitrages en matière de stratégie technologique ou de géographie (retrait
de marchés ou de pays), des fusions et acquisitions, etc. Il convient que l'organisme établisse un processus pour
oc

choisir les droits de PI devant être réservés ou conservés dans de telles circonstances par rapport à ceux devant être
abandonnés ou vendus, en utilisant comme lignes directrices les exigences de ses stratégies d'entreprise,
a

technologique et commerciale. Il convient que ce processus de réalignement entre le budget global et la stratégie
in

de l'organisme ne fasse pas uniquement partie des mesures de maîtrise des dépenses, mais qu'il constitue aussi un
outil efficace pour assurer un retour sur investissement en droits de PI adéquat.
e

Il convient que la structure de management de la PI anticipe les coûts exceptionnels liés aux droits de PI opposables
po

de tierces parties et aux restrictions à la liberté d’exploitation. En cas d'exposition confirmée à de tels droits
opposables de tierces parties, il convient que le responsable de PI recommande la constitution de provisions
financières pour la mise en œuvre des plans d'action corrective appropriés, y compris le règlement des litiges. Le cas
ur

échéant, il convient que ces provisions financières couvrent une estimation des indemnités futures qui pourraient être
versées au titre du règlement des litiges, de l'obtention de licences ou de toute autre action corrective imposée par
ét

les droits de PI opposables de tierces parties.

u de

5.5 Communication
Il convient que l’organisation communique sa stratégie de PI aussi bien en interne qu'à l'extérieur :
a) Il convient que la communication interne traite de :
1) la visibilité et la légitimité de la structure de management de la PI responsable de la mise en œuvre de la
stratégie de PI et, en particulier, de la gestion du portefeuille de droits de PI ;
2) la visibilité, la lisibilité et la cohérence de la stratégie de PI et, en particulier, de la gestion du portefeuille de
droits de PI.
L'objectif est de positionner clairement la stratégie de PI en tant qu'élément cohérent des stratégies d'entreprise
et technologique de l’organisation et de garantir le pouvoir de décision de la structure de management de la PI
dans ses interactions avec les autres fonctions.

11
CEN/TS 16555-4:2014 (F)

b) Il convient que la communication externe traite de :

1) l'information sur les technologies et les services susceptibles d'être mis à la disposition de tierces parties ;
2) la diffusion de la politique de protection des droits de PI et la force de l'engagement de l’organisation à défendre
sa liberté d’exploitation ou de créer de la valeur à partir de son potentiel d'innovation ;
3) la sollicitation de l'intérêt de tierces parties à participer à des projets de développement communs,
des investissements de capitaux et d'autres initiatives d'innovation garanties par les actifs de PI existants et
son portefeuille de droits de PI.
Les objectifs sont multiples :
— décourager la contrefaçon par l'assertion de mesures de rétorsion ;
Pr

— promouvoir l’organisation comme un atout précieux pour les investisseurs et les partenaires en innovation ;
oj

— rechercher de façon proactive des opportunités de valorisation monnayée des droits de PI de l’organisation.
Il convient que les communications internes et externes comprennent à la fois des messages réguliers
et

et des messages fondés sur des événements, en particulier lorsque la PI et le portefeuille de droits de PI subissent
des modifications significatives (reconnaissance des inventions des employés lorsque les brevets sont octroyés,
de

accords de recherche et développement en commun, octroi de droits de PI dans les pays pertinents, etc.).
no

6 Mise en œuvre de la stratégie de PI

rm

6.1 Traçabilité
e

Il convient que l’organisation développe les outils et les ressources nécessaires pour assurer la traçabilité de ses
activités d'invention, y compris les enregistrements des contributions de chaque inventeur et des preuves
m

des premières dates d'invention ou d’autre création de PI, ainsi que de leur développement ultérieur.
ar

Dans les domaines de la recherche et du développement scientifiques et industriels, il est recommandé que
l’organisation établisse des procédures documentées (voir l'Annexe B), appuyées par tout autre moyen, pour fournir
oc

des preuves de la génération de PI. Dans le domaine des logiciels, il est recommandé d'utiliser la gestion
de configuration du logiciel et le dépôt du logiciel auprès de tiers de confiance.
a

Il convient que l’organisation :

in

— maintienne une communication permanente et bidirectionnelle avec ses innovateurs et inventeurs ;

e

— communique les décisions et leur justification aux innovateurs et inventeurs, afin d'assurer la clarté, la traçabilité,
la transparence et des progrès continus en matière de développement ;
po

— reconnaisse et récompense l'impact positif et la contribution des innovateurs au développement économique

de l’organisation ;
ur

— formalise l'identification des inventions en établissant des procédures de divulgation et en conservant des
enregistrements (voir l'Annexe B) ;
ét

— vérifie constamment toutes ses activités pour la génération de PI et les besoins en matière de protection.
u

NOTE Voir l'Annexe A.

de

6.2 Prise de décision en matière de PI

Il convient que le responsable de la structure de management de la PI prenne des décisions explicites concernant
la PI identifiée et les actions pour :
— déterminer la nature et la catégorie de la PI identifiée ou divulguée ;
— identifier dans quelle mesure la PI est en phase avec la poursuite de la stratégie de l’organisation ;
— identifier la valeur et les risques potentiels liés à la PI ;
— identifier la technique antérieure pertinente et les connaissances générales courantes ;

12
 CEN/TS 16555-4:2014 (F)

— identifier si la PI enfreint ou est compromise par les droits de PI de tierces parties ;

— faire preuve de diligence et déterminer la meilleure ligne de conduite ;
— se protéger par un dépôt et un enregistrement formels ;
— se protéger par la confidentialité et/ou le secret ;
— publier pour empêcher des tierces parties d'acquérir les droits de PI correspondants ;
— identifier la PI n'ayant pas de valeur ou de pertinence pour l’organisation ;
— identifier la PI pouvant avoir une valeur pour une tierce partie et susceptible d'être vendue ou concédée
par licence.
Pr

Il convient que l’organisation demande conseil à des juristes internes et externes, notamment en ce qui concerne
l'enregistrement des inventions, des conceptions et des marques et le respect des droits de PI des employés ainsi
oj

que des lois nationales.

Il convient que l’organisation assure rapidement une protection de ses innovations potentielles et de sa propriété
et

intellectuelle en maintenant la confidentialité en sus d'autres mesures de sécurité, avant de déterminer la meilleure
conduite à suivre pour la protection et l'exploitation d'une PI particulière.
de

Il convient que le responsable de la structure de management de la PI soit impliqué dans la rédaction de tous les
contrats et accords comportant des questions de PI, et en particulier ceux conclus avec le personnel, les consultants,
les sous-traitants, les fournisseurs et les clients.
no

Les projets de recherche en partenariat, les consortiums et l'innovation ouverte étant de plus en plus courants, il est
recommandé au responsable de la structure de management de la PI d'établir et de négocier sa position en matière
rm

de propriété intellectuelle avec les autres parties, avant de lancer le processus d'innovation.
NOTE Pour de plus amples détails sur le management de la collaboration, se reporter à la CEN/TS 16555-5.
e
m

6.3 Intelligence stratégique et management du risque

ar

Il convient que le management de la structure de management de la PI contribue à l'intelligence stratégique

oc

d'une organisation. Ceci est obtenu en :

— établissant une veille régulière des nouveaux droits de PI ou des demandes de droits de PI publiés dans
a

des domaines préalablement identifiés ;

in

— réalisant des analyses du paysage concurrentiel à l'aide de bases de données de brevets, de publications
e

scientifiques ou d'autres bases de données, sur un thème donné, afin d'identifier les acteurs ou d'identifier les
domaines offrant des opportunités d'innovation ;
po

— comparant le propre portefeuille de l’organisation à celui d'une tierce partie dans des contextes de compromis
transactionnels, de coopération ou d'externalisation ou encore relatifs à d'autres choix stratégiques.
ur

Il convient que le responsable de PI identifie les menaces éventuelles à traiter dans le cadre du système
de management du risque de l’organisation. Il convient que l'identification des risques et le management des risques
ét

identifiés prennent en considération :

u

— la détection de nouveaux brevets couvrant potentiellement l'activité de l’organisation, leur opposition lorsque la loi
de

le permet ou encore le déclenchement de toute action corrective appropriée (acquisition de licence, changement
d'orientation technologique, etc.) ;
— des recommandations à la direction générale, à la suite de l'analyse des menaces critiques, afin d'expliquer ou
d'élaborer les réponses appropriées à toute réclamation validée de tierces parties dans le respect des lignes
directrices de management du risque de l'organisation ;
— la mise en œuvre d'un processus d'élaboration de rapports d'enquête sur les violations par des tierces parties.
Pour approfondir la mise en œuvre du management de l'intelligence stratégique, il est recommandé de suivre les
lignes directrices décrites dans la CEN/TS 16555-2.

13
CEN/TS 16555-4:2014 (F)

6.4 Développement, gestion et exploitation du portefeuille de DPI

6.4.1 Organisation du portefeuille de DPI
a) Niveau global :
Il convient que l’organisation décide de la manière de traiter la PI au niveau global et quelle est la structure
possible de management de la PI.
1) management d'une ou plusieurs structures centralisées – holdings, unités de valorisation, sociétés de services
en matière de propriété intellectuelle, etc. – ou structures décentralisées dans les filiales ou les départements ;
2) management interne, management partiellement externalisé, etc.
Pr

Le choix de la structure de management de la PI contribue à la réalisation des objectifs prédéfinis (gestion

des coûts, qualité des brevets, respect des délais, optimisation financière et fiscale, etc.).
oj

b) Niveau de l'unité :
et

Il convient que l’organisation définisse un processus relatif à chaque innovation ou nouvelle technologie afin
d'évaluer :
de

1) l'utilité d'investir dans la création de ses propres droits de PI ou d'acquérir une licence pour les droits d'une
tierce partie ;
2) l'opportunité d'octroyer des licences ou de transférer des droits de PI, ou toute autre méthode de valorisation ;
no

3) la combinaison de ces deux démarches par la conclusion d’accords de licences croisées.

rm

6.4.2 Analyse des DPI potentiels

e

a) Analyse de la qualité de l'innovation

m

Pour chaque innovation, il convient que l’organisation considère :

ar

1) le type de produits et services issus de l'innovation qui seraient commercialisés ;

2) les forces et les faiblesses de l'innovation en termes d'avantages technologiques, économiques, commerciaux
oc

et stratégiques, et le champ de protection des droits de PI ;

3) les opportunités (octroi de licences, contributions/admissions par rapport aux normes, etc.) et les menaces
a

(liberté d'exploitation, maturité du marché, etc.).

in

b) Analyse des options juridiques

e

Sur la base de l'analyse ci-dessus, il convient que l'organisme analyse le(s) droit(s) de PI en vue d'une valorisation
optimale. Il est ensuite possible de créer éventuellement une matrice par catégorie d'innovation (par exemple
po

innovations regroupées par ligne de produits) qui recommanderait une protection appropriée selon les
points suivants :
ur

1) nature des droits de PI ;

ét

2) période de protection ;
3) couverture géographique.
u

c) Analyse des conséquences financières

de

Il convient que l’organisation documente les points suivants :

1) estimations des coûts et échéancier ;
2) nature des coûts, méthodes d'estimation ;
3) modifications ultérieures et adaptations nécessaires des périodes de développement, de fabrication,
de commercialisation et de cycle de vie de l'innovation ;

14
 CEN/TS 16555-4:2014 (F)

4) impact des droits de PI sur la planification des activités de l’organisation: parts de marché, marges, risques,
opportunités, attrait pour les investisseurs, etc. ;
5) analyse du retour sur investissement ;
6) identification des étapes clés de décision pour l'organisation de revues périodiques :
i) selon les investissements pour la réservation des droits de PI (étapes du cycle de vie des titres : décision
de dépôt, extension, abandon, etc.) ;
ii) selon les étapes du cycle de vie de la technologie, du produit et du marché.
NOTE L'analyse des DPI potentiels est réalisée avant la création des DPI, alors que l'évaluation de la PI se rapporte aux
DPI déjà intégrés au portefeuille de DPI. Pour l'évaluation des DPI, se reporter à l'Annexe C.
Pr

6.4.3 Exploitation de la propriété intellectuelle

oj

6.4.3.1 Généralités
et

Il convient que l’organisation décide de la manière d'exploiter la PI créée et fasse un choix entre les modèles
de

de gestion éligibles, aussi bien en modes direct qu'indirect.

NOTE Dans ce contexte, « l'exploitation » traite uniquement des profits et des pertes, et ne traite pas du titre de propriété
de la PI (qui est un actif correspondant au bilan). Elle exclut les stratégies telles que le transfert des droits de PI à des
no

entreprises communes ou le lancement de créations supposant un changement de titre de propriété, ainsi que la valorisation
monnayée qui suppose une capacité de transfert de propriété à des créanciers (banques, etc.). Ces scénarios sont traités dans
les sections suivantes.
rm

6.4.3.2 Exploitation directe

e

L'exploitation directe consiste à exploiter directement des intérêts dévolus (brevets, droit d'auteur, marques, etc.)
m

en diffusant des produits et des services mettant en œuvre les innovations protégées (commercialisation d'un produit
mettant en œuvre une technologie brevetée, publication de travaux, commercialisation d'une marque).
ar

L'exploitation directe peut servir des « objectifs défensifs » : il convient que l’organisation s'efforce de protéger ses
oc

innovations dès que possible afin d'assurer sa liberté d'exploitation et d'éviter ainsi que des tierces parties ne les
protègent avant que l’organisation ne le fasse, ce qui pourrait éventuellement bloquer l'exploitation par l’organisation
de ses propres innovations.
a in

L'exploitation directe peut servir des « objectifs offensifs » : l’organisation représente ses propres intérêts afin
d'interdire à des tierces parties d'utiliser des produits et services similaires en réservant les droits de PI exclusifs.
e
po

6.4.3.3 Exploitation indirecte

L'exploitation indirecte consiste à tirer profit des intérêts dévolus par leur exploitation potentielle par des tierces
ur

parties, tel que :

— en octroyant une licence pour utiliser les droits de PI sur une catégorie de produits et un marché clairement définis.
ét

Cette licence peut être concédée à la tierce partie moyennant paiement (objectif offensif) ou en échange d'une licence
u

de droits de PI appartenant à la tierce partie et ayant un impact sur l’activité de l’organisation (objectif défensif) ;
dans ce dernier cas, les organisations échangent souvent des portefeuilles de droits de PI ; on parle alors d'accords
de

de licences croisées (concessions réciproques de licences) ;

— en mettant l'accent sur un portefeuille important d'intérêts dévolus de manière à dissuader les tierces parties
d'exploiter leurs droits de PI contre l’organisation par peur des représailles (nature défensive de la dissuasion).

15
CEN/TS 16555-4:2014 (F)

6.4.4 Acquisition, vente, concession et licences (acquisition et octroi) de droits de PI de tierces parties
Lorsqu'une organisation envisage de modifier son titre de propriété de PI, il convient qu'elle élargisse ou réduise
le périmètre de ses actifs de propriété intellectuelle en conséquence. Une telle stratégie implique d'avoir recours
à des ressources externes, nonobstant et en plus d'une exploitation efficace de ses ressources internes (voir 6.4.2).
Les motifs peuvent être, par exemple : exécuter une stratégie de PI spécifique, investir davantage ou désinvestir dans
des domaines technologiques ou des segments de produits/marché, augmenter ou réduire sa capacité de recherche
et développement ou de conception dans un domaine spécifique, exécuter une stratégie de marque spécifique,
exécuter une stratégie de flux de trésorerie spécifique, etc.
Il convient de modifier le périmètre de propriété de PI par l'une des actions suivantes :
a) Extension du périmètre de propriété :
Pr

L’organisation crée une propriété supplémentaire de PI en envisageant l'acquisition de droits de PI ou en obtenant

oj

une licence pour les droits de PI auprès de tierces parties (acquisition de licences). Dans ce cas, il convient que
l’organisation s'assure de la liberté d'exploitation d'une technologie existante, ou atteigne une masse critique dans
et

un domaine ou un segment de produits/marché où les ressources internes sont insuffisantes pour assurer le succès
d'une innovation engendrée en interne. Selon la criticité de la stratégie, il se peut que l'acquisition de droits de PI
doive être exclusive afin de protéger efficacement les domaines ou segments de produits/marché concernés.
de

De telles acquisitions nécessitent de faire preuve d'une diligence préliminaire de même niveau que celle impliquée
dans l'acquisition de biens corporels.
no

b) Réduction du périmètre de propriété :

L’organisation transfère la propriété existante de droits de PI à d'autres entités, telles que des entreprises créées par
rm

essaimage (spin-offs) et des « jeunes pousses » (start-ups), des entreprises communes (joint-ventures), des tierces
parties externes (octroi de licences), ou monnaye purement et simplement des actifs existants avec des partenaires
financiers (PI comme garantie pour l'obtention de prêts, PI transformée en capitaux propres, etc.). Dans des
e

contextes de changement de stratégie et de rationalisation de portefeuilles, il convient que l’organisation

m

désinvestisse ou réaffecte des actifs incorporels qui ne supportent plus une stratégie viable ou qui ne jouissent plus
d'un avantage concurrentiel. Dans le cadre d'objectifs de croissance explicites, il convient que l’organisation tire profit
ar

de la PI en tant qu'outil de négociation, en tant qu’actif d'amorçage pour des entreprises créées par essaimage ou
des entreprises communes, ou pour investir immédiatement afin d'accélérer l'acceptation par le marché et la
oc

sensibilisation des parties prenantes à une technologie. Une telle tactique de transfert de PI peut nécessiter
l'intervention de tierces parties telles que des sociétés de services en PI, des courtiers en PI ou des banques
d'investissement.
a in
e
po
ur
ét
u de

16
 CEN/TS 16555-4:2014 (F)

Annexe A
(informative)
Documentation authentifiée pour l'enregistrement de la PI

Init numérotation des tableaux d’annexe [A]!!!

Init numérotation des figures d’annexe [A]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [A]!!!

Il est important que chaque organisation, grande ou petite, concernée par la R&D scientifique ou industrielle qui crée
de la PI, établisse une discipline et une routine pour régulièrement enregistrer les résultats de ces activités, résultats
Pr

obtenus au moment de la création de la PI et à toutes les étapes de développement ultérieures.

Dans toutes les activités de recherche et d'ingénierie, une « bonne pratique » bien établie consiste à conserver un
oj

carnet pour consigner ces activités, qui est souvent désigné comme « cahier de laboratoire » à l'échelle internationale
et

ou comme « archive électronique » dans le cas d'un développement numérique.

L'avantage pour l’organisation de conserver un enregistrement clair de ces activités est de pouvoir l'utiliser non
de

seulement pour protéger les innovations clés, mais aussi pour se défendre en cas d'actions pour violation des droits
de PI engagées par des tierces parties.
Pour que ces enregistrements soient reconnus authentiques par les tierces parties et les autorités légales de par
no

le monde, il est essentiel qu'ils soient bien conservés et répondent à plusieurs critères importants :
— les enregistrements appartiennent à l’organisation et non aux individus qui peuvent la quitter au fil du temps ;
rm

— le carnet doit être correctement relié et conservé et ses pages successives doivent être numérotées et datées ;
e

— que les inscriptions soient faites à l'encre et restent lisibles ;

— que les inscriptions faites par chaque contributeur au carnet soient identifiées et associées à leurs initiales ;
m

— que les projets et les activités soient clairement identifiés avec des titres et une numérotation cohérents ;
ar

— de ne retirer ni modifier aucune page du carnet ;

oc

— il est permis de biffer des inscriptions de façon visible, à condition d'apposer la date et les initiales ;
— que les inscriptions dans le carnet décrivent les expériences et les résultats de façon suffisamment précise et
a

détaillée, afin qu'ils puissent être compris et répétés par un tiers homme de l’art ;
in

— que les inscriptions enregistrent les faits et évitent de donner des opinions ou des conclusions ;
e

— de démontrer un processus de développement continu de la PI depuis sa conception ;

po

— que le carnet soit régulièrement contrôlé sur l'exactitude des éléments qu'il contient, et contresigné par un tiers
indépendant et impartial, qui s’engage à préserver la confidentialité afin de ne pas compromettre la protection
ur

ultérieure de la PI ;
— dans certaines juridictions, il peut être conseillé d'enregistrer aussi la documentation, par exemple, auprès d'un
ét

notaire ou d'une autorité en matière de brevets, ou d'utiliser des enveloppes affranchies ;

— d'assurer en permanence la sécurité et la confidentialité du carnet et de ses enregistrements en vue de leur
u

utilisation ultérieure.
de

Outre l'enregistrement des activités d'innovation comme procédure de routine, il convient que l’organisation établisse
et maintienne un système formel de divulgation des inventions relatives à une PI particulière, comme décrit
à l'Annexe B.

17
CEN/TS 16555-4:2014 (F)

Annexe B
(informative)
Divulgation des innovations et des inventions

Init numérotation des tableaux d’annexe [B]!!!

Init numérotation des figures d’annexe [B]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [B]!!!

Il convient que chaque organisation concernée par la création d'innovations et de propriété intellectuelle établisse
une routine pour enregistrer la PI issue de ces activités, comme décrit à l'Annexe A.
Pr

Lorsqu'on estime qu'une activité ou un développement particulier mérite d'être développé ou protégé,
des informations complémentaires et une divulgation plus formelle sont requises par les innovateurs ou le
oj

responsable de PI de l’organisation. En particulier, des informations sont requises lorsque l’organisation fait appel
et

à des conseillers externes et des conseils en brevets sur des questions relatives à la PI, aux audits d’experts
(« due diligence ») et à l'enregistrement de la PI.
de

Il convient que ces informations soient enregistrées au moment opportun et tenues à jour, car elles peuvent être
détenues ou limitées à certains services au sein de l’organisation, par exemple les services ressources humaines
et juridique, ou à l’organisation externe du conseil en PI, ou n’être pas aisément disponibles ultérieurement pour le
no

management de la PI. En particulier, des renseignements complets concernant chaque inventeur sont requis dans
de nombreuses juridictions.
rm

La divulgation régulière des inventions et des innovations doit être intégrée comme une procédure de routine au sein
de l’organisation, plutôt que comme un événement exceptionnel. Il convient de clairement identifier la contribution et
le statut légal des sous-traitants et des fournisseurs en matière de PI. Un enregistrement précis doit également être
e

tenu à jour sur les accords de secret ou de non-divulgation conclus avec toutes les parties externes.
m

Une idée ou une recherche particulière peut de prime abord sembler ne pas avoir de valeur commerciale pour
l’organisation au moment de sa création, mais en revêtir une réelle uniquement avec un certain recul. L'opportunité
ar

de protéger ou d'investir des ressources dans l'innovation peut alors être perdue ou compromise par le défaut
d'enregistrements initiaux précis.
oc

Les informations requises pour la divulgation d'une innovation ou d'une invention comprennent (liste non exhaustive) :
a

— le titre et une brève description de l'innovation/invention ;

in

— la classification proposée et le champ d'application de l'innovation/invention ;

e

— le nom et l'adresse de l'employeur de l'inventeur ou de l’organisation cessionnaire ;

po

— le nom complet, l'adresse personnelle et la nationalité de chaque inventeur ;

— le statut contractuel du ou des inventeurs, par exemple employé, sous-traitant, consultant, fournisseur, etc. ;
ur

— une déclaration signée par le ou les inventeurs revendiquant l'originalité et la paternité de l'invention ;
— un compte-rendu détaillé de la contribution et de l'activité inventive de chaque inventeur ;
ét

— un résumé de l’état de la technique antérieure connue du (des) inventeur(s) au moment de la création ;

u

— les avantages de l'invention par rapport à l’état de la technique antérieure et aux connaissances générales
de

publiquement répandues ;
— l'application de l'invention aux activités, domaines, etc. de l’organisation ;
— le contexte et les avantages concurrentiels pouvant être tirés de l'invention.

18
 CEN/TS 16555-4:2014 (F)

Annexe C
(normative)
Méthodes et critères d'évaluation des droits de PI

Init numérotation des tableaux d’annexe [C]!!!

Init numérotation des figures d’annexe [C]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [C]!!!
Pr

C.1 Objectifs et principes

oj

La propriété intellectuelle est un actif incorporel de la propriété de l’organisation.

et

La PI peut être utilisée pour engendrer un flux de trésorerie positif ou éviter un flux de trésorerie négatif lorsqu'elle
est utilisée pour empêcher des concurrents de fournir des produits ou services qui sont protégés par la PI d'une
organisation. Les autres usages comprennent l'accès au marché ou la liberté d’exploitation par le biais d'accords
de

de PI ou encore la fourniture d'une garantie pour les prêts.

Le bénéfice découlant d'un droit de PI individuel ou d'un portefeuille de droits de PI dépend de l'utilisation présente
no

ou future des droits de PI ou du portefeuille de droits de PI.

L'évaluation des droits de PI comprend une évaluation des bénéfices directs ou indirects, présents ou futurs, que le
rm

propriétaire de la PI peut tirer de la PI, y compris brevets, marques, conceptions, droit d'auteur, savoir-faire, etc.
L'évaluation sert à optimiser le portefeuille de droits de PI de l’organisation dans le contexte de ses objectifs
e

stratégiques et de ses activités, en ce que l'évaluation doit fournir des informations sur l'ampleur de l'avantage
concurrentiel pour l’organisation, et donc du bénéfice, engendré par un ou plusieurs droits de PI.
m

Les bénéfices présents ou futurs peuvent être de nature monétaire, directe ou indirecte, ou stratégique.
ar

Les bénéfices monétaires comprennent :

oc

— les flux de trésorerie présents et futurs qui peuvent être attribués à la PI, incluant un prix majoré, des volumes
de production plus élevés ;
a

— les coûts présents et futurs évités du fait de la détention de la PI.

in

Les bénéfices stratégiques comprennent :

e

— une influence sur les évolutions futures du marché ;

po

— la facilitation et la structuration de collaborations.

Les bénéfices monétaires et/ou stratégiques dépendent de l'ampleur de l'impact d'un ou plusieurs des droits de PI
ur

individuels de l’organisation sur ses concurrents ou du degré de protection que ces droits assurent aux produits et
services de l’organisation.
ét

La capacité d'un droit de PI individuel à impacter des concurrents ou protéger les produits et services de l’organisation
dépend des qualités intrinsèques des droits de PI.
u

Les qualités intrinsèques d'un droit de PI dépendent de :

de

— l'étendue de la protection assurée par le droit de PI. Dans le cas de brevets, l'étendue de la protection est définie
par les revendications du brevet ;
— la validité du droit de PI.
Les qualités intrinsèques d'un droit de PI sont soumises à l'évaluation d'un expert en PI.
L'effet d'un droit de PI individuel, et donc les bénéfices potentiels, dépend de l'impact et de la valeur présents et futurs
des produits ou services affectés ou protégés par le droit de PI. L'évaluation de l'impact et de la valeur présents et
futurs de produits ou de services protégés par un ou plusieurs droits de PI peut être complétée par une analyse
du marché et des pronostics.

19
CEN/TS 16555-4:2014 (F)

Le but de l'évaluation des droits de PI est de promouvoir les droits de PI offrant relativement plus d'avantages et
d'éviter ou abandonner les droits de PI n'offrant pas d'avantages ou de faibles avantages ne dépassant pas les coûts
liés à la PI.
L'évaluation des droits de PI et du portefeuille de PI dépend de la nature du droit de PI concerné. Pour les brevets,
les critères mentionnés ci-après peuvent être appliqués.
Pour les marques, il est recommandé de se reporter à l'ISO 10668.
L'évaluation des droits de PI peut être qualitative afin de distinguer le meilleur du moins bon. En variante ou en
complément, l'évaluation des droits de PI peut être monétaire. Cette dernière évaluation nécessite une profonde
connaissance ou une prédiction qualifiée de l'évolution future des marchés et de la technologie susceptible d'influer
sur l'utilisation des produits ou services protégés. Pour être utile, une approche de marché permettant une évaluation
Pr

fondée sur la comparaison de droits de PI similaires nécessite l’existence d’un marché actif pour les droits de PI.
En raison de l'absence de droits de PI similaires, une approche de marché est dans la plupart des cas inapplicable
oj

pour l'évaluation monétaire des brevets.

Un aspect essentiel de l'évaluation des droits de PI est la transparence, condition nécessaire pour confirmer
et

l'évaluation.
de

C.2 Critères stratégiques

no

Le brevet est un élément qui sert et se conforme à la stratégie de l’organisation. La méthode d'évaluation fournie et
les critères et indicateurs stratégiques à analyser dépendent du contexte opérationnel et de la stratégie qu'ils sont
rm

supposés servir.
Cette liste fournit donc les éléments relatifs à l'évaluation stratégique de brevets afin d'aligner la politique brevets
e

de l’organisation à sa stratégie globale :

m

— Protection : capacité du brevet à protéger des parts de marché et à préserver ou créer de nouveaux revenus.
ar

— Réserve : préparation de l'avenir : protection précoce de technologies pionnières et/ou émergentes.

— Blocage : blocage de l'accès à une solution ou un groupe de solutions techniques pour les concurrents.
oc

— Commercialisation/ communication : promotion ou indication d'une activité innovante sur les marchés et auprès
des concurrents.
a in

— Réduction des coûts : contribution à l'efficacité et à la productivité de l’organisation ou de son activité liée à la
propriété intellectuelle.
e

— Liberté d'exploiter/ concevoir : compilation d'un portefeuille de protection ou création de moyens de négociation
po

en vue de l'éventuelle conclusion d'accords de licences croisées, si nécessaire.

— Fusions acquisitions : reconnaissance du brevet en tant que source de valeurs d'actifs.
ur

— Accord commercial et/ou de collaboration : outil de structuration en vue d'optimiser les partenariats et
les transactions.
ét

— Actions R&D : structuration de la recherche et des partenariats.

u

— Juridique : management du risque de litige.

de

— Licence : génération de nouveaux revenus directs en relation avec une tierce partie.
— Gestion des ressources humaines : reconnaissance et valorisation des experts techniques internes.
— Normalisation : potentiel du brevet à servir la politique de normalisation de l’organisation.

20
 CEN/TS 16555-4:2014 (F)

Exemples : quelques éléments utilisés pour hiérarchiser les critères mentionnés ci-dessus
a) Attentes du marché :
1) Maturité ;
2) Commercialisation à « court terme » ;
3) Démarche sociétale à plus « long terme » ;
4) Attractivité de la technologie ;
5) Valeur potentielle d'une licence en alternative ;
6) Plan d'action (plan produit/ plan de recherche) ;
Pr

7) Type de marché ;
oj

8) Cartographie des droits antérieurs affectant le marché ;

b) Type de brevet :
et

1) Brevet relatif à une rupture technologique :

de

i) Brevet pionnier ;
ii) Brevet générique à plusieurs technologies ;
no

2) Brevet d'innovation incrémentale

i) Brevets spécifiques à une technologie ;
rm

ii) Brevet d'amélioration incrémentale ;

iii) Brevet de développement ;
e

c) Niveau d'intégration dans les processus R&D et industriels de l’organisation (par exemple aptitude de
m

l’organisation à s'approprier, à développer et à exploiter l'innovation) ;

d) Prévision de changement du système de production ;
ar

e) Utilisation défensive ou offensive ;

oc

f) Normalisation/ réglementation (spécifique au brevet) :

1) Dans un processus de normalisation, les normes et brevets sont de plus en plus utilisés conjointement.
a

Les seules obligations sont les suivantes (politique commune de l'ISO/IEC/ITU en matière de normes
in

et brevets) :
e

i) en cas de participation à des travaux de normalisation, il est obligatoire de déclarer les brevets se rapportant
aux technologies ou procédés traités par les normes ;
po

ii) on s'engage au préalable à concéder des licences sur ces brevets, selon des conditions équitables,
raisonnables et non discriminatoires (FRAND) ;
ur

2) Comparaison entre brevet et norme

ét

i) La technologie peut-elle être introduite dans une norme ou un standard ?

ii) La technologie peut-elle être retirée/ entravée à cause d’une norme ou d’un standard ?
u de

iii) La technologie peut-elle être à l'origine d'une norme ou d’un standard ?

iv) Type de norme (standard de fait / norme de droit) ;
3) Brevet, s'il est intégré à une norme ou un standard
i) Détection immédiate d'une contrefaçon de brevet par l'application de la norme ou du standard ;
ii) Mutualisation du risque de litige lorsqu'une communauté de brevets existe ;
iii) Exploitation de brevets par le biais de communautés de brevets : octroi d'un grand nombre de licences en
compensation des conditions financières modestes par unité ;
iv) Avantages pour les participants détenteurs de brevets qui peuvent tisser des liens entre eux du fait de leur
participation au sein de l’organisme de normalisation ou du groupe de standardisation (avantages du fait
de la mise en réseau des membres participants).

21
CEN/TS 16555-4:2014 (F)

C.3 Critères qualitatifs

C.3.1 Généralités
Le temps joue un rôle majeur dans de nombreux critères d'évaluation, notamment par rapport aux cycles de vie de la
technologie et de la production et par rapport à la période de validité des droits de propriété intellectuelle dévolus.

C.3.2 Techniques
— Revendication : définition de la portée de la nature inventive d'une solution technique par rapport aux mises en
œuvre actuelles.
Pr

NOTE : Une solution technique peut être protégée par plusieurs revendications.
oj

— Domaine technique d'application de la revendication : comparaison des caractéristiques techniques permettant

de positionner l'invention revendiquée par rapport à l'état de la technique ; premières conclusions sur l'existence
et

ou la non-existence de technologies concurrentes actuelles ou futures ; conclusion générale sur l'évaluation

du caractère essentiel et étendue du domaine d'application en question.
de

— Faisabilité : aptitude pratique à ce qu’une personne ayant connaissance de l'état de la technique mette en œuvre
l'invention revendiquée. La faisabilité n'exige pas nécessairement une validation détaillée de l'invention revendiquée.
no

— Suffisance de description : création avérée de l'invention. Niveau de détail et nombre suffisant de copies
pertinentes comprenant l'invention telle que décrite.
rm

— Durabilité de l'invention : estimation du cycle de vie de la technologie en années de présence sur le(s) marché(s).
— Détection des contrefaçons : aptitude à décrire des méthodes simples permettant de détecter une contrefaçon
e

de l'invention. Évaluation des méthodes de détection des infractions à mettre en œuvre. Conclusions concernant
la détectabilité des contrefaçons.
m

— Aptitude de la technologie protégée à s'imposer comme standard technique lorsque le domaine s’y prête.
ar
oc

C.3.3 Commentaires juridiques

Ces définitions sont établies en référence à une invention mise en œuvre dans au moins une application protégée.
a in

— Analyse interne de l’état de la technique (brevetabilité) : comparaison entre les caractéristiques techniques
revendiquées ou susceptibles d'être revendiquées, et le contenu des publications et divulgations opposables
e

connues au moment de l'analyse ; observation de la pertinence desdites publications/ divulgations par rapport
à la brevetabilité ; redéfinition de la portée des revendications.
po

— Couverture géographique : détermination de toutes les situations dans lesquelles les droits de propriété
industrielle actuels concernant l'invention ont été demandés ou sont susceptibles d'être demandés ou ont
ur

été octroyés.
— Adéquation de la description : comparaison entre l'invention revendiquée et l'invention décrite, visant à déterminer
ét

si l'invention revendiquée est décrite de façon suffisamment claire et complète pour permettre à des travailleurs
qualifiés de la mettre en œuvre ; évaluation du risque d'inadéquation.
u de

— Analyse des revendications d'un brevet « supplémentaire » : position du brevet dans le portefeuille (nécessite une
revue aux fins de la définition).
— Liberté d’exploitation : comparaison entre l'invention revendiquée et les droits de PI opposables connus
au moment de l'analyse ; propriété des droits de PI opposables enregistrée le cas échéant ; évaluation de la
liberté d'exploiter l'invention revendiquée.
— Normalisation/ réglementation : interaction entre normes, standards et brevets.
— Remarque : idéalement, il convient de prendre en compte les éléments mentionnés ci-dessus chaque fois qu'un
groupe donné de brevets est évalué, les critères de brevetabilité étant interprétés de diverses manières
en fonction des différentes situations.

22
 CEN/TS 16555-4:2014 (F)

C.3.4 Aptitude à structurer la recherche et à développer des partenariats

La propriété intellectuelle en général, et les brevets en particulier, sont connus pour leur aptitude à structurer
des partenariats de recherche et développement entre des organisations. Les brevets sont utilisés pour matérialiser,
identifier et évaluer au moins une partie des contributions intellectuelles et des résultats d'un partenariat,
et ils contribuent à sécuriser les flux d’une partie de la connaissance partagée et/ ou échangée entre partenaires.

C.4 Critères quantitatifs

C.4.1 Généralités
Pr

Le présent paragraphe contient les méthodes d'évaluation utilisées pour déterminer une valeur financière extractible
(dépenses/ revenus), un levier financier fondé sur une notation ou sur des volumes, à partir d'une invention protégée
oj

par un brevet.
et
de

C.4.2 Évaluation fondée sur une notation

L'évaluation basée sur une notation implique la combinaison (addition, moyenne, pondération, etc.) de paramètres
qualitatifs et stratégiques, tels qu'énumérés aux Articles 2 et 3, auxquels une note est attribuée à l'aide d'outils
no

mettant en œuvre soit des calculs automatiques, soit un traitement manuel.

Une telle évaluation fondée sur une notation contribue à réduire au minimum la nature subjective de l'évaluation et
rm

à optimiser la formalisation du résultat et de son exploitation. Les évaluations fondées sur une notation sont donc
une composante utile d'un processus décisionnel collégial et multi-critères entre les parties concernées au sein
e

de l’organisation.
m

Par conséquent, lorsque des outils d'évaluation externes sont envisagés, il est important de comprendre les
paramètres qualitatifs et stratégiques qu’ils appliquent ainsi que le principe d'attribution d'une note.
ar

Lorsque des outils externes sont utilisés, il est préférable que l'outil puisse être configuré par l'utilisateur et que
les critères considérés, tels que le principe de notation, puissent être adaptés à l'usage prévu.
oc

Les évaluations fondées sur une notation peuvent aider à hiérarchiser et comparer des portefeuilles de différentes
a

tailles et composition ; elles peuvent également faciliter la prise de décisions, telles que la décision d'aller de l'avant
ou non.
in
e

C.4.3 Évaluation financière

po

Les différents contextes dans lesquels une évaluation financière peut être utile comprennent (liste non exhaustive) :
ur

— le transfert de technologie ;
— la cession de droits de propriété intellectuelle (réduction d'un portefeuille) ;
ét

— l'octroi de licences ;
u

— la fusion/ acquisition ;
de

— l'évaluation des contributions à un projet des partenaires d'un consortium ;

— une campagne de collecte de fonds ;
— l'évaluation de dommages.

23
CEN/TS 16555-4:2014 (F)

Trois types conventionnels de méthodes d'évaluation financière existent :

a) évaluation par le marché : les méthodes de ce type sont liées au prix du marché, qui est fondé sur une
comparaison avec des transactions connues ;
b) évaluation par les coûts : fondée sur la compilation de toutes les dépenses engagées pour obtenir les résultats
revendiqués par le brevet (dépenses en R&D, coûts de dépôt et de maintenance du brevet, etc.). Deux types de
méthodes sont souvent utilisés :
1) estimation des coûts de développement : fondée sur la compilation de toutes les dépenses engagées pour
obtenir le brevet lui-même (dépenses en R&D, coûts de dépôt et de maintenance du brevet, etc.) ;
2) estimation des coûts de remplacement : fondée sur le montant des dépenses qui seraient requises pour
reproduire le même résultat dans les conditions actuelles de l'état de la technique.
Pr

c) évaluation par les revenus : fondée sur une estimation des revenus futurs liés à l'exploitation du brevet. Les trois
types de méthode suivants sont souvent utilisés :
oj

1) estimation de la part des bénéfices ;

et

2) estimation des redevances futures (valeur actuelle nette des redevances) ;

de

3) estimation des flux de trésorerie futurs (valeur actuelle nette des flux de trésorerie).
Le choix de la (des) méthode(s) à appliquer dépend du contexte dans lequel est réalisée l'évaluation financière.
no

Lorsqu'une action est effectivement menée dans l'un des contextes mentionnés ci-dessus, il est nécessaire
de documenter l'évaluation financière aussi exactement que possible et conformément aux exigences des autorités
fiscales.
rm
e

C.4.4 Rapport qualité/prix, effet de seuil, etc.

m

Comme pour un projet de R&D, l'exploitation d'un actif PI est soumise à une efficience minimale des ressources
investies (internes ou externes) ; si cette efficience n'a pas été atteinte, la valeur estimée de la propriété intellectuelle
ar

considérée sera faible, voire négative.

oc

Une conséquence impérative directe de ceci est la nécessité de provisionner de façon appropriée des ressources
financières qui soient suffisantes pour la création et la maintenance des droits de PI. Une alternative stratégique
consiste à conserver les connaissances sous forme de savoir-faire ou de secret de fabrique, mais cela n'est pas
a

toujours viable et implique des coûts considérables de protection du secret pour l’organisation.
in

Symétriquement, lors de l'établissement d'un budget, tout investissement s'appuyant sur des ressources externes
e

doit faire l'objet d'une analyse du rapport qualité/prix des services proposés, et éventuellement d'une comparaison
avec les conditions contractuelles d'un prestataire de services.
po

D’autre part, de nombreux programmes d'aide gouvernementale et institutionnelle existent pour réduire la charge
incombant à l’organisation relative aux coûts de la propriété intellectuelle.
ur
ét

C.4.5 Effet volume/portefeuille

u

Le volume du portefeuille de brevets supplémentaires (pertinent pour un domaine technique et/ou une stratégie
de

spécifique) offre un effet de levier et une crédibilité supplémentaire grâce au nombre de modèles d’exploitation
considérés. En conséquence, le potentiel d'exploitation d'un brevet faisant partie d'un portefeuille est souvent
beaucoup plus élevé que celui d'un brevet isolé.

24
 CEN/TS 16555-4:2014 (F)

Annexe D
(informative)
PI et normalisation

Init numérotation des tableaux d’annexe [D]!!!

Init numérotation des figures d’annexe [D]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [D]!!!

D.1 Généralités
Pr

D.1.1 Objectifs des normes (de droit) et standards (normes de fait)

oj

a) Objectifs généraux :
1) fournir, pour des usages courants et répétés, des règles, des lignes directrices ou des caractéristiques,
et

pour des activités ou leurs résultats, afin d'assurer un niveau de performance optimal dans un contexte donné ;
2) établir des définitions et des langages communs ;
de

3) convenir de niveaux de performance minimaux ;

4) convenir de spécifications techniques.
no

b) Les besoins de normalisation/ standardisation sont particulièrement importants, par exemple dans les cas suivants :
rm

1) interopérabilité/ interface.
S’il existe un puissant contexte d'interface et d'interopérabilité dans des secteurs tels que les télécommunications,
e

la radiodiffusion et la vidéo, les réseaux intelligents d’énergie;

m

2) mesures et essais.
S’il existe une forte demande pour développer des moyens de mesure et d'essais nouveaux dans des secteurs
ar

tels que les lasers, les nanomatériaux, la production d'énergie nucléaire ;

oc

3) hygiène et sécurité.
S’il existe un impact sur l'acceptation sociétale, la santé, l'hygiène et la sécurité du public ou des travailleurs (par
a

exemple nanomatériaux, production d'énergie nucléaire).

in
e

D.1.2 Objectif commun entre la normalisation/standardisation et la gestion des droits de propriété

po

intellectuelle : favoriser le développement et la diffusion de l'innovation

La normalisation et la standardisation visent à stimuler le développement économique et le développement
ur

de l'innovation. La normalisation et la standardisation sont des activités d'intérêt général qui visent à fournir des
documents de référence élaborés et acceptés (de façon consensuelle) par toutes les parties intéressées, sur les
ét

règles, les caractéristiques, les recommandations ou les exemples de bonne pratique concernant des produits,
des services, des méthodes, des procédés ou des organisations. Elles visent à encourager le développement
u

économique et l'innovation, tout en prenant en compte des objectifs de développement durable. De plus, une partie
de

essentielle d'un brevet est d'inciter à l'innovation, car il donne à son titulaire des droits de PI récompensant ses efforts
de recherche. Les titulaires peuvent ensuite exploiter effectivement ou faire exploiter le brevet de façon exclusive,
par exemple, pour fabriquer des produits qu'ils mettront à la disposition de leurs clients et de la société dans son
ensemble, ou octroyer des licences à des tierces parties moyennant une compensation financière, ou encore
combiner leur licence de brevet à d'autres au sein d'une communauté de brevets relative à un groupe
de normalisation ou de standardisation spécifique. L'inventeur ne s'engagerait probablement pas dans la recherche
sans de telles incitations. Les brevets peuvent structurer une norme ou un standard. Ils sont alors appelés « brevets
essentiels » et sont :
— complémentaires dans un ensemble donné ;
— nécessaires à la mise en œuvre de la norme ;
— non remplaçables par d'autres brevets déclarés techniquement équivalents.

25
CEN/TS 16555-4:2014 (F)

D.2 Diverses stratégies de l’organisation relayées par la propriété intellectuelle

Dans un contexte de normalisation ou de standardisation, la stratégie en matière de propriété intellectuelle dépend
de l'implication de l’organisation dans l'activité de normalisation ou de standardisation ; une telle implication peut être
segmentée en :
— veille et surveillance ;
— rôle de suiveur (pas actif, mais conforme) ;
— participation active, mais engagement à se conformer à la norme ou au standard.
Chaque niveau choisi correspond à une stratégie spécifique pour la création et la gestion des droits de propriété
intellectuelle.
Pr

L'analyse des normes et standards a un impact sur les activités principales et la compétitivité de l’organisation :
oj

a) caractérisation de son exposition dans chaque secteur d'activité (compréhension de l'écosystème et capacité
de l'influencer). Pour définir son niveau d'implication dans la normalisation/standardisation, une organisation
et

analyse son environnement en fonction de ses enjeux explicites ; pour cela, elle traite les questions suivantes
(qui visent à étudier les aspects stratégiques d'une entreprise avant de débattre du seul management de la PI) :
de

1) Quels sont les organismes de normalisation/ groupes de standardisation dans ce secteur ?

2) Le marché reconnaît-il de fait les normes non élaborées par des organismes de normalisation (les standards
no

ou normes de fait) ?
3) Les participants aux organismes de normalisation/ groupes de standardisation sont-ils ou non des partenaires
rm

commerciaux potentiels ?
4) Existe-t-il des « communautés » de brevets associées aux normes et standards ? Comment sont gérés les
e

droits de la PI ?
5) Quelles sont les ressources que l’organisation peut affecter à la normalisation/ standardisation (hommes  mois
m

et budget) ?
ar

6) Quels sont les coûts liés à la participation aux organismes de normalisation/ groupes de standardisation
(cotisations des membres, fréquence des réunions, lieux des réunions) ?
oc

b) définition d'une stratégie de réponse en fonction de l'analyse du contexte. Une fois le contexte caractérisé,
il convient que l’organisation adapte sa stratégie en matière de droits de PI au niveau d'implication choisi dans le
a

processus de normalisation ou de standardisation.

in
e
po
ur
ét
u de

26
 CEN/TS 16555-4:2014 (F)

Annexe E
(informative)
Management de la propriété intellectuelle
dans un environnement collaboratif

Init numérotation des tableaux d’annexe [E]!!!

Init numérotation des figures d’annexe [E]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [E]!!!
Pr
oj

E.1 Introduction
et

La propriété intellectuelle a un double rôle dans l'établissement du cadre d'une collaboration :

a) un rôle facilitateur :
de

1) identification des partenaires potentiels et levier pour les sélectionner ;

2) identification, formalisation et protection des connaissances antérieures ;
no

3) moyens d'évaluer la contribution de chaque participant ;

b) un rôle structurant :
rm

1) élément fort de négociation initiale d'un contrat ;

e

2) interface : diffuse et protège simultanément les connaissances ;

m

3) référentiel d'un langage commun : facilite les interactions ;

4) facilite et accélère le transfert des connaissances (par exemple accord de licence) ;
ar

5) référence reconnue pour la résolution des litiges.

oc

Il convient qu'elle fasse dès que possible l'objet d'une discussion dans le cadre des échanges entre partenaires,
simultanément aux objectifs de l’organisation et aux modèles de valorisation monnayée. Inversement, elle peut
a

devenir un obstacle si elle est traitée uniquement à la fin de la négociation ou même à la fin du projet.
in
e

E.2 Définition
po

a) Environnement collaboratif :
ur

Combinaison d'au moins deux partenaires identifiés par le biais d'un accord formel, pour créer et/ou exploiter tous
les résultats de tout ou partie d'un processus d'innovation.
ét

b) Résultats des travaux collaboratifs (propriété intellectuelle résultante ou « foreground ») :

u

1) résultats appartenant à un seul participant ;

de

2) résultats communs (définis par l'accord de collaboration).

c) Connaissances antérieures (propriété intellectuelle antérieure ou « background ») :
1) brevets ;
2) expertise ;
3) savoir-faire secret ;
4) droits d'auteur ;
5) bases de données ;
6) marques.

27
CEN/TS 16555-4:2014 (F)

d) Connaissances engendrées par le projet restant en dehors du champ d'application de l'accord, qui méritent
néanmoins potentiellement d'être exploitées (propriété intellectuelle exclue ou « sideground ») :
1) modèles d'exploitation devant être décrits au préalable par l'accord de collaboration.
e) organisme public de recherche (OPR) :
1) organisme financé par des fonds publics menant la R&D (et parfois l'enseignement), compétent pour participer
à des innovations collaboratives et pour créer de la valeur, mais dont la mission n'inclut pas l'exploitation
industrielle des résultats et qui ne poursuit donc pas systématiquement des objectifs de rendement financier
pour ses activités de R&D.
Pr

E.3 Cas d’application des contextes collaboratifs

oj

— Partage des coûts.

et

— Partage des risques.

— Gain de temps.
de

— Création de valeur et effet de levier dûs aux synergies techniques.

Les éléments suivants sont exclus du champ des processus de création de propriété intellectuelle parce que les
no

communautés « open source » et les organismes de normalisation ont des règles très spécifiques :
— développements de logiciels libres ;
rm

— tous les contenus exempts de redevance, y compris les programmes de normalisation.

e
m

E.4 Différents types de collaboration dans le processus d'innovation

ar

a) Collaboration pour créer :

oc

1) collaboration pour créer des connaissances, maintenir la charge de travail et renforcer la réputation
de l’organisation ;
a

2) collaboration pour créer des bénéfices tangibles par l'exploitation économique des résultats ;
in

3) public/privé :
e

i) collaborations dans le cadre de programmes institutionnels co-financés par des fonds publics, sans flux
financiers entre partenaires (par exemple programmes d'agences tels que les programmes-cadres
po

européens, l’ANR, le FUI, etc.) ;

ii) collaboration entre partenaires avec financement connexe ;
ur

iii) collaboration avec répartition des tâches de R&D entre partenaires et avec financement des activités OPR
par des parties prenantes industrielles ;
ét

— sans recherche de marge par l’OPR (imputation du coût total uniquement) ;

u

— avec des objectifs de marge pour l’OPR : ces services de R&D peuvent engendrer un profit financier ;
de

4) entre parties prenantes industrielles/privées :

i) collaboration avec répartition des tâches de R&D entre partenaires et avec financement connexe ;
ii) accords d'externalisation via des intégrateurs ;

28
 CEN/TS 16555-4:2014 (F)

5) entre organismes de recherche sans ressources industrielles propres (par exemple laboratoires liés
par contrat) :
i) collaboration avec répartition des tâches de R&D entre partenaires et avec financement connexe.
Chaque fois que l'innovation engendrée par la recherche collaborative est suffisamment générique pour
pouvoir donner lieu à des mises en œuvre spécifiques dans plusieurs secteurs, il convient que l'institution de
recherche publique reste libre de poursuivre le développement et le transfert de technologie dans des secteurs
ne relevant pas des activités principales des co-titulaires industriels ou qui n'ont pas de valeur stratégique
pour eux ;
b) collaboration en vue de l'exploitation et de la diffusion d'une innovation préalablement créée (partenaires publics
et/ou privés) :
Pr

1) programme commun pour favoriser l'acceptation du marché :

i) rechercher un partenaire en vue d'alliances futures ;
oj

ii) augmenter la probabilité d'adoption de technologies par le marché ;

et

iii) participer à des activités de normalisation ou de standardisation ;

de

2) programme commun d'octroi de licences (par exemple, norme-brevets essentiels) :

i) création d'une communauté de brevets pour consolider l'exploitation d'un ensemble de brevets qui sont
essentiels à une norme ou standard ou qui sont liés à une même technologie (guichet unique) ;
no

ii) programme de licence multilatéral sur une technologie ;

rm

3) accords de licences croisées (bilatéraux, technologies brevetées déjà mises en œuvre) ;

4) négocier un accord d'exploitation des droits de propriété intellectuelle pour les autorités publiques d'attribution,
e

limité à un ou plusieurs secteurs d'intérêt pour les autorités publiques n'ayant pas de valeur stratégique
pour le partenaire industriel.
m

NOTE Voir aussi l'Annexe D pour la participation à des activités formelles de normalisation.
ar
oc

E.5 Juridique
a

a) Rappel des bases juridiques (code de la PI, code civil, code du commerce, code du travail, etc.) qui prévalent en
in

l'absence d'accord contractuel.

e

b) Typologie des articles standard classiques à valider entre partenaires :

1) règles de partage de la PI / attribution de la propriété (des) résultats (conjointe, alternée, déterminée par
po

le financement, etc.) ;
2) accès à la propriété intellectuelle antérieure ;
ur

3) accès à la propriété intellectuelle résultante ;

ét

4) règles de gestion de la propriété commune ;

5) modèle de gestion commerciale en dehors de la propriété commune ;
u de

6) règles de compensation des titulaires de PI qui ne réaliseront pas le cycle de développement.

c) En cas de propriété commune entre un OPR n'assurant pas une exploitation directe et un partenaire privé ayant
des ressources industrielles, supposé être le seul utilisateur des résultats, une compensation peut être envisagée
pour corriger le déséquilibre entre les propriétaires exploitants.
d) Règles de publication des résultats (préoccupation de l’OPR et indicateurs de progrès pour ses scientifiques).
e) Génération de PI par des employés contractuels non permanents (stagiaires, doctorants et post-doctorants,
scientifiques invités, etc.).

29
CEN/TS 16555-4:2014 (F)

E.6 Collaboration pour créer ; impact des sources de financement sur la propriété
de la PI, attribution
a) cofinancement ou cofinancement public :
1) la PI (propriété des résultats) revient aux inventeurs des employeurs ;
2) situations possibles de propriété commune de résultats communs :
i) analyse des risques et contraintes de la propriété commune :
— si la propriété commune est trop complexe à gérer, il est souhaitable d'établir des mécanismes
pour attribuer la PI à un ou aux deux partenaires dès le début du projet, par exemple attribution fondée
sur la propriété intellectuelle antérieure, quotas de remboursement après la première soumission d'une
Pr

demande de brevet ;
— sinon, il est recommandé de rédiger, dès le début du projet, des règles de propriété commune pour
oj

les procédures d'administration et l'exploitation directe ou indirecte de la PI.

et

NOTE Il convient de noter que lorsque les co-inventeurs ne sont pas en mesure de démontrer qu'ils mettent effectivement
en œuvre la technologie brevetée, le brevet peut être invalidé, en particulier aux États-Unis.
de

3) la PI revient à la structure juridique commune, si elle existe.

b) Financement assuré majoritairement par l'un des partenaires :
no

1) le partage des droits de PI est négocié en fonction du niveau de financement respectif et de la propriété
intellectuelle antérieure respective. Les risques inhérents à la propriété doivent être pris en compte à ce stade.
rm
e

E.7 Meilleures pratiques générales à respecter

m

a) Ne jamais se lancer sans avoir établi un contrat de collaboration.

ar

b) Signer un accord de confidentialité avant le contrat de négociation de collaboration.

c) Identifier la propriété intellectuelle antérieure de chaque partenaire avant toute collaboration.
oc

d) Identifier les parts respectives d'intérêt commun à coopérer (négociation intégrative) compatibles avec la stratégie
de l’organisation.
a

e) Décider de ce qui doit rester secret et de ce qui doit être breveté et/ou publié (peut être d'abord breveté,
in

puis publié).
e

f) Consigner par écrit et dater toutes les contributions.

g) Établir la PI résultante pendant la collaboration en distinguant chaque contribution, c'est-à-dire établir
po

explicitement toutes les initiatives innovantes (divulgations d'invention, carnets de laboratoire, registres,
compte-rendus d'avancement, etc.) qui peuvent créer une PI ainsi que les actions ou décisions pertinentes
ur

(soumission, dépôt, divulgation, etc.) ;

h) Établir des schémas de principe, en s'assurant que ces principes sont compatibles avec la politique
ét

de l’organisation en matière de PI, afin de partager :

1) les tâches (gouvernance de projet, etc.) ;
u de

2) les coûts et les dépenses ;

3) les droits de PI liés à la collaboration ;
4) l'exploitation directe ou indirecte/ la protection de la PI ;
5) les rendements financiers/ la valorisation monnayée de la PI ;
6) élaborer et négocier un contrat détaillé conforme à ces principes.
i) S'assurer de l'exécution du contrat par les parties prenantes pendant sa durée de vie. Le cas échéant,
rattacher l'exécution du contrat au processus qualité de l’organisation.

30
 CEN/TS 16555-4:2014 (F)

Bibliographie

[1] CEN/TS 16555-1, Management de l'innovation — Partie 1 : Système de management de l'innovation

[2] CEN/TS 16555-2, Management de l'innovation — Partie 2 : Management de l'intelligence stratégique
[3] CEN/TS 16555-5, Management de l'innovation — Partie 5 : Management de la collaboration
[4] ISO 10668, Évaluation d'une marque — Exigences pour l'évaluation monétaire d'une marque
[5] WIPO intellectual Intellectual property Handbook: Policy, law and Use, 2004 — WIPO
Pr
oj
et
de
no
rm
e
m
ar
oc
a in
e
po
ur
ét
u de

31