République du Sénégal

Un peuple-Un but-une foi

Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation

Séminaire en Propriété Intellectuelle et Transfert de

Propriété

Thème 4 : Le contentieux judiciaire sur la

validité de la marque

Séminaire Présenté par :

MAHAMADOU BIZO Abdoul-Razak
ISSIFOU YACOUBA Rahinatou

Tenu par :
M. FIRMIN R . j. COLY, MAGISTRAT

Année Universitaire 2022/2023

 PLAN

INTRODUCTION

I- Les actions ouvrant le contentieux judiciaire sur la

validité de la marque

A- L’action en nullité de la marque

B- L’action en déchéance de la marque

II- La mise en œuvre des actions ouvrant le contentieux

judiciaire sur la validité de la marque

A- Les titulaires des actions

B- Le déroulement de la procédure
 INTRODUCTION

L’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) à travers l’accord de

Bangui1a mis en œuvre deux types de contentieux sur la marque à savoir le contentieux
administratif et le contentieux judiciaire. Le contentieux judiciaire est subdivisé en deux types
de contentieux l’un est le contentieux judiciaire relatif aux atteintes des droits sur la marque et
l’autre contentieux judicaire est relatif à relatif à la validité de la marque. C’est ce dernier, le
contentieux judiciaire relatif à la validité de la marque qui nous intéresse d’où la pertinence du
sujet objet de notre étude intitulé « le contentieux judiciaire sur la validité de la marque ».

Ainsi selon l’article 2 de l’annexe 3 de l’accord de Bangui 2« Sont considérés comme

marque de produits ou de services, tout signe visible utilisé ou que l'on se propose d'utiliser et
qui sont propres à distinguer les produits ou services d'une entreprise quelconque et notamment,
les noms patronymiques pris en eux-mêmes ou sous une forme distinctive, les dénominations
particulières, arbitraires ou de fantaisie, la forme caractéristique du produit ou de son
conditionnement, les étiquettes, enveloppes, emblèmes, empreintes, timbres, cachets, vignettes,
lisères, combinaisons ou dispositions de couleurs, dessins, reliefs, lettres, chiffres, devises,
pseudonymes » en d’autres terme la marque est un signe visible utilisé par une personne
physique ou morale afin de distinguer ses produits ou services de ceux des concurrent. Quant
au contentieux judicaire, il est défini comme toute procédure destinée à faire juger par un
tribunal civil la recevabilité et le bien fondé des prétentions opposant une ou plusieurs personnes
à d’autres et enfin le terme validité désigne le caractère de ce qui est valide par conséquent, qui
a les conditions requises par la loi pour produire son effet.
De ce fait qu’est-ce qui caractérise le contentieux judiciaire sur la validité de la marque ?

Ce sujet revêt un intérêt pratique en ce sens qu’il nous permet de voir les actions qui
permettent d’ouvrir le contentieux judiciaire sur la validité de la marque et par voie de
conséquence connaitre les conditions de validité et les causes de nullité et déchéances de la
marque. En outre il nous permet de connaitre les juridiction et personnes compétentes pour
l’ouverture du contentieux sur la validité de marque.

Traiter un tel sujet, nécessite de mettre l’accent d’une part sur l’action en nullité et l’action
en radiation et d’autre part mettre en évidences les titulaires des actions précitées ainsi que le
déroulement de la procédure.

1
Le 13 septembre 1962, est signé à Libreville au Gabon, entre douze (12) Chefs d'Etat et de Gouvernement,
l'Accord portant création de l'Office Africain et Malgache de la Propriété Industrielle (OAPI). Cet Accord est
révisé à Bangui (République Centrafricaine), le 2 mars 1977, pour donner naissance à l'Organisation Africaine de
la Propriété Intellectuelle (OAPI).24 Février 1999 l'Accord de Bangui est à son tour révisé. Aujourd'hui L'OAPI
est un office régional qui couvre 17 pays Africains
2
Adopté en date du 2 mars 1977, l’Accord de Bangui régit la propriété intellectuelle au sein des dix-sept Etats
membres de l’OAPI. Cet Accord sert de loi nationale pour chacun des Etats. Il a fait l’objet d’une révision le 24
février 1999 et le 14 décembre 2015. Cette dernière révision avait pour but notamment de le rendre conforme au
nouvel environnement juridique mondial et lui permettre de mieux répondre aux préoccupations de
développement économique et social des Etats membres de l’OAPI.

1
 Dans de but de mieux appréhender ce sujet, nous aborderons dans une première partie, les
actions ouvrant le contentieux judiciaire sur la validité de la marque (I) avant d’analyser dans
une seconde partie, la mise en œuvre des actions ouvrant le contentieux judiciaire sur la validité
de la marque (II).

2
 I- Les actions ouvrant le contentieux judiciaire sur la validité de la marque

Les actions ouvrant le contentieux judiciaire sur la validité sont des actions qui conteste la
validité de la marque et qui visent à obtenir la perte des droits sur la marque. A cet effet nous
verrons d’abord l’action en nullité (A) et ensuite l’action en déchéance (B).

A- L’action en nullité

Toute marque qui ne respecte pas les conditions énumérées par l’article 2 et 3 de l’Annexe
3 du Traité de Bangui peut faire l’objet d’action en nullité afin de contester la validité de la
marque et par voie de conséquence faire perdre à une personne les droits sur la marque.

L’Accord de Bangui énumère de manière significative les signes qui sont susceptibles de
constituer une marque. Il s’agit notamment des noms patronymiques, des dénominations
particulières, arbitraires ou de fantaisie, de la forme caractéristique du produit ou de son
conditionnement, des étiquettes, enveloppes, emblèmes, empreintes, timbres, cachets,
vignettes, liserés, combinaisons ou dispositions de couleurs, dessins, reliefs, lettres, chiffres,
devises, pseudonymes.

Ainsi, l’action en nullité est introduite lorsque les conditions d’enregistrement de la marque
ne sont pas respectées. En effet l’action en nullité peut être demandée dans les situations
suivantes :

1- Lorsque la marque est dépourvue de caractère distinctif, elle peut faire l’objet d’une
action en nullité car elle ne respecte pas les dispositions de l’article 2 alinéa 1 de
l’annexe 2 du traité de Bangui qui dispose que : « Sont considérés comme marque de
produits ou de services, tout signe visible utilisé ou que l'on se propose d'utiliser et qui
sont propres à distinguer les produits ou services d'une entreprise quelconque… » des
autres produit ou services d’entreprise ayant la même activité. Cette finalité suffirait à
justifier l’existence d’un signe distinctif.
A cet effet l’article 3 petit à du Traité de Bangui considère que la marque : « est
dépourvue de caractère distinctif notamment du fait qu'elle est constituée de signes ou
d'indication constituant la désignation nécessaire ou générique du produit ou la
composition du produit ». A titre illustratif, la marque « petit bateau » est distinctive si
elle est apposée sur des vêtements pour enfant, mais ne saurait l’être pour des
embarcation, par conséquent si cette marque est apposée sur des embarcation, elle est
susceptible d’être annulée
En outre la jurisprudence considère que le non géographique ne respecte pas les
conditions de distinctivités lorsque le nom géographique correspond à une appellations
d’origine protégée qui ne doit être utilisée que par les tous les producteurs qui
remplissent les conditions posées par les textes règlementaires. C’est pourquoi les textes

3
 d’ordre public interdisent l’utilisation de tout signe pouvant créer une confusion avec
une appellation d’origine protégée. La position demeure la même lorsque le nom
géographique correspond à une simple indication de provenance c’est-à-dire un lieu
jouissant d’une réputation spéciale dans le domaine que la marque intéresse. Ces noms
sont à la disposition
2- Si la marque est déjà enregistrée ou a fait l’objet d’un dépôt pour le même secteur
d’activité. C’est dans ce sens que l’article 3 petit b de l’annexe 3 du Traité de Bangui
dispose que la marque est indisponible lorsqu’: « elle est identique à une marque
appartenant à un autre titulaire et qui est déjà enregistrée, ou dont la date de dépôt ou de
priorité est antérieure, pour les mêmes produits ou services ou pour des produits ou
services similaires, ou si elle ressemble à une telle marque au point de comporter un
risque de tromperie ou de confusion »
3- Lorsque les marques sont contraires à l’ordre public et aux bonnes, elles doivent être
annulées dans le cadre de l’action en nullité puisque, selon l’article 3 (Petit c) de
l’annexe 3 du Traité de Bangui une marque ne peut valablement être valide si « elle
est contraire à l'ordre public, aux bonnes mœurs ou aux lois ».
De façon générale la question de la licéité qui est posé à travers cette disposition, la
référence à l’ordre et aux bonnes mœurs est traditionnelle en matière juridique lorsqu’il
convient de déterminer la frontière entre ce qui est licite et illégal. C’est au juge
d’apprécier ces notions, cela est souvent question d’espace et d’époque. Mais dans tous
les cas le juge annulera la marque qui est contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs.
4- La marque doit être annulée si elle reprend des signes officiels, emblèmes, sigles et des
dénominations des organisations internationales à titre de marque. En effet, l’utilisation
ces signes à titre de marque est interdite et les interdictions sont prévues par la
Convention d’Union de Paris, les Accords de l’OMC ,mais également par l’Annexe
3 du Traité de Bangui en article 3 petit e qui interdit l’enregistrement de la marque
si : « elle reproduit, imite ou contient parmi ses éléments des armoiries, drapeaux ou
autres emblèmes, abréviation ou sigle ou un signe ou poinçon officiel de contrôle et de
garantie d'un Etat ou d'une organisation intergouvernementale créée par une convention
internationale, sauf autorisation d’autorité compétente de cet Etat ou de cette
Organisation ».

5- L’action en nullité permet enfin d’annuler la marques deceptive, c’est à dire les marques
trompeuses car selon l’article 3 petit d de l’annexe 3 du traité de Bangui une marque
ne peut faire l’objet d’enregistrement si « elle est susceptible d'induire en erreur le public
ou les milieux commerciaux, notamment sur l'origine géographique, la nature ou les
caractéristiques des produits ou services considères »

B- L’action en radiation de la marque

La radiation est un motif de perte prématuré de droits sur la marque, elle n’intervient pas de
plein droit, mais par voie d’action judiciaire.

4
Il y’a radiation lorsque le titulaire de la marque ne l’exploite pas de maniéré publique et non
équivoque, il suffit donc que le titulaire ait concédé une licence sur la marque pour que la
déchéance ne soit pas encourue.

L’obligation d’exploiter sera transmise dans ce cas au concessionnaire (le licencié) qui, en cas
de non exploitation risque d’être sanctionné par une résiliation du contrat de concession de
licence et droit de voir sa responsabilité contractuelle engagée. Cette exploitation doit être
publique et non équivoque et dans les 5 ans, intervenir à compter de la date d’enregistrement
(car si un produit est sur le marché il permet de distinguer le produit de l’entreprise de celui des
concurrents).

Il existe deux cause de radiation, la radiation pour défaut d’exploitation et la radiation pour
dégénérescence de la marque (mort de la marque).
1- La radiation pour défaut d’exploitation

Elle sanctionne le titulaire de la marque qui n’en a pas fait un usage sérieux sur le produit
ou service couvert par le signe pendant une période de 5 ans. Il faut que l’utilisation du signe
soit sans faite sans équivoque à titre de marque.

Un simple acte préparatoire destiné à tester le marché, même accompagné d’une publicité ne
suffit à constituer un usage qui pourrait faire échec à la déchéance, dès lors qu’il y a pas pour
le produit marqué une véritable intégration dans le circuit commercial.

Le demandeur de l‘action en radiation ne supporte pas la charge de la preuve du défaut

d’exploitation. Au contraire, il appartient au défendeur titulaire de la marque d’apporter la
preuve contraire par tous les moyens.
2- La radiation pour cause de dégénérescence de la marque
La dégénérescence survient lorsque deux conditions sont réunies :
- Lorsque Le nom de la marque est devenu un nom commun et usuel, c’est à dire que la
marque s’impose à ce point dans l’esprit du consommateur, la marque n’identifie plus
l’origine du produit mais, le produit lui-même.
- Lorsque le phénomène n’est pas empêché par le propriétaire de la marque ou lorsque de
son fait, la marque est devenue la désignation usuelle du produit ou du service dans le
marché. Exemple : La marque « frigidaire » ; la marque « Pédalo » la marque « Coddy »
et la marque « thermos »

Ce fut par exemple le cas de la marque « Pina Colada » qui désignait initialement une boisson
commercialisée par Bardinet mais déchu de ses droits en 2004 par la Cour d’appel qui a constaté
que la société était restée passive face à l’emploi généralisée de l’expression « Pina colada »
pour désigner des cocktails notamment dans les livres de recettes, sur un site internet et sur la
cartes de bar ou d’entreprises de restaurant.3

Cependant, il faut noter que le législateur OAPI n’a pas légiférer la dégénérescence de la
marque, c’est le législateur français qui prévoit la dégénérescence à l’article L 714-6 du Code

3
3M Company : empêcher la dégénérescence de marque | 1 INPI.fr

5
de propriété Intellectuelle qui spécifie : « qu’encourt la déchéance de ses droits, le propriétaire
d’une marque devenue de son fait la désignation dans le commerce d’un produit ou service ».
Le législateur français utilise le terme « déchéance » de la marque alors que le législateur OAPI
préfère le terme « radiation » de la marque.

En dehors des actions ouvrant le contentieux judiciaire sur la validité de la marque, nous
aborderons la mise en œuvre de ces actions.

II- La mise en œuvre des actions ouvrant le contentieux judiciaire sur la validité de la
marque

Il s’agira de voir les titulaires des actions (A) dans une première partie avant de montrer le
déroulement de la procédure (B).

A- Les titulaires des actions

Conformément à la première partie de ce travail les actions donnant lieu à un contentieux

sur la validité de la marque sont : l’action en nullité et l’action en radiation.

Ainsi, une action ne pouvant s’introduire seule, des personnes habilitées à le faire sont prévues
par la loi en l’espèce par l’accord de Bangui pour éviter toute désorganisation. En effet :

L’action en radiation est introduite pour absence d’exploitation pendant une durée
ininterrompue de 5 ans. Conformément aux dispositions de l’article 23, annexe 3 du Traité
de Bangui, toute personne intéressée peut introduire une action en radiation contre une marque
en inexploitée au-delà d’une durée de 5 ans. Ainsi toute personne intéressée pourra demander
au juge de constater cette situation et de prononcer la déchéance pour cause de dégénérescence
ou inexploitation de la ma marque.
L’action en nullité est prévue à l’article 24, annexe 3 du Traité de Bangui. Selon les
dispositions de l’article précité, l’action tendant à l’'annulation des effets sur le territoire
national de l'enregistrement d'une marque est prononcée à la requête :
-du ministère public,
-de toute personne intéressée ou syndicat professionnel intéressé.

-de l'Organisation, au cas où cette dernière n'est pas conforme aux dispositions des articles 2 et
3 de l’annexe 3 du traité de Bangui

-lorsque la marque est en conflit avec un droit antérieur, sur demande du titulaire du droit
antérieur.

Cependant, le code de la propriété intellectuelle français prévoit en son article L716 les
demandes en nullité de marques fondées sur les articles L. 711-2, L. 715-4 et L. 715-9 sont
introduites Devant les tribunaux judiciaires déterminés par voie réglementaire, elles sont

6
introduites par toute personne intéressée.]aussi,[devant les tribunaux judiciaires déterminés par
voie réglementaire les demandes en nullité de marques sur le fondement de l'article L. 711-3,
par les seuls titulaires de droits antérieurs, notamment :
1-Le titulaire d'une marque antérieure mentionnée aux 1° et 2° du I de l'article L. 711-3 ;
2-Le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation d'une marque antérieure
3-Toute personne morale agissant sur le fondement de sa dénomination ou de sa raison sociale
4-Le titulaire d'un nom de domaine mentionné
5-Toute personne morale de droit public agissant au titre du 10° du I de l'article L. 711-3 4

En France contrairement à l’espace OAPI, ils font distinction des motifs d’annulation pour
donner la qualité pour agir en nullité.

B- Le déroulement de la procédure

Le déroulement de la procédure d’une action en nullité comme en radiation se déroule

devant les tribunaux civils des états de l’OAPI.
L’action en radiation est introduite par requête de toute personne intéressée, celle-ci
demandera au juge de constater cette situation et de prononcer la radiation de la marque. Le
titulaire de la demande ne supporte pas la charge de la preuve ; au contraire, il appartient au
titulaire (défenseur) de la marque qui de prouver l’existence de l’exploitation par tout moyen.
Tout ce qui précède est exigé par les dispositions l’article 23, annexe 3 du Traité de Bangui
qui dispose que l’action en radiation est introduite : «

1- A la requête de tout intéressé, le tribunal peut ordonner la radiation de toute marque

enregistrée qui, pendant une durée ininterrompue de 5 ans précédant l'action, n'a pas été
utilisé sur le territoire national de l'un des Etats membres pour autant que son titulaire
ne justifie pas d'excuses légitimes, la radiation peut être appliquée à tout ou partie des
produits ou services pour lesquels ladite marque a été enregistrée.
2- Le titulaire de la marque a la charge de la preuve de l'usage de cette marque. L'usage
d'une marque par une autre personne sera reconnu comme un usage de la marque, sous
réserve du contrôle par le titulaire.
3- Lorsque la décision ordonnant la radiation est devenue définitive, elle est communiquée
à l'Organisation qui l'inscrit au registre spécial des marques.
4- La radiation est publiée dans les normes prescrites par le règlement d'application de la
présente Annexe. L'enregistrement de la marque est alors considéré comme n'ayant
jamais eu d'effet ».
Concernant l’action en nullité, conformément à l’article 24, annexe 3 du Traité de Bangui «

4
Section 1 : Contentieux de la nullité et de la déchéance de la marque (Articles L716-1 à L716-3-1) - Légifrance
(legifrance.gouv.fr)

7
1- L'annulation des effets sur le territoire national de l'enregistrement d'une marque est
prononcée par les tribunaux civils à la requête, soit du ministère public, soit de toute
personne ou syndicat professionnel intéressé.
2- Sur requête des demandeurs susvisés ou de l'Organisation, le tribunal déclare nul et non
avenu, l'enregistrement d'une marque, au cas où cette dernière n'est pas conforme aux
dispositions des articles 2 et 3 de la présente Annexe ou est en conflit avec un droit
antérieur, dans ce dernier cas, l'annulation ne peut être prononcée que sur demande du
titulaire du droit antérieur. La nullité peut s'appliquer à la totalité ou à une partie
seulement des produits ou services pour lesquels la marque a été enregistrée.
3- Lorsque la décision déclarant l'enregistrement nul et non avenu est devenue définitive,
elle est communiquée à l'Organisation.
4- La nullité est publiée dans les formes prescrites par le règlement d'application de la
présente Annexe. L'enregistrement est considéré comme nul et non avenu, à compter de
la date de cet enregistrement ».
En effet, la procédure commence toujours devant les juridictions civiles et s’achève devant
l’organisation mais cela ne signifie pas que l’organisation à son mot à dire dans le
contentieux judiciaire, elle fait tout simplement une application de la décision rendu par la
juridiction compétente